Octrooi en dienstbetrekking Een voorstel tot verbetering van de positie van de werknemer-uitvinder
Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Technische Universiteit Delft, op gezag van de Rector Magnificus prof. dr.ir. J.T. Fokkema, voorzitter van het College voor Promoties, in het openbaar te verdedigen op dinsdag 20 december 2005 om 15:30 uur
door Arie RIJLAARSDAM meester in de rechten en natuurkundig ingenieur geboren te Rotterdam
Delft, 28 Juli 2005
Mr.Ir.A.Rijlaarsdam
Dit proefschrift is goedgekeurd door de promotoren: Prof. mr. M.M. Mendel. Prof. mr. N.J.H. Huls. Samenstelling promotiecommissie: Rector magnificus, voorzitter Prof. mr. M.M. Mendel, Technische Universiteit Delft, promotor Prof. mr. N.J.G. Huls, Erasmus Universiteit Rotterdam, promotor Prof. mr. J.J. Brinkhof, Universiteit Utrecht Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss, Universiteit Leiden Prof. mr. D.J.G. Visser, Universiteit Leiden Prof. dr. ir. P.A. Kroes, Technische Universiteit Delft
ISBN
90-71301-559
Copyright 2005, © A.Rijlaarsdam, Gouda ii
VOORWOORD Verschillende gebeurtenissen vormden de aanleiding tot dit onderzoek: de verwondering in 1962 tijdens een college octrooirecht, een onderdeel van mijn natuurkundestudie, over het feit dat de werknemer-uitvinders in Duitsland wel een bijzondere vergoeding kregen en in Nederland niet; de verrassende wijziging in de Rijksoctrooiwet in 1995 ten aanzien van de rechthebbende op een uitvinding en tenslotte een publicatie van het Europees Statistische bureau in 1998 waaruit blijkt dat relatief meer uitvindingen gedaan worden in landen waarin een werknemer-uitvinder een vergoeding krijgt na een uitvinding. De vergoeding van de uitvinder in dienstbetrekking had tot dat moment in de Nederlandse rechtspraak en literatuur weinig aandacht gekregen. Door rechtsvergelijking deel te laten uitmaken van het onderzoek krijgt dit onderwerp voldoende gewicht voor een promotie. Velen zijn mij de afgelopen jaren tot hulp en steun geweest. Een aantal van hen wil ik hier met name bedanken. In de eerste plaats Rinus Mendel.Van hem leerde ik tijdens onze langdurige en prettige samenwerking veel, o.a zorgvuldig wegen van argumenten. Nick Huls droeg rechtstreeks bij door zijn commentaar op hoofdlijnen. Indirect vormde zijn introductie van de werkbesprekingen bij de sectie Recht en Techniek een bijdrage. Tijdens deze besprekingen becommentarieerden de sectieleden elkaars voorlopige onderzoeksresultaten. Hun vragen en suggesties leidden tot heroverwegingen en genereerden nieuwe ideeën. Willem Wijting zorgde er als waarnemend sectieleider voor dat ik mijn onderzoekstijd volledig aan dit onderzoek kon besteden. Zijn promotie-ervaringen waren voor mij erg leerzaam. Prof. Mr. J.J. Brinkhof, Prof. Mr. G.J.J. Heerma van Voss, Prof. Mr. D.J.G. Visser en Prof. Dr.Ir. P.A.Kroes bedank ik voor hun bereidheid in de promotie commissie zitting te nemen en het manuscript van commentaar te voorzien. Gesprekken met uitvinders over hun ervaringen prikkelden tot verder onderzoek, mede doordat hun uitvindingen niet altijd tot waardering van hun werkgever en collega’s leidden, maar soms tot grote conflicten. Sommigen vervulden een dienstbetrekking, maar er waren ook studenten onder. Everdine de Vreede en Jacques Schievink zorgden ervoor dat het manuscript vlot omgezet werd in een goed uitgegeven boek. Dit manuscript is afgesloten op 1 juli 2005.
iii
iv
INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...................................................................................................................... iii LIJST VAN AFKORTINGEN................................................................................................ x LIJST VERKORT AANGEHAALDE WERKEN..............................................................xii 1 INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING ................................................................... 1 1.1 Innovatie en uitvindingen in de Europese Unie en Nederland ................................ 1 1.1.1 Innovatie in de Europese Unie ............................................................................... 1 1.1.2 Innoverende ondernemingen in Nederland ............................................................ 4 1.1.3 De Row1995 .......................................................................................................... 5 1.1.4 Uitvinders............................................................................................................... 6 1.1.5 De compensatie van de werknemer-uitvinder ....................................................... 7 1.1.6 Conclusie ............................................................................................................... 7 1.2 Soorten uitvindingen tijdens de dienstbetrekking .................................................... 8 1.3 Probleemstelling ......................................................................................................... 10 1.4 Plan van behandeling................................................................................................. 11 2 HOOFDLIJNEN VAN HET DUITSE RECHT .......................................................... 13 2.1 Inleiding ...................................................................................................................... 13 2.1.1 Algemeen ............................................................................................................. 13 2. 1.2 Geschiedenis ........................................................................................................ 13 2.1.3 Doeleinden ........................................................................................................... 13 2. 1.4 Toepassingsgebied ............................................................................................... 13 2.1.5 Opbouw van het hoofdstuk .................................................................................. 14 2.2 De dienstuitvinding .................................................................................................... 14 2.2.1 Het begrip uitvinding ........................................................................................... 14 2.2.2 Soorten uitvindingen ............................................................................................ 15 2.2.3 De opgedragen uitvinding .................................................................................... 16 2.2.4 Ervaringsuitvindingen .......................................................................................... 17 2.2.5 Het tijdstip van de uitvinding............................................................................... 18 2.2.6 Vrije uitvindingen ................................................................................................ 19 2.2.7 Nabeschouwing .................................................................................................... 19 2.3 De melding en de opeising van een dienstuitvinding .............................................. 20 2.3.1 De melding van een dienstuitvinding .................................................................. 20 2.3.2 De opeisbevoegdheid van de werkgever ............................................................. 21 2.3.3 De gevolgen van het opeisen ............................................................................... 21 2.3.4 Het vrij worden van een dienstuitvinding ............................................................ 22 2.4 De passende vergoeding van de dienstuitvinder ..................................................... 22 2.4.1 De grondslag van het recht op passende vergoeding ........................................... 22 2.4.2 De bepaling van de passende vergoeding ............................................................ 23 2.4.3 De richtlijnen ....................................................................................................... 24 2.4.4 De passende vergoeding bij beperkte opeising .................................................... 24 2.4.5 Het overeenkomen of vaststellen van de vergoeding .......................................... 25 2.4.6 De aanpassing van de vergoeding bij verandering van omstandigheden ............ 26 v
2.5 De richtlijnen voor de passende vergoeding ............................................................ 26 2.5.1 Karakter van de richtlijnen .................................................................................. 26 2.5.2 De bepaling van de uitvindingswaarde bij exploitatie door de ondernemer ....... 26 2.5.3 De bepaling van het deel A van de dienstuitvinder ............................................. 28 2.5.4 Het deel A in de praktijk ...................................................................................... 30 2.6 Het aanvragen van een octrooi voor een dienstuitvinding ..................................... 31 2.6.1 Inleiding ............................................................................................................... 31 2.6.2 De octrooiaanvrage in Duitsland ......................................................................... 31 2.6.3 Complicaties bij de octrooiaanvrage in Duitsland ............................................... 32 2.6.4 Octrooi aanvragen in andere landen dan Duitsland ............................................. 33 2.6.5 De wederzijdse rechten en verplichtingen bij een octrooiaanvrage .................... 34 2.6.6 Het afstand doen van een octrooiaanvrage of octrooi.......................................... 34 2.6.7 Exploitatie als bedrijfsgeheim ............................................................................. 36 2.7 Andere relevante paragrafen .................................................................................... 36 2.7.1 Mededelings- en aanbiedingsplicht bij vrije uitvindingen................................... 36 2.7.2 Het karakter van de wet ....................................................................................... 38 2.7.3 Andere rechten en plichten .................................................................................. 38 2.7.4 Verplicht advies vragen ....................................................................................... 38 2.8 Ervaringen met de wet............................................................................................... 39 2.9 Recente kritiek in Duitsland ..................................................................................... 40 2.9.1 Inleiding ............................................................................................................... 40 2.9.2 De felle kritiek van Meier .................................................................................... 40 2.9.3 De mening van Reimer ........................................................................................ 41 2.9.4 Het standpunt van de vereniging voor industriële eigendom en auteursrecht ..... 42 2.9.5 Mijn reactie .......................................................................................................... 43 2.10 Een ontwerp voor wet (het zog. Reontwerp) ........................................................... 44 2.10.1 Inleiding ............................................................................................................... 44 2.10.2 De hoofdlijnen van het Reontwerp ...................................................................... 45 2.10.3 De voornaamste wijzigingen ............................................................................... 45 2.10.4 Commentaar in Duitsland .................................................................................... 48 2.10.5 Mijn reactie op het Reontwerp............................................................................. 49 2.11 Samenvatting .............................................................................................................. 51 3. DE COMPENSATIE VOOR EEN WERKNEMER–UITVINDER TER ZAKE .... 53 VAN EEN UITVINDING IN NEDERLAND ...................................................................... 53 3.1 Inleiding en probleemstelling .................................................................................... 53 3.2 De wetsgeschiedenis ................................................................................................... 53 3.2.1 Art. 10 OW 1910.................................................................................................. 53 3.2.2 Art.12 Row 1995 in de Tweede Kamer ............................................................... 56 3.2.3 Art. 12 Row 1995 in de Eerste Kamer ................................................................ 57 3.3 De compensatie in de rechtspraak en in de literatuur ............................................ 57 3.3.1 Inleiding ............................................................................................................... 57 3.3.2 De rechtspraak van 1945 tot 1975 ....................................................................... 57 3.3.3 Rb. Den Bosch 29 juni 1984 ................................................................................ 59 3.3.4 De literatuur vóór de uitspraak Hupkens/Van Ginneken ..................................... 59 3.3.5 HR 25 mei 1994 (Hupkens/ Van Ginneken) ........................................................ 60 3.3.6 De literatuur na de uitspraak Hupkens /Van Ginneken ....................................... 63 vi
3.3.7 Het beleid van de werkgevers in hoofdlijnen ...................................................... 66 3.3.8 Commentaar op het arrest HR 25 mei 1994 (Hupkens/Van Ginneken) .............. 67 3.3.9 HR 1 maart 2002 (afdelingshoofd) ...................................................................... 70 3.4 Vergelijking van de compensatie in Nederland met de passende vergoeding in Duitsland ................................................................................................................................. 77 3.4.1 Inleiding ............................................................................................................... 77 3.4.2 Algemene vergelijking ......................................................................................... 77 3.4.3 De passende vergoeding van Hupkens volgens het Duitse recht......................... 78 3.4.4 De passende vergoeding van de hulptekenaar volgens het Duitse recht ............. 80 3.5.1 Inleiding ............................................................................................................... 81 3.5.2 Huidige situatie .................................................................................................... 81 3.5.3 Aard van het probleem ......................................................................................... 82 3.5.4 Standpuntbepaling ............................................................................................... 83 3.5.5 Vergelijking van de opvattingen van de schrijvers met mijn standpunt .............. 85 3.6 Mogelijke gevolgen van het overnemen van de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen ............................................................................................................... 87 3.7 Samenvatting .............................................................................................................. 88 4 DE RECHTHEBBENDE OP EEN UITVINDING GEDAAN TIJDENS EEN........ 91 DIENSTBETREKKING IN NEDERLAND.................................................................... 91 4.1 Inleiding en probleemstelling .................................................................................... 91 4.2 De rechthebbende op een uitvinding volgens art. 10 lid 1 OW 1910..................... 92 4.2.1 Inleiding ............................................................................................................... 92 4.2.2 De rechtspraak ..................................................................................................... 92 4.2.3 De literatuur ......................................................................................................... 94 4.2.4 Commentaar ......................................................................................................... 96 4.3 De overdracht van het recht op een toekomstige uitvinding door de werknemeruitvinder in de rechtspraak en literatuur onder het regime van de OW 1910 ................ 98 4.4 De wetsgeschiedenis van art. 12 Row 1995 .............................................................. 99 4.4.1 De wetsgeschiedenis ............................................................................................ 99 4.5 De overdracht van het recht op een toekomstige uitvinding door de werknemeruitvinder in de praktijk ....................................................................................................... 101 4.5.1 Bedrijfstak-CAO’s ............................................................................................. 101 4.5.2 Ondernemings-CAO’s en standaardformuleringen in arbeidsovereenkomsten 101 4.5.3 Conclusies .......................................................................................................... 104 4.6 Onderzoek van de eerste vraag............................................................................... 104 4.7 Vergelijking van het Nederlandse en het Duitse recht wet ten aanzien van het recht op een uitvinding ........................................................................................................ 106 4.7.1 Inleiding ............................................................................................................. 106 4.7.2 Het criterium ter bepaling van de rechthebbende .............................................. 106 4.7.3 Het ontstaan van het recht op de uitvinding ...................................................... 106 4.7.4 Conclusies .......................................................................................................... 107 4.8 Onderzoek van de tweede en derde vraag ............................................................. 108 4.8.1 Inleiding ............................................................................................................. 108 4.8.2 De uitstekende onderzoekers ............................................................................. 108 4.8.3 De inventieve medewerkers ............................................................................... 111 4.8.4 De onverwachte uitvinders ................................................................................ 112 vii
4.8.5 Overdracht van toekomstige uitvindingen ......................................................... 113 4.8.6 Overdracht van bestaande uitvindingen ............................................................. 114 4.8.7 Conclusies .......................................................................................................... 115 4. 9 Samenvatting ............................................................................................................ 115 5 DE RECHTHEBBENDE OP UITVINDINGEN GEDAAN AAN ........................... 117 UNIVERSITEITEN IN NEDERLAND ......................................................................... 117 5.1 Inleiding .................................................................................................................... 117 5.2 De economische en culturele rechten van wetenschappers ingevolge het IVESCR 118 5.3 De strijdigheid van art. 12 lid 3 ROW 1995 met art. 15 lid 1 sub c IVESCR .... 121 5.3.1 De wetsgeschiedenis van art. 12 lid 3 Row 1995 .............................................. 121 5.3.2 Bezwaren vanuit het nationale recht .................................................................. 122 5.3.3 De strijdigheid met het IVESCR ....................................................................... 122 5.4 De onverbindendheid van art. 12 lid 3 Row 1995 ................................................. 123 5.4.1 Literatuur ........................................................................................................... 123 5.4.2 Rechtspraak ........................................................................................................ 125 5.4.3 Eigen standpunt en conclusies ........................................................................... 125 5.5 De CAO Nederlandse universiteiten ...................................................................... 126 5.6 Vergelijking met het Duitse recht........................................................................... 129 5.6.1 Inleiding ............................................................................................................ 129 5.6.2 Par. 42 oud ......................................................................................................... 129 5.6.3 Par. 42 nieuw ..................................................................................................... 130 5.6.4 Vergelijking ....................................................................................................... 131 5.6.5 Conclusie ........................................................................................................... 132 5.7 Samenvatting ............................................................................................................ 132 6 EEN VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN ART.12 ROW 1995 ........................... 135 6. 1 Inleiding .................................................................................................................... 135 6.2 Motivering van de keuze ......................................................................................... 135 6.3 Een voorstel voor een wet ten aanzien van uitvindingen in dienstbetrekking ... 136 6.3.1 Inleiding ............................................................................................................. 136 6.3.2 Voorstel .............................................................................................................. 136 6.3.3 Overige onderwerpen ......................................................................................... 141 6.4 Artikelsgewijze toelichting ...................................................................................... 141 6.5 De regeling van uitvindingen gedaan aan universiteiten ..................................... 150 6.5.1 Algemeen ........................................................................................................... 150 6.5.2 Voorstel .............................................................................................................. 151 6.5.3 Toelichting ......................................................................................................... 152 6.5.4 Mogelijke gevolgen ........................................................................................... 152 6.6 Vergelijking van art.12 Row met het voorstel ....................................................... 153 6.7 Samenvatting ............................................................................................................ 155 7
SAMENVATTING ...................................................................................................... 156
SUMMARY viii
159
TREFWOORDENLIJST
165
JURISPRUDENTIEREGISTER
167
ix
LIJST VAN AFKORTINGEN AG a.w. Aw Awb BGH BIE CAO CRvB cvb EOB EOV EU GRUR HR IVESCR JAR MvT NJ NJB OW1910 Patg Rb. Reontwerp Row 1995 WHW
x
Advocaat Generaal aangehaald werk Auteurswet 1912 Algemene Wet Bestuursrecht Bundesgerichtshof Bijblad bij de Industriële Eigendom collectieve arbeidsovereenkomst Centrale Raad van Beroep college van bestuur Europees Octrooibureau Europees Octrooiverdrag Europese Unie Gewerblicher Rechtsschutz und Urheheberrecht Hoge Raad Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten Jurisprudentie Arbeidsrecht Memorie van Toelichting Nederlandse Jurisprudentie Nederlands Juristenblad Octrooiwet 1910 Patentgesetz Rechtbank Referentenentwurf Rijksoctrooiwet 1995 Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek
xi
LIJST VERKORT AANGEHAALDE WERKEN In deze studie is de literatuur waarnaar meer dan eenmaal is verwezen, in verkorte vorm in de voetnoten opgenomen (auteur en jaar van publicatie van de bron). In de onderstaande lijst zijn de volledige gegevens van deze bronnen opgenomen. Van de literatuur die slechts eenmaal is genoemd, zijn in de betreffende voetnoot de volledige gegevens opgenomen. Bartenbach/Volz, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, ( Carl Heymanns Verlag KG, Köln 1997), hierna BartenbachG. Bartenbach /Volz, Arbeitnehemererfindungsvergütung, ( Carl Heymans Verlag KG, Köln, 1997), hierna Bartenbach V. Chavannes, L.B., Vergoeding voor gemis aan octrooi, BIE 1985, blz. 170- 173. Croon, C., De rechtspositie van de ontwerper, de maker en de uitvinder in dienstbetrekking, rede (Zwolle 1964). Dessemontet, F., The situation of Inventors, with special regard to Employed Inventors, WIPO Academy 1994. Drucker, W.H., Handboek van het Nederlandsche Octrooirecht, (Martinus Nijhoff, ‘sGravenhage 1924). Gielen/Hagemans, Kort Begrip van het Intellectueel Eigendomsrecht, (Tjeenk Willink 2000), 8e druk. Hart, P. ‘t, Octrooieerbare know-how en dienstbetrekking, Ondernemingsrecht in internationaal perspectief, (Kluwer Deventer 1995), blz. 55-73. Haertel/ Krieger/ Kaube, Arbeitnehmererfinderrecht, 4e druk, (Carl Heymans Verlag KG, Köln 1995), hierna Haertel. Heerma van Voss, G.J.J., De werknemer als uitvinder, BIE 1997, blz. 29-32. Himmelmann, U., Vergütungsrechtliche Ungleichbehandlung von Arbeitnehmer-Erfinder und Arbeitnehmer-Urheber, GRUR 1999, blz.897-903, Huydecoper/ Van Nispen, Industriële Eigendom, deel 1,(Kluwer, Deventer 2002) Janssens, Marie –Christine, Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten, ( Bruylant, Brussel 1996). Klein G.P. en Kroes M., Mensenrechten in de Nederlandse rechtspractijk, (Tjeenk Willink, Zwolle 1986). xii
Krasser, R., Lehrbuch des Patentsrechts, (Beck’sche Verlagsbuchhandlung München 2004), 5e druk. Kremnitz, W., Das Arbeitnehmererfindiungsgestez in der Praxis des Unternehmers, ( Carl Heymansverlag KG, Köln 1977) Meier K., Bewährtes deutsches Arbeitnehmererfinderrecht?, GRUR 1998, blz.779-785. Moorrees, W. van, Het octrooirecht, Deel I, De octrooiwet 1910, (Mouton& Co-Den Haag 1912). Nieuwenhoven Helbach, E.A. van, Industriële Eigendom en mededingingsrecht, ( Gouda Quint, Arnhem 1989), 8e druk. Nouweland C.J. van, De billijke vergoeding van de uitvinder in dienstbetrekking ( art. 10 OW 1910), ( Orde van Octrooigemachtigden, Den Haag 1986). Nunes E., In dienstverband gedane uitvindingen: een echt ei van Columbus of een lege dop? Arbeidsrecht, 1997, blz. 4-7. Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung,7e druk bewerkt door Kaube en Leuze, (Erich Schmidt Verlag Gmbh Berlin 2000), hierna Reimer . Seignette Jacqueline M.B.,Challenges tot the Creator Doctrine, Kluwer Information Law Series 1994. Quaedvlieg A.A., De” betrekkelijke waarde van een werknemer voor de vooruitgang”, BIE 1996, blz. 121-126, hierna Quaedvlieg 1996. Quaedvlieg A.A, Onderneming, werknemer en intellectuele eigendom, in Onderneming en werknemer onder redactie van Asscher-Vonk, (Tjeenk Willink, Deventer,2001) , blz.329414, hierna Quaedvlieg 2001. Telders, B.M., Nederlandsch Octrooirecht, ( Martinus Nijhoff, ‘s –Gravenhage 1938). Verkade, D.W.F., Een nog net niet verboden artikel, NJB 1986, blz. 1235-1242. Volmer/ Gaul, Arbeitnehemererfindungsgesetz, (Beck’sche Verlagsbuchhandlung München 1983). Vlemminx F., Een nieuw profiel van de grondrechten,( Tjeenk Willink, Deventer 2002).
xiii
xiv
xv
1
INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING
1.1
Innovatie en uitvindingen in de Europese Unie en Nederland
1.1.1
Innovatie in de Europese Unie
Innovatie is onmisbaar voor een levensvatbare en succesvolle moderne economie, aldus de Commissie van de Europese Gemeenschappen.1 Bescherming van innovatie is onontbeerlijk.2 De Commissie betreurt het feit dat de Gemeenschap nog steeds geen unitaire bescherming van innovaties door middel van octrooien kent. In het kader van een programma ter bevordering van de unitaire bescherming stelt zij vragen aan de belanghebbende kringen over harmonisatie van onderdelen van het octrooirecht. Een van die onderdelen betreft uitvindingen gedaan door werknemers. De basisregel van de meeste octrooiwetten van de lidstaten is, dat het octrooi aan de werkgever toekomt, indien een werknemer in het kader van zijn arbeidscontract een "uitvinderstaak" heeft. Voor het overige verschillen zij sterk. Enkele lidstaten, Duitsland en Zweden, hebben een gedetailleerde wet over de aanvullende beloning van deze werknemers. De Commissie stelt de vraag of de verschillen harmonisatie rechtvaardigen.3 De Nederlandse Groep van de AIPPI, de Vereniging voor Industriële Eigendom, beantwoordt in september 1997 deze vraag kort en bondig met: nee, er wordt geen behoefte aan harmonisatie gevoeld. De Commissie kreeg vele reacties op de vragen uit het zgn. Groenboek. Zij organiseerde eind 1997 een hearing voor de belanghebbende kringen uit de lidstaten. Hierbij bleek dat de behoefte aan harmonisatie van de beloningen voor uitvindingen door werknemers gering was. Hetzelfde gold voor de schriftelijke reacties. De Commissie zal daarom op dit terrein zeker niet met voorstellen komen.4 Het staat Nederland derhalve vrij om dit onderwerp nader te regelen. Zoals blijkt uit de cijfers van het bureau voor de statistiek van de Europese Unie heeft Duitsland een buitengewoon groot aandeel in de in 1996 door het Europees Octrooibureau (EOB) verleende octrooien: 41%. Dit is meer dan Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië samen.5 Bij de beschouwing van het aantal nieuwe octrooien per miljoen werknemers blijkt dat behalve Duitsland ook Zweden hoog scoort. Beide landen hebben als gezegd een wet voor aanvullende beloning van werknemers die een uitvinding doen. Om te verifiëren of de cijfers voor 1996 al dan niet uitzonderlijk waren herhaalde ik de berekeningen met de meest recente cijfers, de jaren 1999 tot en met 2001. Tabel 1 bevat in de eerste kolom de aantallen Europese octrooien verleend voor enerzijds Duitsland en anderzijds Frankrijk, Groot Brittannië en Italië tezamen. De tweede kolom bevat het aandeel van de octrooien afkomstig uit die landen binnen de Europese Unie in procenten. 1
Groenboek over Innovatie, (COM(95) 688 def.) van 20 dec. 1995. Bevordering van innovatie door middel van octrooien, Groenboek over het Gemeenschapsoctrooi en het octrooistelsel in Europa, (COM(97) 314 def) van 24 juni 1997, blz. 1. 3 Noot 2, blz. 23. 4 Zo ook Reimer, blz.84. 5 NRC/Handelsblad van 7 augustus 1998. 1 2
Tabel 1 Aantal octrooien verleend door EOB en hun herkomst 6 Aantal octrooien Duitsland 2001
aandeel binnen de EU in %
aantal octrooien per miljoen7 werkneinwoners mers
8.135
44,5
194
98
Totaal uit Frankrijk, 5.354 Groot Brittannië en Italië in 2001
29,5
67
30
Frankrijk 2001 2.805 GrootBrittannië 2001 1.370 Italië 2001 1.179
15,4 7,4 6,7
105 46 50
47 23 20
Duitsland 2000
5.395
39,2
128
83
Totaal uit Frankrijk, 4.399 Groot Brittannië en Italië in 2000
32,0
55
25
Frankrijk 2000 2.110 GrootBrittannië 2000 1.377 Italië 2000 912
15,4 10,0 6,6
79 46 39
35 23 15
Duitsland 1999
7.384
41,4
176
89
Totaal uit Frankrijk, 5.915 Groot Brittannië en Italië in 1999
33,0
74
33
Frankrijk 1999 2.972 Groot Brittannië1999 1.831 Italië 1999 1.112
16,6 10,3 6,1
112 62 47
50 31 19
6
Cijfers zijn ontleend aan de jaarverslagen van het EOB.
7
De volgende getallen zijn ontleend aan CIAWorldFactsbook 2002 Beroepsbevolking en bevolking in miljoenen Duitsland 42 en 83 Frankrijk 26,6 en 60 Groot Brittannië 29,7 en 60 Italië 23,6 en 59 2
Tabel 2 geeft de aantallen octrooien verleend door het EOB op aanvragen afkomstig uit Duitsland, Nederland en Zweden. De tweede kolom bevat wederom het aandeel van de octrooien afkomstig uit die landen binnen de Europese Unie in procenten. De derde en vierde kolom geeft de aantallen octrooien per miljoen werknemers en per miljoen inwoners. Tabel 2 Aantal octrooien verleend door EOB en hun herkomst 8 Aantal octrooien
aandeel binnen de EU in %
aantal octrooien per miljoen werknemers inwoners
Duitsland 2001
8.135
44,5
194
98
Duitsland 2000
5.395
39,2
128
83
Duitsland 1999
7.384
41,4
176
89
Nederland 2001
1.056
5,7
145
66
Nederland 2000
938
6,8
128
59
Nederland 1999
1.081
6,1
148
68
Zweden 2001
751
4,2
171
84
Zweden 2000
549
4,0
125
62
Zweden 1999
670
3,6
153
75
Uit tabel 1 volgt dat ook in de periode 1999- 2001 de aantallen Europese octrooien afkomstig uit Duitsland die uit Frankrijk, G.Brittannië en Italië tezamen aanzienlijk overtreffen. Tabel 2 toont dat de aantallen octrooien per miljoen werknemers zowel in Duitsland als in Zweden hoger zijn dan die in Nederland. Duitsland staat wat betreft de aantallen octrooien per miljoen inwoners en per miljoen werknemers op de eerste plaats. Door allerlei problemen binnen het EOB was het aantal verleende octrooien in 2000 lager dan gebruikelijk.9 De cijfers voor dat jaar kunnen daardoor een vertekend beeld geven. Bij middeling over de periode 1999-2001 is het aantal octrooien per miljoen werknemers in Duitsland 165 en in Nederland 140 en per miljoen inwoners in Duitsland 90 en in Nederland 8
De volgende getallen zijn ontleend aan CIAWorld Factsbook 2002 Bevolking en beroepsbevolking in miljoenen Duitsland 42 en 83 Nederland 7,3 en 16 Zweden 4,4 en 8,9 9 Zie jaarverslag 2000, blz. 16 en 17. 3
64. Dit is een aanzienlijk verschil. Het bovenstaande illustreert dat de meeste wetgevers en innoverende ondernemingen in de EU wel aandacht hebben voor uitvindingen en octrooien, maar niet voor wetgeving om werknemers tot uitvinden te stimuleren. Dit geldt ook voor Nederland. De grotere aantallen octrooien per miljoen inwoners in Duitsland en Zweden tonen aan dat een gedetailleerde wet over beloningen van werknemers die een uitvinding doen het overwegen waard is. 1.1.2
Innoverende ondernemingen in Nederland
De meeste innoverende ondernemingen in Nederland behoren tot de grote industrie. Zij laten door speciaal daarvoor aangetrokken werknemers, hierna onderzoekers genaamd, speurwerk verrichten of nieuwe producten ontwikkelen. Een onderzoeker doet wel eens een uitvinding. Vele overigens goede onderzoekers doen tijdens hun loopbaan geen uitvinding, omdat de eisen voor octrooiverlening hoog zijn of omdat zij op een gebied van de techniek werken waar de kans op een uitvinding klein is. Enkele kleinere ondernemingen laten op dezelfde wijze onderzoek verrichten als de grote innoverende ondernemingen. Meestal heeft de werkgever recht op een uitvinding die is gedaan door een werknemer. Daardoor mag hij en niet de werknemer octrooi aanvragen. Dit heeft twee oorzaken. De eerste is de wet. In het geval dat de werknemer een betrekking bekleedt welker aard meebrengt dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft, kent de wet het recht om octrooi aan te vragen toe aan de werkgever (art.10 lid 1 OW 1910, thans art.12 lid 1 Row 1995). In het geval dat de werknemeruitvinder niet geacht kan worden in het door hem genoten loon of een bijzondere uitkering vergoeding te vinden in het gemis aan octrooi, heeft hij recht op een vergoeding (art.10 lid 2 OW 1910, thans art.12 lid 5 Row 1995). Dit recht op een vergoeding voor het gemis aan octrooi noem ik hierna compensatie. De wet bepaalt dat de compensatie afhankelijk is van het geldelijke belang van de uitvinding en van de omstandigheden waaronder zij plaatsvond. De tweede oorzaak waardoor de werkgever octrooi mag aanvragen is een bepaling in de arbeidsovereenkomst. Een niet gering aantal werkgevers voorziet dat werknemers een uitvinding kunnen doen. Daarom staat in vele arbeidsovereenkomsten, niet slechts in die van onderzoekers, dat de werkgever recht heeft op alle uitvindingen van een werknemer gedaan in en maar ook buiten de werktijd. Op deze zeer ruim geformuleerde bepaling ga ik in hoofdstuk 4 nader in. De werkgever kan verschillende beslissingen nemen naar aanleiding van een uitvinding. Factoren van betekenis daarbij zijn de mogelijkheden die de uitvinding biedt en de economische activiteiten van de werkgever. Hij beslist of hij al dan niet een octrooi zal aanvragen en hoe hij dit octrooi gaat exploiteren. Een ander mogelijk besluit is geen octrooi aanvragen, maar de uitvinding wel te exploiteren onder geheimhouding. Over deze beslissingen hoeft hij als rechthebbende niet met de uitvinder te overleggen. Vele innoverende ondernemingen hebben een eigen octrooiafdeling. Anders maken zij gebruik van een zelfstandige octrooigemachtigde. Het exploiteren van een of meer octrooien kan erg lucratief zijn, maar het aanvragen, het instandhouden en het handhaven van octrooien eisen investeringen. Deze ondernemingen overwegen deze beslissingen zorgvuldig. Sedert de jaren negentig vragen zij meestal octrooi aan bij het Europese Octrooi Bureau (EOB). Op deze wijze kunnen zij octrooi krijgen via één aanvrage in de door hen gewenste bij het Europees Octrooi Verdrag (EOV) aangesloten landen. Dit is meestal voordeliger dan het afzonderlijke aanvragen bij de nationale octrooiraden van die landen. 4
1.1.3
De Row 1995
Na de opening van het EOB in 1978 gingen in de jaren tachtig zowel de meeste Nederlandse als bijna alle buitenlandse ondernemingen die voor 1978 in Nederland octrooien wilden krijgen, over tot het aanvragen van octrooien via een Europese octrooiaanvrage, waarbij het verlangde octrooi ook in Nederland van kracht zou moeten zijn. Het aantal octrooiaanvragen bij de Nederlandse Octrooiraad daalde daardoor spectaculair. Omstreeks 1990 rees de vraag of handhaving van de Nederlandse Octrooiraad zinvol was. Hij werkte op dezelfde manier als het EOB: toetsing van octrooiaanvragen aan de wettelijke eisen voor octrooiverlening. De regering en het parlement besloten de Octrooiraad te handhaven om de volgende reden.10 Vele kleine en middelgrote Nederlandse bedrijven vinden de kosten van een Europees octrooi te hoog. Het blijft in het belang van de Nederlandse economie wenselijk dat zij innoveren en in ieder geval in Nederland octrooibescherming tegen lage kosten kunnen krijgen. Daarom werd de aanvraagprocedure in Nederland radicaal gewijzigd. Het ambtshalve onderzoek of een octrooiaanvrage voldoet aan de wettelijke octrooivereisten werd vervangen door een procedure, waarbij de octrooiaanvragen niet onderzocht worden, maar slechts geregistreerd. Dit heeft als voordeel dat een Nederlands octrooi snel en tegen lage kosten te verkrijgen is. De wetgever hoopte hierdoor dat het aanvragen van een octrooi aantrekkelijk wordt voor ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf die onbekend zijn met het octrooisysteem of die tegen de kosten van een octrooiaanvrage opzien. De wetgever koesterde de verwachting dat het zou leiden tot een eerste kennismaking met het octrooisysteem. De gedachte daarbij was dat de onderneming bij een volgende uitvinding de Europese procedure zou gaan gebruiken. Omdat de aanvraagprocedure de kern van de Octrooiwet 1910 vormde, was een geheel nieuwe wet, de Rijksoctrooiwet 1995 (Row 1995), noodzakelijk. In de nieuwe Rijksoctrooiwet stelde de regering voor het bestaande art. 10 dat de positie van de uitvinder in dienstbetrekking regelt, ongewijzigd over te nemen en het slechts te vernummeren tot art. 12. De regering schonk zo in 1995 veel aandacht aan het bevorderen van uitvindingen en het octrooieren daarvan, maar nauwelijks aan de uitvinders. Kamerleden betoogden dat uitvindingen overal binnen de onderneming gestimuleerd moesten worden.11 Zij amendeerden daartoe art. 12. Lid 1 formuleert als principe: de werknemer heeft recht op de uitvinding; de werkgever heeft slechts het recht op een uitvinding van een werknemer waarvan de aard van de betrekking medebrengt, dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen. Het principe werd echter aanmerkelijk verzwakt door het nieuwe lid 5 dat afwijking bij schriftelijke overeenkomst mogelijk maakt. Een ander amendement kende het recht op octrooi voor uitvindingen gedaan door universitaire werknemers aan de universiteiten toe (lid 3). De Kamer aanvaardde deze amendementen. Ook deze uitvinders kregen recht op compensatie. De regeling van de compensatie aan de werknemer-uitvinder uit art.10 lid 2 werd praktisch ongewijzigd overgenomen in art.12 lid 6. Pas na de behandeling van de herziening van de Row 1995 in de Tweede Kamer deed de HR zijn eerste uitspraak over art. 10 lid 2 Ow 1910.12 De kern hiervan is dat een uitvinder in dienstbetrekking in de regel geen recht op compensatie heeft, omdat in zijn loon het gemis aan 10
Tweede Kamer, 1991-1992, 22604, nr.3, blz. 5 en 9-11. Zie voor een uitgebreidere behandeling nr. 3.2.2. 12 HR 27 mei 1994, NJ 1995, 136 nt J.H.Spoor en BIE 1995, 25 (Hupkens/ Van Ginneken). 5 11
octrooi is verdisconteerd. In het uitzonderingsgeval dat dit niet het geval is, speelt het commerciële succes van het octrooi geen rol bij de bepaling van de compensatie. Ware deze uitspraak wel vóór de Kamerbehandeling gepubliceerd, dan zou de formulering van het recht op compensatie zeker onderwerp van beraadslaging zijn geweest en zou zij wellicht niet ongewijzigd gehandhaafd zijn. 1.1.4
Uitvinders
Een uitvinding is een betrekkelijk zeldzame uitzondering, aldus AG Huydecoper in zijn conclusie voor HR 1 maart 2002. 13 Wie bewerkstelligen deze uitzonderingen? In Nederland bestaan zelfstandige uitvinders. De meeste uitvindingen worden echter gedaan door werknemers in dienst van particuliere werkgevers. Andere onzelfstandige uitvinders zijn universitaire medewerkers. Hun rechtsbetrekking met de universiteit is een aanstelling als ambtenaar of een arbeidsovereenkomst. Sommige werknemers zijn door innoverende werkgevers op grond van hun opleiding en/of ervaring aangesteld om onderzoek te verrichten of om producten te ontwikkelen. Ik noemde hen in nr. 1.1.2 onderzoekers. Een klein gedeelte van de onderzoekers doet een of meer uitvindingen. Deze noem ik uitstekende onderzoekers. Vele van hun uitvindingen liggen binnen hun taakgebied, maar zij doen ook wel eens een uitvinding daarbuiten. Ook in het laatstgenoemde geval is hun werkgever vaak daarin geïnteresseerd, zeker indien hij op dat gebied activiteiten ontplooit. Nu de uitvindingen gedaan door de overige werknemers van innoverende ondernemingen. Een werknemer die niet als onderzoeker is aangesteld, doet in een enkel geval een uitvinding bij het uitvoeren van de hem opgedragen taak. Meestal is zijn werkgever daarin geïnteresseerd en overweegt hij of de uitvinding zich leent voor toepassing en/of octrooiiering. Tenslotte zijn er werknemers die zonder opdracht en buiten hun taakgebied een uitvinding doen. Vaak geschiedt dit in hun vrije tijd. Er zijn ook werkgevers die totaal niet geïnteresseerd zijn in uitvindingen of het octrooieren daarvan. Dit komt voor in de dienstenverlenende sector. Zij hebben er geen bezwaar tegen dat hun werknemer die een uitvinding doet octrooi aanvraagt of dit aan een andere onderneming overdraagt. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst realiseert een werknemer zich vaak niet de betekenis van de bepalingen in de arbeidsovereenkomst dat de werkgever recht heeft op alle uitvindingen die hij in en buiten werktijd zal doen of dat hij toekomstige uitvindingen, voor zover zij niet krachtens de wet aan de werkgever toekomen, overdraagt om niet. De meeste werknemers zullen nooit een uitvinding doen en zullen aan deze bepaling geen tijd en aandacht schenken. Werknemers die wellicht een uitvinding kunnen doen, menen vaak dat je voor uitvindingen het niveau van Einstein moet hebben. Op grond van deze onjuiste gedachte stemmen zij met de bepaling in. Enkele personen realiseren zich de betekenis ervan wel, maar accepteren deze stilzwijgend. Degene die er over gaat onderhandelen en uiteindelijk weigert de overdracht om niet van alle toekomstige uitvindingen te accepteren, zal meestal de baan niet krijgen. 13
Par.17 van de conclusie voor HR 1 maart 2002, JAR 2002, 66; NJ 2003, 210 m.nt. G.J.J. Heerma van Voss (afdelingshoofd). 6
Soms is een werknemer zich er niet van bewust, dat hij een uitvinding gedaan heeft en/of dat daarvoor een octrooi mogelijk is. Hij maakt haar bekend zonder dat hij of zijn werkgever er een octrooiaanvrage voor indient. Een werknemer meldt een uitvinding dikwijls aan zijn werkgever indien hij zich het inventieve karakter van zijn vondst wel realiseert. Hij vraagt zich op dat moment zelden af of de werkgever recht heeft op de uitvinding en of de bepaling in zijn arbeidsovereenkomst waarbij hij het recht op een uitvinding aan zijn werkgever overdroeg geldig is. Hij gaat bijna nooit procederen over de vraag wie de rechthebbende is. Ook bij het ontbreken van een dergelijke bepaling zal de werknemer er zelden aan twijfelen dat zijn werkgever recht heeft op de uitvinding. 1.1.5
De compensatie van de werknemer-uitvinder
In het geval dat de uitvinder niet geacht kan worden in het door hem genoten loon of in een bijzondere door hem te ontvangen uitkering vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi, is de werkgever verplicht, hem een in verband met het geldelijke belang der uitvinding en met de omstandigheden waaronder zij plaats had, billijk bedrag toe te leggen (art.10 lid 2 OW 1910, thans art.12 lid 6 Row 1995). Deze bepaling is van dwingend recht ( art.12 lid 7 Row 1995). Deze vergoeding voor het gemis aan octrooi, noem ik als gezegd (zie nr. 1.1.2) compensatie. In het geldende recht geldt de wettelijke compensatieregeling voor werknemers, ambtenaren, universitaire medewerkers en voor stagiairs. Over de compensatie bij succesvolle uitvindingen bestaat, anders dan men wellicht zou verwachten, weinig rechtspraak. Dit heeft verschillende oorzaken. Sommige werkgevers geven de compensatie in de vorm van een salarisverhoging. Vele innoverende werkgevers voeren een verstandig salarisbeleid. Een werknemer die het echter niet eens is met het afwijzen van een compensatie of met de hoogte ervan of met de salarisverhoging voor de door hem gedane uitvinding, zal een advocaat raadplegen. Gelet op de wettekst en de recente uitspraken van de HR14 zal deze de uitvinder in de meeste gevallen een proces tegen zijn werkgever afraden: de formulering van de compensatie in art. 10 lid 2 OW 1910 en art. 12 lid 6 Row1995 is dubbelzinnig; voor het bepalen ervan zijn deskundigen nodig, hetgeen het procederen langdurig en kostbaar maakt; de kans op succes is gering; de toegekende bedragen zijn laag, omdat het commerciële succes daarbij nauwelijks een rol speelt. De uitvinder krijgt ongetwijfeld het advies te proberen de vergoeding in der minne te regelen. Een dergelijk advies zal de bij iedere werknemer toch al geringe lust om tegen zijn werkgever te procederen in de kiem smoren. De kans dat de Hoge Raad zich weer over de compensatie zal uitspreken, is zodoende niet groot. Het aantal werknemers-uitvinders is klein. Het nader regelen van de compensatie in een collectieve arbeidsovereenkomst is voor een vakvereniging weinig aantrekkelijk: de meeste van hun leden hebben er geen belang bij en voor de werkgevers is dit wel een hard onderhandelingspunt.
1.1.6
Conclusie
De wetgever en de innoverende ondernemingen in Nederland hebben wel veel aandacht voor het 14
HR 27 mei 1994, NJ 1995, 136 nt J.H.Spoor en BIE 1995, 25 (Hupkens/ Van Ginneken). HR 1 maart 2002, JAR 2002, 66; NJ 2003, 210 m.nt. G.J.J. Heerma van Voss (afdelingshoofd). 7
beschermen van uitvindingen door middel van wetgeving, maar niet voor een wettelijke bescherming van uitvinders in dienstbetrekking. 1.2 Soorten uitvindingen tijdens de dienstbetrekking In vele rechtsstelsels groeperen de wet, de jurisprudentie of de doctrine de uitvindingen gedaan tijdens een dienstbetrekking in drie soorten. Heerma van Voss spreekt van dienstuitvindingen, gebonden uitvindingen en vrije uitvindingen.15 Dienstuitvindingen zijn volgens hem uitvindingen gedaan in de uitoefening van de normale taken van de werknemer overeenkomstig de arbeidsovereenkomst. De gebonden uitvinding is niet gedaan ter uitoefening van de arbeidsovereenkomst, maar wel verbonden met de onderneming bijv. van belang binnen de bedrijfstak, verricht tijdens de werktijd, met hulp van collega’s of materiaal van de onderneming of met aldaar opgedane vakkennis. De vrije uitvinding is gedaan tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst, maar heeft niets met de arbeidsovereenkomst te maken. Deze driedeling levert mijns inziens kwalificatieproblemen op. De vraag of een uitvinding een dienstuitvinding is, vereist het uitleggen van de arbeidsovereenkomst en de beantwoording van de vraag wat een normale taak inhoudt. Gaat het om een normale taak volgens de omschrijving van de arbeidsovereenkomst of volgens de feitelijk verrichte werkzaamheden of volgens de gebruiken in de bedrijfstak? De feitelijk verrichte werkzaamheden evalueren soms in de loop der tijd zonder dat de omschrijving in de arbeidsovereenkomst wordt aangepast. De criteria voor een gebonden uitvinding zijn subjectief en weinig scherp. Wat is het belang van de bedrijfstak of wanneer is de uitvinding een gevolg van de vakkennis opgedaan in de onderneming? Hierdoor zijn de grenslijnen tussen dienstuitvinding en gebonden uitvinding en die tussen gebonden en vrije uitvinding vaag. Janssens onderzocht de uitvindingen gedaan tijdens een dienstbetrekking in verschillende landen van de EU.16 Zij gebruikt een iets andere terminologie: dienstuitvindingen sensu stricto, afhankelijke uitvindingen en vrije uitvindingen. Uit haar studie blijkt dat de middengroep bijzondere problemen geeft zowel bij de afbakening ervan als bij de rechtsgevolgen. Ik wil dit illustreren met enkele voorbeelden, voor het overige verwijs ik naar haar dissertatie17. Vóór 1978 regelde de octrooiwet in Frankrijk de uitvinding in dienstbetrekking niet. De jurisprudentie en de doctrine kwamen tot een driedeling: de dienstuitvinding, de gemengde uitvinding en de vrije uitvinding. Bij een gemengde uitvinding moest er een causaal verband bestaan tussen de activiteiten van de onderneming en de uitvinding. Dit verband werd door sommige rechtbanken enger opgevat dan door andere. Een gemengde uitvinding behoorde in mede-eigendom toe aan de werkgever en de werknemer, aldus de rechtspraak. De rechtsleer wees deze oplossing af, omdat zij onbillijk en praktisch onuitvoerbaar was.18 Bij de herziening van de octrooiwet in 1978 ging de Franse wetgever ogenschijnlijk over op een tweedeling: opgedragen of dienstuitvindingen, die toebehoren aan de werkgever, en de overige of niet opgedragen uitvindingen, die in principe toebehoren aan de werknemer. De wetgever maakte van deze tweedeling in feite een driedeling door de werkgever de eenzijdige bevoegdheid te geven sommige niet opgedragen uitvindingen van de werknemer op te eisen. Zo ontstond 15
Heerma van Voss, blz. 30. Janssens, blz. 210. 17 Janssens, blz. 191-213. 18 Janssens, blz. 127-128. 16
8
opnieuw een middengroep. De werkgever kan een niet opgedragen uitvinding opeisen, indien aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 1. Uitvindingen die door de werknemer worden gedaan in het kader van de uitoefening van de normale arbeidstaken zonder dat die taken op onderzoek gericht zijn; 2. Uitvindingen die verband houden met de normale activiteiten van het bedrijf; 3. Uitvindingen die de werknemer tot stand brengt (mede) door gebruik te maken van kennis, van technologie of van middelen van de werkgever. De eerste twee criteria zijn vaag.19 Criteria voor indeling in de middengroep die los staan van de uitvinding of arbeidsovereenkomst, zoals het belang van het bedrijf of de bedrijfsactiviteiten maken de middengroep onduidelijk en daarmee de driedeling sterk discutabel. Bij een klein bedrijf zal een uitvinding eerder vrij zijn dan bij een grote onderneming. De Belgische octrooiwet bevat geen regeling voor uitvindingen tijdens de dienstbetrekking. Partijen kunnen dit contractueel regelen.20 Bij het ontbreken van een regeling moet men de oplossing zoeken in de rechtspraak of de doctrine. De rechtspraak is schaars, weinig coherent en recente cassatie-uitspraken ontbreken. De precedentwaarde van de rechtspraak is gering, aldus Janssens.21 Men spreekt over een afhankelijke uitvinding indien er op de een of andere wijze een verband kan worden gelegd tussen de uitvinding en het bestaan van de arbeidsovereenkomst.22 Met betrekking tot de omvang van dit verband verschillen de meningen sterk. Volgens sommige auteurs is het feit dat de uitvinding verband houdt met de bedrijfsactiviteiten van de werkgever voldoende. Volgens anderen, waaronder Janssens, is er eerst sprake van een afhankelijke uitvinding indien de werkgever een bijdrage leverde aan de uitvinding.23 Sommige schrijvers zijn van oordeel dat de vermogensrechten op een afhankelijke uitvinding toekomen aan de werkgever en dat de werknemer recht heeft op een vergoeding. Volgens de meerderheid van de schrijvers komen de vermogensrechten echter toe aan de werknemer. De werkgever zal deze op de een of andere manier moeten verwerven.24 Tijdens het bestaan van de arbeidsovereenkomst zal de werknemer zijn uitvinding nauwelijks kunnen exploiteren op grond van de loyauteitsverplichting die zijn arbeidsovereenkomst meebrengt. Hij mag zijn werkgever geen concurrentie aandoen. Slechts indien de werkgever op dat terrein geen activiteiten ontplooit, mag de werknemer zijn uitvinding exploiteren. De situatie in België leidt tot de conclusie dat het ontbreken van een wettelijke regeling tot grote rechtsonzekerheid leidt. Zelfs als de meerderheid van de schrijvers gelijk heeft en de werknemer rechthebbende is, zal hem dit weinig baten, omdat hij zijn uitvinding meestal niet mag exploiteren. Ook de Belgische economie heeft daar dan geen voordeel van. De vraag rijst of de driedeling van uitvindingen tijdens een dienstbetrekking de juiste oplossing geeft voor het algemene probleem: wie krijgt het recht op een uitvinding gedaan tijdens een dienstbetrekking en welke rechtsgevolgen zijn daaraan verbonden. De oplossing eist een zo goed mogelijke afweging van drie conflicterende belangen: innoverende werkgevers moeten uitvindingen en octrooien zo goed mogelijk kunnen exploiteren; 19
Janssens, blz. 137. Janssens, blz. 215. 21 Janssens, blz. 216. 22 Janssens, blz. 242 23 Janssens, blz. 243. 24 Janssens, blz.251-253. 9 20
-
werknemers, zowel bij innoverende als bij andere ondernemingen, moeten voldoende gestimuleerd worden om uitvindingen te doen en openbaar te maken; werknemers die een uitvinding doen, moeten voldoende beloond worden voor het waardevolle werk dat zij doen voor de maatschappij en voor de faciliteiten die zij voor de commerciële exploitatie overdragen aan hun werkgever. Deze afweging kan het best geschieden door de wetgever, omdat zij van principiële aard is. Jonczyk concludeerde na een uitvoerig rechtsvergelijkend onderzoek ter voorbereiding van het congres van de ‘ International Society of Labour Law and Social Security” van 1988, dat er een ruime consensus bestond over de wenselijkheid om de delicate problematiek van uitvindingen in dienstverband te regelen via een wetgevend optreden. “ The use of the legislative instrument is generally accepted by legal doctrine, which assumes that – in respect to remuneration rights -- a real conflict of interests between the employer and employee exists and that it cannot be replaced by their joint interest in the exploitation of the invention. This conflict is insolvable on the individual contract basis; by the considerable factual imbalance of both parties it is difficult to reach a fair and functional legal understanding. This situation needs, therefore, some external support in favour of the weaker party either by collective action and/or by legislation, of course, within reasonable limits”25
1.3
Probleemstelling
De hoofdregel van de octrooiwet is volgens de Memorie van Toelichting bij de Octrooiwet 1910: het recht op een octrooi komt toe aan de uitvinder die als eerste octrooi aanvraagt.26 Deze regel is in overeenstemming met het rechtvaardigheidsgevoel: hij erkent de prestatie van de uitvinder. Tevens stimuleert hij het doen van uitvindingen en het openbaar maken daarvan. Door het doen van een uitvinding ontstaat bij de uitvinder het recht op een uitvinding. Het staat een uitvinder vrij om al dan niet octrooi aan te vragen. De uitvinder die als eerste octrooi aanvraagt, krijgt een octrooi, mits zijn octrooiaanvrage aan de zware wettelijke eisen voldoet. Het recht op een uitvinding is een overdraagbaar recht. Ook het Europees octrooiverdrag stelt het recht van de uitvinder voorop. Art. 60 lid 1 luidt:” Het recht op een Europees octrooi komt toe aan de uitvinder of diens rechtverkrijgende “… Art. 12 van de Row 1995 geeft de werkgever “aanspraak op octrooi”, indien aan de criteria van lid 1 voldaan wordt. Sommige arbeidsovereenkomsten en CAO’s die mij onder ogen kwamen, kennen de werkgever “het recht op een uitvinding” toe van alle uitvindingen gedaan door de werknemer, voor zover hij die niet reeds op grond van de wet heeft.27 In het volgende gebruik ik de term “de werkgever heeft recht op een uitvinding” in ruime zin. De term omvat zowel de aanspraak op octrooi, die de wet aan de werkgever toekent als die de werkgever op grond van de arbeidsovereenkomst krijgt. Het recht op een uitvinding van de werkgever houdt in dat hij octrooi mag aanvragen, maar het ook mag nalaten. De werkgever zal geen octrooi aanvragen, indien hij meent dat de exploitatie riskant zal zijn of geen of onvoldoende winst zal opleveren. Het komt ook voor 25
J.Jonczyk, Employee inventions, IIC1989, vol. 20, nummer 6, blz.869. Moorrees, blz 50 - 52. Dit is nu geregeld in art.8 jo 4 lid 3 Row 1995. 27 Vergelijk ook Heerma van Voss, blz. 30 en hierna nr. 4.5. 26
10
dat hij exploitatie wel winstgevend acht door de uitvinding als een geheim te exploiteren en dus geen octrooi aan te vragen. Een overweging daarbij kan zijn dat de toepassing van de uitvinding geen sporen nalaat in het geoctrooieerde product, zodat de concurrent de uitvinding niet kan nawerken. Een andere overweging om een werkwijze niet te octrooieren kan zijn dat inbreuk op de geoctrooieerde werkwijze niet te constateren is. Indien de werkgever geen octrooi aanvraagt, mist de werknemer de vermelding als uitvinder in het octrooi (art. 14 Row 1995) en krijgt hij ook geen recht op compensatie. Het probleem van het recht op een uitvinding gedaan tijdens een dienstbetrekking ligt op het grensvlak van het arbeidsrecht en het octrooirecht. Uitgaande van het beginsel van het arbeidsrecht, dat de vruchten van de arbeid toekomen aan de werkgever, lijkt het voor velen vanzelfsprekend, dat de werkgever het recht op een uitvinding van de werknemer krijgt, zeker indien deze als onderzoeker is aangesteld, en daarmee het recht op het octrooi. Bij deze redenering krijgt het feit dat de wetgever de vrucht van de arbeid, de uitvinding, voorziet van een uitsluitend recht geen aandacht. Het octrooirechtelijke beginsel daarentegen houdt in dat het recht op een uitvinding toekomt aan de uitvinder, omdat hij een nieuwe oplossing voor een technisch probleem gevonden heeft. In het geldende recht domineert het belang van de innoverende werkgevers. In de Nederlandse literatuur krijgt het recht op een uitvinding tijdens een dienstbetrekking weinig aandacht.28 Dit is voor mij de reden om het volgende probleem te onderzoeken: stimuleert de wet het uitvinden tijdens de dienstbetrekking optimaal? Het aantal Europese octrooien per miljoen werknemers of het aantal octrooien per miljoen inwoners is in Nederland lager dan in Duitsland en Zweden waar de wet een werknemer-uitvinder beloont. Is het navolgen van de principes die aan het Duitse Arbeitnehmererfindungsgesetz ten grondslag liggen een geschikt middel om het aantal uitvindingen te verhogen door werknemers te stimuleren tot uitvinden en de resultaten daarvan te melden aan hun werkgever? Naar aanleiding van deze probleemstelling rijzen de volgende vragen: wie behoort het recht op een uitvinding gedaan tijdens een dienstbetrekking en daarmee het octrooi te krijgen: de uitvinder of zijn werkgever of waarvan is dit afhankelijk? behoort een uitvinder een vergoeding te krijgen, indien de octrooiwet of de arbeidsovereenkomst het recht op een uitvinding aan zijn werkgever toekent? wat zijn de principes en de inhoud van een regeling van de vergoeding? 1.4
Plan van behandeling
Bij de beantwoording van deze vragen wil ik het geldende Nederlandse recht vergelijken met het Duitse. Daartoe behandel ik eerst de hoofdlijnen van het Duitse recht (hoofdstuk 2). Vanaf de inwerkingtreding van onze Octrooiwet 1910 krijgt de werkgever vaak het recht op de uitvindingen die gedaan zijn door onderzoekers en soms door andere werknemers. Kijkend naar het aantal processen is het belangrijkste probleem in de ogen van de meeste uitvinders niet de vraag wie de rechthebbende op een uitvinding is, maar het verkrijgen van compensatie bij een winstgevende exploitatie door de werkgever. Het exploiteren van een uitvinding eist ondernemerschap en kapitaal. De meeste werknemers willen geen ondernemer worden en hebben slechts zelden kapitaal. De vraag wie rechthebbende is op een uitvinding rijst daarom 28
Quaedvlieg 2001 vormt een uitzondering. 11
slechts in een beperkt aantal gevallen: in de situatie dat een werkgever een uitvinding niet kan of wil exploiteren, terwijl een werknemer de kansen tot exploitatie wel wil verkennen of mogelijk acht. De situatie in Duitsland maakt aannemelijk dat de regeling van de vergoeding een belangrijke bijdrage leverde tot het grotere aantal uitvindingen per miljoen werknemers en per miljoen inwoners. Daarom behandel ik eerst in hoofdstuk 3 de compensatie in Nederland en wijk af van de volgorde van de vragen die volgt uit de probleemstelling.29 Daarna onderzoek ik in hoofdstuk 4 de vraag wie de rechthebbende is op een uitvinding gedaan door een werknemer in Nederland. In hoofdstuk 5 onderzoek ik de vraag wie de rechthebbende is op een uitvinding gedaan aan universiteiten in Nederland. De universitaire werkgever moet de academische vrijheid in acht nemen, hetgeen een groot verschil vormt met andere werkgevers. Mijn conclusies giet ik in voorstellen tot wijziging van art. 12 Row 1995 (hoofdstuk 6). Over dit onderwerp schreef ik enige artikelen in het Bijblad voor de Industriële Eigendom. Mijn opvattingen geuit in BIE zijn niet gewijzigd. Ik kan ze hier uitgebreider onderbouwen.
29
Zie nr.1.3 slot. 12
2
HOOFDLIJNEN VAN HET DUITSE RECHT
2.1
Inleiding
2.1.1
Algemeen
De Duitse wet over werknemersuitvindingen, het Arbeitnehmererfindungsgesetz (in dit hoofdstuk afgekort tot de wet, in de volgende hoofdstukken de Duitse wet), en de wijze van toepassen krijgen in de Nederlandse literatuur geen aandacht. Nederlandse (industriële) octrooigemachtigden geven in gesprekken als hun oordeel dat de Duitse wet te ingewikkeld en te perfectionistisch is en aanleiding geeft tot veel geschillen. Zij vertolken de opvatting van de grote industrie en van enkele kleinere innovatieve ondernemingen in Nederland. De tekst van de wet is te vinden op het internet onder www.arbeitnehmererfindungsgesetz.de. 2.1.2
Geschiedenis
Sedert het begin van de vorige eeuw kreeg in Duitsland de vergoeding van de werknemer die een uitvinding doet (hierna de dienstuitvinder genoemd) veel aandacht van met onderzoek belaste werknemers en hun vakbonden, van de doctrine en van de wetgever. Dit onderwerp werd in sommige arbeidsovereenkomsten en in CAO's geregeld, hetgeen tot rechtspraak leidde.30 Na een lange en zorgvuldige voorbereiding werd de wet in 1957 eenstemmig door het parlement aangenomen. In tegenstelling tot andere onderdelen van het industriële eigendomsrecht is de wet na de totstandkoming nauwelijks gewijzigd. 2.1.3
Doeleinden
De wet heeft een economisch en een sociaal doel. Het economische doel is het stimuleren van uitvindingen door een zorgvuldige afweging van de belangen van de werkgever en de werknemer. Het sociale doel is de bescherming van de werknemer. De wet en de daarop gebaseerde richtlijnen maken de passende vergoeding voor een dienstuitvinding, een deel van de opbrengsten van het octrooi, goed berekenbaar. De dienstuitvinder kan zijn recht effectief geldend maken. Deze doeleinden leiden tot een uitvoerige wet, omdat voor vele mogelijke geschilpunten een regeling gegeven wordt. Daarbij speelt de rechtszekerheid een grote rol. Voordat een partij een geschil aan de rechter mag voorleggen, moet hij hierover eerst advies aan de zogenaamde adviescommissie vragen, een bijzondere instantie binnen de Duitse octrooiraad. Zie hierover verder nr. 2.7.4. 2.1.4
Toepassingsgebied
Het toepassingsgebied van de wet is in de paragrafen 1, 2 en 4 ruim geformuleerd. Naar object omvat hij alle uitvindingen waarvoor een octrooi of een zgn. Gebrauchsmuster (ruwweg een bescherming voor een kleine uitvinding) aangevraagd kan worden en de technische verbeteringsvoorstellen, waarvoor geen octrooi of Gebrauchsmusterbescherming mogelijk is. In het volgende beperk ik mij tot de mogelijk octrooieerbare uitvindingen. Het Nederlandse recht 30
Voor de geschiedenis tot 1957 zie Reimer, blz. 77-82. 13
kent geen regels voor "Gebrauchsmuster" en technische verbeteringsvoorstellen. Qua personele werkingssfeer omvat de wet de werknemers in de particuliere en openbare dienst en de burgerlijke en militaire ambtenaren. De wet is toepasselijk op alle uitvindingen van personen die zich in een onzelfstandige positie bevinden. Het doet er niet toe hoe de uitvinding gedaan is, evenmin op welke plaats in Duitsland, op welk gebied van de techniek of uit welk motief.31 Hetgeen voor werknemers in dienst van een particuliere werkgever geldt, geldt meestal ook voor de andere dienstuitvinders. De wet is toepasselijk indien voor een uitvinding een Duits octrooi of een Europees octrooi waarin Duitsland is aangewezen, verleend kan worden, zij wordt niet eerst door de octrooiverlening toepasselijk.32 2.1.5
Opbouw van het hoofdstuk
De wet is uitgebreid. Er bestaat een omvangrijke literatuur over. Ik bespreek slechts die paragrafen van de wet die voor de rechtsvergelijking met het Nederlandse recht in de volgende hoofdstukken nuttig zijn. Dit betreft hoofdstuk 1 “Toepassingsgebieden en definities” en hoofdstuk 2 “Uitvindingen en technische verbeteringsvoorstellen van werknemers bij private ondernemingen”. Hoofdstuk 3 “Uitvindingen en technische verbeteringsvoorstellen van werknemers bij publieke ondernemingen, ambtenaren en militairen” regelt de materie grotendeels op dezelfde manier als in hoofdstuk 2. Het bevat enige minder belangrijke afwijkingen. Dit hoofdstuk bespreek ik niet. Hetzelfde geldt voor hoofdstuk 4 “Overgangs- en slotbepalingen”. In het algemeen houd ik de volgorde van de wet aan. Eerst behandel ik het begrip dienstuitvinding (nr. 2.2) en vervolgens de fase van de melding van de dienstuitvinding door de werknemer aan de werkgever tot de beslissing van de werkgever: het al dan niet opeisen van de dienstuitvinding (nr. 2.3). De kern van de wet bestaat uit de paragrafen over de passende vergoeding die de werkgever de dienstuitvinder moet betalen (nr. 2.4). Hierbij spelen in de praktijk de richtlijnen een belangrijke rol (nr. 2.5). Het aanvragen van een octrooi voor een dienstuitvinding komt in nr. 2.6 aan de orde. Nummer 2.7 gaat in op de andere relevante paragrafen uit de wet. Na de ervaringen met de wet (nr. 2.8) volgt recente kritiek in Duitsland (nr. 2.9). Dit leidde tot een ontwerp van wet (nr. 2.10). Een samenvatting (nr. 2.11) vormt het slot.
2.2
De dienstuitvinding
De dienstuitvinding vormt het centrale begrip in de Duitse wet. Na een schets van het begrip uitvinding behandel ik de dienstuitvinding. 2.2.1
Het begrip uitvinding
In een fundamentele uitspraak omschreef het Bundesgerichtshof (BGH) een uitvinding als een regel voor doelbewust handelen door toepassing van beheersbare natuurkrachten tot het bereiken van een causaal voorzienbaar doel.33 In volgende uitspraken bevestigde het BGH deze uitspraak en bracht enkele verfijningen aan. De jurisprudentie van het BGH over het wezen van de 31
BartenbachG, blz 53. BartenbachG, blz. 140. 33 BGH 27.3.69, BHZ 52,74(79) (Rote Taube). 32
14
uitvinding is als volgt samen te vatten: ”In der planmäszigen Benutzung beherrschbarer Naturkräfte auszerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit zur unmittelbaren Herbeiführung eines kausal übersehbaren Erfolges”.34 De doctrine onderschrijft deze uitspraken. Het vinden van dergelijke regels, het uitvinden, wordt algemeen als een creatieve, geestelijke prestatie beschouwd. Het Duitse octrooirecht gaat sedert 1936 uit van het uitvindersprincipe d.w.z. slechts een natuurlijke persoon kan de creatieve, geestelijke prestatie, die een uitvinding is, leveren.35 Dit komt tot uiting in de regels voor het recht op het octrooi in de Duitse Octrooiwet (par. 6) en in het EOV (art. 60). Dit is ook de basis van de verplichting tot vermelding van de naam van de uitvinder ( par. 37 en 63 Patg, art. 61 en 82 EOV). Het uitvindersprincipe brengt mee dat een rechtspersoon of bedrijf geen uitvinder kan zijn. Het sluit dus de voor 1957 veel gebruikte categorie "Betriebserfindungen" uit. Dit waren uitvindingen, die zozeer berusten op ervaringen en eerder onderzoek van een bedrijf, dat zij moeilijk of niet te herleiden zouden zijn tot prestaties van een of meer individuen.36 Toen werd het bedrijf als uitvinder beschouwd. Onder bedrijf verstaat deze wet niet slechts de afzonderlijke organisatorische technische eenheid, maar ook de onderneming van de werkgever.37 Gemeenschappelijke uitvindingen van samenwerkende personen zijn wel mogelijk. Daarvoor is vereist dat ieder der mede-uitvinders een geestelijke bijdrage tot de uitvinding heeft geleverd. Een technicus die uitvoerend werk verricht of een persoon die kapitaal verschaft, levert geen geestelijke bijdrage tot de uitvinding en is derhalve geen mede-uitvinder. De wet regelt in alle voorkomende situaties de verplichtingen en rechten van de mede-uitvinders. Ter wille van de eenvoud ga ik op die complicaties niet in. Een uitvinding geeft kort gezegd een oplossing voor een technisch probleem. Daarvoor is een probleemstelling noodzakelijk, hetzij voor de uitvinding hetzij voor een bij toeval gedane uitvinding daarna. De enkele probleemstelling is uiteraard nog geen uitvinding. Bij een toevalsuitvinding bestaat de geestelijke prestatie uit het onderkennen van de samenhang tussen natuurgebeurtenissen. Dan wordt achteraf geformuleerd voor welk probleem de uitvinding een oplossing geeft. 2.2.2
Soorten uitvindingen
Par. 4 van de wet verdeelt de uitvindingen gedaan door werknemers in twee soorten: dienstuitvindingen en vrije uitvindingen. De dienstuitvindingen bespreek ik in nrs. 2.2.3 en 2.2.4, de vrije uitvindingen in nr. 2.2.6. Het tijdstip van de uitvinding komt in nr. 2.2.5 ter sprake. Een dienstuitvinding moet voldoen aan twee criteria. Deze betreffen de totstandkoming en het tijdstip van de uitvinding. Het eerste criterium eist dat het bedrijf een bijdrage leverde aan de totstandkoming van de geestelijke prestatie van de werknemer door tijd en /of informatie ter beschikking te stellen, die de oplossing van het probleem vergemakkelijkten of mogelijk maakten. Er moet een causaal verband bestaan tussen de uitvinding en de opgedragen 34
BGH 8.3. 1975, GRUR 1975,549 (Buchungsblatt). Zie bijvoorbeeld Krasser, blz. 120. Hubman, Gewerblicher Rechtsschutz, 4e druk, blz 102, en BartenbachG, blz. 132. 36 Reimer, blz.146-148. 37 Krasser, blz. 402. 15 35
werkzaamheden (obliegende Tätigkeit) van de werknemer; dit gaat verder dan een relatie tussen de uitvinding en de verplichtingen van de werknemer. De dienstuitvindingen worden verdeeld in de zogenaamde opgedragen uitvindingen en de ervaringsuitvindingen. De meeste dienstuitvindingen zijn opgedragen uitvindingen. Het tweede criterium eist dat de uitvinding gedaan is tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst. 2.2.3
De opgedragen uitvinding
Een opgedragen uitvinding ontstond als gevolg van de opgedragen werkzaamheden, “aus der obliegenden Tätigkeit” (par. 4 lid 2 sub 1). Hiervan is in de eerste plaats sprake bij een (uitdrukkelijke of stilzwijgende) concrete opdracht tot onderzoek of ontwikkeling die leidde tot de activiteiten die de uitvinding veroorzaakten. Bij de vraag of de opgedragen werkzaamheden tot de uitvinding leidden, speelt de arbeidsovereenkomst wel een rol, maar geen doorslaggevende. Het gaat om de taken en plichten op het door de werknemer feitelijk toegewezen gebied. Hierbij geldt dat de werkgever mag verwachten dat de werknemer zijn gehele kracht en zijn gehele kennis in dienst van de onderneming stelt. Dit betekent dat de verplichtingen van een werknemer toenemen naarmate hij in de hiërarchie stijgt. Indien de taken van de werknemer hem brachten bij het probleem waarvoor de uitvinding een oplossing geeft, dan valt dit wel onder de opgedragen werkzaamheden, zelfs als het oplossen van dit probleem niet tot zijn speciale taken hoorde. Een causaal verband tussen de opgedragen werkzaamheden en de uitvinding is voldoende, ook al zijn de werkzaamheden niet gericht op de ontwikkeling van technische vernieuwingen.38 De wet gaat er volgens het Bundesgerichtshof vanuit dat een werknemer zich niet contractueel kan verplichten tot het doen van octrooieerbare uitvindingen. Een werknemer kan zich wel verbinden om op een bepaald terrein of voor een bepaald probleem onderzoek te verrichten.39 De term opgedragen uitvinding voor de meest voorkomende soort dienstuitvinding suggereert helaas dat een werknemer zich wel rechtsgeldig kan verbinden tot het doen van uitvindingen. Die term is dus ongelukkig. Indien op de werknemer ingevolge de arbeidsovereenkomst de bijzondere plicht rust naar beste kunnen naar technische vernieuwingen te zoeken, moet hij wel de gelegenheid krijgen binnen zijn toegewezen of feitelijke gebied van taken en plichten, werkzaamheden te verrichten die gericht zijn op technische vernieuwingen. Een algemene aanwijzing op technische vernieuwingen bedacht te zijn is derhalve onvoldoende voor de gevolgtrekking dat het een opgedragen uitvinding is.40 De hoogte van het salaris of een leidinggevende positie binnen de onderneming zijn op zich niet doorslaggevend voor de conclusie dat het een opgedragen uitvinding is.41 Hetzelfde geldt voor de clausule in de arbeidsovereenkomst dat de werknemer zijn gehele technische kennis en zijn volledige arbeidskracht ter beschikking van de werkgever stelt. Zo kan de directeur van een laboratorium een vrije uitvinding doen, indien de uitvinding niet op het onderzoeksterrein van het laboratorium ligt en evenmin in doorslaggevende mate berust op ervaringen binnen het bedrijf. De conclusie van het bovenstaande luidt dat in ieder individueel geval aan de hand van de 38
Volmer, blz. 310, BartenbachG, blz.183. BGH 21.10.1980, GRUR 81, S 128 (Flaschengreifer), Volmer, blz. 303 en 305. 40 BartenbachG, blz. 178-179. 41 BartenbachG, blz. 169 en 180, Volmer, blz. 309. 39
16
opgedragen werkzaamheden uitgemaakt moet worden of er sprake is van een opgedragen uitvinding.42 Hier volgen enkele voorbeelden. De uitvinding door een econoom die belast werd met de leiding van de fabricage van een nieuw product en zich daarbij intensief met de ontwikkeling bezig hield, is een opgedragen uitvinding, hoewel zijn taak in de eerste plaats op marketing en niet op techniek gericht was. Hetzelfde geldt voor de uitvinding van een mengelektronenbuis door een researchingenieur die belast was met het ontwerpen van schakelingen voor elektronenbuizen.43 Een productiemedewerker bij een klein reparatiebedrijf vond een principieel anders werkende stansmachine uit. Zijn taak bestond uit het onderhoud van stansmachines. Gelet op de opgedragen werkzaamheden van deze werknemer vond de Rechtbank Düsseldorf dit noch een opgedragen noch een ervaringsuitvinding.44 De bewijslast dat er sprake van een opgedragen uitvinding is rust op de werkgever.45 2.2.4
Ervaringsuitvindingen
De ervaringsuitvindingen vormen de andere groep dienstuitvindingen. Zij berusten in doorslaggevende mate (maszgeblich) op bedrijfservaringen of bedrijfswerkzaamheden (par. 4 lid 2 sub 2). Bij ervaringsuitvindingen speelt het bedrijf ook een rol, maar deze is geringer dan bij opgedragen uitvindingen. Een ervaringsuitvinding is niet uitsluitend de prestatie van de werknemer, zij berust op gemeenschappelijk werk van de onderneming en de werknemer, die het opeisen van de uitvinding door de werkgever rechtvaardigt, aldus Bartenbach.46 Door de ervaringen of werkzaamheden van het bedrijf kreeg de werknemer de mogelijkheid om de uitvinding überhaupt of sneller te doen, volgens Volmer.47 De termen “ervaringen” en “werkzaamheden” moeten ruim worden uitgelegd. Ervaringen omvatten kennis, informatie, knowhow en technische handgrepen binnen de gehele onderneming. Het is niet noodzakelijk dat de ervaringen schriftelijk zijn vastgelegd, mondelinge overdracht ervan is voldoende. Ook de eigen ervaringen die een werknemer binnen het bedrijf heeft opgedaan gelden als ervaringen, maar niet de ervaringen die hij daarbuiten opdoet. Werkzaamheden omvatten alle praktische activiteiten zoals studies, proeven, ook als zij mislukt zijn, van andere werknemers maar ook die van de uitvinder. 48 Het criterium dat de uitvinding in doorslaggevende mate berust op bedrijfservaringen of bedrijfswerkzaamheden heeft tot gevolg dat een gewoon causaal verband tussen uitvindingen en ervaringen of werkzaamheden niet voldoende is, er moet een gekwalificeerd verband bestaan. De gekwalificeerde samenhang ontbreekt, indien de bedrijfservaringen of bedrijfswerkzaamheden voor de uitvinder ontoegankelijk waren of hij slechts de mogelijkheid had om er kennis van te nemen, maar er geen kennis van nam. Beslissend is of het totstandkomen van de uitvinding sterk bevorderd is door bedrijfservaringen of bedrijfswerkzaamheden.49 42
BartenbachG, blz. 181. BartenbachG, blz. 182, Reimer, blz. 139. 44 BartenbachG, blz. 183, Reimer, blz.141, Volmer , blz. 308. 45 Volmer, blz. 312. 46 BartenbachG, blz. 184. 47 Volmer, blz. 312. 48 BartenbachG, blz. 185 en 186, Volmer, blz. 313-315. 49 Volmer, blz. 315, BartenbachG, blz. 187. 17 43
Ook hier moet aan de hand van de concrete omstandigheden worden beoordeeld of er al dan niet sprake is van een ervaringsuitvinding. Hier volgen twee voorbeelden. De leider van een laboratorium voor vezeltechniek voor de lucht- en ruimtevaartindustrie ontwikkelde in het kader van zijn hobby als windsurfer een gaffelstok bestaande uit een kunststof waarvan de vezels met koolstof versterkt waren. Dit werd bestempeld als een ervaringsuitvinding.50 Een bedrijfsleider kreeg kennis van de negatieve ervaringen op een speciaal gebied en gebruikte deze bij de oplossing van een probleem. Zijn uitvinding werd daardoor een ervaringsuitvinding. 51 De bewijslast dat een uitvinding een ervaringsuitvinding is rust op de werkgever.52 2.2.5
Het tijdstip van de uitvinding
De dienstuitvinding moet tijdens de arbeidsovereenkomst zijn voltooid, aldus par. 4 lid 2 aanhef.53 “Tijdens de arbeidsovereenkomst” betekent tussen het juridische begin en het juridische einde van de arbeidsovereenkomst. Het moment waarop de werknemer feitelijk met de arbeid begint of deze beëindigt, is derhalve irrelevant. Het is niet noodzakelijk dat de uitvinding tijdens de werktijd gedaan wordt of op een werkplek. Uitvindingen gedaan tijdens een ziekteverlof, een vakantie, een staking of een schorsing zijn tijdens de arbeidsovereenkomst gedaan.54 Het feit dat de uitvinding met eigen financiële of technische middelen is gedaan in de vrije tijd doet daar niet aan af, mits het een opgedragen of ervaringsuitvinding is.55 Wanneer is een uitvinding voltooid? Een uitvinding is voltooid, zodra de aan haar ten grondslag liggende technische regel technisch uitvoerbaar is d.w.z. een gemiddelde deskundige in staat is de uitvinding toe te passen zonder zelf uitvindersarbeid te hoeven verrichten. Het komt derhalve niet aan op de mening van de uitvinder, maar op de kennis van de gemiddelde deskundige. Een onjuiste mening van de uitvinder over de technische uitvoerbaarheid is irrelevant.56 Na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst voltooide uitvindingen zijn geen dienstuitvindingen, indien de beslissende impulsen voor de creatieve prestatie na het einde van de arbeidsovereenkomst ontstonden. Deze regel geldt echter niet, indien de werknemer tijdens de arbeidsovereenkomst opzettelijk zijn kracht en kennis niet inzet om de hem opgedragen technische verbetering te vinden, maar de uitvinding voltooit na het einde van de arbeidsovereenkomst. De werkgever heeft dan recht op positieve schadevergoeding. Dit betekent dat de werkgever in de positie moet komen alsof de werknemer bij een behoorlijke taakvervulling de uitvinding voor het einde van de arbeidsovereenkomst gedaan zou hebben. Hij krijgt dus recht op de uitvinding.57 Proeven die de uitvinder duidelijk moeten maken of de door hem gekozen weg tot het verwachte technische doel leidt, tonen aan dat er nog geen sprake van een voltooide uitvinding is. Het tijdstip van voltooiing wordt echter niet beïnvloed door het feit dat experimenten nodig zijn om 50
BartenbachG, blz. 188. BartenbachG, blz.189. 52 Volmer, blz. 317. 53 BartenbachG, blz. 172, Volmer, blz. 296. 54 BartenbachG, blz. 168 –173, Volmer, blz. 296, Reimer, blz. 144. 55 BartenbachG, blz. 173. 56 BartenbachG blz.173, Volmer blz.301. 57 BGH 21.10.1980,GRUR 1981,128,129 (Flaschengreifer). BartenbachG, blz. 174, Volmer, blz. 296, Reimer blz. 145. 51
18
de uitvinding productierijp te maken.58 De bewijslast dat een uitvinding een dienstuitvinding is en dat hij tijdens de arbeidsovereenkomst is voltooid, rust op de werkgever. Indien een werknemer korte tijd na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst op eigen naam een octrooiaanvrage indient, geldt vaak het feitelijke vermoeden dat de uitvinding tijdens de arbeidsovereenkomst gedaan is. Dit is zeker het geval als er een samenhang bestaat met zijn vroegere taken. De werknemer mag uiteraard tegenbewijs leveren. 59 2.2.6
Vrije uitvindingen
De vrije uitvindingen worden negatief gedefinieerd als alle uitvindingen van een werknemer die geen dienstuitvindingen zijn (par. 4 lid 3). Vrije uitvindingen zijn onderworpen aan de beperkingen van par. 18 en 19. Deze komen in nr. 2.7.1 aan de orde. Uitvindingen die een werknemer doet uit verwondering bij het bekijken van een machine (“Anregungserfindungen“) zijn geen ervaringsuitvindingen volgens de wetgever, omdat de bijdrage van het bedrijf te gering is.60 Het zijn meestal ook geen opgedragen uitvindingen, omdat zij niet voortvloeien uit opgedragen werkzaamheden. Het zijn derhalve vrije uitvindingen. Ter illustratie een voorbeeld uit de praktijk.61 Enkele constructeurs werkzaam bij de ontwikkelingsafdeling van een vliegtuigfabriek installeren in hun vrije tijd de sanitaire inrichting van hun huizen. Hierbij vinden zij een geraffineerd spoelsysteem uit voorzien van een automatische ontluchtingsinstallatie. Is dit een dienstuitvinding? Het is geen opgedragen uitvinding, want hun taak ligt op het terrein van de ophanging van motoren. De fabriek bouwt soortgelijke toiletten in, die zij van een andere fabrikant betrekt. Het is dus geen ervaringsuitvinding, want zij berust evenmin in doorslaggevende mate op bedrijfservaringervaringen of bedrijfswerkzaamheden. Het feit dat het bedrijf de uitvinding goed zal kunnen toepassen, maakt de uitvinding nog niet tot een dienstuitvinding. Dit is derhalve een vrije uitvinding. 2.2.7
Nabeschouwing
De criteria voor de vraag of er naar Duits recht een dienstuitvinding is, zijn objectief, d.w.z. de wil van partijen of hun subjectieve oordeel is irrelevant. Het eerste criterium onderzoekt de bijdrage van het bedrijf bij de totstandkoming. De werkgever kan door de formulering de inhoud van de arbeidsovereenkomst sterk bepalen, maar de feitelijke werkzaamheden zijn beslissend voor de vraag of er sprake is van een opgedragen uitvinding. Indien de werknemer geen gelegenheid krijgt om zijn creativiteit toe te passen, dan is de formulering van de arbeidsovereenkomst irrelevant. De arbeidsprestatie van de werknemer wordt geobjectiveerd, hij wordt geacht zijn hele weten en kunnen in te zetten. Bij een ervaringsuitvinding gaat het er bovendien om of ervaringen of werkzaamheden van het bedrijf in doorslag gevende mate hebben bijgedragen tot de uitvinding. 58
BartenbachG, blz. 174. BartenbachG, blz. 176, Volmer, blz. 302. 60 Volmer, blz. 291 en 312. 61 Kremnitz, blz.8. 19 59
Het eventuele nut van de uitvinding voor de werkgever of het feit dat hij haar binnen zijn bedrijf kan toepassen zijn onvoldoende om een uitvinding tot een dienstuitvinding te bestempelen. Het bedrijf leverde immers generlei bijdrage tot de oplossing.62 Ook het tegendeel geldt: het opeisen van een uitvinding waaraan de werkgever een bijdrage leverde, kan hem niet worden ontzegd met het argument dat de uitvinding niet in het bedrijf kan worden toegepast.63 Het tweede criterium onderzoekt de vraag of de uitvinding tijdens de arbeidsovereenkomst voltooid is. Het tijdstip van voltooiing van de uitvinding is onafhankelijk van de mening van de uitvinder. Het Duitse recht voorkomt met deze tweedeling van uitvindingen de afbakeningsproblemen die het Franse en Belgische recht bij een driedeling kennen.64 De verhouding van de bijdrage van de werknemer en de werkgever aan de totstandkoming van de uitvinding is bepalend voor de passende vergoeding van de werknemer.65
2.3
De melding en de opeising van een dienstuitvinding
2.3.1
De melding van een dienstuitvinding
Een werknemer die een uitvinding doet, moet zonder talmen een speciale brief aan zijn werkgever schrijven om hem daarvan op de hoogte te stellen. Bij een dienstuitvinding (par. 5 lid 1) rust op hem een meldplicht, bij een vrije uitvinding een mededelingsplicht (par. 18 lid 1). De grondslag van de meldplicht is de arbeidsovereenkomst. De werknemer moet zich zo goed mogelijk (nach besten Kräften) voor het bedrijf inzetten. Hij is verplicht het bedrijf van zijn resultaten op de hoogte te stellen.66 De meldplicht van een dienstuitvinding houdt in dat de werknemer een beschrijving geeft van de uitvinding, van het probleem, van de oplossing en van de totstandkoming van de uitvinding (par. 5 lid 2). De beschrijving moet de hem door de werkgever gegeven aanwijzingen en richtlijnen en de gebruikte ervaringen of werkzaamheden van het bedrijf bevatten. Zij moet duidelijk en volledig zijn en eventueel voorzien zijn van tekeningen. Het doel van de melding is in de eerste plaats de werkgever de mogelijkheid te geven op een verantwoorde wijze te besluiten of het een dienstuitvinding is en of hij haar wil opeisen. Vervolgens is de informatie uit de brief van belang voor de berekening van de passende vergoeding die de werkgever aan de werknemer zal moeten betalen. De werknemer moet de dienstuitvinding ook melden, indien hij twijfelt aan de octrooieerbaarheid daarvan. De meldplicht is daarom zowel in het belang van de werkgever als van de werknemer.67 Sommige werkgevers stellen daarvoor formulieren ter beschikking.68 De praktijk van de adviescommissie bewijst dat een zorgvuldige weergave van de geschiedenis van de uitvinding vele latere geschillen voorkomt.69 De werknemer moet melden of er eventuele mede-uitvinders zijn. De mede-uitvinders mogen 62
BartenbachG, blz. 168, Volmer, blz. 292, Reimer blz. 143. Reimer, blz. 143. 64 Vergelijk nr.1.2. 65 Zie hierna nr. 2.4 en 2. 5. 66 Reimer, blz. 150. 67 BartenbachG, blz. 195-197. 68 BartenbachG, blz. 215, Reimer blz.156. 69 Reimer, blz. 165. 63
20
ook gezamenlijk één brief schrijven en kunnen daarin ieders deel in het totstandkomen van de uitvinding aangeven. De melding is tenslotte bepalend voor het begin van vele termijnen. De werkgever moet de ontvangst van de brief en de datum daarvan schriftelijk bevestigen (par. 5 lid 1). De schriftelijke vorm verschaft duidelijke verhoudingen voor de termijnen en de eventuele prioriteitsdata.70 De werkgever kan ook aanvullende mededelingen van de werknemer verlangen (par. 5 lid 3). De melding heeft ten gevolge dat de werkgever verplicht wordt onverwijld octrooi aan te vragen voor Duitsland via de nationale procedure of via de Europese procedure (par. 13 lid 1). Zie hierover verder nr. 2. 6. De mededelingsplicht bij een vrije uitvinding houdt in dat de werknemer zoveel over de uitvinding en de wijze van totstandkomen mededeelt dat de werkgever kan beoordelen of de uitvinding inderdaad vrij is, maar niet de informatie die nodig is voor de beslissing om al dan niet op te eisen of voor de berekening van de passende vergoeding. De medelingsplicht is daardoor beperkter dan de meldplicht.71 Bestrijdt de werkgever binnen 3 maanden niet schriftelijk dat de uitvinding vrij is, dan kan hij haar niet meer opeisen als een dienstuitvinding (par. 18 lid 2). De meldplicht wordt beperkt door de eis dat de dienstuitvinding tijdens de arbeidsovereenkomst is gedaan. Het verdient daarom aanbeveling dat de werknemer vóór het begin van de arbeidsovereenkomst de uitvindingen waarover hij vrij kan beschikken noemt. Dit voorkomt geschillen over het ontstaanstijdstip.72 Reimer is een voorstander van strenge handhaving van de schriftelijke eis bij de melding en bij de opeising van dienstuitvindingen. Dit voorkomt latere geschillen.73 2.3.2
De opeisbevoegdheid van de werkgever
Een dienstuitvinding is de geestelijke prestatie van de werknemer. Ingevolge het uitvindersprincipe uit de Duitse octrooiwet zou de dienstuitvinder gerechtigd zijn daarvoor octrooi aan te vragen.74 De wet geeft echter de werkgever de bevoegdheid een dienstuitvinding op te eisen en wel in twee modaliteiten: onbeperkt en beperkt (zie nader hieronder). De werkgever moet zijn beslissing schriftelijk aan de dienstuitvinder mededelen. Hij moet dit zo spoedig mogelijk doen, doch uiterlijk binnen 4 maanden na ontvangst van de melding (par. 6). De opeising houdt nog geen erkenning in, dat hij de uitvinding octrooieerbaar acht. Niet opeisen heeft tot gevolg, dat de uitvinding vrij wordt. In geval van twijfel aan de octrooieerbaarheid doet de werkgever er verstandig aan toch op te eisen. De opeisbevoegdheid van de werkgever wordt gemotiveerd door de rol van de werkgever bij de dienstuitvinding: het opdragen van het probleem of het ter beschikking stellen van tijd, middelen of ervaring binnen het bedrijf.75 2.3.3 De gevolgen van het opeisen Het onbeperkt opeisen door de werkgever heeft in de eerste plaats tot gevolg dat alle vermogensrechten ter zake van de dienstuitvinding op de werkgever overgaan. Deze overgang 70
Reimer, blz. 150. BartenbachG, blz. 195. 72 Reimer, blz. 152. 73 Reimer, blz. 182. 74 Zie nr. 2.2.1. 75 Volmer, blz. 377. 21 71
berust op de wet en niet op een overeenkomst. Eventuele beschikkingen van de dienstuitvinder vóór het opeisen zijn ten opzichte van de werkgever niet geldig (par. 7 lid 1 en 3). De dienstuitvinder houdt wel zijn immateriële persoonlijkheidsrechten, o.a. het recht op de vermelding als uitvinder in het octrooi. Het andere belangrijke gevolg van de onbeperkte opeising is het ontstaan van het recht op een passende vergoeding van de dienstuitvinder. Zie hierover verder nr. 2.4. Bij een beperkte opeising daarentegen mag de werknemer octrooi aanvragen, maar hij is dit niet verplicht. De werkgever verkrijgt een niet exclusief gebruiksrecht (par. 7 lid 2 eerste zin). Dit gebruiksrecht bemoeilijkt de exploitatie door de werknemer aanzienlijk: het vinden van een licentiepartner wordt moeilijker en de mogelijkheid van juridische complicaties is groot. Indien het gebruiksrecht van de werkgever de exploitatie van de dienstuitvinding door de werknemer onredelijk (unbillig) verzwaart, heeft de werknemer de bevoegdheid te verlangen dat de werkgever hetzij de uitvinding onbeperkt opeist of vrij geeft (par.7 lid 2 tweede zin). Zodra de werkgever de uitvinding toepast moet hij een passende vergoeding betalen (par. 10 lid 1). De beperkte opeising wordt wel gekarakteriseerd als een angstoplossing van de werkgever.76 De werkgever mag een onbeperkte opeising niet omzetten in een beperkte opeising.77 2.3.4
Het vrij worden van een dienstuitvinding
Een werkgever die een dienstuitvinding niet kan of wil exploiteren, kan haar vrijgeven door middel van een schriftelijke verklaring (par. 8 lid 1). De verklaring moet aan de werknemer gericht zijn. De werkgever mag geen voorwaarden aan het vrijgeven verbinden.78 Het vrijgeven van de dienstuitvinding heeft terugwerkende kracht. De dienstuitvinder wordt eigenaar van de uitvinding en krijgt de volledige beschikkingsbevoegdheid. Het is aan hem om er al dan niet een octrooi voor aan te vragen; hij kan de uitvinding, de octrooiaanvrage of het octrooi verkopen. Indien een werkgever de dienstuitvinding niet binnen de termijn van 4 maanden na de melding opeist, wordt de dienstuitvinding vrij (par. 8 lid 1 sub 3). De werknemer mag haar vervreemden, zelf exploiteren of er octrooi voor aanvragen.
2.4
De passende vergoeding van de dienstuitvinder
2.4.1
De grondslag van het recht op passende vergoeding
Het recht op een passende vergoeding (angemessene Vergütung) van de dienstuitvinder ontstaat door de onbeperkte opeising van de uitvinding door de werkgever (par. 9 lid 1). Volgens de heersende leer berust de vergoeding op de monopolietheorie. De werkgever krijgt de mogelijkheid om een exclusief recht te krijgen dankzij de uitvinding van de werknemer.79 Reimer wijst erop dat de monopolietheorie twee varianten kent: de strenge en de afgezwakte.80 De strenge theorie stelt de vergoeding van de werknemer afhankelijk van het bestaan van een wettelijk monopolie, het octrooi moet verleend zijn. De enkele mogelijkheid van octrooi 76
Kremnitz, blz. 22. Volmer, blz. 435. 78 BartenbachG, blz. 320 en 321. 79 Bartenbach G, blz.345 en de daar geciteerde schrijvers. Reimer, blz. 215. 80 Reimer, blz. 97 –98. 77
22
verkrijgen is niet voldoende in de strenge theorie. Reimer wijst erop dat de wet uitgaat van een afgezwakte theorie. De bijzondere vergoeding van de werknemer wordt gerechtvaardigd door het feit dat de werkgever door een technische vernieuwing van de werknemer een monopolie kan verwerven.81 Zo ook Himmelmann.82Een belangrijk argument daarvoor is dat een werkgever die de uitvinding toepast voordat het octrooi verleend is, daarvoor een vergoeding moet betalen, die hij niet kan terugvorderen, ook al wijst de Octrooiraad de octrooiaanvrage af of vernietigt de rechter het verleende octrooi later.83 Ook Straus is een aanhanger van de monopolietheorie.84 Het Bundesgerichtshof hanteert de afgezwakte monopolietheorie.85 Een andere verklaring voor de passende vergoeding van een werknemer-uitvinder is vanuit een arbeidsrechtelijke visie gegeven. De werknemer leverde een prestatie die uitging boven van wat van hem verlangd mag worden. Deze moet gecompenseerd worden in de vorm van een bijzondere vergoeding. Dit is de zogenaamde “Sonderleistung” theorie. De heersende leer verwerpt de “Sonderleistung” theorie. De argumenten om de “Sonderleistung” theorie te verwerpen zijn te vinden de wetsgeschiedenis van par. 9 lid 2. Een doorslaggevend argument voor het afwijzen van deze theorie was de vrees dat leidinggevenden en medewerkers van onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen geen vergoeding zouden krijgen.86 Bij deze groep kan gemakkelijk gesteld worden dat een uitvinding te verwachten is. De redactie van par. 9 lid 2 en de daarop gebaseerde richtlijnen bewerkstelligen dat ook deze groepen passende vergoedingen krijgen. Volmer gebruikt een andere redenering. Zoals gezegd in nr. 2.2.3, gaat de wet er volgens het Bundesgerichtshof van uit dat een werknemer zich niet contractueel kan verbinden tot het doen van octrooieerbare uitvindingen. Een werknemer kan zich wel verbinden om op een bepaald terrein of voor een bepaald probleem onderzoek te verrichten.87 Het loon als tegenprestatie van de arbeid bevat volgens Volmer in het algemeen geen component voor het doen van een uitvinding. Een uitvinding is een bijzondere prestatie die gecompenseerd behoort te worden, de “Sonderleistung” theorie. Deze theorie vormt voor hem de rechtvaardiging van de vergoeding. Het geeft echter niet de factoren ter bepaling van de vergoeding. Het uitgangspunt voor de vergoeding is de bevoorrechte positie die het octrooi aan de werkgever geeft, de monopolietheorie. De vergoeding berust volgens Volmer daarom op een combinatie van de “Sonderleistung”- en de monopolietheorie. 88 2.4.2 De bepaling van de passende vergoeding De passende vergoeding is het product van de uitvindingswaarde en het deel van de werknemer aan de uitvinding ( par. 9 lid 2). 81
Reimer, blz. 98 –99. Himmelmann, blz. 899-900. 83 Reimer, blz. 99. Zie ook par.12 lid 6 en nummers 2.4.5 en 2.4.6 hierna. 84 Joseph Straus, Arbeitnehmererfindungsrecht: Grundlagen und Möglichkeiten der Rechtsangleichung, GRUR International1990, blz.361. 85 BGH 28.6.1962 GRUR 1963, 135 ( Cromegal). BGH 30.3.1971 GRUR1971, 475,477 (Gleichrichter). 86 BartenbachG , blz. 345-346. 87 BGH 21.10. 1980, GRUR 81, S 128 (Flaschengreifer), Volmer, blz. 303. 88 Volmer, blz. 475-478. 23 82
In formule: waarin
V=UA V = de passende vergoeding voor de werknemer U = de uitvindingswaarde A = het procentuele deel van de werknemer in de uitvinding.
De uitvindingswaarde wordt bepaald door de economische toepasbaarheid (wirtschaftliche Verwertbarkeit). Dit is de waarde van de voorsprong die de werkgever door de onbeperkte opeising kan krijgen ten opzichte van zijn concurrenten. Bepalend daarvoor zijn de toepassingsmogelijkheden die in het concrete geval technisch en economisch van de werkgever te verlangen zijn. De werkgever kan echter niet verplicht worden de feitelijke toepassingsmogelijkheden te benutten. Volgens de richtlijnen 20-24 die de Verwertbarkeit concretiseren, en volgens de uitspraken van de adviescommissie is de betekenis van de mogelijkheid van de toepasbaarheid voor de vergoeding gering. Mede gelet op het feit dat een rationeel handelend ondernemer in zijn eigen belang zal streven naar een economisch optimale toepassing van een dienstuitvinding, stemmen de begrippen toepasbaarheid (Verwertbarkeit) en toepassing (Verwertung) overeen. 89 De uitvindingswaarde is de concretisering van de bevoorrechte positie van de werkgever. Een gebruikelijke maatstaf hiervoor is het bedrag dat de werkgever aan een vrije uitvinder betaald zou hebben. De werkgever onderhandelt echter niet met een vrije uitvinder. Hij moet de passende vergoeding betalen aan een dienstuitvinder, daarom bestaat de passende vergoeding uit het product van uitvindingswaarde en het deel A van de werknemer in de uitvinding. Criteria voor de bepaling van het deel A van de werknemer zijn in ieder geval de taken en de positie van de werknemer en het deel van het bedrijf in het totstandkomen van de dienstuitvinding (par. 9 lid 2). De mate van creativiteit of het nut voor het algemeen belang beïnvloeden de passende vergoeding van de werknemer niet. 90 De passende vergoeding wordt gemotiveerd met de monopolietheorie ( zie hiervoor nr. 2.4.1). De passende vergoeding stijgt met de opbrengsten uit de exploitatie d.w.z. de markt bepaalt de waardering. Indien de markt een uitvinding niet waardeert alhoewel die zeer creatief is of die van groot nut voor het algemeen belang is, dan ligt er geen plicht voor een werkgever om dit wel te doen. Wellicht kan de staat of een organisatie een prijs of onderscheiding toe kennen aan de uitvinder van een dergelijke uitvinding.91 2.4.3
De richtlijnen
Par. 11 draagt de bondsminister voor arbeid op richtlijnen uit te vaardigen voor de vergoeding van werknemers in particuliere dienst. Daarvoor moest hij de organisaties van werkgevers en werknemers raadplegen. Hij deed dit in 1959. In 1960 vaardigde hij soortgelijke richtlijnen uit voor de openbare dienst. Het volgende nummer gaat in op de inhoud van de richtlijnen. 2.4.4 De passende vergoeding bij beperkte opeising Het voorgaande ging over de vergoeding bij de onbeperkte opeising. Bij een beperkte opeising wordt de werkgever ook een vergoeding verschuldigd aan de dienstuitvinder indien de werkgever de uitvinding toepast. Par. 10 lid 1 verklaart par. 9 lid 2 analoog van toepassing. 89
Volmer, blz.483, BartenbachG, blz. 395, Reimer, blz. 230. 91 Zie verder de standpuntbepaling in nr. 3.5. 90
24
Gezien het feit dat de beperkte opeising weinig voorkomt, ga ik hier niet nader op in. 2.4.5
Het overeenkomen of vaststellen van de vergoeding
Par. 12 regelt het overeenkomen van de vergoeding door de partijen en het eenzijdig vaststellen door de werkgever, indien de partijen niet tot overeenstemming komen. Lid 1 schrijft voor dat partijen binnen een passende termijn tot overeenstemming behoren te komen over de wijze van bepalen en de hoogte van de vergoeding. Mocht dit niet lukken binnen een passende termijn, dan moet de werkgever uiterlijk 3 maanden na de definitieve octrooiverlening de vergoeding schriftelijk en gemotiveerd vaststellen (lid 3). Dit is een eindtermijn.92 De vaststelling mag niet voorwaardelijk zijn.93 De werknemer kan de vaststelling gedurende 2 maanden betwisten. Het bezwaar kan zich tegen de hele vaststelling richten, maar ook tegen onderdelen. Laat hij dit na dan wordt de vaststelling voor beide partijen bindend (lid 4). Na het bezwaar tegen de genoemde vaststelling van de passende vergoeding op grond van art.12 lid 3 door de werkgever kan de werknemer opnieuw gaan onderhandelen of de adviescommissie advies vragen.94 Indien partijen niet in beroep gaan tegen dit advies, geldt het voor hen als een overeenkomst. Ook indien de werknemer bezwaar maakt tegen de vaststelling door de werkgever, is de werkgever verplicht de volgens de vaststelling verschuldigde vergoeding te betalen. De wet geeft de werknemer een sterke positie, want zijn bezwaar schort de betalingsverplichting van de werkgever niet op. Het recht op een passende vergoeding ontstaat op het moment van opeising door de werkgever en niet eerst bij de octrooiverlening (par. 9 lid 1). Indien de werkgever tijdens de verleningsprocedure de uitvinding toepast, is hij vanaf dat moment een vergoeding verschuldigd.95 Binnen 3 maanden na de toepassing moet hij volgens het Bundesgerichtshof een voorlopige vergoeding vaststellen. Hij mag dit niet uitstellen tot 3 maanden na de octrooiverlening. Bij afwijzen van de octrooiaanvrage kan hij de vergoeding niet terugvorderen.96 De argumenten daarvoor zijn: ook een octrooiaanvrage geeft hem bescherming, want concurrenten zullen de uitvinding niet toepassen; bij verkoop of licentieverlening door een vrije uitvinder zal deze nooit accepteren dat het risico van het niet-verlenen van het octrooi eenzijdig op hem gelegd wordt.97 Bovendien verklaarde de werkgever bij de Octrooiraad, dat hij de uitvinding octrooieerbaar acht.98 De hoogte van de voorlopige vergoeding is een deel van de definitieve vergoeding, omdat er een kans op afwijzen bestaat. In de praktijk wordt vaak 50% gehanteerd.99 Het is gebruikelijk dat het verschil na octrooiverlening alsnog betaald wordt. 92
BGH 28.6.1962, GRUR 63, S 135 (Cromegal). BGH 30.3.71, GRUR 71, S 475 (Gleichrichter). BartenbachG, blz.569; Volmer, blz.925, Reimer, blz. 403. 93 BartenbachG, blz. 562. 94 Zie voor de adviescommissie nr. 2.1.3 en nr. 2.7.4. 95 Bartenbach G, blz 361 en de daar genoemde rechtspraak van het BGH. 96 BGH 28.6.1962, GRUR 63, S 35 (Cromegal). Bartenbach G, blz 570; Volmer, blz. 481 en 905. 97 Zie voor rechtspraak BGH BartenbachG, blz. 571 en 572. 98 Reimer, blz. 406. 99 BartenbachG, blz 576, Reimer blz. 242-243. 25
2.4.6
De aanpassing van de vergoeding bij verandering van omstandigheden
Bij een wezenlijke verandering van de omstandigheden die bepalend waren voor de vergoeding kunnen beide partijen aanpassing verlangen (par. 12 lid 6 eerste zin). Dit is een concretisering van de goede trouw die de overeenkomst beheerst. Daarom kunnen beide partijen aanpassing verlangen. Tijdens de exploitatie van een uitvinding zijn allerlei onvoorzienbare gebeurtenissen mogelijk, bijvoorbeeld een beperking van de octrooiconclusies in een nietigheidsactie of problemen bij de handhaving van het octrooi. Bij vergoedingen in de vorm van een jaarlijkse vaste som komt aanpassing het meest voor. Betaalde vergoedingen hoeven echter niet terugbetaald te worden (par. 12 lid 6 tweede zin). Dit is een uitwerking van het beginsel van de rechtszekerheid. Dit lid dient uitsluitend ter bescherming van de werknemer. De motivering was dat terugbetaling van geld dat een werknemer rechtmatig verkregen heeft hard kan zijn.
2.5
De richtlijnen voor de passende vergoeding
2.5.1
Karakter van de richtlijnen
De richtlijnen hebben twee doeleinden: het stimuleren van uitvindingen ten behoeve van de Duitse economie en het concretiseren van de passende vergoeding. Vaak verschillen de werkgever en werknemer van mening over de hoogte van de passende vergoeding. De richtlijnen beogen de onderhandelingen daarover naar een goed einde te leiden. De richtlijnen geven daartoe gedetailleerde aanwijzingen ter bepaling van de uitvindingswaarde en het deel A van de werknemer, zodat de passende vergoeding berekend kan worden. De richtlijnen zijn slechts aanbevelingen van een neutrale derde, de bondsminister van arbeid. Het zijn geen rechtsnormen in wettelijke zin en zij zijn dus niet algemeen verbindend.100 Alhoewel de richtlijnen slechts aanbevelingen zijn, hebben zij in de loop der tijd een groot gezag gekregen. Volmer beschouwt ze als de kern van de wet.101 Het staat het een werkgever vrij voor zijn onderneming een eigen regeling uit te vaardigen, omdat de richtlijnen geen bindende kracht hebben. Deze moet uiteraard aan de wet voldoen, hetgeen o.a. inhoudt dat de vergoeding passend behoort te zijn. De regeling van een werkgever is niet onderworpen aan de instemming van de ondernemingsraad. Een werkgever en de ondernemingsraad mogen wel een overeenkomst sluiten over een dergelijke regeling, die vanzelfsprekend in overeenstemming met de wet moet zijn.102 2.5.2
De bepaling van de uitvindingswaarde bij exploitatie door de ondernemer
Octrooien kunnen op vele manieren worden geëxploiteerd. De richtlijnen geven drie methodes voor de bepaling van de uitvindingswaarde bij exploitatie door de ondernemer: de licentieanalogie, het ondernemersvoordeel en de schatting. Deze methodes zijn volgens de tekst van de 100
Reimer, blz. 263 Volmer, blz. 488, 489. 102 Volmer, blz. 856. 101
26
richtlijnen en de adviescommissie gelijkwaardig. Zij zijn geen van alle exact. Niet de methode maar het resultaat is beslissend: de vergoeding moet passend zijn. Gezien de eenvoud geven de meeste ondernemers en de adviescommissie echter de voorkeur aan de licentieanalogie.103 a) De licentieanalogie De basis voor de uitvindingswaarde bij de licentieanalogie is de tegenprestatie, het licentiebedrag, dat de ondernemer een vrije uitvinder betaald zou hebben. Deze wordt bepaald door de in de bedrijfstak gebruikelijke licentiefactor: percentage of bedrag per stuk of per gewichtseenheid. De keuze van de referentiegrootheid (Bezugsgrösze) is daarbij belangrijk. De adviescommissie kiest bij de uitleg van richtlijn 8 in de regel als referentiegrootheid de kleinste technisch-functionele eenheid, waarin de uitvinding de toon aangeeft.104 Worden in een product verscheidene uitvindingen toegepast dan zou optelling van alle licentiepercentages kunnen leiden tot een onverkoopbaar product. In dat geval is het nodig een maximale licentielast vast te stellen, waarbij het product nog goed te verkopen is. Na de bepaling daarvan wordt het deel voor iedere uitvinding bepaald. De in richtlijn 10 genoemde licentiepercentages zijn in 1959 bepaald. Vergeleken met de in de praktijk in 1998 gebruikelijke licentiepercentages zijn zij voor verschillende industrietakken te hoog.105 Factoren die het licentiepercentage beïnvloeden zijn: het verschil tussen de uitvinding en de stand der techniek de beschermingsomvang en de sterkte van het octrooi de aard van het product (een massa-artikel rechtvaardigt een lager percentage wegens de grote omzetten). Het licentiebedrag vormt een deel van de ondernemerswinst, ruwweg 1/8 tot 1/3. De adviescommissie gaat uit van gemiddeld 1/5, d.w.z. een licentiepercentage van 2% veronderstelt een ondernemerswinst van 10% zonder belastingen.106 In licentieovereenkomsten is het gebruikelijk dat het licentiepercentage daalt bij een stijgende seriegrootte. Richtlijn 11 bevat een staffel- of kortingstabel. Bij bijzonder grote omzetten geeft de tabel de mogelijkheid om het licentiebedrag te matigen, waarbij echter in ieder concreet geval overwogen moet worden of en in welke mate in de verschillende industrietakken dergelijke kortingen bij vrije uitvindingen gebruikelijk zijn. Zo kan bijvoorbeeld voor de omzet groter dan 50 miljoen euro de licentiefactor met 80% worden verminderd. Het argument voor de korting is dat de werkgever door zijn naam, reclame, verkooporganisatie, zijn relaties in het buitenland of financieringsmogelijkheden in belangrijke mate bijdraagt aan de hoge omzetten, zodat daardoor de betekenis van de uitvinding afneemt ten opzichte van het deel van de werkgever daaraan.107 Richtlijn 11 is echter een “kanbepaling”. Volgens de rechtspraak en de doctrine moet de werkgever bewijzen dat de staffeltabel gebruikelijk is hetzij in zijn 103
BartenbachV, blz. 113, Reimer, blz. 278. Reimer, blz. 289 -290. 105 BartenbachV, blz. 184. 106 BartenbachV, blz 188, 189. 107 Bartenbach V, blz. 218. 27 104
branche hetzij in zijn industrietak.108 b) Het ondernemersvoordeel De methode van het ondernemersvoordeel wordt toegepast bij exploitatie van de uitvinding uitsluitend binnen de onderneming. Het ondernemersvoordeel is het verschil tussen kosten en baten bij toepassing van de uitvinding. Bij deze bedrijfseconomische berekening komen schattingen voor, zodat de methode niet zo exact is, als men wellicht denkt. Een ondernemer staat niet het hele voordeel aan een vrije uitvinder af, maar slechts een deel. De uitvindingswaarde is daarom het voordeel vermenigvuldigd met een omrekeningsfactor. Deze omrekeningsfactor ligt volgens de adviescommissie tussen 1/3 en 1/8, gemiddeld 1/5. c) De schatting Deze methode wordt slechts gevolgd als de methodes van de licentieanalogie of het ondernemersvoordeel niet mogelijk zijn. Men maakt een schatting van de prijs die een ondernemer aan een vrije uitvinder betaald zou hebben lettend op de concrete situatie. d) Bijzondere gevallen Er zijn richtlijnen gewijd aan het bepalen van de uitvindingswaarde in bijzondere gevallen. Dit is bijvoorbeeld een "Sperrpatent", een octrooi dat uitsluitend ten doel heeft te voorkomen dat een concurrent die later dezelfde uitvinding doet deze kan octrooieren en exploiteren. De ondernemer wil de uitvinding juist niet exploiteren, omdat de uitvinding slechts een gering voordeel oplevert ten opzichte van de huidige fabricagemethode die nog lang niet is afgeschreven (richtlijn 18). Andere gevallen zijn octrooien voor nog niet toegepaste uitvindingen (richtlijnen 20-24). De oorzaak van het nog niet toepassen is bepalend voor de uitvindingswaarde. Ook een uitvinding waarvan de werkgever wel de octrooieerbaarheid erkent, maar die hij als een bedrijfsgeheim wil exploiteren leidt tot een vergoeding (par. 17). Richtlijn 27 geeft aanwijzingen ter bepaling van de uitvindingswaarde daarvan. Zie verder nr. 2.6.7. 2.5.3
De bepaling van het deel A van de dienstuitvinder
Een dienstuitvinder loopt niet zoals een vrije uitvinder economisch risico. Hij krijgt derhalve niet de uitvindingswaarde, maar slechts een deel daarvan. Richtlijn 30 geeft aan dat het deel A, een percentage, bepaald wordt door 3 deelfactoren: a) het stellen van het probleem, b) de oplossing van het probleem, en c) de taken en de positie van de dienstuitvinder in het bedrijf. Ieder van de deelfactoren levert een aantal punten op. De punten voor de deelfactoren a, b en c worden opgeteld. Het totaal aantal punten bedraagt 20. Een omrekeningstabel transformeert het aantal punten in het deel A in procenten. a) Het stellen van het probleem De deelfactor, de zogenaamde a-factor, betreft het stellen van het probleem. Hij levert maximaal 6 van de mogelijke 20 punten op. (richtlijn 31) De a-factor stijgt naarmate het initiatief van de dienstuitvinder groter is. De aanleiding tot de uitvinding kan het stellen van een probleem door het bedrijf zijn. Dit levert 1 dan wel 2 punten op, afhankelijk van het feit of het bedrijf de oplosmethode wel of niet aangaf. 108
BartenbachV, blz.225, Volmer , blz. 605. 28
Deze uitvindingen behoren tot de categorie opgedragen uitvindingen.109 Uitvindingen kunnen ook gedaan worden zonder dat het bedrijf het probleem gesteld heeft, maar op grond van binnen het bedrijf aanwezige kennis over gebreken en behoeftes. Dit levert 3 dan wel 4 punten op, afhankelijk of de dienstuitvinder de gebreken en behoeftes niet dan wel zelf heeft vastgesteld. De meeste ervaringsuitvindingen.110 krijgen een a-factor van 3 of 4 punten.111 Tenslotte zijn er uitvindingen waarbij de dienstuitvinder het probleem volledig zelf gesteld heeft. Hier heeft het bedrijf dus generlei bijdrage tot de probleemstelling geleverd. Afhankelijk of het probleem binnen dan wel buiten zijn taakgebied ligt, wordt de a-factor 5 dan wel 6 punten. Reimer geeft vele voorbeelden van het bepalen van de a-factor.112 b) De oplossing van het probleem De deelfactor, de zogenaamde b-factor, betreft het oplossen van het probleem (richtlijn 32). Hij levert maximaal 6 van de mogelijke 20 punten op. De mate waarin de geestelijke en materiële steun van het bedrijf tot de oplossing hebben bijgedragen wordt zo verdisconteerd. Daartoe moeten de volgende vragen beantwoord worden. 1. Werd de oplossing gevonden door middel van een voor de uitvinder gebruikelijke gedachtegang? 2. Werd de oplossing gevonden met behulp van arbeid of kennis binnen het bedrijf? 3. Welke steun gaf het bedrijf de uitvinder in de vorm van technische middelen? Worden al deze vragen volledig bevestigend beantwoord dan wordt de b-factor 1 punt. Bij een ontkennende beantwoording van zowel vraag 1 en 2 als vraag 3, wordt de b-factor 6 punten (richtlijn 32). Ook een gedeeltelijk bevestigend antwoord is mogelijk. De reden voor de eerste vraag is het feit dat het bedrijf van de werknemer mag verwachten, dat hij de gebruikelijke gedachtegang van zijn beroep toepast. Hij wordt overeenkomstig betaald. De adviescommissie onderscheidt daarbij twee componenten: de beroepsopleiding en het takenpakket in het bedrijf.113 Bij het beantwoorden van de tweede en derde vraag gelden de volgende kanttekeningen: de arbeid van de uitvinder zelf speelt geen rol; de algemene laboratoriuminrichting geldt niet als technisch middel, indien de uitvinding een zgn. gedachtenuitvinding betreft, waarvoor geen experimenten nodig zijn.114 Reimer geeft vele voorbeelden van het vaststellen van de b-factor.115 c) De taken en de positie van de werknemer Richtlijn 33 geeft de principes voor de c-factor: de taken en de positie van de werknemer. Deze factor is van zwaarder gewicht dan de andere factoren. Hij levert maximaal 8 van de mogelijke 20 punten op. De c-factor neemt af naarmate de werknemer door zijn positie meer inzicht in de productie en de research van het bedrijf heeft. Hetgeen van de werknemer verwacht mag worden op grond van het salaris ten tijde van de uitvinding heeft ook een negatieve invloed op de cfactor. Het gaat daarbij om de feitelijk vervulde taak, niet om de omschrijving in de arbeidsovereenkomst. In richtlijn 34 zijn de principes gedetailleerd uitgewerkt in 8 groepen. Het 109
Zie voor dit begrip nr. 2.2. 3. Zie voor dit begrip nr.2.2.4 111 Reimer, blz. 364. 112 Reimer, blz. 366-369. 113 Reimer, blz. 370. 114 Reimer, blz. 371-372. 115 Reimer, blz. 373-376. 29 110
groepsnummer geeft in beginsel de c-factor aan Groep 1 bestaat uit de directeuren van de researchafdeling en de technische directeuren bij grote bedrijven. Hun c-factor is dus 1 punt. Groep 2 bestaat uit de leiders van de ontwikkelingsafdeling en de groepsleiders bij de research. Groep 3 bestaat uit de bedrijfsleiders bij een productiegroep, de groepsleiders van constructiebureaus en ontwikkelingslaboratoria en ingenieurs en chemici in de research. Groep 4 bestaat uit leidinggevenden in de productie, en in de ontwikkeling werkzame ingenieurs en chemici. Groep 5 bestaat uit werknemers met een hogere technische opleiding (universiteit of technische hogeschool) die in de productie werkzaam zijn. Groep 6 bestaat uit lagere leidinggevenden of werknemers met een technische opleiding. Groep 7 bestaat uit werknemers met een technische scholing zoals laboranten of eenvoudige tekenaars. Groep 8 bestaat uit ongeschoolde arbeiders en leerlingen. Uit deze groepsindeling volgt dat de richtlijn de kans op een uitvinding het grootst acht bij de research. Richtlijn 34 geeft slechts aanknopingspunten voor de groepsindeling. Bij kleinere ondernemingen zijn de leiders van researchafdelingen niet in groep 1 onder te brengen, maar afhankelijk van de feitelijke situatie in groep 2 of 3 en wellicht in groep 4. Voor voorbeelden verwijs ik naar Reimer.116 Ter bepaling van het deel A worden de deelfactoren a, b en c opgeteld. Richtlijn 37 geeft de hierna volgende omrekeningstabel. Bij iedere waarde van de som a + b + c staat er verticaal onder wat het deel A in procenten is. a+b+c
= 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (20)
A
= 2 4 7 10 13 15 18 21 25 32 39 47 55 63 72 81 90 (100)
Waarin a de eerdergenoemde deelfactor voor het stellen van het probleem is, b die voor het oplossen van het probleem en c die van de taken en de positie van de werknemer is. Stel dat de som van de deelfactoren 9 is, dan is het deel A 18 %. (18 staat verticaal onder 9). Enkele berekeningen volgens de richtlijnen staan in de nummers 3.4.3 en 3.4.4. 2.5.4
Het deel A in de praktijk
De delen A van dienstuitvinders met een technische opleiding liggen in de praktijk tussen 10 en 25%, met een gemiddelde van 17%. Dit betekent dat een dienstuitvinder 1/10 tot 1/4 krijgt van wat een vrije uitvinder gekregen zou hebben. Een dienstuitvinder zonder een technische opleiding, bijvoorbeeld een commerciële functionaris, krijgt minimaal een deel van 20%. Bij de openbare dienst liggen de aandelen tussen 15 en 25%.117 Wat zijn de minima voor deel A bij veel voorkomende soorten dienstuitvinders? Een ingenieur aangesteld als onderzoeker die een uitvinding doet waarbij het probleem en de 116 117
Reimer, blz. 379-381. BartenbachV, blz. 550 en 556. 30
oplosmethode voorgesteld worden door zijn groepsleider of door de directeur van de research en die alle faciliteiten van het bedrijf gebruikt, krijgt volgens de weergegeven tabel tenminste een deel A van 7%, zijn a - en b-factor zijn 1 punt, zijn c-factor is 3 punten. Een groepsleider bij de research krijgt in een dergelijke situatie volgens de weergeven tabel tenminste een deel A van 4%. Zijn a- en b-factor zijn minimaal 1 punt, zijn c-factor is 2 punten. De directeur van de research die een uitvinding doet binnen zijn taakgebied, krijgt minimaal een deel A van 2%. Zowel de a-, b-als c-factor bedraagt 1 punt. Uit de eerder genoemde gemiddelden voor deel A blijkt dat het initiatief bij deze uitvinders vaak een grote rol speelt of dat de bedrijfservaringen een geringe rol spelen.
2.6
Het aanvragen van een octrooi voor een dienstuitvinding
2.6.1
Inleiding
Het vervullen van de meldplicht door de werknemer verplicht de werkgever onverwijld octrooi aan te vragen voor Duitsland via het Duitse of via het Europees Octrooibureau. Deze plicht is geregeld in par. 13 lid 1 en wordt hierna besproken. De werkgever is verder bevoegd om in andere landen octrooi aan te vragen. Wil hij dit niet, dan moet hij voor die landen de uitvinding tijdig aan de werknemer vrijgeven, waarbij hij zich een niet-uitsluitend gebruiksrecht tegen passende vergoeding kan voorbehouden (par. 14). Zie hierna subnummer 2.6.4. Par. 17 geeft hem ook de keuze om de uitvinding als bedrijfsgeheim te exploiteren. Dan is hij niet verplicht een octrooiaanvrage in te dienen. Zie verder subnummer 2.6.7. 2.6.2
De octrooiaanvrage in Duitsland
Par. 13 regelt slechts de bevoegdheid tot het aanvragen van een octrooi, niet wie recht heeft op het octrooi. De werkgever is ingevolge par. 13 lid 1 verplicht onverwijld octrooi aan te vragen voor de hem gemelde dienstuitvinding en is daartoe als enige gerechtigd. De grondgedachte van de verplichting om onverwijld een octrooi aan te vragen is zowel het belang van de werkgever als van de werknemer bij een zo snel mogelijke vestiging van een prioriteitsdatum.118 Op sommige terreinen van de techniek beoefenen meer ondernemingen research en kan dralen fataal zijn. “Onverwijld’ houdt in dat de verplichting bestaat zelfs voordat de werkgever het octrooi onbeperkt heeft opgeëist. De werkgever moet met de vereiste snelheid een octrooiaanvrage laten opstellen die een zo goed mogelijke bescherming biedt. Hij mag wel de noodzakelijke tijd nemen om de aanvrage zo sterk mogelijk te maken o.a. door te zoeken naar een zo algemeen mogelijke inventieve gedachte en zo ruim mogelijke conclusies. Een gebrekkige organisatie van het bedrijf of overbelasting van de octrooiafdeling vormt echter geen geldig excuus om dit niet onverwijld te doen. De werkgever vervult zijn verplichting ingevolge par. 13 lid 1 niet door in een ander land dan Duitsland octrooi aan te vragen, alhoewel daardoor wel een prioriteitsdatum ontstaat.119 Par. 13 lid 1 bevat als gezegd de zinsnede dat de werkgever als enige gerechtigd is octrooi aan te 118 119
31
Volmer, blz. 983. BartenbachG, blz. 650, Volmer, blz. 1019.
vragen. Dit heeft grote praktische betekenis. Uitsluitend de werkgever bepaalt zowel de inhoud van de octrooiaanvrage als de gang van zaken bij de octrooiverleningsprocedure. Hij kan octrooi voor Duitsland aanvragen door het indienen van een Duitse octrooiaanvrage of een Europese octrooiaanvrage waarin ook Duitsland wordt aangewezen. Indien het opstellen van een Duitse octrooiaanvrage het snelst gaat, brengt de eis van onverwijldheid mee dat hij de Duitse procedure gebruikt. De kosten van de octrooiaanvrage komen ten laste van de werkgever. 2.6.3
Complicaties bij de octrooiaanvrage in Duitsland
De wet heeft de situatie niet geregeld dat de werkgever wel kennis krijgt van een dienstuitvinding die echter niet schriftelijk gemeld is. Een schriftelijke melding vormt geen noodzakelijke voorwaarde voor de werkgeversverplichting om octrooi aan te vragen. Indien een werkgever voldoende kennis krijgt van een dienstuitvinding om hiermee een octrooiaanvrage op te kunnen laten stellen of om de uitvinding te kunnen toepassen, moet hij onverwijld een octrooi aanvragen, ook als de werknemer de uitvinding niet schriftelijk meldde. Dit volgt uit par. 13 lid 1 en de goede trouw, waarmee de arbeidsovereenkomst uitgevoerd moet worden. Indien de werkgever wel iets hoort van een dienstuitvinding, maar hij niet of onvoldoende kennis van de inhoud krijgt, behoort hij op grond van de goede trouw te eisen dat de werknemer de uitvinding meldt.120 Een werknemer die voor een dienstuitvinding een octrooi aanvraagt voordat hij deze gemeld heeft, handelt in strijd met par. 5 lid 1. Doet hij het na de melding, dan handelt hij in strijd met par. 13 lid 1. In beide gevallen levert dit een grond op voor een verbods- en schadevergoedingsactie.121 Par. 13 lid 2 bevat limitatief de gronden voor het verval van de plicht van de werkgever octrooi aan te vragen. Deze zijn: - de dienstuitvinding wordt vrij (zie par. 8 lid 1); - de werknemer stemt toe in het niet-aanmelden; - de voorwaarden van par. 17 zijn toepasselijk (zie hierna nr. 2.6.7). Par. 13 lid 3 regelt de situatie dat een werkgever de uitvinding onbeperkt opeist, maar zijn plicht tot aanvragen van een octrooi niet vervult. Dan kan de werknemer de werkgever een passende termijn stellen om dit te doen en daarna op naam en kosten van de werkgever een octrooiaanvrage indienen. In deze situatie blijft het dus een dienstuitvinding en de uitvinding wordt niet vrij. De werknemer krijgt hierdoor wel recht op schadevergoeding. 122 Par. 13 lid 4 regelt het vrij worden van de dienstuitvinding nader. Vanaf het moment van vrij worden is slechts de werknemer bevoegd octrooi aan te vragen (lid 4 eerste zin). Heeft de werkgever reeds een octrooiaanvrage ingediend, dan gaan de rechten uit de octrooiaanvrage over op de werknemer door het vrij worden van de dienstuitvinding (lid 4 tweede zin). De werknemer hoeft de werkgever de daarvoor gemaakte kosten niet te vergoeden, omdat de werkgever de verplichting om een octrooi aan te vragen ( par. 13 lid 1) nakwam.123 120
Volmer, blz. 1002. BartenbachG, blz. 659, 660. 122 BartenbachG, blz. 665. 123 Volmer, blz. 1018. 121
32
2.6.4
Octrooi aanvragen in andere landen dan Duitsland
Par. 14 regelt het aanvragen van octrooien in andere landen dan Duitsland. Ingevolge het uitvindersprincipe ontstaat het recht op de uitvinding bij de uitvinder.124 Door het onbeperkte opeisen gaan alle vermogensrechten over op de werkgever. Lid 1 verklaart daarom de werkgever bevoegd in andere landen dan Duitsland octrooi aan te vragen na de onbeperkte opeising. Hij is dit uiteraard niet verplicht. De overgang van vermogensrechten op de werkgever gaat niet verder dan de landen waarin hij octrooi wil aanvragen. Indien de werkgever niet geïnteresseerd is in het verkrijgen van een octrooi in een land, dan moet hij voor dat land de uitvinding vrij geven (lid 2). Hij moet dit zo tijdig aan de werknemer kenbaar maken, dat de werknemer octrooi kan aanvragen binnen het prioriteitsjaar. De praktijk acht 2 à 3 maanden voor de afloop van het prioriteitsjaar voldoende, zodat de werknemer octrooi kan aanvragen met een beroep op de prioriteitsdatum ontstaan door de octrooiaanvrage van de werkgever. Indien de werkgever eerder besluit om in een land geen octrooi aan te vragen, moet hij dit kort na de beslissing meedelen. Alhoewel de wet geen schriftelijke vorm voor dit vrijgeven eist is dit sterk aan te raden.125 De werkgever moet medewerking verlenen bij het verkrijgen van een octrooi in een land dat hij heeft vrijgegeven.126 De werkgever zal in voor hem economisch interessante landen een octrooi aanvragen. De andere landen zijn voor de werknemer weinig interessant. In de praktijk maakt een werknemer uiterst zelden gebruik van het recht om in het buitenland een octrooiaanvrage in te dienen.127 De argumenten voor de wetgever om de werknemer het recht te geven om octrooi in een land te laten aanvragen waarin de werkgever niet in geïnteresseerd is, zijn: een beloning voor het ontwikkelen van een octrooieerbare uitvinding en het belang van de Duitse economie, doordat ten gevolge van de exploitatie van de uitvinding in andere landen inkomsten naar Duitsland kunnen stromen. Bij het vrijgeven kan de werkgever verlangen dat de werknemer rekening houdt met de beschikkingen die de werkgever reeds getroffen heeft voor dat land, bijvoorbeeld licentiecontracten met een buitenlander of met een Duitser. De werknemer is daaraan gebonden. De inkomsten uit zo'n licentiecontract voor de werkgever beïnvloeden uiteraard de vergoeding aan de werknemer.128 De werkgever kan tegelijkertijd met het vrijgeven van de uitvinding voor land X zich een niet uitsluitend gebruiksrecht tegen passende vergoeding voor land X voorbehouden (lid 3). Dit niet uitsluitend gebruiksrecht vormt een eenvoudige licentie, die slechts tussen partijen werkt.129 Een dergelijk voorbehoud zal het sluiten van een licentie door de werknemer met een derde na het verkrijgen van een octrooi bemoeilijken omdat zijn wederpartij vreest dat na zijn succesvolle introductie de werkgever alsnog in land X het geoctrooieerde product zal willen verkopen. Ook het bepalen van de passende vergoeding voor het gebruik door de werkgever in land X kan wel 124
Zie nr. 2.2.1. Volmer, blz. 1050. 126 Volmer, blz. 1056. 127 Reimer, blz.100. 128 Volmer, blz. 1061. 129 Volmer, blz. 1062, Reimer, blz. 458. 33 125
eens lastig zijn. De vergoeding moet betaald worden nadat de werknemer in land X octrooi heeft verkregen en de werkgever in dat land zijn licentie gebruikt. 130 2.6.5
De wederzijdse rechten en verplichtingen bij een octrooiaanvrage
Par. 15 is een uitwerking van het arbeidsrechtelijke principe dat beide partijen verplicht zijn het bedrijfsdoel naar beste krachten te verwezenlijken. Werkgever en werknemer moeten er naar streven de werkgever een zo sterk mogelijk octrooi te verschaffen, hetgeen mede de vergoeding van de werknemer beïnvloedt. Het artikel concretiseert de wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen bij de octrooiaanvrage. Het is een procedurevoorschrift van de wet toegesneden op de aanvraagprocedure. Het verandert dus niets aan de hoofdregel van par. 13 dat de werkgever de inhoud en de voortgang van de aanvraagprocedure bepaalt. 131 De werkgever is ingevolge par. 15 lid 1 verplicht tegelijkertijd met het indienen van de octrooiaanvrage de werknemer een afschrift te geven van de stukken. Tijdens de aanvraagprocedure moet hij hem op de hoogte houden en desgewenst inzage in de correspondentie geven. De werkgever moet de stukken behorende bij zowel een octrooiaanvrage in Duitsland als in andere landen uit eigen beweging verschaffen, en wel onmiddellijk na het indienen, zelfs als de arbeidsovereenkomst beëindigd is.132 Hetzelfde geldt voor de belangrijkste stappen in de aanvraagprocedure. De werkgever is niet verplicht om met de werknemer overleg te plegen over een concept van de octrooiaanvrage, maar het is meestal wel in het belang van de werkgever. Par. 15 lid 2 verplicht de werknemer de werkgever op diens verzoek te steunen bij het verkrijgen van een octrooi en daartoe de noodzakelijke verklaringen te verstrekken.133 De steun kan o.a. bestaan uit het doen van proeven of het ontwikkelen van modellen. De goede trouw op grond van de arbeidsovereenkomst brengt mee dat de werknemer de nietigheid van het octrooi niet mag inroepen.134 2.6.6
Het afstand doen van een octrooiaanvrage of octrooi
Par. 16 regelt de situatie dat de werkgever zijn belangstelling voor een octrooiaanvrage of een octrooi in een of meer landen verliest en er daarom afstand van wil doen in een of meer landen. De ontwikkeling van de techniek doet de waarde van een uitvinding en van een octrooiaanvrage of een verleend octrooi soms snel dalen.135Afstand doen houdt in, dat het exclusieve recht van de werkgever eindigt en de uitvinding dus deel gaat uitmaken van de stand der techniek. Hierdoor mag iedereen de uitvinding toepassen en eindigt het recht op de passende vergoeding van de werknemer, ook indien de werkgever de uitvindingsgedachte blijft toepassen.136 Daarom moet de werkgever rekening houden met de belangen van de werknemer. Door het bestaan van de 130
Volmer, blz. 1065-1066. Volmer, blz.1070. 132 Volmer, blz. 1081. 133 Reimer, blz. 467 134 Volmer, blz. 418. 135 Reimer, blz. 469. 136 Volmer, blz. 1125. 131
34
octrooiaanvrage of het octrooi zijn bij afstand doen ook een of meer octrooiraden betrokken. Par. 16 vormt een bijzondere bepaling ten opzichte van par. 8 die het vrij worden van een dienstuitvinding regelt. De kern van het artikel is dat bij afstand doen van een octrooiaanvrage of een octrooi door de werkgever mededeling daarvan aan de werknemer noodzakelijk is. De werkgever moet het recht op diens verlangen en kosten overdragen en de vereiste stukken om het recht te handhaven overdragen (par. 16 lid 1). De verplichting van de werkgever tot het mededelen van afstand doen vervalt, indien hij de passende vergoeding van de werknemer volledig voldaan heeft in de vorm van een betaling van een som ineens. Indien de werkgever de passende vergoeding achteraf betaalt op basis van de omzet, moet hij de afstand van het recht meedelen.137 Ook indien de werkgever het octrooi dan niet meer wil exploiteren, wil de werknemer het wellicht wel exploiteren of er een exploitant voor zoeken. 138 De formulering van lid 1 houdt in dat de werkgever slechts volledig afstand mag doen. Dit artikel geldt bij de beslissing van de werkgever voor ieder land waar hij een octrooiaanvrage heeft ingediend of een octrooi heeft.139 De werkgever mag er geen voorwaarden aan verbinden.140 Afstand doen is ook mogelijk door nalaten. Par. 13 lid 1 verplicht de werkgever slechts een octrooiaanvrage in te dienen. Hij is echter niet verplicht na het indienen de aanvraagprocedure om octrooi te krijgen voort te zetten bij de Duitse octrooiraad of het EOB. Het niet verrichten van de volgende stappen in de aanvraagprocedure heeft tot gevolg dat er geen octrooi verleend zal worden. Par. 16 lid 1 verplicht daarom de werkgever zijn voornemen tot niet voortzetten van de aanvraagprocedure aan de werknemer mede te delen, zodat deze op eigen kosten de aanvraagprocedure kan voortzetten. Hetzelfde geldt indien de werkgever afziet van de verdediging van een octrooi, waarvan een derde de geldigheid betwist bij de octrooiraad of bij de rechter.141 Dit geldt ook bij het besluit het octrooi te laten vervallen door het niet-betalen van de jaartaxen. 142 De werkgever zal slechts afstand doen van economisch weinig interessante octrooien en octrooiaanvragen. De praktische betekenis van het overdragen van octrooien of octrooiaanvragen is gering.143 Par. 16 lid 2 verklaart de werkgever bevoegd van de octrooiaanvrage of van het octrooi afstand te doen, indien de werknemer niet binnen 3 maanden overdracht van het recht verlangt. Lid 3 geeft de werkgever het recht zich een niet-exclusief gebruiksrecht voor te behouden tegelijkertijd met de mededeling van lid 1. Ter wille van zijn bewijspositie en ter voorkoming van misverstanden doet de werkgever er verstandig aan zijn plan tot het doen van afstand schriftelijk aan de werknemer mede te delen en hem er tevens op te wijzen dat hij het recht in stand kan houden. De wet stelt deze vormeis 137
Volmer, blz. 1120. Volmer, blz. 1117. 139 Volmer, blz. 1102 140 Volmer, blz. 1103. 141 Volmer, blz. 1106-1109. 142 Volmer , blz. 1110. 143 Reimer , blz.101. 35 138
niet.144 Het staat de werknemer ingevolge par. 16 lid 2 vrij het recht (octrooiaanvrage of octrooi) al dan niet over te nemen. Hij mag de vervaltermijn van 3 maanden volledig gebruiken voor zijn keuze. Indien hij kiest voor een overname moet hij dit de werkgever mededelen. Vervolgens moet de werkgever hem het recht overdragen. De overdracht moet aan de octrooiraad worden medegedeeld. De kosten ervan komen ten laste van de werknemer. Daarna mag hij met de octrooiaanvrage of het octrooi doen wat hij wil, bijvoorbeeld verkopen of niet in stand houden. Slechts bij eigen exploitatie wordt hij beperkt door zijn arbeidsovereenkomst. De werkgever kan tegelijkertijd met afstand doen door een eenzijdige rechtshandeling zich een niet exclusief gebruiksrecht voorbehouden tegen een passende vergoeding (lid 3). Als rechtvaardiging daarvoor wordt zijn bijdrage aan het totstandkomen van de dienstuitvinding aangevoerd.145 Dit niet exclusieve recht heeft het karakter van een eenvoudige licentie. Het kan het sluiten van licentieovereenkomsten door de werknemer aanzienlijk bemoeilijken. De wetgever heeft bewust het correctiemiddel van par. 7 lid 2 niet ingevoerd. 146 2.6.7
Exploitatie als bedrijfsgeheim
Par. 17 creëert ten gunste van de werkgever een uitzondering op de verplichting tot het indienen van een octrooiaanvrage voor de uitvinding die door de werknemer gemeld is. Hij kan besluiten tot geheime exploitatie. Het betreft dienstuitvindingen die op grond van de gerechtvaardigde belangen van de onderneming niet bekend mogen worden. Par. 17 lid 1 stelt de werkgever vrij van het verkrijgen van een octrooi en daarmee van de verplichting octrooi aan te vragen ingevolge par. 13 lid 1, mits hij de octrooieerbaarheid erkent. Hij moet de dienstuitvinding onbeperkt opeisen. Indien de werkgever de octrooieerbaarheid van de uitvinding niet erkent, mag hij van het verkrijgen van een octrooi afzien, mits hij het geschil aan de adviescommissie voorlegt (par. 17 lid 2). Par. 17 lid 3 houdt in dat bij de bepaling van de passende vergoeding rekening gehouden moet worden met de nadelen van het feit dat er geen octrooi bestaat. Geheime exploitatie vindt vooral plaats bij werkwijzenoctrooien die uitsluitend binnen de onderneming worden geëxploiteerd, indien de werkwijze niet te constateren is bij het eindproduct. Het komt ook voor bij pionieruitvindingen op een nieuw technisch gebied dat de ondernemer eerst zo veel mogelijk verder wil onderzoeken om daarna af te schermen met octrooien.147 2.7
Andere relevante paragrafen
Dit nummer gaat kort in op de inhoud van enkele andere relevante paragrafen uit de wet. 2.7.1
Mededelings- en aanbiedingsplicht bij vrije uitvindingen
144
Volmer, blz. 1131. Volmer, blz. 1145. 146 Zie nr. 2.3.3. 147 Reimer, blz. 484. 145
36
Par. 18 verplicht een werknemer die tijdens de arbeidsovereenkomst een vrije uitvinding doet, haar onverwijld schriftelijk aan zijn werkgever mede te delen.148 Hij moet over de uitvinding en voor zover vereist over het ontstaan, zoveel mededelen dat de werkgever kan beoordelen of de uitvinding geen dienstuitvinding is (lid1). Indien de werkgever het karakter van de uitvinding niet binnen 3 maanden schriftelijk bestrijdt, kan hij haar daarna niet meer als een dienstuitvinding opeisen (lid 2). De mededelingsplicht vervalt, indien de uitvinding duidelijk (offensichtlich) niet in het bedrijf van de werkgever toepasbaar is (lid 3). Het doel van de wet is het bewaren van de arbeidsvrede en het vermijden van geschillen, aldus Bartenbach.149 De werknemer kan soms moeilijk beoordelen of het al dan niet een dienstuitvinding is. Par. 18 lid 1 en 2 voorkomen dat een werknemer die ten onrechte meent dat zijn uitvinding vrij is en haar verkoopt, vervolgens geconfronteerd wordt met het feit dat de werkgever de uitvinding met succes als dienstuitvinding opeist en schadevergoeding vordert. De mededelingsplicht uit par. 18 lid 1 is beperkter dan de meldplicht uit par. 5 lid 1. Dit hangt samen met het verschil in doel. De mededelingsplicht beoogt de werkgever zoveel informatie te verschaffen dat hij verantwoord kan beslissen of het inderdaad een vrije uitvinding is. Het doel van de meldplicht is daarentegen de werkgever de informatie te verschaffen voor de beslissing onbeperkt of beperkt opeisen en om te zijner tijd de passende vergoeding te kunnen bepalen.150 De rechtspositie van een werknemer bij een vrije uitvinding verschilt radicaal van die bij een dienstuitvinding. Het recht op een vrije uitvinding is slechts belast met een persoonlijk werkende aanbiedingsplicht voor een gebruiksrecht van de werknemer aan zijn werkgever. Het recht op een dienstuitvinding is daarentegen belast met een quasi-zakelijk optierecht van de werkgever. Indien een werknemer het recht op een vrije uitvinding vervreemdt aan een derde, handelt hij in strijd met de aanbiedingsplicht uit par. 19 lid 1. De overeenkomst met de derde is geldig. De werkgever kan slechts schadevergoeding vorderen, hij kan de vrije uitvinding niet met succes opeisen. Bij een dienstuitvinding kan de werknemer in het tijdvak dat de werkgever deze mag opeisen over de uitvinding beschikken, bijvoorbeeld door een overeenkomst te sluiten. Deze beschikkingen zijn echter nietig ten opzichte van de werkgever, voor zover zijn rechten benadeeld worden (par. 7 lid 3).151 Indien de werknemer tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst elders de vrije uitvinding wil exploiteren moet hij eerst de werkgever tenminste een aanbod doen voor een nietexclusief gebruiksrecht onder passende voorwaarden, indien de uitvinding op het tijdstip van het aanbod toepasbaar is in het aanwezige of in het reeds goedgekeurde nieuwe productieapparaat van de onderneming van de werkgever (par. 19 lid 1). Indien de werkgever het aanbod niet binnen 3 maanden aanvaardt, vervalt zijn voorrecht (par. 19 lid 2). Indien hij het aanbod wel aanvaardt, maar de voorwaarden niet passend vindt, stelt de rechtbank op verzoek van de werkgever of de werknemer de voorwaarden vast (par. 19 lid 3). Zolang de werknemer de uitvinding echter niet wil exploiteren tijdens de duur van de 148
Zie hiervoor nr. 2.2.6. BartenbachG, blz. 785. 150 BartenbachG, blz. 790, Volmer, blz.1196-1197 151 BartenbachG, blz. 786, Volmer , blz. 1197-1198. 37 149
arbeidsovereenkomst, heeft de werkgever generlei recht op de uitvinding.152 Volgens Bartenbach berust de aanbiedingsplicht op de goede trouw waarmee de arbeidsovereenkomst moet worden uitgevoerd en is zij daarom beperkt tot de duur van de arbeidsovereenkomst. Het doel is te vermijden dat de werkgever door monopolieachtige overeenkomsten met derden uitgesloten zou kunnen worden van het gebruik van zijn productieapparaat.153 Volgens Volmer berusten de par. 18 en 19 op een belangenafweging tussen partijen. Alhoewel de werkgever geen bijdrage tot de uitvinding leverde (anders zou het een dienstuitvinding zijn), krijgt hij door de arbeidsovereenkomst een gunstiger positie tot het gebruik van de uitvinding dan een derde. De aanbiedingsplicht leidt ertoe dat de werkgever de uitvinding mag gebruiken, indien hij daartoe in staat is met het aanwezige productieapparaat of met het reeds goedgekeurd nieuw productieapparaat van de onderneming.154 2.7.2
Het karakter van de wet
Van de wettelijke bepalingen mag niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. Overeenkomsten tussen een werkgever en een werknemer over gemelde dienstuitvindingen of vrije uitvindingen zijn evenwel toelaatbaar (par. 22). Indien deze overeenkomsten apert onbillijk zijn, zijn zij echter nietig (par. 23). Zowel de werkgever als de werknemer kan zich op par. 23 beroepen. 2.7.3
Andere rechten en plichten
Par. 24 verplicht de werkgever en de dienstuitvinder tot geheimhouding. De rechten en plichten ingevolge de wet eindigen niet door het beëindigen van de arbeidsverhouding. (par. 26) Dit houdt o.a. in dat de werkgever verplicht blijft de passende vergoeding te betalen en dat de werknemer verplicht blijft geheimhouding in acht te nemen en medewerking te verlenen bij de octrooiaanvrage(n). 2.7.4
Verplicht advies vragen
Voordat een partij een proces bij de rechter mag starten, moet hij een geschil met betrekking tot deze wet eerst aan een adviescommissie voorleggen (par. 37 lid 1). Het doel van het verplichte advies is een proces te vermijden (par. 28). De adviescommissie doet een schikkingsvoorstel, dat partijen bindt tenzij één van hen binnen een maand schriftelijk bezwaar maakt (par. 34). Dit schikkingsvoorstel wordt in ongeveer 70% van de gevallen door de partijen aanvaard.155 De adviescommissie is ingesteld zowel ter bewaring van de arbeidsvrede als ter verkrijging van een deskundige instantie op dit moeilijke rechtsgebied. De adviescommissie maakt deel uit van de Duitse octrooiraad, die door de Duitse Bondsrepubliek gefinancierd wordt.156 De adviescommissie bestaat uit een rechtsgeleerde voorzitter en twee bijzitters. De bijzitters moeten ervaring hebben op het gebied van de techniek waar het geschil speelt. Op verzoek van een der 152
BartenbachG, blz. 801. BartenbachG, blz. 798. 154 Volmer, blz.1193. 155 Reimer, blz. 575. 156 Reimer, blz. 574-575. 153
38
partijen kan de commissie uitgebreid worden met een bijzitter uit de kring van de werkgevers en de werknemers (par. 30 lid 4). De procedure is gratis voor betrokkenen (par. 36), betrekkelijk informeel en niet openbaar. De adviescommissie geeft gemiddeld binnen 9 maanden een schikkingsvoorstel.157
2.8
Ervaringen met de wet
De wet wordt door de belanghebbende partijen als juist geaccepteerd.158 Hier volgen enige cijfers ter toelichting. In 1986 werden bij de Duitse octrooiraad 30.000 octrooiaanvragen afkomstig uit Duitsland ingediend. Deze uitvindingen werden in 82% van de gevallen gedaan door werknemers. In de jaren 1992 tot 1995 werd in gemiddeld 120 gevallen per jaar advies gevraagd aan de adviescommissie. 70 % van de uitgebrachte adviezen werd door de partijen gevolgd. Het aantal processen in eerste aanleg over de passende vergoeding ligt per jaar in de orde van 20. In 1992 waren er 5 hoger beroepen. Dit rechtvaardigt de conclusie, dat het doel van de wetgever, het bepalen van de passende vergoeding buiten rechte, door het systeem van de wet, de richtlijnen en de adviescommissie bereikt is, aldus Haertel.159 Een voor beide kanten bevredigende vergoedingsregeling draagt bij tot de arbeidsrust in een bedrijf, verbetert het arbeidsklimaat en is een onmisbare voorwaarde voor de continue ontwikkeling van de techniek en daarmee voor het behoud van de concurrentiekracht van het afzonderlijke bedrijf en van de hele industrie, aldus Reimer.160 Het nut van de wet is in de loop der tijd toegenomen, omdat de betekenis van uitvindingen voor de innovatie en de blijvende werkgelegenheid stijgt, aldus Haertel.161 Het bovenstaande ontzenuwt datgene wat men wel in de “wandelgangen” van sommige Nederlandse octrooigemachtigden kan horen, namelijk dat de wet aanleiding zou geven tot veel geschillen. De uitvindingen gedaan door werknemers zijn bijna altijd dienstuitvindingen, slechts 5% zijn vrije uitvindingen. Meestal eist de werkgever de dienstuitvinding onbeperkt op. Het aantal beperkt opgeëiste dienstuitvindingen ligt in de orde van 5%.162 De Duitse wet heeft de Franse wetgever geïnspireerd. In 1978 en 1990 werd de Franse octrooiwet gewijzigd. Het aantal types uitvindingen werd in 1978 formeel tot twee gereduceerd: dienstuitvindingen en vrije. De gebonden uitvinding, een tussenvorm tussen dienstuitvinding en vrije uitvinding, werd afgeschaft. Dergelijke uitvindingen waren mede-eigendom van de werkgever en de dienstuitvinder. Het recht van de dienstuitvinder op een vergoeding werd in Frankrijk in 1990 erkend.163 Voor de bepaling van de grootte ervan bevat de wet echter geen uitgewerkte regeling. Deze wordt aan partijen overgelaten, waarbij de wet een voorkeur uitspreekt voor regeling via een collectieve arbeidsovereenkomst. Werknemers uit sectoren waar de CAO dit niet regelt, kunnen de hulp 157
Reimer, blz. 575. BartenbachG, blz. VII. 159 Haertel, 1995, blz X. 160 Reimer, blz. 212. 161 Haertel, blz. XI. 162 Reimer, blz. 95. 163 Janssens, blz. 129. 39 158
inroepen van een verzoeningscommissie.164 Deze werkt ongeveer als de Duitse adviescommissie.165 Sommige vrije uitvindingen kunnen door de werkgever worden opgeëist.166 De werkgever en werknemer moeten een akkoord sluiten over de vergoeding daarvan. Indien zij niet tot een akkoord kunnen komen, kunnen zij hun geschil voorleggen aan de verzoeningscommissie of aan de rechtbank bevoegd in octrooizaken. De Duitstalige Zwitserse industrie volgt in vele gevallen op vrijwillige basis de Duitse wet en richtlijnen, hoewel de Zwitserse wet de werkgever niet tot een vergoeding verplicht.167 Dessemontet, een Zwitser, komt na een vergelijking van de positie van de dienstuitvinder in de verschillende landen ter wereld tot het oordeel dat de Duitse wet het meest geavanceerd is. De Duitse wet heeft de Duitse industrie zeer positief beïnvloed.168
2.9
Recente kritiek in Duitsland
2.9.1
Inleiding
Recentelijk werd veel kritiek geuit op de werking van de wet. De discussie begon met een artikel van Meier (nr. 2.9.2). Daarna volgt de visie van een gezaghebbend handboek (nr. 2. 9.3) en de standpuntbepaling van de Duitse vereniging voor industriële eigendom en auteursrecht (nr. 2.9.4). Mijn reactie geef ik in nr. 2.9.5. 2.9.2
De felle kritiek van Meier
De mening van Bartenbach dat de wet algemeen als juist geaccepteerd wordt, wordt door Meier sterk betwijfeld.169 Hij baseert zich op zijn ervaringen als leider van een octrooiafdeling van een grote chemische onderneming. Hij schat dat jaarlijks omstreeks 130 miljoen euro als passende vergoedingen betaald wordt aan dienstuitvinders. Dit bedrag is klein ten opzichte van de omzet van de ondernemingen. De wet vormt echter in andere opzichten een grote belasting voor de ondernemingen zonder dat zij merkbaar bijdraagt aan de innovatiebevordering. Een doel van de wet, een afweging van de belangen van de werkgever en werknemeruitvinder, wordt zijns inziens niet bereikt. Volgens hem is het een wet ten nadele van de werkgever. De wet brengt aanzienlijke administratieve lasten voor de werkgever mee.170 Dit geldt vooral bij par. 6 (de formele opeising van een dienstuitvinding door de werkgever), par. 13 (verplichting van de werkgever tot het aanvragen van een octrooi voor een dienstuitvinding), par. 14 (vrijgeven van een dienstuitvinding aan de werknemer tot octrooieren in landen waarin de werkgever niet geïnteresseerd is) en par. 16 (overdragen van 164
Idem, blz. 135. Idem, blz. 142. 166 Vergelijk nr. 1. 2. 167 Dessemontet, blz.12. 168 Dessemontet, blz. 8. 169 Meier, blz. 779. 170 Idem, blz. 780. 165
40
octrooiaanvragen en octrooien waarvoor de werkgever geen belangstelling meer heeft). 171 De voorstellen die de adviescommissie over de passende vergoeding doet, acht hij evenwichtig. De rechtspraak over de wet oordeelt hij dikwijls eenzijdig ten nadele van de werkgever en niet altijd eenvoudig uitvoerbaar.172 Zo acht hij de aanvaarding van de zwakke monopolietheorie door het Bundesgerichtshof onjuist.173 De wet bevordert de innovatie niet, remt deze veeleer. Het bewijs ontbreekt dat in Duitsland meer of betere innovaties /uitvindingen gedaan worden dan in landen zonder een wet die bepalingen bevat ten gunste van de werknemer –uitvinder. Bij projecten met kansen op een uitvinding belemmert de vrees om de passende vergoeding met anderen te moeten delen de samenwerking en communicatie tussen onderzoekers. Het bedrijfsklimaat wordt ongunstig beïnvloed doordat de wet slechts aan werknemers die werkzaam zijn op het gebied van de techniek vergoedingen toekent en niet aan diegenen die commercieel betrokken zijn bij de exploitatie van uitvindingen. Ook de internationale samenwerking op het gebied van onderzoek ondervindt hinder, omdat sommige onderzoekers wel en andere geen aanspraak op een passende vergoeding kunnen maken.174 De wet zou ten slotte een negatieve werking uitoefenen op de beslissing om in Duitsland te investeren.175 Meier stelt voor de wet af te schaffen. Verder wil hij het recht op alle uitvindingen gedaan door werknemers op gebieden waar de onderneming actief is, van rechtswege aan de werkgever toekennen. Het wordt aan de ondernemingen overgelaten eventueel een regeling te treffen voor de vergoeding aan de werknemer-uitvinder.176 2.9.3
De mening van Reimer
Reimer signaleert twijfel aan het nut van de wet.177 Deze twijfel vertoont drie aspecten. Uit een onderzoek uit 1999 blijkt dat 87% van de geënquêteerde ondernemingen een vergoedingssysteem als prikkel tot uitvindingen nuttig acht. Daarbij kwam ook naar voren dat 41% van de vergoedingen in de orde van 500 euro ligt. Reimer vraagt zich af of een dergelijke vergoeding tot topprestaties kan prikkelen. Hij wijst aan de andere kant op het feit dat in de V.S. waarschijnlijk meer uitvindingen gedaan worden dan in Duitsland, terwijl de uitvinder daar generlei vergoeding krijgt.178 De vergoeding voor uitvindingen van leidinggevende functionarissen zou remmend werken op de invoering van nieuwe technologieën die hun uitvindingen zouden vervangen. Hierdoor zouden zij hun passende vergoedingen verliezen.179 Dit zou bij ongeveer 16% van de ondernemingen spelen. Tenslotte wijst hij er op dat zowel de status van de uitvinder als de aard van de uitvindingen in de loop der tijd aanzienlijk zijn gewijzigd. Een uitvinder is niet meer de eenzelvige, alleen 171
Zo ook Reinhard Kockläuner, Bewährtes deutsches Arbeitnehmererfinderrecht?, GRUR 1999, blz. 666. 172 Meier, blz. 781. 173 Zie nr. 2.4.1. 174 Meier, blz. 783. 175 Idem, blz. 784. 176 Idem, blz.785. 177 Reimer, blz. 90-92. 178 Reimer, blz. 91. 179 Reimer, blz. 91. 41
werkende persoon die op zijn zolderkamertje een geniale pioniersuitvinding doet. De tegenwoordige uitvinder is meestal een werknemer die deel uitmaakt van een onderzoeksteam. Vele uitvinders zijn mede-uitvinders. Baanbrekende pioniersuitvindingen zijn nu uitzonderingen. De markt bepaalt grotendeels de terreinen van het onderzoek. Het onderzoek op deze terreinen levert grotendeels verbeteringsuitvindingen. De eisen die het EOB en de Duitse octrooiraad aan de uitvinderswerkzaamheid stellen zijn in de loop der tijd aanzienlijk verlaagd. Bijna alles wat nieuw is, wordt geoctrooieerd.180 De planning van de onderzoeksgebieden en het lage niveau van uitvinderswerkzaamheid brengen mee dat uitvindingen tot stand komen, indien de onderzoeker zijn taak naar behoren vervult. Een stimulans voor dergelijke uitvindingen is niet nodig.181 2.9.4
Het standpunt van de vereniging voor industriële eigendom en auteursrecht
In deze discussie over het nut van de wet bepaalde ook de Duitse vereniging voor industriële eigendom en auteursrecht haar standpunt. Zij maakte haar opvatting kenbaar door middel van een open brief aan het ministerie van justitie.182 De vereniging stelt voorop dat de wet dringend aanpassing behoeft. Op het terrein van vergoedingen ter zake van dienstuitvindingen bestaat binnen de Europese Unie een grote rechtsverscheidenheid. Harmonisering van dit rechtsgebied is niet te verwachten van de Europese commissie. Herziening is slechts op nationaal niveau mogelijk. Bij de herziening van de Duitse wet moet mede gelet worden op een mogelijke voorbeeldfunctie voor andere landen. De algemene kritiek op de huidige wet vat de vereniging samen in de volgende punten. De verschillen tussen de nationale wetten binnen de Europese Unie zijn zo groot dat het de samenwerking op het terrein van het onderzoek binnen een concern belemmert. De wet bevat vele gedetailleerde en starre vormvoorschriften die administratieve lasten veroorzaken en een voedingsbodem vormen voor geschillen. De werkgever moet het recht op een dienstuitvinding door een formele handeling verkrijgen. De verplichting van par. 13 voor de werkgever om octrooi aan te vragen is hinderlijk. De werknemer maakt zelden gebruik van het recht octrooi aan te vragen in landen die de werkgever vrijgeeft (par. 14). Ook gaat hij zelden in op het aanbod octrooien en octrooiaanvragen over te nemen waarvan de werkgever afstand doet (par. 16). Het feit dat een dienstuitvinder recht heeft op een passende vergoeding vormt op zich zelf geen onderwerp van kritiek. De gedetailleerde richtlijnen ter berekening van de passende vergoeding leiden echter niet tot een grote voorspelbaarheid. De hoogte van de vergoedingen staat vaak in geen verhouding tot de kosten van de berekening ervan. De vereniging onderschrijft deze algemene kritiek en acht daarom een totale herziening van de wet noodzakelijk. Zij deelt niet de mening van sommige critici dat afschaffing van de wet geboden zou zijn, maar erkent integendeel de innovatiebevorderende werking van de wet. De vereniging beoogt geen reductie van de passende vergoeding, maar stelt voor de vergoedingen in een tabel vast te leggen. Dit benadeelt de uitvinders niet, geeft meer rechtszekerheid en vereenvoudigt de uitvoering van de wet. 180
Reimer, blz. 92. Reimer, blz. 92. Zo ook Himmelmann, blz. 901-902. 182 Stellungnahme zu einer Revision des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen, GRUR 2000, blz. 385-390. 181
42
Het hoofddoel van de vereniging is de wet te bevrijden van het overdreven formalisme om de administratieve lasten te verminderen en om geschillen te voorkomen. Dit is mogelijk door het recht op een dienstuitvinding rechtstreeks aan de werkgever toe te kennen, hetgeen het wegvallen van de opeising van de dienstuitvinding door de werkgever tengevolge heeft. Het vervallen van de paragrafen 13, 14 en 16 reduceert eveneens het aantal formele handelingen. Ten slotte merkt de vereniging op dat de herziening een bijdrage dient te leveren aan harmonisering van het recht, zodat beslissingen over een plaats van vestiging niet beïnvloed worden door het recht aangaande dienstuitvindingen. 2.9.5
Mijn reactie
De algemene kritiek van de vereniging bevat ook sommige punten van Meier en Reimer. Het standpunt van de vereniging dat de wet de innovatie bevordert, deel ik. Dankzij de huidige wet is het aantal uitvindingen per miljoen werknemers of inwoners in Duitsland hoger dan de andere landen van de Europese Unie.183 Ook een iets minder gedetailleerde wet kan een positieve invloed op het aantal uitvindingen uitoefenen. Andere kritische opmerkingen van Meier en Reimer vragen om een nadere reactie. Het voorstel van Meier om het recht op een dienstuitvinding rechtstreeks aan de werkgever toe te kennen is mijns inziens een onjuiste en zeer principiële ingreep, die niet gerechtvaardigd kan worden met het argument administratieve vereenvoudiging.184 Deze ingreep wordt nog radicaler, omdat Meier het wettelijke recht op een passende vergoeding van de werknemer wil afschaffen. Hij laat het aan iedere onderneming over om al dan niet een regeling voor de vergoeding in te stellen. De werknemer verliest in de visie van Meier zowel zijn recht op de uitvinding als het recht op een passende vergoeding. De zorgvuldige gekozen evenwicht tussen de belangen van de werkgever en werknemer dat de wet maakt, zou zo doorbroken worden. In een beperkt aantal gevallen eist de werkgever de dienstuitvinding niet binnen vier maanden na de melding op. Soms gaat de werknemer de uitvinding zelf exploiteren en octrooieren. Het voorstel van Meier waarbij het recht op de dienstuitvinding aan de werkgever toekomt verhindert dat. Meier stelt dat de administratieve lasten die de wet veroorzaakt aanzienlijk zijn. Het is inderdaad wenselijk de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Het verkrijgen van octrooien in binnen- en buitenland, het bepalen of de instandhouding van octrooien rendabel is, het waken tegen inbreuk op octrooien is arbeidsintensief en geeft veel administratie. De werkgever doet dit omdat de exploitatie van uitvindingen winstgevend kan zijn. De administratieve lasten van het bepalen van de passende vergoeding en de andere mededelingen aan de werknemer vormen slechts een fractie van de administratieve lasten van de octrooien. De voorstellen tot schrappen van par. 14 en 16 zijn reëel en beperken de administratieve lasten. Reimer onderbouwt zijn stelling dat er in de V.S. waarschijnlijk meer uitvindingen worden gedaan dan in Duitsland niet met getallen.185 Het is zodoende niet duidelijk of het totale 183
Vergelijk nr. 1.1. Zie nr. 2.9.2 185 Zie nr.2.9.3. 43 184
aantal uitvindingen of het aantal uitvindingen per miljoen werknemers in de V.S. groter is dan in Duitsland. De verschillen in sociale verhoudingen in Europa en de V.S. zijn groot. De salarissen van onderzoekers zijn in de V.S. aanzienlijk hoger dan in Europa. Bij de vergelijking tussen Duitsland en de V.S. past daarom enige voorzichtigheid. Het enkele bestaan van een vergoedingsregeling vormt een prikkel. Het feit dat in vele gevallen de vergoeding laag is, hangt samen met het feit dat slechts een gering aantal octrooien geëxploiteerd wordt en dat de exploitatie van sommige octrooien beëindigd wordt doordat zij na korte tijd technisch achterhaald worden. Indien de uitvinding wel leidt tot een commercieel succes zal de vergoeding aanzienlijk kunnen zijn. De kans om te participeren in een commercieel succes is een sterke prikkel, ondanks het feit dat vele vergoedingen laag zijn. Een ander punt van kritiek uit de literatuur is het feit dat het belang van sommige leidinggevende functionarissen bij de vergoeding voor hun uitvindingen strijdig kan zijn met het belang van het bedrijf bij de invoering van een nieuwe technologie. Hun uitvindingen worden daardoor niet meer toegepast en hun passende vergoeding zal aanzienlijk dalen, soms tot nul. Als dit inderdaad een probleem vormt, dan dient dit mijns inziens op bedrijfsniveau te worden aangepakt. Tegenstrijdige belangen zullen in het bedrijfsleven wel vaker voorkomen. De werkgever dient de beslissing over de invoering van een nieuwe technologie niet op te dragen aan een leidinggevende die belang heeft bij de handhaving van de bestaande technologie waar zijn dienstuitvinding een belangrijke rol speelt. Bij de invoering van iedere nieuwe technologie rijst de vaak moeilijke vraag of de voorspelde verbeteringen zullen worden waargemaakt zonder gevaar voor de continuïteit van de productie en zonder ongewenste neveneffecten. Hetzelfde geldt voor de mogelijke jaloezie van niet-technici die een rol spelen bij de exploitatie van uitvindingen op de uitvinders. Het karakter van de uitvinders en de aard van de uitvindingen zijn de laatste decennia inderdaad wezenlijk veranderd. De eis die het EOB en de Duitse octrooiraad de laatste decennia aan uitvinderswerkzaamheid stellen is bovendien aanzienlijk verlaagd. Zolang het in het algemeen belang geacht wordt om nieuwe vondsten, ook al is hun uitvindingswerkzaamheid zeer laag, te stimuleren door middel van een monopolie in de vorm van een octrooi, behoort ook degene die een dergelijke vondst doet mijns inziens daarin te delen. Het zou wellicht wenselijk zijn dat het Europees Octrooibureau en de Duitse Octrooiraad hogere eisen aan de uitvinderswerkzaamheid gaan stellen. Dit probleem kan echter niet opgelost worden door afschaffing van de vergoeding van de dienstuitvinder. 2.10
Een ontwerp voor wet (het zgn. Reontwerp)
2.10.1 Inleiding Mede naar aanleiding van de in nr. 2.9 behandelde discussie verscheen in 2001 een ontwerp van wet gemaakt door ambtenaren (het zgn. Referentenentwurf, hierna het Reontwerp). Na aanvankelijke positieve reacties van werkgevers en werknemers rezen bezwaren. Overleg tussen vertegenwoordigers van het ministerie, werkgevers en werknemers over de geschilpunten leidde niet tot overeenstemming. Het Reontwerp werd daarom eind 2004 ingetrokken. Na de hoofdlijnen van het Reontwerp (nr. 2.10.2) en de voornaamste nieuwe paragrafen (nr. 44
2.10.3) bespreek ik de kern van de gepubliceerde commentaar (nr. 2.10.4). Mijn oordeel over het Reontwerp geef ik in nr. 2.10.5. 2.10.2 De hoofdlijnen van het Reontwerp De toelichting stelt voorop dat innovaties een voorwaarde zijn voor de groei en de concurrentiekracht van een nationale economie. Tachtig procent van de uitvindingen wordt gedaan door werknemers. Een uitvoerbaar recht voor dienstuitvindingen dat op een passende wijze rekening houdt met de belangen van werkgevers en werknemers is een noodzakelijke basis voor onderzoek en ontwikkeling. De principes van het Duitse werknemers-uitvindersrecht hebben zich bewezen. Duitsland staat aan de top bij het verkrijgen van octrooien. Er is echter ook kritiek. Een enquête uit 1998 bij het bedrijfsleven leert dat het bepalen van de hoogte van de passende vergoeding de meeste problemen geeft. Verder ontstaan er geschillen tussen mede-uitvinders over het deel van ieder bij de vergoeding, bij de opeising van en de melding van een dienstuitvinding. Analyse van de bemiddelingsvoorstellen van de adviescommissie vertoont een soortgelijk beeld. Tijdens een hoorzitting georganiseerd door het bondsministerie voor arbeid en justitie bleek consensus tussen werkgevers en werknemers te bestaan over de afschaffing van formele voorschriften en een vereenvoudiging van de passende vergoeding. De novelle heeft twee hoofddoelstellingen: nieuwe prikkels voor meer meldingen van uitvindingen door werknemers; vereenvoudiging van de gecompliceerde en deels bureaucratische werkwijzen voorgeschreven door de wet. Het middel voor het bereiken van de eerste doelstelling is een vervroeging van de uitbetalingen van de vergoeding en de vastlegging van de hoogte ervan in een tabel met vaste bedragen. De tweede doelstelling wordt bewerkstelligd door een versoepeling van de melding en de opeising van de dienstuitvinding en het schrappen van de verplichting van de werkgever om octrooi aan te vragen. Verder vervallen paragraaf 14, de regeling van de vrijgave van octrooien, en paragraaf 16, het afstaan van octrooiaanvragen en octrooien. 2.10.3 De voornaamste wijzigingen Melding van een dienstuitvinding (par.5) De melding door een werknemer van een dienstuitvinding wordt eenvoudiger. Talrijke feiten zoals aan de werknemer gegeven opdrachten en aanwijzingen, zijn niet meer nodig voor de bepaling van de passende vergoeding en behoeven dus geen beschrijving in de melding. De opeising van een dienstuitvinding door de werkgever (par. 6) De opeising van de dienstuitvinding door de werkgever gaf in het verleden vaak problemen, omdat hij de termijnen of de vormvoorschriften niet in acht nam. In de regel is het in het belang van beide partijen dat de werkgever de uitvinding opeist en vergoedt. Daarom wordt de opeising vervangen door een fictiebepaling. De werkgever kan de uitvinding binnen vier maanden na de melding door een schriftelijke verklaring aan de werknemer vrijgeven. Indien hij dit niet doet, geldt daarna de uitvinding als opgeëist. De fictieve opeising heeft tot gevolg dat voor de toepassing van deze wet de dienstuitvinding vermoed wordt octrooieerbaar te zijn tot het tegendeel is vastgesteld (par. 7c). Op deze wijze wordt de aanspraak van de 45
werknemer op een vergoeding veilig gesteld. Het instituut van de beperkte opeising vervalt. Hiervan werd weinig gebruik gemaakt. Het legde zowel de werknemer als de werkgever aanzienlijke beperkingen op. De verplichting tot een octrooiaanvrage voor Duitsland (par. 13) De werkgever is tot op heden verplicht onverwijld na de melding een octrooiaanvrage voor Duitsland in te dienen. Deze verplichting vervalt. Bij de beslissing van een ondernemer of en in welke landen hij octrooi zal aanvragen spelen, vele factoren een rol. De wettelijke aanmeldingsplicht laat geen ruimte een aanmeldingsstrategie te ontwikkelen. Een ondernemer is niet verplicht in het buitenland octrooi aan te vragen. Toch laat geen ondernemer een octrooiaanvrage in een ander land achterwege indien hij dit uit ondernemingsstandpunt zinvol acht. Dit is de reden waarom ook de verplichting om voor Duitsland octrooi aan te vragen kan vervallen. Het verval van de verplichting octrooi voor Duitsland aan te vragen brengt mee dat ook de aanbiedingsverplichting van de werkgever aan de werknemer bij het laten vervallen van een octrooiaanvrage of van een octrooi in Duitsland veel minder vaak zal voorkomen. Werknemers maken zelden gebruik van de rechten tot overname van een Duitse octrooiaanvrage of van een Duits octrooi dat de werkgever opgeeft. Daarom kan par. 14 vervallen. Indien een werkgever vreemde landen vrijgeeft om octrooi aan te vragen maken werknemers daar zelden gebruik van. Daarom vervalt par.16. Op deze wijze wordt tegemoet gekomen aan de kritiek op beide paragrafen, die wel een administratieve belasting vormen, maar geen praktische betekenis hebben. De nieuwe regeling van de vergoeding van de dienstuitvinder (par. 8-12) De huidige wet bevat nu slechts de verplichting van de werkgever een passende vergoeding te betalen, maar regelt de vaststelling van de vergoeding niet. De richtlijnen van het bondsministerie voor arbeid geven aanwijzingen voor het bepalen ervan. De uitlegging en de toepassing daarvan veroorzaken in de praktijk vele problemen door het streven met de verschillende situaties rekening te houden. De vraag over de grootte van de vergoeding leidde tot veel geschillen. De betalingen geschiedden dikwijls eerst vele jaren na de melding en de opeising van de uitvinding, zodat deze geen stimulerende werking uitoefenden. In de voorgestelde regeling wordt vastgehouden aan het principe dat de vergoeding passend moet zijn, maar dit wordt anders uitgewerkt. De wet geeft een tabel met vaste bedragen voor de vergoedingen en schrijft nauwkeurig voor op welk tijdstip zij opeisbaar worden. Deze vereenvoudiging voorkomt gedetailleerde en moeilijk toepasbare richtlijnen voor de vergoeding. De werknemer krijgt een eerste vergoeding ten bedrage van 750 euro bij de opeising van een dienstuitvinding door de werkgever. De werknemer krijgt een tweede vergoeding ten bedrage van 2000 euro indien de werkgever de uitvinding exploiteert, zoals gebruik in eigen onderneming, verkoop, ruil of licentie. Deze vergoeding wordt drie en half jaar na het begin van de toepassing opeisbaar. De werknemer krijgt een kleinere tweede vergoeding van 500 euro, een kwart van die bij gebruik, indien de werkgever de uitvinding weliswaar niet gebruikt, maar de opeising langere tijd instandhoudt of de uitvinding als een bedrijfsgeheim behandelt. De tweede vergoeding wordt in deze situatie opeisbaar zeven jaar en zes maanden na de opeising. Indien een octrooiaanvrage is ingediend en hierover nog geen definitieve beslissing is gegeven, begint 46
de opeisbaarheid twee maanden na de octrooiverlening. Het staat een werkgever op deze wijze vrij de uitvinding als bedrijfsgeheim te exploiteren. Een werkgever kan de uitvinding ook geheim houden en niet exploiteren om een lopende productie te beschermen tegen een concurrent die zo geen kennis krijgt van de uitvinding. Indien de werkgever echter de uitvinding alsnog vrijgeeft, voorkomt hij de betaling van de tweede vergoeding. Bereikt de werkgever bijzonder hoge omzetten of inkomsten bij de exploitatie van de uitvinding, dan moet hij de vervolgvergoeding betalen. De volgende tabel geeft de vervolgvergoeding. Totale omzet in miljoenen euro 5
Inkomsten Vergoeding in miljoenen in duizenden euro euro 0,125 5
10
0,25
10
20
0,5
15
50
1,25
20
100
2,5
25
200
5
30
500
12,5
60
Het laatste bedrag wordt steeds 25 duizend euro groter voor iedere extra omzet van 500 miljoen euro of iedere extra inkomsten van 12,5 miljoen euro. De omzet wordt berekend op basis van de kleinste technisch–economische eenheid waarop de uitvinding betrekking heeft. Bij het bereiken van zowel een drempel voor de omzet als voor de inkomsten krijgt de werknemer de vergoeding die bij beide drempels hoort. De vervolgvergoeding wordt acht jaar en zes maanden na het begin van de exploitatie opeisbaar. Deze termijn is gebaseerd op de gemiddelde levensduur van 8 jaar van de huidige octrooien. De hoogte van de eerste, de tweede en de vervolgvergoeding stemmen overeen met de tot op heden gemiddelde betalingen voor passende vergoedingen. De eerste vergoeding dient als prikkel voor de werknemer tot uitvinden en melding van zijn uitvinding. De vervolgvergoeding is gebaseerd op gemiddelden bepaald door de adviescommissie. Deze liggen bij de licenties tussen 0,1 en 3 procent, bij de omzet tussen 3 en 5 promille. De werkgever is niet verplicht tot verdere betalingen bij afwijzing van de octrooiaanvrage of bij overeenstemming tussen partijen dat de dienstuitvinding niet octrooieerbaar is. Reeds 47
gedane betalingen hoeven echter niet terugbetaald te worden. De werkgever wordt verplicht de werknemer te informeren over de voor de vergoeding relevante feiten. Mede-uitvinders zijn verplicht tot overeenstemming te komen over de hoogte van hun bijdrage aan de uitvinding voor de opeisbaarheid van de eerste vergoeding. Komen zij niet tot overeenstemming, dan kunnen zij hun geschil voorleggen aan de rechter. De werkgever moet de vergoedingen in consignatie geven. Hij heeft zo aan zijn betalingsverplichting voldaan. In vele gevallen is de werkgever niet in staat het deel van iedere werknemer afzonderlijk aan de uitvinding vast te stellen. Hij blijft zo buiten dit geschil. 2.10.4 Commentaar in Duitsland Kort na het verschijnen van het Reontwerp leken de belanghebbenden daarmee in te stemmen. Vervolgens rees een groot verschil van mening tussen belanghebbenden dat zoals gezegd leidde tot intrekking van het Reontwerp. Het debat tussen partijen werd binnenskamers gevoerd en leidde niet tot publicaties. Hieronder vat ik de wel verschenen commentaren over het Reontwerp samen. De Duitse vereniging voor industriële eigendom en auteursrecht reageerde in november 2001 positief op het Reontwerp en hoopte dat het nog gedurende de zittingstermijn van de Bondsdag wet zou worden. Kernpunt van de hervorming was in haar ogen de tabel voor de vergoedingen die in de praktijk tot transparantie en een eenvoudiger uitvoering van de wet zou leiden.186 De vereniging deed enkele voorstellen tot wijziging en aanvulling. De eerste vergoeding behoort haars inziens geen 750, maar 500 euro te bedragen. De eerste vergoeding voor alle niet vrijgegeven uitvindingen zal een aanzienlijk bedrag vormen. Dit zal tot hogere kosten leiden voor het midden– en kleinbedrijf dan nu. Het mede door dit Reontwerp voorgestane doel tot harmonisering van het werknemers-uitvindersrecht binnen de EU loopt gevaar, omdat de vergoedingen voor uitvindingen in andere landen maar in zeer beperkte mate voorkomen. De tweede vergoeding voor uitvindingen (par. 11 lid 2) die niet geëxploiteerd worden, dient te vervallen. Deze leidt ertoe dat alle uitvindingen waarvoor geen octrooi wordt aangevraagd het karakter van een bedrijfsgeheim krijgen. Een middel voor de werkgever om het betalen van de vergoeding te voorkomen is een octrooiaanvrage indienen. De verplichting tot een octrooi aanvragen schaft dit Reontwerp juist af. Het andere middel is dat de werkgever een uitspraak van de adviescommissie uitlokt dat de uitvinding niet octrooieerbaar is. De adviescommissie zal daardoor overbelast raken. De vereniging stelt voor aan par. 12 lid 4 toe te voegen: “ De vervolgvergoeding wordt niet verschuldigd voordat rechtsgeldig een uitsluitend recht is verleend of een besluit over de octrooieerbaarheid volgens par. 17 is genomen”. Zonder deze toevoeging is het mogelijk dat een vervolgvergoeding verschuldigd wordt, terwijl nog geen uitsluitend recht is verleend of terwijl er nog onzekerheid over de octrooieerbaarheid bestaat. De monopolietheorie vormt de rechtvaardiging van de wet. De toevoeging beoogt zeker te stellen dat er een uitsluitend recht is. 186
Stellungnahme zum Reontwerp eines Gesetzes zur Aenderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen, GRUR 2002, blz.136-137. 48
Het Reontwerp wijzigt volgens Krasser op een principiële manier de opeising, het octrooi aanvragen voor gemelde uitvindingen en de vergoeding van de werknemer.187 De fictie dat een gemelde dienstuitvinding na vier maanden als opgeëist geldt, tenzij de werkgever haar binnen die termijn schriftelijk vrijgeeft, leidt tot het verlies van rechten van de werknemer, terwijl de werkgever niet verplicht is tot het indienen van een octrooiaanvrage of tot enige bemoeienis met de uitvinding. De werknemer krijgt 6 maanden na de melding van de dienstuitvinding recht op een vergoeding van 750 euro op de werkgever die de uitvinding niet uitdrukkelijk heeft opgeëist of die de uitvinding niet tijdig schriftelijk heeft vrijgegeven, dus door het enkele niet handelen van de werkgever. Het Reontwerp fingeert de octrooieerbaarheid van de dienstuitvinding, zolang de octrooiaanvrage niet definitief is afgewezen of werkgever en werknemer gezamenlijk de niet –octrooieerbaarheid hebben vastgesteld. Indien de werkgever overtuigd is dat de uitvinding niet octrooieerbaar is en hij de eerste vergoeding niet wil betalen, is hij toch verplicht een octrooiaanvrage in te dienen. Op het moment dat de octrooiaanvrage is afgewezen, is de eerste vergoeding van 750 euro al lang opeisbaar geworden. De eerste vergoeding zal dus in vele gevallen betaald worden voor niet-octrooieerbare uitvindingen. Toepassing van de opgeëiste uitvinding leidt ertoe dat de werkgever de tweede vaste vergoeding van 2000 euro verschuldigd wordt. Pas bij omzetten van meer dan 5.000.000 miljoen euro of inkomsten van meer dan 125.000 euro uit de exploitatie van de dienstuitvinding krijgt de werknemer een vervolgvergoeding die afhankelijk is van de omzet of inkomsten. De vergoedingen van de werknemer bij een groot aantal van de normale gevallen zal gemeten naar de waarde van de uitvinding en het aandeel van de werknemer in de totstandkoming daarvan te laag of te hoog zijn.188 Of het grondwettelijke recht van de uitvinder op een passend deel van de werkelijke economische waarde van de uitvinding nog voldoende gewaarborgd wordt, betwijfelt hij.189 2.10.5 Mijn reactie op het Reontwerp Het Reontwerp bevat een aantal vereenvoudigingen voor de uitvoering van de wet. Vandaar wellicht de aanvankelijke positieve reactie. Een gedeelte van de vereenvoudigingen blijken bij nader inzien toch meer nadelen of complicaties dan voordelen op te leveren. Dit is waarschijnlijk de oorzaak van het onoverbrugbare verschil in opvattingen tussen de belanghebbenden. Eerst bespreek ik mijn bezwaren tegen het Reontwerp en daarna noem ik enkele onderdelen die een verbetering inhouden. De tegenstanders van de huidige wet benadrukken, dat zij de uitgaven voor de passende vergoeding niet willen verminderen.190 De toelichting bij het Reontwerp stelt dat de vaste bedragen zo zijn gekozen dat de gemiddeld betaalde bedragen aan vergoedingen gelijk zullen blijven191. Dit wordt niet nader gemotiveerd. Indien de gemiddelde vergoeding gelijk blijft, blijft ook het totaal gelijk. Ik onderschrijf de bovenstaande redenering van Krasser dat in vele gevallen de eerste vergoeding ten onrechte uitbetaald zal worden. Zelfs als het totaal aan te betalen 187
Krasser, blz. 424. Idem, blz. 427. 189 Idem, blz. 427. 190 Idem, blz. 425. 191 Zie Reontwerp blz. 23. 49 188
vergoedingen als gevolg van het Reontwerp gelijk zou blijven aan dat onder de huidige wet, zal het totaal van de vergoedingen aan uitvinders lager worden doordat sommige eerste vergoedingen ten onrechte voor niet-octrooieerbare uitvindingen worden uitgekeerd. Krasser heeft gelijk192 dat de werknemers van echte uitvindingen gelet op hun aandeel bij het totstandkomen of te veel of te weinig zullen krijgen. Door het te simpele systeem van vergoedingen is het Reontwerp inderdaad eenvoudig uitvoerbaar, maar het is onrechtvaardig. Onder de huidige wet zal de werkgever een gemelde dienstuitvinding meestal zorgvuldig beoordelen. Zo spoedig als mogelijk na de melding moet hij een octrooiaanvrage indienen en uiterlijk binnen vier maanden moet hij beslissen de dienstuitvinding al dan niet op te eisen. De kosten van het schriftelijk mededelen van de beslissing opeising of vrijgave, vaak een standaardbrief, zullen een fractie zijn van de kosten van de beslissing. De werknemer krijgt na uiterlijk vier maanden duidelijkheid: de werkgever ziet mogelijkheden voor exploitatie van de opgeëiste dienstuitvinding of de uitvinding wordt vrij. Bij het Reontwerp krijgt een werknemer geen duidelijkheid. De opeising en daarmee de octrooieerbaarheid worden gefingeerd. De werknemer verliest door de fictie het recht op de uitvinding. Hij krijgt slechts recht op de eerste vergoeding. Het argument van het Reontwerp voor de fictie is dat de werkgever vaak de termijn niet in acht neemt en dat het in het belang van beide partijen is dat de werkgever alsnog de uitvinding wil exploiteren. Stel dat de werkgever de termijn van opeisen door slordigheid laat verlopen en vier maanden na de melding alsnog de exploitatie wil overwegen. Er zijn dan twee situaties mogelijk. De werknemer ziet zelf geen mogelijkheden tot exploitatie en zal dan geen bezwaar maken tegen de overschrijding van de termijn gesteld voor de opeising. De andere situatie is dat de werknemer is begonnen met de verkenning van de exploitatie en dan zal hij zich meestal op de overschrijding van de termijn beroepen. De eerste situatie zal het meest frequent voorkomen. In de tweede situatie reageerde de werkgever te laat. Volgens de huidige wet heeft hij zijn recht verloren. De huidige wet zet werknemers meer aan de exploitatie te overwegen dan het Reontwerp. De bezwaren tegen het vergoedingssysteem en de ficties ten aanzien van de opeising en de daarmee samenhangende octrooieerbaarheid van een gemelde uitvinding zijn zo groot dat Reontwerp in zijn totaliteit in mijn ogen geen verbetering vormt ten opzichte van de huidige wet. Een belangrijk argument tegen de huidige wet vormt de administratieve bewerkelijkheid bij de uitvoering. Dit bezwaar wordt niet met getallen onderbouwd. Het wordt wellicht groter voorgesteld dan het is, maar is in sommige opzichten reëel. De administratieve werkzaamheden bestaan uit enerzijds de werknemer op de hoogte houden van het lot van de octrooiaanvrage en het octrooi en anderzijds uit het bepalen van de vergoeding. Eerst de eerste groep. Het verkrijgen van octrooien voor uitvindingen, de instandhouding daarvan en de exploitatie door productie en licentie eisen vele schriftelijke handelingen vaak binnen nauwkeurig bepaalde termijnen, dus veel administratie. De administratieve last die de wet daaraan toevoegt, is het aan de werknemer zenden van een kopie van een brief naar de octrooiraad of een standaardbrief. Zo moet de octrooihouder bijvoorbeeld jaarlijks een takse betalen voor de instandhouding van zijn octrooien. Dit leidt ertoe dat hij jaarlijks een schatting maakt of het technisch en economisch zinvol is het octrooi 192
Zie nr. 2.10.4. 50
in stand te houden. Besluit hij het octrooi op te geven dan eist dit een standaardbrief aan werknemer. De tweede groep omvat de bepaling van de vergoeding aan de werknemer. Hiervoor zijn inderdaad afzonderlijke berekeningen vereist. Juist bij succesvolle uitvindingen zal dit extrawerk bezorgen, maar dit is zeker zinvol. Enkele vereenvoudigingen die het Reontwerp voorstelt vind ik wel zinvol. De afschaffing van de beperkte opeising. Deze wordt weinig toegepast en het geeft vele complicaties voor de exploitatie van het octrooi door de werknemer. Het voorstel om niet de werkgever te laten bepalen voor welk deel iedere medeuitvinder aan het doen van de uitvinding heeft bijgedragen, maar dit aan de uitvinders zelf over te laten. De werkgever was niet aanwezig bij de uitvinding, hij krijgt slechts informatie van hen. De uitvinders kennen de feitelijke situatie het best. Schrapping van par. 14. De werkgever wil in sommige landen geen octrooi aanvragen. De praktijk leert dat de werknemer hoogst zelden gebruik van het aanbod van de werkgever om daar octrooi aan te vragen Schrapping van par. 16. De werkgever die een octrooiaanvrage niet wil voortzetten of een verkregen octrooi niet wil instandhouden, moet dit aanbieden aan de werknemer. Ook van deze mogelijkheid maken werknemers zelden gebruik. Het zal economisch voor hen niet aantrekkelijk zijn.
2.11
Samenvatting
De huidige Duitse wet geeft een duidelijke en evenwichtige regeling voor dienstuitvindingen en de passende vergoeding van de dienstuitvinder. De ingewikkelde aanvraagprocedure van een octrooi en de uiteenlopende lotgevallen van een octrooi kunnen vele complicaties geven. De wet geeft voor vele mogelijke geschilpunten een oplossing en is daardoor uitgebreid. Ondanks het grote aantal dienstuitvindingen geeft de wet aanleiding tot relatief weinig processen door de weloverwogen wettekst en het bestaan van de adviescommissie. De passende vergoeding wordt gekoppeld aan de prestatie van de werknemer en zijn positie in het bedrijf. Het bepalen van de passende vergoeding volgens de richtlijnen eist daarom werk doordat het aandeel van de werkgever en dat van de werknemer bij de totstandkoming van de uitvinding nauwkeurig vastgesteld moeten worden. Het Reontwerp poogt de wet eenvoudiger uitvoerbaar te maken. Het roept in zijn totaliteit meer bezwaren op dan het voordelen brengt en wordt niet verder door het parlement behandeld. Enkele van de voorgestelde vereenvoudigingen zijn wel zinvol.
51
52
3.
DE COMPENSATIE VOOR EEN WERKNEMER–UITVINDER TER ZAKE VAN EEN UITVINDING IN NEDERLAND
3.1
Inleiding en probleemstelling
In het geldende Nederlandse recht heeft de werkgever recht op de uitvinding van een werknemer waarvan de aard van de betrekking meebrengt dat de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft (art. 12 lid 1 Row 1995). De werknemer-uitvinder heeft recht op een billijk bedrag, indien hij niet geacht kan worden in het door hem genoten loon of de door hem genoten geldelijke toelage of in een bijzonder door hem te ontvangen uitkering vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi (art. 12 lid 6 Row 1995). Dit recht noem ik compensatie. In hoeverre de compensatie verschilt van de passende vergoeding (angemessene Vergütung) in het Duitse recht komt in nr. 3.4 aan de orde. Het probleem dat ik aan de orde stel, is de compensatie voor gemis aan octrooi. Deze compensatie kan op twee manieren ingevuld worden: een gratificatie dat wil zeggen een arbeidsrechtelijke invulling, of een recht op een deel van de opbrengsten dat wil zeggen een octrooirechtelijke invulling.193 Daartoe behandel ik eerst de wetsgeschiedenis. De onduidelijke wetsgeschiedenis van de Octrooiwet 1910 laat beide uitlegmogelijkheden toe (nr. 3.2). Vervolgens bespreek ik in nr. 3.3 de compensatie naar Nederlands recht. De jurisprudentie en de meerderheid van de literatuur opteren met een beroep op de wetsgeschiedenis voor de arbeidsrechtelijke invulling. In nr. 3.4 volgt een vergelijking van de compensatie in Nederland met de passende vergoeding in Duitsland. In nr. 3.5 bepaal ik mijn standpunt. In nr. 3.6 schets ik mogelijke gevolgen van het overnemen in Nederland van de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen. Nr. 3.7. bevat een samenvatting van dit hoofdstuk.
3.2
De wetsgeschiedenis
3.2.1
Art. 10 OW 1910
In het wetsvoorstel luidde art. 10 als volgt: 1. Ingeval het voortbrengsel, de werkwijze of de verbetering waarvoor octrooi wordt aangevraagd, is uitgevonden door iemand die in dienst van een ander eene betrekking bekleedt, welker aard mede brengt, dat hij zijne bijzondere kennis aanwende tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die, waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft, dan heeft de werkgever aanspraak op octrooi. 2. De werkgever is in zoodanig geval verplicht den uitvinder een aan het belang der uitvinding evenredig bedrag toe te leggen, wanneer de uitvinder niet geacht kan worden hetzij in het door hem genoten loon of in eene bijzondere door hem ontvangen uitkeering vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi. De doelstellingen van de wetgever van de Octrooiwet 1910 waren het stimuleren en het openbaarmaken van uitvindingen door de kansen op winstgevende exploitatie te vergroten door toekenning van exclusieve rechten in de vorm van een octrooi. Dan rijst de kardinale vraag: wie 193
53
Quaedvlieg 1996, blz. 121.
krijgt het octrooi? De hoofdregel is: het octrooi wordt verleend aan de uitvinder die als eerste octrooi aanvraagt. Hij is in overeenstemming met het rechtvaardigheidsgevoel: hij erkent de prestatie van de uitvinder. Tevens stimuleert hij het doen van uitvindingen en het openbaarmaken daarvan.194 Een ander middel om de nijverheid te bevorderen, waarbij mogelijkerwijs uitvindingen worden gedaan, is het laten verrichten van onderzoek door speciaal daartoe aangestelde werknemers. De Memorie van Toelichting bij art. 10 bevatte de volgende passage: "De uitvindingen die in dienstbetrekking zijn gedaan, waaronder te verstaan zijn de uitvindingen gedaan door hem, wiens betrekking uit haren aard medebrengt, dat hij zijne kennis aanwende tot het doen van uitvindingen, behoren billijkheidshalve aan de werkgever”(cursivering A.R.).195 De motivering om dit recht niet aan de uitvinder, maar aan de werkgever toe te kennen was minimaal: het woord "billijkheidshalve". Het sprak in de ogen van de wetgever kennelijk van zelf. Als compensatie voor dit verlies aan octrooi kreeg de werknemer-uitvinder een aanspraak op een vergoeding. De wetgever ging van het idee uit dat de partijen bij de bepaling van het loon reeds rekening zouden hebben gehouden met de kans dat de werknemer een uitvinding zou doen en dat het gemis aan octrooi van de werknemer in het loon verdisconteerd zou zijn. Daarom luidde het voorstel in lid 2 ”De werkgever is in zoodanig geval verplicht den uitvinder een aan het belang der uitvinding evenredig bedrag toe te leggen, wanneer de uitvinder niet geacht kan worden hetzij in het door hem genoten loon of eene bijzondere door hem te ontvangen uitkering vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi.” (cursivering A.R.).196 "In een zodanige dienstverhouding ligt tot op zekere hoogte een kansovereenkomst, waarbij de werknemer tegen een van tevoren bepaalde beloning de onzekere voordelen van zijn arbeid afstaat. Waar echter die voordelen bovenmatig groot kunnen zijn is het wenselijk voor het geval zulk een gunstige uitkomst wordt verkregen, een billijke vergoeding boven de bepaalde beloning aan de uitvinder toe te kennen. Hiertoe strekt het tweede lid", aldus de Memorie van Toelichting.197 De billijke vergoeding was een aan het belang der uitvinding evenredig bedrag (cursivering A.R.). Zij behoorde te worden toegekend, wanneer de uitvinder niet geacht kan worden hetzij in het door hem genoten loon of in eene bijzondere door hem te ontvangen uitkeering vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi. Het wetsontwerp ging uit van de veronderstelling dat de werkgever en de werknemer de kans op een uitvinding en de mogelijke voordelen daarvan voor de werkgever, konden en zouden verdisconteren in een hoger salaris. Voor het geval dat partijen dat niet of niet op de juiste wijze gedaan zouden hebben, achtte het wetsontwerp een bepaling van aanvullend recht voldoende: suppleer het te lage loon met een bedrag evenredig aan het belang der uitvinding. Enkele Kamerleden wezen erop, dat het voorgestelde art. 10 een uitzondering vormde op de hoofdregel. "Slechts ten gevolge van een uitdrukkelijke wetsbepaling komt het octrooi toe aan de werkgever en niet overeenkomstig de algemene beginselen aan de uitvinder".198 Zij waren er niet van overtuigd dat de werkgever billijkheidshalve recht heeft op de uitvindingen van zijn werknemers. Ook stelden zij de vraag of de hoogte van de vergoeding aan partijen kon worden overgelaten, dan wel of de wet dit moest regelen. In het laatste geval zou ter bescherming van de werknemer de wet moeten bepalen, dat hij geen afstand van de vergoeding kon doen. De minister achtte ter bescherming van de werknemer een dwingendrechtelijke regeling van de 194
Moorrees, blz. 50-52. Idem, blz. 55. 196 Idem, blz. 49. 197 Idem, blz. 56. 198 Idem, blz. 58. 195
54
vergoeding noodzakelijk. Daartoe werd lid 3 opgenomen. De minister verwierp de suggestie van enkele Kamerleden dat de werkgever een zeker minimum van de met het octrooi te behalen winst aan de uitvinder moest afstaan. Hij wees op de problemen van de winstbepaling, bijv. indien in een machine 20 octrooien werden toegepast. Bij nader inzien achtte hij de woorden "een aan het belang der uitvinding evenredig bedrag" te vaag en verving deze door "een in het verband met het geldelijke belang der uitvinding en met de omstandigheden, waaronder zij plaats had, billijk bedrag". De minister verkortte de gewone verjaringstermijn van het recht van de werknemer, dat ingevolge lid 3 van dwingend recht is, van 30 jaar tot 3 jaar. Zijn argument was bescherming van de werkgever tegen aanspraken van de werknemer vele jaren na de octrooiverlening. Hij achtte het hoogst bezwaarlijk vele jaren later de waarde van de uitvinding ten tijde van de octrooiverlening te doen bepalen. Het geldelijk belang van de uitvinding vele jaren later kan niet als maatstaf worden genomen, want de in de loop der jaren behaalde winst wordt vooral bepaald door de exploitatie van de werkgever, aldus de minister.199 De werknemer kon zijn vordering instellen bij de kantonrechter. Werknemer en werkgever konden zich ook schriftelijk tot de Octrooiraad wenden met het verzoek het bedrag vast te stellen. De Octrooiraad voldeed aan het verzoek. Partijen werden gehouden aan de beslissing van de Octrooiraad. De parlementaire stukken bevatten geen nadere informatie over de procedure bij de Octrooiraad. Deze parlementaire discussie leidde tot de volgende wettekst van art.10: Lid 1 Ingeval het voortbrengsel, de werkwijze of de verbetering waarvoor octrooi wordt aangevraagd, is uitgevonden door iemand, die in dienst van een ander eene betrekking bekleedt, welker aard medebrengt, dat hij zijn bijzondere kennis aanwende tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft, heeft de werkgever aanspraak op octrooi. Lid 2 Wanneer in zodanig geval de uitvinder niet geacht kan worden, in het door hem genoten loon of in een bijzondere door hem ontvangen uitkering vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi, is de werkgever verplicht, hem een in verband met het geldelijk belang der uitvinding en met de omstandigheden waaronder zij plaats had, billijk bedrag toe te leggen. Indien de werkgever en de uitvinder omtrent het bedrag niet tot overeenstemming kunnen komen, kunnen zij zich schriftelijk wenden tot de Octrooiraad met het verzoek, dat het bedrag door deze worde vastgesteld. De Octrooiraad voldoet aan dat verzoek. Aan zijn beslissing zijn partijen gehouden. Maken de werkgever en de uitvinder niet van deze bevoegdheid gebruik, dan is art. 56 van toepassing. Elk vorderingsrecht van de uitvinder krachtens deze bepaling vervalt na verloop van drie jaren sedert de dagtekening van het octrooi. Lid 3 Elk beding, waarbij van het vorige lid bepaalde wordt afgeweken is nietig. Bij terugblikken ontstaat het volgende beeld: de wetgever wilde werkgevers stimuleren werknemers in dienst te nemen voor onderzoek; de werkgever krijgt het octrooi voor een uitvinding van de onderzoeker; ter rechtvaardiging van het gemis aan octrooi krijgt de onderzoeker een aanspraak op een compensatie, die gekoppeld is aan het geldelijke belang van het octrooi. Op deze wijze deelt de uitvinder in de voordelen van het octrooi. De wetgever verwachtte dat partijen bij arbeidsovereenkomsten met werknemers met bijzondere kennis in vele gevallen de kans op een uitvinding reeds verdisconteerd zouden hebben in het salaris. De compensatie is dwingend recht geworden. De werkgever krijgt altijd het octrooi, dus moet de 199
55
Idem, blz. 61.
werknemer altijd recht op compensatie krijgen, voor zover het loon onvoldoende is of de voordelen voor de werkgever bovenmatig zijn. De wetgever stelde het geldelijk belang van de uitvinding gelijk aan de waarde op het moment van octrooiverlening. Hij ging ervan uit dat deze waarde ten tijde van de octrooiverlening uiterlijk drie jaar daarna bepaalbaar zou zijn. 3.2.2 Art. 12 Row 1995 in de Tweede Kamer Het wetsvoorstel voor de Row 1995 bevatte in art. 12 nauwelijks inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het oude art. 10. Slechts het wegvallen van de Octrooiraad als rechtsprekende instantie binnen het Bureau voor de Industriële Eigendom had tot gevolg dat de procedure verviel waarbij een werknemer en werkgever de Octrooiraad konden verzoeken de compensatie te bepalen.200 Bij de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel herhaalde de Tweede Kamer de beweegredenen voor octrooiverlening uit 1910: stimuleren van uitvindingen en het openbaarmaken daarvan.201 In het kader van het bevorderen van de speurzin van alle werknemers vonden de leden Witteveen-Hevinga en Van der Hoeven het onjuist dat de uitvindingen gedaan door werknemers die niet aangesteld waren voor onderzoek toekwamen aan de werkgever.202 De tekst van art. 10 lid 1 liet echter een dergelijke uitleg toe. Zij dienden daarom een amendement in, waardoor de werkgever slechts recht krijgt op het octrooi voor uitvindingen van werknemers speciaal aangesteld voor onderzoek en ontwikkeling.203 De regering nam dit over. Door het aannemen van het amendement krijgt een werknemer die niet voor onderzoek is aangesteld en een uitvinding doet, recht op octrooi (art. 12 lid 1). De wetgever besteedde geen aandacht aan de vragen die rijzen bij het exploiteren van het octrooi door de werknemer, bijvoorbeeld of de werknemer verplicht is eerst met zijn werkgever te gaan onderhandelen over een licentie en of hij zijn werkgever mag beconcurreren. Bij de schriftelijke voorbereiding wees een lid op de vaagheid van de formulering "billijk bedrag" in het oude art. 10 lid 2 en de diversiteit van de rechterlijke uitspraken over de compensatie.204 De regering vond het geven van algemene richtlijnen voor het begrip "billijk bedrag" lastig en zij oordeelde het niet opportuun om een uitgewerkte regeling te geven gezien het gering aantal geschillen.205 Bij de mondelinge behandeling nam de Kamer hier genoegen mee. Zo werd art. 10 lid 2 en 3 praktisch ongewijzigd vernummerd tot art. 12 lid 6 en 7. De HR deed de uitspraak Hupkens/Van Ginneken op 27 mei 1994, dus na het Kamerdebat in maart 1994. Zou het arrest uitgesproken en gepubliceerd zijn voorafgaande aan het Kamerdebat, dan zou dit zeer waarschijnlijk anders verlopen zijn.206 Deze voor de werknemer ongunstige uitspraak bevatte geen duidelijke uitleg van de compensatie. Dit arrest behandel ik in nr. 3.3.5 uitvoerig. Art.12 Row 1995 luidt aldus: 200
Tweede Kamer, 1991-1992, 22604, nr. 3, blz. 21. Van der Hoeven, Handelingen 2e Kamer 15 maart 1994, 61, blz. 4507. 202 Idem, blz. 4508. Witteveen-Hevinga, a.w., blz. 4512. 203 22604, nr. 22, amendementen van de leden Witteveen-Hevinga en Van der Hoeven. 204 Tweede Kamer, 1992-1993, 22604, nr. 8, blz. 10. 205 Tweede Kamer, 1992-1993, 22604, nr. 9, blz. 10. 206 HR 27 mei 1994, NJ 1995, 136 nt J.H. Spoor en BIE 1995, 25. 201
56
1.
6.
7.
Indien de uitvinding, waarvoor octrooi wordt aangevraagd, is gedaan door iemand die in dienst van een ander een betrekking bekleedt, heeft hij aanspraak op octrooi, tenzij de aard van de betrekking medebrengt, dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft. In het laatstgenoemde geval komt de aanspraak op octrooi toe aan de werkgever. ….. Ingeval de uitvinder niet geacht kan worden in het door hem genoten loon of de door hem genoten geldelijke toelage of in een door hem te ontvangen bijzondere uitkering vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi, is degene aan wie krachtens het eerste, tweede of derde lid, de aanspraak op octrooi toekomt, verplicht hem een, in verband met het geldelijke belang van de uitvinding en met de omstandigheden waaronder zij plaatshad, billijk bedrag toe te kennen. Een vorderingsrecht krachtens dit lid vervalt na verloop van drie jaren sedert de datum waarop het octrooi is verleend. Elk beding, waarbij van het zesde lid wordt afgeweken, is nietig.
3.2.3 Art. 12 Row 1995 in de Eerste Kamer Enkele Eerste Kamerleden vroegen de regering aandacht voor de compensatie.207 Zij verzochten om een nadere studie naar de mogelijkheden van de compensatie in de vorm van een billijk deel van de opbrengst van het octrooi. De regering vond dit erg ver gaan en wees het verzoek af.208 3.3
De compensatie in de rechtspraak en in de literatuur
3.3.1
Inleiding
De bepalende factoren voor de compensatie voor het gemis aan octrooi waren volgens art. 10 lid 2: het geldelijk belang van de uitvinding, de omstandigheden waaronder zij plaats vond en de billijkheid. Hierna volgt eerst een analyse van de rechtspraak: de jurisprudentie van 1945 tot 1975 (nr. 3.3.2), vervolgens de uitspraak van Rb. Den Bosch 29 juni 1984, die een uitzondering vormt binnen de lagere jurisprudentie (nr. 3.3.3) en ten slotte HR 25 mei 1994 (Hupkens/Van Ginneken) (nr. 3.3.5). Deze analyse houdt voor een deel zijn waarde, omdat het huidige art.12 lid 6 nagenoeg gelijk is aan art. 10 lid 2 van de oude wet. Na een behandeling van de literatuur vóór en na de uitspraak Hupkens / Van Ginneken (nr. 3.3.4 en 3.3.6) en een schets van het beleid van de werkgevers (nr. 3.3.7), volgt mijn commentaar op het arrest HR 25 mei 1994 ( Hupkens/Van Ginneken) (nr.3.3.8). Tenslotte bespreek ik het recente arrest HR 1 maart 2002, dat een breuk vormt met de voorafgaande jurisprudentie (nr. 3.3.9).210 3.3.2
De rechtspraak van 1945 tot 1975
De HR doet in dit tijdvak één uitspraak over de strekking van art. 10 lid 2.211 De HR overwoog 207
Schuurman, handelingen 1e Kamer 13 december 1994, 9, blz. 260 en 267. Pitstra a.w., blz. 262 en 269. 208 Ibidem, blz.266 en 271. Noot 207 is vervallen 210 HR 1 maart 2002, JAR 2002, 66; NJ 2003, 210 nt. G.J.J. Heerma van Voss (afdelingshoofd). 211 HR 30 juni 1950, NJ 1952, 36 nt. DJV ( Perquin/Perfra). 57
dat “uit art. 10 lid 2 allerminst de zorg van de wetgever spreekt om te bereiken, dat de werknemer-uitvinder, al ware tevoren anders bedongen, vrijelijk over zijn uitvinding zal mogen beschikken, maar veeleer om voor het in het artikel geregelde geval te verwezenlijken dat de werknemer, al ware vroeger anders overeengekomen, in billijke mate deel hebbe aan de baten, die zijn uitvinding voor het bedrijf afwerpt”.(curs. A.R.) Dit proces betreft een hoogst merkwaardig geval, dat in nr. 4.3 behandeld zal worden. Het beïnvloedde de lagere rechtspraak niet. De meeste van het geringe aantal uitspraken van de lagere rechters in de periode 1945 - 1975 nemen voor de interpretatie van "gemis aan octrooi" de omschrijving van de minister over.212 Zij verstaan daaronder de waarde van het octrooi ten tijde van de verlening, ware de uitvinder een vrije uitvinder geweest.213 Deze fictieve waarde is lastig te bepalen en eist altijd een deskundigenadvies. Deze uitleg leidt tot lage bedragen. Het nu volgende vonnis van Rb. Maastricht illustreert dit.214 Een hulptekenaar-constructeur, die meerdere uitvindingen had gedaan, vroeg compensatie.215 Zijn loon blijkt niet uit de processtukken. De Rechtbank vond het vanzelfsprekend dat deze werknemer uitvindingen had gedaan, alhoewel hij blijkens zijn functie niet aangesteld was om onderzoek te doen. De Rechtbank vroeg advies aan deskundigen over de waarde van het octrooi ten tijde van de verlening ware de uitvinder een vrije uitvinder geweest. Zij schatten de waarde voor de werkgever op ƒ 280.000. Zij achtten zich wegens het fictieve karakter niet in staat de waarde van de octrooien op het moment der verlening te bepalen voor het geval de uitvinder een vrije uitvinder ware geweest. De meerderheid van hen meende dat de uitvinder geen vergoeding had gekregen in het door hem genoten loon. Zij stelde de compensatie op ƒ 100.000. De minderheid bepaalde dit bedrag op ƒ 25.000. De Rechtbank nam dit advies niet over en wees een tweede groep deskundigen aan. Zij bepaalden conform de opdracht van de Rechtbank de waarde van de octrooien ten tijde van de verlening, ware de uitvinder een vrije uitvinder geweest. Zij waardeerden de octrooien op maximaal ƒ 19.500 en minimaal ƒ 9.000. De Rechtbank overwoog dat een na de uitvinding gevolgde promotie waaraan een normale salarisverhoging was verbonden geen vergoeding vormde voor het gemis aan octrooi. Op grond van het rapport van de tweede groep deskundigen en rekening houdend met de eenmalige gratificatie van ƒ 620, bepaalde de Rechtbank naar billijkheid de compensatie op ƒ 7.500. Dit bedrag is dus lager dan de minimale waarde van de tweede groep deskundigen. Al met al duurde dit proces ruim 9 jaar. 212
Ktg. Zaandam 12 april 1962, BIE 1964, blz. 40. Rb. Maastricht 27 sept. 1962, BIE 1964, blz. 28. Ktg. Groningen 16 dec. 1965, BIE 1968, blz.90. In hoger beroep verwierp Rb. Groningen 24 feb.1967 dit uitgangspunt, maar kwam niet tot een uitspraak, omdat partijen een schikking troffen. Rb. Den Haag 5 maart 1971, BIE 1974, blz. 188, N.J. 74, 326. 213 Moorrees, a.w., blz. 61. 214 Rb. Maastricht 27 sept. 1962, BIE 1964, blz. 28 (hulptekenaar). 215 Volgens de Kantonrechter viel deze uitvinder gezien de aard van zijn aanstelling (hulptekenaar) niet onder het toepassingsgebied van lid 1. Hij valt nu zeker ook niet onder het restrictiever geformuleerde art. 12 lid 1. 58
3.3.3
Rb. Den Bosch 29 juni 1984
Nu volgt een uitspraak van Rb. Den Bosch dat een ander criterium hanteerde. Het is een eindvonnis na een langdurig proces.216 Het betrof een ingenieur aangesteld als wetenschappelijk medewerker die twee uitvindingen had gedaan. Hij was vervolgens tot directeur benoemd en daarna ontslagen op grond van een feit dat los stond van de compensatie. De Rechtbank vroeg aan deskundigen de waarde van het octrooi ten tijde van de verlening te bepalen bij de meest winstgevende exploitatie en bij het bepalen van de vergoeding eventueel de volgende omstandigheden in aanmerking te nemen: a) de aard der werkzaamheden en het tot dusverre genoten salaris b) de rol van andere werknemers en eventuele onderzoeksfaciliteiten voor de uitvinder c) de rol van de werkgever bij de commerciële exploitatie d) de waardering van de uitvinding an sich en eventuele te overwinnen technische problemen. De deskundigen constateerden, dat het genoten salaris geen vergoeding bevatte voor uitvindersarbeid, dat het een éénmansuitvinding betrof en dat de onderzoeksfaciliteiten irrelevant waren voor de vergoeding. Dit bracht mee, dat de uitvinder aanspraak had op een vergoeding. Zij waren van oordeel dat de goede en waardevolle uitvindingen de techniek een stap voorwaarts hadden gebracht. Voor de waardebepaling op het moment van octrooiverlening gingen deskundigen ervan uit dat tussen de werkgever en de uitvinder een licentieovereenkomst gesloten zou zijn. Dit leidde tot een vergoeding van ƒ 77.900, gelet op de behaalde omzet met het octrooi in de jaren na de octrooiverlening. De Rechtbank nam het deskundigenbericht over. De kosten van het deskundigenbericht bedroegen ƒ 30.000, waaraan de uitvinder ƒ 20.000 moest bijdragen. 3.3.4
De literatuur vóór de uitspraak Hupkens/Van Ginneken
De schrijvers beschouwen de nauw met elkaar samenhangende vragen waarom een werkgever recht heeft op een octrooi voor een uitvinding van zijn onderzoeker en die van de compensatie aan de onderzoeker voor het gemis aan octrooi zelden in onderling verband. Zij schenken geen aandacht aan het feit, dat de verplichting tot het betalen van de compensatie dwingend recht is. De rechtvaardiging van de toekenning van het octrooi aan de werkgever voor de uitvindingen van zijn onderzoekers is veelal uiterst beknopt: het niet kunnen missen van dergelijke uitvindingen217 of het verschaffen van gelegenheid en middelen door de werkgever en het wellicht in dienst nemen van de werknemer voor dit probleem218 of de werkgever heeft recht op alle vruchten van de arbeid van zijn werknemer.219 De compensatie van lid 2 wordt door sommigen gezien als een correctiemiddel voor een eventueel te laag loon. Voor deze correctie moet het geldelijk belang van het octrooi bepaald worden en dat moet vervolgens verminderd worden met het reeds genoten loon. Het ijkpunt voor 216
Rb. Den Bosch 24 juni 1977, BIE 1985, blz. 97, bekrachtigd door Hof Den Bosch 24 mei 1978, BIE 1985 blz. 99, en vervolgd in Rb. Den Bosch 2 feb. 1979, BIE 1985 blz. 103, bekrachtigd door Hof Den Bosch 4 juni 1980, BIE 1985 blz.104. Eindvonnis Rb. Den Bosch 29 juni 1984, BIE 1985 blz. 107. 217 Gielen/ Hagemans, blz. 34. 218 E.A. van Nieuwenhoven Helbach, nr. 217-218. 219 Croon, blz. 8. 59
het vaststellen van het geldelijk belang is volgens de meesten het tijdstip van de octrooiverlening.220 Croon daarentegen is van oordeel dat een uitkering voor een werknemer die een uitvinding doet en die aangesteld is voor uitvinderswerkzaamheden een bevoordeling vormt, zelfs een discriminatie ten opzichte van andere werknemers wier arbeid ook bijzondere voordelen aan de werkgever geeft.221 Een uitvinding is een min of meer normale vrucht van een dergelijke werknemer, die aan de werkgever toekomt. Croon wijst erop dat vele uitvindingen het resultaat van teamarbeid zijn. Hij trekt de parallel met de voetbalsport. Door de samenwerking van verschillende spelers komt één speler in de positie om de bal in het doel te schoppen.222 Croon acht een vergoeding slechts gerechtvaardigd bij uitvindingen die voor deze werknemer als een uitschieter te kwalificeren zijn. Het uitgangspunt van Rb Maastricht is zijns inziens juist: de waarde van de uitvinding ten tijde van de octrooiverlening, ware de uitvinder een vrije uitvinder geweest. Hirsch Ballin bestrijdt dit laatste criterium, hij wijst erop dat gemis twee betekenissen heeft: een niet bezitten van een begeerlijk iets en een niet meer bezitten van iets dat men is kwijtgeraakt.223 Hij constateert terecht, dat de uitvinder tengevolge van lid 1 nooit aanspraak op octrooi had. Hier wordt gemis derhalve gebruikt in de eerste betekenis. Bij de toekenning moet men zich daarop baseren. De waarde van het octrooi ten tijde van de verlening ware de uitvinder een vrije uitvinder geweest, gaat daarentegen niet van die situatie uit. Hij hekelt de lange duur van het proces voor Rb Maastricht. Van Nouweland verwerpt de theorie van "bevoordeling" van Croon. Hij ziet in de vergoeding voor het gemis aan octrooi zowel een correctie voor een eventueel te laag loon, als ook een aanmoediging tot het doen van uitvindingen.224 In tegenstelling tot de hierboven genoemde schrijvers verwerpt Chavannes de veronderstelling dat het gehele of een gedeelte van genoten arbeidsloon een vergoeding voor het gemis aan octrooi zou bevatten, omdat dit geheel bezijden de realiteit van de arbeidsverhoudingen is: geen werknemer kan beloven noch waarmaken dat hij uitvindingen en nog wel octrooieerbare zal doen; geen serieuze werkgever zal voortdurend vooruitbetalingen doen op in de toekomst verschuldigde vergoedingen voor gemis aan octrooi.225 De compensatie moet daarom niet bepaald worden aan de hand van de waarde van het octrooi ten tijde van de verlening, maar op basis van een redelijk en realistisch exploitatiemodel, bijvoorbeeld een licentiecontract zoals in Rb. Den Bosch.226 3.3.5
HR 25 mei 1994 (Hupkens/ Van Ginneken)
Illustratief voor de problemen bij het bepalen van de compensatie is het proces Hupkens/ Van Ginneken. Hupkens, een HTS'er, deed binnen een maand na zijn indiensttreding een uitvinding 220
Gielen/Hagemans, blz. 35.Van Nieuwenhoven Helbach, nr. 218. Nouweland, blz. 16-32. Croon, blz. 8. 222 Croon, blz. 20 noot 31. 223 Hirsch Ballin, Beschouwing over de inaugurele rede van Mr. C. Croon, Auteursrechtelijke opstellen, 1970, blz. 119. 224 Van Nouweland, blz. 60. 225 L.B. Chavannes, Vergoeding voor gemis aan octrooi, BIE 1985, blz. 171. 226 Rb. Den Bosch 29 juni 1984, BIE 1985, blz. 97. 60 221
voor een bestaand probleem van zijn werkgever, dat een team van deskundigen kort daarvoor niet had kunnen oplossen. De arbeidsovereenkomst verwees voor een vergoeding ter zake van eventuele uitvindingen naar art. 10 lid 2 OW 1910. Partijen hadden niet over de betreffende bepaling onderhandeld, maar haar ontleend aan een andere arbeidsovereenkomst. Nadat de uitvinding geleid had tot een goed werkende machine, een flexibele mixer, verzocht Hupkens Van Ginneken om compensatie. Van Ginneken wees dit af en Hupkens nam daarop ontslag. De Kantonrechter was van oordeel dat het salaris niet zo hoog was dat het een compensatie bevatte voor het gemis aan octrooi en benoemde deskundigen ter bepaling van de compensatie.227 De deskundigen waren het wel eens over de bepalende factoren voor de vergoeding: het gemis aan octrooi, het geldelijk belang der uitvinding, de omstandigheden waaronder de uitvinding plaatsvond en de billijkheid. Zij oordeelden dat de factoren deels in elkaars verlengde liggen of elkaar overlappen. Toepassing van de factoren leidde echter tot grote verschillen: de minderheid, Mulder, kwam tot ƒ 50.000 en de meerderheid, Klaus en Verkade, op ƒ 585.000 en een royalty voor de in de toekomst te leveren machines. Mulder baseerde zich op het eerder genoemde vonnis van Rb. Den Bosch.228 Hij hanteerde als toetselementen in de eerste plaats de door de Rechtbank genoemde omstandigheden waaronder de uitvinding plaats vond: de aard der werkzaamheden en het tot dusver genoten salaris; de rol van andere werknemers en eventuele onderzoeksfaciliteiten; de rol van de werkgever bij de commerciële exploitatie; en waardering van de uitvinding an sich en eventuele te overwinnen technische problemen. Mulder was van oordeel dat de uitvinding het resultaat was van normale technische expertise, dat geen onbekende problemen moesten worden opgelost en dat de aanwezige kennis in de onderneming een belangrijke rol had gespeeld. Het toepassen van de uitvinding door de werkgever zei niets over de waarde, aldus Mulder. Hij breidde de lijst van de door Rb. Den Bosch genoemde omstandigheden uit.229 Eerst keek hij naar: de opleiding en de vraag of de werknemer zelfstandig de uitvinding had gedaan of op instructies van de werkgever. Vervolgens voegde hij de volgende omstandigheden toe: de vraag of de uitvinding aantoonbaar invloed had gehad op de markt en in het bijzonder het gedrag van de concurrenten en tenslotte de vraag of de werknemer zelfstandig de mogelijkheid had de uitvinding te exploiteren. Mulder woog alle omstandigheden en meende dat de kans op een licentieovereenkomst met een derde buitengewoon klein was. Zijn conclusie was dat bij een licentieovereenkomst met de werkgever een vergoeding van ƒ 50.000 redelijk was. Ten overvloede voegde hij een berekening eraan toe welke passende vergoeding Hupkens naar Duits recht gekregen zou hebben. Hij becijferde die op ƒ 68.000.230 De meerderheid was daarentegen van oordeel dat de uitvinding een zeer bruikbare constructie opleverde, alhoewel zij niet buitengewoon inventief was, dat zij een potentieel waardevol perspectief bood voor een probleem waarvoor reeds langere tijd naar een oplossing was gezocht en dat de Octrooiraad octrooi verleend had omdat de uitvinding voldoende niveau had en aan de eisen van de ROW voldeed. Bovendien is de levenscyclus van de flexibele mixer bijzonder lang, hetgeen wijst op de grote waarde. Deze omstandigheden leidden er niet toe de compensatie te verhogen of te verlagen. Volgens de meerderheid strekt lid 2 ertoe de werknemer enigszins te herstellen in de onderhandelingspositie die hij als octrooihouder-uitvinder gehad zou hebben, 227
HR 25 mei 1994, BIE 1995, 25 en NJ 1995, 136 nt. J.H. Spoor. Rb. den Bosch 29 juni 1984, BIE 1985, blz 107. 229 Zie nr. 3.3.3. 230 Zie voor de berekening en mijn commentaar nr. 3.4.3. 61 228
maar die hem door lid 1 ontnomen is. In die situatie zouden werkgever en werknemer een exclusieve licentieovereenkomst hebben gesloten. De meerderheid kwam op grond van de billijkheid en de omstandigheden van het geval tot een royaltypercentage van 1% van de brutoomzet van de uitgevonden mixer en 1/4% van de installaties waarvan de mixer een onderdeel vormde. Deze installaties zouden zonder de goed werkende mixer niet verkocht zijn. Op grond van vertrouwelijk aan de deskundigen verstrekte omzetgegevens kwamen zij tot een compensatie van ƒ 585.000. De Kantonrechter nam het meerderheidsadvies over en koos daarmee voor een octrooirechtelijke invulling. Voor de periode van de uitvinding tot het vonnis bepaalde de Kantonrechter de compensatie op ƒ 585.000. Hij gaf verder de maatstaven om de compensatie te berekenen voor de periode van de uitspraak tot het einde van het octrooi: een royaltypercentage van 1% van de bruto-omzet van de uitgevonden machines en 1/4% van de installaties waarvan de machine een onderdeel uitmaakte. De Rechtbank hanteerde daarentegen als uitgangspunt de in het eerste lid van art. 10 toegepaste hoofdregel dat de vruchten van betaalde arbeid aan de werkgever toekomen, waarbij als uitzondering onder omstandigheden op grond van lid 2 aan de werknemer een billijk bedrag kan worden toegekend. De Rechtbank verwierp daarom de gedachtegang van de meerderheid van de deskundigen en de door de meerderheid veronderstelde licentieovereenkomst, waarbij de compensatie afhankelijk gesteld wordt van de exploitatie door de werkgever. De Rechtbank beriep zich daartoe op de wetsgeschiedenis en op een door de werkgever overgelegd advies van een oud-voorzitter van de Nederlandse Octrooiraad, Van Benthem. Volgens hem regelen de grotere Nederlandse bedrijven het salaris van dienstuitvinders binnen het reguliere beloningsstelsel; zij keren zelden gratificaties uit en relateren deze nooit aan de commerciële waarde van de uitvinding voor het bedrijf. De Rechtbank oordeelde de uitvinding enerzijds niet bijzonder inventief, de exploitatie zonder de installaties van de werkgever niet voor de hand liggend, anderzijds loste het een belangrijk probleem voor de bedrijfsvoering van de werkgever op en was daardoor van groot belang. Op grond van de billijkheid bepaalde de Rechtbank de compensatie op ƒ 75.000. Dit is te karakteriseren als een arbeidsrechtelijke invulling. Hupkens moest zijn deel in de kosten van de deskundigen betalen en wel ƒ 25.000. Zijn totale proceskosten bedroegen meer dan ƒ 100.000. AG Koopmans verwerpt in zijn conclusie voor het arrest Hupkens/Van Ginneken het afstemmen van de compensatie op de financiële voordelen die de onderneming behaald heeft met de uitvinding. Hij gebruikt daarvoor twee argumenten. Zijn eerste argument is het feit dat de financiële voordelen afhangen van de wijze van exploitatie door de onderneming. Zijn tweede argument is dat de arbeidsovereenkomst met de onderzoeker een kansovereenkomst is.231 De HR verwierp het cassatieberoep van de werknemer. Ter wille van de duidelijkheid benoem ik de volgende overwegingen en breng daarin cursiveringen aan. A: "Naar het oordeel van de Rechtbank zal in gevallen als bedoeld in art. 10 lid 1 - uitvindingen gedaan in het kader van een dienstbetrekking waarvan de aard meebrengt dat de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft - in de regel mogen worden aangenomen dat het overeengekomen loon van de werknemer een vergoeding inhoudt voor het missen van de aanspraak op octrooi," 231
BIE 1995, blz.95/96, NJ 1995, 136 op blz. 568. 62
De HR gaat nader in op art. 10 lid 2: B "en ziet deze bepaling op het zich in de regel niet voordoende geval dat het overeengekomen loon niet geacht kan worden een vergoeding voor het gemis aan octrooi te omvatten. Deze oordelen van de Rechtbank geven niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting." C "Terecht oordeelt de Rechtbank dat de op de voet van art. 10 lid 2 toe te kennen vergoeding niet mag worden afgestemd op het geldelijk belang van de uitvinding, waarbij aan de waardering van dit belang een veronderstelde licentieovereenkomst tussen werknemer en werkgever ten grondslag wordt gelegd van de exploitatie door de werkgever. Het geldelijk belang der uitvinding is slechts één van de factoren die van belang zijn voor het antwoord op de vraag welk bedrag een billijke vergoeding voor het gemis aan octrooi is: volgens lid 2 zijn evenzeer van belang de omstandigheden waaronder de uitvinding plaats had. Niet valt in te zien dat het een eis van billijkheid zou zijn om de vergoeding voor het bij de werknemer bestaande gemis aan octrooi in beginsel af te stemmen op de voordelen die in de onderneming van de werkgever door deze laatste ontwikkelde wijze van benutting van de uitvinding worden behaald." 3.3.6
De literatuur na de uitspraak Hupkens /Van Ginneken
In dit subnummer behandel ik de literatuur na de uitspraak Hupkens/ Van Ginneken in chronologische volgorde. De annotator Spoor volgt de mening van Croon in zijn noot.232 Alhoewel hij erkent dat het standpunt van kantonrechter en deskundigen steun vindt in de tekst van lid 2, acht hij de uitspraak praktisch juist: een compensatie op basis van de omzet zou tot langdurige en moeizame geschillen leiden. De uitspraak is volgens hem ook principieel juist. De opbrengst is vooral te danken aan de exploitatie van de werkgever. Tal van werknemers leveren een belangrijke bijdrage aan de omzet. Het geven van een aanvullende beloning zou de uitvinder op een voetstuk plaatsen in vergelijking met andere werknemers en zou getuigen van een romantische kijk op het uitvinderschap. ‘T Hart merkt op dat de uitspraak van de HR van groot belang is voor de bejegening van de werknemer-uitvinder, met name door de human research managers.233 Hij wijst erop dat het uitzonderingskarakter van de regeling zich lastig laat verenigen met een mogelijk andere strekking van een vergoedingsregeling: stimuleren tot het doen van uitvindingen. De bewijslast dat het een uitzondering is, drukt immers op de werknemer. Zowel in Duitsland als in Japan is het aantal uitvindingen aanzienlijk vergroot door het aanmoedigen van uitvinders door vergoedingen.234 Hij wijst erop dat bij research vaak teamwork plaats vindt. Hij bestrijdt het beeld gecreëerd door Croon dat de uitvinder als een goalgetter de uitvinding doelrijp toegespeeld krijgt. De uitvinder moet nog een creatieve, virtuoze prestatie leveren. Tenslotte zullen zelden alle teamleden toponderzoeker zijn.235 Tenslotte snijdt ‘T Hart de voorkeursbehandeling aan die de werknemer-uitvinder geniet op grond van art. 12 lid 6 ROW 1995. Andere bijzondere prestaties worden niet extra gehonoreerd, althans niet op grond van een wettelijke verplichting. Hij stelt de vraag of andere werknemers gediscrimineerd worden. Is er sprake van wettelijk ongelijke behandeling? Dit zou het geval zijn wanneer werknemers-uitvinders zonder meer op één lijn zouden kunnen worden gesteld met 232
NJ 1995, 136. ’t Hart, blz. 56. 234 Idem, blz. 57. 235 Idem, blz. 60. 63 233
andere succesvolle werknemers; wanneer het zou gaan om gelijke monniken. Het gelijke kappen-principe gaat in dit verband niet op, indien men als rechtsgrond aanneemt het gemis aan octrooi c.q. de baten van de uitvinding, welke voorbijgaan aan de werknemer-uitvinder en zonder een wettelijke regeling als art. 12 lid 1 ROW aan deze zelf zouden toekomen. Zuiver modern arbeidsrechtelijk zou men tot een andere conclusie kunnen komen. Ook een vergelijking met de positie van een werknemer-auteur, die geen recht heeft op een eventuele vergoeding voor het gemis aan auteursrecht zou als illustratie voor een ongelijke behandeling kunnen worden gebruikt.236 Quaedvlieg constateert dat de verwarring in deze zaak de overhand kreeg.237 Hij stelt de fundamentele vraag of de schaal van de vergoeding door het arbeidsrecht dan wel door het octrooirecht bepaald moet worden. Hij bestrijdt het argument van de Rechtbank dat het octrooi als vrucht van betaalde arbeid aan de werkgever toekomt als volgt. De werknemer doet de uitvinding, deze vrucht komt toe aan de werkgever, maar de werknemer schept niet het octrooi. De wet kent het octrooirecht toe en creëert een extra winstmogelijkheid als stimulans voor de innovatie. De keuze of de werknemer-uitvinder dan wel de werkgever van deze stimulans zal profiteren wordt derhalve beheerst door de beginselen van het octrooirecht en niet door die van het arbeidsrecht. De wetgever ging er vanuit dat de arbeidsovereenkomst met een werknemer met bijzondere kennis aangesteld voor onderzoek een kansovereenkomst is d.w.z. in het normale geval bevat het loon een kansvergoeding voor het gemis aan octrooi.238 Er zijn echter twee uitzonderingen mogelijk waardoor een dergelijke kansovereenkomst niet het gemis aan octrooi vergoedt: het loon is erg laag of het loon is normaal, maar de voordelen zijn zo excessief, dat zij liggen buiten datgene wat partijen redelijkerwijs konden voorzien, kortom buitengewone voordelen. In het eerste geval achtte de wetgever loonsuppletie voldoende. Bij buitengewone voordelen vindt Quaedvlieg loonsuppletie echter onvoldoende. De compensatie moet bestaan uit een aandeel in het bovenmatige voordeel. Daarvoor is inzicht in de omzet behaald met het octrooi noodzakelijk. Tenslotte constateert hij dat de beslissing van de HR moeilijk te interpreteren is en geen duidelijke visie op art. 10 lid 2 toont. Hij acht nog tal van ontwikkelingen op dit terrein mogelijk.239 Nunes constateert op grond van de wettekst dat de compensatie bepaald wordt door het geldelijk belang van de uitvinding en de omstandigheden waaronder zij plaatsvond.240 Het geldelijk belang acht de HR niet gelijk aan de exploitatieresultaten die de werkgever met de uitvinding kan behalen. Zij concludeert dat daardoor de HR de rechter een discretionaire bevoegdheid geeft bij het bepalen van de compensatie. De basis voor substantiële aanvullende beloningen valt zo weg. Wat voor de werkgever een ei van Columbus is, zal mitsdien voor de werknemer wel eens een lege dop kunnen blijken te zijn.241 Volgens Heerma van Voss is het grootste probleem de sterke afhankelijkheid van de werknemer van de bereidheid van zijn werkgever om de compensatie te betalen.242 De HR plaatst de 236
Idem, blz. 64-65. Quaedvlieg 1996, blz. 121. 238 Idem, blz. 123. 239 Idem, blz. 126. 240 Nunes, blz. 6. 241 Nunes, blz. 7. 242 Heerma van Voss, blz. 31. 237
64
werknemer-uitvinder in een bijzonder lastige bewijsrechtelijke positie door de veronderstelling dat de werknemer in het loon reeds compensatie vindt voor het gemis aan octrooi. Deze veronderstelling acht hij in strijd met de dwingendrechtelijke aanspraak van de werknemer. Het is echter gebruikelijk de werknemer op het punt van het bewijsrecht te beschermen. Hij meent daarom dat de werkgever aannemelijk moet maken, dat de werknemer in het loon reeds compensatie vindt voor het gemis aan octrooi. Tenslotte vindt hij richtlijnen voor de compensatie op basis van een Koninklijk Besluit wenselijk. Hij stelt voor de werknemer-uitvinder 25% van de winst van het eerste exploitatiejaar van de uitvinding toe te kennen. Modernisering van de regeling is noodzakelijk: niet alleen investeerders behoeven een stimulans, maar ook degenen die het werk moeten doen.243 In een recente publicatie gaat Quaedvlieg in op het kernprobleem, de allocatie van industriële en intellectuele eigendomsrechten en de distributie van rechten en bevoegdheden in onderling verband.244 Hij verschilt hierin van de meeste Nederlandse schrijvers.245 Quaedvlieg bestrijdt het argument dat het toekennen van een aandeel in de opbrengsten van het octrooi aan de werknemer-uitvinder oneerlijk en discriminerend zou zijn ten opzichte van andere werknemers. Werknemers in handel en management krijgen op grond van bijzondere resultaten winstdeling, tantième, opties of courtage. De discriminatie berust op het oordeel dat voor dezelfde arbeid hetzelfde loon behoort te gelden. De extra-beloning voor bovenmatig winstgevende arbeid voor de onderneming staat los van de arbeid als zodanig, het is echter een beloning voor het resultaat. 246 Quaedvlieg wijst erop dat de HR in Hupkens/Van Ginneken een koerswijziging maakte ten opzichte van zijn uitspraak Perquin/Perfra. In Hupkens /Van Ginneken betoogt de HR dat de compensatie niet afgestemd mag worden op de voordelen die de onderneming van de werkgever behaalt. In Perquin/Perfra is de strekking van het artikel 10 lid 2 volgens de HR dat de werknemer deel hebbe aan de baten, die zijn uitvinding voor het bedrijf afwerpt.247 Een normale arbeidsovereenkomst gaat uit van een redelijk voorzienbare prestatie en tegenprestatie. Bij bovenmatig voordeel bepleit Quaedvlieg daarom een grotere bijdrage voor de werknemer. Dit is zeker het geval indien de winst uitzonderlijk is en geheel ten goede komt aan de directeur-eigenaar.248 Dit is een uitzonderlijke situatie. De meeste uitvindingen worden gedaan in grote ondernemingen. Deze kunnen de uitvinder belonen door hem promotie te geven, maar de met de uitvinding behaalde winst vervloeit in het grote geheel van de onderneming en komt ten goede aan dit grote geheel. Er is dan geen sprake van een ongelijke bevoordeling van een enkeling zoals bij Hupkens /Van Ginneken.249 Volgens Quaedvlieg moet het bovenmatige voordeel beschouwd worden in het licht van de omstandigheden van het geval. De “bovenmatigheid” staat mede in relatie tot de winst uit innovatie die een onderneming mag verwachten op grond van haar omvang en structurele inspanningen op het gebied van research.250 Een andere factor is de relatie met de arbeid. Indien de uitvinding niet of nauwelijks samenhangt met de aard van de betrekking kan het door de 243
Idem, blz.32. Quaedvlieg 2001, blz. 329 e.v. 245 Zie nr. 3.3.4. 246 Quaedvlieg 2001, blz. 399-401. 247 Idem, blz. 392. 248 Idem, blz. 398. 249 Idem, blz. 399. 250 Idem, blz. 401. 65 244
werkgever te genieten voordeel al gauw bovenmatig zijn.251 De waarde van de intellectuele eigendomsprestatie die maatstaf moet zijn voor de vergoedingsplicht van de werkgever is haar waarde in het economisch verkeer, af te meten aan de winstresultaten die de onderneming concreet behaalt.252 Een werknemersaandeel zal de innovatie stimuleren, aldus Quaedvieg.253 Hij acht het niet schadelijk voor de industrie.254De administratieve lasten voor de vaststelling van de omvang van het winstaandeel ziet hij wel als een bezwaar. Daarom beperkt hij de toekenning van de extra beloning tot bijzondere gevallen.255 Indien echter vaststaat dat de werkgever zelf reeds een aanzienlijk voordeel heeft genoten, kunnen de kosten, inclusief de administratieve lasten, van een billijk werknemersaandeel moeilijk meer bezwarend zijn.256 3.3.7
Het beleid van de werkgevers in hoofdlijnen
Het volgende is een ruwe schets gebaseerd op gesprekken met industriële octrooigemachtigden en enkele vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Schriftelijke informatie is niet beschikbaar. Eerst het beleid bij de op research gerichte ondernemingen. De compensatie aan een dienstuitvinder maakt deel uit van het research- en octrooibeleid van zijn werkgever. Dit is soms zeer doordacht en vertoont continuïteit, maar het kan ook ad hoc beleid zijn. De belangrijkste onderdelen van dit beleid zijn: onderzoek laten verrichten door daartoe aangestelde onderzoekers; het doen van uitvindingen door onderzoekers en andere werknemers en deze als uitvinding onderkennen, het melden van de uitvinding door de werknemer aan de werkgever, het beslissen door de werkgever om hiervoor al dan niet een octrooi aan te vragen en het exploiteren van de eventueel geoctrooieerde uitvinding. Bij ondernemingen die systematisch research laten verrichten worden onderzoekers op dezelfde manier beloond als andere personeelsleden met dezelfde opleiding. Bij hun indiensttreding, meestal kort na hun afstuderen, krijgen zij een ongeveer even hoog salaris als andere academici. In dit salaris is derhalve de kans op het doen van een uitvinding niet verdisconteerd. Na ieder jaar wordt het salaris voor het volgende jaar bepaald op grond van de prestaties van het afgelopen jaar. Daarbij speelt het doen van een uitvinding wel een rol, maar het eventuele commerciële succes ervan niet. Indien uit enkele uitvindingen wordt geconcludeerd, dat de persoon een typische uitvinder is wordt hij in een hogere salarisgroep geplaatst. Dit beeld correspondeert met de getuigenverklaring van Van Benthem over de praktijk bij de grotere industrie.257 De waardering voor de uitvinding in de vorm van een salarisverhoging werkt door gedurende de hele loopbaan van de onderzoeker bij deze onderneming. Vroeger was dit zeer vaak zijn hele loopbaan. Tegenwoordig komt dit veel minder vaak voor. Noch in arbeidsovereenkomsten noch in CAO’s worden de salarisverhogingen op basis van een uitvinding nader geregeld. Wel wordt vaak bepaald dat de werknemer verplicht is het recht op een uitvinding over te dragen aan de werkgever, voor zover het niet van rechtswege aan de 251
Idem, blz. 401. Idem, blz. 402. 253 Idem, blz. 404. 254 Idem, blz. 406. 255 Idem, blz. 407. 256 Idem, blz. 407. 257 Zie nr. 3.3.5. 252
66
werkgever toekomt.258 De werkgever houdt derhalve een grote mate van zeggenschap. Vakverenigingfunctionarissen horen zelden van geschillen tussen onderzoekers en hun werkgever over de waardering van uitvindingen. Een van hen omschreef de houding van de grote industrie ten opzichte van onderzoekers als volgt: u krijgt hier een fatsoenlijk salaris, daarin is een beloning voor uitvindingen verwerkt en u moet niet komen vragen om een vergoeding. Dit was de situatie vóór de uitspraak van de HR inzake Hupkens/ Van Ginneken. De op research gerichte ondernemingen, meestal de grote ondernemingen, volgden het proces Hupkens/ Van Ginneken op de voet. Van Ginneken was een kleine onderneming. Zij vreesden dat zij hun beleid zouden moeten aanpassen. Bij het hoger beroep lieten zij Van Ginneken twee deskundigenrapporten uitbrengen o.a. het eerder genoemde rapport Van Benthem.259 De uitspraak van de HR noopt hen niet tot beleidswijzigingen: zij kunnen de compensatie voor een gedane uitvinding blijven geven in de vorm van een salarisverhoging in de toekomst. Bij een verstandig salarisbeleid kunnen werkgevers het uitvinden zo stimuleren. Dit is een wezenlijk onderdeel van een weloverwogen researchbeleid. Het is zeer begrijpelijk dat de op research gerichte ondernemingen de huidige situatie niet ter discussie willen stellen. Zij houden de volledige vrijheid om al dan niet octrooi aan te vragen. Zij bepalen de compensatie en hoeven daarover nauwelijks verantwoording af te leggen en geen administratie bij te houden over de toepassing van de uitvinding. Bij een geheime exploitatie ontstaat geen recht op compensatie. Het komt ook voor dat goede uitvindingen niet geoctrooieerd of geëxploiteerd worden, omdat zij niet passen in het ondernemingsbeleid. Een voorbeeld van horen zeggen betrof een uitvinding om een oliepitpers te verbeteren. De verbetering hield in, dat voor het maken van een oliepitpers veel minder speciaal staal nodig zou zijn dan voor de bestaande oliepitpers. De winstmarge op het speciaalstaal was voor de onderneming zo hoog dat zij het produceren van de uitgevonden oliepitpers niet lonend oordeelde. Toepassing van de uitvinding zou de prijs van een oliepitpers hebben verlaagd, hetgeen wel een voordeel voor de gebruikers zou opleveren. Er zijn vermoedelijk wel meer van dergelijke gevallen, waarin een onderneming om haar moverende reden een uitvinding niet gaat exploiteren, alhoewel zij wel exploiteerbaar is. Ondernemers plegen dergelijke beslissingen in het algemeen niet te publiceren. Hoe is de situatie bij de niet op research gerichte ondernemingen? Zij laten als gezegd weinig of geen onderzoek verrichten, hun belangstelling voor en kennis van octrooien is vaak gering en zij hanteren ook een minder vast salarisbeleid ten opzichte van onderzoekers en uitvindingen. Een uitvinding kan, maar hoeft niet te leiden tot een promotie of salarisverhoging. De prikkel voor een werknemer om een vondst als uitvinding te onderkennen en te melden zal daar vaak ontbreken. Het is begrijpelijk, dat werknemers juist bij deze werkgevers een geschil over de compensatie uitprocederen. De werkgevers bij Rb. Den Bosch en HR 25 mei 1995 vallen deze in deze groep.260 3.3.8 258
Commentaar op het arrest HR 25 mei 1994 (Hupkens/Van Ginneken)
Heerma van Voss, blz. 30 en verder nr.4.5. Uitspraak van Smoorenburg, een octrooigemachtigde in dienst van Stork, in een tvprogramma van de RVU in 1995. 260 Zie nr. 3.3.3 en 3.3.5. 67 259
Eerst volgen enkele opmerkingen over argumenten die in het proces Hupkens/Van Ginneken werden gehanteerd voordat de Hoge Raad aan bod kwam. Mulder is van oordeel dat de uitvinding het resultaat was van normale technische expertise en dat geen onbekende problemen moesten worden opgelost.261 Ik acht dit oordeel onjuist. Indien de uitvinding het resultaat van normale technische expertise zou zijn geweest en de aanwezige kennis in het bedrijf een grote rol zou hebben gespeeld, rijst de vraag waarom het team van deskundigen kort daarvoor het hun ter oplossing voorgelegde probleem niet had opgelost. Hupkens loste het probleem op door een totaal andere aanpak en wel binnen een maand. Het toepassen van de uitvinding door de werkgever zei niets over de waarde, aldus Mulder. Maar de werkgever liet eerst een team van deskundigen aan zijn probleem werken. Dat kwam er niet uit. Vervolgens stelde hij Hupkens aan, die de uitvinding deed. Door de uitvinding vertoonden de producten van de werkgever geen storingen meer en werden daardoor goed verkoopbaar hetgeen tot een geweldige omzetstijging leidde. Dit toont aan dat de uitvinding zeker waarde heeft. Tengevolge van het feit dat sommige van de argumenten van Mulder onjuist zijn, is zijn schatting zeker te laag. De Rechtbank gebruikte o.a. het advies van Benthem. Deze beschreef de gebruiken bij de grotere op research gerichte ondernemingen in Nederland. Zij hebben als beleid het salaris van uitvinders na hun uitvinding te verhogen. Van Ginneken is echter een kleine onderneming, die zeker niet het salarisbeleid van de grote industrie volgde. Van Ginneken weigerde na de uitvinding een salarisverhoging te geven. Zie addendum blz. 168. Na deze kanttekeningen bij de in het voortraject van het proces Hupkens/ Van Ginneken gebruikte argumenten volgt nu mijn commentaar op het arrest zelf. Het argument van de wetgever in 1910 dat het loon van een werknemer-uitvinder in het algemeen compensatie geeft voor zijn gemis aan octrooi, was toen in strijd met de werkelijkheid.262 De HR gebruikt het argument nu als een feit in overweging A, terwijl het nu evenmin reëel is. Deze onjuiste veronderstelling van de HR houdt in dat de op overweging A voortbouwende overweging B, compensatie is daarom een uitzondering, ook niet juist is. De formulering van de compensatie in art. 10 lid 2 uit 1910: de waarde van het octrooi ten tijde van de verlening ware de uitvinder een vrije uitvinder, leidt tot een resultaat dat in strijd is met de realiteit van 1994, het jaar waarin de HR zijn uitspraak deed. Deze onjuistheden hebben ten onrechte tot gevolg dat de werknemer moet beginnen te bewijzen dat bij zijn loonbepaling geen rekening gehouden is met het gemis aan octrooi. Volgens de wet wordt de compensatie bepaald door vier factoren: a. het gemis aan octrooi; b. het geldelijk belang van de uitvinding; c. de omstandigheden waaronder de uitvinding plaats vond; d. de billijkheid. Ad a Het gemis aan octrooi Het gemis aan octrooi is de oorzaak van het toekennen van de compensatie, maar geen factor die de grootte ervan bepaalt. Ad b Het geldelijk belang van de uitvinding. Volgens de HR is het geldelijk belang geen hoofdfactor, maar slechts één van de factoren. Het 261 262
Zie nr. 3.3.5. Zie hiervoor nr. 3.3.7. 68
geldelijk belang mag niet afgestemd worden op door de onderneming behaalde voordelen, ook niet op grond van de billijkheid (Overweging C). De billijkheid was echter in de ogen van de wetgever de grondslag om de aanspraak op octrooi aan de werkgever toe te kennen.263 Uit de uitspraak van de HR volgt op geen enkele manier hoe het geldelijk belang berekend kan worden, want de HR laat in het midden wat het eigenlijk is. De voordelen, en vooral de voordelen bij grote omzetten, van de exploitatie van de uitvinding worden in belangrijke mate bepaald door de wijze van exploitatie, dus de inspanningen en de organisatie van de werkgever.264 Dit is gedeeltelijk juist, maar het octrooi vormt de basis van de exploitatie van de uitvinding en beïnvloedt de voordelen dus positief. Het is daarom geen argument om de compensatie in het geheel niet af te stemmen op de voordelen. Het Duitse recht erkent dat zeer grote voordelen voornamelijk te danken zijn aan de inspanningen van de werkgever. Dit is daar het argument om de passende vergoeding niet evenredig met de voordelen te laten stijgen, maar deze te matigen met de staffel– of kortingstabel.265 In het Referentenentwurf stijgt de vervolgvergoeding minder dan rechtevenredig met de omzet.266 Voor de bepaling van het geldelijk belang van de uitvinding baseert de rechtspraak zich op de wetsgeschiedenis. Hij neemt daarvoor “de waarde van het octrooi ten tijde van de octrooiverlening ware de uitvinder een vrije uitvinder”. Eerst het aspect “ten tijde van de octrooiverlening”. In het begin van de vorige eeuw werden octrooien binnen een à twee jaar na de aanvraag verleend. Met het systeem van het verlengd vooronderzoek door de Nederlandse Octrooiraad in de periode van 1964 tot 1995 werd het octrooi verleend gemiddeld 4 à 10 jaar na de octrooiaanvrage, waarbij de aanvrager de snelheid grotendeels bepaalde. Bij de uitvinding van Hupkens werd de octrooiaanvrage ingediend op 23 oktober 1970 en werd het octrooi pas verleend op 17 februari 1982.267 Van Ginneken liet de aanvraagprocedure in Nederland bewust zo traag mogelijk verlopen en benutte alle uitstelmogelijkheden die de uitgestelde vooronderzoeksprocedure gaf. Op deze wijze stelde hij het betalen van de compensatie uit en werd het bepalen van het geldelijk belang van de uitvinding steeds lastiger. Op dit moment kan de werkgever op twee manieren in Nederland octrooi krijgen: een aanvrage indienen in Nederland of een aanvrage bij indienen bij het EOB en o.a. Nederland aanwijzen. Ten gevolge van de registratieprocedure van de ROW 1995 leidt een octrooiaanvrage in Nederland na circa 14 maanden tot een octrooi. Het EOB toetst de materiële octrooivereisten. De octrooiverlening volgt gemiddeld na 4 jaar. Door uitstel te verzoeken kan de aanvrager de verlening aanzienlijk vertragen. Eerst na octrooiverlening mag de werknemer-uitvinder om compensatie vragen. Waardebepalingen op tijdstippen die minimaal 3 jaar verschillen zullen wel niet tot hetzelfde resultaat leiden. De compensatie wordt dus afhankelijk van de aanvraagprocedure die de werkgever kiest. Een Europese octrooiaanvrage is aanzienlijk duurder dan een Nederlandse, maar dit is een aanwijzing dat het geldelijk belang van de uitvinding in de ogen van de werkgever groot is. De werkgever bepaalt zo het tijdstip van de waardebepaling. Mede wegens het tweede aspect “de waarde van de uitvinding voor de uitvinder ware hij een vrije uitvinder geweest” vraagt de rechter advies aan deskundigen. De deskundigen staan voor een zware zo niet onmogelijke taak: het waardebegrip is een fictie, zij mogen de waarde in 263
Zie hiervoor nr. 3.2.1. Zie hiervoor Spoor in 3.3.6. 265 Zie nr. 2.5.2. 266 Zie nr. 2.10.3. 267 Deze data staan in BIE blz. 74 l.k. 69 264
beginsel niet afstemmen op de voordelen bij de werkgever en zij moeten rekening houden met de open geformuleerde derde factor “de omstandigheden waaronder de uitvinding plaatsvond”. De kosten van het dure deskundigenadvies worden gedeeltelijk ten laste van de werknemeruitvinder gebracht en bedragen een aanzienlijk deel van zijn compensatie.268 Ad c De omstandigheden In dit arrest worden “de omstandigheden” slechts genoemd. Bij zijn uitspraak van 1 maart 2002 gaat de HR uitvoerig in op ”de omstandigheden”. Dit begrip en het arrest worden in de volgende subnummer besproken.269 Ad d De billijkheid De billijkheid geeft ten slotte de rechter de mogelijkheid om het deskundigenadvies aan te passen.270 Compensatiebedragen die de lagere rechter motiveert met de billijkheid zijn in cassatie praktisch niet te toetsen door de HR. Bij het onderhandelen over een salarisverhoging naar aanleiding van de gedane uitvinding heeft de werknemer weinig machtsmiddelen. Het meest vergaand is: ontslag nemen, zoals Hupkens deed. De meeste werknemers zullen dit middel niet willen hanteren. Voor het andere mogelijke middel, procederen voor het bepalen van de compensatie geldt hetzelfde. De kans op een behoorlijke omvang van de compensatie is gering, terwijl het processueel risico gezien de lange duur, de opbrengst en kosten van o.a. het deskundigenadvies voor hem zeer groot is. Bovendien zal de werkgever gesteund door de werkgeversorganisatie doorprocederen tot de HR. Tevens bestaat de kwade kans dat de arbeidsrelatie blijvend verstoord wordt. De compensatie wordt op deze wijze een gratificatie zonder duidelijke maatstaven. Deze zogenaamde arbeidsrechtelijke invulling mist de karakteristieken van het arbeidsrecht: de bescherming van de economisch zwakkere en het procederen met een gering kostenrisico. Dit is hoogst onbevredigend voor een dwingendrechtelijke aanspraak van een werknemer. Het recht op compensatie stimuleert werknemers niet tot het doen van uitvindingen. De stimulerende werking wordt volledig bepaald door het salarisbeleid van de individuele werkgever. Dit kan variëren van nul tot zeer positief. 3.3.9
HR 1 maart 2002 (afdelingshoofd)
Inleiding In het arrest van 1 maart 2002 gaat de HR principieel in op de vergoeding en volgt daarbij de doorwrochte conclusie van AG Huydecoper271 Na een beschrijving van het geding in feitelijke instanties volgen de belangrijkste overwegingen van het arrest. Na vermelding van de verschillen tussen de uitspraak van de HR en de conclusie van de AG bespreek ik de overwegingen afzonderlijk. Ten slotte geef ik een oordeel over de betekenis van dit arrest. Ter Meulen deed een uitvinding terwijl hij afdelingshoofd bij TNO was. De kern van zijn functie was leiding geven. Zijn functieomschrijving hield in: stimuleren, begeleiden en coördineren van 268
Zie nr. 3.3.3 en 3.3.5. Zie HR 1 maart 2002, JAR 2002, 66; NJ 2003, 210 m.nt G.J.J. Heerma van Voss (afdelingshoofd) in nr. 3.3.9. 270 Dit gebeurde zowel bij Rb. Maastricht 27 sept. 1962 als bij Rb. Amsterdam in de zaak Hupkens /Van Ginneken. 271 HR 1 maart 2002, JAR 2002, 66; NJ 2003, 210 m.nt. G.J.J. Heerma van Voss (afdelingshoofd). 269
70
lopende onderzoeksprojecten, het in overleg met werkgroepleiders bepalen van nieuwe onderzoeksgebieden en onderhouden van contacten binnen en buiten TNO. Hij was ingedeeld in functiegroep VI-15. Indien het doen van onderzoek zijn taak zou zijn geweest, dan zou hij ingedeeld zijn in groep V, wetenschapsbeoefening. Ter Meulen vroeg een vergoeding272 voor het octrooi, dat TNO voor zijn uitvinding had gekregen. TNO weigerde dit en beriep zich op het volgende artikel uit de TNOarbeidsvoorwaarden: “artikel 6.1.1 Onverminderd het wettelijk bepaalde inzake het van rechtswege aan de werkgever toekomen van industriële en intellectuele eigendomsrechten, heeft de werkgever het uitsluitend recht op de door de werknemer in het kader van zijn dienstverband (…)gedane uitvindingen(…).De werkgever heeft een gelijk recht ten aanzien van zaken en/of goederen als vorenomschreven, welke de werknemer niet in het kader van zijn dienstverband maar aantoonbaar met gebruikmaking van aan de werkgever ontleende kennis of vaardigheid heeft verkregen. (…) artikel 6.1.6 Voor zover dit niet afwijkt van enige wettelijke bepaling van dwingende aard, vindt de werknemer in het krachtens de arbeidsovereenkomst genoten salaris vergoeding voor het gemis van de aan de werkgever toevallende rechten van industriële en intellectuele eigendom.” Het geding in feitelijke instanties De Kantonrechter wees de eis van Ter Meulen af. De Rechtbank onderzocht of in het overeengekomen loon een vergoeding voor het gemis aan octrooi was voorzien. Dit was de voorwaarde voor de toekenning van een vergoeding op grond van art. 10 lid 2. Blijkens de TNO-arbeidsvoorwaarden is formeel in een vergoeding voorzien. Deze arbeidsvoorwaarden zijn toepasselijk op het gehele personeel van TNO, dus ook de portier die nooit een uitvinding zal doen. Het salaris van Ter Meulen volgde uit de senioriteit en zijn taakvervulling als manager. Daarop werd hij bij functioneringsgesprekken beoordeeld. Het doen van uitvindingen volgde niet uit zijn functie. Hij kreeg niet meer salaris dan andere afdelingshoofden, die geen uitvindingen hadden gedaan. De Rechtbank oordeelde dat in het salaris van Ter Meulen niet daadwerkelijk voorzien was in gemis aan octrooi, zodat alsnog een vergoeding moet worden vastgesteld. De overwegingen van Hoge Raad De belangrijkste overwegingen van de HR zijn: “Voorwaarde voor toepassing van art. 10 lid 2 Row273 is dat het gaat om een uitvinding als bedoeld in lid 1 van dat artikel, dat wil zeggen een uitvinding gedaan in het kader van een dienstbetrekking waarvan de aard meebrengt dat de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als waarop het verzoek tot toekenning van een uitkering betrekking heeft (Hierna de voorwaarde A.R.). Het algemene uitgangspunt van het arbeidsrecht dat het overeengekomen loon een vergoeding inhoudt voor alle overeengekomen prestaties geldt ook indien tot die prestaties behoort het doen van onderzoek dat tot uitvindingen kan leiden als in lid 1 bedoeld (Hierna het uitgangspunt A.R.). In de regel zal derhalve ook mogen worden aangenomen dat in een zodanig geval het overeengekomen loon een vergoeding inhoudt voor het missen van de aanspraak op octrooi (Hierna de aanname A.R.). Art. 10 lid 2 ziet dus slechts op het zich in de regel niet 272
Elders spreek ik niet van vergoeding, maar van compensatie. Gezien het citaat van de HR en de uniformiteit van het woordgebruik gebruik ik in dit subnummer systematisch het woord vergoeding. 273 Door mij systematisch aangeduid als OW 1910. 71
voordoende geval dat het overeengekomen loon niet geacht kan worden een vergoeding voor het gemis aan octrooi in te houden ( HR 27 mei 1994, nr.15363, NJ 1995, 136) (Hierna de conclusie A.R.). Daarbij gaat het, gelet op de bewoordingen en de samenhang van de beide leden van art. 10 Row, om een ontbrekende vergoeding daarvoor dat de werknemer het in het geding zijnde octrooi moet missen. De vraag of dat geval zich voordoet en derhalve aan de werknemer ” een in verband met het geldelijk belang der uitvinding en met de omstandigheden, waaronder zij plaats had, billijk bedrag“ toekomt, moet beantwoord worden aan de hand van de omstandigheden van het geval, zoals de positie en functie van de werknemer binnen de organisatie van de werkgever, zijn honorering en verdere arbeidsvoorwaarden, de aard en het (geldelijk) belang van de desbetreffende uitvinding en de mate waarin de werknemer aan de uitvinding heeft bijgedragen (Hierna de omstandigheden A.R.). Voor het aannemen van een zodanig geval is dus niet voldoende noch vereist dat geen specifieke component in het loon is aan te wijzen voor het gemis aan octrooi in het algemeen( Hierna de specifieke component A.R., cursiveringen A.R.). ” De HR casseert het vonnis. De conclusie van de AG AG Huydecoper merkt op dat er een aanzienlijk maatschappelijk belang is gemoeid met de rechtspositie van de uitvinder-werknemer, omdat de meeste uitvindingen door werknemers worden gedaan. Het octrooirecht beoogt het stimuleren van uitvindingen en het openbaar maken daarvan. Daartoe stelt de wetgever als “beloning” het tijdelijk exclusief exploitatierecht in het vooruitzicht aan hen die zich toeleggen op het uitvinden en aan hen die daarin investeren. Het ligt in de rede dat de animo voor een ondernemer om te investeren in onderzoek en ontwikkeling belangrijk daalt, indien het octrooi toekomt aan de werknemer en niet aan de ondernemer. In mindere mate is hetzelfde te verwachten indien de ondernemer rekening moet houden met de last een vergoeding te betalen aan een werknemer-uitvinder. De rechten van de werknemer-uitvinder ter zake van een uitvinding spelen een sleutelrol bij de stimulerende rol van de wet op de onderzoeksactiviteit van ondernemers. Vele wetgevingen erkennen een aanspraak op vergoeding bij een buitengewoon waardevolle uitvinding en/of bij een honorering van de werknemer die inadequaat is in verhouding tot het octrooi dat hij mist. Het vaststellen van de vergoeding is lastig, want zij is afhankelijk van tal van omstandigheden. “Deze twee vragen – de vraag óf een vergoeding gerechtvaardigd is, en de vraag hoe groot die vergoeding dan moet zijn – zijn niet werkelijk van elkaar te onderscheiden, zij lopen als het ware in elkaar over”, aldus Huydecoper.274 In de praktijk is gebleken dat bij de honorering van uitvinders-werknemers maar hoogst zelden rekening pleegt te worden gehouden met de kans dat deze een octrooieerbare uitvinding doen en vervolgens de aanspraak op octrooi aan werkgever moeten laten. Het blijkt zo te zijn dat er in de praktijk voor deze factor meestal geen afzonderlijke component in de honorering wordt ingebouwd, aldus Huydecoper.275 Daarom moet dat bij de uitleg van art. 10 lid 2 ook niet gedaan worden. Lettend op de strekking van art. 10 OW 1910 noemt de AG omstandigheden die tot een vergoeding kunnen leiden. Terughoudendheid bij de vergoeding acht hij echter geboden gelet op de animo om te investeren in onderzoek door werkgevers. De HR volgde het betoog van de AG grotendeels ten aanzien van de omstandigheden die bij wijze van uitzondering leiden tot een vergoeding. Twee verschillen vallen op: de AG spreekt over de aard en het gewicht van de uitvinding; de HR daarentegen de aard en het (geldelijk) 274 275
Par. 15. Par. 17. 72
belang van de uitvinding. De HR onderbouwt verder zijn betoog met het algemene uitgangspunt van het arbeidsrecht en de aanname dat het loon van de onderzoeker in de regel een vergoeding voor het gemis aan octrooi inhoudt. Daarvan is niets terug te vinden in de conclusie van de AG. Bespreking van de onderdelen Ik begin met het uitgangspunt, waarbij ik de voorwaarde pas bij de eerder benoemde omstandigheden ter discussie stel. De HR stelt als voorwaarde voor een vergoeding voor het gemis aan octrooi op grond van art. 10 lid 2 dat het een dienstbetrekking betreft waarvan de aard meebrengt dat de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendt voor het doen van onderzoek dat tot uitvindingen kan leiden. De HR geeft geen argumenten voor het “algemene uitgangspunt “ van het arbeidsrecht dat het overeengekomen loon een vergoeding inhoudt voor alle overeengekomen prestaties ook indien tot die prestaties behoort het doen van onderzoek dat tot uitvindingen kan leiden. In de handboeken voor arbeidsrecht is dit algemene uitgangspunt niet te vinden.276 Dit mogelijke uitgangspunt van het arbeidsrecht strijdt met de hoofdregel van het octrooirecht, dat het octrooi toekomt aan de uitvinder. De overeengekomen prestatie is het doen van onderzoek dat tot een uitvinding kan leiden. De werkgever mag op grond van het arbeidsrecht de uitvinding toepassen. In de redenering van de HR ontbreekt echter de schakel die de werkgever het recht geeft zonder vergoeding octrooi aan te vragen voor de uitvinding van de werknemer. Het algemene uitgangspunt bestond wellicht vóór de invoering van de Nederlandse octrooiwet in 1910. Op dat moment bestond eveneens de octrooirechtelijke hoofdregel dat de uitvinding en daarmee het recht op octrooi toekwam aan de uitvinder. Veronderstellen wij even dat de wetgever art. 10 niet geformuleerd zou hebben, dan betekende dit dat de octrooiraad waarschijnlijk octrooi verleend zou hebben aan een werknemer die dit gevraagd zou hebben voor zijn uitvinding. Deze werknemer pleegde daardoor wanprestatie in zijn arbeidsovereenkomst en zou vermoedelijk ontslagen zijn. De wetgever maakte door een lex specialis, art. 10 lid 1, inbreuk op de octrooirechtelijke hoofdregel dat het octrooi aan de uitvinder toekomt. Hij trachtte tegelijkertijd het evenwicht te herstellen door een andere lex specialis, art. 10 lid 2, op te nemen. Hieruit volgt dat het” algemene uitgangspunt” van het arbeidsrecht anno 2005 zeker niet geldt. De aanname dat in de regel het overeengekomen loon van onderzoekers een vergoeding inhoudt voor het gemis aan octrooi is in strijd met de werkelijkheid. 277 De aanname is eveneens in strijd met de aard van de wettelijke regeling betreffende de arbeidsovereenkomst, die zich kenmerkt door een stelsel van regels strekkende tot bescherming van de positie van de werknemer ten opzichte van diens wederpartij.278 De vergoeding is gezien lid 3 een dwingendrechtelijke aanspraak. De conclusie van de HR dat de vergoeding in de regel een uitzondering is, is ongeldig omdat zij gebaseerd wordt op een onjuist uitgangspunt en een niet valide aanname. 276
Van der Grinten, W.C.L., Arbeidsovereenkomstenrecht, (Samson 1994), 17e druk. Arbeidsovereenkomst, BW, losbladig (Kluwer, Deventer 2001). Bakels, H.L., Schets van het Nederlandse arbeidsrecht,(Kluwer, 2000), 16e druk. 277 Zie ook de conclusie van de AG in par. 17 en nr. 3.3.7. 278 HR 24 okt. 1997, NJ 1998, 257 nt. PAS. 73
De omstandigheden die in de visie van de HR bij wijze van uitzondering kunnen leiden tot de vergoeding zijn: a. de positie van de werknemer, b. de functie van de werknemer, c. zijn honorering en verdere arbeidsvoorwaarden, d. de aard en het (geldelijk) belang van de uitvinding, e. de mate waarin de werknemer aan de uitvinding heeft bijgedragen. ad a De positie van de werknemer Volgens de HR is de vergoeding slechts mogelijk indien art. 10 lid 1 toepasselijk is. Er kunnen verschillen bestaan in de positie van een werknemer die een dienstbetrekking vervult waarvan de aard meebrengt dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van onderzoek dat tot uitvindingen kan leiden. De onderzoeker kan aan het begin van zijn loopbaan staan, enigszins gevorderd zijn of zijn top bereikt hebben. Een beginnend onderzoeker kan bijvoorbeeld een prestatie leveren die men niet van hem mocht verwachten. Tot voor kort kreeg een onderzoeker een functie voor het leven bij zijn werkgever. Sommigen maakten carrière binnen het onderzoek, anderen stroomden bij de werkgever door naar een hogere functie buiten het onderzoek. Een tijdelijke aanstelling als onderzoeker die niet verlengd wordt, vormt daarom een omstandigheid voor een vergoeding. ad b De functie van de werknemer De voorwaarde dat art. 10 lid 1 toepasselijk is (de aard van de dienstbetrekking brengt mee dat de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van onderzoek dat tot uitvindingen kan leiden) wordt slechts vervuld door werknemers van academisch niveau of met een hogere beroepsopleiding (bijzondere kennis) die zich hoofdzakelijk aan onderzoek wijden. Slechts bij hen kan een werkgever uitvindingen verwachten. Waarom kan de functie dan een omstandigheid zijn? De vraag rijst dan of een werknemer die een uitvinding doet hoewel zijn functie niet op onderzoek is gericht, op grond van art. 10 lid 2 in aanmerking komt voor compensatie. De voorwaarde wordt immers niet vervuld. Voorbeelden daarvan zijn werknemers die leiding geven aan onderzoek of leiding geven of belast zijn met een taak in de productie, de verkoop, of de bouw van een grote installatie of fabriek en die incidenteel tijd besteden aan een onderzoeksvraag. Andere voorbeelden zijn werknemers van lager of middelbaar niveau die ondersteuning verlenen bij onderzoek, maar die zeker geen bijzondere kennis hebben op grond waarvan uitvindingen mogelijk worden geacht. Hierbij zijn twee situaties mogelijk: de arbeidsovereenkomst bepaalt niets over uitvindingen of de werkgever liet zich de rechten op toekomstige uitvindingen schriftelijk overdragen. In de eerste situatie is onjuist de mogelijke redenering van de werkgever dat uit het enkele feit van de uitvinding blijkt dat de aard van de arbeidsovereenkomst inhoudt dat de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van onderzoek en dat daarom lid 1 toepasselijk is. De werknemer vervulde een andere functie. Lid 1 is niet toepasselijk. De uitvinding komt dus toe aan de werknemer. De werknemer wil de uitvinding niet zelf gaan exploiteren en meldt de uitvinding aan zijn werkgever. De werknemer ziet zo af van een beroep op de niet toepasselijkheid van lid 1. De werkgever aanvaardt de uitvinding, vraagt octrooi aan en laat lid 1 rusten. De Rechtbank Maastricht onderzocht de vraag of de voorwaarde uit lid 1 toepasselijk is niet, terwijl in het deskundigenrapport deze vraag aan de orde werd gesteld. Een hulptekenaar heeft geen 74
bijzondere kennis die bij onderzoek tot uitvindingen zal leiden.279 Misschien gaat de rechtbank naar aanleiding van het arrest van de HR onderzoeken of een werknemer die compensatie vraagt op grond van lid 2, voldoet aan de voorwaarde van lid 1: heeft de werknemer een dienstbetrekking waarvan de aard meebrengt dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van onderzoek dat tot uitvindingen kan leiden? De werknemer die voorziet dat de rechter de voorwaarde gaat onderzoeken, kan stellen dat zijn melding van de uitvinding en de aanvaarding daarvan door de werkgever een wijziging met terugwerkende kracht van de arbeidsovereenkomst inhoudt. Partijen hebben alsnog de dienstbetrekking mede gericht op het doen van onderzoek gezien de bijzondere kennis van de werknemer. Voor het geval de werkgever dit zou betwisten of de rechter de voorwaarde niet vervuld zou achten en op grond daarvan de compensatie af zou wijzen, kan hij subsidiair de uitvinding opeisen. De consequentie van het afwijzen van de compensatie, moet leiden tot de toewijzing van het octrooi. In de tweede situatie liet de werkgever zich het recht op de uitvinding schriftelijk overdragen. De werkgever deed dit om zeker te zijn dat de uitvinding hem toe zou komen, indien de werknemer incidenteel onderzoek zou verrichten en daarbij een uitvinding zou doen. Daarmee stelde de werkgever zeker dat hij het recht op octrooi zou krijgen door de arbeidsovereenkomst mede te richten op de aanwending van eventuele bijzondere kennis van de werknemer voor onderzoek. Door de aanvaarding van dit beding zag de werknemer af van het verweer, dat lid 1 op hem niet toepasselijk is omdat hij slechts incidenteel en niet systematisch onderzoek verricht. Zag hij tevens af van de vergoeding, indien het beding tevens bepaalde dat de overdracht om niet is of dat het salaris reeds een vergoeding voor het gemis aan octrooi bevat? Nu beide partijen lid 1 toepasselijk oordelen, bewerkstelligt het dwingendrechtelijk karakter van lid 3 dat het beding dat de overdracht om niet geschiedde of dat het salaris reeds een vergoeding bevatte, krachteloos wordt. Het antwoord op de vraag of de functie een omstandigheid kan zijn, is derhalve bevestigend. Een werknemer waarvan de functie niet in hoofdzaak gericht is op het doen van onderzoek of die een ondersteunende taak verricht bij onderzoek en die toch een uitvinding doet, krijgt recht op een vergoeding. De omstandigheid dat Ter Meulen afdelingshoofd was en slechts incidenteel onderzoek verrichtte, vormt een omstandigheid die het recht op vergoeding doet ontstaan. Ad c Zijn honorering en verdere arbeidsvoorwaarden. De vergoeding bestaat uit geld. Het past in de gedachtengang van de HR dat het huidige salaris en de arbeidsvoorwaarden een rol spelen bij de bepaling van de vergoeding. Indien de honorering en verdere arbeidsvoorwaarden van deze werkgever niet passend zijn voor de functie van onderzoeker levert dit een omstandigheid op, die tot vergoeding behoort te leiden. De bijzondere kennis en /of de kans op een uitvinding waren kennelijk te laag gewaardeerd. Vele werkgevers vergroten naar aanleiding van een uitvinding of octrooiverlening het salaris binnen de schaal of plaatsen de werknemer in een hogere salarisschaal. Mocht dit niet gebeuren, dan is deze omstandigheid vervuld. Ad d De aard en het (geldelijk) belang van de uitvinding. In de wettekst zijn het geldelijk belang en de omstandigheden gelijkwaardige factoren voor de compensatie, terwijl de billijkheid de derde factor is. Nu wordt het (geldelijk) belang een 279
75
Rb. Maastricht 27 sept. 1962, BIE 1964, blz. 28.
van de omstandigheden. En ogenschijnlijk van geringere betekenis. De grote vraag rijst wat het geldelijk belang is, mede omdat de HR zelf verwijst naar zijn uitspraak van 27 mei 1994. Daarin valt de volgende passage op: “Het valt niet in te zien dat het een eis van billijkheid zou zijn om de vergoeding voor het bij de werknemer bestaande gemis in beginsel af te stemmen op de voordelen die de in de onderneming van de werkgever door deze laatste ontwikkelde wijze van benutting van de uitvinding worden behaald.” Het (geldelijk) belang van de meeste uitvindingen blijkt meestal na korte of iets langere tijd uit de opbrengsten. De aard van de uitvinding speelt waarschijnlijk slechts een rol bij een pionieruitvinding en een uitvinding die leidt tot een “blokkeerpatent”. Een pionieruitvinding vormt het startpunt van een geheel nieuwe techniek. Deze techniek ontwikkelen eist nog veel onderzoek, waarbij mogelijkerwijze andere uitvindingen gedaan worden. Het duurt meestal lange tijd soms wel tien jaar, voordat een pionieruitvinding commercieel toegepast wordt. Een “blokkeerpatent” wordt juist aangevraagd om te voorkomen dat concurrenten die dezelfde uitvinding op een later tijdstip zouden doen, octrooi krijgen en gaan exploiteren. De octrooihouder wil de uitvinding juist niet exploiteren, omdat hij bestaande investeringen geforceerd zou moeten afschrijven bij de exploitatie van de uitvinding. Beide soorten uitvindingen kunnen een groot geldelijk belang hebben, terwijl zij geen direct waarneembare opbrengsten leveren. De octrooihouder betaalt immers vele jaren en soms gedurende de hele looptijd de instandhoudingstaxe. Ad e De mate waarin de werknemer aan de uitvinding heeft bijgedragen. De formulering van deze omstandigheid is voor meerdere uitleg vatbaar. De werknemer deed de uitvinding, hoe kan zijn bijdrage dan variëren? Het kan niet betekenen, dat er meerdere uitvinders zijn, want dan dient de vergoeding onder hen verdeeld te worden. Vaak stelt de werkgever het probleem waarvoor de uitvinding een oplossing geeft. Een mogelijke concretisering van de omstandigheid “ de mate waarin de werknemer aan de uitvinding heeft bijgedragen” kan zijn dat de werknemer zowel het probleem stelde als oploste. Andere mogelijke concretiseringen zijn een ongebruikelijke benadering van het probleem, het overwinnen van veel tegenstand bij de werkgever voordat de werknemer het probleem op zijn wijze mocht benaderen, buitengewone volharding of grote inventiviteit of zonder enige hulp van anderen tot de oplossing komen. Tenslotte de laatste overweging. Hierin merkt de HR op ”… dat voor het aannemen van een dergelijk geval ( dit is het toekennen van een vergoeding) het dus niet voldoende is dat geen specifieke component in het loon is aan te wijzen voor het gemis aan octrooi in het algemeen” (cursiveringen A.R.). Deze overweging is in strijd met het door de HR geformuleerde uitgangspunt. Het ontbreken van de specifieke component – expliciet of impliciet - in het loon demonstreert in het concrete geval de onjuistheid van de aanname dat het overeengekomen loon in de regel een vergoeding inhoudt voor alle overeengekomen prestaties. Het zou in ieder geval ertoe behoren te leiden het bewijs op de werkgever te leggen dat het loon wel een component bevat voor het gemis aan octrooi. De werkgever weet veel beter dan de werknemer uit welke verschillende componenten hij het loon opbouwde. De HR eindigt de laatste overweging als volgt ”dat voor het aannemen van een dergelijk geval (dit is het toekennen van een vergoeding ) het dus niet vereist is dat geen specifieke component in het loon is aan te wijzen voor het gemis aan octrooi in het algemeen. Tot deze uitspraak van de HR legde de rechter de werknemer het bewijs op dat zijn loon geen component bevatte die een vergoeding vormde voor het gemis aan octrooi. Dit vormt een 76
omslag in de jurisprudentie, want de zware bewijslast van de werknemer wordt verlicht. Betekenis van dit arrest - De bewijslast van de werknemer is verlicht. Hij hoeft niet meer te bewijzen dat zijn loon geen component bevat voor het gemis aan octrooi. - De mogelijkheden voor een vergoeding zijn verruimd. Zo krijgen werknemers die incidenteel onderzoek verrichten en daarbij een uitvinding doen recht op vergoeding. De AG geeft een ander voorbeeld: een adequaat betaalde researchmedewerker komt voor een vergoeding in aanmerking bij een uitzonderlijke uitvinding of bij uitzonderlijke inspanning.280 - De HR onderbouwt niet dat een vergoeding een uitzondering vormt. - De omstandigheden die aanleiding geven tot een vergoeding zijn slechts kwalitatief en vaag geformuleerd. Om duidelijkheid over de vergoeding te krijgen, zullen waarschijnlijk nog meerdere uitspraken van de HR nodig zijn. Het is mogelijk dat de omstandigheden elkaar versterken. Een kwantitatieve uitspraak over een vergoeding vereist een formule, waarin de invloed van iedere omstandigheid duidelijk wordt. Het is veel meer een taak voor de wetgever dan voor de HR om de onderlinge verhouding en de invloed van ieder der omstandigheden te kwantificeren. - De grote onbekende vormt de uitleg van het geldelijk belang. Blijft dit de wetshistorische uitleg: de waarde ten tijde van de octrooiverlening voor de uitvinder ware hij een vrije uitvinder of wordt deze fictie vervangen door de voordelen die het octrooi aan de werkgever geeft? Een andere onbekende vormt de billijkheid, een middel waarmee de lagere rechter een in zijn ogen te hoge vergoeding kan matigen. Door de grote verwevenheid met de feiten is deze matiging moeilijk toetsbaar voor de Hoge Raad.
3.4
Vergelijking van de compensatie in Nederland met de passende vergoeding in Duitsland
3.4.1
Inleiding
In deze paragraaf maak ik eerst een algemene vergelijking tussen de compensatie van de werknemer-uitvinder in Nederland en de passende vergoeding van de dienstuitvinder in Duitsland. Vervolgens illustreer ik dit door twee berekeningen van passende vergoedingen die Nederlandse werknemers-uitvinders gekregen zouden hebben ware de Duitse wet in Nederland toepasselijk geweest. 3.4.2
Algemene vergelijking
AG Koopmans wijst er in zijn conclusie bij het arrest Hupkens/Van Ginneken op dat de Duitse wetgeving op andere principes steunt dan de Nederlandse Octrooiwet. Hij werkt dit echter niet uit.281 De Nederlandse wet is oud. Op grond van de billijkheid kende de wetgever de werkgever het octrooi toe voor de uitvinding van een onderzoeker. De wet bevat het principe dat het salaris van de werknemer-uitvinder reeds compensatie bevat voor zijn gemis van het recht op octrooi, omdat de arbeidsovereenkomst met een onderzoeker een kansovereenkomst is. Dit principe is in de 280 281
77
Zie Conclusie par. 19. Zie NJ 1995, blz. 569 in par. 12.
praktijk een fictie.282 De rechtspraak ging echter wel uit van deze fictie. Compensatie is een uitzondering gebaseerd op de billijkheid. De werknemer die een compensatie verlangt, werd tot het arrest HR 1 maart 2002 belast met het bewijs dat zijn salaris geen vergoeding bevat. De Nederlandse wet bevat geen concrete maatstaven voor de bepaling van de grootte van de compensatie. De compensaties die de rechter toekent zijn laag. Het processuele risico van de langdurige processen en de kosten daarvan zijn hoog.283 Waarschijnlijk geeft de meerderheid van de werkgevers een salarisverhoging of gratificatie naar aanleiding van een uitvinding. Sommige werkgevers weigeren iedere compensatie. Duitsland kent sedert 1957 een speciale wet. De doelstellingen daarvan zijn het stimuleren van uitvindingen en het beschermen van de dienstuitvinder bij het verkrijgen van een passende vergoeding. Het salaris van geen enkele werknemer, ook niet van diegenen die voor onderzoek zijn aangesteld, bevat reeds een component voor het doen van uitvindingen. De dienstuitvinder moet iedere uitvinding melden. Op basis daarvan beslist de werkgever of hij haar opeist. De werkgever moet dan bewijzen dat het een dienstuitvinding is. Bij onbeperkt opeisen door de werkgever ontstaat het recht op een passende vergoeding van de dienstuitvinder. De wet, de rechtspraak en de heersende leer gebruiken de verzwakte monopolietheorie ter verklaring van de passende vergoeding.284. Deze theorie gaat er vanuit dat de dienstuitvinder een deel krijgt van de eventuele opbrengsten van het monopolie waarmee de Duitse wetgever het doen van een uitvinding beloont. De Duitse richtlijnen maken de passende vergoeding goed berekenbaar en vergemakkelijken de onderhandelingen tussen partijen aanzienlijk. Indien partijen er niet uit komen, geeft de adviescommissie snel en gratis een advies. Dit voorkomt conflicten. Het staat een werkgever overigens vrij de richtlijnen niet te volgen, maar een eigen beleid te voeren, zolang de vergoedingen maar passend zijn. De dienstuitvinder kan zijn recht op een passende vergoeding buiten rechte op een eenvoudige manier geldend maken zonder dat zijn arbeidsrelatie in gevaar komt. Het aantal Europese octrooien bedroeg in 2001 in Duitsland per miljoen werknemers 194 en per miljoen inwoners 98. Dit is aanzienlijk hoger dan in Nederland, waar deze getallen 145 en 66 waren.285 Hetzelfde beeld geldt voor 2000 en 1999. Deze hoge aantallen octrooien in Duitsland zijn volgens Duitse auteurs in belangrijke mate een gevolg van de Duitse wet en vooral van de regeling voor de passende vergoeding.286 De Duitse wet bevordert de innovatie, en daarmee dus de economie, sterker dan de Nederlandse wet. 3.4.3
De passende vergoeding van Hupkens volgens het Duitse recht
Ter illustratie bereken ik de passende vergoeding van Hupkens, indien hij de uitvinding in Duitsland gedaan zou hebben.287 Hieraan laat ik voorafgaan de berekening die Mulder in het deskundigenadvies gaf.288 282
Zie nr. 3.3.7. Zie nr. 3.3.8. 284 Zie nr. 2.4.1. 285 Zie nr. 1.1.1 tabel 2. 286 Zie nr. 2.8. 287 HR 27 mei 1994, NJ 1995, 136 nt J.H. Spoor en BIE 1995, 25 (Hupkens/ Van Ginneken). 288 BIE 1995, blz. 81. 283
78
Eerst wordt de uitvindingswaarde U en vervolgens het deel A berekend.289 De passende vergoeding wordt ten slotte verkregen met de formule V = UA (V = de passende vergoeding, U = de uitvindingswaarde, A = het deel van de werknemer in procenten).290 Berekening van Mulder De Uitvindingswaarde U Mulder stelt het licentiepercentage op 1%. De omzet van mixers tot 1988 bedraagt ƒ 138.000.000. Gezien de grote omzet past Mulder de staffelmethode toe. De omzet moet worden vermenigvuldigd met een factor 0,38 (de staffel- of kortingsmethode volgens richtlijn 11). De uitvindingswaarde U bedraagt derhalve 1% van ƒ 138.000.000 x 0,38. Het procentuele Aandeel A Mulder waardeert de a-factor, het stellen van het probleem, op 1 à 2 punten, omdat het bedrijf het probleem stelde. Voor de b-factor, de oplossing van het probleem, geeft Mulder 2 punten. De cfactor, de taken en de positie van de werknemer, bepaalt Mulder op 3 punten. Hij plaatst Hupkens zonder motivering in groep 3. Mulder komt zo op maximaal 2 + 2 + 3 = 7 punten uit, hetgeen volgens de tabel aan het einde van nr. 2.5. 3. een deel A van 13% oplevert. De passende Vergoeding V De passende vergoeding wordt met de formule V = UA berekend. Mulder komt tot 1% x ƒ 138.000.000 x 0,38 x 13% = ƒ 68.000. Eigen berekening De Uitvindingswaarde U In de werktuigbouwkunde liggen de licentiepercentages tussen 2 – 4%. 291 Mijns inziens is een daarom een licentiepercentage van 2% reëel. De uitvindingswaarde U is m.i. derhalve 2% van ƒ 138.000.000 x 0,38 Het procentuele Aandeel A Ik ken Hupkens 2 punten toe voor de a-factor, omdat het bedrijf het probleem wel stelde, maar geen oplossingsmethode aangaf. Omdat het team van deskundigen niet tot een oplossing was gekomen en Hupkens de oplossing binnen een maand vond door een totaal andere aanpak, speelde de kennis binnen het bedrijf geen rol van betekenis. De normale vakkennis speelde daardoor eveneens een zwakke rol. De experimenten werden uitgevoerd met voor het bedrijf daartoe speciaal vervaardigd materiaal. Dit leidt mijns inziens tot een b-factor van 4 à 5 punten. Mijns inziens behoort Hupkens tot groep 5, hij is een beginnend onderzoeker met een H.T.S. opleiding, die pas korte tijd bij dit kleine bedrijf werkt.292 Dit leidt tot 5 punten. Mijn berekening leidt minimaal tot 2 + 4 + 5 = 11 punten, hetgeen leidt tot een deel A van 25%. De passende Vergoeding V In de veronderstelling dat de staffelmethode toegepast mag worden zou de passende vergoeding 2% x ƒ 138.000.000 x 0,38 x 25% = ƒ 262.000 worden. De werkgever moet daartoe bewijzen dat 289
Zie nr. 2.5.2a en 2.5.3. Zie nr. 2.4.2. 291 BartenbachV, blz. 204. 292 BartenbachV, blz. 622 en de daar genoemde uitspraak van de arbitragecommissie. 79 290
in zijn branche of industrietak de staffelmethode en de daarin genoemde percentages gebruikelijk zijn. Richtlijn 11 is geformuleerd als een “kanbepaling”.293 Mulder doet de staffelmethode van richtlijn 11 als een verplichting voorkomen en voert geen argumenten voor de toepasselijkheid aan. Omdat niet bewezen is dat de staffelmethode gebruikelijk is, bedraagt de passende vergoeding 2% x ƒ138.000.000 x 25% = ƒ 690.000. Over de periode na 1988 zijn geen omzetcijfers bekend, zodat de passende vergoeding niet berekend kan worden. Zolang het octrooi in stand gehouden wordt, zou naar Duits recht Hupkens recht op een passende vergoeding gehad hebben. De compensatie in het meerderheidsadvies bedraagt ƒ 585.000. Dit bedrag bestaat uit een vergoeding voor de installaties waarin de mixers verwerkt zijn van ƒ 353.000, een vergoeding voor de losse mixers van ƒ 200.000 en een rentevergoeding van ƒ 32.000. Deze vergoeding slaat op de periode van de uitvinding tot aan het vonnis. Vanaf het uitspreken van het vonnis tot het einde van het octrooi moet er vergoeding betaald worden over de te leveren mixers en installaties. 3.4.4
De passende vergoeding van de hulptekenaar volgens het Duitse recht
De hulptekenaar-constructeur uit het vonnis dat besproken werd in nr. 3.3.2 deed in 1946 – 1947 bij de Staatsmijnen 7 uitvindingen.294 Op dezelfde manier als in het vorige subnummer bereken ik de passende vergoeding. De Uitvindingswaarde U Tot het moment van het eerste deskundigenadvies waren er 250.000 stempels geconstrueerd waarin de 7 uitvindingen waren verwerkt, de verwachting was dat er tijdens de looptijd van het octrooi nog 100.000 geconstrueerd zouden worden. De verkoopprijs voor een stempel bedroeg ƒ 80. De meerderheid van de eerste groep deskundigen schatte het licentiepercentage van een vrije uitvinder op 5%, de licentieprijs per stuk wordt 5% x ƒ 80 = ƒ 4. De minderheid schatte het licentiepercentage op 1%, de licentieprijs per stuk wordt dan 1% x ƒ 80 = ƒ 0,80. De uitvindingswaarde U bedraagt derhalve volgens de meerderheid 350.000 x ƒ 4 = ƒ 1.400.000 Volgens de minderheid is de uitvindingswaarde U 350.000 x ƒ 0,80 = ƒ 280.000. Het procentuele Aandeel A Gelet op de gegevens zijn slechts schattingen te maken over het deel A. Het probleem is waarschijnlijk door de Staatsmijnen gesteld. De uitvinder stuitte aanvankelijk op een enorme weerstand. Door zijn uitzonderlijk doorzettingsvermogen overwon hij die. Hieruit leid ik af dat de Staatsmijnen niet de oplosmethode aangaf. De a-factor, het stellen van het probleem, is derhalve minimaal 2 punten. Over de oplossing van het probleem, de b-factor, wordt verder niets gezegd. De b-factor schat ik gezien het doorzettingsvermogen op minimaal 3 punten. Zijn functieomschrijving, hulptekenaar–constructeur, wijst op groep 7, wellicht op groep 6. De c-factor, bepaald door de taken en de positie van de werknemer, bedraagt minimaal 6 punten. Uit a + b + c = 2 + 3 + 6 = 11 punten volgt een deel A van 25 %295. 293
Zie nr. 2.5.2 a. Rb. Maastricht 27 sept. 1962, BIE 1964, blz. 28 (hulptekenaar) en nr. 3.3.2. 295 Zie de tabel in nr. 2.5.3. 294
80
De passende Vergoeding V De passende vergoeding V = UA zou op basis van de gegevens van de meerderheid derhalve 25 % x ƒ 1.400.000 = ƒ 350.000 bedragen en volgens de minderheid 25% x ƒ 280.000 = ƒ 70.000 . Ter vergelijking. De meerderheid resp. de minderheid van deskundigen stelde ƒ 100.000 respectievelijk ƒ 25.000 voor. De Rechtbank kende op grond van de billijkheid uiteindelijk ƒ 7.500 toe. Hierbij maak ik de kanttekening dat ten tijde van deze uitvinding de Duitse wet nog niet bestond. 3.4.5 Samenvatting De uitvoerige en weloverwogen Duitse wet beschermt de werknemer bij het verkrijgen van een passende vergoeding en stimuleert tot het doen van uitvindingen en het melden daarvan. Het Nederlandse recht is onrechtvaardig ten opzichte van de werknemer die een uitvinding doet en bevat geen stimulans tot het doen van uitvindingen en het melden daarvan.296 In Duitsland zouden de compensaties van Hupkens en de hulptekenaar-constructeur aanzienlijk hoger zijn geweest dan in Nederland.
3.5
Standpuntbepaling
3.5.1
Inleiding
Na een schets van de huidige situatie karakteriseer ik de aard van het probleem van de compensatie van de uitvinder. Lettend op de motieven van de wetgever met de octrooiwetgeving bepaal ik mijn standpunt ten aanzien van de compensatie. Dit vergelijk ik tenslotte met dat van de literatuur. 3.5.2
Huidige situatie
Een werkgever die een probleem wil onderzoeken stelt daartoe een geschikte werknemer aan als onderzoeker. Meestal is dit een academicus die het probleem met wetenschappelijke methodes benadert. Voor het onderzoeken van een probleem krijgt hij tijd om na te denken en vaak stelt zijn werkgever hem faciliteiten ter beschikking zoals ervaringen van anderen, laboratoriumruimte, instrumenten, computers en hulp van allerlei technici. De faciliteiten zijn meestal noodzakelijk voor het oplossen van een probleem of vergemakkelijken dit oplossen, maar geven geen garantie voor het doen van een uitvinding. Vaak vindt hij een oplossing. Deze oplossing is echter zelden een uitvinding. Zij berust in de meeste gevallen op toepassen van bestaande kennis waartoe een andere deskundige ook in staat is. Een onderzoeker die de meerderheid van de hem door zijn werkgever voorgelegde problemen oplost, is een goede onderzoeker ook al doet hij geen enkele uitvinding. Uitvindingen zijn als gezegd uitzonderingen. Door het octrooieren van de uitvinding krijgt de oplossing van een werknemer een potentiële meerwaarde. Partijen kunnen voorafgaande aan een uitvinding of na een uitvinding een regeling treffen over de compensatie aan de werknemer, omdat niet hij maar de werkgever 296
81
Zie nr. 3.3.8.
het octrooi krijgt. Regelingen ten aanzien van de compensatie voorafgaande aan de uitvinding zijn uiterst zeldzaam. Het is immers hoogst onzeker of een werknemer een octrooieerbare uitvinding zal doen en of de exploitatie van de uitvinding baten zal opleveren. De werkgever wil de vrijheid van beslissen behouden ten aanzien van een mogelijke exploitatie van een toekomstige uitvinding en daarover geen overeenkomst sluiten. Na een uitvinding is de waardering daarvan en de bepaling van de rol van de werknemer daarbij uiteraard minder moeilijk dan daarvoor, maar de resultaten van de exploitatie blijven onzeker. Sommige werkgevers geven een salarisverhoging, anderen weigeren dit. De werknemer kan pogen hierover te onderhandelen. Doordat de wet de werkgever het recht op het octrooi al heeft toegekend, heeft de werknemer geen machtsmiddelen bij de onderhandelingen. Procederen over de compensatie op basis van de bestaande wet is voor de werknemer onzeker en duur, terwijl de uitslag onvoorspelbaar is. De compensatie is soms nul en in andere gevallen een bescheiden bedrag. Samenvattend. Voor een uitvinding zal de werkgever meestal geen regeling willen treffen voor de waardering van de uitvinding, na een uitvinding is de onderhandelingspositie zeer ongelijkwaardig doordat de wetgever het octrooi aan de werkgever toekende. De wet is uitermate vaag ten aanzien van de compensatie. Jonczyk constateerde na een uitvoerig rechtsvergelijkend onderzoek een algemene consensus om de delicate problematiek van uitvindingen in dienstverband via wetgeving te regelen en niet via overeenkomsten tussen partijen.297 Zijn constatering geldt gezien het voorafgaande ook voor Nederland, omdat de huidige wet de compensatie op een onduidelijke wijze regelt. Om een rechtvaardige en voorspelbare regeling van de compensatie voor de werknemer te verkrijgen is ingrijpen van de wetgever derhalve noodzakelijk. 3.5.3
Aard van het probleem
Is de compensatie een arbeidsrechtelijk probleem zoals de meerderheid van de literatuur betoogt of een octrooirechtelijk probleem? De vruchten van de arbeid van de onderzoeker komen volgens het zogenaamde arbeidsrechtelijke beginsel toe aan de werkgever.298 Geldt dit ook als het resultaat van de arbeid een octrooieerbare uitvinding is? Uit art. 3 Wet Naburige Rechten volgt dat de vruchten van de arbeid niet altijd naar de werkgever gaan. De rechten blijven in beginsel bij de werknemer-uitvoerend kunstenaar. De werkgever krijgt slechts een gebruiksrecht. Dit artikel vormt, aldus Quaedvlieg, op zijn minst genomen de levende ontkenning van het pretense algemeen geldende arbeidsrechtelijke beginsel dat de vruchten van de arbeid, in dit geval de rechten op de intellectuele eigendom, per definitie aan de werkgever behoren.299 De vrucht van de arbeid van een onderzoeker, het mogen toepassen van een uitvinding, komt toe aan de werkgever. Uit het arbeidsrecht volgt echter geenszins dat de werkgever een uitvinding exclusief mag toepassen. Dit is een gevolg van de octrooiwet, indien voor een uitvinding een octrooi wordt verleend. De overheid verleent een octrooi uit overwegingen van economische en maatschappelijke doelmatigheid.300 De wetgever wil de innovatie bevorderen. De rechtspolitieke keuze wie van de stimulans moet profiteren is daarom een 297
Zie nr. 1.2 slot. Zie bijvoorbeeld Croon, blz.8 en Spoor in zijn noot bij HR 27 mei 1994, NJ 1995, 136. 299 Quaedvlieg 2001, blz. 363. 300 Quaedvlieg 2001, blz. 340. 298
82
onderwerp van het octrooirecht, niet van het arbeidsrecht. 3.5.4
Standpuntbepaling
Zoals gezegd in nr. 3.2.1 waren de doelstellingen van de wetgever van de Octrooiwet 1910 het stimuleren en het openbaar maken van uitvindingen door de kansen op winstgevende exploitatie te vergroten door de toekenning van exclusieve rechten in de vorm van een octrooi. Het tijdelijke monopolie moet zich op de markt bewijzen. De kwaliteit van een uitvinding heeft geen invloed op de duur van het monopolie of de aard van de bevoegdheden die de octrooihouder krijgt. De aanvrager krijgt immers een octrooi voor een nieuwe uitvinding die op uitvindingswerkzaamheid berust en toepasbaar is op het terrein van de nijverheid. Zodra de uitvindingswerkzaamheid ligt boven de maatstaf die het EOB hanteert, krijgt hij een Europees octrooi onafhankelijk van de uitvindingswerkzaamheid. De octrooihouder krijgt het recht een uitvinding exclusief te exploiteren. De markt bepaalt aldus de waarde van een uitvinding. De eventuele grote uitvinderswerkzaamheid of het nut voor het algemeen belang van de uitvinding zijn derhalve in de ogen van de wetgever irrelevant. Bij een zeer grote uitvinderswerkzaamheid of een groot nut voor het algemeen belang zou de wetgever andere stimulansen hebben kunnen geven, bijvoorbeeld een octrooi met een langere duur of een restitutie van de kosten van de octrooiaanvrage. Dit is niet geschied. Laten wij de twee soorten uitvinders vergelijken: de zelfstandige uitvinder en de uitvinder in dienst van een werkgever. Een zelfstandige uitvinder levert bij het doen van een uitvinding zelf de geestelijke inspanning en brengt financiële offers. Hij krijgt het monopolie tot exploitatie van de uitvinding, mits hij opnieuw investeert, in de eerste plaats door het aanvragen van een octrooi. Door de combinatie van de geestelijke inspanning van de werknemer en de financiële bijdrage van de werkgever komt een uitvinding tot stand. Voor de exploitatie van de uitvinding zijn opnieuw investeringen noodzakelijk. Wie investeert? De argumenten voor de toekenning van het monopolie aan een werkgever wiens werknemer een uitvinding doet zijn minder sterk dan voor de toekenning aan een zelfstandige uitvinder. De werkgever investeerde wel in onderzoek, maar leverde niet de geestelijke prestatie. Bij de toekenning van het monopolie moet rekening gehouden worden met de geestelijke prestatie van de werknemer. Twee oplossingen liggen voor de hand: de werknemer wordt mederechthebbende op het octrooi of de werknemer krijgt recht op een deel van de opbrengsten behaald met de exploitatie van het octrooi. Wat past het best bij het wettelijke stimuleringssysteem tot uitvinden en de exploitatie daarvan? Stel dat de werkgever voor negentienden rechthebbende wordt op de uitvinding en de werknemer voor een tiende. Voor de exploitatie van de uitvinding zijn investeringen nodig. In het algemeen zal de werknemer de investeringen in overeenstemming met zijn deel in het octrooi niet kunnen of willen leveren. De werkgever zal in het algemeen wel kunnen investeren, maar hij zal daartoe meestal slechts bereid zijn, indien hij het octrooi volledig krijgt. Hij loopt het risico van de exploitatie en wil daarom zelfstandig de beslissingen kunnen nemen. Indien de werknemer slechts recht heeft op een deel van de opbrengsten, zal de werkgever als octrooihouder de beslissingen over het octrooi zelfstandig kunnen nemen. De kansen op investeringen in het tot exploitatie brengen van de uitvinding zijn dus in het algemeen het grootst door de werkgever het octrooi volledig toe te kennen en de werknemer recht te geven op een deel van de opbrengsten behaald uit de exploitatie van het octrooi. Deze oplossing is rechtvaardig ten opzichte van de werknemer omdat er een relatie bestaat met het hem niet toegekende octrooi. Zij 83
stimuleert zowel de werknemer tot uitvinden als de werkgever tot investeren in onderzoek en in exploitatie van uitvindingen. Een antwoord op de vraag of de compensatie van de werknemer mede afhankelijk is van de hoogte van zijn loon (normaal, te laag of wellicht te hoog), is eerst mogelijk na de keuze van het systeem van de compensatie. Een consequentie van dit standpunt is dat de werkgever niet verplicht is de werknemer compensatie te geven, indien een octrooi geen baten oplevert, ook al is de uitvinding bijzonder creatief of uiterst nuttig voor het algemeen belang. De oorzaken dat de uitvinding geen waardering op de markt vindt, kunnen van velerlei aard zijn. De meest waarschijnlijke is het ontbreken van vraag, bijvoorbeeld een geneesmiddel tegen een ziekte die tijdens de looptijd van het octrooi nauwelijks de kop op steekt. Het kan ook zijn dat de werkgever niet in staat is een nieuw product op de markt te brengen. In het laatste geval kan de werknemer slechts hopen dat zijn werkgever wordt overgenomen door een concurrent die dat wel kan. De staat of een organisatie zou de uitvinders van dergelijke uitvindingen kunnen eren met een prijs of een onderscheiding. Dit is echter geen plicht voor een werkgever. Het standpunt om de werknemer te laten delen in de opbrengsten die de geoctrooieerde uitvinding geeft, past bij de strekking van art. 10 lid 2 Ow. volgens de HR in 1950: dat de werknemer in billijke mate deel hebbe aan de baten, die zijn uitvinding voor het bedrijf afwerpt. 301 De uitspraken van de HR na 1950 daarentegen nemen aan dat de compensatie in de regel een uitzondering is. De onjuistheid van de aanname werd in nr. 3.3.9 onderstreept. Nu rijst de volgende vraag. Welk deel van de opbrengsten van het monopolie gebaseerd op de uitvinding dient de werkgever aan de werknemer toe te kennen? De wetgever moet het antwoord op deze vraag geven. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: overnemen van de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen of een nieuw systeem bedenken. In nr. 2.10.5 kwam ik tot de conclusie dat het Reonwerp in zijn totaliteit geen verbetering brengt ten opzichte van de Duitse wet en daarom niet navolgenswaardig is. Sterke punten van de Duitse wet zijn de gebleken stimulerende werking op het aantal uitvindingen, het beperkte aantal rechtsgeschillen dankzij de adviescommissie en de bepaling van de passende vergoedingen die rekening houdt met bijzondere omstandigheden van de uitvinding. De passende vergoeding wordt bepaald door het stellen van het probleem, de oplossing van het probleem en de taken en de positie van de werknemer in het bedrijf .302 Alles overwegende adviseer ik de Nederlandse wetgever de principes die aan de Duitse wet en aan de richtlijnen ten grondslag liggen over te nemen. Nu het antwoord op de vraag hoe de compensatie afhangt van de hoogte van het loon van de werknemer. De taken en positie van een werknemer in een bedrijf bepalen zijn loon en daarmee de zgn. cfactor, die de richtlijnen hanteren. Stel dat een onderzoeker een laag loon verdient, dan past hij 301 302
HR 30 juni 1950, NJ 1952, 36 nt DJV (Perquin/Perfra). Zie nr. 2.5.3. 84
niet in de voor onderzoekers gebruikelijke groep 3, maar in groep 4 of 5. Dit zal ertoe leiden dat hij een hogere compensatie krijgt.303 Indien het salaris van een onderzoeker aanzienlijk hoger is dan gebruikelijk, omdat beide partijen een uitvinding mogelijk achten, past de onderzoeker niet in groep 3, maar in groep 2 of wellicht groep 1. Hij krijgt wel compensatie, maar minder dan een willekeurige onderzoeker, indien hij inderdaad een uitvinding doet. De Duitse wet wil iedere werknemer stimuleren tot uitvinden, zelfs de directeur van de afdeling research. Deze krijgt minimaal een deel A van 2% na het doen van een uitvinding.304 De vrees geuit door Huydecoper305 dat het toekennen van een deel van de opbrengsten aan werknemers-uitvinders tot een vermindering van de bereidheid van ondernemers in onderzoek te investeren zal leiden, is ongegrond blijkens de ervaring in Duitsland. Het bovenstaande bevat mijn standpunt ten aanzien van de toekenning van het octrooi in de verhouding werkgever en onderzoeker met bijzondere kennis als het gaat om een uitvinding gedaan op het opgedragen onderzoeksterrein van de onderzoeker. Bij deze categorie werknemers kent de wet de werkgever het octrooi toe. De vraag wie recht op de uitvinding heeft op het moment dat een uitvinding is gedaan en de wijze waarop de werkgever vervolgens de aanspraak op octrooi krijgt komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. 3.5.5
Vergelijking van de opvattingen van de schrijvers met mijn standpunt
Wordt de uitvinder die deelt in de opbrengsten van het octrooi, daardoor wellicht binnen de organisatie van de werkgever op een voetstuk geplaatst, zoals Spoor stelt?306 ‘T Hart stelt de vraag aldus: wordt de uitvinder gunstiger behandeld dan andere werknemers door een uitzonderingsbepaling zoals art. 12 lid 6 Row? Hij noemt werknemers die een belangrijke bijdrage aan de omzet en winst van de onderneming geven en de werknemer-auteur. Het belangrijke verschil tussen een uitvinder enerzijds en bijvoorbeeld een verkoper en de productie-ingenieur anderzijds is het feit, dat het onvoorzienbaar is of een onderzoeker een uitvinding zal doen en of de exploitatie van de uitvinding succesvol zal zijn. Beide factoren vertonen een hoog kanskarakter. Gezien dit uiterst speculatieve karakter zullen partijen er bij de salarisbepaling dan ook in het algemeen geen rekening mee houden. De kansen op hoge verkoopcijfers bij een verkoper of een goeddraaiende productie bij een productie-ingenieur zijn voor partijen wel voorzienbaar. Daarom regelen partijen dit soms in het salaris of in een tantièmeregeling. ‘T Hart merkt verder terecht op dat deze werknemers geen absoluut recht aan hun werkgever afstaan, zoals de werknemer-uitvinder.307 Het toekennen van de compensatie aan de uitvinder is een gevolg van de wet die uitvindingen octrooieerbaar maakt en de werkgever een absoluut recht verschaft. Ik onderschrijf de redenering van Quaedvlieg dat de toekenning van een compensatie geen beloning van arbeid is, maar een beloning voor het resultaat, de eventuele opbrengsten van een exclusief recht.308 Wat is het verschil tussen de werknemer-auteur en de werknemer-uitvinder? Dit is mijns 303
Vergelijk mijn berekening voor Hupkens in 3.4.3. Zie nr. 2.5.4. 305 Paragraaf 11 in zijn conclusie bij HR 1 maart 2002, JAR blz. 303: NJ 2003, 210 nt. G.J.J. Heerma van Voss (afdelingshoofd). 306 Noot bij HR 25 mei 1994, NJ 1995, 136. 307 'T Hart, blz.64-65. 308 Quaedvlieg 2001, blz.400. 85 304
inziens meer van graduele dan van principiële aard. Een werknemer-auteur krijgt in het geldende recht geen compensatie voor het absolute recht dat hij zijn werkgever verschaft. Een werknemer-auteur produceert met enige regelmaat auteursrechtelijke werken, waarvan de verkoopcijfers vaak na korte tijd een indicatie geven over de commerciële waarde. De voordelen die de werkgever behaalt met de exploitatie van het auteursrecht kunnen partijen verrekenen in de salarisbepaling van een dergelijke werknemer. De werknemer-auteur kan gemakkelijker van werkgever wisselen dan de werknemer-uitvinder. Quaedvlieg geeft een aantal mogelijkheden voor de werknemer-auteur om te delen in de werkelijk exceptionele winstuitschieters in het bestaande recht, zoals de algemene bepalingen betreffende goed werkgeverschap, goede trouw en imprévision.309 Een werknemer-uitvinder daarentegen doet vaak slechts één en soms enkele uitvindingen in zijn loopbaan. Het duurt dikwijls verscheidene jaren voordat de exploitatie winst oplevert. Dit is de reden waarom de werknemer-uitvinder een wettelijke bescherming nog meer nodig heeft dan een werknemer-auteur. Ook voor de laatste lijkt mij overigens een wettelijke bescherming wenselijk. Quaedvlieg ziet geen aanleiding voor compensatie indien de onderzoeker behoorlijk betaald wordt en er slechts sprake is van “doorsnee opbrengsten” van de uitvinding. Hij wil de werknemer-uitvinder slechts laten delen in de opbrengsten van een octrooi, indien er sprake is van buitengewone baten.310 Zijn maatstaf is echter weinig concreet, evenals de huidige regeling. Wat is een behoorlijke betaling, wanneer is er sprake van doorsnee opbrengsten? Bij dezelfde buitengewone baten zal de werknemer-uitvinder meer of eerder delen in de opbrengsten, indien zijn werkgever een kleine onderneming is waarvan de winst geheel naar de directeur-eigenaar gaat dan indien deze een grote onderneming is die systematisch research beoefent, aldus Quaedvlieg.311 Het bedrag dat de onderneming besteedt aan research is immers in zijn visie een medebepalende factor voor de compensatie aan de werknemer-uitvinder. Dit lijkt mij onjuist. Wil het octrooirecht de werknemer stimuleren en rechtvaardigheid ten opzichte van hem betrachten, dan dient de compensatie gekoppeld te worden aan het resultaat van het octrooi, maar niet aan de grootte van de onderneming of van het researchbudget. De meeste grotere ondernemingen zullen de compensatie wel geven in de vorm van meer salaris, aldus Quaedvlieg.312 Deze passage wekt de indruk dat compensatie daar niet nodig is. Een wettelijke regeling is m.i. noodzakelijk voor het geval, dat de werkgever geen compensatie geeft of dat de maatstaf niet voldoende duidelijk is. Een andersoortig bezwaar ziet Quaedvlieg in de administratie om de compensatie te bepalen. Het aantal octrooien dat jaarlijks in Nederland verleend wordt, ligt in de orde van vijfduizend. De gemiddelde levensduur is tien jaar. Sommige geven aanleiding tot parallelle octrooien in het buitenland, een aanwijzing voor een kansrijke exploitatie. Het indienen van een octrooiaanvrage, het verkrijgen van een octrooi en het instandhouden daarvan is een bewerkelijke operatie. De werkgever doet dit graag gezien de kansen op grote opbrengsten. Bij de administratieve last die de werkgever toch al op zich neemt is het bepalen van de compensatie van de werknemer een geringe fractie. Bij de instandhouding van een octrooi 309
Idem , blz. 399. Zo ook D.W.F. Verkade, “Het beste artikel 7 Auteurswet” in Het werkgeversauteursrecht, kan de werkgever het maken?, blz. 16. 310 Idem, blz.397 en nr. 3.3. 6 slot. 311 Idem, blz. 400. 312 Idem, blz. 398. 86
overweegt de werkgever jaarlijks of het octrooi voldoende baten oplevert om de kosten te dekken. Tenslotte de opvatting dat een uitvinding het resultaat van teamwerk is, waarin het doen van de uitvinding slechts het voortbouwen op de werkzaamheden van anderen zou zijn. ’T Hart prikt deze mythe door.313 Bij een team zijn in het algemeen twee soorten werknemers te onderscheiden: enerzijds degene(n) die tot de inventieve gedachte komt of komen, de uitvinder(s), en anderzijds degene(n) die ondersteunende arbeid verricht(en). Een team kan bestaan uit één creatieveling en ondersteunenden of uit meerdere creatievelingen en ondersteunenden. Beide soorten werknemers zijn in het algemeen zeer goed van elkaar te onderscheiden. Dit blijkt ook in het bestaande recht. De uitvinders hebben recht als uitvinder in het octrooi genoemd te worden (art. 14 Row 1995), de ondersteunenden niet. De ondersteunenden zijn altijd door anderen te vervangen. Het is hoogst onwaarschijnlijk, dat willekeurige andere onderzoekers tot dezelfde resultaten gekomen zouden zijn als deze creatievelingen. Ook het proces Hupkens/Van Ginneken illustreert dat een uitvinding niet altijd op teamwerk berust. Een team van Duitse deskundigen kwam niet uit het probleem. Hupkens koos een totaal andere aanpak en deed de uitvinding alleen, hij bouwde derhalve niet voort op hun werk. De rechten en plichten van een werkgever ten aanzien van een uitvinding verschillen mijns inziens niet al naar gelang de uitvinding gedaan is door één werknemer dan wel door meerdere samenwerkenden. Hun prestatie geeft de werkgever de mogelijkheid om een monopolie te krijgen. Zij dienen te delen in de eventuele opbrengsten. Hierna spreek ik daarom slechts over de uitvinder, alhoewel het er soms meer zijn. In het volgende nummer ga ik na wat de mogelijke gevolgen van de overneming in Nederland van de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen zullen zijn.
3.6
Mogelijke gevolgen van het overnemen van de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen
Wat zijn de mogelijke gevolgen van het overnemen van de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen in Nederland? De meeste uitvindingen van werknemers zullen bij toepassing van de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen, dienstuitvindingen zijn, omdat de werkgever heeft bijgedragen aan de geestelijke prestatie. De werkgever krijgt recht op de uitvinding, indien hij haar opeist. Hij kan de octrooiaanvrage naar zijn inzicht opstellen en bepalen wanneer en in welke landen hij octrooi wil aanvragen. In dit opzicht zal er geen verschil van betekenis met de huidige situatie in Nederland bestaan. Een verandering zal wel optreden indien de werkgever de uitvinding niet opeist. Argumenten voor hem zijn: de exploitatie van de uitvinding levert geen of weinig winst op; onbekendheid met het octrooisysteem weerhoudt hem van een octrooiaanvrage. Dan houdt de uitvinder het recht op de uitvinding. Hij mag zelf een octrooi aanvragen of een andere ondernemer zoeken die de uitvinding wil exploiteren. Hij verkoopt daartoe het recht op de uitvinding, de 313 ′T Hart, blz. 60.
87
octrooiaanvrage of het octrooi. Mijn verwachting is dat het aantal uitvindingen dat geëxploiteerd wordt zal stijgen, hetgeen gunstig is voor de Nederlandse economie. Dit zal vooral voorkomen bij uitvindingen in het midden- en kleinbedrijf en bij dienstverlenende bedrijven. Zoals algemeen bekend is, bestaat daar een grote huiver voor octrooien. Om de vrees van het midden- en kleinbedrijf te verminderen is de ROW 1995 ingevoerd met een registratiesysteem.314 Een andere verandering is het feit dat de werknemer recht krijgt op een passende vergoeding, indien de werkgever de uitvinding opeist. Door het systeem van de wet en vooral door de richtlijnen is de passende vergoeding goed bepaalbaar. Zo kan de werknemer zijn recht effectief geldend maken, hetgeen meestal leidt tot reële onderhandelingen en in een enkel geval tot een uitspraak van de adviescommissie. Of de salarisverhogingen die de werkgevers nu in op researchgerichte ondernemingen geven gelijkwaardig zijn aan de passende vergoedingen is lastig te beoordelen. Ondernemingen zijn vaak geheimzinnig over de salarissen van onderzoekers. Bij commercieel succesvolle uitvindingen zullen de passende vergoedingen vermoedelijk groter zijn.315 Bij niet op research gerichte ondernemingen zullen de passende vergoedingen waarschijnlijk groter zijn dan de op dit moment soms voorkomende compensatie van maximaal enkele maandsalarissen. De passende vergoeding is groter en genuanceerder dan in het voorstel van Heerma van Voss voor een vast percentage van de winst in het eerste jaar.316 Volgens de Duitse wet deelt de dienstuitvinder in de winst gedurende de gehele duur van het octrooi. Het aandeel van de dienstuitvinder is een percentage dat bepaald wordt door het stellen van het probleem, de oplossing daarvan en de taken en positie van de dienstuitvinder (de a-, b- en c-factor). Het bepalen van de passende vergoeding zal de personeelsafdeling iets meer werk geven. Het betreft het op de juiste wijze waarderen van een kleine, maar waardevolle groep medewerkers. Samenvattend: Het volgen van de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen zal waarschijnlijk leiden tot een groter aantal octrooien per miljoen werknemers in Nederland, tot meer octrooien die geëxploiteerd worden en tot iets grotere uitkeringen aan werknemersuitvinders. In hoofdstuk 6 bepreek ik de wijze waarop de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen overgenomen kunnen worden..
3.7
Samenvatting
De Nederlandse wet stimuleert werknemers niet tot het doen van uitvindingen of erop alert te zijn dat het resultaat van hun werk wellicht een uitvinding kan zijn; zij is onrechtvaardig ten opzichte van werknemers die een uitvinding doen. De stimulans tot uitvinden wordt volledig bepaald door het salarisbeleid van de werkgever. Dit varieert tussen nul en zeer positief.317 De speciale Duitse wet over werknemersuitvindingen geeft een dienstuitvinder recht op een 314
Zie nr. 1.1.3. Zie de berekeningen in nr. 3.4.3 en 3.4.4. 316 Zie nr. 3.3.6. 317 Zie nr. 3.3.8. 315
88
passende vergoeding, omdat de uitvinding zijn werkgever een monopolie verschaft. De stimulerende werking is groot.318 Wil de Nederlandse wetgever het uitvinden stimuleren en rechtvaardigheid betrachten ten opzichte van de werknemer-uitvinder, dan is het overnemen van de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen aan te bevelen. Een wettelijke stimulering van de werknemers zal in vele bedrijfstakken, vooral de dienstensector, en in het midden- en kleinbedrijf leiden tot meer uitvindingen en tot het eerder onderkennen van uitvindingen. De werkgever zal moeten beslissen of hij de uitvinding zelf wil exploiteren of haar vrijgeven. Indien hij de uitvinding vrijgeeft, houdt de werknemer-uitvinder het recht op de uitvinding en zal hij een octrooiaanvrage overwegen. Op deze wijze kan Nederland zijn achterstand in het aantal octrooien per miljoen werknemers en per miljoen inwoners inlopen.
318
89
Zie nr. 3.4 en hfd.2.
90
4
DE RECHTHEBBENDE OP EEN UITVINDING GEDAAN TIJDENS EEN DIENSTBETREKKING IN NEDERLAND
4.1
Inleiding en probleemstelling
De meeste uitvindingen in Nederland worden gedaan door werknemers. Zij krijgen zelden het recht op een uitvinding. De wet kent aan de werkgever het recht op een uitvinding toe, indien de aard van de betrekking meebrengt, dat de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft. Werkgevers voorzien dat sommige werknemers misschien wel eens een uitvinding kunnen doen. Daarom staat in vele arbeidsovereenkomsten (niet slechts in die van onderzoekers) dat de werkgever recht heeft op alle uitvindingen van een werknemer gedaan in en buiten de werktijd. Bij de herziening van de Octrooiwet in 1995 stelde de regering voor art. 10 ongewijzigd te vernummeren in art. 12. Kamerleden betoogden dat uitvindingen overal binnen de onderneming gestimuleerd moeten worden. Hun amendementen werden aanvaard. Dit leidde ertoe, dat art. 12 lid 1 en lid 5 nu luiden: “1. Indien de uitvinding, waarvoor octrooi wordt gevraagd, is gedaan door iemand die in dienst van een ander een betrekking bekleedt, heeft hij aanspraak op octrooi, tenzij de aard van de betrekking medebrengt, dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft. In het laatstbedoelde geval komt de aanspraak toe aan de werkgever.” “5. Van het in het eerste, tweede en derde lid bepaalde kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken”. Art. 12 lid 1 geeft zo eerst het principe. Dit principe wordt verzwakt doordat art. 12 lid 5 expliciet de vrijheid erkent om het recht op een toekomstige uitvinding bij arbeidsovereenkomst over te dragen. Dit leidt tot de eerste vraag: - stimuleert de wetswijziging de werknemers overal in de onderneming tot uitvinden? Zoals al in de inleiding vermeld is, het belangrijkste probleem in de ogen van de meeste werknemers-uitvinders niet de vraag wie de rechthebbende op een uitvinding is, maar het verkrijgen van compensatie bij een winstgevende exploitatie van een uitvinding door de werkgever.319 Het exploiteren van een uitvinding eist ondernemerschap en kapitaal. De meeste werknemers willen geen ondernemer worden en zij hebben zelden kapitaal. De vraag wie rechthebbende op een uitvinding is, rijst daarom slechts in een beperkt aantal gevallen: in de situatie dat een werkgever een uitvinding niet kan of wil exploiteren of niet als blokkeerpatent wil gebruiken, terwijl een werknemer de kansen tot exploitatie wel wil verkennen of mogelijk acht. Mijn aanbeveling aan de Nederlandse wetgever in hoofdstuk 3 ten aanzien van de compensatie is de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen over te nemen.320 De Duitse wet regelt de rechthebbende op een uitvinding op een andere wijze dan art. 12 Row 1995. Dit geeft aanleiding tot de tweede en derde vraag: - welke verschillen bestaan er tussen het Duitse en het Nederlandse recht ten aanzien van de rechthebbende op een uitvinding? - zijn deze verschillen zodanig dat het al dan niet wenselijk is de principes die aan de 319 320
91
Zie nr. 1.3. Zie nr. 3.5.4.
Duitse wet ten grondslag liggen over te nemen? Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: het begint met een analyse van het begrip "rechthebbende op een uitvinding volgens art. 10 lid 1 OW 1910" en de overdracht van het recht op toekomstige uitvindingen onder de OW 1910 (nr. 4.2 en 4.3). De wetsgeschiedenis van art.12 Row 1995 komt daarna aan de orde (nr. 4.4). Nr. 4.5 schetst de overdracht van het recht op een toekomstige uitvinding door een werknemer-uitvinder in de praktijk. In nr. 4.6 onderzoek ik de eerste vraag. In nr. 4.7 vergelijk ik het Nederlandse en het Duitse recht ten aanzien van de rechthebbende op een uitvinding. Vervolgens onderzoek ik de overige vragen (nr. 4.8). Een samenvatting (nr. 4.9) vormt het slot. De wetgever wijzigde in 1995 ook het recht op uitvindingen gedaan door universitair personeel. Art.12 lid 3 kent dit recht toe aan de universiteit. De vraag wie rechthebbende behoort te zijn op een uitvinding gedaan door een universitaire werknemer is complexer van aard dan de vraag bij een uitvinding gedaan door een werknemer in dienst van een onderneming, omdat de doelstellingen van universiteiten en ondernemingen totaal verschillen en de academische vrijheid bij dit onderwerp een belangrijke rol speelt. Dit vraagstuk vereist daarom een afzonderlijke behandeling en komt aan de orde in hoofdstuk 5.
4.2
De rechthebbende op een uitvinding volgens art. 10 lid 1 OW 1910
4.2.1
Inleiding
Uit de wetsgeschiedenis volgt het principe: het recht op een uitvinding komt toe aan de uitvinder. Het hierna geciteerde artikel vormde daar een uitzondering op.321 Art. 10 lid 1 OW 1910 luidde: "Ingeval het voortbrengsel of de werkwijze, waarvoor octrooi wordt aangevraagd, is uitgevonden door iemand, die in dienst van een ander een betrekking bekleedt, welker aard medebrengt, dat hij zijn bijzondere kennis aanwende tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft, heeft de werkgever aanspraak op octrooi." Hierna behandel ik achtereenvolgens de rechtspraak en de literatuur over dit artikel en geef daarna mijn commentaar. 4.2.2
De rechtspraak
Art. 10 lid 1 gaat uit van een tweedeling. Werknemers die een dienstbetrekking vervullen waarvan de aard medebrengt dat zij hun bijzondere kennis aanwenden tot het doen van uitvindingen, en zij bij wie dit niet het geval is. De Octrooiraad en de rechter achtten in het eerste decennium na de inwerkingtreding van de Octrooiwet art. 10 slechts toepasselijk bij een betrekking waarin aan een werknemer met bijzondere kennis een uitdrukkelijke of stilzwijgende opdracht tot het verrichten van speurwerk was gegeven.322 321
Zie nr. 3.2.1. Octrooiraad 20 april 1922, I.E. 1922, 61. Rb. Den Haag 23 mei 1916, W. 10087. Hof Den Haag 25 nov. 1918, W. 10412. 322
92
In latere uitspraken ontbreekt echter deze combinatie van eisen. In de loop der tijd verruimden de Octrooiraad en de rechter zo het toepassingsgebied van art. 10 lid 1. Analyse van de rechtspraak leidt mij tot de conclusie dat de werknemers die een uitvinding doen niet in twee, maar in drie categorieën in te delen zijn. Deze categorieën karakteriseer ik als volgt: Categorie 1: werknemers die aangesteld worden om onderzoek te verrichten op grond van hun bijzondere kennis o.a. blijkend uit hun taakstelling, salariëring en diploma’s en die een uitvinding doen. De bijzondere kennis is volgens de werkgever aanwezig bij de aanstelling. Zij krijgen soms geen expliciete opdracht tot uitvinden, maar de uitvinding hangt wel duidelijk samen met de aard van hun werkzaamheden.323 Tot deze categorie horen bijvoorbeeld een ingenieur die is aangesteld om speurwerk te verrichten en daarbij de nodige vrijheid krijgt en een ingenieur die belast wordt met het ontwerpen van een nieuw product. Ik noem deze categorie de uitstekende onderzoekers, omdat hun onderzoek resulteert in een uitvinding. Vele andere onderzoekers doen weliswaar geen uitvinding, maar vinden wel oplossingen voor de hun voorgelegde problemen. Om die reden vervullen zij hun taak goed. Categorie 2: werknemers die tijdens het uitvoeren van de hun opgedragen taak een uitvinding doen, terwijl de aard van hun betrekking niet meebrengt dat zij hun kennis aanwenden tot het doen van uitvindingen.324 Gezien hun aanstelling en salariëring missen zij de bijzondere kennis om onderzoek te verrichten. Uitvindingen zijn van hen niet te verlangen. Tot deze categorie horen in het algemeen middelbaar en lager personeel, bijvoorbeeld instrumentmakers en laboratoriummedewerkers, die bij de hun opgedragen taak meer inzicht tonen dan de werkgever op grond van hun aanstelling en salariëring mag verwachten. Zij voeren derhalve de hun opgedragen taak buitengewoon goed uit. Alhoewel zij niet voldoen aan het criterium van art. 10 lid 1 kende de rechtspraak de werkgever het recht op de uitvinding toe. Omdat hun werk leidt tot een uitvinding terwijl dit niet in de lijn der verwachtingen lag kwalificeer ik deze categorie als de 323
Rb. Arnhem 2 maart 1933, BIE 1933, blz. 60. Octrooiraad (afdeling van beroep) 11 febr. 1952, BIE 1952, blz. 53. Octrooiraad (afdeling van beroep) 15 maart 1956, BIE 1956, blz. 62, NJ 1956, 649. Octrooiraad (afdeling van beroep) 2 aug. 1978, BIE 81, blz. 220. Octrooiraad (afdeling van beroep) 7 maart 1979, BIE 81, blz. 245. Octrooiraad (bijzondere afdeling) 19 nov. 1981, BIE 1982, blz. 321. 324 Octrooiraad (aanvraagafdeling) 27 juli 1943, BIE 1944, blz. 44; N.J. 1944/45, 676. Een instrumentmaker werd door zijn superieuren belast met het opsporen en verbeteren van een nadeel en deed daarbij een uitvinding. Octrooiraad (aanvraagafdeling) 15 maart 1950, BIE 1951, blz. 70. Een werknemer met een gering loon die een grote verscheidenheid aan werkzaamheden opgedragen krijgt, deed een uitvinding. Octrooiraad (aanvraagafdeling) 7 april 1960, BIE 1961, blz. 78. Een verkoopleider belast met werkzaamheden van uiteenlopende aard, o.a. aanpassen van het ontwerp aan de eisen van de klant, deed een uitvinding. Rb. Maastricht 27 sept. 1962, BIE 1964, blz. 28. Een hulptekenaar in losse dienst deed een uitvinding, na zijn bevordering en aanstelling als beambte deed hij andere uitvindingen. In het proces tot verkrijging van zijn billijke vergoeding op grond van lid 2 ging hij er stilzwijgend van uit, dat art. 10 lid 1 toepasselijk is. Wellicht Ktg. den Bosch 17 juni 1993, BIE 1994, blz. 220. De werknemer was projectleider bij de afdeling ontwikkeling. Zijn salaris ten tijde van de uitvinding, aan het einde van zijn loopbaan bedroeg f 5 600 per maand. 93
inventieve medewerkers. Het verschil tussen categorie 1 en 2 is de bijzondere kennis. Op grond van de bijzondere kennis van werknemers van categorie 1 mag een werkgever de conclusie trekken dat er een kans op een uitvinding bestaat. Uitvindingen zijn uitzonderingen, daarom mag een werkgever geen uitvinding verwachten. De werknemers van categorie 2 hebben geen bijzondere kennis, een werkgever moet dus tot de slotsom komen dat een kans op een uitvinding nauwelijks bestaat. Categorie 3: werknemers waarbij er generlei relatie bestaat tussen hun opgedragen taak en onderzoek en die toch een uitvinding doen. Zij zijn zeker niet aangesteld om op grond van hun bijzondere kennis onderzoek te verrichten. Tot deze categorie uitvinders horen bijvoorbeeld een productiemedewerker,325 een directiesecretaris,326 een werkvoorbereider327 en een commercieel functionaris.328 Deze categorie noem ik de onverwachte uitvinders. Zij houden het recht op de uitvinding. Het verschil tussen categorie 2 en 3 is dat de uitvinding bij categorie 3 niet het resultaat is van een opgedragen taak, terwijl dit bij categorie 2 wel het geval is. 4.2.3
De literatuur
De verruiming van het toepassingsgebied van art. 10 lid 1 door de rechtspraak is ook bij de schrijvers te constateren. Zo verlangt Drucker in 1924 bijzondere omstandigheden om een uitvinding aan de werkgever toe te kennen. Hij ziet art. 10 lid 1 als een uitzondering op het principe dat het recht op de uitvinding aan de uitvinder toekomt.329 Dagelijkse omgang met een machine vindt hij onvoldoende voor toekenning van de uitvinding aan de werkgever, indien de werknemer een verbetering aan deze machine uitvindt. Art. 10 acht hij niet snel toepasselijk. Gielen/Hagemans achten de aard der dienstbetrekking beslissend, een bijzondere opdracht is niet noodzakelijk. De werkgever heeft recht op uitvindingen van werknemers waarvan de taak onder meer inhoudt het zoeken naar verbeteringen en uitvindingen. De eis van bijzondere kennis stellen zij niet. Zo wordt het toepassingsgebied ruim.330 De meeste schrijvers rechtvaardigen het toekennen van het octrooi aan de werkgever uiterst beknopt. De werkgever stelt speciaal werknemers aan om uitvindingen te doen en verschaft hun daartoe middelen. Hij heeft zekerheid nodig dat hij hun uitvindingen kan toepassen.331 325
Octrooiraad (afdeling van beroep) 3 dec. 1949, BIE 1950, blz. 9. Op grond van de arbeidsovereenkomst, de aard der werkzaamheden in het onderdeel waarin de uitvinder was tewerkgesteld, de aard der werkzaamheden waarmee hij was belast en de mate waarin met zulke kennis rekening werd gehouden bij zijn tewerkstelling, achtte de Afdeling van Beroep art. 10 niet toepasselijk. Het betrof een wachtassistent belast met de controle van vezelproductie in een onderneming waar de productie en laboratoriumwerkzaamheden streng gescheiden waren. 326 Pres. Rb. Den Haag, 1 dec. 1970, BIE 1973, blz. 226. 327 Octrooiraad (bijzondere afdeling) 18 juli 1984, BIE 1985, blz. 120. 328 Pr. Rb. Maastricht 3 maart 2004, IER nr. 61. Deze uitspraak betrof art. 12. 329 Drucker, nr. 112. In dezelfde zin Telders, nr. 107. 330 Gielen/Hagemans, 7e druk, blz. 34. 331 W.H. Drucker, nr. 111. 94
Croon hanteert een ander argument. Hij meent dat de uitvindingen als een min of meer normale vrucht van de werkzaamheden van de werknemer toevallen aan de werkgever, onafhankelijk of het personen betreft die speciaal zijn aangesteld tot het doen van uitvindingen.332 Zijn argument hiervoor is de stelling dat niemand wordt aangesteld als uitvinder. Het beroep van uitvinder bestaat niet, het doen van uitvindingen draagt een te incidenteel karakter. 333 Een veel uitgebreidere en genuanceerdere visie geeft Quaedvlieg.334 Eerst beschouwt hij de toedeling van intellectuele eigendomsrechten, octrooirecht, auteursrecht en de rechten van de uitvoerende kunstenaar vanuit een theoretisch standpunt. De toedeling van intellectuele eigendomsrechten wordt volgens hem beheerst door het economischrechtelijk en arbeidsrechtelijk denken. Het intellectueel eigendomsrecht is grotendeels economisch ordeningsrecht. Het is in belangrijke mate gericht op de bevordering en innovatie op het terrein van geestelijke goederen. Daarbij speelt de rechtvaardigheid zowel ten aanzien van de arbeid en de intelligentie van de auctor intellectualis als ten aanzien van de investeringen van een ondernemer in innovatie een rol. De volgende rationales zijn bij de toedeling te onderscheiden: de investeringen in innovatie, de stimulering van technische vernieuwing en de bescherming van de persoonlijkheid. Beide partijen hebben aan het geestelijk voortbrengsel bijgedragen; de een als werknemer door arbeid en intelligentie, de ander als werkgever door loonbetaling en faciliteiten. Op zich verdienen dan beide partijen gestimuleerd te worden als potentiële bevorderaars van innovatie. Het economischrechtelijk denken brengt volgens Quaedvlieg met zich mee dat de rechten aan de werkgever worden toegedeeld. Zijn voornaamste argument daarbij is dat zo de rechten bij één (rechts)persoon geconcentreerd zijn, hetgeen de exploitatie van de rechten bevordert. De onderneming die zelf over de rechten beschikt kan slagvaardig opereren omdat zij niet gehinderd wordt door autonome werknemersrechten.335 Ook Seignette bepleit de intellectuele eigendomsrechten uit een dienstverhouding bij de werkgever te concentreren. Op grond van de rechtszekerheid en de efficiency voegt zij daaraan toe deze originair bij de werkgever te doen ontstaan.336 Waar het nuttig is om de rechten aan de werkgever te gunnen, vindt Quaedvlieg het ook praktisch om de rechten originair bij de werkgever te doen ontstaan.337 Hij verwerpt de mogelijkheid, dat de werkgever de rechten krijgt doordat de werknemer hem de rechten moet aanbieden en overdragen. Hij kwalificeert dit als een omweg zonder redelijk doel. Hij beperkt echter het ontstaan van de rechten bij de werkgever tot het terrein waarop de onderneming actief is, omdat hij het niet doelmatig vindt de werkgever aanspraken te gunnen op rechten, waar hij niets mee doet.338 De titel voor het werkgeversrecht, de “brug” waarover de werkgever de rechten worden toegeleid is de arbeidsovereenkomst. De bestaande arbeidsrechtelijke benadering maakt deze E.A. van Nieuwenhoven Helbach, nr. 217. Gielen/ Hagemans, 7e druk, blz. 35. Huydecoper /Van Nispen, blz. 289. 332 C. Croon, blz. 8. 333 Idem, blz. 7. 334 Quaedvlieg 2001, blz. 342- 355. 335 Idem, blz. 349. 336 Seignette, blz. 80; 114-115; 130-131; 158; 203. 337 Quaedvlieg 2001, blz. 350. 338 Idem, blz. 351. 95
brug volgens Quaedvlieg uitzonderlijk breed.339 Zij behoort evenwel een begrenzing van de aanspraken van de werkgever te vormen. Het arbeidsrecht dient te controleren wat er over de brug passeert. De overgang van een recht is slechts mogelijk, indien de prestatie tot de inhoud van iemands arbeid behoort. Bij prestaties waarvoor iemand eigenlijk niet is aangesteld of die hem niet zijn opgedragen, dient het arbeidsrecht te voorzien in een adequate vergoeding. Bij uitzonderlijk winstgevende intellectuele eigendomsrechten ten gevolge van de uitvinding van de werknemer moet het arbeidsrecht ook zorgen voor een billijke vergoeding. Vervolgens gaat Quaedvlieg het geldende Nederlandse recht beschouwen vanuit bovenbehandeld perspectief.340 Hij wijst erop dat art. 12 ROW 1995 sterk vanuit het arbeidsrecht geconcipieerd is. Het criterium voor toekenning van het octrooi aan de werkgever is immers, als de aard van de betrekking medebrengt, dat de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft. Dit brengt met zich mee dat de werknemer het recht op de uitvinding krijgt, indien hij een uitvinding doet op het gebied van de werkzaamheden van het bedrijf, zonder dat de aard van de betrekking medebrengt dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen. Indien de concentratie van rechten het leidende oogmerk bij de dienstuitvinding is, rijst de vraag of de wet niet te restrictief is. De Nederlandse wet dwingt de rechter het criterium aard van de betrekking ruim uit te leggen, wil hij het concentratiebelang tot gelding laten komen. Quaedvlieg doelt hier kennelijk op de groep uitvinders die ik in nr. 4.2.2. als inventieve medewerkers kwalificeerde. Hij wijst er tenslotte op dat veel werkgevers zich de rechten op toekomstige uitvindingen laten overdragen die buiten de aard van de betrekking vallen. Hierdoor zal de werkgever veelal bredere aanspraken hebben dan de wet hem toekent, maar hier is het gevaar niet denkbeeldig dat de gerechtvaardigde belangen van de werknemer in het gedrang komen. 4.2.4
Commentaar
Gezien de ontstaansgeschiedenis van art. 10 lid 1 OW 1910 vormt het toekennen van het recht op een uitvinding aan de werkgever een uitzondering op het principe dat het recht toekomt aan de uitvinder. Dit uitzonderingskarakter komt echter in de formulering van het artikel niet tot uiting. De gebruikelijke motivering om het recht op een uitvinding aan de werkgever toe te kennen is het feit dat de werkgever een werknemer met bijzondere kennis in dienst neemt speciaal voor onderzoek. De werkgever stelt aan de onderzoeker ter beschikking tijd, middelen (laboratoriumruimte, instrumenten en hulp van technici) of eerdere ervaringen van andere werknemers die niet openbaar toegankelijk zijn. De combinatie van speciale aanstelling als onderzoeker en het ter beschikking stellen van tijd, middelen en eerdere ervaringen voor onderzoek vormt een rechtvaardiging om het recht op een uitvinding gedaan op het terrein van het onderzoek aan de werkgever toe te kennen. Bij de toepassing van het criterium uit art. 10 lid 1 valt het volgende op: de rechtspraak en de literatuur met uitzondering van Quaedvlieg leggen eenzijdig de nadruk op "de aard van de betrekking". Of de werknemer bijzondere kennis heeft komt dan niet meer ter sprake. Deze ontbreekt in de ogen van de werkgever bij de hier eerder genoemde categorie inventieve medewerkers. De vraag of de werkgever recht heeft op de uitvinding wordt daardoor 339 340
Idem, blz. 352. Idem, blz. 355-359. 96
gereduceerd tot: brengt de aard van de betrekking mee dat van deze werknemer uitvindingen mogen worden verwacht? Dit is mijns inziens een gevolg van het feit dat art. 10 lid 1 niet als een uitzondering is geformuleerd. Het criterium is daardoor in de ogen van velen uitsluitend “de aard van de betrekking”. Dit is erg ruim. Een voorbeeld daarvan is Gielen/Hagemans. Zij schrijven: ”Art. 10 is dus van toepassing op de werknemer tot wiens taak o.a. behoort naar verbeteringen en /of uitvindingen te zoeken dat wil zeggen in de regel op de laboratoriumingenieur of –technicus, ook wel op de technisch directeur van een onderneming en zelfs op een monteur, indien verbeteringen van hem verwacht kunnen worden.” De laatst genoemde werknemer heeft zeker geen betrekking waarvan de aard meebrengt dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van onderzoek. Ook stelt de werkgever hem geen tijd en middelen ter beschikking. Op welk moment moet de aard der dienstbetrekking worden beoordeeld wil art. 10 lid 1 toepasselijk zijn? De dienstbetrekking kan in de loop der tijd veranderingen ondergaan. De formulering in de wet wijst op de aard der betrekking ten tijde van de uitvinding. Een werknemer in dienst van VEGIN werd aanvankelijk met research belast en had tot taak oplossingen zoeken voor problemen in de ruimste zin samenhangend met het gebruik van aardgas. Vervolgens kreeg hij als bijzondere opdracht de leiding van de bouw van een vestiging in Apeldoorn. In die tijd deed hij samen met zijn broer een uitvinding, een werkwijze voor het bestrijden van de aantasting van zich in de grond bevindende voorwerpen die uit synthetische en natuurlijke organische stoffen zijn opgebouwd, zoals rotting bij houten funderingspalen. De uitvinding had dus niets te maken had met de bouw van een vestiging. Volgens de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad mocht van hem gelet op zijn functie van hoog niveau verwacht worden dat hij zich op een ruim terrein ontwikkelde en initiatieven ontplooide. Mede gezien de doelstelling van zijn werkgever en het feit dat de uitvinder een van de weinige academici bij de werkgever was, kende de Afdeling de werkgever het recht op octrooi toe.341 Deze uitvinder kreeg geen tijd en middelen van zijn werkgever ter beschikking, maar wellicht speelden zijn eerdere ervaringen wel een rol bij de uitvinding. In dit geval rechtvaardigt de aard der betrekking ten tijde van de uitvinding het recht van de werkgever niet. Om de bewijsproblemen van de werkgever te verlichten eist de Octrooiwet niet dat de uitvinding tijdens de werktijd wordt gedaan of op de werkplek. Deze verlichting is niet geformuleerd als een bewijsrechtelijke, maar als een materieelrechtelijke tegemoetkoming. De consequentie daarvan is dat een werkgever ook recht krijgt op een uitvinding gedaan door een onderzoeker in zijn vrije tijd zelfs indien hij geen enkele steun van de werkgever kreeg. De formulering van de wet wijst volgens Drucker op het tegendeel.342 Dergelijke gevallen zijn zeldzaam, mij zijn er enkele bekend. In de volgende gevallen kreeg de werkgever het octrooi op grond van art. 10 lid 1, terwijl de uitvinding niet berustte op een combinatie van bijzondere kennis en de aard van de betrekking van de werknemer: a) Een onderzoeker doet zijn werkgever een onderzoeksvoorstel dat binnen zijn taakgebied ligt. De werkgever wijst dit voorstel af en stelt hem geen tijd en middelen ter 341 342
97
Octrooiraad (afdeling van beroep) 2 aug. 1978, BIE 1981, blz. 220. Drucker, nr. 112.
b)
4.3
beschikking. De onderzoeker, geprikkeld door het probleem en wellicht teleurgesteld over het afwijzen van zijn voorstel, gaat het in zijn vrije tijd onderzoeken en doet een uitvinding (een mij bekend praktijkgeval). Een opdracht tot zoeken naar een verbetering aan iemand zonder bijzondere kennis die bij het uitvoeren van een opdracht een uitvinding doet (de eerder genoemde inventieve medewerker).343
De overdracht van het recht op een toekomstige uitvinding door de werknemeruitvinder in de rechtspraak en literatuur onder het regime van de OW 1910
De wetgever had in de OW 1910 een afweging gemaakt tussen de belangen van een werkgever die onderzoek laat verrichten door speciaal aangestelde en gekwalificeerde werknemers en van die werknemers: de werkgever (lid 1) krijgt het recht op een uitvinding en mag dus octrooi aanvragen; de uitvinder mist het octrooi en krijgt daarvoor het recht op compensatie (lid 2). Hij verklaarde daarom in lid 3 de regeling van lid 2 tot dwingend recht. Onder het regime van de OW 1910 verlangden sommige werkgevers dat werknemers in de arbeidsovereenkomst alle rechten op een toekomstige uitvinding om niet aan hen overdroegen. Voor een werknemer met bijzondere kennis, aangesteld voor onderzoek is de overdracht overbodig en zijn de woorden "om niet" ongeldig gezien lid 3. Een dergelijke bepaling kwam ook voor in arbeidsovereenkomsten met niet-onderzoekers. Was een dergelijke bepaling tegenover hen geldig? De wet gaat er vanuit, aldus Drucker en Telders, dat buiten het geval van art. 10 lid 1 iedere overdracht van toekomstige uitvindingen tussen arbeider en werkgever verboden (ongeldig, nietig) is.344 In een uiterst merkwaardig en uitzonderlijk geval werd de geldigheid van het beding voorgelegd aan de HR.345 Het betrof een werknemer die een overeenkomst aanging waarbij hij alle aanspraken op toekomstige uitvindingen om niet aan zijn werkgever afstond. Op dezelfde dag sloot hij een arbeidsovereenkomst waarbij hij directeur en aandeelhouder werd van zijn werkgever, een industriële NV. Het Hof stelde feitelijk vast, dat deze directeur niet onder art. 10 lid 1 viel. Aan deze onjuiste vaststelling was de HR gebonden. De HR overwoog dat de zorg van de wetgever zich beperkte tot de werknemers-uitvinders die onder art. 10 lid 1 vallen, andere werknemers-uitvinders mogen dus vrijelijk over hun uitvindingen beschikken en de overdracht om niet door deze werknemers kan niet op grond van art. 10 als nietig worden aangemerkt. De vraag of er plaats voor een billijke vergoeding is, kwam hier niet aan de orde, aldus de HR. AG Langemeijer wees er op dat het hoogst merkwaardig is dat werknemers bij indiensttreding schenkingen doen aan hun werkgevers. Hij was van oordeel dat een overeenkomst waarbij een werknemer aan zijn werkgever toekomstige rechten op uitvindingen overdraagt zonder een regeling te treffen gelijkwaardig aan lid 2, in strijd met de openbare orde is. Annotator Veegens achtte het arrest van het Hof innerlijk tegenstrijdig, omdat de directeur wel onder art. 10 lid 1 valt. Deze tegenstrijdigheid heeft zich in cassatie voortgeplant. Hij leest in het arrest, dat lid 2 analoog moet worden toegepast op een werknemer die zich verbindt zijn toekomstige 343
Zie nr. 4.2.2. categorie 2. Drucker, nr. 111. Telders, nr. 105. Zo ook Rb. Arnhem 2 maart 1933, BIE 33, blz. 60. 345 HR 30 juni 1950, NJ 52, 36 nt. D.J.V.; BIE 1950, blz. 77 nt. Z. (Perquin/Perfra). 344
98
uitvindingen aan zijn werkgever over te dragen. Dit punt kwam echter in cassatie niet aan de orde. Van Nieuwenhoven Helbach vermeldt dit arrest van de HR zonder kritiek en wijst niet op de bijzondere situatie van het geval.346 Gielen/Hagemans acht de overdracht van toekomstige octrooien geldig, behoudens misbruik van omstandigheden, indien de werkgever op ontoelaatbare wijze gebruik heeft gemaakt van de economische afhankelijkheid van de werknemer.347 Quaedvlieg acht bij de overdracht van toekomstige uitvindingen misbruik mogelijk.348 ‘T Hart wijst erop dat een goed werkgever er verstandig aan doet in de contractuele overdrachtsbepaling een adequate vergoedingsregeling op te nemen, omdat deze mede van belang kan zijn bij de beoordeling van de validiteit van de juridische overdracht. Een contractuele overdracht om niet is vragen om moeilijkheden in de toekomst.349 Een soortgelijk geval: een stageovereenkomst bevatte de bepaling dat de stagiair geen recht heeft op de resultaten van de door hem in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden en verplichtte alle hem eventueel toekomende rechten van intellectuele en industriële eigendom om niet aan de stagegever over te dragen. De rechter acht een dergelijk beding niet in strijd met de goede zeden. De OW 1910 verbiedt een dergelijke overdracht van rechten niet, aldus de Rechtbank.350 Samenvattend: volgens de rechtspraak was onder het regime van de OW 1910, dus tot 1995, rechtsgeldig de overdracht om niet aan de werkgever van de rechten op alle toekomstige uitvindingen in een arbeidsovereenkomst met een werknemer die niet onder art. 10 lid 1 valt.
4.4
De wetsgeschiedenis van art. 12 Row 1995
4.4.1
De wetsgeschiedenis
De vraag wie de rechthebbende is op de uitvindingen van werknemers, kreeg bij de schriftelijke voorbereiding van de Rijksoctrooiwet 1995 weinig aandacht. De regering stelde voor het bestaande art. 10 ongewijzigd te vernummeren in 12. De PvdA-fractie wilde uitvindingen stimuleren en daartoe het recht van "gewone" werknemers versterken. Zij stelde de volgende vragen: Is het geldend recht, dat het octrooi aan de uitvinder toekomt, tenzij die als werknemer in dienst is bij een werkgever en de aard der dienstbetrekking meebrengt, dat de werknemer zijn bijzondere kennis gebruikt om dergelijke uitvindingen te doen? Betreft de uitzondering op de hoofdregel "Research en Development" werknemers? Brengt de aard der dienstbetrekking bij "gewone" werknemers niet mee dat zij uitvindingen doen? De wet laat afwijkingen toe. De PvdA-fractie vroeg verder of de wet kan bepalen dat afwijkingen slechts bij CAO toelaatbaar zijn.351 346
Van Nieuwenhoven Helbach, nr. 217. Gielen/Hagemans, blz. 38. 348 Quaedvlieg 2001, blz. 357. 349 ’t Hart, blz. 66. 350 Rb. Den Haag 8 juni 1994, BIE 1995, blz 200. 351 Handelingen Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 604, Voorlopig Verslag, nr. 5, blz. 15-16. 99 347
De regering antwoordde daarop dat de PvdA-fractie de inhoud van art. 10 juist weergeeft. Brengt de aard der dienstbetrekking niet mee dat de werknemer uitvindingen doet, dan heeft hij recht op de uitvinding. De regering ziet onvoldoende reden om de individuele contractsvrijheid op dit punt te beperken, omdat er geen misstanden gebleken zijn.352 Tijdens de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel verklaren de Kamerleden Van der Hoeven en Witteveen-Hevinga uitvindingen te willen stimuleren.353 Van der Hoeven onderscheidt twee situaties: de werknemer is in dienst met als taak speur- en ontwikkelingswerk en dus het waar mogelijk uitvindingen doen, en werknemers waarbij dit niet het geval is. In het eerste geval heeft de werkgever volgens haar recht op de uitvinding, in het tweede geval heeft de werknemer het. Witteveen-Hevinga wijst erop dat de gewone werknemer vaak min of meer onbewust afstand heeft gedaan van het recht op de uitvinding. Daarom behoeft de materie een heldere regeling. Beide Kamerleden benadrukken dat zij de principes willen vastleggen en de flexibiliteit handhaven. Zij dienen daartoe gezamenlijk een amendement in.354 Dit formuleert in lid 1 het principe: het recht op een uitvinding komt toe aan de uitvinder. Het recht van de werkgever wordt als uitzondering geformuleerd. Het amendement staat in lid 5 afwijking van het principe (lid 1) toe mits in de vorm van een schriftelijke overeenkomst. De regering geeft een positief oordeel over het amendement, mede omdat de contractsvrijheid in lid 5 gehandhaafd blijft.355 De regering constateert dat het amendement aansluit bij hetgeen in de praktijk voorkomt, dat stagiairs en wetenschappelijk personeel van de universiteiten bij overeenkomst afstand moeten doen van het recht op octrooi van een eventuele uitvinding (curs. A.R.). De regering gebruikt ongetwijfeld het werkwoord moeten, omdat de betrokkene anders de stage of de baan niet krijgt. Op deze wijze geeft zij aan waartoe de contractsvrijheid bij deze groep leidt. Het amendement werd aangenomen, hetgeen resulteerde in de volgende wettekst: Art 12.1. Indien de uitvinding, waarvoor octrooi wordt aangevraagd, is gedaan door iemand die in dienst van een ander een betrekking bekleedt, heeft hij aanspraak op octrooi, tenzij de aard van de betrekking medebrengt, dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft. In het laatstbedoelde geval komt de aanspraak op octrooi toe aan de werkgever. 5. Van het in het eerste, tweede en derde lid bepaalde kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. 4.4.2 Eerste reactie Uit het kamerdebat trek ik de volgende grote lijnen: uitvindingen moeten gestimuleerd worden door octrooien, een uitvinder heeft recht op octrooi voor zijn uitvinding met als uitzondering werknemers waarvan de aard van hun betrekking medebrengt dat zij hun bijzondere kennis aanwenden tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft. Gezien de vragen van de PvdA-fractie, de bevestigende antwoorden van de regering en de 352
Handelingen Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 604, Memorie van Antwoord, nr. 6, blz. 25. 353 Van der Hoeven, Handelingen van de Tweede Kamer, 15 maart 1994, 61, blz. 4509. Witteveen-Hevinga, idem, blz. 4512. 354 Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 604, nr. 22. 355 Handelingen Tweede Kamer, 15 maart 1994, 61, blz. 4533. 100
uitspraak van mevr. Van der Hoeven kan deze groep omschreven worden als werknemers belast met speur- en ontwikkelingswerk. een werknemer kan bij schriftelijke overeenkomst een toekomstige uitvinding overdragen. Art. 12 lid 1 bevat zowel het principe als de uitzondering. Art.10 lid 1 bevatte slechts de uitzondering. De kans op een extensieve uitleg van de uitzondering is dus bij art. 12 kleiner dan bij art. 10. De indieners van het amendement dachten bij het principe ongetwijfeld aan de categorie inventieve medewerkers en wellicht aan de onverwachte uitvinders.356 De twijfel over de geldigheid van het beding van de overdracht om niet in een arbeidsovereenkomst en de kritiek van de annotatoren op HR 30 juni 1950 kwam niet ter sprake in de Kamer.357 Hoe partijen de overdracht van het recht op een toekomstige uitvinding in CAO’s en arbeidsovereenkomsten regelen komt in het volgende nummer aan de orde.
4.5
De overdracht van het recht op een toekomstige uitvinding door de werknemeruitvinder in de praktijk
Een summier onderzoek levert het volgende beeld van de overdracht van een toekomstige uitvinding door werknemers in de praktijk anno 2003. 4.5.1
Bedrijfstak-CAO’s
Vele bedrijfstak-CAO’s zijn algemeen verbindend verklaard. Het Ministerie van Sociale Zaken publiceert deze op het internet en legt deze in de bibliotheek van het Ministerie ter inzage. Raadpleging van de trefwoorden uitvinding en octrooi op het internet gaf geen respons. Lezing van ongeveer de helft van de ter inzage gelegde CAO’s bevestigde dit feit. In bedrijfstak-CAO’s komt de overdracht van het recht op een uitvinding niet ter sprake. Omdat het recht op een uitvinding niet in een bedrijfstak-CAO ter sprake komt, staat het een werkgever vrij dit onderwerp in de individuele arbeidsovereenkomsten met sommige of alle werknemers te regelen. Raadpleging daarvan is noodzakelijk. 4.5.2
Ondernemings-CAO’s en standaardformuleringen in arbeidsovereenkomsten
Ondernemings-CAO’s behoeven niet algemeen verbindend verklaard te worden. Zij zijn daarom niet algemeen toegankelijk. Sommige ondernemingen verschaften mij een exemplaar van hun ondernemings-CAO of van de door hen gebruikte standaardformulering in arbeidsovereenkomsten. Enkele grotere ondernemingen regelen de overdracht van uitvindingen in hun ondernemingsCAO. Een voorbeeld hiervan is DSM. De betreffende bepaling luidt: “Art.15 Uitvinding en octrooi. 1 De medewerker is verplicht elke door hem tijdens de duur van zijn arbeidsovereenkomst 356
Zo ook Huydecoper /Van Nispen, blz. 291. H.R. 30 juni 1950, N.J. 52, 36 nt. D.J.V.; BIE 1950, blz. 77 nt. Z.(Perquin/Perfra). 101 357
gedane uitvinding op het gebied van de werkzaamheid van DSM Limburg BV en /of de Naamloze Vennootschap DSM onverwijld aan de werkgever mede te delen. 2. Voor zover de werkgever niet reeds van rechtswege aanspraak op octrooi heeft, is de medewerker, indien de werkgever zulks wenst, verplicht de rechten uit zijn uitvinding voortvloeiend onverwijld aan de werkgever over te dragen. Op de werkgever rust de verplichting om binnen redelijke termijn aan de medewerker mede te delen of hij van dit recht op overdracht gebruik wenst te maken. …. 4 Indien de aard van de functie meebrengt, dat de medewerker zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen, wordt bij het bepalen van het salaris op voorhand rekening gehouden met de aan de medewerker toekomende vergoeding voor het gemis aan octrooi. 5. Aan de medewerker in een functie waarvan de aard niet meebrengt dat de medewerker zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen, wordt een, het gemis aan octrooi in aanmerking genomen, billijk bedrag toegekend, indien de werkgever van het recht op overdracht van de uit zijn uitvinding voortvloeiende rechten gebruik maakt.” De meeste grote ondernemingen regelen dit onderwerp niet in hun ondernemings-CAO, maar gebruiken een standaardformulering in individuele arbeidsovereenkomsten. Hier volgen enkele voorbeelden. ABB OIL & Gas EUROPE B.V, ABB LUMMUS GLOBAL B.V. en ABB HEAT TRANSFER B.V. gebruiken een uitgebreide geheimhoudingsverplichting, die een onderdeel vormt van de arbeidsovereenkomst. Deze begint als volgt: ”Ik zal aan ABB overdragen alle rechten en aanspraken op, alsmede belangen in uitvindingen die ik heb gedaan of uitgedacht of die ik hierna zal doen of uitdenken, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen, terwijl ik in dienst van ABB ben of waarvoor ik de tijd, het materiaal of de inrichtingen van ABB gebruik, of die betrekking hebben op enigerlei methode, stof, machine, fabrieksproduct of verbeteringen daarvan binnen het kader van het bedrijf van ABB.” Deze verklaring eindigt met een eventuele opsomming van uitvindingen gedaan voor de indiensttreding bij ABB, waarvoor de verplichting niet geldt. Over een vergoeding voor de uitvinding wordt niet gesproken. Ook Shell kent geen CAO, maar gebruikt standaard arbeidsovereenkomsten voor de salarisgroepen 1 t/m 15 en andere voor managers. Art. 7 voor de eerste groep en art. 6 voor de tweede zijn identiek. Zij luiden: “Werknemer zal werkgever (of een door hem aan te wijzen derde) zo spoedig mogelijk in kennis stellen van elke door hem tijdens zijn dienstverband gedane uitvinding. Artikel 12 van de Rijksoctrooiwet 1995 is hierbij van toepassing. Indien de aard van de dienstbetrekking van werknemer niet meebrengt dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de kennisgeving betrekking heeft geldt het volgende: * Indien de uitvinding een aantoonbaar verband heeft met de activiteiten van werkgever of van een ander tot< Naam van Bedrijf> behorende of daarmee verbonden maatschappij, komt die aanspraak op octrooi toe aan de werkgever (of aan door deze aan te wijzen derde). * Indien werkgever een dergelijk verband niet aanwezig acht, alsmede indien werkgever (of 102
bovengenoemde derde) van zijn aanspraak op octrooi geen gebruik wenst te maken, zal werkgever uiterlijk binnen zes maanden na de kennisgeving van de uitvinding de werknemer hiervan in kennis stellen. Werknemer is dan vrij over de uitvinding te beschikken. Slechts ter zake van de uitvinding zelve vervalt hiermee de in art. 5 bedoelde geheimhoudingsverplichting. * Indien de werkgever (of bovenbedoelde derde) van de hem hierbij toegekende aanspraak op octrooi gebruik wenst te maken, zal door werkgever aan werknemer een, in verband met het geldelijk belang van de uitvinding en met de omstandigheden waaronder deze plaats had billijk bedrag worden toegekend. Werknemer verplicht zich desgevraagd alle medewerking te verlenen en formaliteiten te vervullen, ook nadat zijn dienstverband is beëindigd teneinde werkgever in staat te stellen voor een uitvinding octrooi aan te vragen en in stand te houden, en voor zover nodig, alle op de uitvinding betrekking hebbende rechten aan de werkgever over te dragen. De aan het verlenen van medewerking verbonden kosten zijn voor rekening van de werkgever. Werkgever is niet verplicht voor de hem toekomende of overgedragen rechten octrooi aan te vragen.” Philips kent wel een CAO, maar regelt het onderwerp uitvinding slechts in individuele arbeidsovereenkomsten en gebruikt de volgende bepaling: “Werknemer verplicht zich om werkgeefster op de hoogte te stellen van alle door hem tijdens of binnen één jaar na het einde van de dienstbetrekking verrichte prestaties die in Nederland of elders kunnen leiden tot het ontstaan van industriële en intellectuele eigendom, waaronder in de zin van deze overeenkomst in ieder geval mede zijn begrepen uitvindingen alsmede prestaties op het gebied van industriële vormgeving, computerprogramma’s, leersystemen en dergelijke. De in de eerste alinea bedoelde uitvindingen en andere prestaties behoren toe aan de werkgeefster. Werknemer is verplicht de daarmee samenhangende rechten, behoudens in het geval voorzien in de volgende alinea, zowel in Nederland als elders aan werkgeefster of een door deze aan te wijzen derde over te dragen, althans voor zover deze rechten al niet krachtens de wet aan werkgeefster toekomen. Voor zover de in de tweede alinea bedoelde rechten naar het oordeel van werkgeefster niet met haar activiteiten of de activiteiten van een met haar verbonden onderneming verband houden, zal werkgeefster dit uiterlijk 6 maanden nadat zij schriftelijk van de betrokken prestatie op de hoogte is gesteld, schriftelijk aan werknemer mededelen; werknemer heeft vanaf dat moment de vrije beschikking over die rechten. Werknemer is, ook nadat de dienstbetrekking geëindigd is, verplicht werkgeefster alle medewerking te verlenen welke werkgeefster van hem, met het oog op de vestiging, beschikking over en handhaving van de aan haar toekomende of overgedragen rechten, als in de tweede alinea bedoeld, zal verlangen. Alle uit deze medewerking voortvloeiende kosten zijn voor rekening van werkgeefster. Werkgeefster is niet verplicht om voor haar toekomende of overgedragen rechten, als in de tweede alinea bedoeld, wettelijk bescherming aan te vragen. In geval van octrooiaanvrage zal werkgeefster, waar mogelijk, bevorderen dat werknemer in het octrooischrift als uitvinder wordt genoemd”. 103
Unilever Nederland heeft in haar CAO een onderdeel regelingen voor Assistant Managers. Hierin wordt het recht op de uitvinding niet geregeld. In de standaard benoemingsbrief van sommige Assistant Managers wordt de patents clause opgenomen. Deze luidt: “ Patent conditions for employees 1a The employee undertakes to inform the employer immediately of all achievements made by him during or within one year after termination of his employment, which may lead to the creation of intellectual property rights in the Netherlands or elsewhere. 1b the achievements referred to in 1a shall at any rate include inventions as well as achievements of the human mind other than inventions, computer software, achievements in the field of industrial design and the like. 2 The achievements referred to in 1a and 1b shall belong to the employer. The employee shall be obliged to transfer the rights resulting from such achievements, both in the Netherlands and elsewhere, to the employer, if such rights do not yet accrue to the employer under the law. 3. If in the employer’s opinion the achievement is not evidently related to the employer’s activities or of any affiliate enterprise, the employer shall inform the employee thereof in writing within 6 months after having been informed of the achievement in writing by the employee. From that time the employee shall have the free disposal of the rights. 4a The employee shall be obliged, even after termination of his employment, to render the employer every assistance the employer may require from him with a view to the establishment, the disposal and maintenance of his rights accruing or transferred to him under paragraph 2. 4b All costs resulting from such assistance shall be borne by the employer. 5 If the achievement results in a patent application, the employer shall further that the employee is mentioned as the inventor in the patent specification. 6 The employee shall be obliged to maintain strict secrecy of his achievements referred to in 1a and 1b, even after termination of his employment.” 4.5.3
Conclusies
De conclusie uit het voorafgaande is dat CAO’s zelden een regeling bevatten aangaande uitvindingen en de overdracht van toekomstige uitvindingen. Vele individuele arbeidsovereenkomsten verplichten een werknemer een uitvinding te melden. Voor zover de werkgever niet van rechtswege rechthebbende is, moet de werknemer het recht op een uitvinding overdragen aan de werkgever. Dit impliceert dat het recht op een uitvinding dan bij de werknemer ontstaat.
4.6
Onderzoek van de eerste vraag
De eerste vraag in nr. 4.1 luidde: stimuleert de wetswijziging de werknemers overal in de onderneming tot uitvinden? Uit nr. 4.2 blijkt dat de uitvinders in drie categorieën zijn in te delen: 1 werknemers die aangesteld zijn om onderzoek te verrichten op grond van hun bijzondere kennis o.a. blijkend uit hun taakstelling, salariëring en diploma’s en die een uitvinding doen; 2 werknemers die tijdens het uitvoeren van de hun opgedragen taak een uitvinding doen, 104
terwijl de aard van hun betrekking niet meebrengt dat zij hun kennis aanwenden tot het doen van uitvindingen; 3 werknemers bij wie er generlei relatie bestaat tussen hun opgedragen taak en het onderzoek en toch een uitvinding doen. Omdat de wetgever de tweede en wellicht de derde categorie wilde activeren tot uitvinden door hun positie ten aanzien van het recht op een uitvinding te verbeteren, zijn deze categorieën het meest interessant. Op instigatie van de werkgever wijken partijen bij schriftelijke overeenkomst veelvuldig af van art. 12 lid 1. Vele werkgevers hebben hun praktijk van voor 1995 gecontinueerd om zich het recht op toekomstige uitvindingen te laten overdragen door alle werknemers bij wie zij een uitvinding mogelijk achten, ook al zijn zij niet belast met speur- en ontwikkelingswerk. Art. 12 lid 5 legitimeert dit. De vormeis schriftelijk beschermt de zwakste partij niet. Het principe uit art. 12 lid 1 zal hierdoor zelden gelden. Voor de werknemers, die niet op grond van hun bijzondere kennis zijn aangesteld om onderzoek te verrichten, dit zijn de inventieve medewerkers en onverwachte uitvinders (de categorieën werknemers 2 en 3) is het antwoord op de vraag dus neen. Dit geldt nog sterker indien de compensatie tegelijkertijd met de overdracht wordt uitgesloten (overdracht om niet). Deze werknemers genieten niet de bescherming van art. 12 lid 7, dat het recht op compensatie dwingend recht maakt.358 Slechts de regelingen van D.S.M. en Shell bevatten nadere bepalingen over de compensatie voor een werknemer van wie de aard van de dienstbetrekking niet meebrengt dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen. Nu de eerste categorie. De wetswijziging was niet bedoeld om de positie van degenen die op grond van hun bijzondere kennis zijn aangesteld om onderzoek te doen te verbeteren. De werkgever kreeg en krijgt recht op een eventuele uitvinding indien de aard van de betrekking meebrengt dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft. Als gevolg van de tekst van art. 12 lid 1 zou een uitvinding echter aan de werknemer toekomen, indien de aard van de betrekking meebrengt dat hij zijn bijzondere kennis wel aanwendt tot het doen van uitvindingen, maar de uitvinding op een geheel ander terrein ligt dan waarop hij zijn bijzondere kennis moet gebruiken. Een voorbeeld, een chemicus vindt een nieuwe fietsrem uit in zijn vrije tijd, terwijl hij gezien zijn kennis van de chemie is aangesteld voor het onderzoek naar pesticiden. Als gevolg van contractuele bepalingen die in nr. 4.6 genoemd zijn, komt deze uitvinding ook meestal toe aan de werkgever. Dit is zeker het geval indien de werkgever ook fietsen of fietsremmen produceert. Slechts indien de werkgever van oordeel is dat er geen aantoonbaar verband bestaat tussen zijn economische activiteiten of die van een met hem verbonden onderneming, krijgt de werknemer na zes maanden de beschikking over zijn uitvinding. In het beperkte aantal gevallen waarin de wet onderzoekers zou kunnen stimuleren om in hun vrije tijd inventief bezig te zijn op een totaal ander gebied van de techniek dan hun werkterrein kan dit door een bepaling in hun arbeidsovereenkomst belet worden. Het doel van de wetswijziging, alle werknemers in de onderneming te stimuleren tot uitvinden, wordt derhalve ook hier niet bereikt. Een slotopmerking. Philips en Unilever bepalen dat ook een uitvinding gedaan door de werknemer gedurende een jaar na het einde van de dienstbetrekking aan de werkgever 358
Zie ook de conclusie van Nunes, blz. 7. 105
toekomt. De vraag rijst of deze bepaling rechtsgeldig is in het geval dat het idee voor de uitvinding eerst ontstaan is na het einde van de arbeidsovereenkomst.
4.7
Vergelijking van het Nederlandse en het Duitse recht wet ten aanzien van het recht op een uitvinding
4.7.1
Inleiding
Dit nummer bevat een algemene vergelijking tussen het Nederlandse recht en het Duitse recht ten aanzien van het criterium ter bepaling van de rechthebbende op een uitvinding en het ontstaan van het recht op een uitvinding. Het eindigt met enkele conclusies. 4.7.2
Het criterium ter bepaling van de rechthebbende
Het wettelijke criterium in Nederland om te bepalen of de werkgever recht heeft op een uitvinding van zijn werknemer is: een betrekking waarvan de aard meebrengt dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft (art. 12 lid 1). De rechtspraak en de literatuur schenken nauwelijks aandacht aan de woorden “bijzondere kennis”. Art. 12 lid 5 maakt het mogelijk dat de werkgever in meer gevallen recht op een uitvinding krijgt dan bepaald in art. 12 lid 1. Hij kan via de formulering van de arbeidsovereenkomst grote invloed op de aard van de betrekking uitoefenen, o.a. door daarin op te nemen: het zoeken naar verbeteringen of uitvindingen vormt een onderdeel van de taak. Hij kan ook het beding toevoegen “het recht op alle uitvindingen in of buiten diensttijd gedaan komt toe aan de werkgever”. De vraag wie recht heeft op de uitvinding wordt in het Duitse recht bepaald door de wijze van totstandkoming ervan, omdat het Duitse recht de uitvinding als een geestelijke prestatie ziet. De aard van de betrekking of de formulering van de arbeidsovereenkomst beïnvloeden dus niet de vraag wie de rechthebbende is. De uitvinding komt aan de werkgever toe, indien hij een bijdrage aan de geestelijke prestatie leverde en indien de uitvinding tijdens de arbeidsovereenkomst is gedaan. De bijdrage kan bestaan uit het beschikbaar stellen van tijd, middelen en/of eerdere ervaringen binnen het bedrijf. Uit het onderzoek naar het ontstaan van de uitvinding blijkt of de werkgever een bijdrage leverde en dus of de uitvinding te kwalificeren is als een dienstuitvinding en vervolgens of deze een opgedragen- dan wel een ervaringsuitvinding is (par. 4 lid 1 en 2).359 Bij iedere dienstuitvinding zal de werkgever zonodig moeten bewijzen dat het een dienstuitvinding is. Indien de werkgever geen bijdrage leverde aan de geestelijke prestatie van de werknemer, dan is de uitvinding vrij en behoort toe aan de werknemer (par. 4 lid 3). Het enkele feit dat de uitvinding gedaan is tijdens de arbeidsovereenkomst of nuttig kan zijn voor de werkgever is dus onvoldoende voor de kwalificatie dienstuitvinding naar Duits recht. 4.7.3
Het ontstaan van het recht op de uitvinding
In Nederland ontstaat het recht op de uitvinding originair bij de werkgever, indien aan het wettelijke criterium wordt voldaan. In Duitsland daarentegen ontstaat het recht op een uitvinding bij de uitvinder en hij is als werknemer verplicht een dienstuitvinding te melden aan zijn werkgever en eventuele vrije 359
Zie nr. 2.2. 106
uitvindingen mede te delen (par. 5 en 18). Hierdoor krijgt de werkgever de feiten nodig voor zijn oordeel of het een dienstuitvinding betreft.360 Indien de werkgever het recht op de dienstuitvinding wil krijgen, moet hij de uitvinding schriftelijk opeisen (par. 6 lid 1 en 2). Indien de werknemer en de werkgever van mening verschillen of het een dienstuitvinding is, zal de werkgever moeten bewijzen dat het een dienstuitvinding is en dat zij voltooid is tijdens de dienstbetrekking. Door de opeising wordt de werkgever volledig rechthebbende, eventuele beschikkingen over de uitvinding door de dienstuitvinder binden hem niet (par. 7 lid 1 en 3). 4.7.4
Conclusies
In Nederland en Duitsland zal de werkgever in vele gevallen het recht op een uitvinding krijgen. In Nederland wordt dit bewerkstelligd door de ruime uitleg van het criterium (de aard der dienstbetrekking) of door de contractueel bedongen overdracht van het recht op toekomstige uitvindingen. In Duitsland voldoen echter de meeste uitvindingen aan het wettelijke criterium van dienstuitvinding, doordat de werkgever een bijdrage aan het ontstaan van een uitvinding leverde, terwijl deze tijdens de arbeidsovereenkomst gedaan is. De criteria verschillen dus principieel. Het Duitse criterium is scherper: de werkgever die een bijdrage leverde aan een uitvinding, zodat daardoor aan de kwalificatie dienstuitvinding wordt voldaan,361 wordt daardoor rechthebbende, mits hij de uitvinding opeist. Mijn standpuntbepaling ten aanzien van de compensatie in nr. 3.5 is gebaseerd op de doelstellingen van de Octrooiwet 1910. Deze zijn het stimuleren en openbaarmaken van uitvindingen door de kansen op exploitatie te vergroten door de toekenning van exclusieve rechten in de vorm van een octrooi. In deze doelstelling past het de werkgever het octrooi volledig toe te kennen en de werknemer geen mederechthebbende op het octrooi te maken, maar recht te geven op een deel van de opbrengsten. Bij wie ontstaat echter het recht op een uitvinding? Naar Duits recht ontstaat het recht op een uitvinding bij de werknemer. Hij moet een dienstuitvinding melden en een vrije uitvinding mededelen.362 De aanspraak op de passende vergoeding of het vrij worden van een dienstuitvinding activeren de werknemer tot melden, ook al moet hij het recht op een dienstuitvinding waarschijnlijk overdragen. De werkgever krijgt het recht op een dienstuitvinding, indien hij de uitvinding opeist d.w.z. de wil toont om kosten te gaan maken voor exploitatie. Indien hij dit nalaat, blijft de werknemer de rechthebbende. In het Nederlandse systeem is het geen beletsel voor het ontstaan van het recht bij de werkgever dat hij niet van plan is de exploitatie van de uitvinding te overwegen. Indien de werknemer de uitvinding wel wil exploiteren, moet hij het recht op de uitvinding eerst van zijn werkgever verkrijgen. Of de werkgever hier altijd toe bereid zal zijn, is onzeker. Ten gevolge van het Duitse systeem komen daar meer uitvindingen tot exploitatie dan in Nederland. De Duitse werkgever die geen bijdrage aan de totstandkoming van de uitvinding leverde, kan niet door een bepaling in de arbeidsovereenkomst het recht op een toekomstige uitvinding 360
Zie nr. 2.3. Zie nr. 2.2. 362 Zie voor de meldplicht nr. 2.3.1 en voor de mededelingsplicht nr. 2.7.1. 107 361
verkrijgen.363
4.8
Onderzoek van de tweede en derde vraag
4.8.1
Inleiding
In dit nummer zal ik ingaan op de tweede en derde vraag geformuleerd in nr. 4.1: - welke verschillen bestaan er tussen het Duitse en het Nederlandse recht ten aanzien van rechthebbende op een uitvinding? - zijn deze verschillen zodanig dat al dan niet wenselijk is om de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen over te nemen? Het vorige nummer gaf een aanloop op het antwoord op vraag twee. Uit het onderzoek van het Nederlandse recht volgt dat de werknemers-uitvinders in drie categorieën te rangschikken zijn.364 In de situatie dat uitsluitend de wet toepasselijk is, onderzoek ik gedetailleerder beide vragen tegelijkertijd voor iedere categorie (nr. 4.8.2, 4.8.3 en 4.8.4). Vervolgens beschouw ik de overdracht van een toekomstige uitvinding (nr. 4.8.5). In aansluiting hierop behandel ik de overdracht van het recht op een uitvinding na de totstandkoming daarvan (nr. 4.8.6). 4.8.2
De uitstekende onderzoekers
De categorie "uitstekende onderzoekers" doet in Nederland de meeste uitvindingen. In vele, maar niet in alle gevallen zal de werkgever octrooi aanvragen. Bij deze categorie werknemers vonden de Kamerleden het zo vanzelfsprekend dat het recht op een uitvinding aan de werkgever toekomt, dat zij daarvoor slechts het argument van de aanstelling als onderzoeker gebruikten. De meeste van de uitvindingen van deze categorie werknemers zullen volgens de Duitse wet dienstuitvindingen zijn, hetzij opgedragen- hetzij ervaringsuitvindingen. Het recht op een uitvinding komt toe aan de werknemer. De werkgever kan door opeising rechthebbende worden en zal dat in vele gevallen doen. Het belangrijkste verschil tussen het Duitse en het Nederlandse recht is derhalve de wijze van ontstaan van het recht. Volgens het Nederlandse recht ontstaat het recht originair bij de werkgever, volgens het Duitse recht ontstaat het recht bij de werknemer. Beïnvloedt dit verschil het voorstel uit hoofdstuk 3 om de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen over te nemen? Volgens de Duitse wet zal de werknemer een uitvinding melden (par. 5). Of de werkgever eist de uitvinding schriftelijk op binnen vier maanden na de melding (par. 6 lid 2), of de uitvinding wordt vrij (par. 8). In het eerste geval leidt de wijze van ontstaan niet tot een verschil, de werkgever wordt rechthebbende. In het tweede geval zal de werknemer rechthebbende blijven, de werkgever wil geen octrooiaanvrage indienen en dus niet de eerste stap zetten tot exploitatie van de uitvinding. De werknemer zal zich beraden of hij de uitvinding al dan niet met behulp van een andere ondernemer kan exploiteren. Dit zal er in sommige gevallen toe leiden dat hij een octrooiaanvrage indient. Vervanging van het Nederlandse recht door een systeem gebaseerd op de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen zal in ieder geval leiden tot iets meer octrooiaanvragen en mogelijkerwijze tot meer exploitaties van uitvindingen. Dit pleit voor de overneming. 363 364
Zie nr. 2.7.2. Zie nr. 4.2. 108
Past de opeising door de werkgever van het recht op een uitvinding gedaan door een uitstekende onderzoeker bij het standpunt ingenomen in nr. 3.5.4 (de werknemer te laten delen in de opbrengsten van de uitvinding)? Indien een uitvinding volgens de Duitse wet een dienstuitvinding is, steunde zijn werkgever de werknemer bij het onderzoek in de vorm van tijd, middelen en/of ervaringen. Octrooirechtelijke overwegingen bepalen mijns inziens de toedeling van het recht op een uitvinding. Zowel werkgever als werknemer dient gestimuleerd te worden tot het laten verrichten van onderzoek respectievelijk tot het uitvinden. De werkgever stelde tijd, geld, middelen en ervaring ter beschikking, hij bepaalde in ieder geval het onderzoeksterrein in grote lijnen en formuleerde soms het te onderzoeken probleem; de werknemer leverde de geestelijke prestatie van de uitvinding waarbij hij soms grote moeilijkheden moest overwinnen. De kansen op een winstgevende exploitatie van een uitvinding zijn in het algemeen bij een werkgever groter dan bij een werknemer. De werkgever heeft op dit terrein reeds een productieapparaat of hij wil dit uitbreiden. Hij liet de onderzoeker op dit terrein werken. Hij zal in de ontwikkeling van de uitvinding verder moeten investeren, zowel in de kosten van de octrooiaanvrage, het productierijp maken van de uitvinding en het verkennen van de markt. Toekenning van het octrooi aan hem bevordert dit alles. In de meeste gevallen zal de werknemer deze inspanningen niet kunnen en willen leveren. Om deze redenen behoort de werkgever in principe het recht te krijgen. De conclusie is dat de overneming van de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen in de meeste gevallen van uitvindingen van uitstekende onderzoekers niet tot verschil zal leiden: de werkgever die een uitvinding van een uitstekende onderzoeker wenst te exploiteren zal dit kunnen blijven doen. In de situatie dat de werkgever een uitvinding echter niet wenst te exploiteren zal het een verbetering opleveren doordat de uitvinder rechthebbende blijft en hij gemakkelijker zelf tot exploitatie van de uitvinding kan overgaan. Het volgen van de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen brengt mee dat het recht op een uitvinding niet originair bij de werkgever ontstaat. Dit is een verschil met Seignette en Quaedvlieg ( zie nr. 4.2.3). De aard van de dienstbetrekking brengt mee dat de onderzoeker een door hem gedane uitvinding ter kennis brengt van zijn werkgever. Dit kan in Duitse termen een dienstuitvinding of een vrije uitvinding zijn. Indien de werkgever bijdroeg aan het ontstaan van de uitvinding door de beschikbaarstelling van tijd, middelen of ervaring en de uitvinding tijdens de arbeidsovereenkomst voltooid is, is het volgens Duits recht een dienstuitvinding. De werkgever die de uitvinding wil gaan exploiteren of de exploitatiemogelijkheden overwegen door een octrooiaanvrage in te dienen, krijgt de bevoegdheid de uitvinding op te eisen. Dit zal het grootste aantal uitvindingen betreffen (De vrije uitvinding komt later ter sprake). De stelplicht en eventuele bewijslast dat de uitvinding een dienstuitvinding is, zal niet zwaar op de werkgever drukken. Indien echter de werkgever de uitvinding niet opeist, dus niet wil exploiteren dan blijft het recht op de uitvinding bij de onderzoeker. Er zijn in deze situatie geen argumenten om het recht op de uitvinding te ontnemen aan de werknemer. Er bestaat bovendien de mogelijkheid, dat de werknemer erin slaagt de uitvinding te exploiteren of te doen exploiteren. Quaedvlieg kwalificeert het opeisen door de werkgever als een overbodige omweg. Dit lijkt mij onjuist. Het octrooirechtelijke denken rechtvaardigt slechts de toekenning van het recht op een uitvinding aan de werkgever, indien hij de uitvinding wil exploiteren. Deze wil moet hij laten blijken. Bij originair ontstaan van het recht op een uitvinding bij de werkgever hoeft de werkgever zijn wil niet te uiten tegenover de uitvinder. De werknemer zal zijn werkgever moeten 109
overreden het recht op de uitvinding aan hem af te staan, indien de werkgever het niet wil exploiteren. Wellicht zou de werkgever voor het afstaan van de uitvinding een tegenprestatie kunnen verlangen. De werknemer heeft immers geen recht. In een systeem van opeisen door de werkgever moet deze een keuze maken. Bij beide keuzes heeft de werknemer een belang. Het bevordert de kans op exploitatie hetzij door de werkgever hetzij door de werknemer. Enkele bijzondere gevallen stel ik nu aan de orde. Een uitstekende onderzoeker doet een uitvinding op een terrein waarop hij gezien zijn bijzondere kennis niet is aangesteld om onderzoek te verrichten. Bijvoorbeeld de eerdergenoemde chemicus die aangesteld is om onderzoek te verrichten naar pesticiden, vindt een nieuwe fietsrem uit. Naar Duits recht is de uitvinding vrij, de werknemer moet haar wel meedelen aan zijn werkgever. Mocht de werkgever menen dat het een dienstuitvinding is, dan moet hij zijn stelling bewijzen. Hoe is de bewijslastverdeling in Nederland? Stel dat een werknemer zijn uitvinding meldt. De werkgever die de uitvinding wil opeisen, zal stellen dat de aard van de betrekking (onderzoek) meebrengt dat de uitvinding hem toekomt. De werknemer stelt het tegendeel. Wie wordt met het bewijs belast? De werkgever zal de volgende argumenten aanvoeren om de bewijslast niet op hem te leggen: de wetgever beoogde geen wijziging voor het recht op een uitvinding gedaan door een uitstekende onderzoeker; deze groep wordt op dezelfde manier omschreven als in art. 10 OW 1910. Een consequentie van de nieuwe en duidelijke formulering in art. 12 lid 1 is m.i. dat de werkgever tijdens een proces moet bewijzen dat de uitzondering in dit geval toepasselijk is d.w.z. dat de aard van de betrekking meebrengt dat de werknemer zijn bijzondere kennis, dus chemie, ook moet aanwenden voor het onderzoek naar fietsremmen. In het verleden breidde de rechtspraak echter het toepassingsgebied van art. 10 OW 1910 uit ten gunste van de werkgever (zie nr. 4.2.2), zodat de bewijslastverdeling bij art. 12 onduidelijk blijft. Het overnemen van de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen neemt deze twijfel weg. De redenering van het Duitse recht om in dit geval de uitvinding aan de werknemer toe te kennen is de volgende. De werkgever kan geen argumenten aanvoeren voor de overdracht, hij bevorderde het doen van deze uitvinding niet. De werknemer deed de uitvinding zonder zijn steun. De werknemer houdt het recht op de uitvinding. Hij zal de exploitatiemogelijkheden onderzoeken en zal misschien contracteren met zijn werkgever. Hieraan verwant is een ander weinig voorkomend geval: een onderzoeker verbaast zich over een machine of een werkwijze, die buiten zijn taakgebied ligt. Dit verbazen kan tot nadenken en wellicht tot een uitvinding leiden zonder dat de werknemer steun van zijn werkgever krijgt. Deze zogenaamde toevalstreffer, een Anregungserfindung, is naar Duits recht geen dienstuitvinding.365 Naar Nederlands recht zal deze uitvinding aan de werkgever toekomen, met als argument dat het tot de taak van onderzoekers behoort ook daarop verdacht te zijn.366 Navolging van de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen leidt ertoe dat de werknemer rechthebbende blijft. De argumentatie daartoe is soortgelijk aan die in het vorige geval. Geldt bovenstaande redenering ook in de bijzondere situatie genoemd aan het slot van nr. 4.2.4 (geval a)? Een onderzoeker gaat een probleem onderzoeken in zijn vrije tijd, omdat zijn 365
Volmer/Gaul, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 1983, blz. 290. Bartenbach/Volz, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 1997, blz. 166. 366 Zie nr. 4.2.2 Octrooiraad (afdeling van beroep) 2 aug. 1978, BIE 1981, 220. 110
onderzoeksvoorstel door zijn werkgever afgewezen werd. In zijn vrije tijd doet hij een uitvinding die binnen zijn taakgebied ligt. Volgens de Duitse wet zal dit waarschijnlijk een vrije of misschien een ervaringsuitvinding zijn. De werknemer behoort een vrije uitvinding mede te delen. De werkgever mag bewijzen dat het een dienstuitvinding is. Naar Nederlands recht is de situatie onzeker. De stelling dat de werkgever zijn recht verwerkt heeft door het afwijzen van het onderzoeksvoorstel van de werknemer is goed verdedigbaar. De argumentatie dat de werknemer op dit probleem gestuit is door zijn arbeid en dat de werkgever de oplossing kan toepassen, zal ook aangevoerd worden om het recht aan de werkgever toe te kennen. Omdat de werkgever geen bijdrage leverde aan het ontstaan van de uitvinding concludeer ik dat het recht op de uitvinding bij de werknemer blijft. Dit alles leidt tot de conclusie dat zowel in de meest voorkomende gevallen als in de bijzondere gevallen het overnemen van de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen navolgenswaard is ten aanzien van de vraag wie rechthebbende is. 4.8.3
De inventieve medewerkers
Een inventieve medewerker, dikwijls een lagere technicus, heeft in de ogen van zijn werkgever geen bijzondere kennis. Van hem worden geen uitvindingen verwacht en dus heeft de werkgever in zijn salaris de kans op het doen van een uitvinding niet verdisconteerd. Deze medewerker doet toch een uitvinding bij de uitvoering van een hem opgedragen taak. Hij is ongetwijfeld de "gewone werknemer", waarvan de Kamerleden de speurzin wilden stimuleren. De tekst en de behandeling in de Tweede Kamer brengen mee dat hij zonder meer onder het principe van art. 12 lid 1 valt. Wat zijn de verschillen tussen het Duitse en het Nederlandse recht? Wie krijgt het recht op een uitvinding gedaan door een inventieve werknemer? Deze vraag beantwoord ik eerst naar Nederlands en vervolgens naar Duits recht. Daarbij veronderstel ik dat de arbeidsovereenkomst niet het beding van overdracht van alle toekomstige uitvindingen bevatte. Eerst het Nederlandse recht. Na een uitvinding zal de werkgever met recht betogen dat bij het verrichten van ondersteunend werk in een laboratorium of bij een opdracht tot verbetering, de aard der werkzaamheden het zoeken naar uitvindingen mede omvat. Wellicht gebruikte hij een dergelijke formulering zelfs in de arbeidsovereenkomst. Hij zal ook met recht aanvoeren dat hij het probleem formuleerde en de tijd en middelen ter beschikking stelde. Het is waarschijnlijk, dat de geschiedenis van de OW 1910 zich zal herhalen en de rechter de werkgever het recht zal toekennen.367 De rechter gaat het criterium de aard van de betrekking verruimen op grond van de opdracht aan de werknemer zonder te letten op de afwezigheid van bijzondere kennis. Indien de rechter het recht op de uitvinding aan de werkgever zou toekennen, krijgt de inventieve medewerker recht op compensatie. Naar geldend recht is de compensatie gering. Bij de bepaling daarvan verwaarloost de rechter het feit dat de werknemer geen bijzondere kennis heeft en dus van hem geen uitvindingen mogen worden verwacht. Rb. Maastricht geeft een illustratief voorbeeld van de billijke vergoeding: f 7.500. De meerderheid van de eerste groep deskundigen stelde voor f 100.000 en de minderheid f 25.000; de tweede groep kwam op maximaal f 25.000 en minimaal f 9.000 uit.368 Het proces duurde 9 jaar. Bij dit soort uitvindingen zal de arbeidsovereenkomst in de ogen van Quaedvlieg veelal geen titel vormen om het octrooi toe te kennen aan de werkgever.369 Uit het oogpunt van concentratie van 367
Zie nr. 4.2.2. Rb. Maastricht 27 sept. 1962, BIE 1964, blz. 28 (hulptekenaar). Zie nr. 3.3.2. 369 Quaedvlieg 2001, blz. 356- 359. 111 368
rechten vindt hij het echter doelmatig om het octrooi aan de werkgever toe te kennen. De faciliteiten die de werkgever ter beschikking stelde spelen daarbij mede een rol. Aannemende dat de rechter in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever het recht op de uitvinding wel aan de werknemer toekent, rijst de vraag of de werknemer het mag exploiteren. De kansen op exploitatie ervan zullen in vele gevallen bij zijn werkgever groot zijn. De werkgever formuleerde immers de opdracht, omdat hij een gebrek in een product of productiewijze onderkende. De werknemer kan gaan onderhandelen met zijn werkgever. Zijn arbeidsovereenkomst maakt zijn onderhandelingspositie zwak. Of de aard daarvan inhoudt dat hij eerst met zijn werkgever moet onderhandelen en bij mislukken daarna volmaakt vrij wordt, is onduidelijk. De uitvinding kan leiden tot een product dat concurreert met dat van zijn werkgever. De vraag rijst of hij gezien die overeenkomst en wellicht een concurrentiebeding daarin de uitvinding zelf mag exploiteren of een andere ondernemer daarvoor mag interesseren. De wetgever heeft het recht aan de werknemer toegekend zonder zich af te vragen hoe de werknemer zijn recht kan exploiteren. Zolang deze vragen niet beantwoord zijn, zal de werknemer zijn recht nauwelijks kunnen exploiteren of overdragen. Andere ondernemers zullen huiverachtig zijn om dit recht over te nemen, gezien de mogelijke complicaties. De Duitse wet kwalificeert een dergelijke uitvinding als een opgedragen dienstuitvinding. Zij komt dus toe aan de werkgever. Zij is gerealiseerd in de tijd en met middelen van de werkgever. In sommige gevallen spelen ervaringen binnen het bedrijf ook een rol van betekenis. De werkgever zal de door de dienstuitvinder gemelde uitvinding in vele gevallen opeisen. Dit zal hij doen indien hij de exploitatie overweegt of hij in ieder geval de kosten voor het indienen van een octrooiaanvrage verantwoord acht. De vergoedingen zijn in de Duitse wet vastgelegd. Indien de Duitse werkgever de gemelde uitvinding niet opeist, is de uitvinder vrij een octrooiaanvrage in te dienen en hem zelf te gaan exploiteren of een andere fabrikant te zoeken. Dit leidt ertoe dat in Duitsland dergelijke uitvindingen vaker in exploitatie genomen zullen worden dan in Nederland.370 Dit leidt tot de volgende conclusies. De Duitse wet is duidelijk: de werknemer krijgt hetzij recht op vergoedingen, indien zijn werkgever de uitvinding opeist, hetzij hij houdt het recht op de uitvinding. De Duitse wet bevordert de kans op exploitatie meer dan het Nederlandse: de belangen van werkgever en werknemer bij de exploitatie lopen grotendeels parallel; voor zover zij tegengesteld zijn bevat de Duitse wet een duidelijke regeling voor de vergoedingen. De Nederlandse wet is onduidelijk en geeft de werknemer wellicht recht op een uitvinding, waarbij de vraag rijst of hij die kan exploiteren zonder medewerking van zijn werkgever. Het Nederlandse recht regelt de verhouding werkgever en werknemer niet, hetgeen zal leiden tot niet-exploitatie of tot nodeloze geschillen. De principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen zijn ook in dit geval navolgenswaard.
4.8.4
De onverwachte uitvinders
De onverwachte uitvinders zijn werknemers die een uitvinding doen waarbij generlei relatie bestaat tussen hun taak en onderzoek en die zeker niet aangesteld zijn om op grond van hun bijzondere kennis onderzoek te verrichten. Naar Nederlands recht komen de uitvindingen aan 370
Kremnitz, blz. 18 en 19 geeft gevallen, waarin dergelijke uitvindingen in exploitatie genomen zijn. 112
hen toe. Naar Duits recht doen zij vrije uitvindingen. Er zijn geen verschillen. Het navolgen van de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen is voor deze categorie niet bezwaarlijk. 4.8.5
Overdracht van toekomstige uitvindingen
In nr. 4.6 bleek dat het Nederlandse recht niet stimuleert tot uitvindingen gezien de regeling omtrent de rechthebbende. De oorzaak is de contractsvrijheid (art. 12 lid 5). Dit is een groot verschil met de Duitse wet. Deze staat niet toe (par. 22) dat wordt afgeweken van de wet ten nadele van de werknemer. Een overdracht van een toekomstige uitvinding is daar nietig. Het in Nederland veel voorkomende beding in de arbeidsovereenkomst, "overdracht van alle toekomstige uitvindingen aan de werkgever om niet", is dus naar Duits recht ongeldig. Een toekomstige uitvinding kan een dienstuitvinding zijn en komt dan gezien haar karakter toe aan de werkgever. In dat geval krijgt de werknemer recht op een vergoeding. Het kan ook een vrije uitvinding zijn die dwingendrechtelijk toekomt aan de werknemer. Hierdoor stimuleert de Duitse wet de werknemers meer tot uitvinden dan de Nederlandse wet, omdat in Duitsland de werknemer hetzij recht op een vergoeding krijgt bij een dienstuitvinding hetzij zijn recht op de uitvinding houdt, indien het een vrije uitvinding betreft. In Nederland bewerkstelligt het beding echter dat hij zowel het recht op de uitvinding verliest alsook generlei vergoeding krijgt. Het overnemen van de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen leidt ertoe dat de contractsvrijheid beperkt wordt en dat de bedingen dat de werknemer alle toekomstige uitvindingen overdraagt aan de werkgever ongeldig zijn. De regering en de Tweede Kamer hechtten waarde aan de contractsvrijheid op dit punt. De contractsvrijheid is in het algemeen een groot goed. Hoe sterk zijn de argumenten aangevoerd door de regering en de Tweede Kamer? Ter handhaving van de contractsvrijheid betoogde de regering bij de schriftelijke voorbereiding van de ROW 1995 dat van misstanden niet is gebleken.371 Naar aanleiding van het amendement om uitvindingen van universitaire werknemers toe te kennen aan de universiteiten merkte de regering in de Tweede Kamer op dat het amendement aansluit bij hetgeen in de praktijk voorkomt, dat stagiairs en wetenschappelijk personeel van de universiteiten bij overeenkomst afstand moeten doen van het recht op octrooi op een eventuele uitvinding (cursivering A.R.) De laatste zin geeft aan dat de regering tussen de schriftelijke voorbereiding en het kamerdebat bekend werd met het feit dat de contractsvrijheid op dit terrein geen reële betekenis heeft. Gelet op de rechtspraak over art. 10 OW 1910 en de arbeidsrelatie met zijn werkgever zullen weinig werknemers na het doen van een uitvinding over de geldigheid van het beding durven procederen. Het argument dat misstanden ontbreken, is niet valabel, omdat misstanden niet aan het licht komen. De indieners van de amendementen wilden de principes vastleggen en de flexibiliteit handhaven.372 Het principe staat in art. 12 lid 1. De flexibiliteit wordt verkregen door afwijkingen bij schriftelijke overeenkomst toelaatbaar te achten (art. 12 lid 5). De eis van geschrift is soms een waarborg tegen overijling of wenselijk uit bewijsoogpunt. In dit geval geeft de eis dat de overeenkomst schriftelijk moet zijn, geen waarborg. Bij het sluiten van een individuele arbeidsovereenkomst heeft de werkgever ten aanzien van dit beding een machtspositie. Bij veel onderwerpen in het arbeidsrecht heeft een werkgever een machtspositie tegenover een individuele werknemer. Een werknemer kan zijn onderhandelingspositie 371
Handelingen Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22604, Memorie van Antwoord, nr. 6, blz. 25. Zie ook nr. 4.4.1. 372 Zie nr. 4.4.1. 113
versterken door lid te worden van een vakvereniging en deze te laten onderhandelen over een CAO. Dit onderwerp leent zich echter niet voor collectieve belangenbehartiging, omdat het slechts speelt bij een uiterst gering aantal werknemers.373 Vakverenigingen zullen het uit zich zelf niet bij CAO-onderhandelingen ter sprake brengen. Indien een werkgever of werkgeversvereniging een voorstel doet zullen de vakbonden hier geen breekpunt van maken. Voor hen is het hoogstens wisselgeld. Op dit moment komt het recht op een uitvinding slechts in een enkele ondernemings-CAO voor. In de praktijk komt vaak voor de overdracht om niet. Gielen/Hagemans sluit niet uit dat misbruik van omstandigheden bij overdracht van toekomstige uitvindingen om niet voorkomt.374 Quaedvlieg acht het een reëel gevaar. 't Hart betwijfelt de validiteit van een dergelijke overdracht. Het doen van een uitvinding is voor de meeste werknemers die niet aangesteld zijn voor onderzoek een volmaakt irreële gedachte, zij weten niet wat een octrooi is. Zij weten dus evenmin wat zij overdragen. Zij zullen er zeker niet over gaan onderhandelen. Weigering van dit standaardbeding lijkt een aanzienlijke kans op niet-aanstelling op te leveren. Gezien deze situatie zal de overdracht van toekomstige uitvindingen om niet bij deze groep werknemers vaak nietig zijn op grond van misbruik van omstandigheden. (art. 3: 44 BW) In een enkel geval is er sprake van de overdracht van een toekomstige uitvinding om baat. De volgende formuleringen kwamen mij onder ogen: een verwijzing naar de wet;375 een formulering die lijkt op de wet “toekenning van een in verband met het geldelijk belang van de uitvinding en met de omstandigheden waaronder deze plaatsvond billijk bedrag….” (Shell standaardovereenkomst); of slechts “een billijk bedrag“376(CAO DSM). Concrete formuleringen met name waarbij de bepaling van het bedrag onafhankelijk van de werkgever plaatsvindt, zag ik niet. Op zich zelf is deze vaagheid niet zo verwonderlijk. Bij een zo uitzonderlijk onderwerp als een toekomstige uitvinding is een reële waardebepaling bijkans onmogelijk, mede gezien de verschillende omstandigheden waaronder de uitvinding kan plaatsvinden en de verschillen die bij exploitatie mogelijk zijn. Het inzicht van de werkgever op dit punt is in het algemeen groter dan van een werknemer. Dit verklaart zijn onwil om zijn prestatie duidelijk vast te leggen, hoewel dit wel mogelijk is. De contractsvrijheid wordt daarom eenzijdig gebruikt en soms misbruikt door de werkgever. In de Duitse wet zijn de belangen en de prestaties van werkgever en werknemer-uitvinder zo duidelijk afgewogen, dat er geen behoefte meer is om het recht op een toekomstige uitvinding bij overeenkomst te regelen. Dit zal het sterkst spelen bij de inventieve medewerker. De bedoeling van de wetgever was hem het recht op een uitvinding toe te kennen. Bij deze categorie zonder bijzondere kennis acht de Nederlandse werkgever uitvindingen niet ondenkbaar en hij laat een dergelijke medewerker vaak toekomstige uitvindingen overdragen, soms om niet. Het navolgen van de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen zal een duidelijke verbetering brengen voor deze categorie. 4.8.6
Overdracht van bestaande uitvindingen
Zoals gezegd mogen toekomstige uitvindingen naar Duits recht niet worden overgedragen (par. 373
G.J.J. Heerma van Voss, De werknemer als uitvinder, BIE 1997, blz. 30 en 31. Zie voor de vindplaatsen van de schrijvers in deze alinea nr. 4.3 375 Zie Hupkens /van Ginneken nr. 3.3.5. 376 Idem. 374
114
22). De situatie verandert echter door het doen van een uitvinding. Na het doen van de uitvinding die aan de werknemer toekomt, kan hij zich een beeld vormen van de waarde. Hij kan met zijn werkgever, maar ook met derden gaan onderhandelen. De werknemer heeft de mogelijkheid een voorstel van de werkgever af te wijzen. Daarom zijn overeenkomsten betreffende gemelde dienstuitvindingen en vrije uitvindingen in principe toelaatbaar. Indien dergelijke overeenkomsten echter apert onbillijk zijn, zijn zij nietig (par. 23). Een bescherming van de zwakste partij, de werknemer, zoals par. 22 geeft, lijkt mij voldoende.
4.8.7
Conclusies
De Tweede Kamer die art. 12 Row 1995 amendeerde, begaf zich op een terrein waarover weinig recente Nederlandse literatuur bestond. Zij wilde het doen van uitvindingen stimuleren en duidelijke principes vastleggen. Zij is hierin helaas niet geslaagd. Zo laat lid 5 toe dat de werknemers bij voorbaat schriftelijk afstand doen van hun recht op een toekomstige uitvinding. Zo kan het in lid 1 geformuleerde principe, het stimuleren van uitvindingen door gewone werknemers, niet tot wasdom komen. De Kamer schonk ook geen aandacht aan het feit dat ook stimulansen bij degenen die aangenomen zijn voor onderzoek nuttig kunnen werken. Zij betrok de regeling van de compensatie niet in haar beschouwingen. Het onderzoek in nr. 4.7 en 4.8 leidt tot de conclusie dat er verschillen bestaan tussen de Duitse wet het Nederlandse recht. Navolging van de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen, zoals in hoofdstuk 3 is aanbevolen voor de compensatie, levert ten aanzien van de rechthebbende geen bezwaren op, het brengt zelfs voordelen.
4. 9
Samenvatting
Art. 10 OW 1910 bepaalde in welke gevallen het recht op een uitvinding gedaan door een werknemer niet aan hem, maar aan zijn werkgever toekwam. Bij de behandeling van de Row 1995 amendeerde de Kamer het tot 12 vernummerde artikel. De bedoeling was de speurzin en het uitvinden van werknemers die niet aangesteld zijn voor onderzoek en ontwikkeling te bevorderen door hun het recht op de door hen gedane uitvindingen toe te kennen. Dit doel wordt niet bereikt, omdat tegelijkertijd de contractsvrijheid blijft bestaan. Hierdoor kunnen werkgevers bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst ook met "gewone" werknemers zich alle toekomstige uitvindingen van een werknemer laten overdragen en zelfs om niet. Navolging van de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen, zoals in hoofdstuk 3 is aanbevolen ten aanzien van de compensatie, leidt ertoe, dat meestal de werkgever rechthebbende wordt. De constructie verschilt echter. Volgens de Duitse wet moet de werkgever de uitvinding opeisen. Indien de werkgever geen interesse in de uitvinding toont en dus de uitvinding niet opeist, houdt de werknemer het recht op de uitvinding. Dit verdient navolging.
115
116
5
DE RECHTHEBBENDE OP UITVINDINGEN GEDAAN AAN UNIVERSITEITEN IN NEDERLAND
5.1
Inleiding
Het wetenschappelijk personeel aan universiteiten bestaat uit hoogleraren, universitaire (hoofd)docenten, toegevoegde onderzoekers en assistenten in opleiding, hierna wetenschappers. Een wetenschapper doet wel eens een uitvinding. Tot 1995 kon hij hierover op verschillende wijzen beschikken. De meest gebruikelijke manier was de uitvinding zo snel mogelijk bekend te maken via een artikel in een bekend tijdschrift. Hiermee verspeelde hij een octrooi. Immers, deze publicatie is fataal voor de octrooiverlening, omdat de vereiste nieuwheid erdoor teniet gedaan wordt. De tweede manier was het op eigen kosten aanvragen van een octrooi door de wetenschapper. Na de verlening van een octrooi exploiteerde of verkocht hij het. De derde manier was het sluiten van een zgn. derdegeldstroomcontract voorafgaande aan de uitvinding. De kern daarvan is dat een derde het onderzoek van de wetenschapper financiert en dat de rechten op eventuele uitvindingen gedaan tijdens de uitvoering van het onderzoek aan hem toekomen. De wetenschapper deelde meestal niet in de eventuele opbrengsten. De vierde manier was het aanbieden van de uitvinding door de wetenschapper aan zijn werkgever, het college van bestuur van de universiteit (cvb). Soms vroeg een cvb daarvoor octrooi aan. De cvb’s van de universiteiten eisten geen uitvindingen op. De vijfde manier was het geheimhouden van de uitvinding door de wetenschapper voor verder onderzoek of voor geheime exploitatie. De wetenschapper die de toepassing van een uitvinding op ethische gronden onwenselijk oordeelde hield haar blijvend geheim. Nederland ratificeerde in 1976 het internationale verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR). Dit mensenrechtenverdrag geeft wetenschappers economische en culturele rechten ter zake van de resultaten van hun onderzoek. Alle bovengenoemde mogelijkheden ten aanzien van het beschikken over uitvindingen van wetenschappers waren op dat moment in overeenstemming met dit verdrag. Bij de behandeling van de Rijksoctrooiwet 1995 aanvaardde de Tweede Kamer op instigatie van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, de vereniging van de cvb’s, een amendement. Dit werd vastgelegd in art. 12 lid 3 Row. Dit artikellid luidt: “Indien de uitvinding is gedaan door iemand die in dienst van een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling onderzoek verricht, komt de aanspraak op octrooi toe aan de betrokken universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling.” Deze bepaling kent de universiteit het recht op de uitvinding gedaan door een wetenschapper toe, zelfs indien er geen enkele relatie bestaat tussen taak en uitvinding. Het vormt zo een totale breuk met de voordien geldende situatie. Quaedvlieg kwalificeert dit lid 3 dan ook als een vreemde bepaling. Het is zowel ondoelmatig als onrechtvaardig.377 Hij illustreert zijn betoog aan de hand van een docent notarieel recht die tijdens zijn vakantie een nieuw wasmiddel uitvindt. Huydecoper acht het ontbreken van een relevant verband tussen de werkzaamheden en de uitvinding in lid 3 merkwaardig.378 Dit is voor mij de aanleiding om de volgende vragen te onderzoeken: 377
Quaedvlieg 2001, blz. 359. Huydecoper/Van Nispen, blz. 291. 117 378
- handelde de wetgever in strijd met een verplichting uit het IVESCR? - kan een wetenschapper zich bij de rechter beroepen op de onverbindendheid van art.12 lid 3? - mag een cvb aan wetenschappers een meldplicht opleggen ter zake van uitvindingen en een publicatieverbod uitvaardigen voor de tijd die het nodig acht voor de beoordeling van de exploitatiekansen? Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Na een beschrijving van de economische en culturele rechten die het IVESCR aan wetenschappers geeft, volgt een onderzoek of Nederland met de aanvaarding van art. 12 lid 3 Row in strijd handelde met eerder aangegane internationale verdragsverplichtingen (nr. 5.2 en 5.3). Vervolgens komt de vraag aan de orde of een wetenschapper zich bij de Nederlandse rechter op het IVESCR kan beroepen (nr. 5. 4). De regeling in de CAO Nederlandse universiteiten wordt in nr. 5.5 besproken. Hier wordt de derde vraag onderzocht. Nr. 5.6 geeft de hoofdlijnen van de Duitse regeling op dit punt. Het geheel is in nr. 5.7 samengevat. Over het in dit hoofdstuk beschreven onderwerp publiceerde ik eerder in BIE.379 Dit gaf aanleiding tot reacties, die ik van een naschrift voorzag.380
5.2
De economische en culturele rechten van wetenschappers ingevolge het IVESCR
De Verenigde Naties aanvaardden in 1966 na uiterst moeizame en langdurige onderhandelingen zowel het Internationale Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR)381 als het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten (IVBPR)382. Het eerstgenoemde verdrag kreeg veel minder aandacht in de rechtspraak en literatuur dan het tweede, omdat de burgers zich meestal niet bij de rechter kunnen beroepen op de in het IVESCR geformuleerde mensenrechten. Het IVESCR geeft de burgers geen individueel klachtrecht. Het verdrag kent een miniem internationaal toezicht, een internationale commissie van deskundigen, hierna de commissie.383 Beide verdragen zijn door Nederland geratificeerd en in 1979 in werking getreden.384 Art. 15 van het IVESCR luidt: 1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder: 379
BIE 2000, blz. 301-306. Steenbeek L. J., Er is niets mis met art. 12 lid 3 Row 1995, BIE 2000, blz. 415- 417. Rijlaarsdam A., Naschrift bij het artikel van mr. ir. L. J. Steenbeek, BIE 2000, blz. 417-418. Uitzetter J.H.A.A., Artikel 12 lid 3 Rijksoctrooiwet 1995 is niet in strijd met het Internationaal Verdrag inzake Economische , Sociale en Culturele Rechten, BIE 2000, blz. 418 – 422. Rijlaaarsdam A., Naschrift bij het artikel van dr.mr. J.H.A A. Uitzetter, BIE 2000, blz 422424. 381 Trb. 1969,100 en Trb. 1978, 178. 382 Trb. 1969, 99 en Trb. 1978, 177. 383 Van der Pot-Donner-Prakke, Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, 13e druk 1995, blz. 213. 384 Rijkswet van 24 nov.1978, Stb. 624. 118 380
……. c de voordelen te genieten van de bescherming van de geestelijke en stoffelijke belangen voortvloeiend uit door hem verricht wetenschappelijk werk of uit een literair of artistiek werk waarvan hij de schepper is. ……. 3 De Staten die partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich de vrijheid te eerbiedigen die onontbeerlijk is voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en scheppend werk. De Memorie van Toelichting bij de goedkeuring van dit verdrag vermeldt bij artikel 15 het volgende:385 “Onder lid 1c van het onderhavige artikel is bepaald dat het recht van een ieder de voordelen te genieten van de bescherming van de geestelijke en stoffelijke belangen voortvloeiend uit door hem verricht wetenschappelijk werk, dient te worden gewaarborgd. In Nederland vindt dit recht (cursivering A.R.) onder andere bescherming in de Auteurswet 1912. Tevens is het Koninkrijk partij bij een aantal verdragen op dit terrein. In de Rijksoctrooiwet is het verlenen van rechten (cursivering A.R) aan degenen die een nieuwe werkwijze, een nieuwe verbetering van een voortbrengsel of van een werkwijze heeft uitgevonden, geregeld. Ook op dit gebied is het Koninkrijk partij bij internationale overeenkomsten.”……. “Met de in het derde lid vermelde vrijheid wordt gedoeld op het geestelijke klimaat dat de staten dienen te scheppen voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en scheppend werk. Naar het oordeel van de ondergetekenden bestaat in Nederland een dergelijk klimaat.” De Staten verplichten zich volgens art. 2 lid 1 IVESCR tot het nemen van passende, o.a. wettelijke, maatregelen om steeds nader te komen tot algehele erkenning (implementatie) van de in dit verdrag erkende rechten, waarbij de natuurlijke hulpbronnen van de Staat het tempo van verwezenlijking mede beïnvloeden. In hoeverre eerbiedigde Nederland in 1979, toen het verdrag in werking trad, de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek en beschermde het de geestelijke en stoffelijke belangen van een wetenschapper aan een universiteit ten aanzien van een door hem verricht wetenschappelijk werk? Volgens de MvT voldeed Nederland aan lid 3, want er bestond een geestelijk klimaat waarin wetenschappelijk onderzoek in vrijheid verricht werd. Dit was niet in een wet vastgelegd, maar vormde een aspect van de algemeen erkende academische vrijheid, die binnen de universiteiten heerste. De academische vrijheid werd in 1981 vastgelegd in art. 6 lid 1 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs.386 Noch in de wet noch in de Memorie van Toelichting werd dit begrip gedefinieerd, de contouren ervan blijven vaag.387 Ten aanzien van degenen die in dienst zijn van een universiteit ga ik de geciteerde passages uit de MvT over art. 15 lid 1 sub c nader uitwerken. Wat betekent de verwijzing in de MvT naar de Auteurswet 1912 (Aw)? De meeste schrijvers kennen de wetenschapper het 385
Tweede Kamer, zitting 1975 - 1976, 13932 (R1037), nrs.1-6, blz. 56-57. Nu art. 1.6 van de Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Dit luidt: Aan de instellingen van wetenschappelijk onderwijs wordt de academische vrijheid in acht genomen. 387 J. J.M. van der Ven, De academische vrijheid: kreet of begrip? NJB 1980, blz. 630. 119 386
auteursrecht op een werk toe, omdat hij de maker is. Hij is weliswaar in dienst bij de universiteit, maar hij is niet aangesteld om bepaalde werken te maken. Op grond van de academische vrijheid kiest hij de wijze van onderzoek en bepaalt hij wanneer en in welke vorm hij het resultaat van zijn onderzoek zal openbaarmaken.388 De schaarse rechtspraak die na de inwerkingtreding van het IVESCR in 1979 verschenen is, kent evenals de meerderheid van de literatuur het auteursrecht toe aan de wetenschapper.389 De geestelijke belangen van de wetenschapper worden gewaarborgd door art. 25 Aw, dat de persoonlijkheidsrechten van de auteur regelt. Art. 1 Aw waarborgt de stoffelijke belangen van de auteur. Tussenbalans: een wetenschapper die een uitvinding deed mocht op grond van het in 1979 geldende recht hierover een artikel schrijven en dit aanbieden aan een door hem gekozen tijdschrift. Het stond hem toen evenzeer vrij er een boek over uit te geven of er op een congres een voordracht over te houden. Hij bepaalde ook het tijdstip van publiceren. Hij behoefde geen toestemming te vragen aan het cvb. De MvT noemt vervolgens de Rijksoctrooiwet 1910. Hierbij maak ik de volgende kanttekeningen. Op grond van het toenmalige art. 12A (het huidige art. 14) heeft de uitvinder het recht op naamsvermelding. Art. 1 erkende het recht van de uitvinder op octrooi, mits hij het als eerste aanvroeg. Art. 10 maakte daarop een uitzondering: de werkgever krijgt het recht op een uitvinding gedaan door een werknemer met bijzondere kennis die aangesteld is voor onderzoek. Er is geen rechtspraak over de vraag of dit artikel ook toepasselijk was op een wetenschapper die een uitvinding deed aan een universiteit. Sommige universitaire uitvinders dienden op eigen kosten een octrooiaanvrage in. De cvb’s beriepen zich niet op art. 10 door het octrooi op te eisen. Naar aanleiding van een octrooiaanvrage van een hoogleraar van de Technische Universiteit Twente stelde een kamerlid in 1971 de vraag of deze daar wel recht op had gezien de financiering van het onderzoek met gemeenschapsgeld. De ministers van Onderwijs en Economische Zaken vroegen advies aan de Voorzitter van de Octrooiraad. Deze stelde een breed samengestelde commissie in. De conclusie van de commissie in 1976 luidde: tekst en strekking van artikel 10, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1910 maken dat de aanspraak op octrooi voor aan Universiteiten en Hogescholen door personeelsleden gedane uitvindingen toekomen aan de betrokken personen. De Voorzitter van de Octrooiraad nam de conclusie over en bracht haar ter kennis van de ministers.390 Een wetenschapper mocht derhalve in 1979 octrooi aanvragen voor een door hem gedane uitvinding. Samenvattend: de wetenschapper die een uitvinding deed kon dus zowel het auteursrecht als het octrooirecht verwerven, hij had de keuze tussen een dan wel beide rechten. Wilde hij echter een octrooi krijgen, dan eiste de octrooiwet dat hij publicaties uitstelde totdat hij een octrooiaanvrage ingediend had. Voor het verkrijgen van een auteursrecht was een beschrijving van of mondelinge voordracht over de uitvinding voldoende. Nederland had in 1979 zijn verdragsverplichting ten aan zien van wetenschappers op grond 388
Zie Verkade 1986, blz. 1237. Anders G.A.I.Schuyt, Nogmaals artikel 7 Auteurswet en de wetenschappelijke werknemers, AMI 1999, blz. 101. A.A. Quaedvlieg, Een doelmatige allocatie van de Auteursrechten van universitaire auteurs, Informatierecht AMI 2000, blz. 106-110. 389 President Zutphen 28 april 1981, AMR 1982, p. 16, BIE 1982, p. 182. Hof den Haag, 14 okt. 1987, NJ 1989, 220. Rb. Arnhem, 8 april 1993, BIE 1994, 74 . 390 Verkade 1986, blz. 1241. 120
van art. 15 lid 1 sub c en lid 3 IVESCR nageleefd door middel van de bestaande Auteurswet en de OW 1910. Op deze wijze waren het auteursrecht en het octrooirecht van wetenschappers mensenrechten geworden. NB Ten aanzien van onderzoekers in dienst van ondernemingen vormde art. 10 lid 2 OW 1910 een uiterst geringe bescherming van de stoffelijke belangen waarover art. 15 lid 1 sub c IVESCR spreekt.391 Na 1979 onderzocht de wetgever niet op welke wijze hij zijn verdragsverplichting zou kunnen nakomen. Bij de parlementaire behandeling van art. 12 ROW 1995 kwam het IVESCR niet ter sprake.
5.3
De strijdigheid van art. 12 lid 3 ROW 1995 met art. 15 lid 1 sub c IVESCR
Na de wetsgeschiedenis van art. 12 lid 3 Row 1995 behandel ik eerst de bezwaren vanuit het nationale recht tegen de totstandkoming van dit artikel en vervolgens de strijdigheid met art. 15 lid 1 sub c IVESCR. 5.3.1
De wetsgeschiedenis van art. 12 lid 3 Row 1995
Het wetsvoorstel voor de Rijksoctrooiwet 1995 bevatte dezelfde regeling t.a.v. de rechthebbende op een octrooi als de Octrooiwet 1910. Het principe is: de uitvinder krijgt het octrooi, mits hij het als eerste aanvraagt. Een belangrijke uitzondering daarop vormt artikel 10. Dit kent de werkgever het octrooirecht toe op een uitvinding gedaan door een werknemer die hij aanstelde voor onderzoek op grond van zijn bijzondere kennis. Volgens de heersende leer in 1979 vielen wetenschappers aan universiteiten niet onder de uitzondering, maar onder het principe.392 Tijdens de Kamerbehandeling dienden de leden Van der Hoeven en Witteveen-Hevinga amendementen in.393 Zij beoogden artikel 10 te verduidelijken en het uitvinden te stimuleren. In dat kader schonken zij ook aandacht aan uitvindingen gedaan aan universiteiten, die zij aan de werkgever wilden toekennen. Van der Hoeven voerde daartoe aan: “In de wet ontbreekt een nadere regeling van de octrooiaanspraak van personen die in dienst zijn bij een universiteit, een HBO-instelling of een onderzoeksinstelling. Ook deze wordt door het amendement geregeld. Binnen het HBO en de universiteiten blijkt geen uniforme regeling te bestaan. Er wordt vaak ad hoc gehandeld. Navraag leert dat als er een regeling is, deze overeenkomt met hetgeen in het amendement wordt voorgesteld. Men vindt dat een juiste gang van zaken.”394 De regering stond positief tegenover het amendement, mede omdat afwijking bij schriftelijke overeenkomst mogelijk bleef. Het amendement werd zonder hoofdelijke stemming aanvaard. Art. 10 werd vernummerd tot 12. De relevante leden luiden: Lid 3 Indien de uitvinding is gedaan door iemand die in dienst van een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling onderzoek verricht, komt de aanspraak op octrooi toe aan de betrokken universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling. Lid 5 Van het in het eerste, tweede en derde lid bepaalde kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. 391
Zie nr. 3.3. Zie hierboven nr. 5.2. 393 Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 604, nr. 22. 394 Van der Hoeven, Handelingen van de Tweede Kamer, 15 maart 1994, 61, blz. 4509. 121 392
5.3.2
Bezwaren vanuit het nationale recht
De behandeling van dit amendement trok nauwelijks aandacht. Sommige kenners van de industriële eigendom namen er pas kennis van bij lezing van de Row 1995 in het Staatsblad. Het ontsnapte gezien de korte tijd tussen indiening en stemming ook aan de aandacht van wetenschappers en hun vakverenigingen. De Kamerleden hadden bij de voorbereiding uitsluitend naar de cvb’s geluisterd, maar vergaten de andere partij te horen en maakten zodoende geen bewuste afweging van de belangen.395 In 1986 had de regering voorgesteld in het ontwerp Rechtspositiebesluit Wet Wetenschappelijk Onderwijs de octrooi- en auteursrechten te ontnemen aan de wetenschappers en deze toe te kennen aan de universiteiten. Het verzet daartegen van wetenschappers overtuigde de Raad van State.396 Deze adviseerde de regering negatief en de regering trok de gewraakte bepalingen in. De stelling van Van der Hoeven dat het voorstel algemeen als juist aanvaard werd, is dus sterk overtrokken. Ongetwijfeld gingen de Kamerleden van de premisse uit, dat onderzoek verrichten in de industrie en aan universiteiten zo gelijk is, dat de resultaten van het onderzoek in beide gevallen aan de werkgever behoren toe te komen. De taakstelling van een onderneming, het maken van winst, en die van een universiteit, het geven van wetenschappelijk onderwijs en het verrichten van onderzoek, verschilt echter totaal. Het geven van wetenschappelijk onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek brengen met zich mee dat dit in vrijheid dient te geschieden. Universiteiten moeten de academische vrijheid in acht nemen.397 De academische vrijheid houdt o.a. in (zie nr. 5.2) dat de wetenschapper beslist over de wijze en het tijdstip waarop hij de resultaten van zijn onderzoek bekend maakt. 5.3.3
De strijdigheid met het IVESCR
Doordat art. 12 lid 3 bij amendement werd geïntroduceerd ontbrak een advies van de Raad van State. Derhalve ontbrak de toets van dit adviescollege betreffende eventuele strijdigheid met internationale verdragen. Door het IVESCR werd Nederland verplicht de geestelijke en stoffelijke belangen voortvloeiend uit wetenschappelijk werk te erkennen. Op het moment van inwerkingtreding van het verdrag in 1979 voldeed Nederland aan de verplichting.398 De wetgever deed de erkenning teniet in 1994. Staat het IVESCR toe gegarandeerde mensenrechten te beperken? De MvT bij het verdrag wijst erop dat het in tijden van gelijkblijvende of teruglopende algemene welvaart onverhoopt nodig kan zijn het genot van reeds geheel of gedeeltelijk gegarandeerde mensenrechten te beperken.399 Doordat de welvaart in Nederland na 1979 is toegenomen doet deze situatie zich niet voor. Het verdrag staat beperkingen toe, maar art. 4 stelt daaraan wel voorwaarden. Dit moet bij wet geschieden, het mag niet in strijd zijn met de aard van de in het verdrag omschreven 395
Zo ook G.J. Heerma van Voss 1997, blz. 30. Verkade 1986, blz. 1240-1242. 397 Art. 1 lid 6 WHW. 398 Zie nr. 5.2. 399 Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13932 (R1037), nrs. 1-6, blz. 45. 396
122
rechten en uitsluitend met het doel het algemeen welzijn in een democratische staat te bevorderen. Het amendement leidde uiteraard tot een wet in formele zin. De aard van art. 15 lid 1 c is de wetenschapper te beschermen. Het amendement had ten gevolge dat een recht aan een wetenschapper ontnomen werd ten gunste van zijn werkgever. Het was dus duidelijk in strijd met de aard van het recht. Het is uiterst dubieus of aan de voorwaarde wordt voldaan dat het amendement het algemeen welzijn in een democratische staat bevordert. Het amendement vormt geen stimulans tot wetenschappelijk onderzoek. De vraag of een recht in handen van een individu, een wetenschapper, dan wel van een collectiviteit, een universiteit, het algemeen welzijn meer bevordert, is in de loop der tijd op verschillende wijzen beantwoord. Het IVESCR kiest voor het individu. Gezien art. 4 IVESCR moet de wetgever een positief antwoord geven op de vraag of de beperking het algemeen welzijn in een democratische staat bevordert. Dit is niet geschied. De beperking voldeed dus zeker niet aan één, wellicht niet aan twee van de drie in het IVESCR gestelde voorwaarden. De conclusie is dat Nederland met de vaststelling van art. 12 lid 3 ROW 1995 in strijd heeft gehandeld met art. 15 lid 1 sub c IVESCR.
5.4
De onverbindendheid van art. 12 lid 3 Row 1995
Inleiding De vraag rijst vervolgens of een wetenschapper bij de rechter een beroep kan doen op het feit dat Nederland met de vaststelling van art. 12 lid 3 in strijd handelde met het IVESCR, zodat de rechter dit artikel onverbindend verklaart op grond van art. 94 Grondwet. Een burger kan zich in het algemeen niet op het IVESCR beroepen tegenover de staat, omdat het verdrag grotendeels prestatieplichten voor staten bevat. Bij de vraag naar de onverbindendheid van een Nederlandse wet toetst de rechter de betreffende wet aan het relevante verdragsartikel waarbij ook de aard van de schending een rol speelt. Na bespreking van de literatuur, waarbij ik ook aandacht schenk aan de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek, en rechtspraak volgt mijn opvatting. 5.4.1 Literatuur De commissie van deskundigen die rapporteert over de naleving van het IVESCR aan de Verenigde Naties, constateert dat er binnen de prestatieplichten verschil in formulering bestaat: sommige zijn precies geformuleerd en andere niet. Als voorbeeld van nauwkeurige formulering noemt de commissie o.a. de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek (art. 15 lid 3).400 De nauwkeurigheid van de regel bepaalt of het mensenrecht doorwerkt in het nationale recht, aldus de commissie. Vlemminx analyseert de aard van de prestatieplichten die mensenrechtenverdragen aan een staat opleggen. Hij komt tot de volgende typologieën van mensenrechten: - de onthoudingsplicht, de staat moet het mensenrecht van de burger respecteren; - de verzekeringsplicht, de staat moet het mensenrecht op korte termijn gestalte geven en heeft daarbij een beperkte beleidsvrijheid; - de beleidsplicht, de staat moet het mensenrecht op lange termijn geleidelijk verwezenlijken en heeft daarbij een ruime beleidsvrijheid; 400
F. Vlemminx, blz. 202. 123
-
de beschermingsplicht, de staat moet dit mensenrecht in de verhouding tussen burgers regelen.401
De regering veegt volgens Vlemminx alle prestatieplichten uit het IVESCR op één hoop.402 De regering stelt: “Dat de economische en sociale en culturele rechten wat betreft aard en inhoud in hun algemeenheid geen vaste maatstaf hebben voor het tempo en de graad van verwezenlijking van die rechten.”403 Bij de vraag over de directe werking van de rechten trekt de regering, aldus Vlemminx, de verkeerde consequentie, gezien het volgende citaat uit de MvT: “aard en inhoud van het verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, alsmede de formulering van die artikelen, wijzen uit dat het verdrag is afgestemd op de geleidelijke en toenemende verwezenlijking door middel van wetgeving en andere uitvoeringsmaatregelen (vgl. art 2 lid 1 en 17 lid 2). In het algemeen zullen de bepalingen van dit verdrag geen directe werking hebben.”404 Art. 15 lid 1 sub c is volgens de typologie van Vlemminx te kwalificeren als een verzekeringsplicht: de staat moet dit mensenrecht op korte termijn vorm geven. Hierop kan volgens hem een burger zich bij de rechter beroepen.405 Gezien de precieze formulering van art. 15 lid 3 bevat dit zowel een onthoudingsplicht van de staat als een verzekeringsplicht, die de staat op korte termijn moet verwezenlijken. Ook op een onthoudingsplicht kan een burger zich bij de rechter beroepen.406 Volgens Vierdag verschillen de mensenrechten die het IVESCR aan de burgers toekent sterk, zeker ten aanzien van de afdwingbaarheid bij de rechter. Hij groepeert de mensenrechten daarom in twee categorieën.407 De eerste categorie bestaat uit mensenrechten die onmiddellijk beschikbaar zijn voor de burger zonder dat de staat uitgaven behoeft te verrichten voor de implementatie van dat mensenrecht. Hieronder vallen in zijn optiek de vakverenigingvrijheid, de stakingsvrijheid en het recht van de bescherming van de geestelijke en materiële belangen van een door een burger verricht wetenschappelijk werk (art. 15 lid 1 sub c) en de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek (art. 15 lid 3). Deze categorie acht hij bij de rechter afdwingbaar. Bij de tweede categorie moet de staat uitgaven doen ter verwezenlijking van dat mensenrecht, hetgeen hun afdwingbaarheid beperkt of onmogelijk maakt. Klein en Kroes bespreken de sociale mensenrechten, waaronder zij ook de economische en culturele rechten verstaan.408 Door hun karakter is een groot aantal sociale mensenrechten 401
Idem, blz. 59. Idem, blz. 216. 403 T.K. 1975-1976, 13932 (R 1037), nr. 3 , blz. 45. 404 Idem, blz. 216. 405 Idem, blz. 221. 406 Idem, blz. 221, 107 en 108. 407 E.W.Vierdag, The legal nature of the rights granted by the International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights, Netherlands Yearbook of International law, volume IX, 1978 , blz. 86 noot 61 en blz. 102. 408 G.P. Klein en M. Kroes, 1986, blz. 210. 124 402
niet te beschouwen als direct afdwingbare rechten, maar als verplichtingen voor de staat.409 Sommige sociale mensenrechten zijn geformuleerd als individueel afdwingbare rechten en kunnen qua karakter ook als zodanig worden beschouwd. Zij geven als voorbeeld o.a. de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek (art. 15 lid 3 IVESCR).410 Zij oordelen dat toetsing aan een sociaal mensenrecht mogelijk is bij verlaging van het niveau waarop een staat een specifiek recht in het nationale recht geïmplementeerd heeft. De Grondwet en het IVESCR gaan uit van een progressiviteit in de erkenning: de staten moeten steeds nader tot een complete verwezenlijking van de erkende mensenrechten komen (art. 2 lid 1 IVESCR).411 5.4.2
Rechtspraak
Vlemminx constateert dat er weinig rechtspraak is gewezen ten aanzien van de mensenrechten die het IVESCR garandeert.412 Hij merkt op dat de jurisprudentie geen rechtstreekse werking toekent aan de onthoudingsplichten en de verzekeringsplichten van het IVESCR.413 Hij wijst ook op een uitspraak van de CRvB uit 1997 waarbij de Raad in het midden laat of genoemde verdragsbepalingen behoren tot de in art. 93 en 94 van de Grondwet bedoelde bepalingen, die naar hun aard een ieder kunnen verbinden of (met andere woorden) rechtstreekse werking hebben. De Raad toetste wel, maar achtte in dit geval geen schending van het IVESCR aanwezig.414 5.4.3
Eigen standpunt en conclusies
Het recht om de voordelen te genieten van de bescherming van de geestelijke en stoffelijke belangen voortvloeiend uit wetenschappelijk werk (art. 15 lid 1 sub c) is een prestatieplicht die op korte termijn verwezenlijkt kan worden. In de terminologie van Vlemminx is het een verzekeringsplicht. Gelet op de feitelijke situatie in 1979 en de uitspraken in de MvT had Nederland bij de ratificatie in 1979 zich reeds van deze plicht gekweten: het recht van de wetenschappers om de voordelen te genieten van de bescherming van geestelijke en stoffelijke belangen voortvloeiend uit door hen verricht wetenschappelijk werk, was volledig omgezet in nationale subjectieve rechten. Hij kon een auteursrecht of een octrooirecht verkrijgen op een door hem verricht wetenschappelijk werk. De aard en de formulering van art. 15 lid 1 sub c maken deze bepaling verbindend voor een ieder. De wetgever stelde in 1994 art. 12 lid 3 Row 1995 vast terwijl hij onbekend leek te zijn met het IVESCR. Op deze wijze verlaagde hij het garantieniveau van art. 15 lid 1 sub c van volledig tot nul.415 Dit alles behoort ertoe te leiden dat de rechter op grond van art. 94 Grondwet art.12 lid 3 Row 1995 onverbindend verklaart. Dit alles leidt tot de conclusie dat de wetgever er verstandig aan doet art. 12 lid 3 ROW in te trekken. De regering was in 1979 van oordeel dat de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek, art.15 409
Idem, blz. 211. Idem, blz. 213 en 214. 411 Idem, blz. 215. 412 Vlemminx, blz. 201. 413 Idem, blz. 206. 414 Idem, blz. 206. Het betreft CRvB 22 april 1997, JB 1997, 158. 415 Vergelijk Klein en Kroes, 1986, blz 215. 125 410
lid 3 IVESCR, in Nederland verwezenlijkt was. In de verhouding staat - burger impliceert dit recht een onthoudingsplicht van de staat. Dit recht werkt door in het nationale recht. Volgens de commissie van deskundigen, Vlemminx, Vierdag, Klein en Kroes, kan een wetenschapper zich daarop beroepen bij de Nederlandse rechter. Een cvb mag een wetenschapper niet verbieden te publiceren over zijn onderzoek.
5.5
De CAO Nederlandse universiteiten
De universiteiten hebben uitvindingen nader geregeld in de artikelen 2.10-2.13 van de CAO Nederlandse universiteiten.416 Hoe verhouden deze artikelen zich tot de Row 1995? De Row 1995 kent in art. 12 lid 3 aan de universiteit toe het recht op de uitvindingen gedaan door universitaire wetenschappers, maar geeft in lid 5 partijen de vrijheid daar bij een schriftelijke overeenkomst van af te wijken. De CAO-partijen maakten van deze mogelijkheid gebruik. De CAO laat het recht op een uitvinding ontstaan bij de wetenschapper, maar deze is verplicht de uitvinding schriftelijk te melden aan de universiteit (art. 2.11 CAO). Na deze melding kan de universiteit hem verzoeken het recht op de uitvinding geheel of gedeeltelijk aan haar over te dragen teneinde haar in staat te stellen om daarvan binnen een nader te bepalen termijn in het kader van de vervulling van haar wettelijke taken gebruik te maken (art. 2.12 lid 1 CAO). Hier rijst een vraag. Het zal wel eens voorkomen dat een universiteit niet reageert op de melding van een uitvinding door een wetenschapper. Op welk moment mag de wetenschapper concluderen, dat hij het recht op de uitvinding niet behoeft over te dragen, zodat hij mag publiceren over zijn uitvinding of zelf een octrooiaanvrage mag indienen? Mijns inziens mag hij deze vragen acht weken na zijn melding bevestigend beantwoorden. Dit is in het administratieve recht de normale termijn waarin de overheid behoort te reageren. 417 Een tweede brief waarin hij de universiteit een termijn stelt en aankondigt dat hij daarna een octrooiaanvrage indient of gaat publiceren is overbodig. Een duidelijke situatie ontstaat indien de universiteit de wetenschapper binnen 8 weken mededeelt dat zij niet geïnteresseerd is en dat zij van haar recht tot overdracht geen gebruik maakt. Een andere mogelijkheid is dat de universiteit de wetenschapper de overdracht verzoekt en een termijn bepaalt om gebruik te maken van het recht op de uitvinding. Een voorzichtige of traag werkende universiteit zal de termijn royaal nemen of zich het recht voorbehouden de termijn eenzijdig te verlengen. Ongetwijfeld zal de universiteit de wetenschapper tegelijkertijd geheimhouding opleggen voor die termijn om haar kansen op octrooiverlening veilig te stellen. De basis daarvoor is art. 2.7 lid 1 CAO. Waarom neemt een universiteit een termijn van beraad en legt geheimhouding op? Het verkrijgen en het gaan exploiteren van octrooien vereisen aanzienlijke investeringen. Hierbij is de hulp van specialisten, octrooigemachtigden, noodzakelijk. Ondernemingen hebben daarvoor soms eigen octrooigemachtigden in dienst of roepen de hulp van een zelfstandige octrooigemachtigde in. Sommige universiteiten hebben recentelijk een octrooiafdeling opgericht, andere overwegen dit. 416 417
`Deze artikelen zijn opgenomen in bijlage 1. Art. 4:13 lid 2 Awb. 126
Soms zal de octrooiafdeling zelf een oordeel kunnen geven over de octrooieerbaarheid van de uitvinding. Gezien de grote variëteit aan uitvindingen die bij een universiteit mogelijk zijn, zal de octrooiafdeling daarvoor vaak externe deskundigen moeten inschakelen. De uitvinder aan een universiteit is immers evenmin als een uitvinder in het bedrijfsleven in staat zelf de octrooieerbaarheid van een uitvinding te beoordelen. Dit vergt een oordeel of de uitvinding nieuw is en of de uitvinding op uitvindingswerkzaamheid berust. Een onderzoek naar nieuwheid kan een wetenschapper betrekkelijk snel leren, maar een oordeel vellen over de uitvindingswerkzaamheid niet, het is een specialisme. Bij industriële laboratoria beoordeelt niet de uitvinder, maar een octrooigemachtigde deze vragen. De exploitatiekansen van een uitvinding schatten is voor een uitvinder aan een universiteit nog lastiger dan voor een onderzoeker in de industrie. De exploiteerbaarheid van een uitvinding in de industrie wordt in het algemeen niet door een octrooigemachtigde beoordeeld, maar door andere specialisten. Bij een beperkt budget zal een octrooiafdeling vaak een ondernemer zoeken voor de financiering van de octrooiaanvrage. Ook dit vergt tijd. Gedurende de periode van beraad en voorbereiding van de octrooiaanvrage zal de wetenschapper op grond van art. 2.7 lid 1 CAO geheimhouding zijn opgelegd. Volgens lid 5 van dit artikel laat de verplichting tot geheimhouding onverlet het in acht nemen van de academische vrijheid. Echter geeft art. 2.10 CAO de universiteit de bevoegdheid nadere opdrachten te geven en regels te stellen ten aanzien van het octrooirecht en het auteursrecht met betrekking tot het in art. 2.11 en 2.12 CAO bepaalde. In deze artikelen komt het woord academische vrijheid niet voor. De overwegingen van een wetenschapper om het verzoek van de universiteit tot overdracht van het recht op een uitvinding niet in te willigen kunnen de volgende zijn: gedurende de door de universiteit gestelde geheimhoudingstermijn mag hij niet publiceren. Hij loopt daarbij het risico dat een andere wetenschapper in binnen- of buitenland dezelfde uitvinding op een later tijdstip doet, maar deze eerder kan publiceren in een toonaangevend tijdschrift, omdat de andere universiteit geen octrooiaanvrage overweegt of omdat de andere universiteit sneller een beslissing neemt over een eventuele octrooiaanvrage. Na een publicatie van zijn collega is de kans dat zijn tijdschriftartikel alsnog geplaatst wordt veel kleiner en in sommige gevallen zelfs nul. Soms weet hij of heeft hij sterke aanwijzingen dat collegae op hetzelfde terrein actief zijn. Hij zal hun creativiteit in het algemeen beter kunnen beoordelen dan de octrooiafdeling die de beslissing neemt over de octrooiaanvrage voor zijn uitvinding. Voor vele wetenschappers is hun publicatielijst belangrijker dan inkomsten uit octrooien of de vermelding als uitvinder in een octrooi. Een voorbeeld daarvan is de Delftse vliegtuigmateriaalkundige Vogelesang, uitvinder van het lichtgewicht materiaal Glare. Hij betreurt achteraf het octrooieren van Glare, omdat hij gedurende lange tijd niet mocht publiceren en andere onderzoeksgroepen het materiaal niet konden bestuderen. Glare is een van de meest succesvolle universitaire uitvindingen.418 De uitvinders van een nieuwe metode om de spinrichting van electronen te meten prefereerden een snelle publicatie in een Amerikaans tijdschrift boven een octrooiaanvrage, ook al hielpen zij met de publicatie de concurrentie op weg.419 Een overweging voor een wetenschapper om het verzoek wel in te willigen is: de vrees dat de universiteit gebruik maakt van de bevoegdheid gegeven in art. 2.12 lid 3 CAO om hem de geïnvesteerde kosten in rekening te brengen. Hieronder vallen in ieder geval de loonkosten, 418
Delta, weekblad van de Technische Universiteit Delft, 3 oktober 2002, blz. 1 en 10. Delta, weekblad van de Technische Universiteit Delft, 30 juni 2005, blz. 2. 127 419
de kosten van de faciliteiten voor het onderzoek en samengestelde interest. Andere en positievere overwegingen om het verzoek in te willigen zijn het recht op naamsvermelding als uitvinder indien de universiteit een octrooiaanvrage indient en het octrooi verleend wordt, en wellicht de billijke vergoeding (zie hieronder). De overwegingen contra en pro kunnen de wetenschapper voor een lastig dilemma plaatsen. Indien de universiteit zwaarwegende belangen aanvoert bij zijn verzoek tot overdracht heeft de wetenschapper volgens art. 2.12 lid 3 CAO zelfs geen keuze, maar is hij verplicht het verzoek in te willigen. Onder zwaarwegende belangen worden mede begrepen belangen die voortvloeien uit overeenkomsten door of namens de universiteit met derden gesloten. Lettend op de mensenrechten die de wetenschapper ontleent aan art. 15 lid 1 sub c en aan art. 15 lid 3 IVESCR handelt hij niet onrechtmatig door de plicht tot mededelen, de geheimhoudingsplicht en het verzoek tot overdracht van het recht op de uitvinding van het cvb te negeren. Deze plichten gaan er vanuit dat art.12 lid 3 Row geldig zou zijn.420 Indien hij aan een openbare universiteit werkt is hij ambtenaar. Grondrechten en ook mensenrechten gelden sedert 1983 ook voor ambtenaren.421 Art. 125a Ambtenarenwet geeft niet de vereiste wettelijke basis voor deze beperkingen voor wetenschappers. Wetenschappers kunnen ook werkzaam zijn bij bijzondere universiteiten en zijn dan werknemer. Omdat de academische vrijheid zowel voor openbare als bijzondere universiteiten geldt, kunnen ook deze wetenschappers zich beroepen op deze mensenrechten.422 Bovendien geldt de verticale werking van de grondrechten ook tussen de bijzondere universiteiten en haar werknemers, omdat de bijzondere universiteiten als privaatrechtelijke rechtspersoon een publiekrechtelijke taak uitvoeren.423 Universiteiten mogen derhalve geen plicht tot mededelen en geheimhouding van een uitvinding en verzoek tot overdracht van een uitvinding aan de uitvinder opleggen. Universiteiten mogen zonder de instemming van wetenschappers geen overeenkomsten over overdracht van toekomstige uitvindingen met derden aangaan. Indien de wetenschapper, die zijn mensenrechten niet kent of niet wil gebruiken, het verzoek heeft ingewilligd en zijn rechten op de uitvinding heeft overgedragen is hij er nog niet zeker van dat de universiteit gebruik maakt van de overgedragen rechten. De universiteit kan de termijn laten verstrijken zonder iets te doen. Na de termijn krijgt de wetenschapper het recht om de overgedragen rechten terug te vorderen (art. 2.12 lid 2 CAO). De kans bestaat dat hij een octrooiaanvrage en exploitatie van de uitvinding wel succesvol acht doordat hij meer kennis van zaken heeft of meer risico durft te nemen dan de universiteit. Deze beslissing wordt echter negatief beïnvloed doordat de universiteit kan bepalen dat de geïnvesteerde kosten voor rekening van de wetenschapper komen. Art. 2.13 CAO bepaalt dat de wetenschapper recht heeft op een billijke vergoeding indien de universiteit van de overgedragen rechten gebruik maakt. Hij krijgt dus geen vergoeding voor de termijn die de universiteit neemt om zich te beraden en die zijn kansen op een publicatie 420
Zie nr. 5.3 en 5.4. M.J.S. Korteweg-Wiers e.a., Hoofdlijnen van het ambtenarenrecht,1998 ,4e druk, blz. 80. C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, (Kluwer, Deventer 1997), blz. 350-351. 422 Paul Zoontjes, Vrijheid van wetenschap, 1993, blz. 80. 423 E. Verhulp, Grondrechten in het arbeidsrecht (Kluwer, Deventer 1999), blz.10. 128 421
verminderen. Het is waarschijnlijk dat de universiteit of eventueel de rechter zich bij het bepalen van een billijke vergoeding zal oriënteren op de bedragen die de rechtspraak toekent aan onderzoekers uit het bedrijfsleven en geen rekening houdt met de daar geldende hogere salarissen of de snellere bevordering na een uitvinding. Een wetenschapper zal daarom waarschijnlijk in het algemeen een gering bedrag krijgen, zelfs indien de exploitatie van de uitvinding aanzienlijke baten oplevert.424 Wetenschappers uit de bèta of medische faculteiten die een uitvinding doen verkeren ten opzichte van onderzoekers in het bedrijfsleven in een nadelige situatie door hun lagere salariëring. Hun positie is eveneens slechter dan die van wetenschappers uit de alfa- en gamma faculteiten. Die doen geen octrooieerbare uitvindingen bij hun werkzaamheden. Hun publicaties worden dus niet vertraagd doordat de universiteit overdracht van onderzoeksresultaten verzoekt om de exploitatiemogelijkheden als octrooi te overwegen. Samenvattend: De regeling uit de CAO kan bij een traag beslissende universiteit de publicaties van een wetenschapper uit de bèta en medische faculteiten aanzienlijk vertragen. De financiële voordelen van een verleend octrooi vormen nauwelijks een prikkel voor een wetenschapper. Indien de universiteit geen octrooi durft aan te vragen kan zij de animo van de wetenschapper om op eigen kosten octrooi aan te vragen sterk remmen door terugbetaling van de geïnvesteerde kosten te verlangen. De publicaties bepalen de universitaire loopbaan van een wetenschapper in belangrijke mate. Bij de huidige regeling van de CAO zullen weinig wetenschappers daarom geneigd zijn om na te gaan of het resultaat van hun onderzoek een mogelijk octrooieerbare uitvinding oplevert.
5.6
Vergelijking met het Duitse recht
5.6.1
Inleiding
In 2002 is de Duitse wet ten aanzien van uitvindingen aan universiteiten gewijzigd. In nr. 5.6.2 bespreek ik eerst de oude situatie en in nr. 5.6.3 de nieuwe. In nr. 5.6.4 maak ik een vergelijking met het Nederlandse recht. Tenslotte volgt in nr. 5.6.5 een conclusie. 5.6.2
Par. 42 oud
De uitvindingen aan universiteiten werden tot 2002 geregeld in par. 42 oud van de Duitse wet. Dit artikel was geformuleerd als een bepaling die de toepasselijkheid van de Duitse wet uitsloot. De uitvindingen van een beperkte groep, de zgn. Hochschullehrer (hoogleraren, docenten en wetenschappelijke assistenten aan universiteiten en hogescholen), waren vrije uitvindingen, maar de paragrafen 18, 19 en 22 waren niet toepasselijk (par. 42 lid 1 oud). Dit laatste betekende dat de uitvinder een uitvinding niet aan zijn werkgever hoefde mede te delen, en niet verplicht was hem een licentie aan te bieden. De universiteiten hadden dus als werkgever geen recht op de uitvindingen van hun werknemers. De Hochschullehrer konden zonder enige beperking over voltooide en toekomstige uitvindingen beschikken, omdat zij niet de bescherming van art. 22 genoten. Deze bijzondere regeling, het zgn. Hochschulprivileg, was opgenomen als uitwerking van de in art. 5 lid 3 van de Duitse grondwet geformuleerde wetenschapsvrijheid. Deze houdt in 424
Zie nr. 3.3. 129
vrijheid van onderwijs en onderzoek. Verder beoogde het artikel onderzoek te bevorderen door de “Hochschullehrer” een bijzondere positie te geven.425 De “Hochschullehrer” dienden zeer weinig octrooiaanvragen in. De oorzaken daarvan waren van velerlei aard: wellicht vrees voor het commerciële risico bij de exploitatie van een uitvinding, misschien onkunde ten aanzien van het octrooirecht, de wens om zo snel mogelijk te kunnen publiceren zonder aandacht te schenken aan de exploitatiemogelijkheden, of de overdracht van toekomstige uitvindingen aan derden ter verkrijging van financiële middelen voor onderzoek.426 Indien de universiteit voor het onderzoek dat tot een uitvinding leidde extra financiële middelen ter beschikking had gesteld, dan was de uitvinder verplicht de exploitatie van het octrooi aan de universiteit mede te delen en haar desgevraagd in te lichten over de exploitatie en de daarmee behaalde resultaten. De universiteit had het recht binnen drie maanden na de schriftelijke mededeling daarvan een passend gedeelte van de opbrengsten op te eisen tot maximaal het bedrag van de extra financiële middelen (par. 42 lid 2 oud). Deze vergoedingsaanspraak van de universiteit werd gemotiveerd met het feit dat de extra financiële middelen uit de belastingen afkomstig waren. De vergoeding werd gebruikt voor nieuw onderzoek.427 5.6.3
Par. 42 nieuw
De doeleinden van de wetswijziging zijn: vergroting van het aantal octrooien vanuit de universiteiten en hogescholen, een toename van de technologieoverdracht naar het bedrijfsleven onder respectering van de vrijheid van onderzoek. Als middel is niet gekozen het schrappen van de uitzonderingsbepaling, par. 42 oud, en de toepasselijk verklaring van de wet op universiteiten en hogescholen. De wetgever prefereerde een andere oplossing. Alle uitvindingen gedaan door personen in dienst van universiteiten zijn in beginsel dienstuitvindingen, waarvoor de vergoeding echter hoger is dan voor werknemers in het bedrijfsleven. Er is een beperkt aantal uitzonderingen opgenomen ter waarborging van de vrijheid van onderzoek. Bij vergelijking met de oude situatie vallen de volgende verschillen op: Par. 42 nieuw geldt voor alle personen in dienst van een universiteit ( “Beschäftigten”) en niet meer voor een beperkte groep, de “Hochschullehrer”. Iedereen moet een uitvinding melden. De universiteit kan een dienstuitvinding opeisen en moet dan onverwijld een octrooiaanvrage indienen. De uitvinder krijgt 30 procent van de bruto-inkomsten van de universiteit bij exploitatie (lid 4), waarbij de kosten ter verkrijging van een octrooi niet in mindering mogen worden gebracht. Dit percentage is hoger dan wat werknemers gemiddeld in het bedrijfsleven krijgen. Dit zal in ieder geval gedaan zijn om uitvindingen te stimuleren en ter compensatie van het Hochschullehrerprivileg. Indien een universiteit een dienstuitvinding niet opeist wordt zij vrij. Indien de uitvinder zelf 425
BartenbachG, blz. 1145. Volmer, blz. 1700. Reimer, blz. 647. 426 A.Fleuchaus en S.E. Braitmayer, Hochschullehrerprivileg ade?,GRUR 2002, blz. 654. 427 BartenbachG, blz. 1158. Volmer, blz. 1718. 130
een octrooiaanvrage indient en deze gaat exploiteren hoeft hij geen deel van de opbrengsten meer aan de universiteit af te staan. De wetgever wil de situatie voorkomen dat de universiteit zich afwachtend opstelt door geen octrooien voor dienstuitvindingen aan te vragen en dus geen risico loopt, maar wel zijn aandeel uit eventuele opbrengsten uit het octrooi van de uitvinder opeist. De volgende uitzonderingsbepalingen strekken slechts tot nut van de beperkte groep “Hochschullehrer”. Uit de vrijheid van onderzoek volgt de vrijheid tot publiceren. Deze vertoont twee aspecten: de positieve publicatievrijheid, de vrijheid om de inhoud, de wijze en het tijdstip van de publicatie te bepalen en de negatieve publicatievrijheid, de vrijheid om niet te publiceren. Par. 42 lid 1 waarborgt de positieve publicatievrijheid. In het kader van zijn “vrijheid van onderwijs en onderzoek” mag de uitvinder een dienstuitvinding openbaarmaken, indien hij haar tijdig, d.w.z. in de regel twee maanden tevoren heeft aangemeld. Aanmelding is voldoende, hij hoeft geen toestemming te verkrijgen. Par. 42 lid 2 regelt de negatieve publicatievrijheid. Indien een uitvinder op grond van zijn vrijheid van onderwijs en onderzoek de openbaarmaking van een dienstuitvinding afwijst, dan is hij niet verplicht deze te melden. Indien hij de dienstuitvinding op een later tijdstip wil openbaarmaken, dan moet hij deze onverwijld melden en mag hij deze twee maanden later openbaarmaken. Tenslotte verschaft lid 3 de uitvinder een niet uitsluitend recht om de dienstuitvinding in het kader van zijn vrijheid van onderwijs en onderzoek te gebruiken. De wetswijziging vormt een onderdeel van het octrooioffensief van de Bondsregering om de overdracht van kennis van universiteiten en hogescholen naar het bedrijfsleven te bevorderen. De universiteiten en hogescholen moeten daartoe transferbureaus openen die op den duur tenminste kostendekkend moeten werken. Voor 2002 en 2003 kregen dergelijke bureaus een startsubsidie. Deze startsubsidie is van het einde van 2003 verlengd tot 2006 en bedraagt voor die periode 28 miljoen Euro.428 5.6.4
Vergelijking
Vergelijking van art. 42 nieuw van de Duitse wet met die van art. 12 Row 1995 en de CAO Nederlands universiteiten leert het volgende: In Duitsland ontstaat het recht op de uitvinding bij de wetenschapper, in Nederland volgens de wet in principe bij de universiteit, maar volgens de CAO bij de wetenschapper. In Duitsland mag de universiteit een dienstuitvinding binnen 4 maanden na de melding opeisen, anders wordt de uitvinding vrij. Volgens de Nederlandse CAO mag de universiteit verzoeken tot overdracht en daarbij een niet gemaximeerde tijd van beraad nemen; indien zij geen octrooiaanvrage indient, mag de wetenschapper het recht op de uitvinding terugvorderen. In dat geval en ook indien de wetenschapper niet voldoet aan genoemd verzoek van een universiteit tot overdracht moet hij de geïnvesteerde kosten aan de universiteit terugbetalen. In Duitsland krijgt de wetenschapper een vergoeding van 30 procent van de bruto428
Zie Falck A. von en Schmalz Chr., Hochschulerfindungen: Zuordnung en Vergütung, GRUR 2004, blz. 471. 131
opbrengsten, indien een universiteit een dienstuitvinding opeist. In Nederland heeft de wetenschapper ingevolge wet en CAO recht op een billijke vergoeding, waarvoor de normen onduidelijk zijn. Het bedrag zal ongetwijfeld lager zijn. In Duitsland wordt de positieve publicatievrijheid van de wetenschapper in geringe mate beperkt. Hij moet melden dat hij wil gaan publiceren over de uitvinding en hij mag in beginsel na twee maanden publiceren. De Row 1995 regelt dit onderwerp niet, de CAO maakt het mogelijk een wetenschapper geheimhouding op te leggen. De termijn wordt eenzijdig door de universiteit bepaald. De positieve publicatievrijheid van een Nederlandse wetenschapper die een uitvinding doet loopt gevaar bij een bureaucratische behandeling daarvan. Hij mag lange tijd niet publiceren. Op het moment dat hij wel mag publiceren, is het door hem aan een tijdschrift aangeboden artikel wellicht achterhaald en zal dan vaak geweigerd worden. De vrijheid om een uitvinding niet te melden is in Duitsland gegarandeerd. De Nederlandse CAO ontzegt een wetenschapper de negatieve publicatievrijheid. Hij moet zijn uitvinding aan de universiteit mededelen. Hij zal daarbij eventueel zijn ethische of andere bezwaren om de uitvinding te gaan exploiteren kenbaar maken. Over het gaan exploiteren beslist niet hij, maar anderen. Bij deze beslissing zullen commerciële argumenten en eventueel reeds gesloten contracten een grote rol spelen. 5.6.5
Conclusie
Par. 42 nieuw van de Duitse wet stimuleert wetenschappers sterker tot uitvinden en uitvindingen te melden aan universiteiten dan art. 12 lid 3 Row en de daarop gebaseerde CAO.429 Art. 12 lid 3 is onverbindend.430 Het ligt daarom voor de hand om ook voor de uitvindingen van wetenschappers de principes die ten grondslag liggen aan de Duitse wet te volgen, zoals in is hoofdstuk 3 is voorgesteld.431 Dit wordt in hoofdstuk 6 uitgewerkt.432
5.7
Samenvatting
Op grond van het IVESCR heeft sinds 1979 een wetenschapper economische en culturele mensenrechten. Dit houdt in dat hij recht heeft op octrooi voor een door hem gedane uitvinding en dat hij bepaalt of en wanneer hij de uitvinding publiceert.433 De Nederlandse wetgever handelde in strijd met dit verdrag bij de vaststelling van art. 12 lid 3 Row 1995 door het recht op het octrooi voor uitvindingen gedaan door wetenschappers in dienst van universiteiten aan de universiteiten toe te kennen.434 Een wetenschapper in dienst van een universiteit zal zich op art. 94 Grondwet kunnen beroepen om art. 12 lid 3 Row onverbindend te laten verklaren.435 De wetgever doet er verstandig aan dit artikel in te trekken.436 429
Zie nr. 5.6.4. Zie nr. 5.4.3. 431 Zie nr. 3.5.4. 432 Zie nr. 6.5. 433 Zie nr. 5.2. 434 Zie nr. 5.3 435 Zie nr. 5.4. 430
132
De regeling van uitvindingen in de CAO Nederlandse universiteiten, de art. 2.10-2.13, mist aldus een wettelijke basis.437 De CAO beperkt de publicatievrijheid van universitaire wetenschappers en bevat meer negatieve dan positieve prikkels tot melding van uitvindingen door wetenschappers in dienst van de universiteiten aan hun werkgever. Veel wetenschappers zullen niet enthousiast zijn om aan hun werkgever te melden dat het resultaat van hun onderzoek mogelijkerwijs een octrooieerbare uitvinding is, omdat deze hen beperkt bij het publiceren. De nieuwe regeling in de Duitse wet (par. 42) bevat positieve prikkels voor wetenschappers om uitvindingen te melden, terwijl de vertraging voor publicaties in beginsel beperkt is tot twee maanden.438
436
Zie nr. 5.4.3. Zie nr. 5.5. 438 Zie nr. 5.6. 133 437
134
6
EEN VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN ART. 12 ROW 1995
6. 1
Inleiding
In dit hoofdstuk stel ik voor art. 12 Row te vervangen door een wet die uitvindingen in dienstbetrekking regelt. Na een motivering van deze keuze in nr. 6.2 volgt het voorstel in nr. 6.3. Nr. 6.4 bevat een artikelsgewijze toelichting. Uitvindingen aan universiteiten hebben een enigszins afwijkende regeling nodig (nr. 6.5). Ter wille van de duidelijkheid bevat nr. 6.6 een vergelijking van de in art.12 Row geregelde onderwerpen met het voorstel. Nr. 6.7 geeft een samenvatting. 6.2
Motivering van de keuze
De meeste uitvindingen in Nederland worden gedaan door werknemers in dienst van ondernemingen. Het belangrijkste probleem betreffende deze uitvindingen is de compensatie van de werknemer-uitvinder. Dit is een octrooirechtelijk probleem.439 Mijn standpunt is gebaseerd op de doelstellingen van de Octrooiwet 1910 en van de huidige Rijksoctrooiwet. Deze zijn het stimuleren tot en de openbaarmaking van uitvindingen door de kans op een winstgevende exploitatie te vergroten door de toekenning van exclusieve rechten in de vorm van een octrooi aan de uitvinder. Een werkgever neemt een onderzoeker in dienst om zijn bijzondere kennis over een bepaald deel der techniek en stelt hem tijd, middelen en/of ervaringen van andere onderzoekers ter beschikking om onderzoek te verrichten. Hij investeert op deze wijze in onderzoek. Een onderzoeker levert de geestelijke inspanning van een uitvinding. Het recht op een uitvinding ontstaat bij de uitvinder, ook als hij in dienstbetrekking is. Voor het verkrijgen van een octrooi en de exploitatie van een uitvinding zijn verdere investeringen noodzakelijk. De kansen op exploitatie zijn in het algemeen groter bij een werkgever dan bij een werknemer. Het past daardoor bij de genoemde doelstellingen om een werkgever de bevoegdheid te geven het recht op de uitvinding van zijn werknemer op te eisen, indien de werkgever verder in de uitvinding wil investeren door een octrooi aan te vragen en het mogelijkerwijze te exploiteren. Hierdoor zal de werknemer het recht op zijn uitvinding verliezen. Dit verlies van het recht op zijn uitvinding is het eerste argument voor compensatie van de werknemer. De uitvinders in dienstbetrekking behoren evenals zelfstandige uitvinders een stimulans van de wetgever te krijgen. Dit vormt het tweede argument.440 Gezien de doelstellingen van de wet behoort de compensatie verdere investeringen in de exploitatie van een uitvinding te bevorderen. Dit leidt tot de conclusie dat de werknemer geen recht heeft op een deel van de uitvinding of het octrooi, maar recht heeft op een deel van de eventuele opbrengsten behaald met het monopolie als compensatie voor het afstaan van het recht op de uitvinding.441 De monopolietheorie vormt derhalve de ratio voor de compensatie van de werknemer. De kans dat de rechtspraak zich in deze richting ontwikkelt is onwaarschijnlijk gezien de 439
Zie nr. 3.5.2 Zie nr. 3.5.4. 441 Zie nr. 3.5.4. 135 440
uitleg die de HR recentelijk aan art. 12 ROW gaf.442 Een wetswijziging is dus noodzakelijk. Mijn aanbeveling aan de Nederlandse wetgever is daarom de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen te volgen. Deze past bij genoemde doelstellingen.443 Dit zal leiden tot een vergroting van het aantal uitvindingen en een rechtvaardige compensatie van de uitvinder in dienstbetrekking. De principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen zijn: het recht op een uitvinding ontstaat bij de uitvinder; bij een dienstuitvinding krijgt de werkgever het recht om de dienstuitvinding op te eisen, indien hij verder wil investeren in een octrooiaanvrage en de exploitatie van de uitvinding; de werknemer krijgt recht op een deel van de opbrengsten behaald met de exploitatie van de uitvinding, omdat hij de geestelijke prestatie leverde; het voorkomen van processen door de instelling van een adviescommissie waaraan een geschil eerst voorgelegd moet worden voordat het bij de rechter aanhangig gemaakt kan worden.
6.3
Een voorstel voor een wet ten aanzien van uitvindingen in dienstbetrekking
6.3.1
Inleiding
Nr. 6.3.2 bevat een in artikelen uitgeschreven voorstel voor een wet ten aanzien van uitvindingen in dienstbetrekking. De meeste artikelen zijn vrije vertalingen van paragrafen uit de Duitse wet, waarbij gepoogd is de strekking te handhaven. Enkele artikelen zijn vrije vertalingen van het Reontwerp, omdat dit tegemoetkomt aan reële kritiek op de Duitse wet en een administratief eenvoudigere oplossing geeft dan de Duitse wet. Bij ieder artikel of eventueel artikellid staat de herkomst tussen haakjes. Dit kan zijn par. en betekent overname van de betreffende paragraaf uit de Duitse wet zonder principiële wijzigingen. Par. gewijzigd betekent dat het artikel een wijziging ten opzichte van de Duitse wet bevat. In de artikelsgewijze toelichting wordt dit nader uiteengezet. Artikelen ontleend aan het Reontwerp zijn voorzien van Re par. Tenslotte komt voor de toevoeging nieuw. Het betreffende artikel(lid) is in dit geval een eigen ontwerp. Nr. 6.3.3 geeft een opsomming van de overige onderwerpen uit de Duitse wet die niet wezenlijk zijn voor het voorstel en daarom niet zijn verwerkt. De toelichting op de artikelen volgt in nr. 6.4, maar aan die op art. 22 (universitaire uitvindingen) is nr. 6.5 gewijd. 6.3.2
Voorstel
Wet ten aanzien van uitvindingen in dienstbetrekking Titel 1 Toepassingsgebied en definities Art. 1 Toepassingsgebied 442 443
Zie nr. 3.3.9. Zie nr. 3.5.4. 136
Lid 1 Deze wet is van toepassing op uitvindingen gedaan door werknemers. (par.1) Lid 2 Onder werknemers in de zin van deze wet worden mede begrepen werknemers in overheidsdienst en ambtenaren. (nieuw) Art. 2 Definitie Uitvindingen in de zin van deze wet zijn slechts uitvindingen die octrooieerbaar zijn. (par. 2 vereenvoudigd) Art. 3 Dienstuitvindingen en vrije uitvindingen Lid 1 Uitvindingen van werknemers in de zin van deze wet kunnen dienstuitvindingen of vrije uitvindingen zijn. Lid 2 Dienstuitvindingen zijn uitvindingen die gedurende de dienstbetrekking zijn gedaan en die: 1 zijn ontstaan tengevolge van de in het bedrijf aan de werknemer opgedragen werkzaamheden of 2 kennelijk berusten op bedrijfswerkzaamheden of bedrijfservaringen. Lid 3 Andere uitvindingen van werknemers zijn vrije uitvindingen. Zij zijn echter onderworpen aan de beperkingen van art. 14 en 15. (par. 4) Titel 2 Uitvindingen van werknemers 1. Dienstuitvindingen Art. 4 Meldplicht Lid 1 De werknemer die een dienstuitvinding heeft gedaan, is verplicht haar onverwijld, in een afzonderlijk schrijven aan de werkgever te melden en daarbij aan te geven dat het om de melding van een uitvinding gaat. Indien verschillende werknemers een bijdrage hebben geleverd aan het doen van de uitvinding (mede-uitvinders), kunnen zij gezamenlijk melden. De werkgever is verplicht onverwijld het tijdstip van de ontvangst schriftelijk te bevestigen. (par. 5 lid 1) Lid 2 In de melding moet de werknemer het technische probleem, de oplossing en de totstandkoming van de uitvinding beschrijven. Eventuele notities moeten toegevoegd worden voor zover zij noodzakelijk zijn voor het begrijpen van de uitvinding. De melding moet inhouden de aan de werknemer gegeven opdrachten en richtlijnen, de gebruikte bedrijfswerkzaamheden of bedrijfservaringen, de mede-uitvinders en de grootte van ieders deel in de dienstuitvinding. (par. 5 lid 2 ) Lid 3 Een melding die niet aan de eisen van lid 2 voldoet, geldt als correct, indien de werkgever niet binnen twee maanden verklaart, dat en in welk opzicht de melding een aanvulling vereist. Hij moet de werknemer voorzover nodig bij de aanvulling van de melding helpen. (par. 5 lid 3) Art. 5 Opeising Lid 1 De werkgever heeft het recht een dienstuitvinding op te eisen. (par. 6 lid 1 gewijzigd) Lid 2 De opeising geschiedt door een schriftelijke verklaring aan de werknemer. De verklaring moet zo spoedig mogelijk overhandigd worden en uiterlijk vier maanden na de ontvangst van een correcte melding. (par. 6 lid 2) Art. 6 Gevolgen van de opeising Lid 1 Vanaf het moment van de opeisingsverklaring gaan alle vermogensrechten met 137
betrekking tot de dienstuitvinding over op de werkgever. (par. 7 lid 1) Lid 2 Beschikkingen die de werknemer ten aanzien van de dienstuitvinding voor de opeising getroffen heeft, zijn ten opzichte van de werkgever ongeldig, voor zover de rechten van de werkgever beïnvloed worden. (par. 7 lid 3) Art. 7 Vrij geworden dienstuitvindingen Lid 1 Een dienstuitvinding wordt vrij: 1 indien de werkgever haar schriftelijk vrij geeft; 2 indien de werkgever haar niet binnen vier maanden na de ontvangst van een correcte melding opeist. Lid 2 Over een vrij geworden dienstuitvinding mag de werknemer zonder de beperkingen van art. 14 en 15 beschikken. (par. 8) Art. 8 Vergoeding Lid 1 De werknemer heeft recht op een passende vergoeding van de werkgever, zodra de werkgever de dienstuitvinding opgeëist heeft. (par. 9 lid 1) Lid 2 Voor de bepaling van de vergoeding zijn in ieder geval de economische toepassing van de dienstuitvinding, de taken en de positie van de werknemer in het bedrijf en het aandeel van het bedrijf bij de totstandkoming van de dienstuitvinding maatgevend. (par. 9 lid 2 gewijzigd) Art. 9 Richtlijnen voor de vergoeding De Minister van Economische Zaken vaardigt na het horen van de werkgevers- en werknemersorganisaties richtlijnen uit voor de berekening van de vergoeding. (par. 11 gewijzigd) Art. 10 Overeenkomen of vaststellen van de vergoeding Lid 1 De manier en de hoogte van de vergoeding moeten binnen een passende termijn na de opeising van de dienstuitvinding in een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer worden vastgelegd. (par. 12 lid 1) Lid 2 Indien geen overeenkomst over de vergoeding totstandkomt binnen een passende termijn na de opeising van de dienstuitvinding, moet de werkgever de vergoeding vaststellen in een gemotiveerde schriftelijke verklaring aan de werknemer en haar in overeenstemming met de vaststelling betalen. De vergoeding moet uiterlijk drie maanden na de verlening van een octrooi vastgesteld worden. (par. 12 lid 3) Lid 3 De werknemer kan binnen twee maanden door een schriftelijke verklaring bezwaar maken tegen de vaststelling, indien hij hiermee niet akkoord gaat. Indien hij geen bezwaar maakt, wordt de vaststelling voor beide partijen bindend. (par. 12 lid 4) Lid 4. Bij een gezamenlijke uitvinding behoren de werknemers het eens te worden over de grootte van ieders deel in de uitvinding. Indien zij het hierover niet eens worden, is ieder van hen bevoegd de vraag aan de adviescommissie voor te leggen. Zij moeten de werkgever zo spoedig mogelijk na de melding van de uitvinding de grootte van ieders deel mededelen (nieuw). Lid 5 Na de bepaling van het deel van iedere uitvinder moet de vergoeding van iedere medeuitvinder conform lid 1, 2 en 3 overeengekomen of vastgesteld worden (nieuw). Lid 6 Werkgever en werknemer kunnen aanpassing van de regeling voor de vergoeding verlangen, indien de omstandigheden die voor de overeenkomst betreffende of de vaststelling van de vergoeding bepalend waren, wezenlijk veranderen. Terugbetaling van reeds betaalde 138
vergoedingen kan niet worden verlangd. ( par. 12 lid 6) Art. 11 Aanvragen van een octrooi Lid 1 De werkgever is verplicht en als enige gerechtigd voor een gemelde dienstuitvinding een octrooiaanvrage in Nederland, in een ander land of bij het Europees octrooibureau in te dienen. De octrooiaanvrage moet zo spoedig mogelijk geschieden. Daarna is hij gerechtigd octrooiaanvragen in andere landen in te dienen. (nieuw) Lid 2 De verplichting van de werkgever om een octrooiaanvrage in te dienen vervalt: 1 indien de dienstuitvinding vrij is geworden; 2 indien de werknemer toestemt in het achterwege laten van een octrooiaanvrage; 3 indien aan de voorwaarden van art. 13 wordt voldaan. (par. 13 lid 2) Lid 3 Vervult de werkgever na de opeising van de dienstuitvinding zijn verplichting tot het aanvragen van een octrooi niet en laat hij ook een octrooiaanvrage achterwege binnen een hem door de werknemer gestelde termijn, dan mag de werknemer de octrooiaanvrage van de dienstuitvinding in naam van en voor rekening van de werkgever bewerkstelligen. (par. 13 lid 3) Lid 4 Nadat de dienstuitvinding vrij is geworden, heeft slechts de werknemer het recht daarvoor een octrooiaanvrage in te dienen. Indien de werkgever reeds een octrooiaanvrage voor een dienstuitvinding had ingediend, gaan de rechten uit de octrooiaanvrage over op de werknemer door het vrijgeven van de dienstuitvinding. (par. 13 lid 4) Art. 12 Wederzijdse rechten en plichten Lid 1 De werkgever moet de werknemer tegelijk met de octrooiaanvrage voor een dienstuitvinding afschriften betreffende de aanvrage geven, hem van de voortgang van de procedure op de hoogte houden en hem inzage van de briefwisseling geven. (par. 15 lid 1) Lid 2 De werknemer moet op verzoek de werkgever steun verlenen bij het verkrijgen van octrooien en de noodzakelijke verklaringen afleggen. (par. 15 lid 2) Lid 3 De werknemer kan van de werkgever inlichtingen verlangen van de voor de vergoeding relevante feiten, in het bijzonder of de uitvinding in exploitatie is genomen, de totale omzet op basis van de uitvinding en de inkomsten uit de uitvinding. (Re par. 13 lid 3 ) Art.13 Bedrijfsgeheimen Lid 1 Indien de werkgever een te respecteren belang heeft een gemelde dienstuitvinding niet bekend te laten worden kan hij afzien van een octrooiaanvrage, op voorwaarde dat hij de octrooieerbaarheid van de dienstuitvinding tegenover de werknemer erkent. (par. 17 lid 1) Lid 2 Indien de werkgever de octrooieerbaarheid van een dienstuitvinding niet erkent, kan hij afzien van een octrooiaanvrage, op voorwaarde dat hij advies vraagt aan de adviescommissie ter bereiking van overeenstemming over de octrooieerbaarheid. (par. 17 lid 2) Lid 3 Bij de bepaling van de vergoeding voor de uitvinding volgens lid 1 moet rekening gehouden worden met de nadelen voor de werknemer die volgen uit het feit dat geen octrooi verleend is. (par. 17 lid 3) 2. Vrije uitvindingen Art. 14 Mededelingsplicht Lid 1 De werknemer die gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst een vrije uitvinding heeft gedaan, moet dit onverwijld schriftelijk aan de werkgever mededelen. Daarbij moet hij over de uitvinding en, indien dit noodzakelijk is, ook over het ontstaan zoveel mededelen, dat de werkgever beoordelen kan of de uitvinding vrij is. (par. 18 lid 1) 139
Lid 2 Werkgever en werknemer stellen binnen twee maanden na de ontvangst van de mededeling gemeenschappelijk vast of de uitvinding vrij is. Betwist de werkgever niet binnen dit tijdvak door middel van een schriftelijke verklaring aan de werknemer, dat de hem medegedeelde uitvinding vrij is, dan kan hij de uitvinding niet meer als dienstuitvinding opeisen. (Re par. 18 lid 2 ) Lid 3 Er bestaat geen verplichting tot het mededelen van vrije uitvindingen, indien de uitvinding duidelijk niet binnen het werkterrein van het bedrijf van de werkgever toepasbaar is. (par. 18 lid 3) Art. 15 Aanbiedingsplicht Indien de werknemer een vrije, doch op het werkterrein van het bedrijf van de werkgever liggende uitvinding gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst op een andere wijze productief wil maken dan door eigen exploitatie, moet hij haar ook aan de werkgever aanbieden. Het aanbod kan tegelijkertijd met de mededeling van art. 14 gedaan worden. (Re par. 19) 3. Gemeenschappelijke bepalingen Art. 16 Dwingend recht Overeenkomsten in strijd met deze wet ten nadele van de werknemer zijn nietig. Toelaatbaar zijn echter overeenkomsten betreffende dienstuitvindingen na hun melding of betreffende vrije uitvindingen na hun mededeling. (par. 22) Art. 17 Geheimhoudingsplichten Lid 1 De werkgever moet de hem gemelde of medegedeelde uitvinding van een werknemer zolang geheimhouden als diens gerechtvaardigde belangen dit vereisen. Lid 2 De werknemer moet een dienstuitvinding geheimhouden zolang als zij niet vrij geworden is. Lid 3 Andere personen die kennis hebben gekregen van een uitvinding op grond van deze wet, mogen hun kennis niet exploiteren of bekend maken. (par. 24) Art. 18 Einde van de arbeidsovereenkomst De rechten en de plichten als gevolg van deze wet worden niet gewijzigd door de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. (par. 26) 4.Geschilbeslechting Art. 19 Geschiloplossing buiten rechte Lid 1 De werkgever of de werknemer kunnen alle geschillen op grond van deze wet op ieder moment schriftelijk aan de adviescommissie voorleggen. De adviescommissie moet trachten een minnelijke schikking te bewerkstelligen. (par. 28 en 31 vereenvoudigd) Lid 2 De adviescommissie maakt deel uit van het Bureau voor de Industriële Eigendom. (par. 29 lid 1) Lid 3 De procedure voor de adviescommissie is vrij van griffierechten. (par. 36) Art. 20 Schikkingsvoorstel van de adviescommissie Lid 1 De adviescommissie zal aan de partijen een gemotiveerd schikkingsvoorstel uitbrengen. (par. 34 lid 2 vereenvoudigd) Lid 2 Het schikkingsvoorstel geldt als aangenomen en een met de inhoud van het 140
schikkingsvoorstel overeenstemmende overeenkomst geldt als gesloten, indien geen der partijen binnen een maand na de toezending van het schikkingsvoorstel schriftelijk bezwaar bij de adviescommissie maakt. (par. 34 lid 3) Art. 21 Ontvankelijkheideis Lid 1 Rechten of rechtsverhoudingen die in deze wet geregeld zijn, kunnen slechts bij de rechter aanhangig gemaakt worden, nadat de procedure bij de adviescommissie is doorlopen. (par. 37 lid 1) Lid 2 Lid 1 is niet van toepassing: 1 indien met de dagvaarding rechten uit een overeenkomst (art. 10, 15, 16 en 20) geldend gemaakt worden of de dagvaarding erop berust dat de overeenkomst niet rechtsgeldig is; 2 indien de werknemer niet meer in dienst is van de werkgever; 3 indien partijen schriftelijk overeengekomen zijn af te zien van het inroepen van de adviescommissie. Deze overeenkomst kan eerst na het ontstaan van een geschil gesloten worden. (par. 37 lid 2 vereenvoudigd) Titel 3 Bijzondere bepalingen voor uitvindingen aan universiteiten en hogescholen Art. 22 Voor uitvindingen van werknemers aan een universiteit of hogeschool gelden de volgende bijzondere bepalingen. Lid 1 De uitvinder heeft op grond van de academische vrijheid het recht de dienstuitvinding openbaar te maken, indien hij dit de werkgever vier maanden tevoren schriftelijk aangekondigd heeft. Art. 17 lid 2 is in zo verre niet toepasselijk. (par. 42 lid 1 gewijzigd) Lid 2 Indien de uitvinder op grond van de academische vrijheid weigert zijn dienstuitvinding openbaar te maken, is hij niet verplicht de uitvinding aan de werkgever te melden. Indien de uitvinder zijn uitvinding op een later tijdstip openbaar wil maken, moet hij de uitvinding onverwijld aan de werkgever melden. (par. 42 lid 2) Lid 3 Bij opeising van de dienstuitvinding houdt de uitvinder een niet exclusief recht tot gebruik van de dienstuitvinding in het kader van zijn onderwijs en onderzoek. (par. 42 lid 3) Lid 4 Indien de werkgever de uitvinding exploiteert, bedraagt de hoogte van de vergoeding vijftien procent van de door de exploitatie verkregen inkomsten. (par. 42 lid 4 gewijzigd) 6.3.3
Overige onderwerpen
De volgende paragrafen zijn niet overgenomen of bewerkt omdat zij niet wezenlijk zijn voor de beoordeling van het voorstel. Zij betreffen niet het octrooirecht, maar andere onderdelen van het recht. Daarbij verschilt de Duitse situatie soms wezenlijk van de Nederlandse. Het betreft de volgende paragrafen en onderwerpen: par. 23, strijd met de redelijkheid en billijkheid. Dit onderwerp is geregeld in art. 6: 248 BW. par. 27, het faillissement van de werkgever, par. 30 en 32, de samenstelling van de adviescommissie, par. 31, het inschakelen van de adviescommissie, par. 33 en 35, de procedure van de adviescommissie, par. 39, rechterlijke competentie, par. 43 – 49, overgangs- en slotbepalingen.
6.4 141
Artikelsgewijze toelichting
In dit nummer worden de artikelen herhaald en voorzien van een toelichting. Bij een ongewijzigd overnemen van een artikel(lid) uit de Duitse wet verwijs ik naar de behandeling in hoofdstuk 2. De toelichting heeft dus voornamelijk betrekking op nieuwe artikelleden, wijzigingen ten opzichte van de Duitse wet en vervanging van een artikel uit de Duitse wet door een artikel uit het Reontwerp. Wet ten aanzien van uitvindingen in dienstbetrekking Titel 1 Toepassingsgebied en definities Art. 1 Toepassingsgebied Lid 1 Deze wet is van toepassing op uitvindingen gedaan door werknemers. (par.1) Lid 2 Onder werknemers in de zin van deze wet worden mede begrepen werknemers in overheidsdienst en ambtenaren. (nieuw) Toelichting Voor het Duitse recht zie nr. 2.1.4. Art.1 beoogt het toepassingsgebied zo groot mogelijk te maken in navolging van de Duitse wet. Deze gebruikt daartoe de formulering werknemers in private en publieke dienst, ambtenaren en soldaten. De regeling voor werknemers in publieke dienst, ambtenaren en soldaten is in hoofdzaak gelijk aan die van werknemers in private dienst. De derde titel uit de Duitse wet (par. 40 en 41) bevat slechts enkele speciale bepalingen voor werknemers in publieke dienst, ambtenaren en soldaten. Het streven van de Nederlandse regering in de laatste decennia is om ambtenaren onder de wetgeving voor werknemers in de private sector te brengen.444 Daarom zijn er geen redenen om de Duitse uitzonderingsbepalingen over te nemen. De fictiebepaling in lid 2 bewerkstelligt de gelijke behandeling. Volgens Wichers Hoeth moet aangenomen worden dat de bepalingen van art. 10 OW 1910 ook op publiekrechtelijke verhoudingen van toepassing kunnen zijn.445 Art. 2 Definitie Uitvindingen in de zin van deze wet zijn slechts uitvindingen die octrooieerbaar zijn. (par.2 vereenvoudigd) Toelichting Voor het Duitse recht zie nr. 2.2.1. Het Nederlandse recht kent geen Gebrauchsmuster of technische verbeteringen. Daarom kan par. 2 vereenvoudigd worden. Slechts bij octrooieerbare uitvindingen rijst het probleem van de vergoeding ter zake van een uitvinding voor een werknemer-uitvinder. Er zijn geen argumenten om een werknemer te laten delen in de opbrengsten van een niet-octrooieerbare uitvinding, er ontstaat dan geen monopolie. Het monopolie dat de werkgever verkrijgt voor de uitvinding vormt immers de grondslag om de werknemer een vergoeding te geven. Art. 3 Dienstuitvindingen en vrije uitvindingen Lid 1 Uitvindingen van werknemers in de zin van deze wet kunnen dienstuitvindingen of 444
Zie bijvoorbeeld Asscher-Vonk I.P., Fase W.J.P.M., Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, (Kluwer, Deventer 2003), 17e druk, blz. 11. 445 L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectueel eigendomsrecht (Tjeenk Willink, Zwolle 1993), 7e druk, blz. 34. 142
vrije uitvindingen zijn. Lid 2 Dienstuitvindingen zijn uitvindingen die gedurende de dienstbetrekking zijn gedaan en die: 1 zijn ontstaan tengevolge van de in het bedrijf aan de werknemer opgedragen werkzaamheden of 2 kennelijk berusten op bedrijfswerkzaamheden of bedrijfservaringen. Lid 3 Andere uitvindingen van werknemers zijn vrije uitvindingen. Zij zijn echter onderworpen aan de beperkingen van art. 14 en 15. (par. 4) Toelichting Voor het Duitse recht zie nr. 2.2. De definitie van art. 3 is wezenlijk. Zij gaat uit van een tweedeling van de uitvindingen. De wijze van totstandkoming van een uitvinding en het tijdstip waarop zij is gedaan zijn bepalend voor het al dan niet zijn van dienstuitvinding. De wet en niet de wil van de werkgever of de werknemer bepaalt of er sprake is van een dienstuitvinding. Deze kan door de werkgever opgeëist worden, omdat hij het ontstaan van de uitvinding bevorderde. Aan een vrije uitvinding leverde de werkgever geen bijdrage. Deze komt dus toe aan de werknemer. Formuleringen in de arbeidsovereenkomst en de vraag of de werkzaamheden die tot de uitvinding leidden binnen de taakomschrijving vallen, zijn irrelevant voor het oordeel of een uitvinding een dienstuitvinding is. Titel 2 Uitvindingen van werknemers 1. Dienstuitvindingen Art. 4 Meldplicht Lid 1 De werknemer die een dienstuitvinding heeft gedaan, is verplicht haar onverwijld, in een afzonderlijk schrijven aan de werkgever te melden en daarbij aan te geven dat het om de melding van een uitvinding gaat. Indien verschillende werknemers een bijdrage hebben geleverd aan het doen van de uitvinding (mede-uitvinders), kunnen zij gezamenlijk melden. De werkgever is verplicht onverwijld het tijdstip van de ontvangst schriftelijk te bevestigen. (par. 5 lid 1) Lid 2 In de melding moet de werknemer het technische probleem, de oplossing en de totstandkoming van de uitvinding beschrijven. Eventuele notities moeten toegevoegd worden voor zover zij noodzakelijk zijn voor het begrijpen van de uitvinding. De melding moet inhouden de aan de werknemer gegeven opdrachten en richtlijnen, de gebruikte bedrijfswerkzaamheden of bedrijfservaringen, de mede-uitvinders en de grootte van ieders deel in de dienstuitvinding. (par. 5 lid 2) Lid 3 Een melding die niet aan de eisen van lid 2 voldoet, geldt als correct, indien de werkgever niet binnen twee maanden verklaart, dat en in welk opzicht de melding een aanvulling vereist. Hij moet de werknemer voorzover nodig bij de aanvulling van de melding helpen. (par. 5 lid 3) Toelichting Voor het Duitse recht zie nr. 2.3.1. Het schriftelijk melden van een uitvinding door de werknemer en de bevestiging van de ontvangst daarvan door de werkgever zijn zowel in het belang van de werknemer als van de werkgever. Allerlei termijnen zijn daarvan afhankelijk. Het voordeel voor de werkgever is dat een schriftelijke melding hem duidelijk attendeert op een dienstuitvinding. De gegevens van de melding zijn van belang voor de berekening van de passende vergoeding van de 143
werknemer. Art. 5 Opeising Lid 1 De werkgever heeft het recht een dienstuitvinding op te eisen. (par. 6 lid 1 gewijzigd) Lid 2 De opeising geschiedt door een schriftelijke verklaring aan de werknemer. De verklaring moet zo spoedig mogelijk overhandigd worden en uiterlijk vier maanden na de ontvangst van een correcte melding. (par. 6 lid 2) Toelichting Voor het Duitse recht zie nr. 2.3.2. De Duitse wet kent zowel de onbeperkte als de beperkte opeising. De laatste wordt in de praktijk zelden gebruikt. Het geeft vele juridische complicaties, die de kansen op exploitatie door de werknemer negatief beïnvloeden. Het Reontwerp schafte de beperkte opeising daarom af. Gezien deze Duitse ervaring lijkt het niet zinvol de beperkte opeising over te nemen. Art. 6 Gevolgen van de opeising Lid 1 Vanaf het moment van de opeisingsverklaring gaan alle vermogensrechten met betrekking tot de dienstuitvinding over op de werkgever. (par. 7 lid 1) Lid 2 Beschikkingen die de werknemer ten aanzien van de dienstuitvinding voor de opeising getroffen heeft, zijn ten opzichte van de werkgever ongeldig, voor zover de rechten van de werkgever beïnvloed worden. (par. 7 lid 3) Toelichting Voor het Duitse recht zie nr. 2.3.3. Art. 7 Vrij geworden dienstuitvindingen Lid 1 Een dienstuitvinding wordt vrij: 1 indien de werkgever haar schriftelijk vrij geeft; 2 indien de werkgever haar niet binnen vier maanden na de ontvangst van een correcte melding opeist. Lid 2 Over een vrij geworden dienstuitvinding mag de werknemer zonder de beperkingen van art. 14 en 15 beschikken. (par. 8) Toelichting Zie voor het Duitse recht nr. 2.3.4. Art. 8 Vergoeding Lid 1 De werknemer heeft recht op een passende vergoeding van de werkgever, zodra de werkgever de dienstuitvinding opgeëist heeft. (par. 9 lid 1) Lid 2 Voor de bepaling van de vergoeding zijn in ieder geval de economische toepassing van de dienstuitvinding, de taken en de positie van de werknemer in het bedrijf en het aandeel van het bedrijf bij de totstandkoming van de dienstuitvinding maatgevend. (par. 9 lid 2 gewijzigd) Toelichting Zie voor het Duitse recht nr. 2.4.1 en 2.4.2. De Duitse wet noemt in par. 9 lid 2 als een factor voor de vergoeding de economische toepasbaarheid (wirtschaftliche Verwertbarkeit) van de uitvinding. De adviescommissie legt 144
dit woord uit als de feitelijke toepassing (Verwertung) door de werkgever. Het lijkt wenselijk aan te sluiten bij deze uitleg. Zie voor de adviescommissie art. 19. Art. 9 Richtlijnen voor de vergoeding De Minister van Economische Zaken vaardigt na het horen van de werkgevers- en werknemersorganisaties richtlijnen uit voor de berekening van de vergoeding. (par. 11 gewijzigd) Toelichting Zie voor het Duitse recht nrs. 2.4.3 en 2.5. In Nederland is de Minister van Economische Zaken verantwoordelijk voor octrooien en hij lijkt dus de aangewezen persoon om de richtlijnen uit te vaardigen. Het lijkt wenselijk in Nederland de Duitse richtlijnen over te nemen of tenminste als leidraad te gebruiken. De richtlijnen hebben hun nut in de praktijk bewezen. Zij zijn wellicht te vereenvoudigen. Art. 10 Overeenkomen of vaststellen van de vergoeding Lid 1 De manier en de hoogte van de vergoeding moeten binnen een passende termijn na de opeising van de dienstuitvinding in een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer worden vastgelegd. (par. 12 lid 1) Lid 2 Indien geen overeenkomst over de vergoeding tot stand komt binnen een passende termijn na de opeising van de dienstuitvinding, moet de werkgever de vergoeding vaststellen in een gemotiveerde schriftelijke verklaring aan de werknemer en haar in overeenstemming met de vaststelling betalen. De vergoeding moet uiterlijk drie maanden na de verlening van een octrooi vastgesteld worden. (par. 12 lid 3) Lid 3 De werknemer kan binnen twee maanden door een schriftelijke verklaring bezwaar maken tegen de vaststelling, indien hij hiermee niet akkoord gaat. Indien hij geen bezwaar maakt, wordt de vaststelling voor beide partijen bindend. (par. 12 lid 4) Lid 4. Bij een gezamenlijke uitvinding behoren de werknemers het eens te worden over de grootte van ieders deel in de uitvinding. Indien zij het hierover niet eens worden, is ieder van hen bevoegd de vraag aan de adviescommissie voor te leggen. Zij moeten de werkgever zo spoedig mogelijk na de melding van de uitvinding de grootte van ieders deel mededelen. (nieuw) Lid 5 Na de bepaling van het deel van iedere uitvinder moet de vergoeding van iedere medeuitvinder conform lid 1, 2 en 3 overeengekomen of vastgesteld worden. (nieuw) Lid 6 Werkgever en werknemer kunnen aanpassing van de regeling voor de vergoeding verlangen, indien de omstandigheden die voor de overeenkomst betreffende of de vaststelling van de vergoeding bepalend waren, wezenlijk veranderen. Terugbetaling van reeds betaalde vergoedingen kan niet worden verlangd. ( par. 12 lid 6) Toelichting Zie voor het Duitse recht nrs. 2.4.5 en 2.4.6. Vele uitvindingen worden niet door één persoon, maar door een groep van uitvinders gedaan. Een onderwerp dat onder de huidige wet relatief vaak aanleiding tot geschillen geeft is het bepalen van het deel van iedere mede-uitvinder. De werkgever moet het deel van iedere mede-uitvinder vaststellen. (par.12 lid 2 en 5) Dit levert voor hem moeilijkheden op, omdat hij meestal niet aanwezig was bij de uitvinding, aldus de toelichting bij par. 13 lid 2 Reontwerp.446 Dit leidt tot het volgende voorstel. De betrokken uitvinders kennen de 446
Zie Reontwerp blz. 28. 145
feitelijke gang van zaken wel en moeten daarom zelf hun deel bepalen. Het bevat ook een oplossingsmogelijkheid voor een verschil van mening tussen de mede-uitvinders. Zij moeten het eerst eens trachten te worden over ieders deel in de uitvinding. Mocht dit mislukken, dan kan ieder van hen de vraag aan de adviescommissie voorleggen. Hier staat de werkgever buiten. Nadat het deel van iedere werknemer in de uitvinding is bepaald, kan de werkgever op eenzelfde manier als bij één uitvinder met hen tot een overeenkomst trachten te komen of moet hij een vergoeding vaststellen. Stel dat er drie mede-uitvinders zijn en dat hun delen 1/2, 1/3 en 1/6 bedragen. De passende vergoeding bedraagt voor hen 1/2, 1/3 of 1/6 van wat zij als alleen werkende uitvinder gekregen zouden hebben. Art. 11 Aanvragen van een octrooi Lid 1 De werkgever is verplicht en als enige gerechtigd voor een gemelde dienstuitvinding een octrooiaanvrage in Nederland, in een ander land of bij het Europees octrooibureau in te dienen. De octrooiaanvrage moet zo spoedig mogelijk geschieden. Daarna is hij gerechtigd octrooiaanvragen in andere landen in te dienen. (nieuw) Lid 2 De verplichting van de werkgever om een octrooiaanvrage in te dienen vervalt: 1 indien de dienstuitvinding vrij is geworden; 2 indien de werknemer toestemt in het achterwege laten van een octrooiaanvrage; 3 indien aan de voorwaarden van art. 13 wordt voldaan. (par. 13 lid 2) Lid 3 Vervult de werkgever na de opeising van de dienstuitvinding zijn verplichting tot het aanvragen van een octrooi niet en laat hij ook een octrooiaanvrage achterwege binnen een hem door de werknemer gestelde termijn, dan mag de werknemer de octrooiaanvrage van de dienstuitvinding in naam van en voor rekening van de werkgever bewerkstelligen. (par. 13 lid 3) Lid 4 Nadat de dienstuitvinding vrij is geworden, heeft slechts de werknemer het recht daarvoor een octrooiaanvrage in te dienen. Indien de werkgever reeds een octrooiaanvrage voor een dienstuitvinding had ingediend, gaan de rechten uit de octrooiaanvrage over op de werknemer door het vrijgeven van de dienstuitvinding. (par. 13 lid 4) Toelichting Zie voor het Duitse recht nrs. 2.6.1-2.6.4. Het verschil tussen de Duitse wet en het voorstel in lid 1 betreft het land waarvoor de eerste octrooiaanvrage wordt ingediend: in de Duitse wet is dit slechts Duitsland, in het voorstel kan het ieder land zijn. Het belang van een zo spoedig mogelijke aanvrage is het verkrijgen van een zo oud mogelijke prioriteitsdatum en dit is onafhankelijk van het land waar de eerste octrooiaanvraag wordt ingediend. Het heeft geen zin de vrijheid van de werkgever op dit punt te beperken. Het feit dat uitsluitend de werkgever het recht heeft om een octrooiaanvrage in te dienen is van grote praktische betekenis. Daarmee bepaalt de werkgever de omvang van het uitsluitende recht en kan hij in die landen een octrooiaanvrage indienen waar hij zijn kansen het gunstigst acht en waar hij de exploitatie door een octrooi wil beschermen. Het voorgestelde art. 11 lid 1 maakt par. 14 lid 1 overbodig, omdat het de werkgever ook het recht geeft in andere landen dan Duitsland octrooi aan te vragen. De toelichting bij het Reontwerp constateert dat werknemers zelden gebruik maken van par. 14 lid 2 dat hun het recht geeft octrooi aan te vragen in landen waar de werkgever geen octrooiaanvrage indiende. Het voorstel volgt op dit punt het Reontwerp. Het ontneemt de werknemer een recht waar hij hoogst zelden gebruik van maakt en vereenvoudigt de administratieve lasten van de 146
werkgever. Om dezelfde reden wordt par. 16 niet overgenomen. Dit regelt het afstand doen van een octrooiaanvrage of octrooi door de werkgever. Zie hiervoor nr. 2.6.6. Art. 12 Wederzijdse rechten en plichten Lid 1 De werkgever moet de werknemer tegelijk met de octrooiaanvrage voor een dienstuitvinding afschriften betreffende de aanvrage geven, hem van de voortgang van de procedure op de hoogte houden en hem inzage van de briefwisseling geven. (par. 15 lid 1) Lid 2 De werknemer moet op verzoek de werkgever steun verlenen bij het verkrijgen van octrooien en de noodzakelijke verklaringen afleggen. (par. 15 lid 2) Lid 3 De werknemer kan van de werkgever inlichtingen verlangen van de voor de vergoeding relevante feiten, in het bijzonder of de uitvinding in exploitatie is genomen, de totale omzet op basis van de uitvinding en de inkomsten uit de uitvinding. (Re par. 13 lid 3) Toelichting Zie voor het Duitse recht nr. 2.6.5. De toelichting bij Re par. 13 lid 3 vermeldt dat deze verplichting in de Duitse wet niet expliciet voorkomt. De voor de vergoeding relevante feiten zijn de werknemer in het algemeen niet bekend. De rechtspraak leidde een dergelijke verplichting af uit het beginsel van de goede trouw en het goed werkgeverschap.447 Art. 13 Bedrijfsgeheimen Lid 1 Indien de werkgever een te respecteren belang heeft een gemelde dienstuitvinding niet bekend te laten worden kan hij afzien van een octrooiaanvrage, op voorwaarde dat hij de octrooieerbaarheid van de dienstuitvinding tegenover de werknemer erkent. (par. 17 lid 1) Lid 2 Indien de werkgever de octrooieerbaarheid van een dienstuitvinding niet erkent, kan hij afzien van een octrooiaanvrage, op voorwaarde dat hij advies vraagt aan de adviescommissie ter bereiking van overeenstemming over de octrooieerbaarheid. (par. 17 lid 2) Lid 3 Bij de bepaling van de vergoeding voor de uitvinding volgens lid 1 moet rekening gehouden worden met de nadelen voor de werknemer die volgen uit het feit dat geen octrooi verleend is. (par. 17 lid 3) Toelichting Zie voor het Duitse recht nr. 2.6.7. 2. Vrije uitvindingen Art. 14 Mededelingsplicht Lid 1 De werknemer die gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst een vrije uitvinding heeft gedaan, moet dit onverwijld schriftelijk aan de werkgever mededelen. Daarbij moet hij over de uitvinding en, indien dit noodzakelijk is, ook over het ontstaan zoveel mededelen, dat de werkgever beoordelen kan of de uitvinding vrij is. (par. 18 lid 1) Lid 2 Werkgever en werknemer stellen binnen twee maanden na de ontvangst van de mededeling gemeenschappelijk vast of de uitvinding vrij is. Betwist de werkgever niet binnen dit tijdvak door middel van een schriftelijke verklaring aan de werknemer, dat de hem medegedeelde uitvinding vrij is, dan kan hij de uitvinding niet meer als dienstuitvinding opeisen. (Re par. 18 lid 2 ) Lid 3 Er bestaat geen verplichting tot het mededelen van vrije uitvindingen, indien de uitvinding duidelijk niet binnen het werkterrein van het bedrijf van de werkgever toepasbaar 447
Zie Reontwerp blz. 27. 147
is. (par. 18 lid 3) Art. 15 Aanbiedingsplicht Indien de werknemer een vrije, doch op het werkterrein van het bedrijf van de werkgever liggende uitvinding gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst op een andere wijze productief wil maken dan door eigen exploitatie, moet hij haar ook aan de werkgever aanbieden. Het aanbod kan tegelijkertijd met de mededeling van art. 14 gedaan worden. (Re par. 19) Toelichting bij art. 14 en 15 Zie voor het Duitse recht nr. 2.7.1. Het Reontwerp regelt dit onderwerp iets eenvoudiger dan de Duitse wet. Zo wordt in Re par. 18 lid 2 de termijn verkort van 3 naar 2 maanden. Re par. 19 regelt de aanbiedingsplicht iets beperkter. Het houdt voldoende rekening met de belangen van de werkgever.448 Indien een vrije uitvinding binnen het aanwezige werkterrein van de werkgever toegepast kan worden, zal dit de ontwikkeling van het bedrijf van de werkgever kunnen belemmeren. Daarom moet volgens het voorstel de werknemer die gaat onderhandelen met een derde over de exploitatie van de uitvinding, ook een aanbod doen aan zijn werkgever. De werkgever wordt zo op de hoogte gesteld en kan adequaat reageren. 3. Gemeenschappelijke bepalingen Art. 16 Dwingend recht Overeenkomsten in strijd met deze wet ten nadele van de werknemer zijn nietig. Toelaatbaar zijn echter overeenkomsten betreffende dienstuitvindingen na hun melding of betreffende vrije uitvindingen na hun mededeling. (par. 22) Toelichting Zie voor het Duitse recht nr. 2.7.2. Art. 17 Geheimhoudingsplichten Lid 1 De werkgever moet de hem gemelde of medegedeelde uitvinding van een werknemer zolang geheimhouden als diens gerechtvaardigde belangen dit vereisen. Lid 2 De werknemer moet een dienstuitvinding geheimhouden zolang als zij niet vrij geworden is. Lid 3 Andere personen die kennis hebben gekregen van een uitvinding op grond van deze wet, mogen hun kennis niet exploiteren of bekend maken. (par. 24) Toelichting Zie voor het Duitse recht nr. 2.7.3. Art. 18 Einde van de arbeidsovereenkomst De rechten en de plichten als gevolg van deze wet worden niet gewijzigd door de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. (par. 26) Toelichting Zie voor het Duitse recht nr. 2.7.3. 448
Zie Reontwerp blz. 30. 148
4. Geschilbeslechting Art. 19 Geschiloplossing buiten rechte Lid 1 De werkgever of de werknemer kunnen alle geschillen op grond van deze wet op ieder moment schriftelijk aan de adviescommissie voorleggen. De adviescommissie moet trachten een minnelijke schikking te bewerkstelligen. (par. 28 en 31 vereenvoudigd) Lid 2 De adviescommissie maakt deel uit van het Bureau voor de Industriële Eigendom. (par. 29 lid 1) Lid 3 De procedure voor de adviescommissie is vrij van griffierechten. (par. 36) Art. 20 Schikkingsvoorstel van de adviescommissie Lid 1 De adviescommissie zal aan de partijen een gemotiveerd schikkingsvoorstel uitbrengen. (par. 34 lid 2 vereenvoudigd) Lid 2 Het schikkingsvoorstel geldt als aangenomen en een met de inhoud van het schikkingsvoorstel overeenstemmende overeenkomst geldt als gesloten, indien geen der partijen binnen een maand na de toezending van het schikkingsvoorstel schriftelijk bezwaar bij de adviescommissie maakt. (par. 34 lid 3) Art. 21 Ontvankelijkheidseis Lid 1 Rechten of rechtsverhoudingen die in deze wet geregeld zijn, kunnen slechts bij de rechter aanhangig gemaakt worden, nadat de procedure bij de adviescommissie is doorlopen. (par. 37 lid 1) Lid 2 Lid 1 is niet van toepassing: 1 indien met de dagvaarding rechten uit een overeenkomst (art. 10, 15, 16 en 20) geldend gemaakt worden of de dagvaarding erop berust dat de overeenkomst niet rechtsgeldig is; 2 indien de werknemer niet meer in dienst is van de werkgever; 3 indien partijen schriftelijk overeengekomen zijn af te zien van het inroepen van de adviescommissie. Deze overeenkomst kan eerst na het ontstaan van een geschil gesloten worden. (par. 37 lid 2 vereenvoudigd) Toelichting bij de art. 19-21 Zie voor het Duitse recht nr. 2.7.4. Gezien het bestaan van een arbeidsovereenkomst is het uitermate wenselijk verschillen van mening niet te laten uitgroeien tot een geding bij de gewone rechter. Dit zou de arbeidsverhouding blijvend nadelig kunnen beïnvloeden en de creativiteit van de werknemer zeker niet vergroten. Vandaar dat in Duitsland meestal eerst de adviescommissie, die deel uitmaakt van de octrooiraad, moet worden ingeschakeld. In Duitsland wordt de adviescommissie betaald door de staat en het inroepen daarvan is daarom gratis. Het Ministerie van Economische Zaken poogt op vele wijzen het uitvinden en het aanvragen van octrooien te stimuleren om zo het algemeen belang te bevorderen. Het past uitstekend in dit beleid het advies gratis te maken door de adviescommissie een onderdeel te laten worden van het Bureau voor de Industriële Eigendom (art.19 lid 2 en 3). Dan komen de kosten ten laste van het Ministerie van Economische Zaken. Tot 1995 konden een werkgever en een werknemer zich samen tot de Octrooiraad wenden om op grond van art. 10 OW 1910 een kosteloos, bindend advies in te winnen over de billijke vergoeding. Van die mogelijkheid is weinig gebruik gemaakt. De reden daarvoor is niet bekend. Een verschil tussen de Duitse regeling en de oude Nederlandse regeling is het feit dat 149
in Duitsland één partij de adviescommissie kan adiëren en in Nederland vroeger beide partijen het samen moesten doen. De kans op geschillen waarover de adviescommissie een gemotiveerd schikkingsvoorstel kan uitbrengen is in dit voorstel iets groter dan bij art. 10 lid 2 OW 1910. Er zijn in het voorstel meer onderwerpen waarover een verschil van mening kan ontstaan, o.a. de vraag of het een dienstuitvinding dan wel een vrije uitvinding is (art. 3), de bepaling van de delen van de mede-uitvinders (art. 10 lid 4). In art. 10 lid 2 OW 1910 was slechts het billijke bedrag het mogelijke geschilpunt. Het inroepen van de adviescommissie wordt bevorderd door art. 21 lid 1. Dit beperkt de toegang tot de rechter door in principe te verlangen het geschil eerst voor te leggen aan de adviescommissie. De adviescommissie heeft tot taak een minnelijke schikking te bewerkstelligen (art. 20 lid 1). Zij doet dit door een gemotiveerd schikkingsvoorstel uit te brengen. Partijen kunnen dit afwijzen door schriftelijk bezwaar te maken bij de adviescommissie en vervolgens het geschil aan de rechter voor te leggen. Indien zij geen bezwaar maken geldt de inhoud als een overeenkomst (art. 20 lid 2). Wordt de overeenkomst niet nagekomen, dan kunnen zij dit geschil direct aan de rechter voorleggen (art. 21 lid 2). Enkele leden van paragrafen die procesrechtelijke details bevatten zijn vereenvoudigd. Zie voor de toelichting op art. 22 het volgende nummer.
6.5
De regeling van uitvindingen gedaan aan universiteiten
6.5.1
Algemeen
De meeste uitvindingen worden gedaan door werknemers in het bedrijfsleven. Het voorstel is daarop afgestemd. De vraag rijst of het wenselijk is dit voorstel ongewijzigd toe te passen op uitvindingen gedaan aan universiteiten. Universiteiten hebben tot taak het geven van wetenschappelijk onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en moeten daarbij de academische vrijheid in acht nemen. Bedrijven trachten winst te maken en streven naar continuïteit. In dat kader verrichten zij soms onderzoek om te innoveren. Wetenschappers in dienst van een universiteit verrichten wetenschappelijk onderzoek en streven vaak een academische loopbaan na. Hiervoor is de kwaliteit en de omvang van hun publicatielijst doorslaggevend. Zij zijn minder geïnteresseerd in een hoog salaris, anders waren zij bij een bedrijf en niet bij een universiteit gaan werken. Deze betalen lagere salarissen dan het bedrijfsleven. Bij een uitvinding vraagt een uitvinder zich daarom in de eerste plaats af in welk toonaangevend tijdschrift hij haar kan publiceren en in een enkel geval stelt hij zich de vraag welke baten het oplevert. Voor hem speelt de publicatievrijheid de doorslaggevende rol. Onderzoekers in het bedrijfsleven streven veelal naar een hoog inkomen en zij accepteren daarom de bepaling in hun arbeidsovereenkomst dat zij de toestemming van de octrooiafdeling zullen vragen voordat zij publiceren. Bij de beoordeling van de consequenties van de toepassing van het voorstel op universitaire 150
uitvindingen speelt de academische vrijheid een belangrijke rol. Verder dient rekening gehouden te worden met “de verworven rechten” van de wetenschappers, de grondrechten.449 Bij overneming van de principes die aan Duitse wet ten grondslag liggen en dus par. 42 nieuw wordt de universiteit in beginsel op dezelfde wijze behandeld als een andere werkgever: zij is bevoegd een dienstuitvinding op te eisen. Dit gaat in tegen de rechten die wetenschappers hebben op grond van het IVESCR. De Duitse wet voor 2002 voldeed aan het IVESCR. De mij bekende literatuur gaat niet in op de vraag of par. 42 in strijd is met het IVESCR. Weinig wetenschappers maakten voor 2002 in Duitsland gebruik van hun recht om octrooi aan te vragen. De oorzaken daarvan zijn vermoedelijk: vrees voor het commerciële risico, onwetendheid t.a.v. het octrooirecht, de wens zo snel mogelijk te kunnen publiceren of overdracht van een toekomstig octrooirecht ter verkrijging van onderzoeksmiddelen. Dezelfde factoren spelen waarschijnlijk bij Nederlandse wetenschappers zowel voor 1995 als daarna. De animo om octrooi aan te vragen en van hun grondrechten gebruik te maken is gering. Andere elementen van par. 42 nieuw zijn aantrekkelijk voor wetenschappers. De positieve publicatievrijheid wordt slechts in geringe mate beperkt: een wetenschapper mag een dienstuitvinding openbaar maken indien hij dit tijdig heeft aangekondigd d.w.z. in de regel twee maanden te voren. Zijn negatieve publicatievrijheid wordt onbeperkt gewaarborgd. De Duitse wet regelt verder de compensatie op een duidelijke manier: dertig procent van de bruto-inkomsten behaald met de uitvinding. Met het oog op de behoeften van de Nederlandse wetenschappers om snel te kunnen publiceren acht ik de Duitse wet aantrekkelijk. De Duitse wet geeft de wetenschapper ongetwijfeld een betere positie dan art. 12 lid 3 Row en de daarop gebaseerde CAO.450 Dit voorstel is daardoor minder in strijd met het IVESCR dan art.12 lid 3. Op grond van het bovenstaande stel ik voor par. 42 in grote lijnen over te nemen, mits de positieve publicatievrijheid scherper omlijnd wordt. Par. 42 is in 2002 in werking getreden. Er is dus nog weinig ervaring mee opgedaan. Dit is voor mij de reden om de tekst te amenderen ten aanzien van de tijd om een publicatie aan te kondigen en de hoogte van de compensatie. 6.5.2
Voorstel
Art. 22 Voor uitvindingen van werknemers aan een universiteit of hogeschool gelden de volgende bijzondere bepalingen: Lid 1 De uitvinder heeft op grond van de academische vrijheid het recht de dienstuitvinding openbaar te maken, indien hij dit de werkgever vier maanden tevoren schriftelijk aangekondigd heeft. Art. 17 lid 2 is in zo verre niet toepasselijk. (par. 42 lid 1 gewijzigd) Lid 2 Indien de uitvinder op grond van de academische vrijheid weigert zijn dienstuitvinding openbaar te maken, is hij niet verplicht de uitvinding aan de werkgever te melden. Indien de 449
Zie nr. 5.2. Zie nr. 5.6. 151 450
uitvinder zijn uitvinding op een later tijdstip openbaar wil maken, moet hij de uitvinding onverwijld aan de werkgever melden. (par. 42 lid 2) Lid 3 Bij opeising van de dienstuitvinding houdt de uitvinder een niet exclusief recht tot gebruik van de dienstuitvinding in het kader van zijn onderwijs en onderzoek. (par. 42 lid 3) Lid 4 Indien de werkgever de uitvinding exploiteert, bedraagt de hoogte van de vergoeding vijftien procent van de door de exploitatie verkregen inkomsten. (par. 42 lid 4 gewijzigd) 6.5.3
Toelichting
Ad lid 1 Het voorstel stelt een vaste termijn. Binnen vier maanden is een octrooiaanvrage reëel mogelijk. De termijn in de Duitse wet in beginsel na twee maanden laat speelruimte voor gemarchandeer. Het totaal ontbreken van termijnen in de huidige CAO voedt de vrees dat de colleges van bestuur en de behandelende ambtenaren zich veelal onvoldoende het belang van tijdig kunnen publiceren realiseren. Indien een universiteit een dienstuitvinding wil opeisen en gaan exploiteren, dan moet zij dit zonder dralen doen. Zo niet dan moet zij het nalaten en de uitvinder zo spoedig mogelijk duidelijkheid geven. De aankondiging van een publicatie aan het cvb moet tot een beslissing leiden en niet tot een verzoek om uitstel. De termijn behoort duidelijk te zijn. Ad lid 4 Bij een percentage van netto-inkomsten rijzen allerlei problemen over de toerekening van overhead van een transferbureau. De bruto-inkomsten zijn eenvoudig vast te stellen. Daarom is het een goede zaak om de compensatie te koppelen aan de bruto-inkomsten. Een ander voordeel van het vaste percentage is dat het ingewikkelde berekeningen overbodig maakt. De 30% bruto-inkomsten die par. 40 lid 4 aan een wetenschapper in Duitsland geeft past in de Duitse verhoudingen. De bondsregering geeft gedurende de eerste jaren subsidies aan octrooitransferbureaus van de universiteiten om de overdracht van universiteiten naar bedrijfsleven te bevorderen. Indien de Nederlandse regering ook een dergelijke subsidie wil verstrekken, kan het percentage van 30% gehandhaafd blijven. Indien de universiteiten haar uitvindingen kostendekkend moeten exploiteren dan lijkt mij dit percentage te hoog. Het transferproces zal niet op gang komen. Het deel A van dienstuitvinders met een technische vooropleiding ligt in Duitse bedrijfsleven tussen 10 en 25% met een gemiddelde van 17% d.w.z. bij exploitatie door het octrooi te licentie verleningen krijgt de Duitse werknemer gemiddeld 17% van de licentie-inkomsten.451 Toepassing van het voorstel in Nederland zal waarschijnlijk tot hetzelfde resultaat leiden. Bij het voorgestelde percentage van 15 zullen wetenschappers op ongeveer dezelfde manier als onderzoekers in het bedrijfsleven worden behandeld. 6.5.4
Mogelijke gevolgen
Hierna volgen enkele opmerkingen over de gevolgen van het voorstel. Ik behandel dit aan de hand van drie verschillende situaties. a. Voorafgaande aan een uitvinding zijn er geen overeenkomsten gesloten betreffende uitvindingen. 451
Zie nr. 2.5.4. 152
- Een wetenschapper doet een dienstuitvinding en meldt deze met de mededeling “ik ga over vier maanden publiceren”. De universiteit moet binnen die termijn beslissen of zij de uitvinding zal opeisen en een octrooiaanvrage zal indienen. De universiteit kan met een derde een overeenkomst sluiten over de opgeëiste uitvinding of de octrooiaanvrage. De wetenschapper krijgt 15% van de bruto-inkomsten. - Een wetenschapper doet een dienstuitvinding en kondigt nog geen publicatie aan. De universiteit krijgt meer tijd voor de beslissing om de uitvinding op te eisen of vrij te geven. In het eerste geval kan de wetenschapper na de octrooiaanvrage publiceren. Hij houdt de bevoegdheid een publicatie aan te kondigen met een termijn van vier maanden. Bij vrijgave van een dienstuitvinding kan de wetenschapper publiceren of hij kan alsnog besluiten voor eigen rekening octrooi aan te vragen of het recht op de uitvinding te verkopen. b. Voorafgaande aan een uitvinding zijn overeenkomsten gesloten tussen een universiteit en een derde. Stel dat de inhoud globaal de volgende is: de overeenkomst tussen een universiteit en een derde betreft het verrichten van onderzoek waarbij de derde de kosten draagt en recht krijgt op eventuele uitvindingen en de universiteit afziet van de opbrengsten. Een dergelijke overeenkomst is gezien art. 16 en 22 ongeldig: hij geeft de wetenschapper geen 15% van de bruto-inkomsten. Of de wetenschapper voor de uitvinding daarmee instemde doet niet terzake gezien art. 16. c. Voorafgaande aan een uitvinding zijn overeenkomsten gesloten tussen een wetenschapper en een derde buiten medeweten van het cvb. Stel dat de inhoud globaal de volgende is: de overeenkomst betreft onderzoek door een wetenschapper waarbij de derde de vraagstelling bepaalt en de kosten draagt, de wetenschapper zelf het onderzoek verricht en de derde het recht krijgt op eventuele uitvindingen, maar geen vergoeding hoeft te betalen. De wetenschapper moet verder de onderzoeksresultaten voorleggen aan de derde en de derde heeft een vetorecht ten aanzien van de publicaties. Deze overeenkomst tussen derde en wetenschapper is een arbeidsovereenkomst. De wetenschapper verricht arbeid. Het loon bestaat uit de kosten van het onderzoek. De wetenschapper is ondergeschikt aan de derde, omdat deze het onderwerp van het onderzoek bepaalt en de derde een vetorecht heeft ten aanzien van de publicaties. Een eventuele uitvinding tijdens het uitvoeren van de overeenkomst is een dienstuitvinding, Dit leidt ertoe dat de bepaling dat de derde geen compensatie aan de wetenschapper hoeft te betalen nietig is wegens strijd met art. 16.
6.6
Vergelijking van art. 12 Row 1995 met het voorstel
Dit nummer geeft een vergelijking tussen art. 12 Row 1995 en het voorstel. Art. 12 lid 1 Row stelt als hoofdregel dat een werknemer rechthebbende is op een uitvinding die hij doet. De werkgever wordt echter van rechtswege rechthebbende op een uitvinding, indien zij gedaan is door een werknemer die een betrekking bekleedt, waarvan de aard medebrengt dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen. Volgens art. 3 van het voorstel bepaalt de wijze van ontstaan van een uitvinding of zij een 153
dienstuitvinding of een vrije uitvinding is. Art. 5 van het voorstel geeft de werkgever het recht een dienstuitvinding op te eisen. Indien de werkgever een dienstuitvinding niet opeist, blijft de werknemer rechthebbende en is hij bevoegd hiervoor octrooi aan te vragen. Art. 12 lid 2 Row regelt de uitvindingen gedaan door stagiaires. In principe krijgt de stagegever recht op een uitvinding van een stagiaire. Uitvindingen tijdens de stage zullen volgens het voorstel meestal dienstuitvindingen zijn, die de stagegever (art. 5) kan opeisen. Art.12 lid 2 Row noemt in het slot een uitzondering. De stagiaire blijft rechthebbende op een uitvinding, indien er geen verband bestaat tussen de werkzaamheden van de stagiaire en de uitvinding. Deze uitvindingen kunnen tijdens de stage en na afloop daarvan worden gedaan. Een tijdens de stage gedane uitvinding die geen verband houdt met de werkzaamheden van de stage is volgens het voorstel geen opgedragen uitvinding en ook geen ervaringsuitvinding, dus geen dienstuitvinding. Volgens het voorstel zal zij een vrije uitvinding zijn, die aan de stagiaire toekomt. Hetzelfde geldt indien de uitvinding na afloop van de stage wordt gedaan. Het voorstel geeft dezelfde oplossing voor de uitzondering als art. 12 lid 2 Row. De rechthebbende ten aanzien uitvindingen gedaan door stagiaires worden dus door het voorstel niet gewijzigd. Art. 12 lid 3 Row maakt de universiteit of hogeschool rechthebbende op uitvindingen van wetenschappers. Indien uitvindingen van wetenschappers volgens het voorstel dienstuitvindingen zijn (art. 3), krijgt de werkgever als iedere werkgever de bevoegdheid de uitvinding op te eisen. Anders dan in art. 12 Row geeft het voorstel een duidelijke regeling voor de compensatie van wetenschappers (art. 22 lid 4): 15% van de opbrengsten. De wetenschapper krijgt in het voorstel op grond van de academische vrijheid het recht de uitvinding vier maanden (art. 22 lid 1) na de aankondiging daarvan aan de werkgever te publiceren. Dit vormt een groot verschil met de op art. 12 Row gebaseerde CAO die de wetenschapper met een niet in tijd begrensde geheimhoudingsplicht kan belasten.452 Art. 12 lid 4 Row versterkt de positie van de werkgever resp. de stagegever als rechthebbende op de uitvinding. Octrooiaanvragen van niet gerechtigden blijven buiten beschouwing bij de behandeling van een octrooiaanvrage voor een uitvinding waarop de werkgever resp. de stagegever recht heeft. Het voorstel (art. 6 lid 2) regelt dit op een soortgelijke wijze voor een dienstuitvinding die een werkgever heeft opgeëist. Art. 12 lid 5 Row bestempelt de regeling van de rechthebbende in lid 1, 2 en 3 tot regelend recht zowel bij toekomstige als bestaande uitvindingen. Art. 16 van het voorstel verklaart de regeling voor toekomstige uitvindingen tot dwingend recht ten gunste van de werknemer. Dit heeft tot gevolg dat overdracht van een toekomstige uitvinding door een werknemer nietig is. Na een uitvinding mogen partijen afwijken van het voorstel. Art. 12 lid 6 Row geeft een vage formulering voor de compensatie. Dit leidt ertoe dat de compensatie meestal een arbeidsrechtelijke invulling krijgt, een gunst te bepalen door de werkgever. De compensatie bestaat volgens het voorstel (art. 8-10) uit een deel van de opbrengsten van de exploitatie van de uitvinding, dit is een octrooirechtelijke invulling. De werknemer krijgt een goed bepaalbaar recht tegenover de werkgever. Door het instellen van 452
Zie nr. 6.5. 154
de adviescommissie (art. 19-21) geeft het voorstel een oplossing voor geschillen in der minne. Art. 12 lid 7 Row verklaart het recht op compensatie tot een dwingendrechtelijke aanspraak. Hetzelfde geldt in het voorstel.
6.7
Samenvatting
Dit hoofdstuk bevat de aanbeveling aan de Nederlandse wetgever een wet in te voeren die gebaseerd is op de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen. Het voorstel past bij de doelstellingen van de Octrooiwet 1910 en de huidige Rijksoctrooiwet: het stimuleren tot en de openbaarmaking van uitvindingen door de kans op een winstgevende exploitatie te vergroten door toekenning van exclusieve rechten in de vorm van een octrooi. Het zal leiden tot meer octrooiaanvragen en een rechtvaardige compensatie voor de werknemer-uitvinder.
155
SAMENVATTING OCTROOI EN DIENSTBETREKKING DOOR ARIE RIJLAARSDAM De meeste uitvindingen in Nederland worden gedaan door werknemers. De wetgever van de OW 1910 heeft de verhouding tussen een werkgever en een werknemer die een uitvinding doet geregeld in art. 10. Volgens de hoofdregel van het octrooirecht komt het octrooi voor een uitvinding toe aan de uitvinder. Art. 10 lid 1 bepaalt echter dat niet de werknemer – uitvinder, maar de werkgever in de meeste gevallen bevoegd is octrooi aan te vragen voor de uitvinding van de werknemer. Voor dit gemis aan octrooi krijgt de werknemer een dwingendrechtelijke aanspraak op een vergoeding, de compensatie (art.10 lid 2 en 3).453 De tekst in art. 10 lid 2 over de compensatie is onduidelijk, omdat hij uitgaat van de nu zelden juiste veronderstelling dat partijen de kans op een uitvindinVg in het salaris verrekend zouden hebben.454 In de Row 1995 is art. 10 lid 2 praktisch ongewijzigd overgenomen als art. 12 lid 6. In de praktijk procederen weinig werknemers over compensatie. De door de rechter toegekende compensaties zijn laag, terwijl de proceskosten en het procesrisico voor de werknemer hoog zijn mede gezien de onduidelijke wettekst. De recente rechtspraak van de HR laat nog vele vragen open over de berekening van de compensatie. De HR noemt wel de omstandigheden die de rechter in aanmerking mag nemen bij het bepalen van de compensatie: het geldelijk belang van de uitvinding, de omstandigheden waaronder de uitvinding is gedaan en de billijkheid. De HR laat echter in het midden wat het geldelijk belang is, zodat onduidelijk blijft hoe de compensatie berekend moet worden.455 De huidige regeling is onrechtvaardig ten opzichte van een werknemer doordat deze gebaseerd wordt op een arbeidsrechtelijke visie, die een uitvinder soms een aanvulling op het loon verschaft en niet gebaseerd wordt op een octrooirechtelijke visie, die een uitvinder wil laten delen in de eventuele resultaten van het octrooi.456 Nederland heeft als kennisland groot belang bij het bevorderen van uitvindingen. Het beste middel dat de wetgever kan inzetten om werknemers te stimuleren tot uitvinden, een duidelijke regeling voor de compensatie, ontbreekt echter. De wetgever van de Row 1995 wilde het doen van uitvindingen door werknemers wel stimuleren. Daartoe verduidelijkte hij de wettekst ten aanzien van de rechthebbende op een uitvinding. De uitvindingen gedaan door een werknemer die niet is aangesteld voor onderzoek en ontwikkeling komen in principe aan hem toe (art. 12 lid 1). Tegelijkertijd stond hij de overdracht van toekomstige uitvindingen bij schriftelijke arbeidsovereenkomst toe (art. 12 lid 5).457· Doordat veel werkgevers de overdracht van toekomstige uitvindingen van werknemers verlangen en vaak om niet, wordt het doel van de wetgever, stimulering van alle 453
Zie nr. 3.2. Zie Chavannes in nr. 3.3.4 en AG Huydecoper voor HR 1 maart 2002 (afdelingshoofd) in nr. 3.3.9. 455 Zie nr. 3.3.8 en 3.3.9. 456 Zie nr. 3.5.4. 457 Zie nr. 4.4. 156 454
werknemers tot het doen van uitvindingen, niet bereikt.458 De wetgever van de Row 1995 bepaalde ook dat uitvindingen gedaan aan universiteiten en onderzoeksinstellingen toekomen aan de werkgever. Dit is in strijd met de sociale grondrechten die art. 15 lid 1 en 3 IVESCR aan wetenschappers toekennen.459 Vergelijking van Nederland met Duitsland geeft het volgende beeld. De octrooidichtheid d.w.z. het aantal Europese octrooien per miljoen werknemers is in Duitsland aanzienlijk hoger dan in Nederland.460 Dit is ongetwijfeld het gevolg van het Arbeitnehmererfindungsgesetz. Deze wet geeft een duidelijke formule voor de berekening van de passende vergoeding die de werknemer krijgt, indien de werkgever gebruik maakt van het recht om een dienstuitvinding op te eisen.461 De opeisbevoegdheid van de werkgever wordt gemotiveerd door de bijdragen die de werkgever aan het ontstaan van de uitvinding leverde door de werknemer tijd, middelen en/of ervaring ter beschikking te stellen.462 Indien de werkgever echter geen bijdrage leverde aan de totstandkoming van een uitvinding van de werknemer is het een zogenaamde vrije uitvinding die toebehoort aan de werknemeruitvinder.463 Indien de werknemer zijn uitvinding wil gaan exploiteren regelt de wet de verhouding tussen werkgever en werknemer op een duidelijke wijze. De stimulerende werking van de Duitse wet op het aantal uitvindingen en de rechtvaardigheid ten opzichte van werknemers-uitvinders die thans hun recht op een uitvinding moeten afstaan aan hun werkgever zijn sterke argumenten om de Nederlandse wetgever aan te bevelen de principes die aan de Duitse wet ten grondslag liggen over te nemen zowel wat betreft uitvindingen in het bedrijfsleven als bij universiteiten. Deze aanbeveling heb ik uitgewerkt in een voorstel van wet. 464
458
Zie nr. 4.6. Zie nr. 5.3. 460 Zie nr. 1.1.1. 461 Zie nr. 2.4 en 2.5. 462 Zie nr. 2.3. 463 Zie nr. 2.7.1. 464 Zie nr. 6.3 en 6.4. 157 459
PATENTS AND EMPLOYMENT BY ARIE RIJLAARSDAM SUMMARY Most inventions in the Netherlands have been made by employees. Section 10 in the former patent act (Octrooiwet 1910) regulated the subject. Subsection 1 gave the employer the right to apply for a patent for an invention made by an employee. The employee got the right to compensation for the loss of the patent, however, how to determine a fair amount of compensation was not clearly defined in the patent act. This had two causes: 1 the text of subsection 2 was unclear; 2 the assumption that the parties would have considered the chance of an employee producing an invention in the parties dealings about salary. This assumption is contrary to the reality. Compensation for the employee is coercive law (Subsection 3). Employees seldom bring an action for compensation, and if they do the courts award low compensations. Thus the costs and the risk of losing the case are high for an employee. The case law of the Supreme Court (Hoge Raad) is unclear: compensation depends strongly on the circumstances of the case. The law in regard to compensation is unjust to the employee, a labour law approach predominates and the employee sometimes receives a supplement to his or her salary. A patent law approach, in which the employee should share in the possible profits resulting from the exploitation of the invention, is rejected. The Dutch government wants to promote innovation and inventions. However Dutch law lacks clear regulation for the compensation of employed inventors. The Dutch parliament clearly expressed the view that all employees in a company should be stimulated to invent during the debate on the new patent act (Rijksoctrooiwet 1995) in 1994. In the new act section 10 Octrooiwet 1910 was changed: inventions made by an employee are owned by the employee; an invention made by an employee with special knowledge, and a research and development contract, belongs to his employer (section 12 subsection 1); an invention made by an academic at an university belongs to the university (subsection 3).The subsections 6 and 7 relative to the compensation hold the same wording as in the former patent act. The goal of stimulating all employees is not achieved, because subsection 5 allows the parties to transfer future inventions in writing. (subsection 5). Subsection 3 is also a violation of the fundamental rights awarded to academics by the International Treaty on Economic, Social and Cultural Rights (section 15 subsections 1 and 3), which was ratified by the Netherlands in 1979. The number of European patents pro inhabitant or pro industrial worker in Germany is considerably higher than in the Netherlands. This is a consequence of a special act for employed inventors (Arbeitnehmererfindungsgesetz). An invention made by an employed inventor belongs to him or her. His or her employer has the right to claim the invention if it is a service invention. The conditions for a service invention are: the promotion of the invention by the employer due to providing time, means or experience to the employee; the invention has to be made during the agreement. The employer has to pay compensation for 158
the claimed invention and the employee receives a part of the profits made during the exploitation of the invention. The byelaws to this act make the determination of the amount of the compensation in most cases obvious. Most disputes are settled by an arbitration board of the German Patent office. The justification of the compensation is the employee’s right to share in the monopoly resulting from his or her invention. The incentives to invent provided by the German act, and justice for the employed inventor, are strong arguments for the Dutch legislators to follow the principals of the German act. This recommendation is elaborated as a proposal for an act in this thesis.
159
BIJLAGE 1 ENKELE UNIVERSITEITEN
ARTIKELEN
UIT
DE
CAO
NEDERLANDSE
Artikel 2.7 Geheimhouding 1. De werknemer is verplicht informatie vanuit haar functie geheim te houden voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt, of haar uitdrukkelijk is opgelegd. 2. De in lid 1 genoemde verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband. 3. De in lid 1 genoemde verplichting bestaat niet tegenover hen, die delen in de verantwoordelijkheid voor een goede uitoefening van haar functie door de werknemer, noch tegenover hen, wier medewerking bij die uitoefening noodzakelijk is te achten, indien en voor zover deze zelf tot geheimhouding verplicht zijn of zich daartoe verplichten. Het in de vorige zin gestelde geldt met inachtneming van wettelijke bepalingen inzake het beroepsgeheim. 4. Onverminderd wettelijke bepalingen die op de werkgever rusten, is de werkgever verplicht informatie over werknemers geheim te houden, tenzij de werknemer toestemming heeft gegeven deze informatie te verstrekken. 5. De verplichting tot geheimhouding laat onverlet het in acht nemen van de academische vrijheid genoemd in artikel 1.6 WHW. Paragraaf 6 Octrooi- en auteursrecht Artikel 2.10 Algemeen 1. De werknemer is verplicht zich te houden aan hetgeen door de werkgever, met inachtneming van wettelijke bepalingen, in redelijkheid wordt bepaald ten aanzien van het octrooirecht en het auteursrecht. 2. De werkgever kan nadere regels stellen met betrekking tot het in artikel 2.11 en artikel 2.12 bepaalde. Artikel 2.11 Meldingsplicht 1. De werknemer die tijdens of anderszins in samenhang met de uitoefening van haar functie een mogelijk octrooieerbare uitvinding doet dan wel door kweekarbeid een ras wint, waarop mogelijk kwekersrecht kan worden verkregen, is verplicht daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de werkgever onder overlegging van zodanige gegevens dat de werkgever zich een oordeel kan vormen over de aard van de uitvinding respectievelijk het ras. 2. De verplichting in lid 1 ontstaat op het moment dat de werknemer redelijkerwijze tot het oordeel heeft kunnen komen, dat er van een zodanige uitvinding of van een zodanig ras sprake kan zijn. De werknemer wordt in ieder geval geacht tot een dergelijk oordeel te kunnen komen op het moment dat de uitvinding is voltooid respectievelijk het ras is gewonnen. 3. Het in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing ingeval de werknemer een auteursrechtelijk beschermd werk vervaardigt, indien en voorzover de werkgever niet anders heeft bepaald. Artikel 2.12 Overdracht en behoud van rechten 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de Rijksoctrooiwet (Stb. 1995, 51) artikel 31 van de Zaaizaad en Plantgoedwet (Stb. 1966, 455) en artikel 7 van de Auteurswet (Stb. 1912, 308) draagt de werknemer, indien en voor zover haar andere dan persoonlijkheidsrechten 160
toekomen op de uitvinding, het ras of het werk, waarvoor de meldingsplicht in artikel 2.11 bestaat, deze rechten op een daartoe strekkend verzoek geheel of gedeeltelijk over aan de werkgever, teneinde deze in staat te stellen om daarvan binnen een nader te bepalen termijn in het kader van de vervulling van zijn wettelijke taken gebruik te maken. 2. Zodra de in lid 1 bedoelde termijn verstreken is, zonder dat de werkgever daadwerkelijk van de aan haar overgedragen rechten gebruik heeft gemaakt, is de werknemer gerechtigd deze terug te vorderen. Indien de werknemer vervolgens overgaat tot exploitatie is de tweede volzin van lid 3 van overeenkomstige toepassing. 3. Behoudens in gevallen waarin zwaarwegende belangen van de universiteit zich daartegen verzetten, is de werknemer gerechtigd niet aan het verzoek als bedoeld in lid 1 te voldoen. In dat geval kan de werkgever bepalen dat de door haar geïnvesteerde kosten, waaronder mede begrepen loonkosten, kosten van aan de werknemer ter beschikking gestelde faciliteiten, voorzover direct verband houdend met de totstandkoming van de rechten die de werknemer voor zich wenst te behouden, en samengestelde interest, voor rekening van die werknemer komen. Onder zwaarwegende belangen van de universiteit worden mede verstaan belangen die voortvloeien uit overeenkomsten die door of namens de werkgever met derden zijn aangegaan. Artikel 2.13 Vergoedingen 1. Ingeval de werkgever van de aan haar overgedragen rechten gebruik maakt, heeft de werknemer aanspraak op een billijke vergoeding. Artikel 1.3 lid 3 is niet van toepassing. 2. Bij de vaststelling van de vergoeding wordt rekening gehouden met het geldelijke belang van de werkgever bij de overgedragen rechten en de omstandigheden waaronder het resultaat is behaald. 3. Bij overdracht van rechten komt de werknemer in aanmerking voor vergoeding van de door haar persoonlijk gedragen kosten, die aantoonbaar rechtstreeks verbonden zijn aan het doen van de uitvinding, het kweken van het ras of het vervaardigen van het werk.
161
CURRICULUM VITAE Arie Rijlaarsdam werd geboren op 1 december 1940 te Rotterdam. Na zijn gymnasium B opleiding ging hij in september 1958 technische natuurkunde studeren aan de Technische Universiteit te Delft, waar hij in januari 1965 het diploma natuurkundig ingenieur behaalde. Een verplicht college octrooirecht in het vijfde jaar wekte de belangstelling voor het recht op. Het beroep van octrooigemachtigde leek een toekomst mogelijkheid, waarin techniek en recht te combineren zijn. Geraadpleegde octrooigemachtigden waren van oordeel dat een rechtenstudie voor dit beroep uiterst nuttig was, maar dat de beroepsuitoefening daar geen tijd voor liet. Tijdens de natuurkundestudie begon hij in december 1963 de studie Nederlands recht aan de universiteit Utrecht die hij in april 1971 voltooide. Hij was natuurkundeleraar eerst in Steenwijk en vervolgens in Coevorden. Hij trouwde met Carry le Nobel en zij kregen drie kinderen. De ontwikkelingen rond het Europees Octrooiverdrag creëerde bij de octrooigemachtigden omstreeks 1970 zo’n onzekerheid dat zij geen nieuw personeel wilden aanstellen en een baan als octrooigemachtigde gedurende jaren onmogelijk leek. Van 1971 tot 1977 werd hij daarom universitair docent handelsrecht aan de Juridische Faculteit van de Universiteit te Groningen. Dit werk beviel zo goed dat hij in 1977 een soortgelijke baan de Technische Universiteit te Delft zocht. Hij was eerst verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen, later aan de Faculteit Techniek, Bestuur en Management. Hij gaf onderwijs in de vakken beginselen van het recht, bedrijfsrecht, octrooirecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en auteursrecht. Hij verrichtte onderzoek en publiceerde op het terrein van het verzekeringsrecht, octrooirecht, schadevergoeding tengevolge van bedrijfsongevallen, ambtenarenrecht, arbeidsomstandighedenrecht en auteursrecht. Het recht in de praktijk leerde hij kennen door het voeren van processen bij de ambtenarenrechter, in de universiteitsraad in Groningen en in de faculteitsraad van Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen. Studenten, afgestudeerden en collega’s vroegen hem vaak om juridisch advies.
162
163
TREFWOORDENLIJST
A
G
aanbiedingsplicht ............................................ 37, 38, 146 academische vrijheid ...... 12, 92, 118, 119, 121, 126, 127 ............................................ 139, 148, 149, 150, 152, 159 adviescommissie ..................................... 13, 20, 24, 26-29 ................................ 36, 38, 39, 40, 41, 45, 47, 48, 51, 78 .................. 84, 88, 134, 136-139, 142-145, 147, 148, 153 afdelingshoofd ...................... 6, 7, 57, 70, 71, 75, 85, 155 afhankelijke uitvindingen ............................................... 8 Anregungserfindung ..................................................... 19 arbeidsrechtelijke beginsel............................................ 82 Arbeitnehmererfindungsgesetz ............... 11, 13, 110, 156
gebonden uitvinding.................................................. 8, 39 geldelijk belang ........................................... 55, 63, 64, 69 gemengde uitvinding ....................................................... 8 gemis aan octrooi .... 4, 6, 7, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61 ............... 63, 64, 65, 68, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 102, 155
B bedrijfsgeheim ...................................... 28, 31, 36, 46, 48 Betriebserfindung ......................................................... 15 billijk bedrag ........7, 53, 55, 56, 57, 62, 72, 102, 103, 114 billijkheid ................................................................ 69, 70
C CAO ....................... 10, 13, 40, 66, 99, 101-104, 114, 117 .............................. 125-128, 130-132, 149, 150, 152, 159 college van bestuur (cvb) ... 116, 117, 119, 121, 125, 127 ............................................................................ 150, 151 compensatie ......... 4, 5, 7, 11, 53-71, 74, 75, 77, 78, 80-82 ....................... 84-86, 88, 91, 98, 105, 107, 111, 115, 129 ..................................................... 133, 134, 149-153, 155
H Hochschulprivileg ....................................................... 128 hulptekenaar ........................................ 58, 75, 80, 93, 112 Hupkens/Van Ginneken ...... 56, 57, 59, 62, 65, 68, 77, 87
I Innovatie ......................................................................... 1 Innoverende onderneming............................................... 4 inventieve medewerkers .................... 93, 96, 97, 101, 111 IVESCR ....... 116, 117, 118, 119-125, 127, 131, 149, 156
L licentieanalogie ....................................................... 27, 28
M mededelingsplicht ..................................... 20, 21, 37, 107 monopolietheorie...................... 22, 23, 24, 41, 48, 78, 133
D dienstuitvinder ..... 13, 14, 21, 22, 24, 25, 28-30, 38-40, 42 ................................. 44, 46, 51, 66, 77, 78, 88, 107, 112 dienstuitvinding .....8, 13-22, 24, 29, 31, 32, 35-40, 42-51 ................. 78, 87, 96, 106- 113, 115, 129, 130, 134-146 ..................................................................... 148-152, 156
E economische en culturele rechten ............... 116, 117, 123 Eerste Kamer ................................................................ 57 Europees Octrooibureau (EOB) .................... 2, 3, 4, 5, 35 .................................................................... 42, 44, 69, 83 ervaringsuitvinding ............. 16-20, 29, 106, 108, 111, 152
O Octrooiraad ... 5, 23, 25, 44, 55, 56, 61, 62, 69, 92, 93, 94 ............................................................. 97, 110, 119, 147 octrooirechtelijke beginsel ............................................ 11 Octrooiwet 1910................... 5, 53, 83, 107, 120, 133, 153 omstandigheden ...... 4, 7, 18, 26, 55, 57, 59, 61-65, 68, 70 ......... 72-75, 77, 84, 94, 99, 103, 114, 136, 143, 155, 160 ondernemersvoordeel .............................................. 27, 28 onderzoeker ............ 4, 6, 11, 31, 42, 55, 59, 62, 66, 73-75 ............ 77, 79, 81, 82, 85, 86, 96, 97, 108-111, 126, 133 onverwachte uitvinders ................................. 94, 101, 113 opeisbevoegdheid .................................................. 21, 156 opeising .. 21, 22, 40, 43-46, 136, 137, 139, 143, 144, 150 opgedragen uitvinding .................... 8, 16, 17, 19, 29, 152 overdracht van toekomstige uitvinding ... 98, 99, 101, 104 .................................................... 113, 114, 127, 129, 155 overeenkomen van de vergoeding ................................. 25
164
P
W
passende vergoeding .... 13, 14, 20-26, 31, 33, 35-, 41-46, 49, 51, 53, 61, 69, 77-81, 88, 89, 136, 141, 142, 144,156 Perquin/Perfra ...................................... 57, 65, 84, 98, 101 procentuele deel van de werknemer .............................. 24 publicatievrijheid ........................ 130, 131, 132, 148, 149
waarde van het octrooi .......................... 58, 59, 60, 68, 69 werknemer-uitvinder .. 1, 4, 5, 7, 11, 23, 40, 41, 53, 54, 57 ................... 63-65, 68-70, 72, 77, 85, 86, 89, 92, 98, 101 ................................................... 114, 133, 140, 153, 156 wetenschapper ..... 116, 117, 118, 119, 121, 122, 125, 126 ........................... 127, 128, 130, 131, 149, 150, 151, 152 wetsgeschiedenis ..................... 23, 53, 62, 69, 92, 99, 120
R rechthebbende op een uitvinding ...... 11, 91, 92, 106, 108 ................................................................... 151, 152, 155 richtlijn ............................................ 27, 28, 29, 30, 79, 80 Row 1995 .....4, 5, 7, 10, 11, 12, 53, 56, 57, 87, 91, 92, 99 ............................ 115, 117, 120, 121, 122, 124, 131, 155
S Sonderleistung .............................................................. 23 Sperrpatent .................................................................... 28
T tijdstip van de uitvinding ........................................ 15, 18 Tweede Kamer ...........5, 56, 100, 111, 113, 115, 116, 118 ............................................................................ 120,121
U uitstekende onderzoeker ........................... 6, 93, 108, 109 uitvindersprincipe ............................................. 15, 21, 33 uitvindingswaarde ........................... 24, 26, 27, 28, 79, 80 universiteit ............ 6, 30, 92, 116, 118-122, 125-131, 139 ..................................................................... 148-152, 160
V vaststellen van de vergoeding ................. 25, 72, 136, 143 vrij worden van een dienstuitvinding ............................ 22 vrije uitvinding.................. 8, 15, 16, 19, 20, 27, 21, 37-40 ...... 107, 109 111, 113, 115, 128, 135, 137, 138, 140, 141 .................................................... 145, 146, 148, 152, 156 vrijheid van wetenschappelijk onderzoek ... 118, 122, 123 ................................................................................... 124
165
Z zelfstandige uitvinders ............................................ 6, 133
JURISPRUDENTIEREGISTER Hoge Raad HR 30 juni 1950,NJ 1952,36 nt.D.J.V.;BIE1950,blz.77 nt.Z. (Perquin/Perfra) 57,84,98,101 HR 27 mei 1994, NJ1995,136 nt. J.H. Spoor ;BIE 1995,25 (Hupkens/van Ginneken) 5,7,56,60,79,85 HR 24 okt.1997, NJ 1998, 257 nt. PAS 73 HR 1 maart 2002, JAR 2002, 66; NJ 2003, 210 nt. G.J.J. Heerma van Voss (afdelingshoofd) 6,7,57,70,85 Hof Hof Den Haag 25 nov.1918, W.10412 Hof Den Bosch 24 mei 1978, BIE 1985 blz.99 Hof Den Bosch 4 juni 1980, BIE 1985 blz.104 Hof Den Haag 14 okt. 1987, NJ 1989, 220
93 59 59 121
Rechtbank Rb. Den Haag 23 mei 1916, W.10087 Rb. Arnhem 2 maart 1933, BIE 1933, blz. 60 Rb. Maastricht 27 sept.1962, BIE 1964, blz. 28 (hulptekenaar) Pr. Den Haag 1 dec.1970, BIE 1973, blz.226 Rb. Den Haag 5 maart 1971, BIE 1974, blz.188, NJ 1974, 326 Rb. Den Bosch 24 juni 1977, BIE 1985, blz.97 Rb. Den Bosch 2 feb.1979, BIE 1985 blz.103 Pr. Zutphen 28 april 1981, AMR 1982 blz.16, BIE 1982 blz.182 Rb. Den Bosch 29 juni 1984, BIE 1985, blz.97 Rb. Arnhem 8 april 1993, BIE 1994,74 Rb. Den Haag 8 juni 1994, BIE 1995, blz. 200 Pr. Maastricht 3 maart 2004, IER nr 61
92 98 58,75,80,93,112 94 58 59 59 121 59, 61 93,121 99 94
166
ADDENDUM BLZ.68 Vervolgens de argumenten. van de AG Koopmans(zie nr.3.3.5).Met zijn eerste argument ben ik het gedeeltelijk eens. De financiële voordelen hangen inderdaad voor een belangrijk deel af van de wijze van exploitatie van de uitvinding door de ondernemer, maar de uitvinding bepaalt door haar exclusiviteit de voorsprong in de concurrentiestrijd. Zijn tweede argument betreft het kanskarakter van de arbeidsovereenkomst met een onderzoeker. De ondernemer neemt een onderzoeker in dienst om een productieproces te verbeteren of een nieuw product te ontwikkelen. De onderzoeker kan daarin slagen, maar ook niet. De ondernemer loopt het risico. De ondernemer heeft de goede kansen, het onderzoek kan leiden tot een octrooieerbare uitvinding, maar ook de kwade, het onderzoek leidt tot geen oplossing. Dit argument van Koopmans berust op een te simpele voorstelling van zaken. Veel onderzoek leidt tot oplossingen, die weliswaar niet octrooieerbaar zijn, maar die de ondernemer wel kan toepassen en die dus voordelen opleveren. Indien het onderzoek niet tot een oplossing leidt kan dit verschillende oorzaken hebben: onvoldoende bekwaamheid van of inzet door de onderzoeker, maar ook het feit dat de ondernemer onvoldoende tijd of middelenvoor het onderzoek ter beschikking stelde of dat dit probleem bij de stand van de techniek ten tijde van het onderzoek voor een persoon onoplosbaar was. De ondernemer zocht de onderzoeker uit. Indien hij bij nader inzien ontevreden is over zijn inzet of onderzoekscapaciteiten dan geeft het gewone arbeidsrecht hem voldoende middelen om de arbeidsovereenkomst te wijzigen, de onderzoeker een andere taak te geven ,of de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het ondernemersrisico bij de selectie van een onderzoeker of bij het te onderzoeken probleem rechtvaardigt mijns inziens niet het verwerpen van een koppeling tussen enerzijds de compensatie aan de uitvinder en anderzijds de met de uitvinding behaalde financiële voordelen.
167
