Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Katedra podnikového a evropského práva
Studijní program: Mezinárodní ekonomické vztahy Obor: Podnikání a právo
Diplomová práce
Ochranná známka v kontextu evropského a amerického práva
Autor diplomové práce: Alena Fischerová Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Akademický rok: 2011/2012
Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Ochranná známka v kontextu evropského a amerického práva“ vypracovala samostatně a vyznačila všechny citace z pramenů. V Praze dne
.…………..
…………………………… podpis studenta
2
Poděkování: Ráda bych tímto poděkovala prof. JUDr. Martinu Boháčkovi, CSc. za vstřícnost a odbornou pomoc při řešení této diplomové práce a Ing. Karlu Čadovi, prom. práv., Ph.D. za inspiraci a vzbuzení zájmu o problematiku známkoprávní ochrany. Dále bych chtěla vyjádřit velký dík své rodině za neochvějnou trpělivost a podporu.
3
Abstrakt Diplomová práce se zabývá známkoprávní ochranou v systému amerického a evropského práva při použití vědecké metody komparace. Comparatem, neboli základem srovnávání, je ochranná známka Společenství a comparandem, neboli srovnávaným prvkem, je federální ochranná známka v USA. Hlavním cílem práce je srovnání úhlů pohledů Evropské unie a Spojených států amerických na ochrannou známku, jako na jeden z institutů průmyslových práv. Pro dosažení stanoveného cíle jsou detailně rozebrány klíčové aspekty známkoprávní ochrany ve srovnávaných systémech. První část práce je teoretickým úvodem do oblasti ochranných známek. Je zde stručně shrnut historický vývoj známkoprávní ochrany, jak docházelo k utváření jednotné komunitární ochrany a jaké jsou principy ochrany na území USA, doplněno přehledem pramenů práva porovnávaných systémů. V hlavní části práce je pak diskutována ochranná známka v obou systémech, počínaje definicí ochranné známky dle evropského a amerického práva a dle stěžejních mezinárodních smluv, přes jednotlivé druhy ochranných známek s důrazem na netradiční ochranné známky, dále právo na ochrannou známku, zápisné řízení v obou systémech doplněné srovnáním s mezinárodním zápisem, užívání ochranné známky a konče právy, která z vlastnictví ochranné známky vyplývají.
Klíčová slova Ochranná známka, označení, Evropská unie, USA, přihláška, užívání, zápis, princip teritoriality
4
Abstract The diploma thesis deals with trademark protection in the system of Community and US law by using the scientific comparative method. The Community trademark is used as the comparatum and the federal trademark as the comparandum. The main goal of the thesis is the comparison of the EU and US perspective on the trademark as one of the subjects of industrial rights. To reach the set goal, the key aspects of the trademark protection are fully discussed in compared legal systems. The first part of the thesis represents the theoretical introduction into the field of trademarks. Here, the historical development is summarized, the evolvement of the single community protection together with principles of trademark protection in the USA are explained, completed by a summary of the sources of law in compared legal systems. In the main part of the thesis, the trademark in both legal systems is discussed, starting with the trademark definition according to both the Community and US law together with the key international treaties; followed by an explanation of different trademark types with an emphasis on non-traditional trademarks; right to trademark; Community and US trademark registration compared to the international registration; trademark use; and concluding with the rights the trademark holder possesses.
Keywords Trademark, designation, European Union, USA, application, trademark use, registration, principle of territoriality
5
Obsah 1
Úvod........................................................................................................................ 8
2
Teoretický úvod do oblasti ochranných známek .................................................. 11
3
2.1
Ochranná známka v EU ................................................................................. 13
2.2
Ochranná známka v USA .............................................................................. 15
Prameny práva ...................................................................................................... 18 3.1 Prameny práva na území Evropské unie ....................................................... 18 3.1.1 Nařízení a směrnice ................................................................................... 18 3.1.2 Rozhodnutí a sdělení prezidenta Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu19 3.1.3 Pokyny a manuál Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu....................... 19 3.1.4 Rozhodnutí prezidia odvolacích senátů ..................................................... 20 3.1.5 Věstník ochranných známek Společenství ................................................ 20 3.2 Prameny práva v USA ................................................................................... 20 3.2.1 Federální zákony ........................................................................................ 20 3.2.2 Federální pravidla praxe ............................................................................ 21 3.2.3 Soudní rozhodnutí ...................................................................................... 21 3.2.4 Nařízení a oznámení předsedy USPTO ..................................................... 22 3.2.5 Manuály USPTO........................................................................................ 22 3.2.6 Úřední věstník USPTO .............................................................................. 23 3.3
4
Mezinárodní smlouvy .................................................................................... 23
Definice ochranné známky dle právních předpisů EU a USA .............................. 26 4.1 Druhy ochranných známek ............................................................................ 29 4.1.1 3D / prostorová ochranná známka ............................................................. 31 4.1.2 Ochranná známka tvořená výlučně barvou ................................................ 32 4.1.3 Zvuková ochranná známka ........................................................................ 33 4.1.4 Čichová ochranná známka ......................................................................... 35 4.1.5 Pohybová ochranná známka ...................................................................... 36
5
Právo na známku ................................................................................................... 38 5.1
Přihlašovatel ochranné známky, zastoupení přihlašovatele .......................... 38
5.2 Požadavky na označení tvořící ochrannou známku....................................... 39 5.2.1 Ochranná známka Společenství ................................................................. 39 5.2.2 Ochranná známka v USA .......................................................................... 49 6
Zápisné řízení ........................................................................................................ 56 6.1
Ochranná známka Společenství ..................................................................... 56 6
6.2
Ochranná známka v USA .............................................................................. 59
6.3
Mezinárodní zápis ......................................................................................... 65
7
Užívání ochranné známky .................................................................................... 72
8
Práva plynoucí z ochranné známky ...................................................................... 77
9
8.1
Vznik ochrany ............................................................................................... 77
8.2
Práva majitele ochranné známky ................................................................... 79
8.3
Vynucování práv z ochranné známky ........................................................... 82
8.4
Soudní systém ................................................................................................ 86
8.5
Nezapsaná označení....................................................................................... 88
Závěr ..................................................................................................................... 89
10 Seznam použité literatury ..................................................................................... 92 10.1
Právní předpisy .............................................................................................. 92
10.2
Judikatura, precedenty a jiná rozhodnutí ....................................................... 93
10.3
Odborné publikace......................................................................................... 95
10.4
Elektronické zdroje ........................................................................................ 96
11 Seznam použitých zkratek .................................................................................... 99 12 Přílohy................................................................................................................. 101 12.1
Členské státy EU a rok vstupu..................................................................... 101
12.2
Oficiální jazyky EU ..................................................................................... 102
12.3
Jazyky OHIM .............................................................................................. 102
12.4
Přehled vybraných poplatků OHIM a USPTO ............................................ 102
7
1 Úvod Diplomová práce pojednává o ochranné známce v systému práva Evropské unie a práva Spojených států amerických. Pro možné srovnání ochranné známky v různých právních systémech bylo nutné vybrat takové regionální celky, které by obsahovaly vzájemně porovnatelné prvky. Z tohoto důvodu nemohla být česká ochranná známka comparatem, neboli základem srovnávání, protože národní ochranná známka, ať už česká, či kterákoli jiná, je příliš úzce teritoriálně profilována a její srovnání s americkou federální ochrannou známkou by bylo nemožné. Proto bude základem srovnání ochranná známka Společenství, jejíž působnost zahrnuje celé území Evropské unie, a comparandem, neboli srovnávaným prvkem, pak federální ochranná známka v USA. Metodika zpracování vychází tedy z vědecké metody komparace. Cílem této diplomové práce je srovnání ochranné známky Společenství s federální ochrannou známkou na území USA v určitých předem stanovených aspektech. Práce je rozdělena do několika tematických celků, které se zabývají prameny
práva,
definicí
ochranné
známky,
zápisným
řízením,
událostmi
odehrávajícími se před zápisem ochranné známky, ale především pak užíváním ochranné známky a právy vyplývajícími z ochranné známky. Společně s odkazy na ustanovení příslušných předpisů se budu snažit opírat svá tvrzení o příklady ze soudní praxe. Vše bude diskutováno jak z pohledu ochranné známky Společenství, tak z pohledu ochranné známky na území USA. Vzhledem k obsáhlosti daného tématu není možné se věnovat veškerým aspektům týkajících se známkoprávní ochrany ve výše uvedených regionech, a tak se omezím na ty, které považuji za nejdůležitější. Pokusím se je však detailně rozebrat, vystihnout stěžejní odlišnosti ochranné známky Společenství a federální ochranné známky v USA, a dosáhnout tak srovnání úhlů pohledů Evropské unie a Spojených států amerických na ochrannou známku jako cíle práce. Po uvedení práce, následuje druhá kapitola představující teoretický úvod do oblasti ochranných známek. Bude v ní vysvětlen pojem průmyslového práva a práva autorského, která spolu vytvářejí právo duševního vlastnictví. Dále zde bude nastíněn historický vývoj známkoprávní ochrany, utváření jednotné komunitární ochrany na
8
území Evropské unie a dále rozdíl mezi tradiční a federální ochranou na území USA. Vysvětlím také rozdíl mezi federální a státní známkoprávní ochranou a rozdíl mezi primárním a sekundárním federálním zápisem v USA. Ve třetí kapitole budou uvedeny prameny práva porovnávaných systémů, které obsahují tématiku ochranných známek. Zmíním jak legislativu, tak přirozenou tvorbu práva společně s předpisy ve formě pravidel a manuálů, které plní podpůrnou funkci. Taktéž zde zmíním nejdůležitější mezinárodní smlouvy týkající se ochranných známek. Čtvrtá kapitola bude pojednávat o ochranné známce jako takové. Nejprve uvedu, jak je ochranná známka definována v obou systémech a také v ustanoveních stěžejních mezinárodních smluv. Pak se budu blížeji zabývat jednotlivými druhy ochranných známek, přičemž budou detailně rozebrány netradiční ochranné známky z důvodu odlišného nazírání v porovnávaných systémech. Pátá kapitola se bude zabývat právem na ochrannou známku. Bude zde odpovězena otázka, kdo může být přihlašovatelem ochranné známky, jak se liší požadavky na zastoupení v jednotlivých systémech a konečně zde budou rozebrány důvody vedoucí k zamítnutí přihlášky ochranné známky. V šesté kapitole bude popsán proces zápisného řízení, a jakým způsobem se lze odvolat proti rozhodnutí examinátorů příslušných úřadů. Na konci této kapitoly se budu věnovat mezinárodnímu zápisu ochranných známek a jeho srovnání s přímým zápisem v obou uvedených regionech. Sedmá kapitola bude pojednávat o užívání ochranné známky jako podmínky pro udržení její platnosti. Bude zde rozebrána rozdílnost systémů v teritoriálním přístupu k rozsahu užívání a dalších podmínek nutných k udržení práv majitele ochranné známky. Osmá kapitola se bude zaobírat právy plynoucími z ochranné známky. Uvedu, kdy ochrana označení v porovnávaných systémech vzniká, jaká práva vznikají majiteli ochranné známky jejím zápisem a jak je definovaná ochranná známka s dobrým jménem. Dále uvedu, jak se uplatňují mezinárodní smlouvy, komunitární legislativa a federální právo USA při vymáhání práv z ochranných známek, jak je nastaven 9
v jednotlivých systémech soudní systém a konečně jaké ochrany požívají nezapsaná označení. V závěrečném shrnutí vytyčím nejdůležitější aspekty ochranné známky Společenství a ochranné známky v USA a jejich klíčové odlišnosti. V každé z kapitol se však budu snažit upozornit na rozdílné pojetí ochranné známky v obou zmíněných regionech a dosáhnout tak cíle, stanoveného v úvodu diplomové práce.
10
2 Teoretický úvod do oblasti ochranných známek Ochranná známka je jedním z práv průmyslového vlastnictví, které společně s autorským právem tvoří právo duševního vlastnictví. Právo duševního vlastnictví patřící k absolutním právům poskytuje individuálně určenému subjektu práva k nehmotným statkům, kterými jsou projevy osobnosti a výsledky specifických duševních tvůrčích činností vytvářející nemateriální hodnoty. Autorské právo, jež je součástí práva duševního vlastnictví, chrání způsob vyjádření a zabývá se právními vztahy autorů a uživatelů autorských děl, přičemž právní ochrana ve většině zemí vzniká neformálně, již vytvořením díla. Právo průmyslového vlastnictví se stejně jako autorské právo zabývá ochranou duševních výkonů, ale u průmyslového vlastnictví je kladen důraz na průmyslovou využitelnost těchto výkonů. Mezi práva průmyslového vlastnictví patří vedle ochranných známek také patenty, užitné a průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, označení původu a zeměpisná označení a další. Známkoprávní ochrana vzniká, na rozdíl od autorského práva, zpravidla formálně na základě registračního principu, jako je tomu například v České republice. Avšak existují státy, kde známkoprávní ochrana vzniká již samotným užíváním označení a registrace ochranné známky slouží pouze jako subsidiární ochrana užívaného označení.1 Ochranná známka v dnešním pojetí je chápána jako nástroj pro zaručení totožnosti původu výrobků nebo služeb a pro odlišení výrobků či služeb jiného původu. Veřejnost tak může snadno identifikovat výrobky či služby na dnešním velmi rozsáhlém trhu, což pozitivně přispívá k rozvoji hospodářské soutěže. Podniky a podnikatelé, jako majitelé ochranných známek, tak mohou dát veřejnosti pomocí ochranné známky jasně najevo, jaké výrobky či služby vyrábějí či prodávají. Institut ochranné známky tu nicméně existuje již řadu let. Užívání jak výrobních, tak obchodních značek je možno datovat již v antickém Řecku, kde tyto značky sloužily k obdobnému účelu, tedy k rozpoznání původu zboží. Mezníkem v historii ochranných známek byla průmyslová revoluce, která společně s ohromným rozvojem průmyslu přinesla i potřebu identifikovat výrobce a jeho výrobky a jednoznačně je odlišit od ostatních. Na základě stále narůstající důležitosti liberalismu a volného 1
Boháček, Martin a Jakl, Ladislav. Právo duševního vlastnictví. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002.
11
obchodu byly postupně přijímány obchodní zákoníky zahrnující problematiku nekalé soutěže, jako tomu bylo prvně ve Francii, kde byl přijat v roce 1804 samostatný obchodní zákoník Code de commerce. Samotné známkové právo sahá až do dob Rakouska-Uherska, konkrétně do roku 1858, kdy byl císařským patentem č. 237 vydán zákon o ochraně průmyslových vzorů a modelů, který definoval mimo jiné i pojem ochranné známky jako „označení zvláštního druhu sloužící v obchodním styku k rozlišení výrobků různých výrobců“2. Tuto definici ochranné známky posléze převzal samostatný říšský zákon č. 19/1890 o ochraně známek, který vymezoval práva jak majitele ochranné známky, tak spotřebitele. Avšak pravděpodobně největším mezníkem průmyslově-právní historie bylo přijetí Pařížské unijní úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví 20. března 1883, která celosvětově položila základ právní ochrany nehmotných statků a právní základ ochrany průmyslových práv tvoří dosud.3 Rok
Stát
1040 (první užití)
DE
1858 (registrace)
FR
1870 (registrace)
USA
1876 (registrace)
1884 (registrace)
Znění/vyobrazení
Majitel Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan
Status nejstarší nepřetržitě užívané označení
Emile Peugeot
zaniklá OZ
Averill Paints
zaniklá OZ
UK
Brandbrew S.A.
platná OZ5
USA
P. Jampes Tolman
platná OZ6
Weihenstephan
[logo orla]
Tabulka 1: Příklady prvních ochranných známek4
2
Pospíšil, Michal. Systém právní úpravy. Aplikované právo. 2003, Sv. II, 1, s. 37. Pipková, Hana. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. Praha: ASPI, a.s., 2007. 978-80-7357-265-5. 4 Landmarks. Trademarks. [Online] 18. prosinec 2008. [Citace: 5. říjen 2011.] http://www.caslon.com.au/trademarkprofile16.htm. 5 Brandbrew, S., A. BASS & Co's PALE ALE. 1 UK IPO, 1. leden 1876. Obrazová. 6 Jampes Tolman, P. SAMSON. 11210 USPTO, 7. duben 1884. Obrazová. 3
12
2.1 Ochranná známka v EU Vývoj známkoprávní ochrany na území Evropského společenství, dnešní Evropské unie, sahá do dob zakládajících smluv ES, ačkoli samy zakládající smlouvy ochrannou známku jako institut průmyslového vlastnictví neupravují. Jedním z hlavních cílů Evropského společenství bylo vytvoření jednotného vnitřního trhu s volným pohybem zboží a služeb, což je v opaku s právy vyplývajícími z ochranné známky. Ochranná známka je založena na absolutních právech jejího majitele, zejména na výlučném právu známku užívat a zakázat třetím osobám její užívání, což by v souvislostech vznikající Evropské unie mohlo být interpretováno jako omezování hospodářské soutěže. A právě jakákoliv kvantitativní omezení dovozu i opatření s rovnocenným účinkem jsou článkem 28 Smlouvy o založení Evropského společenství (SES) zakázána. Stejně tak je zakázáno omezení vývozu stanovené článkem 29 SES. Nicméně na ně navazuje článek 30 SES, který stanovuje výjimky z toho zákazu a podle kterého tyto články „nevylučují zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu odůvodněné mimo jiné ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy“.7 Z předchozího vyplývá, že existoval určitý rozpor mezi volným pohybem zboží a služeb, jako jednou ze stěžejních svobod ES, a právy průmyslového vlastnictví a je třeba konstatovat, že existuje dosud. Proto byl tento problém řešen také soudními rozhodnutími ESD (dnešní Soudní dvůr EU), na jejichž základě došlo k odlišení existence a výkonu výlučných práv průmyslového vlastnictví. Na základě soudního rozhodnutí ve věci Terrapin v. Terranova Industrie8 bylo přiznáno právo členských států z hlediska poskytování ochrany jednotlivými instituty průmyslového vlastnictví, na druhou stranu však samotný výkon těchto práv nemůže nepřiměřeně bránit hospodářské soutěži a volnému pohybu zboží a služeb. Je ovšem otázkou, na kolik lze existenci práva od jeho výkonu oddělit, respektive, zda má existence práva bez jeho možného výkonu smysl.
7
Smlouva o založení Evropského společenství. Řím: Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky, 1957. Konsolidovaná verze ve znění smlouvy z Nice, s. 151. 8 Terrapin (Overseas) Ltd. v. Terranova Industrie CA Kapferer & Co. C-119/75, Lucemburk: ESD, 1976.
13
Dalším podstatným aspektem průmyslových práv a tedy i práv plynoucích z ochranných známek je princip teritoriality, čili omezení uplatnění práv pouze na území, na kterém byla tato práva státní autoritou nebo smlouvou uzavřenou mezi více státy přiznána. Tento princip je nicméně spojený s institutem vyčerpání práva, kterým se řídí možná dispozice s předmětem chráněným průmyslovým právem po jeho prvním uvedení na trh se souhlasem majitele průmyslového práva. Toto vyčerpání práva má na základě rozhodnutí ESD významnou komunitární dimenzi. Dovoz zboží opatřeného ochrannou známkou lze zakázat pouze za předpokladu, že vlastník ochranné známky neudělil nebo jinak nevyjádřil souhlas k uvedení zboží na trh v členské zemi Evropské unie, což má ovšem za následek omezení pohybu zboží na společném trhu. V opačném případě, při souhlasu majitele ochranné známky s uvedením na trh v jednom členském státě, dochází dle výkladu ESD9 ke komunitárnímu vyčerpání práva, a tedy nelze bránit dovozu z jiného státu.10 V souhrnu lze tedy říci, že výkon práva majitele ochranné známky, které spočívá v zákazu uvádět na trh v daném členském státě zboží opatřené ochrannou známkou, jež bylo uvedeno na trh v jiném členském státě buď samotným majitelem, nebo s jeho souhlasem, je neslučitelný s články 28 a 30 SES o volném pohybu zboží na společném trhu. Pro usnadnění volného pohybu výrobků a služeb byla snaha o maximální harmonizaci právních předpisů jednotlivých členských států, tedy dosažení toho, aby ochranné známky požívaly podle právních předpisů všech členských států stejné ochrany. Proto byla přijata roku 1988 směrnice č. 89/104/EHS (nahrazena směrnicí Rady 2008/95/ES), kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Harmonizací právních předpisů členských zemí se podařilo do jisté míry překonat teritoriální princip, ale ne jej zcela odstranit. Pro jeho odstranění bylo nejen nutné právo týkající se ochranných známek harmonizovat, nýbrž přistoupit k dalšímu stupni vývoje a toto právo unifikovat, protože pouze vytvořením jednotné právní úpravy závazné pro všechny členské státy bylo možné překonat překážky volného pohybu zboží a služeb. Následovalo tak přijetí nařízení č. 40/1994 o ochranné známce Společenství (nahrazeno nařízením Rady č. 207/2009), jednotné ochranné známce 9
Centrafarm BV and Adriaan de Peijper v. Winthrop BV. C-16/74, Lucemburk: ESD, 1974. Vyčerpání práv. Právo Evropské unie. [Online] SAGIT, 1. květen 2004. [Citace: 14. říjen 2011.] http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&levelid=eu_342.htm. 10
14
působící na celém území Evropské unie, která je zapisována u Úřadu pro harmonizaci a vnitřní trh (OHIM), jenž taktéž vznikl na základě tohoto nařízení. Tento institut regionálního systému ochrany však nevylučuje existenci souběžné ochrany na národní úrovni, poskytované jednotlivými členskými státy. Ve výsledku zde tedy vedle sebe existuje národní harmonizovaná právní úprava a jednotná právní úprava komunitární.11
2.2 Ochranná známka v USA Ochranné známky byly ve Spojených státech amerických tradičně chráněny prostřednictvím common law, tedy na základě soudně vytvořeného systému práva jednotlivých států federace, a to především v rámci nekalé soutěže. I když byly ochranné známky, patřící k nejstarší formě duševního vlastnictví, chráněny common law již řadu let, jejich federální ochrana jim byla přiznána poměrně pozdě. Za základy americké známkoprávní ochrany lze považovat výrobu a s ní spojené označení námořních plachet. V roce 1791 Thomas Jefferson, třetí president USA a přední autor Prohlášení nezávislosti, podal návrh na ochranu označení těchto plachet prostřednictvím obchodní klauzule „Commerce Clause“ uvedené v článku I, oddílu 8, klauzule 3 Ústavy spojených států amerických, kde se uvádí, že v pravomoci Kongresu je mimo jiné i „řídit obchod s cizími národy, mezi jednotlivými státy federace a také s indiánskými kmeny“.12 Nicméně téměř dalších osmdesát let neexistovala na půdě USA federální známkoprávní ochrana. První federální známkový zákon byl přijat brzy po ukončení občanské války Severu proti Jihu v roce 1870 jako odpověď na obrovský nárůst obchodu, který byl logickým dopadem rozvoje válkou zničených států. Vyvstala vysoká potřeba výrobců a prodejců prokázat totožnost svého zboží a uplatnit ochranu proti neoprávněným zásahům do svých práv. Nicméně tento federální známkový zákon byl záhy zrušen Nevyšším Soudem USA pro přesahování pravomocí, které mu byly uděleny klauzulí o patentech a autorském právu, na které byl postaven. To vedlo Kongres k vytvoření nového zákona „Trademark Protection Act“ z roku 1881, který byl tentokrát postavený na obchodní klauzuli, tudíž i zaměřen výhradně na ochranné známky užívané v obchodě s cizími 11
Pipková, Hana. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. Praha: ASPI, a.s., 2007. 978-80-7357-265-5. 12 Ústava Spojených států amerických. 1787.
15
národy a indiánskými kmeny a prvně umožňoval registraci ochranné známky. Mezinárodním mezníkem v oblasti práv duševního vlastnictví byla pro USA ratifikace Pařížské unijní úmluvy v roce 1883, která dala vzniknout principu národního zacházení. Federální známkový zákon z roku 1881 však dostatečně neodrážel ohromný vzestup americké ekonomiky a musel proto projít řadou novelizací, které vedly k jeho podobě z roku 1905, jež zahrnovala nejen problematiku ochranných známek užívaných v obchodě s cizími národy a indiánskými kmeny, ale také a především mezi jednotlivými státy federace. Tento zákon platil na území USA s malými dodatky až do období po druhé světové válce, kdy díky obrovskému ekonomickému rozmachu a s ním související nové dimenzi ochranných známek vznikla potřeba nové legislativy na federální úrovni. Roku 1946 byl přijat nový zákon o ochranných známkách „Lanham Act“, jenž dal základ současnému pohledu na ochrannou známku v USA.13 Lanham Act, jenž tvoří kapitolu 22 U.S. Code, definuje federální ochranu a registraci
ochranných
známek
v USA
a uděluje
administrativní
pravomoc
Patentovému a známkovému úřadu USA „United States Patent and Trademark Office“ (USPTO) v oblasti průmyslových práv. Proces federální registrace ochranných známek existuje dvojí, tzv. primární a sekundární zápis. Primární zápis umožňuje zápis ochranných známek, které splňují zákonem předepsané náležitosti, a garantuje jim poměrně vysokou míru ochrany. Sekundární zápis je pak určen pro takové ochranné známky, které nesplňují zmíněné náležitosti (například popisné známky s nedostatečnou rozlišovací způsobilostí), ale mohou je v čase nabýt a být tak zapsány primárním registrem. Pro získání ochrany užívaného označení není nutné registrovat ochrannou známku, ale pokud je tak učiněno, získává tím ochranná známka významně vyšší stupeň ochrany, než kdyby registrovaná nebyla. Chce-li například majitel ochranné známky prosadit své právo na známku, musí buď prokázat její federální registraci, nebo v případě scházející federální registrace porušení ustanovení o nekalé soutěži (v Lanham Act) druhou stranou, což je nepoměrně obtížnější. Federální registrace ochranných známek tedy nevylučuje souběžnou ochranu na základě common law v jednotlivých státech federace a lze ji spíš považovat za jakousi nadstavbu, doplněk k této ochraně. Existuje tedy vedle sebe dvojí právní úprava: 13
Dudnikov, Karen a Meadors, Michael. The History Of Trademark Law. In: Tabberone Tademark Page. [Online] 19. říjen 2011. [Citace: 19. říjen 2011.] http://www.tabberone.com/Trademarks/TrademarkLaw/History/History.shtml.
16
federální ustanovená v Lanham Act a státní ustanovená zákony jednotlivých států na podkladě common law.14 Vedle federální registrace existuje také registrace státní na základě systému jednotlivých států federace. Pokud známka splňuje dané náležitosti, může být zapsána do registru toho kterého státu. Ani státní zápis ochranné známky však není nutným předpokladem pro získání známkoprávní ochrany. Federální systém a státní systém registrace ochranných známek existují vedle sebe, aniž by jeden popíral druhý.15 Lanham Act prošel některými změnami, ze kterých je nejdůležitější přijetí Federal Trademark Dilution Act z roku 1996 (nahrazen Trademark Dilution Revision Act z roku 2006), jenž ustanovuje známou známku jako vyšší úroveň ochrany, když poskytuje jejímu majiteli zvláštní ochranu a dále přijetí Anticybersquatting Consumer Protection Act z roku 1999, na jehož základě je možné se domáhat práv proti registraci, nekalému obchodování nebo užívání doménových jmen, která jsou zaměnitelná s již existujícími ochrannými známkami.16 Souhrnem lze říci, že práva plynoucí z ochranné známky nevznikají v USA její registrací, ale již jejím užíváním, čili na základě neformální ochrany. Ochrannou známku po splnění náležitostí stanovených zákonem lze jak na úrovni jednotlivých států, tak na úrovni federální registrovat a zvýšit tak úroveň poskytnuté ochrany.
14
Dudnikov, Karen a Meadors, Michael. The History Of Trademark Law. In: Tabberone Tademark Page. [Online] 19. říjen 2011. [Citace: 19. říjen 2011.] http://www.tabberone.com/Trademarks/TrademarkLaw/History/History.shtml 15 Ibid. 16 Feng, Samuel. Trademark: Its history, influence and issues. In: Connexions. [Online] 15. září 2005. [Citace: 19. říjen 2011.] http://cnx.org/content/m13021/latest/.
17
3 Prameny práva Před tím, než bude diskutována samotná ochranná známka v kontextu amerického a evropského práva, bylo by vhodné uvést prameny práva, kterými se ochranná známka Společenství a ochranná známka v USA řídí. Uvedu zde nejen legislativu, přirozenou tvorbu práva v USA (common law), ale i různé zdroje jednotlivých úřadů spravující ochranné známky v rámci daných regionů, které sice nejsou právně závazné, ale hrají velmi důležitou roli z hlediska aplikace práva na ochrannou známku, zvláště pak při praktickém využití, a to především v jednotlivých řízeních před úřady. Samozřejmostí bude i přehled platných mezinárodních smluv týkajících se ochranných známek.
3.1 Prameny práva na území Evropské unie 3.1.1
Nařízení a směrnice Známkoprávní ochrana v členských státech Evropské unie je založena na
stěžejním nařízení Rady EU o ochranné známce Společenství, které bylo následně četně novelizováno. Dále také na prováděcích nařízeních, nařízení o poplatcích splatných u OHIM, jednacím řádu odvolacích senátů OHIM a směrnicí, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Neméně důležité je také nařízení o přístupu ES k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek.17 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění, které nahrazuje původní Nařízení č. 40/1994) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (znění, které nahrazuje původní směrnici č. 89/104/EHS) Nařízení Komise (ES) č. 2868/1995 - prováděcí nařízení k nařízení č. 40/1994 o ochranné známce Společenství
17
Regulations and related texts. OHIM. [Online] 4. březen 2011. [Citace: 9. říjen 2011.] http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/regulations.en.do.
18
Nařízení Komise (ES) č. 2869/1995 o poplatcích placených OHIM Nařízení Komise (ES) č. 216/1996, kterým se stanoví jednací řád odvolacích senátů OHIM Nařízení Rady (ES) č. 1992/2003 o přístupu ES k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymáhání práv duševního vlastnictví Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo Nařízení Komise (ES) č. 1891/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 3.1.2
Rozhodnutí a sdělení prezidenta Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Rozhodnutí a sdělení jsou přijímána prezidentem Úřadu pro zajištění efektivního
fungování Úřadu. Rozhodnutí jsou přijímána v případě předpokládaných nařízení, sdělení pak v ostatních případech veřejného zájmu.18 3.1.3
Pokyny a manuál Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Pokyny týkající se řízení před OHIM jsou, po konzultaci se Správní Radou,
přijímány presidentem Úřadu. Účelem pokynů je znázornění praxe OHIMu s ohledem na ochrannou známku Společenství pro využití jak Úřadem, tak těmi, kteří s Úřadem spolupracují. Nejedená se o legislativní text, ale pouze o obecné instrukce a je tedy nutné se vždy odkázat na příslušné nařízení o ochranné známce Společenství. Na rozdíl od manuálu jsou pokyny aktualizovány jen periodicky.19 Manuál byl vytvořen se záměrem zahrnout veškeré změny úředních pokynů, a je proto neustále aktualizován a odráží tak současnou praxi Úřadu. Manuál by měl 18
Decisions - Communications of the President. OHIM. [Online] 25. srpen 2011. [Citace: 9. říjen 2011.] http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/decisionsPresident.en.do. 19 Guidelines. OHIM. [Online] 5. leden 2010. [Citace: 9. říjen 2011.] http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do.
19
sloužit jako první odkaz pro ty, kdo pracují s ochrannou známkou Společenství a chtějí přitom využít nejaktuálnější informace.20 3.1.4
Rozhodnutí prezidia odvolacích senátů Prezidium přijímá rozhodnutí na základě většiny hlasů ohledně rozdělení
případů mezi senáty pro zvažovaný kalendářní rok, kolizních norem, určení řádných a zastupujících členů každého senátu, stanovení jednacího řádu a vnitřních řádů, atd. Prezidium je složeno z prezidenta odvolacích senátů, který mu předsedá a zvolených členů senátů pro každý kalendářní rok.21 3.1.5
Věstník ochranných známek Společenství Ve Věstníku ochranných známek Společenství se zveřejňují veškeré záznamy,
které byly učiněny do Rejstříku ochranných známek společenství, týkající se přihlášek, zápisů a ostatních skutečností. Věstník je vydáván s denní periodicitou.22
3.2 Prameny práva v USA 3.2.1
Federální zákony Stěžejním federálním zákonem v oblasti ochranných známek, jak bylo řečeno
v úvodu, je Trademark Act z roku 1946 nazývaný “Lanham Act”, který tvoří kapitolu 22 „ochranné známky“, jež je součástí titulu 15 “Commerce and Trade“ v U. S. Code.23 Nicméně práva plynoucí z ochranné známky vznikají v USA již jejím skutečným užíváním, a proto vedle zákonného práva, upravující federální zápis ochranné známky, existuje nástroj common law, který dává vzniknout právům z ochranné známky nehledě na její zápis, a který byl vyvinut na základě soudně vytvořeného systému práva jednotlivých států federace. Lanham Act základně vymezuje rozsah ochranné známky, možnosti federálního zápisu a sankce za neoprávněný zásah do práv plynoucích z ochranné známky. Skládá se ze čtyř podkapitol. První, The Principal Register, obsahuje ustanovení o primárním
20
OHIM. Manual Concerning Proceedings Before OHIM. 2010. Decisions of the Presidium of the Boards of Appeal. OHIM. [Online] 29. září 2011. [Citace: 9. říjen 2011.] http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/decisionsPresidiumBoA.en.do. 22 Dostupný na http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/CTMBulletin.en.do. 23 United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Act - Lanham Act. 1946. 21
20
federálním zápisu ochranných známek. Druhá, The Supplemental Register, obsahuje ustanovení o sekundárním federálním zápisu, tedy o zápisu těch ochranných známek, které nejsou schopny zápisu podle The Principal Register, například nedostatečnou rozlišovací způsobilostí, ale mohou se stát v budoucnu zápisu-schopnými. Třetí, General Provisions, obsahuje ustanovení o neoprávněném zásahu do práv plynoucích z ochranné známky. Obsahuje také Trademark Dilution Revision Act, který doplňuje Lanham Act a poskytuje majitelům známých známek („famous marks“) zvláštní zvýšenou ochranu a dále Anticybersquatting Consumer Protection Act zabývající se cílenou registrací doménových jmen shodných s ochrannými známkami. Čtvrtá podkapitola, The Madrid Protokol, obsahuje ustanovení o mezinárodním zápisu ochranných známek.24 3.2.2
Federální pravidla praxe Pravidla praxe precedenčního známkového práva USA, sepsaná USPTO, tvoří
titul 37 Code of Federal Regulations (CFR) a jsou kodifikací obecných a stálých pravidel vydaných výkonnými orgány vlády ve Federálním Rejstříku, týkající se převážně procedurálních postupů a pravidel. Titul 37 CFR se dále člení na šest částí. Pravidla praxe ve věcech týkajících se ochranných známek jsou ustanovena druhou částí, pravidla týkající se převodů částí třetí, třídění zboží a služeb dle Lanham Act tvoří část šestá, pravidla praxe ve věci mezinárodního zápisu na základě Madridského protokolu jsou obsažena v sedmé části, zastupování před PTO a USPTO je ustanoveno v desáté a jedenácté části.25,26 3.2.3
Soudní rozhodnutí Velkou váhu hrají v anglo-americkém systému práva precedenty neboli právně
závazná soudní rozhodnutí, jakožto formálně závazný pramen práva. Existuje řada precedentů, které vznikly na základě rozsáhlých soudních rozhodnutí týkajících se ochranných známek. Některá z těchto rozhodnutí dala vzniknout pokynům ba dokonce zákonům jednotlivých států, které upravují charakter a rozsah ochrany ochranné známky na státní úrovni. 24
United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Act - Lanham Act. 1946. U. S. TRADEMARK LAW. USPTO. [Online] 24. červen 2010. [Citace: 9. říjen 2011.] http://www.uspto.gov/trademarks/law/tmlaw.pdf. 26 Rules of Practice in Trademark Cases. 37 C.F.R. 2010. 25
21
3.2.4
Nařízení a oznámení předsedy USPTO Předseda USPTO vydává nařízení a oznámení týkající se různých konkrétních
situací, které nastaly v souvislosti s provozem USPTO. Tato nařízení a oznámení jsou vydávaná v úředním věstníku USPTO a také zpřístupněná na webových stránkách USPTO.27 3.2.5
Manuály USPTO
Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) TMEP obsahuje instrukce a postupy v otázkách ochranných známek USA (sedmé vydání). Jedná se o manuál vydaný USPTO pro využití známkovými zástupci, známkovými examinátory, přihlašovateli a jejich zástupci. Shrnuje veškeré legislativní předpisy a pravidla, které se musejí v USA dodržovat jak při přihlašování ochranných známek, tak při udržování práv z nich plynoucích. Především pak podrobné informace týkající se přihlášky ochranné známky, průzkumu, definice různých typů známek, mezinárodního zápisu na základě Madridského protokolu a soudní řízení před Trademark Trial and Appeal Board.28 U.S. Acceptable Identification of Goods and Services Manual (ID Manual) ID Manual obsahuje výčet kategorií zboží a služeb s ohledem na zápis ochranných známek a uvádí tak čtyřicet pět mezinárodních tříd, do kterých jsou tyto výrobky a služby zatříděny. USPTO rozděluje výrobky a služby do různých tříd, které jsou stanoveny na základě mezinárodních smluv. Pro možný zápis ochranné známky je nutné výrobky nebo služby, ke kterým se ochranná známka váže, popsat a určit příslušné třídy, do nichž tyto výrobky nebo služby patří. V případě dodržování termínů a pokynů manuálu si může být přihlašovat jist, že jeho přihláška nebude odmítnuta na základě vágního popisu nebo špatného zatřídění.29 Trademark Trial and Appeal Board Manual of Procedure (TBMP) TBMP obsahuje instrukce a postupy, které jsou následovány v soudních řízeních před Trademark Trial and Appeal Board. Poskytuje základní informace, které jsou
27
Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP). USPTO. 7. vydání. 2010. Manuals, Guides, Official Gazette. USPTO. [Online] 9. říjen 2011. [Citace: 9. říjen 2011.] http://www.uspto.gov/trademarks/resources/index.jsp. 29 Ibid. 28
22
obecně užitečné při vedení sporů, včetně pravidel současné praxe a obecných pravidel řízení. Je určen především pro řízení o odporu a výmazové řízení.30 3.2.6
Úřední věstník USPTO Úřední věstník USPTO je týdeník, v kterém se zveřejňují ochranné známky.
Jakmile proběhne průzkum ochranné známky vykonaný examinátory USPTO a ochranná známka je shledána zápisu-schopnou, dojde k jejímu zveřejnění v Úředním Věstníku USPTO. Zveřejnění ochranné známky v Úředním Věstníku USPTO dává příležitost všem, kterým hrozí újma ze zápisu ochranné známky, aby podaly ve lhůtě 30dní odůvodněné námitky proti zápisu ochranné známky. Pokud jsou takovéto námitky proti zápisu ochranné známky vzneseny, přihlašovatel je o nich informován a musí buď prokázat zápisu-schopnost, nebo od zápisu opustit.31
3.3 Mezinárodní smlouvy Jedním z hlavních pramenů mezinárodního práva jsou mezinárodní smlouvy zavazující signatářské státy, které se dohodly na jejím obsahu. Hlavním účelem mezinárodních smluv týkajících se ochranných známek je ochrana práv, systém třídění výrobků a služeb, možnost mezinárodního zápisu a harmonizace práva. V oblasti ochranných známek jsou stěžejní následující mezinárodní smlouvy. Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (1883) - USA členem, všech 27 členských států EU členy Pařížská unijní úmluva je mezinárodní úmluva, jejímž obsahem je ochrana všech předmětů průmyslového vlastnictví a na jejímž základě vznikla tzv. Pařížská unie (Unie na ochranu průmyslového vlastnictví), jež čítá 174 smluvních států.32 Hlavními přínosy Pařížské unijní úmluvy jsou asimilační režim (národní režim cizinců
30
Manuals, Guides, Official Gazette. USPTO. [Online] 9. říjen 2011. [Citace: 9. říjen 2011.] http://www.uspto.gov/trademarks/resources/index.jsp. 31 Ibid 32 Contracting parties of Paris Convention. WIPO. [Online] 28. září 2011. [Citace: 9. říjen 2011.] http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2
23
ve smluvních státech) a unijní priorita (priorita ode dne podání první přihlášky k ochraně v jednom unijním státě).33,34 Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví WIPO (1970) - USA členem, všech 27 členských států EU členy Jak již z názvu této smlouvy vyplývá, Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví formálně zřídila Světovou organizaci duševního vlastnictví, která vznikla v roce 1967 „s cílem podporovat ochranu duševního vlastnictví v celém světě spoluprací mezi státy v účelné součinnosti s ostatními mezinárodními organizacemi a zajistit správní spolupráci mezi uniemi“,35 které jsou vytvářeny v souvislosti s jednotlivými mezinárodními smlouvami v této oblasti. WIPO, jež je organizací OSN, vykonává dozor v oblasti ochrany duševního vlastnictví, spravuje četnou řadu mezinárodních mnohostranných smluv, mezi které patří také Pařížská unijní úmluva, Madridská smlouva a Protokol a smlouva o známkovém právu. Sídlem organizace je Ženeva, v současnosti má 184 členských států.36 Dohoda o obchodních aspektech duševního vlastnictví TRIPS (1994) - EU členem, USA členem TRIPS, která vznikla v rámci Světové obchodní organizace (WTO), upravuje ochranu práv k duševnímu vlastnictví ve vztahu k mezinárodnímu obchodu. Patří k nejobecnějším mezinárodním smlouvám v oblasti duševního vlastnictví věnujících se jak právům autorským, tak právům průmyslového vlastnictví. Mezi hlavní znaky dohody patří minimální standardy ochrany, vynucování práv duševního vlastnictví a řešení sporů mezi jejími členy. Jako jednu ze stěžejních zásad zakotvila zásadu vyčerpání práv.37 Smlouva o známkovém právu (1994) - EU členem, USA členem Smlouva o známkovém právu zjednodušila přihlašování ochranných známek v členských státech, kterých je více než 40. Harmonizovala náležitosti a postupy při
33
Ostatní mezinárodní dohody v oblasti práv k duševnímu vlastnictví. Ministerstvo průmyslu a obchodu. [Online] 8. duben 2009. [Citace: 9. říjen 2011.] http://www.mpo.cz/dokument6205.html. 34 Mezinárodní smlouvy spravované WIPO. ÚPV. [Online] 17. červen 2011. [Citace: 9. říjen 2011.] http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html. 35 Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví.1967, čl. 3. 36 Jakl, Ladislav. Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2003. 80-7282-033-8. 37 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). 1994.
24
řízení před zápisnými úřady smluvních stran. Dále v ní byla stanovena lhůta ochrany známky na deset let od podání přihlášky a stejná lhůta také pro obnovu registrace.38 Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (1891) a Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (1989) - EU i USA členem Protokolu Madridská dohoda umožnila mezinárodní registraci ochranných známek a přispěla k harmonizaci známkových zákonů v členských státech. Aplikace některých ustanovení této dohody byla v roce 1989 upravena Protokolem k Madridské dohodě. Madridská dohoda a Protokol k této dohodě zajišťují příslušníkům smluvních stran možnost ochrany jejich známek ve všech smluvních státech na podkladě jediné přihlášky, podané u WIPA prostřednictvím příslušného zápisného úřadu původu přihlašovatele.39 Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (1957) -EU není členem (OHIM však niceské třídění používá), USA členem Dohoda stanoví jednotný systém mezinárodního třídění výrobků a služeb pro zápis ochranných známek. Mezinárodní třídník obsahuje přehled 45 tříd a abecední seznam výrobků a služeb zařazených do jednotlivých tříd. Klasifikace tak usnadňuje provádění rešerší. Od 1. ledna 2012 je v platnosti aktuální 10. verze.40 Vídeňská úmluva o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek (1973) -EU není členem (OHIM však vídeňské třídění používá), USA není členem Vídeňská úmluva dala vzniknout systému třídění obrazových prvků ochranných známek. Účelem jednotného systému třídění je ulehčení rešerší ochranných známek a odstranění přetřiďování na národní úrovni. Členské země tedy nepotřebují vytvářet své vlastní národní třídění nebo jej aktualizovat. I když má Vídeňská úmluva jen 25 členů, její třídění obrazových prvků je značně využíváno i ostatními státy.41
38
Mezinárodní smlouvy spravované WIPO. ÚPV. [Online] 17. červen 2011. [Citace: 9. říjen 2011.] http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html. 39 Ibid. 40 Nice Classification. WIPO. [Online] 4.leden 2011. [Citace: 4.leden 2011.] http://www.wipo.int/classifications/nice/en/index.html 41 Mezinárodní smlouvy spravované WIPO. ÚPV. [Online] 17. červen 2011. [Citace: 9. říjen 2011.] http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html.
25
4 Definice ochranné známky dle právních předpisů EU a USA Pojem ochranné známky můžeme nalézt v právních předpisech vnitrostátních, komunitárních, i mezinárodních. Samotné definice ochranných známek se od sebe velkou měrou rou neliší. Odlišením ochranné známky v jednotlivých právních systémech je spíše náhled na tento institut průmyslového vlastnictví jako na jeden z prostředků, kterým se realizuje hospod hospodářská ářská soutěž. Ochranná známka může v podniku patřit k těm nejcennějším aktivům, kterými podnik disponuje, a proto také slouží jako nástroj ke konkurenčnímu boji. Právě na základě ochranné známky si totiž spotřebitelé často vybírají mezi jednotlivými výrob výrobky ky a službami a jejich rozhodnutí jsou ovlivněna právě ochrannou známkou, která pro ně představuje určitý druh záruky, tradice a kvality. Ochranná známka
Hodnota OZ v miliardách USD
Google
44.3
Microsoft
42.8
Wal-Mart
36.2
IBM
36.2
Vodafone
30.7
Bank of America
30.6
General Electric
30.5
Apple
29.5
Wells Fargo
28.9
at&t
28.9
Tabulka 2: 10 nejcennějších ochranných známek na světě v roce 201142 42
The 10 Most Valuable Trademarks. Intellectual Asset Management. [Online] . Více viz seznam lit.
26
Ochranná známka je na území Evropské unie definována jednak ve směrnici 89/104/EHS v článku 2 (nynější směrnice Rady č. 2008/95) a jednak v nařízení Rady č. 40/1994 v článku 4 (nynější nařízení č. 207/2009). Oba dva předpisy definují ochrannou známku stejně, jako „označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků“.43 Rozdíl mezi uvedenými předpisy je v tom, že směrnice 89/104/EHS má za cíl sblížit právní předpisy členských států o ochranných známkách v nezbytném rozsahu, postačujícím pro fungování vnitřního trhu EU, zejména pro umožnění volného pohybu zboží a služeb, zatímco nařízení Rady definuje institut ochranné známky Společenství jako jednotný právní nástroj, platný na celém území EU. Sblížení právních předpisů členských států, týkajících se ochranných známek, umožňuje fungování vnitřního trhu EU, avšak nevýhody územně omezených práv z ochranných známek samo sblížení právní předpisů neodstraňuje. Musel být proto založen institut ochranné známky Společenství, aby podnikatelským subjektům usnadnil rozvoj hospodářské činnosti na celém území vnitřního trhu EU. Ochranné známky Společenství a práva z nich vyplývající jsou přitom rovnocenné s ochrannými známkami a právy z ochranných známek v jednotlivých členských státech. Ochranné známky jednotlivých členských států jsou však určeny pro ty podnikatelské subjekty, jejichž působnost je územně omezená a nepřesahuje teritoria jednotlivých států. Pro sjednocení rozhodovací praxe v řízeních o platnosti ochranných známek Společenství a v řízeních o porušování práv z těchto známek a pro dosažení účinnosti rozhodnutí na celém území Evropské unie, je na všechna řízení, týkající se ochranných známek Společenství, aplikováno nařízení Rady č. 44/2001 o soudní příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí.44 Pro ochrannou známku Společenství obecně platí, že práva z ochranné známky lze nabýt jen zápisem. Pojem ochranné známky je zahrnut i v mezinárodních smlouvách a to zejména ve Smlouvě o známkovém právu z roku 1994, která ochrannou známku konkretizuje a
43
Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. 2009, čl. 4. Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. 2000.
44
27
vylučuje tak například známky hologramové, známky zvukové a čichové. Dále je to Pařížská unijní úmluva z roku 1883, základní mezinárodní úmluva v oblasti duševního vlastnictví, která ochrannou známku definuje v článku 6ter v odst. 1 a 2 negativně, když vyjmenovává označení, která bez souhlasu příslušných orgánů nejsou zápisuschopná, protože dle tohoto článku požívají speciální ochrany (například erby a vlajky unijních zemí a mezinárodních mezivládních organizací, jichž je jedna nebo více unijních zemí členem, atd.).45 A v neposlední řadě se jedná o Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, významnou mezinárodní dohodu, která institut ochranné známky definuje velmi široce jako „jakékoli označení nebo jakákoli kombinace označení, způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků“. Dále uvádí možnost členským státům podmínit zápis ochranné známky nabytím rozlišovací způsobilosti jejím užíváním.46 V USA je ochranná známka definována v Lanham Act, který říká, že „pojem ochranná známka zahrnující jakékoli slovo, jméno, symbol nebo znak nebo jakoukoli kombinaci předchozího je užívána za účelem identifikace a odlišení zboží nebo služeb jedné osoby od zboží nebo služeb osoby druhé a za účelem poukázat na původ zboží nebo služeb, i když není znám“.47 Lanham Act dále stanovuje, že se jedná o ochrannou známku buď již užívanou, nebo takovou ochrannou známku, kde existuje úmysl ji v dobré víře v obchodě užívat, a která je přitom schopna primárního zápisu.48 Z předchozího lze usoudit, že pojetí ochranné známky v USA se příliš neliší od jejího evropského pojetí, avšak v USA je mnohem větší důraz kladen na faktické užívání ochranné známky. Přihláška ochranné známky může být podána na základě jejího předcházejícího užívání, nebo na základě prohlášení o dobrém úmyslu ochrannou známku užívat v nejbližší budoucnosti. Toto ustanovení se značně liší od evropského pojetí ochranné známky, kdy je jejímu majiteli ponechána poměrně dlouhá doba (pět let od data zápisu) na započetí užívání a při samotném zápisu, pokud je v té době známka zápisu-schopná, se užívání jako takové vlastně neřeší. O atributu užívání ochranné známky však bude pojednáno rozsáhleji později. 45
Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví. Stockholm: WIPO, 1883. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). 1994. 47 United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Act - Lanham Act. 1946, § 45. 48 Ibid. 46
28
4.1 Druhy ochranných známek Ochranné známky můžeme kategorizovat a rozřadit je tak do různých skupin podle druhů. Tradiční druhy ochranných známek jsou slovní, obrazové a kombinované. Existují však i netradiční druhy ochranných známek, jejichž zápisná způsobilost záleží zpravidla především na soudních výkladech, které dotvářejí ustanovení definovaná právními předpisy.
DRUH
PODDRUH
PŘÍKLAD OZ
VLASTNÍK
ÚŘAD REG. Č. OZ
SLOVNÍ Slova
APPLE
Číslice
737
Rodová jména
MC DONALD'S
Kombinace slov
BIG MAC
Slogany / hesla
I'M LOVIN' IT
Písmena / iniciály / zkratky
IBM
libovolná a fantazijní jména
iPOD
Apple Inc. Boeing Company McDonald's Corporation McDonald's Corporation McDonald's Corporation International Business Machines Corporation
USPTO 85120231 USPTO 74578683 USPTO 72203982 USPTO 75568790 USPTO 78257217 USPTO 74093160
Apple Inc. Corporation
USPTO 75982871
Loga, emblémy
Shell Brands International AG
OHIM 003593563
Etikety
Plzeňský Prazdroj, a.s.
OHIM 002339786
reliéfy
Thun 1794 a.s.
OHIM 8847048
Kombinace slovní a obrazové
Vodafone Group Plc
USPTO 78840168
OBRAZOVÁ
KOMBINOVANÁ
Tabulka 2: Tradiční druhy ochranných známek
29
DRUH
3D
TVOŘENÁ VÝLUČNĚ BARVOU
SPECIFIKA
PŘÍKLAD OZ
Trojrozměrná označená včetně tvarů výrobků nebo jejich obalu
The CocaCola Company
Barvy nebo kombinace barev
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH
ÚŘAD REG. Č. OZ OHIM 009635525
OHIM 000031336
Haribo Ricqles OHIM Zan S.A. 009460403
ZVUKOVÁ
ČICHOVÁ
VLASTNÍK
Vůně jahod pro zubní kartáčky napuštěné vůní jahod
POHYBOVÁ a HOLOGRAMY
Lactona Corporation
USPTO 3332910
Twentieth Century Fox Film Corporation
USPTO 1928424
Tabulka 3: Netradiční druhy ochranných známek
Z definic ochranné známky v evropském a americkém pojetí lze usoudit, že v USA je ochranná známka pojata liberálněji z hlediska možných označení, která mohou ochrannou známku tvořit. V Lanham Actu totiž není zmínka o grafickém znázornění, jako o jednom z nutných předpokladů zápisu-schopnosti ochranné známky. Proto například zvukové či čichové ochranné známky jsou schopny zápisu, avšak v těchto případech je zápisná způsobilost zpravidla vázána na prokázání jejich předchozího užívání. Nicméně i v Evropě dochází k zápisu takovýchto známek, zpravidla na základě soudních rozhodnutí, neboli judikatury, která tak liberalizují evropský poměrně konzervativní náhled na zápisnou způsobilost označení tvořících ochrannou známku.
30
4.1.1
3D / prostorová ochranná známka Jednou ze zvláštních druhů ochranných známek je ochranná známka prostorová,
neboli 3D. Vzhled výrobku je tradičně chráněn průmyslovým vzorem, avšak pro podniky a podnikatele je jednoznačně výhodnější, když jsou tvary jejich produktů chráněny ochrannými známkami. Již ve směrnici č. 89/104, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, je tvar výrobku přímo uveden jako jedno z označení, která mohou tvořit ochrannou známku Společenství s výjimkou tvarů, jež vyplývají z povahy samotného výrobku, jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku nebo dávají výrobku podstatnou hodnotu.49 Toto ustanovení bylo podpořeno předběžným rozhodnutím Evropského soudního dvora k případu Philips v. Remington. V roce 1966 společnost Philips vyvinula tříhlavý elektrický rotační holicí strojek a podala přihlášku ochranné známky skládající se z tvaru výrobku a provedení hlavy strojku, která byla zapsána na základě užívání dle britského zákona o ochranných známkách. V roce 1995 společnost Remington začala vyrábět a prodávat holicí strojek podobný strojku od společnosti Philips. Philips zažaloval Remington pro zásah do práv plynoucích z ochranné známky, načež Remington podal protižalobu na zrušení ochranné známky Philipsu. Vrchní soud Anglie a Walesu vyhověl protižalobě a nařídil zrušení ochranné známky. Philips se odvolal k Odvolacímu soudu, který řízení přerušil a požádal Evropský soudní dvůr o předběžné rozhodnutí. Na základě vyjádření ESD je článek 3(1)(e) nařízení 89/104 třeba vykládat tak, že označení tvořená výlučně tvarem výrobku nejsou zápisu-schopná, jsou-li základní funkční vlastnosti tohoto tvaru způsobeny technickým výsledkem výrobku.50 Výjimky tvarů, které nemohou tvořit ochrannou známku, mají absolutní charakter, tudíž nemohou být překonány ani dodatečným získáním rozlišovací způsobilosti, která je samozřejmým předpokladem zápisné způsobilosti. Ve Spojených státech, na základě Lanham Act, je možná existence trojrozměrných ochranných známek za předpokladu, že tvary produktů či služeb mají rozlišovací způsobilost nebo ji v čase nabyly. Další podmínkou je, že se jedná o tvary, 49
Směrnice Rady 89/104, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. 1988. 50 Philips v. Remington. C-299/99, Lucemburk: ESD, 2002.
31
které nemají účelovou funkčnost, jinak řečeno, tvary jako ochranné známky nesmí předurčovat funkčnost daného výrobku.51 Trojrozměrná označení jsou zpravidla, především v USA, přijata veřejností ještě dříve, než jim může být přisouzena speciální ochrana pomocí právních předpisů či soudních rozhodnutí. Například společnost Coca-Cola, která již od roku 1915 začala používat speciální tvarovanou láhev jako rozlišovací prvek jejích výrobků, úspěšně zaregistrovala tvar této láhve jako federální ochrannou známku až v roce 1960.52 4.1.2
Ochranná známka tvořená výlučně barvou Dalším druhem netradiční ochranné známky je označení, které je tvořeno
pouze barvou nebo skupinou barev. Zápis označení, kde je barva spojená s jinými prvky, je bezproblémový, ale zápis označení stávající se ze samotné barvy bylo předmětem mnoha sporů. Vyvstaly otázky, zda přiřčení výhradních práv ke konkrétní barvě nezpůsobí vyčerpání palety barev na základě jejich omezeného množství a nezpůsobí tím tak zánik hospodářské soutěže. Další hrozbou byly možné spory, které by vznikly z dohadů o barevných odstínech. Evropský soudní dvůr se v roce 2003 pozitivně vyjádřil k možnému zápisu barvy jako ochranné známky, když reagoval na předběžnou otázku k případu Libertel v. známkový úřad v Beneluxu, který odmítl společnosti Libertel zapsat oranžovou barvu jako ochrannou známku pro telekomunikace.53 Soud dospěl k závěru, že barva jako taková může být označením tvořícím ochrannou známku za předpokladu, že je graficky znázorněna tak, že je označení jasné, přesné, samostatné, stejně přístupné, srozumitelné, trvalé a objektivní. Samotná předloha barvy tudíž není dostačující, ale stane se plně dostačující v případě, že je znázorněna pomocí mezinárodně uznávaného identifikačního kódu.54 Také v USA patří výlučně barevná označení k zápisu-schopným ochranným známkám, což bylo potvrzeno rozhodnutím Nejvyššího soudu USA v případě Qualitex v. Jacobson Products,55 když Nejvyšší soud USA odsouhlasil zápis zeleno51
Protectability of Three-Dimensional Marks. INTA. [Online] 7. květen 1997. [Citace: 28. říjen 2011.] http://www.inta.org/Advocacy/Pages/ProtectabilityofThree-DimensionalMarks.aspx. 52 Frost, Randall. Trademarking: Senses and Sensibility. BrandChannel. [Online] 26. duben 2004. [Citace: 28. říjen 2011.] http://www.brandchannel.com/features_effect.asp?pf_id=207. 53 Libertel Groep BV v. the Benelux Trade Mark Office. C-104/01, Lucemburk: ESD, 2003. 54 Can an odour, sound, or colour be a trademark? ESA intellectual property. [Online] 8. prosinec 2004. [Citace: 28. říjen 2011.] http://www.esa.int/esaMI/Intellectual_Property_Rights/SEMZIKXDE2E_0.html. 55 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc. 514 U.S. 159, Washington, D.C.: U.S. Supreme Court, 1995.
32
zlatého označení jako federální ochranné známky pro potahy na žehlicí prkna. Vzhledem k tomu, že ale samotné barvy nemají rozlišovací způsobilost, soud omezil podmínky pro zápis barevných označení pouze na taková, která získala tzv. druhotný význam. Druhotný význam mají označení za situace, kdy si spotřebitelé asociují danou barvu s konkrétním produktem či službou, tudíž i obchodní značkou, a tím tato označení ulehčují identifikaci původu výrobků. Což ve výsledku znamená, že barevná označení nemohou být zapsána do federálního rejstříku, aniž by tato označení nebyla dříve užívána a nestala se tak příznačná pro výrobky či služby daného podniku. Dále pro zápisnou způsobilost platí zákaz účelné funkčnosti stejně jako pro prostorové ochranné známky.56 4.1.3
Zvuková ochranná známka Jiným druhem netradiční ochranné známky je ochranná známka zvuková, kde
zvuk představuje označení, pomocí něhož je identifikován původ výrobků či služeb. V legislativě Evropské unie tento druh ochranných známek přímo zakotven není, ale Evropský soudní dvůr stanovil, že zvuková označení mohou být zapsána jako ochranné známky v případě, že jejich užíváním je umožněno odlišit výrobky či služby jednoho podniku od druhého. Stejně jako ostatní druhy ochranných známek i označení zvuková musí být dle směrnice č. 89/104 i nařízení č. 40/1994 graficky znázornitelná. To potvrdil Evropský soudní dvůr svým rozhodnutím v předběžné otázce k případu Shield mark B.V. v Joost Kist, když usoudil, že grafická znázornitelnost pouhým popisem zvuku není dostatečná a je tedy nutný například notový zápis pro jednoznačnost zvukového označení.57 To by ovšem vylučovalo ze zápisu jakákoli zvuková označení, která nebylo možno znázornit notovým zápisem. Proto se také stalo, že americká filmová společnost Metro Goldwyn Mayer Lion Corp. (MGM) v roce 1996 neuspěla s přihláškou ochranné známky tvořené řevem lva, i přesto, že dodala sonogram tohoto konkrétního lvího řevu.58 Zatímco evropský úřad OHIM přihlášku zvukové ochranné známky odmítl, americký úřad USPTO ji již v roce 1985 přijal.59 Až v roce 2005 nastala v evropské legislativě změna, když OHIM začal akceptovat sonogramy jako grafické znázornění zvukových označení v případě, že 56
Non-Conventional Trademarks. IPpro Services. [Online] 15. březen 2009. [Citace: 28. říjen 2011.] http://www.ipproinc.com/admin/uploads/Non-Conventional_Trademarks_-_Feb_24,_2009_59.pdf. 57 Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex. C-283/01, Lucemburk: ESD, 2003. 58 Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. 143891 OHIM.1. duben 1996. Zvuková. 59 Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. 1395550 USPTO. 15. srpen 1985. Zvuková.
33
jsou doprovázeny nahrávkou daného zvuku.60 A tak výše uvedená společnost přihlásila k ochraně řev lva v roce 2006, kterou tentokrát Úřad přijal a následně i ochranu přiznal.61 Otázku, zda v USA může být zvuk ochrannou známkou, zodpověděl US Trademark Trial and Appeal Board pozitivně, když na základě testu v případě General Electric Broadcasting konstatoval, že: „závisí na sluchovém vnímání posluchače, které může být stejně prchavé jako zvuk sám, pokud zvuk není natolik odlišný nebo výrazný, že se vryje do podvědomí posluchače, který při poslechu tohoto zvuku zbystří a asociuje zvuk s jeho původem nebo událostí, která se k němu váže“.62 Dle US Trademark Manual of Examining Procedure jsou zvukové ochranné známky definované jako „označení, která identifikují a odlišují výrobek nebo službu pomocí zvukových prostředků a ne vizuálních“.63 Proto také není žádoucí při podání přihlášky dodávat grafické znázornění označení, ale jeho ukázku a/nebo popis (například notový zápis). Jako každý jiný druh ochranných známek i zvuk musí být dostatečně charakteristický, aby splnil podmínku rozlišovací způsobilosti. US Trademark Trial and Appeal Board definoval dvě skupiny zvuků. Do první skupiny patří zvuky jedinečné, odlišné, příznačné a do druhé skupiny pak zvuky běžné. Zatímco zvuky z první skupiny plní podmínku rozlišovací způsobilosti, zvuky z druhé pro svůj možný zápis potřebují nabýt již zmiňovaný druhotný význam. Musí být tedy užívány, aby se staly příznačnými.64 Nejen rozlišovací způsobilost může být ale důvodem k zamítnutí zvukové ochranné známky, ale také již zmíněný „princip funkčnosti“. Příkladem může sloužit snaha společnosti Harley-Davidson, která se snažila zaregistrovat zvuk motoru motorky Harley Davidson. V roce 1994 společnost podala přihlášku s popisem ochranné známky jako „označení sestávající se z výfukového zvuku motocyklů, který je způsoben V-twin motorem při provozu těchto motocyklů“.65 To mělo za následek zvednutí vysoké vlny odporu ve formě námitek proti této přihlášce ze stran konkurence, která argumentovala tím, že při výrobě 60
OHIM. Manual Concerning Proceedings Before OHIM. 2010, 7.6.1. Sound marks. Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. 5170113 OHIM. 29. červen 2006. Zvuková. 62 General Electric Broadcasting Co. 199 USPQ 560, 563, Alexandria: USPTO, Trademark Trial and Appeal Board, 1978. 63 Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP). USPTO. 7. vydání. 2010, kapitola 1202.15. 64 Id. 65 Harley-Davidson, Inc. 74485223 USPTO, 1. únor 1994. Zvuková. 61
34
motocyklů tohoto druhu jsou užívány stejné motory, a proto i výsledné motocykly, i když různých značek, vydávají stejný zvuk při jejich provozu. Po mnohaletých sporech Harley-Davidson vzal přihlášku zpět.66 4.1.4
Čichová ochranná známka Jedna z nejproblematičtějších netradičních ochranných známek je známka
čichová. Ve srovnání se známkami zvukovými či barevnými je také zapsaných čichových ochranných známek zdaleka nejméně. Důvodů se nabízí hned několik, od nemožnosti zachytit vůni graficky, přes obtížné odlišení jedné vůně od druhé, až po nejednoznačnost slovního popisu vůní. Pouhý popis vůně je do velké míry subjektivní a nemůže tak zajistit rozpoznání a odlišení jedné vůně od druhé. To potvrdil i Evropský soudní dvůr v předběžné otázce u případu Sieckmann v. německý patentový úřad, kdy se Ralf Sieckmann dožadoval ochrany na vůni popsanou v přihlášce jako „balzámově ovocná s lehkým nádechem skořice“, kterou německý patentový úřad zamítl. Evropský soudní dvůr potvrdil zamítnutí zápisu této ochranné známky, nicméně se zároveň pozitivně vyjádřil k možnosti ochrany označení, která jako taková nejsou graficky znázornitelná (nejen čichové ochranné známky, ale především i zvukové). Stanovil, že „ochranná známka se může skládat z označení, které samo o sobě není možné vnímat vizuálně jen v případě, že je znázorněno graficky pomocí obrázků, křivek nebo znaků a že takové znázornění je jasné, přesné, samostatné, snadno přístupné, srozumitelné, trvalé a objektivní.“67 I přesto, že přihláška Ralfa Sieckmanna obsahovala popis včetně chemického vzorce a vzorku této vůně, nebyl Ralf Sieckmann úspěšný, což Evropský soudní dvůr zdůvodnil tím, že chemický vzorec není dostatečně srozumitelný, slovní popis není dostatečně jasný a objektivní a vzorek není dostatečně stálý a navíc není grafickým znázorněním. Z výše uvedeného vyplývá, že ochrana čichových označení je v EU veskrze možná, ale zatím se nenašel způsob, jak čichové ochranné známky znázornit, aby ono znázornění vyhovovalo evropské legislativě a dosavadní judikatuře.
66
Harley-Davidson Quits Trying to Hog Sound. O'Dell, John. Los Angeles: Los Angeles Times, 2000. http://articles.latimes.com/2000/jun/21/business/fi-43145. 67 Sieckmann v. Germna Patent Office. C-273/00, Lucemburk: ESD, 2002.
35
V USA je celkové pojetí netradičních ochranných známek mnohem liberálnější a to především kvůli tomu, že u čichových, zvukových a ostatních nevizuálních ochranných známek není nutné dokládat ono pověstné grafické znázornění. Nicméně je nutné, aby byl popis těchto označení dostatečně charakteristický a bylo prokázáno jejich užívání.68 První čichová ochranná známka v USA je z roku 1990, kdy osoba Clarke přihlásila k ochraně vůni s popisem „pronikavá, svěží, květinová vůně připomínající květy plumérie“ na šicí nitě a vyšívací příze.69 Nicméně ani tomuto označení nebyla přiznána ochrana do doby, než jeho majitel dokázal druhotný význam užíváním v obchodě. Protože bez toho užívání shledal Trademark and Appeal Board označení účelně funkčním a takováto označení, typicky parfémy či osvěžovače vzduchu, jsou vyloučeny ze zápisu.70 Liberálnější přístup ze strany USA dokazuje i počet zaregistrovaných čichových ochranných známek, kterých je u USPTO platných momentálně čtrnáct,71 zatímco u OHIM jen jedna, jejíž platnost již vypršela.72 4.1.5
Pohybová ochranná známka Díky rozmachu multimediální produkce přišly „do kurzu“ ještě méně tradiční
ochranné známky, než předešlé. Jedná se například o pohybové ochranné známky, gesta či hologramy. Tento typ ochranných známek zpravidla vyžaduje jejich ztvárnění v různých
sekvencích,
aby bylo
zřetelné,
jak
ochranná
známka
funguje.
Z multimediálních ochranných známek jsou pravděpodobně nejznámější pohybové ochranné známky. Podle pravidel praxe precedenčního známkového práva USA musí grafické znázornění zobrazit buď jeden moment pohybu, nebo maximálně pět statických snímků, které dokládají různé momenty pohybu. Přičemž grafické znázornění musí doprovázet jeho popis, vysvětlující pohyb.73 Vzhledem k tomu, že zachycení pohybu na maximálně pěti statických snímcích není zdaleka jednoduché, přesný a jasný popis doprovázející ilustraci je v tomto případě zcela zásadní. Pohybová ochranná známka Společenství může být zapsána v případě, že splňuje podmínku grafické znázornitelnosti a má nebo získala dostatečnou rozlišovací
68
Rules of Practice in Trademark Cases. 37 C.F.R. 2010, § 2.51. Clarke. High impact, fresh, floral fragnance reminiscent of plumeria blossoms. 1639128 USPTO, 18. říjen 1988. Čichová. 70 Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP). USPTO. 7. vydání. 2010, kapitola 1202.13. 71 Na základě vlastní rešerše v Trademark Electronic Search System (TESS). USPTO. 72 Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing. THE SMELL OF FRESH CUT GRASS. 428870 OHIM, 11. 12 1996. Čichová. 73 Rules of Practice in Trademark Cases. 37 C.F.R. 2010. § 2.52. 69
36
způsobilost. Stejně tak jako v USA i v EU jsou přihlášky pohybových ochranných známek doprovázeny grafickým znázorněním zobrazující sekvenční pohyb.74
Počet zapsaných platných ochranných známek dle druhu k 1.1.2012 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 slovní USA EU
1246116 405271
obrazová+k ombinovaná 509275 261820
prostorová 4633 3282
tvořená barvou 362 238
zvuková
čichová
125 122
14 0
Graf 1: Počet zapsaných platných ochranných známek dle druhu k 1.1.201275
74
Non-Conventional Trademarks. IPpro Services. [Online] 15. březen 2009. [Citace: 28. říjen 2011.] http://www.ipproinc.com/admin/uploads/Non-Conventional_Trademarks_-_Feb_24,_2009_59.pdf. 75 Na základě vlastní rešerše v Trademark Electronic Search System (TESS). USPTO a CTM-ONLINE. OHIM.
37
5 Právo na známku Označení, která mohou tvořit ochrannou známku, byla uvedena v předchozí kapitole. V kapitole o právu na známku bude pojednáno o tom, kdo může označení přihlásit k ochraně, zdali musí být přihlašovatel zastupován a jaké jsou požadavky na označení, které má tvořit ochrannou známku.
5.1 Přihlašovatel ochranné známky, zastoupení přihlašovatele Dle amerického i evropského práva může být přihlašovatelem ochranné známky kterákoli fyzická či právnická osoba, včetně veřejnoprávních subjektů. Není kladena podmínka, aby přihlašovatel byl osobou podnikající. Sídlo či bydliště přihlašovatele může být jak na území ochrany, tak mimo něj. Nicméně právní předpisy se do jisté míry liší v přístupu k zastoupení přihlašovatele ochranné známky.76,77 Dle nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství „musí být fyzické nebo právnické osoby, které nemají na území Společenství bydliště nebo sídlo ani skutečnou průmyslovou či obchodní pobočku, před úřadem zastoupeny v každém řízení, s výjimkou podání přihlášky ochranné známky Společenství“.78 Nařízení dále specifikuje, kdo je oprávněn zastupovat fyzické či právnické osoby před úřadem. Jsou jimi advokáti oprávnění vykonávat činnost na území některého členského státu a mající sídlo na území Evropské unie, a dále kvalifikovaní zástupci zapsaní v seznamu OHIM, oprávnění zastupovat ve věcech ochranných známek před ústředním orgánem průmyslového vlastnictví členského státu a mající taktéž sídlo na území Evropské unie.79 Při řízení před USPTO povinnost zastoupení stanovena není. Nicméně je doporučeno nechat se zastoupit v případě, že přihlašovatel není znalý ve věcech zápisného či jiného řízení před USPTO. Federální pravidla praxe stanovují podmínky, na jejichž základě je zástupce oprávněn zastupovat přihlašovatele či majitele ochranných známek před USPTO. To vede rejstřík zástupců, kterými jsou buď 76
Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP). USPTO. 7. vydání. 2010. Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. 2009. 78 Id. Čl. 92(2) 79 Id. Čl. 92 77
38
advokáti zapsaní u komor při Nejvyšších soudech jednotlivých států USA, nebo agenti, kteří složili příslušnou zkoušku před USPTO. Agenti však nemohou vystupovat před soudy, ani činit některé úkony, které jsou státem, ve kterých mají bydliště či sídlo, považovány za výkony advokátní praxe. Pokud bydliště či sídlo přihlašovatele není na území USA, není sice povinností, avšak je vhodné jmenovat tamějšího zástupce již z důvodu zřízení doručovací adresy. V případě, že takovýto zástupce není jmenován, veškerá oznámení a dokumenty, týkající se průběhu řízení, jsou předány předsedovi USPTO. Zahraniční zástupci (s výjimkou kanadských advokátů za určitých okolností) nejsou k zastupování před USPTO oprávněni.80,81 Podle amerických i evropských předpisů je tedy zahraničním přihlašovatelům umožněno podat přihlášku ochranné známky bez zastoupení. V dalších krocích zápisného řízení, při odstraňování nedostatků přihlášky a v řízení námitkovém, stanovuje evropský předpis povinnost zastoupení, zatímco americký předpis se omezuje na pouhé doporučení nechat se zastoupit odborným zástupcem. V řízení před USPTO je zvykem, že examinátor sám uvádí svá doporučení pro odstranění závad. Americký úřad USPTO navíc poskytuje elektronickou cestou všem přihlašovatelům velmi širokou a propracovanou nabídku odpovědí a řešení problémů, které v průběhu zápisného řízení mohou nastat. Přihlašovateli, který disponuje znalostmi řízení před USPTO je tak umožněno, aby v jednoduchých případech na úřední výměr odpověděl bez zastoupení.
5.2 Požadavky na označení tvořící ochrannou známku 5.2.1
Ochranná známka Společenství Dle nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství mohou
ochrannou známku Společenství tvořit všechna označení, schopná grafického ztvárnění, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků. Přihlašované označení tedy musí splňovat podmínku grafické znázornitelnosti a rozlišovací způsobilosti.
80 81
Rules of Practice in Trademark Cases. 37 C.F.R. 2010. Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP). USPTO. 7. vydání. 2010.
39
Nařízení také umožňuje zápis tzv. kolektivních ochranných známek Společenství. Ty mají rozlišovat výrobky nebo služby členů sdružení, které je majitelem známky, od výrobků nebo služeb jiných podniků. Kolektivní známku Společenství mohou tvořit, na rozdíl od ostatních známek, i označení, která mohou v obchodě sloužit k označení zeměpisného původu výrobku nebo služby. O zápis kolektivní známky Společenství mohou požádat sdružení výrobců, poskytovatelů služeb nebo obchodníků. Přihlašovatel kolektivní známky Společenství musí předložit kromě obvyklých náležitostí ještě pravidla týkající se užívání známky, určující osoby, které jsou oprávněny známku užívat, podmínky členství ve sdružení, jakož i případné podmínky pro užívání známky, včetně sankcí.82 V následující části práce budou rozebrány důvody, které vedou nebo mohou vést k zamítnutí přihlášky ochranné známky. Důvody zamítnutí zápisu se rozlišují na absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti, které OHIM zkoumá ex officio, tedy z úřední povinnosti, a na důvody relativní, kterými jsou starší práva jiných osob, než osoby přihlašovatele.
Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti mají objektivní charakter. Zápis označení, které je přihlašované k ochraně, je zamítnut v případě, že označení vykazuje některé z vlastností, které jsou taxativně uvedeny v článku 7 nařízení Rady (ES) 207/2009. Přihláška se zamítne: 1)
nevyhovuje-li přihlašované označení definici ochranné známky Společenství
uvedené v článku 4 - tzn., že přihlašované označení nelze graficky znázornit nebo není způsobilé rozlišit výrobky či služby jiných osob ((čl. 7(1)(a)); -
CTM 1122118
-
Přihlašovatel: EDEN s.a.r.l.
-
Třída: 3, 16, 18, 25
EDEN s.a.r.l. požadoval zápis čichového označení, s popisem „vůně zralé jahody“ doplněné o výše uvedené barevné vyobrazení, jako ochranné známky Společenství pro výše uvedené třídy výrobků. Přihláška čichového označení byla 82
Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. 2009.
40
zamítnuta mimo jiné z důvodu neschopnosti grafického ztvárnění. To potvrdil i odvolací senát ve svém rozhodnutí, kdy usoudil, že popis „vůně zralé jahody“ není „objektivní, jasný a přesný“.83 2)
nemá-li přihlašované označení rozlišovací způsobilost (čl. 7(1)(b)); -
CTM 8279267
-
Přihlašovatel: Nike International Ltd.
-
Třída: 25 obuv
Z výše uvedeného grafického ztvárnění přihlašované ochranné známky Společenství lze snadno dovodit, že označení nebylo dostatečně distinktivní pro jeho možný zápis. Zajímavostí je, že tato ochranná známka byla úspěšně zapsána primárním zápisem jako federální ochranná známka v roce 2009 v USA na základě jejího předchozího užívání v obchodě již od roku 1986.84 3)
je-li známka tvořena výlučně označeními nebo údaji, které mohou v některém z
členských států sloužit v obchodě k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku či poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností (čl. 7(1)(c)) - označení druhová a popisná); -
CTM 8356925
-
Název: 1952
-
Přihlašovatel: Oy Hartwall Ab
-
Třída: 33 long drinky, alkoholické nápoje založené na ginu
Nejen, že výše uvedená přihlašovaná ochranná známka Společenství postrádala rozlišovací způsobilost a nesplňovala tak základní definici ochranné známky, ale navíc se jednalo o označení popisné, když byl název známky dán rokem uvedení výrobku na trh, pro který měla být známka zapsána.85
83
EDEN SARL v. OHIM. C-305/04, Lucemburk: ESD, 2005. Nike, Inc. 77621442 USPTO, 25. listopad 2008. Obrazová. 85 Long drinks. HARTWALL. [Online] 26. březen 2008. [Citace: 15. říjen 2011.] http://www.hartwall.fi/en/Products/Drinks/Long-drinks/Hartwall-Original-Gin-Long-Drink/. 84
41
4)
je-li označení tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které jsou obvyklé v
běžném jazyce některého členského státu nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech (čl. 7(1)(d)). -
CTM 5442711
-
Název: PREMIUM
-
Přihlašovatel: Enologica Vason SRL
-
Třída: 1, 30
Označení je tvořeno pouze slovem „premium“, které je latinského původu a vyjadřuje něco vysoce kvalitního, luxusního. Je to běžné slovo v anglickém jazyce a navíc je obecně srozumitelné z důvodu jeho mezinárodního užívání. Jedná se tedy o označení obvyklé v běžném jazyce některého členského státu. V současné době je na území Evropské unie, tedy na území, kde jednotně funguje ochranná známka Společenství, 23 oficiálních jazyků. Jak bude zmíněno dále, přihlášku ochranné známky Společenství je možné podat v kterémkoli oficiálním jazyce Evropské unie. Proto je velmi důležité, aby ochranné známky, především slovní, nebyly tvořeny označeními druhovými ani popisnými v žádném z oficiálních jazyků. Nedostatek rozlišovací způsobilosti označení může mít u slovních označení příčinu v nedostatku rozlišovací schopnosti jejich sémantického obsahu, u grafických označení v nedostatku rozlišovací schopnosti grafických prvků. Označení druhová a popisná a označení obvyklá v obchodním styku ze své podstaty rovněž postrádají rozlišovací schopnost. Nedostatek rozlišovací schopnosti a absolutní zápisnou nezpůsobilost zmíněných označení lze překonat, jestliže přihlašované označení získalo užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro něž je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost neboli druhotný význam. Ochranné známky tohoto druhu lze tedy zapsat až v případě, že přihlašovatel prokáže, že se staly užíváním příznačnými pro výrobky a služby daného podniku.86 Článek 7 zmíněného nařízení vyjmenovává další absolutní důvody vedoucí k zamítnutí zápisu ochranné známky: 86
Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. 2009.
42
5)
je-li označení tvořeno výlučně tvarem, který je dán samotnou povahou výrobku,
nebo tvarem výrobku nezbytným pro dosažení technického výsledku, případně tvarem, který dodává výrobku podstatnou hodnotu (čl. 7(1)(e)); -
CTM 3612108
-
Přihlašovatel: Kuhn Medizinische Instrumente und SportStrips Handel GmbH
-
Třída: 3 jelení lůj
Označení, které mělo být zapsáno jako ochranná známka Společenství, znázorňovalo výlučně jelení lůj, tedy tvar výrobku, pro který měla být ochranná známka Společenství zapsána. 6)
označení, která odporují veřejnému pořádku nebo přijatým morálním zásadám
(čl. 7(1)(f)); -
CTM 5641725
-
Přihlašovatel: COUTURE TECH LIMITED
-
Třída: 16, 24, 25
Označení, přihlašované jako ochranná známka Společenství, představuje znak Sovětského svazu a odporuje tak morálním zásadám. 7)
označení, která jsou takové povahy, že mohou v některém členském státě klamat
veřejnost, např. ohledně povahy, jakosti nebo zeměpisného původu výrobku nebo služby (čl. 7(1)(g)); -
CTM 5559539
-
Název: MOHITO
-
Přihlašovatel: ZATKA s.r.o.
-
Třída: 32
Označení, přihlašované jako ochranná známka Společenství, je přepisem španělské výslovnosti slova „mojito“, tradičního kubánského koktejlu. Spotřebitel by byl tedy klamán ohledně zeměpisného původu výrobku.
43
8)
označení, k jejichž zápisu nedaly příslušné orgány souhlas a musí být zamítnuta
podle článku 6 ter Pařížské úmluvy (čl. 7(1)(h)); -
CTM 6619662
-
Přihlašovatel: Giorgio Vidali
-
Třída: 35
Označení, přihlašované jako ochranná známka Společenství, obsahuje symbol bílého kříže na červeném podkladu, tedy švýcarské státní vlajky a znaku a porušuje tak článek 6ter Pařížské úmluvy. 9)
označení obsahující jiné znaky, emblémy nebo erby, než ty, na které se vztahuje
článek 6 ter Pařížské úmluvy, a která představují zvláštní veřejný zájem, pokud příslušný orgán nedal souhlas k jejich zápisu (čl. 7(1)(i)); -
CTM 930776
-
Přihlašovatel: Eurostate Netherlands I B.V.
-
Třída: 35, 36, 37
Označení, přihlašované jako ochranná známka Společenství, zobrazuje znak Eura jako jednotné společné měny eurozóny a představuje tak zvláštní veřejný zájem. 10)
ochranné známky pro vína nebo lihoviny, které obsahují zeměpisné označení
nebo sestávají z takového označení, ve vztahu k takovým vínům nebo lihovinám, které nemají uváděný původ (čl. 7(1)(j)); -
CTM 8943681
-
Název: OUZO 69
-
Přihlašovatel: Worldwide Spirits Supply Inc., Virgin Islands (Spojené království)
-
Třída: 33 alkoholické nápoje kromě piva
Označení, přihlašované jako ochranná známka Společenství, je tvořeno slovem „OUZO“, což je druh anýzového alkoholického nápoje původem z Řecka představující symbol řecké kultury. Přičemž výrobky, pro které měla být ochranná známka Společenství zapsána, původ z Řecka nemají.
44
Všechny výše uvedené důvody platí, i když jako důvody k zamítnutí existují jen v části Evropské unie.87
Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti Pokud OHIM shledá přihlašované označení zápisu-schopným, přihlášku ochranné známky Společenství zveřejní, aby se třetí strany mohly domáhat svých případných práv v tzv. námitkovém řízení (konkrétní procedurální postup bude popsán v kapitole řízení o přihlášce ochranné známky). V rámci toho námitkového řízení mohou uplatnit svá práva ti, -
kteří vlastní prioritně starší ochrannou známku,
-
v jejichž neprospěch byla ochranná známka přihlášena tzv. nehodným jednatelem či zástupcem,
1)
-
kteří užívají v obchodním styku starší nezapsané označení,
-
kteří vlastní prioritně straší ochrannou známku s dobrým jménem.88
Starší ochranná známka Starší ochrannou známkou jsou míněny: -
starší ochranná známka Společenství,
-
starší národní ochranné známky zapsané v členských zemích EU nebo Úřadem Beneluxu,
-
starší mezinárodní ochranné známky zapsané s účinky pro EU nebo členský stát EU,
-
přihlášky výše vyjmenovaných ochranných známek s podmínkou jejich pozdějšího zápisu,
-
obecně známé ochranné známky ve smyslu článku 6bis PUÚ.89
a)
Přihlášená ochranná známka Společenství se nezapíše v případě, že starší
ochranná známka je shodná s namítanou ochrannou známkou Společenství a že
87
Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. 2009. Ibid. 89 Ibid. 88
45
jsou nárokovány totožné výrobky nebo služby jako jsou ty, které chrání starší ochranná známka.90 Příklad: Přihlašovaná ochranná známka Společenství „GALLUP“ vs. finská ochranná známka „GALLUP“ pro totožné výrobky a služby → zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství.91 b) Přihláška ochranné známky Společenství nebude zapsána, existuje-li, z důvodu totožnosti nebo podobnosti označení a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, které ochranné známky označují, pravděpodobnost záměny u relevantní části veřejnosti (včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou).92 Pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti existuje, pokud je zveřejněné označení natolik podobné starší ochranné známce, užívané pro označování stejných či podobných výrobků nebo služeb, že spotřebitel může být uveden v omyl, pokud jde o původ těchto výrobků nebo služeb. Přičemž rozhodující je hledisko průměrného spotřebitele, tedy toho, komu je výrobek nebo služba určena. Konstatování pravděpodobnosti záměny se zakládá na zhodnocení podobnosti samotných označení, přičemž významnou roli hraje dominantní distinktivní prvek označení, a dále podobnosti výrobků a služeb. Záměna je přitom posuzována ze tří hledisek: vizuálního, fonetického a významového.93 Příklad: Přihláška ochranné známky Společenství
vs. starší
německá ochranná známka „DA VINCI“ → zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství z následujících důvodů: -
podobnost výrobků a služeb: nárokované výrobky jsou součástí širšího seznamu starší známky,
-
vizuální hledisko: shodný dominantní prvek označení „VINCI“, nedostatek rozhodných podstatných odlišností mezi označeními,
-
fonetické hledisko: označení jsou foneticky podobná (zvuk shodný ve společné části),
90
Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. 2009. Suomen Gallup Oy v. Gallup, Inc. B8534 Alicante: OHIM, Opposition Division, 1998. 92 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. 2009. 93 OHIM. Manual Concerning Proceedings Before OHIM. 2010. 91
46
-
významové hledisko: skutečnost, že se označení shodují v jednom prvku je ze sémantického hlediska zanedbatelná z důvodu neexistence významu těchto označení.94
2)
Nehodný jednatel/zástupce Přihláška ochranné známky Společenství se nezapíše v případě, že jednatel nebo
zástupce majitele ochranné známky podal přihlášku ochranné známky svým jménem a bez souhlasu majitele. Předchozí neplatí pouze tehdy, že by tento jednatel nebo zástupce své jednání řádně odůvodnil.95 Příklad: Přihláška ochranné známky Společenství „BraBall“ vs. starší americká ochranná známka „BRABALL“ → zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství z následujících důvodů: -
přihlašovatel byl v obchodním styku s vlastníkem starší ochranné známky (namítaná ochranná známka může být registrována kdekoli, i mimo EU),
-
přihláška ochranné známky Společenství byla podána jménem přihlašovatele bez souhlasu vlastníka starší ochranné známky,
-
přihlašované označení shodné se starší namítnou ochrannou známkou,
-
přihlašovatel neuspěl se zdůvodněním svého jednání (registrace ochranné známky v EU odsouhlasena v emailové korespondenci, bez ujasnění přihlašovatele).96
3)
Nezapsané označení Přihláška ochranné známky Společenství se nezapíše na základě námitek
majitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku v některém ze států unie, jehož význam není pouze místní. A to v případě, že práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství, respektive přede dnem práva přednosti a současně toto označení 94
Hans-Georg Müller v. Estheme Fashion Sarl. B1374711 Alicante: OHIM, Opposition Division, 2010. 95 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. 2009. 96 Kieu Thi-Bich Phan v. Wendy Oostveen-Kouwenhoven. B1232307, Alicante: OHIM, Opposition Division, 2009.
47
poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky. Výše uvedené podmínky je nutno splnit kumulativně, tedy neúspěch v prokázání jedné z podmínek vede k zamítnutí námitek jako takových.97 Příklad: Přihláška ochranné známky Společenství
vs. starší
švédské obchodní jméno „NEWPORT- In & Exterior“ → zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství z následujících důvodů: -
označení naplňovalo shora uvedené podmínky kladného posouzení námitek,
-
označení taktéž poskytovalo svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky a to na základě švédského předpisu upravujícím obchodní jméno a jeho ochranu,
-
prokázána pravděpodobnost záměny přihlašované ochranné známky Společenství s obchodním jménem.98
4)
Starší ochranná známka s dobrým jménem Přihláška ochranné známky Společenství se nezapíše, pokud je totožná se starší
ochrannou známkou nebo je jí podobná a pokud má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána. Musí se přitom jednat o starší ochrannou známku Společenství, jež má v rámci EU dobré jméno nebo o starší ochrannou známku národní, která má dobré jméno v příslušném členském státě EU. Užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by přitom neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.99 Příklad: Přihláška ochranné známky Společenství „MARBORO“ vs. starší ochranná známka Společenství „MARLBORO“ mající dobré jméno v rámci EU → zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství z následujících důvodů: -
vysoký stupeň podobnosti označení,
-
dobré jméno starší ochranné známky Společenství na celém území EU a pro všechny výrobky, pro které je zapsána,
97
Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. 2009. Newport In & Exterior i Stockholm AB v. Newport Collection AB. B1122128, Alicante: OHIM, Opposition Division, 2009. 99 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. 2009. 98
48
-
neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména starší známky,
-
předložení důkazů o užívání napadené přihlášky ochranné známky Společenství.100
Relativní důvody pro zamítnutí zápisu nezahrnují starší práva, plynoucí z ochrany jména, osobnosti, autorského díla, ani z ochrany jiného průmyslového vlastnictví. Držitelé těchto práv musí uplatnit svá práva ve zvláštním řízení návrhem na prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou. 5.2.2
Ochranná známka v USA V USA není zákonem stanovena pro zápisnou způsobilost podmínka grafické
znázornitelnosti, jak bylo zmíněno v kapitole rozebírající jednotlivé druhy ochranných známek. Proto je v USA možný zápis určitých druhů ochranných známek, který je zatím v rámci jednotné právní úpravy ochranné známky Společenství vyloučen (viz čichová ochranná známka). Pojem kolektivní ochranné známky zná i americké známkové právo a od evropského se téměř neliší. Podle Lanham Act je kolektivní známkou ochranná známka užívaná členy sdružení, nebo kterou tito členové sdružení chtějí bona fide užívat a je přitom schopna primárního zápisu. Takováto kolektivní ochranná známka tak poukazuje na členství v daném sdružení.101 Stejně jako u kolektivní ochranné známky Společenství je u kolektivní americké ochranné známky, kromě požadavků shodných s klasickou ochrannou známkou, nutné specifikovat osoby oprávněné známku užívat, jejich vztah k přihlašovateli a míru kontroly přihlašovatele nad užíváním známky.102 Jak již bylo dříve zmíněno, práva na ochrannou známku v USA je možné získat dvěma způsoby. Buď jejím pouhým užíváním v obchodě (obchodním styku), nebo přihlášením ochranné známky k zápisu. Před zápisem ochranné známky je nutné doložit důkaz o užívání ochranné známky, nebo předložit čestné prohlášení o záměru v dobré víře ochrannou známku užívat (bona fide intent to use – ITU) v blízké 100
Philip Morris Products S.A. v. Eurocima S.L. B1312653, Alicante: OHIM, Opposition Division, 2010. 101 United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Act - Lanham Act. 1946. 102 Rules of Practice in Trademark Cases. 37 C.F.R. 2010.
49
budoucnosti a skutečné užívání následně doložit. Zápis ochranné známky může být federální nebo státní, přičemž záleží, na jak velkém teritoriu je nebo bude známka užívána. V případě mezistátního užívání v obchodě, respektive v případě užívání s důsledky projevujícími se v dalším státě, může přihlašovatel žádat o federální zápis, v případě užívání na území jen jednoho státu je možné žádat o zápis na státní úrovni, tedy přihlášením ochranné známky k zápisu u patentového úřadu ve státě, kde je nebo bude známka užívána. V další části kapitoly bude výhradně pojednáváno o právech na federální ochrannou známku. Aby mohla být ochranná známka zapsána na federální úrovni v souladu s Lanham Act, musí splňovat určité podmínky. Podobně jako u ochranné známky Společenství, také u federální ochranné známky existují důvody, které znemožňují primární zápis ochranné známky do rejstříku USPTO.
Důvody nezpůsobilosti primárního federálního zápisu ochranné známky Lanham Act ve své první části o primárním zápisu taxativně uvádí ochranné známky, které nejsou schopny primárního federálního zápisu.103 1)
Zaměnitelné ochranné známky (confusingly similar) §2(d) Do rejstříku USPTO se nezapíší taková označení, která se natolik podobají již
zapsané ochranné známce (nebo ochranné známce již užívané v obchodě), že by mohlo jejich užíváním dojít k záměně, omylu nebo klamání. Takovéto ochranné známky nejsou schopny ani sekundárního zápisu.104 Pravděpodobnost záměny vychází z míry podobnosti známek a vzájemné souvislosti příslušného zboží nebo služeb. Základním principem určení zaměnitelnosti známek je porovnání známek jako celku (ve vzhledu, zvuku, významu a obchodním účinku) s ohledem na zboží nebo služby, pro které je uplatňována. Zaměnitelnost tedy není konstatována na základě rozebírání jednotlivých částí označení, nicméně je možné zamítnout zápis z důvodu zaměnitelnosti nosných prvků označení tvořících jeho celkový charakter. Zboží nebo služby nemusí být identické, aby byla konstatována pravděpodobnost záměny, ale musí být mezi nimi shledána souvislost, která záměnu umožňuje. Dále se zde 103
United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Act - Lanham Act. 1946. BASF Drucksysteme GmbH. 76/018,450, Alexandria: USPTO, Trademark Trial and Appeal Board, 1975.
104
50
uplatňuje tzv. kompenzační princip. Čím podobnější jsou samotná porovnávaná označení, tím vzdálenější mohou být porovnávané seznamy zboží nebo služeb pro konstatování zaměnitelnosti a naopak. Otázkou je tedy zejména, zda může být veřejnost zmatena ohledně původu zboží nebo služeb.105 Příklad: Ochranná známka „ENYCE“ 106 Majitel: L.C. Licensing, Inc. Zboží: oblečení a doplňky určené pro městský životní styl vs. Ochranná známka „ENYCE“ (zápis zamítnut)107 Přihlašovatel: Cary Berman Zboží: automobilové doplňky na zakázku Pravděpodobnost záměny označení „ENYCE“ pro automobilové doplňky s ochrannou známkou „ENYCE“ pro oblečení a módní doplňky. Z příkladu je vidět, že zboží nemusí být identické pro shledání pravděpodobnosti záměny ochranných známek. V tomto případě se jednalo o skupiny zboží, které jsou si blízké - v obou případech šlo o zboží doplňkové.108 Důvodem zamítnutí zápisu přihlašovaného označení je i pravděpodobnost záměny s nezapsaným označením jiného uživatele užívaném v obchodě na území USA. Toto ustanovení se netýká průzkumu z úřední povinnosti z důvodu obtížné dohledatelnosti nezapsaných označení a práv k nim. V případě zásahu do práv z nezapsaných označení je možné se, po publikování přihlášky ve Věstníku, domáhat nezapsání známky v námitkovém řízení. Nezapsané, avšak v obchodě užívané ochranné známky, tzv. common law trademarks, tedy mohou do jisté míry limitovat federální zápis ochranné známky. Dřívější majitel v obchodě užívané známky na konkrétním území USA může zabránit užívat ono označení majiteli zapsané federální ochranné známky na tomto území.109
105
Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP). USPTO. 7. vydání. 2010. L.C. Licensing, Inc. ENYCE. 78977198 USPTO, 20. květen 2004. Slovní. 107 Berman, Cary. ENYCE. 78320850 USPTO, 30. říjen 2003. Slovní. 108 L.C. Licensing, Inc. v. Berman. 86 USPQ2d 1883, USA: Trademark and Trial Appeal Board, 2008. 109 United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Act - Lanham Act. 1946. 106
51
2)
Popisné nebo klamavé ochranné známky (merely descriptive or deceptive) §2(e) a.
Popisné z hlediska charakteru, kvality zboží nebo služeb Ochranná známka „SMARTTOWER“ pro chladící věže.110
b.
Popisné z hlediska zeměpisného (výjimku tvoří označení původu) Ochranná
známka
„GRAND
průvodcovské a turistické služby. c.
CANYON
WEST“
pro
dopravní,
111
Klamavé z hlediska zeměpisného Ochranná známka „KUBA KUBA“ pro cigarety, tabák a obdobné zboží, které nepochází z Kuby, ani není pěstováno z kubánských tabákových semen.112
d.
Pouze příjmení Ochranná známka „DR. BRANDT“ pro kosmetické výrobky.113
e.
Předurčující funkčnost výrobku Ochranná známka „BABIES BEAT“ pro dětské doplňky, jmenovitě dětské láhve.114
Popisné ochranné známky vylučují jejich primární zápis do rejstříku USPTO, avšak je možné, v případě, že splňují ostatní podmínky zápisu a nejedná se o generické známky, žádat o zápis sekundární. Dále je možné, aby popisné známky v čase nabyly rozlišovací způsobilost získáním druhotného významu. Stanou se tedy na základě jejich užívání příznačnými a mohou být následně primárně zapsány. Sekundární zápis ani nabytí rozlišovací způsobilosti nejsou možné u ochranných známek zeměpisně klamavých a ochranných známek předurčujících jejich funkčnost.115
110
Tower Tech, Inc. 64 USPQ2d 1314, USA: Trademark and Trial Appeal Board, 2002. Grand Canyon West Ranch LLC v. Hualapai Tribe. 88 USPQ2d 1501, USA: Trademark and Trial Appeal Board, 2008. 112 Jonathan Drew, Inc. 97 USPQ2d 1640, Alexandria: USPTO, Trademark Trial and Appeal Board, 2011. 113 Cosmetic Dermatology, Inc. 76606583, Alexandria: USPTO, Trademark Trial and Appeal Board, 2006. 114 Babies Beat, Inc. 13 USPQ2d 1729, Alexandria: USPTO, Trademark Trial and Appeal Board, 1990. 115 United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Act - Lanham Act. 1946. 111
52
V USA,
stejně
jako
v EU,
je
rozlišovací
způsobilost
jednou
ze
základních podmínek, které ochranná známka musí splňovat, aby mohla být zapsána do rejstříku USPTO. Na základě soudních rozhodnutí došlo k vytvoření skupin ochranných známek představující spektrum rozlišovací způsobilosti od přirozeně rozlišitelných ochranných známek (inherently distinctive) po ochranné známky zcela nerozlišitelné. Typy ochranných známek z hlediska jejich rozlišovací způsobilosti (od nejvyšší k nejnižší míře ochrany):116 - Fantazijní (fanciful): označení, která byla vymyšlena jen pro účel ochranné známky, nemá žádný jazykový význam, ani spojitost s požadovanými výrobky nebo službami. Příklad: „Exxon“ pro pohonné hmoty nebo „Kodak“ pro fotoaparáty - Nahodilá (arbitrary): Označení mající běžný jazykový význam, avšak nemající žádnou spojitost s požadovanými výrobky nebo službami. Příklad: „Apple“ pro počítačovou techniku - Naznačující (suggestive): Označení, která evokují kvalitu či charakteristické rysy požadovaných výrobků nebo služeb. Nutná jistá míra představivosti pro spojení označení s danými výrobky nebo službami. Příklad: „Coppertone“ pro opalovací krém117 - Popisné (descriptive): Označení, která pouze popisují výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka použita. Příklad: „Holiday Inn“ pro hotelové služby - Generické (generic): Označení mající běžný jazykový význam popisující požadované výrobky nebo služby. Příklad: „Computer“ pro počítače
116
Overview of Trademark Law. Berkman Center for Internet & Society of Harvard University. [Online] 1. květen 2007. [Citace: 18. listopad 2011.] http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tm.htm. 117 copper = měď
53
Fantazijní a nahodilé ochranné známky jsou automaticky registrovatelné. Zápis naznačujících a popisných ochranných známek je možný, ale až po získání druhotného významu, tedy nabytí příznačnosti užíváním v obchodě. Ochranné známky generické nejsou schopny registrace za žádných okolností.118 Lanham Act uvádí další důvody nemožnosti federálního zápisu, tedy ochranné známky, které nelze zapsat do rejstříku USPTO. Níže uvedené ochranné známky nelze registrovat ani na základě nabytí rozlišovací způsobilosti, ani sekundárním zápisem. Jedná se tedy o absolutní překážky zápisné způsobilosti.119 3)
Nemorální, klamavé nebo pohoršující ochranné známky (immoral, deceptive, or
scandalous) §2(a) Ochranná známka „BULLSHIT“ pro alkoholické a nealkoholické nápoje a pohostinské služby, majitel Red Bull GmbH.120 4)
Ochranné známky, které znevažují nebo klamavě naznačují vztah s osobou
(živou či mrtvou), institucí, vírou, nebo národním symbolem, včetně ochranných známek, které jimi opovrhují či je zahanbují §2(a) Ochranná známka „U.S. CUSTOMS SERVICE 1789“ pro advokátní služby, zamítnutí zápisu na základě klamavé spojitosti s národním symbolem.121 5)
Ochranné známky znázorňující státní vlajku nebo symbol §2(b)
Ochranná známka 6)
pro pálivou omáčku.122
Ochranné známky skládající se ze jména, podoby nebo podpisu identifikující
konkrétní žijící osobu bez jejího souhlasu §2(c) Ochranná známka „OBAMA BAHAMA PAJAMAS“ pro pyžama.123 118
Overview of Trademark Law. Berkman Center for Internet & Society of Harvard University. [Online] 1. květen 2007. [Citace: 18. listopad 2011.] http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tm.htm. 119 United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Act - Lanham Act. 1946. 120 Red Bull GmbH. 78 USPQ2d 1375, Alexandria: USPTO, Trademark Trial and Appeal Board, 2006. 121 Peter S. Herrick, 91 USPQ2d 1505, Alexandria: USPTO, Trademark Trial and Appeal Board, 2009. 122 Elizabeth Breton, Reynaldo Aguilar. AMERICAN HOT SAUCE. 76523882 USPTO, 18. červen 2003. Kombinovaná. 123 Richard M. Hoefflin. 97 USPQ2d 1174, Alexandria: USPTO, Trademark Trial and Appeal Board, 2010.
54
7)
Ochranné známky skládající se ze jména, podoby nebo podpisu zemřelého
presidenta USA za života jeho choti bez jejího souhlasu §2(c)
Ochranná známka
pro poskytování investičních a
finančních služeb v oblasti nemovitostí.124
Rozdílný evropský a americký přístup k zastoupení přihlašovatelů v zápisném řízení nemá podstatný význam, neboť odpovědní přihlašovatelé se nechávají zastoupit vždy odborným zástupcem. Volnost v rozhodování, kterou nabízí americký úřad USPTO, může být snad využitelná pro velké korporace, jejichž odpovědné osoby mají hluboké znalosti amerického zápisného řízení. Evropský a americký systém se naopak značně liší v průzkumu zápisné způsobilosti přihlašovaného označení. Absolutními důvody zamítnutí zápisu ochranné známky Společenství, tedy důvody zkoumané OHIM z úřední povinnosti, jsou její nedostatečná rozlišovací způsobilost a popisnost či druhovost v jakémkoli z oficiálních jazyků EU. Případný konflikt se starší ochrannou známkou Společenství, národní ochrannou známkou, nebo s jiným právem na označení je řešen až po zveřejnění přihlášky v rámci námitkového řízení a podání námitek je ponecháno na vůli a péči majitelů starších práv. Oproti tomu v USA je pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení se zapsanou ochrannou známkou nebo přihláškou s dřívějším datem přihlášení zkoumána examinátory z úřední povinnosti. V tomto aspektu si tedy USPTO ponechává suverenitu nad rozhodováním ohledně starších práv. Z předchozího lze rovněž dovodit, že komunitární legislativa a praxe ponechává odpovědnost za případné rozmělnění hodnoty registrovaných ochranných známek a za ochranu ostatních duševních a průmyslových práv na samotných majitelích práv, což by mohlo být interpretováno zásadou „vigilantibus iura scripta sunt“ (práva náležejí bdělým), zatímco v USA přetrvává vůle státu předcházet konfliktům mezi registrovanými ochrannými známkami.
124
Eisenhower Capital Inc. EISENHOWER REAL ESTATE FUNDS. 76562215 USPTO, 14. listopad 2003. Kombinovaná.
55
6 Zápisné řízení Pro komplexní pojetí tématiky ochranné známky v evropském a americkém právu je tato kapitola věnována zápisnému řízení ochranné známky Společenství a procesu federálního zápisu ochranné známky v USA. Tématiku doplním o srovnání regionálního, respektive federálního zápisu se zápisem mezinárodním.
6.1 Ochranná známka Společenství Přihlášku ochranné známky Společenství je možné podat přímo u OHIM nebo u ústředního úřadu průmyslového vlastnictví členského státu EU, případně u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví. Přihláška takto podaná má stejné účinky, jako by byla podána ke stejnému datu u OHIM. V případě, že je přihláška ochranné známky Společenství podána u některého z úřadů členského státu (či Úřadu Beneluxu), je přihlašovatel povinen zaplatit správní poplatek za předání přihlášky do OHIM. Přihlášku ochranné známky Společenství lze podat osobně, poštou, faxem či elektronicky. Elektronické podání je nejvýhodnější z důvodu nižšího poplatku.125 Pro samotné podání přihlášky ochranné známky Společenství je nutné vyplnit formulář OHIM, uvést seznam výrobků a služeb, pro které je ochrana žádána a přiložit či uvést do přihlášky vyobrazení známky. Pro volbu výrobků a služeb nabízí elektronický systém OHIM možnost výběru z názvů výrobků a služeb, platných podle aktuální verze Mezinárodního třídění výrobků a služeb. Přihlášku ochranné známky Společenství je možné podat v kterémkoli oficiálním jazyce EU.126 Vzhledem k tomu, že úředních jazyků OHIM je pouze pět (angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština), je nutné v době přihlášky uvést i jeden z těchto jazyků OHIM, který se pak užije pro písemná sdělení přihlašovateli, pro námitkové a zrušovací řízení nebo řízení o neplatnosti ochranné známky Společenství.127
125
Přehled poplatků OHIM viz příloha. Seznam oficiálních jazyků EU viz příloha. 127 Úřad průmyslového vlastnictví. Ochranná známka Společenství. Lucemburk: Publications Office, 2006. 92/9156/098/7. 126
56
Dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství je den, kdy je přihláška předložena OHIM nebo národnímu úřadu za podmínky, že přihlašovací poplatek je uhrazen do jednoho měsíce od podání. V případě pozdější úhrady je za datum přihlášení považován den úhrady přihlašovacího poplatku. Dále je možné uplatnit právo přednosti, tzv. prioritní právo, z dřívější přihlášky a to v případě podání přihlášky v některém členském státě nebo pro některý členský stát Pařížské úmluvy nebo Dohody o založení Světové obchodní organizace. Také je možné uplatnit tzv. výstavní prioritu v případě, že výrobky nebo služby označené ochrannou známkou byly vystaveny na úřední mezinárodní výstavě a přihláška byla podána ve lhůtě šesti měsíců ode dne prvního vystavení.128
Graf 2: Proces zápisného řízení ochranné známky Společenství129
Po podání přihlášky zkoumá oddělení formálního průzkumu OHIM, zda jsou splněny všechny potřebné náležitosti podání (zaplacení poplatku, oprávnění být majitelem ochranné známky Společenství, správné zatřídění výrobků a služeb, atd.) a případně informuje přihlašovatele o nedostatcích s možností tyto nedostatky ve 128
Úřad průmyslového vlastnictví. Přihlašování ochranných známek do zahraničí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. 129 The Registration Process. OHIM. [Online] 21. říjen 2011. [Citace: 24. listopad 2011.] http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/regProcess.en.do.
57
stanovené lhůtě odstranit. Označení přihlášené k ochraně je posléze zkoumáno oddělením věcného průzkumu z hlediska jeho možné registrace jako ochranné známky Společenství. V tomto stadiu jsou zkoumány absolutní důvody zamítnutí přihlášky (viz předchozí kapitola).130 Zaměnitelné starší ochranné známky nebo přihlášky, které mohou být relativní překážkou zápisu, se zjistí v rešerši, kterou OHIM provádí v databázi evropských ochranných známek a přihlášek ke každé nové přihlášce. Rešeršní zpráva na kolizní národní ochranné známky může být, na požádání přihlašovatele a po zaplacení příslušného poplatku, vypracována také některými národními úřady členských států. OHIM posléze zašle přihlašovateli současně rešeršní zprávu na známky (a přihlášky) Společenství a vnitrostátní rešeršní zprávy, pokud byly vyžádány. Není-li přihláška zamítnuta z absolutních důvodů, je uveřejněna ve Věstníku ochranných známek Společenství (nejdříve po uplynutí lhůty jednoho měsíce ode dne odeslání rešeršních zpráv přihlašovateli) ve všech oficiálních jazycích EU.131 O zveřejnění přihlášky vyrozumí OHIM majitele starších ochranných známek Společenství nebo starších přihlášek ochranných známek Společenství uvedených v rešeršní zprávě. Práva ze starších ochranných známek (vyjmenovány v předchozí kapitole) lze tedy uplatnit výhradně v námitkovém řízení (inter partes) a to ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství ve Věstníku ochranných známek Společenství. Podmínkou projednání námitek je jejich písemné podání, odůvodnění a zaplacení příslušného poplatku. Pokud OHIM shledá námitky přípustnými, informuje přihlašovatele o podaných námitkách a stanoví dvouměsíční lhůtu, tzv. „coolig-off period“ pro možné smírné vyřešení problému. Pro případ, že ke smírnému vyřešení nedojde, stanoví OHIM namítajícímu lhůtu pro odůvodnění námitek a přihlašovateli lhůtu pro vyjádření k námitkám. OHIM pak rozhodne v námitkovém řízení buď zamítnutím námitky, nebo zamítnutím přihlášky a to celé, nebo jen pro část výrobků a služeb, pro které ochrannou známku Společenství nelze zapsat.132
130
Examination. OHIM. [Online] 22. listopad 2011. [Citace: 24. listopad 2011.] http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/examination.en.do. 131 Searches. OHIM. [Online] 18. březen 2011. [Citace: 24. listopad 2011.] http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/searches.en.do. 132 Opposition. OHIM. [Online] 17. duben 2009. [Citace: 24. listopad 2011.] http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/opposition.en.do.
58
Vyhovuje-li přihláška stanoveným požadavkům a nebyly-li podány námitky nebo byly-li námitky konečným rozhodnutím zamítnuty, zapíše se známka do rejstříku OHIM ve všech oficiálních jazycích EU jako ochranná známka Společenství a OHIM vydá majiteli ochranné známky Společenství osvědčení o jejím zápisu.133 Každý účastník se může proti rozhodnutí, které v rámci řízení OHIM vydal, odvolat, pokud toto rozhodnutí nevyhovělo jeho požadavkům. Odvolání se podává písemně u OHIM ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení napadeného rozhodnutí. Oddělení, jehož rozhodnutí je napadeno, může odvolání samo vyhovět, ovšem pouze v řízení ex-partes (řízení s jediným účastníkem). V případě, že odvolání není vyhověno, postoupí se bezodkladně odvolacímu senátu OHIM (quasisoudní orgány, které jsou součástí OHIM ale jejichž rozhodnutí jsou nezávislá). Pokud shledá odvolací senát odvolání přípustným, rozhodne o něm buď místo oddělení, které napadené odvolání vydalo, nebo věc tomuto oddělení vrátí k dalšímu jednání. Proti rozhodnutí odvolacího senátu lze podat žalobu k Tribunálu (dřívějšímu Evropskému soudu prvního stupně), který rozsudek potvrdí, zruší nebo změní. Konečné odvolání, omezené na právní otázky, je možné podat k Soudnímu dvoru Evropské unie (dřívějšímu Evropskému soudnímu dvoru).134
6.2 Ochranná známka v USA Jak již bylo zmíněno dříve, ochrannou známku v USA lze zapsat na úrovni státní nebo na úrovni federální. Pokud chce přihlašovatel žádat o federální zápis, je nutné, aby prokázal mezistátní užívání v obchodě nebo bona fide záměr ochrannou známku mezistátně v obchodě užívat. V další části kapitoly bude pojednáno o zápisu federálním. Na federální úrovni může být ochranná známka zapsaná primárním nebo sekundárním zápisem do rejstříku USPTO. Primární zápis poskytuje označení daleko větší ochranu než zápis sekundární. Srovnání počtu a výhod jednotlivých zápisů ukazují níže uvedené tabulky.
133
Registration. OHIM. [Online] 16. duben 2010. [Citace: 24. listopad 2011.] http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/registration.en.do. 134 Appeal. OHIM. [Online] 21. říjen 2011. [Citace: 24. listopad 2011.] http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/appeal.en.do.
59
Počet ochranných známek Primární zápis Sekundární zápis
1 602 645 69 009
Tabulka 4: Srovnání počtu platných ochranných známek zapsaných primárním a sekundárním zápisem do rejstříku USPTO135
Výhody federálního zápisu Možnost podat žalobu na neoprávněný zásah do práv před federální soudy Použití OZ proti budoucím přihláškám zaměnitelných označení OZ je jednoduše vyhledatelná pro rešeršní zprávy Majitel může užívat ® pro prokázání federální registrace Federální registrace jako základ pro registraci mimo území USA Podání přihlášky na základě dobrého úmyslu OZ užívat „Nespornost“ OZ po 5ti letech po datu přihlášení Zákonný předpoklad platnosti Předpoklad vlastnictví Předpoklad rozlišovací způsobilost Předpoklad výlučných práv užívat OZ v obchodě Možnost OZ být vedená u Úřadu pro cla a ochranu hranic USA pro ochranu před zbožím porušující práva majitele OZ Schopnost vznášet obžaloby z trestného činu proti nelegálním obchodníkům falešného zboží
Primární zápis
Sekundární zápis
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO ANO
ANO (pouze pro některé státy) NE (jen již užívaná označení)
ANO
NE
ANO ANO ANO
NE NE NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
Tabulka 5: Srovnání primárního a sekundárního zápisu do rejstříku USPTO136
V dalším bude pojednáno výhradně o primárním zápise federální ochranné známky v USA. Existují tři metody, kterými může přihlašovatel žádat o primární federální zápis do rejstříku USPTO.137 135
Na základě vlastní rešerše v Trademark Electronic Search System (TESS). USPTO. Differences between the Principal Registration and Supplemental Registration. Steps To A Trademark. [Online] 18. listopad 2011. [Citace: 25. listopad 2011.] http://stepstoatrademark.com/principalvsupplemental.html. 137 Federal Trademark Applications and Registration. BitLaw. [Online] 23. listopad 2008. [Citace: 26. listopad 2011.] http://www.bitlaw.com/trademark/federal.html. 136
60
a)
Označení již užívané v obchodě (dle §1(a)(1) Lanham Act) Přihlašovatel, který již označení v obchodě užívá, může přihlásit toto označení
k federální ochraně podáním přihlášky (tzv. „use“ přihláška) k primárnímu zápisu do rejstříku USPTO. Pojmem „obchod“ se v tomto případě rozumí jakákoli obchodní činnost, na kterou má americký Kongres právo regulace a je tedy uznanou obchodní činností v USA (například mezistátní obchod nebo obchod mezi USA a jinou zemí). Musí se jednat o užívání v obchodě v dobré víře tzv. „bona fide use“, které tedy neslouží pouze k získání práva na známku. Dále se nesmí jednat o lokální obchodní činnost výlučně v rámci jednoho státu USA, tedy musí být naplněno užívání mezistátní nebo užívání s mezistátním účinkem. b)
Označení s bona fide záměrem v obchodě užívat (dle §1(b)(1) Lanham Act) Druhým způsobem, jak přihlásit v USA označení k federální ochraně, je podání
přihlášky (tzv. „intent-to-use“ přihláška) na základě prohlášení záměru v dobré víře ochrannou známku v blízké budoucnosti užívat, tzv. „bona fide intent to use“. V takovémto případě je nutné začít ochrannou známku užívat a doložit její užívání ještě před samotným zápisem do rejstříku USPTO. c)
Označení již zapsané nebo přihlášené k ochraně v zahraničí (dle § 44 Lanham Act) Poslední způsob, jakým lze získat federální ochrannou známku, je podání
přihlášky zahraničním přihlašovatelem na základě registrace nebo přihlášky (ne vždy) v jiné zemi. To je možné na základě mezinárodních úmluv, jejichž členem je i USA.138 Přihláška federálního zápisu ochranné známky musí být v anglickém jazyce a obsahovat zákonem stanovené náležitosti: žádost o registraci, jméno a příjmení nebo obchodní firmu přihlašovatele, státní příslušnost nebo jurisdikci přihlašovatele, bydliště nebo sídlo přihlašovatele, přesné znění ochranné známky, seznam výrobků a služeb, pro které je nebo bude ochranná známka užívána a jejich mezinárodní zatřídění. USPTO používá mezinárodní systém třídění výrobků a služeb, tedy 45 138
Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Inter-American Convention for Trademarks and Commercial Protection, Buenos Aires Convention for the Protection of Trade Marks and Commercial Names, Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Memorandum of Understanding Between United States and Taiwan. Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP). USPTO. 7. vydání. 2010. Příloha B.
61
kategorií výrobků a služeb, do kterých jsou jednotlivé výrobky a služby zatříděny. Tento třídník je uvedený v Pravidlech praxe amerického známkového práva139 a dále podrobně rozebrán v TMEP140 a U.S. Acceptable Identification of Goods and Services Manual.141 Společně s přihláškou musí být do USPTO podáno přesné vyobrazení ochranné známky (s anglickým překladem, pokud původní znění není v anglickém jazyce), čestné prohlášení o předchozím užívání ochranné známky (nutno doložit také ukázky užití), nebo o záměru v dobré víře ochrannou známku užívat (důkazy musí být doloženy před registrací) a dále musí být zaplacen poplatek.142,143 Po podání přihlášky jsou examinátory USPTO zkontrolovány veškeré minimální náležitosti, které musí přihláška obsahovat, aby obdržela datum přihlášení. Pokud obsahuje všechny potřebné formální náležitosti, je jí přiděleno sériové číslo a přihlašovateli je zasláno potvrzení o přihlášení ochranné známky. Následuje věcný průzkum examinátorem, zda neexistují důvody nezpůsobilosti primárního federálního zápisu ochranné známky (viz předešlá kapitola). V případě, že ochranná známka není zápisu-schopná, USPTO zašle přihlašovateli úřední výměr, kde uvede veškeré důvody, proč nemůže být ochranná známka zapsána a uvede návrh požadovaných oprav. Podle Lanham Act musí přihlašovatel odpovědět na úřední výměr ve lhůtě 6ti měsíců. Poté, co přihlašovatel odpoví na úřední výměr, examinátor se znovu zabývá zjištěnými nedostatky a vydá další úřední výměr. Pokud examinátor neoznačí takový další úřední výměr za konečný, může přihlašovatel dalšími úpravami odstranit vytčené nedostatky.
Konečný
výměr
je
prohlášen,
jestliže
odpověď
přihlašovatele
neobsahovala žádné nové argumenty a přihlašovatel měl dostatek možností odstranit vytčené nedostatky již dříve. Pokud přihlašovatel v odpovědi nepřekoná veškeré stanovené výhrady, USPTO vydá konečné rozhodnutí. Po vydání konečného rozhodnutí je možné zcela vyhovět všem podmínkám stanoveným examinátorem nebo požádat ředitele USPTO o prominutí tzv. formálního nedostatku nebo se ve lhůtě 6ti měsíců proti konečnému rozhodnutí odvolat u Trademark Trial and Appeal Board. Po průzkumu přihlášky ochranné známky, v případě neexistence výhrad ze strany 139
Rules of Practice in Trademark Cases. 37 C.F.R. 2010. § 6.1 Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP). USPTO. 7. vydání. 2010, kapitola 1400. 141 Dostupný na http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html 142 Rules of Practice in Trademark Cases. 37 C.F.R. 2010. 143 přehled poplatků USPTO viz příloha 140
62
USPTO nebo jejich úspěšném překonání ze strany přihlašovatele, je přihláška ochranné známky zveřejněna ve Věstníku USPTO (Official Gazatte) pro případné námitky třetích stran.144 Od data zveřejnění plyne 30ti denní lhůta, během níž mohou třetí strany, které jsou přesvědčeny, že jsou dotčeny na svých právech, podat námitky proti zápisu ochranné známky. Tuto lhůtu je možné na žádost prodloužit maximálně na 180 dní od zveřejnění přihlášky. V případě podání námitek třetích stran, jsou tyto námitky projednány u Trademark Trial and Appeal Board z hlediska oprávněnosti námitek a z hlediska překážek zápisu-schopnosti požadovaného označení vůči namítaným právům třetích stran. Pokud nebyly ve stanovené době podány žádné námitky, nebo byly přihlašovatelem úspěšně překonány, je již v obchodě užívaná ochranná známka zapsána do rejstříku USPTO a přihlašovateli je vydán certifikát o její registraci.145 K registraci dosud neužívané ochranné známky nedojde dříve, než jsou dodány důkazy o užívání daného označení v mezistátním obchodě. Započne-li přihlašovatel s užíváním označení před zveřejněním přihlášky, je nutné, aby dodal tzv. „Amendment to Allege Use“ (dodatek o tvrzeném užívání), který musí obsahovat čestné prohlášení o užívání označení, společně s důkazy o užívání ve formě průkazných ukázek užití. Je-li takovýto dodatek akceptován USPTO, z přihlášky „intent-to-use“ se stane přihláška „use“ a je s ní nadále zacházeno, jako kdyby bylo označení přihlášeno k ochraně na základě již užívaného označení v obchodě.146 V opačném případě, pokud byla přihláška již zveřejněna, není možné dokládat užívání označení do doby, než skončí lhůta pro podávání námitek. V případě, že třetí strany nevznesou námitky nebo jsou přihlašovatelem úspěšně překonány, vydá USPTO tzv. „Notice of Allowance“ (oznámení o povolení), po jejímž vydání má přihlašovatel 6ti měsíční lhůtu na to, aby započal s užíváním ochranné známky v obchodě a její užívání doložil tzv. „Statement of Use“ (prohlášením o užívání). Tuto lhůtu je možné na žádost prodloužit vždy o dalších 6 měsíců, avšak maximálně na
144
Rules of Practice in Trademark Cases. 37 C.F.R. 2010. Ibid. 146 Ibid. 145
63
24 měsíců. Po předložení Statement of Use vydá USPTO certifikát o registraci ochranné známky.147 Proti
konečnému
rozhodnutí
examinátora
je
možné
se
odvolat
k administrativnímu soudu, Trademark Trial and Appeal Board, ve lhůtě 6ti měsíců od vydání rozhodnutí a po zaplacení příslušného poplatku. V takovémto případě hraje Trademark Trial and Appeal Board roli přezkumného orgánu (například při odvolání proti zamítnutí přihlášky ochranné známky). V řízení ex-partes může examinátor své rozhodnutí vzít zpět a vyhovět tak přihlašovateli, ale pouze do doby, než o odvolání rozhodne Trademark Trial and Appeal Board. Trademark Trial and Appeal Board ale vystupuje také jako orgán první instance (například v řízení o námitkách proti zápisu ochranné známky, řízení o výmazu ochranné známky z rejstříku nebo v řízení o kolizním užívání ochranné známky). Proti rozhodnutí Trademark Trial and Appeal Board se lze odvolat k United States Court of Appeals for the Federal Circuit.148
EU (Boards of Appeal)149
USA (Trademark Trial and Appeal Board)150
2570
8803
Ex parte
396
2895
Inter partes
2174
5908
Absolutní důvody
347
Námitky
2026
4513
Zrušení
111
1374
Počet podaných odvolání
Tabulka 6: Porovnání množství odvolání v otázkách známkoprávní ochrany za rok 2010
147
Rules of Practice in Trademark Cases. 37 C.F.R. 2010. United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Act - Lanham Act. 1946. 149 Boards of Appeal Statistics. OHIM. [Online] 10. leden 2011. [Citace: 27. prosinec 2011.] http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/appeal_stats_2010.pdf. 150 Summary of Contested Trademark Cases. USPTO. [Online] 14. leden 2011. [Citace: 27. prosinec 2011.] http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/2010/oai_06_wlt_23.html. 148
64
6.3 Mezinárodní zápis Známkoprávní ochrany lze na konkrétním teritoriu dosáhnout jednak přihláškou podanou přímo úřadu příslušnému pro toto teritorium (národní nebo regionální přihláška ochranné známky), nebo žádostí o platnost mezinárodního zápisu podle Madridské mezinárodní dohody (popřípadě Protokolu) v tomto konkrétním teritoriu. Národní, respektive regionální a mezinárodní systém ochrany existují paralelně vedle sebe. V této podkapitole se proto budu zabývat srovnáním zápisného řízení přihlášky ochranné známky podané přímo u OHIM jako ochranné známky Společenství, respektive u USPTO jako federální ochranné známky USA, s registrací mezinárodní ochranné známky pro teritorium Evropské unie, respektive pro teritorium US. Mezinárodní, tzv. Madridský, systém vznikl přijetím Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (dále jen Dohoda)151 z roku 1891 a obnáší řadu výhod, z nichž nejvýznamnějšími jsou podání jediné přihlášky, zaplacení jednoho poplatku, komunikace v jednom jazyce, existence jednoho zápisného řízení a možnost následného územního rozšíření. Některé důvody, zejména nemožnost stanovit vlastní individuální poplatky, či jediný jednací jazyk (výlučně francouzština), vedly k tomu, že řada států k Madridskému systému nepřistoupila. To se změnilo v roce 1989, kdy byl přijat Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (dále jen Protokol),152 který umožňoval výše uvedené překážky překonat. Vedle francouzštiny se stala dalším jednacím jazykem angličtina a později také španělština, členské státy získaly možnost k základnímu přihlašovacímu poplatku účtovat poplatky individuální a taktéž se mohly stát členem i mezivládní organizace. Z předešlých důvodů se 2. 11. 2003 staly členem Madridské unie Spojené státy americké a 1. 10. 2004 také Evropská unie, oba na základě přistoupení k Protokolu.153 V současné době čítá Madridský systém 85 smluvních států,154 které společně tvoří Madridskou unii, jež byla vytvořena v souladu se článkem 19 Pařížské unijní úmluvy, který říká:
151
Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek. Madrid: WIPO, 1891. 152 Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek. Madrid: WIPO, 1989. 153 Members of the Madrid Union. WIPO. [Online] 17. říjen 2011. [Citace: 10. prosinec 2011.] http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf. 154 Ibid.
65
„Unijní země si navzájem vyhrazují právo sjednávat odděleně mezi sebou zvláštní dohody na ochranu průmyslového vlastnictví, pokud takové dohody neodporují ustanovením této Úmluvy“.155 Proto kterýkoli stát, jenž je členem Pařížské unijní úmluvy, jako stěžejní mezinárodní úmluvy o právech duševního vlastnictví, může přistoupit k Dohodě a/nebo k Protokolu. Mezivládní organizace pak mohou přistoupit výlučně k Protokolu za podmínky, že alespoň jeden z jejích členských států je členem Pařížské unijní úmluvy, a že daná organizace spravuje regionální úřad průmyslového vlastnictví za účelem zapisování ochranných známek na území daného regionu.156 Kromě Dohody a Protokolu, jakožto dvou základních dohod upravujících mezinárodní zápis ochranných známek, existuje také Společný prováděcí řád k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a k Protokolu k této dohodě (dále jen Společný prováděcí řád), který upravuje mezinárodní zápis na základě Dohody, na základě Dohody a Protokolu a na základě Protokolu. Společný prováděcí řád mimo jiné stanovuje způsob podání mezinárodní přihlášky (musí být učiněno na formulářích WIPO), postup při řízení o mezinárodní ochranné známce a způsob platby a výši poplatků splatných u WIPO.157 Mezinárodní zápis ochranných známek je řízen Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO), která byla zřízena na základě Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví z roku 1967 a sídlí v Ženevě.158 Základním principem práva průmyslového vlastnictví je, jak již bylo řečeno, jeho teritoriální platnost. Ochrana označení vyplývající ze zápisu do příslušného rejstříku je tedy omezena na území, pro které byl zápis učiněn. Jednotlivé systémy, národní, regionální a mezinárodní, se navzájem nevylučují, naopak se doplňují. Před vznikem Madridského systému bylo možné, na základě asimilačního režimu zakotveného v Pařížské unijní úmluvě, přihlásit označení k ochraně do jednotlivých států zvlášť národní cestou. Až Madridský systém mezinárodního zápisu umožnil zajistit ochranu označení ve zvolených smluvních státech jediným zápisem u WIPO na základě zápisu národní ochranné známky v jednom ze smluvních států Madridské 155
Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví. Stockholm: WIPO, 1883. Madrid System for the International Registration of Marks: General Information. WIPO. [Online] 10. prosinec 2011. [Citace: 10. prosinec 2011.] http://www.wipo.int/madrid/en/general/. 157 Společný prováděcí řád k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a k Protokolu k této dohodě. Madrid: WIPO, 1996. 158 Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví. Vyhl. č. 69/1975 Sb. ve znění vyhl č. 80/1985 Sb. 1985. 156
66
dohody. Takový mezinárodní zápis pak garantuje stejné účinky zápisu, jako by označení k ochraně bylo přihlášeno v každé designované zemi zvlášť národní cestou.159 Předpokladem mezinárodního zápisu je tedy zápis národní ochranné známky a splnění formálních náležitostí. Následuje lhůta 12 měsíců, ve které národní úřady provádějí věcný průzkum a mohou v této lhůtě dle národních právních předpisů odmítnout platnost mezinárodního zápisu na jejich území. V případě přiznání ochrany, je ochrana poskytnuta na období 20 let.160 Výše zmíněné ovšem platí jen pro státy, jež jsou členy výhradně Madridské dohody (pouze Alžírsko). Ostatním státům takovéto podmínky nevyhovovaly, a tak již zmíněný Protokol z roku 1989 přinesl celou řadu změn. Kromě výše uvedených (individuální poplatky, jednací jazyky, možnost přistoupení mezivládních organizací), také možnost vycházet již z národní přihlášky a ne jen ze zápisu, prodloužení doby námitek z 12 na 18 měsíců a zkrácení doby platnosti zápisu na 10 let.161 Dále mohou smluvní země Protokolu vyžadovat prohlášení o úmyslu užívat ochrannou známku v obchodě, jako je tomu především v USA. V současné době je tedy mezinárodní zápis možný podle Madridské dohody, Protokolu k Madridské dohodě nebo podle obou současně. V případě, že jsou stát původu a designovaný stát členy jak Dohody, tak Protokolu, řídily se doposud jejich vzájemné vztahy výlučně ustanoveními Dohody, avšak od 1. září 2008 schválilo shromáždění Madridské unie změnu, která stanoví, že se ve vzájemných vztazích mezi státy, které jsou smluvními stranami obou smluv, uplatňuje pouze Protokol. S výjimkou ponechání 12 měsíční lhůty pro vydání prozatímního odmítnutí ochrany, nemožnosti dalšího prodloužení lhůty v případě podání námitek a nemožnosti stanovit individuální poplatky.162 Vzhledem k tomu, že USA i Evropská unie přistoupily výlučně k Protokolu, platí pro ně shodné podmínky mezinárodního zápisu. Avšak díky rozdílnosti evropského a amerického systému se i průběh mezinárodního zápisu ochranné známky pro území Evropské unie a pro území USA do jisté míry liší. V obou
159
Pipková, Hana. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. Praha: ASPI, a.s., 2007. 978-80-7357-265-5. 160 Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek. Madrid: WIPO, 1891. 161 Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek. Madrid: WIPO, 1989. 162 Změna čl. 9 sexies Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek informace. ÚPV. [Online] 31. srpen 2009. [Citace: 11. prosinec 2011.] http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodniochranna-znamka.html.
67
případech je možné žádat o mezinárodní zápis na základě přihlášky (dále jen základní přihláška) nebo zápisu ochranné známky (dále jen základní zápis) u národního úřadu členského státu Madridské unie, kde má přihlašovatel podnik, bydliště nebo státní příslušnost. Označení přihlašované k mezinárodní ochraně musí být shodné co do znění či vyobrazení ochranné známky, jejího vlastníka a seznamu výrobků nebo služeb (možné jen zúžení seznamu) se základní přihláškou nebo zápisem. Protokol sice připouští udělení mezinárodní ochrany na základě národní přihlášky, avšak mezinárodní zápis je závislý po dobu 5 let na existenci základní národní ochranné známky, a tak její nezapsání, prohlášení za neplatnou, zrušení či vzdání se práv znamená současně zánik mezinárodního zápisu.163 Vyznačení Evropské unie, respektive USA jako území, na kterém má být ochrana při mezinárodním zápisu poskytnuta, má stejné účinky jako ochranná známka Společenství, respektive federální ochranná známka v USA.
Počet mezinárodních zápisů dle země původu 30000 25000 20000 EU
15000
USA
10000 5000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Graf 3: Počet mezinárodních zápisů dle země původu164
Zásadními odlišnostmi přihlašování k mezinárodní ochraně na území USA od designace do Evropské unie jsou: - nutnost doložit prohlášení o úmyslu užívat ochrannou známku při obchodní činnosti v USA,
163
Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek. Madrid: WIPO, 1989. Statistics on Trademarks. WIPO. [Online] 12. listopad 2011. [Citace: 20. prosinec 2011.] http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/marks/. 164
68
- speciální požadavky na seznam výrobků nebo služeb, - speciální požadavky na popis znění/vyobrazení ochranné známky, - uvedení formy právnické osoby/národnosti fyzické osoby.165
Počet mezinárodních zápisů dle designované země 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
EU USA
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Graf 4: Počet mezinárodních zápisů dle designované země166
Systém známkoprávní ochrany v USA je založený především na faktickém užívání ochranné známky, proto je nutné doložit nejen prohlášení o úmyslu užívat ochrannou známku, ale také prohlášení o pokračujícím užívání mezi 5. a 6. rokem a následně vždy před uplynutím 10tileté doby zápisu.167 Z hlediska třídění výrobků a služeb, USPTO reflektuje aktuální 10. znění Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, avšak na rozdíl od praxe OHIM neakceptuje příliš široké či vágní vymezení seznamu a zpravidla také vyžaduje uvedení příkladů pro dokonalou konkrétnost zařazení výrobku nebo služby.168 Dále je přihlašovatel povinen slovy jasně popsat označení přihlašované k ochraně, pokud neobsahuje pouze standardní znaky. Samotné znění či vyobrazení nestačí, je nutné ho doprovodit slovním popisem. V případě, že vyobrazení ochranné známky obsahuje barvu, musí přihlašovatel prohlásit, že barvu nárokuje, tuto barvu popsat a uvést, kde se barva ve známce objeví. 165
Přihlašování mezinárodních ochranných známek do USA. ÚPV. [Online] 10. prosinec 2011. [Citace: 11. prosinec 2011.] http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-dozahranici/mezinarodni-ochranna-znamka/prihlasovani-moz-do-USA.html. 166 Statistics on Trademarks. WIPO. [Online] 12. listopad 2011. [Citace: 20. prosinec 2011.] http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/marks/. 167 Declaration of Intention to Use the Mark: United States of America. Madrid Protocol concerning the International Registration of Marks. Ženeva: WIPO, 2003. Information Notice No. 23/2003. 168 Indication of goods and services: United States of America. Madrid Protocol concerning the International Registration of Marks. Ženeva: WIPO, 2003. Information Notice No. 24/2003.
69
Jak již bylo řečeno dříve, do USA je možné přihlašovat i druhy označení, jejichž ochranu zatím OHIM nepřipouští. V takovém případě, například u čichové známky, je nutné v přihlášce designované do USA uvést zcela detailní popis. Přihlašovatel je dále povinen uvést formu právnické osoby, respektive národnosti fyzické osoby. K těmto účelům vede USPTO seznam přípustných forem právnických osob v Trademark Manual of Examining Procedure.169 Známkoprávní ochrany v USA, respektive v EU je možné dosáhnout buď přihláškou podanou přímo u USPTO, respektive u OHIM, nebo podáním žádosti o mezinárodní zápis či rozšíření mezinárodního zápisu ochranné známky, již přihlášené nebo registrované v jiné, výchozí zemi. Náklady na mezinárodní zápis jsou sice vyšší o společný základní mezinárodní poplatek (při nové mezinárodní registraci), respektive o společný mezinárodní poplatek za „rozšíření“ (při rozšíření již existující mezinárodní registrace), ale jsou dalece vyváženy úsporou ostatních nákladů, které vznikají při národních, respektive regionálních řízeních, zejména pak nákladů na zastoupení přihlašovatele místním zástupcem. Platí zásada, že registrační poplatky za platnost mezinárodního zápisu nejsou vyšší, než odpovídající registrační poplatky národní, respektive regionální registrace. Regionální OZ (poplatky splatné u OHIM) Přihláška 900 (elektronické podání) Obnova
1350 (elektronické podání)
Územní rozšíření
nelze
Mezinárodní OZ s designací do EU (poplatky splatné u WIPO)170 530 / 730 (obrazová) 900 (individuální pro EU) 530 1240 (individuální pro EU) 240 (+ 80 za stát nebo individuální poplatky pro státy Protokolu)
Tabulka 7: Srovnání poplatků v EUR za regionální a mezinárodní ochrannou známku (za 1 třídu) pro území EU171,172
169
Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP). USPTO. 7. vydání. 2010. Převod z CHF na EUR dle kurzu ČNB k 10.12.2011 171 List of fees following Commission Regulation (EC) No 355/2009 of 31 March 2009. OHIM. [Online] 12. prosinec 2011. [Citace: 12. prosinec 2011.] http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/feesPayment/listFees.en.do. 172 Fees. WIPO. [Online] 12. prosinec 2011. [Citace: 12. prosinec 2011.] http://www.wipo.int/madrid/en/fees/. 170
70
Národní OZ (poplatky splatné u USPTO)173 Přihláška 243 (elektronicky přes TEAS) Zápis OZ 75 Obnova
300
Územní rozšíření
nelze
Mezinárodní OZ s designací do USA (poplatky splatné u WIPO) 530 / 730 (obrazová) 225 (individuální pro USA) 0 530 280 (individuální pro USA) 240 (+ 80 za stát nebo individuální poplatky pro státy Protokolu)
Tabulka 8: Srovnání poplatků v EUR za regionální a mezinárodní ochrannou známku (za 1 třídu) pro území USA174,175
Poměrně významnou výhodou mezinárodního zápisu s designací do Evropské unie je možnost, v případě úplného odmítnutí ochrany v jednom z členských států EU, vedoucího k zamítnutí designace pro celou Evropskou unii, vyznačit jen ty členské státy EU, ve kterých nestojí žádné překážky platnosti ochrany. Toto řešení je nepoměrně méně nákladné a administrativně méně náročné, než kdyby přihlašovatel po zamítnutí ochranné známky Společenství žádal o ochranu v jednotlivých členských zemích zvlášť národní cestou.
173
Převod z USD na EUR dle kurzu ČNB k 10.12.2011 Fees. WIPO. [Online] 12. prosinec 2011. [Citace: 12. prosinec 2011.] http://www.wipo.int/madrid/en/fees/. 175 United States Patent and Trademark Office Fee Schedule. USPTO. [Online] 9. prosinec 2011. [Citace: 12. prosinec 2011.] http://www.uspto.gov/trademarks/tm_fee_info.jsp. 174
71
7 Užívání ochranné známky K zachování platnosti ochranné známky je nutné, aby přihlašovatel o své právo pečoval. Samozřejmostí je nutnost obnovy zápisu ochranné známky. Doba platnosti zápisu ochranné známky Společenství i americké ochranné známky na federální úrovni je deset let ode dne podání přihlášky, přičemž zápis může být obnoven vždy na dalších deset let za předpokladu zaplacení stanoveného poplatku. Obnova ochranné známky však není jedinou povinností jejího majitele. Majitel musí ochrannou známku užívat, aby nemohla být její platnost napadena.176,177 Dle nařízení Rady o ochranné známce Společenství je v článku 15 užívání ochranné známky Společenství definováno následovně: „Pokud do pěti let od zápisu nezačal majitel ochrannou známku Společenství řádně ve Společenství užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo na nepřetržitou dobu pěti let přerušeno, podléhá ochranná známka Společenství sankcím podle tohoto nařízení, ledaže pro neužívání existují řádné důvody.“178 Nařízení samo nedefinuje teritoriální rozsah řádného užívání. Výraz „ve Společenství“ je společně vykládán Radou i Komisí jako užívání i v jednom z členských států, protože důraz byl od počátku kladen nikoli na politické hranice, nýbrž hranice tržní a vybudováním společného vnitřního trhu došlo k vytvoření ekonomicky propojeného celku. Navíc existuje ze strany Evropské unie značná podpora malých a středních podniků, a kdyby existovala povinnost užívání ve více než jednom členském státě, byla by tím do velké míry ohrožena konkurenceschopnost těchto malých a středních firem ve prospěch velkých nadnárodních korporací.179 Ve výsledku by pak došlo k narušení principu jednotného trhu. INTA180 ve své studii z roku 2010 uvádí, že „v případě ochranné známky Společenství, jednotná povaha práva a potřeba zabránit diskriminaci malých a středních podniků jsou stejně tak důležité a platné dnes, jako v době, kdy bylo nařízení o ochranné známce Společenství
176
United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Act - Lanham Act. 1946. Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. 2009. 178 Id. Čl. 15(1) 179 OHIM. Manual Concerning Proceedings Before OHIM. 2010. 180 International Trademark Association - mezinárodní asociace pro ochranné známky 177
72
přijímáno“.181 Nicméně v dnešní podobě jednotného trhu Evropské unie, čítajícího 27 členských států, je otázkou, zda je tato interpretace, kterou dosud OHIM zastává, stále na místě. To dosvědčují i nedávné interpretace nařízení národními úřady duševního vlastnictví. V roce 2010 rozhodl Úřad Beneluxu v případě Hagelkruis Beheer BV v. Leno Merken BV, že užívání ochranné známky Společenství jen v jednom z členských států Evropské unie nepředstavuje řádné užívání v Evropské unii. Majitel ochranné známky Společenství „ONEL“, Leno Merken, vznesl námitku proti zápisu ochranné známky Beneluxu „OMEL“, přihlašovatele Hagelkruis Beheer, z důvodu pravděpodobnosti záměny s namítanou známkou určenou pro stejné služby. V době podání námitky byla namítaná známka starší než pět let, a tak Hagelkruis Beheer žádal důkaz řádného užívání starší známky mimo území Nizozemí. To odůvodnil tím, že chce na základě své přihlášky rozšířit ochranu do skandinávských zemí cestou mezinárodního zápisu. Leno Merken namítal, že společný výklad Rady i Komise jasně stanovuje, že užívání v jedné z členských zemí EU je dostačující pro řádné užívání v celé EU. Hagelkruis Beheer namítal, že užívání ochranné známky ve Společenství neznamená užívání v jednom členském státě, protože taková interpretace by vedla k tomu, že užívání ochranné známky Společenství pouze na nepatrné části trhu Evropské unie by mohlo vést k zablokování celého trhu EU. Úřad Beneluxu se tedy zabýval otázkou interpretace pojmu „ve Společenství“. Uvedl, že výklad Rady a Komise „v jedné členské zemi“ nekoresponduje s důvody zmíněnými v nařízení, které ukotvují „ochranné známky [jako právní nástroje] umožňující rozlišit výrobky a služby podniků stejnými prostředky v rámci celého Společenství bez ohledu na hranice“.182 Dále důvody přijetí tohoto nařízení zmiňují i fakt, že „by nebylo správné nutit podniky, aby přihlašovaly své ochranné známky jako ochranné známky Společenství“ a že, „národní ochranné známky jsou i nadále nezbytné pro ty podniky, které nepožadují ochranu svých ochranných známek na úrovni Společenství.“183 Úřad Beneluxu dále své rozhodnutí opíral o tvrzení, že na území, které momentálně tvoří více jak 4 milióny kilometrů čtverečních a čítá více jak 500 miliónů obyvatel, by se užívání pouze v jedné členské zemi EU de facto zúžilo na užívání místní. Dále konstatoval, že práva 181
International Trademark Association (INTA). Study on the European Trademark Systems. 2010, s. 58. 182 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. 2009. Důvod (2). 183 Id. Důvod (6).
73
z ochranných známek vytvářejí monopol opodstatněný pouze užíváním známky a pokud tato monopolní síla přesahuje teritoriální charakter faktického užívání, dochází tak vytváření překážek volného pohybu zboží a služeb na vnitřním trhu. Ve výsledku tedy Úřad Beneluxu odmítl výklad užívání ochranné známky Společenství v jedné členské zemi EU jako dostačující pro zachování práv v celé EU a povolil registraci ochranné známky OMEL.184 Úřad Beneluxu pro duševní vlastnictví byl ve svém rozhodnutí následován dalšími národními úřady, jako například maďarským Patentovým úřadem, který obdobně zamítl námitku předchozího užívání, když byl stěžovatel schopen dokázat užívání pouze v jednom členském státě EU.185 Proti oběma rozhodnutím bylo také podáno odvolání k národním odvolacím soudům, které podaly žádost o rozhodnutí v předběžné otázce k Soudnímu dvoru Evropské unie.186,187 Do dnešního dne Soudní dvůr Evropské unie zatím v této věci nerozhodl. Avšak OHIM v otázce teritoriálního rozsahu užívání pokračuje ve výkladu užívání v jedné členské zemi jako postačující podmínce pro řádné užívání ve Společenství, tedy na území Evropské unie. Je pravda, že užívání ochranné známky Společenství ve více než jedné členské zemi EU, jako nutnost k prokázání řádného užívání v celé EU, by mohlo eliminovat překážky ekonomických aktivit vytvářených napříč Evropskou unií. Činnost malých a středních podniků, hledající známkoprávní ochranu pouze na národní úrovni, by nebyla omezena podniky, které vlastní ochrannou známku Společenství, avšak ji užívají výlučně jen v jednom státě EU. Navíc by se ulehčilo administrativě OHIM díky menšímu počtu přihlášek a především nižšímu počtu námitkových řízení. Na druhou stranu díky nízkým nákladům na užívání ochranné známky Společenství jen v jednom členském státě EU byla doposud ochranná známka Společenství jedním z nejúčinnějších a nejatraktivnějších nástrojů ochrany označení na území Evropské unie. Navíc malé a střední podniky mohou dosáhnout větší ekonomické aktivity registrací ochranné známky Společenství a posunout tak svou teritoriální působnost z čistě národní úrovně na úroveň regionální.
184
Leno Merken BV v. Hagelkruis Beheer BV. 2004448, Haag: Úřad duševní vlastnictví Beneluxu, 2010. 185 CITY INN v. C City Hotel. M0900377, Budapešť: Maďarský úřad duševního vlastnictví, 2010. 186 Leno Merken BV v. Hagelkruis Beheer BV. C-149/11, Lucemburk: Soudní dvůr Evropské unie. 187 Dávid Péter v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága. C142/11, Lucemburk: Soudní dvůr Evropské unie.
74
Evropské pojetí teritoriálního rozsahu užívání se značně liší od amerického přístupu k rozsahu užívání ochranné známky na federální úrovni. Dle Lanham Act se musí jednat o užívání v obchodě, který je regulovaný Kongresem USA. TMEP dále toto ustanovení specifikuje, když říká, že se jedná o obchod „mezistátní, místní a obchod mezi USA a jiným státem“.188 Přičemž místní obchod je definován, jako „obchod v rámci území USA (jako například Guam, Puerto Rico, Americká Samoa, nebo Panenské ostrovy) nebo mezi USA a dříve zmíněným územím“.189 Výlučně vnitrostátní užívání tedy nezakládá právo na zápis ochranné známky ani udržení práv ze zápisu. Nicméně pokud vnitrostátní užívání přímo ovlivňuje obchodní činnost, která je Kongresem regulována, jedná se o užívání stanovené v Lanham Act.190 To bylo potvrzeno rozsudkem federálního odvolacího soudu, kdy ochranná známka identifikující pohostinské služby poskytované jen v jedné restauraci v USA splňovala definici užívání tím, že její zákazníci pocházeli z různých států USA.191 V teritoriálním rozsahu užívání ochranné známky klade USPTO větší nároky, když je výlučně vnitrostátní užívání uznatelné pouze za podmínky ovlivňování obchodní činnosti uskutečňované za hranicemi daného státu.
Kdyby teritoriální
rozsah užívání ochranné známky Společenství byl determinován tržním přístupem založeným na tržní penetraci Evropské unie jako celku, namísto kvantitativního přístupu, který je doposud determinovaný národními hranicemi, mohla by být udělována výlučná práva současně při zachování hospodářské soutěže a svobod jednotného vnitřního trhu EU. Teoreticky by tedy mohl být aplikován systém známkoprávní ochrany v USA z hlediska teritoriálního dopadu obchodních činností. Užívání ochranné známky Společenství v jednom členském státě nemusí být dostačujícím výkladem pro ustanovení nařízení „ve Společenství“, avšak užívání ve všech 27 členských zemích (s možným rozšířením EU) se zdá být na druhou stranu příliš striktní. Kdyby však bylo užívání poměřováno kvalitativně, s ohledem na dopady obchodních činností na celém území Evropské unie, mohlo by dojít k určitému konsensu ze strany národních i regionálních autorit.
188
Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP). USPTO. 7. vydání. 2010, kapitola 901.03. Ibid. 190 Ibid. 191 Larry Harmon Pictures Corp. v. Williams Restaurant Corp. 929 F.2d 662, 18 USPQ2d 1292, Washington, D.C.: United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 1991. 189
75
Jak již bylo zmíněno dříve, zápis ochranné známky na federální úrovni v USA je platný 10 let s možností obnovy vždy na dalších deset let. Nicméně majitel ochranné známky musí v USA navíc mezi pátým a šestým rokem od data registrace dodat do USPTO přísežné prohlášení o kontinuálním užívání ochranné známky v obchodě (Affidavit of Continuous Use), které musí obsahovat výčet výrobků a služeb, pro něž je ochranná známka užívána. Spolu s prohlášením musí dodat důkazy o užívání a zaplatit příslušný poplatek. Takovéto prohlášení musí následně do USPTO dodávat vždy před uplynutím desetileté doby planosti zápisu ochranné známky. V případě, že majitel ochranné známky takovéto prohlášení do USPTO ve stanovené době nedodá, dojde ke zrušení zápisu ochranné známky.192 Ve srovnání s ochrannou známkou Společenství, je tedy přístup USPTO k časovému rozsahu užívání ochranné známky mnohem striktnější. Dle nařízení o ochranné známce Společenství může být sice ochranná známka Společenství zrušena na základě jejího nepřetržitého neužívání po dobu pěti let, avšak pouze na základě návrhu podaného u OHIM nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení, tedy na základě návrhu třetích stran. USPTO však vyžaduje průběžné dokládání užívání federální ochranné známky v průběhu její existence a to jak po uplynutí pěti let od registrace, tak při každé obnově vždy po deseti letech. Kontinuální užívání stanovil i odvolací soud U.S. Second Circuit Court of Appeals ve svém rozhodnutí, když užívání ochranné známky mimo jiné vyložil jako „užívání, které musí být dobře uvážené a nepřetržité, ne ojedinělé, náhodné nebo přechodné“.193
192
United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Act - Lanham Act. 1946. La Societe Anonyme des Parfums le Galion v. Jean Patou, Inc. 495 F.2d 1265, 1272, New York: U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, 1974. 193
76
8 Práva plynoucí z ochranné známky Tato kapitola pojednává o právech majitele ochranné známky, a jakými způsoby může tyta práva z ochranné známky prosazovat. Bude zde rozebrána veřejnoprávní i soukromoprávní cesta řešení sporů v systému evropského práva ve srovnání s principy řešení sporů v USA. Dále budou popsány soudní systémy Evropské unie a USA v aspektech známkoprávní ochrany a zodpovězena otázka, zda existují v jednotlivých systémech specializované soudy v oblasti známkového práva a jaká je jejich příslušnost. V závěru kapitoly bude poukázáno na rozdílný přístup k ochraně nezapsaných označení v jednotlivých systémech.
8.1 Vznik ochrany Zcela zásadní je okamžik vzniku ochrany. Práva z ochranné známky Společenství vznikají její registrací a vůči třetím osobám jsou účinná zápisem do rejstříku OHIM. Znamená to tedy, že na území Evropské unie platí v případě ochranných známek princip formální ochrany, zatímco v USA vzniká ochrana i neformálně, dřívějším užíváním ochranné známky. Jak již bylo řečeno, federálním zápisem se postavení majitele ochranné známky značně posiluje, avšak práva z označení užívaného v obchodě může jeho vlastník do jisté míry uplatňovat i bez zápisu. Z toho plyne i povinnost majitele zapsané federální ochranné známky strpět užívání nezapsané ochranné známky na území, kde ji její majitel užíval již před federálním zápisem pozdější ochranné známky. To vyplývá z ustanovení o „konkurenčním zápisu“ v Lanham Act,194 který vychází z doktríny „remote, goodfaith user“, kdy je možné zapsat ochrannou známku, jež je užívána v dobré víře dvěma různými uživateli a jejichž užívání stejné ochranné známky je od sebe natolik teritoriálně vzdálené, že nemůže dojít k záměně. Avšak výlučná práva vlastníka takto federálně zapsané ochranné známky jsou teritoriálně limitována s ohledem na vlastníka starší nezapsané ochranné známky.195
194
United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Act - Lanham Act. 1946. § 2. Drew, Jessica Amber. Death of Dawn Donut: The Demise of Concurrent Trademarks. Journal of Law. Pennsylvania: University of Illinois, 2007. 195
77
Registraci ochranné známky je možné získat i na státní úrovni, pokud nemůže být prokázáno mezistátní užívání ochranné známky, avšak takováto ochrana je teritoriálně omezena na území daného státu a tedy vynutitelnost práv plynoucích z ochranné známky je taktéž teritoriálně omezena. Zákony jednotlivých států jsou odlišné, avšak pro určitou míru harmonizace přijala většina států federace Model State Trademark Bill (MSTB).196 MSTB je výchozím dokumentem pro tvorbu legislativních předpisů v jednotlivých státech federace a poskytuje základní standardy pro vznik, udržení a prosazování práv ze zaspaných označení na území USA. Federální a dříve zapsaná státní ochranná známka se vzájemně nevylučují. Významným precedentem v tomto aspektu bylo rozhodnutí Odvolacího soudu pro 7. obvod v případě Burger King of Florida v. Hoots. V roce 1957 si Hoots otevřeli restauraci „Burger King“ in Mattoon ve státě Illinois a následně v roce 1959 přihlásili ochrannou známku „Burger King“ ke státní registraci dle práva státu Illinois. Mezitím již od roku 1953 začala společnost Burger King of Florida otevírat restaurace pod stejným názvem ve státě Florida a následně v dalších státech USA. K zápisu jejich federální ochranné známky došlo v roce 1961. Ve státě Illinois začal Burger King provozovat svou první restauraci v roce 1961 a do roku 1967 v témže státě provozovali již více než 50 restaurací. Hoots se domnívali, že na základě státní registrace jejich ochranné známky mají výhradní právo provozovat restaurace s názvem Burger King na území celého státu Illinois, a proto podali žalobu pro porušování práv z ochranné známky. Spor došel k federálnímu soudu, který dospěl k rozhodnutí, jež patří k významným z hlediska interpretace Lanham Act. Soud rozhodl, že na základě federální registrace a na základě přednosti federálního práva před státním (účelem Lanham Actu je mimo jiné „chránit zapsané známky užívané v obchodě proti zásahům státní nebo teritoriální legislativy“197), má Florida Burger výlučná práva k její ochranné známce téměř na celém území USA, včetně státu Illinois. Tato práva však nezahrnují oblast Mattoon, kde rodina Hoots získala přednostní právo k téže ochranné známce díky dřívějšímu užívání ochranné známky v dobré víře a v souladu s § 15 Lanham Act. Na základě tohoto ustanovení má vlastník federálně zapsané ochranné známky Burger King nezpochybnitelné právo užívat tuto ochrannou známku v obchodě s výjimkou užívání, které porušuje platné právo rodiny Hoots získané kontinuálním užívání téže ochranné
196
Model State Trademark Bill (MSTB). International Trademark Association (INTA). 1949 (revidováno 2007). 197 United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Act - Lanham Act. 1946. § 45.
78
známky před federální registrací firmy Burger King of Florida. Výsledkem sporu byl tedy zákaz užívat ochrannou známkou „Burger King“ mimo území Mattoon rodinou Hoots a zákaz užívat tutéž ochrannou známkou na území Mattoon firmou Burger King of Florida.198
8.2 Práva majitele ochranné známky Z ochranné známky Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo zakázat třetím stranám užívání shodných označení pro shodné výrobky nebo služby nebo podobných označení pro podobné výrobky nebo služby v případě nebezpečí záměny, za kterou se považuje i nebezpečí asociace mezi dvěma známkami u části veřejnosti. Ochranná známka Společenství, která má dobré jméno, rozšiřuje ochranu i na výrobky nebo služby, jež nejsou podobné výrobkům nebo službám, pro které je ochranná známka zaregistrována, pokud by užívání označení neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.199 „Užívání označení v obchodním styku“ článek 9 v odstavci 2 demonstrativně vykládá jako umísťování označení na výrobky nebo jejich obaly, nabízení nebo uvádění výrobků nebo služeb pod tímto označením, skladování výrobků za tímto účelem nebo nabízení či poskytování služeb pod tímto označením, dále dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením a užívání tohoto označení na obchodních listinách a v reklamě. Výše uvedená výlučná práva majitele mají svá omezení, která jsou upravena v článku 12 nařízení, jež zabraňuje majiteli ochranné známky Společenství zakázat třetím osobám používat v obchodním styku jejich vlastní jméno a adresu, dále používat údaje týkající se charakteristických vlastností výrobků nebo služeb (např. druh, jakost, množství, atd.) a konečně používat ochrannou známku k označení účelu výrobků nebo služeb. Podmínkou ovšem je, že veškeré výše uvedené užívání je v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě. Další omezení ustanovuje článek 13 nařízení, který upravuje tzv. vyčerpání práva, kdy majitel není oprávněn zakázat užívání ochranné známky na výrobcích, které byly jím nebo s jeho souhlasem uvedeny na trh Evropské unie. Výjimku tvoří tzv. paralelní dovozy, které představují paralelně dovážené výrobky z nečlenských zemí Evropské unie. Dalším omezením 198
Burger King of Florida, Inc. v. Hoots. 403 F.2d 904, Chicago: United States Court of Appeals for the Seventh Circuit, 1968. 199 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. 2009, čl. 9.
79
práva vlastníka ochranné známky Společenství je, podle článku 54 nařízení, strpění užívání pozdější ochranné známky Společenství. Strpěl-li vědomě vlastník starší ochranné známky Společenství užívání pozdější ochranné známky po dobu pěti po sobě jdoucích let, nemůže pozdější ochrannou známku zneplatnit ani bránit jejímu užívání z důvodu existence své starší ochranné známky.200 Majitel ochranné známky Společenství s ní může v mezích nařízení disponovat. Ochranná známka Společenství může být předmětem vlastnictví a lze ji převádět nezávisle na převodu podniku, může být poskytnuta jako zástava či být předmětem věcného práva a může se stát i předmětem nuceného výkonu. Dále může být na ochrannou známku Společenství udělena licence, která může být výlučná či nevýlučná, pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, nebo jejich část a pro celé území Evropské unie nebo jen pro její část.201 Práva z ochranné známky získané na území USA jsou do velké míry podobná právům získaným na území Evropské unie. Federálním zápisem ochranné známky do rejstříku USPTO získává její majitel výlučné právo užívat chráněné označení pro výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána. Svá práva z ochranné známky její majitel prokazuje certifikátem, tzv. důkazem „prima facie“, neboli důkazem na první pohled, který deklaruje primární zápis ochranné známky. Tento certifikát je důkazem platnosti zapsané ochranné známky a její registrace, dále deklaruje vlastníka ochranné známky a jeho výlučné právo užívat zapsanou ochrannou známku v obchodě ve spojení s výrobky nebo službami, pro které byla známka zapsána.202 Stejně, jako na území Evropské unie, i na území USA existuje ochranná známka s dobrým jménem, jež poskytuje širší ochranu, než ochranná známka, která dobré jméno nezískala. Tento institut je chráněn Federal Trademark Dilution Act z roku 1995, který byl nahrazen Trademark Dilution Revision Act z roku 2006. Jedná se o federální legislativu, která institut ochranné známky s dobrým jménem chrání před takovým užitím, jež by mohlo poškodit dobré jméno ochranné známky („tarnishment“), nebo by mohlo snížit její rozlišovací způsobilost („blurring“), a to i v případě, že pravděpodobnost záměny není prokázána. Důležitou novelou zákona je 200
Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. 2009. Ibid. 202 United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Act - Lanham Act. 1946. § 7. 201
80
ustanovení o ochraně proti pouhé pravděpodobnosti poškození dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti ochranné známky. Skutková podstata neoprávněného zásahu do práv majitele ochranné známky s dobrým jménem je tedy naplněna již pravděpodobností poškození, nikoli až okamžikem, kdy je faktické poškození prokázáno. V ustanoveních Trademark Dilution Revision Act je ochranná známka s dobrým jménem definovaná jako známka, jež je známá u podstatné části veřejnosti Spojených Států jako označení, které je spojováno s konkrétním původem výrobků nebo služeb a má nebo nabylo v čase vysokou rozlišovací způsobilost.203 V případě poškození dobrého jména ochranné známky nebo snížení její rozlišovací způsobilosti Trademark Dilution Revision Act stanovuje nárok majitele, aby se rušitel zdržel jednání, kterým porušuje práva majitele ochranné známky s dobrým jménem. Dále, v případě, že rušitelovým záměrem bylo úmyslně těžit z dobrého jména ochranné známky nebo její dobré jméno úmyslně poškozovat, je možné se domáhat stejných nároků, jako tomu je při porušování práv z ochranných známek dle ustanovení v Lanham Act (uvedeno níže). Pro americkou ochrannou známku taktéž platí princip vyčerpání práva nazývaný „first sale doctrine“, kdy vlastník ochranné známky nemůže zakročit proti opětovnému tuzemskému prodeji výrobků nesoucích jeho ochrannou známku, které on sám nebo s jeho souhlasem uvedl na trh USA. Paralelní dovozy jsou dle § 1526 amerického celního zákona204 zakázány s výjimkou dovozů takových výrobků, které byly mimo území USA vyrobeny samotným vlastníkem ochranné známky nebo jeho přidruženým podnikem.205 Práva majitele ochranné známky s dobrým jménem mají některá omezení, specifická pro USA, která vycházejí především z prvního dodatku Americké ústavy, jež je součástí základní listiny práv a svobod zaručující svobodu víry, volného projevu a tisku, právo se shromažďovat a sepisovat petice.206 Tímto omezením je volnost užití ochranné známky s dobrým jménem za účelem srovnávací reklamy na základě
203
United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Dilution Revision Act. 2006 United States Code: Title 19, Chapter 4. Tariff Act. 1930. 205 Crash course on trademarks: Limitations on trademark rights. Ius Mentis: Law and technology explained. [Online] 15. říjen 2006. [Citace: 27. prosinec 2011.] http://www.iusmentis.com/trademarks/crashcourse/limitations/. 206 Bill of Rights. Dodatek k Ústavě Spojených států amerických. 1791. 204
81
doktríny „fair use“, dále za účelem zpravodajských reportáží a komentářů a konečně za jakýmikoli nekomerčními účely.207 Dalším specifickým aspektem je případ ochranné známky zapsané primárním zápisem a užívané nepřetržitě minimálně po dobu pěti let od zápisu. V takovém případě nabývá ochranná známka dle § 15 Lanham Act, po vyplnění prohlášení a zaplacení správního poplatku, status „incontestable“ (nepřiléhavějším překladem by asi bylo „nezpochybnitelná“), čímž dokazuje svou platnost, registraci, vlastníka a jeho výlučné právo užívat ochrannou známku pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána. Status incontestable je důležitý především z hlediska žalob na porušování. V případě, že ochranná známka tento status nabude, není možné ji napadnout pro její neplatnost, nezpůsobilost k zápisu, vlastnickou neoprávněnost nebo pouhou popisnost. Nicméně je možné ji i nadále napadnout z důvodu opuštění, že se stala v čase generickou či funkční nebo nebyla nabyta v dobré víře.208
8.3 Vynucování práv z ochranné známky Po dlouhou dobu byla regulace vymáhání práv z ochranných známek sjednocována pouze mezinárodními smlouvami. V menší míře to byla například Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, ale nejvýznamnější úlohu hrála Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen TRIPS). TRIPS se díky zásadním rozdílům v národních úpravách členských států Světové obchodní organizace (dále jen WTO) nesnaží národní legislativu v této oblasti harmonizovat, ale klade si za cíl pouze stanovit určitá minimální, základní pravidla, která by měl každý členský stát dodržovat. V její třetí části jsou obsažena ustanovení o prostředcích k dodržování práv k duševnímu vlastnictví, která definují minimální standardy vynucování těchto práv. Tato část je dále rozdělena do pěti oddílů zabývajícími se: - všeobecnými povinnostmi, platnými pro celou úpravu, - úpravou občanskoprávních a správních řízení a nápravných opatření, - úpravou prozatímních opatření, - speciální úpravou v souvislosti s opatřeními na hranicích, 207 208
United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Dilution Revision Act. 2006. § 43 (c) 3. United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Act - Lanham Act. 1946.
82
- trestním řízením.209 Jednotlivé členské státy WTO se zavázaly ve svých právních řádech zabezpečovat ochranu a vymáhání práv k duševnímu vlastnictví. Toto sblížení národních právních řádů však bylo na území Evropské unie uznáno za nedostačující. Díky úsilí Evropské unie harmonizovat legislativy členských států pro zajištění stejné úrovně ochrany duševního vlastnictví na celém vnitřním trhu, došlo k vytvoření komunitární legislativy upravující tuto oblast. Jedná se o směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví, kterou členské státy Evropské unie implementovaly do svých národních legislativ. Nároky, kterých se majitel ochranné známky Společenství, jehož práva byla porušena, může domáhat, jsou: - informace o původu a distribučních sítích výrobků či služeb, kterými je porušováno právo duševního vlastnictví, - prozatímní soudní zákaz vůči údajnému porušovateli práv, - stažení zboží z oběhu nebo jeho zničení (včetně materiálů a nástrojů) nebo zaplacení peněžního vyrovnání, - zničení padělaného nebo nedovoleně napodobeného zboží, - soudní zákaz dalšího porušování, - zaplacení nositeli práv náhradu utrpěné škody.210 Tato směrnice představuje téměř komplexní úpravu vynucování práv k duševnímu vlastnictví, avšak mimo harmonizaci nadále zůstává trestněprávní oblast. Dalším komunitárním předpisem v oblasti vynucování práv k duševnímu vlastnictví, tentokrát s cílem unifikace, je nařízení Rady 2003/1383/ES o opatřeních na hranicích. Toto nařízení stanovuje celním orgánům možnost zasáhnout proti padělkům, nedovoleným napodobeninám a zboží porušujícímu některá práva
209
Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). 1994. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví. 2004. 210
83
duševního vlastnictví, které jsou v daném okamžiku předmětem vývozu, zpětného vývozu nebo opouštějí celní území Evropské unie.211 Ochrana před porušováním práv plynoucích z ochranné známky je v USA ustanovena v Lanham Actu, který byl několikrát novelizován z důvodu narůstající hrozby napodobování existujících ochranných známek a celkového porušování práv. V § 32 Lanham Act je definováno porušení práv z ochranné známky jako užití zapsané ochranné známky takovým způsobem, které je schopné způsobit pravděpodobnost záměny, omyl nebo klamat veřejnost ohledně původu výrobků nebo služeb, pokud k tomuto užití nedal majitel ochranné známky souhlas. Jedná se jmenovitě o reprodukování, napodobování, kopírování nebo imitaci zapsané ochranné známky ve spojení s prodejem, nabízením k prodeji, distribucí nebo propagování výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána.212 Soudy sestavují tzv. testy pravděpodobnosti záměny, z nichž nejvýznamnějším je test stanovený Odvolacím soudem pro 9. obvod v případě AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats. Soud v tomto případě specifikoval osm faktorů měřící pravděpodobnost záměny: - podobnost označení, - blízkost výrobků nebo služeb, - síla ochranné známky, - důkaz skutečné záměny, - záměr žalovaného při výběru označení - použité propagační kanály, - druh zboží a pravděpodobná míra zájmu ze strany kupujícího, - pravděpodobnost rozšíření produktové řady.213 Přičemž, jak již bylo řečeno, ke konstatování pravděpodobnosti záměny nestačí pouze podobnost označení, ale výrobky nebo služby, pro které jsou ochranné známky zapsány, spolu musejí souviset.
211
Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo. 22. července 2003. 212 United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Act - Lanham Act. 1946. 213 AMF, Inc v Sleekcraft Boats. 599 F.2d 341, San Francisco: The United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 1979.
84
Zákon o ochranných známkách z roku 1870 obsahoval ustanovení o padělání ochranných známek, avšak samotný zákon byl záhy Nejvyšším Soudem USA zrušen pro přesah pravomocí, které mu byly uděleny klauzulí o patentech a autorském právu, na něž byl postaven. Nicméně s příchodem masivního rozvoje obchodu a především na základě miliardových ztrát amerických firem způsobených nově užívanými metodami padělání, došlo v roce 1984 k přijetí Trademark Counterfeiting Act. Tento zákon byl začleněn do Lanham Actu, do jeho třetí podkapitoly „General Provisions“, obsahující ustanovení o napodobování zapsaných ochranných známek jakožto neoprávněném zásahu do práv plynoucích z ochranné známky. Jeho přijetím se mělo umožnit
majitelům
ochranných
známek
účinně
bojovat
proti
pirátskému
napodobování jejich označení a dále měl poskytnout ochranu nejen samotným označením, ale celým výrobkům.214 V roce 1996 byl pak přijat Anti-Counterfeiting Consumer Protection Act, který doplnil Lanham Act o posílení státních a místních pravomocí v otázkách zabavování padělaného zboží, jež byly do té doby vykonávány výhradně na federální úrovni, a dále zvýšil sankce za nedovolené napodobování ochranných známek.215 Padělání ochranných známek je v Trademark Counterfeiting Act definováno jako nedovolené napodobování ochranné známky, která je zapsaná primárním zápisem v USPTO a kontinuálně užívaná, ve spojení s výrobky a službami, pro něž byla ochranná známka zapsána. Jedná se o prodej takovýchto výrobků nebo služeb, jejich nabízení k prodeji nebo distribuci bez ohledu na to, zda rušitel věděl o registraci ochranné známky. Výše uvedený pojem padělání ochranné známky nezahrnuje užití ochranné známky nebo označení ve spojení s výrobky nebo službami jejich výrobcem, kterému k takovému užití dal majitel ochranné známky výslovný souhlas.216 Lanham Act, na základě novel Trademark Counterfeiting Act
a Anti-
Counterfeiting Consumer Protection Act, stanovuje nároky, kterých se může majitel napadené ochranné známky domáhat společně s výší pokut. Jedná se o nárok na zisky obžalovaného získané zásahem do práv, nárok na náhradu škody a nárok na úhradu
214
Paradise, Paul. Trademark Counterfeiting, Product Piracy, and the Billion Dollar Threat to the US Economy. West Port: Quotum Books, 1999. ISBN 1-56720-250-0. 215 Anti-Counterfeiting Consumer Protection Act of 1996. Newsletters and Bulletins, 1996. [Online] 9. září 2004. [Citace: 26. prosinec 2011.] http://www.ladas.com/BULLETINS/1996/0896Bulletin/US1.0896.html. 216 United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Act - Lanham Act. 1946. § 34.
85
nákladů řízení. Dále je to pak nárok na zabavení a případné zničení padělaných výrobků, stejně jako materiálů a nástrojů užitých k padělání.217 Trademark Counterfeiting Act doplňuje také federální trestní zákon v oblasti padělání ochranných známek, když nelegální obchodování s výrobky a službami a úmyslné nebo neoprávněné užití padělané ochranné známky ve spojení s takovými výrobky nebo službami charakterizuje jako trestný čin a stanovuje postihy.218 Práva vyplývající z ochranných známek v USA jsou téměř výhradně vynucována prostřednictvím soukromých žalob. Výjimku tvoří padělání ochranných známek. V ostatních případech je zodpovědnost kladena zcela na majitele ochranné známky, aby v případě, když hrozí nebo dojde k porušení jeho práv, podal žalobu buď u státního, nebo federálního soudu s cílem zákazu takového neoprávněného zásahu do jeho práv. V případě, že se majitel o svá práva nestará dostatečně, může dojít i ke ztrátě ochrany.
8.4 Soudní systém Soudy s výlučnou jurisdikcí pro řízení o žalobách pro porušení práv z ochranné známky Společenství jsou ustanoveny v každé členské zemi Evropské unie.219 Pro určení pravomoci těchto soudů se dle článku 94 nařízení použijí ustanovení nařízení Rady 44/2001, o soudní pravomoci, uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. V České republice je dána pravomoc Městskému soudu v Praze220,221 a proti jeho rozhodnutí je možné podat opravný prostředek k Vrchnímu soudu v Praze. Rozsudky soudů pro ochrannou známku Společenství jsou vykonatelné v ostatních členských zemích na základě aplikace zjednodušené procedury výkonu rozhodnutí zavedené v roce 1968 Bruselskou úmluvou o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních
217
United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Act - Lanham Act. 1946. United States Code: Title 18. Crimes and Criminal Procedure. § 2320. 219 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. 2009, čl. 95. 220 Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a změně zákonů. 2006. § 6 odst. 1 pís. b. 221 Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně dalších zákonů. 2001. § 39 odst. 2. 218
86
věcech.222 Jediná žaloba na porušování práv z ochranné známky Společenství tak může vést k rozhodnutí platnému na celém území Evropské unie. Pokud majitel ochranné známky Společenství zjistí, že jsou práva k jeho známce porušována na území Evropské unie, může se obrátit na soud určený pro ochrannou známku Společenství a zahájit řízení pro porušení práv ke známce. Jiné národní soudy ani OHIM nejsou kompetentní k projednání takovýchto žalob. Žalobce má možnost volby soudní příslušnosti. Může se obrátit na soud pro Ochrannou známku Společenství v členském státě, v němž došlo k porušení, nebo v členském státě, v němž má bydliště nebo sídlo předpokládaný porušovatel.223 Žaloby, které je možné u soudů pro ochranné známky Společenství podat, se v souladu s článkem 96 týkají následujících otázek: - porušení a připouští-li to národní právo hrozícího porušení ochranné známky Společenství, - určení, zda nedochází k porušení, připouští-li je národní právo, - přiměřené náhrady za jednání následující po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství, které bylo kvalifikováno jako porušení práv, - protinávrhů na zrušení nebo prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou.224 Trademark Trial and Appeal Board v USA je přezkumným orgánem v odvolání proti rozhodnutí examinátorů, ale také orgánem první instance. Proti rozhodnutí Trademark Trial and Appeal Board se lze na základě § 21 Lanham Act přímo odvolat ke specializovanému odvolacímu soudu - U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit.225 Alternativně lze na základě stejného ustanovení započít nový tzv. „de novo“ soudní proces před obecným okresním soudem - U.S. district court.226 Proti rozhodnutí obecného okresního soudu se lze odvolat k příslušnému obecnému obvodovému odvolacímu soudu - circuit court of appeals, avšak v tomto případě se nelze odvolat přímo k specializovanému odvolacímu soudu - U.S. court of Appeals for the Federal Circuit. Veškerá odvolání v otázkách porušení známkových práv jsou 222
Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. 2000. 223 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. 2009, čl. 97. 224 Id. Čl. 96. 225 Řeší odvolání proti rozhodnutím specializovaných prvostupňových soudů. 226 United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Act - Lanham Act. 1946.
87
uplatňována u příslušných obecných obvodových odvolacích soudů, nikoli u specializovaného odvolacího soudu, jako je tomu například při porušování patentových práv.227
8.5 Nezapsaná označení Zápisem ochranné známky získává její vlastník výlučná práva. Práva majitelů ochranných známek zapsaných v USA a majitelů zapsaných ochranných známek Společenství se výrazně neliší. Avšak velmi důležitým rozdílem je přístup jednotlivých systémů k ochraně nezapsaných označení. Jedná se za prvé o federální ochranu poskytovanou nezapsaným označením užívaných v obchodní činnosti na území USA. Taková ochrana je přiznána na základě § 43 Lanham Act, který zakládá právo na podání civilní žaloby pro klamání ohledně původu výrobků nebo služeb a pro klamavou reklamu.228 Dále se jedná o nezapsané známky užívané v obchodě na území USA, které požívají ochrany na státní úrovni na základě common law, a to především prostřednictvím práva nekalé soutěže. Nezapsaná označení užívaná v obchodě na určitém teritoriu USA tedy požívají mnohem silnější ochrany než nezapsaná označení, která jsou užívána na území Evropské unie.
227
Barrett, Margreth. Intellectual Property. New York: Aspen Publishers, 2008. 2. vydání. ISBN 9780735562974. 228 United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Act - Lanham Act. 1946.
88
9 Závěr Diplomová práce pojednává o ochranné známce jako o jednom z institutů práva průmyslového vlastnictví v evropském a americkém právním systému. Je zde porovnávána ochranná známka Společenství, poskytující jednotnou ochranu na celém území Evropské unie, s federální ochrannou známkou platnou na území Spojených států amerických. Dále jsou zde vysvětleny stěžejní pojmy a rozebrány klíčové aspekty známkoprávní ochrany ve srovnávaných systémech. Ačkoli se americký právní systém, mající kořeny v common law, zásadně liší od evropského kontinentálního právního systému, vycházejícího z recepce římského práva, známkoprávní ochrana je v evropském a americkém pojetí v určitých aspektech shodná nebo podobná. Souběžná známkoprávní ochrana na bázi common law, státní a federální registrace ochranné známky ve Spojených státech stojí proti nekalosoutěžní ochraně označení v jednotlivých státech Evropské unie, národní ochranné známce a ochranné známce Společenství. Vlastník nezapsané ochranné známky, chráněné na principu common law ve Spojených státech amerických může rozšířit ochranu prostřednictvím
federálního
zápisu
na
základě
uplatnění
prioritního
práva
z předchozího užívání ochranné známky. Stejně tak uživatel nezapsaného označení nebo majitel národní ochranné známky jednoho z členských států Evropské unie může národní ochranu rozšířit na unijní přihlášením a zápisem ochranné známky Společenství. Oba systémy také definují ochrannou známku podobně, když stanovují jako její hlavní cíl odlišení výrobků a služeb jednoho podniku či osoby od výrobků a služeb druhých. Dále se shodují v tom, kdo může být přihlašovatelem ochranné známky a že při podání přihlášky není povinností přihlašovatele být zastoupen. Po zápisu ochranné známky je nutné její zápis v obou systémech obnovovat a známku užívat pro udržení práv, která se do jisté míry ve srovnávaných systémech rovněž shodují. V mnoha aspektech však přistupuje evropský a americký právní systém k ochranným známkám rozdílně. Odlišné je především nazírání obou systémů na vznik známkoprávní ochrany. Zatímco evropský známkoprávní systém je založen na registračním principu, americký je založen na principu užívání. Ochrana na území Evropské unie tedy vzniká registrací ochranné známky Společenství, na rozdíl od 89
registrace federální ochranné známky, která jen posiluje postavení jejího majitele. Ve Spojených státech je tedy silně zakořeněn princip common law, který umožňuje majiteli uplatňovat práva z nezapsané ochranné známky za předpokladu jejího užívání v obchodě. Právo vzniklé předchozím užíváním nezapsané ochranné známky musí být majitelem pozdější federálně zapsané ochranné známky respektováno na celém území, na kterém je starší nezapsaná ochranná známka užívána. Oproti zápisu ochranné známky Společenství, ke kterému, v případě existence namítaného staršího nezapsaného označení, vůbec nedojde, jsou-li námitky majitele takového označení opodstatněné. Znamená to tedy, že na území Evropské unie vedle sebe nemohou existovat shodná nezapsaná označení a ochranné známky Společenství pro shodné výrobky nebo služby, dožadují-li se jejich vlastníci svých práv podáním námitek, na rozdíl od Spojených států amerických, kde je koexistence ochrany nezapsaných a zapsaných známek na teritoriálně odlišném území možná. Základním principem americké známkoprávní ochrany je tedy ochrana proti vlastníkovi ochranné známky, který by chtěl „monopolizovat trhy, na které jeho obchod nikdy nedosáhl a kde ochranná známka neidentifikuje jeho zboží, ale zboží druhých“.229 Dalším zásadním rozdílem v pojetí ochranné známky obou systémů je odlišný koncept grafického znázornění označení. Zatímco ochranná známka Společenství je schopná zápisu pouze tehdy, je-li graficky znázornitelná, ochrannou známku v USA je možné zapsat i v případě, že graficky ztvárnit nelze, ovšem za předpokladu nabytí druhotného významu užíváním v obchodě. Z předchozího pak také vyplývá přístup jednotlivých systémů k netradičním ochranným známkám. Například čichové známky, které jsou již u USPTO zaregistrovány, nejsou zatím u OHIM schopné zápisu. Podstatný rozdíl tkví také v přístupu obou systémů k relativním překážkám zápisné způsobilosti. Možný konflikt ochranné známky Společenství se staršími právy je řešen v námitkovém řízení po zveřejnění přihlášky, zatímco USPTO zkoumá existenci starších práv, které by mohly tvořit relativní překážku registrace, ex officio, tedy z úřední povinnosti, ještě před zveřejněním přihlášky. USPTO se tak snaží zachovat si suverenitu a předcházet sporům, zatímco OHIM aplikuje zásadu „vigilantibus iura scripta sunt“ (práva náležejí bdělým), když ponechává zodpovědnost na samotných majitelích starších práv.
229
Hanover Star Milling Co. v. Metcalf. 240 U.S. 403, Washington, D.C.: U.S. Supreme Court , 1916.
90
Snad nejstěžejnější rozdíl mezi ochrannou známkou Společenství a federální ochrannou známkou spočívá v přístupu k užívání ochranné známky. Jak jsem již zmínila, vlastnictví ochranné známky v USA a práva z něho plynoucí vyplývají z užívání a k federálnímu zápisu tedy nemůže dojít dříve, než je prokázáno užívání ochranné známky pro přihlášené výrobky nebo služby. Tento striktní předpoklad užívání označení odlišuje federální ochrannou známku od ochranné známky Společenství, kde k započetí jejího užívání je majiteli známky ponechána poměrně dlouhá lhůta pěti let od zápisu. Užívání federálně zapsané ochranné známky musí být navíc průběžně dokládáno přísežným prohlášením společně s důkazy o užívání, v opačném případě dojde ke zrušení zápisu ochranné známky. Užívání se v jednotlivých systémech liší nejen z hlediska časového, ale také geografického. Zatímco v Evropské unii je, dle dosavadního společného výkladu Rady a Komise, postačující užívat ochrannou známku v jednom z jejích členských států, ve Spojených státech amerických se musí jednat o užívání mezistátní, byť je mezistátní užívání chápáno také jako státní s mezistátními účinky. Cílem diplomové práce bylo srovnání ochranné známky v prostředí amerického a evropského právního systému. Věřím, že se mi podařilo cíl naplnit a že jsem vystihla hlavní odlišnosti evropské a americké právní úpravy v otázkách známkoprávní ochrany. Nezbytnost a význam ochranné známky, jako jednoho z institutů průmyslových práv, je vnímána v obou systémech obdobně. Vždyť důležitost její existence byla zakotvena již na konci 19. století, kdy byl položen základ mezinárodní právní ochrany nehmotných statků Pařížskou unijní úmluvou. Nicméně věřím, že je z práce patrné, že se mnohé úhly pohledů Evropské unie a Spojených států amerických na ochrannou známku značně liší.
91
10
Seznam použité literatury
10.1 Právní předpisy Bill of Rights. Dodatek k Ústavě Spojených států amerických. 1791 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). 1994. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek. Madrid: WIPO, 1891. Manual Concerning Proceedings Before OHIM. OHIM. 2010. Model State Trademark Bill (MSTB). International Trademark Association (INTA). 1949 (revidováno 2007). Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo. 22. července 2003. Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. 2009. Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. 2000. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví. Stockholm: WIPO, 1883. Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek. Madrid: WIPO, 1989. Rules of Practice in Trademark Cases. 37 C.F.R. 2010. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví. 2004. Směrnice Rady 89/104, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. 1988. Smlouva o založení Evropského společenství (SES). Řím: Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky, 1957. Konsolidovaná verze ve znění smlouvy z Nice. Společný prováděcí řád k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a k Protokolu k této dohodě. Madrid: WIPO, 1996. Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP). USPTO. 7. vydání. 2010.
92
Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví. Vyhl. č. 69/1975 Sb. ve znění vyhl č. 80/1985 Sb. 1985. United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Act - Lanham Act. 1946. United States Code: Title 15, Chapter 22. Trademark Dilution Revision Act. 2006. United States Code: Title 18. Crimes and Criminal Procedure. United States Code: Title 19, Chapter 4. Tariff Act. 1930. Ústava Spojených států amerických. 1787. Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a změně zákonů. 2006. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně dalších zákonů. 2001.
10.2 Judikatura, precedenty a jiná rozhodnutí AMF, Inc v Sleekcraft Boats. 599 F.2d 341, San Francisco: The United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 1979. Babies Beat, Inc. 13 USPQ2d 1729, Alexandria: USPTO, Trademark Trial and Appeal Board, 1990. BASF Drucksysteme GmbH. 76/018,450, Alexandria: USPTO, Trademark Trial and Appeal Board, 1975. Burger King of Florida, Inc. v. Hoots. 403 F.2d 904, Chicago: United States Court of Appeals for the Seventh Circuit, 1968. Centrafarm BV and Adriaan de Peijper v. Winthrop BV. C-16/74, Lucemburk: ESD, 1974. CITY INN v. C City Hotel. M0900377, Budapešť: Maďarský úřad duševního vlastnictví, 2010. Cosmetic Dermatology, Inc. 76606583, Alexandria: USPTO, Trademark Trial and Appeal Board, 2006. Dávid Péter v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága. C-142/11, Lucemburk: Soudní dvůr Evropské unie. EDEN SARL v. OHIM. C-305/04, Lucemburk: ESD, 2005. General Electric Broadcasting Co. 199 USPQ 560, 563, Alexandria: USPTO, Trademark Trial and Appeal Board, 1978. 93
Grand Canyon West Ranch LLC v. Hualapai Tribe. 88 USPQ2d 1501, USA: Trademark and Trial Appeal Board, 2008. Hanover Star Milling Co. v. Metcalf. 240 U.S. 403, Washington, D.C.: U.S. Supreme Court , 1916. Hans-Georg Müller v. Estheme Fashion Sarl. B1374711 Alicante: OHIM, Opposition Division, 2010. Jonathan Drew, Inc. 97 USPQ2d 1640, Alexandria: USPTO, Trademark Trial and Appeal Board, 2011. Kieu Thi-Bich Phan v. Wendy Oostveen-Kouwenhoven. B1232307, Alicante: OHIM, Opposition Division, 2009. L.C. Licensing, Inc. v. Berman. 86 USPQ2d 1883, USA: Trademark and Trial Appeal Board, 2008. La Societe Anonyme des Parfums le Galion v. Jean Patou, Inc. 495 F.2d 1265, 1272, New York: U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, 1974. Larry Harmon Pictures Corp. v. Williams Restaurant Corp. 929 F.2d 662, 18 USPQ2d 1292, Washington, D.C.: United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 1991. Leno Merken BV v. Hagelkruis Beheer BV. 2004448, Haag: Úřad duševní vlastnictví Beneluxu, 2010. Leno Merken BV v. Hagelkruis Beheer BV. C-149/11, Lucemburk: Soudní dvůr Evropské unie. Libertel Groep BV v. the Benelux Trade Mark Office. C-104/01, Lucemburk: ESD, 2003. Newport In & Exterior i Stockholm AB v. Newport Collection AB. B1122128, Alicante: OHIM, Opposition Division, 2009. Peter S. Herrick, P.A. 91 USPQ2d 1505, Alexandria: USPTO, Trademark Trial and Appeal Board, 2009. Philip Morris Products S.A. v. Eurocima S.L. B1312653, Alicante: OHIM, Opposition Division, 2010. Philips v. Remington. C-299/99, Lucemburk: ESD, 2002. Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc. 514 U.S. 159, Washington, D.C.: U.S. Supreme Court, 1995. Red Bull GmbH. 78 USPQ2d 1375, Alexandria: USPTO, Trademark Trial and Appeal Board, 2006. 94
Richard M. Hoefflin. 97 USPQ2d 1174, Alexandria: USPTO, Trademark Trial and Appeal Board, 2010. Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex. C-283/01, Lucemburk: ESD, 2003. Sieckmann v. Germna Patent Office. C-273/00, Lucemburk: ESD, 2002. Suomen Gallup Oy v. Gallup, Inc. B8534 Alicante: OHIM, Opposition Division, 1998. Terrapin (Overseas) Ltd. v. Terranova Industrie CA Kapferer & Co. C-119/75, Lucemburk: ESD, 1976. Tower Tech, Inc. 64 USPQ2d 1314, USA: Trademark and Trial Appeal Board, 2002.
10.3 Odborné publikace Barrett, Margreth. Intellectual Property. New York: Aspen Publishers, 2008. 2. vydání. ISBN 978-0735562974. Boháček, Martin a Jakl, Ladislav. Právo duševního vlastnictví. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002. Drew, Jessica Amber. Death of Dawn Donut: The Demise of Concurrent Trademarks. Journal of Law. Pennsylvania: University of Illinois, 2007. Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C.H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-879-7. International Trademark Association (INTA). Study on the European Trademark Systems. 2010. Jakl, Ladislav. Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2003. 80-7282-033-8. Paradise, Paul. Trademark Counterfeiting, Product Piracy, and the Billion Dollar Threat to the US Economy. West Port: Quotum Books, 1999. ISBN 1-56720-250-0. Pipková, Hana. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. Praha: ASPI, a.s., 2007. 978-80-7357-265-5. Pospíšil, Michal. Systém právní úpravy. Aplikované právo. 2003, Sv. II. Úřad průmyslového vlastnictví. Ochranná známka Společenství. Lucemburk: Publications Office, 2006. 92/9156/098/7. Úřad průmyslového vlastnictví. Přihlašování ochranných známek do zahraničí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009.
95
WIPO. Declaration of Intention to Use the Mark: United States of America. Madrid Protocol concerning the International Registration of Marks. Ženeva: WIPO, 2003. Information Notice No. 23/2003. WIPO. Indication of goods and services: United States of America. Madrid Protocol concerning the International Registration of Marks. Ženeva: WIPO, 2003. Information Notice No. 24/2003.
10.4 Elektronické zdroje Anti-Counterfeiting Consumer Protection Act of 1996. Newsletters and Bulletins, 1996. [Online] 9. září 2004. [Citace: 26. prosinec 2011.] http://www.ladas.com/BULLETINS/1996/0896Bulletin/US1.0896.html. Appeal. OHIM. [Online] 21. říjen 2011. [Citace: 24. listopad 2011.] http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/appeal.en.do. Can an odour, sound, or colour be a trademark? ESA intellectual property. [Online] 8. prosinec 2004. [Citace: 28. říjen 2011.] http://www.esa.int/esaMI/Intellectual_Property_Rights/SEMZIKXDE2E_0.html. Crash course on trademarks: Limitations on trademark rights. Ius Mentis: Law and technology explained. [Online] 15. říjen 2006. [Citace: 27. prosinec 2011.] http://www.iusmentis.com/trademarks/crashcourse/limitations/. Decisions - Communications of the President. OHIM. [Online] 25. srpen 2011. [Citace: 9. říjen 2011.] http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/decisionsPresident.en.do. Decisions of the Presidium of the Boards of Appeal. OHIM. [Online] 29. září 2011. [Citace: 9. říjen 2011.] http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/decisionsPresidiumBoA.en .do. Differences between the Principal Registration and Supplemental Registration. Steps To A Trademark. [Online] 18. listopad 2011. [Citace: 25. listopad 2011.] http://stepstoatrademark.com/principalvsupplemental.html. Dudnikov, Karen a Meadors, Michael. The History Of Trademark Law. In: Tabberone Tademark Page. [Online] 19. říjen 2011. [Citace: 19. říjen 2011.] http://www.tabberone.com/Trademarks/TrademarkLaw/History/History.shtml. Enforcement and IP rights. OHIM. [Online] 28. červen 2010. [Citace: 9. říjen 2011.] http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/enforcement.en.do. Examination. OHIM. [Online] 22. listopad 2011. [Citace: 24. listopad 2011.] http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/examination.en.do. 96
Federal Trademark Applications and Registration. BitLaw. [Online] 23. listopad 2008. [Citace: 26. listopad 2011.] http://www.bitlaw.com/trademark/federal.html. Feng, Samuel. Trademark: Its history, influence and issues. In: Connexions. [Online] 15. září 2005. [Citace: 19. říjen 2011.] http://cnx.org/content/m13021/latest/. Frost, Randall. Trademarking: Senses and Sensibility. BrandChannel. [Online] 26. duben 2004. [Citace: 28. říjen 2011.] http://www.brandchannel.com/features_effect.asp?pf_id=207. Harley-Davidson Quits Trying to Hog Sound. O'Dell, John. Los Angeles: Los Angeles Times, 2000. http://articles.latimes.com/2000/jun/21/business/fi-43145. Madrid System for the International Registration of Marks: General Information. WIPO. [Online] 10. prosinec 2011. [Citace: 10. prosinec 2011.] http://www.wipo.int/madrid/en/general/. Manuals, Guides, Official Gazette. USPTO. [Online] 9. říjen 2011. [Citace: 9. říjen 2011.] http://www.uspto.gov/trademarks/resources/index.jsp. Mezinárodní smlouvy spravované WIPO. ÚPV. [Online] 17. červen 2011. [Citace: 9. říjen 2011.] http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodnismlouvy-spravovane-wipo.html. Non-Conventional Trademarks. IPpro Services. [Online] 15. březen 2009. [Citace: 28. říjen 2011.] http://www.ipproinc.com/admin/uploads/NonConventional_Trademarks_-_Feb_24,_2009_59.pdf. Opposition. OHIM. [Online] 17. duben 2009. [Citace: 24. listopad 2011.] http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/opposition.en.do. Ostatní mezinárodní dohody v oblasti práv k duševnímu vlastnictví. Ministerstvo průmyslu a obchodu. [Online] 8. duben 2009. [Citace: 9. říjen 2011.] http://www.mpo.cz/dokument6205.html. Overview of Trademark Law. Berkman Center for Internet & Society of Harvard University. [Online] 1. květen 2007. [Citace: 18. listopad 2011.] http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tm.htm. Přihlašování mezinárodních ochranných známek do USA. ÚPV. [Online] 10. prosinec 2011. [Citace: 11. prosinec 2011.] http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranneznamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka/prihlasovani-mozdo-USA.html. Protectability of Three-Dimensional Marks. INTA. [Online] 7. květen 1997. [Citace: 28. říjen 2011.] http://www.inta.org/Advocacy/Pages/ProtectabilityofThreeDimensionalMarks.aspx.
97
Registration. OHIM. [Online] 16. duben 2010. [Citace: 24. listopad 2011.] http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/registration.en.do. Regulations and related texts. OHIM. [Online] 4. březen 2011. [Citace: 9. říjen 2011.] http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/regulations.en.do. Searches. OHIM. [Online] 18. březen 2011. [Citace: 24. listopad 2011.] http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/searches.en.do. Summary of Contested Trademark Cases. USPTO. [Online] 14. leden 2011. [Citace: 27. prosinec 2011.] http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/2010/oai_06_wlt_23.html. The 10 Most Valuable Trademarks. Intellectual Asset Management. [Online] 15. červen 2011. [Citace: 21. říjen 2011.] http://www.iammagazine.com/blog/Detail.aspx?g=eeb3b81e-adac-4040-ac7e-fe018cd50809. The Registration Process. OHIM. [Online] 21. říjen 2011. [Citace: 24. listopad 2011.] http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/regProcess.en.do. U. S. TRADEMARK LAW. USPTO. [Online] 24. červen 2010. [Citace: 9. říjen 2011.] http://www.uspto.gov/trademarks/law/tmlaw.pdf. Vyčerpání práv. Právo Evropské unie. [Online] SAGIT, 1. květen 2004. [Citace: 14. říjen 2011.] http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&levelid=eu_342.htm. Změna čl. 9 sexies Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek - informace. ÚPV. [Online] 31. srpen 2009. [Citace: 11. prosinec 2011.] http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-dozahranici/mezinarodni-ochranna-znamka.html.
98
11
Seznam použitých zkratek
CFR
federální pravidla praxe (Code of Federal Regulations)
CTM
ochranná známka Společenství (Community trade mark)
EHS
Evropské hospodářské společenství
ES
Evropské společenství
ESD
Evropský soudní dvůr (dnešní Soudní dvůr Evropské unie)
EU
Evropská unie (European Union)
ID Manual
americký manuál pro třídění výrobků a služeb (U.S. Acceptable Identification of Goods and Services Manual)
INTA
mezinárodní asociace pro ochranné známky (International Trademark Association)
ITU
záměr užívat (intent to use)
MSTB
vzorový zákon o ochranných známkách určený státům USA (Model State Trademark Bill)
OHIM
Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Office for Harmonization in the Internal Market)
OZ
ochranná známka
PTO
úřady průmyslového vlastnictví jednotlivých států USA (Patent and Trademark Office)
SES
Smlouva o založení Evropského společenství
TBMP
americký manuál pro řízení před Trademark Trial and Appeal Board (Trademark Trial and Appeal Board Manual of Procedure)
TMEP
americký manuál pro zápisné řízení (Trademark Manual of Examining Procedure)
99
TRIPS
Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
ÚPV
Úřad průmyslového vlastnictví
USA
Spojené státy americké (United States of Amerika)
USC
kodifikované federální právo USA (United States Code)
USPTO
americký federální Úřad průmyslového vlastnictví (United States Patent and Trademark Office)
WIPO
Světová organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization)
WTO
Světová obchodní organizace (World Trade Organization)
100
12
Přílohy
12.1 Členské státy EU a rok vstupu Členské státy EU
Rok vstupu
Belgie
1958
Bulharsko
2007
Česká republika
2004
Dánsko
1973
Estonsko
2004
Finsko
1995
Francie
1958
Irsko
1973
Itálie
1958
Kypr
2004
Litva
2004
Lotyšsko
2004
Lucembursko
1958
Maďarsko
2004
Malta
2004
Německo
1958
Nizozemsko
1958
Polsko
2004
Portugalsko
1986
Rakousko
1995
Rumunsko
2007
Řecko
1981
Slovensko
2004
Slovinsko
2004
Spojené království 1973 Španělsko
1986
Švédsko
1995
101
12.2 Oficiální jazyky EU Anglický, bulharský, český, dánský, estonský, finský, francouzský, holandský, irský, italský, litevský, lotyšský, maďarský, maltský, německý, polský, portugalský, rumunský, řecký, slovenský, slovinský, švédský, španělský
12.3 Jazyky OHIM Anglický, francouzský, italský, německý, španělský
12.4 Přehled vybraných poplatků OHIM a USPTO CTM (EUR)
Přihláška
Podání prohlášení o užívání OZ Zápis OZ Obnova Podání přísežného prohlášení o kontinuálním užívání OZ
1050 (papírové podání) 900 (elektronické podání) 150 (každá další třída výrobků/služeb nad 3 třídy)
Federální OZ (USD) 375/třída (papírové podání) 325/třída (elektronické podání - TEAS) 275/třída (elektronické podání - TEAS Plus)
x
100/třída
0 1500 (písemné podání) 1350 (elektronické podání) 400 (každá další třída výrobků/služeb nad 3 třídy)
100/třída
x
400/třída
100/třída
102
