CEPINA. Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Beslissing van Derde Beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen

CEPINA Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie Beslissing van Derde Beslisser Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen Zaak Dom 44024 INZAKE LAST MINUTE SPRL Met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel (België), Boulevard de la Cambre 74 Vertegenwoordigd door B. Hoberman, Chief Executive Officer De "Klager" TEGEN UNIWEB BVBA Met maatschappelijke zetel te 1853 Strombeek-Bever (België), Romeinse Steenweg, 452 Vertegenwoordigd door T. Heremans, advocaat, kantoorhoudend te 1050 Brussel (België), Louizalaan 200. De "Titularis" Betreffende de betwisting geregistreerd onder nummer DOM 44024 bij de VZW CEPINA, erkende instelling tot beslechting van geschillen zoals bedoeld in art. 10 a) van de Beleidslijnen voor de geschillenregeling opgenomen in de Algemene Voorwaarden van VZW DNS BE en die betrekking heeft op de domeinnaam (hierna "de Domeinnaam"). Gelet op het Reglement van de VZW CEPINA voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen.

.

Gelet op de algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het " be"-domein beheerd door DNS BE en meer bepaald op artikel 10 van deze algemene voorwaarden waarin de Beleidslijnen voor geschillenregeling inzake domeinnamen zijn opgenomen, hierna de DNSBeleidslijnen genoemd.

1

Gelet op de klacht van Klager gedateerd van 31 oktober 2002 (Engelstalige versie) en 14 november 2002 (Nederlandstalige versie). Gelet op het antwoord van de Titularis van 11 december 2002 en de daarbij gevoegde stukken volgens inventaris. Gelet op de benoeming van de Derde Beslisser volgens de brief van 18 december 2002 van CEPINA VZW. Overwegende dat Titularis op 1 februari 2002 overging tot registratie bij DNS BE van domein . Overwegende dat Klager sinds 27 maart 1998 een grafisch merk bestaande uit een vierkant met ronde wijzerplaat en de woorden "LAST MINUTE" in wit en rood heeft laten deponeren voor de klassen 39 (meer bepaald voor transport, organiseren van reizen, bezorgen van logies aan reizigers, hotelreservaties etc) en 42 (hotelreservaties en andere logies voor vakantiegangers) en dus eigenaar is van dit merk. Overwegende dat Klager onder punt 7 van haar klachtformulier het overdragen van de Domeinnaam van de Titularis naar Klager vordert. 1.

Stellingen van de partijen Overwegende dat Klager ter staving van haar vordering samengevat volgende argumenten inroept: 1) 2) 3) 4)

5) 6)

Klager is eigenaar van het Benelux Handelsmerk "Last Minute". Klager is een filiaal van LASTMINUTE.COM plc en gespecialiseerd in lastminutereizen. Naar eigen zeggen van Klager heeft zij aanzienlijk geïnvesteerd in haar website lastminute.com en in het bekendmaken ervan. Klager verklaart dat Lastminute.com het exclusieve recht heeft "om het precies gedeponeerde merk "Last Minute" te gebruiken en te verhinderen dat anderen dezelfde naam zouden gebruiken. Als bekend merk geniet "Last Minute" van een aanhoudende bescherming die haar commerciële activiteit veruit overschrijdt. Een reisportaal oprichten is een handeling die het deponeren van de domeinnaam schijnbaar moet legitimeren maar die in werkelijkheid de slechte wil van de titularis bewijst.

Overwegende dat Klager bij zijn klachtformulier slechts één enkel stuk bijvoegt, nl. het bewijs van het depot van het merk "Last Minute" zoals hoger omschreven.

2

Overwegende dat de Titularis deze argumenten samengevat als volgt beantwoordt: 1) 2) 3) 4) 5) 2.

Het gedeponeerde beeldmerk is niet identiek aan de Domeinnaam. Deze laatste is enkel samengesteld uit een woord en niet uit een beeld. Er bestaan nog heel wat andere domeinnamen "Last Minute" die geen eigendom zijn van de klager. Er is dus geen verwarring mogelijk met het merk van de Klager. Het gebruik van de Domeinnaam is volledig te goeder trouw vermits Titularis reeds op 5 februari 2002 te kennen gaf de Domeinnaam te willen gebruiken voor reizen. De door Klager aangehaalde kwade trouw van de Titularis is niet bewezen.

Beoordeling Overwegende dat de Klager in het kader van de geschillenregeling, in overeenstemming met het reglement van de geschillenbeslechtingsinstelling, moet stellen en bewijzen dat: •

• •

de domeinnaam van de licentienemer (de Titularis) identiek is aan of overeenstemt zodanig dat hij verwarring kan scheppen met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit waarop de klager rechten kan doen gelden; en de licentienemer geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam; en de domeinnaam van de licentienemer te kwader trouw geregistreerd is of te kwader trouw gebruikt wordt.

Overwegende dat deze drie voorwaarden cumulatief moeten worden voldaan opdat Klager in haar vordering zou kunnen slagen1. A. Wat de eerste voorwaarde betreft In casu kan uit het Klachtformulier van Klager afgeleid worden dat zij argumenteert dat de Domeinnaam identiek is aan of overeenstemt met een merk zodanig dat hij verwarring kan stichten. Het tweede onderdeel, nl. dat de Domeinnaam niet mag overeenstemmen met de handelsnaam of de vennootschapsbenaming of daar geen verwarring mag mee teweeg brengen, wordt door de partijen niet behandeld.

1

Zie o.a. Cepina beslissingen Dom. 4001, 4005, 4007, 4010, 4015, 4017 en 4021.

3

a)

Wat betreft het merk Het merk van Klager betreft een beeldmerk bestaande uit een vierkant met ronde wijzerplaat en de woorden "LAST MINUTE", in wit en rood. Het valt onmiddellijk op dat het merk, dat wel hetzelfde woord als de Domeinnaam bevat, in zijn geheel verschilt van de Domeinnaam. Als dusdanig kan er tussen beide geen verwarring ontstaan. De vraag die hier rijst is te weten of een onderdeel van dit merk, met name het gedeelte woord uit het beeldmerk, als dusdanig de bescherming geniet die het volledige merk geniet. De stelling van Klager is immers dat het gebruik van de Domeinnaam (als woord) identiek is aan het merk, althans aan het deel "woord" uit het merk, zodanig dat het een inbreuk op dat merk betreft of minstens hiermee kan verward worden. Het antwoord op deze vraag hangt af van het feit of het hier gaat om een teken (woord) dat zelfstandig als een merk moet beschouwd worden of dat het enkel gaat om een onzelfstandig onderdeel van het merk. Ten deze moet opgemerkt worden dat het woord als dusdanig door Klager niet als merk werd gedeponeerd en dus geen bescherming als merk geniet. Meer nog, het woord "lastminute" is een bijvoeglijk naamwoord2 en komt als dusdanig omwille van zijn niet-onderscheidend vermogen zelfs niet in aanmerking voor bescherming3. Gelet op het niet-onderscheidend vermogen van het betrokken woord "Lastminute" kan in casu niet worden aanvaard dat het beeldmerk dat woorden impliceert tevens als woordmerk wordt beschouwd. In casu is er trouwens gelet op de taalkundige betekenis van het woord (in tegenstelling tot wat het geval was in de zaak die het voorwerp vormde van het arrest van het Benelux Gerechtshof van 20 mei 19834) bij iemand die met de Domeinnaam geconfronteerd wordt geen mogelijkheid dat deze domeinnaam een associatie met het betrokken merk opwekt. Ten overvloede kan nog aangehaald worden dat heel wat publiciteit evenals andere websites de uitdrukking "Lastminute" gebruiken en dat dit woord dan ook niet als zelfstandig onderdeel van het merk van Klager en dus niet als merk beschermd is of beschermd kan worden. De domeinnamen die "lastminute" bevatten behoren trouwens in een hele reeks gevallen niet toe aan Klager. Dit woord "Lastminute" wordt dus geenszins exclusief geassocieerd met Klager, maar eerder met een manier van boeken van reizen.

2 3

4

Zie Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Zie OHIM Second Board of Appeal, 17 December 2001 Reason 9: "The term "Last Minute" is, in the Board's opinion, devoid of inherent distinctiviness for the services claimed in Classes 39 and 41. Zie Bul. B.M.M., 2000, p. 104.

4

b) Wat betreft de handelsnaam of vennootschapsnaam De Titularis gaat voorbij aan de voorwaarde dat de Domeinnaam ook niet mag overeenstemmen met een handelsnaam of een vennootschapsnaam of daar geen verwarring rond mag scheppen. De Klager roept evenwel dit argument niet in in zijn klachtformulier dat er zich toe beperkt de inbreuk op of het verwarringsgevaar met het merk van Klager te benadrukken. Op gevaar af "ultra petita" te statueren mag de Derde Beslisser dit element niet onderzoeken of daarover uitspraak doen, daar waar partijen (en zeker de titularis bij gebreke aan deze grief in het Klachtformulier) niet de kans hebben gekregen op dit punt te argumenteren. Bij gebreke aan grieven op dit punt vanwege de Klager kan de Derde Beslisser ervan uitgaan dat de besproken voorwaarde hier als niet toepasselijk moet beschouwd worden. Overeenkomstig de Beleidslijnen voor de geschillenregeling (art. 10, b), 1, i. van de algemene voorwaarden behoort het immers aan de Klager om te bewijzen dat de Domeinnaam overeenstemt met of verwarring sticht met de handelsbenaming of de vennootschapsnaam van Klager. Dit is in casu niet het geval vermits Klager er zich enkel toe beperkt heeft zich te beroepen op het merk. Het vereiste bewijs wordt dan ook niet bijgebracht. Ten overvloede kan met betrekking tot deze voorwaarde nog aangehaald worden dat de Derde Beslisser heeft vastgesteld dat de website "Lastminute.com" die aan de moedermaatschappij van Klager, nl. Lastminute.com plc, toebehoort voor haar activiteiten in België doorverbindt naar de website "Travelprice.be" die toebehoort aan de NV naar Belgisch recht "Travelprice Belgium" met zetel te 1050 Brussel (België), Kroonlaan 510, waar Klager in de loop van het geding eveneens haar zetel schijnt gevestigd te hebben. (Zie publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 29 november 2002). Er kan dan ook niet worden ingezien hoe de Domeinnaam verwarring zou stichten met de vennootschapsnaam van Klager vermits zijzelf (minstens haar moedervennootschap) haar activiteit voert onder een andere benaming en via een andere handelsvennootschap. Deze vaststelling bevestigt in bepaalde mate de bewering van de Titularis als zou Klager zichzelf alle activiteit in België onmogelijk hebben gemaakt door de schrapping van haar BTW-nummer in België5.

5

Zie stuk 10 van het bundel van Titularis.

5

c)

Conclusie Met betrekking tot de eerste voorwaarde faalt Klager in de haar opgelegde bewijslast.

B. Wat de tweede voorwaarde betreft De tweede voorwaarde bestaat erin dat de Titularis geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam. Het bewijs van de legitieme belangen van de Titularis kan, overeenkomstig de Beleidslijnen art. 10, b), 3 blijken uit het volgende: •

• •

voordat de licentienemer kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam of een naam die overeenstemt met de domeinnaam om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, of heeft hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen getroffen; de licentienemer is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen gekend onder de domeinnaam, zelfs al heeft hij geen merkrechten bekomen; de licentienemer maakt op een legitieme en niet-commerciële of op een eerlijke wijze gebruik van de domeinnaam zonder uit winstbejag consumenten aan te trekken op misleidende wijze of het betrokken merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te bekladden.

Uit het bundel dat door de Titularis wordt voorgelegd blijkt dat hij reeds op 5 februari 2002, d.i. vier dagen na de registratie van de Domeinnaam aan een derde te kennen gaf de Domeinnaam te zullen gebruiken voor het aanbieden van "lastminute"-reizen.6 Deze verklaring werd afgelegd "in tempore non suspecto" vermits Titularis door Klager pas werd aangesproken op 25 juli 2002. Uit de stukken van het dossier van Titularis blijkt verder ook dat de site die onder de Domeinnaam werd geopend daadwerkelijk deze diensten aanbiedt en er gewag wordt gemaakt van samenwerkingsovereenkomsten met hotelketens e.a.7 Klager stelt in dit verband dat deze site van Titularis geopend werd met de bedoeling internetgebruikers van de site van Klager weg te lokken met het oog op het verwezenlijken van commerciële winsten ten nadele van Klager. De Derde Beslisser kan zich evenwel niet uitspreken over de eventuele toepassing van artikel 93 van de Wet op de Handelspraktijken maar dient zich te houden aan de bepalingen van de beleidslijnen8.

6 7 8

Zie stuk 4.1. van het bundel van Titularis. Zie stuk 3 van het bundel van Titularis. Zie hierover de Derde Beslissing Cepina Dom 4017, punt B 4.

6

Klager haalt in zijn Klachtformulier geen ander element aan waaruit zou blijken dat Titularis geen rechtmatig belang heeft bij het gebruik van de Domeinnaam voor de door Titularis gevoerde activiteiten inzake lastminute-reizen. Conclusie Ook met betrekking tot de tweede voorwaarde faalt Klager in de haar door hoger vermelde beleidslijnen opgelegde bewijslast. C. Wat de derde voorwaarde betreft Overeenkomstig de derde voorwaarde moet Klager bewijzen dat de domeinnaam van de titularis te kwader trouw geregistreerd is of te kwader trouw gebruikt wordt. De beleidslijnen houden voor dat het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw geregistreerd is of gebruikt wordt, onder meer kan worden aangetoond door de volgende omstandigheden: •

•

• •

•

de feiten tonen aan dat de domeinnaam werd geregistreerd of verworven hoofdzakelijk om hem te verkopen, te verhuren of om op een andere wijze over te dragen aan de klager die houder is van het overeenstemmende merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit of desgevallend aan een concurrent van de klager over te dragen, en dit voor een prijs die de kosten verbonden aan de verwerving van de domeinnaam overschrijdt; de domeinnaam is geregistreerd om de klager die houder is van een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te beletten deze te gebruiken en de licentienemer doet dit regelmatig; de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om handelsactiviteiten van een concurrent te verstoren; de domeinnaam is bewust gebruikt om met het oog op het behalen van een commercieel voordeel Internet gebruikers naar een website van de licentienemer of naar een andere plaats on-line te lokken steunend op de verwarring die omtrent een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit waarvan de klager houder is, kan ontstaan nopens de oorsprong, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of andere on-line plaats van de licentienemer of van producten of diensten op zijn website of andere on-line plaats; de licentienemer heeft een of meerdere persoonsna(a)m(en) geregistreerd zonder dat er een aantoonbare band bestaat tussen de licentienemer en de geregistreerde domeinnaam.

7

Volgens Klager volgt de kwade trouw uit het feit dat Titularis de Domeinnaam gebruikt voor een site waarop dezelfde activiteiten en diensten worden aangeboden als deze van Klager. Impliciet verwijst Klager naar deze bepaling van de Beleidslijnen waarin gesteld wordt dat de kwade trouw kan blijken uit het bewust gebruiken van de Domeinnaam met het oog op het behalen van een commercieel voordeel door Internetgebruikers naar een website van de licentienemer of naar een andere plaats on-line te lokken steunend op de verwarring die omtrent een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit waarvan de klager houder is, kan ontstaan nopens de oorsprong, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of andere on-line plaats van de licentienemer of van producten of diensten op zijn website of andere on-line plaats. Met betrekking tot dit argument van klager moet opgemerkt worden: -

-

-

Dat vrij veel actoren op het Internet de zgn. "lastminute-reizen" aanbieden, activiteit die uiteraard concurreert met de activiteiten van Klager. De activiteit van de Titularis is op zichzelf dus niet als te kwader trouw te bestempelen. De keuze van de domeinnaam leidt er eenvoudig toe dat internetgebruikers terechtkomen op deze sites waar lastminute-reizen en andere "lastminute"aanbiedingen op voorkomen. De titularis is niet de enige die bij een opzoeking op het trefwoord "lastminute" door de verschillende zoekmotoren wordt geselecteerd. Titularis is dus niet de enige die als aanbieder van "lastminute"-reizen potentiële klanten van Klager aanlokt. Daarenboven worden potentiële klanten van Titularis eveneens aangelokt door andere eigenaars van "lastminute"-sites die gelijkaardige activiteiten voeren en gelijkaardige diensten aanbieden. De moedervennootschap van Klager leidt zelf haar Belgisch cliënteel af naar een site die aan een andere vennootschap dan Klager toebehoort, nl. Travelprice hierboven volledig geïdentificeerd, zodat, minstens voor dat cliënteel, ofwel er door de moedervennootschap van Klager alleen maar verwarring tussen de Klager en de geciteerde vennootschap/domeinnaam gecreëerd wordt, ofwel dat er tussen de activiteiten van Klager en de Titularis omwille van het tussenkomen van hoger vermelde vennootschap Travelprice geen verwarring kan ontstaan.

Bovendien wordt opgemerkt dat Titularis niet de bedoeling heeft de Domeinnaam te verkopen of over te dragen (een aanbieding uitgaande van een derde desbetreffende werd afgewezen). De Domeinnaam wordt effectief gebruikt zodat hij niet werd verkregen met het oog op beletten van de verkrijging ervan door de Klager. Klager kan verder gebruik maken van de haar toebehorende domeinnamen "Lastminute.com" en "last-minute.be". Conclusie Klager maakt niet aannemelijk dat de registratie van de Domeinnaam door Titularis te kwader trouw gebeurde.

8

3.

De tegenvordering Titularis meent dat Klager misbruik van de procedure maakt en dat de Derde Beslisser dit moet vaststellen overeenkomstig artikel 15.4 van het Cepina-reglement. De Derde Beslisser is in dit verband de mening toegedaan dat een klacht die na onderzoek weinig geargumenteerd blijkt te zijn en ongegrond blijkt te zijn niet noodzakelijkerwijze als een misbruik van procedure moet bestempeld worden. De Derde Beslisser kan daarenboven enkel uitspraak doen over de argumenten die door partijen zijn ontwikkeld en kan niet ambtshalve argumenteren in één of andere zin wanneer partijen dit zelf nalaten. Er kan enkel sprake zijn van misbruik van procedure wanneer Klager door de procedure zelf de belangen of de activiteiten van de Titularis tracht te schaden. In casu kan niet ontkend worden dat de Domeinnaam, alhoewel " devoid of inherent distinctiviness for the services claimed" (zie voetnoot (3)) ook in andere TLD 's (Top Level Domains) voorkomt, gelijkenis vertoont met het merk en de handelsbenaming van Klager, zodat deze er op het eerste gezicht belang bij had een procedure in te spannen. Het oogmerk om Titularis door middel van deze procedure te schaden is dan ook niet aannemelijk.

OM DEZE REDENEN Wij, Francis Walschot, Derde Beslisser aangesteld overeenkomstig het Cepina-reglement Verklaren de vordering ontvankelijk doch ongegrond Wijzen Klager ervan af. Verklaren de tegenvordering van Titularis, gesteund op artikel 15.4 van het Cepina-reglement ontvankelijk doch ongegrond. Wijzen titularis ervan af. Zeggen voor recht dat er geen reden bestaat om de Domeinnaam "lastminute.be" aan Klager over te dragen. Verwijzen Klager in de kosten van deze procedure. Laten de publicatie van deze beslissing overeenkomstig het Cepina-reglement toe. Aldus beslist te Brussel op 8 januari 2002

De Derde Beslisser

F. WALSCHOT 9