BELGIAN CENTRE FOR ARBITRATION AND MEDIATION
Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie Domeinnaamgeschil - zaak nr. 44043 - “mitsubishi.be”
I.
PARTIJEN
De Klager : Mitsubishi Motors Belgium NV, Uitbreidingsstraat 2-8 te 2600 Berchem, Vertegenwoordigd door Mr. Didier Putzeys, advocaat, Sint-Bernardusstraat 76 te 1060 Brussel, De Titularis: MT-Lift NV, Vosseschijnstraat 19 te 2030 Antwerpen, en volgens haar antwoordformulier tevens gevestigd te 2250 Kontich, Kartuizersweg 3, Vertegenwoordigd door Mr. Olivier Van Fraeyenhoven, advocaat, Generaal Lemanstraat 55 te 2018 Antwerpen,
II.
DOMEINNAAM DIE HET VOORWERP VAN HET GEDING UITMAAKT
De domeinnaam die het voorwerp van het geding uitmaakt is “mitsubishi.be” (hierna de “Domeinnaam”), geregistreerd op 7 maart 1996 (stuk 7 van de Titularis).
III.
PROCEDURELE VOORGAANDEN
1. De Klager diende op 3 november 2003 een Klacht in bij CEPINA om, overeenkomstig de Beleidslijnen van de geschillenregeling in het “.be” domein (i.e. artikel 10 van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"domein beheerd door DNS BE, hierna genoemd de “Beleidslijnen”), de overdracht te bekomen van de Domeinnaam. De Titularis diende op 26 november 2003 zijn Antwoord in bij CEPINA. De Derde-Beslisser werd op 10 december 2003 aangesteld om het geschil te beslechten.
2. Op 11 december 2003 legde de Klager een verzoekschrift tot indiening van een wederantwoord neer, gegrond op de vordering tot staking van het gebruik van de Domeinnaam, welke vordering de Klager had ingesteld bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Gezien die stakingsvordering reeds werd vermeld in de Klacht en een kopie van de inleidende dagvaarding was bijgevoegd, wees de Derde Beslisser het verzoek tot indiening van een wederantwoord af, bij brief van 18 december 2003. De debatten werden op diezelfde dag gesloten.
3. Hoewel er over de Domeinnaam reeds een geschil hangende is voor de gewone rechtbanken, namelijk een vordering tot staking ingeleid bij de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen op 30 oktober 2003 (A.R. 03/14083 - stuk 7 van de Klager), hebben noch de Klager noch de Titularis verzocht om de CEPINAgeschillenprocedure te schorsen bij toepassing van artikel 18 van het CEPINA-Reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen (hierna het “Reglement”). Bijgevolg kan de Derde Beslisser overgaan tot het beslechten van het geschil, aangezien de Beleidslijnen in paragraaf g voorzien dat het voeren van een procedure in het kader van de geschillenregeling noch de licentienemer noch de klager ervan weerhoudt om het geschil voor te leggen aan een bevoegde, onafhankelijke rechtbank, voor, tijdens of na de geschillenregeling.
IV.
BEOORDELING
(a)
Feitelijke beoordeling
4. Uit de Klacht, die dienaangaande niet door de Titularis is tegengesproken, is de Klager sinds 1 oktober 2003 de invoerder van Mitsubishi voertuigen en trucks in België en Luxemburg. Voorheen werden de Mitsubishi voertuigen en trucks ingevoerd door een derde partij, namelijk Moorkens Car Division NV, die de Domeinnaam registreerde. Toen de Klager invoerder werd ten nadele van Moorkens Car Division NV, droeg deze laatste de Domeinnaam over aan de Titularis met ingang vanaf 1 oktober 2003 (brief aan DNS België van 15 september 2003, stuk 3 van de Titularis).
5. De Klager stelde Moorkens Car Division NV in gebreke op 3 oktober 2003 (stuk 3 van de Klager) om de Domeinnaam over te dragen. Aangezien Moorkens Car Division NV op dat ogenblik geen titularis meer was van de domeinnaam, reageerde zij bij brief van 8 oktober 2003 negatief op de ingebrekestelling (stuk 4 van de Klager).
2
6. Op 24 oktober 2003 ging de Klager over tot dagvaarding van zowel Moorkens Car Division NV als van de Titularis (cf. paragraaf 3 hiervoor). De vordering strekt ertoe te horen vaststellen dat gedaagde partijen door het gebruik van de Domeinnaam een inbreuk plegen op artikelen 23 en 93 van de handelspraktijkenwet en om het verbod te horen opleggen om verder nog gebruik te maken van de domeinnaam onder verbeurte van een dwangsom (stuk 7 van de Klager). De Derde Beslisser heeft geen kennis van een eventuele uitspraak die in deze zaak reeds zou zijn geveld.
7. De Titularis gebruikt de Domeinnaam om er een website onder uit te bouwen waarop zijn producten en diensten worden aangeboden. De Titularis baat een bedrijf uit dat zich specialiseert in het verkopen, verhuren en leasen van vorkliften. De Titularis biedt vorkliften aan van verschillende merken, waaronder Mitsubishi, Caterpillar en Royal.
(b)
De beoordeling in rechte
8. Overeenkomstig artikel 10 van de Beleidslijnen moet de Klager om de gevraagde maatregel te bekomen stellen en bewijzen dat aan de volgende drie voorwaarden cumulatief is voldaan: (i) de domeinnaam van de licentienemer [hier de Titularis genoemd] is identiek aan of stemt zodanig overeen dat hij verwarring kan scheppen met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit waarop de klager rechten kan doen gelden; (ii) de licentienemer kan geen rechten of legitieme belangen laten gelden voor de domeinnaam; (iii) de domeinnaam van de licentienemer is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt. Of aan al deze voorwaarden cumulatief voldaan is, wordt hierna onderzocht. (i)
De domeinnaam van de licentienemer is identiek aan of stemt zodanig overeen dat hij verwarring kan scheppen met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit waarop de klager rechten kan doen gelden.
3
9. De Klager beroept zich op het recht dat hij heeft bekomen om het Beneluxmerk MITSUBISHI met registratienummer 93.813 te gebruiken. Dit merk is ingeschreven op naam van de vennootschap Mitsubishi Shoji Kaisha, die via de vennootschap Mitsubishi Corporation, aan de Klager het recht tot gebruik van het merk heeft toegekend evenals het recht om de nodige stappen te ondernemen tegen de registratie van de Domeinnaam. Hoewel de Klager dus niet de merkhouder is, heeft hij toch aangetoond dat hij rechten kan doen gelden op het merk MITSUBISHI. Dit wordt door de Titularis niet betwist.
10. Het is duidelijk dat de Domeinnaam identiek is aan het merk waarop de klager rechten kan doen gelden. De identiteit is absoluut, op het suffix ".be" na, waarmee echter geen rekening moet worden gehouden bij de beoordeling (zie CEPINA-zaak 4004, Pernod Ricard / Roelandt, 13 april 2001).
11. Het verweer van de Titularis dat het gebruik van de Domeinnaam geen verwarring kan scheppen omdat de activiteiten van beide partijen totaal verschillend zijn, kan niet slagen. Indien de Domeinnaam identiek is aan het onderscheidingsteken waarop de Klager rechten kan doen gelden, vereisen de Beleidslijnen geenszins dat verwarringsgevaar moet worden bewezen. Het volstaat dan voor de Derde Beslisser om vast te stellen dat de Domeinnaam en het ingeroepen onderscheidingsteken identiek hetzelfde zijn, waarna de eerste voorwaarde is vervuld. Het bewijs van verwarringsgevaar is volgens de Beleidslijnen enkel vereist indien er (slechts) overeenstemming is tussen de Domeinnaam en het onderscheidingsteken waarop de Klager rechten kan doen gelden en dus niet ingeval beide identiek zijn. Enkel in geval van overeenstemmende tekens, moet de Derde Beslisser onderzoeken of de overeenstemming dermate is dat er verwarringschepping mogelijk is.
12. In casu moet men vaststellen dat er tevens een verwarringscheppende overeenstemming bestaat tussen de vennootschapsnaam van de Klager (die luidt: Mitsubishi Motors Belgium) en de Domeinnaam van de Titularis, aangezien het meest onderscheidend element, nl. het woord Mitsubishi, in beide namen hetzelfde is. Het is voldoende om de verwarringscheppende overeenstemming in abstracto te onderzoeken, door de betrokken namen op zich te vergelijken, zonder dat moet worden onderzocht hoe de namen in concreto worden gebruikt (Vergelijk met verschillende uitspraken waarin overgegaan werd tot een louter onderzoek in abstracto: CEPINA, zaak nr. 4007, Wit-Gele Kruis van Vlaanderen v. Verpleging aan Huis Webservice, 28 augustus 2001; CEPINA, zaak nr. 4015, Philip Dewinter v. Patrick Coeman, 2 mei 2002; CEPINA, zaak nr. 4019, Verfaille Bauwens v. Stichting Juridische Eigendom Domeinen, 29 oktober 2002; CEPINA, zaak nr. 4018, JT International Company Netherlands v. Amstel Meer Land, 6 augustus 2002).
4
Hier moet dus evenmin onderzocht worden of het gebruik van de Domeinnaam al dan niet verwarring kan scheppen gelet op de mogelijks verschillende activiteiten van beide partijen. Het bestaat van een mogelijke verwarring gelet op de activiteiten van beide partijen kan wel een rol spelen bij de beoordeling van de hiernavolgende voorwaarden.
(ii)
De licentienemer kan geen rechten of legitieme belangen laten gelden voor de domeinnaam
13. Paragraaf b) 3 van de Beleidslijnen somt op niet-limitatieve manier een aantal gevallen op waaruit de legitieme belangen van de Titularis kunnen blijken. De Titularis beroept zich op deze gevallen, door onder meer te stellen dat hij een verdeler is van Mitsubishi vorkliften en dus het recht heeft om het merk te gebruiken om die producten te kunnen aanbieden aan het publiek en om er reclame voor te maken. Om zich als specialist in Mitsubishi vorkliften te kunnen aanprijzen zou de Titularis in tempore non suspecto de Domeinnaam hebben verworven van de vroegere titularis ervan, Moorkens Car Division NV.
14. Zonder twijfel heeft de Titularis als verdeler van Mitsubishi vorkliften het recht om het merk Mitsubishi te gebruiken om die producten te kunnen aanbieden aan het publiek en om er reclame voor te maken, doch de Derde Beslisser is niet overtuigd dat het gebruik van een domeinnaam die louter bestaat uit dit merk voldoende is om dit gebruik als rechtmatig te beschrijven. De Titularis gebruikte de Domeinnaam voorheen niet om zijn producten of diensten aan te bieden, noch is hij als onderneming algemeen gekend onder de Domeinnaam. De Titularis is in tegendeel bekend onder zijn eigen naam, waaronder hij tevens een website uitbaat. Wie de website bezoekt onder de Domeinnaam komt tot de vaststelling dat deze website identiek is aan deze die de Titularis uitbaat onder de domeinnaam “mt-lift.be”. De Derde Beslisser is met de Klager van oordeel dat de Titularis de Domeinnaam hoofdzakelijk gebruikt om voordeel te halen uit de bekendheid van de merknaam Mitsubishi om zo cliënteel aan te trekken, ook voor concurrerende producten. Het staat derhalve niet vast dat de Titularis een voldoende recht of legitiem belang kan laten gelden voor de domeinnaam, zodat de tweede voorwaarde van de beleidslijnen is vervuld.
(iii)
De domeinnaam van de licentienemer is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt
15. De Klager brengt verschillende gronden aan op grond waarvan hij besluit dat de Titularis te kwader trouw was bij het verwerven of gebruiken van de Domeinnaam.
5
Enerzijds stelt de Klager vast dat de oorspronkelijke titularis van de Domeinnaam, Moorkens Car Division NV, de naam te kwader trouw overdroeg aan de Titularis, nu de overdracht gebeurde omstreeks hetzelfde ogenblik dat een einde werd gesteld aan het recht van Moorkens Car Division NV om Mitsubishi auto’s en trucks te in te voeren. Anderzijds is er ook kwade trouw, volgens de Klager, omdat de Titularis de Domeinnaam ook gebruikt om er producten onder aan te bieden die concurreren met Mitsubishi producten en hij aldus de bekendheid van het Mitsubishi merk gebruikt om cliënteel voor andere producten te werven. Tenslotte, stelt de Klager, wordt door het gebruik van de Domeinnaam verwarring gesticht bij het publiek omdat het publiek de merknaam Mitsubishi voornamelijk associeert met voertuigen en trucks, en niet met de vorkliften die de Titularis te koop aanbiedt.
16. De Titularis betwist de aangevoerde kwade trouw. Hij stelt dat hij met de website die onder de domeinnaam wordt uitgebaat, geenszins misleidende bedoelingen heeft. De website wordt gebruikt om onder meer Mitsubishi vorkliften te koop aan te bieden en dus is het gebruik van de naam Mitsubishi een gebruik te goeder trouw, te meer daar de Titularis zich wil profileren als een specialist in Mitsubishi vorkliften. De Titularis voert ook aan dat de Klager voldoende andere mogelijkheden heeft om een domeinnaam te registeren, zoals een domeinnaam die naast de landencode of de generieke code bestaat uit “mitsubishi-motors”, hetgeen overeenstemt met de vennootschapsbenaming van de Klager. Uit het onderzoek van de Titularis hieromtrent blijkt dat er in verschillende domeinen namen bestaan die aan ondernemingen toebehoren die met de Klager zijn verbonden en die bestaan uit “mitsubishi-motors” (stukken 13 t.e.m. 21 van de Titularis).
17. De Derde Beslisser stelt vast dat het begrip kwade trouw moet worden afgeleid uit een geheel van omstandigheden op grond waarvan men tot het besluit moet komen dat de Titularis wist of behoorde te weten dat door de registratie of het gebruik van de Domeinnaam hij een inbreuk pleegt op de rechten van de Klager (cf. CEPINA, zaak nr. 4013, Guinness UDV North America v. Olivier Noël, 7 februari 2002). In casu zijn er verschillende van dergelijke omstandigheden die samen leiden tot het besluit dat de Titularis te kwader trouw is. Hoewel de Titularis ongetwijfeld het recht heeft om het merk Mitsubishi te gebruiken om de vorkliften van Mitsubishi te koop aan te bieden en te promoten, betekent dit niet dat hij gerechtigd is om een domeinnaam te registreren of te gebruiken die uitsluitend bestaat uit dat merk (naast de landencode).
6
In de praktijk immers zal het publiek dat op zoek is naar informatie over verschillende Mitsubishi producten in België verwachten dat bij het intikken van de naam “mitsubishi.be” er een website verschijnt die door of met de toestemming van de Mitsubishi ondernemingen wordt uitgebaat. Hier is dit echter niet het geval. Integendeel, de Titularis biedt op de website onder de Domeinnaam ook producten aan die met Mitsubishi producten concurreren.
18. Het klopt dat de Klager of met hem verbonden ondernemingen zowel in het “.be” domein, als in andere domeinen titularis zijn van domeinnamen met als kenmerkend bestanddeel de woorden “mitsubishi-motors” (zie stukken 13 t.e.m. 21 van de Titularis). Dit neemt evenwel niet weg dat de Klager of met hem verbonden ondernemingen wel degelijk in andere domeinen ook titularis zijn van domeinnamen die bestaan uit Mitsubishi + de landencode of de generieke code, bijvoorbeeld “mitsubishi.de”, “mitsubishi.nl”, “mitsubishi.fr”, “mitsubishi.lu” of “mitsubishi.com”. Het stond de Titularis vrij om voor de tekoopaanbieding van Mitsubishi en andere producten een domeinnaam te kiezen die niet uitsluitend bestaat uit de naam Mitsubishi om zo iedere verwarring uit te sluiten, doch de Titularis heeft dit niet gedaan, wat het bewijs van zijn kwade trouw uitmaakt (vergelijk met de WIPO geschillenbeslechting, zaak nr. D2001-0097, ISL Worldwide and FIFA v. Netplus Communication, 26 maart 2001 of zaak nr. D2000-0020, Compagnie de Saint Gobain v. Com-Union Corp, 14 maart 2000). Ook uit de Belgische rechtspraak blijkt dat indien een dealer een domeinnaam registreert die voornamelijk bestaat uit het merk van de producten die hij verdeelt, het nodig is om aan die domeinnaam een specifieke verwijzing toe te voegen naar die dealer. Zoniet ontstaat er een strijdigheid met de eerlijke handelspraktijken omdat men de indruk kan wekken dat die welbepaalde domeinnaam de enige is waarop de producten van het betrokken merk te koop worden aangeboden of worden geadverteerd, terwijl dit niet correct is (Vz. Kh. Oudenaarde, 27 september 1999, Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 1999, p. 737).
19. Bovendien gebruikt de Titularis de Domeinnaam met het oog op het behalen van een commercieel voordeel door Internet gebruikers naar zijn website te lokken op basis van het bekende Mitsubishi merk. Dit blijkt o.m. uit het feit dat de Internet gebruiker bij het intikken van de Domeinnaam terecht komt op identiek dezelfde website als deze die de Titularis uitbaat onder de domeinnaam die overeenstemt met zijn eigen vennootschapsnaam, nl. “mt-lift.be”. Zulk een gebruik van de domeinnaam kan onder paragraaf b) 2, punt 4 van de Beleidslijnen als een gebruik ter kwader trouw worden beschouwd.
7
20. Tenslotte wordt de Klager of met hem verbonden ondernemingen door de Titularis belet om zijn merknaam als domeinnaam te registreren. Dit kan eveneens, volgens paragraaf b) 2, punt 3 van de Beleidslijnen beschouwd worden als een registratie of gebruik te kwader trouw.
21. Op basis van alle bovenstaande elementen besluit de Derde Beslisser dat aan de derde voorwaarde van de Beleidslijnen tevens is voldaan.
22. Aldus zijn de drie voorwaarden vervuld zodat de gevraagde maatregel van overdracht van de Domeinnaam moet worden bevolen.
V.
De beslissing
Om deze redenen, beslissen wij overeenkomstig de Beleidslijnen dat de Domeinnaam “mitsubishi.be” door de Titularis moet worden overgedragen aan de Klager. Aldus beslist te Brussel, op 31 december 2003,
Tom Heremans Derde Beslisser
8
