Mr. T. Cohen Jehoram advocaat te Amsterdam, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen advocaat te Amsterdam, hoogleraar aan de Vrije Universiteit
Jhr. Mr. J.L.R.A. Huydecoper advocaat-generaal bij de Hoge Raad
Industriële eigendom Deel 2 Merkenrecht Studenteneditie
Kluwer Deventer - 2009
INHOUDSOPGAVE
Voorwoord / 5 Afkortingen / 25 HOOFDSTUK 1 Inleiding
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
De nieuwe druk / 27 Opzet boek / 27 Plan van behandeling / 28 Hoofdstukindeling / 28 Terminologie / 28
HOOFDSTUK 2 Algemeen
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2
2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2
Aard van het merkenrecht / 31 Merksoorten / 31 Tweeledige strekking van het merkenrecht / 32 Merkenrechtelijk systeem / 33 Merkrecht als flexibel monopolie / 33 Monopoliedenken in de laatste eeuw / 34 Functies van het merk / 35 Herkomst(garantie)functie / 36 Kwaliteits(garantie)functie / 38 Reclamefunctie / 39 Goodwillfunctie / 39 Ratio bescherming goodwillfunctie / 40 Wettelijke bescherming goodwillfunctie / 41 Registerzekerheid / 41 Territorialiteit / 42 Benelux-merken, Gemeenschapsmerken, Internationale merkinschrijvingen / 43 Benelux-merken / 43 Gemeenschapsmerken / 43
Inhoudsopgave
2.5.3 2.6
Internationale inschrijvingen / 44 'Nationaal' Benelux-merkenrecht en Europees merkenrecht / 45
HOOFDSTUK 3 Wettelijke basis Benelux-merkrechten en Antilliaanse merkrechten 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.4.1 3.3.4.1.1 3.3.4.2 3.3.4.3 3.3.4.3.1 3.3.4.3.2 3.3.4.3.3 3.3.4.3.4 3.3.4.3.5 3.3.4.3.6 3.3.4.3.7 3.3.4.4 3.3.4.4.1 3.3.4.4.2 3.3.4.4.3 3.3.4.4.4 3.3.4.4.5 3.3.4.4.6 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5
Benelux Merkenwet / 47 HetBenelux-verdrag(oud)/47 Merkenwet van 1893 / 48 Benelux Merkenwet 1971 / 48 Invloed van de Merkenrichtlijn / 48 Wijzigingen bij protocol / 48 Merkenrichtlijn / 49 Reikwijdte harmonisatie / 49 Toepassingsgebied / 50 Implementatie in de Benelux / 50 Uitleg van geharmoniseerd merkenrecht / 51 Invloed van de Gemeenschapsmerkenverordening / 52 Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BV1E) / 52 Structuur BVIE / 53 Overgangsrechtelijke aspecten / 54 Uitvoeringsreglement / 54 Betekenis van het Benelux-gebied / 54 Overdracht voor het gehele Benelux-gebied / 55 Licentie voor een deel van het Benelux-gebied / 55 Bescherming in het gehele Benelux-gebied / 56 Vertaling in andere Benelux-talen / 57 Betrokken talen / 57 Geen apart merkrecht op vertalingen / 57 Voertalen / 58 Beperkte strekking art. 2.20(4) BVIE / 58 Vrijheid bij rechterlijke beoordeling / 59 Richtlijnconforme uitleg van art. 2.20(4) BVIE / 59 Vertalingen en onderscheidend vermogen / 61 Inburgering in de gehele Benelux nodig? / 62 Ontwikkelingen in de rechtspraak / 62 De situatie in de Benelux; het Europolis-arrest / 63 Geen inburgering van vertalingen vereist / 64 Inburgering van in de hele Benelux beschrijvende tekens / 64 Problemen met Benelux-inburgering in de praktijk / 65 Beschrijvende merken met een geografisch beperkt publiek / 66 Regeling in de Nederlandse Antillen / 67 Eigen wetgeving / 67 Historisch overzicht / 67 Merkenlandsverordening 1995 / 68 Regeling in Aruba / 68
Inhoudsopgave
3.6 3.6.1 3.6.1.1 3.6.1.2 3.6.1.3 3.6.1.4 3.6.1.5 3.6.1.6 3.6.1.7 3.6.1.8 3.6.1.9 3.6.1.10 3.6.1.11 3.6.1.12 3.6.1.13 3.6.2 3.6.2.1 3.6.2.2 3.6.2.3 3.6.2.4 3.6.2.5 3.6.2.6 3.6.2.7 3.6.2.8 3.6.3 3.6.3.1 3.6.3.2 3.6.3.3 3.6.3.4 3.6.3.5 3.6.3.6 3.6.3.7 3.6.4 3.6.4.1 3.6.4.2 3.6.4.3 3.6.5 3.6.5.1 3.6.5.2 3.6.5.3 3.6.5.4 3.6.5.5 3.6.5.6 3.7 3.7.1
Internationale verdragen / 69 Het Unieverdrag / 71 Inleiding / 71 Art. 4.7 BVIE / 71 Art. 2 TRIPs-Verdrag / 71 Unieprioriteit (art. 4) / 72 'Telle quelle'-beginsel / 72 Tentoonstellingsprioriteit (art. 11) / 73 Niet-gebruik (art. 5C) / 73 Algemeen bekende merken (art. 6bis) / 74 Wapens, vlaggen en emblemen van de Unielanden (art. 6ter) / 74 Overdracht (art. 6quater) / 74 Agentenmerk (art. 6septies) / 75 Aard van de waar (art. 7) / 75 Collectieve merken (art. 7bis) / 75 Het TRIPs-Verdrag / 76 Inleiding / 76 Bevoegdheid tot interpretatie door HvJEG / 76 Merkbegrip (art. 15) / 77 Beschermingsomvang (art. 16) / 77 Beperkte uitzonderingen (art. 17) / 78 Duur (art. 18) / 78 Niet-gebruik (art. 19) / 78 Geen dwanglicentie en vrije overdracht (art. 21) / 78 Overeenkomst van Madrid / 79 Strekking /79 Internationale inschrijving / 79 Afhankelijkheid van de nationale inschrijving / 80 Bereik van de internationale inschrijving / 80 Werking van de internationale inschrijving / 81 Aard en omvang van de bescherming / 81 Verkrijging van de internationale inschrijving door onderdanen van Benelux-landen / 81 Protocol van Madrid / 82 Strekking / 82 Gelding / 82 Inhoud / 82 Classificatie-overeenkomsten / 83 Overeenkomst van Nice / 83 Inhoud van de classificatie / 83 Betekenis van de classificatie / 83 De Overeenkomst van Wenen / 84 Inhoud van de classificatie / 84 Betekenis van de classificatie / 85 Handhavingsrichtlijn / 85 Implementatie / 86
Inhoudsopgave
HOOFDSTUK 4
Wetgevende en uitvoerende instanties 4.1 4.1.1 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.4.1 4.1.5 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3
De Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (BOIE) / 87 Rol en positie BOIE / 87 Rechtspersoonlijkheid / 87 Voorrechten en immuniteiten / 88 Aanpassing Benelux-wetgeving / 88 Comité van Ministers / 89 Raad van Bestuur / 89 Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) / 89 Directeur-Generaal / 89 Financiering BOIE en BBIE / 90 De World Intellectual Property Organisation (WIPO) / 90 De World Trade Organisation (WTO) / 90 Het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM) / 91 Organen / 91 Talenregime / 91 Het Benelux-Gerechtshof / 92 Taken / 92 Samenstelling en zetel / 92 Werkwijze / 93
HOOFDSTUK 5 Het merk; wezen en vereisten 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4
10
De begrippen 'merk' en 'teken' / 95 Terminologie / 95 Wettelijke definitie / 95 Open merkdefïnitie / 96 Kernfuncties van het merk / 96 Aan het merk te stellen eisen / 97 Onderscheiden is een feitelijke kwestie / 98 Kunnen en mogen onderscheiden / 99 Individualiteit /101 Onderneming /101 Grafische voorstelling /102 Merkvormen /104 Merkvorm-combinaties /105 Complexe en samengestelde merken /105 Woordmerken /106 Geslachtsnamen /107 Andere namen /108 Namen van bekende personen /108 Recht op gebruik eigen naam /109 Bijzondere bescherming van geslachtsnamen /110
Inhoudsopgave
5.3.2
Seriemerken /111
5.3.3
Slagzinnen /112
5.3.4 5.3.4.1 5.3.4.2 5.3.4.3 5.3.4.4 5.3.5 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6 5.5.6.1 5.5.6.2 5.5.6.3 5.5.6.4 5.5.6.5 5.5.7 5.5.8 5.5.8.1 5.5.8.2 5.5.8.3 5.5.9 5.5.9.1 5.5.9.2 5.5.9.3 5.5.9.4 5.6 5.6.1 5.6.1.1 5.6.1.2 5.6.2 5.6.3 5.7 5.7.1 5.7.2 5.8 5.9 5.10
Titels en namen van hoofdpersonen /113 Titels van eenmalige uitgaven /114 Titels van series uitgaven /114 Terugkerende delen van titels /114 Namen van hoofdpersonen /116 Rasbenamingen /117 Beeldmerken /118 Portretmerken /119 Charactermerken /120 Advertising properties /121 Vormmerken /122 Historie /122 Vormmerken voor diensten /123 Driedimensionale en tweedimensionale vormen /123 Zichtbaarheid van de vorm /124 Vormmerken in het register en in de praktijk /125 Absolute uitsluitingsgronden met betrekking tot vormmerken /126 Oorsprong en ratio /126 Belang Benelux-achtergrond /127 Tweedimensionale vormen en verpakkingen /127 Absolute karakter van uitsluitingsgronden /129 Verhouding tot Verdrag van Parijs /130 Vormen die door de aard van de waar worden bepaald /131 Vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven /131 Voorbeelden /132 Welke waar? Welke waarde? /132 Praktijk /134 Vormen noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen /135 Apparaatgerichte leer vs. resultaatgerichte leer /135 Wezenlijke functionele kenmerken /137 Uitsluitend aan de technische uitkomst toe te schrijven /138 De uitsluitingsgrond in de praktijk /138 Kleur(en)merken /139 Een enkele kleur als merk /142 Libertel-arrest /142 Aan kleurmerken te stellen eisen /143 Kleurcombinaties /145 Beeld- en vormmerken met kleurelementen /146 Klankmerken /148 Aan klankmerken te stellen eisen /148 Klankmerken in de praktijk /149 Geurmerken (olfactorische merken) /150 Smaakmerken /151 Tastmerken /152
11
Inhoudsopgave
5.11 5.12 5.12.1 5.12.2 5.12.3 5.12.3.1 5.13 5.14 5.14.1 5.14.2 5.14.3 5.14.4 5.14.4.1 5.14.4.2 5.14.4.3 5.14.5 5.14.5.1 5.14.6 5.14.7 5.14.8 5.14.9 5.14.10 5.14.10.1 5.14.10.2 5.14.11 5.14.11.1 5.14.12 5.14.12.1 5.14.12.2 5.14.12.3 5.14.12.4 5.14.12.4.1 5.14.12.4.2 5.14.12.5 5.14.13 5.14.14 5.14.15 5.14.15.1 5.14.15.2 5.14.15.3 5.14.15.4 5.14.15.5 5.14.15.6 5.14.16 5.14.16.1 5.14.16.2
12
Bewegingsmerken /153 Warenmerken en dienstmerken /154 Historie /154 Aard dienstmerk /155 Verhouding dienstmerken tot handelsnamen /155 Merkenrechtelijke bescherming ruimer /156 Individuele merken en collectieve merken /157 Onderscheidend vermogen /158 Onderscheiden is kernfunctie /158 Onderscheidend vermogen is geen vaste grootheid /160 Relatie tot waren en diensten /161 Beoordeling onderscheidend vermogen /161 Breuk met Benelux-traditie /162 Onderscheidend vermogen in het Benelux-gebied /163 Weigerings- en nietigheidsgronden /163 Algemeen belang bij beoordeling /165 Kunnen en mogen onderscheiden /166 Geografische spreiding /167 De praktijk /168 Onderscheidend vermogen bij verschillende merkvormen /168 Tijdstip beoordeling onderscheidend vermogen /169 Geen teken /169 Teken-toets en onderscheidend vermogen /171 Teken-toets en inburgering /171 Merken die elk onderscheidend vermogen missen /172 Scheefgroei en vergroeiing van toetsingscriteria /173 Uitsluitend beschrijvende merken /174 Onderscheidende toevoegingen /175 Kunnen beschrijven /175 Achterliggend algemeen belang /176 Wijze van beoordeling /176 Geografische aanduidingen /177 Samengestelde tekens /177 Baby Dry /179 Merken die bestaan uit gebruikelijke aanduidingen /181 Relevante publiek /182 Inburgering /184 Toenemend onderscheidend vermogen /184 Wijzen van inburgering /185 Vaststellen van inburgering /187 Regionale inburgering /187 Beoordelingstijdstip inburgering /188 Beperkingen aan inburgering /188 Verwatering /188 Grond voor vervallenverklaring en nietigverklaring /189 Tijdstip beoordeling /190
Inhoudsopgave
5.14.17 5.14.18 5.14.18.1 5.14.18.2 5.14.18.3 5.14.18.4 5.14.19 5.14.19.1 5.14.19.2 5.14.20 5.14.21 5.14.21.1
Onderscheidend vermogen bij beeldmerken /191 Onderscheidend vermogen bij vormmerken /192 Wijze van beoordeling /193 Driedimensionaal en tweedimensionaal /196 Wijze van exploitatie product /196 Inburgering van vormmerken /197 Onderscheidend vermogen bij kleurmerken /198 Algemeen belang /199 Onderscheidend vermogen per se / 200 Vrijmerken? / 201 Betekenis in vreemde talen / 202 Beschrijvend gebruik van het merk / 203
HOOFDSTUK 6 Ontoelaatbare merken 6.1 6.1.1 6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.1.3 6.1.1.4 6.1.1.5 6.1.2 6.1.2.1 6.1.2.2 6.1.2.3 6.1.2.4 6.1.3 6.1.3.1 6.1.3.2 6.1.3.3 6.1.4 6.1.4.1 6.1.4.2 6.1.4.3 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4
Absoluut ontoelaatbare merken / 205 Strijd met openbare orde en goede zeden / 207 Hen dia dis / 207 Merk zelf strijdig met openbare orde en goede zeden / 207 Praktijkgevallen / 207 Strijd in een deel van de Benelux / 209 Andere absolute gronden met een openbare orde-aspect / 209 Wapens, vlaggen, staatsemblemen en waarborgtekens / 210 Ruime toepassing / 210 Toepassingsgebied / 211 Art. 6ter subc VvP / 211 De praktijk / 212 Misleidende merken / 212 Aard van de misleiding / 213 Toepassing in de praktijk / 214 Verwarring als misleiding / 215 Merken voor wijnen en spiritualiën met onjuiste oorsprongsbenamingen / 216 Verschillen met regeling misleidend merk / 216 Beperking toepassing / 217 Overgangsregeling / 218 Tekens die geen merk kunnen vormen / 218 Merken die elk onderscheidend vermogen missen / 218 Uitsluitend beschrijvende merken / 218 Merken gebruikelijk geworden in het normale taalgebruik / 219 Relatief ontoelaatbare merken / 219 Relatieve gronden / 220 Niet geïmplementeerde relatieve gronden /221 Gronden voor oppositie / 221 Wie kunnen er een actie instellen? / 222
13
Inhoudsopgave
6.2.5 6.2.6 6.2.6.1 6.2.6.2 6.2.6.3 6.2.6.4 6.2.6.5 6.2.7 6.2.7.1 6.2.7.2 6.2.8 6.2.8.1 6.2.9 6.2.9.1 6.2.9.2 6.2.9.3 6.2.9.4 6.2.9.5 6.2.10 6.2.10.1 6.2.11 6.2.11.1 6.2.11.2 6.2.11.3 6.2.11.4 6.2.11.4.1 6.2.11.4.2 6.2.11.5 6.2.11.6 6.2.11.7 6.2.11.8 6.2.11.9 6.2.11.10 6.2.11.11 6.2.11.12 6.2.11.13 6.2.11.14
Deelname aan het geding / 222 Merken van derden met een hogere rangorde; voorrang / 223 Bepalen van de rangorde / 224 Prioriteit / 224 Geldigheid van het oudere merk / 225 Partiële nietigheid / 226 Geen beperking in tijd / 226 Strijd met een ouder vervallen individueel merk / 226 Heropnemingsdepot individueel merk / 227 Actie tegen alleen gebruik / 228 Strijd met een ouder vervallen collectief merk / 228 Heropnemingsdepot collectief merk / 229 Strijd met een ouder algemeen bekend merk / 229 Termijn voor inroepen nietigheid / 230 Verdergaande bescherming dan art. 6bis VvP eist / 230 Uitgebreide bescherming van algemeen bekende merken / 230 Bepaling van algemene bekendheid / 232 Benelux-landen als Unie-landen / 233 Strijd met andere oudere (niet-merk)rechten / 234 Strijd met een oudere handelsnaam / 235 Depot te kwader trouw / 235 Invloed van de Merkenrichtlijn / 236 Kwade trouw / 237 Samenloop met andere gronden voor ontoelaatbaarheid / 238 Kwade trouw dan wel euvele moed / 238 Het dilemma in verband met aanspraken c.q. belangen van derden / 239 Kwade trouw en voorgebruik van conflicterende tekens / 240 Aard van het voorgebruik; 'normaal' gebruik / 241 Voorgebruik van de deposant zelf / 241 Benelux-Gerechtshof 25 juni 2005 ('Winner Taco') / 242 Gevallen van misbruik / 243 Grensgevallen / 245 Enig onderzoek van deze rechtspraak / 247 Kwade trouw in art. 2.21 (4) BVIE / 249 De rechtsvordering op grond van kwade trouw / 250 Casuïstiek / 251 Enkele bijzonderheden / 252
HOOFDSTUK 7 Verkrijging van het merkrecht 7.1 7.1.1 7.2 7.3 7.3.1
14
Stelsel van rechtsverkrijging / 253 Beknopte geschiedenis voor Nederland/Benelux / 254 Merkhouder / 254 Depot / 255 Twee soorten van depot / 255
Inhoudsopgave
7.3.2 7.3.2.1 7.3.3 7.3.3.1 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5
Wijze van verrichten Benelux-depot / 255 Publicatie / 255 Wijze van verrichten internationaal depot / 256 Publicatie / 256 Oppositie / 256 Gronden voor oppositie / 257 Oppositieprocedure Benelux / 259 Procesgang volgens het UR / 260 De verdere procesgang; andere gronden voor verval of nietigheid van het 'oudere' merk / 262 Appel en cassatieberoep / 263
HOOFDSTUK 8 Inhoud van het merkrecht 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 8.2.7.1 8.2.7.2 8.2.7.3 8.2.8 8.2.9 8.2.10 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5 8.4.6 8.4.7 8.5
Aard van de bescherming/ 265 Europese harmonisatie / 265 Verschijningsvormen inbreuk / 266 Toerekenbaarheid / 266 Terminologie / 267 BMW (oud) / 267 Wat is 'gebruik van een teken'? / 268 Europese harmonisatie / 268 Publieksopvattingen / 268 Voorbeelden in de wet / 269 Aanbrengen / 270 Aanbieden, in de handel brengen, verrichten van diensten / 271 In- en uitvoer / 273 Doorvoer, invoer en uitvoer ten behoeve van doorvoer / 273 Rol van de Anti-Piraterij Verordening / 273 Parallelimport / 275 Uitvoer / 276 Gebruik in stukken en reclame / 277 Geen gebruik / 277 Normaal gebruik en inbreukmakend gebruik / 277 Bescherming die zich uitstrekt over vertalingen in andere Benelux talen / 278 Gebruik van een gelijk teken voor dezelfde waren of diensten / 278 Absolute bescherming / 278 Dezelfde waren of diensten / 279 Identiek teken / 280 Toepassingsbereik / 282 Gebruik in reclame / 282 Refererend merkgebruik / 282 Gebruik door gemachtigde of vertegenwoordiger / 286 Gebruik van een teken voor waren of diensten / 286
15
Inhoudsopgave
8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 8.5.6 8.5.7 8.5.8 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.7 8.7.1 8.7.2 8.7.3 8.7.3.1 8.7.3.2 8.7.3.3 8.7.3.4 8.7.3.5 8.7.4 8.7.4.1 8.7.5 8.7.5.1 8.7.5.2 8.7.5.3 8.7.5.4 8.7.5.5 8.7.5.6 8.7.5.7 8.7.5.8 8.7.5.8.1 8.7.5.8.2 8.7.5.9 8.7.5.10 8.7.6 8.8 8.8.1 8.8.1.1 8.8.1.2 8.8.1.3 8.8.1.4 8.8.2
16
Gebruik ter onderscheiding / 286 Gebruik als handelsnaam / 287 Gebruik in domeinnaam / 288 Gebruik op Internet / 289 Gebruik op medische recepten / 290 Afleveren van ander dan besteld merkproduct / 290 Hervullen / 290 Beschrijvend gebruik / 291 Gebruik in het economisch verkeer / 291 Ondergrens / 292 Publiek debat / 293 Registraties / 294 Gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren of diensten / 294 Associatiegevaar? / 295 Toepassing in de praktijk / 297 Teken dat gelijk is aan het merk of daarmee overeenstemt / 298 Auditieve overeenstemming / 303 Visuele overeenstemming / 304 Begripsmatige overeenstemming / 305 Mogelijkheid van compensatie / 306 Overeenstemming met een deel van het merk / 307 Soortgelijkheid van waren en/of diensten / 308 Relevante omstandigheden / 309 Verwarringsgevaar / 312 Wijze van beoordelen / 312 Aard van de beoordeling / 316 Direct en indirect verwarringsgevaar / 316 Relevante tijdstip beoordeling / 317 Relevante publiek / 318 'Post sale confusion' / 319 Nawerking / 321 Marktonderzoeken / 321 Buitenland / 324 Wenselijkheid van normering in de Benelux / 324 Beperking beschermingsomvang uit algemeen belang? / 325 Complexe merken met niet-onderscheidende elementen / 326 Praktijk / 327 Gebruik van een met een Benelux-bekend merk overeenstemmend teken / 328 Bekend binnen het Benelux-gebied / 330 Aard bekendheid / 330 Bekend bij wie? / 331 Bepalen van bekendheid / 332 Tijdstip beoordeling / 334 'Gebruik voor niet-soortgelijke waren of diensten' / 334
Inhoudsopgave
8.8.3 8.8.3.1 8.8.4 8.8.5 8.8.6 8.8.7 8.8.8 8.8.9 8.8.10 8.8.10.1 8.9 8.9.1 8.9.2 8.9.3 8.9.4 8.9.5 8.9.6 8.9.7 8.9.7.1 8.9.8 8.10 8.10.1 8.10.2 8.10.3 8.10.3.1 8.10.3.1.1 8.10.3.1.2 8.10.3.1.3 8.10.4 8.10.5 8.11 8.12 8.12.1 8.12.2 8.12.3 8.12.4 8.12.5 8.12.6 8.12.7 8.12.8
'Een verband' / 335 Aard van het verband / 336 Gebruik in het economisch verkeer / 339 'Voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan' / 339 Voordeel wordt getrokken / 341 Ongerechtvaardigd / 345 Afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen / 346 Afbreuk wordt gedaan aan de reputatie / 348 Geldige reden / 350 Geldige reden in de praktijk / 352 Gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten / 354 Relatie tot gebruik als handelsnaam / 354 Gelijke en overeenstemmende tekens / 355 Redactionele wijzigingen van 2004 / 357 Betekenis Europees geharmoniseerd merkenrecht / 357 Niet-bekende merken / 357 Verval eis 'in het economisch verkeer' / 358 Geldige reden / 359 Geldige reden in de praktijk / 361 Toepassing in de praktijk / 362 Gebruik van merken op internet / 365 Domeinnamen en zoekmachines / 365 Locatie van merkgebruik op internet / 366 Gebruik van merken in domeinnamen / 368 Arbitrageprocedures / 370 UDRP-procedures / 371 .eu-domeinnaamarbitrage / 373 .nl-domeinnaamarbitrage en Geschillenregeling / 373 Gebruik van merken ter beïnvloeding van zoekresultaten / 374 Gebruik van merken ter activering van reclame / 376 Algemeen bekende merken / 378 Omvang en inhoud aanvullende werking van het gemene recht / 381 Hoofdregel /381 Een teken dat als merk wordt beschouwd / 381 Uitzondering: een algemeen bekend merk / 382 Ambtshalve toepassing / 382 Een teken dat niet als merk wordt beschouwd / 382 Cumulatie / 383 Gebruiksverbod op grond van intern recht / 383 Verhouding art. 2.19 BVIE tot art. lObis Unieverdrag / 383
HOOFDSTUK 9 Beperkingen op het merkrecht 9.1 9.1.1
Wettelijke beperkingen met betrekking tot gebruik door derden / 3lS Gebruik in eigen naam en adres / 386
17
Inhoudsopgave
9.1.2 9.1.2.1 9.1.2.1.1 9.1.2.1.2 9.1.2.1.3 9.1.2.1.4 9.1.3 9.1.3.1 9.1.3.2 9.1.4 9.1.5 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.7 9.3.8 9.3.8.1 9.3.8.2 9.3.8.3 9.3.8.4 9.3.8.5 9.3.8.6 9.3.8.7 9.4 9.5 9.5.1 9.5.2 9.5.3 9.5.4 9.6 9.6.1 9.6.2 9.7 9.7.1 9.7.2 9.7.3
18
Aanduidingen inzake kenmerken van de waren of diensten / 388 Merkgebruik in vergelijkende reclame / 389 Geoorloofde vergelijkende reclame gaat voor / 390 Kwalificatie van merkgebruik in vergelijkende reclame / 391 Noodzaak voor gebruik merk / 392 Praktische toepassing / 393 Merkgebruik nodig om bestemming aan te geven / 394 Merkgebruik bij aanbieden alternatief voor product van de marktleider / 395 Merkgebruik voor diensten met betrekking tot gemerkte waren / 397 Eerlijke gebruiken in nijverheid en handel / 398 Disclaimers / 399 Ouder recht van plaatselijke betekenis / 400 Wettelijke bepalingen in BVIE en GMVo / 400 Slechts plaatselijke betekenis / 401 Houder ouder recht versus merkhouder / 402 Uitputting / 402 EER-uitputting / 403 Volledige harmonisatie / 403 Toestemming van de merkhouder / 404 Doorvoer / 405 Bewijslastverdeling / 406 Merkgebruik bij verkoop door niet-officiële wederverkopers / 408 Gegronde redenen voor verzet tegen verdere verhandeling / 410 Wijziging of verslechtering van de toestand van de waar / 410 Slijtage en veroudering / 411 Wijziging of verslechtering van de verpakking / 411 Toepassing in de praktijk / 412 Revisie van waren / 412 Verwijderen batchnummers en productcodes / 413 Ompakken en heretiketteren / 415 Wijziging in de 'psychische toestand' van de waar / 417 Verjarings- en vervaltermijnen / 418 Rechtsverwerking en coëxistentie / 420 Europese harmonisatie / 420 Bewust gedogen / 420 Nietigheidsvorderingen / 422 Nationaal recht / 422 Positie eerdere gebruiker niet-merkhouder / 423 Toepassing in de praktijk / 424 Vangnet in misbruik van recht / 424 Buitenwettelijke beperkingen / 425 Beperkte toepassing / 425 Strijd met het wettelijk systeem / 426 Geen behoefte aan de beperking / 427
Inhoudsopgave
9.7.4 9.7.5
Functies van het merk / 428 Toepassing in de praktijk / 429
HOOFDSTUK 10 Rechtsvorderingen 10.1 10.1.1 10.2 10.3 10.4 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.4.1 10.4.5 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9 10.4.10 10.4.11 10.4.12 10.4.13 10.5 10.6 10.6.1 10.6.2 10.6.3 10.6.3
Sancties / 431 Wettelijke regeling vorderingen / 431 TRIPs-Verdrag / 432 Handhavingsrichtlijn / 432 Vorderingen / 432 Het rechterlijk verbod / 432 Omvang verbod merkinbreuk / 433 Verbod tegen tussenpersonen / 435 Verbod in kort geding / 435 Ex parte / 435 Schadevergoeding / 436 Redelijke vergoeding / 436 Bevel tot afgifte / 437 Onttrekking aan het verkeer en vernietiging / 437 Noemen voor- en achterman / 438 Recht op publicatie / 438 Winstafgifte / 439 Verklaring voor recht / 440 Ongerechtvaardigde verrijking / 440 Door wie kan worden gevorderd / 441 Bewijs / 442 Bewijslast / 442 Overlegging bewijsmateriaal door wederpartij / 442 Bewijsbeslag / 443 Bescherming van vertrouwelijke informatie / 443
HOOFDSTUK 11 Verlies van merkrechten 11.1 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.2 11.2.1 11.2.1.1 11.3 11.3.1 11.3.2 11.3.3
Doorhaling / 445 Positie licentienemer / 445 Positie pandhouder of beslaglegger / 446 Territoriale werking / 446 Verval door verstrijken geldigheidsduur / 446 Internationale inschrijving / 447 Onafhankelijkheid van basisinschrijving / 447 Normaal gebruik / 448 Algemeen/448 Vijfjaarstermijn / 449 Eisen aan normaal gebruik / 450
19
Inhoudsopgave
11.3.3.1 11.3.3.2 11.3.3.3 11.3.3.4 11.3.3.5 11.3.3.6 11.3.4 11.3.5 11.3.6 11.3.7 11.3.8 11.3.9 11.3.10 11.3.10.1 11.3.10.2 11.3.10.3 11.3.10.4 11.3.11 11.3.12 11.3.13 11.3.13.1 11.3.14 11.3.15 11.3.15.1 11.3.16 11.3.17 11.3.18 11.4 11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4 11.4.5 11.4.6 11.4.7 11.5 11.6 11.6.1 11.6.2 11.6.3 11.6.4 11.6.5 11.6.5.1 11.6.5.2 11.7 11.7.1
20
Vinden en behouden afzet / 450 Extern gebruik / 451 Commercieel verantwoord gebruik / 451 Zoeken van afzet / 452 Relevante markt / 453 Uitverkoop restpartij / 453 Gebruik voor reeds verkochte waren / 453 Locatie van gebruik / 454 Gebruik in handelsnaam / 454 Gebruik op reclamematerialen / 455 Geen normaal gebruik; token use / 455 Gebruik door derden / 456 Geldige reden voor niet-normaal gebruik / 457 Eisen te stellen aan geldige reden / 457 Buiten de wil van de merkhouder / 458 Belemmeringen door regelgeving / 458 Belemmeringen die gebruik onredelijk maken / 459 Gebruik in gewijzigde vorm / 460 Gebruik als exportmerk / 462 Heilung / 462 Co-existentie / 463 Gedeeltelijke vervallenverklaring / 465 Overgangsrechtelijke vraagstukken / 466 Verval op vordering of van rechtswege / 467 Bewijslastverdeling / 468 Relevantie in het strafrecht / 469 Hernieuwd depot / 469 Verworden tot gebruikelijke benaming / 469 Verschil met nietigheidsgrond / 469 Toedoen of nalaten van de merkhouder / 470 Optreden door de merkhouder / 471 Woordmerken en andere merkvormen / 472 In de handel gebruikelijke benaming / 473 Gebruikelijk in een deel van de Benelux / 474 Bewijslast / 474 Door gebruik misleidend merk / 474 Inroepen verval van het merkrecht / 475 Deelname merkhouder aan het geding / 475 Verval als verweer / 476 Doorhaling / 477 Verval van een reeds niet meer geldig merk / 477 Belanghebbende / 477 Onbehoorlijke vordering / 478 Openbaar Ministerie / 478 Nietigheid / 479 Nietigheidsgronden / 479
Inhoudsopgave
11.7.2 11.7.3 11.7.4 11.7.5 11.7.6 11.7.7 11.7.7.1 11.7.7.2 11.7.7.3 11.7.7.4 11.7.8 11.7.9
Absolute nietigheidsgronden / 479 Relatieve nietigheidsgronden / 479 Terugwerkende kracht / 480 Ouder merk dat aan vervallenverklaring blootstaat / 480 Merk dat basis is voor anciënniteit / 480 Inroepen nietigheid van inschrijving / 480 Termijnen voor inroepen nietigheid / 481 Belang van deelname merkhouder/betrokken derde aan het geding / 481 Belanghebbende, met inbegrip Openbaar Ministerie / 482 Nietigheid als verweer / 483 Gedeeltelijke nietigverklaring / 484 Territoriale werking nietigverklaring / 484
HOOFDSTUK 12 Collectieve merken 12.1 12.1.1 12.1.2 12.1.3 12.1.4 12.1.5 12.2 12.2.1 12.2.2 12.2.3 12.2.4 12.2.5 12.2.6 12.2.7 12.2.8 12.2.9 12.3 12.3.1 12.3.2 12.3.3 12.3.4 12.3.4.1 12.3.4.2 12.3.4.3 12.3.5 12.3.6 12.3.7 12.3.8 12.3.9
Algemeen / 485 Regeling / 485 Belang / 486 Aard en functie / 486 Onderscheidend vermogen / 487 Geografische herkomstaanduidingen / 487 Beginselen / 487 Wie kan deponeren? / 487 Gebruik voor een particulier belang / 488 Te onderscheiden kenmerken / 488 Wie kunnen gebruiken? / 489 Gebruik samen met een individueel merk / 489 Overdracht en licentieverlening / 490 Het depot / 490 Controle door het BBIE / 491 Controle door het BHIM / 491 Bijzondere bepalingen / 491 Inhoud van het reglement / 491 Toetsing van het reglement / 492 Wijziging van het reglement / 493 Verplichtingen van de merkhouder / 494 Geen gebruik voor eigen waren of diensten / 494 Toezicht op het gebruik / 495 Verplichtingen van de houder van een collectief Gemeenschapsmerk / 495 Het wederopnemen van een collectief merk / 496 Het instellen van rechtsvorderingen / 497 De vervallenverklaring van een collectief merk / 497 De nietigverklaring van een collectief merk / 497 Gebruiksverbod / 498
21
Inhoudsopgave
HOOFDSTUK 13
Het Gemeenschapsmerk 13.1 13.1.1 13.1.2 13.1.3 13.1.4 13.1.5 13.1.5.1 13.1.5.2 13.1.5.3 13.1.5.4 13.1.5.4.1 13.1.5.4.2 13.1.5.4.3 13.2 13.2.1 13.2.2 13.2.3 13.2.3.1 13.2.4 13.2.5 13.2.6 13.3 13.3.1 13.3.2 13.3.3 13.3.4 13.3.5 13.3.6 13.4 13.4.1 13.4.2 13.4.2.1 13.4.2.2 13.4.2.3 13.4.3 13.4.3.1 13.4.3.2
22
De Gemeenschapsmerkenverordening 207/2009 / 499 Doel Gemeenschapsmerk / 500 Verhouding tot nationale merken / 501 BHIM / 501 Eenheid van het Gemeenschapsmerk / 502 Eisen gesteld aan Gemeenschapsmerken / 502 Onderscheidend vermogen en inburgering / 503 Vatbaarheid voor grafische voorstelling / 504 Vormmerken / 504 Andere absolute weigeringsgronden / 505 Andere badges, emblemen en wapenschilden dan die van art. 6ter VvP / 505 Geografische aanduidingen voor wijnen en spiritualiën / 505 Merken die een oorsprongsbenaming of geregistreerde geografische aanduiding bevatten / 506 Inhoud van het Gemeenschapsmerkrecht / 506 Gebruik van gelijk teken voor dezelfde waren of diensten / 507 Gebruik van overeenstemmend teken voor soortgelijke waren of diensten / 507 Gebruik van een met een in de Gemeenschap bekend merk overeenstemmend teken / 508 Ander gebruik / 509 Gebruik in woordenboeken en andere naslagwerken / 510 Gebruik (en inschrijving) door gemachtigde of vertegenwoordiger / 510 Aanvullende toepassing van het nationale recht / 511 Beperkingen op het Gemeenschapsrecht / 512 Beschrijvend gebruik / 512 Uitputting / 512 Verbod op het gebruik van Gemeenschapsmerken op basis van nationaal recht / 512 Oudere rechten van slechts plaatselijke betekenis / 513 Rechtsverwerking en co-existentie / 514 Verjaring / 515 Verlies van Gemeenschapsmerkrechten / 516 Intrekking, beperking en afstand / 516 Verval / 517 Niet-normaal gebruik en Heilung / 518 Gebruikelijke benaming geworden / 519 Misleidend gebruik / 519 Nietigheid / 519 Absolute nietigheidsgronden / 520 Relatieve nietigheidsgronden / 520
Inhoudsopgave
13.4.3.2.1 13.4.3.2.2 13.4.4 13.4.4.1 13.4.4.2 13.5 13.5.1 13.5.1.1 13.6 13.7 13.7.1 13.7.2 13.7.3 13.7.4
Strijd met een ouder merkrecht / 521 Strijd met een ander ouder (niet-merk)recht / 521 Vervallenverklarings- en nietigheidsprocedure bij het BHIM / 522 Wie kan vordering instellen? / 522 Procedure / 523 Procedure leidend tot beslissingen van het BHIM / 523 Beroep tegen beslissingen van het BHIM / 523 Verordening 216/96 over de procesvoering bij de kamers van beroep / 524 Regeling in verband met later toegetreden Lid-Staten / 524 Rapportage over werking Gemeenschapsmerkenverordening en wijziging / 525 Rapportage ex art. 25(4) GMVo / 525 Rapportage ex art. 39(7) GMVo (oud) / 525 Rapportage over beroepsmatige vertegenwoordiging ex art 89 GMVo / 526 Rapportage ex art 119(2)(d) GMVo / 526
HOOFDSTUK 14 Procedurele aspecten van civielrechtelijke handhaving 14.1 14.2 14.2.1 14.2.2 14.2.3 14.2.3.1 14.2.3.2 14.2.3.3 14.2.3.4 14.2.4 14.3 14.3.1 14.3.1.1 14.3.1.2 14.3.1.3 14.3.1.4 14.3.1.5 14.3.1.6 14.3.1.7 14.3.1.8 14.3.1.9 14.3.1.10 14.3.1.11 14.3.1.12 14.3.1.13
Alternatieve geschillenbeslechting uitgesloten? / 527 Benelux-merken / 527 Internationale rechtsmacht / 527 Absolute competentie / 528 Territoriale bevoegdheid / 528 Motiveringsplicht / 529 Bijkomende vorderingen / 529 Verwijzing / 529 Vorderingen door het Openbaar Ministerie / 530 Benelux-Gerechtshof / 530 Gemeenschapsmerken / 530 Internationale rechtsmacht / 530 Soorten acties / 531 Specifiek bevoegdheidsregime / 531 Verhouding tot EEX / 531 Bevoegdheid rechtbanken voor een Gemeenschapsmerk / 532 Forumshopping door eiser / 533 Procesrecht; lex fori / 534 Sancties; lex causae / 535 Vermoeden van geldigheid; verweer ten gronde / 535 Dubbelsporigheid voor vervallen- of nietigverklaring / 536 'Lis pendens'-regels / 536 Oproeping van merkhouder / 537 Voorlopige en beschermende maatregelen / 537 Gezag van gewijsde / 537
23
Inhoudsopgave
HOOFDSTUK 15
Het merk als vermogensrecht 15.1 15.2 15.3 15.3.1 15.3.2 15.3.3 15.3.4 15.4 15.4.1 15.4.2 15.5 15.5.1 15.5.2 15.5.3 15.5.4 15.5.5 15.5.6 15.5.7 15.6 15.7 15.8 15.8.1 15.8.2 15.9 15.9.1 15.9.2 15.9.3 15.9.4 15.9.5 15.9.6 15.9.7
Uitgangspunten / 539 Regeling / 539 Toepasselijk recht / 540 Probleemstelling / 540 Toescheiding Gemeenschapsmerk / 540 Toescheiding Benelux-merk / 541 Restrictie / 541 Het merk als vermogensrecht naar Nederlands recht / 541 Geen registergoed / 542 Bezwaring met beperkt recht / 542 Overgang en overdracht / 542 Merk is zelfstandig overdraagbaar / 542 Alleen voor gehele territoir / 543 Gedeeltelijke overdracht / 543 Eis van schriftelijke vastlegging / 543 Belang van inschrijving in het merkenregister / 544 Wat houdt derdenwerking in? / 544 Art. 23 GMVo / 545 Vruchtgebruik / 545 Pand / 545 Beslag / 546 Wijze van beslaglegging / 546 Beslag tot levering / 547 Licenties / 547 De aard van een licentie / 547 De inhoud van een licentie / 548 Beperkingen met en zonder merkenrechtelijke werking / 548 Geen schriftelijke vastlegging vereist / 548 Bevoegdheden van de licentiehouder / 549 Gebruik door licentiehouder / 549 Derdenwerking / 550
HOOFDSTUK 16 Merk en handelsnaam 16.1 16.2 16.3 16.3.1 16.3.2
Inleiding / 551 Ouder merk versus jongere handelsnaam / 552 Oudere handelsnaam versus jonger merk / 553 Actie tegen inschrijving jonger merk / 554 Actie tegen gebruik jonger merk / 555
Trefwoordenregister / 557 Rechtspraakregister / 591
24
