Handhaving van intellectuele eigendom Ernst-Jan Louwers AvdR 23 november 2015
Wie zijn wij? Eindhoven
• Nichekantoor • Ervaren en gespecialiseerd
• To the point en no nonsense Protect and attack Enable and empower
Den Haag
Wij doen alleen waar we goed in zijn…
Handhaven van IE: hoe doe je dat? • • • •
Bewijs Sommatie Procedures Voorlopige maatregelen • Douane-ophouding • Bodemprocedure Gurt Swanenberg
• • • •
Bevoegdheid Vorderingen Verweer Executie en executiegeschillen • Schikking • Enkele casus
Fasen en strategie
Check registraties en geldigheid
Bewijs vergaren
Voorkomen: o.a. douane
Bewarende maatregelen
Ex parte Kort geding Bodemprocedure
Executie
BEWIJS
Bewijs • Proces-verbaal van constatering • Bewijsbescherming • Exhibitie • Bewijsbeslag • Beschrijving en monsterneming • Getuigen
Bewijsbescherming Art. 1019b e.v. Rv • • • • • •
Bewijsbeslag (Art. 1019c Rv) Beschrijving en monsterneming (art. 1019d Rv) Informatie zoals administratieve bescheiden Vermeend inbreukmakende roerende zaken Productiemiddelen Vereisten: o Belang o Verlof o Evt. zekerheid voor schade door beslag
• Toestemming bewijsbeslag ≠ toestemming inzage
Bewijsbeslag Vzr Rb Den Haag, 13 januari 2015, IEF 14767 (Levola vs Eur. Food Company)
• European Food Company produceert 'Magic Cheese' • Volgens Levola smaak nagebootst van smaak van HEKSENKAAS® van Levola
Bewijsbeslag Vzr Rb Den Haag, 13 januari 2015, IEF 14767 (Levola vs Eur. Food Company)
Beslag werd toegestaan: • “voorshands aannemelijk dat er auteursrecht op een smaak kan rusten en dat (de smaak van) het product van verzoekster voldoet aan de vereisten voor auteursrechtelijke bescherming” • Verwijzing naar arrest Lancôme/Kecofa • Inbreuk voldoende gemotiveerd gesteld en de smaak van beide producten stemt tot op zekere hoogte overeen • Voldoende aannemelijk gemaakt dat er inbreuk is gemaakt om te voldoen aan de maatstaf van artikel 1019b Rv. • Maar: kort geding – komt nog aan de orde!
Fishing expedition Vzr. Rechtbank Rotterdam 12 oktober 2015, IEF15368 (Dow vs. Organik)
• •
• • •
• •
Octrooizaak - beslag door Dow Chemical ten laste van Organik Gelet op de omvang van het bewijsbeslag wordt het zoeken naar gebruik van bedrijfsgeheimen een fishing expedition Dow heeft niet zonder meer recht op afgifte Onomkeerbare maatregel van afgifte ex. art. 843a Rv wordt niet bevolen Drie eisende partijen: onduidelijk wie van hen gerechtigde is en ten aanzien van wie van Dow de verweten onrechtmatige daad is/wordt gepleegd, wie van hen schade lijdt en aan wie terecht en gerechtvaardigd afgifte zou kunnen worden bevolen Op eerste gezicht te ruim beslagen lijkt te zijn, maar toch niet opgeheven Verwijzing naar bodemprocedure
Exhibitie - basis Art. 1019a jo. 843a Rv
• Inzage • Vorderen bij rechter in kort geding of bodem • Eisen
o Rechtmatig belang aangaande rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn o Bepaalde bescheiden; ook digitale gegevens o Beslagene recht om te weten welke beslagen stukken ter inzage worden verstrekt (Hof Arnhem-Leeuwarden, 16 december 2014 , IEF 14500 inzake EConvert vs. Voith) o Geen ‘fishing expedition’ (zie bijv. Rb Rotterdam, 12 oktober 2015, IEF 15368, inzake Dow vs. Organik )
• Inbreuk op IE = onrechtmatige daad = rechtsbetrekking cf. art. 843a Rv
Exhibitie Vzr Den Haag 7 oktober 2015, IEF 15316 (Bacardi Limited tegen Seva Trading)
• Toegewezen o ter nadere onderbouwing van inbreuk en ter staving van bodem o om organisatie en distributiekanalen ter zake van inbreuk verder in kaart te brengen, en o om meer inzicht te krijgen in haar schade en/of de winstafdracht o voldoende concrete feiten en omstandigheden die een redelijk vermoeden van een inbreuk kunnen dragen o artikel 843a jo. 1019a Rv en 2.22 lid 4 BVIE
• Rechter kan wijze van inzage, afschrift of uittreksel bepalen • Vordering wordt afgewezen als: o sprake is van gewichtige redenen o belang ook zonder de gegevens gewaarborgd (artikel 843a lid 4 Rv)
Exhibitie - AIB vs Novisem • • • • • •
AIB = vereniging die de belangen van zaad- en plantveredelaars behartigt en is gevolmachtigd om op te treden tegen Novisem Novisem = zaadveredelingsbedrijf dat zich bezig houdt met ontwikkeling, productie en verkoop van zaden van ‘vergeten rassen’ - knolselderij, witlof, tuin- en stokbonen Conservatoir bewijsbeslag op o.a. planten en digitale bestanden van Novisem, foto’s en monsters van het plantenmateriaal Bescheiden bevinden zich bij de gerechtelijke bewaarder AIB wil inzage en onderzoek doen naar monsters Novisem vraagt in reconventie: o opheffing van beslag en teruggave van bescheiden o rectificatie over vermeende inbreuk op website AIB en in vaktijdschrift
Exhibitie • Vzr. Rb Limburg, 25 april 2013, IEF 12594 o Geen redelijk vermoeden van gestelde inbreuk aanwezig o Beslag wordt opgeheven • Hof 's-Hertogenbosch 25 februari 2014, IEF 13639 o Voor ingrijpende actie als exhibitie is onder deze omstandigheden geen plaats
Exhibitie HR 13 november 2015, IEF 15425 (AIB vs. Novisem)
• Hof heeft te strenge maatstaf aangelegd voor exhibitie • Vordering tot exhibitie vereist een voldoende mate van aannemelijkheid van een rechtsbetrekking • Art. 1019a lid 1 Rv bepaalt dat een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens IE-inbreuk geldt als een rechtsbetrekking als bedoeld in art. 843a lid 1 Rv • Door AIB gevorderde bescheiden kunnen inzicht bieden in de omvang van de inbreuk en van belang zijn voor een schadevergoedingsvordering van AIB • HR vernietigt arrest van het Hof en verwijst naar Hof Den Haag
Voorlopig getuigenverhoor Hof Arnhem-Leeuwarden 30 oktober 2015, IEF 15396 (Goodmark)
• Geen hoger beroep tegen beschikking voorlopig getuigenverhoor art. 188 Rv • Alleen bij schending van een zo fundamenteel beginsel van behoorlijke rechtspleging dat geen sprake is van een eerlijke en onpartijdige behandeling • Verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor wordt gedaan aan de rechter die vermoedelijk bevoegd zal zijn van de zaak • Rechter beoordeelt summier of hij bevoegd is (art. 187 lid 1, laatste volzin, Rv)
VERWEERMIDDELEN
Verweer • • • •
Inbreuk niet aannemelijk gemaakt Nietigheid aannemelijk Geen/onvoldoende rechtmatig belang Grijsmaking van beslag en ex parte • Test bij een aantal rechtbanken • Debiteur verwacht beslag en wil vooraf gehoord worden • Rechter is niet verplicht om dit in te willigen
Grijsmaking Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 10 mei 2012, IEF 11289 (Piratenpartij vs BREIN)
• Ex parte verbod • Piratenpartij: in strijd met art. 6 EVRM, want niet in de gelegenheid gesteld om bezwaren toe te lichten • Grijsmakingsbrief van Piratenpartij • Rechtbank o Geen verplichting om grijsmaker op te roepen, wel inhoud van grijsmakingsbrief meenemen in de beoordeling o Regeling van ex parte niet in strijd met beginsel van fair hearing
• Mogelijkheid herziening voorlopige maatregel (art. 1019e lid 3 Rv)
DOUANE
Anti Piraterij Verordening • Verordening 608/2013 - douane • Voorkomen dat namaakgoederen en andere inbreukmakende goederen in de EU worden ingevoerd of daaruit worden uitgevoerd • Ook zendingen van namaakproducten per post • Strikte formele eisen
SOMMATIE
Wat mag wel en niet? • • • •
Cease and desist Aansprakelijkstelling Termijn Maar: wapperverbod!
Wapperverbod Vzr. Rb Amsterdam 15 juni 2012, IEF 11448 (G-Star/Titan)
• G-Star heeft woordmerk GSRD (G-Star Raw Denim) – Titan later beeldmerk GSD en later ook woordmerk GSRD • Titan weet of heeft ernstige reden om te vermoeden dat gemeenschapsmerk GSRD nietig zal worden verklaard op grond van Beneluxmerk GSRD van G-Star • Registratie te kwader trouw wordt aangenomen • G-Star vordert een wapperverbod – totdat onherroepelijk is beslist over rechtsgeldigheid van Gemeenschapsmerk GSD en van het Benelux-woordmerk GSRD van G-Star
PROCEDURES
Procedures •
•
Voorlopige maatregelen
Vorderingen
•
Ex parte
•
Verbod
•
Kort geding
•
Opeising, vernietiging etc.
•
Bodemprocedure
•
Schadevergoeding
•
Winstafdracht
•
Proceskosten
Bodemprocedure •
•
•
TRIPS-termijn / art. 1019i Rv
Bevoegdheid
•
Verweer
•
Nationaal
•
Ongeldigheid/nietigheid
•
Internationaal
•
Voorgebruik
•
Grensoverschrijdend?
•
Geen inbreuk
•
Arbitrage
•
Onbevoegdheid
Stelplicht en bewijslast! Rechtbank Gelderland 10 juni 2015, IEF 15013 (Levola tegen Smilde Foods)
• Levola heeft nagelaten feitelijk te beschrijven of aanschouwelijk te maken wat de voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komende vereiste elementen van de smaak van het product Heksenkaas zijn… • Oeps… • Roep dus niet zomaar wat! Maar onderbouw je vorderingen ook in kort geding zo goed mogelijk
VOORLOPIGE MAATREGELEN
Darfurnica; vernietiging ex parte Rb Den Haag 4 mei 2011, IEF 9614 (Nadia Plesner Joensen v Louis Vuitton)
Darfurnica; vernietiging ex parte Rb Den Haag 4 mei 2011, IEF 9614 (Nadia Plesner Joensen v Louis Vuitton)
• Louis Vuitton vordert via ex parte bevel dat gebruik Louis Vuitton tas in schilderij wordt gestaakt • Nadia Plesner verzet zich tegen ex parte bevel o beroep op vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM) o Louis Vuitton beroept zich op art. 1 eerste protocol bij het EVRM (eigendomsbescherming)
• Belang artistieke mening (artikel 10 EVRM) weegt hier zwaarder dan ongestoord genot van eigendom (artikel 1 eerste protocol EVRM) • Ex tunc werking van de vernietiging ex parte beschikking
Ex parte en kort geding • • • • • •
Art. 254 Rv e.v. Spoedeisend belang Gebod/verbod Gelet op belangen van partijen Geen verklaring voor recht Voorschot op schadevergoeding in sommige gevallen Binnen gestelde termijn bodemprocedure o Zo niet, dan kan gedaagde verklaring ter griffie deponeren, waardoor voorlopige voorziening vervalt…!!! Zie art. 1019i Rv
• Evt. voorwaarde zekerheid en cautio iudicatum solvi
Spoedeisendheid toch niet altijd… Vzr. Rechtbank Den Haag 22 mei 2015, IEF 14969 (Aan Zee tegen Naar Zee)
• Onvoldoende voortvarend gehandeld voor een kort geding • Ruzie tussen bemiddelaar verhuur van vakantiewoningen • Aan Zee te lang stil gezeten (2012 tot media 2014, ten minste anderhalf jaar) • Tegen Naarzee.com (handelsnaam) geen actie ondernomen • Geen spoedeisend belang
BEVOEGDHEID
Bevoegdheid • Art. 22(4) EEX-Verordening: nationale gerechten van geregistreerde rechten bevoegd t.a.v. registratie of geldigheid o Zie ook art. 16(4) van Verordening (EU) 1215/2012 (EEX-Vo) en Verdrag van Lugano
• Hoofdregel art. 99 Rv en art. 4 lid 1 EEX-Vo rechter van woonplaats van gedaagde of anders rechter van het werkelijk verblijf (in Nederland) • Samenhang: art. 107 Rv, art. 7 lid 1 Rv en art. 8 aanhef en sub 1 EEX-Vo • Binnenkort: Unified Patent Court (UPC) o geldigheid o inbreuk
Exclusieve bevoegdheid Den Haag •
Octrooirecht (artikel 80 Rijksoctrooiwet 1995)
•
Kwekersrecht (artikel 78 Zaaizaad en Plantgoedwet 2005) en Gemeenschapskwekersrecht (behalve geldigheid bedoeld in artikelen 94 t/m 100 Verordening (EG) 2100/94)
•
Gemeenschapsmerkenrecht (artikel 95 Gemeenschapsmerken-verordening (EG) nr. 207/2009 juncto artikel 3 Uitvoeringswet Gemeenschapsmerken)
•
Gemeenschapsmodellenrecht (artikel 80 lid 1 Gemeenschaps-modellenverordening (EG) nr. 6/2002 juncto artikel 3 Uitvoeringswet Gemeenschapsmodellen)
•
En ook: vergoedingsregeling naburige rechten, Thuiskopieregeling en topografierecht
Exclusieve bevoegdheid Top Twence v Goodmark Europe, Vzr. Rb Overijssel, 9 april 2015, IEF 14909
• Deel van de vorderingen ziet op (beweerdelijke) inbreuk op een Gemeenschapsmerk • Voorzieningenrechter dient haar bevoegdheid te beoordelen met in achtneming van de GMVo • Voorzieningenrechter verklaart zich onbevoegd en verwijst zaak door naar Rechtbank Den Haag (art. 110 Rv)
Grensoverschrijdende maatregelen • Nederlandse rechter kan grensoverschrijdende veroordeling uitspreken; zie om. Interlas-arrest • Op grond van art. 2 c.q. art. 31 EEX-Verordening in principe bevoegd om grensoverschrijdende voorlopige maatregelen te treffen
H&M/G-Star HR 7 december 2012, IEF 12104 (H&M tegen G-Star International) • G-Star dagvaardt H&M B.V. en Zweedse H&M AB (houder van de domeinnaam hm.com) voor Rechtbank Dordrecht o Inbreukmakende spijkerbroeken zowel in Nederlandse H&M winkels (behalve in winkel Dordrecht) als op website www.hm.com o H&M betwist internationale rechtsmacht van Nederlandse rechter en relatieve bevoegdheid van Rb Dordrecht m.b.t. de vorderingen tegen H&M AB
• Artikel 5 lid 3 EEX-Vo: zowel Handlungsort als Erfolgsort
H&M/G-Star HR 7 december 2012, IEF 12104 (H&M tegen G-Star International) • HR verwijst naar Wintersteiger-arrest van HvJ (IEF 11205) en oordeelt: o vordering tot beëindiging van inbreuk op territoriaal afgebakend IE-recht (auteursrecht) o kan worden voorgelegd aan de rechter van het land waar dat IErecht kan worden ingeroepen
• In dit geval Nederlands auteursrecht van G-Star o Elwood-spijkerbroek wordt aangeboden op website mede gericht op Nederlandse markt o broek wordt ook in Dordrecht aangeboden en Rb Dordrecht dus bevoegd tegen H&M AB (art. 5 lid 3 EEX-Vo)
VORDERINGEN
Hoofd- en nevenvorderingen • Verbod of gebod (bevel) • Opeising, vernietiging • Inzage/opgave o Bron en betrokkenen, zoals toeleveranciers en afnemers o Omzet en winst
• • • • •
Winstafdracht Schadevergoeding Voorschot in kort geding – niet snel toegewezen Dwangsom Anders: bijv. rectificatie of melding op website
Dwangsom • • • • •
Niet voldoen aan hoofdveroordeling Bedrag ineens of bedrag per overtreding of tijd Bedrag kan gemaximaliseerd worden Betekening van uitspraak Verjaring – art. 611 Rv – tenzij: o stuiting – nieuwe periode van 6 maanden o schorsing wegen faillissement , schuldsanering of ander wettelijk beletsel o schorsen van een executie door de voorzieningenrechter op grond van artikel 438 Rv
Wat valt (niet) onder handhavingsrichtlijn? • Bericap/Plastinnova (HvJ 15 november 2012, IEF 12005) o Nietigheid van model; geen samenhang met (dreigende) inbreuk of handhaving o Nietigheidsactie niet onder Handhavingsrichtlijn
• Hof Den Haag (30 maart 2010, IEF 8730) o Nietigheidsactie bij wijze van verweer tegen een (voorgenomen) inbreukactie wel onder Handhavingsrichtlijn o Oppositieprocedure in principe niet
• Realchemie/Bayer (HR 14 december 2012, IEF 12139) o Kosten exequatur IE-vonnis vallen onder art. 14 Handhavingsrichtlijn
Proceskosten Art. 1019h Rv
• Volledige vergoeding van gemaakte (redelijke) kosten • Niet van toepassing bij zuivere nietigheidsprocedure (Bericap/Plastinnova, HvJ 15 november 2012, IEF 12005) • Dient een beroep op te worden gedaan • Indicatietarieven
Proceskosten – succes fee HR 13 november 2015, IEF 15425 (AIB vs. Novisem)
• Schriftelijke toelichting van proceskosten voor 1 januari 2015 gegeven daarom zijn de “Indicatietarieven in IE-zaken Hoge Raad” niet van toepassing • Kosten van AIB begroot op € 31.966,- exclusief griffierecht, een “succes fee” van € 4.200,- is bij dit bedrag inbegrepen • Succes fee is toewijsbaar, geen sprake van een vergoeding van meer dan de gemaakte kosten of meer dan de redelijke en evenredige kosten
TECHNIEK
Octrooi - casus Rb Den Haag, 28 januari 2015, IEF 14621 (Zoontjes Beton / Livingroof)
• Zoontjes Beton brengt daknivelleringssysteem op de markt • Zoontjes Beton is houdster van Nederlands octrooi 1022568 voor een steun voor een tegelvloer • Livingroof brengt ook een systeem voor ophoging en nivellering op de markt die ook een tegelsteun bevat • Zoontjes Beton vindt dat Livingroof met deze steun inbreuk maakt op haar octrooirecht
Octrooi - casus Rb Den Haag, 28 januari 2015, IEF 14621 (Zoontjes Beton / Livingroof)
• Vorderingen: o verklaring voor recht dat Livingroof inbreuk op octrooi maakt o verbod op inbreuk, op straffe van een dwangsom o opgave van gegevens met betrekking tot door de inbreuk gemaakte winst, omzet en productiekosten op straffe van een dwangsom o betaling van bij staat op te maken schadevergoeding en winstafdracht o proceskosten artikel 1019h Rv
• Livingroof bestrijdt inbreuk • Vordering wordt afgewezen, Zoontjes Beton wordt veroordeeld in de proceskosten op grond van art. 1019h Rv.
PLANTENRASSEN
Kwekersrecht - casus Hof Den Haag 17 februari 2015, IEF 14667 (Breeders Trust vs Ebben)
• Breeders Trust behartigt belangen van aangesloten houders van kwekersrechten • Lantmannen SW is houdster van kwekersrecht op aardappelras Fontane • Agrico UA heeft van Lantmannen een wereldwijde licentie voor het produceren en verhandelen van plantmateriaal van het ras Fontane • Breeders Trust mag in eigen naam optreden tegen inbreuken
Kwekersrecht - casus Hof Den Haag 17 februari 2015, IEF 14667 (Breeders Trust vs Ebben)
• Ebben heeft een deel van haar oogst gebruikt voor nateelt en deze opbrengst vervolgens verkocht via deelteeltovereenkomsten geleverd aan diverse bedrijven om de opbrengst daarvan vervolgens te verkopen. • Nateelt gaat verder dan de ‘farmers privilege’ en Ebben heeft dus inbreuk gemaakt op Gemeenschapskwekersrecht • Hof: o inbreuk maar geen reden voor hogere vergoeding o geen punitive damages in Handhavingsrichtlijn
PRODUCTVORMGEVING
Productvormgeving (niet techniek) • Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) o Tekeningen- en modellen o Vormmerk - soms
• • • •
Gemeenschapsmodellenverordening Gemeenschapsmerkenverordening Auteursrecht Slaafse nabootsing
Productvormgeving - casus Vitra v Kwantum, Vzr. Rb Den Haag, 23 januari 2015, IEF 14584
• Vitra heeft een design stoel (ontworpen door de Amerikaanse Charles & Ray Eames) geproduceerd en op de markt gebracht onder de naam ‘Dining Sidechair Wood’ • Kwantum verkoopt soortgelijke stoel ‘Paris’
• Paris-stoel van Kwantum verveelvoudiging
Productvormgeving - casus Vitra v Kwantum, Vzr. Rb Den Haag, 23 januari 2015, IEF 14584
• Vitra vordert: – – – – –
Staking van verkoop en inbreuk op auteursrecht door Kwantum Stoppen met slaafse nabootsen van DSW Opgave in-/verkoop en voorraad, accountantsverklaing Opgave leveranciers, producenten en derden bij de verhandeling Proceskosten
• Verbod met dwangsom toegewezen • Dwangsom wordt beheerst door nationale recht van rechter
Strafrechtelijke vervolging HR 10 november 2015, IEF 15415 (ABERCROMBIE polo's)
• Van valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken in de zin van art. 337.1.a Sr ook indien echte merken zijn aangebracht op goederen waarvoor zij niet bestemd zijn • Verdachte wordt veroordeeld omdat zij ex artikel 337 lid 1 onderdeel 1 Sr polo's, valselijk voorzien van het merk ABERCROMBIE in voorraad had
HANDELS- EN DOMEINNAMEN
Handels- en domeinnaam Vzr Rb MNL 24 augustus 2015, IEF 15201 (AKTIETAXI tegen TCMN)
• AKTIE-TAXI heeft o handelsnamen ‘Aktie-Taxi’ en ‘Aktietaxi’ o domeinnaam aktietaxi.nl
• TCMN houder van domeinnamen Aktie-Taxi.nl en Actie-Taxi.nl • AKTIE-TAXI vordert o staking van gebruik van (handels)namen ‘Aktie-Taxi’ en ‘Aktietaxi’ en domeinnamen Aktie-Taxi.nl en Actie-Taxi.nl o overdracht van domeinnamen Aktie-Taxi.nl en Actie-Taxi.nl
• Vorderingen worden toegewezen
Domeinnaamarbitrage • UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) • Eisen o Ouder recht (bijv. handelsnaam of merk) o Kwade trouw o Ontbreken legitiem belang
Domeinnaam WIPO Arbitration, 21 september 2015, IEF 15359; (hugobossoutlet.nl)
• Hugo Boss Trade Mark Management, houder van diverse merken, waaronder HUGO BOSS • Onjuiste indruk van verband met Hugo Boss, vermoedelijk namaakproducten • Domeinnaam hugobossoutlet.nl van verweerder: o stemt verwarringwekkend overeen met het merk o geen legitiem belang o kwade trouw
• Overdracht van domeinnaam hugobossoutlet.nl
Uitsmijters • Onderbouw inbreuk, ook in kort geding • Let op termijnen, o.m. beslag, verval voorlopige voorziening en dwangsom • Proceskostenveroordeling in kort geding onherroepelijk als geen appel maar wel bodem • Boete in vaststellingsovereenkomst? o Dan ook nakoming voorbehouden! o Matiging niet uitsluiten, want anders nietig beding… o Pas op met mededingingsrecht
Kantoor Eindhoven
Kantoor Den Haag
Ten Hagestraat 5 Postbus 440 5600 AK Eindhoven Tel: +31 (0)40 2393 200
Gebouw 'De Rode Olifant' Zuid-Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag Telefoon: +31 70 2400 836
www.louwersadvocaten.nl @louwerslaw @ejlouwers
[email protected] +31 40 2393200
+31 6 52 048154
