Module: Octrooien Blz.25
II.
IIET OCTROOISYSTEEM ALS WERELDWUD BESCIIERMINGSSYSTEEM
lnternationaalOctrooirecht II.1
Kennis kent geen grenzen. Met veel kunst- en vliegwerk kan men trachten bepaalde kennis (geclassificeerdeinformatie) binnen een bepaalde groep te houden, maar dat is toch de uitzondering,die de regel bevestigt, dat kennis, eenmaaldoorgegeven,of met anderengedeeld,niet meer is terug te fluiten en zich, snelof geleidelijk,over de gehelewereldverbreidt. volstrektaan gÍenzen Het recht, dat kennisbeschermt,het octrooi, is daarentegen gebonden. Recht, * ieder recht -, kan immers slechts bestaan binnen het gezagsgebied van de autoriteit,die dat recht schepten handhaaft. Octrooienwordenin beginselslechtsin het levengeroepdoor nationalewettenen kunnen in beginseldan ook slechtsgeldenbinnenhet land, dat zo'n octrooi in het levenriep. Niet daarbuiten. tussenkennisen de beschermingdaarvan.Indien men Er is dus een spanningsveld bijv. een uiwinding zou doenin Nederland,en daarvoorook alleenin Nederland octrooi zou vragenen verkrijgen, zou men spoedigtot de ontdekkingkomen, dat die uiwinding buiten Nederlanddoor iedereennaarbelievenkan wordentoegepast zonderdat mendaaraanietszou kunnendoen. Wil men dus tot een adequatebeschermingkomen, dan zal men ook in het buitenlandoctrooi moetenvragen. Nu is "buitenland"een nogal rekbaarbegrip: voor de één is dat de Benelux,voor eenanderde EU, voor weer anderenis dat de gehelewereld. Men kan zelf kiezenhoe groot men de kring van beschermingwil maken, en zal daarbij uiteraardde kostenen moeiteom zover te komen moeten afwegentegen de baten.Maar of men nu 10 landenof 50 kiest: men zou in ieder land wéér de hele weg van aanvragetot verleningmoetenafleggen,men zou in de nationaletaal moetenwerkenmet alle kostenvan dien, men zou bovendienin alle gekozenlandenzoveelmogelijk gelijktijdig moetenwerken omdat andersalsnog
Module:.ïïï;
grote gaten in de gewenstebeschermingkunnenvallen. Al met al een vrijwel onoverkomelijkprobleem. Het kan dus geenverwonderingwekken, dat men al vroegtijdig gezochtheeft naar mogelijkhedende opbouw van een wereldwijd beschermingssysteem door internationale verdragen te stroomlijnen en te bevorderen. 11.2. Hierboven(II.1.) zagenwij, dat alle recht in principenationaalrecht is. Wat is dan internationaalrecht?? Internationaalgeldenderegels van privaatrecht(waartoe het octrooirecht ook behoort)kunnenop tweemanierentot standkomennl. als supranationaal recht en door harmonisatie. Schepping van supranationaal recht geschiedt door supranationaalgezag,d.w.z. een gezag,dat, in ieder geval functioneel,staat bóven het nationalegezag.Een dergelijkesituatieis heel bijzonderen komt dan ook maar weinig voor. Maar het belangrijkstevoorbeeldhebbenwij dicht bij huis, nl. de Europese Unie. De Europese wetgeverheeftin de bij Verdragaande Unie opgedragengezagsgebieden (Economie,Arbeidsverhoudingen, Milieu) een gezagvan hoger statusdan dat van de nationaleoverheidvan de lidstaten. Een EU-Verordeningbindt alle burgersvan de EU rechtstreeks, als ware het een nationalewet van het eigenland, en kan bij conflict een dergeldkenationalewet opzlj zetten. Veel belangrijker als bron van internationaalgeldenderegelsvan privaatrechtis de anderefiguur: harmonisatie.Harmonisatievindt plaatsals twee of meer staten met elkaarafsprekeneenbepaaldonderwerpin hun eigennationalerecht uniform te regelen. Alle belangrijkeverdragenop het gebiedvan het octrooirecht zijn verdragen,waarin bepaaldeprocedureszijn afgesproken,die vervolgensin het eigen nationale recht erkend zrjn. Het zich in ontwikkeling bevindende internationale octrooirecht komt dan ook grotendeels langs de weg van geharmoniseerd nationaalrechttot stand. Harmonisatieis ook eenmethodedie actiefgebruiktwordt door de EU. Wij zagen al, dat de EU-wetgeveÍ zgn. Verordeningenkan maken, en dat zijn wetten, waardoor alle EU-burgersrechtstreeksworden gebonden.Daarnaastmaakt de EU-wetgeveÍzgn. RichtlUnen.Dat zijn geenregelingen,die zich rechtstreekstot de burger richten, maareen instructiebevattenaande regeringenvan de lidstaten
Modute:."11;ï; om een bepaaldematerie in haar eigen wetgeving op te nemen. Dit is dus harmonisatie,maar geen harmonisatiedie tot standkomt door vrijwillig besluit van óón of meer staten,maar die aan de lidstatenwordt opgelegd,een soort dwangharmonisatie dus!! 1I.3. Om de opbouwvan internationaal octrooirechtgoedte begrijpenis het ook van belangevenstil te staanbij de inhoudelijkekant. In het internationalevlak gaat het vooral om praktische,direct aansprekende dingen zoalsbijv. de maatregelen die meteenmoetenwordengenomenom een uitvinding voorlopigte beschermen. Een ontzettende "nuisance"is de noodzaak om precies dezelfde uifvinding in alle landen steedsweer aan een volledige ambtelijkebeoordelingte moetenonderwerpen. De gedachtedringt zich op, dat het toch mogelijk moet zljn om een beoordeling, die in êén land heeft plaatsgevonden in anderelandengewoonte erkennen,zonderhem weer helemaal over te doen. Met namegeldt dit voor het nieuwheidsonderzoek: Grossomodo omvat de weg van octrooiaanvrage tot verleendoctrooi twee fasen.De eerstefase is het nieuwheidsonderzoek. Daarnavolgt de eigenlijke"examination",de dialoog met de Examiner,waarin het oordeelwordt gegevenover de inventiviteit, en de omvangen formuleringvan de beschrijvingen de claimswordt vastgesteld.(zie echterDeel IIf . Wij zagenal (I.6.), dat het octrooirechtabsolutenieuwheideist. Dat is in de meestelandenzo. Wat nieuw is in Nederland,is nieuw in Engeland, is nieuw in Duitsland,etc. etc. Dus waaromzou men niet met éénonderzoekvoor al die landenkunnenvolstaan? Eón nieuwheidsonderzoek waseenbelangrijkbeleidsdoel.De volgendestapis dan dat men gaat proberen ook de examinationte combineren,en dus tot één verleningstrajectvoor zoveel mogelijk landen te komen. De onderstaande verdragen en internationale regelingen geven een goed beeld van deze ontwikkeling.(De opsommingis nietvolledig).
Module:"Hïi UnieverdragParijs 1883 IÍ.4.
Het eerstegrote internationaleverdragop het gebiedvan de industriëleeigendom, (het heeft ook betrekkingop Merken!) is het Unieverdragvan Parijs, geslotenin 1883,maarsindsdienvele malenvernieuwd.Tot dit verdragis inmiddelsvrijwel de gehele "beschaafdewereld" toegetreden.Voorzover hier van belang, introduceerde hetverdragtweebelangrijkebeginselen, t.w.: a) Reciprociteit: De afspraaktussende verdragstatenom elkaarsonderdanenop gelijke voet te behandelenals de eigen onderdanen.Aan een buitenlandse octrooiaanvragermogen dus geer zwaaÍdereof zelfs andereeisen worden gesteld dan aan aanvragersuit het eigen land. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid, maaris het klaarblijkelijkniet! b) Het Prioriteitsjaar: Dit beginsel is richtinggevendgeworden voor de octrooipraktijkin de gehelewereld!!Wat is het? Wij zagen al, dat de vraag of datgene,dat door de uitvinder is gevonden werkelijk nieuw en inventief is, beoordeeldmoet worden naar de toestand indiende.Het voorafgaandaan de dag, dat de uiwinder zrjn octrooiaanvrage referentiekader,de standder techniek,is immers al datgene,dat op de dag van openbarebekendheid voorafgaandaande indieningvan de octrooiaanvrage was of kon zijn (f.6.). De dag van indieningvan de eersteoctrooiaanvrage schept het referentiepunt,de zgn. priarilqilxlalulo. Het verdrag zegt nu, dat als iemand in enig verdragslandeen dergelijke eersteaanvrageindient, de daardoor geschapenprioriteitsdatum geldig zal zljn voor het gehele verdragsgebied,mits binneneenjaar overeenkomstige octrooiaanvragen in de zullen zijn ingediend.Indien, en voorzover, dat niet andereverdragslanden gebeurt, vervalt het beroepop de eersteprioriteit. Let wel: het systeemwerkt voor elk verdragslandafzonderlijk. Er zijn dus situatiesdenkbaar,dat in sommigelandenhet beroepop de eersteprioriteit in standblijft, omdat daar is ingediend, tijdig, d.w.z. binnen een jaar, een parallelleoctrooiaanvrage verloren gaat, omdat dit níet is terwijl het beroepin andereverdragslanden gebeurd.Dat is zelfs de normalesituatie,omdatmen slechtshoogstzeldenhet geheleomvangrijkeverdragsgebied met parallelleoctrooiaanvragen zal willen gebied afdekken.Meestalmaaktmen een beperktekeus. In het geselecteerde
Module: "ïï:ï;
heeft men dan het voordeelvan de "Unie-prioriteit". Daarbuitengaatdat recht verloren. Wil men daaralsnogeenparallelleoctrooiaanvrage indienen,dan zal dat in het algemeenwel mogelijk zijn, maar het beroepop prioriteit voor de uitvinding blijft dan beperkt tot de dag, waarop de aanvragein dat land is ingediend. Het "voorrecht"van het verdrag werkt niet meer, en de normale situatie treedt daarvoordus weer in de plaats,net zoalsdit bestaatin nietverdragslanden. Zoals gezegd., is dit systeemrichtinggevendgewordenvoor de geheleoctrooipraktijk: in plaatsvan zo snel mogelijk in zoveelmogelijk landenmaatregelen te moetennementer voorlopigebeschermingvan een uiwinding, kan men nu volstaanmet indieningvan éénoctrooiaanvrage in één land!! Dezeaanvrage, het zgn. premierdeootlegt de prioriteitsdatum vast. Daarmeebegintook het zgn. pdoriteilEiau waarbinnenmen de uiwinding nog iets kan vervolmaken, eventueelvoorbeeldenuitwerken, etc. en waarin men rustig een keuze kan makenvan het gebiedwaarin men uiteindelijk de beschermingwenst. In dat gebied, in de geselecteerde landen, volgt dan tijdig voor het eind van het prioriteitsjaarde zgn. serie-indiening. Dit patroon;van premier depot naar serie-indiening, geworden. is gemeengoed VerdragWashington1070:PatentCooperationTreaty II.5. Het verdragvan Washingtonvan 1970,in de wandelingvaakgenoemd"het PCTVerdrag", was weer eenstapjeverderop de weg naar internationaaloctrooirecht. Tot dit verdrag zijn rond 35 statentoegetreden.Het geeft een compleetstel van regelsvoor een wereldwijd te volgen octrooi-aanvraagprocedure, die in de PCTlanden ook erkend wordt, en die een zekereaantrekkelijkheidheeft omdat de termijnen doorgaansruimer en soepelerzljn, dan die in de meestebestaande procedures. PCT-aanvragenzijn altijd direct te herkennendoor hun speciale "format", hun nummering,etc. Toch blijft de "PCT-route"eenalternatiefdat nog lang niet algemeengevolgdwordt. In de PCT-route is het nieuwheidsonderzoek geconcentreerd:indien men dat onderzoekbij éénvan de vier aangewezen instellingenlaat uitvoeren,is de uitslag bindend voor het hele PCT-gebied.Dat bespaartenorm veel kosten voor de aanvrageren is inderdaadeengrotestapvoorwaarts!
Modure: "ïl::t;l VerdragMtinchen1073:EuropeanPatentConvention II.6. Het verdrag van Mtinchen van t973 heeft het leven gegevenaan het Europese Octrooirecht. Hier is niet alleen het nieuwheidsonderzoek,maar ook de examination, dus het héle verleningstrajectgeconcentreerdin êén centrale Europeseverleningsprocedure, die bij positieveuitkomstleidt tot de verleningvan een Europeesoctrooi. Voor dezeprocedureis ook een apart orgaanin het leven geroepen,het EuropeesOctrooibureau (EuropeanPatentOffice, EPO), gevestigd te Miinchen. EPO heeft een bijkantoor in Rijswijk, waar alle nieuwheidsonderzoekis geconcentreerd. De eigenlijke examinationen de behandelingvan alle geschillengeschiedt danin Miinchenzelf. Tot het Verdrag van Mtinchen, ook genoemdHet EuropeseOctrooi Verdrag (EuropeanPatentConvention.EPC\ zljn inmiddels15 statentoegetreden,t.w. Nederland,België, Luxemburg,het VerenigdKoninkrijk, Duitsland,Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Denemarken,Zweden, Zwitserland,Liechtenstein,Spanje, Portugalen Griekenland.Uit dezeopsommingis duidelijk,dat het verdragsgebied een aaníal EU-landen omvat, maar niet alle, terwijl omgekeerdeen aantal belangrijke landenlid zijn, die niet bij de EU behoren.EPC is dan ook een zelfstandigverdrag,dat niet via de organenin Brusseltot standis gekomenen daarvandan ook geheelonaftrankelijkis. Mede door het gebruik van het woord "Europees"voor beidesystemen, geeftdat in de praktijk nogaleensverwarring. Een ander punt, dat verduidelijkingbehoeft, is de betekenisvan zo'n Europees octrooi: is dat een octrooi dat automatischgeldt binnen alle aangesloten landen? Zo ja, hoe verhoudtzo'n Europeesoctrooi zich dan tot de nationaleoctrooienin die landen?De oplossingis, dat eenEuropees octrooieendocumentis, dat in elk van de aangeslotenlanden met een simpele formaliteit (maar wél met een vertaling in de nationaletaal!) kan wordengeregistreerden vanaf dat momenth dat land geldtals warehet eennationaalverleendoctrooi!!(lll.2.). Een Europees octrooi is dus eigenlijk een bundel nationaleoctrooien, waarvoor alleen een uniforme en centraleverleningsrouteis gevolgd. Eenmaalin de nationalefase existeren zij verder als nationaleoctrooien,hetgeenoverigensbetekent,dat de verdere lotgevallenvan die octrooienheel verschillendkunnenzijn. Ook hier is weer geen verpliehtingom het hele verdragsgebied af te dekken met parallelle octrooien.Men mag eenkeuzemaken,maardie keuzemoetreedsbij de aanvrage kenbaargemaaktworden(designatedcountries)
Module: Octrooien Blz.3l
VerdragLuxemburg1o8o:CPC IL7
Naast het Europese Octrooiverdrag,EPC (II.6) bestaat ook nog een Octrooiverdrag,waarin wérkelijk gestreefdwordt naareen Europeesoctrooi, niet als eenbundelvan in feite nationaleoctrooien,mÍlarals eenécht EU-octrooi, over de grenzen heen universeel geldend voor het hele gebied van de GemeenschappelijkeMarkt. Dit is het zgn. Gemeenschapsoctrooiverdrag (CommunityPatentConvention,CPC). Al is dit verdragal in 1989 tot stand gekomenen successievelijk door de meesteLidstatengeratificeerd,is het nog niet ingevoerd, terwijl zelfs over delen van de inhoud nog niet volledig overeenhoger verleningsprocedure, stemmingbestaat.Over zakenals: octrooieerbaarheid, beroepen oppositie,etc. is menhet wel eens.Het zal geenverwonderingwekken, regels dat de regelingvan díe onderwerpenin hogemateaansluitbij de bestaande m.b.t. Europeseoctrooien,in EPC. Waar de problemenontstaan,is in het vervolgstuk,dat door EPC nu juist níet geregeldwordt, omdatdat overgelaten aan de nationale rechtssfeervan de lidstaten: beperkingen van het verbodsrecht,voorgebruik,dqranglicentie,handhavingen nietigheid. Doordat er slechtséén octrooi is. ontstaateen uitermatesensitievesituatie:in ieder land van de Unie kan dat octrooi iets overkomen,waardoorhet verloren gaat voor de gehele Unie. Daarbij komt, dat er ook weinig vertrouwenbestaatin de eenheid van rechtspraak: De rechter in Palermo (díe wordt altijd als afschrikkend blijft
voorbeeld genoemdll) zal vermoedelijkheel andersmet de materieomgaandan bijv. de rechterin Dublin! Er zullen makkelijkeen moeilijke, vriendelijkeen onvriendelijke rechters z|jn, hetgeen aanleiding zal geven tot ongewenste praktijken van "forum shopping" en allemaal heel slecht is voor de rechtszekerheid. Dus wordt gedachtaaneencentraleberoepsinstantie voor de hele CommunityPatentCourt (COPAC).Men is er nog niet uit. Andere Gemeenschap struikelblokkenzijn: het talenprobleem,de verdelingvan de opbrengstenen de plaatsvan vestigingvan de uiwoerendeorganen.
Module: "ïl;:ï;
VerdragHandelsaspecten I.E. 1oo4:TRIPs II.8. De pogingen om te komen tot een wereldomvattendeconomischsysteem concentrerenzich in hogemateom het GeneralAgreementon Tariffs and Trade, GATT. De GATT-onderhandelingen waren niet permanent,maar verliepen in periodieke,meerjarigeronden.Zo waser de Tokio-ronde(1973 - 1979)en, de meestrecente,de Uruguay-ronde(1986 - 1994). De Uruguay-rondewas in het bijzonder gericht op het opheffen van belemmeringen voor het wereldhandelsverkeer, waaronderondermijnendepraktijken als merkenpiraterij etc. Een belangrijkresultaatwas de oprichtingvan eenpermanenteorganisatie,de World Trade Organisation,WTO. Hieraan werd gekoppeldeen internationaal verdrag inzakede Handelsaspecten van IntellectueleEigendom,(Trade - related Aspectsof IntellectualPropertyRights,TRIPs). Voor Nederlandis dit verdragper 1 januari 1996in werking getreden.Zoals de naamaI zegt,heeft het niet uitsluitendop octrooirechtbetrekking,maarbehandelt het vrijwel alle I.E. recht systemen.Voor ieder systeemgeeft het een aantal grondbeginselen en basisvoorwaarden, met bijzondere aandacht voor rechtshandhaving. De bedoelingis om a.h.w. eenmodelsysteem aante reiken,dat landenen bloc in hun eigenwetgevingkunnenopnemen.Dat zou eenbelangrijke stapvoorwaartszijn op de weg naarwereldwijdeharmonisatievan I.E. recht. EU - Regelingen II.9
Een gebied als het I.E. recht, dat zozeerverwevenis met waardeschepping en economie, moet wel een aandachtsgebied zijn voor de bestuurdersvan de gemeenschappelijke markt in de EuropeseUnie. Een wat meer uitgebreide behandelinghiervanvalt buitenhet bestekvan dezecursus.Daaromthansslechts eenpaar opmerkingen: Voor het octrooirechtis allereerstvan belanggeweestde ontwikkeling van het communautaireuitputtingsbeginsel in de jurisprudentievan het EuropeseHof van Justitie (zie 1.23. en I.26.). Die jurisprudentieis dit jaN, 1997, trog met een tweetalbelangrijkebeslissingen afgerond.
Module: "ï;:tï
Directe regelgeving(II.2) is voor het octrooirechtpas in dit decenniumeenbeetje op gang gekomen en beperkt zich tot "randonderwerpen".Dat is niet verwonderlijk: het communautaire octrooirechtligt in hoofdzaakimmersal klaar in het Gemeenschapsoctrooiverdrag (II.7), dat nog steedsniet is ingevoerd. De regelgeving door de gewone Brusselseorganen heeft tot dusver slechts betrekkingop de tweevolgendeonderwerpen: a) Herstelvan de effectieveoctrooiduur:in I.20. zagenwij al, dat geoctrooieerde producten, die aan een wettelijketoelatingsprocedure zijn onderworpen,eerst op de markt wordengeïntroduceerd wanneerdie toelatingis verkregen.Daar hiermedevaak enigejaren gemoeidzijn, kan daardoorde periode gedurende welke de aanbiedervan het product in de markt beschermingaan zijn octrooi kan ontlenenernstigwordenverkort. Een tweetalverordeningenbeogenhierin te voorzien door de octrooiduur(in principe)te verlengenmet de tijd, die na de octrooiverlening verloren is gegaan in de toelatingsprocedure.Die verlengingis echteraan een maximumgebonden.Bovendienkomt tijdverlies dat aan laksheidvan de belanghebbende zelf is te wijten niet voor vergoeding in aanmerking.Bovendienwordt het octrooi niet als zodanigverlengd, maar uitsluitend de bescherming,die m.b.t. een specifiek, in de markt geïntroduceerd productaandat octrooiontleendzou kunnenworden. Het instrument,dat dus m.b.t. een dergelijk specifiekproduct, (dus: per product afzonderlijk) wordt uitgegeven is het zogenaamdeaanvullende - beschermingscertificaat (supplementary protectioncertificate,SPC). Er zijn tweeverordeningen: - (EEG) 1768192d.d. 18 juni 1992, in werking januari 1993, voor farmaceutische en veterinaireproducten; - (EG) 1610/96d.d. 23 j:ri,i 1996, in werking 8 februari I9g7, voor gewasbeschermings middelen. Aanvullendebeschermingscertificaten worden verstrekt door de nationale octrooiverlenendeinstanties.De nieuwe Rijksoctrooiwet 1995 (artt. 90 e.v.) legt dezetaakbij het BureauI.8..
Module: "ï?:tl b) Biotechnologie: de Brusselse overheidheefthet dienstiggeoordeeld eenpoging te ondernemenhet recht m.b.t. de octrooiering van levend materiaal te harmoniseren.Zoals we zageÍ (I1.2.), is een richtlijn daartoehet geëigende instrument.Sedertoktober 1988bestaatdan ook al een concept-richtlijnvoor de beschermingvan biotechnologische uiwindingen,die echtervolstrekt in het politieke prikkeldraad terecht is gekomen. Verdere behandelingvan deze problematiekvalt buitenhet bestekvan dezecursus. Volledigheidshalvekan hier nog meldinggemaaktwordenvan de verordening - (EG) 240196d.d. 31 januari 1996,íruakede toepassing van art. 85 lid 1 van het Verdragop groepenovereenkomsten betreffendetechnologie-overdracht. Dit is geen octrooirecht, maar is hiermede wel sterk gelieerd omdat deze verordeningmet nameook octrooi-licentiesbetreft. Grossomodo gaathet om het volgende:art. 85 legt overeenkomsten met een concurrentiebeperkendewerking " systeem,waarvanbij deze aan sterke banden. Het is een "nee, tenzij verordeningalle overeenkomsten wordenvrijgestelddie aan de in de verordening omschrevenvoorwaardenvoldoen. Zoals gezegd:de meesteoctrooi-licenties vallen hieronder en krijgen hiermede dus van de Europese overheid hun boterbriefje. De Europese verleningsroute II.10 Wij hebbenal gezien,dat de weg van octrooiaanvrage tot octrooiverleninggrosso modo twee fasen omvat, t.w. het nieuwheidsonderzoek en de eigenlijke examination(II.3.). Dít althansis het geval in landen,waar de octrooiverlening plaatsvindt na vooronderzoek. Het ligt dan voor de hand, dat het hele verleningstrajectin éénkeer wordt afgewerkt:het is eenzaaktussende aanvrager (Examiner),waaraanverder en de behandelende ambtenaar,de vooronderzoeker geen derden te pas komen. De vooronderzoekerovertuigt zichzelf eerst van nieuwheid, en gaat daarnamet de betrokkeneop de anderevragen in, waaruit tenslotte de afwijzing van de aanvrageof de verlening van een al dan niet gewijzigdoctrooi resulteert.
Modute:.ïï:t;
II.11. Het achterelkaarafwerkenvan het geheleverleningstraject heeft tot gevolg, dat iedereaanvragemóet eindigenmet eenbeslissingtot afwijzingof verlening.Dit heeft bij veel Octrooiradentot problemengeleid, omdat het aantal aangeboden octrooiaanvragengroter was dan de beschikbareambtelijkeverwerkingscapaciteit met als gevolg, dat het systeemverstopteen enormevertragingin de aftrandeling van de octrooiaanvragen ontstond.Omdatdit eenstructureelverschijnselleek, dat men ook door het aannemenvan steedsmaar meer Examinersniet zou kunnen oplossen,heeft men het systeemvan het uitgesteldvooronderzoek(deferred examination)bedacht.Dat was eenpogingom de ijzerenband tussenindiening van een octrooiaanvrageen de noodzaakdaaropeen eindbeslissingte geven, te doorbreken. In het systeemvan uitgesteldvooronderzoekwordt iedereaanvragg,ongeachtde stand van het vooronderzoek,na verloop van 18 maandengepubliceerd.De termijnvan 18 maanden wordt gerekend vanafde prioriteitsdatum. Daarnaastwordt voor iederefasevan het vooronderzoekeenspeciaalinitiatief van de aanvragerverlangd:Er komt geennieuwheidsonderzoek, tenzij de aanvragerer speciaalom verzoekt. Na het nieuwheidsonderzoek komt er geen examination tenzlj de aanvragerer wederomspeciaalom verzoekt.Als een dergelijk verzoek binnen bepaaldetijd niet is gedaan,vervalt de aanvrage.Het effect van deze wijzigingen is in de eersteplaats,dat menhet automatisme uit de zaakhaalt, maar er is méér! Door de publicatiekomt de aanvragein openbaarheid. Derdenkunnen gaan meespelen,officieel en onofficieel.De wet kent eenaantalgevallen,waarin derdenzich naaraanleidingvan de publicatiein het gedingkunnenmengen.Maar veel belangrijkeris wat men misschienniet ziet: De octrooiaanvrager geeft met de publicatieeensignaalaande wereldwaarhij meebezigis. Misschienzethij zijn aanvrage door, misschienook niet. Maar zijn octrooipretentiehangt als een potentiële bedreigingboven de markt. En veel concurrentenzullen, bewust of onbewust,hun gedragal gaanaanpassen. En daarmeeheeft, in veel gevallen,de octrooiaanvragerzljn doel al bereikt. De praktijk leert dan ook, dat rond30% van de gepubliceerdeaanvragenniet wordt doorgezet.zo heeft een systeem,dat eigenlijk alleenmaarbedoeldwasom de octrooiradente ontlasten,eenbelangrijke invloed gekregenop de wljze waarop in de samenlevingmet octrooipretenties wordt omgegaan.
Module:.ï1;:t;:
IÍ.I2. Het lijkt erop alsof men in het Europese systeemheeftgetrachtde voordelenvan de beide boven omschrevensystemente combineren:enerzijdsheeft men een instrument gewild voor een relatief snelle octrooiverleningspolitiek.Maar anderzijdsheeft men de mogelijkhedenom aan het automatismete ontkomen, zodat octrooiverleningachterwegekan blijven voor al die aanvragen,waarin de belanghebbendendat zelf niet meer wensen, volledig behouden: Het (EuropeanSearchReport) is niet meer iets waarover de nieuwheidsonderzoek aanvragerzich nog eenskan beraden.Het gebeurtambtshalveen wel meteenna de indiening van de aanvrage.Overgenomenis echter de publicatie na 18 maanden na de prioriteitsdatum.En de examinationmoet apart worden aangevraagd,maar wél binnen eeÍ zeeÍ korte termijn, t.w. 6 maandenna de publicatie, bU gebreke waarvan de. aanvragegeacht zal worden te zljn ingetrokken. Er zit dus een strakke lijn in, maar het automatisme,waardoor iedereaanvragemóetleidentot eeneindbeslissing is doorbrokenen de publicatie heefthaar "purgerende werking"volledigbehouden. Oppositie II.13. Derden kunnentegeneen octrooipretentie bezwaarmakenop bepaalde,in het gronden.Er wordt geopponeerd EuropeseOctrooiverdragnaderomschreven tegen het reedsverleendeoctrooi. Op de dagvan de verleningbeginteenperiodevan 9 maanden,waarbinnenderdentegenhet octrooi oppositiekunnen instellen. Er is pas na verloopvan de 9-maandstermijn dus grote onzekerheid: weet men op z'n vroegst wat men in handenheeft gekregen.Is in die tijd inderdaadoppositie ingesteld, dan duurt die onzekerheidnog veel langer. Een oppositie is een compleet proces, met hoorzittingen,pleidooien, deskundigenbericht, hoger beroep,etc. etc. en kanjarenduren. Al die tijd hangt een Zwaard van Damocles boven het octrooi. Juist díe omstandigheidis vaak het motief, zelfs het enige motief, om oppositie in te stellen. Wat betekentdat voor de octrooihouder?Kan hij alles met zijn octrooi doen dat er andersook meehad kunnendoenof is hij in zijn recht gekortwiekt?? In theorie maakthet geenverschil:de octrooihouderheeft eenvolwaardigoctrooi gekregenen kan zijn rechtenop grond daarvannormaaluitoefenen.Maar een rechter, die weet dat tegen het octrooi een oppositie loopt, die weleenszou kunnen slagen,zal zeerterughoudend zijn om op grondvan dat octrooi eenbevel
Module: "ïï:g
te geven, dat aande gedaagde partij onherstelbare schadezou kunnenberokkenen (bUv. een bedrijfssluiting).In Nederlandis de rechter formeel bevoegdeen octrooigedingte schorsentotdatde tegenhet octrooilopendeoppositiebeslistis. Het komt er dus ook vaak op neer, dat de oppositie(door het enkelefeit, dat hij loopt, ongeachtnog de uitslag)het octrooimin of meervleugellammaakt. Een geslaagde oppositieleidt tot "revocation"van het octrooi. Het octrooi wordt dan dus ongedaangemaakt.De vraag is, of het tussenhaar verlening en de revocationwél heeftbestaanen rechtsgevolgen heeftgehad!! Nietigheid II.14. Oppositieis dus gerichtop geheleof gedeeltelijke vernietigingvan het octrooi. Daarmeeis de oppositiesterkverwantaande nietigheidsactie. De grondenwaarop beideactieskunnenwordeningesteld,zijn dezelfde!! Het verschil is, dat oppositieprocedures worden gevoerdvoor het EOB en nietigheidsacties voor de gewonecivielerechter.Dat geeftaanhet verloopvan de proceduretoch eenheelanderaccent. Het tweedeverschil is, dat oppositieuitsluitend in een bepaaldefase van het verleningstraject mogelijk is, terwijl nietigheidsacties gedurendehet hele leven van het octrooi mogelijkzijn. Niet zeldenwordt een nietigheidsactie gehanteerd als verweer tegeneen inbreukactie.("Het kan wel, dat ik inbreukmaak. maar waaropeigenlijk??? Uw octrooiis nietswaard!!") Eenderdeverschilis, dat oppositiewordt ingesteldtegenhet Europeseoctrooi,en dus automatisch effect heeft in alle gedesigneerdelanden, terwijl een nietigheidsactiewordt ingesteldtegeneen octrooi in zijn nationalefase, en dan ook alleeneffect heeft in het betreffendeland. Zo kanhet dus gebeurendat in een reeks parallelle octrooien,alle afkomstigvan één en hetzelfdeEuropeseoctrooi, bijv. het Duitseoctrooi wordt nietig verklaard,terwijl alle anderein standblijven.
Modure: "ff.ïi Het is vastejurisprudentie,dat een nietigverklrying"ex tunc" werkt, d.w.z. dat gedaan wordt alsof het ocffooi nooit heeft bestaanen dus ook geen enkel juridischeproblemenkan , rechtsgevolgkan hebbengehad.Dat dat gecompliceerde oproepen,behoeft geen betoog! Tot 1988 werd daaroverin Nederlandanders geoordeeld: daar werkte nietigverklaring "ex nuncn, d.w.z. alleen voor de toekomst.
v
e
v
Module: Octrooien Blz.39
Ttr.
HET NEDERLANDSE OCTROOIRECHT
De Octrooiwet1Q10 III. 1. Na ruim een halveeeuwzonderwettelUkoctrooisysteem te hebbengedaan(men beschouwdeoctrooienals ongewenste belemmeringen van het vrijhandelssysteem! Een geluid, dat men vandaagnog in veel ontwikkelingslanden kan horen!), werd in 1910 onze eerstemoderneoctrooiwetingevoerd.Die wet is vele malen gewijzigd, waardoor alle ruimte aan de verdere ontwikkeling van het octrooisysteemwerd geboden.Een belangrijkewijziging was die van 1977, waarbij de nationaleeffectenvan Europeseoctrooienwerdengeregeld. Diepgaande behandeling van dezewet valt buitenhet bestekvan dezecursus.De grondslagen van het systeemzijn aangegeven in de paragrafenl.619ll2l13l16en volgende. Het was een systeemvan uitgesteldvooronderzoek(II.11.) met publicatie van de aanvragena 18 maanden,en een ruime termijn voor het doorzettenvan de aanvragedaarna.De instantiebelastmet de behandelingvan de octrooi-aanvragen,het vooronderzoek,verleningen beheervan octrooienwas de Octrooiraadte Rijswijk. Deze wet is nu door de Octrooiwet1995vervangen,maar is nog van toepassing op octrooiaanvragen ingediendvóór 1 april 1995,de datumwaaropde nieuwewet in werking trad. Het kan dus nog evendurenvoordatdit systeemgeheelzal zijn "uitgestorven". Europese Octrooien III.2. In II.6 zagenwij al, dat het Europeseoctrooi in feite een bundel identieke nationaleoctrooienis. Eenmaalin de nationalefaseexisterendezeoctrooienals gewone nationale octrooien. In III.1 zagen wij, dat daarvoor ook in de NederlandseOctrooiwet 1910 al een opening werd gegeven. Naast "zuiver Nederlandse"octrooien, verleend in Rijswijk, gelden in Nederlanddus in toenemende mate "Nederlandse"octrooien,verleendin Mtinchen.
Module:.ï?:ïl Iemand,die eenoctrooi wil aanvragenin Nederland(en eventueleanderelidstaten van de EPC) heeft dus twee opties: hij kan in ieder land de nationaleroute volgen, moet in ieder land de geheleverleningsprocedure volgen en verkrijgt dan, als allesgoedgaat, in iederland afzonderlijkeenoctrooi. Zrjn andereoptie is om de Europeseroute te volgen, dus: zijn aanvragein te dienen bij het EuropeseOctrooibureaute Mtinchen, en de landen waar hij uiteindelijk octrooi wil hebbenin die aanvragete designeren.Hij behoeftdan slechts één verleningsprocedure, t.w. de Europeseprocedure,te volgen en verkrijgt dan, als alles goed gaat, éénEuropeesoctrooi, dat hij in ieder van de betrokkenlandenals nationaaloctrooikan inschrijven. Waaromde Octrooiwet1ao5? III.3. De Europeseroute is dus zeer aantrekkelijken is dan ook een groot succes geworden. Behandeldede NederlandseOctrooiraad vroeger gemiddeld zo'n per jaar, bij het EuropeseOctrooibureauis de 14.000 nieuweoctrooi-aanvragen aanwasrond 60.000 nieuweaanvragenper jaar en dat neemtnog steedstoe. Het EuropeesOctrooibureauwerd daarmedeeengeduchteconcurrentvan de nationale octrooiraden.Naarmatede Europeseroute meer populair werd begon het aantal nationale aanvragenin Nederlandte dalen tot een "all-times low" van 2.500 in 1995. Daardoorwaren ook de inkomstenvan de Octrooiraadop schrikbarende wljze gedaalden werd de vraag actueel,of de Octrooiraaden het Nederlandse nationaleoctrooirechtnaasthet Europesenog wel redenvan bestaanhad. Afschaffing van Nederlandsnationaaloctrooirecht zou alleen in aanmerking kunnen komen als het Europesesysteemde maatschappelijke behoefteop dit punt volledig zou dekken.Geblekenis echterdat met namebij privateuitvindersen bij het midden-en kleinbedrijfbehoeftebestaataaneensnel, goedkoop,eenvoudigte verkrijgen octrooi. Deze gedachteis uitgewerkt in de nieuwe Rijksoctrooiwet 1995: naast het Europesesysteem,dat zijn eigen belangrijke rcI zal blijven spelen,biedt dezewet tweeoptiesvoor eenzgn. registratie-octrooi. Het nieuweNederlandse Systeem:het Registratie-octrooi III.4. [n I.7.
zagen wij dat, in het algemeen, octrooi-aanvragenambtetijk vooronderzochtplegen te worden. In II.3. en II.l0. zagenwij, dat volledig
=
Modure:.ï1;:ïï
vooronderzoektwee fasenomvat, t.w. nieuwheidsonderzoek en examination.In II. 11. behandelden wij het uitgesteld vooronderzoek, waarbij na het nieuwheidsonderzoekpublicatie van de aanvrageplaatsvindt en examination vervolgenspas ter handwordt genomenna eendaartoestrekkendverzoekvan de aanvrager.Wordt dit verzoekniet of niet tijdig gedaan,dan vervalt de aanvrage. De Europeserouteis eenprocedurevan dit type. Het nieuwe Nederlandsesysteem gaat nog een stapje verder: daar is het nieuwheidsonderzoek facultatiefgewordenen de examinationgeheelafgeschaft! De materiële vereisten voor octrooieerbaarheid(nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid, nawerkbarebeschrijvingin de octrooi-aanvrage)zijn gehandhaafd.Een nationaleoctrooi-aanvrage nieuwestijl is derhalveniet zo heel veel andersdan eentraditioneleaanvrage.Maar als dezeaanvrageformeel in orde is, dan wordt daaropna 18 maandenautomatischeen octrooi verleend,dat een geldigheidsduurvan 6 jaar heeft. Als de aanvragereennieuwheidsonderzoek heeft gevraagdvindt dat éérstplaatsen wordt daarnaeenoctrooi verleendmet de volle geldigheidsduurvan 20 jaar. Er is geen oppositie, maar derden kunnen hunnerzijds een nieuwheidsonderzoek uitlokken en terzake van belang zijnde informatie aanhet BureauI.E. (onderde nieuwewet is de Octrooiraadvervangen door het BureauI.E.) doorspelen. Wie op grondvan zijn octrooi eenprocedure aanspanttegeneenderdemoet in iedergevaleennieuwheidsrapport overleggen.
\-
Dit is de kern van het nieuwe nederlandsesysteem:de aanvragerkrijgt zijn octrooi als zijn aanvrageformeelin orde is. Inhoudelijkwordt de aanvrageechter niet meer ambtelijk getoetst.De bezwarendie bij een normaalvooronderzoek zouden hebbenkunnenopduikenblijven nu in eersteinstantieonder water. De octrooi-aanvrager/octrooihouder komt er mee weg, teruij het octrooi door een derde wordt aangevallen.En dan komendie bezwarenniet meervoor het Bureau I.E., maar voor de gewonerechter,zlj het ook, dat dezeop zijn beurt het Bureau I.E. kan raadplegen. Bovendien voorziet de wet in de voor iedere belanghebbendeopenstaande mogelijkheidom van het BureauI.E. adviesuit te lokken inzakede geldigheidof nietigheidvan eenonderdezewet verleendoctrooi. Het Bureaumoet alle partijen horen en dat adviesongewoonsnel, d.w.z. binnentwee maanden,uitbrengen.
Module: "ï?:ï;
Daar de rechter zich doorgaansaan dit advies zal refereren, is dit toch een soort veiligheidsklep: het biedt de mogelijkheid om een ten onrechteverleend octrooi in geval van strijdige belangensnel onderuit te halen.
Maar, veiligheidsklep of niet, het Nederlandse nationaleoctrooinieuwestijl is een registratie-octrooi: het rechtvan de octrooihouder ontsraatdoor de registratievan zijn aanvrage.Zoalseenmerk-rechtontstaatdoor inschrijvingvan het merk in het merkenregister, ontstaateenoctrooirechtdoor inschrijvingvan de aanvragein het octrooi-register.En de discussieover de materiëlegeldigheiddaarvan(áls er al ooit een discussiekomt!) wordt verlegdnaareentijdstip ná de verleningvan het recht. Die discussieontstaatwanneerhet rechtwordt ingezettegeneen derdeof wordt aangevallendoor een derde. Ook de octrooihouderzal,dan pas echt weten wat hij in handenheeft. Dat ldkt heel onzeker.Die onzekerheid is de prijs, die betaald wordt voor een snel en goedkoopoctrooirecht.Bovendien zal dat doorgaansgeenprobleemopleveren:de praktijk leert, dat slechtseen fractievan alle verleendeoctrooienooit ter toetsingbij de rechterkomt. Doorgaansworden octrooiengewoongerespecteerd! Bijkomendenovavolgensde Rijksoctrooiwet 1ao5 III.5. Wij zagenzeal: -
Uitbreiding van de regeling voor uitvindingenin dienstbetrekkingmet twee quasi-dienstbetrekkingen (I. 12.).
-
Uitbreiding van de research exemption met magistrale geneesmiddelenbereidingQ,.22.).
-
Opnamein de wet van het communautaire (I.23.). uitputtingsbeginsel
-
Opnamein de wet van een procedurevoor de verstrekkingvan aanvullende (II. 9.) . beschermingscertificaten
-
Vervanging van de Octrooiraaddoor het, eveneensin Rijswijk gevestigde Bureauvoor de IndustriëleEigendom(BureauI.E.), met eenmodernereopzet (III.4.). en ruimeretaakstelling
