EQUIVALENTIE IN HET EOV OCTROOIRECHT een rechtsvergelijkende wandeling
Indien de rechtbanken niet onmiddellijk kunnen vinden dat er een letterlijk namaken is van een geoctrooieerde uitvinding, dan dienen zij beroep te doen op equivalentie om alsnog te kunnen zeggen dat hoewel een product of proces niet letterlijk onder de conclusies van het geoctrooieerde valt, er een ontoelaatbare equivalentie is met het geoctrooieerde. Learned Hand beschreef de bedoeling van de doctrine als “to temper unsparing logic and prevent an infringer from stealing the 1 benefit of the invention” . Rechtbanken gaven historisch een letterlijke uitlegging aan conclusies, in lijn met traditionele de eeuw interpretatieregels. Vanaf de 19 probeerden zij deze letterlijke uitlegging echter om te buigen en zo een meer adequate bescherming te geven aan de octrooihouder. In Engeland en Wales ontwikkelden de rechtbanken daartoe eerst de zogenaamde “pith and marrow” doctrine, die een onderscheid probeerde te maken tussen het essentiële en het niet-essentiële in een conclusie. Andere landen en het Europees Octrooi Verdrag (EOV) ontwikkelden een equivalentie doctrine, met wisselend succes en met een wijzigende notie ter verantwoording van een doctrine op basis van het EOV in haar artikel 69 en het er aan gehechte Protocol.
De wandeling begint met het EOV artikel 69 en haar Protocol (versie 2000) zelf, en beschouwt dan de rechtspraak van de buurlanden, want in België is de equivalentie nog vrij zelden aan bod gekomen.
ARTIKEL 69 EOV EN HET PROTOCOL
1
Royal Typewriter Co. v. Remington Rand, Inc., 168 nd F.2d 691, 692 (2 Cir. 1948).
B9 12581 – Boek9.nl - 24 oktober 2013
Artikel 69 EOV (2000) stelt: “1. De beschermingsomvang van het Europees octrooi of van de Europese octrooiaanvrage wordt bepaald door de conclusies. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies. 2. Voor het tijdvak tot de verlening van het Europees octrooi wordt de beschermingsomvang van de Europese octrooiaanvrage bepaald door de conclusies die zijn vervat in de gepubliceerde aanvrage. Het Europees octrooi, zoals dit is verleend of gewijzigd tijdens de oppositie-, beperkings- of herroepingsprocedure, bepaalt echter met terugwerkende kracht de beschermingsomvang die voortvloeit uit de Europese octrooiaanvrage, voor zover deze daarbij niet wordt uitgebreid.” Het huidige Protocol bij artikel 69 EOV (in de niet officiële Nederlandse vertaling) stelt: “Algemene beginselen Artikel 1. Artikel 69 dient niet zodanig te worden uitgelegd dat de beschermingsomvang die voortvloeit uit een Europees octrooi dient te worden begrepen als hetgeen wordt omschreven door de strikte, letterlijke betekenis van de bewoordingen gebruikt in de conclusies, waarbij de beschrijving en tekeningen alleen worden gebruikt om een ambiguïteit in de conclusies op te heffen. Noch dient het zodanig te worden uitgelegd dat de conclusies alleen dienen als richtlijn en dat de werkelijke bescherming zich kan uitstrekken tot hetgeen de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en tekeningen bestudeert, voor ogen stond. De uitleg van artikel 69 moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke mate van zekerheid voor derden wordt geboden. Equivalenten Artikel 2. Teneinde de beschermingsomvang die voortvloeit uit een Europees octrooi te bepalen, dient voldoende rekening te worden gehouden met elk element dat gelijkwaardig is aan een in de conclusies omschreven element.”
1
Artikel 69 EOV is geen oppositiegrond, hoewel zowel de Grote Kamer en de Kamers van Beroep er 2 regelmatig over handelen . De toepassing van het artikel behoort echter tot de bevoegdheid van de nationale rechter, die het behandelt in het kader van een EOV toepassing: het EOV levert immers slechts een bundel van nationale octrooien. Het is wachten op het Gemeenschapsoctrooi om, ten minste voor de ingezetenen van de landen die zullen intekenen, een geünificeerd octrooi te verkrijgen. Het Protocol bij artikel 69 EOV legt uit hoe octrooien moeten worden uitgelegd onder artikel 69 EOV: het is een richtsnoer bij het onderzoek naar het antwoord op de vraag van de 3 beschermingsomvang .
WEG MET DE WEZENSLEER?
alleen. Ook de Nederlandse Hoge Raad is niet ongenegen om alsnog naar het wezen van de uitvinding als ‘gezichtspunt’ te verwijzen, zij het 6 met steeds verminderde nadruk .
INTERPRETATIE VAN OCTROOIREIKWIJDTE: BOEDDHA IN OCTROOILAND
Hoe moet men dan de interpretatie in verband met de reikwijdte van een octrooi en de inbreuk per equivalentie interpreteren? De eerste zin van het Protocol, artikel 1, is duidelijk. Een letterlijk volgen van de conclusies alleen is niet behoorlijk. De conclusies enkel als richtlijn gebruiken is eveneens onbehoorlijk. Tussen beiden vraagt het Protocol een Boeddhistische middenweg te vinden, die, Gautama indachtig, geen rechte lijn is, maar een slingerend pad tussen twee uitersten. Wat daarvan te maken zonder in rook en theologische bespiegeling op te gaan?
De wezensleer, die, om het met een bejaard arrest van de Hoge Raad te stellen, zoekt naar “datgene waarin naar het wezen van de zaak de 4 geoctrooieerde uitvinding bestaat” is als enig interpretatiemoment verlaten omdat de leer stuit op de tekst zelf van het EOV artikel, zoals het via het Protocol moet worden geïnterpreteerd. Daarom is het des te spijtiger dat in een allereerste uitspraak over dit artikel het Belgische Hof van Cassatie teruggreep naar deze leer, en er terecht 5 voor werd bekritiseerd . Teruggrijpen naar een analyse van essential elements brengt een correcte interpretatie van artikel 69 EOV immers in de verdrukking. Toch staat het Hof van Cassatie niet
De Duitse rechtspraak had reeds een pre-EOV traditie die stoelde op het idee van een algemeen 7 uitvindingsconcept, zeg maar: wezensleer . De komst van het EOV en het EOB octrooi vereisten echter geen radicale ommekeer en de Duitse octrooiwet van 1981 betekende geen moeilijke breuk met het verleden, te meer omdat de wet het aan de rechtbanken overliet om de definitie van equivalentie in te vullen (wat zij deed vanaf de Formstein beslissing in 1986). Artikel 14 van de Duitse Octrooi Wet (DOW) was ook reeds in 1978
2
6
Zie G 2/88 en G 6/88 dd. 11 december 1989 en Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 2010, 279-287. 3 Zie AGA/Occlutech, HR, 25 mei 2012, IER 2012, 58 m. nt. AFK, NJB 2012, 1314, 4.2.2, derde alinea; Cfr. Kirin-Amgen Inc. V Hoechst Larion Roussel Ltd [2005] RPC 9. 4 HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506, (Meyn/Stork) op 3.3. 5 Zie het “Liposuctie” arrest van 3 februari 2012, als een anachronistische benadering bestempeld door Ph. DE JONG en K. NEEFS in “De toepassing van artikel 69 EOV na het Liposuctie-arrest – is het vet van de soep?”, IR DI, 2012, 244.
B9 12581 – Boek9.nl - 24 oktober 2013
Vergelijk de evolutie van de bewoording in Lely/Delaval, HR 7 september 2007, NJ 2007, 466 en HR 2007 en in AGA/Occlutech, HR 25 mei 2012, IER 2012, 58 m. nt. AFK, NJB 2012, 1314. In Duitsland is de wezensleer sinds 1978 verlaten door de invoering van artikel 14 in de Duitse Octrooi Wet; voor een huidige stand van zaken zie verder en specifiek de verwijzing naar BGH 14 juni 1988, GRUR 1988, 896, 899 in de zaak Ionenanalyse. Ook in Engeland en Wales, zie verder, werd de wezensleer als dusdanig verlaten voor de doctrine van purposive construction. 7 Zie K. Bruchhausen, “The Extent of Protection of the European Patent”, 5 I.I.C. 253 (1974).
2
8
apart geadopteerd en vereist een evalueren van de termen van de conclusies, wat inhoudt dat men daarbij eveneens de equivalente gedaanten van de uitvinding overweegt voor het vaststellen van een 9 inbreuk . De definitie van het BGH over wat equivalentie betekent, rekening houdend met artikel 69 EOV en in de interpretatie van het Protocol kan vrij 10 : een vertaald als volgt worden samengevat inbreuk op een octrooi per equivalentie wordt geacht te zijn gebeurd indien een deskundige in staat is om aan de hand van zijn technische kennis (op het ogenblik van de prioriteitsdatum van het octrooi) de veranderde middelen te identificeren die zijn gebruikt in de inbreukmakende vorm en die voor hem equivalent zijn aan de oplossing door de uitvinding van het onderliggende probleem, deze identificatie mogelijk zijnde gebaseerd op het onderwerp van de octrooiconclusies, i.e. op de geoctrooieerde uitvinding als beschreven in de conclusies. Het primaat van de conclusies is daarmee gezet, maar niet als absoluut sluitend gezet. Met elk in de octrooiconclusies beschreven technisch kenmerk, zoals dat door de deskundige met behulp van de beschrijving en de tekeningen wordt gelezen, dient rekening te worden gehouden. Vindt de deskundige dat een technische factor is vervangen, dan wordt het gewijzigde element onderworpen aan een test: is er een verschil in techniek maar zonder nieuw technisch effect dan 11 vindt men een inbreuk per equivalentie . Het Protocol vereist dat alle vormen die de deskundige vindt, binnen of buiten de conclusies, dienen te worden beschermd. Waar het echter duidelijk is dat een octrooizoeker zekere varianten niet wilde laten beschermen, dan is het niet aan de rechtbank
8
Zie A. Krieger, “The New German Patent Law After its Harmonization With European Patent Law. A General Survey”, 13 I.I.C. 1 (1982). 9 Zie voor een voorbeeld de eerste equivalentiebeslissing van het BGH in Formstein, BGH, 29 april 1986, GRUR 1986, 804. 10 BGH 14 juni 1988, GRUR 1988, 896, 899 in de zaak Ionenanalyse; zie ook Düsseldorf, GRUR Int. 1993, 242 (Epilady VII). 11 Zie REA Gent, 4 april 2007, 13, onuitgegeven.
B9 12581 – Boek9.nl - 24 oktober 2013
om dit alsnog te doen en het monopolie zo te 12 verlenen . De Engelse rechtbanken, vanuit een eigen traditie, gebruiken de term purposive construction om te ontsnappen aan een letterlijke interpretatie van de conclusies. Zoals Lord Diplock het stelde in 13 Catnic : “A patent specification should be given a purposive construction rather than a purely literal one derived from applying to it the kind of meticulous verbal analysis in which lawyers are too often tempted by their training to indulge”. Er wordt ontkent (door de eigenzinnige Lord Jacob in de in (16) geciteerde beslissing) dat er enige algemene equivalentiedoctrine zou zijn, maar de interpretatie van conclusies lijkt wel degelijk er op af te gaan, en de discussie lijkt soms overtrokken, met een neiging van sommige rechters om niet toe te geven aan de notie van doctrine, maar zich het recht op casuïstiek voor te behouden, wat ze dan 14 tenslotte niet doen . Het is inderdaad zo dat sinds 15 Kirin-Amgen de gehanteerde vraag teruggaat op wat de deskundige zou lezen in de conclusie. De enige controverse draait nog rond een dictum van Lord Hoffmann in Kirin-Amgen, waar Lord Jacob geen rekening mee wenst te houden: er is geen vermoeden over de reikwijdte van de conclusies wanneer men “fairness to the patentee” 16 . De Engelse rechtbanken overweegt beschouwen purposive construction als een middenpositie die zowel een redelijke bescherming van de octrooihouder toelaat als een redelijke 12
Zie Merck & Co Inc V Generics (UK) Ltd [2004] RPC 31; BGH, 10 mei 2012, X ZR 16/09 (Okklusionsvorrichtung). Of nog, in het Amerikaanse octrooi-jargon, en als het duidelijk is: “disclosed but not claimed is disclaimed”. 13 Catnic Components Ltd and another v Hill and Smith Ltd [1982] RPC 183, op 243. Eigenaardig genoeg was Catnic nog onder de pre-EOV situatie te beoordelen, wat de lagere rechtbank ook deed bij toepassing van de “pith and marrow” doctrine; maar vanaf het beroepsgerecht werden de EOV bepalingen toegepast. 14 Zie nog recent Cephalon v Orchid [2011] EHWC 1591. 15 Zie noot (3) en Technip France SA’s Patent [2004] RPC 46, in het bijzonder 41 (a) – (k), waar L.J. Jacob de Engelse principes van conclusie-interpretatie samenvatte. 16 Mayne Pharma v Pharmacia Italia SpA [2005] EWCA Civ 137.
3
17
zekerheid voor partijen . Zoals een commentator het stelde: de Engelse rechtbanken hebben de middenweg nog niet zomaar bereikt, maar zijn 18 onderweg . Het lijkt er op dat slechts semantiek en eigenzinnigheid in de weg staan van een aanvaarding van wat het Protocol zegt.
WAARMEE MAG (NIET) REKENING GEHOUDEN WORDEN?
19
Festo had in de Verenigde Staten duidelijk gemaakt dat men zich alsnog op het verleningsdossier kon verlaten en dat het als regel niet aanvaarden van het inkijken in het 20 verleningsdossier niet toelaatbaar was . Artikel 69 EOV en het Protocol vernoemen het verleningsdossier niet en noch Duitsland, noch Engeland nemen het aan als een 21 . Frankrijk aanvaardt uitleggingsmogelijkheid eveneens niet dat het verleningsdossier wordt overwogen in de interpretatie, omdat het noch in artikel 69 EOV als in het Protocol wordt 22 Nederland aanvaardt echter wel dat vernoemd 23 naar het dossier wordt gekeken , maar het volgt zoals Frankrijk een visie die niet aanvaardt dat een file wrapper estoppel wordt toegepast, maar wel 17
Zie Improver v Remington Consumer Products Ltd [1989] RPD & TM 76. 18 R. D. Weston Jr., “A comparative Analysis of the Doctrine of Equivalents: Can European Approaches Solve an American Dilemma?” 39 The Journal of Law and Technology 35 (1998). 19 Festo Corp. v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002). 20
In het jargon: file wrapper estoppel of prosecution history estoppel. 21 BGH 12 maart 2002, Kunststoffrohteill, GRUR 2002, 527; en Kirin-Amgen, geciteerd. 22 Zie Tribunal de Grande Instance de Paris, 28 mei 2010, RG 08/08679, Institut Pasteur c. Siemens Healthcare Diagnostics ; zie M. Franzosi, « Prosecution History Estoppel in Europe » Italian Intellectual Property, 2003, http://www.dpsd.unimi.it/Italian_Intellectual_Prop erty/archive/july 2003.htm#R181A2003F02POOPG0123, geconsulteerd 31 januari 2013. 23 HR 25 mei 2012, geciteerd, en HR 22 december 2006, NJ 2008, 538 (Dijkstra/Saier).
B9 12581 – Boek9.nl - 24 oktober 2013
aanvaardt dat men rekening houdt met beperkingen die aan de conclusies werden toegebracht tijdens de behandeling van het 24 dossier . Hoewel in Frankrijk wordt gesteld dat de weigering van het interpreteren van het verleningsdossier een negatieve reactie is op de Amerikaanse visie, moet men aanstippen dat dit is gebaseerd op een verkeerde lezing van Festo. In deze beslissing ging het Amerikaanse hooggerechtshof immers in tegen een totale, algemene ban die was goedgekeurd op het beroepshofniveau. Het hooggerechtshof kon zich echter wel verzoenen met het interpreteren van divisies, of vernauwingen van conclusies: amendementen dus, en kon slechts een totale ban op het inkijken van het verleningsdossier niet goedkeuren. 25
Het was ook in deze zin dat de HR zich uitsprak : men gebruikte immers slechts “ten overvloede” het argument dat men de vernauwing van de conclusies er bij mocht nemen in de interpretatie; in feite was men dus reeds bij de interpretatie gearriveerd. Desondanks blijft het argument valabel, en meer zelfs bij een lezing van artikel 69.2 EOV en het Protocol: in het zoeken naar de middenweg stelt men de conclusies voorop, welnu, een verandering van deze conclusies in de loop van de verlening is ook, en steeds, een overwegen van de conclusies zelf en moet dus in acht genomen worden. Artikel 69.2 EOV is daarin duidelijk: voor zover er geen uitbreiding is van de octrooiaanvraag door het spel van oppositie, beperking of herroeping, zal de uiteindelijke conclusie de beschermingsomvang bepalen. Daartoe dient men echter een aantal aspecten, veranderingen van de conclusies lopende het verleningsdossier, in overweging te nemen. Hoewel de gepubliceerde aanvraag bepalend zal zijn voor de reikwijdte van 24
Zie Tribunal de Grande Instance 28 mei 2010, geciteerd ; zie de Franse rechtspraak tot dan in P. Véron, “Doctrine of Equivalents: France v. The Rest of the World”, Patent World, 2001, 3; zie E. Guttmann, “De l’effet possible des modifications apportées aux revendications d’un brevet européen avant sa délivrance sur l’étendue de la protection finalement conférée à l’invention », Propriétés Intellectuelles, 2002, 69. 25 Zie HR, 25 mei 2012, geciteerd.
4
het octrooi in het tijdvak tot de verlening van het octrooi, zal enige vernauwing tijdens de verleningsprocedure of daarna, bijvoorbeeld via oppositie, in acht genomen worden. Het één en ander vereist een kennis van wat er in de procedure gebeurde.
Br. DE VUYST
B9 12581 – Boek9.nl - 24 oktober 2013
5
