distinctif intrinsèque, il convient, afin d’apprécier si cette marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, d’examiner si un tel caractère a été acquis avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque. Il est sans incidence à cet égard que le titulaire de la marque contestée fasse valoir que cette dernière a, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif par l’usage après le dépôt de la demande d’enregistrement, mais avant son enregistrement. 3) Lorsqu’un État membre n’a pas fait usage de la faculté prévue à l’article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/95, l’article 3, paragraphe 3, première phrase, de ladite directive doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque contestée soit déclarée nulle lorsqu’elle est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque et que le titulaire de celle-ci ne parvient pas à démontrer que cette marque avait acquis, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement, un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait. * * * Noot “DSGV-rood” bestaat niet: het Hof van Justitie verduidelijkt de voorwaarden betreffende de inburgering van kleurmerken 1. In de hierboven aangehaalde beslissing spreekt het Hof van Justitie zich nog eens uit over kleurmerken en meer in het bijzonder over de inburgering van dergelijke merken. Deze zaak betreft het contourloos merk rood “HKS 13” (1) dat door het Duitse DSGV in 2002 werd gedeponeerd bij het Duitse “Patent-und Markenamt” (hierna “DPMA”) voor verschillende waren en diensten.
Het merk van DSGV
Het door DSGV gebruikte logo
(1) HKS is een kleurensysteem dat, net als Pantone, kan worden gebruikt in elke vorm van gedrukte publicatie om voorspelbare kleuren te produceren.
458 ICIP-Ing.Cons. — n° 3, 2014
[email protected] <span class="small-caps">Dekoninck, C., « « DSGV-rood » bestaat niet : het Hof van Justitie verduidelijkt de voorwaar... Uitgeverij Larcier - © Groep Larcier
001_227480CLK_RDI_N14_3_cs5.indd 458
08/10/2014 09:18:15
Nadat het DPMA deze aanvraag in eerste instantie had geweigerd, beperkte DSGV haar merkaanvraag tot bepaalde (bank)diensten van klasse 36. Verder voegde zij een marktonderzoek uit 2006 bij waaruit zou blijken dat het betrokken merk toch een zekere mate van onderscheidend vermogen had verkregen. Gelet op deze beperking en op het marktonderzoek, schreef het DPMA het kleurmerk in 2007 dan toch in. 2. Tegen deze inschrijving hebben zowel het Oostenrijkse Oberbank (in 2008) als twee vennootschappen van de Spaanse Santander groep (in 2009) nietigheidsvorderingen ingesteld bij het DPMA. Net als DSGV maken zij in hun merken, logo’s en andere onderscheidingstekens gebruik van de kleuren rood en wit, ook wel de liefdevolle kleuren genoemd, en wilden zij het gebruik van deze kleuren vrijwaren. Zij meenden dat het kleurmerk rood van DSGV elk onderscheidend vermogen miste en dus nietig verklaard diende te worden.
Het DPMA oordeelde telkens dat het kleurmerk van DSGV, hoewel het ab initio onderscheidend vermogen miste, door gebruik toch onderscheidend vermogen had verkregen, onder andere verwijzend naar het marktonderzoek uit 2006. Tegen deze beslissingen tekenden Oberbank en Santander beroep aan bij de Duitse rechter, het Bundespatentgericht. In het kader van deze procedure stelde de Duitse rechter verschillende prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie. 3. Bewijs van inburgering – Marktonderzoeken. In de eerste plaats vroeg de Duitse rechter zich af in welke mate een contourloos kleurmerk in de betrokken kringen moet zijn ingeburgerd om onderscheidend vermogen te verkrijgen. Vraag was of een opinieonderzoek waaruit een herkenningsgraad van 70 % bij het betrokken publiek zou blijken, op zich voldoende was om inburgering aan te tonen. 4. Bij de beantwoording van deze vraag herinnert het Hof van Justitie er in de eerste plaats aan dat een kleur als zodanig – onder bepaalde voorwaarden – wel degelijk een merk kan vormen (2). Het uitgangspunt is echter dat, behoudens (2) Zie § 36 van het besproken arrest, met verwijzing naar HvJ 6 mei 2003, C-104/01, Libertel, §§ 27‑42; HvJ 24 juni 2004, C-42/09, Heidelberger Bauchemie, § 42.
459 ICIP-Ing.Cons. — n° 3, 2014
[email protected] <span class="small-caps">Dekoninck, C., « « DSGV-rood » bestaat niet : het Hof van Justitie verduidelijkt de voorwaar... Uitgeverij Larcier - © Groep Larcier
001_227480CLK_RDI_N14_3_cs5.indd 459
08/10/2014 09:18:15
uitzonderlijke omstandigheden (3), een kleur als zodanig geen onderscheidend vermogen toekomt alvorens daar enig gebruik van werd gemaakt (ab initio) (4). Het kan evenwel onderscheidend vermogen krijgen door het gebruik ervan met betrekking tot de waren of diensten waarop de aanvraag betrekking heeft, met andere woorden door inburgering. Vraag is nu hoe deze inburgering bewezen moet worden. In de Chiemsee-zaak (5) uit 1999 had het Hof van Justitie al bevestigd dat de bevoegde autoriteit alle factoren moet onderzoeken waaruit kan blijken dat het betrokken merk alsnog onderscheidend vermogen heeft verkregen. Een eerste factor heeft betrekking op de mate van het gebrek aan onderscheidend vermogen: des te groter het gebrek aan onderscheidend vermogen, des te overtuigender het bewijs van inburgering moet zijn (6). Verder herhaalt het Hof van Justitie in de besproken beslissing een hele reeks andere factoren die van belang kunnen zijn bij de beoordeling van de inburgering (7). Hoewel de rechtspraak hier aanvankelijk wantrouwig tegenover stond (8), bevestigde het Hof van Justitie in het reeds aangehaalde Chiemsee-arrest (9) dat bij de bewijslevering van inburgering marktonderzoeken gebruikt kunnen worden. Het Hof leek het gebruik van marktonderzoeken echter niet aan te moedigen en stelde dat dit mogelijk was indien de bevoegde autoriteit moeilijkheden zou ondervinden bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen (10). (3) Een uitzonderlijk geval waarin een contourloze kleur toch ab initio onderscheidend vermogen kan bezitten, is voorhanden wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is (HvJ 6 mei 2003, C-104/01, Libertel, § 66). Voor een recente, vergeefse, toepassing hiervan in verband met de kleur geel voor bepaalde telecommunicatiediensten, zie Brussel 4 februari 2014, ICIP 2014, 128. In een andere zaak oordeelde het Hof van Beroep van Brussel, met verwijzing naar de beslissing van inschrijving door het BBIE, dat de kleur blauw zeer ongebruikelijk was voor bieren en voor die waren dus een geldig kleurmerk kon uitmaken: zie Brussel 21 oktober 2013, ICIP 2013, 858. (4) HvJ 6 mei 2003, C-104/01, Libertel, § 67; HvJ 24 juni 2004, C-42/09, Heidelberger Bauchemie, § 39. (5) HvJ 4 mei 1999, gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97, Windsurfing Chiemsee, § 50. (6) R. Van Rooden, “Inburgering en uitburgering”, BMM Bull. 2011, 178. (7) Het marktaandeel van het betrokken merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van het reclamebudget van de onderneming voor het merk, het gedeelte van de betrokken kringen dat de waar of de dienst op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen (zie § 41 van de besproken beslissing). (8) Marktonderzoeken zouden door moeilijkheden inherent aan hun methodes naar hun aard ongeschikt zijn omdat ze niet leiden tot resultaten die een objectieve beoordeling van de feiten mogelijk maken, zo bevestigde het Hof van Justitie nog in 1975 (HvJ 20 februari 1975, C-12/74, Sekt Weinbrand, § 12). Zie ook G. Vos en T. Iserief, “De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken”, BMM Bull. 2012, 2‑4. (9) HvJ 4 mei 1999, gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97, Windsurfing Chiemsee, § 53. (10) Zie R. Sjoerdsma, “Meten is weten. Waar op te letten bij het gebruik van marktonderzoeken in merkenzaken voor het BHIM”, BMM Bull. 2012, 15‑21.
460 ICIP-Ing.Cons. — n° 3, 2014
[email protected] <span class="small-caps">Dekoninck, C., « « DSGV-rood » bestaat niet : het Hof van Justitie verduidelijkt de voorwaar... Uitgeverij Larcier - © Groep Larcier
001_227480CLK_RDI_N14_3_cs5.indd 460
08/10/2014 09:18:15
5. In de praktijk blijken marktonderzoeken toch vaak gebruikt te worden om inburgering aan te tonen (11). Volgens de richtlijnen van het BHIM met betrekking tot de beoordeling van het onderscheidend vermogen van Gemeenschapsmerken vormen marktonderzoeken zelfs een van de meest “directe” bewijsmiddelen omdat zij de reële perceptie door het betrokken publiek kunnen aantonen, op voorwaarde uiteraard dat het onderzoek op correcte wijze wordt uitgevoerd (12). Hierbij bevestigen deze richtlijnen onmiddellijk dat het niet gemakkelijk is om een marktonderzoek zo uit te voeren dat het echt neutraal en representatief is. Zo dienen de vragen niet sturend te zijn, moet het geïnterviewde publiek representatief zijn (13) en dienen de antwoorden correct te worden weergegeven (14). De bewijswaarde hangt verder ook af van de gebruikte onderzoeksmethode (15). 6. Het Hof van Justitie waarschuwt in de besproken beslissing echter dat de uitslag van marktonderzoeken op zich niet de enige doorslaggevende factor mag zijn bij de beoordeling van de inburgering. Indien een autoriteit gebruik maakt van een marktonderzoek, staat het haar uiteraard vrij om te bepalen welk percentage van consumenten haar in die betrokken zaak voldoende significant lijkt (16). De inburgering kan echter niet zonder meer aangetoond worden aan de hand van bepaalde percentages voor de herkenningsgraad van het merk bij het betrokken publiek (17). Het Hof bevestigt hiermee zijn eerdere rechtspraak dat de vraag of een merk al dan niet onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik, niet louter op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, kan worden vastgesteld (18) en stelt nu uitdrukkelijk dat dit ook geldt voor contourloze kleurmerken. Het feit dat het voor bepaalde categorieën van merken moeilijker is om het onderscheidend vermogen vast te stellen, onder andere gelet op (11) R. Van Rooden, “Inburgering en uitburgering”, BMM Bull. 2011, 181. Voor een mooi voorbeeld van een zaak waarin inburgering van een kleurmerk (blauw voor sigarettenblaadjes) werd aangetoond op basis van marktonderzoeken, zie Brussel 7 april 2006, IRDI 2007, 75. (12) Directives relatives à l’examen devant l’Office, partie B – Examen, Section 4 – Motifs absolus de refus, 8, versie van 1 augustus 2014 (gepubliceerd op www.oami.europa.eu). Hiervan is nog geen Nederlandstalige versie beschikbaar. (13) Indien het geïnterviewde publiek enkel bestaat uit een professioneel publiek terwijl het betrokken publiek ook bestaat uit consumenten, is de bewijswaarde van een marktonderzoek beperkt: zie bv. Ger. EU 12 september 2007, T-141/06, Glaverbel, § 44 (bevestigd door HvJ 17 oktober 2008, C-513/07 P). (14) Voor een uitgebreide bespreking van de verschillende voorwaarden waaraan marktonderzoeken moeten voldoen in procedures voor het BHIM, zie R. Sjoerdsma, “Meten is weten. Waar op te letten bij het gebruik van marktonderzoeken in merkenzaken voor het BHIM”, BMM Bull. 2012, 15‑21. (15) Ger. EU 12 juli 2006, T-277/04, Vitacoat, §§ 38‑39. (16) HvJ (Grote Kamer) 8 september 2009, C-478/07, Bud, § 89. (17) Zie § 48 van het besproken arrest. (18) HvJ 4 mei 1999, gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97, Windsurfing Chiemsee, § 52. Zie ook A. Braun en E. Cornu, Précis des marques, Brussel, Larcier, 2009, 161.
461 ICIP-Ing.Cons. — n° 3, 2014
[email protected] <span class="small-caps">Dekoninck, C., « « DSGV-rood » bestaat niet : het Hof van Justitie verduidelijkt de voorwaar... Uitgeverij Larcier - © Groep Larcier
001_227480CLK_RDI_N14_3_cs5.indd 461
08/10/2014 09:18:15
de aard van de merken (zoals bv. kleurmerken), rechtvaardigt geen strengere of andere criteria om dit onderscheidend vermogen te beoordelen (19). 7. Deze beslissing van het Hof van Justitie bevestigt dat ook voor kleurmerken marktonderzoeken gebruikt kunnen worden om inburgering aan te tonen. Uit de rechtspraak blijkt dat dit ook meer en meer gebeurt, wat m.i. toe te juichen is: een objectief onderzoek, dat aan alle wetenschappelijke voorwaarden voldoet, is immers te verkiezen boven een subjectief buikgevoel. Dit bewijsmiddel kan echter niet de enige factor zijn bij de beoordeling van de inburgering. Hiervoor dient de rechter nog steeds een globale analyse te maken van alle betrokken factoren. 8. Tijdstip van beoordeling van de inburgering. In de tweede plaats vraagt de Duitse rechter op welk moment het bestaan van het onderscheidend vermogen beoordeeld moet worden, op het moment van het depot of op het moment van de inschrijving. Hiermee stelt de rechter de vraag naar de interpretatie van artikel 3, lid 3 van de Merkenrichtlijn (20) dat stelt dat een merk niet geweigerd (of indien reeds ingeschreven: niet vernietigd) kan worden indien het merk vóór de datum van het depot is ingeburgerd. De lidstaten kunnen verder bepalen dat dit ook geldt indien het onderscheidend vermogen verkregen is na het depot of na de in schrijving (21). Uit het besproken arrest blijkt dat Duitsland van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt geeft. 9. Bij Protocol van 11 december 2001 heeft de Benelux-wetgever echter wel (deels) gebruik gemaakt van de in artikel 3, lid 3 Merkenrichtlijn voorziene mogelijkheid. Artikel 2.28.2 van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom bepaalt dat de rechter in het kader van een nietigheidsprocedure “kan” (22) oordelen dat een merk zonder onderscheidend vermogen na in (19) Zie § 47 van het besproken arrest. (20) Artikel 3, lid 3 van de Richtlijn 2008/95/EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (de “Merkenrichtlijn”) stelt: “Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b), c) of d), indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen, dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving”. (21) Artikel 3, lid 3 van de Merkenrichtlijn, tweede volzin. (22) In tegenstelling tot wat de bewoordingen doen vermoeden, betreft de regel van inburgering geen loutere mogelijkheid. Indien aan de voorwaarden is voldaan (wat de rechter soeverein beoordeelt), kan het merk dat door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, dus niet meer vernietigd worden: zie hierover E. Cornu, “À propos de la règle de l’’inburgering” ou de l’acquisition du pouvoir distinctif par usage, de sa portée territoriale et de quelques règles de procédure”, ICIP 2006, 590, noot onder HvJ 7 september 2006, C-108/05, Europolis.
462 ICIP-Ing.Cons. — n° 3, 2014
[email protected] <span class="small-caps">Dekoninck, C., « « DSGV-rood » bestaat niet : het Hof van Justitie verduidelijkt de voorwaar... Uitgeverij Larcier - © Groep Larcier
001_227480CLK_RDI_N14_3_cs5.indd 462
08/10/2014 09:18:15
schrijving door gebruik alsnog onderscheidend vermogen heeft verkregen. De Beneluxwetgever heeft er echter voor gekozen om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om rekening te houden met het gebruik na depot (maar voor de inschrijving): men wilde hiermee voorkomen dat het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom tijdens de inschrijvingsprocedure diende na te gaan of een teken na het depot onderscheidend vermogen had verkregen, wat aanleiding zou geven tot complexe situaties ten aanzien van het vaststellen van datum waarop deze inburgering heeft plaatsgevonden (23). De Benelux-regelgeving is dus duidelijk: inburgering is mogelijk voor depotdatum en na inschrijving, maar niet in de periode tussen depot en inschrijving (24). Voor Gemeenschapsmerken geldt trouwens materieel hetzelfde (25). 10. In de besproken beslissing heeft het Hof van Justitie beslist dat, indien de nationale wetgever geen gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheid om te bepalen dat onderscheidend vermogen ook nog na het depot of na de inschrijving kan worden verkregen, in het kader van een nietigheidsprocedure moet nagegaan worden of het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen vóór de depotdatum. Er anders over oordelen zou aan de tweede volzin van artikel 3, lid 3 Merkenrichtlijn elk nuttig effect ontnemen (26). Eventuele inburgering na depot, maar voor inschrijving kan de houder niet redden. Dit neemt volgens het Hof van Justitie echter niet weg dat de bevoegde autoriteiten wel elementen in aanmerking kunnen nemen die dateren van na de relevante datum, maar waaruit conclusies kunnen worden over de situatie die zich voordeed voor deze datum (27). 11. Bewijslast. Tot slot vroeg de rechter zich af op wie de bewijslast rust van (het gebrek aan) inburgering. Rust deze bewijslast in het kader van een nietigheidsprocedure op degene die de nietigheid vordert, of op de houder van het merk? In dit verband bevestigt het Hof van Justitie allereerst dat deze vraag naar de bewijslast geen betrekking heeft op procedurevoorschriften (wat tot de bevoegdheid van de lidstaten behoort), maar wel degelijk betrekking heeft op (23) Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001, VII-12. (24) R. Van Rooden, “Inburgering en uitburgering”, BMM Bull. 2011, 174. (25) Artikelen 7.3 en 52.2 van de Verordening 207/2009 betreffende het Gemeenschapsmerk (de “Merkenverordening”). Zie ook T. Cohen Jehoram, C. van Nispen en J. Huydecoper, Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 172. (26) Zie § 59 van het besproken arrest. (27) Zie § 60 van het besproken arrest, met verwijzing naar HvJ 17 juli 2008, C-488/06 P, L&D / BHIM, § 71.
463 ICIP-Ing.Cons. — n° 3, 2014
[email protected] <span class="small-caps">Dekoninck, C., « « DSGV-rood » bestaat niet : het Hof van Justitie verduidelijkt de voorwaar... Uitgeverij Larcier - © Groep Larcier
001_227480CLK_RDI_N14_3_cs5.indd 463
08/10/2014 09:18:15
de bescherming van merkhouders. Bij gebrek aan harmonisatie op dit punt, zou de bescherming van de merkhouders immers verschillen naargelang de betrokken nationale regeling, in strijd met de doelstellingen van de Merkenrichtlijn (28). 12. Vervolgens oordeelt het Hof van Justitie dat in het kader van een nietigheidsprocedure de bewijslast voor het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het bestreden merk moet rusten op de houder van het merk. Het Hof steunt zich hierbij op twee redenen. Allereerst stelt het Hof van Justitie dat de inburgering (zowel in het kader van een inschrijvingsprocedure als in het kader van een nietigheidsprocedure) een uitzondering uitmaakt, die ertoe strekt de nietigheidsgrond van gebrek aan onderscheidend vermogen terzijde te schuiven. Aangezien het een uitzondering betreft, is het aan degene die zich op deze uitzondering om het bewijs te leveren dat aan de voorwaarden is voldaan. In de tweede plaats stelt het Hof van Justitie dat de merkhouder het best geplaatst is om het bewijs te leveren. Zoals hierboven vermeld, kan inburgering inderdaad aan de hand van verschillende factoren worden bewezen, waaronder het marktaandeel van het betrokken merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van het reclamebudget: het spreekt voor zich dat deze elementen veel gemakkelijker door de merkhouder kunnen worden bijgebracht. Het Hof van Justitie besluit dat, wanneer de merkhouder door de bevoegde autoriteit wordt verzocht om te bewijzen dat een merk dat intrinsiek onderscheidend vermogen mist, door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, en er niet in slaagt om dit bewijs te leveren, dit merk nietig moet worden verklaard. 13. Deze beslissing van het Hof van Justitie geldt m.i. ongeacht of de nationale wetgever gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien in artikel 3, lid 3, tweede volzin, Merkenrichtlijn om te bepalen dat onderscheidend vermogen ook nog na het depot of na de inschrijving kan worden verkregen. Hoewel volgens het dispositief de hierboven aangehaalde beslissing geldt “wanneer een lidstaat geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel 3, lid 3, tweede volzin, [Merkenrichtlijn] geboden mogelijkheid”, geeft het Hof in de beslissing zelf (29) aan dat deze oplossing, onder andere, steunt op de structuur en de opzet van artikel 3, lid 3, Merkenrichtlijn in het algemeen: (28) Zie § 67 van het besproken arrest. (29) Zie § 68 van het besproken arrest.
464 ICIP-Ing.Cons. — n° 3, 2014
[email protected] <span class="small-caps">Dekoninck, C., « « DSGV-rood » bestaat niet : het Hof van Justitie verduidelijkt de voorwaar... Uitgeverij Larcier - © Groep Larcier
001_227480CLK_RDI_N14_3_cs5.indd 464
08/10/2014 09:18:15
“Gelet op deze doelstelling [i.e. uniforme bescherming van merkhouders in de EU] en op de structuur en de opzet van artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95, dient te worden vastgesteld dat in het kader van een nietigheidsprocedure de bewijslast voor het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het litigieuze merk moet rusten op de houder van dit merk, die zich op dit onderscheidend vermogen beroept.” De door het Hof van Justitie aangehaalde redenen om de bewijslast van de inburgering bij de merkhouder te leggen, blijven bovendien gelden, ook al werd er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te bepalen dat merken ook nog na het depot of na de inschrijving kunnen inburgeren. Ook in dat geval is de merkhouder immers nog steeds het best geplaatst om het vereiste bewijs te leveren. Er is m.i. dan ook geen reden om aan te nemen dat deze oplossing inzake de bewijslast niet zou gelden indien, zoals in de Benelux, gebruik werd gemaakt van de in artikel 3, lid 3, tweede volzin, Merkenrichtlijn voorziene mogelijkheid. 14. Gelet op deze beslissing kan dus niet langer worden voorgehouden dat, eens een merk is ingeschreven, het steeds aan de partij is die de nietigheid vordert, om aan te tonen dat het betrokken merk door geen van de nietigheidsgronden is aangetast (30). Vastgesteld moet worden dat het in sommige gevallen wel degelijk aan de merkhouder is om de geldigheid van zijn merk aan te tonen (31): slaagt hij daar niet in, om welke reden dan ook, moet het merk nietig verklaard worden. Gelet op de besproken beslissing, stelt zich de vraag of de Belgische (Brusselse) rechtspraak inzake de bewijslast van de nietigheid van kleurmerken niet herzien moet worden. In verschillende beslissingen heeft het Hof van Beroep van Brussel geoordeeld dat de bewijslast van de nietigheid zonder meer rust op degene die de nietigverklaring vordert (32). Deze beslissingen hebben weliswaar niet steeds betrekking op de inburgering van de betrokken kleurmerken, maar op de vraag of deze kleurmerken al dan niet ab initio onderscheidend vermogen bezitten. Zoals hierboven aangegeven, wordt aangenomen dat een kleur als zodanig geen onderscheidend vermogen toekomt alvorens daar gebruik van is gemaakt, behoudens uitzonderlijke omstandigheden: een uitzonderlijk geval waarin een contourloze kleur toch ab ini (30) Zie bv. T. van Innis, “Sterk en zwak”, noot onder Brussel 21 oktober 2013, IRDI 2014, 426. (31) In het kader van nietigverklaringsprocedures voor het BHIM, met betrekking tot reeds ingeschreven merken bevestigden Verhoestraete en Nijs trouwens al in 2010 uitdrukkelijk dat het aan de houder van het aangevallen merk toekwam om het bewijs van inburgering te leveren: F. Verhoestraete en K. Nijs, “Bewijs van gebruik in het kader van procedures voor het BHIM”, BMM Bull. 2010, 111. (32) Zie T. de Haan, “Le bleu peut être une couleur très inhabituelle”, noot onder Brussel 21 oktober 2013, ICIP 2013, 886.
465 ICIP-Ing.Cons. — n° 3, 2014
[email protected] <span class="small-caps">Dekoninck, C., « « DSGV-rood » bestaat niet : het Hof van Justitie verduidelijkt de voorwaar... Uitgeverij Larcier - © Groep Larcier
001_227480CLK_RDI_N14_3_cs5.indd 465
08/10/2014 09:18:15
tio onderscheidend vermogen kan bezitten, is voorhanden wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is (33). Zo oordeelde het Hof van Beroep van Brussel dat het aan degene was die de nietigheid vorderde van een ingeschreven kleurmerk om te bewijzen dat het kleurmerk ten onrechte was ingeschreven (34): “Il appartient en effet au tiers qui invoque la nullité d’un dépôt d’établir l’existence de la cause de nullité. Ce principe ne saurait souffrir d’exception dans l’hypothèse où le signe constitutif de la marque est une couleur précise.” 15. Uit de besproken beslissing blijkt echter dat het in het kader van een nietigheidsprocedure wel degelijk aan de merkhouder kan zijn om aan te tonen dat het bestreden merk onderscheidend vermogen heeft verkregen. Het was voor het Hof van Justitie blijkbaar irrelevant dat de DPMA de betrokken merken reeds had ingeschreven. Deze rechtspraak kan m.i. ook van toepassing zijn in een nietigheidsprocedure van een kleurmerk, waarbij de merkhouder voorhoudt dat het kleurmerk ab initio onderscheidend vermogen heeft. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt immers dat dit een uitzondering is op de algemene regel dat kleurmerken ab initio geen onderscheidend vermogen hebben. Men kan voorhouden dat, net zoals in de besproken beslissing, het aan degene is die zich op een uitzondering beroept, om de toepassingsvoorwaarden daarvan te bewijzen. Bovendien is m.i. ook in deze situatie de merkhouder het best geplaatst om het gevraagde bewijs te leveren. Hoe dan ook volstaat het niet langer om zonder meer te beslissen dat de bewijslast rust op de eiser in nietigheid omdat het de eiser in nietigheid is. De besproken beslissing toont aan dat deze motivering niet langer volstaat. 16. Besluit. Het Hof van Justitie heeft haar rechtspraak inzake de inburgering van kleurmerken verduidelijkt en verfijnt. In de eerste plaats heeft het Hof bevestigd dat marktonderzoeken een nuttig middel kunnen zijn om de inburgering van kleurmerken aan te tonen. Het gaat echter niet op om bij wijze van algemene regel aan te nemen dat een bepaalde herkenningsgraad, zoals die zou blijken uit een onderzoek, voldoende is om inburgering aan te tonen. (33) HvJ 6 mei 2003, C-104/01, Libertel, § 66. (34) Brussel 24 juni 2004, IRDI 2004, 423 (oranje voor champagne). Zie ook Brussel 21 oktober 2013, ICIP 2013, 886 (blauw voor bier).
466 ICIP-Ing.Cons. — n° 3, 2014
[email protected] <span class="small-caps">Dekoninck, C., « « DSGV-rood » bestaat niet : het Hof van Justitie verduidelijkt de voorwaar... Uitgeverij Larcier - © Groep Larcier
001_227480CLK_RDI_N14_3_cs5.indd 466
08/10/2014 09:18:15
Verder heeft het Hof van Justitie duidelijk gemaakt dat in het kader van een nietigheidsprocedure, waarbij de nietigheid van een merk wordt gevorderd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen, de depotdatum de relevante datum is om inburgering aan te tonen. Eventuele inburgering na depot of na inschrijving kan de houder niet redden, tenzij de nationale wetgever gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheid om te bepalen dat onderscheidend vermogen ook nog na het depot of na de inschrijving kan worden verkregen. Tot slot legt het Hof van Justitie de bewijslast van eventuele inburgering van een kleurmerk, dat behoudens uitzonderlijke omstandigheden ab initio elk onderscheidend vermogen mist, zeer duidelijk bij de merkhouder, zowel in het kader van een inschrijvingsprocedure als in het kader van een nietigheidsprocedure. Vooral dit laatste is, althans in het licht van de Belgische rechtspraak, verrassend en zal nog heel wat inkt doen vloeien… Christian Dekoninck Advocaat Crowell & Moring
467 ICIP-Ing.Cons. — n° 3, 2014
[email protected] <span class="small-caps">Dekoninck, C., « « DSGV-rood » bestaat niet : het Hof van Justitie verduidelijkt de voorwaar... Uitgeverij Larcier - © Groep Larcier
001_227480CLK_RDI_N14_3_cs5.indd 467
08/10/2014 09:18:15
