2 Merkenrecht. Artikelen

2 9 9

NUMMER 9 • september 2009 • JAARGANG 77

I N H O U D Artikelen

2 Merkenrecht

Gerard van der Wal en Freya van Schaik, De toepassing van het arrest Montex/Diesel in de verschillende lidstaten van de Europese Unie. (blz. 301).

Nr. 70 Gerechtshof Amsterdam, 24 april 2008, Datoobar/ Tempo Team (abusievelijk gebruik door TempoTeam van ‘nOva’tijdens een transitieperiode is geen gebruik in de zin van de BVIE of handelsnaamwet) (blz. 322).

Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 66 Rechtbank ’s-Gravenhage, 16 april 2008, schlumberger/Electromagnetic Geoservices (RB. gebruikt discre­ tionaire bevoegdheid de hoofdzaak te schorsen; Rb acht het opportuun de uitkomst van de oppositie af te wachten en verzoekt EOB om voorrang) (blz. 307). Nr. 67 Rechtbank ’s-Gravenhage, 4 juni 2008, Actavis/ Novartis (gezien de verwijzingen naar de mogelijkheid om het genoemde zout vorm te geven in een sustained release formulering was het niet inventief om tot die uitvinding te komen, tenzij er een voordeel kan worden aangetoond, waarvoor de in het vonnis genoemde criteria gelden; de redenen die Novartis heeft aangevoerd worden niet aangemerkt als vooroordeel) (blz. 310). Nr. 68 Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 juni 2008, Pharmachemie/Les Laboratoires Servier (na objectieve omschrijving van het probleem ten opzichte van de meest nabije stand van de techniek ligt de oplossing voor de gemiddelde vakman voor de hand) (blz. 314). Nr. 69 Octrooicentrum Nederland, 11 december 2008, Great Lengths/Euro Hair Fashion (de aangevoerde nietigheidsbezwaren treffen geen doel; de term ‘voorzien van’ in conclusie 1 betekent dat de betreffende  maatregel fysiek aanwezig moet zijn; de meest nabije stand van de techniek wordt gevormd door een document dat is gericht op hetzelfde beoogde doel of effect als de uitvinding) (blz. 319)

Nr. 71 Hof ’s-Gravenhage, 17 juli 2008, Staat/Benelux BIE (teken ‘1-1-2’ verstrekt geen informatie over de herkomst van de dienst ‘alarmmelding langs telecommunicatieveweg’ en wordt mitsdien niet opgevat als merk; in dit geding hoeft niet te worden onderzocht of voor één of meer van de andere diensten waarvoor 1-1-2 is gedeponeerd, dit merk wel onderscheidingskracht heeft) (met noot redactie) (blz. 324). Nr. 72 Rechtbank Leeuwarden, 6 augustus 2008, Van Dijk Roggebroodbakerij/De Breabakker (Verwarringsgevaar door hoge mate soortgelijkheid producten en hoge mate overeenstemming merken; gebruik familienaam als merk dan wel als handelsnaam hier geen eerlijk gebruik in nijverheid en handel; richtlijnconforme uitleg art. 237 Rv) (blz. 326). Nr. 73 Benelux Gerechtshof, 26 juni 2009, Jtekt/Jacobs Trading (BBIE of BOIE geen partij in oppositieprocedure; beëindiging onderzoek als nodige gegevens niet worden aangereikt; hiertegen hoger beroep mogelijk; vordering tot vernietiging bij verzoekschrift als nationale recht dit toelaat; geen terugverwijzing naar BBIE; nieuwe stukken in beroepsprocedure?) (met noot C.v.N.) (blz. 329). 3 Modelrecht Nr. 74 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 januari 2008, Diamandgereedschap/Talen (vormgeving sleufslijpmachine vloeit vrijwel uitsluitend voort uit wens of noodzaak technische effecten te bewerkstelligen, inclusief beveiligingseisen, gebruiksvriendelijkheid en arbeidsergonomie; nieuwheid gedaante brengt niet mee dat Floormill zich in modelrechtelijke zin onderscheidt; met technisch/utilitair bepaalde ingrepen kan men zich in model- en auteursrecht niet onderscheiden van de markt; dezelfde maatstaven voor slaafse nabootsing) (met noot J.L.R.A.H.) (blz. 337).

3 0 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9

C O L O F O N

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Verschijnt maandelijks

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar; aan abonnees buiten Nederland wordt

mr. E.F. Brinkman

EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los

drs. K.M.L. Bijvank

nummer EUR 7,90

mr. T.E. Deurvorst mr. J.L. Driessen

Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan

dr. J.H.J. den Hartog

tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van

jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper

de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur

prof. mr. C.J.J.C. van Nispen

schriftelijk, te worden gericht aan de administratie

prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor

Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie

prof. dr. M.R.F. Senftleben

uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder

mr. P.J.M. Steinhauser

tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Correspondenten: Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820,

F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München)

2280 hv Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 64 28,

R.J. Prins (advocaat te Aix-en-Provence)

faxnummer (070) 390 01 90, e-mail: [email protected] RBS 056.99.94.101, IBAN: NL24RBOS0569994101,

Redactie-secretaris: Karen I. van de Graaff

BIC-code (Swift): RBOSNL2A Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 hv Rijswijk (Z.H.) Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-

Telefoonnummer (070) 398 63 12, faxnummer (070) 398 65 30,

adres sturen t.a.v. de secretaris

e-mail: [email protected]

Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag ©

Auteursrecht voorbehouden

Nr. 75 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 april 2008, Van Valderen/Gamma (een model met de aanduiding Retro staat niet zonder meer vrij van het verleden; volgens verklaring van de ontwerper was zijn ontwerp het eerste met een uit ge­vlochten panelen samengesteld zitgedeelte geplaatst in en over een metalen frame; verzoek toegewezen; de kosten­ veroordeling ex art. 1019h dient te worden gevorderd) (blz. 338). Nr. 76 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 oktober 2008, Honcoop/De Bie (de uitsluitend technisch bepaalde uitsparingen voor bekers weggedacht kunnen drankendragers ook op geheel andere wijze worden vormgegeven; model niet uitgesloten van modelbescherming; gedaagdes bierwaaier wekt bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan het Beneluxmodel) (blz. 339).

4 Kwekersrecht Nr. 77 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 6 augustus 2008, Van Zanten/Hofland (vergeefs beroep op rechtsverwerking of verjaring; uit DNA-onderzoek blijkt voldoende dat er sprake is van een afgeleid ras) (blz. 341). Officiële mededelingen Register van Octrooigemachtigden (blz. 345)

s e p t e m b e r

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

3 0 1

A R T I K E L E N De toepassing van het arrest Montex/Diesel in de verschillende lidstaten van de Europese Unie Gerard van der Wal en Freya van Schaik1 1 Inleiding Het Hof van Justitie heeft op 9 november 2006 in de zaak Montex/Diesel2 uitleg gegeven over de vraag wanneer een merkhouder zich kan verzetten tegen de doorvoer van nagemaakte merkgoederen over het grondgebied van de Gemeenschap. Bijna drie jaar later wordt bezien of de nationale rechters zich aan deze rechtspraak hebben geconformeerd. Het arrest blijkt in de verschillende lidstaten op uiteenlopende wijzen te worden uitgelegd. 2 Het arrest Montex/Diesel Het arrest Montex/Diesel is in de literatuur al uitgebreid besproken.3 De casus betrof een Ierse onderneming (Montex) die jeansbroeken vervaardigde door de afzonderlijke onderdelen inclusief de onderscheidende tekens onder douaneverzegeling naar Polen uit te voeren (Polen was op dat moment nog geen lid van de Europese Unie), de onderdelen in Polen aan elkaar te laten naaien en de vervaardigde broeken naar Ierland te vervoeren. Dit gebeurde onder meer per vrachtwagen via het Duitse grondgebied. Diesel beschikte in Ierland niet over merkenrechtelijke bescherming voor het merk ‘DIESEL’, maar in Duitsland wel. De Duitse douane heeft een voor Montex bestemde zending broeken met de benaming DIESEL tegengehouden en Diesel in de gelegenheid gesteld beslag te leggen op de zending. Montex verzette zich tegen de inbeslagneming van de broeken. Zij was van mening dat met de loutere doorvoer van de goederen over het Duitse grondgebied geen inbreuk werd gemaakt op de merkrechten van Diesel. Diesel stelde zich op het standpunt dat deze doorvoer wel degelijk inbreukmakend was wegens het gevaar dat de goederen in Duitsland op de markt zouden worden gebracht. Het Hof van Justitie EG oordeelde in lijn met eerdere jurisprudentie dat in de gegeven omstandigheden geen sprake was van merkinbreuk. Het Hof bracht in herinnering dat het in het arrest Rioglass heeft geoordeeld dat de doorvoer, die bestaat in het enkele vervoer naar een derde staat van in een lidstaat rechtmatig vervaardigde goederen over het grondge-

Gerard van der Wal en Freya van Schaik zijn beiden advocaat bij Houthoff Buruma te Brussel.

1

HvJ EG 9 november 2006, zaak C-281/05, Montex Holdings Ltd tegen Diesel SpA, Jur. 2006, p. I-10881.

2

Zie Eijsvogels, ‘Some remarks on Montex Holdings Ltd./Diesel SpA’, 2007, B9 2968; G. van der Wal en F.Y. van Schaik, ‘Zet het arrest Montex/Diesel de deur open voor een ongebreidelde transitohandel van nagemaakte merkgoederen? Of toch niet...’ 2007, B9 3000; O. Schmutzer, ‘Montex: is transitohandel ongrijpbaar geworden?’, IER 2007, p. 287 e.v. met daarop een reactie van Heslenfeld, IER 2008, p. 10 met naschrift van Schmutzer; J.K. van Hezewijk, ‘Montex and Rolex - Irreconcilable Differences? A Call for a Better Definition of Counterfeit Goods’, IIC 2008, p. 775; Zie in de Belgische literatuur: C. De Meyer & C. Gommers, ‘Het Montex-arrest van het Hof van Justitie: een gemiste kans?’, I.R. D.I. 2006, p. 390 e.v. en A. Puts, ‘Enkele bedenkingen bij het Montex-arrest’, R.D.C. 2007, p. 664 e.v. 3

bied van een of meer lidstaten niet inbreukmakend is, omdat het specifieke voorwerp van het merkrecht daardoor niet kan worden geschaad.4 De essentie van het merkenrecht bestaat er immers in dat een merkhouder het uitsluitend recht heeft om iedere derde, die niet zijn toestemming heeft verkregen, het gebruik van een teken te verbieden, wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven.5 De enkele doorvoer levert geen gebruik van het merk in het economisch verkeer in de Gemeenschap op. In het arrest Class International6 oordeelde het Hof van Justitie in 2005 om diezelfde reden dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen de doorvoer en transitohandel van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door of met toestemming van de merkhouder in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.7 De merkhouder kan zich er zelfs niet tegen verzetten dat zijn goederen in de Gemeenschap te koop worden aangeboden of worden verkocht, tenzij daaruit noodzakelijkerwijs voort­ vloeit dat - en het is aan de merkhouder om dat te bewijzen8 - die goederen in de Gemeenschap in de handel (zullen) worden gebracht.9 In de zaak Montex houdt het Hof van Justitie strikt vast aan dat uitgangspunt. De merkhouder kan de zuivere doorvoer van merkgoederen door een lidstaat waarin dit merk is beschermd (Duitsland) met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat (Ierland), uitsluitend verbieden wanneer een derde ten aanzien van die waren een handeling verricht ‘die nood­zakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht’.10 Het enkele gevaar dat de goederen hun bestemming - hier: Ierland, een lidstaat waarin geen enkele bescherming voor het merk bestond - niet bereiken en dat zij theoretisch in Duitsland illegaal in de handel kunnen worden gebracht, volstaat niet om te concluderen dat de doorvoer afbreuk doet aan de wezenlijke functies van het merk in Duitsland. Bijna drie jaar na het Montex-arrest moet worden geconstateerd dat de nationale rechters niet allemaal even goed raad we Zie ook HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-115/02, Rioglass en Transremar, Jur. 2003, p. I-12705, r.o. 27.

4

Art. 5 van de Europese Richtlijn nr. 89/104/EEG betreffende de aanpassing van de merkrechten der lidstaten en art. 9 van Verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeen­schapsmerk.

5

6 HvJ EG 18 oktober 2005, zaak C-405/03, Class International, Jur. 2005, p. I-8735. 7 Dit criterium van een effectieve economische commercialisatie was reeds bekrachtigd in andere arresten, onder meer HvJ EG 26 september 2000, zaak C-23/99, Commissie/Frankrijk, Jur. 2000, p. I-7653 en HvJ EG 30 november 2004, zaak C-16/03, Peak Holding, Jur. 2004, p. I-11313. Zie ook C. De Meyer & C. Gommers, ‘Het Montex-arrest van het Hof van Justitie: een gemiste kans?’, I.R. D.I. 2006, p. 394. 8 Vgl. P. Reeskamp, ‘Merkgebruik in het economisch verkeer; enkele kanttekeningen bij Class en Peak’, BMM Bulletin 2006, p. 8-11, die opmerkt dat gerust mag worden gesproken van een “probandum diabolicum”. 9 Vgl. Rb. Antwerpen 15 november 2006 (Unilever/Lindeteves), gepubliceerd op www.boek9.nl, B9 2957.

Zie het arrest Montex, r.o. 27. Vgl. het arrest Class International, r.o. 58-59.

10

3 0 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

ten met het arrest. Zo hield de Haagse Voorzieningenrechter in de zaak Sosecal/Sisvel11 vast aan de opvatting dat houders van intellectuele eigendomsrechten zuivere transitohandel van niet-communautaire producten op basis van de AntiPiraterijverordening kunnen tegengaan (zie hierna § 3). In andere lidstaten, zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, is uit het arrest Montex wel afgeleid dat houders van intellectuele eigendomsrechten zich op grond van de AntiPiraterijverordening niet kunnen verzetten tegen de zuivere transitohandel van nagemaakte producten over het Europese grondgebied (zie hierna § 4). Dat doet de vraag rijzen wie het bij het rechte eind heeft (zie hierna § 5). 3 De eerste toepassing van het arrest Montex/Diesel door de Nederlandse rechter: Sosecal/Sisvel Met spanning werd gewacht op de eerste Nederlandse toepassing van het arrest Montex/Diesel. Die eerste toepassing kwam er in het octrooigeschil tussen Sosecal en Sisvel. De douane had op verzoek van Sisvel op grond van de AntiPiraterijverordening beslag gelegd op een partij MP4-spelers van het merk ‘Mirage’. Het betrof niet-communautaire goederen die vanuit China naar Brazilië werden getransporteerd met een tussenstop op Schiphol. De Braziliaanse vennootschap Sosecal was de geadresseerde van de goederen. Sisvel had conservatoir beslag tot afgifte doen leggen op de spelers. Sosecal was van mening dat het beslag diende te worden opgeheven, omdat de zending MP4-spelers zich in transito bevond en bestemd was voor doorvervoer naar Zuid-Amerika. De Haagse Voorzieningenrechter nam voorshands aan dat sprake was van octrooiinbreuk. Hij baseerde die conclusie op het feit dat de oude Anti-Piraterijverordening (3295/9412, inmiddels vervangen door Verordening 1383/200313) de juridische fictie bevatte dat namaakgoederen afkomstig van buiten de Europese Unie die in doorvoer zijn in een lidstaat beschouwd moeten worden alsof zij geproduceerd waren in het land waar de goederen in doorvoer zijn (art. 6(2)(b) van de oude Anti-Piraterijverordening) en nergens uit blijkt dat die vervaardigingsfictie thans niet meer geldt. Dit betekent volgens de Voorzieningenrechter dat, indien goederen namaakgoe­ deren zijn volgens de wet van de lidstaat waar zij in doorvoer zijn (alsof zij daar geproduceerd waren), hun doorvoer kan worden aangepakt.14 De Voorzieningenrechter verwijst in dat verband tevens naar het arrest van de Hoge Raad in de zaak Philips/Princo, waarin de Hoge Raad de vervaardigingsfictie aldus toepaste dat sprake was van inbreuk indien de vervaardiging van de producten hier te lande inbreukmakend zou 11 Vzr. Rechtbank Den Haag 18 juli 2008, B9 6499; IEPT 20080718 (Sosecal/Sisvel).

Verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden (PbEG1994, L 341).

12

Verordening 1383/2003/EC van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten (PbEG 2003, L196).

13

Zie HvJ EG 6 april 2000, zaak C-383/98, Polo/PT Dwidua, Jur. 2000, p. I-2519. 14

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9

zijn geweest.15 Dat het Hof van Justitie in het arrest Montex/ Diesel tot een ander oordeel was gekomen, kon volgens de Voorzieningenrechter worden teruggevoerd op het feit dat de prejudiciële vragen van het Duitse Bundesgerichtshof geen betrekking hadden op die vervaardigingsfictie, maar uitsluitend op de Merkenrichtlijn en artt. 28-30 EG (de bepalingen inzake het vrije verkeer). 4 De toepassing van Montex/Diesel in andere lidstaten De uitleg die de Haagse Voorzieningenrechter aan het arrest Montex/Diesel geeft wijkt af van de toepassing van het arrest in sommige andere lidstaten van de Europese Unie. In landen als Duitsland, Frankrijk en Italië wordt aan dat arrest de conclusie verbonden dat de merkhouder zich in beginsel niet kan verzetten tegen de zuivere doorvoer door een lidstaat van producten die onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst. - Duitsland In Duitsland wees het Duitse Bundesgerichtshof op 21 maart 2007 in vervolg op het arrest Montex/Diesel een arrest16 waarin werd geoordeeld dat de doorvoer van namaakgoe­deren niet kan worden tegengehouden in Duitsland, onafhankelijk van hun bestemming. - Frankrijk Het Parijse Gerecht van Eerste Aanleg oordeelde op 23 februari 2007 dat het Franse intellectuele eigendomsrecht rechthebbenden niet toestaat op te treden tegen de entreposeur van inbreukmakende producten, tenzij de goederen bestemd zijn voor de Franse markt. De farmaceutische onderne­ming Pfizer had zich in die zaak op het standpunt gesteld dat inbreuk werd gemaakt op haar merkrechten voor VIAGRA, omdat sprake was van namaak. Omdat Pfizer niet had aangetoond dat de producten op de Franse markt zouden worden gebracht, werden de vorderingen van Pfizer afgewezen. Op gelijke wijze oordeelde het Tribunal de Grande Instance van Bobigny bij uitspraak van 5 februari 2008 in de zaak S.A. Parfums Christian Dior tegen Société Internacional de Productos de Belleza17 dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het binnenbrengen binnen de Gemeenschap, onder het douanerechtelijke regime van externe transit, van producten die voorzien zijn van diens merk. Het feit dat de producten namaakgoederen waren, deed daaraan niet af, omdat de doorvoer op zichzelf nog niet het op de markt brengen van die producten impliceerde. Eerder had het Franse Hof van Cassatie al bij arrest van 7 juni 200618 geoordeeld dat het externe douanevervoer via Malta, door Frankrijk, naar het Verenigd Koninkrijk en van daaruit naar de Verenigde Staten niet kan worden gekwalificeerd als het in Frankrijk op de markt brengen van goederen. Het was zelfs niet relevant wat de bestemming was van de goederen, maar uitsluitend wat hun douane­status was (in dit geval T1). 15

HR 19 maart 2004, NJ 2007, 585 (Philips/Princo).

16

Zie BGH 21 maart 2007, ZR 66/04.

Tribunal de Grande Instance de Bobigny 5 februari 2008, zaak 06/11070, S.A. Parfums Christian Dior tegen Société Internacional de Productos de Belleza, n.g.

17

18 Cass. com. 7 juni 2006, n° 04-12274, FP+B, Sté Parfums Christian Dior c/ Stés Smith & Co, Lcd company, Shaneel Entreprises: JurisData n° 2006-033899.

s e p t e m b e r

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

- Italië Op 15 januari 2007 oordeelde de rechtbank Bari in een zaak tussen Philips en Princo dat de rechthebbende (Philips) zich niet tegen de transit van namaakgoederen kan verzetten, tenzij de rechthebbende bewijst dat de producten op de Italiaanse markt worden gebracht.19 De Italiaanse rechter nam daarmee uitdrukkelijk afstand van eerdere rechtspraak20, waarin in soortgelijke gevallen wel was geoordeeld dat sprake is van inbreuk. 5 Wie heeft het bij het juiste eind? Wij betwijfelen of de Haagse Voorzieningenrechter het Europese recht in de zaak Sosecal/Sisvel op juiste wijze heeft toegepast en zijn van mening dat nationale rechters in andere lidstaten, zoals Frankrijk en Italië, het - naar de stand van de huidige regelgeving - bij het juiste eind hebben. a De nieuwe Anti-Piraterijverordening bevat geen vervaardigings­ fictie meer De Haagse Voorzieningenrechter deed zijn uitspraak in de zaak Sosecal/Sisvel volledig steunen op een vervaardigingsfictie die geen deel meer uitmaakt van de thans geldende Anti-Piraterijverordening. In artikel 6(2)(b) van de oude AntiPiraterijverordening was bepaald dat namaakgoederen afkomstig van buiten de EU die in doorvoer zijn in een lidstaat beschouwd moeten worden alsof zij geproduceerd waren in het land waar de goederen in doorvoer zijn. De fictie komt in de nieuwe Anti-Piraterijverordening uitsluitend nog terug in de considerans (§ 8). Hoewel bepalingen in de considerans vaak waardevolle informatie verschaffen over het doel en de strekking van een richtlijn of een verordening, heeft alleen het operationele deel daarvan  rechtsgevolgen.21 De considerans heeft geen bindende rechtskracht en kan het toepassingsbereik van de Anti-Piraterijverordening niet uitbreiden of inperken.22 Een analyse van de reikwijdte van een verordening kan dus niet voorbijgaan aan het operatieve gedeelte van die verordening, en slechts worden gegrond op een overweging in de preambule (zoals de Haagse Voorzieningenrechter in de zaak Sosecal heeft gedaan).23 Zelfs als er van zou moeten worden uitgegaan dat de nieuwe Anti-Piraterijverordening nog wel de vervaardigingsfictie uit de oude Anti-Piraterij Verordening bevat, zou die fictie naar onze mening niet van invloed moeten zijn geweest voor de uitkomst van het geschil tussen Sosecal en Sisvel (zie hierna b en c).

Tribunale di Bari 18 januari 2007, Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Princo Corporation Ltd., Il Diritto Industriale 2007, p. 413 e.v.

19

Sisvel had gewezen op twee uitspraken van de rechtbank Bari in oktober 2005 en januari 2006 (zie r.o. 4.8 van het vonnis Sosecal/ Sisvel).

20

Zie o.m. HvJ EG 15 juni 2000, zaken C-418/97 en C-419/97, ARCO, Jur. 2000, p. I-4475.

21

HvJ EG 13 juli 1989, zaak 215/88, Casa Fleischhandels GmbH, Jur. 1989, Jur. p. 2789, r.o. 31; HvJ EG 19 november 1998, zaak C-162/97, Nilsson, Jur. 1998, p. I-7477, r.o. 54; HvJ EG 1 april 2008, zaak C-267/06, Maruko, Jur. 2008, p. I-1757. Vgl. O. Schmutzer, ‘Montex: is transitohandel ongrijpbaar geworden?’, IER 2007, p. 292.

22

Vgl. J.K. van Hezewijk, ‘Montex and Rolex - Irreconcilable Differences? A Call for a Better Definition of Counterfeit Goods’, IIC 2008, p. 775

23

E I G E N D O M

3 0 3

b Het Hof van Justitie EG duidt de Anti-Piraterijverordening in Montex/Diesel duidelijk aan als rechtskader Hiervoor zetten wij al uiteen dat de uitleg van het Hof van Justitie in Montex/Diesel volgens de Haagse Voorzieningenrechter kon worden teruggevoerd op het feit dat de prejudiciële vragen van het Duitse Bundesgerichtshof geen betrekking hadden op de Anti-Piraterijverordening en de daarvan nog deel uitmakende vervaardigingsfictie, maar uitsluitend op de Merkenrichtlijn en de artikelen 28-30 EG. Daarmee miskent de Haagse Voorzieningenrechter dat het Hof van Justitie EG in Montex/Diesel de Anti-Piraterijverordening nadrukkelijk als rechtskader aanduidt (zie r.o. 4, 5, 6, 35, 36, 37, 38, 39, 40) en dus voor zijn beslissing in beeld heeft. Indien het Hof van Justitie EG van mening was geweest dat de Duitse rechter de verkeerde vragen had gesteld en dat de materiële uitkomst van het geschil anders was geweest bij de juiste vragen, zou het Hof van Justitie de fictie naar alle waarschijnlijkheid eigener beweging hebben toegepast of in ieder geval niet hebben nagelaten de fictie te noemen (dat geldt al helemaal voor de Advocaat-Generaal die de materie op grondige wijze en in een brede context pleegt te analyseren).24 Het Hof van Justitie EG is bij de uitleg van het communautaire recht immers niet gebonden door een ‘gesloten grievenstelsel’.25 De reden dat het Hof van Justitie de vervaardigingsfictie niet heeft genoemd is waarschijnlijk dat het Hof aan die fictie niet meer belang toekende dan een aanwijzing aan de nationale rechter dat de inbreukvraag (en de vraag of sprake is van namaak of piraterij) dient te worden beoordeeld aan de hand van het recht van de lidstaat van doorvoer en niet aan de hand van andere criteria dan de criteria die zouden gelden als sprake zou zijn van in die lidstaat vervaardigde producten (zie hierna onder c).26 Zelfs als aan de fictie een verdergaande betekenis moet worden toegedicht, is die alleen van invloed op de reikwijdte van gevallen waarin douaneautoriteiten kunnen optreden: dat blijkt niet alleen duidelijk uit de titel van de AntiPiraterijverordening (‘Verordening inzake het optreden van de douaneautoriteiten’, ook wel kortheidshalve aangeduid als de ‘Douaneverordening’), maar ook uit de considerans (§§ 3-7) en de operationele bepalingen (bv. art. 1: ‘Deze verorde­ Dat maakt naar onze mening ook de visie van Hezewijk (J.K. van Hezewijk, ‘Montex and Rolex - Irreconcilable Differences? A Call for a Better Definition of Counterfeit Goods’, IIC 2008, p. 775 e.v.) onaannemelijk. Hij stelt zich op het standpunt (p. 784) dat de uitkomst van Montex bepaald is door het feit dat het Hof van Justitie de producten in de zaak Montex niet heeft behandeld als ‘door namaak of piraterij verkregen goederen’ in de zin van art. 51 TRIPs of art. 2 (oude) APV en wijt dat aan het feit dat de vragen van het Duitse Bundesgerichtshof uitsluitend betrekking hadden op ‘goederen met een teken’ (zie het arrest Montex, r.o. 14). Uit de beschreven casuspositie (het vervoer van jeansbroeken met een identiek teken) bleek echter duidelijk dat sprake was van namaak in de zin van art. 2 APV (‘goederen (…) waarop zonder toestemming een fabrieks- of handelsmerk is aangebracht dat identiek is aan een voor eenzelfde soort goederen naar behoren geregistreerd fabrieks- of handelsmerk’ etc.) en de Anti-Piraterijverordening wordt in het arrest Montex ook duidelijk als juridisch kader aangeduid.

24

HvJ EG 25 januari 2007, zaak C‑321/03, Dyson/Registrar of Trade Marks, Jur. 2007, p. I-00687.

25

De conclusie van A-G Maduro voorafgaand aan het Montex-arrest biedt ook steun aan die opvatting. Maduro bracht in zijn Conclusie tot uitdrukking dat Verordening 3295/94 los staat van de beoordeling, op basis van het merkenrecht, of sprake is van schending van merkrechten van de rechthebbende. Zie Conclusie A-G Maduro, §§ 32 e.v.

26

3 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

ning stelt de voorwaarden vast waaronder de douane kan optreden (…)’). Er wordt in die verordening nergens voorzien in een uitbreiding van de rechten van de houder van het intellectuele eigendomsrecht. Die kan uitsluitend rechten ontlenen aan het materiële intellectuele eigendomsrecht. c De Anti-Piraterijverordening is een procedureverordening die houders van intellectuele rechten geen extra rechten geeft De Haagse Voorzieningenrechter overweegt in de zaak Sosecal/ Sisvel terecht dat de Anti-Piraterijverordening de inbreukcriteria niet uitbreidt (r.o. 4.10). Dat is in lijn met de overweging van het Hof van Justitie in r.o. 40 van het arrest Montex dat ‘(...) geen van de bepalingen van verordening nr. 3295/94 een nieuw criterium invoert om na te gaan of er sprake is van een inbreuk op het merkenrecht of om vast te stellen of het een gebruik van het merk betreft dat kan worden verboden omdat het inbreuk maakt op een ­recht.’ De vraag of al dan niet sprake is van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht dient derhalve enkel en alleen op basis van het materiële intellectuele eigendomsrecht (voor het merkenrecht de Merkenrichtlijn27 en voor het octrooirecht de Rijksoctrooiwet 1995) en zonder hulp van eventuele ficties uit de Anti-Piraterijverordening te worden vastgesteld.28 Hoewel de Haagse Voorzieningenrechter onderkent dat de octrooihouder onder de gegeven omstandigheden niet op grond van de Rijksoctrooiwet kon optreden tegen namaak, is daarmee volgens de rechter niet gezegd dat niet ‘op grond van de Anti-Piraterijverordening kan worden opgetreden tegen nagemaakte producten’. Daarmee kent de Voorzieningenrechter ons inziens een te grote betekenis toe aan de Anti-Piraterijverordening. Die verordening is een procedurele verordening die de douane de bevoegdheid geeft bepaalde zendingen tegen te houden en de houder van de intellectuele eigendomsrechten in de gelegenheid te stellen zelf op te treden op basis van het gemene intellectuele eigendomsrecht. De Anti-Piraterijverordening roept zelf geen nieuwe rechten in het leven voor de houder van het intellectuele eigendomsrecht.29 Het zou vanuit rechts­ systematisch oogpunt ook enigszins merkwaardig zijn dat die houder zich kan verzetten tegen zuivere transitohandel van niet-communautaire producten, terwijl hij daardoor niet in zijn rechten wordt geschaad (het specifieke voorwerp van zijn merkrecht wordt door die loutere doorvoer immers niet aangetast, vgl. de arresten Class, Montex en Rioglass).

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9

export, transit or transhipment”.30 Wij delen de mening van de Haagse rechter dat het Hof van Justitie in het arrest Montex/ Diesel geen afstand heeft genomen van eerdere jurisprudentie en de bevoegdheden van de douane ook niet heeft beperkt. De Haagse rechter past die rechtspraak ons inziens echter niet op juiste wijze toe door ten onrechte geen onderscheid te maken tussen de publieke bevoegdheden van de nationale autoriteiten (aan de orde in Rolex en Polo/Lauren) en de private rechten van de houder van het intellectuele eigendomsrecht (aan de orde in Rioglass en Montex). In de zaak Polo/Lauren31 oordeelde het Hof van Justitie dat de douaneautoriteiten van de lidstaten mogen optreden tegen het externe douanevervoer van namaakproducten.32 Het Hof benadrukte in het arrest Polo/Lauren tevens dat extern douanevervoer van niet-communautaire goederen niet een activiteit is die niets van doen heeft met de interne markt, aangezien bij doorvoer het risico aanwezig is dat deze rechtstreekse gevolgen voor de interne markt zal hebben omdat het gevaar bestaat dat de goederen illegaal op de Gemeen­ schapsmarkt terechtkomen.33 Voor het douaneoptreden op basis van de Anti-Piraterijverordening hanteert het Hof van Justitie derhalve een andere maatstaf dan voor de beoordeling van de vraag of de merkhouder zich op merkinbreuk kan beroepen (in de arresten Class International en Montex achtte het Hof het enkele gevaar dat de goederen illegaal op de interne markt terecht zouden komen immers juist onvoldoende om tot merkinbreuk te kunnen concluderen).34 Anders dan in het vonnis van de Haagse rechtbank in Sosecal/Sisvel wordt gesuggereerd, staat het arrest Montex ook niet op gespannen voet met het de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Rolex. Het Hof van Justitie overwoog in die strafzaak dat de (oude) Anti-Piratijverordening voorschrijft dat de enkele doorvoer van nagemaakte goederen wordt verboden en strafbaar wordt gesteld.35 Het Hof heeft in zijn arrest het oog op publiekrechtelijke instrumenten tegen de doorvoer van nagemaakte merkgoederen. Er wordt in het arrest Rolex36 niets gesteld ten aan30 Zie Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on a Customs response to latest trends in counter­feiting and piracy, d.d. 11 oktober 2005 (COM(2005) 479 final), door de Voorzieningenrechter aangehaald in r.o. 4.11.

HvJ EG 6 april 2000, zaak C-383/98, Polo/PT Dwidua, Jur. 2000, p. I-2519.

31

De Haagse Voorzieningenrechter motiveert zijn uitspraak in de zaak Sosecal verder onder meer met de overweging dat het Hof van Justitie geen indicatie heeft gegeven dat het met zijn arrest afbreuk heeft willen doen aan diens eerdere jurisprudentie (de rechter noemt de uitspraken inzake Rolex en Polo/Lauren, zie r.o. 4.10 van het vonnis) en aan de visie van de Commissie dat de douane op grond van de AntiPiraterijverordening “can stop suspected fakes during import, 27 De destijds geldende Richtlijn is inmiddels vervangen door Richtlijn 2008/95/EG, PbEG 2008 L 299/25.

In de Anti-Piraterijverordening is expliciet bepaald dat deze van toepassing is wanneer de douane nagemaakte of door piraterij verkregen goederen aantreft bij een controle op goederen die onder een schorsingsregeling zijn geplaatst als bedoeld in het communautaire douanewetboek (en daaronder vallen tevens de regelingen van extern douanevervoer en douane-entrepot). Zie art. 1 lid 1 sub a tweede streepje APV (nieuw); vgl. §§ 3 en 4 van de considerans bij de APV.

32

33 Zie ook HvJ EG 7 januari 2004, zaak C-60/02, Rolex, IER 2004, 30, in welk arrest werd bevestigd dat de Anti-Piraterijverordening van toepassing is op zuivere doorvoer tussen twee niet-Gemeenschapslanden.

Het fysiek binnenbrengen van de goederen is immers onvoldoende om tot merkenrechtelijk gebruik te kunnen komen. Volgens het Hof van Justitie veronderstelt het “invoeren” in merkenrechtelijke zin een binnenbrengen van de goederen binnen de Gemeenschap met als doel ze daar in de handel te brengen (vgl. het arrest Class International).

28 Dat de fictie van vervaardiging uit de oude AntiPiraterijverordening geen implicaties heeft voor de rechten van de houder van het intellectuele eigendomsrecht blijkt tevens uit r.o. 34 van het arrest Montex, waarin het Hof overweegt dat de rechtmatigheid of onrechtmatigheid van de vervaardiging van de betrokken waren in dat opzicht irrelevant is.

34

Vgl. S. Klopschinski, ‘Markenverletzung im Transit’, European Law Reporter 2006, p. 507.

35

Zie r.o. 58.

36

HvJ EG 7 januari 2004, zaak C-60/02, Rolex, IER 2004, 30.

29

s e p t e m b e r

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

zien van de (privaatrechtelijke) rechten van de merkhou­der om tegen de doorvoer op te treden. Na Class International en Montex - waarin wél de omvang van de rechten van de merkhouder centraal stond - is duidelijk dat de merkhouder in beginsel niet het recht heeft zich tegen zuivere doorvoer te verzetten, omdat het specifieke voorwerp van zijn merkrecht door die doorvoer niet wordt geschaad.37 Anders dan de Haagse Voorzieningenrechter aannam, verlangde Sosecal van de rechter derhalve niet dat hij “van een vaste lijn in de rechtspraak zou afwijken” (zie r.o. 4.13). Sosecal vroeg om niets anders dan een consequente toepassing van de jurisprudentie van het Hof van Justitie door in de procedurele bepalingen van de Anti-Piraterijverordening geen uitbreiding van de materiële rechten van de houder van de intellectuele eigendomsrechten te lezen. Voor zover de Haagse Voorzieningenrechter met diens verwijzing naar “een vaste lijn in de rechtspraak” 38 mede het oog had op het arrest van de Hoge Raad in de zaak Princo/Philips, heeft hij ons inziens miskend dat die rechtspraak inmiddels is achterhaald door het Montex-arrest.39 De Haagse Voorzieningenrechter onderbouwt zijn beslissing tenslotte met de opmerking dat het octrooirecht meestal civielrechtelijk wordt gehandhaafd. Dat is inderdaad het geval: de douane treedt normaliter faciliterend op door namaakgoe­deren aan te houden en de rechthebbende daarop de gelegenheid te bieden civielrechtelijk op te treden. Nu civielrechtelijk optreden bij zuivere transitohandel niet mogelijk is behoudens uitzonderlijke omstandigheden (Montex/ Diesel), is in zoverre een lacune ontstaan dat door houders van intellectuele eigendomsrechten niet meer kan worden opgetreden tegen het feitelijk invoeren, doorvoeren en uitvoeren van merkproducten, terwijl voor het arrest Montex/Diesel vaak werd aangenomen dat dat wel mogelijk was. Dat betekent niet dat het de nationale rechter vrijstaat de houder van de intellectuele rechten toch allerlei rechten toe te (blijven) kennen waarvoor noch het materiële intellectuele eigendomsrecht, noch de Anti-Piraterijverordening een juridische grondslag 37 Het strikte onderscheid dat het Hof van Justitie maakt tussen pu­ bliekrechtelijk optreden op basis van de Anti-Piraterijverordening enerzijds en optreden door de merkhouder op basis van de Merkenrichtlijn anderzijds, kan worden teruggevoerd op de verschillende grondslagen van de geldende regelgeving. De AntiPiraterijverordening is gegrond op artikel 133 EG (de bestrijding van namaak en piraterij maakt onderdeel van de gemeenschappelijke handelspolitiek (een publiek belang)), terwijl de Merkenrichtlijn strekt tot bescherming van de private belangen van de individuele merkhouder door de bescherming van het specifieke voorwerp van diens merkrechten. 38

De Voorzieningenrechter verwijst daarnaar in r.o. 4.6.

Zie ook O. Schmutzer, ‘Montex: is transitohandel ongrijpbaar geworden?’, IER 2007, p. 293. Vgl. J.L.R.A. Huydecoper, ‘Welke kant gaat het met het IE-recht op (en waar zijn we nu)?’, WPNR (2008) 6749, p. 273, waar in voetnoot 37 wordt opgemerkt dat uit Montex en voorafgaande beslissingen blijkt dat de EG-regelgeving geen optreden mogelijk maakt tegen ‘doorvoer’ van zonder toestemming van de merkhouder gemerkte waren als die waren met inachtne­ming van de douaneregeling zijn aan te merken als niet binnen de EG in het verkeer gebracht (of: in het verkeer te brengen). Vgl. ook G. van der Wal en F.Y. van Schaik, ‘Zet het arrest Montex/Diesel de deur open voor een ongebreidelde transitohandel van nagemaakte merkgoederen? Of toch niet...’ 2007, B9 3000, p. 4. 39

E I G E N D O M

3 0 5

biedt. Wij delen de mening van Schmutzer dat de wetgever in actie zou moeten komen als deze situatie onwenselijk wordt geacht.40 Naar de huidige stand van de regelgeving kan door houders van intellectuele eigendomsrechten op geen enkele basis worden opgetreden tegen de zuivere doorvoer van nietcommunautaire producten. Hoewel velen de uitspraak in de zaak Montex/Diesel onbevredigend vinden en er - zoals de Haagse Voorzieningenrechter - omheen proberen te manoeuvreren om de houder van intellectuele eigendomsrechten een betere bescherming te bieden, dient niet uit het oog te worden verloren dat er ook goede redenen zijn voor een’ transitvriendelijk’ beleid. Bedrijven laten hun goederen immers vaak de hele wereld over verschepen en het zou van hen veel vergen om per transitland kostbaar en tijdrovend onderzoek naar intellectuele eigendomsrechten te (laten) verrichten, terwijl zij helemaal niet voornemens zijn de producten in die landen in de handel te brengen. Als bedrijven binnen de Europese Unie het risico lopen dat hun bij zuivere doorvoer inbreuk kan worden verweten, zullen zij hun vervoer in het vervolg bij voorkeur via andere landen laten verlopen. Dat is niet alleen onwenselijk voor tal van Europese sectoren (havens, scheepvaart, opslag en vervoer), maar kan - bezien vanuit het private belang van de houder van ‘Europese’ intellectuele eigendomsrechten ook niet goed worden gerechtvaardigd omdat in geen van de lidstaten van de Europese Unie gebruik wordt gemaakt van het merk in het economische verkeer en het specifieke voorwerp van het intellectuele eigendomsrecht dus niet wordt aangetast. Bij menigeen bestaat het gevoel dat het hek van de dam is, zodra ‘namaakgoederen’ zich fysiek op het Europese grondgebied bevinden omdat ze dan betrekkelijk eenvoudig in het vrije verkeer kunnen worden gebracht. Zo makkelijk gaat dat echter niet, omdat transitgoederen uitsluitend onder douane-verzegeling over het grondgebied van de Gemeenschap mogen worden vervoerd en in bepaalde daarvoor bestemde douane-entrepots kunnen worden opgeslagen. Vanaf het ogenblik dat de goederen in de Gemeenschap worden binnengebracht blijven zij onder douanetoezicht totdat zij het grondgebied van de Gemeenschap verlaten. Dit is geregeld in het Communautair Douanewetboek.41 De douaneautoriteiten kunnen precies nagaan waar de goederen zich bevinden en er moet ook een borg worden gesteld om te voorkomen dat de producten in het vrije economische verkeer worden gebracht. De douane controleert bij het verlaten van het Europese grondgebied of de zegels niet zijn verbroken. De vrees dat de goederen met transitstatus toch binnen de Gemeenschap in de handel worden gebracht, is veelal dus ongegrond. Bij concrete aanknopingspunten dat de onder een douanerechtelijke schorsingsregeling geplaatste goederen wel binnen de Gemeenschap in het vrije verkeer zullen worden gebracht, kan bovendien een beroep worden gedaan op de in Class International en Montex/Diesel geformuleerde uitzondering

O. Schmutzer, ‘Montex: is transitohandel ongrijpbaar geworden?’, IER 2007, p. 292.

40

41 Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PbEG 1992, L 302, p. 1). Zie hierover uitgebreid C. De Meyer & C. Gommers, ‘Het Montex-arrest van het Hof van Justitie: een gemiste kans?’, I.R. D.I. 2006, p. 391.

3 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

(indien ten aanzien van die waren een handeling wordt verricht die nood­zakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht, kan daartegen wel worden opgetreden door de houder van het intellectuele eigendomsrecht). Daarmee is bewust een balans gecreëerd tussen de belangen van de vrije handel enerzijds en die van de bescherming van intellectuele eigendom anderzijds. 6 Tot besluit Het Haagse vonnis in de zaak Sosecal v. Sisvel is door houders van intellectuele eigendomsrechten begrijpelijkerwijs verwelkomd, omdat de werking van het Montex-arrest in die zaak wordt beperkt en de vervaardigingsfictie uit de oude Anti-Piraterijverordening nieuw leven wordt ingeblazen. Ondanks het enthousiasme over de (niet-)toepassing van het arrest Montex/Diesel door de Haagse Voorzieningenrechter, lijkt de uitspraak ons bij de huidige stand van de Europese regel-geving en rechtspraak niet juist. Indien niet-communautaire namaakgoederen in het land van bestemming (het land waar zij in het vrije verkeer zullen worden gebracht) geen bescherming genieten, kan de houder van het intellectuele eigendomsrecht slechts in uitzonderlijke omstandigheden tegen de enkele doorvoer van die goederen binnen de Gemeenschap optreden, namelijk uitsluitend indien een derde ten aanzien van die waren een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht. Zolang diens rechten niet worden geschonden, valt niet in te zien waarom de

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9

houder van het intellectuele eigendomsrecht toch in het geweer zou moeten kunnen komen tegen de zuivere transitohandel van niet-communautaire goederen.42 Dat recht kan hij in ieder geval niet aan de Anti-Piraterijverordening ontlenen. In de zaak Sosecal v. Sisvel is hoger beroep ingesteld, dus mogelijk worden de zeilen nog bijgesteld. Bij twijfel over een juiste toepassing van het arrest Montex/Diesel en de vraag of de vervaardigingsfictie (nog) een rol speelt en zo ja, welke dat daarover gerede twijfel bestaat blijkt wel uit de discussie in literatuur43 en de tegenstrijdige opvattingen van nationale rechters44 -, ligt het in de rede prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie. Wij wachten de ontwikkelingen met veel interesse af.

In gelijke zin O. Schmutzer, ‘Montex: is transitohandel ongrijpbaar geworden’, IER 2007, 76, en in zijn naschrift, IER 2008, p. 11. Vgl. ook het commentaar van de Britse IP-log IP Kat (http://ipkitten.blogspot.com)) op het vonnis: ‘The IPKat is surprised at this analysis. It doesn’t accord with his view of the thrust of the ECJ’s decisions in Montex v. Diesel and Class v. Colgate, and he wonders if it could survive an appeal.’

42

De Haagse Voorzieningenrechter wijst in het vonnis ook zelf op deze tegengestelde opvattingen (zie voetnoot 8 van het vonnis).

43

44

Zie hiervoor onderdeel 4.

s e p t e m b e r

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

3 0 7

J U R I S P R U D E N T I E Nr. 66 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 16 april 2008 (sea bed logging) Mrs. G.R.B. van Peursem, P.W. van Straalen en D. van Oostveen Artikel 84, lid 3 Row 1995 De rechtbank maakt gebruik van haar discretionaire bevoegdheid de hoofdzaak te schorsen totdat in de oppositie in kracht van gewijs­ de is beslist omtrent de geldigheid van octrooi EP 019. Nu geen inbreukvraag speelt en voor EP 019 inmiddels hulpverzoeken zijn ingediend, zodat minstgenomen onzeker is hoe de verlenende instantie in München de conclusies uiteindelijk zal vaststellen, acht de rechtbank het opportuun om de uitkomst van de oppositie tegen het voornaamste octrooi af te wachten. De rechtbank zal het EOB verzoeken de oppositie in eerste en tweede aanleg met voorrang te behandelen. Het argument van eiseres dat zij de markt moet kunnen betreden, is in het licht van haar eigen stellingen dat zij geen inbreuk maakt evenmin van dusdanig gewicht dat niet geschorst zou kunnen worden. Schlumberger Holdings Limited te Road Town/Tortola, Britse Maagdeneilanden, eiseres in conventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mr. P.A.M. Hendrick, mr. R.M. Kleemans en mr. A.F. Kupecz te Amsterdam, tegen Electromagnetic Geoservices A.S. te Trondheim, Noorwegen, gedaagde in conventie, procureur mr. W. Heemskerk, advocaten mr. K.A.J. Bisschop en mr. R.M. van der Velden te Amsterdam. 2 De feiten 2.1 EMGS levert aan de olie-exploratie industrie diensten op het gebied van het detecteren van reservoirs onder de zeebodem. Zij is marktleider op het gebied van de zogenoemde sea bed logging technologie. Dat behelst een specifieke toepas­ sing van controlled source electromagnetic surveying (CSEM), een technologie die effectief is gebleken voor de exploratie van koolwaterstoffen (olie en gas), die zich in lagen onder de zeebodem bevinden, waarbij het kostbare en tijdrovende proefgatboren, teneinde te bezien of een via seismische methoden opgespoord reservoir in een laag olie of gas bevat, danwel slechts water, achterwege kan blijven. EMGS is, voor zover in deze zaak van belang, houdster van drie octrooien die zien op toepassing van CSEM voor directe detectie van koolwaterstofhoudende reservoirs. 2.2 Het eerste octrooi EP 1 256 019 (hierna: EP 019) heeft de breedste strekking, de twee andere octrooien betreffen (relatief geringe) verbeteringen daarvan. EP 019 is op 9 juni 2004 verleend op een aanvrage van 1 februari 2001 onder het inroepen van prioriteit vanaf 2 februari 2000 voor: Method for determining the nature of subterranean reservoirs (in de niet be­ streden Nederlandse vertaling: Werkwijze voor het bepalen van de aard van onderaardse reservoirs). Het heeft onder meer gel­ ding voor Nederland. Tegen deze verlening is tijdig oppositie ingesteld door OHM (23 december 2004) en ExxonMobil Research Company (8 maart 2005). Schlumberger heeft via de weg van art. 105 EOV geïntervenieerd in deze oppositieprocedure. Naar stelling van EMGS is de onderhavige procedure uitsluitend geëntameerd om op de voet van dit artikel

in de oppositieprocedure in München te kunnen interveniëren, hetgeen Schlumberger heeft gedaan op dezelfde dag als het uitbrengen van de dagvaarding in de onderhavige zaak. Deze oppositie is thans aanhangig voor de oppositie afdeling. Hoofdconclusie 1 van EP 019 luidt in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt: 1. A method of performing a survey of subterranean strata in order to search for a hydrocarbon containing subterranean reservoir (35), or to determining the nature of a submarine or subterranean reservoir (35) whose approximate geometry and location are known, which comprises: applying a time varying electromagnetic field to the subterranean strata; detecting the electromagnetic wave field response; ­seeking, in the wave field response, a component representing a refracted wave (43, 43C); and determining the presence and/or nature of any reservoir (35) identified based on the presence or absence of a refracted wave component (43, 43C); in which the transmitted field is in the form of a wave, and in which the distance between the transmitter (37) and a receiver (38) is given by formula 0.5λ ≤ l ≤ 10λ where λ is the wavelength of the transmission through the overburden (34) and l is the distance between the transmitter (37) and the receiver (38). Dat is in de (onbestreden) Nederlandse vertaling: 1. Werkwijze voor het uitvoeren van een onderzoek van onderaardse lagen teneinde te zoeken naar een koolwaterstof bevattend onderaards reservoir (35) of de aard te bepalen van een onderzees of onderaards reservoir (35) waarvan de geometrie en de locatie bij benadering bekend zijn, welke omvat: het toevoeren van een in de tijd variërend elektromagnetisch veld aan de onderaardse lagen; het detecteren van de elektromagnetische-golfveldresponsie; het in de golfveldresponsie zoeken van een component welke een gerefracteerde golf (43, 43C) representeert; en het bepalen van de aanwezigheid en/of de aard van willekeurig welk reservoir (35) dat is geïdentificeerd op basis van de aanwezigheid of afwezigheid van een gerefracteerde- golfcomponent (43, 43C); waarbij het uitgezonden veld de vorm heeft van een golf, en waarbij de afstand tussen de zender (37) en een ontvanger (38) volgt uit de formule 0.5λ ≤ l ≤ 10λ waarin λ de golflengte is van de transmissie door de bovenliggende laag (34) en l de afstand is tussen de zender (37) en de ontvanger (38). Subsidiair verdedigt EMGS (de in de vorm van een hulpverzoek bij antwoord ingediende) conclusie 1 van EP 019 in deze vorm: 1. A method of performing a survey of subterranean strata in order to determine whether a submarine or subterranean reservoir (35), whose approximate geometry and location are known, contains hydrocarbons or water, which method comprises: applying a time varying electromagnetic field to the subterranean strata; detecting the electromagnetic wave field response; seeking, in the wave field response, a component representing a refracted wave (43, 43C), and determining whether the reservoir (35) contains hydrocarbons or water based on the presence or absence of a refracted wave component (43, 43C); in which the transmitted field is in the form of a wave, and in which the distance between the transmitter (37) and a receiver (38) is given by the formula 0.5λ ≤ l ≤ 10λ where λ is the wavelength of the transmission through the overburden (34) and l is the distance between the transmitter (37) and the receiver (38). 2.3 In de stand van de techniek was bekend dat seismische technieken gebruikt kunnen worden om met een zekere mate van nauwkeurigheid de structuur te bepalen van onderaardse en onderzeese lagen (strata). Waar een seismische opname de locatie en vorm van een potentieel reservoir kan openbaren, kan deze opname normaal gesproken echter niet de aard van

3 0 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

de inhoud van het reservoir openbaren. Daartoe is volgens de stand der techniek proefboring noodzakelijk. De kosten daarvan zijn afhankelijk van de bodemgesteldheid en andere condities ter plaatse, maar liggen in de orde van grootte van tientallen miljoenen euro’s per proefboring, terwijl de mate van succes in het algemeen ongeveer 1 op 10 bedraagt. 2.4 De octrooien zijn gebaseerd op het inzicht dat, ofschoon de seismische eigenschappen van met koolwaterstof gevulde strata en met water gevulde strata niet op significante wijze verschillen, hun elektromagnetische weerstanden wel verschillen. Door gebruik te maken van een methode voor elek­ tromagnetische opname, kan gebruik worden gemaakt van bedoelde verschillen en kan de mate van succes bij het voorspellen van de aard van een reservoir zo op significante wijze worden verhoogd. 2.5 Zo is EP 019 gebaseerd op het nuttig gebruik van het feit dat wanneer een elektromagnetisch (EM-)veld wordt toegevoerd aan onderaardse lagen welke een reservoir omvatten, de gedetecteerde golfveldresponsie, naast een directe-golfcomponent en een gereflecteerde-golfcomponent afkomstig uit het reservoir, een ‘gerefracteerde’-golfcomponent vanuit het reservoir zal omvatten. Het reservoir dat koolwaterstof bevat werkt op de een of andere manier als een golfgeleider.1 Dit laat onverlet dat een gerefracteerde golf zich anders gedraagt, afhankelijk van de aard van de laag waarin hij wordt voortgeplant. In het bijzonder zijn de voortplantingsverliezen in koolwaterstof­lagen veel geringer dan in waterdragende lagen terwijl de snelheid van voortplanting veel hoger is. Gelet daarop kan, wanneer een olie- of gasdragend reservoir aanwezig is en een EM-veld wordt aangelegd, een sterke en zich snel voortplantende gerefracteerde golf worden gedetecteerd. Dit kan een aanduiding zijn van de aanwezigheid van het reservoir of van zijn aard indien zijn aanwezigheid reeds bekend is. 2.6 Het tweede octrooi, EP 1 309 887 (hierna: EP 887), is verleend op 31 maart 2004 op een aanvrage van 2 augustus 2001 voor: Method and apparatus for determining the nature of subterranean reservoirs (in de onbestreden vertaling: Werkwijze en inrichting voor het bepalen van de aard van ondergrondse reservoirs) en claimt prioriteit vanaf 14 augustus 2000 en 29 september 2000. Ook dit octrooi is onder meer geldig in Nederland en ook hier voert EMGS subsidiair hulpverzoeken voor de conlcusies aan. In verband met de middels dit vonnis te nemen schorsingsbeslissing wordt weergave van de (hoofd)conclusie(s) thans achterwege gelaten. Schlumberger heeft op 6 juni 2007 oppositie ingesteld tegen dit octrooi, eveneens aanhangig bij de oppositie afdeling. 2.7 EP 887 is gebaseerd op hetzelfde hiervoor bedoelde nuttig gebruik van golfcomponenten bij het opwekken van een EMveld in een laag. In EP 887 wordt evenwel gebruik gemaakt van een elektrische dipoolzender- en ontvangerantenne die met elkaar in lijn liggen en waarbij geleide golfreacties van een eerste (een transversale elektrische) en een tweede mode (een transversale magnetische) met elkaar worden vergeleken. 2.8 Het derde octrooi betreft EP 1 613 982 (hierna: EP 982), verleend op 17 januari 2007 op een aanvrage van 17 maart 2004 onder het inroepen van prioriteit vanaf 17 maart 2003 voor: In de octrooibeschrijving wordt de golf aangeduid als een ‘gerefracteerde golf’, ongeacht het specifieke mechanisme dat daarvoor feitelijk verantwoordelijk is.

1

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9

Method and apparatus for determining the nature of submarine ­reservoirs (Werkwijze en inrichting voor het bepalen van de aard van onderzeese reservoirs), eveneens met gelding voor onder meer Nederland. Ook hiertegen is door Schlumberger oppositie ingesteld, op 6 juni 2007, die aanhangig is bij de oppositie afdeling in München. EMGS verdedigt hier niet langer de conclusies zoals verleend, maar (primair en subsidiair) een tweetal sets conclusies die in de vorm van hulpverzoeken zijn opgevoerd. Ook hiervan blijft weergave vanwege de te nemen schorsingsbeslissing thans achterwege. 2.9 EP 982 betreft een werkwijze voor het bepalen van de aard van een onderaards reservoir, waarvan de geschatte geometrie en locatie bij benadering bekend zijn. De werkwijze voorziet in het toepassen van een in tijd variërend EM-veld op de strata, die het reservoir bevatten, het detecteren van de elektromagnetische golfveldresponsie, het zoeken in de golfveldresponsie naar een component die een gerefracteerde golf representeert vanaf de koolwaterstof laag en het bepalen van het gehalte van het reservoir, gebaseerd op de aan- of afwezigheid van een golfcomponent na refractie en/of na breking door de koolwaterstoflaag. Deze werkwijze wordt in het octrooi gecombineerd met seismische opnamen, waarbij de seismische bron en ontvanger op nagenoeg dezelfde plek staan als de EM veldtransmitter respectievelijk de EM veldontvanger. Aan de hand van een vergelijking van de analyse van de EM golf veld responsie en de seismische responsie wordt een rapport opgemaakt over de aanwezigheid en de aard van de strata. 2.10 Schlumberger houdt zich bezig met exploratie- en productiediensten, alsmede met producten voor olie- en gasbedrijven. Het is ’s werelds grootste dienstverlener in de olie­industrie. 3 Het geschil 3.1 Stellende dat de genoemde octrooien om verscheidene redenen nietig zijn en dat EMGS zich schuldig maakt aan misleidende mededelingen in de zin van artt. 6:162 jo. 6:194 BW, vordert Schlumberger in conventie – samengevat en na vermeerdering van eis – (1) bij wijze van provisioneel vonnis, uitsluitend voor zover de procedure in de hoofdzaak zou worden aangehouden hetgeen zij in de hoofdzaak onder (5) vordert (zie hierna), in de hoofdzaak (2) vernietiging van de Nederlandse delen van EP 019, EP 887 en EP 982, (3) een voorwaardelijke verklaring voor recht van niet-inbreuk indien de rechtbank zou oordelen dat EP 019, EP 887 en/of EP 982 (in gewijzigde vorm) geldig zou(den) zijn, (4) plaatsing van een boodschap omtrent nietigheid en non-inbreuk gedurende 8 weken op de website van EMGS (zonder dwangsom) en (5) een verbod tot het doen van mededelingen aan (potentiële) klanten van Schlumberger met de strekking dat (i) EMGS in 1997 Seabed Logging zou hebben uitgevonden, althans dat zij in 1997 zou hebben uitgevonden dat CSEM gebruikt kan worden voor de detectie van koolwaterstoffen, (ii) EMGS in 1998 haar eerste octrooiaanvrage op het gebied van CSEM voor koolwaterstofdetectie zou hebben ingediend zonder daarbij te vermelden dat zij deze aanvrage inmiddels heeft ingetrokken, (iii) Schlumberger inbreuk zou maken op de octrooiportefeuille van EMGS op het gebied van CSEM voor koolwaterstofdetectie, althans de Nederlandse delen van EP 019, EP 887 en EP 982, op straffe van dwangsommen, (6) kos­ten rechtens conform art. 1019h Rv. 3.2 Schlumberger (lees: EMGS. Red.) voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

s e p t e m b e r

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

4 De beoordeling 4.1 Voorop wordt gesteld dat in deze procedure in de hoofdzaak uitdrukkelijk geen (reconventionele) inbreukvorde­ring voorligt, terwijl in de hoofdzaak de nietigheid van de drie octrooien aan de orde wordt gesteld langs hoofdzakelijk dezelfde lijnen en op basis van dezelfde stukken en argumenten als in de drie aanhangige opposities. EMGS heeft Schlumberger ook niet gesommeerd terzake inbreuk op de octrooien. 4.2 Dat geeft de rechtbank aanleiding gebruik te maken van haar discretionaire bevoegdheid om op de voet van art. 84 lid 3 ROW 1995 de hoofdzaak te schorsen, totdat in de oppositie tegen EP 019 (het ook blijkens de proceshouding van Schlumberger voornaamste octrooi in de aangevallen trits) in kracht van gewijsde is beslist omtrent de geldigheid daarvan. Nu geen inbreukvraag speelt en voor EP 019 inmiddels hulpverzoeken zijn ingediend, zodat thans minstgenomen in enige mate onzeker is hoe de verlenende instantie in München de conclusies uiteindelijk zal vaststellen, acht de rechtbank het opportuun om de uitkomst van de oppositie tegen het voornaamste octrooi af te wachten. Daartoe is mede redengevend dat het wenselijk voorkomt waar mogelijk (en dat is hier vanwege de afwezigheid van een inbreukzaak zonder meer het geval) het risico van (materieel/inhoudelijk) tegenstrijdige uitspraken te vermijden. Aan de tegen schorsing gerichte bezwaren van Schlumberger wordt voorbij gegaan. Daaraan kan deels tegemoet worden gekomen, doordat de rechtbank het EOB zal verzoeken de opppositie tegen EP 019 in eerste en eventuele tweede aanleg met voorrang te behandelen, zodat daarin zo spoedig als daar mogelijk is kan worden beslist. In de praktijk plegen dergelijke verzoeken van nationale rechtbanken door het EOB te worden gehonoreerd. Dat de parallelle procedure in Engeland niet geschorst zal worden, zoals Schlumberger aanvoert – daargelaten of dat juist is – maakt de afweging niet anders. Overigens acht de recht­bank het in dit verband gevoerde argument dat Schlumberger de markt moet kunnen betreden, in het licht van haar eigen uitdrukkelijke stellingen bij dagvaarding dat zij geen inbreuk maakt op de octrooien (vgl. dagvaarding 199 t/m 205 en het voorwaardelijk gevorderde negatief declaratoir), tenslotte evenmin van dusdanig gewicht, dat niet geschorst zou moeten worden in dit geval. 4.3 Vanwege deze schorsingsbeslissing zal elke beslissing op grond van hetgeen door Schlumberger onder (2), (3), (4) en (5) wordt gevorderd worden aangehouden. 4.4 De bij wege van eisvermeerdering ingestelde en met vordering (5) uit de hoofdzaak congruerende provisionele vordering, inhoudende wat Schlumberger noemt: ‘wapper’verboden, zal moeten worden afgewezen. Daartoe is het navolgende redengevend. 4.5 Voor zover de betreffende vordering zich richt tegen de als EP 226 doorgezette PCT-aanvrage, die inmiddels vervallen is (vgl. vordering (5)(ii)), moet dit worden afgewezen omdat, naar EMGS onbestreden heeft gesteld (pleitnota mrs. Bisschop en Van der Velden nr. 10.7), op basis van deze aanvrage elders in de wereld octrooien zijn verleend2. Het is mitsdien juist dat EMGS op basis van deze uit 1998 daterende aanvrage octrooirechten voor haar seabed logging techniek heeft verkregen (alleen niet in Europa). Nog daargelaten of de rechtbank terzake van deze vordering in de hoofdzaak wel bevoegdheid toekomt, kan deze vordering alleen al daarom niet worden toegewezen. 2



Australië, China, Mexico, Rusland en de VS.

E I G E N D O M

3 0 9

4.6 Voor zover het gevorderde verbod zich richt tegen de gehele CSEM octrooiportefeuille ((5)(iii) vóór ‘althans’), is dit alleen al niet toewijsbaar, omdat dit veel te onbepaald en te ruim is. Bovendien voert EMGS terecht aan dat zij Schlumberger (en al helemaal niet de hier bedoelde procespartij, een holding­ maatschappij) niet heeft beticht van octrooiinbreuk, zodat ook daarom dit verbod moet worden afgewezen. Hooguit is sprake van een beschuldiging van octrooiinbreuk aan het adres van een andere tot de Schlumbergergroep behorende vennootschap (Western Geco) en met betrekking tot Brazilië, terzake waarvan deze rechtbank niet bevoegd is. 4.7 Voor zover het een verbod betreft met betrekking tot de door Schlumberger aangevallen drie octrooien ((5)(iii) na ‘althans’), moet dit alleen al – nog afgezien van de vraag of terzake wel bevoegdheid bestaat voor de rechtbank – worden afgewezen, omdat aan de daarvoor in de Nederlandse recht­ spraak gestelde eisen niet is voldaan. Gelet op de laatstelijk in het arrest Stork/Bakels bevestigde leer heeft als hoofdregel te gelden dat een (vooronderzocht) octrooi geldig is, totdat dit wordt herroepen of vernietigd of anderszins vervallen raakt en dat het gedurende de geldigheidstermijn aan de octrooi­ houder vrij staat zich daar jegens derden op te beroepen. Dit is slechts anders, indien de octrooihouder een verwijt te maken valt, bijvoorbeeld dat deze tegen beter weten (van nietigheid) in octrooipretenties handhaaft. Anders dan Schlumberger bepleit, is aan die verzwaarde toets niet voldaan naar het oordeel van de rechtbank. Alleen al het gegeven dat vooraanstaande deskundigen als Constable3, MacGregor4 en Sinha5, zeer goed ingevoerd in de CSEM techniek en (mede) auteurs van ver­scheidene publicaties die Schlumberger in haar nietigheidsargumentatie hanteert, er naar eigen zeggen niet aan gedacht hebben dat deze techniek ook bruikbaar was voor bepaling van de inhoud van reservoirs in plaats van voor enkele dui­ding van de grenzen van die reservoirs, maakt dat EMGS 3 Prod 13 EMGS: In deze peer review van een proefopstelling van sea bed logging in Trondheim begin november 1999 geeft Constable van het Sripps Institute van UC at San Diego, een van de toonaangevende instanties in het academisch-geologische veld, aan dat CSEM op zichzelf niet nieuw is en dat hij er zelf al 16 jaar mee werkt. Maar: The proposed application to direct detection of hydrocarbons is, to the best of my knowledge, novel. Hij zegt hierin tevens : In conclusion, it is my opinion that the proposed method has a reasonable chance of success for sufficiently large targets en hij sluit af met: I wish Statoil (waar de uitvinders thans leidinggevenden van EMGS destijds werkzaam waren, Rb.) every success in its endeavour; it is pleasing to see innovative research coming out of the industry sector.

Prod. 18 EMGS nr. 100: In de opeisingszaak voor de Engelse Comptroller verklaarde zij onder crossexamination dat het gebruik van CSEM voor het rechtstreeks detecteren van olie en gas door sea bed logging voor de oudste prioriteitsdatum niet bij haar was opgekomen.

4

In dezelfde zaak voor de Comptroller, nr. 95, waarin Sinha onder cross-examination heeft toegegeven aanvankelijk zelfs na openbaring van de uitvinding te hebben getwijfeld: This concession was reinforced by Professor Sinha’s acknowledgement that Dr Ellingsrud and Dr Eidesmo (de in de vorige noot bedoelde uitvinders, Rb.) had shown him a slide at the meeting which included the line ‘the proposed parallel/inline antenna configuration is diagnostic for buried layers.’ Indeed, he also said that they had discussed the split (bij aanwezigheid van koolwaterstoffen in een laag wordt een grotere ‘split’ verkregen dan bij afwezigheid daarvan in de laag, Rb.) at some length at the meeting because he wasn’t initially convinced there would be one. Uit nr. 99 blijkt dat Sinha heeft verklaard dat hij in 1998 aan een oliemaatschappij, waarvoor hij consultancy werk deed, verklaarde dat EM niet gebruikt kon worden voor directe koolwaterstofdetectie. 5

3 1 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

mocht en kon menen dat de thans aangevallen drie octrooien geldig zijn. Van een voor EMGS kenbare evident nietige octrooipretentie bedoeld in deze ‘wapper’-rechtspraak is in dat licht geen sprake. Aan de orde is een legitiem geldigheidsgeschil, waarbij EMGS op basis van valide argumenten (en niet tegen beter weten in) verdedigt dat sprake is van (eventueel in gewijzigde vorm) geldige octrooien, waartegenover Schlumberger ongeldigheidsmateriaal inbrengt dat thans ten toets voorligt in München. Zodoende staat het EMGS vrij zich gedurende het onderhavige geldigheidsgeschil jegens derden op haar octrooirechten te beroepen. Dat staat haar vrij, zolang dat geschil niet in voor haar negatieve zin is afgerond, of anderszins bijvoorbeeld zonneklare ongeldigheidsbewijzen boven tafel komen, op grond waarvan moet worden geoordeeld dat EMGS voortgaand exclusieve rechten pretendeert, terwijl zij weet, dan wel ernstig reden heeft om te vermoeden dat die ongeldig zijn. 4.8 Ook acht de rechtbank de suggestie dat EMGS sea bed logging heeft uitgevonden niet onrechtmatig, zodat daarop (5)(i) moet stranden. Bedoeld is dat sea bed logging opgevat als een specifieke CSEM toepassing voor het rechtstreeks detecteren van olie en gas door EMGS voor het eerst is toegepast, hetgeen juist voorkomt. 4.9 Voor een separate kostenveroordeling van de provisionele vordering – zo die al kenbaar is gevorderd door Schlumberger – ziet de rechtbank vanwege de volledige verwevenheid van die vordering met hetgeen in de hoofdzaak sub (5) wordt gevorderd, geen aanleiding. 4.10 Op hetgeen bij wijze van ‘incident’ op de voet van art. 22 Rv door EMGS naar voren is gebracht behoeft hangende de schorsing niet te worden beslist. 4.11 Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9

Nr. 67 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 4 juni 2008 (slow release fluvastatine) Mrs. Chr.A.J.F.M. Hensen, E.F. Brinkman en P.H. Blok Art 75 lid 1 Row 1995 Gezien de verwijzingen naar de mogelijkheid om het natriumzout van fluvastatine vorm te geven in een sustained release formulering moet in ieder geval worden aangenomen dat de gemiddelde vakman op basis daarvan op de prioriteitsdatum tot die uitvinding zonder inventieve denkarbeid zou zijn gekomen. Dat zou naar het oordeel van de rechtbank slechts anders kunnen zijn, indien er sprake is van een vooroordeel dat de gemiddelde vakman daarvan zou weerhouden. De rechtbank stelt in dit verband voorop dat het aan Novartis is om de aanwezigheid van een eventueel vooroordeel voldoende gemotiveerd te stellen en zo nodig te bewijzen, en dat daarbij als maatstaf de volgende criteria gelden: - het moet gaan om opvattingen die in de betrokken vakkringen heersen; - het moet gaan om een algemene, ingewortelde, lang nawerkende, technische ‘Fehlvorstellung’, die de vakman ervan weerhoudt voor­ stellen te doen waarvan de uitvoerbaarheid bij voorbaat voor onmogelijk wordt gehouden; - in de vakwereld moet algemeen de opvatting bestaan dat de weg onbegaanbaar is en geen voordelen biedt; de vakman moet ervan worden weerhouden tegen de opvatting in te handelen; - er is een vooroordeel als de vakman niet eens zou overwegen proeven te doen om vast te stellen of het misschien toch anders is. De redenen die Novartis heeft aangevoerd waarom de gemiddelde vakman natrium fluvastatine niet in een vertraagde afgifte formulering zou brengen, kunnen niet worden aangemerkt als een vooroordeel in hiervoor bedoelde zin.

5 De beslissing De rechtbank in de hoofdzaak 5.1 schorst de zaak totdat in de oppositie tegen EP 1 256 019 in hoogste instantie zal zijn beslist, danwel deze oppositie op andere wijze zal zijn geëindigd; 5.2 verstaat dat zij de bevoegde instanties van het Europees Octrooibureau zal verzoeken de oppositie tegen EP 1 256 019 vanwege deze schorsing in zowel de procedure voor de oppositie afdeling, als in voorkomend geval voor de technische kamer van beroep met voorrang te willen behandelen; 5.3 verwijst de zaak hangende deze schorsing naar de parkeerrol; 5.4 houdt iedere verdere beslissing aan; in de provisionele eis 5.5 wijst de gevorderde provisionele voorzieningen af. Enz.

Actavis BV te Baarn, eiseres, procureur mr. A. Killan, advocaten mrs. A. Killan en H.J.J. Braam te Den Haag, octrooi-gemachtigde dr.ir. H.W. Prins, tegen Novartis AG te Basel, Zwitserland, gedaagde, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. R.E. Ebbink en M.G.R. van Gardingen te Amsterdam, octrooi-gemachtigde ir. K. Bijvank. 2 De feiten 2.1 Novartis is houdster van het Europees octrooi met nummer EP 0 948 320 (B 1) (hierna ook EP 320) met de titel ‘Pharmaceutical compositions for sustained release of the HMG-CoA reductase inhibitor fluvastatin’. EP 320 is aangevraagd op 24 september 1997, onder inroeping van de prioriteitsindiening SE 9603667 van 8 oktober 1996. 2.2 EP 320 telt 11 conclusies. Tegen EP 320 is door Ratiopharm GmbH geopponeerd. Dat heeft ertoe geleid dat conclusie 1 is gewijzigd. Deze conclusie luidt thans (in de Engelse tekst): 1. A sustained-release pharmaceutical composition comprising a water soluble salt of fluvastatin as active ingredient and being selected from the group consisting of matrix formulations, diffusioncontrolled membrane coated formulations; and combinations thereof wherein the sustained release formulation releases the active ingre­ dient over more than 3 hours. Het onderstreepte gedeelte is toegevoegd in de eerste ronde van de oppositieprocedure. Conclusie 2 is ongewijzigd ge-

s e p t e m b e r

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

bleven en betreft het natrium zout. De­ze conclusie luidt als volgt: 2. A pharmaceutical composition according to claim 1 wherein the said water soluble salt of fluvastatin is the sodium salt. De opposant heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling van 20 augustus 2007 dat het octrooi in voormelde aangepaste vorm in stand kan blijven. De octrooi­ houder heeft geen beroep ingesteld zodat de wijziging jegens haar kracht van gewijsde heeft en van voormelde aangepaste conclusies in deze procedure is uit te gaan. 2.3 Novartis brengt sinds 1994 een geneesmiddel op de markt als cholesterolremmer onder de merknaam Lescol. Dit genees­ middel bevat als actieve stof het natriumzout van fluvastatine. Dat is een onmiddellijke afgifte (‘immediate release’) formulering. Lescol wordt aangeboden in tabletten met 20 of 40 mg van de actieve stof fluvastatine natrium. Thans brengt Novartis daarnaast een vertraagde afgifte (sustained release) formulering op de markt, onder de aanduiding Lescol XL. Lescol XL bevat 80 mg actieve stof per formulering. 2.4 Actavis is voornemens in de tweede helft van 2008 met een geneesmiddel op de Nederlandse markt te komen. Dit geneesmiddel bevat als actieve stof het natriumzout van fluvastatine en zal worden voorgeschreven als cholesterolremmer. Novartis meent dat dit geneesmiddel inbreuk maakt op EP 320. 2.5 De stof fluvastatine is eerder geoctrooieerd. Het basisoctrooi waarin fluvastatine werd geoctrooieerd is EP 0 114 027, met de prioriteitsdata 22 november 1982 en 4 november 1983 en met als publicatiedatum 7 juni 1984. 3 Het geschil 3.1 Actavis vordert, uitvoerbaar bij voorraad, de vernietiging door de rechtbank van het Nederlandse deel van EP 320, met veroordeling van Novartis in de volledige kosten van de procedure te vermeerderen met de wettelijk rente daar­over vanaf de dag van vonniswijzing. 3.2 Actavis stelt daartoe dat in de stand van de techniek bekend was dat natriumfluvastatine geschikt is om te worden toegepast in een langdurige afgifte samenstelling zodat het de vinding aan nieuwheid ontbreekt. Subsidiair stelt zij dat de uitvinding voor de hand ligt en dus inventiviteit ontbeert. Meer subsidiair stelt zij dat EP 320 onvoldoende nawerkbaar is. 3.3 Novartis voert verweer waarop hierna zal worden ingegaan. 4 Beoordeling 4.1 Ook volgens Novartis heeft EP 320 betrekking op farmaceutische sa­menstellingen met langdurige afgifte die een in water oplosbaar zout van de HMG-CoA-reductase remmer fluvastatine omvatten, waarbij genoemde samen­stelling gekozen is uit de groep bestaande uit matrixformuleringen (a), door diffusie gecontroleerde met membraan beklede formuleringen (b) en combina­ties daarvan (a+b). EP 320 ziet dan ook op een verbeterde doseringsvorm voor de actieve stof fluvastatine. In de beschrijving van EP 320 worden langdurige afgifte samenstellingen als achtergrond van de uitvinding aangehaald en wordt bevestigd dat matrixformuleringen en door diffusie gecontroleerde, met membraan beklede formuleringen als zodanig goed bekend waren op de prioriteitsdatum. Conclusie 2 ziet in het bijzonder op een vertraagde afgifte formulering voor het natriumzout van fluvastatine.

E I G E N D O M

3 1 1

4.2 Het natrium zout van fluvastatine wordt gekenmerkt door een grote oplosbaarheid. Volgens Novartis voert dat tot een aanmerkelijke problematiek die de gemiddelde vakman ervan zou afhouden deze stof in een langdurige afgifte samenstelling te brengen. De uitvinders van het octrooi hebben dit probleem volgens Novartis overwonnen. In EP 320, paragraaf 0017 wordt dit als volgt onder woorden gebracht: ‘It has surprisingly been found that sustained-release compositions, comprising fluvastatin as a water soluble salt, exhibit particularly favorable release characteristics such as unexpectedly long duration and slow rate of drug release. In the present context, the term “water soluble” should be understood as a solubility of more than 30 mg/ml in water at +37°C.’ Actavis betwist de geldigheid van EP 320 met argumenten die onder meer hiertegen zijn gericht. De rechtbank zal de aangevoerde argumenten hierna beoordelen, maar aanvangen met een uiteenzetting van de technische achtergrond van de uitvinding. Daartoe zullen worden besproken de farmaceutische werking en metabolisatie van de stof fluvastatine; bestaande technieken om een farmaceutisch actieve stof in een vertraagde afgifte formulering te brengen; de redenen om een dergelijke formulering te willen ontwikkelen en de technische bezwaren die bij zodanige ontwikkeling voorzienbaar zijn.1 (…) Inventiviteit 4.25 Actavis vecht uitdrukkelijk de inventiviteit van EP 320 aan. 4.26 Niet in geschil is dat het natriumzout van fluvastatine met zijn werking als cholesterolverlager door de remming van HMG-CoA-reductase als zodanig bekend was op de prioriteitsdatum. Het geschil concentreert zich op de vraag of het voor de gemiddelde vakman voor de hand lag om het natriumzout van fluvastatine op te nemen in een sustained release formulering. 4.27 De rechtbank is met Actavis van oordeel dat de sustained release formulering voor het natriumzout van fluvastatine voor de hand lag op de prioriteitsdatum. Actavis heeft in dit verband gewezen op de volgende documenten uit de stand van de techniek die de gemiddelde vakman – op zijn minst – wijzen op de mogelijkheid van een sustained release formulering voor het natriumzout van fluvastatine. 4.28 Ten eerste wijst Actavis op WO 95/06470 (hierna: WO 470) dat onmiskenbaar mede ziet op het natriumzout van fluvastatine. De verwijzing naar de merknaam LESCOL® bevestigt dit. Omtrent de wijze van toediening van geneesmiddelen met de actieve stof waar WO 470 op ziet – dus ook natrium fluvastatine – wordt in dat document aangegeven: ‘The orally administered medicament may be administered in the form of a time-controlled release vehicle, including diffusion controlled systems, osmotic devices, dissolution controlled matrices and erodible/ degradable matrices.’ (WO 470, pagina 11, regel 7) 4.29 Dat de wijze van toediening ook ziet op vertraagde afgifte formuleringen zoals bedoeld in EP 320 blijkt uit de gegeven voorbeelden welke ook begrepen kunnen worden als verwijzend naar matrix formulations en diffusion-controlled membrane coated formulations. In feite noemt WO 470 op pagina 11, regels 8-10, al de beschikbare bekende technieken om tot De overwegingen 4.4 t/m 4.25 zijn grotendeels ontleend aan de verklaring van prof. Dr. H.W. Frijlink, door Novartis overgelegd als productie 8.

1

3 1 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

een vertraagde afgifte te komen. De rechtbank verwijst naar het overzicht hierboven in de overwegingen 4.19 – 4.22, welk overzicht is ontleend aan de opinie van professor Frijlink. Het enkele feit dat dit document is gericht op de behandeling van de ziekte van Alzheimer zal niet maken dat de gemiddelde vakman deze duidelijke aanwijzing zal missen, nu het op de prioriteitsdatum welbekend was dat fluvastatine evenzeer voor de verlaging van cholesterol ingezet kan worden. 4.30 Ten tweede heeft Actavis een beroep gedaan op US 4,739,073 (hierna ook US 073). Dit octrooi heeft de titel ‘Intermediates in the Synthesis of Indole Analogs of Mevalonolactone and Derivates thereof’. Dit octrooi, dat is aangevraagd op 4 maart 1985, ziet op de synthese van stoffen zoals fluvastatine. Actavis doet een beroep op US 073 vanwege het daarin op­ genomen voorbeeld 8 dat natrium fluvastatine betreft. Met betrekking tot dat voorbeeld is in US 073 (kolom 34, regels 3341) het volgende opgenomen: ‘For the compound of Example 8. the oral daily dosage is indicated to be 0.01-10 mg./kg. body weight, preferably 0.1-5 mg./kg. body weight, or, for most larger primates, it is indicated to be 0.1-140 mg. and pre­ ferably 1.5-10 mg. The daily dosage is usually divided into two to four equal portions or adminis­tered in sustained release form. A typical oral dosage of the compound of Exam­ple 8 is indicated to be 1 mg.2 three times a day.’ 4.31 Voor zover de voornoemde verwijzingen naar de moge­ lijkheid om het natriumzout van fluvastatine vorm te geven in een sustaine release formulering niet reeds meebrengen dat EP 320 nietig is omdat de uitvinding waarvoor het is verleend, niet nieuw is, moet gelet op die verwijzingen in ieder geval worden aangenomen dat de gemiddelde vakman op basis daarvan op de prioriteitsda­tum tot die uitvinding zonder inventieve denkarbeid zou zijn gekomen. Dat zou naar het oordeel van de rechtbank slechts anders kunnen zijn, indien er sprake is van een vooroordeel dat de gemiddelde vakman daarvan zou weerhouden. 4.32 De rechtbank stelt in dit verband voorop dat het aan Novartis is om de aanwezigheid van een eventueel vooroordeel voldoende gemotiveerd te stellen, en zo nodig te bewij­ zen, en dat daarbij als maatstaf de volgende criteria gelden: – het moet gaan om opvattingen die in de betrokken vakkringen heersen; – het moet gaan om een algemene, ingewortelde, lang nawerkende, technische ‘Fehlvorstellung’, die de vakman ervan weerhoudt voor­stellen te doen waarvan de uitvoerbaarheid bij voorbaat voor onmo­gelijk wordt gehouden; – in de vakwereld moet algemeen de opvatting bestaan dat de weg onbegaanbaar is en geen voordelen biedt; de vakman moet ervan worden weerhouden tegen de opvatting in te handelen; – er is een vooroordeel als de vakman niet eens zou overwegen proeven te doen om vast te stellen of het misschien toch anders is. 4.33 Zoals hierna zal worden toegelicht kunnen de redenen die Novartis heeft aangevoerd waarom de gemiddelde vakman natrium fluvastatine niet in een vertraagde afgifte formulering zou brengen, niet worden aangemerkt als een vooroordeel in hiervoor bedoelde zin. Novartis noemt in deze procedure drie gronden, te weten de zeer korte halfwaarde tijd, het extensieve first-pass meta­bolisme, en de hoge oplosbaarheid. Terzijde

2

Dat wil zegen per ‘kg. body weight’

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9

noemt Novartis ook nog de hogere productiekosten als een grond die de vakman zo van de uitvinding zou wegleiden. Korte halfwaarde tijd 4.34 Novartis stelt dat de halfwaarde tijd van fluvastatine zeer kort is en dat stoffen met een korte halfwaarde tijd in het algemeen ‘poor candidates’ zijn voor for sustained release preparations. Hiermee is naar oordeel van de recht­bank niet gezegd dat een stof met een korte halfwaardetijd door de gemiddelde vakman ook als kandidaat zal worden uitgesloten. De door Novartis aangehaal­de literatuur leert geenszins dat een vertraagde afgifte formulering wordt uitge­sloten bij een korte halfwaarde tijd. De stof is een poor candidate maar geen uit te sluiten kandidaat. 4.35 Daar komt bij dat een korte halfwaarde tijd van de actieve stof op zich juist ook weer een drijfveer kan zijn om te besluiten tot een vertraagde afgifte formulering. In Banker en Rhodes, Modern Pharmaceutics (1990), p. 639, wordt een en ander als volgt beschreven: ‘Therapeutic compounds with short half-lives are excellent candidates for sus­tained release preparations since this can reduce dosing frequency and hopefully increase patient compliance. There is, however, a limit to this approach. Drugs with very short half-lives will require excessively large amounts of drug in each dosage unit to maintain sustained effects. The large amount of drug required to create a prohibitive situation, forcing the dosage form itself to become too large to be administered. In general, drugs with half-lives shorter than 2 hr, such as furosemide or levodopa, are poor candidates for ­sustained release preparations.’ 4.36 De door Novartis genoemde literatuur maakt niet inzichtelijk of de genoemde bezwaren gelijkelijk gelden voor stoffen die in de lever werken en worden afgebroken en voor stoffen die na opname in de systemische circulatie elders werken. De door Banker en Rhodes genoemde voorbeelden, furosemide en levodopa, zijn stoffen die in de nieren respectievelijk hersenen hun werking moeten hebben. 4.37 Wat betreft fluvastatine merkt de rechtbank de korte halfwaarde tijd en het hierna te bespreken extensief first-pass metabolisme aan als loten van de zelfde stam. De korte halfwaarde tijd van fluvastatine is het rechtstreekse gevolg van het extensieve first-pass metabolisme, zodat deze argumenten in elkaar opgaan. 4.38 Daarnaast zou de gemiddelde vakman begrijpen dat hij niet behoefde te zoeken naar een formulering die zou leiden tot een bepaalde en voortdurende concentratie van de stof in de systemische circulatie maar dat hij niet meer behoefde te bereiken dan een bepaald en voortdurend aanbod van de actieve stof in de lever. Die vakman zou ook begrijpen dat het pro-bleem niet zo groot was als door Novartis geschetst. De gemiddelde vakman was immers ook bekend met het onder 4.14 beschreven verschijnsel dat de verlaging van de cholesterol-spiegel het meest effectief is bij inname in de avond. Er is kennelijk sprake van een bioritme waardoor de cholesterolvorming voornamelijk gedurende de nachtrust plaatsvindt. Dat betekent dat de gemiddelde vakman wist dat hij niet behoefde te zoeken naar een formulering die gedurende 24 uur een bepaald aanbod van actieve stof zou doen voortduren,maar dat voldoende was de aanvoer gedurende enige uren in de nacht te controleren, bijvoorbeeld meer dan drie uur overeenkomstig conclusie 1 van EP 320.

s e p t e m b e r

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Extensief first-pass metabolisme 4.39 Hierboven heeft de rechtbank al opgemerkt dat het extensieve first pass metabolisme en de korte halfwaarde tijd loten van dezelfde stam zijn. Omdat de korte halfwaarde tijd in het geval van fluvastatine wordt verklaard door het ex­tensieve first pass metabolisme, is het vooral deze loot die aandacht verdient. Het exposé van professor Frijlink leert immers dat er bij deze stof sprake is van een massale afbraak bij de first-pass van de lever. Het is bij de eerste passage van de lever, onmiddellijk na opname in het darmstelsel, dat de toegediende hoeveelheid fluvastatine voor meer dan de helft (70 – 80 %, vergelijk hierboven 4.12) wordt gemetaboliseerd in afbraak-producten. 4.40 Zonder meer valt niet goed in te zien waarom een extensief first-pass metabolisme de gemiddelde vakman zou wegleiden van een vertraagde afgifte formulering. Onder 4.15 is weergegeven hoe professor Frijlink constateert dat het probleem van de extensieve first-pass metabolisatie van flu­ vastatine eigen is aan die stof. Fluvastatine is de enige statine die in de lever extensief wordt gemetaboliseerd in inactieve metabolieten. Dit is een onwenselijke eigenschap en in die zin een probleem. Novartis heeft onvoldoende toegelicht waarom de gemiddelde vakman niet zou verwachten dat hij de effectiviteit van deze matig actieve stof zou kunnen verbeteren door te zorgen voor een voortdurende aanvoer en inte­ gendeel daartegen een vooroordeel zou hebben. De geciteerde literatuur is hiertoe onvoldoende en sluit niet uit dat dit met name een probleem is, indien beoogd wordt dat het genees­ middel zijn werking systemisch, buiten de lever, uitoefent. In dat geval kan een enkelvoudige dosering het voordeel heb­ ben dat gedurende een korte termijn zoveel van de stof wordt aangeboden dat de afbraakenzymen in verzadiging raken waardoor een aanmerkelijk deel van de stof wordt doorgelaten. Fluvastatine dient echter zijn werking nu juist op de plek waar het tegelijkertijd wordt afgebroken te hebben, te weten in de lever. 4.41 Ditzelfde mechanisme wat een nadeel is voor een stof die zijn werkzaamheid buiten de lever uitoefent, maakt een vertraagde formulering juist voordelig indien de stof in de lever werkzaam is en daar ook wordt gemetaboliseerd. De gemiddelde vakman zal immers begrijpen dat hij daardoor het door Tse e.a. beschreven nadeel (vergelijk 4.12) zou kunnen vermij­ den. Tse wijst immers op het effect dat een verhoogde dosering (de rechtbank begrijpt in immediate release formulation) leidt tot een disproportionele toename van ongemetaboli­ seerd fluvastatine in de systemische bloedcirculatie. Dit is toe te schrijven aan de oververzadiging van het afbraak mechanisme waardoor van de verhoogde dosering een relatief groter deel ‘doorschiet’ in het systeem en feitelijk als actieve stof verloren is. Dit doorschieten wordt vermeden in een vertraagde afgifte formulering die niet alleen het aanbod van actieve stof over een langere periode spreidt maar ook de eerste piek na toediening zal afvlakken. 4.42 De rechtbank concludeert dan ook dat Novartis niet aannemelijk heeft gemaakt dat de gemiddelde vakman vanwege de hem bekende extensieve first-pass metabolisatie en korte halfwaarde tijd zou hebben nagelaten een vertraagde afgifte formulering te ontwikkelen (van het natriumzout) van flu­ vastatine. 4.43 De rechtbank merkt nog op dat op geen enkele plaats in de beschrijving van EP 320 wordt gesignaleerd dat korte halfwaarde tijd en de extensieve first-pass metabolisatie op

E I G E N D O M

3 1 3

enigerlei wijze de uitvinders van de oplossing hebben afgehouden. Hoge oplosbaarheid 4.44 In de beschrijving van EP 320 wordt wel een probleem gesignaleerd met betrekking tot de grote oplosbaarheid van de stof natrium fluvastatine. In paragraaf 0004 van EP 320 wordt aangehaald dat een hoge oplosbaarheid in water pro­blemen kan induceren bij de ontwikkeling van een vertraagde afgifte formulering. Immers hoe hoger de oplosbaarheid, hoe sneller de afgifte en hoe korter de geneesmiddelleve­ring (pa­ragraaf 0008). Daardoor kan de gewenste snelheid en duur niet worden verkregen waarmee de gunstige effecten via langdurige afgifte niet worden verkregen. 4.45 In de paragraven 0012 - 0015 van EP 320 wordt verder toegelicht dat fluvastatine zouten een hoge oplosbaarheid kennen (meer dan 50g/l). Het oc­trooi stelt dat problemen moeten worden verwacht met een onoplosbare matrix nu dat zal leiden tot hoge afgifte snelheden door de hoge oplosbaarheid die ho­ge concentratiegradiënten als drijvende kracht voor diffusie uit de matrix vor­men. Een oplosbare matrix zou evenmin het probleem verhelpen gezien de hoge concentraties van het geneesmiddel in oplossing die het gevolg kunnen zijn wanneer de maagdarmvloeistof de matrix binnendringt. Bovendien is een formulering op basis van gecontroleerde osmotische druk geen oplossing nu de hoge oplosbaarheid de werking ervan zou kunnen compliceren. 4.46 Waar het echter om gaat is of deze problematiek van dien aard is dat de gemiddelde vakman ervan zou worden weerhouden een oplossing te zoeken in vertraagde afgifte als voormeld. De deskundige van Novartis, professor Frijlink gaat hier niet op in. Actavis heeft van haar kant een rapport ingebracht van Pe­ter Rue, pharmaceutical consultant and visting lecturer in the department of Pharmacy at the university of Aston. Onder 4.25 van zijn rapport stelt deze: ‘In any sustained release formulation, there are several factors that can affect release rate; solubility of the drug is only one. Others include the molecular weight of the drug, the diffusion coefficient of the drug in the matrix or mem­brane and any interactions between the drug molecules and the excipients used to formulate the sustained release product. In view of all of these considerations, I do not consider that any conclusions can be drawn from the results reported in the examples of the Novartis Patent. The fact that the release rates of the three compounds appear not to be proportional to their solubilities merely shows that other physico-chemical factors are equally important and that the particular formulation being developed must be optimised for each drug.’ 4.47 De rechtbank begrijpt hieruit dat de (hoge) oplosbaarheid een van vele factoren is die van belang zijn bij de ontwikkeling van een vertraagde afgifte formulering. Hoge oplosbaarheid maakt zodanige ontwikkeling geenszins onmogelijk. De vakman neemt die eigenschap in aanmerking bij de keuzes die hij moet maken ter zake van de formuleringstechniek en keuzes van ander parameters binnen een bepaalde techniek. Dat dat geen onmogelijke taakstelling is blijkt uit het overzicht door Rue, opgenomen onder nummer 4.19 van zijn rapport, van geneesmiddelen die in 1996 verkrijgbaar waren in vertraagde afgifteformulering en waarbij sprake is van oplosbaarheden van de actieve stof die aanmerkelijk hoger zijn dan die van fluvastatine. Zodoende zal de relatief hoge oplosbaarheid van het natriumzout van fluvastatine de gemiddelde vakman niet weerhouden van formulering met vertraagde afgifte en het is

3 1 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

het vinden van een geschikte formulering voor hem niet meer dan routine werkzaamheden.

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9

Nr. 68 Rechtbank te ´s-Gravenhage, 11 juni 2008 (perindopril)

Economie 4.48 Naast de hierboven besproken technische gronden heeft Novartis in deze procedure nog afzonderlijk een economische grond aangevoerd. De gemiddelde vakman zou volgens Novartis een vertraagde afgifte formulering niet overwegen omdat dat tot een duurdere productie leidt. 4.49 De rechtbank gaat er zonder meer vanuit dat een bijzonder formulering tot hogere productiekosten voert dan een standaardformulering. Novartis heeft echter niet inzichtelijk gemaakt waarom in het geval van fluvastatine hogere productiekosten niet tot een meeropbrengst zouden kunnen leiden. Uit het voor­gaande kan immers de conclusie worden getrokken dat fluvastatine in stan­daardformulering een relatief inactief geneesmiddel is (vergelijk het onder 4.7 weergegeven overzicht van professor Frijlink). De redenen die het tot een inactief geneesmiddel maken – korte halfwaarde tijd en extensief first pass metabolisme – zijn juist drijfveren om het geneesmiddel in een andere dan standaardformulering aan te bieden. Novartis heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat om economische redenen bij voorbaat zou worden afgezien van het aanbieden van fluvastatine in een vertraagde afgifte formulering. De rechtbank laat de vraag daar of louter een economisch voordeel tot een relevant voordeel in octrooirechtelijke zin kan worden gerekend. Conclusie 4.50 Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat er geen sprake is van een vooroordeel tegen de toepassing van een sustained release formulering voor het natriumzout van fluvastatine, terwijl die toepassing wel voor de hand lag. Dit alles brengt mee dat er geen sprake was van uitvinderswerkzaamheid. EP 320 is zodoende ongeldig omdat het inventiviteit mist. De overige argumenten van Actavis kunnen verder onbesproken blijven. 4.51 EP 320 zal worden vernietigd voorzover het octrooi ziet op Nederland. 4.52 Novartis is in deze procedure in het ongelijk gesteld. Partijen hebben afspraken gemaakt met betrekking tot de kos­ ten van deze procedure en hebben deze bepaald op € 130.000. Novartis zal worden veroordeeld tot betaling van voornoemd bedrag aan Actavis. 4.53 Voor het gevorderde verlof tot uitvoerbaarheid van het vonnis op alle dagen en uren en op de minuut bestaat geen grond aangezien gesteld noch gebleken is dat de executie van het vonnis spoedeisend is. Daar komt ten aanzien van de gevorderde uitvoerbaarheid op alle dagen en uren bij dat het verzoek daartoe moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter (artikel 64 lid 3 Rv).

Mrs Chr.A.J.F.M. Hensen, J.Th. van Walderveen en L. Beijen Art 75, lid 1 Row 1995 Wanneer de uitvinding volgens het octrooi wordt vergeleken met EP 341 als meest nabije stand van de techniek, geldt dat het octrooi zich onderscheidt door de maatregel dat het een bijzonder snelle en doelmatige filtratie en droging mogelijk maakt als gevolg van het tegengaan van verstopping van het filter. Het objectieve probleem waarvoor het octrooi een oplossing biedt is dan als volgt te omschrijven: hoe kan worden bereikt dat het filter niet althans minder verstopt raakt door de kristallen? De rechtbank is van oordeel dat de gemiddelde vakman, geconfronteerd met dit probleem, zou begrijpen dat verstopping van het filter zou worden tegengegaan indien grotere kristallen zouden worden verkregen. De vakman zou in dat verband reeds op grond van zijn algemene vakkennis inzien dat hij het in ethylacetaat opgeloste erbuminezout, na die oplossing met terugvloeiing te hebben gekookt tot het kookpunt, zijnde 77°C, langzamer zou moeten afkoelen dan volgens de niet nader gespecificeerde methode in EP 341. Pharmachemie BV te Haarlem, eiseres, procureur mr. M.A.A. van Wijngaarden, advocaten mrs. M.A.A. van Wijngaarden en L.L. Huisman te ’s-Gravenhage, tegen Les Laboratoires Servier te Courbevoie Cedex, Frankrijk, gedaagde, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. L. Oosting en A. Kwaspen te Amsterdam. 2 De feiten 2.1 Servier is houdster van Europees octrooi EP 1 296 947 (hierna: EP 947 of het (α-polymorfe) octrooi), dat betrekking heeft op een ‘Forme cristalline alpha du sel de tert-butylamine du perindopril’ in de niet bestreden Nederlandse vertaling luidend ‘Alfa-kristallijne vorm van het tert-butylaminezout van perindopril’. Het octrooi is verleend op 4 februari 2004 op een aanvrage daartoe van 6 juli 2001, onder inroeping van prioriteit van een Franse aanvrage (FR 0008793) van 6 juli 2000 en heeft onder meer gelding voor Nederland. (…) 2.3 In de officiële Nederlandse vertaling luiden de conclusies als volgt: 1. α-kristallijne vorm van de verbinding met de formule (I):

De beslissing De rechtbank: vernietigt het Nederlandse deel van EP 320; veroordeelt Novartis in de kosten van de procedure, aan de zijde van Actavis bepaald op € 130.000; verklaart dit vonnis wat de kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

gekarakteriseerd door het volgende röntgendiffractiepatroon van het poeder gemeten met een diffractiemeter (koperen antikathode) en uitgedrukt in termen van de inter-roosterafstanden d, de 2 theta Bragghoek, intensiteit en relatieve intensiteit (uitgedrukt als percentage ten opzichte van de meest intense straal):

s e p t e m b e r

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

(...) 2. Werkwijze voor de bereiding van de α--kristallijne vorm van de verbinding met de formule (I) volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat men een oplossing van het tert-butylaminezout van perindopril in ethylacetaat onder terugvloeiing verwarmt, en deze vervolgens geleidelijk afkoelt tot volledige kristallisatie. 3. Werwijze volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat men de verbinding met de formule (I) gebruikt verkregen met behulp van de bereidingswijze beschreven in het octrooischrift EP 0 308 341. 4. Werkwijze volgens één van de conclusies 2 of 3, met het kenmerk, dat de concentratie van de verbinding met de formule (I) in ethyl­ acetaat is gelegen tussen 70 en 90 g/l. 5. Werkwijze volgens één van de conclusies 2 tot 4, met het kenmerk, dat de oplossing van de verbinding met de formule (I) in ethylacetaat onder terugvloeiing eerst wordt afgekoeld tot een temperatuur gelegen tussen 55 en 65 ºC met een snelheid gelegen tussen 5 en 10 ºC/u, en vervolgens tot omgevingstemperatuur. (…) 2.4 Tegen de verlening van het octrooi is oppositie ingesteld door Niche Generics (opposant 1), Quimica Sintetica (opposant 2), Norton Healthcare (opposant 3), Glenmark (opposant 4), Polpharma (opposant 5), Mieszkowska (opposant 6), Lupin (opposant 7), Hetero Drugs (opposant 8), Krka (opposant 9) en Ratiopharm (opposant 10). De mondelinge behandeling van de oppositie vond plaats op 27 juli 2006. Tijdens de mondelinge behandeling werd door de octrooihouder als hoofdverzoek een nieuwe set conclusies ingediend ter vervanging van de verleende set conclusies. De Oppositie Afdeling van het EOB heeft het octrooi op 21 september 2006 met inachtne­ ming van wijziging in de vorm van samenvoeging van de oorspronkelijk verleende conclusies 2 en 5 in stand gelaten. 2.5 In de versie zoals door de Oppositie Afdeling in stand gelaten luidt conclusie 2 thans als volgt: Procédé de préparation de la forme cristalline a du composé de formule (I) selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’on porte à reflux une solution du sel de tert-butylamine du perindopril dans l’acétate d’éthyle, puis on refroidit jusqu’ à une température comprise entre 55 et 65ºC à un rythme compris entre 5 et 10ºC/h, puis jusqu’à température ambiante jusqu’à cristallisation complète. In de niet bestreden Nederlandse vertaling luidt de gewij­ zigde conclusie 2 aldus: Werkwijze voor de bereiding van de α-kristallijne vorm van de verbinding met de formule (I) volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat men een oplossing van het tert-butylaminezout van perindopril in ethylacetaat onder terugvloeiing verwarmt, en deze vervolgens afkoelt tot een temperatuur gelegen tussen de 55 en 65ºC met een snelheid gelegen tussen 5 en 10ºC/u en vervolgens tot omgevingstempe­ ratuur (tot volledige kristallisatie, toevoeging Rb). 2.6 Als gevolg van het combineren van de oorspronkelijke conclusies 2 en 5 tot een gewijzigde conclusie 2 zijn de oorspronkelijke conclusies 6 t/m 13 opnieuw genummerd als conclusies 5 t/m 12. Conclusie 1 is ongewijzigd gebleven. 2.7 Tegen de beslissing van de Oppositie Afdeling hebben opposant 2, opposant 3, opposant 4, opposant 5, opposant 8 en opposant 10 beroep ingesteld bij de Technische Kamer van Beroep (T1753/06). 2.8 Servier heeft in deze procedure een hulpverzoek inge­ diend. De daarbij voorgestelde gewijzigde conclusies luiden als volgt (de wijzigingen zijn onderstreept): (…) 2.9 Het Engelse deel van EP 947 is voor Engeland en Wales ­nietig verklaard door Pumfrey J in diens vonnis van 11 juli

E I G E N D O M

3 1 5

2007, daartoe oordelend dat er sprake is van gebrek aan nieuw­heid en gebrek aan inventiviteit. Dit oordeel is in hoger beroep bekrachtigd door Jacob J in diens vonnis van 9 mei 2008. 2.10 Pharmachemie maakt onderdeel uit van het wereldwij­ de Teva-concern dat zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en verkoop van onder andere generieke geneesmiddelen. 3 Het geschil 3.1 Na wijziging van eis vordert Pharmachemie, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, het Nederlandse deel van Europees octrooi EP 1 296 947 te vernietigen, met veroordeling van Servier in de redelijke en evenredige kosten van de procedure ex artikel 1019h Rv, door partijen in onderling overleg be­ groot op € 150.000,--. Aan haar vordering legt Pharmachemie ten grondslag dat het octrooi nietig is wegens gebrek aan nieuwheid, gebrek aan inventiviteit en wegens niet-nawerkbaarheid. 3.2 Servier voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling Het octrooi 4.1 Het octrooischrift beschrijft op de eerste bladzijde dat de uitvinding betrekking heeft op een nieuwe α-kristallijne vorm van het zout van tert-butylamine van perindopril met de formule (I):

de werkwijze voor de bereiding ervan alsmede farmaceutische preparaten die het bevatten. 4.2 Vervolgens wordt uitgelegd dat perindopril, alsmede de farmaceutisch aanvaardbare zouten ervan, meer in het bijzonder het tert-butylaminezout, dat ook wel erbumine­ zout wordt genoemd, interessante farmacologische eigenschappen bezitten die – kort gezegd – bijdragen aan de gunstige effecten van perindopril bij cardiovasculaire ziekten, in het bijzonder arteriële hypertensie en hartinsufficiëntie. Het octrooischrift vermeldt dat de vrije base perindopril, de bereiding ervan en haar toepassingen al zijn beschreven in het (basis)octrooi EP 0 049 658 van 13 juni 1984 – het ABC is voor Nederland verlopen op 21 juni 2003. 4.3 Dan volgt een relevante passage1: Rekeninghoudend met het farmaceutisch belang van deze verbinding, was het essentieel het met een uitstekende zuiverheid te verkrijgen. Het was eveneens belangrijk het te kunnen bereiden met behulp van De rechtbank zal gebruik maken van de onbestreden Nederlandse vertaling van het octrooi.

1

3 1 6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

een gemakkelijk op industriële schaal over te zetten werkwijze, en in het bijzonder in een vorm die een snelle filtratie en een snelle droging mogelijk maakt. Tenslotte moet deze vorm perfect reproduceerbaar zijn, gemakkelijk samen te stellen en voldoende stabiel om de langdurige opslag ervan zonder speciale temperatuur-, licht-, vochtigheidsof zuurstofgehaltevoorwaarden mogelijk te maken. Het octrooi EP 0 308 341 beschrijft een werkwijze voor de industriële bereiding van perindopril. Echter, dit document preciseert niet de condities voor het verkrijgen van perindopril in een vorm die deze karakteristieken op reproduceerbare wijze vertoont. Aanvraagster heeft thans een speciaal zout van perindopril gevonden, het tert-butylaminezout dat kon worden verkregen in een goed gedefinieerde kristallijne vorm, perfect reproduceerbaar en met in het bijzonder interessante karakteristieken voor wat betreft de filtratie, het drogen en het gemak van het samenstellen. 4.4 Het in deze beschrijving genoemde EP 0 308 341 (hierna: EP 341) is eveneens een octrooi van Servier. Het ziet op een werkwijze voor de industriële bereiding van het tert-butylamine zout van perindopril uitgaande van 2-carboxyindole. Waar de beschrijving spreekt over het niet preciseren van de condities voor het verkrijgen van perindopril in een reproduceerbare vorm met de in de beschrijving van EP 947 genoemde karakteristieken, doelt het op het in EP 341 beschreven voorbeeld, met name de laatste stap (‘stade’) 3D waarin de kristallijne vorm van perindopril wordt verkregen. Deze stap luidt – in de oorspronkelijke Franse tekst – als volgt: STADE 3D: Sel de tert.butylamine de l’acide {[éthoxycarbonyl) – 1 butylamino – (S)] – 2 propionyl (S)} – 1 octahydroindole carboxylique – 2 (2S, 3aS, 7aS) Dans un réacteur placer 140 litres environ d’acétate d’éthyle et 10 kg d’acide {[éthoxycarbonyl) – 1 butylamino – (S)] – 2 propionyl (S)} – 1 de l’acide octahydroindole carboxylique – 2 (2S, 3aS, 7aS) obtenu précédemment. Additioner progressivement 2,20 kg environ de tert.butylamine, porter à reflux jusqu’à dissolution totale ; filtrer. Refroidir, filtrer et sécher. Rendement : 95%. 4.5 In de beschrijving van EP 947 wordt ten aanzien van de industriële bereiding het volgende geopenbaard (p.3, r.18-23): De uitvinding strekt zich eveneens uit tot de werkwijze voor het bereiden van de α-kristallijne vorm van de verbinding met de formule (I), hierdoor gekenmerkt dat men een oplossing van het tert-butylamine­ zout van perindopril in ethylacetaat onder terugvloeiing verwarmt, vervolgens men deze geleidelijk afkoelt tot volledige kristallisatie. Daaronder worden in bulletpoints additionele aanwij­zingen gegeven met betrekking tot concentraties, snelheid en koeling. Gezegd wordt dat de concentratie van het tert-butylaminezout in ethylacetaat bij voorkeur ligt tussen de 70-90 gram per liter. Daarnaast wordt gezegd dat het gunstig is om de koeling in twee stappen te laten plaatsvinden, eerst van reflux (verwarming tot het kookpunt onder terugvloeiing), naar een temperatuur gelegen tussen 55 en 65 ºC met een snelheid gelegen tussen 5 en 10 ºC/u, bij voorkeur tussen 6 en 8 ºC/u, en vervolgens tot omgevingstemperatuur. De beschrij­ving zegt over het aldus verkregen product (p.4, r.1-13): Het tert-butylaminezout van perindopril dat aldus wordt verkregen heeft de vorm van afzonderlijke staafjes met een lengte van ca. 0,2 mm. Deze homogene verdeling heeft als voordeel dat deze een bijzonder snelle en doelmatige filtratie en droging mogelijk maakt, alsmede de bereiding van farmaceutische preparaten met een constante en reproduceerbare samenstelling, hetgeen bijzonder gunstig is wanneer deze samenstelling bedoeld zijn voor orale toediening.De aldus verkregen vorm is voldoende stabiel om de langdurige opslag ervan

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9

mogelijk te maken zonder speciale voorwaarden ten aanzien van temperatuur, licht, vochtigheid en zuurstofgehalte. 4.6 Op dezelfde dag als die waarop onderhavig octrooi werd aangevraagd, heeft Servier nog twee andere aanvragen ingediend, te weten EP 1 294 689 (hierna: EP 689) met betrekking tot de ß-kristallijne vorm van het tert-butylaminezout en EP 1 296 948 (hierna: EP 948) met betrekking tot de y-kristallijne vorm van genoemd zout. Deze beide kristallijne vormen zijn thermodynamisch minder stabiel dan de α-kristallijne vorm. Ook in de beschrijving van EP 689 en EP 948 komt de hiervoor in r.o. 4.3 aangehaalde passage voor. Gebrek aan inventiviteit 4.7 Bij dagvaarding en later bij vermeerdering van eis heeft Pharmachemie gevorderd dat het octrooi wordt vernietigd primair wegens niet-nieuwheid, subsidiair wegens gebrek aan inventiviteit en meer subsidiair wegens niet-nawerkbaarheid. Desgevraagd heeft Pharmachemie ten pleidooie evenwel aangegeven dat zij niet per se een behandeling van de zaak in die volgorde wenst. Bij die stand van zaken ziet de rechtbank aanleiding eerst het gestelde gebrek aan inventiviteit te bespreken. Daarbij wordt opgemerkt dat voor aanhouding van de procedure in afwachting van de uitkomst van het bij de Technische Kamer van Beroep aanhangige beroep tegen de beslissing van de Oppositie Afdeling van het EOB (zie r.o. 2.7) geen aanleiding bestaat. In dat verband is mede van belang dat beide partijen ter zitting desgevraagd hebben verklaard niet te weten op welke termijn de behandeling bij de Technische Kamer van Beroep kan worden verwacht, terwijl zij uitdrukkelijk hebben verzocht om een (inhoudelijke) beslissing van de rechtbank op korte termijn. 4.8 De most promising springboard wordt volgens Servier gevormd door EP 341. Ten aanzien daarvan heeft Servier gewezen op de aan die werkwijze verbonden nadelen, zoals deze ook door de deskundige van Servier, dr. Renaud, worden genoemd (productie 10 Servier): As the quantities of perindopril manufactured ( ) gradually increased over the years and Les Laboratoires Servier took more of the market share for ACE inhibitors, it became apparent that the pro­cess applied as it was at the beginning and described in the 341 patent suffered from some drawbacks not compatible with the quantities to be produced In particular, the final filtration and drying stages after crystallisation took a long time As an example the filtration time was recorded for 20 batches produced in 1988 The filtration time varied from 18h to 51h This long filtration was caused by clogging of the filter by perindopril. 4.9 Wanneer de uitvinding volgens het octrooi wordt vergeleken met EP 341 als meest nabije stand van de techniek, geldt dat het octrooi zich onderscheidt door de maatregel dat het een bijzonder snelle en doelmatige filtratie en droging mogelijk maakt als gevolg van het tegengaan van verstopping van het filter. Het objectieve probleem waarvoor het octrooi een oplossing biedt is dan als volgt te omschrijven: hoe kan worden bereikt dat het filter niet althans minder verstopt raakt door de kristallen? 4.10 De rechtbank is van oordeel dat de gemiddelde vakman, geconfronteerd met dit probleem, zou begrijpen dat verstopping van het filter zou worden tegengegaan indien grotere kristallen zouden worden verkregen. De vakman zou in dat verband reeds op grond van zijn algemene vakkennis inzien dat hij het in ethylacetaat opgeloste erbuminezout, na die oplossing met terugvloeiing, ook wel reflux genoemd, te heb-

s e p t e m b e r

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

ben gekookt tot het kookpunt, zijnde 77ºC, langzamer zou moeten afkoelen dan volgens de niet nader gespecificeerde methode (‘refroidir’) in EP 341. Dat de vakman over die elementaire kennis zou beschikken, blijkt uit het door Pharmachemie overgelegde ‘Vogel’s textbook of practical organic chemistry’ uit 1989 (productie 38 Pharmachemie). Het textbook beschrijft op bladzijde 139: If large crystals are desired, any solid which may have separated from the filtered solution should be redissolved by warming (a reflux condenser must be used for a flammable solvent), the flask wrapped in a towel or cloth, and allowed to cool slowly. If small crystals are required, the hot saturated solution should be stirred vigorously and cooled rapidly in a bath of cold water or of ice. 4.11 Ook in het door Pharmachemie overlegde handboek van Vilarrasa (productie 37 Pharmachemie), getiteld ‘Introduccion al analisis organico’, daterend uit 1975, wordt zulks beschreven. Het handboek in de oorspronkelijk Spaanse tekst luidt voor zover relevant: Velocidad de enfriamiento Para que la cristalizacíon tenga lugar en condiciones lo más cercanas posibles a las de equilibrio es necesaria una velocidad de enfriamiento muy lenta. Esto asegura la obtencíon de cristales gruesos, bien formados, normalmente de gran pureza, ya que los gérmenes cristalinos que se originan inicialmente son escasos y las moléculas de soluto se van depo­ sitando con preferencia sobre ellos, en vez de dar lugar a nuevos gérmenes. Si el enfriamiento es rápido, en cambio, aparecen enseguida multitud de gérmenes que engendran una infinidad de cristales minúsculos. En estas condiciones es fácil que precipiten también cantidades variables de productos no deseados. El enfriar bruscamente, pues, aunque sirve para precipitar una sustancia de una soln eliminando a veces cierto porcentaje de impurezas, no se ciñe a lo que aquí se entiende por recristalizacíon ni presenta ninguna o casi ninguna de sus ventajas y/o peculiaridades. In de niet bestreden Engelse vertaling luidend: Cooling rate For crystallizing in conditions as close as possible to those of equili­ brium it is necessary a very slow cooling rate. This ensures obtaining big crystals, well shaped, usually with a high purity, due to that the crystalline nucleus initially formed are few and the molecules of ­solute prefarably deposit on them instead of forming new nucleus. On the contrary, if the cooling rate is fast, a big quantity of nucleus are rapidly formed, which leads to the formation of miniscule crystals. In those conditions it is easy that variable quantities of undesired compounds also precipitate. Thus, a fast cooling rate, even though it serves for precipitating a substance from a solution removing sometimes a certain percentage of impurities, it is not bound to that in this writ is understood as recrystallization and does not present any, of almost any, of its advantages and/or peculiarities. 4.12 Ten aanzien van beide handboeken is door Servier niet bestreden dat die kennis tot de standaard bagage van de gemid­delde vakman zou behoren. In stap 3D van het in EP 341 geopenbaarde voorbeeld (zie r.o. 4.4) is aangegeven dat er na herkristallisatie van het zout in ethylacetaat moet worden gekoeld, gefiltreerd en gedroogd. Gecombineerd met zijn algemene vakkennis als hiervoor genoemd, zou de vakman om tot beter hanteerbare kristallen te komen de in EP 341 beschreven methode aanhouden, doch de koeling langzamer laten verlopen. Hoewel in EP 341 niet specifiek wordt aangegeven met welke snelheid de koeling dient te geschieden – het spreekt slechts in algemene termen van ‘refroidir’ (afkoelen), zou (‘would’) de vakman bij nawerking van voorbeeld 3D van EP 341 variaties in koelregimes toepassen, en zodoende – met behulp

E I G E N D O M

3 1 7

van zijn algemene vakkennis en trial and error – komen tot het voor het verkrijgen van beter hanteerbare kristallen gewenste koelregime. De in de diverse experimenten gehanteerde regimes zijn heel gebruikelijk en lagen ook op de prioriteitsdatum voor de hand. Servier’s eigen deskundige, professor Motherwell, heeft dit ook moeten erkennen ten aanzien van de in de UK uitgevoerde experimenten (productie 34 Pharmachemie): Q. But taking in all the regimes, both pre 2000 and post 2000, they are all obvious ways of implementing the instruction, cool, filter and dry? A. In most general terms, yes. It is not as sophisticated as 947 but… 4.13 Gelet hierop wordt voorbij gegaan aan de in deze procedure overgelegde verklaring van dr. Renaud (productie 11 Servier), waarin deze – kort gezegd – verklaart dat er niet gewoon langzaam gekoeld moet worden maar dat, om verschillende kristallijne vormen te verkrijgen the crystallisation has to be controlled at a temperature very near from the reflux point of ethyl acetate by applying a very slow cooling regime to the reaction mixture (…) 4.14 Al deze voor de hand liggende variaties van koelregimes met toepassing van algemene vakkennis en trial and error leiden bij het nawerken van voorbeeld 3D tot de α-kristallijne polymorf, zijnde de meest stabiele vorm, zo tonen de door Pharmachemie in het geding gebrachte experimentele resultaten aan. De rechtbank volgt dan ook haar stelling dat het koelproces van EP 947 niet meer is dan een eenvoudige optimalisering van het reeds bekende kristallisatieproces uit de stand van de techniek, en om die reden niet als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid kan worden aangemerkt. Dat nawerking van EP 341 niet op de in dat document beschreven industriële wijze maar op laboratoriumschaal heeft plaatsgevonden,, doet aan de uitkomsten van de onderzoeken niet af. Daartoe geldt dat Pharmachemie ten pleidooie onvoldoende weersproken heeft gesteld dat de koelsnelheid van een reactorvat op industriële schaal bekend is, welke vervolgens op laboratoriumschaal, bijvoorbeeld door toepassing van een warmtewisselaar, kan worden nagebootst. Gelet daarop kan niet worden ingezien waarom de op labora­toriumschaal uitgevoerde nawerking van de werkwijze van EP 341 en de daarmee verkregen kristalstructuur niet als representatief kan worden beschouwd voor het resultaat verkregen bij nawerking op industriële schaal. 4.15 Dat de vakman toen nog niet bekend zou zijn geweest met de polymorfe aard van de perindopril zoutkristallen is daarbij niet concludent. Pharmachemie heeft onvoldoende weersproken gesteld dat bij de bereiding van farmaceutica door de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum minst genomen oog zal bestaan voor de mogelijkheid dat dit verschijnsel optreedt, alleen al omdat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) daar standaardonderzoek naar verlangt. In de door haar overgelegde ‘Guideline for submitting supporting documentation in drug application for the manufacture of drug substances’ uit februari 1987 is het volgende opgenomen: The applicant should provide information describing how and why it has been concluded that (a) a change in solid-state form does not occur when the drug substance is manufactured and stored according to the NDA directions; or (b) different forms occur but do not result in bioavailability problem; or (c) polymorphism, salvation, or particle size has an important effect on bioavailability. The test methods used should be briefly described and be shown to be suitable. In cases (a) and (b), suitability means that the procedure(s) can, with reasonable certainty, detect and distinguish between polymorphs (or solvates)

3 1 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

should they occur. For case (c), suitability means that the procedure(s) can detect and quantitate polymorphs and/or solvates in admixtures of such forms, or measure particle size. (…) 1. Polymorphism Some drug substances exist in several different crystalline forms (‘polymorphs’), due to a different arrangement of molecules in the crystal lattice, which thus show distinct differences in their physical properties. The same drug substance may also exist in a noncrystalline (amorphous) form. These various forms differ in their thermodynamic energy content, but not in composition. One of the critical factors affecting polymorphism (or solvation) is the choice of the final solvent and isolation conditions in the synthesis. As noted previously (…), when a change is made in the final crystallization solvent, evidence must be provided that no transformation in solid-state form has occurred. Routine storage conditions, as well as some conditions of product manufacture (e.g., tablet compression, or use of an organic solvent during granulation) may also cause transformations. The question is: Is the crystalline (or amorphous) form stable, or is it time and/or process dependent? Appropriate analytical procedures should be used to determine whet­ her (or not) polymorphism occurs. Same examples of physico-chemical measurements and techniques are (1) melting point (including hotstage microscopy); (2) infrared spectra (not in solution); (3) X-ray pander diffraction; (4) thermal analysis methods (e.g., differential scanning calorimetry (DSC), differential thermal analysis (DTA), thermogravimetric analysis (MA)); (5) Roman spectroscopy; (6) comparative intrinsic dissolution rate; (7) scanning electron microscopy (SEM) These methods are not ranked in order of their discriminating or quantitating ability It is the applicant’s responsibility to select the method(s) used to provide evidence concerning polymorphism, and if bioavailability is affected, to provide and demonstrate the suitability of the specifications and tests (including preparation and provision of reference standards) for the control of the solid-state form of the drug substance Servier heeft ten pleidooie nog gesteld dat de betreffende FDAguideline slechts richtlijnen bevatte en dat er ‘voor zover ons aangegeven door Servier geen noodzaak bestond tot het verrichten van onderzoek’, doch aan die stelling wordt voorbijgegaan nu dat, indien al juist - de tekst van de richtlijn is bepaald dwingend van toon te noemen -, onverlet laat dat de gemiddelde vakman, als gezegd, op de prioriteitsdatum minst genomen oog zou hebben gehad voor het verschijnsel van polymorfie. 4.16 Daarbij moet bovendien niet uit het oog worden verloren dat de uitvinding niet ziet op het verkrijgen van een α-kristallijne vorm van het tert-butylamine zout van perindopril, doch op het verbeteren van de filtratiekarakteristieken, in het bijzonder filtratie- en droogtijd. Professor Motherwell heeft in dit verband tijdens cross-examination verklaard dat er geen reden is om aan te nemen dat de naaldvormige kristallen volgens EP 341 niet ook gewoon de a-polymorf betroffen: Q Can you tell me this; is there any reason why the fines themselves should not be form alpha? A There is no reason why not Q If I was seeking to improve the filtration characteristics, it is not so much that I want form alpha but it is that I want big crystals. Is that right? A In the first instance that was my reading of solving a production problem, yes. 4.17 In het verlengde hiervan geldt ten slotte dat in deze procedure ook geenszins duidelijk is geworden waarom nu juist de α-kristallijne vorm de in het octrooi geclaimde voordelen

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9

zou behalen. Op dezelfde dag waarop de aanvrage voor de uitvinding volgens EP 947 werd gedaan, heeft Servier nog twee andere octrooi­aanvragen ingediend, voor respectievelijk de ß-kristallijne polymorf en de y-kristallijne polymorf (zie r.o. 4.6). Ook in deze aanvragen wordt de in r.o. 4.3 weergegeven passage ter zake van de volgens EP 947 te bereiken voordelen genoemd als het doel van de uitvinding. 4.18 Gelet op het vorenstaande behoeven de overige documenten waarop Pharmachemie zich in dit verband nog heeft beroepen geen verdere bespreking meer. Dat geldt evenzeer voor de overige nietigheidsargumenten. De in de oorspronkelijke conclusie 2 geclaimde werkwijze is nietig wegens gebrek aan inventiviteit. Dat lot treft ook het in de oorspronke­lijke conclusie 1 geclaimde rechtstreeks door toepassing van de werkwijze te verkrijgen product. Conclusies 3 t/m 13 als verleend 4.19.De conclusies 3 t/m 8 als verleend zijn afhankelijk van de werkwijze van conclusie 2 of daarvan afhankelijke conclusies. Deze volgconclusies bevatten niet meer dan triviale werkwijzecondities – de concentratie van het erbuminezout in ethylacetaat als geopenbaard in EP 341 (87 g/l) valt bijvoorbeeld binnen de in conclusie 4 als verleend geclaimde range van 70-90 g/l –, zodat ook deze conclusies nietig zijn wegens gebrek aan inventiviteit. Ten aanzien van conclusie 5 wordt daarbij nog opgemerkt dat de geclaimde koelsnelheid tussen 5 en 10 °C van reflux tot een temperatuur van 55-65 °C en vervolgens tot omgevingstemperatuur, anders dan Servier heeft betoogd, niet ‘heel specifiek’ kan worden genoemd, nu die koelsnelheid in hoofdzaak gelijk is aan de normale afkoeling van de betreffende oplossing. Ook conclusie 9 als verleend, inzake een farmaceutisch preparaat met als actief bestanddeel het product van conclusie 1, en de daarvan afhankelijke conclu­sies 10 t/m 13 zijn, gelet op het gebrek aan inventiviteit van conclusie 1 als verleend, terwijl deze conclusies ook overigens geen maatregelen bevatten die als inventief kunnen worden aangemerkt, nietig. De gewijzigde conclusies als in stand gehouden door de Oppositie Afdeling 4.20 Aan een beoordeling van de conclusies in de vorm waarin deze door de Oppositie Afdeling in stand zijn gehouden wordt, anders dan Servier heeft betoogd, niet toegekomen nu van de beslissing van de Oppositie Afdeling beroep is ingesteld bij de Technische Kamer van Beroep en de rechtbank, gelet daarop, hangende dat beroep, dient uit te gaan van de conclusies in de vorm waarin deze zijn verleend. Ten overvloede wordt overwogen dat de enkele combinatie van de conclusies 2 en 5, indachtig het hetgeen hiervoor is overwogen, niet alsnog zou leiden tot een inventieve werkwijze. Hulpverzoek 4.21 Het hulpverzoek kan Servier niet baten. Daartoe geldt dat, zoals Pharmachemie met juistheid heeft gesteld, de volgens het verzoek gewijzigde conclusies 1 en 2 ontoelaatbaar moeten worden geoordeeld in verband met toegevoegde materie. Met Pharmachemie is de rechtbank van oordeel dat voor de voorgestelde wijzigingen geen basis aanwezig is in de oorspronkelijke aanvrage WO 01/87835 (productie 43 Pharmachemie). In dit document wordt vermeld (p.3, r.17p.4, r.4) dat het verkregen zout de vorm heeft van individuele staafjes van ongeveer 0,2 mm lang, terwijl de gewijzigde

s e p t e m b e r

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

conclusies volgens het hulpverzoek in het algemeen, d.w.z. zonder specifieke aanduiding van de lengte daarvan, spreken van ‘staafjes’. Zelfs als die conclusies in het licht van toegevoegde materie wel als toelaatbaar zouden moeten worden geoordeeld, maakt de maatregel dat het verkregen zout de vorm heeft van individuele staafjes nog niet dat die conclu­ sies dan wel als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid die­nen te worden aangemerkt. Uit de verklaring van professor Motherwel (hierboven r.o. 4.16) volgt dat aannemelijk is dat de volgens de werkwijze van EP 341 verkregen kristallen de vorm hebben van afzonderlijke staafjes van de vorm alfa. Slotsom 4.22 De conclusie luidt dat het octrooi in zijn geheel voor ­nietig moet worden gehouden. 4.23 Servier zal als de in het ongelijk gestelde partij in de redelijke en evenredige proceskosten ex artikel 1019h Rv worden veroordeeld, in onderling overleg tussen partijen begroot op € 150.000,--. 5 De beslissing De rechtbank 5.1 vernietigt het Nederlandse deel van Europees octrooi 1 296 947; 5.2 veroordeelt Servier in de redelijke en evenredige proceskosten, aan de zijde van Pharmachemie tot op heden begroot op € 150.000,--; 5.3 verklaart dit vonnis, wat de kostenveroordeling betreft, uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 69 Octrooicentrum Nederland, 11 december 2008 (Haarverlengstrengen) dr. mr. ir. M.W.D. van der Burg, ir. A.A.M. Bexkens, dr. M.W. de Lange en mw. dr. ing. L. Bechger Art. 4 lid 1 Row 1995; art. 25 lid 1 Row 1995 Het octrooi is gericht op een inrichting voor het verwijderen van haarverlengstrengen. Het kenmerk in conclusie 1 dat het vloeistofreservoir is voorzien van een organische oplossingsvloeistof is niet onduidelijk. De term ‘voorzien van’ betekent dat deze maatregel fysiek aanwezig moet zijn in de inrichting. Aan de stelling van verzoekster dat dit betekent dat een ongevulde inrichting niet onder de beschermingsomvang van het octrooi zou vallen gaat Octrooicentrum Nederland voorbij omdat dit immers los staat van de nietigheidsvraag. Dat voorts conclusie 1 gelezen moet worden als een inrich­ ting die geschikt is voor het verwijderen van haarverlengstrengen staat niet ter discussie tussen partijen en is ook naar oordeel van Octrooicentrum Nederland de juiste lezing van de soortaanduiding. Art. 6 Row 1995 Om de inventiviteit van conclusie 1 te kunnen beoordelen moet eerst de meest nabije stand van de techniek bepaald worden. Bij het bepalen van de meest nabije stand van de techniek moet als eerste worden overwogen of het als meest nabije stand van de techniek aangevoerde document gericht is op hetzelfde beoogde doel of effect als die van de uitvinding. Anders kan het document de vakman niet op een voor de hand liggende wijze leiden naar de geclaimde uitvinding.

E I G E N D O M

3 1 9

Deze benadering is geheel in lijn met de vaste jurisprudentie van het Europees Octrooibureau. Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 Betreft: Nederlands octrooinr. 1030766 Verzoekster: Great Lenghts BV te Gouda Gemachtigde: ir. B.J. Niestadt en ir. J.M.G. Dohmen tegen Octrooihoudster: Euro Hair Fashion BV te Schipluiden Gemachtigde: ir. W.G.Th. van Dokkum 1 Het geding Great Lenghts B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 17 juni 2008 een verzoekschrift met bijlagen ingediend bij Octrooicentrum Nederland, met het verzoek een advies volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden op Nederlands octrooi 1030766 (hierna: het octrooi). Euro Hair Fashion Holding B.V. (hierna: octrooihoudster) heeft op 15 augustus 2008 een verweerschrift ingediend, waarin de aangevoerde nietigheidsbezwaren gemotiveerd worden betwist en voorts een hulpverzoek is opgenomen. Verzoekster heeft haar nietigheidsbezwaren op 15  september  2008 aangevuld. Daarin wordt bezwaar gemaakt tegen het hulpverzoek en worden vier extra documenten als nieuwheidsbezwarend aangevoerd. Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 30 september 2008 hebben partijen hun standpunt nader bepleit bij monde van hun octrooigemachtigden. De octrooigemachtigden van verzoekster, ir. B.J. Niestadt en ir. J.M.G. Dohmen, waren hierbij vergezeld van mevrouw C. Dors van Great Lenghts B.V. De octrooi­ gemachtigde van octrooihoudster, ir. W.G.Th. van Dokkum, was hierbij vergezeld van de heer R. Guliker van Balmain Hair Group B.V., de heer W.D. Arkesteijn van Innofaith Beauty Sciences B.V. en de heer mr. M.C.D. Krantz, juridisch adviseur. Beide partijen hebben ter zitting exemplaren van hun pleitnota overgelegd. De inhoud van de hiervoor genoemde stukken dient als hier ingelast te worden beschouwd. 2 De feiten Euro Hair Fashion Holding B.V. is rechthebbende op het Nederlands octrooi 1030766 voor een ‘Inrichting voor het verwijderen van haarverlengstrengen’, dat met dagtekening 26 juni 2007 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvrage ingediend op 23 december 2005. Het octrooi omvat drie conclusies. De hoofdconclusie luidt als volgt: ‘Inrichting voor het verwijderen van haarverlengstrengen omvattend: 1. tenminste een in een behuizing opgenomen mechanisch bediende kleminrichting welke middels een bedieningshendel de handkracht overbrengt op de klembekken welke verbrijzelende krachten op de te verbreken lijmverbinding uitoefenen welke voorts is voorzien van 2. tenminste een vloeistofreservoir welke uit de behuizing verwijderd en vervangen kan worden dan wel in de inrichting nagevuld kan worden welke voorts is voorzien van 3. tenminste een organische oplossingsvloeistof welke een verbrekende dan wel oplossende werking heeft op de lijmverbinding.’ De afhankelijke volgconclusies 2 en 3 betreffen het opnemen van een lichtbron in de inrichting, waarbij het licht van de

3 2 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

lichtbron de oplossingsvloeistof activeert dan wel op chemische wijze de ontbinding van de lijmverbinding versnelt. 3 Door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden 3.1 Aangevoerde documenten. De conclusies van het octrooi zijn volgens verzoekster nie­ tig wegens gebrek aan nieuwheid dan wel inventiviteit. De nieuw­heids- en inventiviteitsbezwaren ontleent verzoekster aan de volgende documenten: – D1: het Amerikaanse octrooi US 3768491 verleend op 30 oktober 1973; – D2: het Amerikaanse octrooi US 3709549 verleend op 9 januari 1973; – D3: het Duitse Offenlegungsschrift DE 19620115 gepubliceerd op 14 mei 1998; – D4: de internationale octrooiaanvrage WO 97/38799 gepubliceerd op 23 oktober 1997; – D5: het Amerikaanse octrooi US 2870573 verleend op 27 januari 1959; – D6: het Amerikaanse octrooi US 2449349 verleend op 14 september 1948; – D7: de internationale octrooiaanvrage WO 99/22694 gepubliceerd op 14 mei 1999; – D8: het Amerikaanse octrooi US 6446636 verleend op 10 september 2002; – D9: de internationale octrooiaanvrage WO 2005/070244 gepubliceerd op 4 augustus 2005; – D10: het Amerikaanse octrooi US 5004469 verleend op 2 april 1991; – D11: het Duitse Offenlegungsschrift DE 3909999 gepubliceerd op 27 september 1990; – D12: de internationale octrooiaanvrage WO 01/06887 gepubliceerd op 1 februari 2001; en – D13: de internationale octrooiaanvrage WO 97/06723 gepubliceerd op 27 februari 1997. (…) 5 Overwegingen van Octrooicentrum Nederland 5.1 Interpretatie conclusie 1 Verzoekster heeft aangevoerd dat er drie interpretaties mogelijk zijn van de laatste maatregel van conclusie 1 dat het vloeistofreservoir voorzien is van een organische oplossingsvloeistof. Primair stelde verzoekster zich op het standpunt dat deze maatregel enig onderscheidend karakter mist en derhalve ten onrechte in conclusie 1 is opgenomen. Deze maatregel zou slechts onderscheidend zijn ten aanzien van de inhoud van het reservoir, en niet ten aanzien van de inrichting welke conclusie 1 beoogt te definiëren. Voor het beoordelen van de nieuwheid van de inrichting zou deze maatregel buiten beschouwing moeten worden gelaten. Een andere interpretatie van de maatregel zou volgens verzoekster zijn, dat de maatregel niet meer inhoudt dan dat het vloeistofreservoir geschikt moet zijn voor het opslaan van een organische oplossingsvloeistof. Een derde interpretatie zou volgens verzoekster zijn, dat een inrichting voorzien dient te zijn van een organische oplossingsvloeistof welke vloeistof een verbrekende dan wel oplossende werking heeft op de lijmverbinding. Volgens verzoekster brengt dit met zich mee dat een inrichting pas onder de beschermingsomvang van het octrooi valt indien deze daadwerkelijk gevuld is met een organische vloeistof

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9

welke vloeistof een verbrekende dan wel oplossende werking heeft op de lijmverbinding. Een ongevulde inrichting zou daarmee niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat er geen onduidelijkheid kan bestaan over de interpretatie van de laatste maatregel van conclusie 1. De term ‘voorzien van’ betekent dat deze maatregel fysiek aanwezig moet zijn in de inrichting. Niets staat octrooihoudster in de weg om zijn conclusie op deze wijze te formuleren. Aan de stelling van verzoekster dat dit betekent dat een ongevulde inrichting niet onder de beschermingsomvang van het octrooi zou vallen gaat Octrooicentrum Nederland voorbij omdat dit immers los staat van de nietigheidsvraag. Dat voorts conclusie 1 gelezen moet worden als een inrichting die geschikt is voor het verwijderen van haarverlengstrengen staat niet ter discussie tussen partijen en is ook naar oordeel van Octrooicentrum Nederland de juiste lezing van de soort­ aanduiding. 5.2 Nieuwheid Verzoekster heeft gesteld dat D1 t/m D3 en D10 t/m D13 bezwarend zijn voor de nieuwheid van conclusie 1. Octrooicentrum Nederland zal per document de nieuwheidsbezwaren behandelen. 5.2.1 Nieuwheid conclusie 1 t.o.v. D1 Document D1 openbaart een thermische krultang (kolom 1, regel 1: ‘curling iron’) voor het doen krullen van (basis)haar waarbij tegelijkertijd met de verwarming van het haar een damp van een vloeistof (kolom 1, regel 5: ‘treating liquid’) op het haar toegepast kan worden. Het haar wordt geklemd tussen de klembekken 10 en 12 (fig. 2 en kolom 1, regel 67 t/m kolom 2, regel 2). De tang is voorzien van een vloeistofreservoir 31 (figs. 2, 3 en 5 en kolom 2, regel 41: ‘casing member’) welke gevuld kan worden met een haarbehandelingsvloeistof (kolom 2, regel 43: ‘hair treatment liquid’), waarbij de vloeistof onder invloed van de zwaartekracht (kolom 3, regels 2 en 3:’flow under gravity from the reservoir’) vanuit het reservoir op een asbest kousje vloeit. De samenstelling van de haarbehandelings­ vloeistof wordt niet expliciet beschreven in D1. Verzoekster stelt dat de samenstelling van haarbehandel­ vloeistoffen veelal alcohol of een ander organisch oplosmiddel bevat. Dat is juist, maar dergelijke vloeistoffen zijn in het algemeen gebaseerd op water. Daarentegen is conclusie 1 beperkt tot een organische vloeistof. Onder een organische vloeistof kan niet een waterige vloeistof die enig alcohol bevat worden verstaan. Het gebruik van zuiver alcohol, aceton of andere organische oplosmiddelen als haarbehandelingsvloeistof in de krultang is tamelijk bijzonder aangezien een dergelijke vloeistof veel sneller zal verdampen dan een wate­ rige vloeistof en kan daarom niet zonder meer worden meegelezen in D1. Bovendien is de haarbehandelingsvloeistof erop gericht om het haar te doen krullen en bevat wellicht ook verstijvende ingrediënten. Het is dus ook maar de vraag of een dergelijke vloeistof in staat is om lijm te doen verbreken of op te lossen. D1 openbaart daarom noch expliciet noch impliciet duidelijk en ondubbelzinnig de maatregel van een organische oplossingsvloeistof welke een verbrekende dan wel oplossende werking heeft op de lijmverbinding en is om die reden al niet nieuwheidsbezwarend.

s e p t e m b e r

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

5.2.2 Nieuwheid conclusie 1 t.o.v. D2 D2 openbaart een tang voor het vastpakken van smeedstukken (kolom1, regels 1 t/m 5) waarbij tijdens het vastpak­ ken van deze smeedstukken de mogelijkheid bestaat om de matrijs­delen van een pers te voorzien van smeermiddel (kolom 1, regels 49 en 50: ‘liquid lubricant’). Het smeedstuk wordt vastgepakt met de tangarmen 12 en 13 (fig. 1). De smeedtang is voorzien van spuitgaten 18 (kolom 2, regel 18: ‘nozzle holes’) om vloeibaar smeermiddel aan te brengen. Het externe reservoir met smeermiddel kan via afsluiters en kleppen worden aangesloten op de tang (kolom 2, regels 52 t/m 54). Het is de vakman algemeen bekend dat een smeermiddel (‘liquid lubricant’) veelal is gebaseerd op oliën, zoals siliconen, polyglycol ethers en vloeibaar petroleum zoals paraffine. Een dergelijk smeermiddel is dus geen organische oplossingsvloeistof met lijmverbrekende dan wel lijmoplossende werking. De nieuwheidsbezwaren die verzoekster heeft ontleend aan D2 zijn gebaseerd op de eerste en tweede interpretatie van de derde maatregel van conclusie 1, zoals hiervoor reeds is toegelicht. Zoals aangegeven acht Octrooicentrum Nederland deze eerste twee interpretaties van verzoekster onjuist. Verzoekster gaat niet zover dat zij stelt dat het smeermiddel in D2 een organische oplossingsvloeistof met lijmverbrekende dan wel lijmoplossende werking is. De tang volgens D2 is derhalve niet voorzien van een organische oplossings­vloeistof. Daarmee is conclusie 1 nieuw in het licht van D2 en treffen de aangedragen nieuwheidsbezwaren al om deze reden geen doel. 5.2.3 Nieuwheid conclusie 1 t.o.v. D3 D3 openbaart een tang voor het reinigen van brillen, waarbij de bril wordt vastgenomen tussen twee klemdelen en een reinigingsvloeistof (zie figuur en conclusie in D3: ‘Reinigungsflüssigkeit’) wordt toegepast middels een drukknop met een druk/zuig werking. De samenstelling van de brillenreinigingsvloeistof wordt niet omschreven in D3. Volgens verzoekster bevatten dergelijke reinigingsvloeistoffen vaak organische oplosmiddelen zoals alcohol. Hiermee is volgens verzoekster dan ook een organische oplossingsvloeistof uit conclusie 1 bekend uit D3. Naar oordeel van Octrooicentrum Nederland is dit laatste onjuist. Conclusie 1 is beperkt tot een organische vloeistof. Een brillenreinigingsvloeistof is in de regel gebaseerd op water waaraan bijvoor­ beeld enige alcohol is toegevoegd. Een dergelijke vloeistof die op water is gebaseerd, valt niet te beschouwen als een organische vloeistof. Een organische vloeistof (zoals zuiver aceton) bestaat voor het overgrote deel uit organisch materiaal. Omdat uit D3 de organische oplossingsvloeistof niet bekend is, moet worden geconcludeerd dat D3 niet nieuwheidschadelijk kan zijn. 5.2.4 Nieuwheid conclusie 1 t.o.v. D10 D10 openbaart een hechtingspistool (‘suturing gun’) voor het hechten van wonden. De huid van de te hechten wond wordt geklemd tussen de getande klembekken 5 en 6 (fig. 3). Na overhalen van hendel 4 wordt er een kram door opening 8 afgegeven, terwijl tegelijkertijd een pompmechanisme wordt bediend dat hechtingslijm (kolom 2, regels 7 en 8: ‘suture adhesive’) vanuit reservoir 39 via opening 43 op de te hechten wond/ huid toedient (fig. 6). Een tweede vloeistof, een desinfecterende vloeistof (kolom 2, regels 5 en 6: ‘disinfec­tant liquid’), wordt toegediend vanuit reservoir 33 via capillair 36 door zwaartekracht wanneer het pistool bij gebruik in een verticale positie

E I G E N D O M

3 2 1

wordt gehouden (kolom 3, regel 66 t/m kolom 4, regel 13). De samenstelling van beide vloeistoffen wordt niet gegeven. Volgens verzoekster is de samenstelling van beide vloeistoffen gebaseerd op organische oplosmiddelen, zoals medicinale alcohol in het desinfecterende middel. Octrooicentrum Nederland is echter van oordeel dat een hechtingslijm geen lijmverbrekende dan wel lijmoplossende werking zal hebben zoals de onderhavige conclusie 1 voorschrijft. Een desinfecterend middel kan gebaseerd zijn op alcohol, maar kan even goed gebaseerd zijn op water en een desinfectant (bijv. chloorhexidine). Uit D10 is niet bekend welk soort desinfecterend middel wordt gebruikt. Daarmee is de maatregel van conclusie 1 – een organische oplossingsvloeistof welke een verbrekende dan wel oplossende werking heeft op de lijmverbinding – niet duidelijk en ondubbelzinnig geopenbaard en is D10 niet nieuwheidschadelijk. 5.2.5 Nieuwheid conclusie 1 t.o.v. D11 D11 openbaart een chirurgische grijptang. Door middel van de klembekken 5, 6, 7 en 8 (fig. 1 en kolom 1, regel 53) worden delen van de wond bijeengegrepen en kan er door spuit 4 (kolom 2, regels 40 t/m 42: ‘Spritze’) middels een drijf/zuigerstang een kleefmiddel (‘Klebsubstanz’) worden toegepast (kolom 2, regels 41 en 42). Volgens verzoekster omvat een dergelijk kleefmiddel organische oplosmiddelen. Octrooicentrum Nederland is echter van oordeel dat een kleefmiddel geen lijmverbrekende of lijmoplossende werking heeft. Om die reden alleen al is D11 evenmin nieuwheidschadelijk. 5.2.6 Nieuwheid conclusie 1 t.o.v. D12 D12 openbaart een inrichting voor het aanbrengen van kleur op bepaalde delen van het haar (‘hair highlights’). Het haar wordt tussen de klembekken 5 en 30 geklemd (fig. 1 en blz. 6, regels 6 en 7) en middels reservoir 100 (fig. 6) kan er haar­ kleurmiddel (blz. 6, regels 24 t/m 26: ‘dye or coloring/color trea­ ting agent’) naar borstel 10 in het klembekken worden geleid. De samenstelling van het haarkleurmiddel wordt niet gegeven. Volgens verzoekster is een haarkleurmiddel gebaseerd op oplosmiddelen. Dat is volgens Octrooicentrum Nederland niet onjuist, maar dat oplosmiddel kan ook water zijn en daarmee is de maatregel van een organische oplossings­vloeistof welke een verbrekende dan wel oplossende werking heeft op een lijmverbinding, niet duidelijk en ondubbelzinnig geopenbaard. D12 is daarom alleen om die reden al niet nieuwheidsbezwarend. 5.2.7 Nieuwheid conclusie 1 t.o.v. D13 D13 openbaart een borstel voor het reinigen van textiel waarbij het textiel tussen de klemdelen 31 en 33 wordt genomen (fig. 7 en blz. 7, regels 1 t/m 8: ‘treatment members’). Vanuit re­ servoir 30 kan via poort 32 een reinigingsmiddel (‘liquid clea­ ning composition’) naar het klembekken worden geleid waarbij flexibel membraan 34 dient als pomp. De samenstelling van het reinigingsmiddel wordt uitvoerig beschreven. Volgens verzoekster is het reinigingsmiddel gebaseerd op oplosmiddelen. Dat is volgens Octrooicentrum Nederland juist maar het voornaamste oplosmiddel is water (zie blz. 9, onder c) en het reinigingsmiddel is dus niet op te vatten als een organische vloeistof volgens conclusie 1. Om die reden is D13 al niet nieuwheidschadelijk.

3 2 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

5.2.8 Nieuwheid conclusies 2 en 3 Nu de door verzoekster aangehaalde literatuur voor de nieuw­ heid van conclusie 1 niet bezwarend is, geldt dit ook voor de afhankelijke volgconclusies 2 en 3. 5.3 Inventiviteit Verzoekster heeft gesteld dat conclusie 1 niet inventief is in het licht van D3 in combinatie met één van de documenten D1, D2 of D6, in het licht van D6 op zichzelf genomen, en in het licht van D9 in combinatie met D1. 5.3.1 Meest nabije stand van de techniek Om de inventiviteit van conclusie 1 te kunnen beoordelen moet eerst de meest nabije stand van de techniek bepaald worden. Bij het bepalen van de meest nabije stand van de techniek moet als eerste worden overwogen of het als meest nabije stand van de techniek aangevoerde document gericht is op hetzelfde beoogde doel of effect als die van de uitvin­ ding. Anders kan het document de vakman niet op een voor de hand liggende wijze leiden naar de geclaimde uitvinding. Deze benadering is geheel in lijn met de vaste jurisprudentie van het Europees Octrooibureau (zie onder meer de ‘Case Law of the Boards of Appeal (Fifth edition 2006)’, blz. 122, paragraaf 3.2). Verzoekster stelt dat als meest nabije stand van techniek kan worden gekozen voor D3, D6 of D9. Deze drie publicaties beschrijven echter geen van alle een inrichting voor het verwijderen van haarverlengstrengen, maar hebben een ander doel voor ogen: – D3 betreft een tang voor het reinigen van brillen; – D6 betreft een inrichting voor het verbinden van garendelen, waarmee tijdens een schuivende beweging van het klembekken de uiteinden van de garendelen worden afgesneden en in elkaar gerold waarbij kortstondig lijm wordt gedoseerd aan de overlappende garendelen ter verzekering van de verbinding; en – D9 betreft een werkwijze voor het aanbrengen van haarverlengstrengen in basishaar met behulp van een onder (UV-)straling uithardende lijm. Octrooicentrum Nederland is derhalve van oordeel dat deze publicaties niet gebruikt kunnen worden als geschikt uitgangspunt voor de beoordeling van de inventiviteit. De door verzoekster aangedragen inventiviteitsbezwaren voor conclusie 1 treffen dan ook geen doel. 5.3.2 Inventiviteit conclusies 2 en 3 Conclusies 2 en 3 zijn nadere uitwerkingen van conclusie 1. Nu de inventiviteitsbezwaren voor conclusie 1 geen doel treffen zullen deze de afhankelijke volgconclusies 2 en 3 ook niet treffen. 5.4 Hulpverzoek Aangezien de geldende conclusies van het octrooi niet worden getroffen door de aangevoerde nietigheidsbezwaren behoeft het hulpverzoek geen bespreking. 6 Advies van Octrooicentrum Nederland Op grond van het vorenstaande luidt het advies van Octrooicentrum Nederland dat de door verzoekster aangevoerde nietigheidsbezwaren geen doel treffen. Enz.

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9

Nr. 70 Gerechtshof te Amsterdam, 24 april 2008 (nOva) Mrs. P. Ingelse, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Roëll en H.G. Hermans Art. 5, Hnw jº art. 2.20, lid 1 BVIE Vast staat dat het bedrijf van Datoobar gedurende een periode van twee jaar deel heeft uitgemaakt van de onderneming van Tempo Team, en voorts dat zij de relatie per 1 december 1999 met goedvinden van Tempo Team heeft beëindigd en dat, nadat partijen onderhandelingen hadden gevoerd onder meer over een mogelijke overname door Tempo Team van de (handels)naam nOva, Datoobar als zelfstandige onder de naam nOva haar uitzendwerk voor vluchtelingen heeft hervat en Tempo Team dit werk onder de naam Tempo Team Accent is gaan verrichten. Dat er in die omstandigheden sprake zal zijn van een transitieperiode waarin met betrekking tot het gebruik van de naam ‘nOva’ door personeelsleden van Tempo Team vergissingen worden gemaakt ligt voor de hand; het gaat te ver om Tempo Team op grond van dergelijke (incidentele) vergissingen aansprakelijk te achten. Een en ander valt in redelijkheid niet aan te merken als (inbreukmakend) gebruik van een merk of handelsnaam in de zin van de Benelux Merkenwet (thans BVIE) en de Handelsnaamwet.

Azamol Sadat DATOOBAR, te Amsterdam, appellante in het principaal appel, geïntimeerde in het incidenteel appel, procureur mr. I.M.C.A. Reinders Folmer, tegen TEMPO TEAM UITZENDBUREAU BV, te Diemen, geïntimeerde in het principaal appel, appellante in het incidenteel appel, procureur mr. R.V. Ruimschotel. 4 Beoordeling 4.1 Datoobar heeft in 1995 onder de naam nOva Uitzendbureau een uitzendbureau voor vluchtelingen opgericht. In 1997 hebben Tempo Team en Datoobar een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Datoobar is in het kader daarvan met ingang van 15 november 1997 bij Tempo Team in dienst getreden, in de functie van productmanager belast met werkzaamheden ten behoeve van nOva. In een brief van 5 november 1997 aan Tempo Team deelt Datoobar onder meer het volgende mee: ‘Er is sprake van een vergoeding voor het overnemen van het cliëntenbestand van nOva: dat betekent dat ik mijn ingeschreven kandidaten inbreng bij Tempo Team. Er is geen sprake van het overnemen van de (handels)naam nOva, zoals die nu in de markt bekend is. Voor de nu aangegane samenwerking wordt het gebruiksrecht verleend aan Tempo Team. Ook is er geen sprake van het overnemen van de firma nOva, zoals die nu in de markt bekend is. Over het voortzetten van lopende contracten en opdrachten zullen wij nog nader overleggen.’ Datoobar heeft haar uitzendwerk in dienst van Tempo Team verricht vanuit het filiaal van Tempo Team aan de Stadhouderskade, onder de naam Uitzendbureau Nova Tempo Team en met gebruikmaking van telefoonnummer 020/6187072, een reeds bestaand nummer van Tempo Team. Bij brief van 25 september 1999 heeft Datoobar haar arbeidsovereenkomst en samenwerking met Tempo Team met ingang van 1 december 1999 opgezegd. In die brief schrijft zij onder meer:

s e p t e m b e r

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

‘Refererend aan mijn brief van 5 november 1997, beëindig ik, als rechtmatig eigenaar van de merknaam nOva en het klanten- en relatiebestand van november 1997, het gebruiksrecht door Tempo Team Beheer. Wel ben ik bereid om de merknaam nOva en het oorspronkelijke nOva-klantenbestand aan Tempo Team Beheer over te dragen tegen een reëel bod.’ Tempo Team heeft de opzegging aanvaard bij brief van 19 oktober 1999. Partijen hebben vervolgens gesproken over de ontvlechting van de activiteiten van Datoobar en nOva enerzijds en Tempo Team anderzijds. Datoobar werd daarin op kosten van Tempo Team bijgestaan door advocaat mr. Th. J. Bousie (verder Bousie). De tussen partijen gevoerde onderhandelingen hebben niet tot het sluiten van een beëindigingsovereenkomst geleid. Bij brief van 17 januari 2000 heeft Bousie het navolgende aan Tempo Team bericht: ‘Namens cliënte, nOva uitzendbureau, kan ik u melden dat de onderhandelingen als beëindigd kunnen worden beschouwd. Ik zend u binnenkort mijn einddeclaratie.’ Sedert de beëindiging van de samenwerking drijft Datoobar onder de naam nOva (wederom) een zelfstandig uitzendbureau. Tempo Team heeft het uitzendwerk voor vluchtelingen binnen haar onderneming voortgezet onder de naam Tempo Team Accent. (…) 4.9. Datoobar heeft betoogd dat Tempo Team bij diverse gelegenheden op inbreukmakende c.q. jegens haar onrechtmatige wijze gebruik heeft gemaakt van het merk en/of de (handels) naam nOva en vordert ter zake schadevergoeding. Vast staat dat het bedrijf van Datoobar gedurende een periode van twee jaar deel heeft uitgemaakt van de onderneming van Tempo Team. Uit het over en weer gestelde blijkt voorts - zoals reeds overwogen - dat Datoobar de relatie per 1 december 1999 met goedvinden van Tempo Team heeft beëindigd en dat, nadat partijen onderhandelingen hadden gevoerd onder meer over een mogelijke overname door Tempo Team van de (handels)naam nOva, Datoobar als zelfstandige onder de naam nOva haar uitzendwerk voor vluchtelingen heeft hervat en Tempo Team dit werk onder de naam Tempo Team Accent is gaan verrichten. Dat er in die omstandigheden sprake zal zijn van een transitieperiode waarin met betrekking tot het gebruik van de naam ‘nOva’ door personeelsleden van Tempo Team vergissingen worden gemaakt ligt voor de hand; het gaat te ver om Tempo Team op grond van dergelijke (incidentele) vergissingen aansprakelijk te achten. Datoobar heeft behoudens voor zover het de (onjuiste) datum betreft dan ook niet gegriefd tegen hetgeen de rechtbank daaromtrent in het vonnis van 27 juli 2005 (onder 13, derde en vierde alinea) heeft overwogen. Het hof sluit zich daarbij aan; een en ander valt in redelijkheid niet aan te merken als (inbreukmakend) gebruik van een merk of handelsnaam in de zin van de Benelux Merkenwet (thans BVIE) en de Handelsnaamwet. Datoobar verwijt Tempo Team hiernaast echter een aantal concrete gedragingen die volgens haar in de gegeven omstandigheden wel tot het aannemen van aansprakelijkheid op de reeds genoemde grondslag moeten leiden. Ook dit betoog kan haar echter niet baten. Dat Tempo Team voor nOva c.q. Datoobar bestemde post in voorkomende gevallen niet of niet direct heeft doorgestuurd en in bij haar binnenkomende telefonische gesprekken

E I G E N D O M

3 2 3

waarin naar nOva werd gevraagd niet (ongevraagd) het nieuwe telefoonnummer van Datoobar heeft gegeven is wellicht niet fraai te achten doch valt niet aan te merken als gebruik c.q. misbruik van merk of handelsnaam in de door Datoobar gestelde zin (althans, met betrekking tot de telefonische gesprekken, voor zover het incidenten betreft die los staan van de onjuiste vermelding van ‘Nova’ door KPN bij een telefoonnummer van Tempo Team na 1 december 1999 waarover de rechtbank in haar vonnis van 19 oktober 2005 heeft beslist). Ook de gang van zaken betreffende de na het verbreken van de samenwerking door Tempo Team verkregen opdracht van de gemeente Rotterdam door de rechtbank in haar vonnis abusievelijk begrepen onder de ‘projecten’ bedoeld in de brief van Bousie van 13 december 1999 - voldoet daaraan niet. Het hof verwijst in dit verband naar de samenvatting van de rechtbank in haar vonnis van 30 augustus 2006 van de getuigenverklaring van Ortega-Martijn en sluit zich aan bij de conclusie die de rechtbank daaraan verbindt (vgl. vonnis onder 6 sub c en f). Dat Tempo Team, zoals Datoobar stelt (inl. dagv. onder 42) zich heeft voorgedaan als ‘de onderneming nOva’ valt uit deze verklaring niet op te maken. Indien juist zou zijn dat, zoals Datoobar in de toelichting op grief 11 suggereert, Ortega-Martijn het onjuiste telefoonnummer van Elshuis heeft gekregen omdat dat het nummer was dat op dat moment onder de naam ‘Nova Uitzendbureau Tempo Team’ in de telefoongids was vermeld (en dus niet omdat Elshuis, bijvoorbeeld uit hoofde van eerdere contacten met nOva, reeds beschikte over het telefoonnummer waaronder Datoobar was te bereiken) valt een en ander onder het bereik van de door de rechtbank in haar vonnis van 19 oktober 2005 uitgesproken veroordeling en derhalve buiten de reikwijdte van het onderhavige appel. Voorzover Datoobar in weerwil van wat zij in haar memorie van grieven onder 34 met betrekking tot de (beperkte) grondslag van haar vordering uitdrukkelijk heeft gesteld, deze ook baseert op een onrechtmatige daad daarin bestaande dat Tempo Team in strijd met de waarheid aan potentiële opdrachtgevers heeft medegedeeld ‘dat nOva in het geheel geen activiteiten meer in het kader van arbeidsbemiddeling verrichte’ (vgl. memorie van grieven onder 36) kan haar dat evenmin baten. Het hof wijst er in dit verband op dat uit de getuigenverklaring van Ortega- Martijn niet valt op te maken dat een dergelijke mededeling door Tempo Team zou zijn gedaan en voorts dat Datoobar deze - door Tempo Team uitdrukkelijk betwiste - stelling, behoudens door overlegging van een door haar op 11 januari 2000 aan I. Woute van Tempo Team gerichte brief (onderdeel van productie 38 bij akte van 5 januari 2005), die op dit punt niet voldoende gewicht in de schaal legt, niet verder feitelijk heeft onderbouwd en niet te bewijzen heeft aangeboden (vgl. in dit verband mvg onder VIII en mva in incidenteel appel onder 5). Enz.

3 2 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Nr. 71 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 17 juli 2008* (Staat/Benelux BIE) Mrs. J.C. van Fasseur-van Santen, W.A.J. van Lierop en M.Y. Bonneur Art. 2.1 BVIE De gemiddelde consument van de dienst ‘alarmmelding langs telecommunicatieve weg’. c.q. het grote publiek zal 112 zien als hét (enige) nummer voor die dienst. Het grote publiek neemt ‘1-1-2’ dus waar als een teken dat informatie verstrekt over de aard van de betrokken dienst en niet over de herkomst van die dienst. Door het grote publiek wordt ‘1-1-2’ mitsdien niet opgevat als merk. Dit betekent dat ‘1-1-2’ voor de betrokken dienst ieder onderscheidend vermogen mist. Art. 2.12 BVIE Blijkens BenGH 29 juni 2006, BIE 2007, 45 (Europolis 1) kunnen de rechterlijke instanties bij toetsing van de juistheid van de beslis­ sing van het BMB (thans BBIE) tot weigering van de inschrijving van een depot niet hetzij ambtshalve hetzij op verlangen van de deposant een wijziging aanbrengen in de door de deposant opgegeven lijst van waren of diensten door daaruit bepaalde waren of diensten te schrappen. Daarom hoeft in dit geding niet te worden onderzocht of voor een of meer van de andere diensten dan ‘alarmmelding langs telecommunicatieve weg’ waarvoor 1-1-2 is gedeponeerd, dit merk wel onderscheidingskracht heeft. STAAT der NEDERLANDEN, te ‘s-Gravenhage, verzoeker, hierna te noemen: de Staat, procureur: mr. H.J.M. Boukema, tegen BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (merken en tekeningen of modellen), te ‘s-Gravenhage, verweerder, hierna te noemen: het Bureau, gemachtigden: mrs. C.J.P. Janssen en P. Veeze. 2 Beoordeling van het hoger beroep 1 Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken. a De Staat heeft op 23 maart 2007, onder nummer 1131921, het woordmerk 1-1-2 gedeponeerd voor de volgende waren en diensten. Kl 35 Publicitaire en administratieve diensten; administratieve dienstverlening in het kader van hulpverlening; diensten van een alarmcentrale, te weten registratie en coördinatie van alarmmeldingen; het inlichten van familie. Kl. 38 Telecommunicatiediensten; telefoondiensten; alarmmelding langs telecommunicatieve weg. Kl 39 Ambulancevervoer; het regelen van verkeer (transportdiensten). Kl 42 Het verrichten van technisch onderzoek in geval van misdrijf. Kl 44 Diensten te verlenen door de politie, ambulance of brandweer of combinatie hiervan, te weten medische, geestelijke en fysieke hulp aan slachtoffers van ongevallen.

*

Zie de noot van de redactie op blz. 325. Red.

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9

Kl 45 Het redden van personen en goederen uit brandende objecten; het regelen van het verkeer (veiligheidsdiensten); het in bedwang houden van omstanders. Het Bureau heeft het depot op 3 april 2007 ingeschreven onder nummer 0820570. Het betrof hier een spoedinschrijving als bedoeld in artikel 2.8. lid 2 BVIE. b Op 10 mei 2007 heeft het Bureau een voorlopige beslissing tot weigering van het merk 1-1-2 gegeven met de volgende redengeving. Het teken 1-1-2 heeft geen onderscheidend vermogen. Het bestaat uitsluitend uit het algemene Europese hulpnummer 112. Dit heeft geen individueel karakter en zal niet als merk worden opgevat. Een dergelijke aanduiding stelt de consument niet in staat diensten in de klassen 35, 38, 39, 42, 44 en 45 van die afkomstig van een andere onderneming te onderscheiden. Wij verwijzen naar artikel 2.11, lid 1, sub b. BVIE. c Op de bezwaren die de gemachtigde van de Staat op 18 juni 2007 tegen deze voorlopige beslissing heeft ingediend heeft het Bureau gereageerd bij brief van 13 augustus 2007 waarin onder meer het volgende is te lezen: (...). Het enkele feit dat 112 als zodanig bekend is wil uiteraard niet zeggen dat het wordt opgevat als merk, dus als teken ter onderscheiding van de herkomst van de betreffende diensten uit één bepaalde onderneming. (...). Het Bureau is, ook na heroverweging, van oordeel dat het teken ­1-1-2 ieder onderscheidend vermogen mist. Dit geldt voor alle diensten waarvoor het depot is verricht. (...) Gelet op het bovenstaande ziet het Bureau geen aanleiding om de voorlopige weigering te herzien. d Bij brief aan het Bureau van 29 oktober 2007 heeft de raadsman van de Staat zijn standpunt, dat het merk 1-1-2 wel voor inschrijving vatbaar is, nader toegelicht. Naar aanleiding hiervan heeft het Bureau op 24 december 2007 onder meer het volgende geschreven. Het Bureau is, ook na heroverweging, van oordeel dat het teken ­1-1-2 ieder onderscheidend vermogen mist. Het zal immers niet worden opgevat als merk, maar als (beschrijvend voor) een bepaald telefoonnummer, te weten het Europese alarmnummer. e Bij schrijven van 22 januari 2008 heeft het Bureau de Staat meegedeeld dat de inschrijving van het merk wordt doorgehaald. f Artikel 1 van Beschikking 91/396/EEG van de Raad van 29 juli 1991 inzake invoering van een gemeenschappelijk Europees oproepnummer voor hulpdiensten, PbL 217, blz. 31-32, luidt als volgt. De Lid-Staten zorgen ervoor dat het nummer 112 als gemeenschappelijk Europees oproepnummer voor hulpdiensten wordt ingevoerd in openbare telefoonnetten en in toekomstige digitale netwerken met geïntegreerde diensten en openbare mobiele diensten. Aan deze verplichting tot invoering van het landelijk alarmnummer 112 heeft Nederland voldaan. Ter introductie van dit alarmnummer heeft de Staat vanaf 1998 een grootschalige landelijke voorlichtingscampagne gevoerd via televisie, radio, advertenties en ander reclamemateriaal. 2 De Staat is tijdig in beroep gekomen van de beslissing van 22 januari 2008. 3 Het Bureau heeft zijn beslissing gebaseerd op artikel 2.11. lid 1 sub b BVIE dat als volgt luidt. ‘Het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel: (...)

s e p t e m b e r

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

b. het merk elk onderscheidend vermogen mist’. Deze bepaling dient te worden begrepen in het licht van artikel 3 lid 1 sub b van de Eerste richtlijn 89/104/EG van de Raad van de EG van 21 december 1998 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, PbEG 1989 L 40 ­hierna ook: de Merkenrichtlijn), luidende: ‘Niet ingeschreven worden (...): (...) b) merken die elk onderscheidend vermogen missen.’ 4 Zoals het HvJEG onder meer in rov. 66 van zijn arrest van 8 mei 2008 (zaak C-304/06 P, ‘Eurohypo’) heeft overwogen houdt het onderscheidend vermogen van een merk in ‘(...) dat dit merk zich ertoe leent, de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden’. In zaak C-363/99 ‘Postkantoor’ (NJ 2006, 531) heeft het HvJEG over 3 lid 1 sub b van de Merkenrichtlijn het volgende overwogen. 75. (...) het onderscheidend vermogen van een merk [moet] enerzijds worden beoordeeld in relatie tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument (hierna te noemen: de gemiddelde consument) van die waren of diensten. 76. Hieruit volgt dat, indien de bevoegde autoriteit na het onderzoek van een aanvraag voor merkinschrijving vaststelt dat, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden een merk elk onderscheidend vermogen mist voor bepaalde waren of diensten in de ogen van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige gemiddelde consument van deze waren of diensten, zij de inschrijving van dit merk voor deze waren of diensten moet weigeren overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. (...). 86.(...). Een merk kan (...) elk onderscheidend vermogen missen voor waren of diensten om andere redenen dan dat het eventueel een beschrijvend karakter heeft. 5 Anders dan de Staat meent, heeft het Bureau niet miskend dat de cijfercombinatie ‘1-1-2’ op zichzelf beschouwd onderscheidend vermogen kan hebben. De weigering is gebaseerd op het oordeel dat voor de diensten waarvoor de Staat het merk heeft gedeponeerd, ‘1-1-2’ onderscheidend vermogen mist (zie met name de beslissing tot voorlopige weigering van 10 mei 2007, rov. 1.b), en hierin ligt besloten dat voor andere waren of diensten dat teken (mogelijk) wel onderscheidingskracht kan hebben. 6 De Staat heeft het merk 1-1-2 gedeponeerd voor onder meer de dienst ‘alarmmelding langs telecommunicatieve weg’. Gezien de grootschalige en intensieve campagne van de Staat ter introductie van 112 als algemeen alarmnummer en in aanmerking genomen dat gesteld noch gebleken is dat in de Benelux een ander bij de gemiddelde consument bekend nummer voor alarmmelding in omloop is of was, zal de gemiddelde consument van die dienst c.q. het grote publiek 112 zien als hét (enige) nummer voor alarmmelding langs telecommunicatieve weg. Het grote publiek neemt ‘1-1-2’ dus waar als een teken dat informatie verstrekt over de aard van de betrokken dienst en niet over de herkomst van die dienst (vergelijk rov. 69 van het Eurohypo-arrest van het HvJEG). Door het grote publiek wordt ‘1-1-2’ mitsdien niet opgevat als merk. Dit bete-

E I G E N D O M

3 2 5

kent dat voor de dienst ‘alarmmelding langs telecommunicatieve weg’ ‘1-1-2’ ieder onderscheidend vermogen mist. 7 De Staat heeft 1-1-2 echter niet alleen voor deze dienst gedeponeerd, maar ook voor andere diensten, waaronder ‘publicitaire en administratieve diensten’. Indien, zoals de Staat heeft opgemerkt op blz. 4, 5e alinea, van zijn pleitnota, het publiek bij (bijvoorbeeld) de verlening van ‘publicitaire en administratieve diensten’ onder de aanduiding ‘1-1-2’ niet uitsluitend aan het alarmnummer zou denken - in welk geval het merk voor die diensten misschien wel onderscheidend vermogen zou kunnen bezitten - dan kan dat de Staat in deze procedure evenwel niet baten. In zijn arrest van 29 juni 2006 inzake ‘Europolis’ (IER 2006, nr. 72) heeft het Benelux Gerechtshof (BGH) immers geoordeeld dat de rechterlijke instanties bij toetsing van de juistheid van de beslissing van het BMB tot weigering van de inschrijving van een depot niet hetzij ambts­halve hetzij op verlangen van de deposant een wijziging kunnen aanbrengen in de door de deposant opgegeven lijst van waren of diensten door daaruit bepaalde waren of diens-ten te schrappen. Daarom hoeft in dit geding niet te worden onderzocht of voor een of meer van de andere diensten dan ‘alarmmelding langs telecommunicatieve weg’ waarvoor 1-1-2 is gedeponeerd, dit merk wel onderscheidingskracht heeft. 8 De bewijsaanbiedingen van de Staat zijn in het licht van het voorgaande niet terzake dienend en worden op deze grond gepasseerd. 9 De slotsom luidt dat het verzoek van de Staat niet toewijsbaar is. Als de in het ongelijk gestelde partij zal hij worden veroordeeld in de proceskosten voor zover gevallen aan de zijde van het Bureau. Het hof zal deze kosten naar redelijkheid bepalen als na te melden, daarbij in aanmerking nemend dat het Bureau zich in dit geding heeft laten vertegenwoordigen op de voet van artikel 2.12. lid 2 BVIE. 3 Beslissing Het hof: - wijst het verzoek van de Staat af; Enz.

Noot Zie ook Hof Amsterdam 31 juli 2008, CR 2008, 173 m.nt. A.P. Meijboom, LJN BD9055, Mf 2008, 37 m.nt. R.D. Chavannes (Staat/Heerink), waarin het Hof oordeelde dat het registreren door Heerink van de domeinnaam www.112.nl, althans zijn weigering om deze tegen kostprijs aan de Staat over te dragen, misbruik van recht opleverde. Red.

3 2 6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Nr. 72 Rechtbank te Leeuwarden, 6 augustus 2008 (Van Dijk’s roggebrood) mr. Th.G. Lautenbach Art. 2.20, lid 1 sub b BVIE. Het door gedaagde gebruikte etiket levert verwarringsgevaar met het ingeschreven merk op. In beide gevallen gaat het om identieke waren, roggebrood, dat volgens (nagenoeg) hetzelfde familierecept is gebakken. Er is voorts sprake van een visuele gelijkenis tussen de tekens op de etiketten door gebruik van de naam ‘Van Dijk’ in combinatie met ‘Het Fries roggebrood’ en de gelijke kleurencombinatie. De combinatie van een hoge mate van soortgelijkheid van de producten en een hoge mate van overeenstemming van merken maakt dat er niet alleen sprake is van associatiegevaar, maar ook dat het gevaar bestaat dat het publiek tussen het roggebrood van partijen enigerlei verband zal veronderstellen (indirect verwarringsgevaar). Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het merk ‘Van Dijk’s’ een sterk onderscheidend vermogen heeft nu onder dit merk al sinds het begin van de vorige eeuw (volgens familietraditie gebakken) roggebrood wordt verkocht. De toevoeging van de voornaam ‘Thaede’ aan de naam ‘Van Dijk’ en de handelsnaam ‘De Brea Bakker’ op het etiket doet aan het verwarringsgevaar niet af.

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9

voornoemde oprichtingsdatum de plaats van vennoot Thaede van Dijk in Vof Gebr. H. en Th. van Dijk overgenomen. 2.3 Tussen Hendrik van Dijk en Th.&B. van Dijk is ter zake van de samenwerking in de vennootschap Gebr. H. en Th. van Dijk een geschil gerezen. Dit geschil hebben partijen in juni 2002 beëindigd door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst bepaalt (onder andere) het volgende: ‘Partijen: (…) KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 1. De vennootschapsovereenkomst wordt beëindigd per 30 juni 2002. 2. De activa van de vennootschap, aanwezig volgens de balans per 1 januari 2002 (aan partijen voldoende bekend) verblijven aan H. van Dijk. H. van Dijk heeft het recht de onderneming voort te zetten onder de uitsluitende bevoegdheid de bestaande naam van de onderneming te blijven voeren. (…)’ 2.4 Hendrik van Dijk heeft op 28 juni 2002 het merk ‘VAN DIJK’S’ (met bijbehorend beeldmerk) bij het BeneluxMerkenbureau gedeponeerd. Uit het bewijs van inschrijving volgt dat de inschrijving van het (beeld)merk ‘VAN DIJK’S’ op de Merkplaats B.V. geldig is vanaf 2 juli 2002 tot en met 2 juli 2012. Het door Hendrik van Dijk gedeponeerde beeldmerk ziet er als volgt uit, met dien verstande dat het beeldmerk geel is en de opdruk zwart (hier in kleur afgebeeld. Red.):

Art. 2.23, lid 1 sub a BVIE. Th. & B. van Dijk bedient zich niet slechts van haar familie­naam, maar gebruikt de naam ‘Van Dijk’ als merk dan wel als handelsnaam. Doordat Th. & B. van Dijk de naam ‘Van Dijk’ gebruikt ter onderscheiding van haar waren en gelet op het gegeven dat dit gebruik verwarringsgevaar met het ingeschreven merk oplevert, is er geen sprake van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel. 1 H & S van Dijk VOF, h.o.d.n. VAN DIJK ROGGEB­ROOD­ BAKKERIJ, te Sintjohannesga, alsmede haar vennoten: 1a H. van Dijk 1b S. van Dijk-Visser, beiden te Sintjohannesga, eisers, procureur mr. P.R. van den Elst, advocaat mr. U. van Ophoven te Leek, tegen 1 Th. & B. van Dijk VOF, h.o.d.n. DE BREABAKKER, Joure, alsmede haar vennoten: 1a T. van Dijk, 1b B. van Dijk-de Jong, beiden te Joure, gedaagden, procureur mr. P. van der Sluis, advocaat mr. J. Knotter te Emmen, 2 EUROBANKET VOF, te Nijehaske, alsmede haar vennoten: 2a J. Banket, te Oldeberkoop, 2b BOSMA KOEK EN BANKET KAMPEN BV, te Kampen, gedaagden. 2 De feiten 2.1 Vanaf 1 maart 1977 hebben de broers Hendrik en Thaede van Dijk samen de roggebroodbakkerij van hun vader over­ genomen en gedreven in de vorm van een vennootschap onder firma, onder de naam ‘Vof Gebroeders H. en Th. van Dijk’. De roggebroodbakkerij is een familiebedrijf dat al sinds ongeveer 1913 bestaat. Het doel van de vennootschap is de fabricage en verkoop van roggebrood. 2.2 Op 1 januari 1992 heeft Thaede van Dijk samen met zijn echtgenote Boukje van Dijk-de Jong de vennootschap onder firma Th.&B. van Dijk opgericht. Deze vennootschap heeft per

2.5 Op 30 juni 2002 heeft Hendrik van Dijk samen met zijn echtgenote Sietske van Dijk-Visser de vennootschap onder firma H&S van Dijk opgericht. Deze vennootschap heeft per voornoemde oprichtingsdatum onder haar eigen naam de vennootschap Vof Gebr. H. en Th. van Dijk voortgezet. 2.6 Na de beëindiging van het samenwerkingsverband met Hendrik van Dijk, is de vennootschap onder firma Th.&B. van Dijk in 2002 een nieuwe roggebroodbakkerij begonnen in Joure, onder de handelsnaam ‘De Brea Bakker’. 2.7 De vennootschap onder firma Th.&B. van Dijk verkoopt aan diverse winkels en bakkerijen pakjes roggebrood onder haar eigen handelsnaam De Brea Bakker. Daarnaast verkoopt zij (blanco) pakjes roggebrood zonder etiket en zonder eigen merk erop aan afnemers, die het vervolgens weer doorverkopen en op de markt brengen onder een eigen etiket en merk(naam). Het betreft hier zogenaamde ‘private labels’. 2.8 Eurobanket is een dergelijke afnemer van blanco pakjes roggebrood van Th.&B. van Dijk. Eurobanket brengt de pakjes roggebrood op de markt onder een private label, met

s e p t e m b e r

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

daarop vermeld ‘HET FRIES ROGGEBROOD’. Naast voornoemde tekens bevat het private label van Eurobanket een kader met daarin de tekst: ‘Gebakken door Thaede van Dijk, De Brea Bakker’. Ook bevat het private label de naam en adresgegevens van Eurobanket. Net als het beeldmerk van H&S van Dijk, is het door Eurobanket gehanteerde etiket geel met zwarte opdruk. (…) 4 De beoordeling 4.1 De rechtbank stelt vast dat Eurobanket c.s. niet is verschenen, terwijl kan worden vastgesteld dat ten aanzien van haar wel de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen. De rechtbank zal, nu er meer gedaagden zijn en gedaagde sub 1 wel in het geding is verschenen, op grond van artikel 140 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) verstek tegen Eurobanket c.s. verlenen en de vordering toewijzen nu deze niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Tussen H&S van Dijk en Th.&B. van Dijk zal worden voortgeprocedeerd. Ingevolge artikel 140 lid 2 Rv zal de rechtbank tussen partijen één vonnis wijzen, dat als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd. 4.2 H&S van Dijk, althans merkhouder Hendrik van Dijk, verzet zich op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE (artikel 13A lid 1 sub b Benelux Merkenwet (BMW) oud) tegen het ongeautoriseerde gebruik van de naam ‘Van Dijk’ door Th.&B. van Dijk op het etiket van het door haar gebakken roggebrood. H&S van Dijk voert aan dat door dit gebruik van haar merknaam bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende gevaar van associatie met haar merk. Zij stelt daartoe dat de naam ‘Van Dijk’ in combinatie met ‘Fries roggebrood’ op een geel etiket met zwarte opdruk gelijk is of overeenstemt met het door Hendrik van Dijk gedeponeerde merk en gebruikt wordt voor soortgelijke waren, namelijk voor roggebrood dat wordt gebakken volgens (nagenoeg) hetzelfde familierecept. Volgens H&S van Dijk heeft het merk ‘VAN DIJK’S’ voor roggebrood een sterk onderscheidend vermogen en daarmee een ruimere beschermingsomvang dan andere merken, omdat al sinds ongeveer 1913 roggebrood op de markt wordt gebracht onder dit merk en het huidige (gedeponeerde) beeldmerk (vrijwel) ongewijzigd wordt gebruikt sinds ongeveer 1950. De vermelding op het gewraakte etiket van de qua omvang vrijwel identieke pakjes roggebrood dat het roggebrood is gebakken door Thaede van Dijk, de Brea Bakker, zorgt volgens H&S van Dijk niet voor voldoende onderscheidend vermogen. Daarnaast stelt H&S van Dijk dat Th.&B. van Dijk onrechtmatig handelt door aan te haken bij de goede naam en reputatie van het merk ‘VAN DIJK’S’ en ­hiervan te profiteren. Ten slotte stelt H&S van Dijk dat Th.&B. van Dijk wanprestatie pleegt door in strijd met de vaststellingsovereenkomst van juni 2002 de naam ‘Van Dijk’ in combinatie met ‘Fries roggebrood’ te gebruiken. Private label 4.3 Th.&B. van Dijk voert ten verwere aan dat Eurobanket onder een private label en dus voor eigen rekening en risico de pakjes roggebrood met het gewraakte etiket op de markt heeft gebracht. Volgens haar is uitsluitend Eurobanket c.s. verantwoordelijk te houden voor het kiezen van de merknaam en het uiterlijk van het etiket. 4.4 De rechtbank gaat voorbij aan dit verweer en overweegt daartoe als volgt. Ter comparitie heeft Th.&B. van Dijk verklaard dat zij de gewraakte etiketten (stickers) van Eurobanket

E I G E N D O M

3 2 7

aangeleverd heeft gekregen en dat zij de etiketten vervolgens zelf met een stickerapparaat op de pakjes roggebrood heeft aangebracht. De rechtbank concludeert uit deze verklaring dat Th.&B. van Dijk op de hoogte was van het gebruik van de naam ‘Thaede van Dijk’ op de etiketten en dat zij hiervoor ook (impliciet) toestemming heeft gegeven. Door het aanbrengen van de etiketten op de pakjes roggebrood en het in het (economische) verkeer brengen van deze pakjes (door aflevering hiervan aan Eurobanket), is er aan de zijde van Th.&B. van Dijk sprake van ‘gebruik’ in de zin van artikel 2.20 lid 2 Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), waartegen Hendrik van Dijk zich ingevolge artikel 2.20 lid 1 BVIE kan verzetten als er sprake is van inbreuken op zijn merkenrecht. Inbreuk merkenrecht 4.5 Th.&B. van Dijk voert tevens ten verwere aan dat zij geen inbreuk maakt op het merkenrecht van Hendrik van Dijk. Volgens haar is er geen sprake van verwarringsgevaar, omdat de toevoeging op haar etiketten van de voornaam ‘Thaede’ aan de familienaam ‘Van Dijk’ in combinatie met de handelsnaam ‘De Brea Bakker’ voor voldoende onderscheidend vermogen zorgt. Zij stelt dat dit onderscheidend vermogen niet wordt verstoord doordat het etiket geel is met zwarte opdruk, omdat dit een kleurencombinatie is die zeer gebruike­ lijk is bij verpakkingen van roggebrood van allerlei merken. Th.&B. van Dijk voert tevens aan dat Thaede van Dijk slechts zijn familienaam gebruikt en dat het geenszins de bedoeling is geweest om aansluiting te zoeken bij de merknaam ‘VAN DIJK’S’. Th.&B. van Dijk vindt daarom dat zij (in de zin van artikel 2.23 lid 1 BVIE) in handel en nijverheid eerlijk gebruik maakt van de naam ‘Van Dijk’ op de etiketten en dat Hendrik van Dijk zich dientengevolge niet kan verzetten tegen het gebruik hiervan. 4.6 De rechtbank stelt voorop dat H&S van Dijk en vennoot Sietske van Dijk-Visser de schending van het merkenrecht niet ten grondslag kunnen leggen aan de vorderingen, aangezien zij geen merkhouder zijn. Alleen merkhouder Hendrik van Dijk kan zich op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE beroepen. De rechtbank overweegt dat de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het (gedeponeerde) merk, globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waarbij onder meer een rol spelen de mate van overeenstemming van de merken, de soortgelijkheid van de producten en het associatiegevaar. Deze beoordeling moet wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft, berusten op de totaalindruk die van de merken achterblijft bij de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren, waarbij rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De gemiddelde consument immers neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar dient gelet te worden op de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de producten. Een geringe mate van soortgelijkheid van de producten kan gecompenseerd worden door een hoge mate van overeenstemming van merken en omgekeerd (HvJ 29 september 1998, NJ 1999, 393; Canon/Cannon). Tevens moet in acht worden genomen dat het verwarringsgevaar groter zal zijn, naarmate het in-

3 2 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

geschreven merk een grotere onderscheidende kracht heeft, hetzij van huis uit, hetzij vanwege zijn bekendheid bij het publiek (HvJ 11 november 1997, BIE 1998, p. 64; arrest Sabel). Associatiegevaar is op zichzelf onvoldoende is om van verwarringsgevaar te kunnen spreken. 4.7 De rechtbank is van oordeel dat het door Th.&B. van Dijk gebruikte etiket verwarringsgevaar met het ingeschreven merk oplevert. De rechtbank overweegt hiertoe dat niet in geschil is dat het in beide gevallen gaat om identieke waren, te weten roggebrood en Th.&B. van Dijk heeft voorts niet betwist dat het volgens (nagenoeg) hetzelfde familierecept is gebakken. Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat er sprake is van een visuele gelijkenis tussen de tekens op de etiketten, door gebruik van de naam ‘Van Dijk’ in combinatie met ‘HET FRIES ROGGEBROOD’. Datgene wat er van het beeld (woorden en tekens) van het ingeschreven merk in het geheugen van de gemiddelde consument blijft hangen, is naar het oordeel van de rechtbank de naam ‘Van Dijk’. De visuele gelijkenis van de etiketten komt ook naar voren door de gelijke kleurencombinatie (geel, met zwarte opdruk) hiervan. Er bestaat aldus een hoge mate van soortgelijkheid van de producten alsook een hoge mate van overeenstemming van merken. Die combinatie maakt dat er niet alleen sprake is van associatiegevaar, maar ook dat het gevaar bestaat dat het publiek tussen het roggebrood van H&S van Dijk en Th.&B. van Dijk enigerlei verband zal veronderstellen (indirect verwarringsgevaar). De rechtbank neemt daarbij in aanmerking de omstandigheid dat het merk ‘VAN DIJK’S’ een sterk onderscheidend vermogen heeft. Het merk heeft bekendheid bij het publiek verworven, nu onder dit merk al sinds het begin van de vorige eeuw (volgens familietraditie gebakken) roggebrood wordt verkocht. De rechtbank is van oordeel dat, anders dan Th.&B. van Dijk stelt, de toevoeging van de voornaam ‘Thaede’ aan de naam ‘Van Dijk’ en de handelsnaam ‘De Brea Bakker’ op het etiket, niet aan het verwarringsgevaar af doet. Eerlijk gebruik in nijverheid en handel 4.8 De rechtbank gaat voorbij aan het beroep van Th.&B. van Dijk op artikel 2.23 lid 1 sub a BVIE. Naar het oordeel van de rechtbank bedient Th.&B. van Dijk zich niet slechts van haar familienaam, maar gebruikt zij de naam ‘Van Dijk’ als merk danwel als handelsnaam. Doordat Th.&B. van Dijk de naam ‘Van Dijk’ gebruikt ter onderscheiding van haar waren en gelet op het gegeven dat dit gebruik verwarringsgevaar met het ingeschreven merk oplevert, is er aan haar zijde geen sprake van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat Eurobanket c.s. en Th.&B. van Dijk (ongerechtvaardigd) inbreuk maken op het merkenrecht van Hendrik van Dijk en dat zij deze inbreuk dienen te staken. Omvang verbod tot inbreuk 4.9 Th.&B. van Dijk voert voorts aan dat het verbod tot inbreuk op het merkenrecht beperkter dient te zijn dan het door H&S van Dijk gevorderde en het in het kort geding vonnis van 9 januari 2007 geformuleerde verbod. Volgens Thaede van Dijk zijn de gevorderde verboden dusdanig ruim dat het hem in onredelijke mate verhindert zijn beroep uit te oefenen. Hij is van mening dat het te ver gaat om Hendrik van Dijk het exclusieve recht op de (familie)naam ‘Van Dijk’ te verlenen in de roggebroodbranche, omdat daarvoor geen wettelijke grondslag bestaat en dat bovendien in strijd zou zijn met de

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9

redelijkheid en billijkheid. Een eventueel verbod zou volgens Thaede van Dijk beperkt dienen te blijven tot het gebruik van de naam ‘Van Dijk’ op de pakjes roggebrood. 4.10 De rechtbank overweegt als volgt. Het recht op het uitsluitende gebruik van de naam ‘VAN DIJK’S’ in de roggebroodbranche vindt zijn grondslag in de inschrijving van dit merk bij het Benelux-Merkenbureau. De vraag naar de omvang van het verbod tot inbreuk op het merkenrecht van Hendrik van Dijk behelst de vraag tegen welk gebruik Hendrik van Dijk zich op grond van het BVIE kan verzetten. Hendrik van Dijk kan zich ingevolge artikel 2.20 lid 1 BVIE verzetten tegen het gebruik in het economische verkeer van een gelijk of overeenstemmend merk of teken. Artikel 2.20 lid 2 BVIE specificeert het begrip gebruik (niet uitputtend) nader. Onder gebruik in het economische verkeer moet volgens het Hof van Justitie worden verstaan het gebruik dat plaatsvindt in het kader van de handelsactiviteit waarmee een commercieel doel wordt nagestreefd en niet in de particuliere sfeer (HvJ 12 november 2002, BIE 2003, p. 338). Onder gebruik wordt met name verstaan het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking, het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken, het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken en het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame. Bij het formuleren van de omvang van het verbod tot inbreuk op het merkenrecht van Hendrik van Dijk, ziet de rechtbank aanleiding hierbij aan te sluiten. De rechtbank zal Th.&B. van Dijk en Eurobanket c.s. veroordelen tot betaling van een dwangsom van EUR 5.000,- voor elke dag, dan wel elke gebeurtenis dat zij in strijd handelen met voornoemd verbod, met een maximum van EUR 100.000,- aan verbeurde dwangsommen. Onrechtmatige daad 4.11 De rechtbank is van oordeel dat de vastgestelde inbreuk op het merkenrecht van Hendrik van Dijk jegens alle eisers een onrechtmatige daad (in de zin van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW)) oplevert. De vordering kan dan ook worden toegewezen op die grond. Wanprestatie 4.12 Nu Th.&B. van Dijk en Eurobanket c.s. hun inbreuk op het merkenrecht van Hendrik van Dijk reeds dienen te staken op grond van artikel 2.20 BVIE (en artikel 6:162 BW), komt de rechtbank niet meer toe aan de beoordeling van de vraag of Th.&B. van Dijk in strijd heeft gehandeld met de vaststellingsovereenkomst van juni 2002. Proceskosten 4.13 H&S van Dijk heeft de rechtbank verzocht om Th.&B. van Dijk en Eurobanket c.s. op grond van artikel 14 Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten) te veroordelen tot vergoeding van de werkelijk gemaakte proceskosten, te weten EUR 10.929,55. Onder voornoemde kosten zijn onder meer de proceskosten begrepen die zijn gemaakt ten behoeve van de kort geding procedure, waaronder ook de proceskosten die de voorzieningenrechter bij vonnis van 9 januari 2007 niet heeft toegewezen. Volgens H&S van Dijk komen naast de kosten van mr. Van Ophoven ook de kosten van mr. Postma voor vergoeding in aanmerking. De advocaatkosten zijn rela-

s e p t e m b e r

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

tief laag, omdat mr. Postma de zaak panklaar heeft gemaakt, aldus H&S van Dijk. Met betrekking tot de vraag of bij de berekening van de proceskosten al dan niet rekening moet worden gehouden met de BTW, refereert H&S van Dijk zich aan het oordeel van de rechtbank. 4.14 Th.&B. van Dijk betwist de juistheid van de door H&S opgevoerde kosten. Zij voert ten verwere aan dat de kostenspecificatie ten onrechte een BTW-component bevat, aangezien de betaalde omzetbelasting voor H&S van Dijk als ondernemer verrekenbaar is en verrijking zou optreden wanneer H&S van Dijk deze kosten nogmaals via een proceskostenveroordeling zou ontvangen. Volgens Th.&B. van Dijk zijn tevens de kosten van mr. Postma ten onrechte opgevoerd, omdat hij in dit stadium van het geding geen dan wel geen noodzakelijke werkzaamheden heeft verricht. 4.15 De rechtbank overweegt als volgt. Op 29 april 2004 is de zogenaamde Handhavingsrichtlijn tot stand gekomen (Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten). Artikel 14 van de richtlijn bepaalt dat de lidstaten zorgdragen dat in procedures inzake intellectuele eigendomsrechten als algemene regel de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding (5 april 2007) was de uiterste implementatiedatum van de Handhavingsrichtlijn (29 april 2006) reeds verstreken, terwijl de wet tot implementatie van die richtlijn (artikel 1019h Rv) eerst nadien (op 1 mei 2007) in werking is getreden. De rechtbank zal daarom de Nederlandse voorschriften inzake de proceskosten (artikel 237 Rv) zoveel mogelijk richtlijnconform en volgens de op dit punt bestaande jurisprudentie uitleggen. Bij de proceskostenveroordeling zal de rechtbank geen rekening houden met de kosten die door H&S van Dijk gemaakt zijn in het kader van de kort geding procedure. Deze kosten zijn gemaakt in een geheel andere procedure en daarover is reeds beslist; de kosten zijn afgewezen/gecompenseerd. De rechtbank zal bij de proceskostenveroordeling evenmin rekening houden met de BTW, gezien het feit dat H&S van Dijk een onderneming in de vorm van een vennootschap onder firma drijft en de BTW voor haar verrekenbaar is. Met betrekking tot de gevorderde proceskosten voor mr. Postma overweegt de rechtbank dat uit de door Th.&B. van Dijk overgelegde facturen en de toelichtingen daarop voldoende blijkt dat mr. Postma werkzaamheden heeft verricht in deze zaak. Nu door Th.&B. van Dijk concreet is omschreven welke werkzaamheden mr. Postma heeft verricht en gedetailleerd opgave is gedaan van zijn uurtarief en het aantal door hem gewerkte uren, komen deze kosten als werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Gelet op het bovenstaande zal de rechtbank de gevorderde proceskostenveroordeling toewij­ zen voor een bedrag van EUR 4.266,77, zijnde EUR 3.944,92 kosten procureur, inclusief de kosten van mr. Postma, EUR 251,- griffierechten en EUR 70,85 kosten dagvaarding. Th.&B. van Dijk en Eurobanket c.s. zullen ieder tot betaling van de helft van dit bedrag veroordeeld worden, nu op dit punt geen hoofdelijke veroordeling is gevorderd. Dit overschrijdt niet het maximale bedrag aan proceskosten (EUR 8.000,-) dat bij eenvoudige bodemzaken zonder repliek en dupliek, zoals de onderhavige zaak, op grond van de indicatietarieven in

E I G E N D O M

3 2 9

IE-zaken, die van toepassing zijn op alle procedures waarin na 1 augustus 2008 vonnis wordt gewezen, (door de bank genomen) als redelijk en evenredig moet worden beschouwd. 5 De beslissing De rechtbank 5.1 veroordeelt Th.&B. van Dijk en Eurobanket c.s. hoofdelijk om binnen vierentwintig uur na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op het merkenrecht van Hendrik van Dijk, bestaande uit het aanbrengen van de tekens ‘Van Dijk’ in combinatie met ‘Fries roggebrood’, althans roggebrood of een al dan niet Friese vertaling daarvan, op de (roggebrood)waren of op hun verpakking, het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van (roggebrood)waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder deze tekens, het invoeren of uitvoeren van (roggebrood)waren onder deze tekens en het gebruik van de tekens in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame. 5.2 veroordeelt Th.&B. van Dijk en Eurobank c.s. hoofdelijk tot betaling van een dwangsom van € 5.000,- per dag, dan wel voor elke gebeurtenis dat zij met nakoming van het on­der 5.1 geformuleerde gebod geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven, met een maximum van € 100.000,- aan verbeurde dwangsommen; 5.3 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.4 veroordeelt Th.&B. van Dijk in de helft van de proceskosten, aan de zijde van H&S van Dijk tot op heden vastgesteld op € 2.133,39; 5.5 veroordeelt Eurobanket c.s. in de helft van de proceskosten, aan de zijde van H&S­ van ­Dijk tot op heden vastgesteld op € 2.133,39; 5.6 wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

Nr. 73 Benelux-Gerechtshof, 26 juni 2009* (KOYO/KAYO) Mrs. L. Mousel, I. Verougstraete, D.H. Beukenhorst, E. Forrier, A.M.J. van Buchem-Spapens, S. Velu, A. Wantz, M.-J. Havé en H.A.G. Splinter-van Kan Art. 2.17 BVIE In de procedure van hoger beroep tegen een beslissing van het BBIE inzake oppositie kan de BOIE of het BBIE niet als partij in de procedure worden betrokken, ook niet in het kader van een vordering tot gemeenverklaring. Art. 2.16 BVIE en Regel 1.17 lid 1 UR Regel 1.17 lid 1 spoort met de bepalingen uit het BVIE die ervan uitgaan dat een onderzoek moet kunnen worden beëindigd, wat ook het geval kan zijn wanneer de opposant niet de nodige gegevens aanreikt. Art. 2.14 en 2.16 BVIE Uit artikel 2.14, dat de oppositiegronden vermeldt, en uit artikel 2.16, dat de verdere uitwerking van de procedure overlaat aan het Uitvoeringsreglement, kan worden afgeleid dat de opposant de nodige

* Zie de noot van C.v.N. op blz. 337. Red.

3 3 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

gegevens moet aanreiken aan het BBIE en inzonderheid aangeven op basis van welke oudere merken de opposant opkomt tegen een recenter depot. Art. 2.17 BVIE Krachtens artikel 2.17 lid 1 kan hoger beroep enkel worden ingesteld indien over de oppositie uitspraak is gedaan overeenkomstig artikel 2.16 lid 4. Een uitspraak gedaan op basis van dit laatste artikel veronderstelt dat het onderzoek van de oppositie is beëindigd. Hiermede moet worden gelijkgesteld de beslissing om de oppositie buiten behandeling te laten. Zij geldt als een afwijzing van de oppositie. Het BVIE bepaalt niet uitputtend welke vormen voor elke nationale instantie moeten nageleefd worden maar verwijst voor de procesregeling ook noodzakelijk aanvullend naar het gemene recht. Het BVIE verzet zich niet ertegen dat een vordering tot vernietiging van de beslissing van het BBIE wordt ingeleid bij een andere akte dan een verzoekschrift indien het nationale procesrecht dit toelaat. Na een vernietiging van de beslissing van het BBIE bestaat er geen reden om de zaak terug te verwijzen naar het BBIE. Het hof van beroep moet zelf uitspraak doen en zijn beslissing in de plaats stellen van de vernietigde beslissing, met dien verstande dat het hof van beroep alleen die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het BBIE werd genomen of had moeten worden genomen.* Indien een beslissing tot verder buiten behandeling laten door het hof van beroep wordt vernietigd, dan dient dat hof aan de opposant gelegenheid te bieden tot nadere onderbouwing van zijn oppositie en zulks met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor. JTEKT CORPORATION LTD, opposante in het hoofdgeding, advocaat mr G. Philipsen tegen 1 JACOBS TRADING N.V., geopposeerde in het hoofdgeding en 2 de BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, advocaten Mrs. De Gryse en B. Dauwe a Conclusie A.-G mr. J.-F. Leclercq, 17 november 2008 1 Deze zaak heeft betrekking op verschillende procedurele aspecten van de oppositieprocedure voor het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) en haar vervolg voor de nationale rechterlijke instanties. Het Hof van Beroep te Brussel dat uitspraak moet doen over het beroep gericht tegen de beslissing van het BBIE, per brief meegedeeld aan JTEKT CORPORATION (hierna ‘JTEKT’) op 27 februari 2007, oordeelt, bij arrest van 27 mei 2008 (A.R. 2007/1602), dat verschillende problemen rijzen bij de beoordeling van dit geschil. Deze problemen vereisen een interpretatie van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna ‘BVIE’), zoals hierna zal worden gepreciseerd. 2 Overeenkomstig het artikel 6.2 van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een BeneluxGerechtshof verzoekt het Hof van Beroep te Brussel derhalve Uw Hof de in het dictum van zijn arrest gestelde en hierna vermelde vragen tot uitlegging van het BVIE, zijnde aan België, Luxemburg en Nederland gemene rechtsregels, als bedoeld bij artikel 1 van het eerst genoemde verdrag, te willen beantwoorden. 3 Het arrest van het Hof van Beroep van Brussel dd. 27 mei 2008 vermeldt volgende relevante feitelijke gegevens.

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9

4 JTEKT is titularis van twee Benelux-merken waarin het woord KOYO een centrale rol speelt. Het eerste merk werd gedeponeerd op 14 september 1971 en geregistreerd onder nummer 0058133 voor waren uit de klassen 7, 9, 11 en 12. Het tweede werd gedeponeerd op 22 februari 1996 en geregistreerd onder nummer 0598718 voor waren uit de klassen 7 en 12. Bij een derde depot, daterend van 25 april 1997, werden waren uit klasse 17 toegevoegd aan het merk dat op 22 februari 1996 werd gedeponeerd. NV JACOBS TRADING (hierna ‘JACOBS’) heeft op 24 januari 2006 een Benelux-depot verricht van een beeldmerk waarin het woord Koya het centrale onderdeel vormt. Het depot draagt het nummer 1101552 en vermeldt waren uit de klassen 6 en 12 en een dienst uit de klasse 37. 5 JTEKT heeft op 1 augustus 2006 oppositie ingesteld. In de aanmeldingsbrief van 4 augustus 2006 deelde het BeneluxMerkenbureau (hierna ‘BMB’) onder meer mee dat de oppositie voorlopig ontvankelijk was en dat de procedure kon aanvangen na een zgn. ‘cooling-off’ periode van twee maanden. Over het begin van de procedure, die normaal na het verstrijken van die periode op 5 oktober 2006 zou aanvangen, zou nog een nader bericht worden verstuurd. Verder deelde het BMB mee dat de partijen konden verzoeken om de oppositieprocedure op te schorten gedurende verlengbare periodes van twee maanden. Ten slotte werd een schematisch overzicht verstrekt van het verloop van de procedure. Bij een tweede brief van 17 augustus 2006 deelde het BMB mee dat de oppositie definitief ontvankelijk was. De partijen hebben op 5 oktober 2006 gezamenlijk verzocht om de procedure op te schorten tot 5 februari 2007. Het BBIE, opvolger van het BMB, heeft bij brief van 11 oktober 2006 laten weten dat de oppositieprocedure werd opgeschort, maar dat deze enkel per periode van twee maanden kan verlengd worden. Verder werd meegedeeld dat de verlenging inhield dat de opposant tot uiterlijk 11 februari 2007 in de gelegenheid wordt gesteld de argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen. Bij brief van 4 december 2006 hebben de merkgemachtigden van partijen verzocht om verlenging van de opschorting. Bij brief van 27 februari 2007 heeft het BBIE meegedeeld aan JTEKT dat de oppositie verder buiten behandeling werd gelaten, vermits geen argumenten of stukken ter ondersteuning daarvan werden ingediend. Tevens werd meegedeeld dat de ‘wederpartij’ op de hoogte zou worden gebracht van het feit dat de oppositieprocedure hiermee werd beëindigd. 6 Tegen deze beslissing werd door JTEKT beroep aangetekend bij het Hof van Beroep te Brussel. Daarbij dagvaardde JTEKT niet alleen JACOBS, doch ook de Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (hierna ‘BOIE’). JTEKT verzoekt het Hof onder meer om de beslissing van het BBIE aangaande de procedure van oppositie teniet te doen en te zeggen voor recht dat de oppositie geheel, minstens gedeeltelijk gegrond is. 7 Bij de beoordeling van deze zaak komt het Hof van Beroep tot het besluit dat verschillende prejudiciële vragen rijzen, die hierna worden hernomen (zie arrest; Red.) (…) Vraag 1 Staat het onderwerp van de rechtspleging in geval van een beroep tegen een beslissing van het Bureau bij oppositie eraan in de weg dat de BOIE en/of het Bureau aanwezig is in deze rechtspleging?

s e p t e m b e r

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

9 Deze vraag is voor het Hof van Beroep gerezen daar de BOIE werd gedagvaard ‘in gemeenverklaring’ van het arrest van het Hof van beroep. 10 Het Bureau, het BBIE, is een orgaan van de BOIE. Het bezit zelf geen rechtspersoonlijkheid. Enkel de BOIE heeft, overeenkomstig artikel 1.4.2 BVIE, rechtspersoonlijkheid. Niettegenstaande dit, moet rekening gehouden worden met de immuniteit van de BOIE ingevolge artikel 3.1 van het in artikel 1.6.1 BVIE bedoelde Protocol over de voorrechten en immuniteiten van de BOIE. De BOIE geniet deze immuniteit in het kader van haar officiële werkzaamheden. Dit zijn, overeenkomstig artikel 1 van het Protocol, de in artikel 1.3 BVIE opgesomde doelstellingen van de Organisatie. Zonder dat Uw Hof over moet gaan tot een interpretatie van het Protocol, wat door artikel 1.15 BVIE wordt verhinderd, kan het toch vaststellen dat uit artikel 1.3 jº 1.6.1 BVIE volgt dat de BOIE van immuniteit geniet bij de uitvoering van het BVIE en zijn Uitvoeringsreglement. De procedure van oppositie is een procedure waarbij het BVIE en zijn Uitvoeringsreglement worden uitgevoerd zodat de BOIE in deze niet kan worden gedagvaard. 11 Bovendien is het naar mijn oordeel niet nodig om de BOIE of het BBIE in de procedure van oppositie voor het Hof van Beroep in gemeenverklaring van het tussen te komen arrest te betrekken en aldus als partij te dagvaarden. Krachtens Regel 1.33 van het Uitvoeringsreglement van het BVIE ‘geeft het Bureau onverwijld uitvoering aan de in artikel 2.17 lid 1 van het Verdrag bedoelde rechterlijke beslissingen zodra zij niet meer vatbaar zijn voor verzet of voor voorziening in cassatie’. Hieruit volgt dat daartoe geen gemeenverklaring aan het Bureau is vereist. Het Bureau is verplicht het gezag van de rechterlijke beslissingen die met toepassing van het BVIE worden uitgesproken te erkennen en er gevolg aan te geven. Hierin kan overigens een parallel gevonden worden met artikel 1.14 BVIE. 12 Een derde reden waarom de aanwezigheid van het BBIE, noch van de BOIE in een procedure voor het Hof van Beroep, volgend op een oppositieprocedure voor het BBIE vereist is, volgt uit de Toelichting van het BBIE bij de Titels II, III en IV van het BVIE. Zoals deze Toelichting vermeldt, vormt het BVIE, voor wat betreft de materiële bepalingen inzake merken en tekeningen of modellen voor het overgrote deel een codificatie van oude bepalingen uit de eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) en de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (hierna: BTMVV). De Regeringen van de Benelux- landen hebben er daarom voor gekozen om in hun Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting bij het BVIE voor de titels II, III en IV, slechts enkele gewijzigde bepalingen toe te lichten en voor het overige een transponeringstabel van oude en nieuwe artikelen op te nemen, alsmede een lijst met verwijzingen naar de nationale officiële documenten van het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen bij de artikelen uit de oude BMW en BTMW. De titels I, V en VI van het BVIE worden daarentegen wel in de officiële toelichting toegelicht aangezien de inhoud van deze titels volledig nieuw is. De totstandkomingsgeschiedenis en de Toelichting van de bepalingen van de overige titels van het BVIE ligt in de verschillende eenvormige wetten en protocols en hun respectieve toelichtingen die het BVIE voorafgingen. Om de consultatie ervan te vergemakkelijken heeft het BBIE

E I G E N D O M

3 3 1

de toelichting bij de titels II, III en IV en de artikelen 5.3 en 6.2 van het BVIE opgesteld. Deze Toelichting vermeldt bij artikel 2.17 BVIE, dat handelt over het beroep tegen de beslissing van het BBIE op oppositie en dit slechts voor de ‘partijen’ voorziet,: ‘(h)ierbij verdient opmerking dat, anders dan bij weigeringsprocedures op absolute gronden, hier op geen enkele wijze sprake is van betrokkenheid van het BBIE bij procedures tegen oppositiebeslissingen.’ Hetzelfde vermeldt overigens de officiële Memorie van Toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001 bij artikel 6 septies B.M.W., de voorganger van het huidige artikel 2.17 BVIE. 13 In tegenstelling tot de weigeringsprocedure, werd dus door de Beneluxwetgever uitdrukkelijk aangegeven dat de tussenkomst van het BBIE niet gewenst is in de procedure van beroep en cassatie tegen een beslissing van het BBIE op oppositie. 14 De verklaring ligt in het feit dat de procedure van oppositie anders is dan de weigeringsprocedure op absolute gronden. Het ‘onderwerp van de rechtspleging’ is immers anders. De oppositie wordt gevoerd door een partij(-houder van een ouder merk of oudere merkaanvraag) tegen een andere partij (deposant van een nieuw merk). De procedure wordt gevoerd op het initiatief van een partij, die beslist de oppositie in te stellen. Het BBIE treedt hier op als ‘lijdelijke rechter’ in een geschil tussen twee partijen. In het geval van een weigering, ligt het initiatief van de procedure bij het BBIE, m.n. door de inschrijving te weigeren. De procedure wordt gevoerd tussen het BBIE en de partij(aanvrager van een nieuw merk). Het BBIE treedt op als partij in de beroepsprocedure. Dit blijkt uit de bepalingen van het BVIE over het beroep tegen een weigering. Artikel 2.12.2 BVIE voorziet uitdrukkelijk dat het BBIE zich, als partij, kan laten vertegenwoordigen door een personeelslid. 15 Het ‘onderwerp van de rechtspleging’ in oppositie is dus van meet af aan een geschil tussen twee particulieren-partijen, waarbij één partij, tijdens de procedure van inschrijving, de registratie wil verhinderen omwille van een beweerd individueel, ouder recht dat, in rangorde, voorrang heeft op het jongere, waarvan de aanvraag hangende is. Het gaat om particuliere belangen. Het BBIE zal de oppositie als onpartijdige rechter beoordelen en dit op ‘relatieve weigeringsgronden’. Het ‘onderwerp van de rechtspleging’ in een weigeringsprocedure is het verhinderen van een registratie omwille van het algemene belang. Het BBIE treedt op in eigen naam, niet als ‘onpartijdige rechter’, maar als instantie die als opdracht heeft te waken over het merkenregister. Zij dient, in het kader van deze opdracht van algemeen belang, de inschrijving van bepaalde merken te weigeren op grond van absolute weigeringsgronden. De procedure wordt gevoerd tussen het BBIE en de inschrijver als partijen. Het BBIE is hierin niet onpartijdig. Vandaar dat zij haar standpunt ook in beroep moet kunnen verdedigen. Daarin voorziet artikel 2.12.2 BVIE. 16 Uit deze overwegingen volgt dat ik Uw Hof adviseer om als volgt te antwoorden op de eerste vraag. Niet alleen ‘het onderwerp van de rechtspleging’ staat in geval van een beroep tegen een beslissing van het Bureau bij oppositie eraan in de weg dat de BOIE en/of het Bureau aanwezig zijn in deze rechtspleging, ook het BVIE zelf voorziet niet in deze aanwezigheid. Zij is in het kader van de oppositie bovendien niet nodig.

3 3 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

17 Ik voeg hieraan toe dat het ook in het kader van de proceskosten, meer in het bijzonder in het kader van de rechtsplegingsvergoeding, naar mijn oordeel, geen goede zaak zou zijn het BBIE en/of het BOIE in de zaak te betrekken. Het zou immers aanleiding geven tot een veroordeling in de RPV, terwijl de tussenkomst van het BBIE en/of het BOIE overbodig is in deze procedure. Vraag 2 Is regel 1.16, eerste lid d. van het Uitvoeringsreglement verzoenbaar met artikel 2.16, eerste lid, derde lid en vierde lid, waar het bepaalt dat het Bureau een oppositie kan ‘buiten beschouwing laten’? 18 De tweede, derde en vierde vraag betreffen de ‘wijze van afdoening’ van de oppositie en gaan uit van de hypothese dat de ‘oppositie’, bij gebrek aan tijdige mededeling van stavingsstukken en -argumenten door de opposant, buiten behandeling wordt gelaten. 19 Vooreerst moet opgemerkt worden dat de vraagstelling wellicht betrekking heeft op Regel 1.17.1.c van het Uitvoeringsreglement, vermits de in de vraag geciteerde regel geen uitstaans heeft met het door het Hof van Beroep opgeworpen probleem. Het Hof van Beroep gaat ook uit van deze regel bij het formuleren van het probleem (zie p. 8 en p. 9, in fine van het arrest van 27 mei 2008). Deze regel luidt: ‘Regel 1.17 - Verloop procedure 1. De oppositie wordt volgens de volgende procedure behandeld: c. de opposant beschikt over een termijn van twee maanden vanaf de onder b bedoelde mededeling van aanvang van de procedure om de oppositie met argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan te onderbouwen en, in, voorkomend geval, stukken over te leggen waaruit de algemene bekendheid van het oudere merk blijkt. Bij gebreke daarvan wordt de oppositie verder buiten behandeling gelaten. Argumenten die ingediend werden voor de aanvang van de procedure worden geacht bij de aanvang van de procedure te zijn ingediend.’ 20 Het Hof van Beroep stelt deze vraag omdat het vast stelt dat deze regel een wijze van ‘afdoening’ van de oppositie invoert die niet in het BVIE wordt vermeld en vraagt daarom of deze regel wel bestaanbaar is met het BVIE, dat enkel over ‘opschorting’ of ‘afsluiting’ van de procedure tot oppositie handelt, dan wel over een beslissing tot gegrond- of ongegrondverklaring van de oppositie. 21 M.i. zijn de bepalingen van het Uitvoeringsreglement, en meer in het bijzonder, regel 1.17.1.c, verzoenbaar met het BVIE, vermits artikel 2.16.1 bepaalt dat het Bureau de oppositie behandelt overeenkomstig de bepalingen ‘vastgelegd in het Uitvoeringsreglement’. Het Uitvoeringsreglement strekt ertoe de procedure van oppositie tot in het detail uit te werken, uiteraard zonder buiten de grenzen te treden die door het Verdrag zijn vastgelegd. Dit laatste is hier m.i. niet het geval. Artikel 2.16.4 BVIE bepaalt dat het Bureau een beslissing neemt nadat het onderzoek van de oppositie is beëindigd. Dit onderzoek kan slechts plaatsvinden wanneer niet enkel de gronden van de oppositie door de opposant worden aangedragen, maar de opposant ook stavingstukken en argumenten naar voren brengt, waarop de tegenpartij dan kan antwoorden. Dit illustreert overigens zijn rol van ‘lijdelijke rechter’ in deze procedure. Het Bureau kan niet, zoals in de weigeringsprocedure, in het kader van het algemeen belang, ambtshalve relatieve weigeringsgronden aanvoeren. Wanneer de opposant nalaat binnen een gestelde termijn zijn oppositie met stukken en argumenten te staven, kan de oppositie niet worden onderzocht. In het Uitvoeringsreglement

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9

moet deze hypothese dan ook worden voorzien. Dit is wat Regel 1.17.1.c doet. Uit een passieve houding van de opposant, moet worden afgeleid dat geen onderzoek mogelijk is en dus ook geen behandeling van de oppositie. Zij kan dan ‘buiten behandeling’ worden gelaten. 22 M.i. strookt deze bepaling van het Uitvoeringsreglement met het BVIE en moet dus in positieve zin worden geantwoord op de tweede vraag. Vraag 3 Indien het antwoord op de tweede vraag bevestigend luidt, is regel 1.16, eerste lid d. dan verzoenbaar met de verdragsbepalingen in zoverre het ‘buiten beschouwing laten’ instelt als sanctie wegens niet meedelen van argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie, terwijl de verdragsbepalingen geen verplichting tot motivering van de oppositie oplegt? 23 Ook hier moet opgemerkt worden dat wellicht niet Regel 1.16.1.d wordt bedoeld maar Regel 1.17.1.c van het Uitvoeringsreglement. 24 Deze vraag gaat uit van de hypothese dat het ‘buiten behandeling laten’ van de oppositie een sanctie is voor het niet meedelen van stukken of argumenten terwijl het BVIE geen verplichting tot motivering van de oppositie oplegt. 25 Artikel 2.14 BVIE somt de gronden van de oppositie op. Het oppositieformulier, dat door het BBIE wordt verstrekt, bevat deze gronden alsook een overzicht van de rangorde van de depots. Deze gegevens zijn echter niet voldoende om over de oppositie te oordelen. Zoals hoger gezegd wordt, krachtens artikel 2.16.1 BVIE, de procedure van oppositie verder uitgewerkt in het Uitvoeringsreglement. Het Uitvoeringsreglement werkt de behandeling van de oppositie uit tot in het detail. De Benelux-wetgever heeft ervoor gekozen om niet alle details in het BVIE op te nemen. Dit is ook logisch, vermits het Verdrag veel moeilijker te wijzigen valt dan het Uitvoeringsreglement en dit laatste vooral een praktisch werkinstrument moet zijn, dat aangepast moet kunnen worden indien blijkt dat de procedure dit vereist. Het BVIE legt dus enkel de basis vast, zoals het principe van ‘hoor en wederhoor’. Het Uitvoeringsreglement werkt dit verder uit. Het artikel 2.16.1 BVIE illustreert dit mechanisme. In het Uitvoeringsreglement wordt bepaald dat de opposant niet alleen de gronden van de oppositie dient aan te geven, maar ook argumenten en stukken moet aandragen en dit binnen een welbepaalde termijn (Regel 1.17.1.c tot g). Deze argumenten en stukken maken het beginpunt uit van de procedure van ‘hoor en wederhoor’. Regel 1.17.1.c die de motivering van de oppositie verplicht, sluit dus aan bij het basisprincipe dat de BVIE bevat en werkt dit nader uit. In tegenstelling tot de hypothese waarvan het Hof van Beroep uitgaat, is er m.i. dus wel een verplichting tot het motiveren van de oppositie. Hieruit volgt dat op deze vraag moet geantwoord worden dat Regel 1.17.1.c van het Uitvoeringsreglement verzoenbaar is met de bepalingen van het BVIE. Vraag 4 Ongeacht of het antwoord op de tweede vraag bevestigend of ontkennend luidt, dient het ‘buiten beschouwing laten’ dan beschouwd te worden als een eindbeslissing waartegen beroep kan worden ingesteld volgens artikel 2.17 BVIE, wanneer vast staat dat het Bureau de oppositie niet alsnog nader in aanmerking zal nemen? 26 Krachtens artikel 2.17.1 BVIE staat beroep open voor de partijen bij de oppositie. Het beroep kan, volgens dit artikel,

s e p t e m b e r

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

enkel worden ingesteld indien ‘over de oppositie uitspraak is gedaan overeenkomstig artikel 2.16.4 BVIE’. Een uitspraak overeenkomstig artikel 2.16.4 BVIE veronderstelt dat het onderzoek van de oppositie is beëindigd en deze gegrond of ongegrond is bevonden. Vermits, in het geval van het ‘buiten behandeling laten’ van de oppositie in de zin van Regel 1.17.1.c van het Uitvoeringsreglement, geen onderzoek van de oppositie is gedaan, zal ook geen beslissing van het Bureau in de zin van artikel 2.16.4 BVIE mogelijk zijn in dit geval. De oppositie kan niet gegrond, dan wel ongegrond worden verklaard, wanneer geen stukken of argumenten werden overgelegd. Hieruit volgt dat het ‘buiten behandeling laten’ van de oppositie niet kan worden beschouwd als een beslissing in de zin van artikel 2.16.4 BVIE waartegen beroep kan worden ingesteld volgens artikel 2.17.1. BVIE Hiertegenover moet m.i. wel staan dat, indien de partijen de oppositieprocedure opnieuw wensen te hervatten, dit mogelijk zou moeten zijn, m.a.w. dat het beginsel van ne bis in idem hierop niet van toepassing zou zijn. 27 Op de vierde vraag moet m.i. worden geantwoord dat het ‘buiten behandeling laten’ van de oppositie niet kan worden beschouwd als een beslissing in de zin van artikel 2.16.4 BVIE waartegen beroep kan worden ingesteld volgens artikel 2.17.1 BVIE. Vraag 5 Staat artikel 2.17 van het BVIE eraan in de weg dat de vordering tot vernietiging van de beslissing van het Bureau wordt ingeleid bij een andere akte dan een verzoekschrift en indien het antwoord op deze vraag ontkennend luidt, kan de regelmatigheid van de inleidende akte dan worden beoordeeld volgens de voorschriften van het nationaal gerechtelijk privaatrecht? 28 Het hoger beroep tegen de beslissing van het BBIE om de oppositie verder buiten behandeling te laten werd bij het Hof van Beroep te Brussel ingeleid bij dagvaarding. Nochtans bepaalt artikel 2.17.1 BVIE dat de partijen zich bij verzoekschrift tot het Hof van Beroep kunnen wenden. Het Verdrag bepaalt evenwel geen sanctie voor het inleiden van deze zaak bij dagvaarding. 29 De reden waarom door de Benelux-wetgever werd gekozen voor deze rechtsingang blijkt niet uit de Toelichting van het BBIE bij de titel II. Bij de invoering van de beroepsprocedure tegen de weigering tot inschrijving van merken (Procotol van 2 december 1992 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken) werd geopteerd voor een verzoekschrift, maar zonder enige motivering hiervan in de officiële Memorie van Toelichting bij dit Protocol. Wellicht is voor deze vorm van inleiding gekozen omdat het de gebruikelijke vorm van inleiding van een zaak voor een hof van beroep is, of omdat het een goedkopere manier is om een zaak bij een beroepsinstantie in te leiden dan bij gerechtsdeurwaardersexploot. Evenwel was de bedoeling van de Benelux-wetgever inzake de intellectuele eigendom de materieel rechtelijke regels een te maken, maar niet op strafrechtelijk vlak, evenmin op procesrechtelijk vlak1. Naar mijn oordeel kan in dit geval dus toepassing gemaakt worden van het nationale recht om de regelmatigheid van de inleidende akte te beoordelen. In het verleden werd door Uw Hof reeds geoordeeld dat hetzelfde kan worden gedaan voor het onderzoek naar de mogelijkheid tot verlenging van A. BRAUN, Précis des marques, Brussel, Larcier, 2004, nr. 554

3 3 3

de termijn voor de neerlegging van het verzoekschrift tot hoger beroep in de weigeringsprocedure2. Tevens werd door Uw Hof geoordeeld dat, wanneer de nationale rechter het teken ambtshalve aan een andere absolute weigeringsgrond toetst dan die welke het BMB aanvankelijk heeft aangehouden of later voor het hof van beroep heeft laten gelden, hij partijen de gelegenheid te bieden, op de wijze als voorzien in zijn nationale procesrecht, zich over die absolute weigeringsgrond uit te laten3. In dit geval zou dan naar Belgisch recht moeten worden geoordeeld. Het Hof van Cassatie oordeelde reeds in arbeidszaken dat de inleiding van het geding bij dagvaarding in de regel geldig, wanneer is voorgeschreven dat de vordering bij verzoekschrift wordt ingesteld4. 30 Hieruit volgt dat naar mijn oordeel het beroep ook kan ingeleid worden bij een andere akte indien het nationale recht daarin voorziet. De regelmatigheid van deze inleidende akte moet dan worden beoordeeld volgens de voorschriften van het toepasselijke nationale gerechtelijk privaatrecht. 31 Op de vijfde vraag kan naar mijn oordeel geantwoord worden dat artikel 2.17 van het BVIE niet eraan in de weg staat dat de vordering tot vernietiging van de beslissing van het Bureau wordt ingeleid bij een andere akte dan een verzoekschrift. De regelmatigheid van de inleidende akte kan dan worden beoordeeld volgens de voorschriften van het nationaal gerechtelijk privaatrecht. Vraag 6 Dient artikel 2.17, eerste lid BVIE aldus te worden uitgelegd dat het hof bij de vordering tot vernietiging van de beslissing van het Bureau over oppositie deze enkel heroverweegt in volle omvang, maar zonder een beslissing over de oppositie in de plaats te stellen van deze van het Bureau in geval van vernietiging, of dient het hof integendeel na eventuele vernietiging de oppositie zelf af te doen? 32 Deze vraag kadert in de vergelijking die het Hof van Beroep maakt tussen artikel 2.12.1 BVIE en 2.17.1 BVIE. Krachtens het eerste artikel kan de deposant om een bevel tot inschrijving van het merk verzoeken, krachtens het tweede kunnen de partijen om een bevel tot vernietiging van de beslissing van het BBIE verzoeken. In het geval van een weigering tot inschrijving van een merk op absolute gronden kan het Hof van beroep de weigering inhoudelijk toetsen. Deze toets behelst een heroverweging van de beslissing die genomen is door het BBIE. Uw Hof preciseerde in twee arresten dat, bij de beoordeling van de weigering tot inschrijving van een merk de rechter geen kennis kan nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd5. Echter, wanneer de rechter het teken ambtshalve aan een andere absolute weigeringsgrond toetst dan die welke het BMB aanvankelijk heeft aangehouden of later voor het hof van beroep heeft laten gelden, dient hij partijen de gelegenheid te bieden, op de wijze als voorzien in zijn nationale procesrecht, zich over die absolute weigeringsgrond uit te laten6. 2

Beneluxhof, 29 november 2001 (A 1999-1), Jur. 2001, 2, r.o. 8

Beneluxhof, 29 juni 2006 (N.V. D’ieteren/BMB, A 2005-3),), www. courbeneluxhof.info, r.o. 11 3

4

Cass. 1 oktober 1990, Arr.Cass. 1990-91, 111

Beneluxhof 15 december 2003 (VTB-VAB/BMB, A 2002-2), Jur. 2003, 31, r.o. 12

5

Beneluxhof 29 juni 2006 (N.V. D’IETEREN/BMB, A 2005-3), www.courbenelux.info, r.o. 11 6

1

E I G E N D O M

3 3 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

De door het BVIE aangewezen hoven van beroep kunnen dus, in geval van een weigeringsprocedure, ten gronde oordelen met inachtneming van alle gegevens die in aanmerking waren genomen door het BBIE of in aanmerking hadden moeten genomen worden. De vraag rijst of dit voor de oppositieprocedure ook het geval is. 33 Het BVIE, noch het Uitvoeringsreglement voorziet een procedure na verwijzing door een hof van beroep, na bevel tot vernietiging door dit hof van beroep. 34 Het lijkt, om proceseconomische redenen, naar mijn oordeel aangewezen dat het hof van beroep, naar het voorbeeld van de weigeringsprocedure, ook de mogelijkheid zou krijgen de oppositie ten gronde te beoordelen. In het geval dat een beslissing van het BBIE wordt vernietigd omdat de oppositie ten onrechte gegrond werd verklaard en de inschrijving van het merk ten onrechte werd geweigerd, moet het Hof van beroep zelf de ongegrondheid van de oppositie vaststellen. In het tegenovergestelde geval, zal het Hof van beroep zelf de gegrondheid van de oppositie moeten uitspreken. Ook bij deze beoordeling van de oppositie zou de rechter alleen die gegevens in aanmerking mogen nemen op grond waarvan de beslissing op oppositie door het BBIE werd genomen of had moeten worden genomen. Indien nodig kan de mogelijkheid worden geboden aan partijen zich over die gronden uit te laten, op de wijze als voorzien in zijn nationale procesrecht. 35 Het BBIE is, krachtens Regel 1.33 van het Uitvoeringsreglement gebonden door de beslissing van het Hof van beroep over de gegrondheid of de ongegrondheid van de oppositie: het dient hieraan onverwijld uitvoering te geven, zodra deze beslissing niet meer vatbaar is voor verzet of voor voorziening in cassatie. 36 Bij gebreke aan procedure van terugverwijzing, omwille van de parallel met de procedure van weigering van merkinschrijving op absolute gronden en om proceseconomische redenen, moet naar mijn oordeel geantwoord worden op de zesde vraag dat het hof van beroep, dat de oppositie beoordeelt, na beroep tot vernietiging tegen de beslissing van het BBIE, de oppositie in volle omvang kan beoordelen en, na eventuele vernietiging, zijn eigen beslissing in de plaats kan stellen van deze van het BBIE. IV. Conclusie 37 Ik ben van mening, op grond van die redenen, Uw Hof te kunnen adviseren als volgt te antwoorden op de door het Hof van beroep te Brussel gestelde prejudiciële vragen: Vraag 1: In de procedure van beroep tegen een beslissing van het BBIE kan de BOIE en/of het BBIE niet aanwezig zijn in deze rechtspleging. Vraag 2: Regel 1.17.1.c van het Uitvoeringsreglement strookt met artikel 2.16. lid 3 en 4 BVIE. Vraag 3: Regel 1.17.1.c van het Uitvoeringsreglement is verzoenbaar met de bepalingen van het BVIE. Vraag 4: Het ‘buiten behandeling laten’ van de oppositie niet kan worden beschouwd als een beslissing in de zin van artikel 2.16.4

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9

BVIE waartegen beroep kan worden ingesteld volgens artikel 2.17.1 BVIE. Vraag 5: Artikel 2.17 van het BVIE staat niet eraan in de weg dat de vordering tot vernietiging van de beslissing van het Bureau wordt ingeleid bij een andere akte dan een verzoekschrift. De regelmatigheid van de inleidende akte moet vervolgens worden beoordeeld volgens de voorschriften van het nationale gerechtelijk privaatrecht. Vraag 6: Het hof van beroep dat de oppositie beoordeelt, na beroep tot vernietiging tegen beslissing van het BBIE, kan de oppositie in volle omvang beoordelen en kan, na eventuele vernietiging, zijn beslissing in de plaats stellen van deze van het BBIE. b Benelux-Gerechtshof enz. 1 Bij arrest van 27 mei 2008 heeft het Hof van Beroep te Brussel in de zaak 2008/4245 van JTEKT CORPORATION LIMITED, verder te noemen ‘JTEKT’, tegen de N.V. JACOBS TRADING, verder te noemen ‘JACOBS TRADING’, en tegen de BeneluxOrganisatie voor de Intellectuele Eigendom, hierna te noemen ‘BOIE’, vragen van uitleg gesteld van de hierna te noemen artikelen van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, hierna te noemen ‘BVIE’. Ten aanzien van de feiten 2 Het Hof van Beroep te Brussel heeft de feiten waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt omschreven: JTEKT is titularis van twee Benelux-beeldmerken waarin het woord Koyo telkens het centrale teken vormt. Het eerste merk werd gedeponeerd op 14 september 1971 en geregistreerd onder nummer 0058133 voor waren uit de klassen 7, 9, 11 en 12. Het tweede werd gedeponeerd op 22 februari 1996 en geregistreerd onder nummer 0598718 voor waren uit de klassen 7 en 12. Bij een derde depot, daterend van 25 april 1997, werden waren uit klasse 17 toegevoegd aan het merk dat op 22 februari 1996 werd gedeponeerd. JACOBS TRADING heeft op 24 januari 2006 een Beneluxdepot verricht van een beeldmerk waarin het woord Koya het centrale onderdeel vormt. Het depot draagt het nummer 1101552 en vermeldt waren uit de klassen 6 en 12 en een dienst uit de klasse 37. JTEKT heeft op 1 augustus 2006 oppositie ingesteld via haar merkgemachtigde volgens de toen vigerende voorschriften van de Benelux Merkenwet. In de aanmeldingsbrief van 4 augustus 2006 deelde het Benelux Merkenbureau (BMB) onder meer mee dat de oppositie voorlopig ontvankelijk was en dat de procedure kon aanvangen na een ‘cooling-off’ periode van twee maanden. Omtrent het begin van de procedure, die normaal na het verstrijken van die periode op 5 oktober 2006 zou aanvangen, zou nog een nader bericht worden verstuurd. Verder deelde het BMB nog mee dat de partijen konden verzoeken om opschorting van de oppositieprocedure gedurende verlengbare periodes van twee maanden. Ten slotte werd een schematisch overzicht verstrekt van het verloop van de procedure.

s e p t e m b e r

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Bij een tweede brief van 17 augustus 2006 deelde het BMB mee dat de oppositie definitief ontvankelijk was, nadat een probleem in verband met een aantekening van wijziging in het register was geregulariseerd. De partijen hebben op 5 oktober 2006 gezamenlijk verzocht om opschorting van de procedure tot 5 februari 2007 aangezien er onderhandelingen liepen betreffende een mogelijke minnelijke schikking. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, hierna te noemen ‘BBIE’, rechtsopvolger van het Benelux Merkenbureau, heeft dan bij brief van 11 oktober 2006 laten weten dat de oppositieprocedure werd opgeschort, maar dat deze enkel per periode van twee maanden kan verlengd worden. Verder heeft het BBIE onder meer meegedeeld dat de verlenging inhield dat de opposant tot uiterlijk 11 februari 2007 in de gelegenheid wordt gesteld de argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen. Bij brief van 4 december 2006 hebben de merkengemachtigden van partijen aan het BBIE meegedeeld dat partijen nog steeds in onderhandeling waren en zodoende verzochten om verlenging van de opschorting. Bij een brief van 27 februari 2007 heeft het BBIE dan aan JTEKT meegedeeld dat de oppositie verder buiten behandeling werd gelaten. De mededeling luidt als volgt: ‘Hierbij delen wij u mee dat de oppositie verder buiten behandeling gelaten wordt, aangezien u geen argumenten of stukken ter ondersteuning daarvan heeft ingediend (zie brief van 11 oktober). Wij zullen de wederpartij ervan in kennis stellen dat daarmee de oppositieprocedure is beëindigd’. De inhoud van deze brief vormt de grondslag voor de voorliggende vordering. 3 Het hof van beroep heeft de volgende vragen gesteld: 1. Staat het onderwerp van de rechtspleging in geval van een beroep tegen een beslissing van het Bureau bij oppositie eraan in de weg dat de BOIE en/of het Bureau aanwezig is in deze rechtspleging? 2. Is regel 1.16, eerste lid d. van het Uitvoeringsreglement verzoenbaar met artikel 2.16, eerste lid, derde lid en vierde lid, waar het bepaalt dat het Bureau een oppositie kan ‘buiten behandeling laten’? 3. Indien het antwoord op de tweede vraag bevestigend luidt, is regel 1.16, eerste lid d. dan verzoenbaar met de verdragsbepalingen in zoverre het ‘buiten behandeling laten’ instelt als sanctie wegens niet meedelen van argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie, terwijl de verdragsbepalingen geen verplichting tot motivering van de oppositie oplegt? 4. Ongeacht of het antwoord op de tweede vraag bevestigend of ontkennend luidt, dient het ‘buiten behandeling laten’ dan beschouwd te worden als een eindbeslissing waartegen beroep kan worden ingesteld volgens artikel 2.17 BVIE, wanneer vast staat dat het Bureau de oppositie niet alsnog nader in aanmerking zal nemen? 5. Staat artikel 2.17 van het BVIE eraan in de weg dat de vordering tot vernietiging van de beslissing van het Bureau wordt ingeleid bij een andere akte dan een verzoekschrift en indien het antwoord op deze vraag ontkennend luidt, kan de regelmatigheid van de inleidende akte dan worden beoordeeld volgens de voorschriften van het nationaal gerechtelijk privaatrecht?

E I G E N D O M

3 3 5

6. Dient artikel 2.17, eerste lid BVIE aldus te worden uitgelegd dat het hof bij de vordering tot vernietiging van de beslissing van het Bureau over oppositie deze enkel heroverweegt in volle omvang, maar zonder een beslissing over de oppositie in de plaats te stellen van deze van het Bureau in geval van vernietiging, of dient het hof integendeel na eventuele ver-nietiging de oppositie zelf af te doen? Ten aanzien van het verloop van het geding 4 Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 5 van het Verdrag, een voor conform getekend afschrift van het arrest van het Hof van Beroep te Brussel gezonden aan de partijen en aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg. 5 De partijen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen. Voor JTEKT heeft mr. Geert Philipsen voor Advocatenkantoor Goossens Sebreghts Jacqmain een memorie neergelegd. Voor de BOIE hebben mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie en mr. Brigitte Dauwe een memorie neergelegd. 6 Advocaat-Generaal Jean-François Leclercq heeft op 17 november 2008 schriftelijk conclusie genomen. 7 JTEKT heeft op 23 december 2008 een aanvullende notitie neergelegd in antwoord op de conclusie van de AdvocaatGeneraal. Ten aanzien van het recht Vraag 1: 8 Met deze vraag wil het hof van beroep vernemen of, in geval van een hoger beroep tegen een beslissing van het BBIE inzake oppositie, de BOIE of het BBIE als partij in de procedure voor het hof van beroep kan worden betrokken in het kader van een vordering tot gemeenverklaring. 9 Artikel 2.17.1 BVIE bepaalt dat binnen twee maanden nadat over de oppositie uitspraak is gedaan, overeenkomstig artikel 2.16.4 BVIE, de partijen zich bij verzoekschrift kunnen wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te ‘s Gravenhage of het Cour d’appel te Luxemburg teneinde een bevel tot vernietiging van de beslissing van het BBIE te verkrijgen. De procedure verloopt essentieel tussen de partijen die betrokken waren in de oppositie en - anders dan bij een absolute weigering , waarbij artikel 2.12.2 BVIE bepaalt dat het BBIE in het kader van de procedure vertegenwoordigd kan worden - is er geen reden om het BBIE, dat de eerste beslissing heeft genomen die naderhand door het hof van beroep moet worden getoetst, als een partij te betrekken voor het hof van beroep, zelfs niet tot gemeenverklaring. De Memorie van Toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Benelux-wet op de merken van 11 december 2001 vermeldt overigens: ‘Hierbij verdient opmerking dat, anders dan bij weigeringsprocedures op absolute gronden, hier op geen enkele wijze sprake is van betrokkenheid van het BMB bij procedures tegen oppositiebeslissingen’. 10 Vraag 1 moet aldus worden beantwoord dat in de procedure van hoger beroep tegen een beslissing van het BBIE inzake oppositie de BOIE of het BBIE niet als partij in de procedure kan worden betrokken, ook niet in het kader van een vordering tot gemeenverklaring.

3 3 6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Vragen 2 tot en met 4 11 Met de vragen 2 tot en met 4 verzoekt het Hof van Beroep te Brussel om de reikwijdte te onderzoeken van de brief van het BBIE van 27 februari 2007, waarin laatstgenoemde aan JTEKT meedeelt dat de oppositie ‘verder buiten behandeling gelaten wordt’ en waarbij het BBIE meedeelt dat daarmee de oppositieprocedure is beëindigd. 12 Met de tweede vraag wil het hof van beroep vernemen of het bepaalde in regel 1.16.1 van het Uitvoeringsreglement (bedoeld wordt in werkelijkheid, de regel 1.17.1.c van dat ­reglement) verenigbaar is met artikel 2.16.1, 2.16.3 en 2.16.4 BVIE waar het bepaalt dat het BBIE een oppositie buiten behandeling kan laten. Artikel 2.16.1 BVIE bepaalt dat het BBIE de oppositie behandelt overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in het Uitvoeringsreglement. Artikel 2.16.4 BVIE bepaalt dat het BBIE een beslissing neemt nadat het onderzoek van de oppositie is beëindigd. Regel 1.17.1 van het Uitvoeringsreglement dat de oppositieprocedure nader uitwerkt, bepaalt: ‘De oppositie wordt volgens de volgende procedure behandeld: ... c. De opposant beschikt over een termijn van twee maanden vanaf de onder b bedoelde mededeling van aanvang van de procedure om de oppositie met argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan te onderbouwen, en, in voorkomend geval, stukken over te leggen waaruit de algemene bekendheid van het oudere merk blijkt. Bij gebreke daarvan wordt de oppositie verder buiten behandeling gelaten. Argumenten die ingediend werden voor de aanvang van de procedure worden geacht bij de aanvang van de procedure te zijn ingediend...’. Regel 1.17.1 spoort met de bepalingen uit het BVIE die ervan uitgaan dat een onderzoek moet kunnen worden beëindigd wat ook het geval kan zijn wanneer de opposant niet de nodige gegevens aanreikt. 13 Met de derde vraag wenst het hof van beroep te vernemen of de regel 1.16.1.d (bedoeld wordt regel 1.17.1.c) van het Uitvoeringsreglement verenigbaar is met de verdragsbepalingen in zoverre het ‘buiten behandeling laten’ instelt als sanctie wegens de niet-mededeling van argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie, terwijl de verdragsbepalingen geen verplichting tot motivering van de oppositie op-leggen. De vraag gaat uit van een verkeerde premisse. Uit artikel 2.14 BVIE, dat de oppositiegronden vermeldt, en uit artikel 2.16.1 BVIE dat de verdere uitwerking van de oppositieprocedure overlaat aan het Uitvoeringsreglement kan worden afgeleid dat de opposant de nodige gegevens moet aanreiken aan het BBIE en inzonderheid aangeven op basis van welke oudere merken de opposant opkomt tegen een recenter depot. Het Hof hoeft niet nader in te gaan op de vraag of te dezen de motivering toereikend was van bij de aanvang. 14 Met de vierde vraag wenst het hof van beroep te vernemen of de beslissing van het BBIE om de oppositie ‘buiten behandeling te laten’ beschouwd moet worden als een beslissing waartegen hoger beroep kan worden ingesteld volgens artikel 2.17.1 BVIE wanneer vaststaat dat het BBIE de oppositie niet alsnog nader in aanmerking zal nemen. 15 Krachtens artikel 2.17.1 BVIE kan hoger beroep enkel worden ingesteld indien over de oppositie uitspraak is gedaan overeenkomstig artikel 2.16.4 BVIE. Een uitspraak gedaan op basis van dit laatste artikel veronderstelt dat het onderzoek van de oppositie is beëindigd. Hiermede moet worden gelijkgesteld de beslissing om de

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9

oppositie buiten behandeling te laten. Zij geldt als een afwijzing van de oppositie. Vraag 5: 16 Artikel 2.17.1 BVIE bepaalt dat binnen twee maanden nadat over de oppositie uitspraak is gedaan overeenkomstig artikel 2.16.4, de partijen zich bij verzoekschrift kunnen wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage of het Cour d’appel te Luxemburg teneinde een bevel tot vernietiging van de beslissing van het BBIE te verkrijgen. Het BVIE bepaalt niet uitputtend welke vormen voor elke nationale instantie moeten nageleefd worden maar verwijst voor de procesregeling ook noodzakelijk aanvullend naar het nationale recht. Het BVIE verzet zich niet ertegen dat een vordering tot vernietiging van de beslissing van het BBIE wordt ingeleid bij een andere akte dan een verzoekschrift indien het nationale procesrecht dit toelaat. Vraag 6: 17 Met de zesde vraag verlangt het hof van beroep te vernemen of artikel 2.17.1 BVIE aldus moet worden uitgelegd dat het hof van beroep bij de vordering tot vernietiging van de beslissing van het BBIE over de oppositie, deze enkel heroverweegt in volle omvang, maar zonder een nieuwe beslissing in de plaats te stellen van de beslissing van het BBIE in geval van vernietiging, of dat het hof na eventuele vernietiging de oppositie zelf af dient te doen. 18 Na een vernietiging van de beslissing van het BBIE bestaat er geen reden om de zaak terug te verwijzen naar het BBIE. Het hof van beroep moet zelf uitspraak doen en zijn beslissing in de plaats stellen van de vernietigde beslissing, met dien verstande dat het hof van beroep alleen die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het BBIE werd genomen of had moeten genomen worden. Indien een beslissing tot verder buiten behandeling laten door het hof van beroep wordt vernietigd, dan dient dat hof aan de opposant gelegenheid te bieden tot nadere onderbouwing van zijn oppositie en zulks met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor. Ten aanzien van de kosten 19 Het Hof moet, volgens artikel 13 van het Verdrag, de kosten vaststellen die op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is. De kosten worden vastgesteld op € 1500. Het Benelux-Gerechtshof Uitspraak doende op de door het Hof van Beroep te Brussel in zijn arrest van 27 mei 2008 gestelde vragen Verklaart voor recht 1. In de procedure van hoger beroep tegen een beslissing van het BBIE inzake oppositie kan de BOIE of het BBIE niet als partij in de procedure worden betrokken, ook niet in het kader van een vordering tot gemeenverklaring. 2. Regel 1.17.1.c van het Uitvoeringsreglement strijdt niet met artikel 2.16.1, 2.16.3 en 2.16.4 BVIE. 3. Regel 1.17.1.c van het Uitvoeringsreglement is verenigbaar met de verdragsbepalingen in zoverre het ‘buiten behande-

s e p t e m b e r

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

ling laten’ instelt als sanctie wegens de niet-mededeling van argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie. 4. De beslissing ‘buiten behandeling te laten’ genomen door het BBIE moet beschouwd worden als een beslissing waartegen hoger beroep kan worden ingesteld volgens artikel 2.17.1 BVIE wanneer vaststaat dat het BBIE de oppositie niet alsnog nader in aanmerking zal nemen. 5. De bepaling dat de partijen zich bij verzoekschrift kunnen wenden tot een van de in artikel 2.17.1 BVIE genoemde rechtsinstanties verzet er zich niet tegen dat een vordering tot vernietiging op een andere wijze wordt ingeleid indien het nationale procesrecht die wijze van indiening toelaat. 6. Het hof van beroep moet zelf uitspraak doen en zijn be­ slissing in de plaats stellen van de vernietigde beslissing, met dien verstande dat het hof van beroep alleen die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het BBIE werd genomen of had moeten genomen worden. Indien een beslissing tot verder buiten behandeling laten door het hof van beroep wordt vernietigd, dan dient dat hof aan de opposant gelegenheid te bieden tot nadere onderbouwing van zijn oppositie en zulks met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor. Brussel, 17 november 2008

Noot Nieuwe stukken in beroepsprocedure? Het Hof sluit hier aan bij de formulering in zijn arrest van 15 december 2003, BIE 2004, 33 (Langs Vlaamse wegen). Hierin overwoog het onder meer dat het alleen kan oordelen over de vraag of het Bureau al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd en dus alleen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan het Bureau heeft beslist of moeten beslissen. In aanvulling daarop heeft het Hof in zijn arrest van 29 juni 2006, BIE 2007, 45 (Europolis IV) uitgemaakt dat het de deposant tot op zekere hoogte is vergund nadere gegevens aan te voeren (daaronder begrepen: nieuwe stukken over te leggen) ter ondersteuning van het verzoek om een bevel tot inschrijving van het depot zoals dit door het Bureau is beoordeeld en geweigerd, en die derhalve vallen binnen het kader van de aanspraken die aan het Bureau zijn voorgelegd. Als bijvoorbeeld tegenover het Bureau al een beroep op inburgering is gedaan, mogen in de beroepsprocedure nieuwe stukken ter onderbouwing van dit beroep worden overgelegd. Niet valt in te zien waarom ook dit niet per analogiam zou gelden in de beroepsprocedure inzake oppositie: daarin kunnen nieuwe stukken worden overgelegd ter onderbouwing van een reeds bij het Bureau gedaan beroep op gebruik, op algemene bekendheid e.d. C.v.N.

E I G E N D O M

3 3 7

Nr. 74 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 9 januari 2008* (floormill) Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen Art. 8, GMoVo De vormgeving van een sleufslijpmachine vloeit vrijwel uitsluitend voort uit de wens of noodzaak zekere technische effecten te be­werkstelligen. Daar dienen tevens onder te worden begrepen wettelijke beveiligingseisen en zaken als gebruiksvriendelijkheid en arbeidsergonomie bij het gebruik. De nieuwheid van gedaante van de Floormill brengt niet mee dat Floormill zich in modelrechtelijke zin onderscheidt van de rest van de markt. De overgelegde afbeeldingen illustreren slechts dat de constructeurs van sleuvenslijpmachines bij voortduring technisch bepaalde keuzes maken en dat die keuzes tot verschillende uitkomst kunnen leiden. De keuze voor een open frame ziet de voorzieningenrechter niet terug op de rest van de markt maar dient wel als technisch/utilitair te worden begrepen omdat daardoor zicht op het werkgebied wordt verkregen. Met technisch/utilitair bepaalde ingrepen kan men zich in het modelrecht (en ook in het auteursrecht) niet onderscheiden van de markt. Het leerstuk van de slaafse nabootsing hanteert geen andere maatstaven.* Diamandgereedschap Nederland BV te Kampen, eiseres, procureur mr. W. Heemskerk, advocaat mr. F.G.M.M. Alsters te Amsterdam, tegen 1 Hendrik Jan Edwin Talen h.o.d.n. Talen Betonboringen te Hoogeveen, gedaagde, procureur mr. J.P. van Ginkel, advocaat mr. M. Smid te Hoogeveen, 2 Brian Constantijn Booij h.o.d.n. Delasco te Coevorden, gedaagde, advocaat mr. P.A.Th. Kostwinder te Coevorden. 2 De feiten (...) 2.2 Eén van de door Diamantgereedschap Nederland aangeboden producten betreft een apparaat voor het infrezen van sleuven in bestaande vloeren, ten behoeve van vloerverwar­ ming. Dit product is hiernaast afgebeeld en zal hierna worden aangeduid als de Floormill.

* Zie de noot van J.L.R.A.H. op blz. 338. Red.

3 3 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

(…) 4 De beoordeling (…) 4.2 Talen en Delasco voeren gemeenschappelijk in elk geval het volgende verweer: – de Floormill komt geen bescherming als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel toe omdat het model niet nieuw is en geen eigen karakter heeft, althans worden deze kenmerken bepaald door de technische functie.; – voor zover de Floormill wel modelrechtelijke bescherming toekomt dan is het recht vervallen of zal het op zeer korte termijn vervallen wegens het verloop van de termijn van drie jaren bedoeld in artikel 11 GmodelV; – voor zover het modelrecht met betrekking tot de Floormill (nog) bestaat komt Diamantgereedschap geen vorderingsrecht toe omdat zij niet de ontwerper is of zodanig recht van de ontwerper heeft gekregen. 4.3 Wat er zij van de twee laatste onderdelen van het verweer, in elk geval het eerste onderdeel van dit verweer slaagt. De voorzieningenrechter overweegt hiertoe het volgende 4.4 Een sleufslijpmachine is een specifiek soort gereedschapmachine en moet worden aangemerkt als een technisch/utilitair product. Dergelijke producten kunnen weliswaar een eigen karakter hebben, doordat constructeurs daarvan te maken hebben met deels tegenstrijdige technische eisen en daarbij keuzes moeten maken die tot op zekere hoogte een subjectief karakter dragen. Dat neemt niet weg dat in zeer overwegende mate het ontwerp voor sleufslijpmachines technisch is bepaald. Anders gezegd: de vormgeving van de sleufslijpmachine vloeit vrijwel uitsluitend voort uit de wens of noodzaak zekere technische effecten te bewerkstelligen. Daar dienen tevens onder te worden begrepen wettelijke be­veiligingseisen en zaken als gebruiksvriendelijkheid en arbeids­ergonomie bij het gebruik. 4.5 Diamantgereedschap heeft in deze procedure een aantal afbeeldingen van op de markt zijnde sleuvenslijpmachines overgelegd welke ook naar opvatting van de voorzieningenrechter alle een geheel verschillende gedaante hebben. In zoverre is de Floormill in nieuw van gedaante. Dit brengt evenwel niet met zich mee dat daardoor de Floormill zich

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9

– in modelrechtelijke zin – onderscheidt van de rest van de markt. De overgelegde afbeeldingen illustreren slechts dat de constructeurs van sleuvenslijpmachines bij voortduring technisch bepaalde keuzes maken en dat die keuzes tot verschillende uitkomst kunnen leiden. 4.6 Diamantgereedschap geeft zelf aan waarom de Floormill anders is dan de rest van de markt. Bij de Floormill is gekozen voor een opengewerkt achthoekig smal frame dat van binnen is opengewerkt. Door het smalle open frame kan worden gekeken. Deze keuze voor een open frame ziet de voor­zieningenrechter inderdaad niet terug op de rest van de markt maar dient wel als technisch/utilitair te worden begrepen omdat daardoor zicht op het werkgebied wordt verkregen. De smalheid van het frame is evenzo technisch bepaald, omdat dit bijdraagt aan de wendbaarheid en het mogelijk maakt tot dicht bij muurvlakken te werken, en komt ook terug bij alle andere machines op de markt. 4.7 Met technisch/utilitair bepaalde ingrepen kan men zich in het modelrecht (en ook in het auteursrecht) niet onderscheiden van de markt. Het leerstuk van de slaafse nabootsing hanteert geen andere maatstaven. 4.8 De slotsom is derhalve dat zowel op modelrechtelijke grondslag als op de grondslag van slaafse nabootsing de vorderingen dienen te worden afgewezen. Enz. ___ Noot: Apparaatgerichte leer De hierboven geplaatste beslissing vormt een bevestiging voor de bezwaren die ik in de noot bij BIE 2009, 44 heb uiteengezet. J.L.R.A.H.

Nr. 75 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 9 april 2008 (Van Valderen/Gamma) Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen Artikel 1019e lid 1 Rv Van een model met de aanduiding Retro kan niet zonder meer worden aangenomen dat het modelrechtelijk vrij staat van het verleden. Het verzoek en de producties geven ook geen inzicht in het relevante vormgevingserfgoed. De raadsman van verzoekster heeft bij gelegenheid van het telefonisch horen desgevraagd verklaard dat volgens verklaring van de ontwerper er vóór zijn ontwerp geen andere armstoel op de markt was waarbij een uit gevlochten panelen samengesteld zitgedeelte was geplaatst in en over een metalen frame. Verzoek toegewezen. Artikel 1019h Rv De kostenveroordeling ex art. 1019h dient te worden gevorderd en kan niet naar aanleiding van het verzoekschrift worden toegewezen. Van Valderen Eurotrade BV te Helvoirt, verzoekster, procureur mr. L.M. Bruins, advocaat mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam, tegen 1 Gamma Nederland BV te Leusden, 2 Intergamma BV te Leusden,

s e p t e m b e r

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

3 3 9

3 Goedhart Bouwmarkt Amsterdam BV te Amsterdam.

Nr. 76 Vzr. Rechtbank te ‘s Gravenhage, 2 oktober 2008

Beschikking van de voorzieningenrechter van 9 april 2008 Op 7 april 2008 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank inge­komen een verzoekschrift strekkende tot het afgeven van een bevel zoals bedoeld in artikel 1019e lid 1 Rv. De voorzieningenrechter heeft vervolgens telefonisch contact gehad met mr. M. Rijsdijk, advocaat van verzoekster. Hierbij is een nadere toelichting verzocht. Een afschrift van het verzoek voor zover van belang, is hieronder opgenomen. (…) De betreffende tuinstoelen zijn hieronder afgebeeld, links de Modena stoel van gerekwestreerden, rechts de RETRO20 van verzoekster.

(drankendrager) mr. J.Th. van Walderveen Art 3. 2, lid 1 BVIE Drankendragers kunnen - de niet beschermde, want uitsluitend technisch bepaalde, uitsparingen voor bekers weggedacht - ook op een geheel andere wijze worden vormgegeven dan gedaagde doet. Zij kan dan ook niet worden gevolgd in de stelling dat het Benelux-model is uitgesloten van bescherming, althans dat die bescherming nihil is. Art 3 .16, lid 1 BVIE Gedaagdes bierwaaier wekt bij de geïnformeerde gebruiker, rekening houdend met de mate van vrijheid van ontwerp bij de ontwikkeling van het model, geen andere algemene indruk dan het Beneluxmodel Ook haar bierwaaier heeft de vorm van een gasmasker De insnedes in de ronde uitsparingen voor glazen doen aan de algemene indruk niet af en evenmin de glooiende, v-vormige lijn aan de bovenzijde van de afzonderlijke houders. 1 PIET HONCOOP, te Nieuw-Vennep, 2 4D PATH BV, te Nieuw-Vennep, eisers, advocaat mw. mr. R.E. Nommensen te ‘s-Gravenhage, tegen HOLDING DE BIE VENRAY BV, te Venray, gedaagde, vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder, de heer J.M.F.M. de Bie

De voorzieningenrechter beperkt de beoordeling van het verzoek tot de aangevoerde grondslag van het Gemeenschapsmodelrecht. Gelet op de woonplaats van gerekwestreerden is deze voor­ zieningenrechter bevoegd op grond van artikel 82 lid 1 en artikel 90 G-modelVo juncto artikel 3 Uitvoeringswet. Gelet op artikel 90 lid 3 strekt de te geven maatregel zich uit over alle lidstaten van de Gemeenschap. Verzoekster heeft geen grens­ overschrijdend verbod gevraagd. Van een model met de aanduiding Retro kan niet zonder meer worden aan­genomen dat het modelrechtelijk vrij staat van het verleden. Het verzoek en de producties geven ook geen inzicht in het relevante vormgevingserfgoed. De voorzieningen­rechter heeft onderkend dat in een ex parte procedure de modelrechthebbende niet de eerst aangewezene is de voorzieningenrechter daarover volledig en objectief in te lichten. De raadsman van verzoekster heeft bij gelegenheid van de het telefonisch horen desgevraagd verklaard dat hij hierover ruggespraak heeft gehad met de ontwerper van de RETRO20 tuinstoel. Volgens verklaring van de ontwerper was er voor zijn ontwerp, dat dateert van 2005, geen andere armstoel op de markt waarbij een uit gevlochten panelen samengesteld zitgedeelte was geplaatst in en over een metalen frame. Gelet op deze toelichting en uitgaande van spoedeisendheid van de zaak omdat de tuinstoel van gerekwestreerden zal worden aangeboden geduren­de een actie in de week dat deze beschikking zal worden gegeven, zal de voorzieningen­­recht­ er het verzoek toestaan op de wijze als hieronder ver­woord. De kostenveroordeling ex artikel 1019h dient te worden gevorderd en kan niet naar aanleiding van dit verzoekschrift worden toegewezen. Enz.

2 De feiten 2.1 Piet Honcoop is houder van een op 28 februari 1995 onder nummer 70590-01 gedeponeerd Benelux model. Het model is ingeschreven onder nummer 25764-01 (met gelding tot 28 februari 2010) voor een ‘bekerdrager’. De volgende afbeeldingen behoren bij deze modelregistratie:

2.2 4D Path is licentiehouder van het in r.o. 2.1 weergegeven Benelux-model. Zij maakt haar bedrijf van het vervaardigen

3 4 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

van promotionele artikelen van kunststof, waaronder de beker­drager. 2.3 In mei 2008 heeft Honcoop geconstateerd dat op de website www.selectaolland.nl van Selecta Olland B.V. (hierna: Selecta) de hierna weergegeven drankendrager te koop werd aangeboden:

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9

Inbreuk? 4.4 Vooropgesteld zij dat de geldigheid van de door Honcoop gestelde rechten niet is weersproken, zodat daarvan in dit geding voorshands is uit te gaan. 4.5 De Bie Venray heeft allereerst aangevoerd dat een drankendrager compact moet zijn, hetgeen, gelet ook op de draagbaarheid, volgens haar noodzakelijkerwijs leidt tot de vorm van haar bierwaaier. Dit betoog, dat, zo althans begrijpt de voorzieningenrechter, in feite neerkomt op de stelling dat de beschermingsomvang van het Benelux-model nihil is, kan niet worden ingezien. Honcoop heeft gewezen op ‘de rest van de markt’ door middel van het tonen van onder meer de volgende drankendragers.

2.4 Na sommatie is gebleken dat Selecta de betreffende drank­ endrager had betrokken van De Bie Venray. 2.5 De in r.o. 2.3 weergegeven drankendrager wordt door De Bie Venray ook blanco, dat wil zeggen zonder bedrukking van de naam en het logo van de op dat product genoemde onderneming, onder de naam ‘Bierwaaier’ (hierna: bierwaaier) – en met vermelding dat de waaier geschikt is voor speciale bierglazen en wijnglazen – te koop aangeboden op haar website www.meterbier.nl. 2.6 Bij brief van 12 juni 2008 is De Bie Venray gesommeerd ter zake van – kort gezegd – model- en auteursrechtinbreuk. Aan deze sommatie, herhaald bij brief van 24 juni 2008 en herinnering van 3 juli 2008, heeft De Bie Venray geen gevolg gegeven. 2.7 Eind 2002/begin 2003 heeft Honcoop De Bie Venray al eerder gesommeerd. Toen betrof het de volgende drankendrager die door De Bie Venray te koop werd aangeboden.

Ten aanzien van die drankendrager heeft De Bie Venray destijds erkend dat deze inbreuk maakt op het aan Piet Honcoop toekomende Benelux modelrecht. De verdere verhandeling is toen onmiddellijk gestaakt. (…)

Hieruit blijkt dat drankendragers, de niet beschermde, want uitsluitend technisch bepaalde uitsparingen voor bekers weggedacht, ook op een geheel andere wijze kunnen worden vormgegeven. Voor zover De Bie Venray met ‘compact’ bedoelt te zeggen dat de drankendrager uitvouwbaar dient te zijn, geldt dat ook vanuit dat vertrekpunt, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, nog steeds niet valt in te zien waarom dan noodzakelijkerwijs op de vormgeving van de bierwaaier zou worden uitgekomen. Ook die vormgeving, met uitzondering van de uitsparingen en het klemmechanisme, wordt immers niet uitsluitend door de technische functie bepaald. De Bie Venray kan dan voorshands oordelend ook niet worden gevolgd in zijn impliciete stelling dat het Benelux-model, gelet op artikel 3.2 lid 1 BVIE, is uitgesloten van bescherming, althans dat die bescherming nihil is.

s e p t e m b e r

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

4.6 De Bie Venray heeft daarnaast betoogd dat de bierwaaier een ander uiterlijk heeft dan het Benelux-model. Zij meent dat het model zoals ingeschreven de vorm heeft van een ‘gasmasker’ of ‘alien’, terwijl haar product een ‘hart-vorm’ zou hebben. Ook dat verweer wordt verworpen. Naar voorlopig oordeel wekt de bierwaaier bij de geïnformeerde gebruiker, rekening houdend met de mate van vrijheid van ontwerp bij de ontwikkeling van het model, geen andere algemene indruk dan het Benelux-model. Ook de bierwaaier heeft de vorm van een – om in de terminologie van partijen te blijven – gasmasker. De insnedes in de ronde uitsparingen voor glazen doen aan de algemene indruk niet af. Datzelfde geldt voor de glooiende, v-vormige lijn aan de bovenzijde van de afzonderlijke houders. 4.7 Dat haar product, zoals De Bie Venray ten slotte nog heeft betoogd, een andere toepassing dient, namelijk het (ook) kunnen dragen van speciale bier- en wijnglazen, is, nog daargelaten dat het ‘koffiedraagplateau’ van Selecta wel degelijk een zelfde toepassing betreft, vanuit een modelrechtelijk oogpunt gezien niet relevant, zodat dat verweer evenzeer wordt verworpen. 4.8 Nu de verbodsvordering reeds op basis van het Beneluxmodel toewijsbaar is, behoeven de grondslagen auteursrecht en onrechtmatig handelen, die subsidiair en meer subsidiair zijn voorgesteld, geen behandeling meer. Voor zover de verbods­vordering ook moet worden geacht te zijn ingesteld door 4D Path, wordt 4D Path daarin niet-ontvankelijk verklaard nu zij als licentiehouder, gezien artikel 3.26 lid 4 en lid 5 BVIE, slechts bevoegd is tussen te komen ten aanzien van schadevergoeding en, onder voorwaarden, nevenvorderingen. Zowel de vordering ter zake het voorschot op schadevergoeding als de nevenvorderingen zijn evenwel onvoldoende gemotiveerd, te onbepaald of gaan verder dan noodzakelijk is om aan het spoedeisende belang van Piet Honcoop en 4D Path tegemoet te komen en worden jegens beiden afgewezen. 4.9 De gevorderde dwangsommen zullen worden toegewezen als na te melden. Deze zullen voor matiging door de rechter vatbaar zijn, een en ander als in het dictum verwoord. Proceskosten 4.10 De Bie Venray zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. 4.11 Honcoop heeft een opgave gedaan van de proceskosten ex artikel 1019h Rv, in totaal een bedrag belopend van € 9.285,80 (inclusief verschotten ten bedrage van € 359,13). De Bie Venray heeft de redelijkheid en evenredigheid daarvan niet betwist, zodat genoemd bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. 5 De beslissing De voorzieningenrechter 5.1 beveelt De Bie Venray met onmiddellijke ingang na be­ tekening van dit vonnis iedere inbreuk in de Benelux op het aan Piet Honcoop toekomende modelrecht te staken en gestaakt te houden; 5.2 veroordeelt De Bie Venray tot betaling aan Piet Honcoop van een dwangsom van € 5.000,-- voor elke dag of deel daarvan dat De Bie Venray niet voldoet aan het in r.o. 5.1. bedoelde bevel; 5.3 bepaalt dat de dwangsom voor matiging door de rechter vatbaar zal zijn, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou

E I G E N D O M

3 4 1

zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; 5.4 verklaart 4D Path ten aanzien van de verbodsvordering niet-ontvankelijk; 5.5 veroordeelt De Bie Venray in de kosten van de procedure, tot zover aan de zijde van Piet Honcoop begroot op € 9.285,80; 5.6 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.7 wijst af het meer of anders gevorderde; 5.8 stelt de in artikel 1019i Rv bedoelde termijn op zes maanden na de datum van deze beslissing. Enz.

Nr. 77 Vzr. Rechtbank te ’s Gravenhage, 6 augustus 2008 (Freesiaras ‘Ricastor’) Art. 57, lid 4 ZPW; art. 76, lid 4 ZPW De regeling van art. 76 ZPW die onder meer de verjaring van het recht tot opeising van andermans kwekersrecht regelt, is niet van betekenis voor de verjaring van de rechten terzake van ‘gewone’ inbreuk op het kwekersrecht. Daarvoor gelden de verjaringsregels van het BW. Anders dan de gedaagde stelt, betreft art. 57 lid 4 ZPW, waarin de mogelijkheid van rechtsuitoefening ten opzichte van geoogst materiaal van een kwekersrechtelijk beschermd ras aan beperkingen wordt onderworpen, niet een soortgelijke situatie als die van ‘gewone’ inbreuk. Art. 58, lid 1 onder a ZPW DNA-onderzoek is voor de onderscheidbaarheid van rassen niet van belang. Dat neemt niet weg dat de uitkomst van DNA-onderzoek een belangrijke aanwijzing kan vormen voor het afgeleid zijn van een ras, namelijk wanneer er een grote mate van genetische overeenstemming is. De overeenstemming van een afgeleid ras en het ras waarvan is afgeleid moet, naar luid van art. 58 ZPW, zijn oorsprong vinden in het genotype. De namens gedaagde tegen het DNA-onderzoek aangevoerde wetenschappelijke bezwaren zijn niet overtuigend. Aan de hand van dat onderzoek wordt een 100% homologie van het DNA van de in ge­ding zijnde rassen aangenomen. Met het oog op de daarvoor gangbare wetenschappelijke maatstaven, rechtvaardigt dit de conclusie dat het terzake van inbreuk aangesproken produkt een afgeleid ras is. Gedaagde beroept zich vooral op morfologische verschillen van kwantitatief gehalte. Mede in aanmerking genomen de in het kader van de UPOV ontwikkelde richtlijnen, maken deze niet aannemelijk dat het niet om een afgeleid ras zou gaan. VAN ZANTEN PLANTS BV, te Hillegom, eiseres, procureur mw. mr. L.M. Bruins, advocaten mr. T.F.W. Overdijk en mr. H.J. Koenraad, tegen HOFLAND BV, te ‘s-Gravenzande, gedaagde, procureur mr. P.W.M. Steenbergen. 2 De feiten 2.1 Van Zanten drijft een onderneming die zich toelegt op het veredelen, vermeerderen, bewerken en verhandelen van diverse sierteelt-, tuinbouw- en landbouwproducten, waaronder freesia’s.

3 4 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

2.2 Van Zanten is houdster van het op 7 maart 1991, naar aanleiding van een aanvraag van 6 juni 1988, onder het nummer 10864 in het Nederlands Rassenregister ingeschreven kwe­ kersrecht voor een freesia met de rasbenaming ‘Ricastor’ (in de stukken ook wel aangeduid als ‘castor’). 2.3 In 1998/1999 heeft Van Zanten (toen nog Van Staaveren B.V. geheten)1 uitgangsmateriaal van een donkerblauwe freesia, afkomstig van een hobbymatige freesiakweker met de naam De Haan, op haar bedrijf opgeplant. Van Zanten wilde deze freesia, die door De Haan werd geteeld onder de naam Beatrix, testen op eigenschappen en teeltprestaties. De freesia selectiecommissie van Van Zanten heeft destijds echter besloten niet met Beatrix door te gaan en heeft dit De Haan medegedeeld. Één van de werknemers van Van Zanten en lid van de bij de opplant van Beatrix betrokken freesia selectiecommissie, is H.A.J. Bentvelzen (hierna: Bentvelzen), destijds productmanager freesia. 2.4 Bentvelzen is per 1 oktober 2003 in dienst getreden bij Hofland. Hofland drijft een bollenbedrijf alsmede een groot­ handel in bloembollen. Na zijn indiensttreding bij Hofland, heeft Bentvelzen voor Hofland de (teelt)rechten betreffende Beatrix van De Haan aangekocht. Beatrix wordt thans door Hofland aangeduid met de rasbenaming ‘Mercurius’. 2.5 Hofland is houdster van het op 5 februari 2007, naar aanleiding van een aanvraag van 26 april 2004, onder het nummer 29275 in het Nederlands Rassenregister ingeschreven kwekersrecht voor Mercurius. Hofland heeft Mercurius tevens geregistreerd bij de Vaste Keuringscommissie (VKC) en beschikt over een VBN veiling productcode. 2.6 Van Zanten heeft na daartoe verkregen verlof bewijsbeslag gelegd, monsters genomen van plantmaterialen van Mercurius en plantkundig vergelijkingsonderzoek doen uitvoeren door de Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (hierna: Naktuinbouw). Naktuinbouw heeft een genetisch vergelijkingsonderzoek naar de beslagen en naar andere plantmaterialen uitgevoerd op basis van de zogenaamde AFLP-technologie. 3 Het geschil 3.1 Van Zanten vordert - samengevat - Hofland te veroordelen op het kwekersrecht voor het fresiaras Ricastor inbreukma­ kende handelingen te staken, te veroordelen tot het doen van opgaven, het overhandigen van nog aanwezige voorraden aan Van Zanten (een en ander op straffe van een dwangsom), alsmede tot betaling van een voorschot op de door Van Zanten geleden schade. Zij vordert tot slot een veroordeling in de volledige kosten conform art. 1019h Rv. te vermeerderen met eventuele nakosten. 3.2 Zij stelt daartoe dat Mercurius niet duidelijk onderscheid­ baar is van, dan wel is afgeleid van Ricastor als bedoeld in art. 58 lid 1 onder a Zaaizaad en Plantgoedwet (ZPW). 3.3 Hofland voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling Spoedeisend belang 4.1 Hofland heeft het spoedeisend karakter van de vordering betwist. De voorzieningenrechter is evenwel van oordeel dat 1

De rechtbank zal in verband met de leesbaarheid van dit vonnis in het navolgende steeds spreken van Van Zanten.

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9

het spoedeisend belang is gegeven gelet op de gestelde voortdurende inbreuk op het kwekersrecht van Van Zanten. Niet gezegd kan worden dat Van Zanten te lang heeft gewacht met het in rechte betrekken van Hofland. Van Zanten is weliswaar sinds 1998 bekend met Mercurius (toen nog onder de naam Beatrix), maar niet betwist is dat Van Zanten nog voordat Mercurius werd verhandeld, bezwaar heeft gemaakt tegen het verlenen van kwekersrecht voor Mercurius op de aanvraag van 26 februari 2004. Van Zanten mocht de uitkomst van die procedure afwachten. Rechtsverwerking/verjaring/uitputting 4.2 Hofland stelt voorts dat Van Zanten haar kwekersrecht niet meer jegens Hofland kan inroepen omdat Van Zanten, nadat zij De Haan duidelijk had gemaakt geen interesse voor Mercurius te hebben, De Haan niets in de weg heeft gelegd om het ras te vermeerderen, te telen, dan wel aan een derde te verkopen. Van Zanten heeft aldus, volgens Hofland, niet alleen jegens De Haan, maar ook jegens haar het vertrouwen gewekt dat er ook in de ogen van Van Zanten geen gelijkenis tussen beide rassen bestond. Daarnaast zou het vorderings­ recht van Van Zanten zijn verjaard en heeft zij haar rechten verwerkt, althans zijn die volgens Hofland uitgeput. Zij trekt in dit verband parallellen met art. 76.4 ZPW (verjaring op­­­ eising kwekersrecht na 5 jaar), de artt. 57.4 en 57.5 ZPW (geen beroep meer op het kwekersrecht indien redelijkerwijs nagelaten haar recht met betrekking tot teeltmateriaal of geoogst materiaal uit te oefenen waar dat had gekund) en op art. 60 ZPW (uitputtingsregel voor rechtmatig in het verkeer gebracht materiaal). 4.3 De onder 4.2 genoemde verweren van Hofland gaan voors­ hands oordelend niet op. Gesteld noch gebleken is dat Van Zanten De Haan toestemming heeft gegeven Beatrix te vermeerderen, te telen of te verkopen. Uit het feit dat Van Zanten richting De Haan kennelijk geen mededelingen heeft gedaan dit niet te doen, mag naar voorlopig oordeel geen impliciete toestemming worden afgeleid. De voorzieningenrechter laat daarbij nog in het midden of Hofland, als wel (impliciet) toestemming zou zijn gegeven, er vervolgens als koper op mocht vertrouwen dat ook zij Beatrix mocht, vermeerderen, telen of verkopen. De verwijzing naar art. 76 lid 4 ZPW gaat niet op. Die bepaling ziet op de verjaring van het hier niet van belang zijnde recht van opeising van het kwekersrecht. De ZPW kent afgezien van deze bepaling geen regeling voor verjaring, zodat moet worden teruggevallen op de algemene verjaringstermijn van het BW. Die verjaringstermijn is hoe dan ook nog niet verstreken. Art. 57 lid 4 ZPW ziet op een uitbreiding van de beschermingsomvang tot handelingen met betrekking tot geoogst materiaal dat is verkregen door gebruik van teeltmateriaal waarvoor geen toestemming is verleend, tenzij de houder van het kwekersrecht redelijkerwijs zijn recht met betrekking tot het teeltmateriaal had kunnen uitoefenen. Het betreft hier volgens Hofland een soortgelijke situatie, maar zij laat na te onderbouwen waarom dat het geval is. Zijdens Hofland is bovendien niet betwist dat Van Zanten eerst begin 2006 heeft ontdekt dat Hofland kwekersrecht had aangevraagd voor Mercurius en dat, nadat een veredelaar van Van Zanten (de heer Haytink) een bezoek aan het proefstation Nergena van het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN) had gebracht, Van Zanten bij brief van 19 april 2006 bezwaar heeft aangetekend tegen verlening.

s e p t e m b e r

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Inbreuk? 4.4 De voorzieningenrechter komt thans toe aan de vragen waar het in deze procedure in de kern om gaat, namelijk of Mercurius onderscheidbaar van Ricastor is en zo ja, of sprake is van een afgeleid ras. De voorzieningenrechter laat in het midden of sprake is van duidelijk te onderscheiden rassen, omdat naar voorlopig oordeel Mercurius in ieder geval een van Ricastor afgeleid ras is. Daartoe wordt als volgt over­ wogen. 4.5 Blijkens artikel 58 lid 1 onder a ZPW strekt het uitsluitend recht van de houder van het kwekersrecht zich tevens uit tot materialen van rassen die zijn afgeleid van het beschermde ras, tenzij het beschermde ras zelf is afgeleid van een ander ras. Een ras wordt op grond van het tweede lid van diezelfde bepaling beschouwd als afgeleid van een ander ras indien het eerstbedoelde ras: a. hoofdzakelijk is afgeleid van het oorspronkelijke ras, dan wel van een ras dat zelf hoofdzakelijk is afgeleid van het oorspronkelijke ras, b. op grond van artikel 49, vierde lid, duidelijk onderscheidbaar is van het oorspronkelijke ras, en c. overeenkomt met het oorspronkelijke ras voor wat betreft de expressie van de wezenlijke eigenschappen, die voortvloeit uit het genotype of de combinatie van genotypen van het oorspronkelijke ras, zulks met uitzondering van afwijkingen die voortvloeien uit de afleidingshandeling. Naktuinbouw 4.6 Van Zanten heeft een genetisch vergelijkingsonderzoek van Naktuinbouw overgelegd. In dit rapport wordt een onderzoek beschreven waarbij van zowel Ricastor als Mercurius plantmateriaal is gebruikt dat verschilt in herkomst en tijd (in totaal 4 monsters Mercurius en 3 monsters Ricastor). In het onderzoek zijn met behulp van AFLP-technologie monsters met verschillende herkomst van beide genoemde rassen onderzocht in relatie tot 25 andere freesia rassen. Er is uiteindelijk een isolatie uitgevoerd met behulp van de Qiagen DNeasy Plant Mini Kit. De DNA kwaliteit is gecontroleerd en agarose gel en de kwantiteit is berekend, waarna EcoRI/Msel templates zijn gegenereerd. Een primer-combinatiescreening is uitgevoerd waarin 64 verschillende primer combinaties (PCs) (synthetische stukjes DNA) zijn uitgetest op een individueel monster en een mengsel van monsters. De 8 PCs die de mooiste fingerprints opleverden zijn door de onderzoekers geselecteerd om te gebruiken voor alle monsters. Dit resulteerde in een dataset van 116 merkers. Dit zijn DNA fragmen­ten met voldoende verschillen (dat wil zeggen banden waarin voor ten minste één ras het betreffende DNA-fragment niet voorkomt). Aan de hand van deze merkers is onderzocht hoe­veel conformiteit of verschil er tussen de onderzochte monsters zit. De merker-scores (op basis van de aan- of afwezigheid van een bandje) voor alle monsters zijn vervolgens verzameld in een datatabel. Deze scores worden door middel van statistische coëfficiënten met elkaar vergeleken om de onderlinge genetische afstand vast te stellen. Op basis hiervan wordt de mate van overeenstemming tussen de rassen weergegeven met behulp van een drietal zogenaamde dendogrammen, elk gebaseerd op een gebruikelijke gelijkheidsindex, waaronder de zogenaamde Jaccard-index. Uitgangspunt daarbij is dat hoe dichter de score bij 1 (of 100%) ligt, hoe nauwer de genetische verwantschap is, aldus nog altijd het rapport van Naktuinbouw.

E I G E N D O M

3 4 3

4.7 De conclusies van het rapport luiden als volgt: ‘(…) • Alle monsters van ‘Mercurius’ van verschillende herkomst hebben identieke DNA profielen. Ook alle monsters van Castor ‘Ricastor’ van verschillende herkomst hebben identieke DNA profielen. Deze rassen zijn zeer stabiel. • Op grond van deze analyse zijn de rassen ‘Mercurius’ en Castor ‘Ricastor’ niet van elkaar te onderscheiden. Dit kan zijn: a) omdat de monsters hetzelfde ras betreft. b) omdat het mutanten/EDVs2 betreffen die op uiterlijke kenmerken wel kunnen verschillen. De morfologische toets zal hierover uit­ sluitsel geven. (…)’ Kritiek Hofland 4.8 Hofland stelt dat niet duidelijk is waar het vergelijkingsmateriaal vandaan komt. De voorzieningenrechter heeft voors­hands echter geen reden te twijfelen omtrent de herkomst van het gebruikte materiaal en neemt daarbij in overweging dat een deel van het gebruikte materiaal van Mercurius en Ricastor oorspronkelijk aanmeldingsmateriaal is en het grootste deel van het overige materiaal afkomstig is van kwekersonderzoek dat in Wageningen wordt uitgevoerd. 4.9 Hofland merkt terecht op dat DNA-onderzoek niet van belang is voor de verlening van kwekersrecht en de vraag naar de onderscheidbaarheid van de rassen. Dit neemt echter niet weg dat de uitkomst van DNA-onderzoek een belangrijke aanwijzing kan zijn dat sprake is van (wezenlijke) afleiding, namelijk wanneer sprake is van een grote mate van genetische overeenstemming. Uitgangspunt is immers dat het afgeleide ras wat de expressie betreft - de verschillen voortvloeiend uit de afleidingshandeling weggedacht - in wezen overeenkomt met het oorspronkelijke ras (artikel 58 lid 2 ZPW). De basis van die overeenstemming moet zijn oorsprong vinden in het genotype. 4.10 Ten einde het rapport van Naktuinbouw te ontkrachten, heeft Hofland een brief van het laboratorium en onderzoeksbureau Proteios (hierna: Proteios) overgelegd. Proteios stelt dat zij op basis van het rapport van Naktuinbouw geen uitsluit­sel kan geven over het al dan niet identiek zijn van de monsters Mercurius en Ricastor omdat ze daar te weinig informatie voor kan extraheren uit het trapport van Naktuinbouw. 4.11 Proteios merkt allereerst op dat de door Naktuinbouw gekozen 8 primer combinaties in totaal 116 merkers ople­veren, maar dat niet duidelijk is of dat over alle 32 onderzochte monsters is. Onder 4a van het rapport valt evenwel af te leiden dat de 8 PC’s met de ‘mooiste’ fingerprints (de voorzieningenrechter begrijp: PC’s met de grootste onderscheidingskracht en betrouwbaarheid) zijn gebruikt voor alle monsters en dat dit resulteerde in een dataset van 116 merkers. 4.12 Proteios stelt vervolgens dat de getallen ontbreken waarop de dendogrammen gebaseerd zijn. Daardoor is niet duidelijk hoe groot/klein de verschillen die gevonden zijn nu eigenlijk zijn. De onderliggende data zijn voorafgaand aan de zitting alsnog door Van Zanten overgelegd. Hierop is zijdens Hofland niet meer ingegaan. De voorzieningenrechter zijn voorshands aan de hand van de overgelegde getallen geen ver-

2



Essential Derivations, rb.

3 4 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

schillen gebleken tussen de geteste monsters van Mercurius en Ricastor. 4.13 Proteios wijst er voorts op dat in het rapport van Naktuinbouw niet is onderbouwd waarom de gebruikte 27 rassen een representatieve steekproef vormen. Het zou, aldus Proteios, misschien zo kunnen zijn dat de steekproef de totale genetische spreiding binnen het gehele gewas benadert, maar dat is iets anders dan de genetische variatie binnen het gehele freesia gewas. Proteios stelt echter niet dat de gebruikte rassen geen representatieve steekproef vormen. Zijdens Hofland ­lijkt dit wel te worden betoogd, maar dit wordt niet, althans in onvoldoende mate, onderbouwd. Hierbij dient te worden bedacht dat in het rapport is aangegeven welke rassen voor de steekroef zijn gebruikt. Het ligt dan op de weg van Hofland, waar mogelijk onderbouwd met een deskundig oordeel, aan te geven dat en waarom die steekproef niet representatief zou zijn. 4.14 Dat Mercurius en Ricastor niet van elkaar zijn te onder­ scheiden zou volgens Proteios ook het gevolg kunnen zijn van het feit dat de gebruikte methodiek en/of het aantal gebruikte primers niet discriminerend genoeg is om de rassen van elkaar te onderscheiden. De uitkomsten van een DNAonderzoek zijn weliswaar afhankelijk en kunnen worden beïnvloed door de gebruikte methodiek en het aantal merkers, maar ook nu klemt dat Hofland geen tegenonderzoek heeft verricht. De brief van Proteios komt overigens neer op het stellen van vragen bij het rapport van Naktuinbouw en het noemen van aspecten waar Naktuinbouw in haar rapport onderliggende keuzes/aannames duidelijker had kunnen uiteenzetten of niet heeft uiteengezet. Hiermee wordt de voorzieningenrechter niet aan het twijfelen gebracht omtrent de uitkomst van het rapport van Naktuinbouw. De voorzieningenrechter neemt hierbij in overweging dat er nog geen door de International Seed Federation goedgekeurde test methodiek is, terwijl gesteld noch gebleken is dat de Qiagen DNeasy Plant Kit niet geschikt zou zijn als onderzoeksmethode. Conclusie 4.15 De conclusie van het voorgaande is dat, indien alle opmerkingen ten aanzien van het rapport van Naktuinbouw worden bezien, de conclusie van dat rapport, inhoudende dat sprake is van een 100% genetische verwantschap tussen Mercurius en Ricastor, naar voorlopig oordeel niet, althans in onvoldoende mate, wordt ontzenuwd. Hier komt bij dat Hofland voor deze hoge mate van genetische verwantschap - ook desgevraagd – geen verklaring kan geven. Ter zitting is zijdens Hofland verklaard dat Ricastor bij de ontwikkeling van Mercurius niet is gebruikt. Volgens Hofland heeft De Haan verkaard dat sprake is van een zaailing (een kruising). Dit valt niet te verenigen met het feit dat beide rassen in genetisch opzicht identiek zijn, terwijl geen enkel document of ander bewijs voor handen is ter staving van de stelling van Hofland dat Ricastor bij de ontwikkeling van Mercurius niet is gebruikt. Zo ontbreken journaals, logboeken of ander materiaal dat een zicht zou kunnen werpen op de ontstaansgeschiedenis van Mercurius. Dit geldt ook voor enig ander op morfologisch of genetisch onderzoek gebaseerd tegenbewijs. In dit kort geding is voor nadere bewijslevering op dit punt geen plaats. 4.16 Voor bijvoorbeeld maïs en katoen worden als drempelwaarde voor aannemelijkheid dat sprake is van een afgeleid ras waarden van 82% respectievelijk 87% homologie aangehouden. Voor sierteelt en fruitgewassen wordt door de inter-

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9

nationale organisatie van veredelaars van vegetatief vermeerderde sierteelt en fruitgewassen (CIOPORA) in een ‘Position paper’ van januari 2008 bij een Jaccard indexcijfer tussen 0.90 en 1.00 aannemelijk geacht dat sprake is van een afgeleid ras. Gelet hierop en gelet op hetgeen de voorzieningenrechter in het voorgaande heeft overwogen, rechtvaardigt de 100% homologie in het onderhavige geval het vermoeden dat sprake is van een afgeleid ras. 4.17 De door Hofland genoemde morfologische verschillen zijn wellicht voldoende om de rassen duidelijk onderscheid­ baar te maken, maar de voorzieningenrechter is er niet van overtuigd dat de verschillen dusdanig zijn dat uitgesloten is te achten dat deze aan een afleidingshandeling (bijvoorbeeld door een behandeling met een mutageen middel of radioactieve straling) zijn toe te schrijven. De voorzieningenrechter wijst er in dit verband op dat zijdens Van der Zanten met ­recht is opgemerkt dat de door Hofland genoemde verschillen die zijn af te leden uit de voor beide rassen opgemaakte lijst met UPOVkenmerken, veelal zien op kwantitatieve kenmerken. Uit de ‘General introcuction to the examination of distinctness, uniformity and stability and the development of harmonized descriptions of new varierties of plants’ (TG/1/3) wordt met betrekking tot de interpretatie van kwantitatieve kenmerken het volgende opgemerkt. ‘For quantitative characteristics, a difference of two notes often represents a clear difference, but that is not an absolute standard for assessment of distinctness. Depending on factors, such as the testing place, the year, environmental variation or range of expression in the variety collection, a clear difference may be more or less than two Notes.’ Hofland heeft ook niet met een rapport onderbouwd dat er op de relevant te achten kenmerken dusdanig substantiële verschillen zijn te constateren, dat van afleiding niet langer sprake kan zijn. Voor nadere bewijslevering op dit punt is in dit kort geding geen plaats. 4.18 Gelet op de voortdurende inbreuk kan het gevorderde inbreukverbod worden toegewezen, te versterken met een dwangsom, als nader in het dictum bepaald. De overige vorderingen gaan verder dan noodzakelijk is om aan het spoedeisende belang van Van Zanten tegemoet te komen en worden derhalve afgewezen. 4.19 Hofland wordt als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure veroordeeld. Voor vonnissen gewezen na 1 augustus 2008 dient aansluiting te worden gezocht bij de per die datum in werking getreden indicatietarieven IE.3 De voorzieningenrechter is van oordeel dat het in de onderhavige zaak, gelet op de aard van de zaak, niet om een eenvoudig kort geding gaat. Gelet hierop worden de kosten aan de zijde van Van Zanten begroot op € 15.000,00. De gevorderde nakosten worden afgewezen nu die kosten nog niet zijn gemaakt. 5 De beslissing De voorzieningenrechter veroordeelt Hofland met onmiddellijke ingang na beteke­ ning van dit vonnis iedere inbreuk op het Nederlandse kwe­ kersrecht voor het freesiaras Ricastor (NRR nummer 10864) te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 voor elke overtreding van dit gebod, dan 3 Te vinden op: http://www.rechtspraak.nl/search/search.htm?qui ckSearchText=indicatietarieven.

s e p t e m b e r

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

wel – zulks ter keuze van Van Zanten – een dwangsom van € 2.500,00 voor iedere dag of dagdeel van dat de overtreding van dit gebod zal voortduren; bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis

O F F I C I Ë L E

E I G E N D O M

is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijt­ baarheid van de overtreding; stelt de in artikel 1019i Rv. bedoelde termijn op zes maanden na de datum van deze beslissing; veroordeelt Hofland in de proceskosten, aan de zijde van Van Zanten tot aan deze uitspraak begroot op € 15.000,00; verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;v wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

M E D E D E L I N G E N

Register van octrooigemachtigden De directeur van Octrooicentrum Nederland maakt bekend dat op 1 juli 2009 zijn ingeschreven in het register van octrooigemachtigden: de heren dr. C.J. Jalink en dr. A. van Dijken.

3 4 5

3 4 6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

s e p t e m b e r

2 0 0 9