198 • berichten industriële eigendom • juli-augustus 2013
II
Nieuw en verbeterd! Het Europees merkenrecht Commissievoorstel doet 3 stappen vooruit, 1 achteruit Tobias Cohen Jehoram*
Op 27 maart 2013 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een herschikking van de Merkenrichtlijn1 en een voorstel tot wijziging van de Gemeenschapsmerkenverordening2 gepresenteerd. Hoewel deze Europese herziening van het merkenrecht veel minder ver gaat dan voorgesteld in het rapport van het Max Planck instituut,3 worden enkele wezenlijke wijzigingen voorgesteld, goeddeels ten gunste van de merkhouders. Een aantal voorgestelde wijzigingen lijkt echter niet goed doordacht.
valt toe te juichen. Ook wordt beoogd een grotere uniformiteit van handelen te bewerkstelligen, waar het gaat om de praktijken van de verschillende nationale merkenbureaus en het Agentschap. Lidstaten worden verplicht meer (laagdrempelige) procedures in te richten, waar het gaat om de vervallen- en nietigverklaring van merken. Een enkele (belangrijke) uitzondering daargelaten, wordt de positie van de merkhouder versterkt. Dit alles valt toe te juichen, maar op enkele onderdelen worden merkwaardige keuzes gemaakt.
1. Inleiding
2. Terminologie
Dit artikel is opgedragen aan twee scheidende redacteuren van de BIE4: Toon Huydecoper en Paul Steinhauser. Het merkenrecht is een interessegebied van hen beiden, al hebben zij zich daar geenszins toe beperkt. Toon en Paul hebben duidelijk hun eigen stijl, maar wat hen bindt is de kritische blik en een oog voor de billijke uitkomst in de praktijk. Hieronder doe ik een poging met een dergelijke5 blik de belangrijkste voorgestelde wijzigingen6 te bespreken.7
Zoals met elke herziening die vanuit Brussel komt, wordt er gesleuteld aan de artikelnummering en de terminologie. Voor wat betreft dat eerste heeft de wetgever kennelijk geen oog voor het onnodig lijden van praktijkjuristen. Voor wat betreft dat laatste kun je je afvragen of dat wel zo gelukkig uitpakt.8 Zo wordt in het voorstel een nieuwe term voor het Gemeenschapsmerk geïntroduceerd: wij zullen na invoering moeten gaan spreken van het “Europees merk”. Het: “Uniemerk” had meer voor de hand gelegen, ook omdat niet alle Europese landen ook tot de Unie behoren. Ook zal het Bureau voor de Harmonisatie binnen de Interne Markt – wat al geen gelukkige naam was – omgedoopt worden tot “Agentschap voor Merken, Tekeningen en Modellen van de Europese Unie”. Waar BHIM al geen makkelijke afkorting was, zal dat nog minder gelden voor AMTMEU. De suggestie van de Commissie om dan maar te spreken van “het Agentschap” is praktisch, maar verwarrend, omdat er vele Europese agentschappen zijn; aan het onderscheidend vermogen van die naam kan getwijfeld worden.
In het algemeen kan gezegd worden dat de voorstellen van de commissie leiden tot een grotere consistentie tussen de Richtlijn en de Verordening, wat natuurlijk *
1 2 3
4 5
6
7
Prof.mr. T. Cohen Jehoram is advocaat te Amsterdam, hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en redacteur van dit blad. COM (2013) 162, 2013/0089 (COD), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0162:FIN:NL:PDF. COM (2013) 161, 2013/0088 (COD), lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2013:0161:FIN:NL:PDF. Study on the Overall Functioning of the European Trademark System, http://www.ip.mpg.de/de/pub/aktuelles/trade_mark_study/ synopses_tms.cfm. Voorheen: het BIE, toen dit nog stond voor Bijblad bij de Industriële Eigendom. Ik heb de hubris gehad me in mijn proefschrift (hoofdstuk 13) kritisch uit te laten over de huidige Richtlijn en Verordening, dus ben ook wel verplicht een en ander langs die lat te leggen. Gezien de beperkingen gesteld aan de omvang van dit artikel, zal niet alles de revue kunnen passeren. Er zal bijvoorbeeld geen aandacht kunnen worden besteed aan de financiële aspecten van registraties, de bevoegdheden van de Commissie en het Agentschap en procedurele kwesties. Overigens hebben ook al verschillende organisaties commentaar op de voorstellen op schrift gesteld, bijvoorbeeld: ECTA’s “Preliminary comments on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation of (EC) No. 207/2009 on the Community Trade Mark and on the proposal for
8
amending the Directive 2008/95/EC to approximate the laws of the Member States relating to trademarks”, Brussels 24 June 2013, http://www.ecta.org/IMG/pdf/ecta_opinion_on_legislative_package_summary.pdf; “BMM position paper on EU Commission proposals for amendments to the EU trademark system”, http://www. bmm.nl/fileupload/bmm_position_paper_on_eu_regulation_on_ tm.pdf; “INTA comments on the proposed revisions to the EU Community Trademark Regulation and Trademark Directive”, 17 June 2013, http://www.inta.org/Advocacy/Documents/June2013INTACommentsEUTMSystemsReview.pdf. Taal blijft voor ons juristen een belangrijk gereedschap. Daarom zijn wij niet alleen scherp op het correct gebruik ervan, maar ook op de leesbaarheid en toegankelijkheid. Wie de werken van Toon Huydecoper kent, weet dat hij op al deze punten excelleert, en dat het recht ook een glimlach op het gezicht kan brengen.
juli-augustus 2013 • berichten industriële eigendom •
3. Kwesties betreffende inschrijving als merk Merkdefinitie Het aangepaste artikel 3 van de Richtlijn en 4 van de Verordening gaan uit van een ruimere merkdefinitie. Ten eerste wordt aan de voorbeelden van wat een merk kan zijn toegevoegd: kleuren als zodanig en geluiden. Ten tweede wordt (gelukkig)9 niet langer een grafische voorstelling van het merk vereist. Die voorwaarde stamt uit de tijd dat de merkenregisters nog op papier geraadpleegd moesten worden, en is dus niet meer van deze tijd. Terecht wordt daarom een open vereiste geformuleerd, dat wel recht doet aan rechtszekerheidsbelangen: het merk moet kunnen worden weergegeven op een wijze, die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het precieze voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming vast te stellen. Dat kan dus ook zijn door middel van een elektronisch bestand. Hiermee wordt het register (ruimer) opengesteld voor niet-traditionele merken, in het bijzonder klankmerken. Deze werden door het BHIM al op basis van een elektronisch geluidsbestand ingeschreven, maar die praktijk staat waarschijnlijk op gespannen voet met de rechtspraak van het Hof van Justitie.10 Ook kan worden gedacht aan het registreren van bewegingsmerken door middel van een videobestand. Denk bijvoorbeeld aan de Windows animatie als de PC wordt opgestart. Maar ook andere bewegingsmerken (hologrammen, bewegingen van personen, transformaties) kunnen zo worden ingeschreven. Wanneer in de toekomst de geurcomputer zijn intrede doet, zal mogelijk ook voor geurmerken een registratie mogelijk zijn.
Classificatie Minder gelukkig in het inschrijvingsproces zijn de bepalingen die in de voorgestelde Richtlijn en Verordening voorkomen met betrekking tot de classificatie. Artikel 28 van de Verordening en 40 van de Richtlijn volgen nauwgezet de regels zoals die zijn geformuleerd door het Hof van Justitie in de IP Translator-zaak.11 Die regels zijn in de praktijk kritisch ontvangen, wat te begrijpen valt, nu ze de mogelijkheid openen zogenaamde “class headings” te gebruiken, waarmee dan vervolgens alle waren en/of diensten op de alfabetische lijst behorende bij het classificatie van Nice, gedekt zouden zijn door de merkinschrijving. Dat leidt nagenoeg altijd tot te ruime inschrijvingen, en daarmee tot ongewenst brede monopolies. Niets had het Hof van Justitie hoeven te weerhouden te eisen dat de specifieke waren en/of diensten waarvoor de bescherming wordt gevraagd, in 9
Vgl.T. Cohen Jehoram, Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief, diss., Deventer 2009, nr. 13.5.1; Gielen (red.), Kort Begrip, Kluwer 2011, nr. 261; Kapff, in Gielen/von Bomhard, Concise TM, Community Trademark Regulation, art. 4, note 4(d). 10 HvJ EG 12 december 2002, zaak C-273/00, NJ 2003/600 (R. Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt; Sieckmann); HvJ EG 27 november 2003, zaak C-283/01, IER 2004/7 (Shieldmark/Memex; Für Elise). 11 HvJ 19 juni 2012, zaak C-307/10, BIE 2012/72; IEF 11454 (CIPA/ Registrar).
199
het depot worden opgenomen. Net zo had de Commissie hier het Hof van Justitie niet hoeven volgen (hetgeen zij in andere gevallen ook niet gedaan heeft). Dit mag daarom een ongelukkige keuze heten.
Kwaliteits- en collectieve merken De voorgestelde Richtlijn introduceert enerzijds de garantie- of kwaliteitsmerken en anderzijds de collectieve merken. De huidige Richtlijn maakt het onderscheid tussen collectieve, garantie- en kwaliteitsmerken niet. Deze merktypen worden gedefinieerd in artikel 28. Hier valt een discrepantie in de terminologie te ontwaren, waar de voorgestelde Verordening in artikel 74ter en verder uitsluitend spreekt over “kwaliteitsmerken”. Die laatste terminologie zal ik hier dan ook maar aanhouden. Kwaliteitsmerken zijn merken op grond waarvan de waren of diensten die door de merken moeten worden gecertificeerd, met betrekking tot de geografische herkomst, het materiaal, de wijze van vervaardiging van waren of verrichting van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of andere kenmerken kunnen worden onderscheiden van waren en diensten, die niet als zodanig zijn gecertificeerd. Hier wordt dus een duidelijke link gelegd met een specifiek (relevant) kenmerk van de waar of dienst. Het collectieve merk, aan de andere kant, is een merk op grond waarvan de waren of diensten van de leden van een vereniging, die houder van het merk is, kunnen worden onderscheiden van de waren en diensten van andere ondernemingen. Enige bijzondere gemeenschappelijke eigenschap is hier dus niet vereist. De erkenning van kwaliteitsmerken is voor de Lid-Staten niet verplicht, maar collectieve merken moeten wél altijd kunnen worden ingeschreven. De voorgestelde regeling roept een aantal vragen op. In de eerste plaats is opmerkelijk dat collectieve merken alleen door verenigingen gehouden kunnen worden. Die keuze zal ongetwijfeld zijn ingegeven door de wens de leden enige zeggenschap te geven (hetgeen een rol speelt bij de vaststelling van het reglement; artikel 31 voorgestelde Richtlijn). Je kunt je afvragen of de belangen niet ook door een stichting zouden kunnen worden behartigd. Bovendien levert dit problemen op met betrekking tot collectieve merken die thans niet door een vereniging worden gehouden; hoe daarmee om te gaan nu de voorgestelde richtlijn geen overgangsbepalingen bevat. Ook is opmerkelijk dat het voorstel in artikel 30 lid 3, bepaalt, dat collectieve merken kunnen worden gevormd door tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de waren of diensten. In artikel 28 definieert de richtlijn dergelijke merken – in beginsel – als kwaliteitsmerken. Ook artikel 31 lid 2 in fine, dat verwijst naar “eenieder wiens waren uit het betrokken geografisch gebied afkomstig zijn” lijkt te suggereren dat een collectief merk een geografische connotatie heeft. Waarschijnlijk is deze doublure toe te schrijven aan het feit dat de regeling rond de kwaliteitsmerken facultatief is, en die rond de collectieve merken verplicht moet worden ingevoerd.
200 • berichten industriële eigendom • juli-augustus 2013 Absolute weigeringsgronden Artikel 7 lid 2 van de voorgestelde Verordening bepaalt dat de in het eerste lid genoemde weigeringsgronden ook toepassing vinden indien die slechts bestaan a) in een deel van de Unie en b) wanneer een in een vreemde taal of een vreemd schrift gevormd merk wordt vertaald of getranscribeerd in een schrift of een officiele taal van een Lid-Staat. De eerste omstandigheid is hier goed te verklaren; het Gemeenschapsmerk geeft een unitair recht, dat gelding heeft op het gehele gebied van de Unie, zodat het ook overal op dat gebied een geoorloofd merk zal moeten zijn. De tweede situatie geeft echter blijk van een wel heel mondaine blik. Immers: de beschrijving van een waar of dienst in een binnen de Unie niet begrepen taal zal hierdoor geen geldig merkrecht kunnen opleveren. Dat is opmerkelijk, omdat het betreffende teken binnen de Unie voor de betreffende waar of dienst gewoon onderscheidend vermogen heeft, en er (wegens het gebrek aan kennis van de betrokken taal in de Unie) ook geen algemeen belang gemoeid is met het vrijhouden van dergelijke aanduidingen. Mogelijk heeft de Commissie “toestanden” als bekend uit de zaak Matratzen Concord12 willen voorkomen, en heeft zij er daarom voor gekozen hard tegen deze rechtspraak van het Hof van Justitie in te gaan. In dat geval ging het echter om talen die binnen de Unie gesproken werden, en dergelijke beperkingen (tot binnen de Unie gesproken/begrepen talen) zouden wél begrijpelijk zijn. Hier zouden echter alle talen en schriften van de wereld – hoe obscuur ook – relevant worden. Ernstiger wordt het wanneer we zien dat in de voorgestelde Richtlijn, artikel 7 lid 2 van de Verordening simpelweg wordt herhaald, kennelijk zonder dat men heeft nagedacht over de consequenties daarvan. Artikel 4 lid 2 zou immers komen te luiden: “lid 1 [waarin de bekende, maar iets uitgebreide catalogus van absolute gronden is opgenomen] is ook van toepassing indien de weigeringsgronden a) in andere lidstaten bestaan dan die waar de aanvrage voor inschrijving is ingediend; [en] b) alleen bestaan wanneer een merk in een vreemde taal is vertaald of getranscribeerd in een schrift of een officiële taal van de lidstaten”. Met de eerste nietigheids- en weigeringsgrond worden aldus alle nationale omstandigheden, gevoeligheden, culturen en talen van de Gemeenschap binnengehaald in de Lid-Staat waar het (nationale) merk wordt gedeponeerd. De consequenties hiervan zijn zo vergaand, dat die in het bestek van dit artikel niet eens uitputtend in kaart kunnen worden gebracht. Daarom maar een kort overzicht. Wat in een andere Lid-Staat zou kunnen dienen tot aanduiding van een kenmerk van de waar of diensten, hoeft dat nog niet te zijn in de Benelux. Toch wordt een dergelijk merk geweigerd. Dit brengt ook onduidelijkheid over de vraag waar dan helende inburgering moet gaan plaatsvinden. Volgens de rechtspraak van het Hof
12 HvJ 9 maart 2006, zaak C-421/04, IER 2006/56 (Matratzen Concord/ Hukla).
van Justitie is dat immers in de Lid-staat waar het merk als beschrijvend wordt gezien, zo leert het Europolisarrest, in dit blad gepubliceerd met een lezenswaardige noot van Paul Steinhauser.13 Maar hoe zit het dan als je het merk in dat land helemaal niet gebruikt omdat je daar niet op de markt bent of daar bijvoorbeeld (en begrijpelijkerwijs) voor een ander merk hebt gekozen? Ook geldt onder de voorgestelde regel dat wat in een andere Lid-Staat (buiten de Benelux) een gebruikelijke benaming is geworden, in de Benelux niet als merk mag worden ingeschreven, ongeacht hoe onderscheidend het merk in de Benelux ook is. Wat in Cyprus als in strijd met de openbare orde of goede zeden wordt bevonden, moeten wij ons in de Benelux ook gaan aantrekken (en daar moet het Benelux-Bureau zelfs onderzoek naar doen!) teneinde te beoordelen of dat wellicht in de weg staat aan inschrijving van een merk alleen in de Benelux. Ook is bekend dat de Duitse rechter veel sneller aanneemt dat het lokale publiek wordt misleid; ook in de Benelux zullen wij rekening moeten gaan houden met de bijzondere gevoeligheid van de Duitse consument in deze. En wat te denken van, of te doen met, nu al ingeschreven merken die tegen deze uitgebreide nietigheidsgronden zouden aanlopen? Los nog van de grote rechtsonzekerheid die een en ander meebrengt, levert dit een aanzienlijke lastenverzwaring voor het Bureau op (met alle kosten van dien), terwijl getwijfeld kan worden aan het belang van het erkennen van elkaars gevoeligheden, nu het hier gaat om nationale merken, die in de andere Lid-Staten juist geen bescherming genieten. Voorts geldt hetgeen hiervoor is opgemerkt met betrekking tot het gebruik van vreemde talen mutatis mutandis voor nationale merken, zij het dat de discrepantie tussen het beoogde belang en de opgelegde last daar nog groter wordt. Tot slot staat een en ander op gespannen voet met de territorialiteit van het merkrecht; de merkenrechtelijke bescherming is beperkt tot het land waar de inschrijving wordt verricht. Waarom situaties daarbuiten een rol zouden kunnen (of mogen) spelen, wordt niet toegelicht. Bovendien laat artikel 6quinquies van het Verdrag van Parijs alleen weigering of nietigverklaring van elders geregistreerde merken toe, in specifiek en limitatief omschreven gevallen, te vinden in artikel 6quinquies sub B Verdrag van Parijs. De catalogus van het voorgestelde artikel 4 van de Richtlijn is aanzienlijk ruimer, en staat daarmee op gespannen voet met deze verdragsverplichtingen, als het merk in een ander Unieland (in de zin van dat verdrag) ingeschreven is. Hoe dan ook is opmerkelijk dat waar het Verdrag van Parijs uitgaat van een (in beginsel) erkenning van elkaars merkinschrijvingen, de Commissie kiest voor een erkenning van elkaars beperkingen op merkinschrijving.
13 HvJ 7 september 2006, zaak C-108/5, BIE 2007/45 (Bovemij/BMB; Europolis).
juli-augustus 2013 • berichten industriële eigendom •
Relatieve gronden Ook op dit punt wordt de blik tot naar buiten de Unie gericht. Artikel 8 lid 3 sub b van de Verordening voorziet in weigering van inschrijving van een merk na oppositie, wanneer het merk kan worden verward met een ouder merk dat buiten de Unie wordt beschermd, mits dat oudere merk normaal werd gebruikt en de aanvrager te kwader trouw was. Daarmee komt dus een bijzondere bescherming toe aan merken die buiten de Unie gebruikt worden, ook wanneer die niet ergens binnen de Unie zijn ingeschreven en geen algemeen bekende merken zijn in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs. Dat is een opmerkelijk ruimhartige bescherming van niet-Uniemerken. Aan de andere kant kun je je, sinds het recente arrest inzake Malaysia Dairy Industries,14 wel afvragen welk belang aan deze bepaling nog toekomt, nu het cumulatief kwade trouw van de aanvrager vereist. In het voornoemde arrest geeft het Hof van Justitie immers aan dat het feit dat de aanvrager op het tijdstip van indiening van zo’n aanvraag weet of behoort te weten dat een derde in het buitenland een merk gebruikt dat kan worden verward met het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, op zich niet volstaat om vast te stellen dat de aanvrager te kwader trouw is. In de voorgestelde parallelle richtlijnbepaling lijkt een fout te zijn geslopen, waar artikel 5 lid 3 sub c spreekt over verwarring met een jonger merk dat buiten de Unie wordt beschermd, mits dat merk op het tijdstip van de aanvrage daadwerkelijk werd gebruikt en de aanvrager te kwader trouw was. Waarschijnlijk had men ook hier het oog op een ouder merk en gaat het hier om een vertaalfout, nu de Engelse versie wel spreekt over een “earlier trade mark”. Hier is verder opvallend dat – net als in de Verordening – gesproken wordt over een merk dat buiten de Unie wordt beschermd, zodat een belangrijke categorie merken niet door deze bepaling wordt gedekt, te weten de merken die in andere Unie-landen worden beschermd. Waarom deze merken slechter behandeld zouden moeten worden dan merken van buiten de Unie is niet duidelijk, en is waarschijnlijk toe te schrijven aan het – opnieuw – gedachteloos overschrijven van de bepaling uit de concept Verordening.
4. Rechten verbonden aan het merk Inbreuk onder a In artikel 9 lid 2 sub a van de voorgestelde Verordening en artikel 10 lid 2 sub a van de Richtlijn wordt het geval van de “dubbele identiteit” geregeld. Het Hof van Justitie heeft in het Interflora-arrest15 (waarvan Paul Steinhauser in zijn BIE-noot een heldere analyse heeft gegeven) benadrukt dat het in dergelijke “a-gevallen” gaat om een absolute bescherming, waarbij weliswaar
14 HvJ EU 27 juni 2013, zaak C-320/12, IEF 12811 (Malaysia Dairy Industries/Ankenævnet for Patenter og Varemærker). 15 HvJ EU 22 september 2011, zaak C-323/09, BIE 2011/116 m.nt. P.J.M. Steinhauser; IEF 10209 (Interflora/Marks&Spencer).
201
een ontsnappingsmogelijkheid bestaat wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan de functies van het merk, maar waarbij wel alle functies van het merk relevant zijn. Dat betreft dus niet alleen de herkomstgarantiefunctie van het merk, maar in ieder geval ook de investeringsfunctie, de kwaliteitsgarantiefunctie, de communicatiefunctie en de reclamefunctie. De Commissie deelt die visie niet (dat deed zij in de betreffende zaak ook al niet) en gaat recht in tegen dit arrest van het Hof van Justitie, door als aanvullende eis te stellen dat gebruik van het teken de functie van het merk, die erin bestaat voor consumenten de herkomst van de waren of diensten te waarborgen, aantast of kan aantasten. Dat betekent natuurlijk een aanzienlijke beperking van de beschermingsomvang in het geval van dubbele identiteit. Hoewel een dergelijke benadering wel geoorloofd lijkt onder art 16 van het TRIPs-verdrag,16 is dit niet in lijn met de eerder in de Richtlijn en Verordening gekozen benadering, waarbij de absolute bescherming in het geval van dubbele identiteit voorop staat, en er daarvoor dus ook een apart beschermingsregime is opgenomen. Daarbij valt te bedenken dat – hoewel de c-bescherming ook geboden wordt in geval van dubbele identiteit – niet alleen bekende merken andere functies dan de herkomstgarantiefunctie vervullen (ik denk in het bijzonder aan de communicatie- en reclamefuncties), en deze andere functies eveneens bescherming verdienen. Niet voor niets wordt door het Hof van Justitie zo sterk de nadruk op door de wetgeving beoogde bescherming van het gebruik van merken ‘in overeenstemming met hun functie’ gelegd. Juist die functies bepalen de grenzen van de mededingingsordening die door de merkenwetgeving wordt nagestreefd. Ten tweede betekent deze stap achterwaarts van de Commissie, dat aan de betreffende bepaling geen enkele eigen betekenis meer toekomt. De herkomstgarantiefunctie wordt immers ook al gedekt door artikel 9 lid 2 sub b van de Verordening en artikel 10 lid 2 sub b van de Richtlijn, dat natuurlijk bij uitstek de herkomstgarantiefunctie van het merk beschermt. Het daar genoemde verwarringsgevaar wordt in geval van dubbele identiteit (verplicht) verondersteld aanwezig te zijn, zo bepaalt artikel 16 lid 1 TRIPs-verdrag. Er is dan dus geen aanleiding om naast de b-inbreuk ook nog een ainbreuk in de wetgeving op te nemen. Alleen al dat feit is een duidelijke aanwijzing dat de Commissie er hier naast zit. Ook, en ten derde, blijkt hoe weinig doordacht dit voorstel is, als gekeken wordt naar het geval van de vergelijkende reclame. Gebruik van een anders merk in vergelijkende reclame moet langs de lat van dit in-
16 Ook is bescherming van alleen de herkomstgarantiefunctie in “agevallen” wel bepleit, zie M. Senftleben, “Keyword advertising: geldend Europees recht en daaruit volgende systematiek”, BIE 2010, p. 346-353. en A. Ohly, ‘Keyword-Advertising auf dem Weg von Karlsruhe nach Luxemburg’, GRUR 2009, 709.
202 • berichten industriële eigendom • juli-augustus 2013 breukartikel gelegd worden.17 De Richtlijn 2006/114 inzake misleidende en vergelijkende reclame verbiedt dergelijke reclame niet alleen als er verwarring omtrent de herkomst te duchten is (art 4 sub h), maar bijvoorbeeld ook in het geval dat de goede naam wordt geschaad, of oneerlijk voordeel wordt getrokken uit de bekendheid van het merk (art 4 sub d en f). In het Commissievoorstel zou schade aan de daar relevante investeringsfunctie en communicatiefunctie echter niet relevant zijn. Dat valt niet te rijmen met het voorgestelde nieuwe art. 9 lid 3 sub f van de Verordening en art 10 lid 3 sub f van de Richtlijn (zie daarover hierna). Ten vierde kan het noemen van schade aan de herkomstgarantiefunctie onder a allicht de indruk wekken dat dit een vereiste voor inbreuk is. Dat zal dan door de merkhouder moeten worden gesteld en bewezen. Dat is niet juist. De hele functieleer is gestoeld op de zogenaamde “rule of reason”-benadering, bekend uit het mededingingsrecht. Kort gezegd houdt die benadering in dat de wettelijke bepaling geen toepassing vindt als het door de wetgever beoogde doel bij toepassing van de bepaling niet wordt bereikt. Het is daarmee een ontsnappingsclausule, oftewel een uitzondering op de regel. De partij die zich op die uitzondering beroept, zal de toepasselijkheid van die uitzondering moeten stellen en bewijzen; de bewijslast ligt dus juist aan de andere kant.18 Bovendien zou een andere benadering strijdig zijn met de verplichtingen uit het TRIPs-verdrag, dat immers in het geval van dubbele identiteit verwarringsgevaar veronderstelt. Het is dan aan de partij die een sanctie wil ontlopen, om dat vermoeden te ontkrachten. Hoewel er op de functieleer veel valt af te dingen, en ik daar – met vele anderen – kritisch over ben, lijkt het Commissievoorstel, dat enerzijds de functieleer wel omarmt, maar anderzijds afdoet aan de weinige structuur die daaraan gegeven is, (hoogst) ongelukkig.19
Inbreuk onder b In de nieuw voorgestelde b-grond, is opvallend dat de beruchte zinsnede “inhoudende het gevaar van associatie met het merk” is geschrapt, zowel in de Verordening als de Richtlijn. Daarmee is definitief een einde gekomen aan de jarenlange, vanuit de Benelux gevoede, discussie over de vraag of het associatiegevaar nog
17 HvJ EG 12 juni 2008, zaak C-533/06, IER 2008/56 (O2/Hutchison 3G), waarin –hoewel het om een b-geval ging- werd bevestigd dat dergelijk merkgebruik een (ook onder a relevant) gebruik ‘voor waren of diensten’ is, bevestigd in HvJ 18 juni 2009, C-487/07, IEF 7974, BIE 2009/58 m.nt. MS (L Oréal/Bellure). 18 T. Cohen Jehoram, “The function theory in trademark law and the holistic approach of the ECJ”, in: M.C.H. Claringbould en M.A.I.H. Hoeks (red.), Verbindend Recht. Opstellen aangeboden aan prof. mr. K.F. Haak ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar handelsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Kluwer 2012, p. 177-188 en Trademark Reporter, November-December 2012, Vol. 102, no. 6, p. 1243-1253. 19 Zie ook (kritisch daarover): R. Sack, ‘Kritische Anmerkungen zur Regelung der Markenverletzungen in den Kommissionsvorschlägen für eine Reform des europäischen Markenrechts’, GRUR 2013, p. 657-665.
een zelfstandig relevante factor is bij toepassing van deze inbreukgrond. De commissie bevestigt hiermee – in navolging van het Hof van Justitie20 – dat dit niet het geval is.21
Inbreuk onder c Belangrijke winst in de voorgestelde Richtlijn, is dat de bescherming voor nationaal/in de Benelux bekende merken verplicht wordt gesteld, en in lijn wordt gebracht met de jurisprudentie van het Hof van Justitie, in het bijzonder het Davidoff-arrest.22 Het artikel was misleidend van redactie geworden.23 Natuurlijk vinden we een en ander ook terug in de relatieve nietigheidsgronden waarop de houder van een bekend merk een beroep kan doen. Wel laat de Commissie hier de kans lopen om te bepalen dat de extra bescherming die onder art 9 lid 2 c van de Verordening wordt geboden, alleen wordt gegund in die landen waar het merk ook bekendheid geniet.
Inbreuk onder d Ook is het een gemiste kans de bescherming in geval van gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, niet ook verplicht te stellen en daarmee Europees te harmoniseren. Het Max Planck Instituut had dat in zijn studie aanbevolen, en het is mij niet duidelijk waarom de Commissie deze suggestie niet heeft gevolgd.24 Het blijft dus een nationaal (de facto: Benelux-)rechtelijke bescherming, waarbij je de (nu ook niet beantwoorde) vraag kunt stellen of Gemeenschapsmerken daar niet ook van zouden moeten kunnen profiteren, in de Lid-Staten waar die bescherming bestaat. De voorgestelde Richtlijn gaat, in navolging van de Verordening, eenzelfde bepaling bevatten met betrekking tot het gebruik van het merk in naslagwerken. Dat gebruik kon in de Benelux al worden aangevallen op basis van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, maar een duidelijke bepaling daaromtrent misstaat niet, zeker waar het gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten niet Europees geharmoniseerd wordt.
Merkenrechtelijk relevante handelingen In zowel het Richtlijn- als het Verordeningsvoorstel wordt gebruik van het merk als handelsnaam toegevoegd als inbreuk makende handeling (artikel 9 lid 3 sub d Verordening en artikel 10 lid 3 sub d Richtlijn). Hoewel algemeen wordt aangenomen dat een dergelijk
20 HvJ EU 24 maart 2011, zaak C-552/09, IEF 12437 (Ferrero/BHIM; TiMi Kinderjoghurt). 21 Vgl. ook: Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, Kluwer 2008, nr. 8.7.1; Gielen (red.), a.w., nr. 316 en 317; Edenborough/Elias/Gielen, Concise TM, Community Trademark Regulation, art. 9, note 7. 22 HvJ EG 20 november 2001, zaken C-414/99-C-416/99, NJ 202/183; IEF 12156 (Davidoff & Levi Strauss/Gofkid). 23 Vgl. T. Cohen Jehoram, a.w., nr. 13.5.9; Gielen (red.), a.w., nr. 318 en 338; Edenborough/Elias/Gielen, Concise TM, Community Trademark Regulation, art. 9, note 8(c).. 24 Maar zie hieronder, waar het refererend merkgebruik aan de orde komt.
juli-augustus 2013 • berichten industriële eigendom • handelsnaamgebruik inbreuk kan opleveren, ontbreekt hier wel het belangrijke aanvullende vereiste uit het Céline-arrest,25 te weten dat het publiek een verband legt tussen het gebruik van handelsnaam en de aangeboden waren en/of diensten. Dat is wel wezenlijk, waar het gebruik zuiver als handelsnaam gebruik is anders dan ter onderscheiding van waren of diensten26 en daarmee buiten de Europese harmonisatie valt. Wel wordt dergelijk gebruik natuurlijk gedekt door het huidige artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.
Vergelijkende reclame Ook wordt nu (in art. 9 resp. 10, lid 3 sub f) met zoveel woorden opgenomen dat het gebruik van een merk in vergelijkende reclame strijdig met de toepasselijke richtlijn 2006/114/EG, merkinbreuk oplevert. Dat was ook al de conclusie die in de Nederlandse rechtspraak was getrokken27 maar wordt nu dan gecodificeerd.
Anti-piraterij Een belangrijke uitbreiding van de merkrechtelijke bescherming is te vinden in artikel 9 lid 4 van de concept Verordening en artikel 10 lid 4 van de voorgestelde Richtlijn. De houder van een ingeschreven merk krijgt ook het recht de invoer van waren te verbieden wanneer alleen de afzender met commercieel oogmerk handelt. Dat is een interessante aanvulling, omdat bij internethandel de koper (mogelijk) de importeur is, en deze niet in het economisch verkeer handelt wanneer hij de betreffende waren voor zichzelf aanschaft. In een dergelijk geval zou de merkhouder dus niet kunnen optreden. Ook zorgt dit artikel ervoor dat tegen de verkoper kan worden opgetreden in het land waar de inbreuk/invoer plaatsvindt. Dat kan een interessant extra forum opleveren voor de merkhouder.
203
van de bescherming.29 Het is de vraag of die ook kan worden ingezet in geval van illegale parallelhandel, nu de eis wordt gesteld dat de waren “zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven merk of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden”. Er lijkt hier gedoeld te worden op counterfeit producten, nu de terminologie doet denken aan art. 2 van de Anti Piraterij Verordening (APV).30 Overigens is de gehanteerde terminologie ongelukkig te noemen, want het sluit niet aan bij de inbreukartikelen (maar opnieuw bij de APV). Wat dat betreft kan beter aansluiting worden gezocht bij de dubbele identiteit van de a-grond en de overeenstemming van de b-grond (zoals dat ook het geval is in het Nederlandse strafrecht31). De artikelen 9bis van de concept Verordening en 11 van de voorgestelde Richtlijn bieden extra handvatten bij optreden tegen voorbereidingshandelingen, die vooraf gaan aan de inbreuk. Wanneer er gevaar bestaat dat de “aanbiedingsvorm”, verpakking of andere middelen waarop het merk is aangebracht zullen worden gebruikt met betrekking tot waren of diensten en dat gebruik een inbreuk zou (gaan) vormen, dan kan de merkhouder het aanbrengen van het merk en het aanbieden, in de handel brengen, in voorraad hebben, invoeren of uitvoeren daarvan, verhinderen. Daarmee zal dus effectiever kunnen worden opgetreden tegen allerlei tussenpersonen die instrumenteel zijn aan de inbreuk en kan de handel in gemerkte delen van producten (bijvoorbeeld losse stickers of labels) worden aangepakt.
Agentenmerk Artikel 9 lid 5 van de voorgestelde Verordening en artikel 10 lid 5 van de voorgestelde Richtlijn, bieden een goede extra bescherming in geval van goederen in transit. Het binnenbrengen in het douanegebied kan worden aangepakt, ook zonder dat de betreffende waren in de Unie in de vrije handel worden gebracht. Dat biedt merkhouders eindelijk soelaas, waar zij er in het Montex/Diesel-arrest28 bekaaid vanaf kwamen; volgens dit arrest moeten zij ten minste aannemelijk maken dat de betreffende waren op de Gemeenschapsmarkt terecht komen. Dat is in de praktijk een nagenoeg onmogelijke bewijslast, temeer gezien de praktijken die parallelhandelaren en handelaren in counterfeit er op na houden. Dit biedt daarom een welkome aanvulling
25 HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, RvdW 2008/27 (Céline). 26 HvJ EG 21 november 2002, zaak C-23/01, IER 2003/6 (Robeco/Robelco). 27 Hof Den Haag 29 januari 2013, ECLI:NL:GHDAH:2013:BZ0458; IEF 12280 (Gillette/Wilkinson). 28 HvJ 9 november 2006, zaak C-281/05, IER 2007/30 (Montex/Diesel).
Ook wordt de regeling met betrekking tot het verbod op het gebruik van het merk dat door een gemachtigde of vertegenwoordiger is ingeschreven, (eindelijk,32 en in overeenstemming met art 6septies lid 2 Verdrag van Parijs) in de voorgestelde Richtlijn opgenomen. Die regeling is overgenomen uit de artikelen 11 en 18 van de huidige Gemeenschapsmerkenverordening. Het
29 Anders: de Nederlandse regering, die alleen dit wijzigingsvoorstel concreet bekritiseert. Dat wordt gemotiveerd met de stelling dat Nederland regelmatig heeft aangegeven dat “inbreuken op intellectuele eigendomsrechten (waaronder merken in het algemeen en namaak in het bijzonder)” grote schade kunnen toebrengen, maar ook van mening is dat de “legitieme handel in generieke medicijnen” hierdoor geraakt zou worden. Waarom inbreuk op een merkrecht –waarbij de patiënt wordt bedrogen, nu de kwaliteitsgarantie van het aangebrachte merk hier vals is- gelegitimeerd zou zijn voor generieke medicijnen, wordt echter niet toegelicht (BNC fiche over de herziening van het Europese merkenrecht, naar de Tweede Kamer gestuurd op 17 mei 2013, Kamerstukken II, 22 212, nr. 1618). 30 Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, PbEU 2003, L 196/7. 31 Vgl. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w., nr. 11.1.2.4; Gielen (red.), a.w., nr. 346. 32 Vgl. T. Cohen Jehoram, a.w., nr. 13.5.4.
204 • berichten industriële eigendom • juli-augustus 2013 nieuwe artikel 13 van de Richtlijn maakt het niet alleen mogelijk dat de merkhouder zich verzet tegen het gebruik, maar hij kan daarmee ook de overdracht van het merk bewerkstelligen.
Bescherming van individuele en collectieve merken na verval Artikel 4 lid 4 sub d, e en f van de huidige Richtlijn komen te vervallen. Daarmee verdwijnt de bescherming die aan een ouder collectief merk toekwam gedurende drie jaar na verval van het depot. Ook de twee jaar bescherming die aan individuele merken toekwam na verval, verdwijnt daarmee. We weten dat er in de praktijk wel eens vergissingen worden gemaakt, en merken ten onrechte niet tijdig worden vernieuwd. Het vangnet dat door deze artikelen werd geboden is binnenkort echter verdwenen, hetgeen spijtig is, ook omdat niet valt in te zien dat er legitieme belangen mee werden geschaad. Wel moet worden toegegeven dat de regeling zo beter aansluit bij het wettelijk systeem.
sten van de merkhouder te identificeren. De belangrijkste toepassing daarvan is natuurlijk het gebruik in vergelijkende reclame. Dat had het Hof van Justitie opgelost via de band van de a-inbreuk, aangevuld met een toets op schade aan de functies van het merk.35 Dat liep niet helemaal rond, omdat het uiteindelijk toch aankwam op het dogma dat als vergelijkende reclame voldoet aan de daarvoor gegeven regels (in de Richtlijn misleidende en vergelijkende reclame36), er geen sprake kan zijn van een schade aan die functies,37 wat natuurlijk niet noodzakelijkerwijs waar is. Dit (in combinatie met het hiervoor genoemde nieuwe art. 9 lid 3 sub f en 10 lid 3 sub f) laat de redenering iets soepeler lopen.
5. Beperkingen op het merkrecht
Je kunt je nog afvragen of de ruime definitie van verwijzend gebruik (toch) ook gevallen dekt die in de Benelux onder d worden geschaard, zoals gebruik in opiniestukken, conferences en in parodieën. Naar de letter genomen is dit wel het geval, en als het artikellid zo gelezen moet worden, zou dat dan (de facto) toch een gedeeltelijke harmonisatie van de d-bescherming betekenen.
Persoonsnamen
Eerlijke gebruiken in nijverheid en handel
Het nieuwe artikel 14 lid 1 sub a van de Richtlijn zou gaan verwijzen naar het gebruik van de persoonsnaam en het persoonlijk adres. Daarmee neemt de Commissie afstand van de regels zoals door het Hof van Justitie geformuleerd in de Budweiser-zaak33 waarin het Hof aangaf dat dit ook van toepassing is op handelsnamen. Dat was ook wel een erg ongelukkige keuze, waar die ten eerste nooit zo bedoeld was, maar vooral omdat het Hof zich vervolgens in rare bochten moest wringen om het systeem weer (enigszins) sluitend te krijgen.34 Deze aanpassing valt dus toe te juichen. Opmerkelijk is dat de voorgestelde Verordeningsbepaling (art. 12) niet aangepast wordt. Gezien de wens tot uniformering is dit waarschijnlijk een omissie.
De genoemde beperkingen blijven onderworpen aan de voorwaarde dat sprake is van gebruik in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Daarover had het Hof van Justitie natuurlijk het nodige gezegd in het Gillette/LA Laboratories-arrest.38 De daar genoemde omstandigheden – het suggereren van een commerciële relatie en ongerechtvaardigd voordeel trekken of afbreuk doen – komen nu in de wetgeving terecht, als limitatieve opsomming van wat dan “oneerlijk” wordt gevonden.
Gebruik van tekens zonder onderscheidend vermogen Artikel 12 van de Verordening en 14 van de Richtlijn zijn wel weer congruent waar een nieuwe categorie tekens wordt opgevoerd, tegen het gebruik waarvan de merkhouder niet kan optreden: tekens die geen onderscheidend vermogen hebben. Dit is een beetje een open deur, omdat die tekens ook niet merkenrechtelijk beschermd kunnen worden, maar dekt wel wat gaatjes af. Zo viel deze categorie wettechnisch niet goed elders onder te brengen, en maakt dit duidelijk dat tekens zonder onderscheidend vermogen ook geen bescherming toekomt als zij onderdeel uitmaken van een meer omvattend merk.
Non usus-verweer Voor de advocatuurlijke praktijk relevant is het feit dat het verweer, dat de eiser zijn Benelux-merk in de afgelopen 5 jaar niet normaal gebruikt heeft, een zelfstandig en volwaardig verweer wordt, getuige de nieuwe artikelen 17 en 48 van de nieuwe Richtlijn (in lijn met het huidige artikel 99 lid 3 van de Verordening). De rechter hoeft in een dergelijk geval niet uit te gaan van de geldigheid van het merk en kan ook niet het instellen van een vervallenverklaringsactie eisen.
6. Merk als onderdeel van het vermogen De Verordening bevat al enige bepalingen op dit punt (artt. 17-23 GMVo), en die worden als het aan de Commissie ligt goeddeels opgenomen in artt. 22-27 van de Richtlijn. Dat valt toe te juichen, maar het is een gemiste kans dat niet ook wordt voorgesteld art 23 GMVo in
Verwijzend gebruik van het merk In deze artikelen wordt ook het gebruik van het merk genoemd voor zover dat ertoe strekt de waren of dien-
33 HvJ EG 16 november 2004, zaak C-245/02, NJ 2006/569 (AnheuserBusch/Budvar; Budweiser). 34 Zie daarover o.a.: T. Cohen Jehoram, a.w., nr. 7.1.1.
35 HvJ EG 12 juni 2008, zaak C-533/06, IER 2008/56 (O2/Hutchison 3G). 36 Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, PbEU 2006, L 376/21. 37 HvJ EG 23 februari 2006, zaak C-59/05, IEF 2824 (Siemens/VIPA); HvJ EG 14 juni 2007, zaak C-246/05, IEF 4155 (Armin Häupl/Lidl). 38 HvJ EG 17 maart 2005, C-228/03, IER 2005, 51, GRUR Int 2005-6, p. 509-513 (Gillette/LA Laboratories).
juli-augustus 2013 • berichten industriële eigendom • de Richtlijn op te nemen. Dit regelt de derdenwerking van de ingeschreven rechtshandelingen. Het is niet duidelijk waarom de Commissie hier gestopt is.
7. Conclusie Al met al gaat het in de voorstellen de goede kant op, maar mogelijk kan een herbezinning tot nog betere resultaten leiden. Dat geldt niet alleen de genoemde onderwerpen, maar ook de nu nog gemiste kans om enkele schoonheidsfoutjes weg te werken.39 Ook de Benelux-implementatie van de Richtlijn is – ondanks herhaalde aanpassing – nog niet perfect40 en dit biedt een uitgelezen kans dat recht te zetten. Amsterdam, 1 augustus 2013.
39 Bijvoorbeeld om te zorgen voor een met het Verdrag van Parijs overeenstemmende bescherming van wapens, vlaggen, emblemen etc. van internationale en intergouvernementele organisaties; vgl. T. Cohen Jehoram, a.w., nr. 13.5.2. 40 Naast het onhoudbare art 2.20 lid 4 BVIE (zie T. Cohen Jehoram, a.w., nr. 6.3): een regeling van de rechten van de oudere handelsnaamvoerder t.o.v. de latere merkhouder (a.w., nr. 13.5.3), het deugdelijk afleggen van rekening en verantwoording (a.w., nr. 13.5.5), verduidelijking en aanvulling van art. 337 Sr (a.w., nr. 13.5.6), schrapping van artt. 2.27 lid 3 en 4 BVIE (a.w., nr. 13.5.7), deugdelijke implementatie van het huidige art. 11 MRl/artt 17 en 48 nieuwe Richtlijn (a.w., nr. 13.5.8) en een zuiverder implementatie van de regelgeving m.b.t. het depot te kwader trouw (zie daarover o.a. A.Tsoutsanis, Trade mark applications in bad faith: righting wrong in Denmark and why the Benelux is next, elders in dit blad).
205
