Gebruiksplicht in het merkenrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-12

Gebruiksplicht in het merkenrecht

Masterproef van de opleiding ‘Master in de rechten’ Ingediend door

Frederik Kempinck studentennr. 00602750

Promotor: Prof. Dr. Hendrik Vanhees Commissaris: Sarah De Geyter

Faculteit Rechtsgeleerdheid – RE51 – Kabinet van de Decaan Universiteitstraat 4, BE-9000 Gent

www.law.ugent.be

2

1

Voorwoord

Deze masterproef behandelt één aspect van het merkenrecht, met name de gebruiksplicht. Merkhouders zijn er ingevolge die regeling toe gehouden de merken die ze deponeerden te gebruiken in het economische verkeer, zo niet kunnen ze worden afgenomen 1. Gebruik is namelijk essentieel als rechtvaardiging voor het instandhouden van het merkmonopolie2. Het merkenrecht heeft in Europa grotendeels via Europees wetgevend niveau vorm gekregen de afgelopen 20 jaar. Reeds in de jaren 70 begreep de Europese Commissie het belang van het invoegen in de merkenrechtelijke regeling van een gebruiksverplichting voor de merkhouder en stelde daarvoor een reeks maatregelen op3. Sinds het in voege treden van de Europese wettelijke documenten die de merkenrechtelijke regelingen - waaronder ook de gebruiksplicht - instellen zoals ze vandaag gelden, is daaraan inhoudelijk niet meer gesleuteld4. De bepalingen zijn echter niet blijven stilstaan, dit door de rechtspraak. Wat betreft de voorzieningen van de vervalregeling kan worden gesteld dat ze onproblematisch geformuleerd zijn, behalve wat betreft de invulling van bepaalde begrippen5. Ook voor de gebruiksplicht geldt dus dat ze in de loop der jaren geëvolueerd is door verdere, interpretatieve invulling. Een actuele bespreking van de gebruiksplicht zoals ze geldt onder (de uitleg van) het vigerend recht kan daarom interessant zijn en is het voorwerp van deze masterproef. Voor het totstandkomen van deze masterproef dank ik mijn promotor voor de bruikbare tips en mijn moeder voor het diligent taaltechnische nazicht. De weblinks in voetnoten en bibliografie werden toegevoegd in de periode vanaf 1 december 2011 tot en met 30 april 2012. De rechtspraak en de wetgeving werden bijgehouden tot en met 30 april 2012.

1

Merk op dat er van een positieve wettelijke plicht in hoofde van merkhouders tot merkgebruik aldus geen sprake is; enkel een sanctie voor het geval er geen gebruik plaatsvindt, is voorzien. Merk ook op dat het merk dan kan vervallen, maar dat niet automatisch gebeurt, tussenkomst door een derde is vereist. Zie F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), Brussel, Bruylant, 2010, 279 (hierna verkort F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht); G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 393 en H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk” in M. ADAMS et al., Verantwoordelijkheid en recht, Mechelen, Kluwer, 2008, 312 (hierna verkort H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”). 2 T. COHEN JEHORAM, The relationship between national and Community trademark law: between dream and practice, s.l., Delex, 2011, 13. 3 Zie het deel betreffende ‘User requirements’ (overw. 118 t.e.m. 130) in het Memorandum betreffende de creatie van een EEG-merk van de Europese Commissie van 6 juli 1976 (hierna verder EEG-merk Memorandum). 4 A. VON MÜHLENDAHL, “The Max-Planck-Study: ‘Study of the Overall Functioning of the European Trade Mark System’ – Backgrounds, Findings, Proposals”, IER 2011, afl. 6, 374. Het werd daarom enkele jaren terug tijd geacht om te beginnen met een revisieproces van de merkenregeling m.i.v. de gebruiksplicht, zie de Conclusies betreffende ‘Financial Perspectives of the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) and the further development of the Community trade mark system’, document 9427/07 van de Raad van 10 mei 2007, punt 10 en de Roadmap ‘Revision of the Community Trade Mark Regulation and of the Directive approximating national trade mark laws’ van juni 2011 van de Europese Commissie (hierna verder Revisieroadmap). 5 G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 394.

3

4

2

Inhoudstafel

1

Voorwoord ......................................................................................................................... 3

2

Inhoudstafel ....................................................................................................................... 5

3

Inleiding .............................................................................................................................. 9 3.1

Situering binnen de rechten van intellectuele eigendom .......................................... 9

3.1.1 Het economische bestel en de rechten van intellectuele eigendom .................... 9 3.1.2 De uitzonderingsplaats van het merkenrecht binnen de industriële eigendomsrechten ........................................................................................................... 10 3.2

De merkenrechtelijke regeling ................................................................................. 11

3.2.1 Drie co-existerende inschrijvingssystemen: een nationaal, een Europees en een internationaal systeem..................................................................................................... 11 3.2.2 Twee co-existerende merken: een nationaal en een Europees merk ................. 11 4

Bespreking van de gebruiksplicht in het merkenrecht .................................................... 13 4.1

Wettelijk kader ......................................................................................................... 13

4.1.1 Gemeenschappelijke bronnen ............................................................................. 13 4.1.1.1 Het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883 .............................................................................................................. 13 4.1.1.2 De Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891 en het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 27 juni 1989 .................. 14 4.1.1.3 De Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten waarop fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben van 15 juni 1957 .................................................................................................................. 15 4.1.1.4 De ‘Trade Related Aspects of Intellectuel Property Rights Agreement’ of de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 april 1994 ................................................................................................................. 15 4.1.2 Het Beneluxmerk .................................................................................................. 16 4.1.2.1 Het Beneluxverdrag tot invoering van een ‘Eenvormige Beneluxwet op de merken’ van 19 maart 1962 ......................................................................................... 16 4.1.2.2 De Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten van 21 december 1988, zoals gecodificeerd en vervangen door Richtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 2008 ........................................................................................................... 16 4.1.2.3 Het Beneluxverdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) .......................................................................... 18 4.1.2.4 De Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten ............. 18 4.1.3 Het Gemeenschapsmerk ...................................................................................... 19 4.1.3.1 De Verordening van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, zoals gecodificeerd en vervangen door de Verordening van 26 februari 2009 ........... 19 5

4.2

De regel en de opportuniteit van de gebruiksplicht in het merkenrecht ................ 22

4.2.1 De regel ................................................................................................................ 22 4.2.2 Doel van het verval voor ongebruikte merken .................................................... 23 4.2.3 Redenen om een merk te registreren, maar niet te gebruiken ........................... 25 4.3

De vijf cumulatieve voorwaarden voor het verval van ongebruikte merken .......... 27

4.3.1 Geen gebruik gedurende een periode van vijf jaar.............................................. 27 4.3.1.1

Regel en termijnberekening........................................................................ 27

4.3.1.2

Onaantastbaarheid van de vijfjarige periode ............................................. 28

4.3.1.3

Conclusie betreffende de vijfjarige periode ............................................... 29

4.3.2 Geen normaal gebruik van het merk ................................................................... 30 4.3.2.1 Gebruik van het merk voor de waren of diensten waarvoor het merk werd ingeschreven ................................................................................................................ 30 4.3.2.2

Normaal gebruik van het merk ................................................................... 32

4.3.2.2.1 Gebruik anders dan een symbolisch gebruik ......................................... 33 4.3.2.2.2 Gebruik ter onderscheiding van waren of diensten ............................... 33 4.3.2.2.3 Extern gebruik op de betrokken markt om een afzet te vinden of te behouden als commerciële bestaansreden van het merk ....................................... 35 4.3.2.2.3.1 De commerciële bestaansreden van merken ................................. 35 4.3.2.2.3.2 Extern gebruik op de betrokken markt ........................................... 35 4.3.2.2.3.3 Gebruik om een afzet te behalen of te behouden .......................... 36 4.3.2.2.4 Gebruik rekening houdende met alle feiten en omstandigheden ......... 38 4.3.2.2.5 Gebruik voor niet langer op de markt verkrijgbare waren .................... 41 4.3.2.3

De wettelijk gedesigneerde vormen van normaal gebruik......................... 42

4.3.2.3.1 Gebruik van het merk in op onderdelen afwijkende vorm .................... 42 4.3.2.3.2 Gebruik van het merk uitsluitend als exportmerk ................................. 44 4.3.2.3.3 Gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder .............................................................................................................. 44 4.3.2.4

Conclusie betreffende het gebruik ............................................................. 46

4.3.3 Geen gebruik in het betrokken grondgebied ....................................................... 47 4.3.3.1

Gebruik van het Beneluxmerk in het Beneluxgebied ................................. 47

4.3.3.2

Gebruik van het Gemeenschapsmerk in de Gemeenschap ........................ 48

4.3.3.2.1 De ‘Onel/Omel’-leer ............................................................................... 48 4.3.3.2.2 Een verregaande territoriale gebruiksvereiste voor het Gemeenschapsmerk ................................................................................................. 50 4.3.3.2.3 Niet-bindende kracht van de Joint Statements ...................................... 50 4.3.3.2.4 Tegenstrijdigheid van de gedateerde Joint Statements met de Gemeenschapsmerkverordening ............................................................................. 51 6

4.3.3.2.5 Handelsbelemmeringen ......................................................................... 52 4.3.3.2.6 Zinloos bestaan van een omzettingsmechanisme ................................. 54 4.3.3.2.7 De lage vereisten gesteld aan het normaal gebruik............................... 55 4.3.3.2.8 Argumenten uit de hogere rechtspraak ................................................. 56 4.3.3.2.9 Conclusie betreffende de territoriale gebruiksvereiste voor het Gemeenschapsmerk ................................................................................................. 57 4.3.4 Zonder dat daarvoor een geldige reden voorhanden is ...................................... 58 4.3.4.1

Algemeen .................................................................................................... 58

4.3.4.2

Met het merk verband houdende hindernissen ......................................... 59

4.3.4.3

Hindernissen die zich voordoen buiten de wil van de merkhouder ........... 60

4.3.4.4

Hindernissen die het merkgebruik onmogelijk of onredelijk maken ......... 61

4.3.4.5

Conclusie betreffende de geldige reden ..................................................... 62

4.3.5 In rechte inroepen van het merkverval................................................................ 64 4.3.5.1

Geen verval van rechtswege ....................................................................... 64

4.3.5.2

Partijen bij het geding ................................................................................. 66

4.3.5.2.1 De merkhouder....................................................................................... 66 4.3.5.2.2 Belang in hoofde van de partij die de vordering tot vervallenverklaring instelt ........................................................................................ 66 4.3.5.3

Omtrent de bewijslast................................................................................. 68

4.3.5.4

Omtrent het bewijs ..................................................................................... 70

4.3.5.4.1 Algemeen ................................................................................................ 70 4.3.5.4.2 Bewijs van deels gebruik ........................................................................ 71 4.3.5.4.3 Onvolledig bewijs ................................................................................... 72 4.3.5.4.3.1 Onvolledig gebruiksbewijs............................................................... 72 4.3.5.4.3.2 Ongealloceerd gebruiksbewijs ........................................................ 73 4.3.5.5

Gevolgen van een toegewezen vordering tot vervallenverklaring ............. 73

4.3.5.5.1 Verval van het merk ............................................................................... 73 4.3.5.5.2 Gedeeltelijk verval van het merk............................................................ 73 4.3.5.5.3 Voor het volledige gebied ...................................................................... 75 4.3.5.5.4 De doorhaling ......................................................................................... 75 4.3.5.6 4.4

Conclusie betreffende het in rechte inroepen van het verval .................... 76

Herstel van de merkrechten..................................................................................... 77

4.4.1 Heilung.................................................................................................................. 77 4.4.1.1

Kennisneming van het gebrek .................................................................... 78

4.4.1.2

Co-existentie ............................................................................................... 78

4.4.2 Hernieuwd depot ................................................................................................. 81 7

4.4.3 Omzetting in een aanvraag om een nationaal merk ............................................ 82 4.4.4 Conclusie betreffende de herstelmogelijkheden ................................................. 83 5

Besluit ............................................................................................................................... 85

6

Bibliografie ....................................................................................................................... 87 6.1

Wetgevende en andere akten .................................................................................. 87

6.2

Rechtspraak .............................................................................................................. 89

6.3

Rechtsleer ................................................................................................................. 97

6.3.1 Artikelen ............................................................................................................... 97 6.3.2 Boeken ................................................................................................................ 100

8

3

Inleiding

Deze verhandeling zal een overzicht geven van de juridische regeling van de gebruiksplicht om daarbij tot een zo actueel mogelijke bespreking van de gebruiksplicht te komen. De rechtspraak werd daarom bijgehouden tot bijna op de indiendatum van de masterproef. Ook werd daarom de voorkeur gegeven aan het gebruik van recente rechtsgeleerde werken. De regeling zal ook zo volledig mogelijk besproken worden, daarom wordt er ook aandacht besteed aan merkenbeleid en de vraag welke andere doeleinden voor een merk dan gebruik kunnen voorkomen bij merkhouders. Gedurende de bespreking van de gebruiksplicht komt ook de evolutie van de gebruiksplichtregeling op Beneluxvlak boven. De masterproef vangt aan met een inleiding betreffende het intellectuele eigendomsrecht als rechtstak waartoe het merkenrecht behoort om de plaats van het merkenrecht daarin duidelijk te maken. Voorts wordt de gebruiksplicht in zijn volledigheid behandeld. Achtereenvolgens worden de bronnen, de opportuniteit van de regeling, de precieze inhoud van de regeling en enkele mogelijkheden van herstel besproken. De bespreking eindigt met een beknopt besluit waar enkele beschouwingen met betrekking tot de besproken gebruiksplicht worden aangehaald. Voorafgaand aan de bespreking van de gebruiksplicht in het merkenrecht, duid ik eerst op beknopte wijze de conceptuele plaats van die gebruiksplicht binnen het merkenrecht aan en ook van dat merkenrecht binnen de rechten van intellectuele eigendom. De inleiding wordt afgesloten met een duiding van de beschikbare merkenrechtelijke systemen en inschrijvingssystemen voor de Belgische aspirant-merkhouder. 3.1

Situering binnen de rechten van intellectuele eigendom

3.1.1 Het economische bestel en de rechten van intellectuele eigendom Om een toestand van maximale concurrentie op de markt in stand te houden en een stagnering van vooruitgang te voorkomen, bestaat in ons economisch bestel de vrijheid van mededinging. Iedereen moet ongehinderd kunnen deelnemen aan het economisch verkeer. Aan die vrijheid van mededinging hangt onlosmakelijk een vrijheid van kopie vast. Iedereen mag van een ander alles overnemen. We beseffen dat deze vrijheden noodzakelijk zijn voor een vrij marktsysteem, maar anderzijds is meteen duidelijk dat een systeem waarbij men alles wat geconcipieerd wordt zomaar kan overnemen, ook niet wenselijk is. Wie zou immers nog zware investeringen aangaan voor de ontwikkeling van nieuwe producten indien een ander, eenmaal alle voorbereidend onderzoek en werk afgerond is, simpelweg je werk kan kopiëren, zonder daarvoor de R&D-kosten6 te moeten dragen. Om dergelijke investeringen te beschermen en zo een optimale concurrentie te garanderen heeft men beseft dat er uitzonderingen nodig zijn op de vrijheid van kopie en dus op de vrijheid van mededinging. Deze uitzonderingen zijn dus allen artificieel ingestelde creaties, via wetgevende akten gecreëerd en vormen de intellectuele eigendomsrechten. Intellectuele eigendomsrechten maken qua hoedanigheid deel uit van de subjectieve patrimoniale rechten door de bescherming van immateriële zaken die ze voorzien. De bescherming van deze rechten is overigens van groot belang voor bedrijven wegens de grote waardevolheid ervan. Binnen het intellectuele eigendomsrecht onderscheiden we nog twee categorieën van

6

Research- and developmentkosten.

9

rechten, het auteursrecht sensu lato7 enerzijds en de industriële eigendomsrechten8 anderzijds. Deze indeling is gebaseerd op de gedachte dat de eerste categorie een sociaalculturele taak heeft en de tweede een puur economische9. De juridische regeling van merken valt onder de categorie van de industriële rechten. 3.1.2 De uitzonderingsplaats van het merkenrecht binnen de industriële eigendomsrechten Voor het merkenrecht hoeft de belangenafweging tussen particulier belang en vooruitgang of het belang van de samenleving, zoals hierboven uiteengezet, echter niet gemaakt te worden10. Merken betekenen immers niets op dat laatste vlak, ze dienen enkel ter aanduiding van de waren of diensten van een onderneming. De bedenker van het merk wil dus via dat merk bekendheid verkrijgen voor wat hij doet. Merkinschrijvingen kunnen daarom - zolang ze maar blijven voldoen aan de vereiste voorwaarden - steeds verlengd worden en altijd blijven bestaan. Al dragen merken bij tot een dynamische competitie11, er dient toch een andere belangenafweging gemaakt te worden in het merkenrecht, namelijk die tussen de merkhouder en de andere marktdeelnemers12. Het gaat om een spanning tussen het belang van de merkhouder om het aan hem verleende merkrecht over een langere tijd te kunnen blijven uitoefenen en dat van de derde dit merk te kunnen verwerven of een overeenstemmend teken te kunnen gebruiken13. Het is met betrekking tot dat evenwicht dat de gebruiksplicht in het merkenrecht de kop opsteekt.

7

Omvat het auteursrecht sensu stricto, de naburige rechten, de bescherming van computerprogramma’s en de bescherming van databanken zie H. VANHEES, Cursus recht van de intellectuele eigendom, s.l., 2010-2011, hoofdstuk 1. 8 Omvat - naast het merkenrecht - het octrooirecht, het tekeningen- en modellenrecht, het recht betreffende de bescherming van topografieën van halfgeleiders (chips), het kwekersrecht, het recht op een handelsnaam en het recht betreffende de bescherming van benamingen van oorsprong zie H. VANHEES, Cursus recht van de intellectuele eigendom, s.l., 2010-2011, hoofdstuk 1. 9 Al moet meteen opgemerkt worden dat het auteursrecht in de praktijk zodanig ruim opgevat wordt dat dit initiële indelingsuitgangspunt niet meer volledig opgaat zie H. VANHEES, Cursus recht van de intellectuele eigendom, s.l., 2010-2011, hoofdstuk 1. 10 P.G.F.A. GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 93. 11 ‘Under the conditions of today’s mass markets, trademarks are an indispensable ingredient of a competitive environment’, zie A. KUR, “Strategic Branding: Does Trademark Law Provide for Sufficient Self Help and Self Healing Forces?” in Intellectual Property, Market Power and the Public Interest, Brussel, P.I.E. Peter Lang, 2008, 191-192, waar deze stelling wordt gestaafd met de argumenten dat de herkomst van goederen door merken traceerbaar is voor consumenten, dat de ondernemingen de vruchten van hun kwaliteitsinvesteringen plukken en dat er geen restricties op het productieniveau worden ingesteld en daardoor een competitieve productdiversificatie wordt gestimuleerd. 12 Naast het feit dat intellectuele eigendomsrechten bedoeld zijn om bij te dragen tot de bevordering van technologische vernieuwing en tot de overdracht en verspreiding van technologie, geldt krachtens de TRIPSOvereenkomst dat het IE-recht dient bij te dragen tot het waarborgen van een evenwicht tussen de belangen van de rechthebbenden en die van derden, zie N. OOSTERMAN, “Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?”, IER 2007, afl. 3, 146. 13 N. OOSTERMAN, “Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?”, IER 2007, afl. 3, 145.

10

3.2

De merkenrechtelijke regeling

3.2.1 Drie co-existerende inschrijvingssystemen: een nationaal, een Europees en een internationaal systeem Voor de intellectuele eigendomsrechten geldt als belangrijke kenmerken dat ze territoriaal gebonden zijn, dat ze relatief recent geregeld zijn en dat dit een sterk internationaal vormgegeven rechtstak is. Dat is ingevolge een geglobaliseerde economie en het soevereiniteitsbeginsel van staten ook logisch: in eigen land is er uiteraard een beschermingssysteem op poten gezet, maar hoe laat men creaties van onderdanen ook buiten het eigen land bescherming genieten? Omdat men zijn schepping overal bescherming en erkenning wil laten genieten, was en is overleg tussen staten noodzakelijk om het kader daarvoor uit te werken. Zo zijn er reeds op verschillende beleidsniveaus beschermingsinitiatieven genomen. Men kan in België voor merken gebruik maken van het internationaal inschrijvingssysteem14, van het Communautair merksysteem of van het nationaal merksysteem, wat voor België, Nederland en Luxemburg - dubbel15 geharmoniseerd is en dus een Beneluxsysteem is. 3.2.2 Twee co-existerende merken: een nationaal en een Europees merk Voor België bestaat er dus een nationaal merk – wat een Beneluxmerk geworden is - en een Europees merk. Deze twee merken bestaan naast elkaar en kunnen tegelijk verkregen worden in hoofde van één merkhouder. Beide merken bevatten de gebruiksplicht voor de merkhouder en in de hiernavolgende bespreking volgt dan ook de bespreking van deze plicht voor beide merksystemen. Die gebruiksplichtregeling in beide systemen loopt op veel vlakken synchroon, maar is toch niet volledig identiek, waar zich discrepanties voordoen worden dan ook de nodige opmerkingen gemaakt.

14

Let wel, ‘een internationaal merk’ bestaat niet, het gaat enkel om een internationale deponeringsmogelijkheid die feitelijk gewoon een centralisering is van alle individuele aanvragen in een enkele aanvraag (zie infra deel 4.1.1.2 betreffende de Overeenkomst van Madrid), zie E. CORNU, “Les marques: Marque Benelux, marque internationale, marque communautaire. Livre 99” in X., Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Deventer, Kluwer, 2007, 18 en F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2009, 98-99. 15 Zowel op Beneluxvlak, als later op Europees vlak ingevolge een Europese harmonisatiewens (zie infra deel 4.1.2 betreffende de wettelijke bronnen van het Beneluxmerk).

11

12

4

Bespreking van de gebruiksplicht in het merkenrecht

De bespreking van de gebruiksplicht in het merkenrecht wordt aangevat met een beknopt overzicht van de wettelijke grondslagen voor de regeling. Dan worden de precieze bepalingen die de gebruiksplicht instellen en de ratio van die bepalingen behandeld om vervolgens de verschillende elementen van de gebruiksplichtbepaling te ontleden en te bespreken. Op het einde van de bespreking van de gebruiksplicht volgt een korte behandeling van de relevante merkherstelmogelijkheden. 4.1

Wettelijk kader

De plethora aan wetgevende akten die het merkenrecht voor ons beheerst, is divers qua aard en kan zonder duiding een onoverzichtelijke indruk creëren16. Dat is logisch gelet op de eerder gemaakte opmerking dat er op diverse beleidsniveaus beschermingsinitiatieven genomen zijn. Het is dan ook noodzakelijk om aan de bespreking van de gebruiksplicht in het merkenrecht vooraf enkele woorden van uitleg te verschaffen met betrekking tot de documenten die die plicht regelen of er een invloed op uitoefenen. Ook inzicht in de institutionele aspecten van de merkenrechtelijke regeling zal hierdoor worden verschaft, wat ook vereist is om de bespreking van de gebruiksplicht in het merkenrecht te kunnen volgen. 4.1.1 Gemeenschappelijke bronnen Zoals reeds eerder vermeld, is het intellectueel eigendomsrecht in grote mate op internationaal vlak geregeld vanwege het territoriale karakter17. Er zijn dus enkele verdragen die door een zeer groot aantal landen zijn aangenomen, die zowel gelden voor het Beneluxmerk als voor het Europees merk. Vooraf kan algemeen de opmerking worden gemaakt dat er enkele reeds lang geleden tot stand gekomen verdragen van belang zijn, deze hebben uiteraard de nodige wijzigingen in de tijd ondergaan en voor België gelden dan ook recentere versies van deze verdragen18. 4.1.1.1 Het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 188319 Het Unieverdrag van Parijs is het eerste internationale verdrag betreffende intellectuele eigendomsrechten, maar het is nog steeds van belang. Er zijn ondertussen meer dan 170 landen bij aangesloten. Het verdrag beoogt merkhouders van een bepaalde staat 20 een even 16

Zie in die zin ook E. CORNU, “Les marques: Marque Benelux, marque internationale, marque communautaire. Livre 99” in X., Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Deventer, Kluwer, 2007, 12. 17 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2009, 97. 18 Voor een overzicht van alle wijzigingen aan alle hierna vermelde verdragen en de werking ervan voor België verwijs ik naar F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 23-28. 19 Hierna verder Unieverdrag van Parijs. 20 Het kan gaan om (rechts)personen die de nationaliteit van een lidstaat bezitten, die woonplaats hebben binnen het territorium van een lidstaat of die een daadwerkelijke en wezenlijke handels- of nijverheidsinrichting bezitten in een lidstaat, zie F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2009, 98.

13

goede bescherming te bieden in andere staten als zij in eigen staat genieten. Het verdrag regelt onder andere ook een voorrangsrecht. Dat recht houdt in dat, als een merkhouder een merkdepot verricht in een aangesloten land, hij 6 maanden de voorrang heeft om dat merk ook in andere aangesloten landen te gaan deponeren met voorkeur boven eventuele op hetzelfde merk aanspraak makende derden21.

4.1.1.2 De Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891 en het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 27 juni 198922 Het Unieverdrag van Parijs raakte niet aan de verschillende merkinschrijvingsprocedures die in elk land golden; het installeren van een basismerkbescherming in andere landen was dus gebeurd, maar deze merken verkrijgen op zich bleef een kwestie van het inschrijven van het merk per land. Het verdrag van 1891 werd opgesteld om één enkele internationale inschrijving mogelijk te maken. Het gaat meer bepaald om een gecentraliseerde inschrijvingsaanvraag waarbij men meedeelt in welke landen men een inschrijving wil bekomen, waarna die aanvraag uiteenvalt in de desbetreffende nationale inschrijvingsverzoeken23. De bevoegde administratie is het Internationaal Bureau van de World Intellectuel Property Organization (Genève)24. Sinds de eenmaking van het merkenrecht in de Benelux25 wordt de Benelux voor de toepassing van de Overeenkomst van Madrid als één land beschouwd26. Met de toevoeging van het protocol werd het ook voor intergouvernementele organisaties mogelijk gemaakt om het verdrag te ondertekenen. Zo is het mogelijk geworden dat men het Gemeenschapsmerk kan betrekken in de internationale merkinschrijvingsaanvraag en men niet, indien men een merk voor heel Europa wil inschrijven, elk land individueel moet aanstippen27.

21

E. CORNU, “Les marques: Marque Benelux, marque internationale, marque communautaire. Livre 99” in X., Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Deventer, Kluwer, 2007, 20-21 en F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2009, 97. 22 Hierna verder Overeenkomst van Madrid. 23 E. CORNU, “Les marques: Marque Benelux, marque internationale, marque communautaire. Livre 99” in X., Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Deventer, Kluwer, 2007, 18. 24 Hierna verder WIPO en WIPO-Bureau. 25 Zie infra deel 4.1.2.1 betreffende de instelling van het Beneluxmerk. 26 Het is sinds 1957 mogelijk een gemeenschappelijk registratiebureau voor verschillende landen op te richten onder de Overeenkomst van Madrid, X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 13. Zie ook E. CORNU, “Les marques: Marque Benelux, marque internationale, marque communautaire. Livre 99” in X., Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Deventer, Kluwer, 2007, 12. 27 E. CORNU, “Les marques: Marque Benelux, marque internationale, marque communautaire. Livre 99” in X., Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Deventer, Kluwer, 2007, 18 en F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2009, 98-99.

14

4.1.1.3 De Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten waarop fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben van 15 juni 195728 Dit internationaal verdrag bevat een waren- en dienstenclassificatie die gehanteerd wordt bij de inschrijving van merken. Zowel inschrijvingen voor het Beneluxmerk als inschrijvingen voor het Gemeenschapsmerk gebeuren volgens deze classificatie29.

4.1.1.4 De ‘Trade Related Aspects of Intellectuel Property Rights Agreement’ of de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 april 199430 Dit in het kader van de Wereldhandelsorganisatie tot stand gekomen verdrag bouwt op merkenrechtelijk vlak verder op de beginselen van het Unieverdrag van Parijs en vergroot derhalve de minimumbeschermingsomvang. Voor Europa betekende dat niet veel, omdat de Merkharmonisatierichtlijn31 gehanteerd werd bij het opstellen ervan. Op internationaal vlak heeft dit verdrag wel zeker zijn waarde op merkenrechtelijk vlak32.

28

Hierna verder Overeenkomst van Nice. Artikel 2.5, lid 5 BVIE, artikel 28 Gemeenschapsmerkverordening (zie infra deel 4.1.3.1 betreffende de instelling van het Gemeenschapsmerk) en artikel 1, regel 2 van de Verordening 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van Verordening 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (hierna verder Uitvoeringsverordening). 30 Hierna verder TRIPs. 31 Zie infra deel 4.1.2.2 betreffende de Merkharmonisatierichtlijn. 32 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2009, 99-100. 29

15

4.1.2 Het Beneluxmerk Ingevolge een dubbele harmonisering die het Belgische merkenrecht onderging, is er voor België reeds lang geen nationaal merk sensu stricto meer. Het Beneluxmerk geldt als nationaal merk voor de drie Beneluxlanden. Die merkenregeling werd dan, net zoals de nationale merkenrechten van de andere Europese lidstaten, aangepast aan de harmoniseringsbepalingen ingevolge een Europese Richtlijn. 4.1.2.1 Het Beneluxverdrag tot invoering van een ‘Eenvormige Beneluxwet op de merken’ van 19 maart 1962 België zag zijn nationale merkenrechtelijke regeling al voor de Europese harmoniseringswens opgaan in een uniforme regeling in afspraak met Nederland en Luxemburg. De Belgische nationale merkenregeling werd reeds in 1962 gelijkgeschakeld in Beneluxverband33 om een marktintegratie te bewerkstellingen met een vrije goederencirculatie34. De Eenvormige Beneluxwet op de merken35 die in de drie landen ingevoerd werd ingevolge dit verdrag bevatte reeds een gebruiksverplichting in artikel 536. Het verdrag bevatte op institutioneel vlak de bevoegdheid voor het Benelux-Gerechtshof om tot interpretatie van het verdrag over te gaan via de techniek van prejudiciële vraagstelling37. Ook werd de oprichting van het Benelux Merkenbureau (Den Haag) voorzien. Deze laatste instantie was het gemeenschappelijke merkenregistratiebureau voor de drie landen38. 4.1.2.2 De Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten van 21 december 1988, zoals gecodificeerd en vervangen door Richtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 200839 België kende dan ongeveer twintig jaar later een tweede eenmakingsproces: vanuit Europese hoek werd een harmonisering doorgevoerd om de handelsgrenzen binnen de 33

Dit geldt enkel voor de burgerrechtelijke regeling, niet de strafrechtelijke, deze is nog steeds een nationale aangelegenheid. Voor België gaat het om de Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele rechten. Zie E. CORNU, “Les marques: Marque Benelux, marque internationale, marque communautaire. Livre 99” in X., Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Deventer, Kluwer, 2007, 16; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2009, 94 en J.-F. LECLERCQ, Merk (Benelux) toch hoe sterk… Rede uitgesproken door J.-F. Leclercq op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie op 1 september 2008, s.l.n.d., 2008, 19. 34 E. CORNU, “Les marques: Marque Benelux, marque internationale, marque communautaire. Livre 99” in X., Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Deventer, Kluwer, 2007, 12. 35 Hierna verder BMW. 36 Deze gebruiksplicht en de interpretatie ervan sloten reeds goed aan bij de visie van het Hof van Justitie op het moment dat deze laatste tot de interpretatie ervan overging in het kader van de Europese regelgeving terzake, zie infra delen 4.1.2.2 en 4.1.3.1 betreffende de Merkharmonisatierichtlijn en de Gemeenschapsmerkverordening.. 37 Dergelijke maatregel is nodig wil men zijn eengemaakt recht niet zien uiteenvallen door uiteenlopende gerechtelijke interpretaties en beschikkingen. 38 E. CORNU, “Les marques: Marque Benelux, marque internationale, marque communautaire. Livre 99” in X., Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Deventer, Kluwer, 2007, 12 en F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2009, 94. 39 Hierna verder Merkharmonisatierichtlijn.

16

unie40 weg te werken teneinde de vrije interne markt te bewerkstelligen, waarmee de lidstaten dus ook rekening moesten houden in hun nationaal merkenrecht. Deze Europese merkenrechtharmonisatie vormde, samen met het - latere - instellen van een Gemeenschapsmerk, de uitvoering van een actieplan opgesteld in de jaren 70, dat de Commissie nodig achtte om de objectieven van het EEG-Verdrag te verwezenlijken41. Voor de Benelux-merkenwetgeving waren de wijzigingen niet substantieel, omdat het BMW deels model stond voor de inhoud van de richtlijn en dus reeds gedeeltelijk geconformeerd was42. Er dient nog opgemerkt te worden dat de Merkharmonisatierichtlijn niet alles harmoniseerde, er werd voor bepaalde materies ruimte gelaten aan de lidstaten voor nationale verschillen43. Aangezien het Europees Hof van Justitie bevoegd is om Verordeningen en Richtlijnen te interpreteren, is de Merkharmonisatierichtlijn ook de grondslag voor de bevoegdheid van het Europees Hof van Justitie om de nationale merkenbepalingen van de lidstaten die conform de Richtlijn (horen te) zijn, te gaan beïnvloeden44. De uitspraken door het Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg in Gemeenschapsmerkkwesties zijn dus ook van belang voor nationale merken, daar waar de materieelrechtelijke kwesties in de Merkharmonisatierichtlijn precies zo geformuleerd zijn als in de Gemeenschapsmerkverordening45. Deze rechtspraak is met betrekking tot het onderwerp van deze verhandeling van bijzonder belang wegens interpretatieproblemen die met betrekking tot de gebruiksplichtregel rezen en zal daarom uitgebreid aan bod komen. 40

Het zou immers mogelijk geweest zijn door nationale verschillen dat merkhouders territoriale handelsbelemmeringen opwierpen met als gevolg het belemmeren van het vrij verkeer van goederen en diensten en een vervalsing van de mededingingsvoorwaarden van de vrije markt, zie F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2009, 95 en F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 29. 41 Zie het EEG-merk Memorandum en F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2009, 95. 42 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 29. Voor een interessante bespreking omtrent de mate waarin het Benelux-merkenrecht het Europese merkenrecht heeft beïnvloed, verwijs ik naar C. GIELEN, “Heeft het Benelux-recht het Europese merkenrecht beïnvloed?” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 21-31 en http://charlesgielen.com/doc/Invloed_Benelux_merkenrecht_op_Europees_merkenrecht.pdf waarin gesteld wordt dat de beïnvloeding inderdaad substantieel was en dat dat ook logisch was gezien de moderniteit van dat recht en het feit dat het ging om het enige regionale systeem ter verwezenlijking van een economische (Benelux-) unie dat als voorbeeld bij uitstek kon dienen. Ter volledigheid merk ik op dat er zich wel een overgangsrechtelijke complicatie stelde omdat het Beneluxmerkenrecht afweek wat betrof de gebruikstermijn na inschrijving en het ontbreken van een herstelmogelijkheid. Deze problematiek acht ik niet langer voldoende relevant om op te nemen in een actuele bespreking van de gebruiksplicht, daarom verwijs ik enkel voor een verdere uiteenzetting betreffende het onderwerp naar T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 488-489 (hierna verkort T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht). 43 Bijvoorbeeld op het gebied van procesrechtelijke regels werd er lidstaatautonomie gelaten. T. COHEN JEHORAM, Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief, Universiteit Utrecht, 2009, 45 en 488 en http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2009-1006-200115/cohenjehoram.pdf. 44 Tot een volledige uniformisering wou de richtlijn niet komen, wat dus resulteerde in een onvolledige gelijkstelling van de nationale regelingen, die echter toch meer op elkaar afgestemd zijn dan de richtlijn beoogde, door de interpreterende rechtspraak van het Hof van Justitie, zie F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2009, 95-96 en F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 29. 45 T. COHEN JEHORAM, Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief, Universiteit Utrecht, 2009, 46 en http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2009-1006-200115/cohenjehoram.pdf.

17

4.1.2.3 Het Beneluxverdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)46 De Benelux-merkenwetgeving werd recentelijk aan een update onderworpen, dit hield echter geen grote inhoudelijke wijzigingen in47. Op het vlak van tekeningen en modellen was er namelijk ook reeds een Beneluxregeling48 en deze twee materies bundelde men samen in één nieuw verdrag49. Het BMW en het BTMW hielden daarmee op te bestaan, maar door het grotendeels ongewijzigd blijven van de inhoud bleef de rechtsleer en rechtspraak terzake wel van waarde50. De bevoegdheid van het Benelux-Gerechtshof werd wel opnieuw bepaald en het Benelux Merkenbureau werd met het Benelux Bureau voor Tekeningen en Modellen samengevoegd tot het nieuwe Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom51, dat aldus een ruimer bevoegdheidspakket kreeg, alsook vernieuwde procedures52. 4.1.2.4 De Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten53 Met de Handhavingsrichtlijn wou de Europese Commissie enerzijds de eenvormige invoering van de TRIPs-bepalingen in de lidstaten garanderen en anderzijds de verschillen in handhavingsreglementeringen tussen de verschillende lidstaten doen afnemen teneinde het beschermingsniveau te verhogen. Het BVIE moest naar aanleiding van deze richtlijn zijn eerste wijziging ondergaan, wat gebeurde bij een beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux van 1 december 200654.

46

Hierna verder BVIE. E. CORNU, “Les marques: Marque Benelux, marque internationale, marque communautaire. Livre 99” in X., Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Deventer, Kluwer, 2007, 15 en J.-F. LECLERCQ, Merk (Benelux) toch hoe sterk… Rede uitgesproken door J.-F. Leclercq op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie op 1 september 2008, s.l.n.d., 2008, 13 en 19-20. 48 Het Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen van 25 oktober 1966 (hierna verder BTMW). 49 E. CORNU, “Les marques: Marque Benelux, marque internationale, marque communautaire. Livre 99” in X., Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Deventer, Kluwer, 2007, 15. 50 Voor zover het Benelux-merkenrecht en de interpretatie daarvan niet vervangen werden door Europese begrippen en interpretatie ingevolge de Merkharmonisatierichtlijn uiteraard. Zie F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2009, 94 en J.-F. LECLERCQ, Merk (Benelux) toch hoe sterk… Rede uitgesproken door J.-F. Leclercq op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie op 1 september 2008, s.l.n.d., 2008, 20. 51 Hierna verder BBIE. Dat BBIE werd ondergebracht in de structuur van de ook in het BVIE geregelde Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), zie E. CORNU, “Les marques: Marque Benelux, marque internationale, marque communautaire. Livre 99” in X., Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Deventer, Kluwer, 2007, 15. 52 E. CORNU, “Les marques: Marque Benelux, marque internationale, marque communautaire. Livre 99” in X., Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Deventer, Kluwer, 2007, 15-16 en F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2009, 94. 53 Hierna verder Handhavingsrichtlijn. 54 Een bevoegdheid verleend door artikel 1.7 BVIE, zie ook E. CORNU, “Les marques: Marque Benelux, marque internationale, marque communautaire. Livre 99” in X., Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Deventer, Kluwer, 2007, 17 en F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 33. 47

18

4.1.3 Het Gemeenschapsmerk Voor het Gemeenschapsmerk zijn twee verordeningen van belang, de ene installeert het Gemeenschapsmerk en de andere regelt de nodige uitvoeringsbepalingen 55. De verordening die het Gemeenschapsmerk regelt, heeft nog geen inhoudelijke update gekregen, enkel aan de artikelvolgorde werd gesleuteld. Ontwikkelingen op het vlak van het Gemeenschapsmerk zijn dus tot nu toe allemaal praetoriaans ingevolge de rechtspraak van het Hof van Justitie. Ik breng in herinnering dat ik er hoger op wees dat de Europese wetgever wel duidelijke plannen tot een eerste inhoudelijke wijziging heeft voor de nabije toekomst. Ook de regeling van de gebruiksplicht zal daarbij hoogstwaarschijnlijk enige nuancering krijgen. 4.1.3.1 De Verordening van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, zoals gecodificeerd en vervangen door de Verordening van 26 februari 200956 Naast het harmoniseren van de lidstatelijke merken is er de mogelijkheid ingevoerd een merk te verkrijgen op Europees niveau. Een eenvormig beschermingssysteem voor de volledige Europese Unie werd dus op poten gezet: via één procedure verkrijgt men in alle lidstaten dezelfde bescherming57. In de verordening werd het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (Merken, Tekeningen en Modellen) (Alicante)58 aangeduid als registratiebureau voor het Gemeenschapsmerk. Ik breng in herinnering dat eerder gesteld werd dat het Hof van Justitie bevoegd is voor de interpretatie van de Europese Verordeningen en Richtlijnen en dat de interpretatieve rechtspraak van dat Hof dus van groot belang is. Het Communautair merksysteem doet geen afbreuk aan de nationale merkensystemen, de twee bestaan dus naast elkaar - waardoor men voor Europa kan spreken van een dualistisch systeem59 - en de keuze ervoor ligt bij de aspirant-merkhouder60. Beide sluiten elkaar ook niet uit, men kan zijn merk zowel nationaal als op Europees niveau deponeren, er is dus coexistentie. Beide merken kunnen ofwel aangevraagd worden via een inschrijving bij de respectieve bureaus te Den Haag en Alicante volgens de daarvoor geldende regels ofwel via de internationale inschrijving bij het WIPO-Bureau in Genève61. Van groot belang bij die keuze is natuurlijk het gebied waar men van plan is zijn goederen of diensten af te zetten of aan te bieden, maar er zijn nog enkele verschillen tussen de twee systemen die een invloed

55

De Uitvoeringsverordening vermeld ik hier slechts, daar deze verordening ter uitvoering enkel technische bepalingen bevat. Weze opgemerkt dat ook het BVIE een uitvoeringsregeling heeft, die infra nog ter sprake komt (zie deel 4.3.1.1 betreffende de regel en de termijnberekening van de vijfjarige periode). 56 Hierna verder Gemeenschapsmerkverordening. 57 E. CORNU, “Les marques: Marque Benelux, marque internationale, marque communautaire. Livre 99” in X., Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Deventer, Kluwer, 2007, 19 en F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2009, 95. 58 Hierna verder BHIM. 59 T. COHEN JEHORAM, The relationship between national and Community trademark law: between dream and practice, s.l., Delex, 2011, 7. 60 In overweging 6 van de Gemeenschapsmerkverordening is opgenomen dat het blijven bestaan van nationale merken economisch noodzakelijk is. Zie ook E. CORNU, “Les marques: Marque Benelux, marque internationale, marque communautaire. Livre 99” in X., Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Deventer, Kluwer, 2007, 19. 61 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 34.

19

kunnen hebben. Men zal dus steeds een reeks overwegingen moeten maken bij de keuze voor een merkbeschermingssysteem62. Het welslagen van het dualistische systeem vereist dat er een evenwicht heerst tussen de nationale merken en het Gemeenschapsmerk63. Ontwikkelingen hebben er echter toe geleid dat de relatie tussen de twee merktypes momenteel verstoord is64. De gebruiksplicht wordt daarbij aangehaald als deel van het probleem65. In het licht van dat verstoord evenwicht heeft de Europese Commissie besloten dat het merkenrecht toe is aan een wetgevende update66. De Europese Commissie deelde in 2009 mee een ‘Study on the overall functioning of the Trade Mark System in Europe’ te willen bekomen waarbij en waarin er een reeks taken en vragen dienden uitgevoerd en beantwoord te worden67. Ook met betrekking tot de gebruiksplicht in het merkenrecht werden vragen gesteld door de Commissie. Die studie zal 62

Het verschil in procedures bijvoorbeeld. Ook kunnen taalverschillen hun invloed hebben, wat in de ene taal beschrijvend kan zijn, kan dat namelijk helemaal niet zijn in een andere taal enz. zie T. COHEN JEHORAM, The relationship between national and Community trademark law: between dream and practice, s.l., Delex, 2011, 78. Zie voor een volledige bespreking van de verschillen tussen de twee merksystemen J.-F. LECLERCQ, Merk (Benelux) toch hoe sterk… Rede uitgesproken door J.-F. Leclercq op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie op 1 september 2008, s.l.n.d., 2008, 6-9, waarin de studie daarover door D. Kaesmacher overgenomen en besproken wordt. Wat betreft de bespreking van de prijsverschillen moet opgemerkt worden dat de prijzen van het BHIM op 1 mei 2009 gevoelig werden verlaagd (de registratieprijs werd teruggebracht tot 0 euro) als antwoord op het surplus dat dat bureau genereerde en dat de opmerkingen daarover in de studie dus niet meer volledig opgaan, zie A. VON MÜHLENDAHL, “The Max-Planck-Study: ‘Study of the Overall Functioning of the European Trade Mark System’ – Backgrounds, Findings, Proposals”, IER 2011, afl. 6, 374-375 en 386. Zie ook volgende recentere besprekingen omtrent de depotkeuze in de merkstrategie: M. BOUMA, “Strategische keuzes inzake merkbescherming: visie van de merkengemachtigde” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 125-134 en P. MARICHAL, “Tous les chemins mènent à Rome que ce soit via La Haye, Genève ou Alicante” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 137-150. 63 R. KNAAK en P. VENOHR, “Coexistance in Future European Trade Mark Law” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 170. 64 Het succes van het Gemeenschapsmerk is groot, als gevolg gebeurden er vele aanvragen en vertoonde het budget van het BHIM een groot surplus. De inkomsten moeten echter in balans zijn met de uitgaven volgens de regels, wat niet langer het geval was, waardoor men de prijzen moest verlagen en er een evenwichtsstoornis tussen de nationale merkbescherming en de Communautaire merkbescherming ontstond, zie A. VON MÜHLENDAHL, “The Max-Planck-Study: ‘Study of the Overall Functioning of the European Trade Mark System’ – Backgrounds, Findings, Proposals”, IER 2011, afl. 6, 374-375 en R. KNAAK en P. VENOHR, “Coexistance in Future European Trade Mark Law” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 170-172. 65 ‘If additional conditions are required for the use of a Community trade mark than for the use of national trade marks, the balance of the two systems can be influenced…’, zie R. KNAAK en P. VENOHR, “Coexistance in Future European Trade Mark Law” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 172. Zie ook infra deel 4.3.3.2.7 betreffende de evenwichtsstoornis en de territoriale gebruiksvereiste van de gebruiksplicht. 66 Zie de Revisieroadmap. 67 De Commissie ging hiertoe over op vraag van de Raad, zie de Conclusies betreffende ‘Financial Perspectives of the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) and the further development of the Community trade mark system’, document 9427/07 van de Raad van 10 mei 2007, punt 10.

20

dan gehanteerd worden om de nodige aanpassingen te kunnen doorvoeren. De uitvoering ervan werd op 16 oktober 2009 toegewezen aan het Max Planck Instituut. De studie68 is af sinds 15 februari 2011. De wetgende update is er momenteel nog niet gekomen.

68

Hierna verder Trade Mark Study.

21

4.2

De regel en de opportuniteit van de gebruiksplicht in het merkenrecht

4.2.1 De regel Een merkinschrijving staat open voor vervallenverklaring indien er na de inschrijvingsdatum in een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik van het merk wordt gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, zonder dat daarvoor een geldige reden voorhanden is. Deze regel zit vervat in de artikelen 2.26, lid 2 BVIE 69; 15, lid 1 en 51, lid 1, a Gemeenschapsmerkverordening70. De regel in de nationale merkenrechten, opgelegd via de Merkharmonisatierichtlijn, en in het Europees merkenrecht is qua substantie dezelfde. De regeling van het verval van merken wegens non usus is dus mutatis mutandis gelijk voor zowel het Beneluxmerk als het Gemeenschapsmerk. Voor het verval van een merk op grond van deze regeling is dus vereist dat er cumulatief voldaan wordt aan vijf voorwaarden: (1) het merk mag gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar (2) niet normaal gebruikt geweest zijn voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, (3) waarbij dat niet normaal gebruiken zich moet situeren binnen het betrokken gebied (zijnde het Beneluxgebied of de Gemeenschap), (4) zonder dat voor dat niet normaal gebruik een geldige reden bestaat (5) en dat het verval voor de rechter wordt ingeroepen en door de rechter wordt uitgesproken71. Deze voorwaarden worden afzonderlijk ontleed en besproken onder de hierna volgende titels.

69

Dat gebaseerd is op artikelen 10-12, lid 1 Merkharmonisatierichtlijn. Zie ook de artikelen 5, C Unieverdrag van Parijs en 19 en 20 TRIPs die bepalen dat indien er in het merkenrecht van aangesloten landen gebruiksverplichtingen opgenomen worden, deze moeten voldoen aan de minimumbepalingen in die artikelen. 71 H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 313. 70

22

4.2.2 Doel van het verval voor ongebruikte merken In overweging 9 bij de Merkharmonisatierichtlijn wordt bepaald dat het noodzakelijk is om merken vervallen te kunnen verklaren die niet werkelijk gebruikt worden om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen72. P.G.F.A. Geerts maakt de opmerking dat het argument dat de mogelijkheid tot vervallenverklaring nodig is om het ‘dor hout’ te verwijderen uit de administratieve machine, weinig overtuigend is zolang er maar taksen worden betaald om de inschrijvingen in stand te houden73. Daar valt op zich iets voor te zeggen, maar het is m.i. een perverse redenering omdat het duidelijk is dat de verwijdering van dat ‘dor hout’ niet los gezien mag worden en niet los gemaakt kan worden van het argument dat er minder conflicten zullen ontstaan tussen de ingeschreven merken. Het lijkt mij correcter om een systeem na te streven dat zo min mogelijk conflicten poogt te garanderen aan zijn inschrijvers, de merkinschrijvers te goeder trouw betalen immers ook taksen. Die conflictmogelijkheden doen dalen, is op zich al een vorm van merkbescherming, waaraan het systeem volgens mij moet voldoen. Andere auteurs zijn overigens wel overtuigd van de waarde van het argument dat het systeem verstopt kan raken door het niet afvoeren van de wel ingeschreven maar niet gebruikte merken74. Een ander argument is dat merkbescherming enkel gerechtvaardigd is als het merk werkelijk gebruikt wordt. Zoniet zouden aspirant-merkinschrijvers onnodig belemmerd worden in hun keuze voor een geschikt merk. Merken zijn een schaars goed als gevolg van de vele registraties75. Merkinschrijvingen die niet gebruikt worden, handhaven ten koste van ondernemers die het merk graag werkelijk zouden exploiteren houdt geen steek. A. Braun en E. Cornu spreken ook enkel over het terug afnemen van merken die enkel bijgehouden worden en niet gebruikt worden als doel van de regeling76. Dat argument van functionaliteitsvervulling is voor het Gemeenschapsmerk opgenomen in overweging 10 bij de Gemeenschapsmerkverordening, ze is echter niet opgenomen in de overwegingen bij de Merkharmonisatierichtlijn, wat te betreuren valt77.

72

Of die doelstelling ook verwezenlijkt wordt, hangt af van hoe men het criterium voor instandhoudend gebruik zelf invult, zie voor een bespreking hiervan N. OOSTERMAN, “Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?”, IER 2007, afl. 3, 145-153. 73 P.G.F.A. GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 94. 74 Zie G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 392-393; H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 312-313 m.i.v. de daar gemaakte verwijzingen. 75 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 470. Al mag dat waarschijnlijk niet overdreven worden, zie dan ook in tegengestelde zin A. KUR, “Strategic Branding: Does Trademark Law Provide for Sufficient Self Help and Self Healing Forces?” in Intellectual Property, Market Power and the Public Interest, Brussel, P.I.E. Peter Lang, 2008, 192 (‘…new trademarks, unlike innovative technical solutions, are in unlimited supply at any time.’). 76 Zie A. BRAUN en E. CORNU, Précis des marques (cinquième édition), Brussel, Larcier, 2009, 579. 77 De waarde van een merk ligt nu eenmaal besloten in de functie(s) die het in het economisch verkeer kan vervullen en zonder werkelijk gebruik is er geen sprake van functievervulling en heeft het merk zijn waarde verloren, zie N. OOSTERMAN, “Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?”, IER 2007, afl. 3, 152 en een moderne merkenwetgeving gaat uit van het beginsel dat een merk dient om gebruik te worden, zie F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 278. Onder het oude Beneluxrecht was effectief merkgebruik overigens wel het vooropgestelde doel, de onvolledige overwegingen bij de Merkharmonisatierichtlijn vallen dus als een achteruitgang te beschouwen, zie T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 470.

23

Er wordt ook nog aangestipt dat de vervalregel wegens non usus ervoor zorgt dat wat ingeschreven is min of meer overeenstemt met de economische en maatschappelijke werkelijkheid78.

78

P.G.F.A. GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 94.

24

4.2.3 Redenen om een merk te registreren, maar niet te gebruiken De gebruiksplicht maakt het mogelijk dat ongebruikte merken weer beschikbaar worden voor andere ondernemers. Op die manier zorgt de gebruiksplicht ervoor dat de merkhouders verantwoordelijk worden gemaakt voor het gebruik van hun merk. Merkhouders zullen dus hun merkaanvraag ook goed moeten timen, zodat ze tijdig klaar zijn om goederen of diensten onder het merk af te zetten. De gebruiksplicht zorgt er ook voor dat merken worden afgenomen die gedeponeerd werden met een ander oogmerk dan het gebruiken van die merken. Voor het verkrijgen van een Beneluxmerk of een Gemeenschapsmerk moet geen gebruiksintentie aangetoond worden79. Het verkrijgen van merken waarvoor men geen gebruiksdoeleinden in gedachten heeft, zal wel lukken, al zullen dergelijke merken slechts vijf jaar kunnen standhouden80. Enkel de merkrechten willen verkrijgen via een merkinschrijving zou zonder de gebruiksplicht een doel kunnen worden voor ondernemingen. Merken die men slechts in stand wil houden omdat men de eraan verbonden rechten wil blijven behouden worden ‘symbolische merken’ genoemd81. Hieronder volgen enkele mogelijke redenen waarvoor men de rechten verbonden aan een merkinschrijving zou willen verkrijgen zonder het oogmerk het merk te willen gebruiken. Men zou onbeperkt merken kunnen deponeren om bij te houden als reservemerken. Reservemerken zijn merken die men deponeert om daarna bij te houden en pas in te zetten op de markt indien de nood daartoe zou rijzen82. Het is dus de bedoeling bij deze soort merken, dat ze zich gewoonlijk niet op de markt bevinden. Dat strookt niet met de rechtvaardigingsgrond van het merkmonopolie, namelijk dat van het merk gebruik moet worden gemaakt. In dat kader kan ook vermeld worden dat merkhouders geneigd zouden kunnen zijn tot snelle merkinschrijvingen over te gaan, omdat het merkinschrijvingssysteem werkt volgens een ‘first come, first served’-principe. Anticipatieve merkinschrijvingen waarvan men later pas zal bepalen of men ze al dan niet zal gebruiken, hebben door de gebruiksplicht echter weinig zin. Merken die men later werkelijk zal willen gebruiken, kan men immers ingevolge de gebruiksplicht slechts vijf jaar bijhouden, wat niet bijzonder lang is. Men zou ook kunnen overgaan tot het deponeren van zogenaamde defensieve merken. Defensieve merken zijn merken die een merkhouder deponeert, naast een ander merkdepot dat de merkhouder gebruikt om zijn goederen of diensten onder aan te bieden, die qua merkteken gelijken op dat ander merkdepot. De merkhouder heeft slechts voor dat ene merkdepot een gebruiksintentie. Het andere depot, of de andere depots, verricht hij slechts om een beschermende buffer rond zijn gebruikte merk op te richten83. Immers zal hij met 79

G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 392 en N. OOSTERMAN, “Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?”, IER 2007, afl. 3, 146. Bepaalde lidstaten hebben wel dergelijke vereiste voor hun nationaal merk, zie Trade Mark Study, 86. 80 Depots te kwader trouw zullen uiteraard niet kunnen slagen of kunnen vernietigd worden. 81 Zie hierover meer infra, bij deel 4.3.2.2.1 betreffende de bespreking van het normaal gebruik. 82 A. BRAUN en E. CORNU, Précis des marques (cinquième édition), Brussel, Larcier, 2009, 579 en P. MAEYAERT, “Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk: wat is ‘normaal’ vanuit geografisch perspectief?” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 210. 83 A. BRAUN en E. CORNU, Précis des marques (cinquième édition), Brussel, Larcier, 2009, 579; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 279 en P. MAEYAERT, “Normaal gebruik van een

25

meerdere merken, allen met afwijkende, maar toch gelijkaardige tekens, sneller oppositie-, inbreuk- en nietigheidsvorderingen kunnen instellen en doen slagen. Immers, merken die qua teken aanleunen bij het merk dat zij gebruiken, kunnen zij niet aanvechten op grond van hun merk indien de overeenstemming niet groot genoeg bevonden wordt, daarom zou men geneigd zijn meerdere merken in te schrijven om de aanvechtkansen tegen gelijksoortige merktekens te vergroten. Merkhouders zouden hiertoe dus overgaan omdat concurrerende ondernemingen geneigd zijn aan te haken bij succesvolle merken84. Dergelijke merken worden duidelijk slechts gebruikt voor juridische doeleinden en niet voor commerciële, wat vereist is als rechtvaardiging van het instandhouden van het merkmonopolie. Merk op dat een dergelijke perimeter oprichten wel mogelijk is voor vijf jaar, wat in de praktijk nog een behoorlijk effectieve bescherming kan opleveren indien die periode nog niet verstreken is85. Men kan dergelijke depots natuurlijk wel te kwader trouw verricht achten, waardoor men niet zal slagen in zijn opzet. Ten slotte zou het kunnen dat men merken zou gaan deponeren gewoon opdat anderen de merken dan niet meer kunnen deponeren. Bijvoorbeeld om concurrenten tegen te werken. Of bijvoorbeeld om de merkrechten dan te kunnen overdragen tegen een hogere prijs en er aldus een handel van te maken. Door de gebruiksplicht worden dergelijke merkdepots uit het register gehaald86. Merk op dat dergelijke depots waarschijnlijk ook zullen kunnen worden aangevochten als zijnde verricht te kwader trouw.

Gemeenschapsmerk: wat is ‘normaal’ vanuit geografisch perspectief?” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 210. 84 Zie als voorbeeld Hof Den Haag 20 september 2011 (Grupo Osborne S.A. en Menken Drinks B.V./Red Bull GmbH), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110920_Hof_Den_Haag_Menken_v_Red_Bull.pdf, overw. 8.3 en 8.6 (De merkhouder van het merk ‘Red Bull’ deponeerde ook het merk ‘Bull’, laatstgenoemd merk gebruikte de merkhouder echter nooit, die merkinschrijving had hij verricht om ‘stier’-alluderingen van concurrerende energiedrankproducenten tegen te kunnen gaan zoals gebeurd in deze zaak (in casu hanteerde de concurrerende onderneming het merk ‘Toro XL’ met een stierafbeelding); maar aangezien het merk ‘Bull’ nooit commercieel werd gebruikt, werd het vervallen verklaard en slaagde de vordering van de merkhouder niet). 85 M. BOUMA, “Strategische keuzes inzake merkbescherming: visie van de merkengemachtigde” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 134. 86 Het merk enkel aanwenden om gebruik door een ander van het merk tegen te gaan, zal op zich niet volstaan om als normaal merkgebruik te gelden, T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 472.

26

4.3

De vijf cumulatieve voorwaarden voor het verval van ongebruikte merken

4.3.1 Geen gebruik gedurende een periode van vijf jaar 4.3.1.1 Regel en termijnberekening Om een merk vervallen te kunnen verklaren wegens non usus moet dat merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet gebruikt zijn. Voor het Beneluxmerk is dat voorzien in artikel 2.26, lid 2, a BVIE ingevolge artikel 10, lid 1 Merkharmonisatierichtlijn en voor het Europees merk in artikel 15, lid 1 Gemeenschapsmerkverordening87. Voor de berekening van die termijn mag men pas beginnen rekenen vanaf de inschrijvingsdatum van het merk en niet vanaf de datum van het depot, dat blijkt uit artikel 10, lid 1 aanhef Merkharmonisatierichtlijn en artikel 15, lid 1 aanhef Gemeenschapsmerkverordening88. De vraag welke nu precies de registratiedatum is indien men een merk deponeert volgens het internationale inschrijvingssysteem van de Overeenkomst van Madrid, werd recent gesteld, omdat er naast de internationale registratievoltooiing ook nog een nationale aanvaarding van de inschrijving moet volgen in dat systeem89. De oplossing voor het probleem is volgens het Hof van Justitie dat de nationale bepalingen gevolgd dienen te worden, daar het een kwestie van procedureel recht betreft90. Voor het Beneluxmerk gaat het om de datum waarop het BBIE vaststelt dat het depot voldoet aan de merkinschrijvingsvereisten uit het BVIE en het Uitvoeringsreglement van het BVIE zoals laatst gewijzigd door besluit van de Raad van Bestuur van het BBIE van 25 juni 201091, zie artikelen 2.10 BVIE en 1.6, lid 3 Uitvoeringsreglement. Voor merken die voor 1 januari 2004 werden ingeschreven, werd enkel een depotdatum voorzien, voor deze merken kan bepaald worden wat de inschrijvingsdatum zou geweest zijn door de huidige regels toe te passen92. Voor het Gemeenschapsmerk gaat het om de dag waarop de termijn om verzetsprocedures in te stellen verstreken is of wanneer een verzet wordt afgewezen of ingetrokken, pas daarna gaat het BHIM tot inschrijving over, ervan uitgaande dat het merk voldoet aan de verkrijgingsvoorwaarden van de Gemeenschapsmerkverordening en de inschrijvingstaks betaald werd, zie titel IV en specifiek artikel 45 van de Gemeenschapsmerkverordening. 87

Zie ook artikel 5, C1 Unieverdrag van Parijs en artikel 19, 1 TRIPs die respectievelijk spreken van een verval dat enkel kan plaatsvinden na verloop van een billijke termijn en van een termijn van minimaal drie jaar. 88 Zie ook F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 284; H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 313 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 471. 89 G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 394. 90 De registratiedatum is dus de datum waarop de inschrijvingsprocedure - overeenkomstig de geldende regelingen - voltrokken is en de merkinschrijving geregistreerd wordt. De Merkharmonisatierichtlijn heeft geen harmonisering doorgevoerd op vlak van de inschrijvingsperiode (HvJ 14 juni 2007, zaak C-246/05 (Armin Häupl/Lidl Stiftung & Co. KG), overw. 27-31). Zie als voorbeeld ook Hof Den Haag 24 maart 2005 (Playboy Enterprises Inc./Etablissements Laporte S.A.), tussenarrest te kennen uit Hof Den Haag 3 april 2008 (Playboy Enterprises Inc./Etablissements Laporte S.A.), Bijbl. Ind. Eig. 2009, afl. 12, 423-431, overw. 15 waar reeds voor het arrest van het Hof van Justitie er kwam, correct werd ingeschat dat voor de internationale inschrijving met aanduiding van het land, de regels van dat land gelden voor de termijnberekening. 91 Hierna verder Uitvoeringsreglement. 92 H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 313 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 471.

27

Voor de internationale inschrijving ten slotte is in de Overeenkomst van Madrid geen datum bepaald aan de hand waarvan een berekening van de termijn kan geschieden, waardoor men zoals eerder gesteld op de nationale regeling moet terugvallen93. Vanaf de registratiedatum moet men dan binnen de vijf jaar zijn merk effectief in gebruik nemen, wil men een mogelijke vordering tot vervallenverklaring vermijden. De periode van vijf jaar slaat echter niet alleen op de eerste ingebruikname, ook latere ononderbroken perioden van ongebruik gedurende vijf jaar - nadat men dus al eerder zijn merk in gebruik nam - kunnen tot verval leiden94. Weze wel opgemerkt dat het niet vereist is dat er een constant of aangehouden gebruik is van het merk95. Een merkhouder kan zijn inschrijving ook in stand houden door onregelmatig en onderbroken normaal gebruik van het merk96. 4.3.1.2 Onaantastbaarheid van de vijfjarige periode Aan die vijfjarige periode waarin het merk bescherming geniet, kan niet geraakt worden, ook in de rechtspraak wordt daaraan geen afbreuk gedaan. Deze voorziene periode laat toe dat de merkhouder ook niet meteen zijn merk verliest, wat niet wenselijk zou zijn. Het zou het doel van de sanctie van het verval wegens non usus - het tegengaan van een overbelasting van het systeem door een groot aantal inschrijvingen - tegenwerken. Het is namelijk gemakkelijk denkbaar dat, als men om de haverklap zijn merk kan verliezen, er ook om de haverklap nieuwe merkaanvragen zullen volgen, identiek aan de net vervallen verklaarde merken. Duidelijk is dat er in dat geval van een effectief merkbeschermingsysteem geen sprake meer is. Het is door de vijfjarige periode mogelijk voor de merkhouder om zijn merkgebruik te kunnen afstemmen op de economische realiteit. Bij de verkrijging van de merkbescherming kan het zijn dat de markt nog moet afgestemd worden op het merkgebruik en dat men dus nog even zal wachten met een effectief merkgebruik97. Maar ook bij een tijdelijke desinteresse van de markten kan het tijdelijke stopzetten van het gebruik van een merk economisch noodzakelijk zijn98. De vereiste dat het niet-gebruiken ononderbroken moet aanhouden gedurende vijf jaren voor het kunnen intreden van de vervalsanctie, dient zo de werkbaarheid van het vervalsysteem en gaat mogelijk onbillijke gevolgen tegen. Dat het onwaarschijnlijk is dat een merkhouder zijn merk nog effectief in gebruik zal nemen wanneer hij het einde van de vijfjarige periode nadert, kan geen afbreuk doen aan de merkbescherming en de afdwinging ervan, ingevolge de onaantastbaarheid van de vijfjarige 93

zie HvJ 14 juni 2007, zaak C-246/05 (Armin Häupl/Lidl Stiftung & Co. KG), overw. 27-31; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 284 en G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 394. 94 Die twee mogelijkheden zijn beide vermeld in de artikelen 10, lid 1 Merkharmonisatierichtlijn en 15, lid 1 Gemeenschapsmerkverordening, zie H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 314. 95 Onafgebroken gebruik is niet vereist, er moet enkel een werkelijk gebruik van het merk blijken uit de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (HvJ 13 september 2007, zaak C-234/06 P (Il Ponte Finanziaria SpA/BHIM), overw. 72-74). Zie F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 284-285; Op die manier blijven periodegebonden verkoopstrategieën met merkbehoud mogelijk, zie A. BRAUN en E. CORNU, Précis des marques (cinquième édition), Brussel, Larcier, 2009, 581 waar het voorbeeld van goederen die enkel rond Kerstmis verkocht worden, wordt aangehaald. 96 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 472. 97 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 284. 98 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 284.

28

periode die de merkhouder heeft om zijn merk in gebruik te nemen99. Zolang die periode niet verstreken is, geniet het merk volledige bescherming. Ook de bepaling van artikel 2.27, lid 2 BVIE, dat de Heilung regelt, doet geen afbreuk aan die vijfjarige periode. Daar wordt in fine bepaald dat een (hernieuwde) ingebruikname van het merk de vervallenverklaring niet belet indien die ingebruikname gebeurt binnen de drie maanden voor het instellen van de vordering tot vervallenverklaring, nadat de merkhouder er kennis van nam dat dergelijke vordering tegen zijn merk mogelijk werd. Daaruit kan echter niet geconcludeerd worden dat de vijfjarige periode met drie maanden verminderd moet worden, omdat artikel 12, lid 1 Merkharmonisatierichtlijn, de basis van artikel 2.27, lid 2 BVIE, voorziet dat de periode van drie maanden pas kan ingaan vanaf het verstrijken van de vijfjarige periode van niet-gebruik100. Voor het Gemeenschapsmerk geldt dezelfde opmerking, gebaseerd op artikel 51, lid 1, a Gemeenschapsmerkverordening. In het licht van de toekomstige update van het Europees merkenrecht wordt de vijfjarige periode door sommigen als te lang bestempeld, zij stellen dan ook voor de periode terug te schroeven tot drie of zelfs tot één jaar101. Gezien al het voorgaande zouden die periodes m.i. echter te kort zijn, er wordt dan ook door anderen geopperd dat niet aan de vijfjarige periode hoeft geraakt te worden102. 4.3.1.3 Conclusie betreffende de vijfjarige periode De merkhouder heeft vijf jaar de tijd om zijn merk in gebruik te nemen en geniet dus sowieso vijf jaar van bescherming van zijn merk. Hij kan ook gedurende het bestaan van het merk blijven genieten van de merkbescherming, ook al vinden daarin perioden van nietgebruik plaats die de termijn van vijf jaar niet overschrijden. Aan die vijfjarige periode wordt geen afbreuk gedaan en vooraleer ze verstreken is kan er geen succesvolle vervalvordering ingesteld worden.

99

HR 28 september 2001, NR C98/241HR (ROWA B.V./HOOTERS Inc.), http://www.iept.nl/files/2001/IEPT20010928_HR_Rowa_v_Hooters.pdf, overw. 3.3-3.4 (Rowa hanteerde het merk van Hooters, deze laatste was echter nog steeds eigenaar van het beschermde merk dat nog niet vervallen verklaard was en dat ook niet vervallen verklaard kon worden omdat - ondanks nog niet gebruikt - de vijfjarige periode nog niet verstreken was. Rowa poogde te argumenteren dat het gebruik maken door Hooters van haar merkbeschermingsrechten onredelijk en onbillijk was, gezien het feit dat het merk waarschijnlijk niet gebruikt zou worden. In casu heeft men bekeken of het hanteren van de merkrechten neerkwam op rechtsmisbruik en heeft men geconcludeerd dat dit niet het geval was, Hooters had nog tijd om zijn merk in gebruik te nemen); F. BRISON, M.-C. JANSSENS, M. PERTEGÁS en H. VANHEES, “Kroniek intellectuele rechten (2001-2002)”, RW 2003-2004, 52 en http://www.nautadutilh.com/publicationfiles/06_01_04_Kroniek%20intellectuele%20rechten_Brison_F_Perteg as%20Sender_M.pdf en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 472. 100 H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 321 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 471 en 484-485. 101 Zie bijvoorbeeld M. BOUMA, “Strategische keuzes inzake merkbescherming: visie van de merkengemachtigde” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 133 en N. OOSTERMAN, “Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?”, IER 2007, afl. 3, 152. 102 Zie bijvoorbeeld het voorstel en de conclusie daarover in de Trade Mark Study, 89 en 270. Merk overigens op dat ingevolge artikel 19, 1 aanhef TRIPs een éénjarige periode niet mogelijk is, de minimale periode voor ingebruikname wordt daar namelijk bepaald op drie jaar.

29

4.3.2 Geen normaal gebruik van het merk Het BVIE bepaalt in artikel 2.26, lid 2, a dat er een normaal gebruik van het merk moet gemaakt worden voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven en geeft van wat als normaal gebruik beschouwd kan worden in artikel 2.26, lid 3 een niet-exhaustieve opsomming weer. Artikel 15 lid 1, a en b en lid 2 Gemeenschapsmerkverordening spreken in de Nederlandstalige versie ook van ‘normaal gebruik’103. Algemeen kan nog de opmerking gemaakt worden dat de gebruiksplicht in het merkenrecht enkel de commerciële exploitatie van merken betreft. Het gebruik maken van het merk door het juridisch laten gelden van de merkrechten valt daarvan te onderscheiden en heeft andere belangrijke gevolgen, maar komt buiten deze vermelding niet verder aan bod104. 4.3.2.1 Gebruik van het merk voor de waren of diensten waarvoor het merk werd ingeschreven Maak je als merkhouder in het geheel geen gebruik van je merk gedurende een vijfjarige periode, dan zal dat merk voor de vervalsanctie openstaan, dat is evident. Maak je wel gebruik van je merk, dan moet het merk gebruikt worden voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving werd verleend. Merkgebruik moet dus steeds conform de inschrijving gebeuren. Gebruikt men zijn merk niet voor de diensten of waren waarvoor het werd gedeponeerd, maar bijvoorbeeld voor andere (zelfs soortgelijke) waren of diensten, dan wordt er geen gebruik van gemaakt en zal men na vijf jaar het merk kunnen verliezen105. Men poogt daarom soms in procedures waarbij het verval wegens non usus wordt ingeroepen, te argumenteren dat de klassen waarvoor de merkinschrijving gebeurde niet overeenstemmen met de klassen waarvoor het in de praktijk gebruikt werd106. De opmerking kan hier reeds gemaakt worden dat ingevolge artikel 2.26, lid 3, c BVIE en artikel 15, lid 2 Gemeenschapsmerkverordening, deze argumenten zullen falen ingeval er een licentiëring of een andere overeenkomst bij te pas komt waarbij de merkhouder zijn merk niet meer gebruikt conform de inschrijvingsklassen, maar een derde wel en dat met toestemming van de merkhouder. Dit omdat het gebruik door een derde met toestemming dan wordt gelijkgesteld met het gebruik door de merkhouder zelf, ook al houdt de merkhouder zich desgevallend enkel nog bezig met het voeren van een licentiëringsactiviteit in plaats van het voeren van de activiteit waarvoor het merk werd ingeschreven, zijnde het 103

In de verschillende vertaalde versies van de bepaling werden er taaltechnisch gezien (subtiel) afwijkende termen gehanteerd werden, waardoor er verwarring was omtrent de strekking ervan, zie Ger.EG 13 maart 2003, zaak T-174/01 (Jean M. Goulbourn/BHIM en Redcats SA), overw. 36; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 281 en G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 394. 104 Zie Beneluxhof 23 december 1985, zaak A 83/4 (Openbaar Ministerie, N.V. Unbas en Adidas KG/De Laet e.a.), overw. 76-77. Zie voor deze nuancering ook het korte overzicht in F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 288-290. 105 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 279-280 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 473. 106 Zo probeert men zijn slag thuis te halen nog voor er een discussie plaatsvindt over het al dan niet normaal gebruik van het merk. Zie als voorbeeld Rechtbank Den Haag 18 november 2009 (Atlas Transport GmbH/Atlas Air Inc.), IER 2010, afl. 2, 217-221, noot C. GIELEN (inschrijving van het merk voor transportdiensten poogde men onderuit te halen met het argument dat er hoofdzakelijk gebruik voor verhuring was) en Brussel 4 september 2007 (Helena Rubinstein/S.A. Spa Monopole Compagnie), Ing.Cons. 2007, afl. 4, 523-550 (inschrijving van het merk voor cosmetica poogde men onderuit te halen met het argument dat de waterverstuiver geen cosmeticaproduct kon zijn).

30

afzetten van waren of het verlenen van diensten107. Ook kan hier de opmerking al gemaakt worden dat verval van het merk ten dele kan worden uitgesproken indien mogelijk. Gebruik van het merk voor alle categorieën of voor de volledige categorie indien die in subcategorieën indeelbaar is, waarvoor het merk werd ingeschreven, is dus vereist om het merk volledig in stand te houden108. Indien men de elementen van een samengesteld merk afzonderlijk deponeert, dan moet men van elk van de opgesplitste elementen gebruik maken, wil men de merkrechten in stand houden109. Terwijl bij inschrijving van zowel een woord- als een beeldmerk, men bij gebruik van het ingeschreven beeldmerk waarin ook het woord van het woordmerk verwerkt zit en dat een belangrijk onderscheidend element is in dat beeldmerk, ook gebruik maakt van dat woordmerk110. Omgekeerd werd er ook al in die zin geoordeeld dat gebruik van een woordmerk ook gebruik uitmaakte van het apart gedeponeerde woord/beeldmerk waarbij een afbeelding bij hetzelfde woord was gevoegd111. Wat betreft de afzonderlijke inschrijving van twee woordmerken is het waarschijnlijk zo dat het gebruik van het ene merk dat uit meerdere woorden bestaat, niet betekent dat het andere merk dat uit slechts één van die woorden bestaat, eveneens gebruikt is112. Het gebruik van vormmerken, waarvan door dezelfde merkhouder ook een tweedimensionale afbeelding werd gedeponeerd als beeldmerk, maakt geen gebruik uit van dat beeldmerk113. De conclusie die daaruit te nemen valt is dat gebruik van een gedeponeerd woordmerk dat op identieke en onderscheidende 107

Zie infra deel 4.3.2.3.3 betreffende het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder. 108 Zie infra deel 4.3.5.5.2 betreffende het gedeeltelijk verval van de merkrechten. 109 F. BRISON, M.-C. JANSSENS, M. PERTEGÁS en H. VANHEES, “Kroniek intellectuele rechten (2001-2002)”, RW 2003-2004, 53 en http://www.nautadutilh.com/publicationfiles/06_01_04_Kroniek%20intellectuele%20rechten_Brison_F_Perteg as%20Sender_M.pdf. 110 Zie Hof Den Haag 26 januari 2010 (Inter Ikea Systems B.V. en IKEA B.V./Serboucom B.V.), http://www.iept.nl/files/2010/IEPT20100126_Hof_IKEA_v_Multimate.pdf, overw. 19 en Rechtbank Rotterdam 20 april 2011 (Fortress Investment Group Limited/Fortress Participations B.V.), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110420_Rb_Rotterdam_FIG_v_FP.pdf, overw. 4.8. 111 Zie T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 482. 112 Hof Den Haag 20 september 2011 (Grupo Osborne S.A. en Menken Drinks B.V./Red Bull GmbH), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110920_Hof_Den_Haag_Menken_v_Red_Bull.pdf, overw. 8.3 (gebruik van het merk ‘Red Bull’ maakt geen gebruik uit van het in handen van dezelfde merkhouder zijnde merk ‘Bull’). Of dit arrest stand zal houden in het ingestelde cassatieberoep is niet volledig zeker, zie GEERTS P.G.F.A., Noot onder Hof Den Haag 20 september 2011, IEF 10783, 2011, http://www.ie-forum.nl/backoffice/uploads/file/IEForum%20P_G_F_A_%20Geerts,%20Noot%20onder%20Hof%20%27sGravenhage%2020%20september%202011%20%28Red%20Bull%20tegen%20Grupo%20Osborne%29,%20IEF% 2010783_.pdf, overw. 13-16 waar de beslissing bekritiseerd wordt. Persoonlijk acht ik de beslissing wel correct op basis van analogie met een arrest van het Hof van Justitie, zie HvJ 13 september 2007, zaak C-234/06 P (Il Ponte Finanziaria SpA/BHIM), overw. 84-86 (het bewijs van gebruik van een merk kan niet (via de regel van toegestaan licht afwijkend gebruik) ook gelden als bewijs van gebruik van een ander merk dat licht van dat merk afwijkt; gebruik van het beeldmerk ‘Bridge’ maakt geen gebruik uit van het woordmerk ‘THE BRIDGE’). Zie als ander voorbeeld in die zin Kh. Brussel 7 januari 1991 (Le jambon Cru d’Aoste S.A./S.A. Hartog), Bijbl. Ind. Eig. 1994, afl. 7, 223-224 (waarin bepaald wordt que l’utilisation du mot bâton dans la marque complexe ‘Bâton du Berger’ ne vaut pas emploi de la marque ‘Le Bâton’). 113 Rechtbank Den Bosch 18 april 2007 (Rayovac Europe Limited/Koninklijke Philips Electronics N.V.), IER 2007, afl. 4, overw. 4.4.2 (de beoordeling van het gebruik van deze merken dient voor elk merk op zich te worden bekeken volgens de rechtbank; de rechtbank vergeet daarbij wel dat over die kwestie in casu niet geoordeeld diende te worden, aangezien zij net de vormmerken nietig had verklaard, wat retroactief werkt waardoor er moet worden aangenomen dat er nooit vormmerkgebruik plaatsvond).

31

wijze ook in een apart gedeponeerd complex merk114 is opgenomen, ook gebruik van dat complex merk uitmaakt en omgekeerd dat gebruik van dat complex merk ook gebruik uitmaakt van dat woordmerk. Vanaf de verschillende depots niet meer identiek (als onderdeel opgenomen) zijn, zal een idividueel merkgebruik van de verschillende merken vereist zijn. Het gebruik door een onderneming van een handelsnaam, die gelijk is aan het merk van die onderneming dat zij heeft verkregen om daaronder haar waren of diensten aan te bieden, is geen gebruik van het merk. Het gebruik van de handelsnaam heeft enkel als doel het aanduiden van de onderneming en is dus te onderscheiden van gebruik van het merk, dienend ter aanduiding van waren of diensten115. Het aanbrengen op merkartikelen van een sticker waarop de naam staat vermeld van de winkel waar ze worden verkocht, volstaat ook niet als merkgebruik116. Het Hof van Justitie heeft bepaald dat gebruik van een handelsnaam in bepaalde gevallen toch als merkgebruik kan gelden117. Een gebruik van de handelsnaam kan dus wel gebeuren op een zodanige wijze dat het merkgebruik zal opleveren118. 4.3.2.2 Normaal gebruik van het merk Dat het merk gebruikt wordt, is dan op zich nog niet voldoende, het moet op een normale wijze gebruikt worden. Wat er precies verstaan moet worden onder ‘normaal gebruik’ moet dus worden nagegaan. Aangezien er in de wetgevende tekst weinig over bepaald wordt, kan daarvoor in eerste instantie gekeken worden naar de voorbereidende werken van die akten, al valt daar weinig definitiefs uit te distilleren119. Vooral van belang zijn dan ook enkele uitspraken van het Hof van Justitie, aangezien de kwestie al in verschillende arresten door het Hof werd behandeld en uiteengezet120. Het Hof van Justitie heeft overigens gepreciseerd

114

Een complex merk is een combinatie van een woord- en een beeldmerk. Beneluxhof 7 november 1988, zaak A 87/3 (N.V. Omnisport/Bauweraerts), overw. 13-14; Beneluxhof 20 december 1996, zaak A 95/2 (Europabank N.V./Banque pour l’Europe S.A.), overw. 9-14 en HvJ 11 september 2007, zaak C-17/06 (Céline SARL/Céline SA), overw. 21. Zie als voorbeeld Rechtbank Den Haag 4 augustus 2010 (Willemse France S.A.R.L./Holdingmij. Bakker voor de tuin B.V.), http://www.iept.nl/files/2010/IEPT20100804_Rb_Den_Haag_Willemse_France_v_Bakker.pdf, overw. 4.14 (het merkteken werd gebruikt bij adresweergave, in slogans betreffende de onderneming, in bestelbonnen enz, maar telkens ter aanduiding van de onderneming en niet ter aanduiding van de verkochte waren). 116 F. BRISON, M.-C. JANSSENS, M. PERTEGÁS en H. VANHEES, “Kroniek intellectuele rechten (2001-2002)”, RW 2003-2004, 52-53 en http://www.nautadutilh.com/publicationfiles/06_01_04_Kroniek%20intellectuele%20rechten_Brison_F_Perteg as%20Sender_M.pdf. 117 T. COHEN JEHORAM, Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief, Universiteit Utrecht, 2009, 488 en http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2009-1006-200115/cohenjehoram.pdf. 118 Zie infra deel 4.3.2.2.2 voor de bespreking hiervan. 119 Zie bijvoorbeeld G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 395-396 waarin de relevante bepalingen uit het EEG-Merk Memorandum, het New trade-mark system for the Community: Proposed Directive and Regulation van de Commissie van 19 november 1980 (hierna verder Eerste ontwerp merkenrichtlijn en -verordening) en het Amended Proposal for a FIRST COUNCIL DIRECTIVE to approximate the laws of the Member States relating to trade marks van de Commissie van 17 december 1985 (hierna verder Tweede ontwerp merkenrichtlijn en -verordening) worden besproken. 120 HvJ 11 maart 2003, zaak C-40/01 (Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV); HvJ 27 januari 2004, zaak C-259/02 (La Mer Technology Inc./Laboratoires Goemar SA) (de Nederlandstalige versie van dit arrest vermeld een verkeerde datum, met name 16 oktober 2003); HvJ 11 mei 2006, zaak C-416/04 P (The Sunrider Corp./BHIM). 115

32

dat het begrip ‘normaal gebruik’ onder de Merkharmonisatierichtlijn en de Gemeenschapsmerkverordening op dezelfde wijze geïnterpreteerd moet worden121. De interpretatieve arresten terzake van het Hof zijn dus zowel voor het Beneluxmerk als het Gemeenschapsmerk van belang122. 4.3.2.2.1 Gebruik anders dan een symbolisch gebruik Het Hof preciseerde in het arrest ‘Ansul/Ajax’ dat ‘normaal gebruik’ gaat om een gebruik anders dan een symbolisch gebruik van het merk123. Anders gezegd gaat het dus eigenlijk om een werkelijk gebruik van het merk124. Hieruit volgt dat symbolische merken125 - merken die enkel gehouden worden voor de eraan verbonden rechten en niet werkelijk gebruikt worden - niet voldoen aan de vereiste van het normaal gebruik126. Normaal merkgebruik impliceert dat het niet om symbolisch gebruik gaat en vice versa. In de benadering van het Hof van Justitie is gebruik van een merk ofwel normaal gebruik, ofwel token use; het één sluit het ander uit127. 4.3.2.2.2 Gebruik ter onderscheiding van waren of diensten Het merkgebruik moet, zo gaat het arrest ‘Ansul/Ajax’ verder, ertoe strekken de voornaamste functie van het merk te vervullen, zijnde de eindverbruiker een garantie van identiteitsoorsprong te verschaffen door het mogelijk te maken voor die eindverbruiker om

Zie H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 314 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 472. 121 HvJ 11 maart 2003, zaak C-40/01 (Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV), overw. 30-31. 122 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 472. 123 HvJ 11 maart 2003, zaak C-40/01 (Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV), overw. 36. 124 HvJ 11 maart 2003, zaak C-40/01 (Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV), overw. 35. De woorden ‘werkelijk gebruik’ worden ook gebezigd in overweging 9 bij de merkharmonisatierichtlijn en zie ook F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 281; H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 314 en N. OOSTERMAN, “Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?”, IER 2007, afl. 3, 145. 125 Er wordt ook wel gesproken van ‘onbetekenend gebruik’ (Toelichting van het BBIE bij de titels II, III en IV van het BVIE (hierna verder Toelichting BVIE)), ‘token use’ (EEG-Merk Memorandum, overw. 127 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 477), van gebruik ‘pour besoin de la cause’ (A. BRAUN en E. CORNU, Précis des marques (cinquième édition), Brussel, Larcier, 2009, 580 en P.G.F.A. GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 94) of van ‘artificiële merken’ (Brussel 4 september 2007, Ing.Cons. 2007, afl. 4, 523-550, overw. 16). 126 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 281 en H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 314. Zie als voorbeeld Rechtbank Den Haag 19 april 2006 (Dell Inc. en Dell B.V./Stephanus Gregorius Maria Tychon), Bijbl. Ind. Eig. 2007, afl. 3, 188-190, overw. 4.2-4.5. 127 T. Cohen Jehoram merkt op dat dit niet met zich meebrengt dat het eenvoudig is om vast te stellen wat de grens tussen normaal gebruik en token use is. Bij die beoordeling speelt de intentie van de merkhouder namelijk ook een rol, waardoor het kan dat een gering gebruik met gebruiksintenties normaal gebruik kan zijn, terwijl een omvangrijker gebruik met instandhoudingsintenties token use kan zijn, zie T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 477-478. N. Oosterman, die van mening is dat de voorwaarden voor normaal gebruik te laagdrempelig zijn geworden, verwoordt hetzelfde als volgt: gebruik dat geen symbolisch gebruik is, volstaat. Zie N. OOSTERMAN, “Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?”, IER 2007, afl. 3, 148.

33

zonder verwarringsgevaar de waar of de dienst te onderscheiden van waren of diensten met een andere oorsprong128. Het gebruik maken van het merk impliceert niet dat het merk verplicht moet aangebracht worden op de onder het merk op de markt gebrachte waren129, het merk moet (daarbij) gebruikt worden ter onderscheiding, dat wil zeggen dat het merk evengoed op de facturen bij de verkopen kan aangebracht worden of op de leveringsoverzichten, brieven en grootverpakkingen130. Indien het merk wordt aangebracht op de verpakkingen, zal dat uiteraard wel voldoende duidelijk moeten gebeuren, zodat het merk kan dienen ter onderscheiding131. Met betrekking tot gebruik van het merk breng ik in herinnering dat gebruik van een handelsnaam bij het verlenen of aanbieden van waren of diensten niet kan gelden als gebruik van het merk en dus ook niet als normaal gebruik van een gelijkluidend merk waaronder de onderneming haar waren of diensten aanbiedt, althans niet op zich132. Dat kan wel indien men de handelsnaam gelijk aan het merk duidelijk aanbrengt op de waren133. Het is ook mogelijk, wanneer de onderneming de handelsnaam zodanig gebruikt, dat het publiek dat gebruik van die handelsnaam aanziet als gebruik van een teken waarmee de diensten te onderscheiden zijn van de diensten van anderen134. Dat laatste is bijvoorbeeld sneller het geval voor dienstmerken, waarbij het handelsnaamgebruik ook zal dienen ter onderscheiding van de door de onderneming aangeboden diensten135.

128

HvJ 11 maart 2003, zaak C-40/01 (Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV), overw. 36. Al zal in dat geval het loutere verkoopsbewijs van die goederen niet kunnen bewijzen dat het merk gebruikt werd, zie bijvoorbeeld Ger.EG 15 juli 2011, zaak T-108/08 (Zino Davidoff SA/BHIM en I. Kleinakis kai SIA OE), overw. 27. 130 Hof Den Haag 30 juni 2009 (Mustang Bekleidungswerke GmbH & Co. KG/X), http://www.iept.nl/files/2009/IEPT20090630_Hof_Den_Haag_Mustang.pdf, overw. 16. 131 Zie Rechtbank Den Bosch 18 april 2007 (Rayovac Europe Limited/Koninklijke Philips Electronics N.V.), IER 2007, afl. 4, overw. 4.4.2 (het beeldmerk is aangebracht op de verpakkingen van de verkochte waren, maar dat zeer klein, op de zijkant en naast een reeks andere symbolen; dat volstaat niet als normaal merkgebruik). 132 Beneluxhof 20 december 1996, zaak A 95/2 (Europabank N.V./Banque pour l’Europe S.A.), overw. 9-10 en HvJ 11 september 2007, zaak C-17/06 (Céline SARL/Céline SA), overw. 21. 133 ‘Duidelijk aanbrengen’ wordt niet vermeld in het arrest, maar het is logisch dat enkel een duidelijke handelsnaamaanbrenging als merkgebruik kan worden aangezien, aangezien hoger al vermeld werd dat een duidelijke merkaanbrenging op zich al vereist zal zijn. Zie HvJ 11 september 2007, zaak C-17/06 (Céline SARL/Céline SA), overw. 22 (en de arresten waar in die overweging naar verwezen wordt) en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 477. 134 Beneluxhof 20 december 1996, zaak A 95/2 (Europabank N.V./Banque pour l’Europe S.A.), overw. 9-10 (De vraag die aan het Benelux-Gerechtshof gesteld werd, was of het gebruik van een gelijkluidende handelsnaam kon gelden als gebruik én als normaal gebruik van het merk onder de vigerende wetgeving, wat door het Hof herleid werd tot de ene vraag of er al dan niet gebruik van het merk was gemaakt. Voor deze kwestie verwijs ik dus verder terug naar deel 4.3.2.1 betreffende het gebruik van het merk); HvJ 11 september 2007, zaak C17/06 (Céline SARL/Céline SA), overw. 23; T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 476-477 en T. COHEN JEHORAM, Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief, Universiteit Utrecht, 2009, 488 en http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2009-1006-200115/cohenjehoram.pdf. 135 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 477. 129

34

4.3.2.2.3 Extern gebruik op de betrokken markt om een afzet te vinden of te behouden als commerciële bestaansreden van het merk 4.3.2.2.3.1 De commerciële bestaansreden van merken Het Hof argumenteerde in ‘Ansul/Ajax’ dat de bescherming die een merk geniet, niet langer een gerechtvaardigd zou zijn indien het merk zijn commerciële bestaansreden verliest, het merk moet daarom zijn voornaamste functie vervullen136. Dat het merk zijn voornaamste functie, zijnde de onderscheidingsfunctie, moet vervullen, heeft dan weer tot gevolg dat het merk moet ingezet worden buiten de onderneming en op de betrokken markt waar het merk zijn bescherming geniet, om een afzet te vinden of te behouden voor de waren of de diensten waarop het merk aangebracht is137. 4.3.2.2.3.2 Extern gebruik op de betrokken markt Er is extern gebruik - dat wil zeggen gebruik buiten de onderneming en op de betrokken markt - van het merk vereist om normaal gebruik op te leveren138. Intern gebruik is geen normaal gebruik: bijvoorbeeld merkgebruik voor interne communicatie en op promotioneel drukwerk dat nooit werd uitgegeven, zijn geen vormen van normaal gebruik van het merk139. Ook voorbereidingshandelingen van gebruik van een merk vallen te onderscheiden als normaal gebruik van het merk omdat dat gebruik niet aan te merken valt als extern gebruik, dat blijkt onder andere uit bepaalde rechtspraak140. Deze handelingen zullen dus niet in 136

HvJ 11 maart 2003, zaak C-40/01 (Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV), overw. 37. HvJ 11 maart 2003, zaak C-40/01 (Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV), overw. 37. In die zin was voor het normaal gebruik van het Beneluxmerk reeds vroeger geoordeeld door het BeneluxGerechtshof in Beneluxhof 27 januari 1981, zaak A 80/1 (Turmac Tobacco Company BV/R.J. Reynolds Tobacco Company Inc.) waarin bepaald werd dat ter voorkoming van verval van het recht op het merk in de regel vereist is dat het desbetreffende teken binnen het Beneluxgebied door of namens de merkhouder in het economisch verkeer is gebruikt buiten de onderneming van de gebruiker, alsmede dat dit gebruik duidelijk betrekking heeft op een bepaalde, door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden. Voor een interessante historische bespreking van bronnen die nog eerder het gebruiksbegrip uitwerkten in Beneluxverband, verwijs ik naar N. OOSTERMAN, “Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?”, IER 2007, afl. 3, 146-147. 138 Zie als voorbeeld van wat als gebruik buiten de onderneming kan beschouwd worden HvJ 9 december 2008, zaak C-442/07 (Verein Radetzky-Orden/Bundesvereinigung Kameradschaft “Feldmarschall Radetzky”), overw. 22 en 24 en Ger.EG 27 september 2007, zaak T-418/03 (La Mer Technology Inc./BHIM en Laboratoires Goemar SA), overw. 87, waarbij ook telkens naar het ‘Ansul/Ajax’-arrest verwezen wordt. Het gebruik binnen de onderneming die bestaat uit een groep vennootschappen, of het gebruik dat uitsluitend voor de merkhouder en diens licentienemer kenbaar is, zal niet kunnen gelden als gebruik buiten de onderneming, zie T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 473 en N. OOSTERMAN, “Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?”, IER 2007, afl. 3, 147. 139 G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 399 140 In T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 473 wordt ook verwezen naar artikel 2.27, lid 2 BVIE - waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen merkgebruik en voorbereidende handelingen om te beginnen met een merkgebruik - als reden. Zie als voorbeeld: Hof Den Haag 27 april 2000 (Quality Bakers BV/Stichting De Ambachtshof), http://www.iept.nl/files/2000/IEPT20000427_Hof_Den_Haag_King_Corn.pdf, overw. 7 (een reclamebureau contacteren en een logo laten ontwerpen, tellen niet als normaal gebruik, wegens geen gebruik buiten de onderneming, maar weliswaar ook wegens geen gebruik dat betrekking heeft op een bepaalde door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden); Cass. 30 juni 2000, AR C.98.0484.N (D.G./Grünenthal GmbH en Bristol-Myers Squibb Company), http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20000630-3, p. 7 (een sporadisch gewag 137

35

aanmerking genomen worden bij de beoordeling door de rechter voor het vaststellen van (normaal) gebruik in de relevante periode. Het is wel niet omdat gebruik onzichtbaar is dat het daarom automatisch om een intern gebruik gaat141. De betrokken markt hoeft niet per se de consumentenmarkt te zijn, in het arrest ‘La Mer/Laboratoires Goemar’ werd bepaald dat importatie kan volstaan als merkgebruik142. Onzichtbaar merkgebruik voor de consumenten kan normaal merkgebruik uitmaken, men kan immers zijn afzetmarkt vinden bij (erkende) verdelers of wederverkopers, die de producten verder verkopen onder hun eigen merk, waardoor enkel zij, en niet de consumenten, met het merk in aanraking komen143. Omdat de consumentenmarkt en de markt van distributeurs aldus te onderscheiden zijn en geen gebruik van het merk op één van deze markten niet met zich meebrengt dat er geen normaal merkgebruik is geweest, is het bepalen van de relevante markt belangrijk voor de beoordeling van het aan- of afwezig zijn van normaal merkgebruik144. 4.3.2.2.3.3 Gebruik om een afzet te behalen of te behouden Het merk moet ingezet worden buiten de onderneming en op de betrokken markt waar het merk zijn bescherming geniet, om een afzet te vinden of te behouden voor de waren of de diensten waarvoor het merk ingeschreven is145. Het gebruik van het merk moet derhalve betrekking hebben op waren of diensten die reeds op de markt zijn gebracht of die door een onderneming met het oog op het winnen van klanten, met name in het kader van reclamecampagnes, op ieder moment op de markt kunnen worden gebracht146. Merkgebruik dat niet hoofdzakelijk gericht is op het verkrijgen of behouden van marktaandelen voor de maken van het merk in voorafgaande handelingen, met name in briefwisseling geldt niet als extern gebruik); Rechtbank Amsterdam 21 februari 2007 (Tomtom International B.V./Tomtom Licensing GmbH), IER 2007, afl. 3, overw. 4.12 (de onderhandelingen met de distribiteur waren in de voorbereidende fase; zonder dat de distributie van de grond komt, geldt dat niet als normaal gebruik); Rechtbank Den Haag 2 februari 2011 (Reemtsma Cigarettenfabriek GmbH/Maxim Markenprodukte GmbH & Co KG), BIE 2011, afl. 4, 137-141, http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110202_Rb_Den_Haag_Reemtsma_v_Maxim.pdf, overw. 4.4 (noemen van het merk in onderlinge gesprekken tussen de merkhouder en een (kandidaat-)licentienemer is geen normaal gebruik) en Rechtbank Den Haag 29 februari 2012 (The Monarch Beverage Company (Europe) Limited/Johnny Mohamed Ali Tewari), http://www.iept.nl/files/2012/IEPT20120229_Rb_Den_Haag_Monarch_Beverage.pdf, overw. 4.3 (correspondentie met mogelijke leveranciers van grondstoffen geldt niet als normaal merkgebruik). 141 G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 402. 142 HvJ 27 januari 2004, zaak C-259/02 (La Mer Technology Inc./Laboratoires Goemar SA), overw. 27. 143 HR 23 december 2005, Nr. C04/247HR (SIDOSTE OY/BONNIE DOON EUROPE B.V.), http://www.iept.nl/files/2005/IEPT20051223_HR_Bonnie_Doon.pdf, overw. 3.5.3. Ook onzichtbaar is het gefaalde proberen vinden van een afzetmarkt voor de goederen of diensten, wat op zich wel voldoende is voor normaal gebruik mits er serieuze inspanningen tot afzet gebeurden, zie deel 4.3.2.2.3.3 en T. COHEN JEHORAM, The relationship between national and Community trademark law: between dream and practice, s.l., Delex, 2011, 15. Zie ook F. BRISON, M.-C. JANSSENS, P. MAEYAERT, H. VANHEES, “Evoluties binnen het recht van de intellectuele eigendom (2009-2010)”, I.R.D.I. 2011, afl. 3, 194. Zie voor kritiek op deze beslissing N. OOSTERMAN, “Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?”, IER 2007, afl. 3, 150-151. 144 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 475. 145 Het Hof hanteert de bewoording ‘waar het merk op aangebracht is’, zie HvJ 11 maart 2003, zaak C-40/01 (Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV), overw. 37, dat m.i. enkel omdat dat in casu het geval was, niet als eis dat een merk moet aangebracht worden op de waren. Eerder werd al opgemerkt dat dit niet vereist is om te kunnen onderscheiden (zie deel 4.3.2.2.2) en dat geldt ook voor het kunnen behalen of behouden van afzet. 146 HvJ 11 maart 2003, zaak C-40/01 (Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV), overw. 37.

36

door het merk beschermde waren of diensten, moet geacht worden als doel te hebben het vermijden van een eventuele vervallenverklaring wegens non usus, dat is geen normaal gebruik147. De omstandigheid dat een onderneming zijn diensten (deels) gratis aanbiedt, verhindert op zich geen normaal gebruik van het merk, omdat dat niet betekent dat de merkhouder geen afzet voor zijn waren of diensten probeert te vinden of te behouden148. Het gratis meegeven van de waren waarvoor het merk werd ingeschreven of het gratis uitdelen van samples kan, als het merk erbij gebruikt wordt en dat als doel heeft het behalen of behouden van een afzet voor de merkwaren, normaal merkgebruik opleveren149. Het merk aanbrengen op promotionele artikelen die gratis meegegeven worden bij de verkoop van waren, maakt dan weer geen normaal gebruik van het merk uit voor de klasse waartoe die promowaren behoren150. Dat gebruik strekt er niet toe voor die waren een afzet te behouden of te vinden en strekt er al zeker niet toe de waren te onderscheiden van die van andere ondernemingen151. Men deponeert namelijk vaak merken - naast de inschrijving voor de waren of diensten die men onder het merk wil afzetten of verlenen - voor kledingartikelen en drukwerk met het oog op latere promotieacties. Het merk kan niet instandgehouden worden voor die inschrijving voor de kledij of de reclamediensten, omdat het niet gebruikt wordt ter onderscheiding van die kledijwaren of die reclamediensten152. Merk op dat het in de openbaarheid reclame maken voor het merk zal voldoen aan het criterium van het dienen van het gebruik ter onderscheiding van de waren of de diensten, maar niet altijd aan het criterium van het gericht zijn op het vinden of het behouden van een afzet. Zo zal enkel het openbaar reclame maken voor het merk met een duidelijke gerichtheid op het vinden of houden van een afzet kunnen gelden als merkgebruik. Dat geldt nog als normaal merkgebruik, zelfs als het product daarna niet aanslaat153. Ook het met serieuze inspanningen proberen vinden van een afzet van producten onder het merk - al dan

147

H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 315 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 472. 148 HvJ 12 maart 2009, zaak C-320/07 P (Antarctica Srl/BHIM en The Nasdaq Stock Market Inc.), overw. 28-29; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 279. 149 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 474-475. 150 De opmerking wordt terecht gemaakt dat ze wel kunnen dienen tot normaal gebruik van de waren waarvoor men eigenlijk zijn afzet wil vinden, omdat de reclame voor deze waren wel een onderscheiding van de waren van anderen beoogt te bekomen, zie T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 477. 151 HvJ 15 januari 2009, zaak C-495/07 (Silberquelle GmbH/Maselli- Strickmode GmbH), overw. 19-22; F. BRISON, M.-C. JANSSENS, P. MAEYAERT, H. VANHEES, “Evoluties binnen het recht van de intellectuele eigendom (2009-2010)”, I.R.D.I. 2011, afl. 3, 194 en F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 279-280. Zie als voorbeeld Rechtbank Den Haag 5 oktober 2011 (Red Bull GmbH/Automobili Lamborghini Holding S.P.A.), http://www.ie-forum.nl/backoffice/uploads/file/IE-Forum%20Rechtbank%20%27sGravenhage%205%20oktober%202011,%20HA%20ZA%20103246%20%28Red%20Bull%20GmbH%20tegen%20Automobili%20Lamborghini%20Holding%20S_P_A_%29%20s chone%20pdf.pdf, overw. 4.12 (gebruik van het ‘Red Bull’-merk op racewagens en stuntvliegtuigen houdt geen gebruik in van dat merk voor de waar voertuigen. Deze waren worden namelijk niet te koop aangeboden onder het merk en ook het aanbieden van modellen kan niet gelden als gebruik voor voertuigen). 152 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 477. 153 N. OOSTERMAN, “Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?”, IER 2007, afl. 3, 148-149.

37

niet met succes - behoort dus tot het normaal gebruik van het merk154. In die context is het opnieuw mogelijk dat een (quasi) onzichtbaar merkgebruik, toch gekwalificeerd wordt als normaal merkgebruik. Het is weinig waarschijnlijk dat de uitverkoop van een restpartij goederen tegen een dumpprijs gekwalificeerd kan worden als zijnde normaal gebruik onder de vereiste dat het op de markt brengen van de waren of diensten moet gebeuren met het oogmerk een afzet ervoor te vinden of te behouden, omdat dergelijke verkoop daar niet op gericht is155. Verenigingen zonder winstoogmerk156 kunnen ook hun merken in stand houden, het is niet omdat zij geen winstoogmerk hanteren dat zij er niet naar kunnen streven een afzetmarkt voor hun waren of diensten te behalen of te behouden157. Het gebruik dat door dergelijke vereniging van het merk gemaakt wordt in zakelijke communicatie, op promotionele artikelen, bij aankondigingen en tijdens haar liefdadigheidswerking, is normaal gebruik158. 4.3.2.2.4 Gebruik rekening houdende met alle feiten en omstandigheden Over hoe er moet nagegaan worden of er sprake is van een al dan niet normaal gebruik van een merk heeft het Hof bepaald dat er rekening moet gehouden worden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is159. In het bijzonder moet daarbij rekening gehouden worden met de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen160. Bij dat nagaan van de gebruiken in de relevante economische sector kan men rekening houden, zo ging het Hof verder, met de aard van de betrokken waar of dienst, met

154

T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 474-475. T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 475. 156 Of dat nu een pure liefdadigheidsvereniging is die alles gratis aanbiedt, of een die dat slechts schijnbaar doet, maar in feite wel vergoedingen ontvangt, doet er niet toe. HvJ 9 december 2008, zaak C-442/07 (Verein Radetzky-Orden/Bundesvereinigung Kameradschaft “Feldmarschall Radetzky”), overw. 18. 157 HvJ 9 december 2008, zaak C-442/07 (Verein Radetzky-Orden/Bundesvereinigung Kameradschaft “Feldmarschall Radetzky”), overw. 16-17 en 19. 158 HvJ 9 december 2008, zaak C-442/07 (Verein Radetzky-Orden/Bundesvereinigung Kameradschaft “Feldmarschall Radetzky”), overw. 24; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 280. Zie ook als voorbeeld Kh. Brussel 21 september 2007 (V.Z.W. VLAM en V.Z.W. VEBIC/N.V. Ceres), Ing. Cons. 2007, afl. 5, 766-782, overw. 1 en 6 (de inschrijving voor banketbakkerswaren vervalt, aangezien de V.Z.W. geen dergelijke waren onder het merk afzet door gebruik van het merk ‘de wakkere bakker’ als kwaliteitslabel (er is ook geen licentiëring), de inschrijvingen voor promotie ten behoeve van aangesloten leden en diensten door een corporatie verleend aan aangesloten leden, kunnen door dat gebruik wel blijven bestaan). 159 Ook met betrekking tot deze bepaling door het Hof van Justitie werd reeds door het Beneluxhof in de zaak ‘Turmac/Reynolds’ bepaald dat voor de beantwoording van de vraag of gebruik kan worden beschouwd als “normaal gebruik”, beslissend is of het geheel van de aan het geval eigen feiten en omstandigheden, bezien in onderlinge samenhang en in verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het economische verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden. 160 HvJ 11 maart 2003, zaak C-40/01 (Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV), overw. 38. 155

38

de kenmerken van de betrokken markt en met de omvang en de frequentie van het merkgebruik161. Zoals blijkt uit het arrest is de kwantiteit van het gebruik relatief beschouwd in relatie tot de betrokken markt. Kwantitatieve omvangrijkheid van het gebruik is niet per definitie vereist voor een normaal gebruik, maakt het Hof duidelijk162. Zelfs een gering gebruik kan normaal gebruik opleveren, zolang dat gebruik op de betrokken markt als voldoende beschouwd wordt om marktaandelen voor de beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen163. In de arresten ‘La Mer/Laboratoires Goemar’ en ‘The Sunrider/BHIM’ spreekt het Hof van Justitie over een commercieel verantwoord gebruik, dat zelfs kan plaatsvinden bij verkoop aan één enkele importeur in het betrokken gebied of bij verkoop aan één enkele klant164. In de literatuur wijst men op het voorbeeld van de vliegtuigbouw165. Het is normaal 161

Deze omstandigheden werden in latere arresten aangevuld. De relevante factoren waarmee men rekening kan houden, zijn aldus: de kenmerken van de waren of diensten, de regelmaat en de omvang van het gebruik van het merk, het volledig of ten dele gebruiken van het merk bij de verkoop, de geleverde gebruiksbewijzen, de gebruiksintentie van de merkhouder en de kenmerken van de betrokken markt die een invloed uitoefenen op de commerciële strategie van de merkhouder, zie A. BRAUN en E. CORNU, Précis des marques (cinquième edition), Brussel, Larcier, 2009, 584; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 281; H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 315 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 473 en 478. Zie ook HvJ 11 maart 2003, zaak C-40/01 (Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV), overw. 39; HvJ 27 januari 2004, zaak C-259/02 (La Mer Technology Inc./Laboratoires Goemar SA), overw. 22 en HvJ 11 mei 2006, zaak C-416/04 P (The Sunrider Corp./BHIM), overw. 71. Opgemerkt moet daarbij nog worden dat men voor de kwalificatie van normaal merkgebruik slechts rekening houdt met de relevante omstandigheden die zich voordeden in de relevante periode, die gelegen is voor de vervallenverklaringvordering. Latere omstandigheden kunnen evenwel toch in aanmerking genomen worden bij de beoordeling van normaal merkgebruik in de relevante periode, zie HvJ 27 januari 2004, zaak C-259/02 (La Mer Technology Inc./Laboratoires Goemar SA), overw. 28-33; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 283; H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 316 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 484. Ter volledigheid vermeld ik dat er betwijfeld wordt of de omvang van de onderneming een rol kan spelen, naar aanleiding van HR 23 december 2005, Nr. C04/247HR (SIDOSTE OY/BONNIE DOON EUROPE B.V.), http://www.iept.nl/files/2005/IEPT20051223_HR_Bonnie_Doon.pdf, overw. 3.5.2, zie T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 474. Daarmee ben ik het echter niet eens, m.i. bedoelde men enerzijds dat de onderneming klein was omdat ze zich in de startfase bevond en dat met die startfase rekening moet worden gehouden om een geringe afzet te verklaren en anderzijds wordt de omvang van de onderneming wel van belang in relatie met de betrokken waren die de onderneming onder haar merk verkoopt, in casu massa-artikelen. 162 HvJ 11 maart 2003, zaak C-40/01 (Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV), overw. 39. 163 H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 315 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 474. Zie ook het arrest Beneluxhof 27 januari 1981, zaak A 80/1 (Turmac Tobacco Company BV/R.J. Reynolds Tobacco Company Inc.) waarin gesteld wordt dat zelfs voor massa-artikelen, waarvoor men toch een gebruik overeenstemmend met de aard ervan mag verwachten, een gebruik in kleine omvang als normaal gebruik kan gelden voor zover er maar nadere feiten en omstandigheden worden aangebracht waardoor er aannemelijk gemaakt wordt dat het gebruik niet enkel en alleen het in stand houden van de merkrechten beoogt. 164 Zolang dat gebruik door de merkhouder maar commercieel gerechtvaardigd is, zie HvJ 27 januari 2004, zaak C-259/02 (La Mer Technology Inc./Laboratoires Goemar SA), overw. 27; HvJ 11 mei 2006, zaak C-416/04 P (The Sunrider Corp./BHIM), overw. 76 en H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 315. 165 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 281; A. BRAUN en E. CORNU, Précis des marques (cinquième édition), Brussel, Larcier, 2009, 581 en vergelijkbaar T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 474.

39

dat een vliegtuigproducent onder zijn merk slechts een handvol vliegtuigen maakt en verkoopt elk jaar. Een frisdrankproducent zal echter geen normaal gebruik van zijn merk maken als hij slechts enkele blikjes per jaar op de markt brengt166. Het op voorhand vastleggen van een kwantitatieve drempel is onmogelijk, er zal steeds door de rechter voor wie een vordering tot verval wegens non usus wordt ingesteld, van geval tot geval bepaald moeten worden aan de hand van al de relevante omstandigheden of er sprake kan zijn van normaal gebruik, het Hof van Justitie wou geen de-minimisregel invoeren167. Het Gerecht van eerste aanleg bevestigde dat met alle relevante omstandigheden rekening moet gehouden worden bij het beoordelen van het normaal gebruik168. En er werd ook bevestigd dat het vastleggen van algemene veronderstellingen - in casu kwantiteitsdrempels - niet mogelijk is voor warenklassen indien men geen rekening houdt met de kenmerken van de betrokken markt, omdat men dan tot een onvolledige beeldvorming zou komen 169. Met betrekking tot minimaal gebruik heeft het Gerecht bepaald dat hoe kleiner de exploitatie van een merk is, hoe groter de noodzaak wordt dat de merkhouder extra gegevens aanvoert om het desalniettemin normale karakter van het gebruik te staven; het gerecht behandelt de 166

Zie als voorbeeld van onvoldoende minimaal gebruik: Hof Den Haag 27 april 2000 (Quality Bakers BV/Stichting De Ambachtshof), http://www.iept.nl/files/2000/IEPT20000427_Hof_Den_Haag_King_Corn.pdf, overw. 5 (de verkoop van luxebroden onder het merk gedurende 5 jaar, ten belope van 221 stuks is onvoldoende om normaal gebruik uit te maken); Hof Den Bosch 13 november 2007 (Puma AG Rudolf Dassler Sport en Puma Benelux B.V./Ferro Footwear B.V.), Bijbl. Ind. Eig. 2009, afl. 2, 48-52, overw. 4.8-4.9 (het oormerken van een partij waren in een magazijn buiten de Benelux als bestemd voor de Benelux, het factureren van een partij waren door een onderneming in Taiwan en het op enig moment zonder succes aanbieden van de waren op de markt zonder bewijs van merkgebruik daarbij volstaan niet voor normaal gebruik); Rechtbank Den Haag 2 februari 2011 (Reemtsma Cigarettenfabriek GmbH/Maxim Markenprodukte GmbH & Co KG), BIE 2011, afl. 4, 137-141, overw. 4.5 en 4.7 en http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110202_Rb_Den_Haag_Reemtsma_v_Maxim.pdf (op de sigarettenmarkt zijn grote omzetten normaal, de eenmalige, kleinschalige verkoop in casu was niet voldoende voor normaal gebruik) en Rechtbank Breda 19 oktober 2011 (Chinalux S.A./Seminvest Investments B.V.), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20111019_Rb_Breda_Chinalux_v_Seminvest.pdf, overw. 2.6 (minimale horlogeverkoop volstaat niet, zeker nu het geen erg kostbare of exclusieve horloges betreft). Zie als voorbeeld van voldoende minimaal gebruik: HR 23 december 2005, Nr. C04/247HR (SIDOSTE OY/BONNIE DOON EUROPE B.V.), http://www.iept.nl/files/2005/IEPT20051223_HR_Bonnie_Doon.pdf, overw. 3.5.2 (het geringe afzetten van het massaproduct wordt gerechtvaardigd doordat de onderneming een nieuwkomer is op de markt); Hof Den Haag 3 april 2008 (Playboy Enterprises Inc./Etablissements Laporte S.A.), Bijbl. Ind. Eig. 2009, afl. 12, 423-431, overw. 14-16 (de omzet is gering, maar het gaat om een gebruik met een werkelijk commercieel doel; er is normaal gebruik van het merk); Rechtbank Rotterdam 20 april 2011 (Fortress Investment Group Limited/Fortress Participations B.V.), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110420_Rb_Rotterdam_FIG_v_FP.pdf, overw. 4.4 (deelname met gebruik van het merk aan een eenmalig bouwproject volstaat als normaal gebruik). 167 HvJ 27 januari 2004, zaak C-259/02 (La Mer Technology Inc./Laboratoires Goemar SA), overw. 25; HvJ 11 mei 2006, zaak C-416/04 P (The Sunrider Corp./BHIM), overw. 72; A. BRAUN en E. CORNU, Précis des marques (cinquième edition), Brussel, Larcier, 2009, 584; H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 315; N. OOSTERMAN, “Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?”, IER 2007, afl. 3, 145 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 474. 168 Het gerecht stelde dit eerst in het – vóór het arrest ‘Ansul/Ajax’ gewezen - arrest Ger.EG 12 december 2002, zaak T-39/01 (Kabushiki Kaisha Fernandes/BHIM en Richard John Harrison), overw. 38 en later o.a. in Ger.EG 8 juli 2004, zaak T-334/01 (MFE Marienfelde GmbH/BHIM en Vétoquinol AG), overw. 58-59 en Ger.EG 30 april 2008, zaak T-131/06 (Sonia Rykiel création et diffusion de modèles/BHIM en Cuadrado SA), overw. 41. 169 Er moest in casu rekening gehouden worden met doseringsvermeldingen in de reclame voor de waren waarvoor het merk verkregen was ter verklaring van een beperkte verkoop onder het merk en ook met het moment van het op de markt brengen van de waren, wat niet gebeurde, zie Ger.EG 8 juli 2004, zaak T-334/01 (MFE Marienfelde GmbH/BHIM en Vétoquinol AG), overw. 51-53.

40

beoordeling rekening houdende met alle relevante factoren dus als een balansoefening170. Het Gerecht bepaalde ten slotte dat het niet de bedoeling is van de sanctie van het verval wegens non usus om de handelsstrategie van ondernemingen na te gaan, wat tot gevolg heeft dat omzetvergelijkingen tussen het oudere merk en het nieuwe niet kunnen volstaan dus hoogstens een indicatieve waarde kunnen hebben - om een oordeel te vellen over het normaal gebruik van het merk met betrekking tot de verkoopsomvang171. Per zaak zal de rechter dus steeds rekening moeten houden met alle relevante factoren om zijn oordeel te vellen, gebeurt dat niet dan kan geen correcte oordeelvorming plaatsvinden172. 4.3.2.2.5 Gebruik voor niet langer op de markt verkrijgbare waren Eerder werd gesteld dat merkgebruik betrekking moet hebben op (bijna) op de markt gebrachte waren of diensten, maar ook dat voor de beoordeling van het normaal gebruik met alle omstandigheden rekening moet worden gehouden. Het Hof preciseerde ook in ‘Ansul/Ajax’ dat door omstandigheden gerechtvaardigd kan zijn dat merkgebruik voor een bepaald product dat niet langer te koop wordt aangeboden, toch nog als normaal gebruik kan beschouwd worden173. Het gaat met name om onder het merk afgezette waren waarvoor nog onderhoudsdiensten en herstellingen gebeuren, klantendiensten aangeboden worden en (vervang)onderdelen en toebehoren of aanverwante producten geproduceerd en verhandeld worden onder dezelfde merknaam174. Dergelijk gebruik moet als gelijkgesteld met gebruik van de niet langer geproduceerde en op de markt gebrachte waren beschouwd worden175. Het Hof zei daarover dat de omstandigheid dat het gebruik van het merk geen betrekking heeft op de waren die voor de eerste keer op de markt worden gebracht, maar op waren die zich reeds op de markt bevonden, niet wegneemt dat er sprake is van normaal gebruik, zolang het merk door de merkhouder werkelijk gebruikt wordt voor onderdelen die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van die waren of voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen 176. Deze laatste zinsnede, het feit dat het aanbieden van integrerende delen of aanverwante diensten de afnemers van de producten een werkelijk merkgerelateerd gebruik biedt, is m.i. de

170

Ger.EG 8 juli 2004, zaak T-334/01 (MFE Marienfelde GmbH/BHIM en Vétoquinol AG), overw. 37; Ger.EG 30 april 2008, zaak T-131/06 (Sonia Rykiel création et diffusion de modèles/BHIM en Cuadrado SA), overw. 42 en A. BRAUN en E. CORNU, Précis des marques (cinquième edition), Brussel, Larcier, 2009, 584. 171 Ger.EG 8 juli 2004, zaak T-334/01 (MFE Marienfelde GmbH/BHIM en Vétoquinol AG), overw. 49 en 58 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 474. Zie als voorbeeld ook HR 23 december 2005, Nr. C04/247HR (SIDOSTE OY/BONNIE DOON EUROPE B.V.), http://www.iept.nl/files/2005/IEPT20051223_HR_Bonnie_Doon.pdf, overw. 3.5.2 (omdat de onderneming zich als nieuwkomer op de markt begaf, hebben omzetvergelijkingen met grote aanbieders geen doorslaggevende waarde, ook al gaat het in casu om een merk voor massaproducten) en Hof Den Haag 3 april 2008 (Playboy Enterprises Inc./Etablissements Laporte S.A.), Bijbl. Ind. Eig. 2009, afl. 12, 423-431, overw. 16 (ook al zijn de verkoopomzetten gering in vergelijking met wat in de branche gebruikelijk is, toch is het voldoende in omvang). 172 A. BRAUN en E. CORNU, Précis des marques (cinquième édition), Brussel, Larcier, 2009, 584. 173 HvJ 11 maart 2003, zaak C-40/01 (Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV), overw. 40. 174 H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 316. 175 HvJ 11 maart 2003, zaak C-40/01 (Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV), overw. 41-42. 176 HvJ 11 maart 2003, zaak C-40/01 (Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV), overw. 43 in fine.

41

rechtvaardiging voor het gelijkstellen met een merkgebruik waarbij de producten wel nog op de markt gebracht worden177. 4.3.2.3 De wettelijk gedesigneerde vormen van normaal gebruik De 3 wettelijk opgesomde gevallen van merkgebruik die ook als normaal gebruik beschouwd moeten worden, zijn het gebruik van het merk in op onderdelen afwijkende vorm, het gebruik van het merk uitsluitend voor uitvoer en het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder. Dit wordt bepaald voor het Beneluxmerk en het Gemeenschapsmerk in de artikelen 2.26, lid 3, a, b en c BVIE en 15, lid 1, a en b en lid 2 Gemeenschapsmerkverordening. 4.3.2.3.1 Gebruik van het merk in op onderdelen afwijkende vorm Het eerste wettelijk vastgelegde geval van gelijk te stellen gebruik is gebruik waarbij het merk op een afwijkende wijze wordt gebruikt, maar in een vorm die op onbelangrijke onderdelen afwijkt van het teken zoals het is gedeponeerd zonder dat het onderscheidend vermogen daarbij wordt gewijzigd178. Dit laat de merkhouder enige ruimte om zijn teken te kunnen aanpassen indien dat desgevallend nodig zou zijn, denk bijvoorbeeld aan een (lichte) modernisering van een ouderwets beeldmerk, zonder dat daarvoor een nieuwe inschrijving gebeurt179. Na verloop van vijf jaar zou men dan kunnen argumenteren dat het oude beeldmerk in aanmerking komt voor verval wegens non usus en voor het nieuwe beeldmerk nooit een inschrijving genomen werd en men dus met lege handen achterblijft. In dat geval zou men voor elke kleine afwijking van het initieel gedeponeerde merk een nieuwe inschrijving (moeten) gaan doen, wat het doel van de bepaling zou tegengaan. Het is de bedoeling dat het afwijkende merkgebruik geen afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk zoals het gedeponeerd is, wijzigingen zullen dus slechts tot op een bepaalde hoogte door de beugel kunnen180. De veronderstelling die men kan maken is dat ondergeschikte spellingswijzigingen en ondergeschikte visuele

177

Zie ook H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 316 en F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 282. 178 Artikelen 2.26, lid 3, a BVIE en 15, lid 1, a Gemeenschapsmerkverordening; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 283 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 482. Zie ook artikel 5, C.2 Unieverdrag van Parijs; A. BRAUN en E. CORNU, Précis des marques (cinquième edition), Brussel, Larcier, 2009, 584 en E. CORNU, “Les marques: Marque Benelux, marque internationale, marque communautaire. Livre 99bis” in X., Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Deventer, Kluwer, 2007, 78. 179 Men spreekt dan van ‘upgrading’ van het merk, zie T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 482. Zie ook A. BRAUN en E. CORNU, Précis des marques (cinquième édition), Brussel, Larcier, 2009, 587. Merk op dat men zijn merkinschrijving zoals die gebeurde niet kan wijzigen, niet gedurende de looptijd en niet bij het hernieuwen van het depot, zie P.G.F.A. GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 93. Indien men een gewijzigd teken wil voor zijn merk, dan wil men eigenlijk een nieuw merk en moet men een nieuw depot verrichten. 180 E. CORNU, “Les marques: Marque Benelux, marque internationale, marque communautaire. Livre 99bis” in X., Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Deventer, Kluwer, 2007, 78 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 482.

42

aanpassingen nog kunnen gelden als gebruik van het merk zoals het werd ingeschreven 181. De beoordeling hierover ligt in handen van de rechter en zal dus afhangen van zaak tot zaak182. Voor woordmerken die niet specifiek zijn ingeschreven in een bepaalde opmaak

181

Zie T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 482-483, waar enkele tendensen worden vastgesteld aan de hand van geciteerde rechtspraak, tot meer dan een eerder voor de hand liggend onderscheid tussen gebruikswijzigingen die wel en niet als ondergeschikte aanpassing aangezien worden, leidt dat echter niet. Ik ben dan ook eerder geneigd A. Braun en E. Cornu te volgen, die stellen dat ‘la réponse restera toutefois une question d’espèce, laissée à la sagesse du juge et à l’habileté des plaideurs’, zie A. BRAUN en E. CORNU, Précis des marques (cinquième edition), Brussel, Larcier, 2009, 586. 182 Zie als voorbeeld van toegestaan gebruik in afwijkende vorm: Kh. Brussel 28 december 1989 (United Brands Company/E. Martinavarro S.A.), Bijbl. Ind. Eig. 1991, afl. 11, 324-326 (waarin bepaald wordt dat ni l’adoption de typographes différentes pour écrire le mot CHICO, ni la suppression des cercles concentriques entourant la marque CHICO ne sont de nature à altérer le carractère distinctif de celle-ci); Hof Amsterdam 27 juli 1995 (Semic Juniorpress B.V./De Doelenpers B.V.), Bijbl. Ind. Eig. 1998, afl. 3, 93-95, overw. 4.3 (weglating van een kleine ondergeschikte afbeelding is geen probleem, de onderscheidende grote gestileerde letters zijn wat telt voor het beeldmerk in casu); Hof Amsterdam 11 mei 2006 (Euretco Tweewielers B.V./Encon Design nv, Jules Sijpkens en Jeroen Alexander Sijpkens), http://www.iept.nl/files/2006/IEPT20060511_Hof_Amsterdam_Wheely.pdf, overw. 4.12-4.13 (grafische elementen en woorden werden toegevoegd en het lettertype werd gewijzigd, het groot weergegeven ‘WHEELY’, het grootste kenmerkende aspect, blijft echter (conceptueel) bestaan en de bovenhand houden); Rechtbank Amsterdam 17 januari 2007 (Red Bull GmbH en Red Bull Nederland B.V./Leidseplein Beheer B.V. en Hendrikus Jacobus Marinus de Vries), Bijbl. Ind. Eig. 2007, afl. 10, 371-376, overw. 5.9-5.10 (dat Red Bull de woorden ‘Krating-Daeng’ uit zijn merk systematisch weglaat bij gebruik, doet geen afbreuk aan het normaal gebruik, nu deze woorden slechts ondergeschikt zijn en het onderscheidend vermogen niet afneemt bij weglating); Brussel 4 september 2007 (Helena Rubinstein/S.A. Spa Monopole Compagnie), Ing.Cons. 2007, afl. 4, 523-550, overw. 20 (het feit dat het woord- en beeldmerk die samen gedeponeerd zijn, niet samen op het waterverstuivingsproduct voorkomen - de afbeelding werd weggelaten - doet geen afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk zoals het is ingeschreven omdat het woordmerk volstaat voor het onderscheidend vermogen); Hof Den Haag 30 juni 2009 (Mustang Bekleidungswerke GmbH & Co. KG/X), http://www.iept.nl/files/2009/IEPT20090630_Hof_Den_Haag_Mustang.pdf, overw. 11 (weglating van een ondergeschikt woord uit het beeldmerk doet geen afbreuk aan merkinstandhoudend gebruik); Rechtbank Den Haag 18 november 2009 (Atlas Transport GmbH/Atlas Air Inc.), IER 2010, afl. 2, 217-221, overw. 4.10 en 4.124.13 (In casu waren een tekening van een wereldbol gedragen door een gestileerd figuur en daarbij de woorden ‘Atlas Air’ gedeponeerd. De tekening en de woorden werden op het vliegtuig gescheiden aangebracht: de tekening op de staart en de woorden op de romp. Het lettertype week af, weliswaar zonder globaal veel te wijzigen en van de tekening verdween een deel door de vorm van de staart waarop deze werd aangebracht. De rechtbank neemt aan dat het gewijzigd gebruik geen afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen); Hof Den Haag 26 januari 2010 (Inter Ikea Systems B.V. en IKEA B.V./Serboucom B.V.), http://www.iept.nl/files/2010/IEPT20100126_Hof_IKEA_v_Multimate.pdf, overw. 19 (Het gebruik van het beeldmerk met een woord in, maakt ook gebruik uit van het beeldmerk zonder dat woord in, daar de achtergrondfiguur na onderzoek over genoeg onderscheidend vermogen blijkt te beschikken en deze in beide beeldmerken aanwezig is); Voorzieningenrechter Rechtbank Almelo 8 februari 2012 (TD Poultry Processing B.V./Holding Herman Nijland B.V., Newland Food B.V. en Pluimveebedrijf Nijland B.V.), http://www.iept.nl/files/2012/IEPT20120208_Rb_Almelo_TD_Poultry_v_Nijland_concern.pdf, overw. 4.6 en Voorzieningenrechter Rechtbank Alkmaar 12 april 2012 (Daalimpex Velsen B.V. en Kloosbeheer B.V./Blankendaal Trade B.V. en Blankendaal Coldstores B.V.), http://ie-forum.nl/backoffice/uploads/file/IEForum%20Vzr_%20Rechtbank%20Alkmaar%2012%20april%202012,%20KG%20ZA%201269%20%28Daalimpex%20c_s_%20tegen%20Blankendaal%20c_s_%29.pdf, overw. 4.5. Zie als voorbeeld van niet toegestaan afwijkend merkgebruik: Hof Den Haag 26 mei 1988 (Duif’s Convenience Foods B.V./Trial B.V.), Bijbl. Ind. Eig. 1990, afl. 4, 114-116, overw. 4 (het gebruik van het gedeponeerde merk ‘Flamborja d’Espagnôle (Vlam in de pan)’ zonder het primaire onderdeel ‘Flamborja d’Espagnôle’ en dus enkel als ‘Vlam in de pan’ volstaat niet voor merkgebruik) en Rechtbank Breda 6 april 2011 (Chinalux S.A./Seminvest Investments B.V.), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110406_Rb_Breda_Chinalux_v_Seminvest.pdf, overw. 3.11 (enkel het woord ‘Iceberg’ gebruiken is niet voldoende, het onderscheidend vermogen is aangetast

43

geldt dat ze in elke mogelijke opmaak kunnen worden gebruikt, de visuele elementen bij dat gebruik mogen wel niet de bovenhand nemen zodanig dat het merk niet meer als merk herkend wordt183. Voor beeldmerken die ingeschreven zijn zonder kleur - of met andere woorden in zwart/wit, zonder dat die kleurloosheid aangeduid wordt als onderscheidend merkkenmerk - geldt dat ze in elke mogelijke kleur kunnen worden gebruikt184. Enkel een kleur gebruiken dat refereert aan het gedeponeerde woordmerk, zonder dat woordmerk daarbij te gebruiken is niet voldoende als merkgebruik185. Op te merken valt dat ingevolge de regel van het toegestane licht afwijkende gebruik moet aangenomen worden dat van een merk gebruik is gemaakt wanneer het bewijs geleverd wordt van gebruik in een vorm die lichtjes afwijkt van de vorm waarin het merk is ingeschreven, maar dat het niet mogelijk is om op grond van deze bepaling de bescherming uit te breiden tot een ander ingeschreven merk, waarvoor het gebruiksbewijs niet werd geleverd, met het argument dat dat merk een lichte variant is van dat eerste merk 186. 4.3.2.3.2 Gebruik van het merk uitsluitend als exportmerk Het tweede geval specificeert dat het in het grondgebied187 aanbrengen van merken op waren die enkel en alleen voor de export zullen dienen, ook vallen onder ‘normaal gebruik’188. Het is wel vereist dat die gemerkte waren in het verkeer worden gebracht 189. Maar commercialisering van de waren in het gebied is niet vereist om normaal gebruik uit te maken in dat gebied190. Merk op dat dergelijk merkgebruik voor het gebied waar het bescherming geniet quasi onzichtbaar kan zijn. 4.3.2.3.3 Gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder Het derde geval ten slotte, handelt over het gebruik van het merk niet door de merkhouder zelf, maar door een derde met toestemming van de merkhouder191. Hierbij wordt in eerste wegens weglating van de belangrijke gebogen weergave en de twee sterren, die net de onderscheidende elementen zijn). 183 Zie Beneluxhof 16 december 1994, zaak A 93/7 (Michelin/Michels), overw. 12. 184 Arrondissementsrechtbank Den Haag 26 juni 1991 (Alfred Dunhill Ltd./Gallaher Ltd.), Bijbl. Ind. Eig. 1994, afl. 1, 26-28, overw. 5.2.2-5.2.3 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 483. Zie als voorbeeld Rechtbank Arnhem 12 oktober 2011 (Wibro Holland V.O.F./X B.V.), http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8376, overw. 2.7 (de ingekleurde variant van het beeldmerk doet geen afbreuk aan het onderscheidend vermogen). 185 Hof Den Haag 17 januari 2012 (Truvo Belgium Comm. V./Detemedien Deutsche Telekom Medien GmbH), http://www.iept.nl/files/2012/IEPT20120117_Hof_Den_Haag_Truvo_v_DT.pdf, overw. 10 (gebruik van het kleur geel is geen gebruik voor de merken ‘PAGES JAUNES’, ‘GELE BLADZIJDEN’ en ‘GELBE SEITEN’). 186 HvJ 13 september 2007, zaak C-234/06 P (Il Ponte Finanziaria SpA/BHIM), overw. 86. Zie als voorbeeld Kh. Brussel 7 januari 1991 (Le jambon Cru d’Aoste S.A./S.A. Hartog), Bijbl. Ind. Eig. 1994, afl. 7, 223-224 (waarin bepaald wordt que l’utilisation du mot bâton dans la marque complexe ‘Bâton du Berger’ ne vaut pas emploi de la marque ‘Le Bâton’), al ging het in casu niet om het inroepen van artikel 2.26, lid 3, a BVIE (wat ook niet kan gezien de datum van het vonnis), maar de feiten zijn wel toepasselijk. 187 In de Benelux voor het Beneluxmerk en in de Europese Unie voor het Gemeenschapsmerk. 188 Artikelen 2.26, lid 3, b BVIE en 15, lid 1, b Gemeenschapsmerkverordening. 189 Reeds eerder in die zin: Beneluxhof 13 juni 1994, zaak A 92/6 (NV Wolf Oil Corporation/NV Century Oils Industries), overw. 16 en 22, zie T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 483. 190 H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 317. 191 Artikelen 2.26, lid 3, c BVIE en 51, lid 2 Gemeenschapsmerkverordening, zie ook artikel 19, lid 2 TRIPs.

44

instantie gedacht aan het geval waarbij de merkhouder zijn merk in licentie gaf. Het gebruik dat de licentienemer dan maakt van dat merk houdt het merk voor de licentiegever in stand192. Het bestaan van een licentieovereenkomst is echter niet vereist voor het gebruik met toestemming, het kan om elke overeenkomst gaan die de toestemming verleent van de merkhouder om gemerkte producten te verkopen193. Wat dus wel vereist is, is een tussenkomst van de merkhouder; zijn toestemming moet expliciet gegeven zijn. Ingeval de merkhouder geen toestemming gaf voor het gebruik van zijn merk door een derde - wat hij kan gedogen of kan contesteren - dan maakt dat gebruik door die derde geen gebruik uit in de zin van artikel 2.26, lid 3, c BVIE en artikel 15, lid 2 Gemeenschapsmerkverordening194, deze situaties zijn te onderscheiden195. Het is dan aan de merkhouder om te bewijzen dat hij toestemming aan de derde voor het gebruik heeft gegeven196. Dergelijk gebruik kan ook niet retroactief de vereiste merkhouderstoelating verkrijgen om alsnog het merkverval te vermijden197. De gewenste actieve tussenkomst door de merkhouder om een afzet te behalen is er waarschijnlijk zodat er een belang zou zijn in zijn hoofde om de merkrechten in

Er werd reeds eerder in die zin besloten door het Benelux-Gerechtshof in Beneluxhof 27 januari 1981, zaak A 80/1 (Turmac Tobacco Company BV/R.J. Reynolds Tobacco Company Inc.): ‘…ten minste nodig is dat het desbetreffende teken door of namens de merkhouder in het economisch verkeer wordt gebruikt buiten de onderneming van de merkhouder, van diens licentiehouder of van degeen die in hun naam optreedt…’. 192 Het arrest ‘Ansul/Ajax’ bevestigt dat het normaal gebruik met toelating gemaakt door een derde neerkomt op ‘normaal gebruik’, zie HvJ 11 maart 2003, zaak C-40/01 (Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV), overw. 37. Ter volledigheid vermeld ik dat het enkel afsluiten van licentieovereenkomsten niet zal volstaan om normaal gebruik uit te maken onder de criteria zoals hierboven uiteengezet, de licentienemers moeten het merkgebruik werkelijk doorzetten en dus als het ware overnemen van de licentiegever-merkhouder. 193 Hof Den Haag 6 oktober 2009 (PRODALIMENTA S.A.R.L./FAREED KHALAF SONS COMPANY), http://www.iept.nl/files/2009/IEPT20091006_Hof_Den_Haag_Prodalimenta_-_Betinjaneh_v_Khalaf.pdf, overw. 14; E. CORNU, “Les marques: Marque Benelux, marque internationale, marque communautaire. Livre 99bis” in X., Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Deventer, Kluwer, 2007, 78 en F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 280-281. Zie als voorbeeld: Rechtbank Rotterdam 20 april 2011 (Fortress Investment Group Limited/Fortress Participations B.V.), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110420_Rb_Rotterdam_FIG_v_FP.pdf, overw. 4.5 (de participaties met rechtspersoonlijkheid die de merkhouder opricht met telkens andere projectpartners, zijn te beschouwen als derden die met toestemming van de merkhouder gebruik mogen maken van het merk en merkgebruik door de participaties is dus tegelijk merkgebruik door de merkhouder). 194 Artikel 19, lid 2 TRIPs spreekt van een vereist toezicht door de merkhouder. 195 HR 13 september 1996, zaak 16034 (Le Lido S.A./Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland en Horeca Exploitatie Maatschappij ‘De Vondelbrug’ B.V.), http://www.iept.nl/files/1996/IEPT19960913_HR_LIDO.pdf, overw. 3.5.2. en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 478-479. 196 HvJ 11 mei 2006, zaak C-416/04 P (The Sunrider Corp./BHIM), overw. 44 en zie als voorbeeld overweging 46 van dat arrest (de derde gebruikt een deel van de naam van de merkhouder en de merkhouder kan bewijzen van merkgebruik leveren door de derde, wat hij waarschijnlijk niet kon zonder het gegeven hebben van zijn toestemming, waardoor het Hof de toestemming van de merkhouder bewezen acht) en Hof Den Haag 28 september 2010 (PRODALIMENTA S.A.R.L./FAREED KHALAF SONS COMPANY), http://www.iept.nl/files/2010/IEPT20100928_Hof_Den_Haag_Prodalimenta_v_Khalaf.pdf, overw. 14 (via getuigenverklaringen, schriftelijke stukken of een inschrijving in het merkenregister kon de toestemming bewezen worden, wat in casu niet het geval was). Zie ook F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 280-281. 197 Hof Den Haag 6 oktober 2009 (PRODALIMENTA S.A.R.L./FAREED KHALAF SONS COMPANY), http://www.iept.nl/files/2009/IEPT20091006_Hof_Den_Haag_Prodalimenta_-_Betinjaneh_v_Khalaf.pdf, overw. 16 (‘Verval van een merkrecht kan niet worden geheeld doordat achteraf de merkhouder en een aanvankelijk onafhankelijk van de merkhouder opererende derde die het merk gebruikt, een toestemming met terugwerkende kracht construeren.’).

45

stand te houden; gebruik door derden - in een gebied - buiten de merkhouder om, bewijzen namelijk nog niet dat de merkhouder zelf - in dat gebied - zijn merk wou hanteren198. Ik breng in herinnering dat er eerder werd opgemerkt dat het door deze bepaling niet mogelijk zal zijn om tegen (dienst)merkhouders199 die hun (dienst)merk niet voor verhuring hebben ingeschreven, het argument op te werpen dat zij hun merk niet gebruiken voor de klasse waarvoor het merk werd ingeschreven indien zij doorverhuren met toestemming tot merkgebruik aan een onderneming die wel onder het merk de dienst verleent waarvoor het merk werd ingeschreven200. 4.3.2.4 Conclusie betreffende het gebruik Als conclusie omtrent welk gebruik nu vereist is voor het behoud van een merk kan men bondig samengevat stellen dat het moet gaan om een normaal gebruik van het merk in het zakenleven op de markt van de producten en diensten waarvoor het in het betrokken grondgebied is ingeschreven201. Men kan zich hier de vraag stellen of het gebruik dat volstaat als rechtsinstandhoudend gebruik volgens de besproken rechtspraak van het Hof van Justitie niet te laagdrempelig is en of de gebruiksplicht in dat geval wel nog zijn functie kan vervullen 202. De afgewerkte Trade Mark Study geeft daar een antwoord op. Daarin wordt gesteld dat de principes uit de rechtspraak van het Hof van Justitie grotendeels adequaat zijn en zouden moeten worden opgenomen in de preambule bij de Gemeenschapsmerkverordening203. Op grond van de beschikbare data kan volgens de studie besloten worden dat het verstoppen van de registers geen probleem is dat zich stelt, dat de gebruiksplicht bijgevolg werkt en dat er niet direct verdergaande maatregelen terzake vereist zijn204. Persoonlijk ben ik ook van mening dat men niet te veel gewicht mag geven aan het feit dat het Hof oordeelde dat een minimaal gebruik voldoende kan zijn. Men hoeft er omwille van die beslissing nog niet van uit te gaan dat minimaal gebruik per definitie voldoende is.

198

T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 478. Het zal m.i. vooral met betrekking tot dienstmerken zijn dat men deze fout sneller kan maken, omdat de argumenteringsvergissing dan minder evident blijkt, maar men kan de fout natuurlijk ook maken door het argument met betrekking tot warenmerken in te roepen. 200 Rechtbank Den Haag 18 november 2009 (Atlas Transport GmbH/Atlas Air Inc.), IER 2010, afl. 2, 217-221, overw. 4.11 en 4.14 (Het argument dat de merkhouder zijn merk niet gebruikt voor de dienstenklasse waarvoor het is ingeschreven - in casu was er ingeschreven voor transport, maar werden er (overigens wel overwegend, maar niet exclusief!) vliegtuigen verhuurd - faalt daar er gebruik van het merk werd gemaakt door een derde met toestemming van de merkhouder voor de klasse waarvoor dat merk werd ingeschreven). 201 Zie de conclusie van de A-G bij HvJ 11 maart 2003, zaak C-40/01 (Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV), overw. 58 en ook G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 401 en H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 315. 202 Zie N. OOSTERMAN, “Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?”, IER 2007, afl. 3, 145-153, waarin gesteld wordt dat dat het geval is en dat dat afbreuk doet aan het belangenevenwicht tussen de merkhouder en de andere marktdeelnemers. 203 Trade Mark Study, 87 en 90. 204 Trade Mark Study, 88-89, al zou een verhoging van de hernieuwingskosten (desnoods per waren- of dienstenklasse) volgens de studie komaf maken met ongebruikte merken in de registers, omdat men deze dan niet meer zou hernieuwen en het verstoppen slechts tijdelijk zou zijn. 199

46

4.3.3 Geen gebruik in het betrokken grondgebied Het gebruik van het merk moet plaatsvinden in de betrokken gebieden waarvoor de merkbescherming werd aangevraagd205. Het is logisch dat men het merk aanwendt in de gebieden waar men bescherming aanvroeg en verkregen heeft; het in stand houden van het merkmonopolie in dat gebied zou anders zinloos zijn. 4.3.3.1 Gebruik van het Beneluxmerk in het Beneluxgebied Voor het Beneluxmerk kan gebruik in één van de drie landen volstaan om normaal gebruik uit te maken, zelfs ingeval dat gebruik op één enkele regio of bevolkingsgroep gericht is206. Gebruik van het merk (uitsluitend) op websites of in advertenties in internationale publicaties kan ook normaal merkgebruik inhouden voor de Benelux, zolang er daarmee maar een normaal gebruik - dat wil, kort gesteld, zeggen het vinden of behouden van een afzetmarkt - voor de Benelux bekomen wordt207. De loutere omstandigheid dat de website vanuit de Benelux toegankelijk is, volstaat echter niet als bewijs daartoe208. Ook geldend als gebruik van het merk in de Benelux is het gebruik van een merk voor diensten die in de Benelux worden aangeboden onder het merk209, maar die buiten het Beneluxgebied moeten worden genoten210.

205

H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 317. A. BRAUN en E. CORNU, Précis des marques (cinquième édition), Brussel, Larcier, 2009, 581; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 279 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 476 en zie als voorbeeld Hof Den Haag 3 april 2008 (Playboy Enterprises Inc./Etablissements Laporte S.A.), Bijbl. Ind. Eig. 2009, afl. 12, 423-431, overw. 13. In J. DEENE, “Naar een inperking van het Beneluxmerkenrecht?”, Juristenkrant 2010, afl. 207, 5 wordt in andere zin geconcludeerd aan de hand van een analogie die gemaakt wordt naar aanleiding van de infra besproken oppositieprocedure ‘Onel/Omel’ (zie deel 4.3.3.2.1): ‘Impliciet geeft het BBIE daarmee ook duidelijk aan dat van een normaal gebruik van een Beneluxmerk geen sprake is wanneer dat merk lokaal gebruikt wordt (in één Beneluxland of in één provincie)’. M.i. gaat die analogie niet op - ook al gaat het in beide gevallen om een merk met een unitair karakter dat nationale grenzen overschrijdt ter verwezenlijking van een economische unie aangezien een hoofdargument in de zaak ‘Onel/Omel’ het bestaan is van het onderscheid dat er is tussen het Communautaire en het nationale merk. Er is geen merk meer beschikbaar voor een kleinere regio dan de Benelux voor de drie Beneluxlanden waarop men kan terugvallen, de redenering kan dus niet zomaar doorgetrokken worden. Ook in P. MAEYAERT, “Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk: wat is ‘normaal’ vanuit geografisch perspectief?” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 219 wordt die verkeerde conclusie als zijnde een mogelijkheid gesuggereerd, zij het slechts als randopmerking en niet als hoofdonderwerp van het artikel. Voorts wijs ik erop dat er in M. BOUMA, “Strategische keuzes inzake merkbescherming: visie van de merkengemachtigde” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 133 wordt voorgesteld dat er voor het Beneluxmerk een beperkter beschermingsterritorium zou moeten kunnen worden aangevraagd bij het depot. 207 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 283; H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 317 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 476 en zie als voorbeeld Rechtbank Den Haag 12 april 2006 (Harry’s New York Bar SA/Driss Kchicheb), Bijbl. Ind. Eig. 2007, afl. 5, 326-331, overw. 4.6 (het gebruik in een internationale publicatie die beschikbaar is in de Benelux wordt in aanmerking genomen - bij wijze van analogie met de rechtspraak betreffende in het gebied toegankelijke websites - en geldt dus zeker als gebruik binnen het gebied, maar dat gebruik voldoet echter niet aan de vereisten voor normaal gebruik, onder andere wegens de beperkte oplage). 208 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 283. 209 Waarbij men dus wel degelijk in de Benelux zijn afzetmarkt poogt te verkrijgen of te behouden. 206

47

4.3.3.2 Gebruik van het Gemeenschapsmerk in de Gemeenschap 4.3.3.2.1 De ‘Onel/Omel’-leer Voor het Gemeenschapsmerk ging men er tot voor kort altijd van uit dat gebruik in één van de lidstaten volstond als normaal gebruik binnen het Europese grondgebied211. Recent rees echter de vraag of normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk in één enkele lidstaat wel volstaat als rechtsinstandhoudend gebruik212. Het BBIE schakelde de discussie in een hogere versnelling, het Bureau nam namelijk de beslissing in een oppositieprocedure die voor het bureau werd ingesteld dat het gebruik van een Gemeenschapsmerk in slechts één lidstaat niet voldoende was om een op territoriaal vlak zo omvangrijk monopolie te rechtvaardigen213. De beslissing van het BBIE werd gevolgd door een beslissing van het 210

Zie H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 317-318 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 476 waar het voorbeeld gegeven wordt van de reisagentschappen die buitenlandse reizen aanbieden in de Benelux. Zie ook als voorbeeld HR 13 september 1996, zaak 16034 (Le Lido S.A./Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland en Horeca Exploitatie Maatschappij ‘De Vondelbrug’ B.V.), http://www.iept.nl/files/1996/IEPT19960913_HR_LIDO.pdf, overw. 3.2.3. 211 A. BRAUN en E. CORNU, Précis des marques (cinquième edition), Brussel, Larcier, 2009, 585 (waar gesteld wordt dat zelfs gebruik in een deel van een lidstaat voldoende is); C. GIELEN, “Normaal gebruik gemeenschapsmerk: waar?”, IER 2010, afl. 5, 427-428; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2009, 171; G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 404 (‘Clearly if there was a different test, such would be a real deterrent to applying for a CTM (Community Trade Mark F.K.), and in particular would dicriminate against small or medium sized enterprises. This would be contrary to the whole rationale of the CTM which is intended to be for all’); zie met betrekking tot deze laatste stelling in tegengestelde zin C. GIELEN, “Normaal gebruik gemeenschapsmerk: waar?”, IER 2010, afl. 5, 429); T. COHEN JEHORAM, Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief, Universiteit Utrecht, 2009, 461 en http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2009-1006200115/cohenjehoram.pdf en T. COHEN JEHORAM, The relationship between national and Community trademark law: between dream and practice, s.l., Delex, 2011, 14. 212 De Europese Commissie deelde in 2009 mee een ‘Study on the overall functioning of the Trade Mark System in Europe’ te willen bekomen waarbij en waarin er een reeks taken en vragen dienden uitgevoerd en beantwoord te worden. De uitvoering van die studie werd op 16 oktober 2009 toegewezen aan het Max Planck Instituut. Een van de vragen van de Commissie was volgende vraag onder 5.1 (2) (c): ‘To what extent is the territorial requirement for a CTM (Community Trade Mark F.K.) to be genuinely used “in the Community” (Art. 15 CTMR (CTM Regulation F.K.)), as interpreted in the related Joint Statement by the Council and the Commission of 20 December 1993, still appropriate in view of a Community market now comprising 27 Member States?’. De studie is af sinds 15 februari 2011 en is gekant tegen het idee van een territoriale gebruiksvereiste in meer dan één lidstaat voor het Gemeenschapsmerk, zie Trade Mark Study, 139. Zie ook P. MAEYAERT, “Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk: wat is ‘normaal’ vanuit geografisch perspectief?” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 214-215. Zie ook Rechtbank Den Haag 23 september 2009 (Euprax Perchtold & Partner Steuerberatersozietät/X en Zobu B.V.), http://www.iept.nl/files/2009/IEPT20090923_Rb_Den_Haag_Euprax.pdf, overw. 4.6. Deze zaak wordt thans aangehouden tot het Hof van Justitie over de kwestie ‘Onel/Omel’ uitspraak doet, zie Rechtbank Den Haag 27 oktober 2010 (Euprax Perchtold & Partner Steuerberatersozietät/X en Zobu B.V.), http://www.iept.nl/files/2010/IEPT20101027_Rb_Den_Haag_Euprax_v_Zobu.pdf, overw. 2.19-2.20. 213 BBIE, beslissing inzake oppositie van 15 januari 2010, Nr. 2004448 (Leno Merken B.V./Hagelkruis Beheer bv), https://www.boip.int/wps/wcm/connect/2dc8e880487cef5e8548cf3a17df6a60/2004448.pdf?MOD=AJPERES& CACHEID=2dc8e880487cef5e8548cf3a17df6a60 en P. MAEYAERT, “Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk: wat is ‘normaal’ vanuit geografisch perspectief?” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 215 en 217. Merk echter op dat in die beslissing niet werd gesteld dat er steeds - per definitie - een gebruik vereist is in meer dan één lidstaat en dat aldus kan gesteld worden dat de beslissing soms misbruikt wordt in de discussie door zowel voor- als tegenstanders van een verplicht gebruik in meer dan één lidstaat. Desondanks oordeelde

48

Hongaarse registratiebureau214 in dezelfde zin215 en het BBIE zelf heeft ondertussen ook nog andere beslissingen in die zin genomen216. Deze beruchte ‘Onel/Omel’-beslissing heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien en heeft zowel voor- als tegenstanders217. De vraag is dan ook van groot (economisch) belang, aangezien de meerderheid van Gemeenschapsmerkhouders in dat geval niet zou voldoen aan de territoriale component van normaal gebruik, enkel internationale ondernemingen zouden er dan nog gebruik van kunnen maken218. In de zaak ‘Onel/Omel’ werd beroep ingesteld voor de rechtbank en ondertussen werden er over de kwestie prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie door de rechtbank219. Het Hof van Justitie heeft nog geen uitspraak gedaan betreffende de gestelde vragen. Persoonlijk ben ik van mening dat de visie dat gebruik in één lidstaat niet voldoende is om normaal gebruik uit te maken voor het Gemeenschapsmerk niet te volgen valt, aangezien ze geen rechtsgrond heeft en dus verkeerd is. Ook de beslissing inzake ‘Onel/Omel’ in die zin het BBIE dat dat in casu het geval was, waardoor ik toch verwijs naar de visie dat gebruik in één lidstaat nooit voldoende kan zijn als rechtsinstandhoudend gebruik van een Gemeenschapsmerk als de ‘Onel/Omel’-leer. 214 Het Hungarian Intellectual Property Office (hierna verder HIPO). 215 HIPO, beslissing inzake oppositie van 11 februari 2010, Nr. M0900377 (Britse houder van merk CITY INN/Hongaarse houder van merk C City Hotel), http://www.hipo.gov.hu/English/hirek/kapcsolodo/C_City_case_summary_ENfinal.pdf. 216 Zie de beslissingen van het BBIE inzake oppositie betreffende het ‘Robertson’- en het ‘Simson’-merk, nrs. 2003572 (overw. 33-35); 2003573 (overw. 33-35); 2003968 (overw. 35-38) en 2004077 (overw. 36-39). 217 Zie C. GIELEN, “Normaal gebruik gemeenschapsmerk: waar?”, IER 2010, afl. 5, 427; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 278-279; P. MAEYAERT, “Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk: wat is ‘normaal’ vanuit geografisch perspectief?” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 216 en 220; T. COHEN JEHORAM, The relationship between national and Community trademark law: between dream and practice, s.l., Delex, 2011, 13 en Trade Mark Study, 133-134. Naar de visies van de voor- en tegenstanders van de ‘Onel/Omel’-leer zal hierna verder respectievelijk gerefereerd worden als de ‘nationale benadering’ en de ‘Europese benadering’, naar T. COHEN JEHORAM, The relationship between national and Community trademark law: between dream and practice, s.l., Delex, 2011, 13-17. In het kader van deze bespreking verdeel ik de meningen van verscheidene auteurs over twee kampen, om de voor- en tegenargumenten tegen elkaar te kunnen uitspelen. Ik geef echter mee dat de argumentaties divers zijn en de auteurs dus niet automatisch alle argumenten voor hun benadering aanhangen, wat ook blijkt uit de voetnoten. 218 Dit is voor T. Cohen Jehoram ook meteen een argument om de beslissing te veroordelen, zie T. COHEN JEHORAM, The relationship between national and Community trademark law: between dream and practice, s.l., Delex, 2011, 17. Zie in dezelfde zin G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 404-405. Volgens C. Gielen is het echter eigen aan de systematiek van het Gemeenschapsmerkenrecht dat het Gemeenschapsmerk enkel open moet staan voor internationale ondernemingen, zie C. GIELEN, “Normaal gebruik gemeenschapsmerk: waar?”, IER 2010, afl. 5, 429. Zie in tegengestelde zin Trade Mark Study, 135 (‘…the CTM (Community Trade Mark F.K.) system must remain open for small, medium and large enterprises alike…’). 219 Zie Hof Den Haag 30 november 2010 (Leno Merken B.V./Hagelkruis Beheer B.V.), http://www.iept.nl/files/2010/IEPT20101130_Hof__Den_Haag_Leno_v_Hagelkruis.pdf en Hof Den Haag 1 februari 2011 (Leno Merken B.V./Hagelkruis Beheer B.V.), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110201_Hof_Den_Haag_Leno_v_Hagelkruis.pdf. Kort samengevat werd, in overweging 18 van laatstvermeld arrest, gevraagd of gebruik binnen één lidstaat dat als normaal gebruik zou gelden ingeval het om een nationaal merk zou gaan, ook normaal gebruik is van een Gemeenschapsmerk of dat men bij het beoordelen van normaal gebruik volgens de Gemeenschapsmerkverordening niet mag kijken naar lidstatelijke territoriale grenzen. Voorts werd er gevraagd: indien gebruik binnen één lidstaat niet voldoende is, of dat dan altijd de regel is en zo ja, welke dan de vereiste territoriale omvang van het gebruik van een Communautair merk is.

49

door het BBIE is dus verkeerd door in casu te oordelen dat het Gemeenschapsmerk voor verval in aanmerking kwam. wat hierna beargumenteerd zal worden220. Onder de titels na deze geef ik de argumentatie om deze visie te staven weer. De belangrijkste argumenten uit de discussie worden daartoe aangehaald en behandeld. 4.3.3.2.2 Een verregaande territoriale gebruiksvereiste voor het Gemeenschapsmerk Voorafgaand aan de behandeling van de discussie geef ik mee dat er een algemene consensus bestaat in de rechtsleer dat het niet de bedoeling van het dualistische systeem in Europa is dat merkhouders Gemeenschapsmerken deponeren met de bedoeling ze enkel nationaal te gaan gebruiken. De discussie draait enkel om het al dan niet bestaan van een verregaande territoriale gebruiksvereiste voor het Gemeenschapsmerk221 en om het al dan niet wenselijk zijn van die vereiste en de gevolgen die dergelijke vereiste met zich mee zou brengen. De voorstanders van de visie dat gebruik in één lidstaat niet kan volstaan als instandhoudend gebruik van een Gemeenschapsmerk staven hun visie met verschillende argumenten. Men argumenteert dat de Joint Statements222 niet te volgen zijn omdat ze niet bindend, gedateerd, tegenstrijdig met de verordening of incorrect zouden zijn. Bepalingen uit de Gemeenschapsverordening zelf zouden zich er ook tegen verzetten. Ook wordt er bepaalde eerdere rechtspraak geciteerd die blijk zou geven van een gebruiksvereiste in meer dan één lidstaat. 4.3.3.2.3 Niet-bindende kracht van de Joint Statements Dat gebruik in één lidstaat zou kunnen volstaan voor normaal gebruik van het Gemeenschapsmerk is de intentie geweest van de Europese regelgever, zoals blijkt uit verscheidene documenten223. Aan deze verklaringen komt echter geen bindende kracht toe,

220

Zie in die zin ook T. COHEN JEHORAM, The relationship between national and Community trademark law: between dream and practice, s.l., Delex, 2011, 13 en W. HOYNG, “Preach for your own parish”, Boek 9 8813, 1 en http://www.ieforum.nl/backoffice/uploads/file/IEForum/Artikelen/IEF%20WH%20Onel%20%20preach%20for%20your%20own%20parish.pdf. 221 In die zin dat er sowieso gebruik in meer dan één lidstaat vereist zou zijn. 222 Zie infra deel 4.3.3.2.3 betreffende de Joint Statements. 223 Zie overweging B, 10 van de Gezamenlijke verklaringen van de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen ingevoerd in de notulen van de vergadering van de Raad in dewelke de verordening inzake het Gemeenschapsmerk werd aangenomen op 20 december 1993 (hierna verder Joint Statements) (‘The council and the Commission consider that use which is genuine within the meaning of Article 15 in one country constitutes genuine use in the Community’); overweging 126 EEG-merk Memorandum (‘Use in the territory of a prescribed number of Member States should not be the determining factor…’) en deel II, 3.2. van The Manual of Trade Mark Practice: Part C The Manual concerning Opposition: Part 6 Proof of Use van het BHIM van 14 September 2009 (hierna verder Opposition Manual) (‘Genuine use within the meaning of Article 15 CTMR may be found also when the criteria of that article have been complied within only one part of the Community, such as in a single Member State or in a part thereof’). Er wordt op gewezen dat men in die totstandkomingsgeschiedenis ook sprak van gebruik in 3 lidstaten of in een substantieel deel van de gemeenschap. Men heeft die visie later echter verlaten, dus is ze van geen tel. Zie C. GIELEN, “Normaal gebruik gemeenschapsmerk: waar?”, IER 2010, afl. 5, 427; T. COHEN JEHORAM, The relationship between national and Community trademark law: between dream and practice, s.l., Delex, 2011, 14 en W. HOYNG, “Preach for your own parish”, Boek 9 8813, 2-3 en

50

dat is zelfs letterlijk opgenomen bij de aanvang van de Joint Statements224 en binden het Hof van Justitie niet in haar interpretatieve bevoegdheid, daar is terzake ook al meermaals op gewezen door het Hof van Justitie225. Dat de teksten niet bindend zijn voor de interpretatie brengt echter niet met zich mee dat deze verklaringen zomaar aan de kant mogen worden geschoven, ze kunnen nog steeds een hulpstuk zijn bij de interpretatie van de teksten - die wel bindende kracht hebben - waarbij ze horen226. 4.3.3.2.4 Tegenstrijdigheid van de gedateerde Joint Statements met de Gemeenschapsmerkverordening In het licht van de recente expansie van de Europese Unie acht niet iedereen het nog langer correct dat normaal gebruik in één lidstaat voldoende zou zijn als normaal gebruik. Het territorium is zodanig gevoelig uitgebreid in vergelijking met het gebied dat er was toen de merkenregeling tot stand kwam, dat er volgens de voorstanders van de nationale benadering geen rekening meer moet worden gehouden met de Joint Statements terzake227. http://www.ieforum.nl/backoffice/uploads/file/IEForum/Artikelen/IEF%20WH%20Onel%20%20preach%20for%20your%20own%20parish.pdf. 224 Dat is de reden waarom de opmerkingen zijn toegevoegd aan de notulen bij de vergadering en niet zijn opgenomen in de tekst van de verordening zelf, zie de Joint Statements. 225 Voor het eerst in HvJ 26 februari 1991, zaak C-292/89 (The Queen (V.K. F.K.)/Immigration Appeal Tribunal ex parte G.D. Antonissen), overw. 18; met latere bevestigingen in o.a. HvJ 29 mei 1997, zaak C-329/95 (Prejudiciële vraag VAG Sverige AB), overw. 23; HvJ 24 juni 2004, zaak C-49/02 (Prejudiciële vraag Heidelberger Bauchemie GmbH), overw. 17 en HvJ (Grote kamer) 16 november 2004, zaak C-245/02 (Anheuser-Busch Inc./Budějovický Budvar), overw. 79. Met betrekking tot de Joint Statements betreffende de Gemeenschapsmerkverordening zelf werd ook al afgeweken door het Hof van Justitie, zie BBIE, beslissing inzake oppositie van 15 januari 2010, Nr. 2004448 (Leno Merken B.V./Hagelkruis Beheer bv), https://www.boip.int/wps/wcm/connect/2dc8e880487cef5e8548cf3a17df6a60/2004448.pdf?MOD=AJPERES& CACHEID=2dc8e880487cef5e8548cf3a17df6a60, overw. 31. Zie ook T. COHEN JEHORAM, The relationship between national and Community trademark law: between dream and practice, s.l., Delex, 2011, 14. 226 Zie J. PHILLIPS, “Interpreting Territorial Use of a Community Trade Mark in Light of the Joint Statements” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 55 en 58 en T. COHEN JEHORAM, The relationship between national and Community trademark law: between dream and practice, s.l., Delex, 2011, 14 en W. HOYNG, “Preach for your own parish”, Boek 9 8813, 2 en http://www.ieforum.nl/backoffice/uploads/file/IEForum/Artikelen/IEF%20WH%20Onel%20%20preach%20for%20your%20own%20parish.pdf. Dat het BBIE stelt te moeten nagaan of de met betrekking tot deze kwestie relevante opmerking in de Joint Statements ‘rechtens geldig’ is (zie overweging 30 van de oppositieprocedure ‘Onel/Omel’), is m.i. een fout uitgangspunt, het Bureau zocht naar een reden waarmee ze de opmerking aan de kant kon schuiven, terwijl de opmerking net moest gehanteerd worden om artikel 15 Gemeenschapsmerkverordening te helpen interpreteren. Zie aldus in tegengestelde zin BBIE, beslissing inzake oppositie van 15 januari 2010, Nr. 2004448 (Leno Merken B.V./Hagelkruis Beheer bv), https://www.boip.int/wps/wcm/connect/2dc8e880487cef5e8548cf3a17df6a60/2004448.pdf?MOD=AJPERES& CACHEID=2dc8e880487cef5e8548cf3a17df6a60, overw. 31; C. GIELEN, “Normaal gebruik gemeenschapsmerk: waar?”, IER 2010, afl. 5, 427-428 en C. GIELEN, “Heeft het Benelux-recht het Europese merkenrecht beïnvloed?” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 23 en http://charlesgielen.com/doc/Invloed_Benelux_merkenrecht_op_Europees_merkenrecht.pdf. 227 Er waren toen twaalf lidstaten. C. GIELEN, “Normaal gebruik gemeenschapsmerk: waar?”, IER 2010, afl. 5, 427-428 en 430 en BBIE, beslissing inzake oppositie van 15 januari 2010, Nr. 2004448 (Leno Merken B.V./Hagelkruis Beheer bv),

51

Alhoewel daar op het eerste zicht iets voor te zeggen valt, kan dat argument weerlegd worden samen met het argument dat de Joint Statements zouden ingaan tegen bepaalde overwegingen van de Gemeenschapsmerkverordening228. De bepalingen waartegen de gedateerde Joint Statements zogezegd zouden ingaan, zijn immers even gedateerd229. Ten tweede heeft de uitbreiding van de ‘Gemeenschap’ niets gewijzigd aan de nood aan een Gemeenschapsmerk als essentieel onderdeel ter verwezenlijking van de eengemaakte, interne vrije markt230. 4.3.3.2.5 Handelsbelemmeringen Ingevolge die laatste opmerking gaat het dan enkel nog om de wijze waarop men die overwegingen - die spreken over het wegwerken van handelsbelemmeringen – interpreteert om de discussie te beslechten231. Zowel de voorstanders van de nationale benadering als die van de Europese benadering beschouwen correct dat het erom gaat dat de barrières en belemmeringen weggehaald worden, dat kan ook moeilijk anders aangezien dat letterlijk is opgenomen in de overwegingen bij de Gemeenschapsmerkverordening, maar men ziet die belemmeringen in verschillende zaken232. De aanhangers van de nationale benadering zien de hindernis in het niet meer beschikbaar zijn van een Gemeenschapsmerk omdat een andere onderneming dat al gedeponeerd heeft, maar slechts nationaal gebruikt233. https://www.boip.int/wps/wcm/connect/2dc8e880487cef5e8548cf3a17df6a60/2004448.pdf?MOD=AJPERES& CACHEID=2dc8e880487cef5e8548cf3a17df6a60, overw. 34. 228 Het zou gaan om overwegingen 2, 3, 6 en 9 bij de Gemeenschapsmerkverordening volgens het BBIE, die enerzijds handelen over de verwezenlijking van de interne markt en de noodzakelijkheid van een Gemeenschapsmerk daarin en anderzijds over de reden voor de dualiteit van het merkenrecht binnen de Europese Unie en de ratio voor de gebruiksplicht. Zie BBIE, beslissing inzake oppositie van 15 januari 2010, Nr. 2004448 (Leno Merken B.V./Hagelkruis Beheer bv), https://www.boip.int/wps/wcm/connect/2dc8e880487cef5e8548cf3a17df6a60/2004448.pdf?MOD=AJPERES& CACHEID=2dc8e880487cef5e8548cf3a17df6a60, overw. 32 en 34. 229 J. PHILLIPS, “Interpreting Territorial Use of a Community Trade Mark in Light of the Joint Statements” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 59. 230 Logischerwijs wordt die nood zelfs alleen maar groter: de toevoeging van meer territoria met allen afwijkende nationale wetgevingen, vergroten de kans op het rijzen van handelsbelemmeringen. 231 Het gaat daarbij hoofdzakelijk om de overwegingen 2, 3 en 4 bij de Gemeenschapsmerkverordening. Ook overweging 9 betreffende het dualistisch merkenrechtsysteem binnen de Europese Unie wordt echter als nietcomplementair met een Europese benadering beschouwd, zie o.a. C. GIELEN, “Normaal gebruik gemeenschapsmerk: waar?”, IER 2010, afl. 5, 430. 232 Men gebruikt namelijk dezelfde overwegingen om zowel de nationale als de Europese benadering te staven. Zie o.a. C. GIELEN, “Normaal gebruik gemeenschapsmerk: waar?”, IER 2010, afl. 5, 429; T. COHEN JEHORAM, The relationship between national and Community trademark law: between dream and practice, s.l., Delex, 2011, 14 en W. HOYNG, “Preach for your own parish”, Boek 9 8813, 3-5 en http://www.ieforum.nl/backoffice/uploads/file/IEForum/Artikelen/IEF%20WH%20Onel%20%20preach%20for%20your%20own%20parish.pdf. 233 Het Gemeenschapsmerk zou dan moeten vervallen zodat er elders in de Gemeenschap nationale merkdeponeringsmogelijkheden zouden ontstaan voor andere ondernemingen. Dit opdelingsdenken - het gebied van de Europese Unie wordt daarin niet aanschouwd als één geheel, maar als een samengesteld lappendeken met politieke, nationale grenzen - wordt veroordeeld door de tegenstanders van de nationale benadering wegens onverenigbaar met het wezen van het Gemeenschapsmerk, zie T. COHEN JEHORAM, The relationship between national and Community trademark law: between dream and practice, s.l., Delex, 2011, 7 en 15 en W. HOYNG, “Preach for your own parish”, Boek 9 8813, 8 en http://www.ieforum.nl/backoffice/uploads/file/IEForum/Artikelen/IEF%20WH%20Onel%20%20preach%20for%20your%20own%20parish.pdf.

52

De tegenstanders van die benadering zien dat niet als hindernis, zij argumenteren dat de markt daardoor helemaal niet geblokkeerd wordt, het staat de aspirant-merkgebruiker immers nog steeds vrij een Gemeenschapsmerk te deponeren, het zal enkel qua teken moeten verschillen van de reeds gedeponeerde merken234. Als principe geldt dat merkbescherming geen enkele mededingingsrestrictie inhoudt in de zin dat het niet langer mogelijk zou zijn om de goederen of diensten waarvoor een merk werd gedeponeerd te produceren of aan te bieden voor andere personen dan de merkhouder235. Het bestaan van gelijke nationale merken daarentegen, blokkeert wel het eventuele gebruik van het merk dat een merkhouder elders wil maken236. Eenvoudiger uitgedrukt gaat het in de nationale benaderingsvisie om een hindernis om een merk te kunnen deponeren en in de Europese benaderingsvisie om een hindernis om goederen onder een merk af te zetten op bepaalde markten237. Mijns inziens dient laatstgenoemde hindernis beschouwd te worden als de soort handelsbelemmering die men met de regeling van het Gemeenschapsmerk zoals ze werd ingevoerd, wou vermijden238. Zoals reeds hoger gesteld zou het resultaat van de nationale benadering erg onwenselijk zijn en daar gaat het voor de aanhangers van de Europese benadering ook om. Er wordt niet miskend dat er zich een onbillijke situatie kan voordoen bij het volgen van de Europese

234

Dat de markttoegang zou worden geblokkeerd, wordt dan ook aangezien als drogreden, zie T. COHEN JEHORAM, The relationship between national and Community trademark law: between dream and practice, s.l., Delex, 2011, 15 (‘False argument’) en W. HOYNG, “Preach for your own parish”, Boek 9 8813, 8 (‘Incomprehensible argument’) en http://www.ieforum.nl/backoffice/uploads/file/IEForum/Artikelen/IEF%20WH%20Onel%20%20preach%20for%20your%20own%20parish.pdf. 235 In principle, competitors may offer even exact copies of goods that have become successful on the market – they only need to use their own trademarks in order to designate their proper commercial origin, zie A. KUR, “Strategic Branding: Does Trademark Law Provide for Sufficient Self Help and Self Healing Forces?” in Intellectual Property, Market Power and the Public Interest, Brussel, P.I.E. Peter Lang, 2008, 192. 236 T. COHEN JEHORAM, The relationship between national and Community trademark law: between dream and practice, s.l., Delex, 2011, 14-15 en W. HOYNG, “Preach for your own parish”, Boek 9 8813, 3-4 en http://www.ieforum.nl/backoffice/uploads/file/IEForum/Artikelen/IEF%20WH%20Onel%20%20preach%20for%20your%20own%20parish.pdf. 237 T. COHEN JEHORAM, The relationship between national and Community trademark law: between dream and practice, s.l., Delex, 2011, 14-15 en W. HOYNG, “Preach for your own parish”, Boek 9 8813, 2 en 8 en http://www.ieforum.nl/backoffice/uploads/file/IEForum/Artikelen/IEF%20WH%20Onel%20%20preach%20for%20your%20own%20parish.pdf. 238 Het is ook dat soort handelsbelemmeringen dat voor een groter aantal conflicten zou zorgen tussen merkhouders - er zouden immers veel gelijke nationale merken tegen elkaar ‘stuiten’ - en niet andersom, zoals wel wordt beweerd door diegenen die het doel van het verval wegens non usus, zoals weergegeven in overweging 9 bij de Gemeenschapsmerkverordening, inroepen als argument voor de nationale benadering, P. MAEYAERT, “Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk: wat is ‘normaal’ vanuit geografisch perspectief?” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 218; T. COHEN JEHORAM, The relationship between national and Community trademark law: between dream and practice, s.l., Delex, 2011, 14-15 en W. HOYNG, “Preach for your own parish”, Boek 9 8813, 2 en 8 en http://www.ieforum.nl/backoffice/uploads/file/IEForum/Artikelen/IEF%20WH%20Onel%20%20preach%20for%20your%20own%20parish.pdf. Zie in tegengestelde zin C. GIELEN, “Normaal gebruik gemeenschapsmerk: waar?”, IER 2010, afl. 5, 430-431 en M. FICSOR, “The territorial Dimension of the Genuine Use Requirement for Community Trade Marks” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 77.

53

benadering239, het beslissen in de zin van de ‘Onel/Omel’-leer zou echter naast het verkeerd zijn, ook nog onbillijkere gevolgen kunnen hebben. Een ander praktisch probleem zou zich stellen met het bepalen van de omvang van de territoriale gebruiksvereiste in de zin van de nationale benadering. Dit is zowat onmogelijk in concrete termen240, een werkbare definitie zou daarom steeds vaag moeten zijn241. Die vage definitie zou dan op zich weer aanleiding kunnen geven tot interpretatieproblemen. 4.3.3.2.6 Zinloos bestaan van een omzettingsmechanisme Als laatste ‘onverenigbaarheidsargument’ voor de verregaande territoriale gebruiksvereiste voor het Gemeenschapsmerk haalt men het bestaan aan van artikel 112, lid 2, a Gemeenschapsmerkverordening242. Artikel 112 van de verordening handelt over de omzettingsmogelijkheden van een Gemeenschapsmerk naar een nationaal merk en in lid 2, a wordt bepaald dat er geen omzetting plaatsvindt indien het Gemeenschapsmerk wegens niet-gebruiken vervallen is verklaard, tenzij het Gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd (onderlijning F.K.). Het BBIE argumenteerde hieromtrent dat die bepaling zinloos zou zijn als normaal gebruik in een lidstaat per definitie voldoende zou zijn om een Gemeenschapsmerk in stand te houden 243. Dit is echter incorrect, de bepaling kan wel in andere situaties van nut zijn, zoals bijvoorbeeld ingeval er een minimaal plaatselijk gebruik plaatsvindt; men denkt daarbij dan vooral aan provinciaal gebruik244. Bovendien is de totstandkomingsachtergrond van deze 239

Bij de bespreking van het doel van de vervalregeling wegens niet-gebruik heb ik zelf ook gesteld dat het handhaven van merkinschrijvingen die niet gebruikt worden ten koste van ondernemers die het merk graag werkelijk zouden exploiteren, geen steek houdt (zie deel 4.2.2), dat euvel zal men er in bepaalde gevallen echter moeten bijnemen. Heel erg groot kan dat probleem overigens niet zijn, gezien het feit er bijna geen rechtspraak omtrent bestaat. 240 Men kan geen aantal lidstaten aanduiden als minimumhoeveelheid, omdat de lidstaten te veel verschillen in territoriumomvang. In alle lidstaten gebruik vereisen kan ook niet, omdat dat te ver zou gaan. 241 R. KNAAK en P. VENOHR, “Coexistance in Future European Trade Mark Law” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 177 en Trade Mark Study, 135. 242 M. FICSOR, “The territorial Dimension of the Genuine Use Requirement for Community Trade Marks” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 74. Zie als voorbeeld Rechtbank Den Haag 23 september 2009 (Euprax Perchtold & Partner Steuerberatersozietät/X en Zobu B.V.), http://www.iept.nl/files/2009/IEPT20090923_Rb_Den_Haag_Euprax.pdf, overw. 4.6. 243 BBIE, beslissing inzake oppositie van 15 januari 2010, Nr. 2004448 (Leno Merken B.V./Hagelkruis Beheer bv), https://www.boip.int/wps/wcm/connect/2dc8e880487cef5e8548cf3a17df6a60/2004448.pdf?MOD=AJPERES& CACHEID=2dc8e880487cef5e8548cf3a17df6a60, overw. 33. 244 C. GIELEN, “Normaal gebruik gemeenschapsmerk: waar?”, IER 2010, afl. 5, 431; P. MAEYAERT, “Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk: wat is ‘normaal’ vanuit geografisch perspectief?” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 217; T. COHEN JEHORAM, The relationship between national and Community trademark law: between dream and practice, s.l., Delex, 2011, 16-17 en W. HOYNG, “Preach for your own parish”, Boek 9 8813, 6 en http://www.ieforum.nl/backoffice/uploads/file/IEForum/Artikelen/IEF%20WH%20Onel%20%20preach%20for%20your%20own%20parish.pdf. Merk aldus op dat voorstanders van de Europese benadering ook zeker niet de redenering tot op het allerkleinste gebruik, of anders gezegd tot in het onredelijke, willen doortrekken. Had het in de ‘Onel/Omel’beslissing gegaan om een merk dat slechts heel plaatselijk, en niet in heel Nederland, werd gebruikt, zou men

54

bepaling dat er verscheidene bilaterale verdragen bestaan waarin EU-Lidstaten betrokken zijn waarbij merkgebruik binnen één van de verdragslanden ook beschouwd wordt als gewoon gebruik in een ander land245. 4.3.3.2.7 De lage vereisten gesteld aan het normaal gebruik Als argument voor de Europese benadering kan nog worden verwezen naar artikel 15, lid 2, b Gemeenschapsmerkverordening, dat bepaalt dat gebruik van exportmerken ook onder normaal gebruik valt en de lage vereisten voor normaal gebruik algemeen246. Indien een vaak onzichtbaar - gebruik van een Gemeenschapsmerk in één lidstaat, zijnde het land van uitvoer, reeds voldoende is voor rechtsinstandhoudend gebruik, dan lijkt het toch wel zeer moeilijk om te vereisen dat een normaal gebruik zich dient uit te strekken tot meer dan één lidstaat247. In dit kader kan nog melding gemaakt worden van het reeds hoger gesignaleerde feit dat bepaalde auteurs de nationale benadering aanhangen omdat zij geloven dat het evenwicht tussen de nationale merken en het Gemeenschapsmerk verstoord is ingevolge de identieke gebruiksplicht248. Zij zien de oplossing dan in het bestaan van een bijzondere territoriale

geen graten in de beslissing van het BBIE gezien hebben. In de Trade Mark Study wordt voor dergelijke gevallen waarbij er geen werkelijk economisch conflict plaatsvindt op dezelfde markt, voorgesteld een soort coexistentieregel in te voeren, zie Trade Mark Study, 258. 245 T. COHEN JEHORAM, The relationship between national and Community trademark law: between dream and practice, s.l., Delex, 2011, 17. 246 Het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat er een verregaande territoriale gebruiksvereiste gesteld zal worden door het Hof van Justitie in het licht van de algemene laagdrempeligheid van het vereiste gebruik die het Hof via de invulling van het begrip ‘normaal gebruik’ gegeven heeft. Het geografische aspect is slechts één aspect in de beoordeling of er normaal gebruik gemaakt is van een merk en een economisch verantwoord gebruik van een merk in de Gemeenschap, waar ook, moet daarom kunnen gelden als normaal gebruik van het Gemeenschapsmerk. P. MAEYAERT, “Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk: wat is ‘normaal’ vanuit geografisch perspectief?” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 212-213; P. MARICHAL, “Tous les chemins mènent à Rome que ce soit via La Haye, Genève ou Alicante” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 146; T. COHEN JEHORAM, The relationship between national and Community trademark law: between dream and practice, s.l., Delex, 2011, 15-17 en Trade Mark Study, 258. Zie ook HvJ 11 mei 2006, zaak C-416/04 P (The Sunrider Corp./BHIM), overw. 76, dat stelt dat de territoriale gebruiksomvang slechts één van de relevante factoren is waarmee rekening moet worden gehouden. Zie voor een grondige bespreking van de lage eisen gesteld aan merkgebruik en het gevolg daarvan voor de effectiviteit van de sanctie van het verval wegens non usus: N. OOSTERMAN, “Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?”, IER 2007, afl. 3, 145-153. 247 P. MAEYAERT, “Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk: wat is ‘normaal’ vanuit geografisch perspectief?” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 219. Ook het gefaalde pogen tot goederenafzet dat kan gelden als normaal merkgebruik (zie supra deel 4.3.2.2.3.3 betreffende merkgebruik om een afzet te vinden of te behalen) zal onzichtbaar blijven en toch niet leiden tot merkverlies, zie T. COHEN JEHORAM, The relationship between national and Community trademark law: between dream and practice, s.l., Delex, 2011, 15. Zie in tegengestelde zin C. GIELEN, “Normaal gebruik gemeenschapsmerk: waar?”, IER 2010, afl. 5, 430. 248 M. FICSOR, “The territorial Dimension of the Genuine Use Requirement for Community Trade Marks” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 69 en R. KNAAK en P. VENOHR, “Coexistance in Future European Trade Mark Law” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het

55

gebruiksvereiste voor het Gemeenschapsmerk249. Naast het feit dat dergelijke gebruiksvereiste gewoonweg niet vervat ligt in de huidige regeling, ligt het probleem met de discrepantie tussen het vereiste gebruik van een Gemeenschapsmerk en de geboden bescherming, die zich inderdaad over een groot gebied uitstrekt, niet bij dat laatste. Men moet m.i. van Gemeenschapsmerken geen gebruik in een speciaal groter gebied verwachten, men moet van Gemeenschapsmerken een omvangrijker gebruik verwachten250, waar dat ook plaatsvindt in de Gemeenschap251. 4.3.3.2.8 Argumenten uit de hogere rechtspraak Wat de rechtspraak betreft moet worden vastgesteld dat er betreffende een territoriale gebruiksvereiste in de hogere rechtspraak enkel uitspraak werd gedaan omtrent nationale merken, er is nog geen hogere rechtspraak inzake het territoriaal aspect van het normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk252. De argumentatie daaromtrent vind ik dan ook Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 170-172. Merk op dat andere factoren ook als reden gegeven worden, bijvoorbeeld de verlaagde kosten voor het verkrijgen van een Gemeenschapsmerk. 249 R. KNAAK en P. VENOHR, “Coexistance in Future European Trade Mark Law” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 172. 250 Dat is logisch en dat gebeurt ook. Dat zou dan de facto een territoriale spreiding van het gebruik met zich moeten meebrengen, wat de bescherming van het Gemeenschapsmerk in het gebied dan weer zal rechtvaardigen, maar wat niet vereist moet zijn voor de instandhouding er van. Is er dan geen omvangrijker gebruik, dan kan dat natuurlijk nog steeds normaal gebruik zijn, rekening houdende met alle relevante omstandigheden, volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie. Daarmee wil ik niet beweren dat het stellen van een territoriale gebruiksvereiste niet ook zou kunnen tegemoetkomen aan het probleem, maar m.i. is deze oplossing niet aanwezig onder het huidig recht, terwijl het verwachten van een omvangrijker gebruik wel kan onder het vigerend recht. 251 Zie in dezelfde zin Trade Mark Study, 135 en 258 (‘At any rate, just the economic approach is relevant, not the geographical approach.’). 252 P. MAEYAERT, “Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk: wat is ‘normaal’ vanuit geografisch perspectief?” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 212 en Trade Mark Study, 83 en 132. De enige zaken met enige relevantie zijn: Ger.EG 12 december 2002, zaak T-39/01 (Kabushiki Kaisha Fernandes/BHIM en Richard John Harrison), overw. 37 (een normaal gebruik veronderstelt dat het merk in een substantieel deel van het gebied waarvoor de bescherming geldt aanwezig is) en HvJ 11 mei 2006, zaak C416/04 P (The Sunrider Corp./BHIM), overw. 59 (idem), waarbij men de woorden ‘substantieel deel’ dan opvat als in elk geval groter dan het territorium van één lidstaat, bij de doortrekking die men maakt naar het Gemeenschapsmerk, want het gaat in beide zaken over nationale merken. Aan die doortrekking schort natuurlijk al dat de ene lidstaat de andere niet is wat grondgebied betreft, daarnaast stelt zich dus de moeilijk te beantwoorden vraag wat wel en wat niet voldoende is voor de territoriale vereiste. Men vermeldt er ook niet bij dat in overweging 76 van datzelfde arrest gesteld wordt, dat zelfs als het merk niet aanwezig is op een substantieel deel van het grondgebied waarvoor de bescherming geldt, dat niet betekent dat er geen normaal gebruik is, aangezien de territoriale gebruiksomvang slechts één van de relevante factoren is. Overig aangehaalde zaken zijn zaken die m.i. beter niet waren gehanteerd als argumenten: de arresten ‘La Mer Technology/Laboratoires Goemar’ (HvJ 27 januari 2004) en ‘Ansul/Ajax’ worden bijvoorbeeld aangehaald, wat m.i. geen steek houdt aangezien er in die zaken niets over territorialiteit met betrekking tot normaal gebruik wordt bepaald, zie C. GIELEN, “Normaal gebruik gemeenschapsmerk: waar?”, IER 2010, afl. 5, 428-429. In W. HOYNG, “Preach for your own parish”, Boek 9 8813, 8 en http://www.ieforum.nl/backoffice/uploads/file/IEForum/Artikelen/IEF%20WH%20Onel%20%20preach%20for%20your%20own%20parish.pdf wordt verwezen naar de zaak HvJ 6 oktober 2009, zaak C301/07 (PAGO International GmbH/Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH), daarin werd echter geen uitspraak gedaan omtrent een territoriale gebruiksvereiste ingevolge artikel 15 Gemeenschapsmerkverordening, maar wel over een territoriale vereiste voor de bekendheid van een merk, zie J. PHILLIPS, “Interpreting Territorial Use of a Community Trade Mark in Light of the Joint Statements” in X., In

56

subsidiair en speculatief, men wacht m.i. beter tot het Hof van Justitie uitspraak doet over de gestelde prejudiciële vragen en zich dus expliciet over de territorialiteit met betrekking tot de gebruiksplicht uitspreekt. Naast een bondig vermelden ter volledigheid in de voetnoten behandel ik de ‘rechtspraakargumenten’ daarom verder niet. 4.3.3.2.9 Conclusie betreffende de territoriale gebruiksvereiste voor het Gemeenschapsmerk Politieke grenzen zijn van geen belang voor het bepalen van gebruik in het kader van de gebruiksplicht, markten echter wel253. Indien een Gemeenschapsmerk werkelijk gebruikt wordt op de markt en die markt gelegen is binnen de Europese Unie, dan moet dat volstaan als rechtsinstandhoudend gebruik. Er mag ook vooral niet uit het oog worden verloren dat er door het Hof van Justitie bepaald werd dat met alle relevante factoren rekening moet worden gehouden bij de gebruiksbeoordeling en dat de territoriale omvang van het gebruik daar slechts één factor van uitmaakt. Uit de huidige regeling van de gebruiksplicht kan er m.i. geen territoriale gebruiksvereiste in meer dan één lidstaat afgeleid worden. Dergelijke gebruiksvereiste zal er pas kunnen komen door een wetgevend optreden of een interpretatie van de Gemeenschapsmerkverordening door het Hof van Justitie in die zin. Dat laatste valt volgens mij niet te verwachten: als het Hof al geen de-minimisregel wou opstellen betreffende de gebruikskwantiteit, waarom zou het Hof dat dan wel willen doen betreffende het gebruik in het beschermingsgebied? Zolang gebruik niet symbolisch is, is het normaal gebruik, het Hof heeft zo de gebruiksplicht geïnterpreteerd als zijnde niet-verregaand in al zijn aspecten, ook het territoriaal aspect. Een wetgevende tussenkomst in die zin zou wel kunnen. Naar aanleiding van de ‘Onel/Omel’discussie zijn er dan ook verscheidene voorstellen gedaan om de gebruiksplicht aan te passen254.

Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 60-62 en P. MAEYAERT, “Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk: wat is ‘normaal’ vanuit geografisch perspectief?” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 218. 253 Trade Mark Study, 135. 254 Zelfs de Trade Mark Study, die stelt dat in het algemeen geen aanpassingen vereist zijn aan de regeling van de gebruiksplicht, stelt toch enkele zaken voor op het vlak van een territoriale gebruiksvereiste. Onder meer volgende voorstellen vielen in de literatuur: vereisen van gebruik in minstens twee, drie of vier lidstaten, vereisen van gebruik in een ‘substantieel deel’ van de Gemeenschap, vereisen van gebruik in alle lidstaten, het invoeren van co-existentiemogelijkheden en het hanteren van een case-by-case-beoordelingsmethode. Zie C. GIELEN, “Normaal gebruik gemeenschapsmerk: waar?”, IER 2010, afl. 5, 432; D. BERESKIN, “Territorial Effect of Trade Mark Registrations: a North American Perspective” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 108-109; K. MANHAEVE, “L’usage territorial d’une marque communautaire: le point de vue des usagers” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 93-95; P. MAEYAERT, “Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk: wat is ‘normaal’ vanuit geografisch perspectief?” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 221-222; R. KNAAK en P. VENOHR, “Coexistance in Future European Trade Mark Law” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 175-176 en Trade Mark Study, 133-134.

57

4.3.4 Zonder dat daarvoor een geldige reden voorhanden is 4.3.4.1 Algemeen In de regeling van het verval wegens non usus van zowel het Benelux- als het Gemeenschapsmerk is opgenomen dat het niet gebruiken van het merk gedurende een periode langer dan vijf jaar kan gerechtvaardigd worden, in dat geval kan het verval dan niet worden uitgesproken255. Het rechtvaardigen kan enkel indien er een geldige reden voor het niet-gebruik kan worden ingeroepen door de merkhouder256. De rechtvaardigingsmogelijkheid van het niet-gebruik zorgt net als de vijfjarige periode voor een werkbaar systeem en gaat mogelijke onbillijke gevolgen van de vervalregeling tegen257. Net zoals met het begrip ‘normaal gebruik’ om de gestelde eisen aan het merkgebruik na te gaan, is de interpretatie van het begrip ‘geldige reden’ dan van belang. En ook net zoals bij het ‘normaal gebruik’ wordt er voor het begrip ‘geldige reden’ niets bepaald met betrekking tot de inhoudelijke invulling van het begrip in de Merkharmonisatierichtlijn of de Gemeenschapsmerkverordening. In artikel 19, 1 TRIPs wordt er wel verwezen naar wat een mogelijke invulling kan zijn en de recente rechtspraak van het Hof van Justitie terzake geeft duidelijk weer wat wel en wat niet als geldige reden kan worden ingeroepen door de merkhouder die zijn merk gedurende vijf opeenvolgende jaren niet normaal gebruikte. De eisen die gesteld worden aan de geldige reden voor niet-gebruik van een merk gedurende vijf opeenvolgende jaren zijn hoog258. Gezien de niet erg hoge gebruiksvereisten en het feit dat een volledig ononderbroken gebruik niet vereist is, is dat ook logisch. Als men niet over de lage gebruiksdrempel raakt, zal men een goede reden moeten hebben om dat te kunnen rechtvaardigen. De bepaling in artikel 19, 1 TRIPs stelt dat een gebruiksplicht niet tot verval kan leiden als de merkhouder het bestaan van een obstakel kan aantonen dat het normaal gebruik van het merk verhinderde. Dat obstakel, zo gaat het artikel verder, moet bestaan uit

255

Het gaat om artikelen 2.26, lid 2, a BVIE en 15, lid 1 Gemeenschapsmerkverordening. Zie ook artikelen 5, C.1 in fine Unieverdrag van Parijs (‘If, in any country, use of the registered mark is compulsory, the registration may be cancelled only after a reasonable period, and then only if the person concerned does not justify his inaction.’) en 19, 1 TRIPs (‘If use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of non-use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner…’) 256 Ter volledigheid wijs ik erop dat er in de merkenrechtelijke regeling ook sprake is van een eventueel geldige reden met betrekking tot het gebruik van een (overeenstemmend) merkteken inzake de beschermingsomvang van de merkrechten, zie artikelen 2.20, lid 1, c BVIE; 5, lid 2 Merkharmonisatierichtlijn en 9, lid 1, c Gemeenschapsmerkverordening. De twee begrippen zijn tekstueel identiek, maar hun substantie is niet dezelfde en ze hebben betrekking op verschillende materies, ze mogen dan ook niet met elkaar verward worden. 257 Zonder daarbij de rechtvaardigingsmogelijkheid te ruim te gaan invullen weliswaar, wat niet het geval is. Zie de argumentatie daaromtrent in G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 406-407. 258 In het Benelux-merkenrecht zijn die eisen altijd al hoog geweest, zie Beneluxhof 27 januari 1981, zaak A 80/1 (Turmac Tobacco Company BV/R.J. Reynolds Tobacco Company Inc.): ‘dat uit hetgeen hiervoor (…) is overwogen volgt dat aan het begrip geldige reden (…) strenge eisen moeten worden gesteld’; Beneluxhof 18 november 1988, zaak A 87/2 (Philip Morris/B.A.T. Sigaren-Fabriken), overw. 13-14 en 18 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 479. In N. OOSTERMAN, “Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?”, IER 2007, afl. 3, 151-153 wordt gesteld dat de Communautaire invulling van het begrip enkel een verlaging van de hoge eisen inhoudt.

58

omstandigheden die zich buiten de wil van de merkhouder voordoen259. Het Hof van Justitie oordeelde ook in die zin in het arrest ‘Armin Häupl/Lidl’260. Daarin werd bepaald dat artikel 12, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat sprake is van een „geldige reden [...] voor het niet-gebruiken” van een merk bij belemmeringen die rechtstreeks verband houden met dit merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voor-doen261. Sinds deze uitspraak is het duidelijk dat het voor het inroepen van een geldige reden vereist is dat er zich ten eerste een rechtstreeks met het merk verband houdende hindernis voordoet, dat die hindernis ten tweede het merkgebruik onmogelijk of onredelijk maakt en ten derde dat die hindernis tot stand komt buiten de wil van de merkhouder. Het is nog belangrijk op te merken dat het Hof van Justitie bepaald heeft dat nationale bepalingen die uitzonderingen toestaan op de gebruiksplicht niet kunnen worden ingeroepen als geldige reden262. 4.3.4.2 Met het merk verband houdende hindernissen De belemmering die zich voordeed en ingeroepen wordt als oorzaak van het ontbreken van normaal merkgebruik, moet rechtstreeks betrekking hebben op dat merk, dat is logisch. 259

Ook deze vereiste van realiseren van de belemmering buiten de wil van de merkhouder om, was reeds eerder erkend in het Beneluxmerkenrecht, zie Beneluxhof 27 januari 1981, zaak A 80/1 (Turmac Tobacco Company BV/R.J. Reynolds Tobacco Company Inc.): ‘dat slechts dan sprake kan zijn van een geldige reden, welke wettigt dat het merkrecht, ondanks het feit dat van het merk geen normaal gebruik is gemaakt, niettemin in stand blijft, indien de merkhouder stelt en, eventueel, bewijst buiten zijn macht liggende, niet tot zijn normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden’ (geen geldige redenen waren daarbij het uit de mode raken van een product (valt binnen het normale ondernemersrisico) en het daar niets aan doen wegens een afspraak met een derde om verwarring te voorkomen (ligt niet buiten de wil van de ondernemer)); Beneluxhof 18 november 1988, zaak A 87/2 (Philip Morris/B.A.T. Sigaren-Fabriken), overw. 1314 (geen geldige reden was de door de merkhouder gevoerde onderhandelingen omtrent overdracht van het merk (ligt niet buiten de wil van de ondernemer)) en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 480. 260 HvJ 14 juni 2007, zaak C-246/05 (Armin Häupl/Lidl Stiftung & Co. KG), overw. 55. Eerder werd al door het Gerecht van Eerste Aanleg gesteld dat het begrip geldige reden betrekking heeft op externe omstandigheden en niet op omstandigheden waaraan de merkhouder een mouw kan passen zoals bijvoorbeeld commerciële moeilijkheden, zie Ger.EG 9 juli 2003, zaak T-156/01 (Laboratorios RTB SL/BHIM en Giorgio Beverly Hills Inc.), overw. 41. 261 Er wordt aldus opgemerkt dat de norm die vroeger voor de Benelux gold door de interpretatie van het Benelux-Gerechtshof deels werd verruimd en deels werd vernauwd. Enerzijds stelt het Hof de eis dat de omstandigheden zich moeten realiseren buiten de normale ondernemersrisico’s, niet en aanvaardt zij naast een onmogelijk merkgebruik ook een onredelijk te verlangen merkgebruik als belemmering, al bepaalde het Benelux-Gerechtshof omtrent dit laatste iets gelijkaardigs, met name het gebruik door omstandigheden zo bezwaarlijk maken dat het gebruik naar de in het economisch verkeer gebruikte maatstaven niet in redelijkheid van de merkhouder kan worden gevergd. Anderzijds is de nieuwe norm strenger waar de belemmering direct betrekking moet hebben op het merkgebruik, zie Beneluxhof 27 januari 1981, zaak A 80/1 (Turmac Tobacco Company BV/R.J. Reynolds Tobacco Company Inc.); Beneluxhof 18 november 1988, zaak A 87/2 (Philip Morris/B.A.T. Sigaren-Fabriken), overw. 18; HR 11 januari 2008, Nr. C06/015HR (HUGO BOSS A.G./REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH), http://www.iept.nl/files/2008/IEPT20080111_HR_Hugo_Boss_v_Reemtsma.pdf, overw. 3.4.2 (merk op dat het arrest er op wijst dat 1 januari 1993 de overgangsdatum is); F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 285-286 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 480-481. 262 HvJ 13 september 2007, zaak C-234/06 P (Il Ponte Finanziaria SpA/BHIM), overw. 102-103 (het ging in casu om een Italiaanse wet die het bestaan van defensieve merken toestond).

59

Hindernissen met een onvoldoende nauwe band met het merk kunnen niet gebruikt worden als geldige reden263. Redenen met betrekking tot de markt waarop de waren of diensten onder het merk worden afgezet of geleverd, zijn van geen tel. Het niet langer in trek zijn van de waren die onder het merk verkocht worden bij het publiek, is dus geen geldige reden264. Hindernissen met betrekking tot de persoon van de merkhouder doen er ook niet toe. Het obstakel dat het merkgebruik verhinderde, moet onverbonden zijn met de merkhouder 265. Het inroepen van de geldige reden moet door eender welke onderneming in dezelfde situatie inroepbaar geweest kunnen zijn, om een geldige reden te zijn266. Het feit dat men geconfronteerd wordt met de noodzaak om tegen het gebruik van een merk door een andere merkhouder gerechtelijke procedures te voeren, is geen geldige reden om een merk niet te gebruiken267. Omgekeerd geldt dat ook: het feit dat men tegen je procedeert om je merk nietig te doen verklaren of het gebruik ervan te doen stoppen, is geen rechtvaardigingsgrond voor het niet-gebruiken van dat merk268. Ook het feit dat men opgeroepen wordt om het merkgebruik te staken, kan niet gelden als geldige reden 269. 4.3.4.3 Hindernissen die zich voordoen buiten de wil van de merkhouder Die hindernissen met een band met het merk moeten zich realiseren buiten de wil van de merkhouder. Er wordt in het TRIPs meteen een voorbeeld gegeven van een hindernis die zich stelt buiten de wil van de merkhouder om, namelijk overheidsmaatregelen die betrekking hebben op de door het merk beschermde waren of diensten zoals invoerbeperkingen en gelijksoortige maatregelen270. Duidelijk ongeldig als reden zijn de gevallen waar vastgesteld wordt dat de merkhouder uit eigen beweging overging tot het niet gebruiken van zijn merk. In de arresten ‘Turmac/Reynolds’ en ‘Morris/B.A.T.’ oordeelde het Benelux-Gerechtshof dan ook dat er geen sprake van een geldige reden was omdat de merkhouders telkens uit eigen wil - het Hof sprak over ‘het binnen de macht van de merkhouder liggen’ en ‘wilsbesluiten’ - hadden besloten hun merk niet te gebruiken271. 263

HvJ 14 juni 2007, zaak C-246/05 (Armin Häupl/Lidl Stiftung & Co. KG), conclusie A-G D. Ruiz-Jarabo Colomer, overw. 79 (complicaties met als gevolg vertragingen voor het verkrijgen van vergunningen voor de bouw van handelsgebouwen waar men de waren onder het merk wou aanbieden hebben geen voldoende nauwe band met het merk). Zie als voorbeeld Rechtbank Den Haag 2 februari 2011 (Reemtsma Cigarettenfabriek GmbH/Maxim Markenprodukte GmbH & Co KG), BIE 2011, afl. 4, 137-141, http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110202_Rb_Den_Haag_Reemtsma_v_Maxim.pdf, overw. 4.10 (er is geen verband tussen aan verpakkingen gerelateerde regels, die als reden worden ingeroepen, en het merk). 264 Hof Den Haag 27 april 2000 (Quality Bakers BV/Stichting De Ambachtshof), http://www.iept.nl/files/2000/IEPT20000427_Hof_Den_Haag_King_Corn.pdf, overw. 10. 265 Zie Ger.EG 9 juli 2003, zaak T-156/01 (Laboratorios RTB SL/BHIM en Giorgio Beverly Hills Inc.), overw. 40 (de bijzondere omstandigheden van de huidige of voormalige merkhouders zijn niet relevant voor de beoordeling van het gebruik van merken). 266 G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 406. 267 Rechtbank Den Haag 19 april 2006 (Dell Inc. en Dell B.V./Stephanus Gregorius Maria Tychon), Bijbl. Ind. Eig. 2007, afl. 3, 188-190, overw. 4.6. 268 A. BRAUN en E. CORNU, Précis des marques (cinquième édition), Brussel, Larcier, 2009, 590. 269 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 480. 270 Zie artikel 19, 1 in fine TRIPs. 271 Beneluxhof 27 januari 1981, zaak A 80/1 (Turmac Tobacco Company BV/R.J. Reynolds Tobacco Company Inc.) (het gebruik werd gestaakt in eerstgenoemde zaak omwille van een overeenkomst(interpretatie)) en

60

In de conclusie bij het arrest ‘Armin Häupl/Lidl’ werd door de Advocaat-Generaal geconcludeerd dat bureaucratische hindernissen geen geldige reden kunnen zijn omdat de merkhouder ten volle bevoegd blijft zijn merkstrategie aan te passen aan de omstandigheden272. Dergelijke aanpassing kan beschouwd worden als maatregel behorende tot de normale bedrijfsvoering273. Het is dus zeker niet de bedoeling geweest van het Hof van Justitie om elke belemmering - hoe klein ook, zolang ze zich maar buiten de wil van de merkhouder realiseert - als geldige reden te beschouwen voor het niet-gebruiken van het merk274. Het begrip ‘geldige reden’ mag niet verward worden met het begrip ‘overmacht’275. Bepaalde onvermijdbare administratieve verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de verplichte toelatingsverkrijging om een geneesmiddel op de markt te brengen, kunnen toch een geldige reden voor niet-gebruik opleveren276. Het niet kunnen vinden van een leverancier van grondstoffen in een bepaalde regio, is geen geldige reden, het ligt binnen de wil van de merkhouder om geen leveranciers te zoeken in andere regio’s277. 4.3.4.4 Hindernissen die het merkgebruik onmogelijk of onredelijk maken Zoals reeds vermeld werd in de zaak ‘Armin Häupl/Lidl’ bepaalt dat een geldige reden zich ook voordoet ingeval de omstandigheden het verwachten van een merkgebruik onredelijk zouden maken278. Algemeen kan gesteld worden dat het de belemmeringen zijn die niet door het nemen van tot de normale bedrijfsvoering behorende maatregelen omzeild kunnen worden, die de hindernissen zijn die ingeroepen kunnen worden als geldige reden. Uit de rechtspraak terzake blijkt dezelfde conclusie. Per geval moet daarom worden bepaald of een

Beneluxhof 18 november 1988, zaak A 87/2 (Philip Morris/B.A.T. Sigaren-Fabriken) (het gebruik werd gestaakt omwille van een lopende onderhandeling betreffende de merkovername). 272 HvJ 14 juni 2007, zaak C-246/05 (Armin Häupl/Lidl Stiftung & Co. KG), conclusie A-G D. Ruiz-Jarabo Colomer, overw. 79-81. 273 Ook werd de verkoop van de waren op zich niet gehinderd door de administratieve formaliteiten en was er dus geen hindernis met rechtstreeks verband met het merk, zie T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 481. 274 Vandaar ook de vereiste dat het merkgebruik ook onmogelijk of onredelijk te verwachten moet geworden zijn. H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 318. 275 Het begrip overmacht is ruimer, het zijn slechts de volgens de uitlegging van het begrip ‘geldige reden’ relevante omstandigheden die ook als overmacht te omschrijven zijn, die niet-gebruik kunnen rechtvaardigen, zoals wettelijke gebruiksbeperkingen of oorlogstijd, zie A. BRAUN en E. CORNU, Précis des marques (cinquième édition), Brussel, Larcier, 2009, 588 en 590. 276 Zie overw. 3.6 en de verwijzingen in voetnoot 27 van de conclusie van A-G Langemeijer bij HR 11 januari 2008, Nr. C06/015HR (HUGO BOSS A.G./REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH), http://www.iept.nl/files/2008/IEPT20080111_HR_Hugo_Boss_v_Reemtsma.pdf en G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 405. 277 Rechtbank Den Haag 29 februari 2012 (The Monarch Beverage Company (Europe) Limited/Johnny Mohamed Ali Tewari), http://www.iept.nl/files/2012/IEPT20120229_Rb_Den_Haag_Monarch_Beverage.pdf, overw. 4.4 (het niet vinden van een grondstofleverancier in gebieden buiten Europa is geen geldige reden, het is niet in te zien waarom dan geen leverancier binnen Europa gezocht werd, dat is dus een keuze geweest van de merkhouder zelf). 278 Dat ligt mijns inziens logischerwijs in de lijn van het doel van de rechtvaardigingsmogelijkheid, zijnde het billijk houden van de gebruiksplichtregeling.

61

wijziging van de ondernemingsstrategie die men zou moeten ondergaan om een hindernis uit de weg te gaan, het merkgebruik al dan niet onredelijk zou maken279. De reeds eerder vermelde wettelijk ingestelde handelsverboden, waarvan ook sprake in artikel 19 TRIPs, zijn belemmeringen die merkgebruik onmogelijk maken. Het in de handel brengen van de producten van de merkhouder op de verkooppunten van zijn concurrenten is het voorbeeld dat het Hof van Justitie in zijn arrest geeft van een onredelijke gebruiksverwachting280. Het niet-gebruiken van een merk voor een bepaald product om de andere producten waarvoor het merk is ingeschreven niet in gevaar te brengen omdat er voor dat eerste product een reeks wettelijke gebruiksbeperkingen wordt ingevoerd, kan een geldige reden uitmaken281. Met andere woorden het bestaan van een wettelijke beperking op de verkoop of het aanbieden van bepaalde waren of diensten onder een merk, is een hindernis die het normaal gebruik van het merk onmogelijk of redelijkerwijs niet te verwachten maakt282. Niet-gebruik wegens het bestaan van een accijnswetgeving is geen geldige reden omdat merkgebruik niet onmogelijk of onredelijk wordt gemaakt, zelfs al belast die wetgeving de waren in kwestie - in casu (verpakkingen van) tabaksproducten - onevenredig283. 4.3.4.5 Conclusie betreffende de geldige reden Het Hof van Justitie heeft bepaald dat de geldige reden betrekking moet hebben op een hindernis die een rechtstreeks verband met het merk heeft. Bovendien moet de hindernis buiten de wil van de merkhouder tot stand gekomen zijn en het verdere gebruik van het merk onmogelijk gemaakt hebben of bemoeilijkt hebben, zodanig dat gebruik niet langer redelijkerwijs verwacht kon worden. Het succesvol inroepen van een geldige reden is door deze cumulatieve voorwaarden niet eenvoudig. Dat is ook nodig, wil men enkel en alleen de mogelijke onbillijke gevolgen van de gebruiksplichtregeling voorkomen. Het is vooral die eerste vereiste die de toegangsdrempel tot het inroepen van een geldige reden stevig

279

HvJ 14 juni 2007, zaak C-246/05 (Armin Häupl/Lidl Stiftung & Co. KG), overw. 54 en H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 318-319. 280 HvJ 14 juni 2007, zaak C-246/05 (Armin Häupl/Lidl Stiftung & Co. KG), overw. 53. Merk op dat in de overwegingen 53 en 54 van dat arrest opnieuw (zie supra deel 4.3.2.2.4 betreffende het beoordelen van het normaal gebruik in het licht van de relevante omstandigheden) duidelijk wordt gemaakt dat het niet de bedoeling is van de regeling van het verval wegens niet-gebruik dat er inmenging met de ondernemingsstrategie plaatsvindt. 281 HR 11 januari 2008, Nr. C06/015HR (HUGO BOSS A.G./REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH), http://www.iept.nl/files/2008/IEPT20080111_HR_Hugo_Boss_v_Reemtsma.pdf, 3.5-3.6 (In casu ging het om tabaksproducten, waarvoor het merkgebruik sterk werd ingeperkt; met betrekking tot deze zaak werd in eerste instantie door een lager rechtscollege in tegenovergestelde zin geoordeeld, maar die foute beslissing werd vernietigd); zie ook Hof Amsterdam 23 november 2010 (HUGO BOSS A.G./REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH), http://www.iept.nl/files/2010/IEPT20101123_Hof_Amsterdam_Hugo_Boss_v_Reemtsma.pdf, overw. 2.5-2.14 en 2.17 en Hof Amsterdam 18 oktober 2011 (HUGO BOSS A.G./REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20111018_Hof_Amsterdam_Hugo_Boss_v_Reemtsma.pdf, overw. 2.2-2.8. 282 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 481. 283 Ook werd het vereiste rechtstreeks verband tussen merk en hindernis onvoldoende aangetoond; Rechtbank Den Haag 2 februari 2011 (Reemtsma Cigarettenfabriek GmbH/Maxim Markenprodukte GmbH & Co KG), BIE 2011, afl. 4, 137-141, http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110202_Rb_Den_Haag_Reemtsma_v_Maxim.pdf, overw. 4.6 en 4.10.

62

verhoogt284. Met betrekking tot de laatste twee voorwaarden kan opgemerkt worden dat ze nauw met elkaar verbonden zijn.

284

Zie H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 318 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 481-482. Volgens T. Cohen Jehoram zijn de hoge eisen gesteld aan de ‘geldige reden’ de reden voor de terughoudende houding van de lagere rechtspraak.

63

4.3.5 In rechte inroepen van het merkverval Indien een merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal gebruikt werd in het gebied waarvoor het werd ingeschreven zonder dat de merkhouder daarvoor een geldige reden heeft, zal het merk kunnen vervallen ingevolge de gebruiksplichtregeling. Dat verval van het merk in hoofde van de merkhouder moet wel in rechte gevorderd worden door een belanghebbende, wat onder deze titel besproken wordt. Dat er moet geprocedeerd worden, betekent dat er een bewijsvoering zal moeten gebeuren, wat ook wordt besproken. Ten slotte worden de gevolgen van een door de rechter toegewezen vervalvordering behandeld. 4.3.5.1 Geen verval van rechtswege Het verval wegens non usus moet voor een rechter worden ingeroepen en het is enkel ingevolge een rechterlijke uitspraak dat een merk kan vervallen285. De rechter is de enige die het verval kan uitspreken286. Het merkverval wegens non usus treedt dus niet van rechtswege in287. De vordering tot vervallenverklaring van een Beneluxmerk kan gebeuren bij elke bevoegde nationale rechtbank. Ook het verval van een Gemeenschapsmerk moet gevorderd worden en kan pas ingevolge toewijzing van die vordering288. De vordering tot vervallenverklaring van een Gemeenschapsmerk moet gebeuren in een speciale procedure bij het BHIM289. Ze kan desgevallend ook als tegenvordering ingesteld worden in een inbreukprocedure die voor een Gemeenschapsrechtbank aanhangig is290. Een gevolg van de noodzaak om het verval te laten uitspreken door de rechter is dat merken die voor verval wegens niet-gebruik in aanmerking komen, feitelijk gewoon verder kunnen blijven bestaan. Die merken kunnen dan wel geen grond meer zijn om oppositie te voeren en ook inbreukvorderingen en nietigheidsvorderingen zullen niet kunnen slagen 291. Dat kan pas opnieuw na Heilung van het merk en zelfs ondanks de Heilung kunnen die merken niet meer leiden tot een geslaagde inbreukprocedure of nietigheidsverklaring van tijdens de ‘vervalrijpe periode’292 gedeponeerde merken293, toch blijven ze aanwezig in het register tot 285

Artikelen 2.26, lid 2 aanhef BVIE en 4.5, lid 1 BVIE. H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 319. 287 Zoals wel het geval is voor het merkverval wegens het verstrijken van de geldigheidstermijn. H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 319 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 470 en 497. 288 Artikel 51, lid 1 aanhef Gemeenschapsmerkverordening. 289 Zie artikel 56 Gemeenschapsmerkverordening inzake die procedure. 290 Zie ook F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 287 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 497. 291 Zie betreffende de oppositie artikelen 2.16, lid 3, a BVIE en 42, lid 2 Gemeenschapsmerkverordening. Zie betreffende de inbreukvorderingen en nietigheidsvorderingen voor het Gemeenschapsmerk 57, lid 2 en 100, lid 5 Gemeenschapsmerkverordening. Voor het Beneluxmerk staan de verweermogelijkheden terzake niet in het BVIE, de Merkharmonisatierichtlijn liet de keuze daarvoor aan de lidstaten omdat het procedureel recht betreft, zie artikel 11 Merkharmonisatierichtlijn. Het gevolg is dat voor dit laatste voor Gemeenschapsmerken een simpel opwerpen als verweer zal volstaan (indien gegrond weliswaar) om de inbreuk- of nietigheidsvordering niet te doen slagen, terwijl voor nationale merken het verval zal moeten gevorderd en toegewezen worden. 292 Naar T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 485. 293 Merk hier reeds op dat naast het voorkomen van een eventuele vervallenverklaring het helen nog als voordeel heeft dat het merk opnieuw succesvol zal kunnen worden ingezet in bepaalde procedures, zie infra deel 4.4.1 betreffende de Heilung. 286

64

cumulatief voldaan is aan het vorderen van de vervallenverklaring, de toewijzing van die vordering door de rechter en de - na die toewijzing pas mogelijke - doorhaling van de merkinschrijving in het register bij het registratiebureau294. De bedenking kan dan ook gemaakt worden dat het feit dat het verval van een merk wegens niet-gebruik niet van rechtswege plaatsgrijpt, niet volledig te rijmen valt met het doel van het voorkomen van verstopping van de merkregisters295. Bovendien kan de opmerking hier reeds gemaakt worden dat dergelijke merkrechten later geheeld kunnen worden, waardoor het verval voor het verleden niet meer kan worden ingeroepen en er zich situaties van co-existentie kunnen voordoen296. Het verval zal dus worden ingesteld als vordering tegen de merkhouder van wie men meent dat zijn merk openstaat aan het verval wegens niet-gebruik, maar het verval wordt ook vaak ingeroepen bij inbreukprocedures297. Zowel enkel als verweer waarbij men erop wijst dat het merk aan vervallenverklaring bloot staat om zo een toewijzing van de inbreukvordering te voorkomen298, als bij wijze van tegenvordering om eveneens de vervallenverklaring van het merk te bekomen. Het enkele opwerpen van het openstaan voor verval bij wijze van verweer kan niet tot vervallenverklaring van het merk leiden, omdat dat werkelijk moet gevorderd worden299. Voor Gemeenschapsmerken geldt dat ook, daarbij zal men het openstaan voor verval van een merk wegens niet-gebruik ook zowel als tegenvordering, als louter als verweer kunnen inroepen300. 294

H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 320. Daarbij moet ook wel opgemerkt worden dat dit niet kan leiden tot een situatie waarbij een merk voor een onbeperkte periode zonder te betalen ingeschreven kan blijven in de merkregisters, zolang men niet aan een rechtbank een vervaluitspraak vraagt. Er mag immers niet uit het oog worden verloren dat het verval wegens verstrijken van de geldigheidsduur wel van rechtswege plaatsgrijpt. Bij die opmerking moet dan weer vermeld worden dat het niet vereist is voor een succesvolle merkregistratie dat er een merkgebruik op voorhand plaatsvond of er een gebruiksintentie is in hoofde van de aanvrager, zie G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 392 en N. OOSTERMAN, “Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?”, IER 2007, afl. 3, 146. Dat betekent dat een registratievernieuwing in principe wel kan plaatsvinden ondanks het desgevallend ‘vervalrijp’ zijn van het merk. Dergelijke depots kunnen wel te kwader trouw bevonden worden, zie Trade Mark Study, 84 en 88. 296 Zie infra deel 4.4.1.2 betreffende de mogelijke co-existentie ingevolge de regeling van de Heilung. 297 Ook in oppositieprocedures is de mogelijkheid van het inroepen van het verval wegens non usus een belangrijke, krachtige - omdat er geen begin van bewijs moet worden gegeven, de bewijslast ligt automatisch bij de andere merkhouder - en dus vaak gebruikte mogelijkheid, zie F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2009, 173; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 287; H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 319 en L. VAN BUNNEN, “La procédure d’opposition en matière de marques Benelux après cinq ans d’application” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 274-275. Zie als voorbeeld Ger.EG 29 september 2011, zaak T-415/09 (New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG/BHIM en Vallis K. – Vallis A. & Co. OE), overw. 7-12 (waarin de ontwikkelingen in een gevoerde oppositieprocedure opgelijst worden en men kan opmerken dat door het inroepen van het niet-gebruik, de merkhouder die oppositie wou voeren, plots belast wordt met het leveren van het bewijs dat hij zijn merk gebruikt). 298 T. Cohen Jehoram wijst erop dat dit zijn rechtsgrond vindt in artikel 11, leden 1 en 4 Merkharmonisatierichtlijn en dat dit ten onrechte niet werd overgenomen in het BVIE, zie T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 498. Onder de huidige regeling van het BVIE is het aldus waarschijnlijk enkel mogelijk om het verval als verweer in te roepen in oppositieprocedures ingevolge artikel 2.16, lid 3, a BVIE. In andere procedures zal men het verval als tegenvordering moeten inroepen. 299 Al kan dergelijk verweer - verkeerdelijk - opgevat worden als eis tot vervallenverklaring, zie T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 498. 300 Zie artikel 99 Gemeenschapsmerkverordening en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 498. 295

65

4.3.5.2 Partijen bij het geding 4.3.5.2.1 De merkhouder Het is vereist dat de merkhouder betrokken wordt in de procedure om het verval van zijn merk te kunnen uitspreken301. De procedure moet tegensprekelijk verlopen zodat de merkhouder een verweer kan voeren, zoniet zou er zich een strijdigheid met artikel 6 EVRM voordoen302. 4.3.5.2.2 Belang in hoofde van de partij die de vordering tot vervallenverklaring instelt Artikel 2.27, lid 1 BVIE bepaalt dat iedere belanghebbende het verval van het merkrecht wegens niet-gebruik kan inroepen. De vereiste dat er belang moet zijn in hoofde van de vervalinroepende partij, vindt geen grondslag in de Merkharmonisatierichtlijn en geen equivalent in de Gemeenschapsmerkverordening, het betreft dan ook niet-geharmoniseerd, nationaal merkrecht303. Er valt aan te nemen dat deze vereiste geen speciale drempel invoert304, het begrip dient dan ook ruim geïnterpreteerd te worden 305. Een hoge ontvankelijkheidsdrempel zou immers ingaan tegen het doel en het systeem van de gebruiksplichtregeling306. Er wordt dan ook gesteld dat het feit dat een derde de moeite neemt om een vordering tot vervallenverklaring in te stellen, reeds blijk geeft van een voldoende belang en die derde aldus als belanghebbende kan aangemerkt worden307. Het belang zal er sowieso zijn ingeval er concurrentieverhoudingen in het geding zijn of ingeval de eisende partij soortgelijke waren of diensten op de markt brengt of aanbiedt als dewelke waarvoor het merk werd ingeschreven308. De licentiehouder kan zo zeker ook belanghebbende zijn309. 301

T. Cohen Jehoram wijst erop dat dit niet belet dat in een strafrechtelijke procedure het ‘vervalrijp’ zijn van het merk wel kan ingeroepen worden als verweer om aan strafbaarheid te ontkomen, ook al is de merkhouder daarbij niet betrokken, de strafrechter kan het verval namelijk niet uitspreken. Zie T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 490-491 en 497. 302 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 497 en Beneluxhof 18 november 1988, zaak A 87/2 (Philip Morris/B.A.T. Sigaren-Fabriken), overw. 32-34. 303 Deze vereiste bestond namelijk al onder het vroegere, niet-geharmoniseerde Benelux-merkenrecht, zie T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 498-499. 304 Het gaat eerder om een uiting van de rechtsfiguur van het rechtsmisbruik, zie de bespreking van de invulling die het Benelux-Gerechtshof aan het begrip ‘belanghebbende’ gaf en de opmerking van T. Cohen Jehoram terzake, infra. 305 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 499. Zie als voorbeeld Hof Den Haag 3 april 2012 (Wendy’s International Inc./Raymond Joseph Warrens h.o.d.n. Wendy’s), http://ie-forum.nl/backoffice/uploads/file/IE-Forum%20Hof%20%27sGravenhage%203%20april%202012,%20zaaknr_%20105_000_308_01%20%28Wendy%27s%20International%2 0Inc_%20tegen%20Warren%20h_o_d_n_%20Wendy%27s%29.pdf, overw. 17. 306 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 499. 307 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 499. Zie als voorbeeld Hof Den Haag 27 april 2010 (1-800-FLOWERS.COM/The Zockoll Group Limited), http://www.iept.nl/files/2010/IEPT20100427_Hof_Den_Haag_1-800-Flowers_v_Zockoll.pdf, overw. 9. 308 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 499. Zie als voorbeeld: Hof Den Haag 27 april 2000 (Quality Bakers BV/Stichting De Ambachtshof), http://www.iept.nl/files/2000/IEPT20000427_Hof_Den_Haag_King_Corn.pdf, overw. 2 (degene die het merk zelf deponeert en wil gebruiken is belanghebbende); Rechtbank Almelo 31 oktober 2007 (Robert Groeneveld/L. Ten Cate B.V.), IER 2008, afl. 1, 15-20, noot C. GIELEN en Bijbl. Ind. Eig. 2009, afl. 3, 96-102, overw. 14 (wil men het merk zelf gaan gebruiken, dan is men duidelijk belanghebbende); Rechtbank Den Haag 18 januari 2012 (Key To Metals AG/Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH),

66

Het Benelux-Gerechtshof heeft bepaald dat het niet de bedoeling kan zijn van de voorziening van een vervalregeling die gevorderd kan worden, dat deze geen rekening houdt met de belangen van elk van de deelnemers aan het economisch verkeer310. Aangezien die vordering volgens het Hof kan worden misbruikt, moet er desgevallend nagegaan worden of er sprake is van een onbehoorlijk handelen311 in hoofde van de partij die het verval van het merk inroept. Er moet dus worden nagegaan of degene die het verval inroept, door dat te doen, rekening houdende met de bijzondere omstandigheden van het geval, in zijn verhouding tot de merkhouder onbehoorlijk handelt312. Is dat het geval, dan is hij geen belanghebbende en kan hij bijgevolg het verval niet vorderen, zelfs al is er voldaan aan de gestelde voorwaarden voor het merkverval wegens non usus313. T. Cohen Jehoram betwijfelt of dit ook geldt voor het Gemeenschapsmerk, omdat de inhoud van goede trouw-verplichtingen nationaal verschillend benaderd wordt, waardoor er te veel beperkingen op de mogelijkheid om de vordering te kunnen instellen, zouden kunnen rijzen314. Ten slotte wijst hij erop dat niets de merkhouder in de weg staat de - weliswaar ook nationaal geregelde - figuur van rechtsmisbruik in te roepen315.

http://www.iept.nl/files/2012/IEPT20120118_Rb_Den_Haag_Key_To_Metals_v_Stahlschlussel.pdf, overw. 4.3 en Hof Den Haag 3 april 2012 (Wendy’s International Inc./Raymond Joseph Warrens h.o.d.n. Wendy’s), http://ie-forum.nl/backoffice/uploads/file/IE-Forum%20Hof%20%27sGravenhage%203%20april%202012,%20zaaknr_%20105_000_308_01%20%28Wendy%27s%20International%2 0Inc_%20tegen%20Warren%20h_o_d_n_%20Wendy%27s%29.pdf, overw. 17. 309 Zie als voorbeeld Rechtbank Rotterdam 12 oktober 2011 (Peek & Cloppenburg KG/Damiani International B.V.), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20111012_Rb_Rotterdam_P_-_C_v_Damiani.pdf, overw. 4.10-4.12. 310 Beneluxhof 18 november 1988, zaak A 87/2 (Philip Morris/B.A.T. Sigaren-Fabriken), overw. 25-27 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 500. 311 Bijvoorbeeld een handelen in strijd met verbintenisrechtelijke verplichtingen, zie T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 500. 312 Zie als voorbeeld: Hof Den Haag 27 april 2000 (Quality Bakers BV/Stichting De Ambachtshof), http://www.iept.nl/files/2000/IEPT20000427_Hof_Den_Haag_King_Corn.pdf, overw. 3 (dat het merk nog bekend is en de tegenpartij geen affiniteit heeft met de waar waarvoor het aangevochten merk werd gedeponeerd, brengt geen onbehoorlijk handelen met zich mee); Rechtbank Den Haag 19 april 2006 (Dell Inc. en Dell B.V./Stephanus Gregorius Maria Tychon), Bijbl. Ind. Eig. 2007, afl. 3, 188-190, overw. 4.7 (er is geen bewijs van onbehoorlijk handelen door het inroepen van het verval van het merk wegens non usus aangevoerd, de tegenpartij wordt daardoor beschouwd als belanghebbende); Hof Den Haag 27 april 2010 (1-800FLOWERS.COM/The Zockoll Group Limited), http://www.iept.nl/files/2010/IEPT20100427_Hof_Den_Haag_1800-Flowers_v_Zockoll.pdf, overw. 9 (dat er zich een opzadeling met bewijslast voordoet ingevolge het instellen van de vordering, maakt geen onbehoorlijk handelen uit ten opzichte van de tegenpartij) en Hof Den Haag 3 april 2012 (Wendy’s International Inc./Raymond Joseph Warrens h.o.d.n. Wendy’s), http://ieforum.nl/backoffice/uploads/file/IE-Forum%20Hof%20%27sGravenhage%203%20april%202012,%20zaaknr_%20105_000_308_01%20%28Wendy%27s%20International%2 0Inc_%20tegen%20Warren%20h_o_d_n_%20Wendy%27s%29.pdf, overw. 16-18 (beide merkhouders gebruiken hun merk in dezelfde branche, de vervalinroepende partij heeft dus wel voordeel bij de vordering en is belanghebbende; van onbehoorlijk handelen is daarbij geen sprake). 313 Beneluxhof 18 november 1988, zaak A 87/2 (Philip Morris/B.A.T. Sigaren-Fabriken), overw. 37 en H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 319. 314 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 500. 315 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 500.

67

4.3.5.3 Omtrent de bewijslast In beginsel is het aan diegene die het verval van het Beneluxmerk inroept om daarvoor het bewijs aan te dragen316. In de Toelichting BVIE staat echter dat de ervaring aantoont dat de sanctie op het niet-gebruik een dode letter zou blijven, indien de algemene beginselen van het bewijsrecht volledig gehandhaafd zouden worden en indien derhalve de eiser bij uitsluiting met het negatieve bewijs van het niet-gebruik zou worden belast317. Artikel 2.26, lid 2, a in fine BVIE bepaalt dan ook dat de rechter in een geding de merkhouder geheel of gedeeltelijk kan belasten met het bewijs van het gebruik. Het kan inderdaad niet altijd eenvoudig zijn voor degene die zich wil beroepen op het verval van het merkrecht om vast te stellen of er normaal gebruik is geweest van het merk en om dat te bewijzen. Denk daarbij aan het voor de buitenstaander onzichtbaar merkgebruik dat plaatsvindt door exportmerken of door (onsuccesvolle) pogingen van een merkhouder om tot de markt toe te treden, maar ook aan het minimaal merkgebruik318. De rechter kan daarom overgaan tot een billijke verdeling van de bewijslast en de merkhouder geheel of ten dele belasten met het positief bewijs van merkgebruik, dat doorgaans niet moeilijk te bewijzen zal zijn voor de merkhouder319. De rechter zal hiertoe wel slechts kunnen overgaan indien er een vermoeden van niet-gebruik bestaat, de enkele bewering van niet-gebruik zal onvoldoende zijn om de merkhouder met het bewijs van gebruik te belasten320. Dit laatste impliceert dat de bewijslastverdelingsregel een begin van bewijs vereist vanwege de partij die het verval inroept321. T. Cohen Jehoram merkt op dat de bewijslast na het begin van 316

De gewone procesrechtelijke beginselen omtrent de bewijslast gelden dus, zie F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 286 en H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 320. 317 de Toelichting BVIE bij artikel 2.26, 3 alinea. Merk op dat in de BMW een gelijkaardige bepaling was opgenomen, die echter iets minder soepel was, zie als voorbeeld Hof Den Haag 24 maart 2005 (Playboy Enterprises Inc./Etablissements Laporte S.A.), tussenarrest te kennen uit Hof Den Haag 3 april 2008 (Playboy Enterprises Inc./Etablissements Laporte S.A.), Bijbl. Ind. Eig. 2009, afl. 12, 423-431, overw. 14-17 318 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 475. Zie als voorbeeld Rechtbank Amsterdam 21 februari 2007 (Tomtom International B.V./Tomtom Licensing GmbH), IER 2007, afl. 3, overw 4.6 (het merkgebruik speelde zich niet af op de consumentenmarkt, maar op de distributeursmarkt, wat gebruiksonderzoek voor de eisende partij bemoeilijkt). Zie supra deel 4.3.2.2 betreffende normaal gebruik voor een bespreking van die mogelijke gebruiksmodaliteiten. 319 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 490. Zie ook Rechtbank Rotterdam 12 oktober 2011 (Peek & Cloppenburg KG/Damiani International B.V.), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20111012_Rb_Rotterdam_P_-_C_v_Damiani.pdf, overw. 4.18 (de merkhouder stelt dat gebruiksbewijs voor hem geen eenvoudige opgave is, waarop de rechtbank repliceert dat dat betekent dat het voor de eiser een nagenoeg onmogelijke opdracht zal zijn en de bewijslast verlegt). 320 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 490. Zie als voorbeeld Rechtbank Rotterdam 20 april 2011 (Fortress Investment Group Limited/Fortress Participations B.V.), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110420_Rb_Rotterdam_FIG_v_FP.pdf, overw. 4.9. 321 Bijvoorbeeld via een ‘gebruiksonderzoek’ - dat men door gespecialiseerde firma’s kan laten uitvoeren - of aan de hand van verklaringen van relevante marktdeelnemers, zie T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 490. Zie als voorbeeld: Rechtbank Amsterdam 21 februari 2007 (Tomtom International B.V./Tomtom Licensing GmbH), IER 2007, afl. 3, overw. 4.6 (internetonderzoek, telefonisch onderzoek en door een firma uitgevoerd gebruiksonderzoek zijn voldoende inspanningen in hoofde van de eiser, waardoor de bewijslast verlegd kan worden); Rechtbank Den Haag 4 augustus 2010 (Willemse France S.A.R.L./Holdingmij. Bakker voor de tuin B.V.), http://www.iept.nl/files/2010/IEPT20100804_Rb_Den_Haag_Willemse_France_v_Bakker.pdf, overw. 4.8-4.9 en 4.23 (eiser legt een gebruiksonderzoek voor waaruit blijkt dat geen normaal gebruik werd vastgesteld,

68

bewijs best sowieso (deels) verschoven wordt naar de merkhouder vanwege de eerder gemaakte opmerking dat het voor de merkhouder eenvoudiger is het positief bewijs te leveren van het gebruik van zijn eigen merk, dan het is voor de tegenpartij om het negatief bewijs te leveren322. Desondanks het bestaan van de mogelijkheid blijft de rechter vrij om te beslissen of de bewijslast dient verschoven te worden en in welke mate die bewijslastverschuiving naar de merkhouder dan dient te geschieden323. Voor het Gemeenschapsmerk grijpt de omkering van de bewijslast sowieso plaats ingevolge artikel 57, lid 2 Gemeenschapsmerkverordening. De merkhouder zal zijn merkgebruik moeten aantonen, of een geldige reden geven voor het afwezig zijn van dat gebruik. Het is m.i. wel net zoals in de nationale regeling aan de eisende partij om het bewijs te leveren dat zijn vordering gegrond is via het leveren van een begin van bewijs ingevolge regel 37, b, iv Uitvoeringsverordening. Merk op dat indien men het verval van het merk wegens niet-gebruik inroept in een oppositieprocedure, de bewijslast in dat kader ook automatisch op de schouders van de merkhouder zal rusten. Daar is zelfs geen begin van bewijs voor vereist. Dat geldt zowel voor het Beneluxmerk als voor het Gemeenschapsmerk ingevolge artikelen 2.16, lid 3, a BVIE en 42, lid 2 Gemeenschapsmerkverordening324. Wat de omvang van de bewijslast betreft, breng ik in herinnering dat deze ingevolge het arrest ‘Marienfelde/BHIM’ groter wordt naarmate de geringheid van de commerciële exploitatie van het merk toeneemt325. Ingevolge de zonet besproken bewijslastverdelingsregeling zal het in de praktijk dan vaak aan de merkhouder zijn om extra

verweerder wordt met positief gebruiksbewijs belast); Zie als voorbeeld Rechtbank Rotterdam 20 april 2011 (Fortress Investment Group Limited/Fortress Participations B.V.), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110420_Rb_Rotterdam_FIG_v_FP.pdf, overw. 4.9 en Rechtbank Rotterdam 12 oktober 2011 (Peek & Cloppenburg KG/Damiani International B.V.), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20111012_Rb_Rotterdam_P_-_C_v_Damiani.pdf, overw. 4.17-4.18 (twee overgelegde gebruiksonderzoeken onderbouwen voldoende het vermoeden van non usus van het merk). Een eenmalig ‘de visu-onderzoek’ door een gerechtsdeurwaarder is waarschijnlijk niet voldoende om te dienen als begin van bewijs, zie Brussel 19 februari 2008 (W.N. B.V./N.V. F. en N.V. D.1), RABG 2008, afl. 20, 12771290, overw. 22-23, met kritiek op die beslissingswijze in de bijhorende noot, zie VAN DROOGENBROEK, O., “De bewijslast bij een vordering tot vervallenverklaring wegens niet-gebruik van een merk” (noot onder Brussel 19 februari 2008), RABG 2008, 1288-1290 (‘Hoewel de omkering van de bewijslast geen verplichting is, dient de drempel […] minimaal te zijn.’). 322 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 490 en zie ook VAN DROOGENBROEK, O., “De bewijslast bij een vordering tot vervallenverklaring wegens niet-gebruik van een merk” (noot onder Brussel 19 februari 2008), RABG 2008, 1288. 323 Zie als voorbeeld: Brussel 19 februari 2008 (W.N. B.V./N.V. F. en N.V. D.1), RABG 2008, afl. 20, 1277-1290, overw. 22-23; Rechtbank Rotterdam 20 april 2011 (Fortress Investment Group Limited/Fortress Participations B.V.), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110420_Rb_Rotterdam_FIG_v_FP.pdf, overw. 4.22 en Rechtbank Den Haag 5 oktober 2011 (Red Bull GmbH/Automobili Lamborghini Holding S.P.A.), http://www.ieforum.nl/backoffice/uploads/file/IE-Forum%20Rechtbank%20%27sGravenhage%205%20oktober%202011,%20HA%20ZA%20103246%20%28Red%20Bull%20GmbH%20tegen%20Automobili%20Lamborghini%20Holding%20S_P_A_%29%20s chone%20pdf.pdf, overw. 4.15; waar de rechters geen aanleidingen zien om de bewijslast te verleggen en deze geheel op de schouders van de eisende partijen blijven rusten. 324 Zie ook regel 1.17, d-g Uitvoeringsreglement en regel 22, lid 1 Uitvoeringsverordening. 325 Ger.EG 8 juli 2004, zaak T-334/01 (MFE Marienfelde GmbH/BHIM en Vétoquinol AG), overw. 37.

69

bewijzen aan te dragen om de twijfels aan het normaal gebruik van zijn merk weg te nemen326. 4.3.5.4 Omtrent het bewijs 4.3.5.4.1 Algemeen Hoe men nu succesvol het bewijs van merkgebruik levert, is geen onbelangrijke vraag voor de praktijk. Concreet zal het bewijs van normaal gebruik binnen het betrokken gebied moeten gebeuren door het overleggen van stukken die staven dat er gebruik plaatsvond zoals vereist volgens de relevante rechtspraak van het Hof van Justitie327. Er moeten voldoende bewijsstukken overgelegd worden, zeker indien het merkgebruik gering was328, al is er geen minimumbewijsmaatstaf329. Het bewijs van normaal gebruik kan niet gebeuren aan de hand van waarschijnlijkheden of vermoedens, dat bewijs moet worden geleverd aan de hand van concrete, objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend merkgebruik op de betrokken markt bewijzen330. Het af- of aanwezig zijn van normaal gebruik van het merk dat bewezen moet worden, moet uiteraard betrekking hebben op de relevante periode, de opeenvolgende periode van vijf jaar waarvan men beweert dat er wel of geen gebruik plaatsvond331. Gebruiksbewijzen 326

N. OOSTERMAN, “Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?”, IER 2007, afl. 3, 149. 327 Merk op dat er in het Uitvoeringsreglement en in de Uitvoeringsverordening concrete voorbeelden terzake zijn opgenomen. Die hebben echter betrekking op de bewijsvoering voor gebruik van het merk in oppositieprocedures, al kunnen de principes waarschijnlijk wel doorgetrokken worden. Zie regel 1.29, lid 2 en 3 Uitvoeringsreglement en regel 22, lid 2 en 3 Uitvoeringsverordening. 328 Zie de opmerkingen inzake het arrest ‘Marienfelde/BHIM’ in delen 4.3.2.2.4 en 4.3.5.3. 329 Er is geen buitensporige bewijsvereiste, het bewijs mag gewoonweg niet te beperkt gebeuren, anders kan de rechtbank niet overgaan tot het vaststellen van normaal gebruik, zie Ger.EG 15 september 2011, zaak T427/09 (centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG/BHIM en Centrotherm Systemtechnik GmbH), overw. 46 en Ger.EG 2 februari 2012, zaak T-387/10 (Klaus Goutier/BHIM en Euro Data GmbH & Co. KG, Datenverarbeitungsdienst), overw. 42. Met betrekking tot laatst genoemde zaak moet ik wel opmerken dat het Gerecht m.i. verkeerdelijk uit het arrest ‘Sunrider/BHIM’ concludeert dat het Hof van Justitie gezegd zou hebben dat er geen minimumbewijsmaatstaf is. Het hof stelde dat er geen minimumgebruiksmaatstaf is voor het bepalen of er normaal gebruik plaatsvond, dat is niet hetzelfde. Zie als voorbeeld Rechtbank Den Haag 29 februari 2012 (The Monarch Beverage Company (Europe) Limited/Johnny Mohamed Ali Tewari), http://www.iept.nl/files/2012/IEPT20120229_Rb_Den_Haag_Monarch_Beverage.pdf, 4.3 (aan bewijs wordt niet toegekomen, omdat reeds aan de hand van verklaringen van de merkhouder voldoende kan aangetoond worden dat er geen normaal merkgebruik plaatsvond). 330 Ger.EG 12 december 2002, zaak T-39/01 (Kabushiki Kaisha Fernandes/BHIM en Richard John Harrison), overw. 47; Ger.EG 6 oktober 2004, zaak T-356/02 (Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG/BHIM en Krafft SA), overw. 28; Ger.EG 30 april 2008, zaak T-131/06 (Sonia Rykiel création et diffusion de modèles/BHIM en Cuadrado SA), overw. 44; Ger.EG 25 maart 2009, zaak T-191/07 (Anheuser-Busch Inc./Budějovický Budvar); overw. 105; Ger.EG 16 november 2011, zaak T-308/06 (Buffalo Milke Automotive Polishing Products Inc./BHIM en Werner & Mertz GmbH), overw. 52; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 283 en P. MAEYAERT, “Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk: wat is ‘normaal’ vanuit geografisch perspectief?” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 213. 331 Zie als voorbeeld Rechtbank Den Haag 29 februari 2012 (The Monarch Beverage Company (Europe) Limited/Johnny Mohamed Ali Tewari), http://www.iept.nl/files/2012/IEPT20120229_Rb_Den_Haag_Monarch_Beverage.pdf, overw. 4.3 (het merkgebruik dateert van voor de relevante periode en kan geen bewijs van normaal gebruik opleveren).

70

waarvan men niet kan afleiden of ze tijdens de relevante periode plaatsgrepen of waarvan vaststaat dat dat niet het geval is, zijn slechts van waarde voor het vaststellen van een voortgezet gebruik, wat een indicatie kan zijn van - maar op zichzelf nooit kan volstaan als normaal merkgebruik332. Gebruik dat aangevat wordt na het instellen van de vordering tot vervallenverklaring kan geen aanleiding geven tot Heilung en valt buiten de relevante periode, maar kan wel nog zijn waarde hebben voor het bewijs. Dergelijke latere ontwikkelingen kunnen namelijk een bevestiging opleveren van het gebruik en de gebruiksintenties gedurende de relevante periode, of het tegendeel aantonen333. Ze kunnen bijdragen aan een betere beoordeling van de aard van het gebruik van het merk334.

4.3.5.4.2 Bewijs van deels gebruik In het kader van de mogelijkheid dat een merk slechts ten dele vervallen wordt verklaard 335, moet omtrent het bewijs nog gezegd worden dat voor merken die ingeschreven zijn met ruim beschreven waren- of dienstenklassen waarbij verschillende subcategorieën onderscheiden kunnen worden die als zelfstandig beschouwd kunnen worden, er een normaal gebruik voor al deze subcategorieën moet bewezen worden. De inschrijving kan dan vervallen voor die categorieën waarvoor het bewijs niet kon geleverd worden. Voor merken met nauwkeurig beschreven categorieën bij de merkinschrijving zal een dergelijk onderscheid niet gemaakt kunnen worden en geldt het bewijs van normaal gebruik voor de gehele categorie336.

332

Zie Ger.EG 16 november 2011, zaak T-308/06 (Buffalo Milke Automotive Polishing Products Inc./BHIM en Werner & Mertz GmbH), overw. 65. Zie als voorbeeld Rechtbank Arnhem 12 oktober 2011 (Wibro Holland V.O.F./X B.V.), http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8376, overw. 2.7 (een deel van de overgelegde stukken zijn gedateerd, doch hebben (impliciet F.K.) hun bewijswaarde voor het voortgezet gebruik). 333 G. Tritton geeft een voorbeeld dat, hoewel vermeld in de context van het normaal gebruik rekening houdende met de omstandigheden gedurende de relevante periode, ook hier klaarheid kan scheppen. Een onderneming die pas tegen het einde van de vijfjarige periode begint met exploiteren, zal voor de relevante periode slechts een minimaal gebruik kunnen bewijzen. Wordt dat gebruik echter voortgezet, dan kan dat de rechter verzekeren van het feit dat de merkhouder werkelijke gebruiksintenties had bij die minimale verkopen en het niet ging om gebruik enkel om de merkrechten te behouden. De rechter kan dan oordelen dat het merk bijgevolg normaal gebruikt werd en dat merk dus niet voor verval in aanmerking komt, zie G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 402. 334 Zie HvJ 27 januari 2004, zaak C-259/02 (La Mer Technology Inc./Laboratoires Goemar SA), overw. 28-33; E. CORNU, “Les marques: Marque Benelux, marque internationale, marque communautaire. Livre 99bis” in X., Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Deventer, Kluwer, 2007, 77-78; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 283; H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 316 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 484. 335 Zie infra deel 4.3.5.5.2 betreffende het gedeeltelijk merkverval. 336 Ger.EG 14 juli 2005, zaak T-126/03 (Reckitt Benckiser SL/BHIM en Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH), overw. 44-46; Ger.EG 17 oktober 2006, T-483/04 (Armour Pharmaceutical Co./BHIM en Teva Pharmaceutical Industries Ltd.), overw. 26-29; Ger.EG 13 februari 2007, zaak T-256/04 (Mundifarma AG/BHIM en Altana Pharma AG), overw. 23-24 en F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 283-284.

71

4.3.5.4.3 Onvolledig bewijs Vaak slagen bewijspogingen niet, omdat men bepaalde zaken vergeet of niet kan aantonen337. Ik geef hieromtrent kort enkele vaststellingen weer die gemaakt kunnen worden aan de hand van het bestuderen van de relevante rechtspraak. 4.3.5.4.3.1 Onvolledig gebruiksbewijs Het gebeurt dat men het (publiek) gebruik van het teken kan bewijzen, maar niet dat dat gebruik betrekking had op een commerciële activiteit. Een gebruik van het merkteken aantonen op bijvoorbeeld websites en in communicatie zal nutteloos zijn, als men daarbij geen verkoopsactiviteit bewijst, wat bijvoorbeeld zou kunnen door het overleggen van facturen en leveringsstukken338. Het gebeurt ook dat men het gebruik van het merkteken kan aantonen door stukken waarop het merk werd aangebracht over te leggen, maar dat men daarbij niet aantoont dat deze stukken verspreid werden of beschikbaar waren voor het publiek. Men moet voor de rechtbank duidelijk maken dat het gebruik extern geweest is. Denk daarbij aan het gebruik in reclame, waarvan men het verspreiden niet aantoont339. Het bewijs van het aanbieden van klantendiensten met betrekking tot reeds op de markt gebrachte goederen kan niet op zich staan als bewijs. Dat levert geen bewijs op van normaal gebruik, indien er niet tegelijk kan bewezen worden dat er een vroeger merkgebruik was voor die reeds op de markt gebrachte goederen340.

337

Bij de in dit deel aangehaalde voorbeelden zitten m.i. zowel gevallen waarbij men onvolledig bewees, als gevallen waarbij er duidelijk geen gebruik was geweest en een bewijs dus ook niet kon volgen. 338 Zie als voorbeeld van geslaagd bewijs in die zin: Rechtbank Den Haag 19 juli 2006 (Cofresco Frischhalterprodukte GmbH & CO./Reynolds Metals Company), Bijbl. Ind. Eig. 2008, afl. 2, 76-81, overw. 4.4 (bewijs van normaal gebruik op de betrokken markt door gebruik van het merk voor een omvangrijk gamma producten in alle supermarkten verkrijgbaar en een groot aanbod op marketingwebsites voor zowel Nederland als België) en Rechtbank Alkmaar 7 april 2010 (Varen op vleugels B.V./Hotel restaurant “De zandhorst” B.V.), http://www.iept.nl/files/2010/IEPT20100407_Rb_Alkmaar_VOV_v_De_Zandhorst.pdf, overw. 4.12 (brochures, reclame, facturen enz. wijzen allen op een aanhoudend gebruik van het merk met het oog op het behalen en behouden van afzet). Zie als voorbeeld van gefaald bewijs in die zin: Rechtbank Den Haag 19 april 2006 (Dell Inc. en Dell B.V./Stephanus Gregorius Maria Tychon), Bijbl. Ind. Eig. 2007, afl. 3, 188-190, overw. 4.4-4.5 (overgelegde bewijsstukken leveren bewijs van merkvermeldingen en merkweergave op, maar niet gebruik voor de voor normaal gebruik vereiste commerciële activiteit) en Hof Den Bosch 13 november 2007 (Puma AG Rudolf Dassler Sport en Puma Benelux B.V./Ferro Footwear B.V.), Bijbl. Ind. Eig. 2009, afl. 2, 48-52, overw. 4.9 (het oormerken van een partij waren in een magazijn buiten de Benelux als bestemd voor de Benelux, het factureren van een partij waren door een onderneming in Taiwan en het op enig moment zonder succes aanbieden van de waren op de markt zonder bewijs van merkgebruik daarbij volstaan niet om normaal gebruik afdoende te bewijzen). 339 Zie als voorbeeld Rechtbank Den Haag 7 december 2011 (Willemse France S.A.R.L./Holdingmij. Bakker voor de tuin B.V.), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20111207_Rb_Den_Haag_Willemse_France_v_Bakker.pdf, overw. 2.6 (merkgebruik in catalogus wordt bewezen, maar niet het verspreiden van die catalogus). 340 Rechtbank Den Haag 4 augustus 2010 (Willemse France S.A.R.L./Holdingmij. Bakker voor de tuin B.V.), http://www.iept.nl/files/2010/IEPT20100804_Rb_Den_Haag_Willemse_France_v_Bakker.pdf, overw. 4.17.

72

4.3.5.4.3.2 Ongealloceerd gebruiksbewijs Ook kan men vaak het bewijs van gebruik leveren, maar niet dat dat plaatsvond in het betrokken gebied341. Bijvoorbeeld met betrekking tot gebruik op websites, waarbij men niet kan aantonen dat die op de Benelux gericht zijn342. 4.3.5.5 Gevolgen van een toegewezen vordering tot vervallenverklaring 4.3.5.5.1 Verval van het merk De rechter kan ingevolge de gebruiksplichtregeling het verval van een merk uitspreken, waardoor men zijn merkrechten verliest, dat is echter niet hetzelfde als het nietig verklaren van een merk. De vervallenverklaring werkt anders dan de nietigverklaring. Het effect van beide figuren is namelijk verschillend. De nietigverklaring heeft een ex tunc-werking, een retroactieve werking tot aan de depotdatum, de merkrechten worden dan geacht nooit te hebben bestaan343. Terwijl het verval wegens non usus slechts een retroactieve werking heeft tot op het moment dat het merk nog voldeed aan de gebruiksvereisten, met andere woorden tot op het door de rechter vastgestelde tijdstip waarop de feitelijke voorwaarden voor het verval vervuld waren344. Voor het Gemeenschapsmerk heeft het verval een terugwerkende kracht tot op de datum van de vordering tot vervallenverklaring, al kan er gevraagd worden dat daartoe een vroegere datum wordt vastgesteld waarop een van de vervalgronden ontstond345. Met betrekking tot de mogelijke co-existentie van een nationaal merk en een identiek Gemeenschapsmerk in hoofde van dezelfde merkhouder moet nog opgemerkt worden dat het feit dat het verval van een merk moet worden uitgesproken in het kader van een gerechtelijke procedure, inhoudt dat het verval van één van deze merken niet het verval van het andere merk veroorzaakt. 4.3.5.5.2 Gedeeltelijk verval van het merk In beginsel betreft de vervallenverklaring de volledige merkinschrijving346. Vervallenverklaring kan echter ook deels uitgesproken worden, zijnde voor een deel van de waren of diensten waarvoor de merkinschrijving verleend werd, maar waarvoor het niet normaal gebruikt werd347. Het merk blijft dan onverstoord verder bestaan voor die waren of diensten waarvoor het wel nog gebruikt wordt en waarvoor het dus niet vervallen verklaard

341

Zie als voorbeeld Rechtbank Rotterdam 12 oktober 2011 (Peek & Cloppenburg KG/Damiani International B.V.), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20111012_Rb_Rotterdam_P_-_C_v_Damiani.pdf, overw. 4.20-4.21. 342 Zie als voorbeeld Hof Den Haag 27 april 2010 (1-800-FLOWERS.COM/The Zockoll Group Limited), http://www.iept.nl/files/2010/IEPT20100427_Hof_Den_Haag_1-800-Flowers_v_Zockoll.pdf, overw. 12 (de website, hoewel toegankelijk vanuit de Benelux, is volledig in de Engelse taal opgesteld en vermeldt enkel prijzen in US-dollars en kan niet worden geacht (specifiek) te zijn gericht op de Benelux). 343 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 470-471. 344 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 287 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 470-471. 345 Artikel 55, lid 1 Gemeenschapsmerkverordening. 346 Artikel 2.30, lid 1 BVIE. 347 H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 320 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 471 en 486.

73

werd348. Deze bepaling ligt vervat in de artikelen 2.30, lid 2 BVIE; 13 Merkharmonisatierichtlijn en 51, lid 2 Gemeenschapsmerkverordening. In beginsel zal er sprake zijn van gebruik van het merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven wanneer het wordt gebruikt voor waren of diensten die vallen binnen de ruimere term die in de merkinschrijving wordt gebruikt 349. Voor merkinschrijvingen die gebeuren voor een erg ruim omschreven categorie waren of diensten, kan zich de vraag stellen hoe men moet oordelen over het verval, indien men slechts voor een deel van wat onder de categorie valt, gebruik maakte van het merk. Het zal er in de praktijk op neerkomen of de omschreven categorie waren of diensten waarvoor het merk werd ingeschreven zo ruim is dat ze op zich nog indeelbaar is subcategorieën 350. Een voor een ruime categorie waren of diensten omschreven depot garandeert dus geen merkinstandhouding indien men het merk enkel hanteert voor een specifieke algemeen gebruikelijke subcategorie van die waren- of dienstencategorie351. Er zal geen sprake zijn van een algemeen gebruikelijke en algemene subcategorie in het geval waarbij het gaat om de waren waarvoor een merk is ingeschreven die uit een bepaald materiaal vervaardigd zijn, alsook wanneer de waren waarvoor het merk wordt gebruikt typische onderdelen zijn van de ruimere categorie van de waren waarvoor de merkinschrijving gebeurde352.

348

F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 286. Zie als voorbeeld Rechtbank Den Haag 24 augustus 2011 (Pepsico Inc.; Frito-Lay Trading Company Europe GmbH en Frito-Lay Trading Company GmbH/Leng-d’Or S.A.), http://www.ieforum.nl/backoffice/uploads/file/IE-Forum%20Rechtbank%20%E2%80%99sGravenhage%2024%20augustus%202011,%20HA%20ZA%20081903%20%28Pepsico%20Incs_%20c_s_%20tegen%20Leng%20d%E2%80%99Or%20S_A_%29_.pdf, overw. 4.8 (een vormmerk ingeschreven voor chips en voedingswaren werd enkel gebruikt voor chips en wordt vervallen verklaard voor de andere inschrijving; in casu werd ook de inschrijving voor chips vernietigd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen). 349 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 487. 350 Zie Ger.EG 14 juli 2005, zaak T-126/03 (Reckitt Benckiser SL/BHIM en Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH), overw. 44-46; Ger.EG 17 oktober 2006, T-483/04 (Armour Pharmaceutical Co./BHIM en Teva Pharmaceutical Industries Ltd.), overw. 26-29; Ger.EG 13 februari 2007, zaak T-256/04 (Mundifarma AG/BHIM en Altana Pharma AG), overw. 23-24; Rechtbank Rotterdam 20 april 2011 (Fortress Investment Group Limited/Fortress Participations B.V.), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110420_Rb_Rotterdam_FIG_v_FP.pdf, overw. 4.7 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 487 waar ook nog het voorbeeld wordt aangehaald dat een inschrijving voor noten die enkel gebruikt wordt voor pinda’s, het merk in stand zal kunnen houden, terwijl een inschrijving voor kledij die enkel gebruikt wordt voor jassen, vervallen zal kunnen worden verklaard voor andere kledijcategorieën zoals bijvoorbeeld lingerie. Zie als voorbeeld Ger.EG 25 maart 2009, zaak T-191/07 (Anheuser-Busch Inc./Budějovický Budvar); overw. 122 (ook al bevat de categorie ‘alcoholvrije dranken met mout’ meer dan enkel alcoholvrij bier, behoort deze categorie niet meer onderverdeeld te worden in subcategorieën) 351 G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 408-409 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 487. 352 Zie Rechtbank Den haag 21 augustus 2002 (Laura Ashley Manufacturing BV/Tiziana Bucci), Bijbl. Ind. Eig. 2003, afl. 2, 70-74, overw. 20 (een inschrijving voor kasjmier kleding wordt in stand gehouden door het gebruik voor kleding op zich); Rechtbank Amsterdam 11 december 1991 (Red Band Venco B.V./Pogen International B.V.), Bijbl. Ind. Eig. 1992, afl. 10, 325-326 (gebruik voor dropartikelen is tevens gebruik als banketbakkers- en suikerbakkerswaren); Ger.EG 25 maart 2009, zaak T-191/07 (Anheuser-Busch Inc./Budějovický Budvar); overw. 133 (gebruik voor alcoholvrije dranken met mout is gebruik voor alle soorten bier, omdat deze in feite dranken met mout aanduiden) en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 487.

74

De verdeling van de waren en diensten in klassen volgens de Overeenkomst van Nice die moet gehanteerd worden voor de merkinschrijving, is voor de beoordeling van de gedeeltelijke vervallenverklaring van geen tel. Dus naast de mogelijkheid om het merk te laten vervallen voor (een) volledige klasse(n), kunnen ook binnen een klasse de merkrechten vervallen voor bepaalde waren of diensten die als subcategorieën te onderscheiden vallen binnen de klasse waarvoor geen gebruik plaatsvond353. Omgekeerd kan het ook dat het normaal gebruik binnen één klasse de instandhouding rechtvaardigt voor soortgelijke waren in andere klassen354. De rechter voor wie het verval wordt ingeroepen zal dus steeds moeten nagaan of het merk voor zijn volledige inschrijving in aanmerking komt voor verval, of slechts voor een deel van de waren of diensten waarvoor het werd ingeschreven en consecutief om welke delen het dan precies gaat355. 4.3.5.5.3 Voor het volledige gebied De gehele of gedeeltelijke vervallenverklaring van een Beneluxmerk of een Gemeenschapsmerk heeft effect binnen het gehele gebied356. De ex-merkhouder verliest zijn merk voor het volledige Beneluxgebied, of voor alle lidstaten van de Europese Unie, afhankelijk van het geval. Ingevolge de co-existentie van de beide merken die mogelijk is in handen van één merkhouder en het feit dat verval van het ene merk niet het verval van het andere inhoudt, is het natuurlijk wel mogelijk dat als het Gemeenschapsmerk vervalt, de merkhouder voor het volledige gebied van de Europese Unie bescherming blijft genieten, maar dat dan ingevolge zijn nationale merkinschrijvingen die hij in dat geval in elke lidstaat zal moeten verkregen hebben. 4.3.5.5.4 De doorhaling Het verval van het merk moet worden ingeroepen voor de rechter en het is de rechter die ambtshalve de doorhaling van het vervallen verklaarde merk gebiedt als hij de vordering gegrond acht357. Wanneer het merk vervallen is verklaard en er tegen de rechterlijke beslissing geen hogere voorziening meer open staat, kan de meest gerede partij het BBIE vragen het merk in de registers door te halen (art. 1.14 BVIE)358. Wie er het meeste baat bij heeft, wat gewoonlijk de partij zal zijn die de vordering tot vervallenverklaring instelde, kan dus om de doorhaling van de inschrijving in het merkregister vragen. Voor het Gemeenschapsmerk gebeurt de vervalbeslissing door het BHIM op grond van artikel 57, lid 5 Gemeenschapsmerkverordening359. Van die beslissing wordt een vermelding 353

T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 486-487. Zie als voorbeeld Rechtbank Rotterdam 20 april 2011 (Fortress Investment Group Limited/Fortress Participations B.V.), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110420_Rb_Rotterdam_FIG_v_FP.pdf, overw. 4.7. 354 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 487. Zie als voorbeeld Rechtbank Rotterdam 20 april 2011 (Fortress Investment Group Limited/Fortress Participations B.V.), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110420_Rb_Rotterdam_FIG_v_FP.pdf, overw. 4.7. 355 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 486. 356 H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 320. 357 Artikel 4.5, lid 3 BVIE. 358 H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 319 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 498. 359 Althans indien het verval via de procedure bij het BHIM wordt ingeroepen, ik breng in herinnering dat het verval desgevallend ook in een hangende procedure voor een Gemeenschapsrechtbank kan worden ingeroepen, waarbij de beslissing dan zal gebeuren door die rechtbank.

75

opgenomen in het merkregister na het onherroepelijk worden van die beslissing, dus ook bij afwijzing van de vordering360. Voor een vervallen verklaard Gemeenschapsmerk zal de doorhaling in het register gebeuren conform artikel 80 Gemeenschapsmerkverordening. 4.3.5.6 Conclusie betreffende het in rechte inroepen van het verval De vervalsanctie wegens het niet gebruiken van het merk kan nooit vanzelf intreden. Dat is een adequate regeling in het licht van de belangenafweging tussen ondernemers die de gebruiksplicht dient. Indien er aspirant-merkhouders een ongebruikt merkteken graag zouden hanteren, kunnen zij het verval er van vorderen. Indien een ongebruikt teken door niemand wenst overgenomen te worden, dan wordt geen vordering ingesteld en blijft het merkrecht bestaan in hoofde van de niet-gebruikende merkhouder. De regeling brengt dus ook wel met zich mee dat er steeds moet geprocedeerd worden. Dat brengt onvermijdelijk kosten met zich mee. De juridische bescherming van merken heeft dat gevolg nu eenmaal361. Het is daarom steeds aangewezen om voorafgaand een minnelijke regeling te proberen treffen. Een merkhouder kan namelijk ook vrijwillig afstand doen van zijn merk. Ook bereidt men zijn vordering of zijn verweer best goed voor. Een grondig begin van bewijs is van belang om niet de verdere moeite te moeten doen en kosten te moeten maken om het negatief bewijs van het gebruik te leveren. Omgekeerd legt men best voldoende gebruiksbewijzen voor indien men het gebruik van zijn merk moet bewijzen en dat op een wijze waaruit de rechter met zekerheid kan afleiden dat er normaal gebruik plaatsgreep. Enkele bewijsvalkuilen zijn daarbij te vermijden. Indien de vervalvordering toegewezen wordt komt het merk te vervallen. Dit betekent dat de merkrechten voor het volledige gebied wegvallen voor de toekomst, al kan er een lichte terugwerkende kracht aan de vervallenverklaring toekomen tot op het moment dat het merk nog voldeed aan de vereisten van de gebruiksplicht. Een vervallen merk moet dan ook nog eens geschrapt worden uit de registers.

360

Artikel 57, lid 6 Gemeenschapsmerkverordening. Men maakt die kosten best wel als een minnelijke regeling niet gevonden wordt, aangezien er herstelmogelijkheden bestaan voor het merk dat voor verval in aanmerking komt, zie hiervoor het volgende hoofdstuk, deel 4.4. 361

76

4.4

Herstel van de merkrechten

Een merk dat voldoet aan de voorwaarden voor het verval en dus niet gebruikt wordt, kan, indien het verval er niet van ingeroepen wordt door een latere (hernieuwde) ingebruikname, ‘herleven’. Hoe deze ‘Heilung’-regeling functioneert, wordt onder deze titel besproken. Voorts worden nog twee mogelijkheden besproken die de (ex-)merkhouder kan aangrijpen om zijn merkrechten terug te verkrijgen of deels te behouden, met name via het hernieuwd depot of de omzetting in een nationale merkaanvraag. 4.4.1 Heilung Hoger werd er reeds op gewezen dat het verval van een merk wegens niet-gebruik niet van rechtswege plaatsgrijpt, maar dat dat verval moet worden ingeroepen voor de rechter en worden beoordeeld en uitgesproken door de rechter. Het kan dus gebeuren dat een merkhouder niet geconfronteerd wordt met het verval van zijn merk, ook al gebruikt hij het merk al meer dan vijf jaar ononderbroken niet meer op de vereiste wijze, simpelweg omdat niemand de vervalregeling inroept. Op dergelijke gevallen zijn de bepalingen 2.27, lid 2 BVIE - gebaseerd op artikel 12, lid 1 Merkharmonisatierichtlijn - en 51, lid 1, a Gemeenschapsmerkverordening van toepassing. Deze artikelen stipuleren dat het verval van een merk wegens non usus niet meer kan worden ingeroepen indien het merk opnieuw, of voor het eerst, normaal gebruikt wordt in de periode tussen het verstrijken van de vijf opeenvolgende jaren en het instellen van de vordering tot vervallenverklaring. Herstel kan niet meer door aangevangen of hernieuwde ingebruikname die plaatsvindt ná het instellen van een vordering tot vervallenverklaring362. Een merkhouder kan dus zijn merk dat vatbaar is voor verval, eventueel nog herstellen363. Ingevolge artikelen 2.26, lid 3, c BVIE en 15, lid 2 Gemeenschapsmerkverordening zal Heilung ook kunnen plaatsvinden door hernieuwd of aangevangen gebruik door een derde met de toestemming van de merkhouder. Ik breng daarbij in herinnering dat de merkhouder die inroept dat er Heilung plaatsvond door merkgebruik door een derde, zijn toestemming van dat gebruik moet bewijzen en dat die toestemming niet na de feiten met een retroactieve werking kan worden gegeven364.

362

Dergelijke latere ontwikkelingen kunnen wel nog hun waarde hebben voor de beoordeling omtrent de aard van het merkgebruik en het achterhalen van de intenties van de merkhouder, zie supra deel 4.3.5.4.1 betreffende het bewijs. T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 484. 363 Dit kon niet onder het vroegere Benelux-merkenrecht. Eenmaal het merk vatbaar was voor verval bleef het dat ondanks een hernieuwd of aangevangen gebruik van het merk. De inspiratie voor de herstelregeling werd gevonden in het Duits recht, vandaar dat er in de rechtsleer vaak verwezen wordt naar deze rechtsfiguur als ‘Heilung’. Zie A. BRAUN en E. CORNU, Précis des marques (cinquième édition), Brussel, Larcier, 2009, 590 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 484. Er wordt door T. Cohen Jehoram opgemerkt dat de term ‘herstel’ niet volledig correct is omdat er niets zou hersteld worden, slechts de vervalmogelijkheid wordt uitgesloten. Daarbij verwijst men dan naar de gevolgen van het aangevangen of hernieuwd merkgebruik. De term kan m.i. probleemloos gebezigd worden. Een merk dat mogelijk kan worden vervallen verklaard, lijkt m.i. behept met een gebrek, namelijk die mogelijkheid op zich, dat gebrek kan men dan ‘herstellen’. Ook het feit dat een merk dat openstaat aan het inroepen van het verval wegens non usus niet langer werkbaar is omdat men geen oppositie e.d. meer kan voeren zie ik als ‘herstelbare’ gebreken. Zie T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 484. 364 Zie supra deel 4.3.2.3.3 betreffende het merkgebruik door een derde met toestemming van de merkhouder.

77

Het merkrecht dat door een eerste of hernieuwd gebruik niet langer openstaat voor vervallenverklaring, verleent in beginsel dezelfde rechten als het geval was geweest wanneer het merk nooit voor vervallenverklaring vatbaar was geweest 365. In beginsel blijft het exclusief merkrecht verder bestaan, blijft de oorspronkelijke depot- of voorrangsdatum behouden en het verval wegens niet gebruik kan niet meer worden ingeroepen voor het verleden366. Op dit principe bestaan echter enkele uitzonderingen. 4.4.1.1 Kennisneming van het gebrek Indien de merkhouder kennis neemt van het feit dat zijn merk aan vervallenverklaring bloot staat, kan een aangevangen of hernieuwd gebruik geen herstelgevolgen geven indien die ingebruikname gebeurt na die kennisname367 en binnen de drie maanden voorafgaand aan het instellen van de vordering tot vervallenverklaring368. De opmerking wordt gemaakt dat het om het herstel van de merkrechten te verijdelen, enkel nodig is voor een derde om de merkhouder er attent op te maken dat zijn merkrechten in aanmerking komen voor verval369. Het (ontvangen) verzoek door een derde aan de merkhouder om de inschrijving van zijn voor verval openstaand merk vrijwillig te laten doorhalen370, geldt als kennisname door de merkhouder van het feit dat het merk aan vervallenverklaring bloot staat371. Ik breng in herinnering dat deze bepaling uit de herstelregeling geen afbreuk doet aan de termijn van de opeenvolgende vijfjarige periode waarin het merk niet gebruikt wordt. Dit omdat artikel 12, lid 1 Merkharmonisatierichtlijn, de basis van artikel 2.27, lid 2 BVIE, voorziet dat de periode van drie maanden pas kan ingaan vanaf het verstrijken van de vijfjarige periode van niet-gebruik372. Voor het Gemeenschapsmerk geldt dat ook, op basis van artikel 51, lid 1, a Gemeenschapsmerkverordening. 4.4.1.2 Co-existentie Op de regel dat een merkrecht door normaal gebruik van het merk na verstrijken van de vijfjaarstermijn volledig ‘geheeld’ wordt, bestaan, volgens de tekst van artikel 2.27, lid 3 en

365

T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 485. Zie F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 288 en H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 320 waar ook de opmerking gemaakt wordt dat het herstel van een merk niet belet dat er in de toekomst opnieuw voldaan wordt aan de voorwaarden voor het verval wegens non usus, waarop een ‘nieuwe’ vordering tot verval kan worden ingesteld. 367 T. Cohen Jehoram wijst er op dat het begrip ‘kennis nemen’ niet te ruim mag worden opgevat, ook al is er in de toelichting bij het artikel sprake van ‘bewust worden’, toch is de invulling van dit begrip niet zo ruim omdat daarvoor in de Merkharmonisatierichtlijn geen grond vervat ligt, zie T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. de Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 484 en Toelichting BVIE (deel betreffende artikel 2.27 BVIE, 2 alinea in fine). 368 Artikelen 2.27, lid 2 in fine BVIE; 12, lid 1 in fine Merkharmonisatierichtlijn en 51, lid 1, a in fine Gemeenschapsmerkverordening. 369 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 484. 370 De vrijwillige doorhaling door de merkhouder kan gebeuren (voor het gehele merk of ten dele; artikel 2.25, lid 5 BVIE lijkt daarbij wel in contradictie te zijn met artikel 2.30 BVIE) op grond van artikel 2.25 BVIE, waardoor het merkrecht vervalt op grond van artikel 2.26, lid 1 BVIE. Voor het Gemeenschapsmerk kan dit op grond van artikel 50, lid 1 en 2 Gemeenschapsmerkverordening, in dat kader is er sprake van ‘afstand’ van het merk. 371 H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 321. 372 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 471 en 484-485. 366

78

lid 4 BVIE, twee uitzonderingen373. Deze bepalingen vinden hun oorsprong niet in de Merkharmonisatierichtlijn en ook in de Gemeenschapsmerkverordening is er geen equivalente bepaling374. Deze afwijking is dus het resultaat van een nationale toevoeging375. Het eerstgenoemde onderdeel bepaalt dat de houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge artikel 2.27, lid 2 BVIE niet meer kan worden ingeroepen - met andere woorden de merkhouder die zijn voorheen ongebruikt merk heeft geheeld - zich niet meer kan verzetten tegen gebruik van een merk waarvan het depot werd verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van artikel 2.26, lid 2, a BVIE - met andere woorden tijdens de periode waarin het ouder merkrecht vervalrijp was - op grond van artikel 2.20, lid 1, a, b en c BVIE376. Merk daarbij op dat verzet tegen merkgebruik op basis van artikel 2.20, lid 1, d BVIE wel nog mogelijk is377. Het tweede genoemde onderdeel, lid 4 van het artikel, bepaalt dan dat de houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge artikel 2.27, lid 2 BVIE niet meer kan worden ingeroepen, niet de nietigheid van de inschrijving van een merk, waarvan het depot werd verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van artikel 2.26, lid 2, a BVIE, kan inroepen overeenkomstig artikel 2.28, lid 3 BVIE. Wat deze bepalingen nu concreet inhouden, is dat de merkhouder die een merk heeft dat in aanmerking was gekomen voor verval, dat echter later geheeld werd, de merken die in de vervalrijpe periode werden gedeponeerd, zal moeten gedogen, waardoor er dus een coexistentie van merken kan ontstaan378. Deze co-existentie doet zich voor in het register, maar ook op de markt379. Dat is een vreemde consequentie van de regeling - die zoals eerder vermeld enkel een Beneluxbepaling is380 - omdat er misleiding van het publiek zal plaatsgrijpen door overeenstemmend of verwarringwekkend merkgebruik381. T. Cohen 373

T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 485. De Gemeenschapsmerkverordening bevat in artikel 54, lid 2 en 3 wel een regeling die de houder van een ouder Europees of nationaal merk verhindert om een later, gedurende de periode waarin het merk openstond aan het verval, gedeponeerd Gemeenschapsmerk nietig te laten verklaren. Na Heilung van het oudere merk kan gebruik van het jongere merk echter wel worden tegengegaan. Terzake concludeert T. Cohen Jehoram dat co-existentie met betrekking tot het Gemeenschapsmerk wel mogelijk kan zijn in de registers, maar niet op de markt, wat wel het gevolg is van de regeling in het BVIE, zie infra. T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 486. 375 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 485-486. 376 Artikel 2.20 BVIE bevat de beschermingsmogelijkheden voor de merkhouder. 377 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 485. 378 Met een ooit ‘vervalrijp’ geweest merkrecht kan het dus op grond van artikel 2.27, lid 3 en lid 4 BVIE gebeuren dat ondanks het merkherstel, de situatie nooit meer volledig dezelfde zal zijn. Zie ook H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 322. De merkhouder heeft er dan ook voldoende belang bij om zijn merk te gebruiken, opdat het niet zou vervallen, geen andere merken hoeft te dulden of niet onwerkbaar zou worden doordat oppositie-, inbreuk- en nietigheidsvorderingen niet meer kunnen slagen. 379 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 288; H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 321-322 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 485. 380 In Duitsland is er ook een co-existentieregeling, maar deze is beperkter, zie T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 486. 381 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 485. De te nemen conclusie is m.i. dat men er als merkhouder van het, in de vervalrijpe periode van een gelijkaardig merk, ingeschreven merk goed aan doet om desgevallend het verval in te roepen van oudere merken wegens non usus, zodat men later niet in een gedwongen wederzijdse gedoogsituatie eindigt ingevolge de mogelijke co-existentie. 374

79

Jehoram argumenteert dat deze regeling waarschijnlijk contra legem is, aangezien ze verder gaat dan de Merkharmonisatierichtlijn toelaat en betwijfelt consecutief of er in rechte een succesvol beroep op de regeling (in zijn geheel) gedaan kan worden382.

382

T. Cohen Jehoram baseert zich daarvoor op overwegingen 7 en 9 van de Merkharmonisatierichtlijn die erop wijzen dat het van belang is dat de verkrijgings- en verliesvoorwaarden voor merken dezefde zijn in alle lidstaten, alsook dat de verleende bescherming voor gedeponeerde merken in alle lidstaten dezelfde hoort te zijn. Dat er afwijkingen zouden kunnen bestaan, zou immers inhouden dat er geen volledige harmonisatie plaatsvond van de herstelregeling, van de nietigheidsgronden en van de beschermingsomvang van de verleende merkrechten, wat wel het geval is gezien de gedetailleerde regeling in de Merkharmonisatierichtlijn, zie T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 486. Zie in dezelfde zin ook J.-J. EVRARD, “ La Convention Benelux en matière de propriété intellectuele n’est pas conforme à la directive d’harmonisation du droit des marques” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 142-144. Opgemerkt moet ook worden dat de meeste auteurs gruwelen van het idee van co-existentiemogelijkheden in het monopolieland dat het merkregister hoort te zijn, dat blijkt uit de vele recente literatuur aangaande de territoriale gebruiksvereiste voor het Gemeenschapsmerk (zie bijvoorbeeld C. GIELEN, “De Max Planck-Studie”, IER 2011, afl. 6, 372 en Trade Mark Study, 134), waar ook wel eens co-existentievoorstellen als oplossing naar voor werden geschoven, zoals bijvoorbeeld in de Trade Mark Study, 136-139 en 235.

80

4.4.2 Hernieuwd depot Indien het merk aan vervallenverklaring blootstaat of de vervallenverklaring reeds ingeroepen of uitgesproken is, kan het merkdepot nog steeds opnieuw verricht worden, waardoor een nieuwe termijn van vijf opeenvolgende jaren begint te lopen aangaande de vervalregeling wegens non usus. Niets in de merkenregeling verhindert dat nieuw depot383. Dit depot komt dan temporeel wel in rangorde na de intussentijd door derden verrichte merkdepots384. De merkhouder kan geen enkel recht van voorrang ontlenen aan zijn vervallen merkrecht385. Het succesvol verrichten van dergelijke depots - die moeten voldoen aan de voorwaarden voor elk depot - zal dus waarschijnlijk moeilijker slagen dan het succesvol verrichten van het origineel depot386.

383

Beneluxhof 19 december 1996, zaak A 95/3 (Erich Perner Kunststoffwerke/Pressman Toy Corporation), overw. 7; A. BRAUN en E. CORNU, Précis des marques (cinquième édition), Brussel, Larcier, 2009, 591; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 287; H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 322 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 491. 384 T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 491. 385 Beneluxhof 19 december 1996, zaak A 95/3 (Erich Perner Kunststoffwerke/Pressman Toy Corporation), overw. 9; A. BRAUN en E. CORNU, Précis des marques (cinquième édition), Brussel, Larcier, 2009, 591 en H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 322. 386 Men kan - intussen anterieur gedeponeerde - merkrechten tegenwerpen en een depot zal ook sneller te kwader trouw gebeuren en bevonden worden. Zie Trade Mark Study, 84 en 88 en F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 287; H. VANHEES, “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk”, supra noot 1, 322 en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, supra noot 42, 491.

81

4.4.3 Omzetting in een aanvraag om een nationaal merk Effectiever dan de poging om een hernieuwd merkdepot te verkrijgen kan de omzettingsaanvraag zijn, althans voor Gemeenschapsmerkhouders, omdat die mogelijkheid voor hen bestaat ingeval zij hun merk vervallen verklaard zien worden. Al is het effect uiteraard niet hetzelfde: in plaats van het opnieuw bekomen van een Gemeenschapsmerk poogt men namelijk één of meerdere nationale merken te bekomen met deze rechtsfiguur. Dat systeem werkt als volgt. Indien het Gemeenschapsmerk van een merkhouder vervallen verklaard wordt wegens non usus, dan kan hij ingevolge artikel 112, lid 1 en lid 2, a Gemeenschapsmerkverordening het BHIM verzoeken om zijn merk om te zetten in nationale merkaanvragen387. De merkhouder zal dat slechts kunnen voor zover het Gemeenschapsmerk in de lidstaten waarvoor hij een omzetting vraagt, zodanig is gebruikt dat dat gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd388. En bovendien kan in de lidstaat waar volgens de vervalbeslissing de grond voor het verval van het merk van toepassing was, geen omzetting plaatsvinden389. De merkhouder moet de aanvraag binnen de drie maanden na het verval instellen bij het BHIM en betaalt voor het omzettingsverzoek een omzettingstaks. Het Bureau stuurt het verzoek dan door naar de betrokken nationale diensten voor de industriële eigendom, waarna zij dan door deze diensten worden overgenomen390. Of de omzetting dus succesvol zal plaatsvinden, is niet zeker, dat zal van het verloop van de procedures voor de nationale bureaus afhangen. Wel behoudt het merk de aanvraag- of prioriteitsdatum die het had als vroeger Gemeenschapsmerk, wat de slaagkans toch al verruimt391.

387

F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 291. Merk echter op dat het om geharmoniseerd recht gaat. 389 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 291. 390 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 291. 391 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, supra noot 1, 291. 388

82

4.4.4 Conclusie betreffende de herstelmogelijkheden Zoals gesteld bij het doel van de gebruiksplichtregeling, is deze regeling ingesteld om het merkteken weer beschikbaar te maken voor andere ondernemingen, omdat het merkmonopolie in stand houden niet gerechtvaardigd is zonder een werkelijk merkgebruik. Het feit dat verval moet gevorderd worden speelt daar goed op in. De Heilung-regel speelt daar ook op in en ligt dus in het verlengde van het te vorderen verval. Een voor verval in aanmerking komend merk dat door geen andere ondernemingen wil worden gedeponeerd, zal niet vervallen omdat men geen vordering zal instellen. Voor dergelijk merken is er geen reden om het af te nemen van de merkhouders, deze merkhouders hebben dan ook, zo lang de situatie ongewijzigd blijft in de vereiste zin en de geldigheidsduur van het merk niet verstreken is, de tijd om het gebruik (weer) op te nemen zodat het merk niet meer kan vervallen wegens non usus. Desgevallend kan de merkhouder ook nog proberen gebruik te maken van wettelijke mogelijkheden om zijn merk opnieuw te verkrijgen via een hernieuwd depot of als nationale merken te behouden via de omzettingsaanvraag.

83

84

5

Besluit

De Trade Mark Study vat wat vereist is ingevolge de gebruiksplicht kort maar volledig samen: - gebruik van het merk in de handel, - gebruik van het merk als merk, - gebruik van het merk zoals het geregistreerd is of in een variant die geen afbreuk doet aan het onderscheidend karakter ervan, - gebruik van het merk voor de waren of diensten waarvoor het geregistreerd is, - gebruik van het merk door de merkhouder of met zijn toestemming - gebruik in de Gemeenschap voor Gemeenschapsmerken of in de respectieve lidstaat voor nationale merken; gebruik op exportgoederen volstaat, - gebruik in een respijtperiode van vijf jaar vanaf de registratiedatum voor Gemeenschapsmerken of vanaf de datum van registratievoltooiing voor nationale merken, - gebruik dat normaal is of met geldige reden voor niet-gebruik392. Uit deze beknopte samenvatting en uit de bespreking van de regeling van de gebruiksplicht in het merkenrecht blijkt het grote aandeel van de praetoriaanse invulling van de regeling. Het is dan ook passend, maar ook logisch, dat die invulling een zeer casuïstisch gerichte is. Vooral de hogere rechtspraak van het Hof van Justitie is daarbij van belang gebleken vanwege de interpretatieve bevoegdheid die aan het Hof toekomt393. Gaandeweg heeft het Hof van Justitie de gebruiksplicht telkens bevattelijker gemaakt via interpretatieve arresten, waardoor de gebruiksplicht niet stil stond, wat ook niet wenselijk zou geweest zijn. Omtrent ongeveer elk aspect van de vijf cumulatief te vervullen voorwaarden voor het verval van een merk wegens non usus werden door het Hof van Justitie al nuanceringen aangebracht. Ook voor het aspect waar ze nog geen nuancering aanbracht, met name de gebruiksplicht in het beschermingsgebied, zal het hof binnenkort haar stempel drukken en klaarheid scheppen in een momenteel erg troebele materie. Voor het vroegere Benelux-merkenrecht was vooral de rechtspraak van het BeneluxGerechtshof van belang, maar het Hof van Justitie heeft de leidende rol op het gebied van (merkenrechtelijke) rechtsontwikkeling logischerwijs overgenomen394. Opmerkelijk is wel dat de uitleg door het Benelux-Gerechtshof van de gebruiksplicht zoals ze gold onder de BMW, grotendeels in de lijn lag van de uitleg die het Hof van Justitie later gaf aan de gebruiksplicht zoals ze nu geldt onder de Merkharmonisatierichtlijn en de Gemeenschapsmerkverordening. 392

Zie Trade Mark Study, 79-80. Die voor het Hof ter beoordeling omtrent het recht voorkomen via prejudiciële vraagstelling en via hogere beroepen tegen zaken voor het Gerecht van Eerste Aanleg. T. COHEN JEHORAM, Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief, Universiteit Utrecht, 2009, 45-46 en http://igiturarchive.library.uu.nl/dissertations/2009-1006-200115/cohenjehoram.pdf. 394 Dat is logisch aangezien het Benelux-Gerechtshof nog slechts bevoegd is voor het niet geharmoniseerd merkenrecht, wat slechts een klein deel uitmaakt. T. COHEN JEHORAM, Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief, Universiteit Utrecht, 2009, 45 en http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2009-1006200115/cohenjehoram.pdf. Zie ook het artikel Th.C.J.A. VAN ENGELEN, “Intellectueel Kapitaal in de rechtspraak: 2007 onder de loep”, IER 2008, afl. 4, 179-193, waar een bespreking gebeurt betreffende de aard en de omvang van o.a. de rechtspraak op merkenrechtelijk vlak in het jaar 2007 aan de hand van empirische gegevens. Zie ook K. LENAERTS, “De hogere voorziening voor het Hof van Justitie in merkzaken” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 195-208 voor een korte bespreking betreffende de rol en het functioneren van het Gerecht en het Hof inzake merkzaken. 393

85

De ontwikkeling van intellectuele eigendomsrechten in het algemeen moet worden onderworpen aan een voortdurende bevraging naar hun verantwoording en grenzen 395. Het is daarom ook goed dat er in de nabije toekomst een update van de merkenwetgeving zal komen, waarbij zowel de Gemeenschapsmerkverordening als de Merkharmonisatierichtlijn zullen worden aangepast om nog beter te kunnen functioneren. De update zal niet lang meer op zich laten wachten, daar de evaluatie van het systeem afgerond is396. Ook voor de gebruiksplicht zullen er waarschijnlijk wijzigingen komen, al zullen die niet groot zijn. Veel meer dan momenteel het geval is kan ook niet wettelijk bepaald worden inzake de gebruiksplicht, de regeling moet abstract geformuleerd blijven en beoordelingsruimte aan de rechter laten aangezien de feiten in elke zaak een grote invloed (zouden moeten) hebben op de beslissing. Gedurende de bespreking werd al gesteld dat volgens de Trade Mark Study de jurisprudentie van het Hof van Justitie breed geaccepteerd is en dat de principes uit deze rechtspraak grotendeels zouden moeten worden opgenomen in de preambule bij de Gemeenschapsmerkverordening397. Als er wijzigingen met betrekking tot de gebruiksplicht doorgevoerd worden, dan zullen die betrekking hebben op het bevestigen van de rechtspraak van het Hof van Justitie en op de territoriale gebruiksvereiste voor het Gemeenschapsmerk, wat het verstoorde evenwicht in het duaal systeem kan helpen herstellen398. Hoe men dat zal aanpakken zal binnenkort blijken.

395

P. MAEYAERT, “Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk: wat is ‘normaal’ vanuit geografisch perspectief?” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 220. 396 Zie de Revisieroadmap en de Trade Mark Study. 397 Trade Mark Study, 87 en 90. 398 Al zou men m.i. het evenwicht beter herstellen door te sleutelen aan de kwantiteitsvereiste.

86

6 6.1

Bibliografie Wetgevende en andere akten

Het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883. (Unieverdrag van Parijs) De overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891 en het protocol bij de overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 27 juni 1989. (Overeenkomst van Madrid) De overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten van 13 mei 1977. (Overeenkomst van Nice) De overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 april 1994. (TRIPs) De Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten van 21 december 1988, zoals gecodificeerd en vervangen door Richtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 2008. (Merkharmonisatierichtlijn) De Verordening van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, zoals gecodificeerd en vervangen door de Verordening van 26 februari 2009. (Gemeenschapsmerkverordening) De Verordening van 13 december 1995 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk. (Uitvoeringsverordening) De richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. (Handhavingsrichtlijn) Het Beneluxverdrag tot invoering van een ‘Eenvormige Beneluxwet op de merken’ van 19 maart 1962. ((verdrag) BMW) Het BeneluxVerdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen). (BVIE) Het Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) zoals laatst gewijzigd door besluit van de Raad van Bestuur van het BBIE van 25 juni 2010. (Uitvoeringsreglement) Het Memorandum betreffende de creatie van een EEG-merk van de Europese Commissie van 6 juli 1976. (EEG-merk Memorandum) http://aei.pitt.edu/5363/1/5363.pdf Het New trade-mark system for the Community: Proposed Directive and Regulation van de Commissie van 19 november 1980. (Eerste ontwerp merkenrichtlijn en -verordening) http://aei.pitt.edu/5909/1/5909_1.pdf

87

Het Amended Proposal for a FIRST COUNCIL DIRECTIVE to approximate the laws of the Member States relating to trade marks van de Commissie van 17 december 1985. (Tweede ontwerp merkenrichtlijn en -verordening) http://aei.pitt.edu/8836/1/8836.pdf De Gezamenlijke verklaringen van de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen ingevoerd in de notulen van de vergadering van de Raad in dewelke de verordening inzake het Gemeenschapsmerk werd aangenomen op 20 december 1993. (Joint Statements) http://eu.vlex.com/vid/statements-entered-minutes-meeting-was-455053 De Conclusies betreffende ‘Financial Perspectives of the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) and the further development of the Community trade mark system’, document 9427/07 van de Raad van 10 mei 2007. http://www.inta.org/Advocacy/Documents/May%202007_Financial%20Perspectives%20of% 20OHIM.pdf De Roadmap ‘Revision of the Community Trade Mark Regulation and of the Directive approximating national trade mark laws’ van de Europese Commisie van juni 2011. (Revisieroadmap) http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2011_markt_003_trade_mark_re g_ohim_en.pdf The Manual of Trade Mark Practice: Part C The Manual concerning Opposition: Part 6 Proof of Use van het BHIM van 14 September 2009. (Opposition Manual) http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_proof_of_ use.pdf De bijdrage van het BHIM aan the Study on the Overall Functioning of the Trade Mark System in Europe van 15 februari 2011. (Bijdrage BHIM) http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/OHIMPublications/ohim_contri bution.pdf Toelichting van het benelux-bureau bij de titels II, III en IV van het benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom. (Toelichting BVIE) https://www.boip.int/wps/wcm/connect/cc5ca48045e780daaf28ffc2b49febaa/toelichting.p df?MOD=AJPERES&CACHEID=cc5ca48045e780daaf28ffc2b49febaa The Study on the Overall Functioning of the Trade Mark System in Europe van het Max Planck Instituut voor intellectuele eigendoms- en mededingingsrecht van 15 februari 2011. (Trade Mark Study) http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf

88

6.2

Rechtspraak

Voor de vindplaats van de hogere rechtspraak verwijs ik algemeen naar de websites van de gerechtshoven, waar alle uitspraken gepubliceerd worden en raadpleegbaar zijn: http://curia.europa.eu/ http://www.courbeneluxhof.be/

HvJ 26 februari 1991, zaak C-292/89 (The Queen (van het V.K. F.K.)/Immigration Appeal Tribunal ex parte G.D. Antonissen) HvJ 29 mei 1997, zaak C-329/95 (Prejudiciële vraag VAG Sverige AB) HvJ 11 maart 2003, zaak C-40/01 (Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV) HvJ 27 januari 2004, zaak C-259/02 (La Mer Technology Inc./Laboratoires Goemar SA) HvJ 24 juni 2004, zaak C-49/02 (Prejudiciële vraag Heidelberger Bauchemie GmbH) HvJ (Grote kamer) 16 november 2004, zaak C-245/02 (Anheuser-Busch Inc./Budějovický Budvar) HvJ 11 mei 2006, zaak C-416/04 P (The Sunrider Corp./BHIM) HvJ 14 juni 2007, zaak C-246/05 (Armin Häupl/Lidl Stiftung & Co. KG) HvJ 11 september 2007, zaak C-17/06 (Céline SARL/Céline SA) HvJ 13 september 2007, zaak C-234/06 P (Il Ponte Finanziaria SpA/BHIM) HvJ 9 december 2008, zaak C-442/07 (Verein Radetzky-Orden/Bundesvereinigung Kameradschaft “Feldmarschall Radetzky”) HvJ 15 januari 2009, zaak C-495/07 (Silberquelle GmbH/Maselli-Strickmode GmbH) HvJ 12 maart 2009, zaak C-320/07 P (Antarctica Srl/BHIM en The Nasdaq Stock Market Inc.) HvJ 6 oktober 2009, zaak C-301/07 (PAGO International GmbH/Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH) Ger.EG 18 november 1988, nr. A 87/2 (Philip Morris/B.A.T. Sigaren-Fabriken) Ger.EG 12 december 2002, zaak T-39/01 (Kabushiki Kaisha Fernandes/BHIM en Richard John Harrison) Ger.EG 13 maart 2003, zaak T-174/01 (Jean M. Goulbourn/BHIM en Redcats SA) Ger.EG 9 juli 2003, zaak T-156/01 (Laboratorios RTB SL/BHIM en Giorgio Beverly Hills Inc.) 89

Ger.EG 8 juli 2004, zaak T-334/01 (MFE Marienfelde GmbH/BHIM en Vétoquinol AG) Ger.EG 6 oktober 2004, zaak T-356/02 (Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG/BHIM en Krafft SA) Ger.EG 14 juli 2005, zaak T-126/03 (Reckitt Benckiser SL/BHIM en Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH) Ger.EG 17 oktober 2006, T-483/04 (Armour Pharmaceutical Co./BHIM en Teva Pharmaceutical Industries Ltd.) Ger.EG 13 februari 2007, zaak T-256/04 (Mundifarma AG/BHIM en Altana Pharma AG) Ger.EG 27 september 2007, zaak T-418/03 (La Mer Technology Inc./BHIM en Laboratoires Goemar SA) Ger.EG 30 april 2008, zaak T-131/06 (Sonia Rykiel création et diffusion de modèles/BHIM en Cuadrado SA) Ger.EG 25 maart 2009, zaak T-191/07 (Anheuser-Busch Inc./Budějovický Budvar) Ger.EG 15 juli 2011, zaak T-108/08 (Zino Davidoff SA/BHIM en I. Kleinakis kai SIA OE) Ger.EG 15 september 2011, zaak T-427/09 (centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG/BHIM en Centrotherm Systemtechnik GmbH) Ger.EG 29 september 2011, zaak T-415/09 (New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG/BHIM en Vallis K. – Vallis A. & Co. OE) Ger.EG 16 november 2011, zaak T-308/06 (Buffalo Milke Automotive Polishing Products Inc./BHIM en Werner & Mertz GmbH) Ger.EG 2 februari 2012, zaak T-387/10 (Klaus Goutier/BHIM en Euro Data GmbH & Co. KG, Datenverarbeitungsdienst) Beneluxhof 27 januari 1981, zaak A 80/1 (Turmac Tobacco Company BV/R.J. Reynolds Tobacco Company Inc.) Beneluxhof 23 december 1985, zaak A 83/4 (Openbaar Ministerie, N.V. Unbas en Adidas KG/De Laet e.a.) Beneluxhof 7 november 1988, zaak A 87/3 (N.V. Omnisport/Bauweraerts) Beneluxhof 18 november 1988, zaak A 87/2 (Philip Morris/B.A.T. Sigaren-Fabriken) Beneluxhof 13 juni 1994, zaak A 92/6 (NV Wolf Oil Corporation/NV Century Oils Industries) 90

Beneluxhof 16 december 1994, zaak A 93/7 (Michelin/Michels) Beneluxhof 19 december 1996, zaak A 95/3 (Erich Perner Kunststoffwerke/Pressman Toy Corporation) Beneluxhof 20 december 1996, zaak A 95/2 (Europabank N.V./Banque pour l’Europe S.A.) HR 13 september 1996, zaak 16034 (Le Lido S.A./Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland en Horeca Exploitatie Maatschappij ‘De Vondelbrug’ B.V.), http://www.iept.nl/files/1996/IEPT19960913_HR_LIDO.pdf Cass. 30 juni 2000, AR C.98.0484.N (D.G./Grünenthal GmbH en Bristol-Myers Squibb Company), http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20000630-3 HR 28 september 2001, NR C98/241HR (ROWA B.V./HOOTERS http://www.iept.nl/files/2001/IEPT20010928_HR_Rowa_v_Hooters.pdf

Inc.),

HR 23 december 2005, Nr. C04/247HR (SIDOSTE OY/BONNIE DOON EUROPE B.V.), http://www.iept.nl/files/2005/IEPT20051223_HR_Bonnie_Doon.pdf HR 11 januari 2008, Nr. C06/015HR (HUGO BOSS A.G./REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH), http://www.iept.nl/files/2008/IEPT20080111_HR_Hugo_Boss_v_Reemtsma.pdf Hof Amsterdam 27 juli 1995 (Semic Juniorpress B.V./De Doelenpers B.V.), Bijbl. Ind. Eig. 1998, afl. 3, 93-95. Hof Den Haag 26 mei 1988 (Duif’s Convenience Foods B.V./Trial B.V.), Bijbl. Ind. Eig. 1990, afl. 4, 114-116. Hof Den Haag 27 april 2000 (Quality Bakers BV/Stichting De Ambachtshof), http://www.iept.nl/files/2000/IEPT20000427_Hof_Den_Haag_King_Corn.pdf Hof Den Haag 24 maart 2005 (Playboy Enterprises Inc./Etablissements Laporte S.A.), tussenarrest te kennen uit Hof Den Haag 3 april 2008 (Playboy Enterprises Inc./Etablissements Laporte S.A.), Bijbl. Ind. Eig. 2009, afl. 12, 423-431. Hof Amsterdam 11 mei 2006 (Euretco Tweewielers B.V./Encon Design nv, Jules Sijpkens en Jeroen Alexander Sijpkens), http://www.iept.nl/files/2006/IEPT20060511_Hof_Amsterdam_Wheely.pdf Brussel 4 september 2007 (Helena Rubinstein/S.A. Spa Monopole Compagnie), Ing.Cons. 2007, afl. 4, 523-550. Hof Den Bosch 13 november 2007 (Puma AG Rudolf Dassler Sport en Puma Benelux B.V./Ferro Footwear B.V.), Bijbl. Ind. Eig. 2009, afl. 2, 48-52.

91

Brussel 19 februari 2008 (W.N. B.V./N.V. F. en N.V. D.1), RABG 2008, afl. 20, 1277-1290, noot O. VAN DROOGENBROEK. Hof Den Haag 3 april 2008 (Playboy Enterprises Inc./Etablissements Laporte S.A.), Bijbl. Ind. Eig. 2009, afl. 12, 423-431. Hof Amsterdam 17 februari 2009 (Zino Davidoff en Coty Prestige Lancaster Group GmbH/Coscentra B.V.), http://www.iept.nl/files/2009/IEPT20090217_Hof_Amsterdam_Davidoff_v_Coscentra.pdf Hof Den Haag 30 juni 2009 (Mustang Bekleidungswerke GmbH & Co. KG/X), http://www.iept.nl/files/2009/IEPT20090630_Hof_Den_Haag_Mustang.pdf Hof Den Haag 6 oktober 2009 (PRODALIMENTA S.A.R.L./FAREED KHALAF SONS COMPANY), http://www.iept.nl/files/2009/IEPT20091006_Hof_Den_Haag_Prodalimenta__Betinjaneh_v_Khalaf.pdf Hof Den Haag 26 januari 2010 (Inter Ikea Systems B.V. en IKEA B.V./Serboucom B.V.), http://www.iept.nl/files/2010/IEPT20100126_Hof_IKEA_v_Multimate.pdf Hof Den Haag 27 april 2010 (1-800-FLOWERS.COM/The Zockoll Group Limited), http://www.iept.nl/files/2010/IEPT20100427_Hof_Den_Haag_1-800-Flowers_v_Zockoll.pdf Hof Den Haag 28 september 2010 (PRODALIMENTA S.A.R.L./FAREED KHALAF SONS COMPANY), http://www.iept.nl/files/2010/IEPT20100928_Hof_Den_Haag_Prodalimenta_v_Khalaf.pdf Hof Amsterdam 23 november 2010 (HUGO BOSS A.G./REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH), http://www.iept.nl/files/2010/IEPT20101123_Hof_Amsterdam_Hugo_Boss_v_Reemtsma.pd f Hof Den Haag 30 november 2010 (Leno Merken B.V./Hagelkruis Beheer B.V.), http://www.iept.nl/files/2010/IEPT20101130_Hof__Den_Haag_Leno_v_Hagelkruis.pdf Hof Den Haag 1 februari 2011 (Leno Merken B.V./Hagelkruis Beheer B.V.), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110201_Hof_Den_Haag_Leno_v_Hagelkruis.pdf Hof Den Haag 20 september 2011 (Grupo Osborne S.A. en Menken Drinks B.V./Red Bull GmbH), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110920_Hof_Den_Haag_Menken_v_Red_Bull.pdf Hof Amsterdam 18 oktober 2011 (HUGO BOSS A.G./REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20111018_Hof_Amsterdam_Hugo_Boss_v_Reemtsma.pd f

92

Hof Den Haag 17 januari 2012 (Truvo Belgium Comm. V./Detemedien Deutsche Telekom Medien GmbH), http://www.iept.nl/files/2012/IEPT20120117_Hof_Den_Haag_Truvo_v_DT.pdf Hof Den Haag 3 april 2012 (Wendy’s International Inc./Raymond Joseph Warrens h.o.d.n. Wendy’s), http://ie-forum.nl/backoffice/uploads/file/IE-Forum%20Hof%20%27sGravenhage%203%20april%202012,%20zaaknr_%20105_000_308_01%20%28Wendy%27s% 20International%20Inc_%20tegen%20Warren%20h_o_d_n_%20Wendy%27s%29.pdf Kh. Brussel 28 december 1989 (United Brands Company/E. Martinavarro S.A.), Bijbl. Ind. Eig. 1991, afl. 11, 324-326. Kh. Brussel 7 januari 1991 (Le jambon Cru d’Aoste S.A./S.A. Hartog), Bijbl. Ind. Eig. 1994, afl. 7, 223-224. Arrondissementsrechtbank Den Haag 26 juni 1991 (Alfred Dunhill Ltd./Gallaher Ltd.), Bijbl. Ind. Eig. 1994, afl. 1, 26-28. Rechtbank Amsterdam 11 december 1991 (Red Band Venco B.V./Pogen International B.V.), Bijbl. Ind. Eig. 1992, afl. 10, 325-326. Rechtbank Den haag 21 augustus 2002 (Laura Ashley Manufacturing BV/Tiziana Bucci), Bijbl. Ind. Eig. 2003, afl. 2, 70-74. Rechtbank Den Haag 12 april 2006 (Harry’s New York Bar SA/Driss Kchicheb), Bijbl. Ind. Eig. 2007, afl. 5, 326-331. Rechtbank Den Haag 19 april 2006 (Dell Inc. en Dell B.V./Stephanus Gregorius Maria Tychon), Bijbl. Ind. Eig. 2007, afl. 3, 188-190. Rechtbank Den Haag 19 juli 2006 (Cofresco Frischhalterprodukte GmbH & CO./Reynolds Metals Company), Bijbl. Ind. Eig. 2008, afl. 2, 76-81, noot A. A. Q. en http://www.iept.nl/files/2006/IEPT20060719_Rb_Den_Haag_Toppits_v_Tub-its.pdf Rechtbank Amsterdam 17 januari 2007 (Red Bull GmbH en Red Bull Nederland B.V./Leidseplein Beheer B.V. en Hendrikus Jacobus Marinus de Vries), Bijbl. Ind. Eig. 2007, afl. 10, 371-376. Rechtbank Amsterdam 21 februari 2007 (Tomtom International B.V./Tomtom Licensing GmbH), IER 2007, afl. 3, 183-186. Rechtbank Den Bosch 18 april 2007 (Rayovac Europe Limited/Koninklijke Philips Electronics N.V.), IER 2007, afl. 4, 228-232. Kh. Brussel 21 september 2007 (V.Z.W. VLAM en V.Z.W. VEBIC/N.V. Ceres), Ing. Cons. 2007, afl. 5, 766-782.

93

Rechtbank Almelo 31 oktober 2007 (Robert Groeneveld/L. Ten Cate B.V.), IER 2008, afl. 1, 15-20, noot C. GIELEN en Bijbl. Ind. Eig. 2009, afl. 3, 96-102. Rechtbank Den Haag 23 september 2009 (Euprax Perchtold Steuerberatersozietät/X en Zobu http://www.iept.nl/files/2009/IEPT20090923_Rb_Den_Haag_Euprax.pdf

&

Partner B.V.),

Rechtbank Den Haag 18 november 2009 (Atlas Transport GmbH/Atlas Air Inc.), IER 2010, afl. 2, 217-221, noot C. GIELEN. Rechtbank Alkmaar 7 april 2010 (Varen op vleugels B.V./Hotel restaurant “De zandhorst” B.V.), http://www.iept.nl/files/2010/IEPT20100407_Rb_Alkmaar_VOV_v_De_Zandhorst.pdf Rechtbank Den Haag 4 augustus 2010 (Willemse France S.A.R.L./Holdingmij. Bakker voor de tuin B.V.), http://www.iept.nl/files/2010/IEPT20100804_Rb_Den_Haag_Willemse_France_v_Bakker.pd f Rechtbank Den Haag 27 oktober 2010 (Euprax Perchtold & Partner Steuerberatersozietät/X en Zobu B.V.), http://www.iept.nl/files/2010/IEPT20101027_Rb_Den_Haag_Euprax_v_Zobu.pdf Rechtbank Den Haag 2 februari 2011 (Reemtsma Cigarettenfabriek GmbH/Maxim Markenprodukte GmbH & Co KG), BIE 2011, afl. 4, 137-141, noot P.A.C.E. VAN DER KOOIJ en http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110202_Rb_Den_Haag_Reemtsma_v_Maxim.pdf Rechtbank Breda 6 april 2011 (Chinalux S.A./Seminvest Investments http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110406_Rb_Breda_Chinalux_v_Seminvest.pdf

B.V.),

Rechtbank Rotterdam 20 april 2011 (Fortress Investment Group Limited/Fortress Participations B.V.), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110420_Rb_Rotterdam_FIG_v_FP.pdf Rechtbank Den Haag 24 augustus 2011 (Pepsico Inc.; Frito-Lay Trading Company Europe GmbH en Frito-Lay Trading Company GmbH/Leng-d’Or S.A.), http://www.ieforum.nl/backoffice/uploads/file/IE-Forum%20Rechtbank%20%E2%80%99sGravenhage%2024%20augustus%202011,%20HA%20ZA%20081903%20%28Pepsico%20Incs_%20c_s_%20tegen%20Leng%20d%E2%80%99Or%20S_A_%29 _.pdf Rechtbank Den Haag 5 oktober 2011 (Red Bull GmbH/Automobili Lamborghini Holding S.P.A.), http://www.ie-forum.nl/backoffice/uploads/file/IE-Forum%20Rechtbank%20%27sGravenhage%205%20oktober%202011,%20HA%20ZA%20103246%20%28Red%20Bull%20GmbH%20tegen%20Automobili%20Lamborghini%20Holding%2 0S_P_A_%29%20schone%20pdf.pdf

94

Rechtbank Arnhem 12 oktober 2011 (Wibro http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8376

Holland

V.O.F./X

B.V.),

Rechtbank Rotterdam 12 oktober 2011 (Peek & Cloppenburg KG/Damiani International B.V.), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20111012_Rb_Rotterdam_P_-_C_v_Damiani.pdf Rechtbank Breda 19 oktober 2011 (Chinalux S.A./Seminvest Investments B.V.), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20111019_Rb_Breda_Chinalux_v_Seminvest.pdf Rechtbank Den Haag 7 december 2011 (Willemse France S.A.R.L./Holdingmij. Bakker voor de tuin B.V.), http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20111207_Rb_Den_Haag_Willemse_France_v_Bakker.pd f Rechtbank Den Haag 18 januari 2012 (Key To Metals AG/Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH), http://www.iept.nl/files/2012/IEPT20120118_Rb_Den_Haag_Key_To_Metals_v_Stahlschluss el.pdf Voorzieningenrechter Rechtbank Almelo 8 februari 2012 (TD Poultry Processing B.V./Holding Herman Nijland B.V., Newland Food B.V. en Pluimveebedrijf Nijland B.V.), http://www.iept.nl/files/2012/IEPT20120208_Rb_Almelo_TD_Poultry_v_Nijland_concern.pd f Rechtbank Den Haag 29 februari 2012 (The Monarch Beverage Company (Europe) Limited/Johnny Mohamed Ali Tewari), http://www.iept.nl/files/2012/IEPT20120229_Rb_Den_Haag_Monarch_Beverage.pdf Voorzieningenrechter Rechtbank Alkmaar 12 april 2012 (Daalimpex Velsen B.V. en Kloosbeheer B.V./Blankendaal Trade B.V. en Blankendaal Coldstores B.V.), http://ieforum.nl/backoffice/uploads/file/IEForum%20Vzr_%20Rechtbank%20Alkmaar%2012%20april%202012,%20KG%20ZA%201269%20%28Daalimpex%20c_s_%20tegen%20Blankendaal%20c_s_%29.pdf BBIE, beslissing inzake oppositie van 15 januari 2010, Nr. 2004448 (Leno Merken B.V./Hagelkruis Beheer bv), https://www.boip.int/wps/wcm/connect/2dc8e880487cef5e8548cf3a17df6a60/2004448.pd f?MOD=AJPERES&CACHEID=2dc8e880487cef5e8548cf3a17df6a60 BBIE, beslissing inzake oppositie van 29 april 2011, Nr. 2003572 (GEO G. Sandeman Sons & CO., Limited/The Robertson Wide River Wines Company (Proprietary) Limited), https://www.boip.int/wps/wcm/connect/21f33400487ff0c0814ccb3a17df6a60/2003572.pdf ?MOD=AJPERES&CACHEID=21f33400487ff0c0814ccb3a17df6a60 BBIE, beslissing inzake oppositie van 29 april 2011, Nr. 2003573 (GEO G. Sandeman Sons & CO., Limited/The Robertson Wide River Wines Company (Proprietary) Limited), https://www.boip.int/wps/wcm/connect/3e469f00487ff0c78175cb3a17df6a60/2003573.pd f?MOD=AJPERES&CACHEID=3e469f00487ff0c78175cb3a17df6a60 95

BBIE, beslissing inzake oppositie van 10 februari 2012, Nr. 2003968 (TLG Gewerbepark Simson GmbH/REMA-Tip Top Nederland B.V.), https://www.boip.int/wps/wcm/connect/e1267b804a3e8aecb107bbf79d6ca7b8/2003968.p df?MOD=AJPERES&CACHEID=e1267b804a3e8aecb107bbf79d6ca7b8 BBIE, beslissing inzake oppositie van 10 februari 2012, Nr. 2004077 (TLG Gewerbepark Simson GmbH/REMA-Tip Top Nederland B.V.), https://www.boip.int/wps/wcm/connect/971edf004a3e8d12b134bbf79d6ca7b8/2004077.p df?MOD=AJPERES&CACHEID=971edf004a3e8d12b134bbf79d6ca7b8 HIPO, beslissing inzake oppositie van 11 februari 2010, Nr. M0900377 (Britse houder van merk CITY INN/Hongaarse houder van merk C City Hotel), http://www.hipo.gov.hu/English/hirek/kapcsolodo/C_City_case_summary_ENfinal.pdf

96

6.3

Rechtsleer

6.3.1 Artikelen BERESKIN, D., “Territorial Effect of Trade Mark Registrations: a North American Perspective” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 97-109. BOUMA, M., “Strategische keuzes inzake merkbescherming: visie van de merkengemachtigde” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het BeneluxBureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 125-134. BRISON, F., JANSSENS, M.-C., PERTEGÁS, M. en VANHEES, H., “Kroniek intellectuele rechten (20012002)”, RW 2003-2004, 561-581 en http://www.nautadutilh.com/publicationfiles/06_01_04_Kroniek%20intellectuele%20rechte n_Brison_F_Pertegas%20Sender_M.pdf. BRISON, F., JANSSENS, M.-C., MAEYAERT, P. en VANHEES, H., “Evoluties binnen het recht van de intellectuele eigendom (2009-2010)”, I.R.D.I. 2011, afl. 3, 174-200. CORNU, E., “Les marques: Marque Benelux, marque internationale, marque communautaire. Livre 99” in X., Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Deventer, Kluwer, 2007, 1-67. CORNU, E., “Les marques: Marque Benelux, marque internationale, marque communautaire. Livre 99bis” in X., Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Deventer, Kluwer, 2007, 1-123. DEENE, J., “Naar een inperking van het Beneluxmerkenrecht?”, Juristenkrant 2010, afl. 207, 5. EVRARD, J.-J., “ La Convention Benelux en matière de propriété intellectuele n’est pas conforme à la directive d’harmonisation du droit des marques” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 139-144. FICSOR, M., “The territorial Dimension of the Genuine Use Requirement for Community Trade Marks” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 65-81. GEERTS P.G.F.A., Noot onder Hof Den Haag 20 september 2011, IEF 10783, 2011, http://www.ie-forum.nl/backoffice/uploads/file/IEForum%20P_G_F_A_%20Geerts,%20Noot%20onder%20Hof%20%27sGravenhage%2020%20september%202011%20%28Red%20Bull%20tegen%20Grupo%20Osb orne%29,%20IEF%2010783_.pdf. GIELEN, C., “Normaal gebruik gemeenschapsmerk: waar?”, IER 2010, afl. 5, 427-432. 97

GIELEN, C., “Heeft het Benelux-recht het Europese merkenrecht beïnvloed?” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 21-31 en http://charlesgielen.com/doc/Invloed_Benelux_merkenrecht_op_Europees_merkenrecht.pd f. GIELEN, C. “De Max Planck-Studie”, IER 2011, afl. 6, 371-373. HOYNG, W., “Preach for your own parish”, Boek 9 8813, 1-10 en http://www.ieforum.nl/backoffice/uploads/file/IEForum/Artikelen/IEF%20WH%20Onel%20%20preach%20for%20your%20own%20parish.pdf. KNAAK, R. en VENOHR, P., “Coexistance in Future European Trade Mark Law” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 169-181. KUR, A., “Strategic Branding: Does Trademark Law Provide for Sufficient Self Help and Self Healing Forces?” in Intellectual Property, Market Power and the Public Interest, Brussel, P.I.E. Peter Lang, 2008, 191-217. LENAERTS, K., “De hogere voorziening voor het Hof van Justitie in merkzaken” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 195-208. MAEYAERT, P., “Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk: wat is ‘normaal’ vanuit geografisch perspectief?” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 209222. MANHAEVE, K., “L’usage territorial d’une marque communautaire: le point de vue des usagers” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 83-95. MARICHAL, P., “Tous les chemins mènent à Rome que ce soit via La Haye, Genève ou Alicante” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 137-150. OOSTERMAN, N., “Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?”, IER 2007, afl. 3, 145-153. PHILLIPS, J., “Interpreting Territorial Use of a Community Trade Mark in Light of the Joint Statements” in X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 53-63.

98

SPOOR, J.H., “Herstel van niet-gebruik en tussentijdse depots” (noot onder Rechtbank Amsterdam 8 oktober 2003), Bijbl.Ind.Eig. (NL) 2004, 266. VAN BUNNEN, L., “La procédure d’opposition en matière de marques Benelux après cinq ans d’application” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 269-276. VAN DROOGHENBROECK, O., “De bewijslast bij een vordering tot vervallenverklaring wegens niet-gebruik van een merk.” (noot onder Brussel 19 februari 2008), RABG 2008, 1287-1290. ENGELEN, Th.C.J.A., “Intellectueel Kapitaal in de rechtspraak: 2007 onder de loep”, IER 2008, afl. 4, 179-193. VAN

VANHEES, H., “De verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn merk” in M. ADAMS et al., Verantwoordelijkheid en recht, Mechelen, Kluwer, 2008, 312-322. MÜHLENDAHL, A., “The Max-Planck-Study: ‘Study of the Overall Functioning of the European Trade Mark System’ – Backgrounds, Findings, Proposals”, IER 2011, afl. 6, 374-386. VON

99

6.3.2 Boeken BRAUN, A. en CORNU, E., Précis des marques (cinquième édition), Brussel, Larcier, 2009, 1070 p. COHEN JEHORAM, T., VAN NISPEN, C.J.J.C. en HUYDECOPER, J.L.R.A., Industriële eigendom. Deel 2: Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 703 p. COHEN JEHORAM, T., Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief, Universiteit Utrecht, 2009, 577 p en http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2009-1006200115/cohenjehoram.pdf. COHEN JEHORAM, T., The relationship between national and Community trademark law: between dream and practice, s.l., Delex, 2011, 32 p. GEERTS P.G.F.A., Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, xii+206 p. GOTZEN, F. en JANSSENS, M.-C., Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), Brussel, Bruylant, 2008, 321 p. GOTZEN, F. en JANSSENS, M.-C., Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2009, 315 p. LECLERCQ, J.-F., Merk (Benelux) toch hoe sterk… Rede uitgesproken door J.-F. Leclercq op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie op 1 september 2008, s.l.n.d., 2008, 40 p. TRITTON, G., Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, ciii+1275 p. VANHEES, H., Cursus recht van de intellectuele eigendom, s.l., 2010-2011. ENGELEN, TH.C.J.A., Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2007, 235 p. VAN

X., In Varietate Concordia? National and European Trademarks living apart together, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, s.l., 2011, 184 p.

100