2 Merkenrecht. Berichten

U I T G A V E

V A N

H E T

B U R E A U

V O O R

D E

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

2 7 3

16 juli 2004, 72e jaargang, nr. 7

I

N

H

O

U

D

Actualiteiten

2 Merkenrecht

Het einde van de Italiaanse torpedo (blz. 275).

Nr. 50 Hof van Justitie E.G., 6 mei 2003, Libertel Groep/ Benelux Merkenbureau (kleur kan, afhankelijk van de omstandigheden een teken zijn; de grafische voorstelling moet o.m. duurzaam en objectief zijn; daaraan is niet voldaan door de kleur op papier weer te geven, wel door deze aan te duiden met een internationaal erkende kleurcode; beoordeling van het onderscheidend vermogen rekening houdend met het algemeen belang, dat beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere marktdeelnemers; beoordeling onderscheidend vermogen moet door concreet onderzoek rekening houdend met alle omstandigheden, daaronder begrepen het gebruik dat van het merk is gemaakt) (met noot A.A.Q ).

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 24 juni 2004, zaak C-49/02 Heidelberger Bauchemie (blz. 275/7). Artikelen Mr. Th.C.J.A. van Engelen, IE-verdragen en de bescherming van Nederlanders: de ’communis opinio’ is aan revisie toe! (blz. 278-284). Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken

Boekbesprekingen 1 Octrooirecht Nr. 47 Hoge Raad, 31 okt. 2003, Sara Lee-DE/Coöp. Inkoopvereniging Intergro e.a. (het hof heeft terecht geoordeeld dat de nadelen van de stand van de techniek worden opgeheven door wijziging van de houder en niet ook door aanpassing van de koffiebuil; de bij de houder passende koffiebuil vormt geen element van datgene waarmee de leer van het octrooi zich onderscheidt van de stand van de techniek; geen indirecte inbreuk) (met noot J.d.H.)

Vincent van den Eijnde, Auteursrecht voor ontwerpers, Amsterdam, 2003, besproken door ir. E.Th.L. Rijkels-Visser en prof. mr. D.J.G. Visser (blz. 341/2). Berichten Grotius specialisatie opleiding: ’Benelux, Europees en Internationaal Merkenrecht’ (blz. 343). Mededeling van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage (blz. 343).

Nr. 48 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 21 okt. 2003, CFS Bakel/Stork Titan (executiegeschil: vonnis diende z.s.m. te worden betekend; termijn van verbod op leveringshandelingen geacht te zijn aangevangen vóór betekening). Nr. 49 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 6 jan. 2004, Kaba e.a./ De Sleutelspecialist e.a. (namaken geoctrooieerde sleutel om aan te tonen dat deze kan worden gekopieerd; geen inbreuk).

Officiële mededelingen Personeel. – Register van octrooigemachtigden. – Verdrag van Parijs. – Patent Law Treaty. – Schikking van Madrid en Protocol. – Akte van Genève bij de Overeenkomst van ’s-Gravenhage. – Overeenkomst van Locarno.

2 7 4

C

B I J B L A D

O

L

O

F

O


E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

N

Bijblad bij

De Industrie¨le Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser mr. D.W.F. Verkade prof. mr. D.J.G. Visser mr. ir. J.H.F. Winckels

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beeïndiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vo´ o´ r het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industrie¨ le Eigendom, Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 01 31, e-mail: [email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Mu¨ nchen) H. Laddie (mr. Justice, High Court London) R.J. Prins (advocaat te Parijs) Redactie-secretaris (waarnemend): mr. J.L. Driessen; [email protected]

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag ©

Auteursrecht voorbehouden

Redactie-adres: Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 63 73 Telefax (070) 398 65 30

1 6

J U L I

A C

T

2 0 0 4

U

B I J B L A D

A L

I

T E I


E I G E N D O M

2 7 5

T E N

Het einde van de Italiaanse torpedo Recent is het arrest van de Italiaanse Hoge Raad in de zaak B.L. Macchine Automatiche/Windmöller & Hölscher (formeel gedateerd op 6 november 2003) gepubliceerd. Dit lijkt het einde in te houden voor de praktijk van de Italiaanse torpedo. In deze zaak had B.L. Macchine Automatiche op 3 november 1994 zich tot de rechtbank van Bologna gewend met een vordering tot verklaring voor recht dat zij geen inbreuk maakte op Europees octrooi 0 082 955 van Windmöller & Hölscher noch ongeoorloofde mededinging bedreef; de vordering had – voor zover uit het arrest valt op te maken – geen duidelijk extraterritoriale strekking. Rechtbank en Gerechtshof wezen de bevoegdheid van de Italiaanse rechter van de hand; de Italiaanse Hoge Raad verwierp het door B.L. Macchine Automatiche ingestelde cassatieberoep. Hij wees eerst op de hoofdregel van artikel 2 EEX en vervolgens op artikel 5 sub 3 dat een uitzondering op het forum rei inhoudt ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad. Het gaat hierbij volgens de hoogste Italiaanse rechter om de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van gedaagde. Ik citeer uit de niet-officiële Engelse vertaling welke de advocaat van Windmöller & Hölscher, Luca Trevisan, mij ter beschikking stelde: Article 5 no. 3, on the other hand, provides for a derogation from the aforesaid criteria of the defendant’s domicile by introducing the possibility that the latter be sued before the courts of another contracting State ’in matters relating to tort, delict or quasi-delict, in the courts for the place where the harmful event occurred’. 2.a There is no doubt, in this Court’s view, that the latter provision (Art. 5 no. 3), although by using a partially outdated expression (quasi-delict), makes reference, as argued by the Appellant, to general tort liability. Nevertheless its autonomy, clarified by the EU Court of Justice, to whose case-law this Court of Cassation has always given careful consideration (see Court of Cassation no. 1179 of 2000 and the reference made to EEC Court of Justice September 27 1988 in case 1189 of 1987 and Court of Justice October 27 1998 in case 51 of 1997) lies in its scope of application, which covers all actions which on the one hand are not related to contracts and on the other hand imply tort liability of the defendant. Article 5 no. 3 does not cover therefore, as the appellant purports, all actions implying a possible, or even future tort liability, but only actions seeking a declaration that a harm has been caused, or necessarily connected to such declaration. (...) In fact, as commentators have noted, the expression ’place where the harmful event occurred’ requires that the prerequisite of such special jurisdiction, derogating from the general jurisdiction of Art. 2, be a harm that is allegedly certain and, as such, prior to the action. The ground of this exception, which has to be construed for the above reasons in such a manner that the principle expressed in Art. 2 of the Convention is not compromised, and similarly to likewise internal provisions of various contracting States (...), is to be found in the better position of the Court for the place where the harmful event allegedly occurred to ascertain it or rule it out together with its consequences. The Court for the harmful event is, in this subject-matter, the

Court of the marketplace rather than the deed, i.e. the Court that has to decide whether or not a patent infringement took place. Zie eerder in deze zin het Haagse Hof 22 januari 1998, NJ 1999, 162 in Evans/Chiron. De Italiaanse Hoge Raad heeft duidelijk aangegeven de Italiaanse rechter niet bevoegd te achten met betrekking tot een verklaring van niet-inbreuk op een Europees octrooi ingesteld tegen een gedaagde die niet in Italië woont c.q. gevestigd is. Daarmee ontvalt ook een noodzakelijke sluitsteen aan de Italiaanse torpedo zodat rechters elders een Italiaanse torpedo voortaan kunnen negeren. Overigens ware het wellicht beter geweest indien de zaak aan het Hof van Justitie was voorgelegd; dan was elke twijfel uitgesloten. C. v. N.

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 24 juni 2004, zaak C-49/02, Heidelberger Bauchemie Kleurcombinatiemerk verder in het defensief na Heidelberger Bauchemie Vragen aan het Hof Heidelberger Bauchemie wenst de kleurencombinatie blauw/geel als merk in te schrijven. Het dient een aanvraag tot merkinschrijving in met als weergave van het merk een rechthoekig stuk papier waarvan de bovenste helft blauw en de onderste helft geel is. Bij de merkomschrijving vermeldt Heidelberger Bauchemie onder meer dat het merk bestaat uit de bedrijfskleuren van de aanvrager, die in alle denkbare vormen worden gebruikt, inzonderheid voor verpakkingen en etiketten. Het Bundespatentgericht stelt vragen aan het Europese Hof in hoeverre abstract en contourloos aangeduide kleuren of kleurcombinaties voldoen aan de eisen van art. 2 van de merkenrichtlijn. Beslissing Uit het dictum van het Hof vernemen wij: Abstract en contourloos aangeduide kleuren of kleurencombinaties, waarvan de kleurtonen bij naam zijn genoemd met overlegging van een kleurvoorbeeld en die volgens een internationaal erkend kleurenclassificatiesysteem nauwkeurig zijn aangeduid, kunnen een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormen, op voorwaarde dat: – wordt aangetoond dat deze kleuren of kleurencombinaties, in de context waarin zij worden gebruikt, daadwerkelijk als een teken overkomen, en – de inschrijvingsaanvraag een systematische schikking bevat die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt. Zelfs wanneer een kleurencombinatie voldoet aan de voorwaarden om een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn te kunnen vormen, moet de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, bovendien nog onderzoeken of de aangevraagde combinatie voldoet aan de andere, met name in artikel 3 van de richtlijn gestelde voorwaarden om als merk te worden ingeschreven voor de waren of diensten van

2 7 6

B I J B L A D


E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

de onderneming die de inschrijving ervan aanvraagt. Bij dit onderzoek moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder in voorkomend geval het gebruik dat is gemaakt van het teken waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd. Bij dat onderzoek moet ook rekening worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

de oude Benelux-uitleg wèl nog goed mee kan. Onduidelijk is wat de verhouding is tussen de vraag of het merk daadwerkelijk als een teken overkomt en de door het Hof in Libertel nog onder het kopje van het onderscheidend vermogen gestelde vraag van de perceptie door het publiek als herkomstaanduiding. Is die laatste vraag nu ’verschoven’ naar de ’teken’ kwestie? Of komt die toets van de perceptie als herkomstaanduiding nog eens bovenop die van het als teken overkomen? Heeft die laatste dan wel een zelfstandige functie?

Kort commentaar Het Hof bouwt het arrest op vanuit art. 15, lid 1 TRIPs dat bepaalt dat combinaties van kleuren in aanmerking komen voor inschrijving als handelsmerken. Het communautaire merkenrecht moet (men herinnere zich de Hermèsuitspraak van 16 juni 1998) tegen de achtergrond van de bewoordingen en het doel van de TRIPs-overeenkomst worden uitgelegd. Het gaat daarbij om art. 2 van de eerste merkenrichtlijn, volgens welk kleurcombinaties slechts een merk kunnen vormen als aan drie voorwaarden is voldaan: de kleurencombinatie moet als zodanig een teken vormen, vatbaar zijn voor grafische voorstelling en geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming (rov. 22). Met name ten aanzien van de twee eerste voorwaarden brengt het arrest nieuws.

Tweede voorwaarde: het teken moet vatbaar zijn voor grafische voorstelling. Het vereiste van grafische voorstelling heeft met name tot doel, zo postuleert het Hof, het merk zelf af te bakenen om aldus te bepalen wat ’precies’ (aanhalingstekens AQ ) de bescherming is die het ingeschreven merk de houder ervan verleent. Die formulering bevindt zich gevaarlijk op, zo niet over, de grens tussen het object van de merkinschrijving en de beschermingsomvang ervan. Die beschermingsomvang is per definitie aanzienlijk ruimer en bovendien van veel variabelen afhankelijk, zodat op basis van de enkele inschrijving nimmer vaststelbaar zal zijn wat de ’precieze’ bescherming is die aan de merkhouder wordt verleend. AG Léger zag het helderder, waar hij (o.m. al. 50) ernaar verwijst dat op basis van de inschrijving een ’appréciation’ mogelijk moet zijn van de beschermingsomvang, een inschatting dus, maar dat is heel iets anders. De huidige formulering van het Hof roept bijna de suggestie op van een octrooirechtelijk ingerichte merkenbescherming, waarbij de inschrijving (de ’conclusies’) niet alleen het voorwerp van het octrooi omschrijven, maar ook in verregaande mate de beschermingsomvang zouden moeten afbakenen. Een dergelijke opvatting botst met het wezen van het merkenrecht. Het merkenrecht beoogt bescherming te bieden tegen het ontstaan van verwarring bij het publiek, tegen het trekken van ongerechtvaardigd voordeel uit een merk (te weten: het onderscheidend vermogen of de reputatie daarvan) of het doen van afbreuk daaraan. In het licht van dat doel zal de beschermingsomvang van het merk aanzienlijk verder kunnen reiken dan het teken dat is ingeschreven, omdat nu eenmaal ook door talloze min of meer afwijkende tekens de door het merkenrecht beschermde belangen in het geding kunnen komen. Het kan dus niet de bedoeling zijn dat men de vraag, wat een ’overeenstemmend teken’ is, uitgerekend aan de hand van het register ’precies’ zou moeten kunnen beantwoorden. In het licht van dat principiële verschil tussen inschrijving en beschermingsomvang is ook de vraag gerechtvaardigd hoe dramatisch de gevolgen zijn van de door Libertel en Heidelberger geïntroduceerde strengere eisen aan de inschrijving van kleurmerken voor de beschermingsomvang die de merkhouders werkelijk nodig hebben. Die gevolgen zouden in de praktijk wellicht mee kunnen vallen. Hoe dan ook, in een toch al door onzekerheden geplaagd terrein is het des te belangrijker de te scheiden vragen gescheiden te houden. In rov. 31 vervolgt het Hof dan, dat in deze omstandigheden een teken zijn rol van ingeschreven merk alleen kan vervullen wanneer het voortdurend en stellig wordt waargenomen. Te vrezen valt dat de vertaalslag deze (onheldere) overweging in de Nederlandse versie nog wat verder vertroebeld heeft, door de omzetting van – naar ik vermoed – het oor-

Eerste voorwaarde: de kleurencombinatie moet als zodanig een teken vormen. Het Hof herhaalt de vaststelling uit Libertel dat een kleur gewoonlijk niet meer is dan een eigenschap van voorwerpen. Het is echter niet uitgesloten dat een kleurencombinatie met betrekking tot een waar een teken kan vormen (rov. 23). Dan moet, om te voorkomen dat het merkrecht wordt misbruikt om een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel te verkrijgen, worden aangetoond dat de kleuren of kleurencombinaties waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd, in de context waarin zij worden gebruikt, daadwerkelijk als een teken overkomen (curs. AQ ). De in Libertel naar voren geschoven nieuwe voorwaarde, dat er sprake moet zijn van een teken, wordt dus plechtig bevestigd, overigens nog steeds zonder dat het Hof zich waagt aan een omschrijving, wat een teken nu eigenlijk is. Is aan het begrip ’teken’ eigen dat het een door de zender als zodanig beoogde en door de ontvanger als zodanig begrepen ’boodschap’ is? Dat zou meebrengen dat het Hof thans via de eis van het zijn van een ’teken’ verlangt dat, vooraleer er sprake kan zijn van een merkrecht, sprake moet zijn van een teken dat als een merk bedoeld is en door het relevant publiek ook als een merk wordt opgevat. En dat zou weer meebrengen dat een eind zou zijn gekomen aan de BeneluxBurberry’s II-jurisprudentie volgens welke volstaan kan worden met de vaststelling dat een teken geschikt is als herkomstaanduiding, zonder dat het publiek ook beseft dat het als zodanig bedoeld is. Maar die conclusie blijkt niet zeker: AG Léger stelt, door het Hof onweersproken, in rov 63 dat ’un signe est une chose perçue qui permet de conclure à l’existence ou la vérité d’une autre chose, à laquelle elle est liée’. Dat lijkt een ’passievere’ interpretatie van het begrip teken, waarbij vooralsnog irrelevant is of het teken als een bewuste boodschap bedoeld is of wordt opgevat en waarin

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


spronkelijke woord ’ständig’ (’Gegenstand einer genauen und ständigen Wahrnehmung’) naar ’voortdurend’, terwijl de eveneens mogelijke vertaling als ’permanent’ meer de nadruk zou hebben gelegd op de, waarschijnlijk door het Hof gewenste en beoogde, onveranderlijke verschijningsvorm van het teken. Vgl ook de Engelse tekst: a sign must always be perceived unambiguously and uniformly. De climax volgt dan in de overwegingen 32 en 33. (32) ’Bijgevolg moet een grafische voorstelling in de zin van art. 2 van de richtlijn met name nauwkeurig en duurzaam zijn.’ (33) ’Daartoe moet de grafische voorstelling van twee of meer abstract en contourloos aangeduide kleuren een systematische schikking bevatten die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt.’ Een systematische schikking die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt: het is deze nieuwe eis die het ’hart’ van dit arrest lijkt te vormen. Wat eronder verstaan moet worden, is vooralsnog uiterst onzeker. Zeker is dat het Hof afwijst het ene extreem, te weten de ’vormen contourloze nevenschikking’, het merk bestaande uit de kleurencombinatie die in alle denkbare vormen worden gebruikt. Anderzijds wordt ook niet met zoveel woorden het andere extreem opgedrongen, te weten dat kleurcombinaties nu alleen nog maar een merk zouden kunnen zijn als de combinatie gefixeerd is in de context van een beeld- of vormmerk. Ergens tussen deze beide extremen zweeft de (vgl conclusie AG Léger o.m. sub 35, 42, 45, 48, 49) ’assemblage d’éléments dans un arrangement déterminé’, de ’configuration’, het ’arrangement’, de utilisation en relation avec le même produit ou le même service dans des conditions identiques ou suffisamment semblables, kortom het ongrijpbare concept van het Europese kleurencombinatiemerk dat het Hof heeft willen besluipen met het hagelschot van de systematische schikking die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt. Daarmee is het Hof nog niet klaar met de eis van de grafische voorstelling. Uit rov. 34 en 35 blijkt dat de gewone vormen contourloze nevenschikking van twee of meer kleuren niet voldoet aan de eisen van nauwkeurigheid en duurzaamheid van de inschrijving, omdat zij zich leent voor tal van verschillende combinaties, zodat de consument niet in staat is een bepaalde combinatie te vatten en te memori-

E I G E N D O M

2 7 7

seren teneinde een aankoopervaring met zekerheid te herhalen. Is hier niet opnieuw sprake van een verwarring van zaken? Het met zekerheid kunnen herhalen van de ’aankoopervaring’ is toch veeleer een vraag van onderscheidend vermogen – in het kader waarvan AG Léger overigens dit aan het GEA ontleende criterium aan de orde stelt (sub 48) dan van grafische voorstelling, waarmee het Hof de aankoopervaring nu wil verbinden? Ook overigens geeft de overweging te denken. Wat heeft de aankoopervaring van de consument eigenlijk met de eis van grafische voorstelling te maken? Via de eis van nauwkeurigheid en duurzaamheid van de inschrijving ziet het Hof hier opnieuw kans alle categorieën dooreen te hutsen, en loopt het opnieuw in een valkuil die Léger wel degelijk vermeden heeft. Want deze noemt (Conclusie sub 49) hetzelfde argument, maar dan wel in de context waar het thuishoort: het onderscheidend vermogen. Dan nog is de vraag hoeveel verder deze aankoopervaringen het merkenrecht brengen. Aangaande het onderscheidend vermogen geldt vanouds het criterium of het merk in staat is om waren of diensten te identificeren als afkomstig uit een bepaalde onderneming. Voorzover het criterium van het met zekerheid kunnen herhalen van een aankoopervaring hetzelfde onder woorden wil brengen, is het overbodig, en voorzover het méér of anders onder woorden zou willen brengen, riekt het te zeer naar een plicht in plaats van een recht voor de merkhouder. dan wordt het met zekerheid kunnen herhalen van de aankoopervaring alweer een nieuwe normatieve bijsturing of verzwaring van het – volgens het Hof – feitelijk te beoordelen onderscheidend vermogen. Conclusie Heidelberger Bauchemie brengt dus voor kleurcombinatiemerken de belangrijke nieuwe voorwaarde dat de inschrijving een systematische schikking dient te bevatten die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt. Het is een volte-face ten aanzien van een (lossere) praktijk die in ieder geval in de Benelux gemeengoed was. Hoe de door Heidelberger Bauchemie opgeroepen problemen, met name ten aanzien van bestaande kleurcombinatie-inschrijvingen, moeten worden opgelost, wordt aan de justitiabelen – en hun raadslieden – overgelaten. A.A. Q.

2 7 8

A

B I J B L A D

R

T

I

K

E

L

E


1 6

J U L I

2 0 0 4

N

IE-verdragen en de bescherming van Nederlanders: de ’communis opinio’ is aan revisie toe! Dick van Engelen* Inleiding De gangbare opvatting in de literatuur is dat verdragen op het gebied van de intellectuele eigendom (’IE’), zoals de Berner Conventie en TRIPs, alleen bescherming zouden bieden aan buitenlandse rechthebbenden dan wel alleen van toepassing zijn op internationale situaties.1 Dit standpunt is recent ook door de Hoge Raad in het Vredestein-arrest2 bekrachtigd ter zake van de Berner Conventie. Voortschrijdend inzicht leidt bij mij echter tot het oordeel dat dit in de literatuur onderschreven – en door de Hoge Raad in het Vredestein-arrest bekrachtigde – standpunt onjuist en achterhaald is. Het lijkt mij gebaseerd op een onjuiste lezing van de verdragsteksten en miskent met name dat sinds de Grondwetswijziging van 1953 een Nederlandse rechthebbende zich op basis van nationaal recht – artikel 93 van de Grondwet – op de rechtstreekse werking van een verdragsbepaling kan beroepen. Voor deze op het nationale recht gebaseerde verdragsbescherming is niet van belang of die bescherming door het verdrag expliciet verordonneerd wordt. Voor zover de door de verschillende IE-verdragen geboden minimum bescherming zich leent voor rechtstreekse werking, kunnen Nederlandse en buitenlandse onderdanen naar mijn oordeel in gelijke mate aanspraak op bescherming maken, tenzij het verdrag zich daar expliciet tegen zou verzetten. Kortom, de leer van het Vredestein-arrest van 2001 dient herzien te worden. Het Vredestein-arrest van 2001 In 2000 liet de Hoge Raad zich in het Cassina-arrest3 eindelijk uit over de verdragsrechtelijke toelaatbaarheid van het regime van artikel 21 BTMW, zoals dat sinds de invoering van die wet in 1975 bestaat. Dat artikel bepaalt dat bij samenloop van auteursrecht en modelrecht het auteursrecht vervalt bij het verstrijken van de modelrechtelijke beschermingsduur van (maximaal) 15 jaar, tenzij tijdig een instandhoudingsverklaring voor het auteursrecht bij het Benelux Bureau wordt gedeponeerd. De Hoge Raad overwoog dat dit strijdig is met (a) het verbod op formaliteiten van artikel 5(2) van de Berner Conventie en (b) de door artikel 7(4) BC voor werken van toegepaste kunst voorgeschreven minimum beschermingsduur van 25 jaar. Het beroep van de Italiaanse rechthebbende op de rechtstreekse wer*

E I G E N D O M

Mr Th.C.J.A. van Engelen is advocaat te Amsterdam en Fellow bij het Onderzoekscentrum voor Onderneming & Recht van de Katholieke Universiteit Nijmegen. 1 Zie bijv.: W.J.M. Diekman, ’TRIPS, WIPO en de Nederlanders’, AMI/ Informatierecht 1997, p. 207; Th.C.J.A. van Engelen, Nederlands registratieoctrooi mogelijk in strijd met TRIPS: buitenlandse rechthebbende lachende derde?, IER 2002, p. 59; Hendriks, De directe werking van het TRIPs-Verdrag en de gevolgen voor het Nederlandse octrooirecht, IER 2003, p. 150 –p. 151. 2 HR 11 mei 2001, IER 2001, nr 34, p. 190, NIPR 2001, nr 258, p. 258 Vredestein/Ring 65). 3 HR 26 mei 2000, NJ 2000, 671, m.nt Verkade, Informatierecht/AMI 2000, p. 113, m.nt. Van Lingen, AA 2000, p. 667, m.nt. Cohen Jehoram (Cassina).

king van deze bepalingen van de Berner Conventie werd gehonoreerd en het regime van de BTMW werd opzij gezet. Een jaar later kwam het Hollandse Vredestein echter van een koude kermis thuis toen zij bij de Hoge Raad evenzeer een beroep deed op deze in het Cassina-arrest bevestigde leer. De Hoge Raad onderschreef het oordeel van het Hof Arnhem dat de Berner Conventie alleen in internationale situaties zou gelden en dat een Nederlandse auteur zich in Nederland met betrekking tot een werk waarvan Nederland het land van oorsprong is, niet op de Berner Conventie kan beroepen. Dat oordeel was volgens de Hoge Raad juist en die juistheid blijkt volgens de Hoge Raad mede uit art. 5(1) en 5(3) van de Berner Conventie. Artikel 5(1) BC bepaalt dat auteurs voor hun werken in andere landen dan het land van oorsprong (a) dezelfde rechten genieten als daar aan eigen onderdanen worden toegekend en (b) de rechten dienen te genieten die door de Conventie in het bijzonder worden verleend (’minimumrechten’). Lid 3 van artikel 5 BC bepaalt vervolgens dat de bescherming in het land van oorsprong geregeld wordt door de nationale wetgeving. De tweede zin voegt daar aan toe dat wanneer de auteur géén onderdaan is van het land van oorsprong van het werk hij in dat land van oorsprong dezelfde rechten heeft als aan de eigen onderdanen worden toegekend. De tekst van artikel 5(3) eerste zin lijkt – mede gelet op het verschil met artikel 5(1) BC – mogelijk te maken om aan werken in het land van oorsprong de door de Conventie voorgeschreven bescherming te onthouden. Op de juistheid van dit standpunt kom ik hierna nog terug. Belangrijk lijkt dat de Hoge Raad zijn oordeel niet uitsluitend maar met uitdrukkelijk mede op deze artikelen van de Berner Conventie baseert. Daarmee wordt aangegeven dat deze regel dat de Conventie slechts zou gelden in internationale situaties ook van toepassing kan zijn los van deze bepalingen van de Berner Conventie. Mede tegen de achtergrond van de communis opinio in de literatuur dient men er rekening mee te houden dat de leer van het Vredestein-arrest ook voor de overige IE-rechten en - verdragen van toepassing is, zoals bijvoorbeeld speelt bij de vraag of het Nederlandse 6-jarige registratie-octrooien in strijd is met TRIPs.4 Met name deze bredere reikwijdte van deze leer lijkt mij een kwalijke zaak en bovendien onjuist. Aard en opzet IE-verdragen De belangrijke IE-verdragen, zoals het Unieverdrag van Parijs en de Berner Conventie, zijn in de negentiende eeuw in de ‘slipstream’ van de industriële revolutie tot stand gekomen. Door de stoommachine werd de ambachtelijke vervaardiging van goederen vervangen door fabrieksmatige productie, waardoor grote aantallen producten gemaakt konden worden. Deze technologische revolutie stimuleerde de behoefte aan internationale bescherming van technolo-

4 Zie: W.J.M. Diekman, ‘TRIPS, WIPO en de Nederlanders’, AMI/ Informatierecht 1997, p. 207; Van Engelen, Nederlands registratie-octrooi in strijd met TRIPs – buitenlandse rechthebbende lachende derde?, IER 2002 , p. 59 en daarover: Naschrift Speyart, IER 2002. p. 125; Reactie Van Engelen, IER 2002, p. 126. Zie ook: Bakker, NTER 2002, p. 156.

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


gische vernieuwingen, en onderstreepte het belang van internationale afspraken over de bescherming van technologie door het octrooirecht.5 De stoomtrein en de constructie van een nationaal en internationaal spoorwegnet maakte het bovendien mogelijk om met de grote hoeveelheid producten die op één fabriekslocatie geproduceerd konden worden een veel groter, en ook internationaler, afzetgebied dan voorheen te bestrijken. Daarmee groeide ook de behoefte aan bescherming voor merken en handelsnamen, en kwam ook het merkenrecht op de internationale agenda te staan.6 De door de industriële revolutie toegenomen mogelijkheden tot grootschalige productie en distributie van goederen leidde ook tot een toenemend economisch belang voor auteursrechtelijk beschermde werken, aangezien de toenemende communicatie en reproductie-technieken een snellere en internationale exploitatie mogelijk maakte.7 Tegen deze achtergrond kwamen aan het eind van de negentiende eeuw de belangrijke IE-verdragen tot stand. Het Unieverdrag van Parijs voor de industriële eigendom (octrooien, merken, handelsnamen en modellen) in 1883. Drie jaar later de Berner Conventie voor het auteursrecht en in 1891 de Overeenkomst van Madrid, die de internationale registratie van merken mogelijk maakte. Het doel van deze verdragen is tweeledig. Enerzijds, veilig stellen dat onderdanen van verdragslanden in een ander verdragsland beschermd dienen te worden. Anderzijds, er voor zorgdragen dat de geboden bescherming aan minimumeisen voldoet. Bij gebreke van een verdragsverplichting zou een land als vertrekpunt kunnen nemen dat alleen eigen onderdanen IE-bescherming genieten. Dat stimuleert immers op het eerste gezicht de eigen industrie en houdt buitenlandse concurrenten buiten de deur. Wanneer internationale contacten en handel toenemen en de eigen industrie de vleugels wil uitslaan, komen de beperkingen van die benadering echter al snel in beeld. Men ontkomt dan niet aan de dwingende logica van een eenvoudig ’quid pro quo’: als men zelf toegang tot buitenlandse markten wil en daar bescherming wil genieten, zal men buitenlandse onderdanen in eigen land ook moeten beschermen. Doet men dat niet dan blijven de grenzen dicht of is men in het buitenland juridisch vogelvrij. De IE-verdragen dragen er dan ook zorg voor dat onderdanen van een verdragsland in een ander verdragsland bescherming dienen te genieten. Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk sprake is van een ’level playing field’ hanteren alle verdragen het zogeheten gelijkstellings- of assimilatie-

E I G E N D O M

2 7 9

beginsel als uitgangspunt. Een uniforme nationale behandeling van buitenlandse en eigen onderdanen is daardoor geboden. Dat biedt het beste uitzicht op een ’level playing field’ voor buitenlandse en nationale onderdanen bij de concurrentiestrijd op een nationale markt. Verder hebben rechthebbenden er belang bij dat ze ook op het internationale ’playing field’ voor zo min mogelijk verrassingen komen te staan en landen niet alleen maar die bescherming bieden die ’toevalligerwijs’ juist oog heeft voor datgene waar de nationale industrie sterk in is. Vandaar dat de verdragen het nationale IE-recht óók harmoniseren door minimumeisen aan de geboden bescherming te stellen. Gevolg daarvan is dat wanneer een auteursrechtelijk werk of een door octrooi beschermde uitvinding in het ene verdragsland bescherming geniet, dat in het andere verdragsland waarschijnlijk ook wel het geval zal zijn. Die minimumeisen zien niet alleen maar op de vraag welke objecten beschermd dienen te worden, maar ook op de inhoud en de duur van de te bieden bescherming. Door deze steeds verdergaande vormen van harmonisatie van internationale IE-recht kan men in de veronderstelling gaan verkeren dat de nationale grenzen aan het vervagen zijn. Men dient echter voor ogen te blijven houden dat IErecht nog steeds in belangrijke mate nationaal recht is.8 Indachtig het grote belang dat zeker voor de twee grote wereldoorlogen aan de eigen soevereiniteit van landen werd toegekend, gaan de verschillende IE-verdragen dan ook duidelijk uit van het zogeheten territorialiteitsbeginsel. IE-recht is en blijft nationaal recht. Een rechthebbende heeft een Nederlands auteursrecht op zijn werk en daarnaast een bundel van corresponderende auteursrechten op dat werk in de aangesloten verdragslanden. Er is steeds sprake van internationale bundels van nationale IE-rechten. Ondanks dat deze nationale rechten een grote mate van overeenstemming zullen vertonen, zijn en blijven het nationale rechten en kan het zeer wel zijn dat het recht in het ene land vernietigd wordt en in het andere land ongestoord voortbestaat. De verschillende IE-verdragen, inclusief de TRIPsOvereenkomst van 1994, die op nog indringender wijze eisen aan het nationale IE-recht stelt, respecteren dus de soevereiniteit van de aangesloten landen. Daarmee is meteen het systeem van die verdragen gegeven en verklaard. Het verdrag richt zich tot de verdragslanden en legt in wezen twee belangrijke verplichtingen op aan die verdragslanden: (1) buitenlandse rechthebbenden dienen op dezelfde wijze beschermd te worden als eigen onderdanen en (2) er dient sprake te zijn van een door het verdrag voorgeschreven

5

Zie: W. Wennekes, De Aartsvaders, grondlegger van het Nederlandse bedrijfsleven, Atlas, Amsterdam, 1993; F. Gerzon, Nederland, een volk van struikrovers, Orde van Octrooigemachtigden, Den Haag, 1986 en Geschiedenis van de techniek in Nederland, de wording van een moderne samenleving, 1800-1890, deel VI, Techniek en samenleving, Walburg Pers, 1995. 6 Adrian Room, History of Branding in Branding a key marketing tool (edited by John M. Murphy), MacMillan, London, U.K. 1987, 1992). Ook de beschrijving van de geschiedenis van Coca Cola is in dit verband een aanrader: Mark Pendergast, For god, country and Coca Cola, the unauthorized history of the great American soft drink and the company that makes it, MacMillan, New York, N.Y., U.S.A., 1993. 7 Zie: H.L. de Beaufort, Het auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht, Den Boer, Utrecht, 1909, heruitgave Den Ouden, Amsterdam, 1993, p. 52-70; F. Grosheide, Auteursrecht op maat, diss., Kluwer, Deventer, 1986, p. 275 e.v..

8 Met uitzondering dan van die onderdelen van het IE-recht waarvoor Gemeenschapsrechtelijke IE-rechten bestaan, zoals het Gemeenschapsmerk, -model en -kwekersrecht.

2 8 0

B I J B L A D


minimumbescherming.9 Hoe de verdragslanden aan die verdragsverplichting voldoen is vervolgens een zaak waar het verdragsrecht zich in beginsel niet over uitlaat. Dat is een zaak van het nationaal recht van een verdragsland. Twee niveaus: verdragsrecht en nationaal recht Bij de beantwoording van de vraag of eigen onderdanen aanspraak kunnen maken op een bepaalde, door een verdrag voorgeschreven bescherming, dient men dus steeds voor ogen te houden dat er twee juridische niveaus zijn voor de beantwoording daarvan. Allereerst rijst de vraag of het verdrag zelf deze vraag beantwoordt. Verdragsrecht speelt echter primair in de onderlinge verhouding tussen de verdragsluitende landen als contractspartijen bij een intergouvernementele overeenkomst. Daarmee is nog niet gezegd of en hoe een rechthebbende in een verdragsland een door het verdragsrecht voorgeschreven bescherming kan effectueren. De mogelijke rechtstreekse werking van het verdragsrecht is een zaak van nationaal recht en het antwoord daarop kan dus van verdragsland tot verdragsland verschillen. Men dient zich dus steeds af te vragen (1) wat het antwoord is zoals dat door het verdragsrecht – de uitleg van de verdragsbepalingen – wordt gegeven en (2) wat vervolgens de betekenis van dat verdragsrechtelijke antwoord is voor de uiteindelijke beantwoording naar het toepasselijke nationale recht. Bij dat nationale recht spelen naar Nederlands recht de artikelen 93 en 94 van de Grondwet een bepalende rol. Met de fundamentele herziening van de Grondwet in 1953 is naar nationaal Nederlands recht bevestigd dat het internationale recht rechtstreekse doorwerkt in het Nederlandse nationale recht.10 Dat is de zogeheten monistische opvatting: een verdragsbepaling die rechtstreekse werking kan hebben heeft die werking zonder dat nadere nationale implementatiewetgeving nodig is. Daartegenover staat de dualistische opvatting die rechtstreekse werking aan verdragsbepalingen ontzegt wanneer nationale implementatie-wetgeving ontbreekt. Het betrokken land schendt daarmee weliswaar een verdragsverplichting, maar dat is een zaak tussen de verdragslanden onderling. Een justitiabele ’koopt daar niets voor’. 9 Zie bijv.: artikel 2(1) Unieverdrag van Parijs: ’Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with; Artikel 5(1) Berner Conventie: ’Authors shall enjoy, in respect of works for which they are protected under this Convention, in countries of the Union other than the country of origin, the rights which their respective laws do now or may herafter grant to their nationals, as well as the rights specially granted by this Convention’; Artikel 1(3) TRIPs:’ Members shall accord the treatment provided for in this Agreement to the nationals of other Members’; artikel 3(1) TRIPs: ’Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits.’ 10 Zie: P.J. Boon, J.G. Brouwer, A.E. Schilder, Regelgeving in Nederland, Studiepockets staats- en bestuursrecht, nr 5, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1999, p. 173; E.W. Vierdag, Het Nederlandse verdragenrecht, Studiepockets staats- en bestuursrecht, nr 27, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995, p. 115 e.v.

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

Het onderscheid tussen het verdragsrechtelijke aspect en het nationaalrechtelijke aspect van de beantwoording van deze kwestie wordt, naar het mij voorkomt, in de IEliteratuur niet of nauwelijks onder ogen gezien. Men ziet aldus echter over het hoofd dat de uitleg van een verdragsbepaling niet direct beslissend is voor de vraag wat vervolgens naar Nederlands recht rechtens is. Het verdragsrechtelijke antwoord is uiteraard wel van belang, maar geeft slechts een deel van antwoord op de vraag of een verdragsbepaling rechtstreekse werking toekomt en wie daar aanspraak op kan maken. Minimum verdragsbescherming voor wie? – verdragsrechtelijke analyse Bij de beantwoording van de vraag of de eigen onderdanen aanspraak kunnen maken op de door het verdrag voorgeschreven minimumbescherming dient men ook goed voor ogen te houden dat deze kwestie los staat van de door de verdragen voorgeschreven nationale behandeling voor buitenlandse onderdanen.11 Dit onderscheidt wordt in de literatuur niet goed gemaakt. De tekst van sommige verdragen kan daaraan debet zijn. Zo is in artikel 2 van het Unieverdrag en artikel 5(1) van de Berner Conventie – kort gezegd – te lezen (1) dat buitenlandse onderdanen van een verdragsland in een ander verdragsland dezelfde bescherming dienen te genieten als de eigen onderdanen en (2) dat die buitenlandse onderdanen in ieder geval aanspraak moeten kunnen maken op de door het verdrag voorgeschreven minimumbescherming. Daarmee is duidelijk dat het niet bieden van de minimumbescherming aan een buitenlands onderdaan van een verdragsland in strijd is met een verdragsverplichting. Daarmee is echter nog niet gezegd dat het onthouden van deze minimumbescherming aan eigen onderdanen (a) niet evenzeer een schending van een verdragsverplichting zou kunnen zijn of (b) wellicht mogelijk is uit hoofde van nationaal recht, los van het verdragsrecht. Voor de beantwoording van de vraag of het onthouden van minimumbescherming aan eigen onderdanen geen schending van verdragsrecht is, dient men te rade te gaan bij die verdragsbepalingen waarin die minimumbescherming wordt omschreven. Wat daarbij opvalt is dat die verdragsbepalingen zich steeds in algemene termen uitlaten over wat de rechten voor bijv. de auteur of de octrooihouder en over de inhoud van de desbetreffende IE-rechten, zonder dat daarbij een beperking wordt aangebracht tot bijv. de auteur die onderdaan is van een ander verdragsland of het recht dat toebehoort aan een buitenlandse rechthebbende. Aangezien die verdragsbepalingen de eigen onderdanen niet uitzonderen kan men op grond van deze verdragsbepalingen zeer wel het standpunt innemen dat de eigen onderdanen op grond van de verdragstekst zelf evenzeer aanspraak op die minimumbescherming kunnen maken. Het verdrag maakt bij die bepalingen eenvoudig geen onderscheid tussen nationale en buitenlandse onderdanen en zondert die eigen onderdanen in ieder geval ook op geen enkele wijze uit van de door het verdrag voorgeschreven minima. Het enige wat men op dit punt kan constateren is dat een positieve verdragsbepaling die dit uitdrukkelijk voor11 Zie: Sam Ricketson, The Berne Convention for the protection of literary and artistic works: 1886-1986, Kluwer, 1987, no 5.66.

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


schrijft (veelal) ontbreekt. Daarmee is echter nog niet gezegd dat een ruime interpretatie van de bewuste verdragsbepalingen onjuist zou zijn. Men kan immers ook een ander perspectief kiezen en constateren (a) dat de bewuste verdragsbepalingen geen enkel onderscheid maken ter zake van de eigen onderdanen of buitenlandse onderdanen, zodat (b) nu een expliciete bepaling waarin eigen onderdanen uitdrukkelijk worden uitgesloten van de verdragsbescherming ontbreekt (c) de eigen onderdanen dus op grond van de verdragstekst evenzeer aanspraak kunnen maken op de verdragsbescherming. Een dergelijke interpretatie sluit naar mijn oordeel ook zeer wel aan bij de door het VN-Verdragenrechtverdrag12 in artikel 31 gegeven hoofdregel voor de uitleg van een verdrag. Een verdragsbepaling dient te goeder trouw te worden uitgelegd overeenkomstig de gewone betekenis van de termen van het verdrag in hun context en in het licht van het voorwerp en doel van het verdrag. Tegen die achtergrond is een expliciete bepaling dat verdragslanden de eigen onderdanen de minimumbescherming dienen te bieden niet nodig wanneer de tekst van de verdragsbepaling die eigen onderdanen taalkundig bezien evenzeer omvat. Een expliciete bepaling is dan overbodig. Aan het feit dat het verdrag dit dan wellicht ’in het midden heeft gelaten’ door geen expliciete bepaling op te nemen dient men naar mijn oordeel ook weinig betekenis toe te kennen. Men kan ook aannemen dat de verdragswetgever dat mogelijk gedaan heeft om de verdragslanden ’niet voor het hoofd te stoten’ aangezien dat door sommigen wellicht als een aantasting van hun soevereiniteit zou worden gezien. Men kan echter even zo goed aannemen dat de verdragswetgevers er van uitgingen dat een dergelijke bepaling inderdaad overbodig is, aangezien geen enkele weldenkende overheid zijn eigen onderdanen slechter zal behandelen dan buitenlandse onderdanen.13 Tegen deze achtergrond kan men, naar het mij voorkomt, dus zeer wel het standpunt innemen dat eigen onderdanen aanspraak op de minimum verdragsbescherming kunnen maken wanneer de bewuste verdragsbepalingen geen onderscheid maken tussen eigen en buitenlandse onderdanen c.q. het verdrag de eigen onderdanen niet specifiek uitzondert. Deze opvatting sluit ook aan bij het door de IE-verdragen beoogde ’level playing field’. Zo spreken artikel 1(1) van het Unieverdrag en artikel 1 van de Berner Conventie uitdrukkelijk over het vormen van een Unie voor de bescherming van de bewuste rechten. Dat duidt er op dat de door die Unie voorgeschreven minimum bescherming voor alle Unieonderdanen in alle Unie-landen dienen te gelden. Tegen die achtergrond moet men dus van goede huize komen om vol te houden dat een verdrag als regel zou beogen dat eigen onderdanen van een Unie-land in hun eigen land géén aanspraak op het door het verdragsrecht voorgeschreven minimum kunnen maken. Dat lijkt mij een overtuigend argument om te stellen dat een dergelijke beperking juist alleen maar mogelijk is wanneer het verdrag daar expliciet in voorziet, en dat men er bij gebreke van een dergelijke bepaling

12

Verdrag van Wenen inzake verdragenrecht, Wenen, 23 mei 1969, Trb 1969, nrs 1-4. 13 In die zin: Spoor/Verkade, Auteursrecht, 1993, nr 336.

E I G E N D O M

2 8 1

van uit dient te gaan dat het verdragsrecht beoogt om alle Unie-onderdanen in alle Unie-landen dezelfde minimum bescherming te bieden. In de TRIPs-Overeenkomst van 1995 is dit gedachtengoed ook nog eens onderschreven. De preambule onderstreept de algemene noodzaak een doeltreffende en toereikende bescherming van de intellectuele eigendom te bevorderen. Artikel 8 geeft vervolgens in zeer algemene termen de doelstellingen van de TRIPs-Overeenkomst: De bescherming en handhaving van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom dient bij te dragen aan de bevordering van technologische vernieuwingen en aan de overdracht en verspreiding van technologie, tot wederzijds voordeel van producenten en gebruikers van technologische kennis en op een wijze die bevorderlijk is voor het sociaal en economisch welzijn, en aan een evenwicht tussen rechten en verplichtingen. Die doelstelling beperkt zich nergens tot de bescherming van buitenlandse onderdanen ’in den vreemde’. Wanneer men zich dan tevens realiseert dat ook de TRIPs-Overeenkomst bij de aanduiding van de rechthebbende of de inhoud van de rechten steeds in algemene termen spreekt, is onduidelijk op welke grond men kan stellen dat eigen onderdanen van een verdragsland zouden zijn uitgezonderd van de voorgeschreven minimum bescherming. Artikel 5(3) Berner Conventie? Artikel 5(3) van de Berner Conventie lijkt een uitzondering op het bovenstaande te verschaffen. Artikel 5(1) BC bepaalt expliciet dat auteurs in een Unieland dat niet het land van oorsprong van het werk is, de bescherming genieten (i) die dat Unieland aan de eigen onderdanen verleent en (ii) de rechten die door de Conventie in het bijzonder verleend worden. Artikel 5(3) BC bepaalt vervolgens dat de bescherming in het land van oorsprong wordt geregeld door (i) de nationale wetgeving en zwijgt over (ii) de rechten die door de Conventie in het bijzonder verleend worden. Bij deze bepalingen dient de kanttekening te worden gemaakt dat niet de nationaliteit of woonplaats van de auteur het beslissende criterium is, maar het land van oorsprong van het werk. Wat het land van oorsprong van een werk is wordt op ingenieuze wijze uitgewerkt in artikel 5(4) BC.14 Het is – in de meeste gevallen – het land waar het werk voor het eerst binnen de Unie gepubliceerd wordt. Dat zal voor veel auteurs samenvallen met het land van hun nationaliteit, maar het aantal gevallen waarin dat niet het geval is moet men waarschijnlijk niet onderschatten. Dat gezegd hebbend, moet men constateren dat nu artikel 5(1) BC de minimumbescherming expliciet toekent ter zake van andere landen dan het land van oorsprong van het werk en artikel 5(3) BC dat niet doet, het mogelijk is deze beide bepalingen zo uit te leggen dat de Berner Conventie toestaat dat in het land van oorsprong van het werk een bescherming wordt geboden die slechter is dan de door de Conventie voorgeschreven minima. Dit betekent overigens niet dat een Nederlandse auteur zich in Nederland ter zake van een in Nederland uitgegeven werk niet rechtstreeks op de Berner Conventie kan beroepen, zoals Spoor/Verkade opmerken.15 Dat is alleen maar het geval wanneer Nederland het land van oorsprong van het bewuste 14

Zie daarover: Ricketson, a.w., nr 5.69. J.H. Spoor/D.W.F. Verkade, Auteursrecht, 1993, Kluwer, Deventer, nr 366. 15

2 8 2

B I J B L A D


werk is en in dat geval is de nationaliteit of woonplaats van de auteur in beginsel irrelevant. Het is het enkel voor het land van oorsprong van het werk dat ingevolge artikel 5(3) van de Berner Conventie alleen het nationale recht van dat land van toepassing is. Het scharnierpunt is dus niet de nationaliteit of woonplaats van de auteur, maar het land van oorsprong van het werk.16 Bovendien dient men voor ogen te houden dat dit slechts een verdragsrechtelijke analyse is. Anders gezegd, mocht Nederland aan werken waarvoor Nederland het land van oorsprong is een slechtere bescherming geven dan de Berner Conventie voorschrijft, dan schendt Nederland daardoor geen verdragsverplichting en pleegt geen verdragsrechtelijke wanprestatie. Dan is de vraag of Nederland ten opzichte van de andere contractspartijen bij het verdrag een door het verdrag gegeven verplichting schendt. Die mogelijke verdragsschending dient echter onderscheiden te worden van de vraag of het – los van wat het verdrag voorschrijft – mogelijk of noodzakelijk is om op grond van nationaal Nederlands recht de door het verdrag geboden bescherming in te roepen. Geconstateerd kan worden dat de Hoge Raad zich in het Vredestein-arrest tot deze verdragsrechtelijke analyse beperkt. Verwijzend naar het systeem van artikel 5(1) en artikel 5(3) BC wordt geoordeeld dat de Berner Conventie alleen in internationale situaties zou gelden. Wat in het arrest ontbreekt is een analyse van de vraag of – hoewel het verdrag het wellicht mogelijk maakt om aan eigen onderdanen niet de minimumrechten te verschaffen – die eigen onderdanen zich naar nationaal recht desondanks rechtstreeks op die minimumrechten kunnen beroepen. Naar Nederlands recht hebben die verdragsbepalingen rechtstreekse werking vanwege het monistische systeem van artikel 93 en artikel 94 van de Grondwet. Artikel 93 van de Grondwet stelt dat een verdragsbepaling verbindende kracht heeft wanneer die bepaling naar haar inhoud een ieder kan verbinden. Artikel 94 G bepaalt vervolgens dat een wettelijk voorschrift geen toepassing vindt indien de toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende verdragsbepaling. Nergens hanteert de Grondwet het onderscheid dat dit alleen geldt wanneer de bewuste verdragsbepaling die bescherming uitdrukkelijk aan Nederlanders toekent. Het lijkt hier ook van tweeën één. Als deze verdragsbepalingen een ieder (Nederlanders en buitenlandse onderdanen) verbinden werd in het Cassina-arrest het systeem van de Benelux Tekeningen- en Modellenwet terecht voor een Italiaanse onderdaan opzij gezet, maar dan dient dat ook voor het Nederlandse Vredestein te gelden. Als Vredestein zich daar niet op kan beroepen verbinden deze verdragsbepalingen kennelijk niet een ieder, maar dan zou het Cassina-arrest inmiddels onjuist zijn. Naar nationaal recht staat niets er dus aan in de weg om rechtstreekse werking aan de minimumrechten van de Berner Conventie toe te kennen, ook al schrijft het Conventierecht dat zelf niet expliciet voor. De conventiewetgever liet dat in het midden, maar nam waarschijnlijk aan dat het nationale recht wel zo snugger zou zijn de eigen onderdanen niet achter te stellen. Het Nederlandse recht faciliteert dat ook met het systeem van artikel 93 en artikel 94 van de Grondwet, waardoor verdragsbepalingen die zich voor 16

Zo ook: A. Komen/D.W.F. Verkade, Compendium van het auteursrecht, Kluwer, Deventer, 1970, nr 151.

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

rechtstreekse werking lenen geen nadere implementatie behoeven. Kortom, het gereedschap is aanwezig en er is geen dwingende reden om tot het oordeel te komen dat de in het Vredestein-arrest gevonden regel onontkoombaar is. De Hoge Raad heeft met de gedane keuze naar mijn oordeel een steek laten vallen. Literatuur Waar komt het denkbeeld dat de IE-verdragen alleen betrekking zouden hebben op internationale situaties, vandaan? Zoals hiervoor aangegeven kan het in de verdragsteksten zelf niet direct gevonden worden. In de auteursrechtelijke literatuur is het standpunt gemeengoed. Via Cohen Jehoram, Van Lingen, Diekman, Spoor/Verkade, Gerbrandy, Komen/Verkade, De Beaufort, Wijnstroom/Peremans kan men het spoor terug volgen tot de wetgever van 1912.17 De regeringscommissaris verwoordde het destijds kernachtig met de opmerking dat een tractaat, dat als wet geldt, geldt toch niet voor den inboorling.18 Dit standpunt dat – zoals hierna verder besproken – vooral een uiting is van de destijds gehuldigde dualistische opvatting over de werking van verdragen, lijkt door al deze schrijvers vervolgens te zijn nagevolgd. In de literatuur over de industriële eigendom is dit standpunt in deze expliciete vorm alleen terug te vinden bij Moorrees in het aan het Unieverdrag van Parijs gewijde tweede deel van zijn verhandeling over het octrooirecht uit 1912.19 In lijn met de van oudsher geldende dualistische opvatting was hij van oordeel dat het beginsel diende te gelden dat een wet de binnenlandse betrekkingen regelde en een verdrag zag op de buitenlandse betrekkingen. Om die reden meende hij dat aan een verdrag alleen rechten ontleend konden worden door een buitenlands onderdaan. Zoals in de fraaie historische beschouwingen van Brouwer uit 199220 is te lezen heerste vanaf 1800 in Nederland de zogeheten dualistische opvatting. In een verdrag werd niet veel meer gezien dan een contractuele verplichting voor de verdragslanden en aan het verdrag kwam geen interne verbindende kracht toe.21 In een arrest van 1906 nam de Hoge Raad echter al enigszins afstand van deze opvatting en ge-

17

H. Cohen Jehoram, AA 2000, p. 682; N. van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, Samsom, Alphen a/d Rijn, 1998, p. 215; Diekman, Informatierecht/ AMI 1997, p. 207-209; Spoor/Verkade, Auteursrecht, 1993, nr 336; Gerbrandy, Kort Commentaar op de Auteurswet 1912, 1988, p. 413-414; A. Komen en D.W.F. Verkade, Compendium van het auteursrecht, 1970, p. 109; H.L. de Beaufort, Auteursrecht, 1932, p. 225; J.J. Wijnstroom en J.L.A. Peremans, Het auteursrecht, 1930, p. 117. 18 Te vinden bij F.W.J. G. Snijder van Wissenkerke, Het auteursrecht in Nederland, 1913, p. 319. 19 W. Moorrees, Het octrooirecht, Deel II, De Parijsche conventie 20 maart 1883, Mouton & Co., Den Haag, 1912, p. 9-15. 20 J.G. Brouwer, Verdragsrecht in Nederland, een studie naar de verhouding tussen internationaal en nationaal recht in een historisch perspectief, diss., Tjeenk Willink, Zwolle, 1992. 21 Zie Brouwer, a.w., p. 48 (bespreking van de ideeën van Levy, 1880) en p. 62 (inzake de opvatting van oud-minister De Marez Oyens, 1907).

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


tuigde van een zeker monisme. Maar dat arrest kon op weinig sympathie van bijv. Moorrees rekenen.22 Volgend op het arrest van 1906 won de monistische opvatting echter meer en meer terrein, zoals Brouwer beschrijft.23 Tegen die achtergrond is opvallend dat Drucker 24 er in 1924 al weinig woorden aan vuil maakte om te constateren dat het Unieverdrag ter zake van voorrangsrechten rechtstreekse werking had. Op de vraag of dat recht alleen aan buitenlandse rechthebbenden toekomt, zoals Moorrees bepleitte, gaat hij niet expliciet in, maar hij lijkt het standpunt van Moorrees niet te volgen. Hij merkt op: In geval de Parijsche Conventie méér recht toekent dan art. 7 onzer wet, kan de burger van een der verdragsluitende staten zich beroepen op de Conventie, zonder een onderscheid voor eigen onderdanen te maken.25 Telders Telders bespreekt die kwestie vervolgens wel uitdrukkelijk en overweegt dat het uitgangspunt dat een verdrag niet de rechtsverhouding tussen twee onderdanen van hetzelfde land zou kunnen regelen onjuist is en bovendien geen enkele steun vindt in de tekst van het Unieverdrag.26 Telders’ standpunt lijkt het nodige gewicht in de waagschaal te mogen leggen, aangezien hij juist óók op volkenrechtelijke gebied deskundig was. Zo preadviseerde hij voor de Nederlandse Juristen-Vereniging in 1937 over de rechtstreekse werking van verdragen.27 In dit verband kan ook gewezen worden op het arrest van de Hoge Raad van 26 april 1935.28 In die zaak beriep Philips zich, bijgestaan door Telders als raadsman, op een positieve reflexwerking van de kort daarvoor in 1925 tot stand gekomen Overeenkomst van Den Haag inzake het modelrecht. Hoewel Nederland aan dat verdrag nog geen uitvoering had gegeven in de vorm van implementatiewetgeving – dat zou pas gebeuren in 1975 met de inwerkingtreding van de Be22

Dat standpunt werd niet direct gestoeld op de rechtspraak. Hij was al kritisch over het arrest HR 25 mei 1906, W 8383. Daarin werd geoordeeld dat een verdrag verbindend is voor Nederlandse onderdanen in hun betrekking met een contracterende staat. Die procedure zag eenvoudig op een dergelijke situatie maar Moorrees vreesde dat men daarin zou kunnen lezen dat ook een binnenlandse betrekking door het verdrag beheerst zou kunnen worden. 23 Zie: Brouwer, a.w., p. 95 e.v., en p. 115 e.v. 24 W.H. Drucker, Handboek voor de studie van het Nederlandsche octrooirecht in vergelijking met het buitenlandsche recht, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1925, p. 234-235. 25 Hierin kan men lezen dat hij alleen het oog heeft op buitenlandse onderdanen, maar dat staat er niet uitdrukkelijk. Het Unieverdrag beperkt het voorrangsrecht niet tot buitenlandse onderdanen maar kent het toe aan iedere aanvrager die in een Unieland een aanvraag heeft ingediend los van diens nationaliteit of woonplaats en los van de vraag in welk Unieland de aanvrage is ingediend. Dat lijkt ook de lezing van Drucker te zijn want de toegevoegde waarde van het opnemen van de voorrangsregel in de Octrooiwet lijkt hij te zien in de omstandigheid dat dit nu niet beperkt is tot onderdanen van een Unieland, maar ook aan onderdanen van niet-Unielanden toekomt. 26 B.M. Telders m.m.v. C. Croon, Nederlandsch octrooirecht, handboek voor de praktijk, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1946, p. 70. Aan de vraag of een verdragsbepaling horizontale werking heeft - waar Telders zich hier over uitlaat - komt men uiteraard pas toe wanneer die verdragsbepaling rechtstreekse werking heeft. 27 B.M. Telders, Verzamelde Geschriften van Prof. Mr. B.M. Telders, deel II, p. 18, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1948. Zie daarover ook: Brouwer, a.w. , p. 101. 28 HR 26 april 1935, NJ 1935, 1617, m.nt. Paul Scholten (Philipsarmatuur).

E I G E N D O M

2 8 3

nelux Tekeningen- en Modellenwet – beriep Philips zich op een rechtstreekse werking van de verdragsnormen binnen het kader van de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm. Die strategie strandde op het feitelijke oordeel van het Hof dat de bewuste armatuur niet oorspronkelijk was. De Hoge Raad was van oordeel dat dit tevens in de weg stond aan een beroep op bescherming van een model tegen navolging.29 Opvallend is dat in geen van de feitelijke instanties in deze procedure – en ook niet door de Hoge Raad of zijn Procureur-Generaal Besier, noch door Paul Scholten in diens annotatie – naar voren werd gebracht dat Philips als Nederlands onderdaan überhaupt géén beroep op verdragsbescherming zou kunnen toekomen.30 De rechtstreekse werking van verdragen, zoals wij die tegenwoordig kennen, werd grondwettelijk vastgelegd in 1953.31 Dat daarmee echter geen nieuw recht werd geschapen werd door de Hoge Raad duidelijk gemaakt in zijn eerste Cognac-arrest van 10 december 1954.32 In dat arrest overwoog de Hoge Raad dat ook vóór de grondwetswijziging van 1953 een bij internationale overeenkomst vastgelegde regel de burgers rechtstreeks kan binden. In dat geval betrof dat het op 28 mei 1935 met Frankrijk gesloten Verdrag van Handel en Scheepvaart, waarin tevens een bescherming voor geografische herkomstaanduidingen werd voorgeschreven. In zijn tweede Cognac-arrest33 overwoog de Hoge Raad vervolgens dat rechtstreekse werking slechts aan de orde is wanneer de bewuste bepaling geen verdere implementatiewetgeving behoeft.34 Bodenhausen Het standpunt van Bodenhausen over de rechtstreekse werking van verdragsverplichtingen ten faveure van Nederlandse onderdanen lijkt me duidelijk. In zijn bewerking van Drucker’s ’Kort Begrip’ stelt Bodenhausen in 1954 zonder nadere onderbouwing dat een tractaat naar zijn aard alleen internationale gevallen regelt.35 Onduidelijk is wat hij hier – een jaar na de grondwetswijziging waarin het monisme werd gecodificeerd – precies bedoelt. De opmerking is juist voorzover men daarin leest dat een verdrag als internationale overeenkomst alleen verplichtingen voor de contractspartijen – de aangesloten landen of organisaties – in het leven roept. Men kan er echter ook in lezen dat een verdrag geen rechtstreekse werking voor nationale onderdanen van een verdragsland zou kunnen hebben. Dat Bodenhausen daar ook oog voor had blijkt uit zijn latere handboek over het Unieverdrag uit 1968. Daar is te lezen is dat the protection of a national in his own country depends 29

Ten onrechte stelt Verkade in Bescherming van het uiterlijk van producten (1985, p. 3) dat de stelling dat aan de Overeenkomst van Den Haag een positieve reflexwerking zou kunnen toekomen in dit arrest zou zijn verworpen. De Hoge Raad komt daar niet aan toe c.q. gaat daar niet op in en volstaat met de overweging dat het ontbreken van oorspronkelijkheid aan een dergelijk beroep in de weg staat. Zie: Paul Scholten in diens noot in de NJ en Brouwer, a.w., p. 112. 30 Vgl. Ook: Brouwer, a.w., p. 111-112. 31 Zie: Brouwer, a.w., p. 158; E.W. Vierdag, Het Nederlandse verdragenrecht, Tjeenk Willink, Zwolle, 1995, p. 116 e.v.; P.J. Boon/J.G. Brouwer/A.E. Schilder, Regelgeving in Nederland, 1999, p. 173. 32 HR 10 december 1954, NJ 1956, 240 (Cognac-I). 33 HR 1 juni 1956, NJ 1958, 424 (Cognac-II). 34 Zie: Brouwer, a.w., p. 226. 35 W.H. Drucker/G.H.C. Bodenhausen, Kort begrip van het recht betreffende de industriële eigendom, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 3e druk, 1954, p. 12.

2 8 4

B I J B L A D


on the domestic legislation of that country and such national will therefore not be able to claim application of the Convention in his own country unless its legislation entitles him to do so.36 Deze stelling van Bodenhausen is juist, met dien verstande dat de term ’legislation’ te beperkt is. Hoe rechtstreekse werking van een verdrag geregeld is, is een zaak van nationaal recht – law – en het is aan dat nationale recht om uit te maken of daarvoor wetgeving – legislation – noodzakelijk is of niet. Daar staat het verdragsrecht buiten. Bodenhausen noemt vervolgens slechts Frankrijk en België als voorbeelden van landen met rechtstreekse werking, maar gaat niet in op de situatie naar Nederlands recht. Ook gaat hij niet in op de vraag of naar Nederlands recht wetgeving noodzakelijk zou zijn en, indien het antwoord op die vraag bevestigend zou luiden, of de artikelen 93-94 van de Grondwet dan als dergelijke wetsbepalingen kunnen worden gezien. Diekman meent echter dat Bodenhausen zich hier zou aansluiten bij de heersende opvatting in Nederland over de rechtstreekse werking van de Berner Conventie. Het komt mij voor dat niet gezegd kan worden dat Bodenhausen zich hier op dat standpunt stelt. Voorzover naar Nederlands recht al ’wetgeving’ vereist zou zijn lijken de artikelen 93-94 van de Grondwet aan die voorwaarde te voldoen. Ik denk dat men beter onder ogen kan zien dat Bodenhausen zich in dit werk – dat hij als Directeur-Generaal van BIRPI, de voorloper van de WIPO, over het Unieverdrag schreef – niet specifiek over Nederlands recht uitlaat. Opvallend is vervolgens dat de desbetreffende passages van Bodenhausen in de latere bewerking van het ’Kort begrip’ door Wichers Hoeth niet terugkomen.37 Daar wordt het onderwerp niet expliciet behandeld, evenmin als trouwens in de handboeken van Van Nieuwenhoven Helbach38 en Gielen/ Wichers Hoeth.39 Wetgeving De wetgever heeft zich in het verleden ook uitgelaten over de rechtstreekse werking van IE-verdragen. Zo is er een bijzondere Rijkswet van 26 september 1968.40 Artikel I van deze wet bepaalt dat Nederlanders – en onderdanen van niet-Unieverdragslanden, die in Nederland woonachtig zijn of een bedrijf hebben – in het gehele Koninkrijk de toepassing van het Unieverdrag kunnen inroepen. Daarmee staat dus vast dat het Unieverdrag van Parijs voor Nederlandse onderdanen rechtstreekse werking heeft. Daaruit zou men – a contrario – kunnen afleiden dat de wet36 G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris convention for the protection of industrial property as revised in Stockholm 1967, United International Bureaux for the Protection in Intellectual Property (BIRPI), Geneva, Switzerland, 1968, p. 31. Zo ook: Fawcett/Torremans, Intellectual Property and Private International Law, Oxford Monographs in Private International Law, 1998, p. 468. 37 W.H. Drucker/G.H.C. Bodenhausen/L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het recht betreffende de industriële eigendom, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 7e druk, 1993, p. 3. 38 E.A. van Nieuwenhoven Helbach (m.m.v. J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen), Industriële eigendom en mededingingsrecht, deel II, Nederlands handels- en faillissementrecht, red: T.J. Dorhout Mees, Gouda Quint, Arnhem, 1989, p. 8-12. I nr 713 wordt alleen opgemerkt dat de rechtstreekse werking van het Unieverdrag voor geschillen tussen eigen onderdanen betwist is, zonder dat onderwerp verder uit te diepen. 39 Ch. Gielen/L. Wichers Hoeth, Merkenrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1992. 40 Rijkswet van 26 september 1968, Stb. 585, houdende regeling omtrent het recht op de industriële eigendom, Schuurman & Jordens, 73-I, p.399.

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

gever kennelijk van oordeel is dat bij gebreke van een dergelijke specifieke wettelijke bepaling die bescherming niet door Nederlandse onderdanen kan worden ingeroepen. Die conclusie is echter niet op zijn plaats. De Memorie van Toelichting leert dat de wetgever enkel buiten twijfel heeft willen stellen dat het Unieverdrag ook voor Nederlandse onderdanen geldt.41 Aan deze wet kan dus geen negatieve reflexwerking worden toegekend. Vergelijkbare bepalingen zijn opgenomen in de beide Beneluxwetten. Artikel 18 van de Benelux Merkenwet bepaalt dat onderdanen van Beneluxlanden voor het hele Beneluxgebied de bescherming van het Verdrag van Parijs en de Overeenkomst van Madrid kunnen inroepen. Ook hier geldt dat de (Benelux)wetgever geen standpunt heeft willen innemen over de mogelijkheid van rechtstreekse werking voor eigen onderdanen, maar de twijfel daarover heeft willen wegnemen.42 Hetzelfde geldt voor artikel 30 van de Benelux Tekeningen- en Modellenwet dat zowel het Unieverdrag van Parijs als de Overeenkomst van Den Haag rechtstreeks toepasselijk verklaart voor onderdanen van Benelux-landen.43 De wetgever heeft dus enkel twijfel willen wegnemen. Daarin is hij ter zake van het Unieverdrag met vlag en wimpel geslaagd want daarvan is de rechtstreekse werking voor Nederlandse onderdanen nu zowel via de Rijkswet van 1968 als via beide Beneluxwetten gewaarborgd. Conclusie Op grond van dit alles dient naar mijn oordeel de conclusie te zijn dat Nederlandse onderdanen zich kunnen beroepen op de rechtstreekse werking van die bepalingen van IEverdragen die zich daarvoor lenen. Dat is geen zaak van verdragsrecht, maar een zaak van Nederlands recht en de sinds 1953 in de Grondwet verankerde monistische beginselen vormen daarvoor de basis. Het Vredestein-arrest van 2001, waarin de Hoge Raad ter zake van de Berner Conventie anders oordeelde, is naar het mij voorkomt dan ook onjuist. Opmerkelijk is ook dat zowel de Hoge Raad als de Advocaat-Generaal Langemeijer zich bij hun oordeel enkel beroepen op de tekst van de Berner Conventie zonder zich uit te laten over de rechtstreekse werking van die verdragsbepalingen op grond van het bepaalde in artikel 93 en artikel 94 van de Grondwet. Zoals hiervoor aangegeven is op dit punt niet het verdrag zelf beslissend maar is dit een zaak van Nederlands recht. De grondwettelijk vastgelegde monistische beginselen lijken vervolgens geen ruimte te bieden voor een onderscheid tussen Nederlandse onderdanen en buitenlanders voor de rechtstreekse werking van een verdragsbepaling. Dat ligt hooguit anders wanneer het verdrag zelf daar uitdrukkelijk in zou voorzien, maar daarvan is geen sprake. Binnen de grenzen van het betamelijke zou ik hierbij dan ook willen oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid in die zin dat aan het Vredestein-arrest géén precedentwaarde dient te worden toegekend. Amsterdam, mei 2004

41

Schuurman & Jordens, 73-I, p. 400. Zie: Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nr 1370. 43 Zie: D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Kluwer, Deventer, 1985, nr 156 en Verkade, (T&C IE), artikel 30 BTMW, aant. 2. 42

1 6

J

J U L I

U

R

2 0 0 4

I

S

B I J B L A D

P R

U D


E N T I

E I G E N D O M

2 8 5

E

Nr. 47 Hoge Raad der Nederlanden, 31 oktober 2003 ((pilvormige) koffiebuiltjes voor de Senseo Crema) Mrs. P. Neleman, H.A.M. Aaftink, A.M.J. van BuchemSpapens, P.C. Kop en E.J. Numann Art. 73 Row 1995 Zoals het hof met juistheid heeft vooropgesteld, wordt ingevolge art. 69 lid 1 EOV en het daarbij behorende Protocol de beschermingsomvang van het Europees octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies. Het hof heeft dan ook terecht overeenkomstig deze maatstaf de inhoud van de conclusies vastgesteld. Het heeft aan het octrooi een uitleg gegeven die, voor zover hier van belang, erop neerkomt dat het octrooi leert dat het bij koffiemachines volgens de stand der techniek optredende ’bypass’-verschijnsel – waarmee het hof doelt op het verschijnsel dat het hete water langs de zijrand van de koffiebuil kan stromen, waardoor het koffie-extract wordt gemengd met (een overigens niet controleerbare hoeveelheid) water dat niet de koffie in de buil is gepasseerd, waardoor het koffie-extract een ongewenst geringere sterkte zal krijgen – kan worden vermeden door de in de bodem van de houder van de koffiebuil aangebrachte radiale groeven zich niet te doen uitstrekken tot de zijwand van de houder, doch te doen eindigen op enige afstand daarvan. Het hof heeft daaraan toegevoegd dat voor de juiste werking van een samenstel volgens het octrooi blijkens de beschrijving nodig is dat de koffiebuil zich uitstrekt tot nabij de verticale zijwand van de houder, doch dat zulks ook geldt voor het bekende samenstel volgens het Amerikaanse octrooi dat in het octrooischrift wordt genoemd. De klacht in onderdeel I (i) houdt in dat het hof ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd, heeft geoordeeld dat het octrooi de nadelen van het Amerikaanse octrooi, waarvan het in het octrooischrift is afgebakend, opheft door wijziging van de houder van het samenstel en niet (ook) door aanpassing van de koffiebuil en daaruit heeft afgeleid dat de desbetreffende koffiebuil, die in de stand van de techniek als zodanig, dan wel als onderdeel van een ander samenstel, bekend was, niet als middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding heeft aangemerkt. De klacht faalt. De enkele omstandigheid dat een passende koffiebuil noodzakelijk is voor de toepassing van de geoctrooieerde inrichting brengt niet zonder meer mee dat deze buil een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt. Kennelijk, en in het licht van de uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven niet onbegrijpelijk, is het hof van oordeel geweest dat de bij de houder passende koffiebuil niet een element vormt van datgene waarmee, volgens het octrooischrift, de leer van het octrooi zich onderscheidt van de stand der techniek. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Hof: Bij ieder (pilvormige) koffiebuiltje kan een houder volgens het octrooi worden geconstrueerd. De houder conform het octrooi is een essentieel element van de geoctrooieerde uitvinding. Hieruit volgt dat niet gezegd kan worden dat een koffiebuil, die past in de houder van het geoctrooieerde samenstel, een wezenlijk bestanddeel of een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is. Daaraan doet niet af, dat een koffiebuil nodig is om het geoctrooieerde samenstel te kunnen gebruiken. Niet alles, wat nodig is om het geoctrooieerde samenstel te kunnen gebruiken is een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. Anders zou ook het benodigde hete water en zelfs de koffiemachine, waarin het sa-

menstel wordt gebruikt, een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel kunnen worden genoemd. (Vgl. de MvT betreffende het met artikel 73 Row 1995 overeenkomende art. 44A Row, ingevoegd bij de wijzigingswet 1987: ’De middelen moeten een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding betreffen. Niet voldoende is, dat de middelen bij de toepassing van de uitvinding gebruikt kunnen worden, zij moeten daarbij een essentieel element vormen’). Hieraan wordt niet afgedaan door de door Benyamini bepleite (ruime) ratio van indirecte octrooi-inbreuk. Bij het voorgaande komt nog, dat pilvormige koffiebuiltjes met dezelfde of vrijwel dezelfde (ronde) vorm als de koffiebuiltjes, die door Sara Lee op de markt worden gebracht, reeds lang in de handel zijn en op de markt worden gebracht. Die bekende pilvormige koffiebuiltjes hebben afmetingen, die wellicht niet geheel passen bij de houder van het samenstel van Sara Lee (bedoeld voor het zogenaamde Senseo Crema-apparaat), maar ook bij deze bekende pilvormige koffiebuiltjes zal een houder conform het octrooi van Sara Lee kunnen worden geconstrueerd. Door het verhandelen van de ’O’Lacy’s koffiepads’ wordt geen indirecte inbreuk op het octrooi van Sara Lee gepleegd.* Sara Lee/DE NV te Joure, eiseres tot cassatie, advocaten mrs. T. Cohen Jehoram en G. Kuipers, tegen 1 Coöperatieve Inkoopvereniging Intergro BA te Hoofddorp, 2 Vomar Voordeelmarkt BV te IJmuiden, verweersters in cassatie, advocaten mrs. W.E. Pors en A. Killan. a Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 18 januari 2002 (mr. D.H. von Maltzahn) Overwegingen ten aanzien van het recht: De feiten 1 Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 18 december 2001 wordt van het volgende uitgegaan. a Eiseres is rechthebbende op het Europese octrooi EP 0 904 717 B1 voor een ’assembly for use in a coffee machine for preparing coffee, container and pouch of said assembly’ (een samenstel voor gebruik in een koffiemachine voor het bereiden van koffie, houder en pouch van samenstel). Het octrooi is haar verleend op 11 juli 2001. Het octrooi is onder meer van kracht in Nederland. (...) c De bij het octrooi behorende tekeningen zien er als volgt uit:

*

Zie de noot op blz. 302. Red.

2 8 6

B I J B L A D


E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

d Eiseres heeft samen met Philips Domestic Appliances and Personal Care B.V. (hierna: Philips) een koffiezetsysteem ontwikkeld onder de naam ’Senseo Crema’. Dit koffiezetsysteem bestaat uit een koffiezetapparaat en bijpassende zogenaamde koffiepads. Philips produceert het koffiezetapparaat en brengt dit op de markt. Eiseres produceert en verhandelt de bijpassende koffiepads. e Vomar heeft in de week van 15 oktober 2001 koffiepads geïntroduceerd voor gebruik in dit systeem. Vomar heeft deze koffiepads geleverd gekregen van Intergro, de coöperatieve inkoopvereniging waarvan zij lid is. De koffiepads worden in de winkels van Vomar per 18 stuks verkocht onder de naam O’Lacy’s koffiepads. Op de verpakking is het Senseo Crema koffiezetapparaat zichtbaar afgebeeld. In de Vomar voordeelkrant 19e jaargang nr 42 worden deze koffiepads als onder meer volgt geïntroduceerd. Vomar heeft haar assortiment O’Lacy’s koffie uitgebreid met een uitstekend nieuw product: O’Lacy’s Café Crema. Dit zijn handige koffiepads die geschikt zijn voor de Senseo Café Creme Koffiezetter. f Gedaagden hebben op 18 december 2001 oppositie tegen het octrooi van eiseres ingesteld. Het Albert Heijn Concern heeft haar oppositie tegen het octrooi van eiseres ingetrokken en een licentie onder het octrooi genomen. De vorderingen, de grondslagen daarvoor en het verweer 2 Eiseres vordert een verbod aan gedaagden om op enigerlei wijze betrokken te zijn bij de indirecte inbreuk op het Europese octrooi 0 904 717 B1, in het bijzonder door een verbod aan gedaagden om O’Lacy’s koffiepads te leveren of aan te bieden, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 250.000,– per dag waarop, of ƒ 50,– per betrokken verpakking van 18 O’Lacy’s koffiepads waarmee, na de betekening van dit vonnis, voormeld verbod wordt overtreden. 3 Daartoe voert eiseres aan dat gedaagden zich schuldig maken aan onder meer indirecte inbreuk op onder meer de conclusies 1, 5, 6, 8 tot en met 12 en 15 tot en met 19 van het octrooi. Gedaagden bieden aan en leveren, in of voor hun bedrijf, middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de in die conclusies geoctrooieerde uitvinding, voor toepassing van die uitvinding, aan anderen dan aan hen, die

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


krachtens de artikelen 55 tot en met 60 ROW 1995 tot toepassing van die uitvinding bevoegd zijn, wetende, dan wel terwijl het gezien de omstandigheden duidelijk is, dat die middelen voor die toepassing geschikt en bestemd zijn. Zij zetten bovendien aan tot het verrichten van de in artikel 53 lid 1 ROW 1995 vermelde handelingen. 4 Gedaagden hebben gemotiveerd verweer gevoerd. Zij hebben aangevoerd dat: – het octrooi bloot staat aan vernietiging omdat het niet nawerkbaar is en de uitvinding niet nieuw, althans niet inventief is; – de houder van het Senseo Crema apparaat voldoet niet aan de conclusies van het octrooi; – gedaagden geen indirecte octrooi-inbreuk maken. Beoordeling van het geschil 5 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd na 1 april 1995 zodat ingevolge het bepaalde in art. 103 Rijksoctrooiwet 1995 het bepaalde in of krachtens die wet van toepassing is. 6 Het octrooi heeft betrekking op een samenstel van een padhouder en een koffiepad. Onder een pad is hier te verstaan een (schijfvormig) zakje van filtreerpapier, gevuld met koffie-extract. De koffiepad wordt in de padhouder gelegd, waarna heet water door de koffiepad stroomt. Samenstellen van padhouders en koffiepads waren in de stand der techniek reeds bekend. Eiseres heeft gekozen voor een samenstel uit een reeds bekende groep van padhouders met groeven. In de padhouder van het octrooi lopen de ’groeven in de bodem’, anders dan bij de bekende padhouders, niet door tot aan de zijwand van de padhouder. De bodem van de padhouder bestaat uit een buitenste ringvormig bodemdeel en een binnenste schotelvormig bodemdeel. De groeven zijn (alleen) in het binnenste schotelvormige bodemdeel aangebracht (zie figuren 1, 7 en 9). De groeven kunnen ook gevormd worden door de tussenruimten tussen een aantal verticale uitsteeksels, welke zich op onderling regelmatige afstanden bevinden (zie figuur 7). De afmetingen van de pad zijn aangepast aan die van de padhouder. De bodem van de pad rust op de bodem van de padhouder tot nabij de opstaande zijwand. De bodem van de pad heeft een met de bodem van de pashouder overeenkomende vorm. Aldus past de pad goed in de padhouder. De afmetingen van de ringvormige sealnaad van de pad corresponderen in hoofdzaak met de afmeting van het ringvormig bodemdeel van de padhouder, zodat de sealnaad rust op het ringvormig bodemdeel (zie figuren 4 en 6). De gemiddelde vakman zal uit conclusie 1, de beschrijving (Nederlandse tekst, pagina 9, regels 16 t/m 28) en de tekeningen afleiden dat de padhouder en koffiepad worden gebruikt in een koffiemachine met een deksel, die het samenstel van padhouder en pad afsluit. In de deksel bevindt zich een afsluitingsring (44), welke rust op de sealnaad van de pad. Door die deksel wordt heet water onder druk aan de bovenzijde van houder toegevoerd (Nederlandse tekst, regels 10 en 11 van conclusie 1). Daardoor zal druk op de afdichtingsring worden uitgeoefend, die zich in radiale richting naar buiten zal bewegen en afdichtend tegen de opstaande zijwand 10 zal komen te liggen. (Nederlandse tekst, pagina 9, regels 26-28) Het hete water wordt door de

E I G E N D O M

2 8 7

koffiepad geperst en het vervolgens gevormde koffie-extract zal uit de onderzijde van het pad stromen en via een uitlaatopening uit de houder wegstromen (Nederlandse tekst, regels 12-15 van conclusie 1). Indirecte inbreuk ? 7 Gedaagden betogen dat Intergo niet aan consumenten levert, dat Vomar aan consumenten levert, die het Senseo Crema apparaat hebben gekocht, en dat de padhouder van het Senseo Crema apparaat niet voldoet aan de conclusies van het octrooi. Er is daarom geen sprake van indirecte inbreuk door gedaagden. 8 Dit betoog wordt verworpen. 8.1 De padhouder, welke in het Senseo Crema koffiezetapparaat wordt gebruikt, voldoet op zichzelf aan de conclusies 1, 5, 6, 10 t/m 12 en 15 van het octrooi. De O’Lacy’s koffiepads, die gedaagden in Nederland op de markt brengen, passen precies in de padhouder van het Senseo Crema apparaat. Of deze koffiepads nieuw of inventief zijn kan in het midden gelaten worden. Indirecte octrooi-inbreuk kan zich voordoen, ook al zijn de aangeboden middelen op zichzelf niet nieuw of inventief (Benyamini, Patent Infringement in the European Community, IIC studies Vol. 13. p. 199). Ook het samenstel van de padhouder, welke in het Senseo Crema koffiezetapparaat gebruikt wordt, en de koffiepad van gedaagden, voldoet aan de conclusies 1, 5, 6, 10 t/m 12 en 15 van het octrooi. De vraag of deze conclusies nietig zijn zal hierna onder 9 tot en met 11 worden behandeld. 8.2 Zijn de door gedaagden aangeboden koffiepads middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding, zoals bedoeld in artikel 73 lid ROW 1995? Artikel 73 ROW 1995 is gebaseerd op artikel 30 van het nog niet in werking getreden Gemeenschapsoctrooiverdrag 1975 (later artikel 26 GOV 1989). De ratio van de regeling is dat derden niet moet worden toegestaan van de uitvinding te profiteren door middelen te verschaffen ’whose market flows from the invention and which are intended for utilizing it’ (Benyamini p 182). Gedaagden maken door de verpakking van hun koffiepads en hun reclame-uiting, zie onder 1 e, duidelijk dat de koffiepads bedoeld zijn voor gebruik in het Senseo Crema koffiezetapparaat. Bij gebruik door particulieren van de door hen van Vomar afgenomen O’Lacy’s koffiepads in de padhouder van eiseres is sprake van een samenstel als bedoeld in het octrooi. Deze koffiepads kunnen daarom worden aangemerkt als middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding, hetgeen gezien de omstandigheden aan gedaagden duidelijk is. Voor zover de aangeboden koffiepads algemeen in de handel verkrijgbare producten zijn, zetten gedaagden aan tot toepassing van de vinding door de koffiepads bewust voor toepassing van de vinding aan te bieden en te leveren aan het winkelend publiek in Nederland. Octrooi geldig? Nawerkbaarheid 9 Gedaagden betogen dat het octrooi niet nawerkbaar is. Indien de koffiepad in de padhouder van eiseres onder de kraan wordt gehouden, treedt een gigantische bypass op, terwijl het octrooi nu juist beoogt het probleem van bypass te voorkomen. De bypass wordt voorkomen door het gebruik van een ring in de afdichtdeksel en dat was al lang

2 8 8

B I J B L A D


bekend. Er wordt bovendien in het Senseo Crema apparaat geen normale kraandruk gebruikt. Overigens is de beschrijving niet normaal te begrijpen. Verwijzingen naar de bekende stand van de techniek zijn niet relevant of onbegrijpelijk. De van conclusie 1 afhankelijke conclusie 5 spreekt van groeven, welke volgens conclusie 1 radiaal moeten, terwijl de bij conclusie 5 behorende figuren 7-9 geen radiale groeven tonen. Gedaagden betogen verder dat het octrooi enerzijds stelt dat het oppervlak van de groeven kleiner moet zijn dan het oppervlak van de delen van de bodem waar zich geen groeven bevinden. Tegelijkertijd beschrijft het octrooi een alternatieve uitvoeringsvorm van de bodem, waarbij de verticale uitsteeksels zich onder het niveau van de rest van de bodem bevinden. Dit betekent dat het hele gedeelte van de uitsteeksels als een groef/opening moet worden aangemerkt. Conclusie 8 strijdt met de beschrijving. 10 Dit betoog wordt verworpen. Op zichzelf hebben gedaagden aannemelijk gemaakt dat bypass optreedt, indien uitsluitend het samenstel van padhouder en koffiepad onder een straal water wordt gehouden. Het zal de gemiddelde deskundige echter aan de hand van de conclusies, de beschrijving en de daarbij behorende tekeningen duidelijk zijn, dat het in het octrooi beschreven samenstel van padhouder en koffiepad gebruikt wordt in een koffiemachine met een deksel die het samenstel van padhouder en pad afsluit, op een wijze als hiervoor reeds onder 6 is overwogen. Alsdan treedt geen bypass op, zoals ook gedaagden aannemen. Dat figuur 7 een uitvoeringsvorm toont, waarin de radiale groeven niet duidelijk zichtbaar zijn, doet aan de nawerkbaarheid van het octrooi op zich zelf niet af. De stelling dat bij de uitvoeringsvorm, waarin de uitsteeksels zich bevinden in een verdiept gedeelte onder de rest van de bodem, het hele verdiepte gedeelte als een groef moet worden aangemerkt, wordt niet aanvaard en doet overigens evenmin aan de nawerkbaarheid af, zoals ook geldt voor het tegen conclusie 8 gemaakte bezwaar.

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

bruik gemaakt wordt van een zeefje in een filterdrager, waarbij het zeefje kleiner is dan de omvang van de bodem van de filterdrager. Naar voorlopig oordeel is een zeefje met openingen niet op een lijn te stellen met een bodem voorzien van uitsteeksels, waarbij de tussenruimte tussen deze uitsteeksels groeven vormen, die zich in radiale richting uitstrekken naar tenminste 1 uitlaatopening (conclusies 1 en 5). De gemiddelde vakman zal hierdoor niet op het spoor van de vinding worden gezet. 11.2 Gedaagden hebben zich ook onder meer beroepen op het Duitse Gebrauchsmuster DE-U 74.30.109 en op de Amerikaanse octrooien 4.875.408 en 5.649.472 en 5.347.916, alsmede de Europese octrooien EP 0.249.700 en EP 0.710.462 en het Nederlandse octrooi NL 94.00837, afzonderlijk dan wel in onderlinge samenhang. Deze voorbeelden zijn niet relevant. Zij zien met uitzondering van 5.649.472, niet op padhouders met groeven. Het octrooi 5.649.472 kent een houder met op de bodem daarvan uitsteeksels en daartussen openingen, waardoorheen de vloeistof kan stromen naar een onder de bodem gelegen ruimte. In het octrooi van eiseres stroomt de vloeistof daarentegen tussen de uitsteeksels door naar tenminste één opening in de bodem van de padhouder. 5.347.916 en EP 0.249.700 beschrijven een bodem met radiale ribben. 11.3 De bezwaren tegen de van conclusie 1 afhankelijke conclusies kunnen onbesproken blijven, nu de eerste conclusie stand houdt. Slotsom 12 Gedaagden plegen indirecte octrooi-inbreuk. Naar voorlopig oordeel bestaat er geen gerede kans dat de hiervoor in aanmerking genomen conclusies van het octrooi niet zullen standhouden in oppositie of in een nietigheidsprocedure (vergelijk RvdW 2001, nr 168). Het gevraagde verbod zal daarom worden toegewezen, met veroordeling van gedaagden, als in het ongelijk gestelde partij, in de kosten. Beslissing

Gebrek aan nieuwheid en/of inventiviteit 11 Voorshands wordt aangenomen dat de beweerde uitvinding van eiseres is gelegen in het in de bodem van de padhouder aanbrengen van groeven, die zich vanaf enige afstand van de zijwand van de padhouder uitstrekken in de richting van een uitlaatopening. De gemiddelde vakman zal uit de conclusies, de beschrijving en de tekeningen afleiden dat een dergelijke padhouder, voorzien van een daarop passende koffiepad en geplaatst in een koffiemachine met een deksel (welke de padhouder met pad afsluit) het probleem van de bypass oplost, althans sterk vermindert. Uit het Amerikaanse octrooi 3.620.155 was volgens gedaagden het plaatsen van de groeven in een van de zijwand afgekeerde richting als zodanig bekend. Dit is op zichzelf juist. De groeven lopen echter door tot aan de opstaande rand van de houder en zijn daarom niet schadelijk voor de nieuwheid of de inventiviteit. Op grond van dit Amerikaanse octrooi lag de vinding voor de gemiddelde vakman niet voor de hand. 11.1 Gedaagden stellen verder, onder overlegging van een productie, dat bij expressohouders al tientallen jaren ge-

De Voorzieningenrechter: Verbiedt gedaagden op enigerlei wijze betrokken te zijn bij indirecte inbreuk op het Europese octrooi 0 904 717 B1, in het bijzonder de hiervoor vermelde O’Lacey’s koffiepads te leveren of aan te bieden, op straffe van een dwangsom van € 113.450,– per dag (een gedeelte van een dag voor een hele rekenend) waarop, of € 23,– per betrokken verpakking van 18 O’Lacy’s koffiepads waarmee, na betekening van het te wijzen vonnis dit vonnis wordt overtreden. Veroordeelt gedaagden in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van eiseres begroot op € 254,81 aan verschotten en € 703,36 aan procureurssalaris. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 van het TRIPS-verdrag op zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Enz. b Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 6 juni 2002 (mrs. J.C. Fasseur-van Santen, C.J. Verduyn en S.U. Ottevangers) 4 De grieven 3 en 4 van Intergro c.s. betreffen de vraag of Intergro c.s. door het in het verkeer brengen van de O’Lacy’s

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


koffiebuiltjes indirect inbreuk maken op het octrooi. Het hof stelt vast, dat Sara Lee zowel in eerste instantie als in hoger beroep zich beroept op de conclusies 1, 5, 6, 8 tot en met 12 en 15 tot en met 19, maar zich uitdrukkelijk niet beroept op conclusie 23 van het octrooi, die gericht is op een pilvormige buil van filterpapier, gevuld met gemalen koffie. 5 Ingevolge artikel 69, lid 1 Europees Octrooiverdrag wordt de beschermingsomvang van het octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van die conclusies dienen en wel (op grond van het Protocol bij genoemd artikel) zodanig dat zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. 6 Het octrooi van Sara Lee betreft een samenstel voor gebruik in een koffiemachine, met: a een houder met komvormige binnenruimte, begrensd door een bodem met tenminste een (afvoer)opening en een verticale zijwand, b een pil-vormige buil van filterpapier, gevuld met gemalen koffie, c welke pil rust op de bodem van de houder en zich uitstrekt tot nabij de verticale zijwand, d terwijl in de bodem van de houder een aantal zich radiaal naar de tenminste ene (afvoer)opening uitstrekkende, kanaalvormige groeven zijn voorzien, e en in bedrijf heet water onder druk bovenin de houder wordt gevoerd, f zodat heet water door de koffiebuil wordt geperst en koffie uit de buil extraheert, g waarbij gevormd koffie-extract uit de onderzijde van de buil en uit de houder via de tenminste ene (afvoer)opening stroomt. 7 Blijkens het octrooi is een dergelijk samenstel bekend uit het Amerikaanse octrooi 3.620.155. Een nadeel van dat bekende samenstel is (kolom 2, regels 11 e.v. van het octrooi van Sara Lee), dat het hete water in bedrijf langs de zijrand van de koffiebuil naar het uiteinde van een groef in de bodem van de houder kan stromen, welk uiteinde zich bevindt in een hoekpunt van de (rechthoekige) houder. Daardoor wordt koffie-extract, dat wordt geëxtraheerd uit de gemalen koffie in de buil buiten die buil gemengd met (een overigens niet controleerbare hoeveelheid) water, dat niet door de koffie in de buil is gepasseerd, waardoor het koffie-extract een ongewenste (geringere) sterkte zal krijgen. Dit nadelige verschijnsel wordt het bypass-verschijnsel genoemd. 8 Het octrooi beoogt de nadelen van de stand der techniek te vermijden en verschaft daartoe een samenstel met een houder, waarvan iedere groef zich uitstrekt van een plaats op afstand van de zijwand in een richting vanaf die zijwand. Anders gezegd betekent dit, dat het dichtst bij de zijwand gelegen uiteinde van iedere groef op enige afstand van die zijwand ligt. 9 Met het geoctrooieerde samenstel wordt bereikt, dat elk heet water, dat in bedrijf bovenin de houder wordt gevoerd, door de koffiebuil wordt geperst en dat er geen of nagenoeg geen water langs de zijrand van de koffiebuil rechtstreeks het uiteinde van een groef kan bereiken. Er treedt aldus geen

E I G E N D O M

2 8 9

bypass-verschijnsel op, althans dit wordt sterk verminderd (vgl. blz. 3, regel 19 e.v. Nederlandse vertaling van het octrooi). 10 Voor een juiste werking van een samenstel volgens het octrooi is het blijkens de beschrijving nodig, dat de koffiebuil zich uitstrekt tot nabij de verticale zijwand van de houder. In kolom 2, regels 53-55 is dit verwoord met: This means that it is essential to the invention, that the dimensions of the pouch and the container be adjusted to each other. Dit geldt echter, naar het oordeel van het hof, ook voor het bekende samenstel volgens het Amerikaanse octrooi 3.620.155. Bij dat samenstel immers zal de (reeds optredende) bypass worden versterkt als de in de bekende houder te gebruiken koffiebuil geringere afmetingen heeft (kleiner is) dan de bodem van de houder en zal het effect van de toepassing van de presser plate, toegelicht in kolom 4, regel 15 e.v. van het Amerikaanse octrooi, ongunstig worden beïnvloed. Naar oordeel van het hof is het daarom niet van betekenis ontbloot, dat in figuur 4 van het Amerikaanse octrooi de afmetingen van de koffiebuil 27 vrijwel gelijk zijn aan de afmetingen van de sloping bottom walls 17 van de houder 14. Dat bij de bodem van de houder passende afmetingen van de koffiebuil stand van de techniek zijn blijkt ook uit het feit, dat dit aspect is opgenomen in de aanhef van conclusie 1 van het Sara Lee octrooi (het hiervoor onder 6 genoemde aspect c) en blijkt ook uit de bespreking, die in het octrooi van Sara Lee gewijd is aan het genoemde Amerikaanse octrooi (kolom 2, regels 6-10): The pouch (...) has dimensions corresponding to the dimensions of the inner space of the container. Accordingly, a circumferential edge of the pouch is located adjacent the vertical sidewall of the container. 11 Partijen verschillen van mening over de vraag of de in het geoctrooieerde samenstel toe te passen koffiepads ’middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding’ zijn, zoals bedoeld in artikel 73 Rijksoctrooiwet 1995. Het hof oordeelt hierover als volgt. 12 Zoals hiervoor overwogen betreft de geoctrooieerde uitvinding een samenstel van houder en bijpassende koffiebuil. Het samenstel van houder en bijpassende (pilvormige) koffiebuil, zoals bekend uit het hogergenoemde Amerikaanse octrooi had nadelen. De geoctrooieerde uitvinding vermijdt die nadelen, door een zeer specifieke maatregel, te weten een wijziging aan de houder van het samenstel. Van een aanpassing van de koffiebuil is geen sprake. Indien een houder met een (pilvormige) koffiebuil met afmetingen, zoals door Sara Lee in de handel gebracht, is voorzien van groeven conform de leer van het Amerikaanse octrooi (dat wil zeggen doorlopend tot bij de verticale wand), dient de houder overeenkomstig de leer van het octrooi van Sara Lee gewijzigd te worden (dat wil zeggen geconstrueerd met groeven tot op enige afstand van de verticale wand), zonder dat enige maatregel met betrekking tot de koffiebuil vereist is, om de nadelen van de stand van de techniek (te weten het bypass-verschijnsel) te vermijden. Anders gezegd: bij iedere (pilvormige) koffiebuil kan een houder conform het octrooi worden geconstrueerd. De houder conform het octrooi is een essentieel element van de geoctrooieerde uitvinding. 13 Naar het oordeel van het hof volgt uit het voorgaande, dat niet gezegd kan worden (in weerwil van het gestelde in kolom 3, regels 2-5 van het octrooi: Hence, the invention is in-

2 9 0

B I J B L A D


corporated in the specific properties of the container and the specific dimensions of the pouch which correspond therewith), dat een (pilvormige) koffiebuil, die past in de houder van het geoctrooieerde samenstel een wezenlijk bestanddeel of een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is. Daaraan doet niet af, dat een koffiebuil nodig is om het geoctrooieerde samenstel te kunnen gebruiken (pleitnotities Mr. Kuipers in prima: Zonder de koffiepads zou de uitvinding immers niet kunnen worden toegepast en memorie van antwoord: Zonder de pad zou de uitvinding van het Octrooi immers niet toegepast kunnen worden). Niet alles, wat nodig is om het geoctrooieerde samenstel te kunnen gebruiken is een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. Anders immers zou ook het benodigde hete water en zelfs de koffiemachine, waarin het samenstel wordt gebruikt, een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel kunnen worden genoemd. (Vgl. de MvT betreffende het met artikel 73 Rijksoctrooiwet 1995 overeenkomende art. 44A Rijksoctrooiwet, ingevoegd bij de wijzigingswet 1987: ’De middelen moeten een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding betreffen. Niet voldoende is, dat de middelen bij de toepassing van de uitvinding gebruikt kunnen worden, zij moeten daarbij een essentieel element vormen’). Hieraan wordt niet afgedaan door de door Benyamini bepleite (ruime) ratio van indirecte octrooi-inbreuk, inhoudende the idea that third parties should not be allowed to benefit from the invention by supplying means whose market flows from the invention and which are intended for utilizing it.

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

De incidentele grief 3, gericht tegen rechtsoverweging 6 van het vonnis, kan, ook indien juist, evenmin leiden tot vernietiging. Nu het vonnis, zoals hiervoor overwogen, dient te worden vernietigd en de vorderingen van Sara Lee afgewezen, falen de grieven in het incidenteel appèl en dient dit te worden verworpen met veroordeling van Sara Lee in de kosten aan de zijde van Intergro c.s. gevallen. 18 Aan het bewijsaanbod van partijen gaat het hof voorbij, daar daarvoor in het kader van dit kort geding geen plaats is. Beslissing Het Gerechtshof in het principaal appèl: vernietigt het vonnis van 18 januari 2002, en opnieuw rechtdoende: wijst het gevorderde af, veroordeelt Sara Lee in de kosten van eerste aanleg en hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Intergro c.s. begroot op respectievelijk € 988,– en € 2.610,–; in het incidenteel appèl: verwerpt het beroep en verwijst Sara Lee in de kosten van het incidenteel hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Intergro c.s. begroot op € 1.157,–. Enz. c Conclusie A.-G. mr. D.W.F. Verkade, 20 juni 2003

14 Bij het voorgaande komt nog, dat pilvormige koffiebuiltjes met dezelfde of vrijwel dezelfde (ronde) vorm als de koffiebuiltjes, die door Sara Lee op de markt worden gebracht, reeds lang in de handel zijn en, zoals door Intergro c.s. onweersproken is gesteld, op de markt worden gebracht door bijvoorbeeld Laurentis, Merkur en Jacobs. Die bekende pilvormige koffiebuiltjes hebben afmetingen, die wellicht niet geheel passen bij de houder van het samenstel van Sara Lee (bedoeld voor het zogenaamde Senseo Crema-apparaat), maar zoals hiervoor overwogen zal ook bij deze bekende pilvormige koffiebuiltjes een houder conform het octrooi van Sara Lee kunnen worden geconstrueerd.

16 Uit een en ander vloeit voort, dat de desbetreffende grieven van Intergro c.s. slagen, zodat het vonnis niet in stand kan blijven en zal worden vernietigd, met afwijzing alsnog van de vorderingen van Sara Lee en verwijzing van Sara Lee in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep. De overige grieven van Intergro c.s. behoeven hierna geen behandeling meer.

3 Juridisch kader 3.1 Sara Lee heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd overtreding door Intergro c.s. van artikel 73 ROW 1995. Het artikel luidt, voor zover voor deze zaak van belang, als volgt: ’1 De octrooihouder kan de vorderingen die hem ten dienste staan bij de handhaving van zijn octrooi instellen tegen iedere persoon, die [...] in Nederland in of voor zijn bedrijf middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding aan anderen [...] aanbiedt of levert voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding [...] in Nederland, een en ander mits die persoon weet dan wel het gezien de omstandigheden duidelijk is, dat die middelen voor die toepassing geschikt en bestemd zijn. 2 Het eerste lid geldt niet [...] indien de geleverde of aangeboden middelen algemeen in de handel verkrijgbare produkten zijn, tenzij de betrokkene degene aan wie hij levert aanzet tot het verrichten van in art. 53, eerste lid, vermelde handelingen. (...)’ 3.2 Het artikel betreft de zgn. indirecte octrooi-inbreuk. De laatste arresten van de Hoge Raad over indirecte octrooiinbreuk zijn, voor zover ik weet, de destijds befaamde nonstol-zout-arresten van 1949 en 1950.7 Het ging toen om de aanvullende werking van art. 1401 (oud) BW; een bepaling als art. 73 ROW 1995 was er toen nog niet. 3.3 Een zodanige bepaling werd (als. art. 44A) in 1987 opgenomen in de ROW 1910. In de MvT werd opgemerkt:

17 De incidentele grieven 2 en 5 van Sara Lee kunnen, gelet op hetgeen hierboven onder 7, respectievelijk 4 is overwogen niet leiden tot vernietiging van het vonnis. De incidentele grief 1 stuit af op hetgeen onder 12 en 13 is overwogen.

7 HR 18 februari 1949, NJ 1949, 357 m.nt. PhANH, BIE 1949, p. 42 m.nt. VdM en HR 1 december 1950, NJ 1951, 20, BIE 1951, p. 32 (Staat/Bonda I en II).

15 Gezien het vorenstaande is het hof van oordeel, dat Intergro c.s., door het verhandelen van ’O’Lacy’s koffiepads’ geen indirecte inbreuk op het octrooi van Sara Lee plegen. De stelling van Intergro c.s., dat met ’toepassing van de geoctrooieerde uitvinding’ in art. 73 Rijksoctrooiwet 1995 slechts bedoeld is ’vervaardiging van het geoctrooieerde voortbrengsel’ behoeft dan ook niet te worden besproken.

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


’Het voorgestelde nieuwe artikel 44A is ontleend aan artikel 30 van het verdrag en volgt in alle opzichten het daarin neergelegde stelsel van bescherming van de octrooihouder tegen indirecte inbreuk.’8 Gedoeld werd op art. 30 (oud; thans 26) van het Gemeenschapsoctrooiverdrag (GOV). De tekst daarvan luidt, in het Engels: [lid 1] ’A Community patent shall also confer on its proprietor the right to prevent all third parties not having his consent from supplying or offering to supply within the territories of the Contracting States a person, other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that these means are suitable and intended for putting that invention into effect.’9 Ofschoon dit verdrag zelf (nog) niet in werking is getreden, hebben de regeringen destijds een ’resolutie betreffende aanpassing van de nationale octrooiwetgevingen’ aangenomen, die ertoe strekte dat de verdragsluitende staten zo spoedig mogelijk hun nationale wetgeving aan de overeenkomstige bepalingen uit het GOV zouden aanpassen.10 De verdragsrechtelijke achtergrond van de regeling brengt uiteraard mee dat bij de uitleg van die bepaling acht moet worden geslagen op de oorspronkelijke regeling in het GOV. Ik zal hierna dan ook mede ingaan op buiten Nederland gepubliceerde opvattingen over deze Europese regeling en andere nationale derivaten daarvan. 3.4 Volgens A. Benyamini (die, naar ik denk, internationaal bezien de belangrijkste schrijver over art. 26 GOV is11) ligt aan de regeling voor indirecte octrooi-inbreuk ten grondslag: ’[...] the idea that third parties should not be allowed to benefit from the invention by supplying means whose market flows from the invention and which are intended for utilizing it’ (a.w., p. 182). Maar dit enkele profiteren is niet genoeg. Benyamini vervolgt (pp. 183-184): ’Such a concept can hardly be reconciled with fundamental principles of patent law, as it implies an extension of the monopoly to unpatented elements of the invention. The unauthorized benefit derived from the invention by the supplier is not in itself a sufficient basis for establishing infringement, because that benefit does not deprive the patentee of any part of his monopoly. Infringement requires prohibited use of the invention which prejudices, or threatens 8 TK 1984-1985, 19 131, nr. 3, p. 33. Zie ook pp. 4-5 aldaar en voorts uit die tijd Brinkhof, Ontwikkelingen in het octrooirecht, CIER-lezingen (losbl.) pp. A14-15 (1987/1988), Pieters, De jongste wijziging van de Rijksoctrooiwet, BIE 1987, pp. 287-290 en Hoyng, Repareren in het octrooirecht (diss. KUB 1988), hst. IX. 9 Trb. 1976, 103, p. 93. De tekst van dit artikellid is bij vernummering van 30 tot 26 niet veranderd. 10 Trb. 1976, 103, p. 191. Zie voor de meest recente gegevens over de stand van zaken met betrekking tot het Gemeenschapsoctrooi Brinkhof, BIE 2003, p. 151 en W. Tilmann, Gemeinschaftspatent mit einem zentralen Gericht, GRUR Int. 2003, p. 381; vgl. eerder G. Paterson, The European Patent System, Londen 2001, p. 593 e.v., G. Tritton, Intellectual Property in Europe, Londen 2002, p. 165 e.v. en Van Nieuwenhoven Helbach/ Huydecoper/Van Nispen, Industriële eigendom I, Deventer 2002, nr. II.7.3, p. 61. 11 A. Benyamini, Patent Infringement in the European Community, IIC-studies (auspiciën Max-Planck-Institut München), Vol. 13, Weinheim/New York 1993: aldaar ch. 9, p. 173 e.v. Benyamini geeft ook rechtsvergelijkende (achtergrond)gegevens.

E I G E N D O M

2 9 1

to prejudice, the patentee’s exclusive right to the invention. In the case of indirect infringement the prejudice can only be the subsequent direct use: the supply of means for the invention, in itself, does not prejudice the patentee’s monopoly, which does not cover unpatented means. The patentee has no exclusive right to make or sell essential elements of his invention: such elements may be freely made and sold for any purpose other than utilising the invention, or even for use in the invention by persons entitled to exploit it. The conclusion emerging from these factors is that only indirect use of the invention by the supplier which is coupled with a threat or potentiality of unauthorized direct use by the purchaser can justify a prohibition on trade in unpatented products. Hence, the ultimate aim of Art. 26 CPC, although not clearly expressed, is presumably to prevent third parties from aiding unauthorized direct use of the invention.’ Het uiteindelijke doel van de in het GOV neergelegde bepalingen omtrent indirecte octrooi-inbreuk moet volgens Benyamini dus worden gezocht in het verhinderen dat door het toeleveren van (onbeschermd) materiaal derden direct ongeoorloofd gebruik van de uitvinding maken. 3.5 De vraag of dit laatste zich voordoet (in de termen van art. 73 ROW 1995: ’toepassing van de geoctrooieerde uitvinding’), is door het hof aangestipt in rov. 15, maar niet beantwoord. Die vraag staat in cassatie ook niet ter discussie. Het hof heeft geoordeeld dat de door Sara Lee gestelde indirecte octrooi-inbreuk (reeds) strandt op een ander element van art. 73 lid 1, nl. het vereiste dat het moet gaan om ’middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding’. Het hof heeft, zoals bleek, de door Intergro c.s. geleverde koffiepads niet als zodanig aangemerkt. 3.6 Over het element ’middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding’ is in de MvT (bij art. 44A ROW 1910) het volgende opgemerkt: ’De middelen moeten een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding betreffen. Niet voldoende is, dat de middelen bij de toepassing van de uitvinding gebruikt kunnen worden, zij moeten daarbij een essentieel element vormen. Anderzijds is niet nodig, dat de middelen speciaal op de uitvinding afgestemd zijn.’12 3.7 Kort na de invoering van art. 44A ROW, schreef Hoyng over ’middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding’ onder meer: ’De middelen moeten een wezenlijk onderdeel van de uitvinding betreffen. De middelen behoeven derhalve niet zelf wezenlijke bestanddelen te zijn. Dat laatste kan men zich wel voorstellen bij onderdelen van een geoctrooieerde combinatie doch minder goed bij middelen voor de toepassing van een werkwijze. (...) Van ’middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding’ zal slechts sprake kunnen zijn als de onderdelen tot de geoctrooieerde combinatie behoren. Het woord ’betreffende’ (en ook het Franse ’se rapportant à’ en het Engelse ’relating to’) laat door zijn vaagheid echter enige twijfel open. 12

TK 1984-1985, 19 131, nr. 3, p. 34. Bij de algemene inleiding op het leerstuk van de indirecte octrooi-inbreuk, op p. 33, vermeldt de MvT nog: ’De middelen vallen als zodanig niet onder het octrooi; denkbaar is zelfs dat octrooiverlening voor deze middelen is geweigerd’.

2 9 2

B I J B L A D


(...)’13 3.8 Latere Nederlandse schrijvers maken (ook) geen duidelijke keuze binnen een breed spectrum, en/of klagen over onduidelijkheid van het wettelijk begrip (en de MvT). Zo lezen wij in Tekst & Commentaar I.E. (1998) in aant. 2 op art. 73 (Gielen): ’De betekenis van het begrip ’wezenlijk bestanddeel’ is niet op het eerste gezicht helder. De MvT leert ...’ [volgt weergave MvT]. Mulder en Van der Kooij, Hoofdzaken Mededingingsrecht (derde druk 2001, p. 59) schrijven: ’Met betrekking tot de zinsnede ’middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding’ blijkt uit de wetsgeschiedenis dat hieraan niet reeds voldaan is, indien het middelen betreft die bij de toepassing van de uitvinding gebruikt zouden kunnen worden; aan de andere kant is het, voor de toepasselijkheid van de bepaling, ook weer niet noodzakelijk dat de middelen speciaal op de uitvinding afgestemd zijn.’14 Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, Industriële eigendom I, Deventer 2002,15 schrijven in nr. III.5.5.14 (p. 237): ’De formulering ’middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding’ is ruim, en leent zich daardoor voor toepassing op een breed scala van handelingen die toepassing van de uitvinding kunnen bevorderen. Daar staat tegenover dat de formulering weinig bepaald is. Afbakening van de grens laat dus veel aan de rechtspraak over. De MvT zegt er dit van’ [volgt weergave MvT].16, 17 3.9 Benyamini schrijft over de corresponderende passus in art. 26 GOV (means relating to an essential element of the invention) onder meer het volgende: ’Those drafting the CPC adopted a flexible definition which can be understood in more than one way.’ (p. 197). ’The phrase ’means relating to an essential element of the invention’ raises two main questions: what is ’an essential 13

Hoyng, a.w., pp. 199-200. Het vervolg bij Hoyng spitst zich toe op onderdelen. Ik citeer óók uit die passages, omdat zulks (overigens selectiever) ook gebeurt in de s.t. namens Sara Lee, nr. 46, maar zonder dat daar de toespitsing op onderdelen wordt genoemd. Thans het citaat: Om voor bescherming ex art. 44A in aanmerking te komen is niet voldoende dat het desbetreffende onderdeel tot de geoctrooieerde combinatie behoort. Uit de woorden ’middelen betreffende een wezenlijk onderdeel’, toegepast op onderdelen, lijkt bij een redelijke uitleg te volgen dat er sprake moet zijn van een wezenlijk onderdeel. De Toelichting stelt enerzijds, dat de middelen een essentieel element moeten vormen, doch anderzijds, dat niet noodzakelijk is dat de middelen speciaal op de uitvinding zijn afgestemd. Wil art. 44A enige praktische betekenis hebben, dan zullen geen te strenge eisen aan ’wezenlijk’ moeten worden gesteld. Bij de laatste volzin plaats ik de kanttekening dat Hoyng met ’praktische betekenis’ kennelijk bedoelt: voor de eiser positieve betekenis. 14 Mulder en Van der Kooij herhalen t.a.p. niét een in de s.t. namens Sara Lee, nr. 47, wél aangehaalde passage uit hun oudere artikel in IER 1986, p. 41 e.v. 15 Hierna te citeren als: vNH/H/vN I (2002). 16 De auteurs vervolgen met een beschouwing over de in onze zaak niet aan de orde zijnde vraag over eventuele toepasselijkheid op tekeningen, recepten of gebruiksaanwijzingen. 17 In voetnoot 302 op p. 237 vermelden de auteurs vindplaatsen van voorbeelden uit de lagere rechtspraak van indirecte inbreuk door aanbieden of leveren van wezenlijke bestanddelen. Andere uitspraken waarin dit element aan de orde was, zijn nog: Hof ’s-Gravenhage 4 juni 1992, BIE 1993, nr. 98, p. 372, Pres. Rb. ’s-Gravenhage 19 januari 1995, BIE 2000, nr. 32, p. 136 en Pres. Rb. ’s-Gravenhage 4 maart 1996, BIE 1999, nr. 109, p. 441. Een ’richtinggevende lijn’ zou ik aan e.e.a. evenwel niet durven te ontlenen.

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

element of the invention’, and what are means ’relating to’ such an element. Considering the first issue, the question is whether the element involved must be essential for the practice of the invention, or for its inventive concept as defined by the claims. The distinction between essential and non-essential elements of the invention, which concerns the interpretation of claims and ascertainment of the scope of protection conferred by the patent, is known in most EEC-countries, and will be useful for determining whether the means are ’relating to an essential element of the invention.’ However, the term ’essential element’ is not unequivocal.’ (p. 198, mijn curs., A-G). Zo veel is al zeker, dat zich hier een rechtsvraag ter interpretatie aandient. Dat geldt ook voor het element ’relating to’ (in art. 73 ROW 1995: ’betreffende’). 3.10 Na een uiteenzetting (op pp. 199-20018) omtrent verschillende ’approaches’ komt Benyamini met betrekking tot dit element ’relating to’ op pp. 200-201, voor zo ver hier van belang, tot de volgende bevindingen:19 ’When deciding between these approaches it is necessary to bear in mind the concept underlying Art. 26, namely that the supply of means for utilizing the invention is regarded as prohibited use of the invention. In order to ensure that the benefit derived by the supplier can be fairly attributed to the invention, Art. 26 requires not only that the means be supplied and intended for utilizing the invention, but also that they must be of a certain nature which confirms that it is the invention which has created the market for them. On this ground it is submitted that only where the means are part of the invention’s concept as defined by the claims, or at least substantially related to this concept, can it be said that their existence or the demand for them flows from the patent. The ’concept of the invention’ includes those elements of the claims upon which the invention is founded. On the other hand, where the means are merely functionally necessary for practising the invention, or are intended for use with it, and bear no particular relation to its teachings, their supply is too remote to be regarded as use of the invention. Such means may be technically necessary for making or using the patented product or carrying out the patented process, but they are not essential to the foundation of the invention.’ (...). Benyamini concludeert vervolgens (p. 202): ’These words [’relate to’, A-G] clearly imply that Art. 26 was intended to be applicable to means which are part of the invention’s concept, as well as those which substantially relate to it. This may include a part of an essential element, and means which have been specially adapted for the invention, or designed for making an essential element thereof. A fortiori, an apparatus for making a patented product should be covered by Art. 26, as it substantially relates to each and every essential element of the invention. Where the means are of a kind described above there is no need for further qualitative requirements, since the existence of and demand for them can clearly be attributed to the invention, and they distinctly relate to the invention’s concept. But the words ’relating to’ should not be used to extend Art. 26 to products which are not necessary for realizing the invention, but merely intended for use with it. This concerns in parti18

Citaten daaruit nog te vinden in de s.t. namens Sara Lee, nrs. 64-66. De s.t. namens Sara Lee (nr. 67) geeft slechts het eerste stuk van het nu volgende lange citaat weer.

19

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


cular the supply of means which are intended, or even adapted, for use with a patented device, i.e. they are not required for making that device, but essential for using it.’ 3.11 Ik heb uw Raad geconfronteerd met ongebruikelijk lange citaten uit één boek. Van de redenen daarvoor zijn er al enkele genoemd: er is eigenlijk geen behulpzame Nederlandse literatuur. Het gaat om een (uit het EOV stammende) Europese basistekst (die zich m.i. evenwel niet leent voor het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie der EG20). Ik ken geen doortimmerder uitheems commentaar dan dat van de zeergeleerde Benyamini. Een volgende reden voor het uitgebreid citeren is dat ik met de voorstellen van Benyamini voor de oplossing van de interpretatievragen over de cruciale termen means relating to an essential element of the invention (in art. 73 ROW 1995: ’middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding’) instem: zowel qua uitkomst als qua reasoning. Of ik het ’wiel’ van Benyamini zelf zou hebben kunnen ’uitvinden’, is zeer de vraag.21 En als een auteur als Benyamini zijn bevindingen dan ook nog zo uitstekend verwoordt, maken parafrases het dossier alleen maar gecompliceerder in plaats van overzichtelijker. 3.12 Overigens behoeven wij ons niet alleen op Benyamini te verlaten. In Duitsland is art. 26 EOV overgenomen in § 10 Patentgesetz. Het gezaghebbende Duitse commentaar uit 20

Zoals eerder aangegeven, hebben de lidstaten zich bij de Resolutie tot aanpassing van de nationale octrooiwetgevingen (Trb. 1976, 103, p. 191) verplicht om onmiddellijk na ondertekening van het verdrag hun nationale octrooirecht al zoveel mogelijk aan te passen aan (o.m.) het GOV. Waar de Gemeenschap het GOV niet mede heeft gesloten, en waar het verdrag de gemeenschap niet op andere wijze verbindt, zou het hof zijn prejudiciële bevoegdheid moeten ontlenen aan een desbetreffende verdragsbepaling (zoals in het ’oude’ EEX-Verdrag). Het GOV in de oorspronkelijke versie van 1975 voorzag in art. 73 lid 1 sub a in de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen betreffende de uitleg van het GOV aan het Europese Hof van Justitie. Het verdrag is echter tot op heden niet in werking getreden. Daaraan valt toe te voegen dat in het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien, gedaan te Luxemburg (’Akkoord 1989’, Trb. 1990, 121) het GOV werd aangepast, waarbij de bevoegdheid tot het geven van prejudiciële beslissingen weer aan het HvJEG werd ontnomen, ten gunste van een te creëren Gemeenschappelijke Hof van Beroep (Community Patent Court, COPAC), zie art. 5 Akkoord 1989. De jurisdictie van het HvJEG werd beperkt tot de vraag of een interpretatie van het GOV in overeenstemming is met het EG-verdrag (art. 2 lid 2 Akkoord 1989), alsmede tot vragen over rechterlijke bevoegdheid (art. 3 Akkoord 1989). Zie hierover Benyamini, a.w., p. 24. Het (gewijzigde) GOV is, als gezegd, nog niet in werking getreden. Vooralsnog is ten deze dus geen sprake van een gemeenschaps(octrooi)gerecht dat zich over de uitleg van uit het GOV afkomstig uniform octrooirecht kan uitspreken (vgl. Kapteyn/VerLoren van Themaat, Introduction to the law of the European Communities (1998), p. 792). De recente ontwikkelingen voorzien een Gemeenschapsoctrooiverordening in plaats van het GOV. Vgl. voetnoot 10. Een vraag over hypothetisch toekomstig gemeenschapsrecht lijkt bij het HvJEG op nietontvankelijkheid te stuiten. 21 Leve het voortreffelijke proefschrift. Enkele voorbeelden waarin de HR (vermoedelijk) sterk op één bepaalde dissertatie leunde: HR 27 november 1981, NJ 1982, 503 (Boon/Van Loon) over pensioenverevening (op diss. Th.L.J. Bod, Pensioen en privaatrecht, 1979); HR 26 juni 1998, NJ 1998, 745 (Mr. Aerts q.q./ABN Amro) t.a.v. voldoening uit vrije boedelactief (op diss. G.A.J. Boekraad, Afwikkeling van de faillissementsboedel, 1997); HR 20 juni 1997, NJ 1999, 302 (Stichting Beheer Kasteel Renswoude/Den Boer) over het recht van dertiende penning (op diss. F.C.J. Ketelaar, Oude zakelijke rechten, 1978); HR 22 september 2000, NJ 2001, 348 over eigendom van kerktorens (op diss. H.D. Ploeger, Horizontale splitsing van eigendom, 1997).

E I G E N D O M

2 9 3

1993 van Benkard c.s. (Bruchhausen) op het Patentgesetz, waarnaar ook Sara Lee – m.i. evenwel te selectief – verwijst, wijkt niet wezenlijk af van de opvattingen van Benyamini. Nog een lang citaat, nu uit deze Duitse bron (mijn cursiveringen, A-G): ’Was ein wesentliches Element der Erfindung ist, ist unter Würdigung des Gegenstandes der Erfindung zu ermitteln. Es ist nicht Voraussetzung für die Wesentlichkeit des Elements, daß für das Element ein sog. Elementenschutz beansprucht werden kann, siehe § 14, Randn. 144. Besteht Elementenschutz, so ist das Angebot oder die Lieferung bereits eine unmittelbare Patentverletzung i.Si. v. § 9. Der in der früheren Praxis entwickelte Begriff der ’erfundungsfunktionellen Individualisierung’ ist nich geeignet, einen Ansatzpunkt für dat Verständnis des Begriffes ’wesentliches Element der Erfindung’ zu liefern, denn die beiden Begriffe gehen von einer verschiedenen Gesamtregelung der mittelbaren Patentverletzung aus. Nicht allle Merkmale der Erfindung sind wesentliche Elemente der Erfindung. Merkmale, die für die Verwirklichung der Erfindung von untergeordneter Bedeutung sind, sind keine wesentlichen Elemente der Erfindung. Wesentliche Elemente der Erfindung sind solche Merkmale eines Erzeugnisses, denen für die Verwirklichung der Erfindung mehr als nur untergeordnete Bedeutung zukommt. Eine für die Anwendung eines Verfahrens, das Gegenstand des Patents ist, erforderliche Vorrichtung bezieht sich auf das Verfahren als ganzes und somit auf das wesentliche Element der Erfindung als ganzes. Sind mehrere Mittel zur Herstellung eines Erzeugnisses oder zur Anwendung eines Verfahrens notwendig, so ist das Anbieten oder liefern von Mitteln, die für die Herstellung des Erzeugnisses oder zur Anwendung des Verfahrens von untergeordneter Bedeutung sind, keine mittelbare Patentverletzung. Hierzu zählen beispielsweise bei einem Verfahren zur Schädlingsbekämpfung22 mittels einer überraschend wirksamen chemischen Verbindung die üblichen und deshalb austauschbaren Trägerstoffe, die zwar für die Anwendung des patentierbaren Verfahrens hinter dem Werkstoff völlig zurücktreten. Anders ist es, wenn die wesentliche Bedeutung des Verfahrens auf der Verwendung besonderer Trägerstoffe beruht, die eine größere Wirksamkeit des Verfahrens zu Folge haben.’23 3.13 De opvatting van Benyamini wordt m.i. (ook) gedeeld in het gezaghebbende commentaar van Schulte (2001) bij § 10 Patentgesetz en art. 26 GOV (cursivering van mij, A-G): ’Unter § 10 I fallen alle Mittel, die nach der Verkehrsanschauung erkennbar dazu beitragen, den eigentlichen Kern der Erfindung, nämlich den geschützten Erfindungsgedanken, zu verwirklichen. Diese Voraussetzungen erfüllen sog. neutrale Teile nicht, deren Gestaltung gebräuchlich ist (zB Nägel) oder die allgemein verwendbar sind (zB Treibstoff), es sei denn, sie haben durch den mittelbaren Patentverletzer gerade eine solche Anpassung erfahren, durch die sie zu einer Verwendung bei der patentierten Erfindung im Vergleich zu den üblichen bekannten Teilen besonders geeignet gemacht worden sind. Bei Kombinationspatenten gehören nicht alle Einzelteile zu den wesentlichen Elementen der Erfindung, auch wenn sie im Patent22

Werkwijze voor ongedierte- of onkruidbestrijding, A-G. Benkard/Bruchhausen/Rogge/Schäfers/Ullmann, Patentgesetz/ Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage (1993), p. 448, Randnr 14. De citaten uit Benkard c.s. in de s.t. namens Sara Lee, nrs. 72-73 omvatten niet de tweede gecursiveerde passage.

23

2 9 4

B I J B L A D


anspruch aufgeführt sind, sondern nur die Elemente, die den Erfindungsgedanken der Kombination ausmachen. Nicht erforderlich ist dagegen, dass dem Element im Rahmen des Kombinationspatents Elementenschutz zukommt.’24 Vergelijk voorts Bernhardt/Krasser (cursivering van mij, A-G): ’Die angebotenen oder gelieferten Mittel müssen sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Als wesentlich werden allgemein diejenigen Elemente gelten können, die nach der Patentschrift für die Ausführung der geschützten technischen Lehre erforderlich sind und diese vom Stand der Technik unterscheiden. (...) Das Erfordernis, wonach es sich um ein wesentliches Element der Erfindung handeln muß, dürfte dabei bewirken, daß angepaßte Mittel von ganz ungeordneter Bedeutung außer Betracht bleiben.’25 3.14 Terrell on the law of Patents merkt, voor zover hier van belang, het volgende op bij de op art. 26 GOV gebaseerde Section 60 (2) van de Patents Act (1977) (mijn cursiveringen, A-G): ’Whether or not any particular means is an essential element of a given invention will be a question of fact in each case. It will clearly cover the supply of a product in kit form to be assembled by the purchaser into an infringing item, but where the dividing is to be drawn between essential and inessential elements is not clear. [...] In general, it is suggested that better guidance would be obtained by considering the element in question and determining whether without that element the invention could be put into effect. A component may be essential to working of the infringing device, but of no relevance to the question whether that device falls within the claim, and in such a case it would seem not to be an essential element as contemplated in the subsection.’26 3.15 Per saldo leidt deze lange aanloop ertoe dat ik, met omarming van Benyamini en Schulte – en toch ook overeenkomstig Bruchhausen in Benkard c.s., Bernhardt/Krasser alsmede Terrell – de uitleg van het begrip ’middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding’ in art. 73 ROW 1995 inderdaad (mede) afhankelijk acht van uitleg van het octrooi. Daarmee heb ik verklaard waarom ik bij de nu volgende bespreking van het cassatiemiddel juist acht het uitgangspunt van het hof dat bij de vraag of er sprake is van een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding, het onderhavige (Europese) octrooi uitgelegd dient te worden, en wel aan de hand van de voor die uitleg gegeven maatstaf van art. 69 lid 1 EOV, welke maatstaf is gereflecteerd in art. 53 lid 2 ROW 1995.27 3.16 Bij de beoordeling aan de hand van deze maatstaf pleegt het Haagse hof als criterium te formuleren: wat de gemiddelde vakman bij lezing van de conclusies en de beschrijving van de uitvinding begrijpt. Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, die zulks observeren,28 24

R. Schulte, Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, 6. Auflage (2001), p. 267, Randnr 15-16. 25 W. Bernhardt/R. Krasser, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Auflage (1986), p. 592, onder 2. 26 S. Thorley c.s., Terrell on the law of Patents, 15th ed. (2000), p. 215, par. 8.33. 27 Nogmaals citaat Benyamini, p. 198: The distinction between essential and non-essential elements of the invention, which concerns the interpretation of claims and ascertainment of the scope of protection conferred by the patent, is known in most EEC-countries, and will be useful for determining whether the means are ’relating to an essential element of the invention’. 28 A.w., p. 219.

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

voegen daaraan toe dat zulks strookt met een juiste (nl. ingeperkte) toepassing van de leer van het wezen van de uitvinding.29 Hoewel het hof in het thans bestreden arrest dit criterium niet met zo veel woorden tot uitdrukking heeft gebracht, ligt het alleszins voor de hand dat het hof ook in deze zaak daarvan is uitgegaan. 3.17 Volgens vaste jurisprudentie van uw Raad is de ruimte voor toetsing van uitleg (bepaling van de beschermingsomvang) van octrooien in cassatie beperkt. De uitleg zelf geldt als een feitelijk oordeel. In cassatie kan dus alleen geklaagd worden over eventuele toepassing van onjuiste maatstaven, dan wel onbegrijpelijkheid van de motivering.30 4 Bespreking van het cassatiemiddel 4.1 Onderdeel I van het cassatiemiddel, dat uiteenvalt in vijf subonderdelen, keert zich tegen de beslissing van het hof dat Intergro c.s. geen indirecte octrooi-inbreuk plegen (rov. 15), voor zover aan die beslissing ten grondslag ligt hetgeen het hof in rov. 13, eerste volzin, van het bestreden arrest heeft geoordeeld. Daarin overwoog het hof: ’Naar het oordeel van het hof volgt uit het voorgaande, dat niet gezegd kan worden (in weerwil van het gestelde in kolom 3, regels 2-5 van het octrooi: ’Hence, the invention is incorporated in the specific properties of the container and the specific dimensions of the pouch which correspond therewith’), dat een (pilvormige) koffiebuil, die past in de houder van het geoctrooieerde samenstel een wezenlijk bestanddeel of een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is.’ 4.2 De woorden ’uit het voorgaande’ in rov. 13 slaan (mede) terug op rov. 12. Daarin had het hof overwogen: ’12 Zoals hiervoor overwogen betreft de geoctrooieerde uitvinding een samenstel van houder en bijpassende koffiebuil. Het samenstel van houder en bijpassende (pilvormige) koffiebuil, zoals bekend uit het hogergenoemde Amerikaanse octrooi had nadelen. De geoctrooieerde uitvinding vermijdt die nadelen, door een zeer specifieke maatregel, te weten een wijziging aan de houder van het samenstel. Van een aanpassing van de koffiebuil is geen sprake. Indien een houder met een (pilvormige) koffiebuil met afmetingen, zoals door Sara Lee in de handel gebracht, is voorzien van groeven conform de leer van het Amerikaanse octrooi (dat wil zeggen doorlopend tot bij de verticale wand), dient de houder overeenkomstig de leer van het octrooi van Sara Lee gewijzigd te worden zonder dat enige maatregel met betrekking tot de koffiebuil vereist is, om de nadelen van de stand van de techniek (te weten het bypass-verschijnsel) te vermijden. Anders gezegd: bij iedere (pilvormige) koffiebuil kan een houder conform het octrooi worden geconstrueerd. De houder conform het octrooi is een essentieel element van de geoctrooieerde uitvinding.’ 4.3 Subonderdeel I.i klaagt dat de beslissing, dat de koffiepads niet een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding zijn en (daardoor) geen sprake is van indirecte octrooi-inbreuk, onjuist, althans onvoldoende begrijpelijk is, voor zover het hof daaraan het in rov. 12 overwogene ten grondslag heeft gelegd, in het bijzonder de 29

Zie daarover uitgebreid deze auteurs, a.w., pp. 207-219. vNH/H/vN t.a.p.; en vgl. bijv. (recent) HR 16 februari 2001, NJ 2001, 393 m.nt. DWFV (Van Egmond/Wiva), r.ovv. 3.3.4-3.5; HR 29 maart 2002, NJ 2002, 530 m.nt. Gielen (Van Bentum/Kool), rov. 3.5.5. 30

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


overweging dat de uitvinding van Sara Lee de nadelen van het Amerikaanse octrooi vermijdt door een aanpassing van de houder van het samenstel en niet door een aanpassing van de koffiebuil. Het subonderdeel voert aan dat voor de vraag of de koffiebuil een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is, niet van belang is of de desbetreffende koffiebuil in de stand van de techniek (als onderdeel van een ander samenstel) bekend was. Voldoende is, volgens het subonderdeel, dat de koffiebuil behoort tot de geoctrooieerde uitvinding en dat de koffiebuil daarin een wezenlijke rol vervult voor het bereiken van het met de uitvinding nagestreefde doel (vermijden van bypass). 4.4 Het subonderdeel faalt. Het hof heeft bij zijn oordeel over het ontbreken van het karakter van wezenlijk bestanddeel niet alleen overwogen dat de koffiebuil (als onderdeel van en samenstel) bekend was, maar voorts dat in de geoctrooieerde uitvinding de houder overeenkomstig de leer van het octrooi van Sara Lee gewijzigd dient te worden zonder dat enige maatregel met betrekking tot de koffiebuil vereist is, om de nadelen van de stand van de techniek (te weten het bypass-verschijnsel) te vermijden. Tot dat oordeel kwam het hof op grond van een uitleg van het octrooi, aan de hand van de maatstaf van art. 69 lid 1 EOV en het daarbij horend Protocol (rov. 5). Bij die uitleg mocht het hof, anders dan het onderdeel betoogt, wel degelijk gewicht toekennen aan de omstandigheid dat de koffiebuil op zichzelf, alsmede een samenstel van een (andere) houder en een (daarin passende) koffiebuil, welk octrooi eveneens beoogt bypass te vermijden, in de stand van de techniek bekend was.31 Zoals ook door het hof is overwogen, verwijst het onderhavige octrooi immers zelf32 in de beschrijving uitdrukkelijk naar de stand van de techniek, in het bijzonder naar het Amerikaanse octrooi nr. 3.620.155, waarin eveneens sprake is van een samenstel van een op elkaar aansluitende buidel en houder. De door het hof gegeven – feitelijke33 – uitleg van het onderhavige octrooi is te meer begrijpelijk, gelet op zijn overweging (rov. 4) dat Sara Lee zich uitdrukkelijk niet heeft beroepen op de afzonderlijke conclusie 23 met betrekking tot de koffiebuil, lós van het samenstel. 4.5 Voor zover het subonderdeel wil stellen dat reeds van een wezenlijk bestanddeel sprake is wanneer de buil een wezenlijke rol vervult voor het bereiken van het nagestreefde doel (in dit geval: vermindering van bypass), berust het op een onjuiste rechtsopvatting. Vereist is dat sprake is van een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. Het hof heeft, als gezegd, geoordeeld dat, gelet op de in het octrooi geopenbaarde stand van de techniek, de uitvinding uitsluitend is gelegen in een aanpassing van de houder en niet tevens in de (passende) koffiebuil. Verder miskent het subonderdeel dat het hof voorts heeft overwogen dat aan zijn oordeel dat de koffiebuil geen wezenlijk bestanddeel vormt, niet afdoet dat een (passende) koffiebuil nodig is om het geoctrooieerde samenstel te kunnen gebruiken. Deze door het hof aangebrachte onderscheiding tussen wezenlijke bestanddelen van de uitvinding en hetgeen voor het gebruiken van het geoctrooieerde samen31

Vgl. Bertrams, Equivalentie in het octrooirecht (diss. Utrecht), Deventer 1998, p. 234. 32 Prod. 6 bij Akte houdende overlegging producties van 18 december 2001, p. 2, regels 21 e.v., p. 3 regels 1-5. 33 Vgl. nr. 3.17 supra.

E I G E N D O M

2 9 5

stel benodigd is, in overeenstemming met hetgeen daaromtrent in parlementaire geschiedenis (vgl. het door het hof in rov. 13 aangehaalde citaat uit de MvT) is opgemerkt en, overtuigender, in literatuur, waartoe ik verwijs naar de hierboven in nr. 3.9 e.v. aangehaalde en onderschreven commentaren van Benyamini en andere buitenlandse auteurs. Dat voor de toepassing/het gebruik van het geoctrooieerde een (passende) koffiebuil nodig is, is op zichzelf niet voldoende om tot het bestaan van een ’wezenlijk bestanddeel’ te kunnen concluderen. Voor zover het subonderdeel uitgaat van een andere opvatting, faalt het dus. 4.6 Bij het vorenstaande behoef ik dus niet eens toe te komen aan een rode draad in het betoog van Intergro c.s., zowel in feitelijke instanties als in cassatie, dat de koffiebuil niet alleen geen wezenlijk onderdeel van de uitvinding is, maar – integendeel – nu juist het probleem is, nl. de veroorzaker van bypass, omdat water de weg van de minste weerstand zoekt. Voor dat bekende probleem, dat zich óók voordoet als koffiebuiltjes aansluiten bij de rand van de houder, zoekt het octrooi van Sara Lee met het specifieke groevensysteem (groeven in de bodem die verder weg van de zijkant van de houder beginnen) een oplossing. De (verwante) kennelijke gedachtegang van het hof, waarbij de uitvinding, gegeven het bekende bypass-verschijnsel, is gelegen in het construeren van een houder die door middel van een specifiek systeem met ingekorte groeven dit bekende bypass-probleem bij de (bekende) koffiebuiltjes oplost of vermindert, en die bij iedere pilvormige koffiebuil kan worden geconstrueerd, acht ik alleszins begrijpelijk. 4.7 Tenslotte bevat het subonderdeel (blz. 7, midden) een klacht, voor zover het hof rov. 13 mede zou hebben doen steunen op r.ovv. 6 t/m 10. De klacht komt erop neer dat het hof in dat geval zou hebben miskend dat een uitvinding als bedoeld in art. 73 ROW kan bestaan uit een combinatie van bestanddelen die als zodanig of als bestanddeel van een andere combinatie in de stand van de techniek bekend waren. 4.8 Ook als men met de steller van het middel uitgaat van de inderdaad aannemelijke optie dat het hof met de woorden ’volgt uit het voorgaande’ in rov. 13, eerste volzin, tevens verwijst naar de r.ovv. 6 t/m 10, faalt deze klacht. Het hof heeft het in het subonderdeel gestelde niet miskend. Het hof heeft zich uitgesproken over het ontbreken van het karakter van wezenlijk bestanddeel en dáártoe, zoals ik in nr. 4.4 reeds aangaf, niet alleen overwogen dat de koffiebuil (als onderdeel van en samenstel) bekend was, maar voorts dat de houder voorzien van groeven conform de leer van het Amerikaanse octrooi, overeenkomstig de leer van het octrooi van Sara Lee gewijzigd dient te worden zonder dat enige maatregel met betrekking tot de koffiebuil vereist is, om de nadelen van de stand van de techniek (te weten het bypassverschijnsel) te vermijden. Bij deze aan de feitenrechter voorbehouden beoordeling heeft het hof niet een van de in rov. 5 bedoelde afwijkende maatstaf gehanteerd, en dus een juiste maatstaf gehanteerd. Ook overigens geeft ’s hofs – begrijpelijke – oordeel dat de koffiebuil in de ingeroepen conclusies geen wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting of een cassabel motiveringsgebrek. 4.9 Subonderdeel I.ii bevat vooreerst de klacht dat, voor zover het hof heeft geoordeeld dat het met het woord ’uitvinding’ in de zin van art. 73 ROW 1995 is bedoeld de uitvindingsgedachte resp. het wezen van de uitvinding en niet het sa-

2 9 6

B I J B L A D


menstel van bestanddelen als in de conclusies beschreven, dit oordeel rechtens onjuist is. Voor zover het voormelde oordeel wél steun zou vinden in het recht, acht het subonderdeel de beslissing, dat de bijzondere eigenschappen (afmetingen, vormgeving e.d.) van de koffiebuil als beschreven in de conclusies geen deel uitmaken van de uitvindingsgedachte omdat zo’n koffiebuil al bekend zou zijn uit het Amerikaanse octrooi, eveneens onjuist althans onbegrijpelijk, omdat: a de omstandigheid dat een bestanddeel van de uitvinding al bekend zou zijn, niet uitsluit dat het bestanddeel onderdeel uitmaakt van de uitvindingsgedachte; en b ’s hofs oordeel dat geen sprake is van een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel althans daarom onbegrijpelijk is, nu bij gebreke aan een andere vaststelling door het hof in cassatie ervan moet worden uitgegaan dat de specifieke vormgeving/afmetingen van de koffiebuil, als omschreven in de conclusies, cruciaal zijn voor het bereiken van de uitvinding (vermijden van bypass), c dan wel, omdat het hof bij zijn oordeel over de uitvindingsgedachte alleen het oog heeft gehad op het deel van de conclusie dat volgt op de woorden ’met het kenmerk dat’. 4.10 De in het subonderdeel vooropgestelde rechtsklacht mist feitelijke grondslag. Het hof heeft niet geoordeeld dat met het begrip uitvinding in art. 73 ROW is bedoeld de ’uitvindingsgedachte’ of ’het wezen van de uitvinding’. Het hof heeft zijn oordeel dat de koffiebuil geen wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt, immers gebaseerd op een uitleg van het octrooi, waarbij het de maatstaf van art. 69 EOV en het daarbij behorend protocol heeft gehanteerd (rov. 5). Volgens deze maatstaf is (inderdaad) niet het ’wezen van de uitvinding’ doorslaggevend, maar moet de beschermingsomvang van het octrooi worden bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van die conclusies dienen en wel (op grond van het protocol bij genoemd artikel) zodanig dat zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid voor derden wordt geboden.34 Als hiervoor besproken (zie nr. 4.4), blijkt uit ’s hofs overwegingen omtrent de uitleg van het octrooi niet dat het hof deze maatstaf heeft miskend. 4.11 Daarmee ontvalt m.i. de bodem aan de voortbouwende (motiverings)klachten. Ten overvloede nog het volgende. Voor zover het subonderdeel ’s hofs oordeel onjuist of onbegrijpelijk acht met het oog op de bijzondere eigenschappen (maten) van de koffiebuil, faalt het eveneens. Het subonderdeel ziet wederom over het hoofd: a dat het hof in zijn oordeel over het ontbreken van het karakter van wezenlijk bestanddeel de omstandigheid heeft betrokken dat Sara Lee in de onderhavige procedure conclu34 Voor de ’leer van het wezen’ (waarop het subonderdeel klaarblijkelijk doelt) en de uitleg overeenkomstig art. 69 EOV en het daarbij behorende protocol, verwees ik in nr. 3.16 reeds naar vNH/H/vN I (2002), p. 207 e.v. In zijn arrest van 13 januari 1995, NJ 1995, 392 m.nt. DWFV (CibaGeigy/Oté) heeft de Hoge Raad afstand genomen van de ’leer van het wezen’ als centrale norm bij de uitleg van octrooien. Thans vormt het wezen van de uitvinding een (belangrijk) gezichtspunt bij de uitleg overeenkomstig art. 53 lid 2 ROW 1995. In de recente literatuur heerst intussen enige discussie omtrent de vraag of, resp. in hoeverre de Hoge Raad, gelet op zijn arrest van 29 maart 2002, NJ 2002, 530 m.nt. Gielen (Van Bentum/Kool), voldoende recht doet aan de in het protocol bij art. 69 EOV bedoelde redelijke rechtszekerheid voor derden: vgl. vNH/H/vN I (2002), pp. 218-219.

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

sie 23, waarin de buil is beschreven, uitdrukkelijk niet heeft ingeroepen, terwijl het hof voorts overwoog dat voor vermijding van bypass in de geoctrooieerde uitvinding de houder conform de leer van het Amerikaanse octrooi overeenkomstig de leer van het octrooi van Sara Lee gewijzigd dient te worden zonder dat enige maatregel met betrekking tot de koffiebuil vereist is (een feitelijk en (bepaald) niet onbegrijpelijk oordeel); b ’s hofs oordeel dat geen sprake is van een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel genoegzaam gedragen wordt door r.ovv. 12-13 terwijl, in weerwil van de door Sara Lee bedoelde ’crucialiteit’ van de specifieke vormgeving/ afmetingen van de koffiebuil als omschreven in de conclusies, het hof feitelijk en niet onbegrijpelijk kennelijk heeft geoordeeld dat, gegeven het bekende probleem van bypass bij de (bekende) builtjes, de crux zit in het verkortegroevenstelsel onderin de houder; en (c) niet blijkt dat het hof bij zijn oordeel over de uitvindingsgedachte enkel het oog heeft gehad op het deel van de conclusie dat volgt op de woorden ’met het kenmerk dat’, zodat de deelklacht in zoverre feitelijke grondslag mist. 4.12 Subonderdeel I.iii komt erop neer35 dat het hof aan zijn rov. 13 niet ten grondslag heeft mogen/kunnen leggen zijn vaststelling in rov. 10, dat uit het Amerikaanse octrooi blijkt dat bypass wordt versterkt wanneer de koffiepad kleiner is dan de houder. Volgens het subonderdeel is dit oordeel onbegrijpelijk, omdat het Amerikaanse octrooi het bypassverschijnsel vermijdt door middel van een presser-plate, terwijl dat octrooi niets leert over de rol die de vormgeving en afmetingen van de koffiepad daarbij spelen. Het hof zou met zijn andersluidend oordeel tevens buiten de grenzen van de rechtsstrijd zijn getreden, nu het octrooi van Sara Lee waar het het Amerikaanse octrooi bespreekt, dit aspect niet noemt en Intergro c.s. dit evenmin hebben gesteld. 4.13 Voor zover het subonderdeel het hof verwijt buiten de grenzen van de rechtsstrijd te zijn getreden, faalt het reeds op de grond dat het hof zijn overweging, dat de omstandigheid dat de afmetingen van de houder moeten zijn afgestemd op die van de buidel onderdeel is van de stand van de techniek, heeft gebaseerd op hetgeen in het octrooi van Sara Lee omtrent het meergenoemde Amerikaans octrooi wordt geopenbaard (rov. 10, laatste volzin). 4.14 De stelling in het subonderdeel dat het Amerikaanse octrooi niets leert over de rol die de specifieke vormgeving, respectievelijk afmetingen, respectievelijk eigenschappen van de koffiebuil in combinatie met de bodem de padhouder heeft, berust op onjuiste lezing van rov. 10 en mist dus feitelijke grondslag. De stelling berust zelfs op onjuiste lezing door Sara Lee van haar eigen octrooi, waarnaar het hof in de laatste volzin van ’s hofs rov. 10 verwijst en waarover Sara Lee niet klaagt. 35

De s.t. bij dit onderdeel kan verwarring veroorzaken. Terwijl het subonderdeel verwijst naar het ’hiervoor sub 12 geciteerde oordeel van het hof’, dat is rov. 13 van het hof (niet rov. 12), verwijst Sara Lee in nr. 98 van de s.t. naar rov. 12 (in plaats van 13) van het hof, en aldaar wordt ook rov. 12 (in plaats van 13) geciteerd. Ik houd dit op een (ver)dwaling. Intussen moet uit het subonderdeel (I.iii) worden afgeleid dat de klacht zich niet keert tegen ’s hofs rov. 13 als zodanig (nóch tegen rov. 12), maar tegen rov. 10 van het hof, voor zover het hof rov. 10 mede aan het oordeel in rov. 13 ten grondslag heeft gelegd. Hoewel de s.t. namens Sara Lee in nr. 98 e.v. rov. 10 van het hof nergens meer noemt, lijkt nr. 104 aldaar toch te bevestigen dat het subonderdeel bedoeld is in de hier veronderstelde zin.

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


4.15 Het subonderdeel mist ook overigens feitelijke grondslag en kan ook daarom niet tot cassatie leiden. Het hof heeft in rov. 10 niet overwogen dat het voorkomen van het bypassverschijnsel volgens het Amerikaanse octrooi wordt bereikt door middel van een presser plate. Het hof heeft daarentegen – daargelaten of het om een dragende overweging gaat – overwogen dat het effect van de presser plate minder zal zijn als de in de bekende houder te gebruiken koffiebuidel kleiner is dan de bodem van de houder. 4.16 Dat het hof voor zijn in rov. 13 gegeven oordeel mede steun zag in (zijn uitleg van) het Amerikaanse octrooi en (zijn uitleg van) de verwijzing daarnaar in het octrooi van Sara Lee, acht ik overigens alleszins begrijpelijk. Men behoeft immers geen ingenieur te zijn om in te zien – sterker nog, het mag een gegeven van algemene bekendheid heten – dat ter voorkoming van bypass (een van) de meest aangewezen maatregel(en) is dat de koffiebuil qua doorsnee zo veel mogelijk aansluit bij de binnenmaten van de houder. Wie wil dat water een bepaalde weg kiest, zal immers ermee beginnen te zorgen dat andere, even aantrekkelijke of nog aantrekkelijker wegen voor het water (vanwege minder weerstand) zo veel mogelijk worden afgesloten. Dat, gegeven deze uit het Amerikaanse octrooi (en de verwijzing daarnaar in het octrooi van Sara Lee) afgeleide bekende stand van de techniek, het hof geoordeeld heeft dat de aansluiting van houder en de koffiebuil niét als een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding kan worden beschouwd, is – gezien ook het common sense-karakter ervan – geheel begrijpelijk. 4.17 Subonderdeel I.iv richt zich tegen hetgeen het hof in rov. 13 vanaf de tweede volzin (’Daaraan doet niet af ...)’ overweegt. Volgens het onderdeel is ook dat rechtens onjuist althans onbegrijpelijk. Anders dan heet water en de koffiemachine, is, volgens het onderdeel, de koffiebuil wél bestanddeel van de in de conclusies beschermde uitvinding, terwijl voorts uit de conclusies blijkt dat de uitvinding mede gelegen is in de eigenschappen van de koffiebuil. 4.18 Voor zover het subonderdeel (opnieuw) klaagt dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de koffiebuil geen wezenlijk bestanddeel is van de uitvinding, vormt het een herhaling van de voorgaande klachten en faalt het om bij de bespreking daarvan aangegeven redenen (i.h.b. nr. 4.4). Voor zover het subonderdeel klaagt over de gelijkstelling door het hof van de koffiebuil met de bij het koffiezetten gebruikte koffiezetmachine en water, zij verwezen naar hetgeen eerder is opgemerkt over de omstandigheid dat (uiteraard) een passende buidel nodig is voor de toepassing van het octrooi, op zichzelf niet dwingt tot de conclusie dat de buidel daardoor als ’wezenlijk bestanddeel van de uitvinding’ moet worden gekwalificeerd (vgl. nr. 4.5 met de literatuurverwijzingen in nr. 3.9 e.v.). 4.19 Subonderdeel I.v keert zich tegen de beslissing van het hof, dat de koffiebuil geen wezenlijk bestanddeel of een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is, voor zover die beslissing berust op rechtsoverweging 14. In rov. 14 overwoog het hof: ’Bij het voorgaande komt nog, dat pilvormige koffiebuiltjes met dezelfde of vrijwel dezelfde (ronde) vorm als de koffiebuiltjes, die door Sara Lee op de markt worden gebracht, reeds lang in de handel zijn en, zoals door Intergro c.s. onweersproken is gesteld, op de markt worden gebracht door bijvoorbeeld Laurentis, Merkur en Jacobs. Die bekende pil-

E I G E N D O M

2 9 7

vormige koffiebuiltjes hebben afmetingen, die wellicht niet geheel passen bij de houder van het samenstel van Sara Lee (bedoeld voor het zogenaamde Senseo Crema-apparaat), maar zoals hiervoor overwogen zal ook bij deze bekende pilvormige koffiebuiltjes een houder conform het octrooi van Sara Lee kunnen worden geconstrueerd.’ 4.20 Het subonderdeel voert in de kern de volgende drie klachten aan: (a) niet relevant is of de koffiepads in de stand van de techniek reeds bekend waren; (b) de door Intergro c.s. op de markt gebrachte builtjes waren niet in de stand van de techniek bekend; en (c) voor de vraag of sprake is van middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding, is niet van belang dat nádat de uitvinding is gedaan, bij de toepassing van de uitvinding gebruik gemaakt kan worden van koffiebuiltjes die reeds lang in de handel zijn. 4.21 Naar mijn mening heeft het hof in zijn overwegingen t/m rov. 13 een sluitende motivering gegeven voor de eindbeslissingen waartoe hij in r.ovv. 15 en 16 (en 17 voor wat betreft het incidenteel appèl) is gekomen. ’s Hofs oordeel in rov. 13 dat de koffiebuidels niet kunnen worden aangemerkt als (een middel betreffende) een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding, heeft het hof gegrond op de dááraan voorafgaande overwegingen. In rov. 14 heeft het hof klaarblijkelijk nog getoetst aan art. 73 lid 2 ROW. Daarin is een uitzondering opgenomen, die erop neerkomt dat ook wanneer wél is voldaan aan de vereisten van lid 1 om indirecte octrooi-inbreuk aan te nemen, van zodanige indirecte octrooi-inbreuk toch geen sprake is, wanneer de geleverde of aangeboden middelen algemeen in de handel verkrijgbare producten zijn.36 Omdat het hof echter in rov. 13 had geoordeeld dat geen sprake was van een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding gaat het om een overweging ten overvloede. Daarmee strandt subonderdeel I.v op gebrek aan belang. 4.22 Onderdeel II van het middel komt andermaal op tegen ’s hofs oordeel dat de koffiebuiltjes niet kunnen worden aangemerkt als een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. Dit onderdeel klaagt dat ’s hofs oordeel onvoldoende gemotiveerd is, omdat, voor zover het hof de conclusies 16 t/m 19 van het octrooi in zijn oordeel heeft betrokken, dit niet uit het arrest blijkt. Verder bevat het onderdeel de klacht dat de r.ovv. 6 t/m 10 en 12 de beslissing niet kunnen dragen, omdat Sara Lee zich op de conclusies 16 t/m 19 van het octrooi heeft beroepen, waaruit blijkt dat wél sprake is van een aanpassing van de koffiebuil, die verder gaat dan alleen de aanpassing van de omvang van de buil aan de omvang van de houder. 4.23 Ik geef hieronder de conclusies 16 t/m 19 (in het Nederlands, als vermeld op p. 5 van de cassatieschriftuur) gemakshalve hieronder weer: ’16 Samenstel volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat een bodem (22) van de pouch (4) in hoofdzaak een met de vorm van de bodem (8) van de houder (2) corresponderende vorm heeft. 17 Samenstel volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de pouch (4) is voorzien van een schijfvormig bovenvel (20) en een schijfvormig ondervel (22) die nabij hun langsranden met elkaar zijn verbonden waarbij de met 36

Met als beperking: ’tenzij de betrokkene degene aan wie hij levert aanzet tot het verrichten van in art. 53, eerste lid, vermelde handelingen’.

2 9 8

B I J B L A D


elkaar verbonden delen van het boven- en het ondervel een ringvormige sealnaad (26) vormen. 18 Samenstel volgens conclusies 10 en 17, met het kenmerk, dat de afmetingen van het onderste schijfvormige vel (22) vanaf een centrum van het vel (22) tot aan de ringvormige sealnaad (26) overeenkomen met afmetingen van het schotelvormig bodemdeel (30). 19 Samenstel volgens conclusie 18, met het kenmerk, dat de ringvormige sealnaad (26) afmetingen heeft die in hoofdzaak corresponderen met de afmetingen van het ringvormige bodemdeel.’ 4.24 Voor zover het onderdeel klaagt dat het hof de conclusies 16 t/m 19 niet kenbaar in zijn beoordeling heeft betrokken, mist het feitelijke grondslag. Allereerst noemt het hof deze conclusies uitdrukkelijk in rov. 4. Het hof heeft vervolgens de conclusies 16 t/m 19, waarin de eigenschappen van het samenstel zodanig zijn beschreven dat de houder en de koffiebuil op elkaar aansluiten, kennelijk zo geïnterpreteerd dat daarin (eveneens) een aanpassing van de houder aan de omvang van de koffiebuil is beschreven. Dat het hof de hier bedoelde conclusies aldus heeft uitgelegd, getuigt in het licht van art. 69 EOV en het daarbij behorende protocol (waarnaar het hof in rov. 5 heeft verwezen) niet van een onjuiste rechtsopvatting. Het oordeel is ook niet onbegrijpelijk, gelet op de overweging van het hof (rov. 4) dat Sara Lee geen beroep heeft gedaan op (de zelfstandige) conclusie 23, waarin uitsluitend de koffiebuil is beschreven, en de overweging (rov. 10 in verbinding met rov. 13) van het hof dat – gelet op uit het in de beschrijving genoemde Amerikaanse octrooi blijkende stand van de techniek – de omstandigheid dat de koffiebuil en houder op elkaar passen, niet meebrengt dat de koffiebuil een wezenlijk bestanddeel of een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van uitvinding is. Klaarblijkelijk en in het licht van r.ovv. 10 en 13, en mede in het licht van het partijdebat niet onbegrijpelijk, heeft het hof voorts geoordeeld dat de in conclusie 17 vermelde eigenschappen van de koffiebuil er evenmin toe leiden dat sprake is van een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. 4.25 Onderdeel III keert zich tegen rov. 17, waarin het hof op de in r.ovv. 12 en 13 aangegeven gronden de eerste incidentele grief heeft verworpen. De eerste incidentele grief luidde: ’Ten onrechte overweegt de Voorzieningenrechter in r.o. 11 dat de uitvinding van eiseres is gelegen in het in de bodem van de padhouder aanbrengen van groeven, die zich vanaf enige afstand van de zijwand van de padhouder uitstrekken in de richting van een uitlaatopening. Zoals uit het hieronder uiteengezette moge volgen is de uitvinding gelegen ’in de specifieke eigenschappen van de houder en de hiermee corresponderende specifieke afmetingen van de pouch’. Hetgeen waaraan de Voorzieningenrechter refereert sluit evenwel wel aan bij het kenmerk van conclusie 1. Zoals hieronder onder 80 is uiteengezet valt dit evenwel niet op één lijn te stellen met de uitvinding als zodanig, die zoals gezegd bestaat ’in de specifieke eigenschappen van de houder en de hiermee corresponderende specifieke afmetingen van de pouch’.’ Het onderdeel herhaalt in de eerste plaats de in de onderdelen I en II aangevoerde klachten. De verdere klachten van het onderdeel heb ik als volgt verstaan:

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

– voor zover de voorzieningenrechter in rov. 11 van zijn vonnis van 18 januari 2002 heeft willen beslissen dat de uitvindingsgedachte (alleen) is gelegen in het aanbrengen van groeven in de bodem van de houder, vormen ’s hofs r.ovv. 12 en 13 geen begrijpelijke verwerping van de incidentele grief 1 daartegen; – voor zover in de r.ovv. 12 en 13 aldus gelezen moeten worden dat de uitvinding (alleen) bestaat in het aanbrengen van groeven op enige afstand van de wand van de houder (en dat van een aanpassing van de koffiebuil geen sprake is) zijn deze rechtsoverwegingen onjuist, althans onbegrijpelijk, omdat: – die beslissing niet kan worden gedragen door de vaststelling dat de koffiebuil al bekend was (om de in onderdelen I en II aangevoerde redenen), – de uitvindingsgedachte ook in een combinatie van bekende maatregelen kan bestaan, – Sara Lee zich op conclusies 16 t/m 19 heeft beroepen waaruit wel van een aanpassing van de koffiebuil ten opzichte van het Amerikaanse octrooi blijkt, en de koffiepads meer eigenschappen hebben dan enkel een aanpassing van de omvang van de koffiebuil aan die van de houder. 4.26 De door het hof in rov. 12 en 13 gegeven uitleg van het octrooi van Sara Lee komt overeen met het door de incidentele grief 1 bestreden oordeel van de voorzieningenrechter. Dat het hof deze grief verwierp onder verwijzing naar genoemde overwegingen, is daarom begrijpelijk. Voor zover het onderdeel inhoudelijke klachten aanvoert tegen deze beslissing, vormt het onderdeel een herhaling van de in de voorgaande onderdelen vervatte klachten en faalt het om de bij de bespreking van die onderdelen aangegeven redenen. 5 Conclusie Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep. d De Hoge Raad, enz. 3 Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Sara Lee is houdster van het Europees octrooi 0.904.717 B1, dat is verleend op een aanvrage d.d. 30 september 1998 met prioriteitsdatum 30 september 1997, voor een Assembly for use in a coffee machine for preparing coffee, container and pouch of said assembly, hierna: het octrooi. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 11 juli 2001. Het octrooi is verleend voor onder andere Nederland. De eerste conclusie van het octrooi luidt als volgt: An assembly (1) for use in a coffee machine for preparing coffee, comprising a container (2) having a bowl-shaped inner space (6) bounded by a bottom (8) having at least one outlet opening (12) and a vertical sidewall (10) and, included in the inner space (6) of the container, a pill-shaped pouch (4) manufactured from filtering paper and filled with ground coffee, which pouch rests on the bottom (8) and extends over the bottom (8) to a position adjacent the sidewall (10), while provided in the bottom (8) are a number of channel-shaped grooves (14) extending in radial direction of the bowl-shaped inner space (6) to the at least one outlet opening (12) and, in use, hot water is fed under pressure to a top side of the container (2) by means of the coffee machine causing the hot water to be pressed from a top side of the pouch through the pouch for extracting the ground coffee included in the

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


pouch, the coffee extract formed flowing from a bottom side of the pouch and from the container via the at least one outlet opening, characterised in that each of said grooves extends from a position (18) located at a distance from the sidewall (10) in a direction away from the sidewall (10). Op de eerste conclusie volgen de conclusies 2-22, die afhankelijk zijn van de eerste conclusie, alsmede conclusie 23, die is gericht op een ’pill shaped pouch’ (pilvormige buil), en conclusie 24, die is gericht op een ’container for use in a coffee machine’. (ii) Vomar brengt in Nederland onder de naam ’O’Lacy’s koffiepads’ koffiebuiltjes in het verkeer, welke zij betrekt van Intergro, van welke coöperatieve inkoopvereniging zij lid is. 3.2 Sara Lee heeft in het onderhavige kort geding gevorderd Intergro c.s. te verbieden op enigerlei wijze betrokken te zijn bij de indirecte inbreuk op haar octrooi, in het bijzonder door O’Lacy’s koffiepads te leveren of aan te bieden. Het hof heeft deze vordering afgewezen. Hiertegen en tegen de overwegingen die het hof aan zijn beslissing ten grondslag heeft gelegd, richt zich het middel, dat de vraag aan de orde stelt of Intergro c.s. door het in Nederland in het verkeer brengen van de ten processe bedoelde koffiebuiltjes (in de stukken ook wel aangeduid als koffiepads) indirect inbreuk maken in de zin van art. 73 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) op het octrooi van Sara Lee, en in het bijzonder of de bedoelde builtjes zijn te beschouwen als ’middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding’. In cassatie kan, als door Sara Lee gesteld en door het hof in het midden gelaten, veronderstellenderwijs ervan worden uitgegaan dat de builtjes door Intergro c.s. worden aangeboden en geleverd voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding. 3.3.1 Zoals het hof in rov. 5 met juistheid heeft vooropgesteld, wordt ingevolge art. 69 lid 1 Europees Octrooiverdrag (EOV) en het daarbij behorende Protocol de beschermingsomvang van het Europees octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies. Het hof heeft dan ook terecht overeenkomstig deze maatstaf de inhoud van de conclusies vastgesteld. Het heeft aan het octrooi een uitleg gegeven (rov. 6-10) die, voor zover hier van belang, erop neerkomt dat het octrooi leert dat het bij koffiemachines volgens de stand der techniek optredende ’bypass’verschijnsel – waarmee het hof doelt op het verschijnsel dat het hete water langs de zijrand van de koffiebuil kan stromen, waardoor het koffie-extract wordt gemengd met (een overigens niet controleerbare hoeveelheid) water dat niet de koffie in de buil is gepasseerd, waardoor het koffie-extract een ongewenst geringere sterkte zal krijgen – kan worden vermeden door de in de bodem van de houder van de koffiebuil aangebrachte radiale groeven zich niet te doen uitstrekken tot de zijwand van de houder, doch te doen eindigen op enige afstand daarvan. Het hof heeft daaraan toegevoegd dat voor de juiste werking van een samenstel volgens het octrooi blijkens de beschrijving nodig is dat de koffiebuil zich uitstrekt tot nabij de verticale zijwand van de houder, doch dat zulks ook geldt voor het bekende samenstel volgens het Amerikaanse octrooi dat in het octrooischrift wordt genoemd.

E I G E N D O M

2 9 9

3.3.2 Bij de beoordeling van de klachten die het middel in zijn onderscheiden onderdelen richt tegen de hiervoor kort weergegeven uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven, moet worden vooropgesteld dat deze uitleg, die van feitelijke aard is, in cassatie slechts in beperkte mate kan worden getoetst. 3.4.1 Onderdeel I van het middel keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen rov. 13-15 van het bestreden arrest. De klacht in onderdeel I(i) houdt in dat het hof ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd, heeft geoordeeld dat het octrooi de nadelen van het Amerikaanse octrooi, waarvan het in het octrooischrift is afgebakend, opheft door wijziging van de houder van het samenstel en niet (ook) door aanpassing van de koffiebuil en daaruit heeft afgeleid dat de desbetreffende koffiebuil, die in de stand van de techniek als zodanig, dan wel als onderdeel van een ander samenstel, bekend was, niet als middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding heeft aangemerkt. 3.4.2 Voor zover het onderdeel klaagt over de uitleg die het hof aldus aan het octrooi heeft gegeven, stuit het af op hetgeen hiervoor onder 3.3.2 is overwogen. Ook overigens faalt het. De enkele omstandigheid dat een passende koffiebuil noodzakelijk is voor de toepassing van de geoctrooieerde inrichting brengt niet zonder meer mee dat deze buil een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt. Kennelijk en in het licht van de uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven niet onbegrijpelijk, is het hof van oordeel geweest dat de bij de houder passende koffiebuil niet een element vormt van datgene waarmee, volgens het octrooischrift, de leer van het octrooi zich onderscheidt van de stand der techniek. Dat oordeel geeft niet blijk van onjuiste rechtsopvatting. 3.5 Onderdeel I(ii), dat klachten bevat voor het geval het hof tot uitdrukking mocht hebben willen brengen dat met ’uitvinding’ in de zin van art. 73 ROW 1995 gedoeld wordt op de uitvindingsgedachte, dan wel het wezen van de uitvinding, en niet op het samenstel van de bestanddelen zoals in de conclusie omschreven, mist feitelijke grondslag, aangezien, zoals reeds overwogen, het hof dat begrip heeft opgevat met inachtneming van art. 69 lid 1 EOV en het daarbij behorende Protocol. 3.6.1 Voor zover onderdeel I(iii) voortbouwt op de voorgaande klachten, deelt het het lot daarvan. Het bevat voorts de klacht dat het hof zijn oordeel mede heeft doen steunen op zijn vaststelling (in rov. 10) dat volgens het Amerikaanse octrooi het bypass-effect zal worden versterkt indien de gebruikte koffiebuil kleiner is dan de houder, aangezien dat octrooi, zo betoogt het middel, niets leert omtrent de rol die de specifieke vorm, afmetingen of eigenschappen van de buil in combinatie met de bodem van de houder spelen bij het voorkomen van het bypass-effect. In zoverre is het hof bovendien buiten de grenzen van de rechtsstrijd tussen partijen getreden. 3.6.2 Het hof is op grond van zijn uitleg van het Amerikaanse octrooi, zoals toegelicht in de beschrijving en de tekeningen, in samenhang met hetgeen het octrooi van Sara Lee omtrent het Amerikaanse octrooi vermeldt, tot de slotsom gekomen dat ook voor het Amerikaanse octrooi geldt dat de afmetingen van de koffiebuil op de houder moeten zijn afgestemd – hetgeen overigens ook voor de hand ligt – en dat dit gegeven derhalve behoort tot de stand van de tech-

3 0 0

B I J B L A D


niek. Dit een en ander geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. De klacht tegen de vaststelling van het hof stuit hierop af. Derhalve faalt ook de klacht dat het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd van partijen is getreden, nu hetgeen het hof omtrent het Amerikaanse octrooi heeft overwogen, mede is ontleend aan de beschrijving van het octrooi van Sara Lee. 3.7 Ook onderdeel I(iv), dat klaagt over hetgeen in de tweede en volgende zinnen van rov. 13 is overwogen, kan niet tot cassatie leiden. Voor zover het klaagt over ’s hofs oordeel dat de koffiebuil niet een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt, stuit het af op hetgeen hiervoor onder 3.4.2 is overwogen. Voor zover het zich keert tegen de nadere motivering van dat oordeel mist het doel, aangezien die motivering ’s hofs beslissing niet zelfstandig draagt. 3.8 Onderdeel I(v) richt zich tegen een door het hof ten overvloede gegeven overweging en kan derhalve niet tot cassatie leiden. 3.9.1 Onderdeel II van het middel behelst in de eerste plaats de klacht dat het hof niet ervan blijk heeft gegeven de conclusies 16 tot en met 19 van het octrooi in zijn oordeel te hebben betrokken. Voorts klaagt het onderdeel dat hetgeen het hof in rov. 6 tot en met 10 en 12 heeft overwogen de beslissing niet kan dragen, nu Sara Lee zich mede op de genoemde conclusies heeft beroepen. 3.9.2 De eerste klacht van het onderdeel mist feitelijke grondslag, nu het hof blijkens rov. 4 die conclusies in zijn beoordeling heeft betrokken. Ook de tweede klacht mist doel. Het hof heeft kennelijk in die conclusies niet iets anders gelezen dan hetgeen het in rov. 12 en 13 tot uitdrukking heeft gebracht. Kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft het hof geoordeeld dat de beschrijving van het octrooi geen enkele aanwijzing bevat voor de opvatting dat in die conclusies 16 tot en met 19 met ’afmetingen’ (’dimensions’) op andere eigenschappen van de buil gedoeld wordt dan de diameter daarvan, en wat betreft de vorm (’shape’) van de buil niets anders leert dan dat de bodem daarvan correspondeert met die van de houder, waaruit het hof de hiervoor onder 3.3.1 vermelde conclusie heeft getrokken, waarbij het hof kennelijk mede in aanmerking heeft genomen dat Sara Lee de onafhankelijke conclusie 23 die louter op de koffiebuil ziet, niet mede aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd. 3.10 Onderdeel III bouwt in zijn eerste klacht voort op de onderdelen I en II, zodat het in zoverre het lot daarvan moet delen. De overige klachten richten zich tegen de wijze waarop het hof de incidentele grief 1 van Sara Lee ongegrond heeft geoordeeld. Die grief heeft het hof verworpen daar het zich verenigde met de in die grief bestreden overweging van de voorzieningenrechter, zulks op grond van hetgeen het overwoog in rov. 12 en 13. Voor zover de klachten zich tegen die motivering richten, stuiten zij af op hetgeen hiervoor naar aanleiding van de onderdelen I en II is overwogen. 4 Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep;

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

veroordeelt Sara Lee in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Intergro c.s. begroot op € 301,34 aan verschotten en € 1.365,– voor salaris. Enz. * Noot Indirecte inbreuk: wat is een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding De uitspraken van het Hof en de Hoge Raad hebben nogal wat discussie losgemaakt, omdat het resultaat van de uitspraken is dat art. 73 eigenlijk geen effectieve bescherming biedt voor indirecte octrooiinbreuk, omdat de bescherming feitelijk wordt beperkt tot wat zelfstandig octrooieerbaar is. Zelf heb ik grote moeite met deze uitspraak, omdat de interpretatie van conclusies met het wezen van de uitvinding als uitgangspunt slechts kan leiden tot grotere rechtsonzekerheid. Vanuit dat oogpunt bezien, is de benadering die het Hof gekozen heeft in strijd met het Protocol bij art. 69 EOV, en had de Hoge Raad het arrest kunnen casseren. Hoewel indirecte inbreuk niet zo vaak in rechtszaken aan de orde komt, is het wel een onderwerp dat zeer regelmatig in adviezen over octrooikwesties speelt. Reden hiervoor is dat in de groeiende dichtheid van de stand van de techniek, het voor de innovatieve industrie steeds lastiger wordt om effectieve octrooibescherming te krijgen voor producten die zij verkoopt, zodat vaker moet worden vertrouwd op toepassingsoctrooien, ofwel: octrooien die het gebruik van een product bij een klant beschermen. De vraag is dan, hoe dergelijke octrooien de innovatie op zinvolle wijze kunnen beschermen. Dat klanten eventueel inbreuk maken indien zij het betreffende product bij een ander dan de octrooihouder kopen, is voor een leverancier een schrale troost. Een klant aanpakken wegens octrooiinbreuk (indien al effectief wegens het mogelijk grote aantal klanten) leidt hoe dan ook tot een zeer ontevreden klant, daarom is een klant dagvaarden veelal geen optie. De invoering van art. 73 ROW is dan ook bedoeld geweest om de innovatieve leverancier een effectief octrooiwapen te geven, zodat hij het geïnvesteerde geld terug kan verdienen en weer geld heeft voor nieuwe innovaties. De onderhavige uitspraak leidt niet tot de gewenste bescherming. Niettemin zou ik met de uitspraak vrede hebben, als deze logischerwijze zou volgen uit een consistent geïnterpreteerde wet. Dit is echter niet het geval. De essentie van de discussie is, wat middelen zijn betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding (art. 73, lid 1 ROW). Dit begrippenkader wordt niet alleen gebruikt bij indirecte inbreuk. Ook bij octrooiverlening en beschermingsomvang speelt dit een belangrijke rol. M.i. is gewenst voor dit begrippenkader een consistente interpretatie te hanteren om rechtszekerheid te vergroten, en om harmonisatie mogelijk te maken. Zoals gezegd, wordt al bij octrooiverlening gesproken over wezenlijke bestanddelen; zie bijvoorbeeld Schulte (6. Auflage), § 34, rdn 94: ’Wesentliche Merkmale sind nach Regel 29(1)a EPÜ im Anspruch anzugeben. Wesentlich sind alle Merkmale, die zur Festlegung des beanspruchten Gegenstands der Erfin-

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


dung notwendig sind, also sämtliche Merkmale, die für einen Fachmann erforderlich sind, um die Erfindung ausführen zu können’ en de Guidelines for examination in the EPO C III 4.3. ii: ’Art 84, first sentence, when read in conjunction with Rules 29(1) and (3), has to be interpreted as meaning not only that an independent claim must be comprehensible from a technical point of view but also that it must define clearly the object of the invention, that is to say indicate all the essential features thereof (see T 32/82, OJ 8/1984, 354)’ Dit betekent dus, dat de octrooiverlenende instantie erop toeziet, dat voor octrooiverlening alle wezenlijke maatregelen van een uitvinding in de conclusie opgenomen worden. Bij de beschermingsomvang van octrooien is dit vraagstuk van het grootste belang. Schulte zegt hierover bij § 14 (Schutzumfang) rdn 63: ’Grundsätzlich darf sich ein Dritter darauf verlassen, dass die Erfindung mit den Merkmalen des Patentanspruchs vollständig umschrieben ist’ en bij rdn 65: ’Grundsätzlich ist davon aus zu gehen, dass jedes Merkmal im Patentanspruch unerlässlich ist’

E I G E N D O M

3 0 1

Ondersteund door het bovenbeschrevene, ben ik van mening, dat met het protocol bij art. 69 EOV in de hand, het uitgangspunt bij iedere interpretatie van een conclusie moet zijn dat ieder element in een conclusie wezenlijk is. Dat betekent dus, dat inbreuk slechts geconstateerd kan worden wanneer op alle elementen van een conclusie letterlijk dan wel equivalente inbreuk wordt gemaakt. Dit uitgangspunt is volgens mij niet op een lijn te brengen met een interpretatie die primair uitgaat van ’het wezen van de uitvinding’. Een interpretatie die primair uitgaat van het wezen van de uitvinding is m.i. dan ook strijdig met het protocol, het is namelijk niet meer de conclusie die leidend is bij de interpretatie van de rechten voortvloeiend uit een octrooi, maar de tekst van het octrooischrift (i.c. de beschrijving van het probleem en de oplossing voor zover de maatregelen zich onderscheiden van de stand van de techniek). Bij zo’n interpretatie heeft ook de rechtszekerheid danig te lijden: welk element wordt nog wel behorend tot het wezen geacht, en welk niet?

Een mogelijke reden voor het ontbreken van dit onderscheid kan gelegen zijn in het feit dat veel voorbeelden en overwegingen teruggaan tot het werk van Rudolph Teschemacher (Die mittelbare Patentverletzung) 1974 Carl Heymanns Verlag. Dit, op zichzelf zeer goede boek, is natuurlijk wel geheel gedacht vanuit het kader van de pre-protocol Duitse interpretatie van conclusies, waartegen de wetgever zich in het protocol bij art. 69 EOV juist afzet. Blijft de vraag waarom de wetgever in de bewoording van het indirecte inbreukartikel niet gekozen heeft voor: ’ieder element in de conclusie’ in plaats van te verwijzen naar ’middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding’. Het meest voor de hand liggende antwoord daarop is, dat men de bewoording heeft geleend van de meer dan 100 jaar oude Amerikaanse traditie. Echter de Amerikaanse jurisprudentie geeft nu juist vrijwel geen gewicht aan het ’material’ zijn van een ’bestanddeel van de uitvinding’ (Teschemacher, p. 21), behalve dan, dat dit bestanddeel een element moet zijn in de conclusie. Een gevolg van bovenstaande benadering is, dat de octrooihouder door een zorgvuldige formulering van zijn conclusies indirecte inbreuk kan mee-claimen. Dit is – lijkt mij – inderdaad waar, en dit kan nodig zijn om een zinvolle bescherming van innovatie mogelijk te maken. Indien mogelijk echter, zal de octrooihouder zijn conclusies zo redigeren dat concurrenten op directe inbreuk aan te spreken zijn, omdat art. 73 bijvoorbeeld beperkt is tot aanbieden in Nederland. Leidt deze benadering tot een te groot monopolie voor de octrooihouder? De bescherming tegen een te brede – de commercie op oneigenlijke gronden hinderende – indirecte inbreuk is m.i. te vinden in paragraaf 2 van art. 73: ’staple articles’ zijn vrij. Het voor koffie benodigde water kan dus nooit via indirecte inbreuk gemonopoliseerd worden. In Amerika wordt ’staple article’ behandeld als het aanwezig zijn van een ’substantial non-infringing use’ (Beide begrippen staan in de wet, en worden beide op gelijke wijze gebruikt). In de USA gaat het er dan niet om, of de concrete uitvoeringsvorm nieuw is in octrooirechtelijke zin (en dat is wel wat ik in het arrest van het Hof in overwegingen 10 en 14 proef als criterium), maar om de vraag of de concrete uitvoeringsvorm van de (beweerdelijk) indirecte inbreukmaker een echte ’substantial non-infringing use’ heeft.

Na deze omzwerving terugkomend op het vraagstuk van indirecte inbreuk is het antwoord op de vraag naar het wezenlijke bestanddeel simpel: ’Gründsätzlich ... jedes Merkmal im Patentanspruch’ Dit antwoord weerspiegelt ook een coherente en consistente interpretatie van elementen in een conclusie en wezenlijke bestanddelen van een uitvinding bij verlening, bij directe en bij indirecte inbreuk. Dit antwoord geeft ook de reden, waarom in het onderhavig geval het leveren van water en het koffiezetapparaat (zie overweging 13 van het hof) niet tot indirecte inbreuk kan leiden: deze bestanddelen staan niet in de conclusie (terwijl het wel evident is, dat voor het toepassen van de uitvinding beide elementen wel nodig zijn). De literatuur over indirecte inbreuk doorbladerend heeft het mij verbaasd dat auteurs dit onderscheid (wat staat als element in de conclusie en wat niet) eigenlijk geen van allen expliciet maken, terwijl dit onderscheid wel een heldere cesuur mogelijk maakt voor wat betreft ’een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding’.

Over de koffiepads wordt veel geprocedeerd; tot nu toe heeft de Belgische rechter de kant van Nederland gekozen. In Duitsland heeft het Düsseldorfse Landesgericht – het Nederlandse standpunt kennende – beslist dat er sprake is van indirecte inbreuk. Het LG gaat in zijn redenering uit van de eerste conclusie die ziet op een samenstel voor het gebruik in een koffiezetapparaat, waarbij de houder en het inlegfilter in de conclusie nader omschreven worden. De overweging om de koffiepad geen ’ondergeschikt belang’ te laten hebben geef ik hieronder weer (overweging 1 vonnis LG Düsseldorf): ’Das es sich bei den streitigen Coffee-Pads um Mittel handelt, die sich auf ein wesentliches Element der Erfinding beziehen, kann nicht ernstlich zweifelhaft sein. Im Rahmen der erfindungsgemäßen technischen Lehre, wie sie Gegenstand von Patentanspruch 1 ist, kommt den Filtereinsätzen nicht nur eine untergeordnete Bedeutung zu; in ihnen verkörpert sich vielmehr – genauso wie in dem den Filtereinsatz aufnehmenden Behälter – der eigentliche Erfindungsgedanke. Der angestrebte Effekt – das Verhindern einer Umlenkung des

3 0 2

B I J B L A D


Brühwassers – beruht nämlich nicht allein auf dem becherförmigen Behälter und seiner erfundungsgemäßen Ausgestaltung; er stellt sich vielmehr nur ein, wenn auch der Filtereinsatz in geeigneter, d.h. den Erfindungsmerkmalen entsprechender Weise, dimensioniert und ausgestaltet ist. Deutlich wird dies bereits anhand der Anspruchsfassung, die für den Filtereinsatz ganz konkrete, auf den ihn aufnehmenden Behälter bezogene Anforderungen stellt. Merkmal (3) besagt insoweit, dass der Filtereinsatz auf dem Behälterboden aufliegt (d.h. keinen Abstand von diesem hält) und sich über dem Boden bis zur Seitenwand des Behälters erstreckt.’ (onderstreping toegevoegd. J. d. H.) De gedaagden hebben nog (vergeefs) aangevoerd dat met de verkoop van de koffiezetapparaten (met houder), het octrooirecht was uitgeput. In de argumentatie grijpt het LG (overweging 5) weer terug naar de conclusie van het octrooi: ’Dem Erwerber eines patentgeschützen Gegenstandes ist lediglich der Gebrauch des Erzeugnisses gestattet, wozu übliche Maßnamen zur Inbetriebname, Pflege und Ausbesserung gehören, nicht jedoch die Vornahme von Instandsetzungshandlungen, welche auf eine erneute Herstellung eines funktionsunfähig gewordenen Produktes hinauslaufen. Um einen Fall der letztgenannten Art handelt es sich vorliegend. Anspruch 1 des Klagepatents schützt eine Baueinheit, bestehend aus a) einem Behälter und b) einem Filtereinsatz. Nach Benutzung eines Coffee-Pads ist die patentschütze Baueinheit aufgebracht und als solche nicht mehr funktionstauglich. Das Einlegen eines neuen Filtereinsatzes stellt deshalb die verloren gegangene Brauchbarkeit des patentierten Gegenstandes wieder her, womit es sich um einen Akt der Neuherstellung handelt, welcher dem Schutzrechtsinhaber vorbehalten ist.’ (onderstreping toegevoegd, J. d. H.) De Duitse rechter blijft in de beoordeling van het geschil veel dichter bij de uitvinding zoals verwoord in de conclusie, een benadering die in het belang van de rechtszekerheid en consistente interpretatie van octrooien te prefereren valt. In dit licht is het ook begrijpelijk, dat de Duitse rechter zich afvroeg: ’Was ist los in Holland’. J. d. H.

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

Nr. 48 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 21 oktober 2003 (dubbele spiraaloven IV) Mr. J.W. du Pon Art. 254 Rv (executiegeschil) Het uitgangspunt was dat de in het dictum van het vonnis genoemde termijn van 4 weken zo spoedig mogelijk zou ingaan. Een en ander betekent dat niet aanvaardbaar zou zijn dat Stork de datum waarop de termijn van vier weken inging respectievelijk afliep had kunnen oprekken door met betekening van het vonnis langer dan nodig te wachten. Van haar mocht worden verwacht dat zij zo spoedig als mogelijk tot betekening zou overgaan. Gelet op de tijd die normaal gesproken verstrijkt met het afgeven van de grosse en terhandstelling daarvan aan de deurwaarder ter plaatse van de betekening wordt er voorshands van uitgegaan dat die betekening op zijn vroegst had kunnen plaatsvinden op 19 maart 2003. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat de termijn van vier weken op die datum is aangevangen, ook al heeft de betekening van het vonnis feitelijk later plaatsgevonden. De termijn liep derhalve af op 16 april 2003. Nu vaststaat dat CFS/Koppens op 14 april 2003 heeft geleverd, derhalve 2 dagen vóórdat de termijn van vier weken verstreek (maar wel nadat betekening van het vonnis had plaatsgevonden), heeft zij dwangsommen verbeurd ten bedrage van (niet meer dan) € 1.000.000,–. (Stork maakte aanspraak op verbeurte van € 5 miljoen.) De stelling van CFS/Koppens dat reeds door de mededeling van OSI dat deze een oven bij CFS/Koppens zou bestellen het dictum van het vonnis van 17 maart 2003 zijn kracht verloor, berust op een onjuiste lezing van dat vonnis. Immers dat vonnis houdt in dat CFS/Koppens onder geen enkele omstandigheid binnen de termijn van vier weken enige leveringshandeling jegens OSI mocht verrichten. Aan de mededeling van OSI komt in dit verband geen betekenis toe, hetgeen tevens met zich brengt dat die mededeling al evenmin kan worden gezien als een wijziging van omstandigheden. De omstandigheid dat Stork tien dagen heeft gewacht met het betekenen van het vonnis heeft – zoals in het vorenoverwogene is vastgesteld – geen nadelige invloed op de positie van CFS/Koppens, nu de termijn van vier weken reeds eerder geacht moet worden te zijn ingegaan. Het beroep van CFS/Koppens op onmogelijkheid aan de veroordeling te voldoen wordt verworpen. Dat OSI op korte termijn een oven nodig had was nu juist de reden om CFS/Koppens te verhinderen binnen vier weken tot levering over te gaan, teneinde de positie van Stork jegens OSI niet verder te schaden. CFS Bakel BV te Bakel, gedaagde, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. R. Dijkstra te Amsterdam, tegen Stork Titan BV te Boxmeer, eiseres, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. C. Shannon te Amsterdam. De feiten 1 In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Partijen zij elkaars concurrenten op de markt voor industriële bakovens. b Naar aanleiding van een strijd tussen partijen om een order van het in Duitsland gevestigde bedrijf OSI Internatio-

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


nal Foods GmbH (hierna ook te noemen: ’OSI’) heeft Stork tegen CFS/Koppens een kort geding aanhangig gemaakt. c Bij vonnis in kort geding van 17 maart 2003 heeft de voorzieningenrechter in deze rechtbank jegens CFS/ Koppens (onder meer) de volgende veroordelingen uitgesproken: BEVEELT CFS/Koppens om na de betekening van dit vonnis niet tot uitlevering aan OSI van een dubbele spiraaloven over te gaan respectievelijk voorzover deze dubbele spiraaloven al is uitgeleverd, deze binnen één week terug te nemen, met welke terugneming binnen 24 uur na betekening een aanvang moet worden gemaakt, een en ander op straffe van een dwangsom van € 500.000,– voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit bevel en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt; BEPAALT dat Stork aan voormeld bevel geen rechten meer kan ontlenen indien OSI niet binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan Stork en CFS/Koppens heeft kenbaar gemaakt alsnog tot afname van de ten processe bedoelde oven bij Stork te willen overgaan; BEVEELT CFS/Koppens om binnen 24 uur na de betekening van dit vonnis aan OSI schriftelijk mee te delen: a dat de voorzieningenrechter haar bevolen heeft de dubbele spiraaloven niet uit te leveren respectievelijk voorzover uitgeleverd terug te nemen, onder aanbieding van vergoeding van alle schade die OSI ten gevolge van die niet uitlevering respectievelijk terugname lijdt, en dat dit bevel zijn kracht verliest indien OSI niet binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan Stork en CFS/Koppens heeft kenbaar gemaakt alsnog tot afname van de ten processe bedoelde oven bij Stork te willen overgaan; (...) d Aan die beslissing heeft de voorzieningenrechter de overweging ten grondslag gelegd (samengevat) dat CFS/ Koppens jegens Stork onrechtmatig had gehandeld door zich tegenover OSI op het Duitse deel van een op haar naam staand octrooi te beroepen, waardoor Stork schade had geleden. In rechtsoverweging 16 van het vonnis heeft de voorzieningenrechter het volgende overwogen: Er is dan ook aanleiding om een voorziening te treffen die bewerkstelligt dat de door Stork geleden schade wordt opgeheven althans beperkt. Een complicerende factor daarbij is, dat Stork weliswaar stelt dat OSI in geval van een voor haar gunstige afloop van het onderhavige kort geding alsnog zal overgaan tot afname van een oven bij Stork, doch CFS/Koppens dit betwist, terwijl daaromtrent geen zekerheid is verkregen in het kader van deze procedure, waarin OSI niet betrokken is en waarin zij – zo daar al aanleiding toe zou zijn – (dus) niet tot afname bij Stork kan worden veroordeeld. Er zal dan ook in het kader van het door Stork onder (1) gevorderde een voorziening worden getroffen die er toe strekt dat CFS/Koppens gedurende vier weken na betekening van dit vonnis geen oven aan OSI zal mogen leveren (respectievelijk een geleverde oven binnen één week zal moeten terugnemen) terwijl anderzijds na verloop van die vier weken duidelijkheid zal moeten bestaan over de vraag of OSI inderdaad alsnog een oven van Stork wil betrekken. e Stork heeft het vonnis van 17 maart 2003 op 27 maart 2003 aan CFS/Koppens doen betekenen. f Bij brief van 10 april 2003 heeft OSI aan CFS/Koppens laten weten (samengevat) dat OSI had besloten een oven bij CFS/Koppens te kopen. g CFS/Koppens heeft de door OSI bij haar bestelde oven inmiddels geleverd. Met die levering heeft CFS/Koppens op 14 april 2003 een aanvang gemaakt. h Stork heeft aan CFS/Koppens kenbaar gemaakt dat zij aanspraak maakt op verbeurde dwangsommen ten bedrage van

E I G E N D O M

3 0 3

€ 5.000.000,–, en wel voor de tien dagen welke zijn gelegen tussen de dag van betekening van het vonnis (27 maart 2003) en de dag waarop met de levering van de oven werd aangevangen (14 april 2003). De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer 2 CFS/Koppens vordert (samengevat) dat Stork zal worden verboden tot executie van het vonnis van 17 maart 2003 over te gaan voor zover het betreft de veroordeling met betrekking tot de aan OSI te leveren oven, zulks op straffe van een dwangsom. 3 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt CFS/ Koppens aan die vordering (samengevat) de volgende stellingen ten grondslag: – Door de mededeling van OSI van 10 april 2003 is de in het vonnis verlangde duidelijkheid ontstaan, waardoor vanaf dat moment geen dwangsommen meer verschuldigd zijn; – De levering van de oven is voltooid op 9 mei 2003, derhalve na afloop van de in het vonnis genoemde termijn van vier weken na betekening; – Stork maakt misbruik van haar bevoegdheid tot executie van het vonnis nu zij tien dagen heeft gewacht met betekening daarvan; – Er is sprake van wijziging van omstandigheden, hierin bestaande dat inmiddels duidelijk is dat OSI geen oven van Stork wenst af te nemen; – CFS/Koppens verkeerde in de onmogelijkheid om aan de veroordeling te voldoen in de zin van artikel 611d Rv., nu het bedrijfsbelang van OSI levering van de oven noodzakelijk maakte. 4 Stork heeft tegen de vordering van CFS/Koppens gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voorzover van belang, in het onderstaande nader worden ingegaan. Beoordeling van het geschil 5 De voorzieningenrechter stelt voorop dat de bij het vonnis van 17 maart 2003 gegeven voorziening er toe strekte dat binnen een afzienbare termijn na het wijzen van het vonnis duidelijkheid zou ontstaan over de vraag of OSI nu wel of niet bij Stork een oven wenste af te nemen, gedurende welke termijn CFS/Koppens zich diende te onthouden van leveringshandelingen. Dat betekent dat uitgangspunt was dat de in het dictum van het vonnis genoemde termijn van 4 weken zo spoedig mogelijk zou ingaan. Overigens heeft daarbij de omstandigheid dat door CFS/Koppens reeds een leveringsdatum met OSI was overeengekomen geen enkele rol gespeeld, nu omtrent een dergelijke leveringsdatum bij de behandeling van het vorige kort geding niets is medegedeeld. 6 Een en ander betekent dat niet aanvaardbaar zou zijn dat Stork de datum waarop de termijn van vier weken inging respectievelijk afliep had kunnen oprekken door met betekening van het vonnis langer dan nodig te wachten. Van haar mocht worden verwacht dat zij zo spoedig als mogelijk tot betekening zou overgaan. Gelet op de tijd die normaal gesproken verstrijkt met het afgeven van de grosse en terhandstelling daarvan aan de deurwaarder ter plaatse van de betekening wordt er voorshands van uitgegaan dat die betekening op zijn vroegst had kunnen plaatsvinden op 19 maart 2003. Het moet er dan ook voor worden gehouden

3 0 4

B I J B L A D


dat de termijn van vier weken op die datum is aangevangen, ook al heeft de betekening van het vonnis feitelijk later plaatsgevonden. De termijn liep derhalve af op 16 april 2003. 7 Dat brengt met zich dat het CFS/Koppens niet was toegestaan binnen 4 weken na 19 maart 2003 enige leveringshandeling ten opzichte van OSI te verrichten. Nu vaststaat dat zij dergelijke handelingen op 14 april 2003 heeft verricht, derhalve 2 dagen vóórdat de termijn van vier weken verstreek (maar wel nadat betekening van het vonnis had plaatsgevonden), heeft zij, voorshands oordelend, dwangsommen verbeurd ten bedrage van (niet meer dan) € 1.000.000,–. Met dat als uitgangspunt zal thans worden nagegaan of één van de overige verweren van CFS/Koppens, er toe strekkend dat Stork geen aanspraak op dergelijke dwangsommen kan maken, gegrond voorkomt. 8 De stelling van CFS/Koppens dat reeds door de mededeling van OSI dat deze een oven bij CFS/Koppens zou bestellen het dictum van het vonnis van 17 maart 2003 zijn kracht verloor, berust op een onjuiste lezing van dat vonnis. Immers dat vonnis houdt in dat CFS/Koppens onder geen enkele omstandigheid binnen de termijn van vier weken enige leveringshandeling jegens OSI mocht verrichten. Aan de mededeling van OSI komt in dit verband geen betekenis toe, hetgeen tevens met zich brengt dat die mededeling al evenmin kan worden gezien als een wijziging van omstandigheden. 9 De omstandigheid dat Stork tien dagen heeft gewacht met het betekenen van het vonnis heeft – zoals in het vorenoverwogene is vastgesteld – geen nadelige invloed op de positie van CFS/Koppens, nu de termijn van vier weken reeds eerder geacht moet worden te zijn ingegaan. 10 Het beroep van CFS/Koppens op onmogelijkheid aan de veroordeling te voldoen wordt verworpen. Dat OSI op korte termijn een oven nodig had was nu juist de reden om CFS/ Koppens te verhinderen binnen vier weken tot levering over te gaan, teneinde de positie van Stork jegens OSI niet verder te schaden. 11 Het vorenoverwogene voert tot de slotsom dat de vordering van CFS/Koppens gedeeltelijk toewijsbaar is, en wel in voege als na te melden. Nu partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld, zullen de kosten van deze procedure worden gecompenseerd op na te melden wijze. Beslissing: De voorzieningenrechter: verbiedt Stork om het vonnis van de voorzieningenrechter in deze rechtbank van 17 maart 2003, gewezen tussen partijen in de zaak rolnummer KG 03/172, ten uitvoer te leggen, doch uitsluitend voor wat betreft het in het dictum van dat vonnis onder (1) gegeven bevel, voorzover strekkende tot verhaal van ingevolge dat bevel verbeurde dwangsommen voor een bedrag hoger dan € 1.000.000,– (één miljoen Euro); compenseert de op deze procedure vallende kosten aldus, dat iedere partij de eigen kosten zal dragen; wijst af het meer of anders gevorderde; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

Nr. 49 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 6 januari 2004 (veiligheidssleutel) Mr. J.W. du Pon Art. 52, lid 1 sub a Row 1995 Octrooi op tegen namaak beveiligde sleutels. Gedaagde, ’sleutelspecialist’, maakt een originele sleutel van de octrooihouder na en geeft de nagemaakte sleutel zonder betaling af, dit om (t.o.v. een grootgebruiker van deze sleutels) te demonstreren dat de sleutel makkelijk kan worden gekopieerd. Hoewel alleszins begrijpelijk is dat Kaba met dit voorval niet gelukkig is (een sleutelsysteem dat niet kan worden nagemaakt is immers waardevoller dan een systeem dat niet mag worden nagemaakt) is het onvoldoende om voorshands tot octrooiinbreuk te kunnen concluderen. Nu verder niets is gesteld of gebleken omtrent enige relevante handeling van de Sleutelspecialist is de vordering tegen deze gedaagde reeds op die grond niet toewijsbaar. 1 Kaba GmbH te Herzogenburg, Oostenrijk, 2 Kaba Nederland BV te Nijmegen, eiseressen, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. T.M. Blomme te Amsterdam, tegen 1 Beveiligingsbedrijf De Sleutelspecialist BV te ’sHertogenbosch, gedaagde, in persoon verschenen bij haar directeur I. Groenewoud, 2 VOF Heuperman te Leiden, h.o.d.n. VOF Heuperman Shoe Care & Keys, gedaagde, verschenen bij haar vennoot M. Heuperman, 3 Michel Heuperman te Rotterdam, gedaagde, in persoon verschenen, 4 Maria Anna Heuperman-Meijler te Rotterdam, gedaagde, niet verschenen. Overwegingen ten aanzien van het recht: De feiten 1 In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Kaba is rechthebbende op het Europees octrooi nr. 0 637 663 waarvan de verlening is gepubliceerd op 15 april 1998. Het octrooi heeft onder meer gelding voor Nederland. b Het octrooi heeft betrekking op een sleutel en/of slotcilinder. Het stelt – kort gezegd – een sleutelsysteem onder bescherming waarbij een uitsteeksel op de aanslagneus van de sleutel is bevestigd dat correspondeert met een verdieping in de cilinderkern, dan wel een verdieping in de aanslagneus die correspondeert met een uitsteeksel op de cilinderkern. De bedoeling van de in het octrooi neergelegde uitvinding is het bemoeilijken van het namaken van de tot het systeem behorende sleutels. c Kaba brengt onder meer in Nederland een sleutelsysteem volgens het octrooi op de markt onder de naam GEGE. De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer 2 Kaba vordert (samengevat) dat gedaagden zullen worden verboden inbreuk te maken op het Nederlandse deel van het octrooi, met nevenvorderingen. Gedaagden 1, 2 en 3 voeren tegen toewijzing van die vordering gemotiveerd verweer.

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


Beoordeling van het geschil 3 Van toepassing is de Rijksoctrooiwet 1995. 4 Kaba stelt dat gedaagden inbreuk maken op het octrooi, door inbreukmakende producten, namelijk vlakke sleutels met een inkorting van de aanslagneus, te vervaardigen en/ of op de markt te brengen althans die in voorraad te houden. 5 Wat de gedaagde sub 1 – de Sleutelspecialist – betreft is op grond van het verhandelde ter terechtzitting gebleken dat zich (niet meer en anders dan) het navolgende heeft voorgedaan: De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een afvalcontainersysteem geïnstalleerd, voorzien van sloten volgens het GEGE-systeem. Op 28 februari 2003 was een milieuagent, genaamd H.J. Kerssen, doende een afvalcontainer te openen met een originele sleutel. Daarbij was toevallig aanwezig de directeur van de Sleutelspecialist, de heer Groenewoud. Er is toen een discussie ontstaan over de vraag of de betreffende sleutel wel of niet kon worden nagemaakt. Kerssen betoogde dat dit niet kon, terwijl Groenewoud beweerde dat wel te kunnen. Kerssen heeft vervolgens gevraagd of hij dan eens een dergelijke sleutel kon namaken. De heren zijn toen naar de winkel van Groenewoud gegaan, waar Groenewoud moeiteloos de betreffende sleutel heeft gekopieerd en deze zonder betaling aan Kerssen heeft meegegeven. 6 Hoewel alleszins begrijpelijk is dat Kaba met dit voorval niet gelukkig is (een sleutelsysteem dat niet kan worden nagemaakt is immers waardevoller dan een systeem dat niet mag worden nagemaakt) is het onvoldoende om voorshands tot octrooiinbreuk te kunnen concluderen. Nu verder niets is gesteld of gebleken omtrent enige relevante handeling van de Sleutelspecialist is de vordering tegen deze gedaagde reeds op die grond niet toewijsbaar. 7 Gedaagden 2 en 3 hebben, door voorlezing van een brief van hun raadsman, die zelf uit kostenoverwegingen niet ter terechtzitting aanwezig was, een uitvoerig en gemotiveerd inbreukverweer gevoerd. Dat verweer is door Kaba onvoldoende ontzenuwd, zodat de door Kaba gestelde octrooiinbreuk zijdens deze gedaagden niet aannemelijk is geworden. Dat betekent dat ook de vordering jegens deze gedaagden zal worden afgewezen, evenals de vordering jegens gedaagde sub 4, die slechts als firmant van gedaagde sub 2 is gedagvaard. 8 Kaba zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de proceskosten. Beslissing: De voorzieningenrechter: wijst de vordering af; veroordeelt eiseressen in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde sub 1 en gedaagde sub 3 telkens begroot op € 205,– aan verschotten. Enz.

E I G E N D O M

3 0 5

Nr. 50 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg, 6 mei 2003* (Libertel) Mrs. J.-P. Puissochet, president, waarnemend voor de president, M. Wathelet en C.W.A. Timmermans, kamerpresidenten, C. Gulmann, D.A.O. Edward, P. Jann, F. Macken, S. von Bahr en J.N. Cunha Roderigues (rapporteur), rechters Art. 2 MRl Gewoonlijk is een kleur als zodanig niet meer dan een eigenschap van voorwerpen. Zij kan echter wel een teken zijn. Of dit het geval is, hangt af van de context waarin zij wordt gebruikt. Een grafische voorstelling moet een visuele weergave van het teken mogelijk maken zodat het nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. Om haar functie te vervullen, moet de grafische voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn. (dictum:)** Aan deze laatste voorwaarde kan niet worden voldaan door de betrokken kleur eenvoudigweg op papier weer te geven, doch wel door de kleur aan te duiden met een internationaal erkende kleurcode. (overwegingen:) Een eenvoudig kleurmonster vormt geen grafische voorstelling in de zin van de richtlijn. Daarentegen is de verbale beschrijving van een kleur wel een grafische voorstelling daarvan. Of deze voldoet aan de genoemde criteria, moet worden beoordeeld aan de omstandigheden van het concrete geval. De combinatie van een monster van een kleur en een verbale beschrijving kan een grafische voorstelling opleveren. Ook de aanduiding van een kleur door middel van een internationaal erkende code kan als een grafische voorstelling worden beschouwd. Aanduiding van de kleur door een internationale code kan het ontbreken van bijvoorbeeld nauwkeurigheid of duurzaamheid van een kleurmonster in combinatie met een verbale beschrijving compenseren. Kleuren zijn naar hun aard nauwelijks geëigend om nauwkeurige informatie over te brengen, maar het valt niet uit te sluiten dat een kleur als zodanig de herkomst van de waren of diensten van een onderneming kan aanduiden.*** Art. 3, lid 1, sub b MRl Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk moet rekening worden gehouden met het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere marktdeelnemers die waren of diensten van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd, aanbieden. Hoe groter het aantal waren of diensten waarvoor een merk wordt aangevraagd, hoe eerder het conflicteert met het stelsel van onvervalste mededinging. De perceptie door het relevante publiek van een kleur is niet hetzelfde als van een woord- of beeldmerk. De consumenten zijn niet gewend om de herkomst van waren af te leiden uit de kleur daarvan. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het denkbaar dat een kleur als zodanig onderscheidend vermogen toekomt zonder een proces van inburgering bij het relevante publiek. * Vervolg op arrest Hof ’s-Gravenhage, 4 juni 1998, BIE 1998, nr. 42, blz. 212. De procedure in cassatie is na het arrest van HvJ EG geroyeerd. Red. ** In de overwegingen van het arrest lijkt een bepaalde nuance te zijn ingebouwd die in het dictum niet tot uitdrukking komt, zie nader de noot bij het arrest. A.A.Q. *** Zie de noot op blz. 335 e.v.. Red.

3 0 6

B I J B L A D


Het feit dat de inschrijving van een kleur is aangevraagd voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten, is tezamen met de overige omstandigheden van het concrete geval van belang zowel voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de kleur waarvoor om inschrijving is verzocht, als voor de beoordeling van de vraag of de inschrijving ervan zou indruisen tegen het algemeen belang, dat inschrijving van waren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Bij de beoordeling van de vraag of een merk onderscheidend vermogen bezit, moet de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van de merken, een concreet onderzoek verrichten, daarbij rekening houdend met alle concrete omstandigheden van het geval, daaronder begrepen het gebruik dat van het merk is gemaakt.*** Libertel Groep BV, tegen Benelux-Merkenbureau. a Cassatiemiddel Het hof heeft in de bestreden beschikking het recht geschonden en/of vormen als bedoeld in art. 99 onder 1˚ RO verzuimd, een en ander in voege als hierna wordt uiteengezet. Onderdeel 1 1 In r.o. 11 van de bestreden beschikking overweegt het hof dat wat het in de daaraan voorafgaande overwegingen heeft overwogen – waarnaar hier kortheidshalve wordt verwezen – ’op voorhand’ noopt tot een ’kritische benadering van depots van kleuren’ en dat daarvoor nog meer aanleiding zal zijn als een kleur wordt gedeponeerd niet voor een specifieke waar of warengroep maar voor een grote reeks van waren en diensten. 1.1 Voorzover het hof in r.o. 11 bij wijze van vooropstelling voor zijn latere beoordeling van het onderscheidend vermogen (zie no. 12 e.v.), a priori aanneemt dat voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van kleuren strengere maatstaven bestaan dan voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van andere tweedimensionale tekens als merken, geeft het blijk van een onjuiste rechtsopvatting, omdat geen (Europees geharmoniseerde) rechtsregel de rechter ten aanzien van die beoordeling zulke strengere maatstaven voorschrijft, ook niet als een kleur wordt gedeponeerd niet voor een specifieke waar of warengroep maar voor een grote reeks van waren en diensten. 1.2 Voorts is in het bijzonder onjuist dat het hof, gelijk het kennelijk doet, in r.o. 10 de eis stelt dat een teken, meer in het bijzonder een kleur of kleurtint, om als merk te kunnen dienen ’bijkomende identificerende kenmerken’ moet hebben. Aanvulling van en toelichting op onderdeel 1 1.3 Er bestond onder het oude Benelux merkenrecht geen twijfel meer over het feit dat een enkele kleur, een kleurcombinatie of een specifieke tint van een kleur een merk kan zijn, zie BenGH 9 februari 1977, NJ 1978, 415 (Centrafarm/ Beecham) en BenGH 9 maart 1977, NJ 1978, 416 (Camping Gaz) m.nt. L.Wichers Hoeth onder nr. 416. Libertel is van mening dat zulks evenzeer geldt sinds de implementatie van de Eerste richtlijn van de Raad betreffende de aanpas-

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

sing van het merkenrecht der lidstaten, van 21 december 1988 (Pb. EG 1 februari 1989 440/1) (hierna: de Merkenrichtlijn). 1.4 Dat algemeen wordt aangenomen dat ook enkele kleuren merken kunnen zijn behoeft geenszins te verbazen, want al sinds de middeleeuwen (en vroeger) weet iedereen dat kleuren en kleurcombinaties bij uitstek geschikt zijn als onderscheidingstekens. Blazoenen, vlaggen en voetbalshirts getuigen er dagelijks van. Hierbij spelen specifieke tinten van kleuren ook een rol: het blauw van de vlag van Luxemburg is van een andere tint dan het blauw van de Nederlandse vlag, dat weer afwijkt van het blauw van de Franse vlag enz. Het is dus niet zo’n grote stap naar de onderscheiding door kleuren, kleurcombinaties en kleurtinten van waren. Verwezen wordt hier ook naar de noot van Ch. Gielen onder de beschikking van het Hof in IER 1998, nr. 4, p. 164 e.v. 1.5 De angst voor het monopoliseren van kleuren en kleurcombinaties die uit de opstelling van het Benelux Merkenbureau en het Hof spreekt is dan ook geheel misplaatst. Te meer nu de kleur oranje als zodanig niet door het beoogde merkdepot van Libertel wordt gemonopoliseerd maar enkel de combinatie van deze specifieke kleur met de waren en diensten waarvoor het kleurmerk wordt gedeponeerd. Het is nu juist deze verbinding van kleur en waar/dienst die het onderscheidend vermogen bepaalt. Een oranje tafelkleedje roept geen associaties op met bijvoorbeeld het Koninklijk Huis of de KNVB. Dat wordt anders als het op koninginnedag wordt neergelegd of ten tijde van voetbalmanifestaties. Een oranje wimpel aan de vlaggepaal of een oranje T-shirt zullen bijna altijd die associaties wèl oproepen. Binnen een bepaalde context – in deze zaak is dat de context van het merk – kan een kleur of een kleurencombinatie dus een uitstekend onderscheidingsmiddel opleveren. Het onderscheidend vermogen van een kleur kan in die context zelfs zeer sterk zijn. Op de camping roept een koelbox of schermpje in de door Camping Gaz gevoerde kleurtint blauw onmiddellijk bij vrijwel elke campinggast rechtstreeks associaties op met het merk Camping Gaz. Op Schiphol zal die kleur blauw terstond doen denken aan de KLM, óók als in beide gevallen de merknaam of andere bijkomende identificerende kenmerken niet op het desbetreffende voorwerp gevoerd wordt. 1.6 Het hof lijkt het onderscheidend vermogen van kleuren ook te erkennen, zoals blijkt uit het overwogene in r.o. 9, maar het slaat in r.o. 10 de plank volkomen mis door gewicht te hechten aan de kleur los van de context waarin hij wordt gebruikt. Het miskent de onderscheidende kracht die een enkele kleur in een bepaalde context kan hebben en het vat het begrip onderscheidend vermogen te beperkt op voorzover het de nadruk legt op de combinatie van een kleur en een ander teken. Kleuren ’als zodanig’ zijn, anders dan het hof overweegt, wel degelijk zeer geëigend als merk, zij het dat het onderscheidend vermogen niet kan worden los gezien van de context waarin de kleur wordt gebruikt. En in die context behoeft, anders dan het hof ten onrechte overweegt, het helemaal geen ’handicap’ voor een kleur te zijn dat hij bijkomende identificerende kenmerken mist. Een woordmerk behoeft ook geenszins bijkomende identificerende kenmerken te bezitten om toch onderscheidend vermogen te hebben. Vormmerken evenmin. En wat de kracht

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


van tekstloze melodieën in de reclame kan zijn bewijzen de overbekende radiocommercials van Randstad en Nationale Nederlanden. 1.7 Het vereiste dat een teken om als merk te kunnen dienen ’bijkomende identificerende kenmerken’ zou moeten hebben volgt niet uit de tekst of de toelichting van art. 1 BMW noch uit de tekst, toelichting of geschiedenis van art. 2 Merkenrichtlijn. 1.8 De ’kritische benadering van depots van kleuren’ die het hof in no. 11 ’op voorhand’, dus kennelijk: a priori, voor juist houdt, berust op niets. Het lijkt er veel op dat het hof zich hier, ondanks wat terecht overweegt in de laatste zin van r.o. 10, ten onrechte heeft laten leiden door de vraag naar de wenselijkheid van kleurmerken, waarover het in de tweede alinea van r.o. 10 uitweidt. Het hof stond echter uitsluitend voor de taak om het onderscheidend vermogen van de gedeponeerde kleurtint oranje (PMS 144) van Libertel te beoordelen. En bij dat uitgangspunt is, gelet op wat hierboven is betoogd, onjuist dat het hof depots van kleuren a priori kritisch benadert. Criterium is volgens art. 6bis, lid 1 onder a BMW, dan uitsluitend of de door Libertel gedeponeerde kleur ieder onderscheidend vermogen in de zin van art. 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist. Dat is juist een restrictief criterium: niet voldoende is voor weigering van de inschrijving dat het merk onvoldoende onderscheidend vermogen heeft, maar vereist is dat het ieder onderscheidend vermogen mist. Vgl. wat wordt overwogen door de Hoge Raad in r.o. 26 en 27 van het al genoemde Centrafarm/Beecham-arrest (NJ 1978, 415). Hieruit had het hof moeten opmaken dat uitgangspunt van de BMW is dat een merk dat onderscheidend vermogen kan hebben voor de waren/diensten waarvoor het is gedeponeerd moet worden ingeschreven en dat alleen in het zeldzame geval dat ieder onderscheidend vermogen ontbreekt de inschrijving kan worden geweigerd (onverminderd uiteraard de andere weigeringsgronden). 1.9 Het is overigens goed denkbaar dat de terughoudendheid die nog ten aanzien van de erkenning van een kleur als merk in de hierboven genoemde arresten van het Benelux Gerechtshof valt waar te nemen, sinds de implementatie van de Merkenrichtlijn niet meer juist is en te ver gaat. In de Merkenrichtlijn en in de totstandkomingsgeschiedenis is van zo’n terughoudendheid niets te bespeuren, laat staan dat daarin iets te lezen valt dat zou duiden op een ’kritische benadering van depots van kleuren’ zoals door het hof tot uitgangspunt genomen. Er is daarin ook niets dat erop duidt dat een enkele kleur zich tot het demonstreren van de herkomst van waren of diensten ’moeilijker zal lenen’, als nog is overwogen door het Benelux Gerechtshof in r.o. 22 van het genoemde Centrafarm/Beecham-arrest (NJ 1978, 415). 1.10 Bij het kiezen van het uitgangspunt dat er sprake moet zijn van ’kritische benadering van depots van kleuren op voorhand’ wordt door het hof ten onrechte ook geen gewicht toegekend aan hetgeen in het Gemeenschappelijk commentaar der regeringen is opgemerkt ten aanzien van het toetsingsbeleid van het Benelux Merkenbureau: ’Mede gezien de door geïnteresseerde kringen reeds gemaakte opmerkingen, zal het nog in richtlijnen vast te leggen toetsingsbeleid een voorzichtig en terughoudend beleid moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop

E I G E N D O M

3 0 7

gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren. Het spreekt vanzelf dat de toetsing binnen de grenzen zal blijven die door de rechtspraak in de Benelux, met name die van het Benelux Gerechtshof, zijn getrokken’. 1.11 Noch van de hier in het vooruitzicht gestelde voorzichtigheid en terughoudendheid noch van het tot uitdrukking gebrachte streven naar weigering van slechts ’evident ontoelaatbare depots’ is in deze zaak geen sprake. Er worden met betrekking tot gedeponeerde kleurmerken eisen gesteld en maatstaven aangelegd die van een tegenovergestelde instelling van het Bureau en het hof getuigen. De door het gemeenschappelijk commentaar genoemde grenzen heeft het hof veronachtzaamd, zeker in het licht van BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 (m.nt. D.W.F. Verkade) (Burberry’s II), r.o. 18 e.v. Ingevolge deze uitspraak geldt, anders dan het hof ten onrechte tot uitdrukking brengt, immers dat ten aanzien van de vraag of een teken ieder onderscheidend vermogen ontbreekt juist geen strenge(re) maatstaf behoeft te worden gehanteerd. Wil een uiterlijk kenmerk van de waar – het teken (in die zaak de Burberryruit) – als merk kunnen dienen behoeft het relevante deel van het publiek het teken niet eens als door de ondernemer beoogd merk in de zin van art. 1 BMW te herkennen. Voldoende is namelijk dat dit deel van het publiek de waar op grond van zijn uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent. Dan is voldaan aan de eis dat het bewuste teken zich ertoe leent als herkomstteken te dienen. 1.12 Het hof kiest dus voor zijn beoordeling van het onderscheidend vermogen van de kleurtint oranje van Libertel een onjuist uitgangspunt, dat noch in het Beneluxmerkenrecht noch in de tekst of de geschiedenis van art. 2 en 3 van de Merkenrichtlijn steun vindt, reden waarom die beoordeling leidt aan een fundamenteel gebrek. Onderdeel 2 2 In r.o. 14 komt het hof op grond van wat het overweegt in r.o. 12 en 13 tot het oordeel dat de kleur oranje voor de waren en diensten waarvoor door Libertel de kleur oranje als merk is gedeponeerd, ieder onderscheidend vermogen mist en dat dit ook geldt indien de kleur oranje zou worden beperkt tot een bepaalde tint oranje. Dit oordeel geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting en/of is onbegrijpelijk, zulks op grond van het navolgende. 2.1 In r.o. 12 spreekt het hof van een grote reeks van diensten en van globaal aangeduide, weinig specifieke categorie ’telecommunicatie-apparatuur, waaronder ook mobiele telecommunicatiemiddelen alle met hun delen, onderdelen en toebehoren voor zover in deze klasse (klasse 9) begrepen’, waarvoor Libertel, het depot zou hebben verricht. Voor zover het hof dit mede beslissend heeft geoordeeld voor zijn in r.o. 14 bereikte oordeel, heeft het blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, althans is dat oordeel onbegrijpelijk. In de eerste plaats is het depot verricht voor een alleszins voldoende specifieke categorie waren en diensten en is dus onbegrijpelijk waarom het hof hier spreekt van grote reeks van diensten en weinig specifieke categorie. In de tweede plaats stond het hof voor de vraag naar het onderscheidend vermogen van het gedeponeerde merk in het kader van de toepassing van art. 6bis BMW en voor die vraag en in dat kader speelt de (omvang van de) categorie waarvoor is gedeponeerd geen rol.

3 0 8

B I J B L A D


2.2 Voorts kan tot ’s hofs oordeel niet bijdragen het door het hof mede bij zijn beoordeling betrokken gegeven dat de kleur oranje in het algemeen als de nationale kleur wordt beschouwd. Dat geldt immers ook voor de kleurencombinatie rood, wit en blauw. Dat bepaalde kleuren dienen voor de onderscheiding van andere zaken of entiteiten dan waren of diensten kan geen en/of niet mede grond zijn om aan die kleuren ieder onderscheidend vermogen in de zin van art. 6bis BMW j˚ art. 6 quinquies B, onder 2 Verdrag van Parijs j˚ art. 3 Merkenrichtlijn te ontzeggen. 2.3 Hetzelfde geldt voor de functie die de kleur oranje kan hebben om in drukwerk en ’andere visuele uitingen’ accenten te geven, zoals het hof ten onrechte mede in aanmerking neemt. De kleuren groen en rood kan ook niet elk onderscheidend vermogen worden ontzegd reeds omdat zij, net als oranje, in verkeerslichten voorkomen. 2.4 Voorts is geenszins van algemene bekendheid, althans is onbegrijpelijk dat het hof van algemene bekendheid vindt, dat de kleur oranje veelvuldig wordt gebruikt ook in verband met diensten die verwant zijn aan de waren en diensten van Libertel zoals: telediensten, informatietechnologie, computers, internet, automatisering en mobiel telefoneren. Bovendien is onbegrijpelijk dat dit zou blijken uit productie 4 van het Bureau, aangezien in redelijkheid zulks uit die productie niet kan worden opgemaakt. Voorts is, anders dan het hof ten onrechte oordeelt, niet ter zake dienende dat vóór 1 januari 1996 door 21 deposanten de kleur oranje (al dan niet in verscheidene schakeringen) als merk is gedeponeerd voor een grote reeks van waren, verpakkingsmaterialen en diensten. 2.5 Het hof heeft bovendien miskend dat niet te zijner beoordeling stond het onderscheidend vermogen van de kleur oranje in het algemeen maar slechts de door Libertel gedeponeerde specifieke kleurtint. Indien en voor zover het hof met de tweede zin van r.o. 14 zijn oordeel doet uitstrekken tot die specifiek gedefinieerde tint oranje, heeft het met zijn oordeel blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting althans is dat oordeel onbegrijpelijk, nu noch van algemene bekendheid is noch uit de door het hof genoemde productie 4 noch uit de eerdere, door het hof genoemde 21 merkendepots blijkt dat deze specifieke tint veelvuldig wordt gebruikt voor waren en diensten waarop het depot van Libertel betrekking heeft. Aanvulling van en toelichting op onderdeel 2 2.6 Het zal duidelijk zijn dat de ten onrechte door het hof a priori aangelegde strenge maatstaf die in onderdeel 1 is aangevallen, zich hier wreekt en het hof tot een onjuiste beslissing heeft geleid. 2.7 De subonderdelen 2.1, 2.2 en 2.3 mogen voor zichzelf spreken. 2.8 Dat de kleur oranje vóór 1 januari 1996 door 21 deposanten als merk is gedeponeerd pleit er eerder voor dat men, anders dan het hof kennelijk meent, in de praktijk algemeen die kleur als voldoende onderscheidend beschouwt dan dat het als argument kan dienen dat de kleur oranje van Libertel elk onderscheidend vermogen zou missen. Bovendien zeggen die eerdere depots niets over het gebruik of de geldigheid van die merken zodat aan die depots geen conclusies kunnen worden verbonden in het algemeen of in het bijzonder ten aanzien van het onderscheidend vermogen van de door Libertel gedeponeerde kleur voor de waren en diensten waarvoor Libertel het depot heeft verricht. Uit pro-

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

ductie 1 van het Bureau blijkt dat de 21 kleurdepots voor het overgrote merendeel betrekking hebben op 21 onderling duidelijk verschillende kleurnuances, die ook verschillend worden omschreven. Eveneens blijkt dat 20 van de 21 geen betrekking hebben op enige waar of dienst die als verwant aan die van Libertel zou kunnen worden aangemerkt. Dat de kleur door een groot aantal verschillende andere ondernemingen voor andere, zeer verschillende waren en diensten wordt geclaimd, zonder dat dit blijkbaar heeft geleid tot conflicten en tot doorhaling van een kleurmerkregistratie, toont juist aan dat verschillende merkregistraties voor dezelfde of vergelijkbare kleuren naast elkaar kunnen bestaan zonder dat daar een andere marktdeelnemer door wordt gehinderd. 2.9 Naast dit alles heeft het hof ten onrechte uit het oog verloren dat het het onderscheidend vermogen van de specifieke kleurtint oranje van Libertel had te beoordelen. Uitgangspunt moet immers zijn dat een specifieke kleurtint als merk kan dienen, zoals blijkt uit het Camping-Gazarrest. Dan moet ook met name en uitsluitend voor de vraag of het gedeponeerde merk elk onderscheidend vermogen mist op die specifieke tint worden gelet. 2.10 Mocht de bestreden beschikking in het licht van de tweede zin van r.o. 14 zo moeten worden opgevat dat het hof dat niet heeft miskend, dan valt niet te begrijpen op grond waarvan het hof ook aan die specifieke kleurtint elk onderscheidend vermogen ontzegt. Het hof stelt immers niet vast dat deze specifieke kleurtint door anderen dan Libertel wordt gebruikt voor de onderscheiding van waren en diensten al of niet gelijk aan die waarvoor Libertel de kleurtint heeft gedeponeerd. Onderdeel 3 3 Ten onrechte overweegt en beslist het hof in r.o. 15 dat het hof slechts heeft te onderzoeken of het Bureau terecht geweigerd heeft het merk in te schrijven en dat daarbij past dat de situatie ten tijde van het depot bepalend is aangezien dit tijdstip, gelet op het bepaalde in artikel 6bis voor het Bureau bepalend is. Ten onrechte ook overweegt en beslist het hof in die rechtsoverweging dat geen plaats is voor een bevel tot inschrijving op de grond dat een gedeponeerd teken na het depot door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen. Aanvulling van en toelichting op onderdeel 3 3.1 Uw Raad heeft in zijn meervermelde Biomildbeschikking (RvdW 1998, 126C) met betrekking tot de hier aan de orde gestelde kwestie vragen aan het BeneluxGerechtshof gesteld. Hierna wordt ervan uitgegaan dat ten aanzien van een verzoek als in deze zaak aan de orde ook de vraag naar inburgering aan de orde kan komen. Zonodig wordt Uw Raad in overweging gegeven ook in deze zaak vragen van uitleg aan het Benelux-Gerechtshof te stellen, en/of met het oog art. 3 lid 3 van de Richtlijn aan het Hof van Justitie EG. 3.2 Het hof miskent hier zijn taak als rechter in een beroep van een besluit van een bestuursorgaan (vgl. r.o. 4.3 van de Biomild-beschikking). Art. 6ter geeft het hof de bevoegdheid een bevel tot inschrijving te geven hetgeen betekent dat het hof, als het oordeelt dat het Bureau de inschrijving ten onrechte heeft geweigerd, zelf in de zaak voorziet door het Bureau te bevelen tot inschrijving over te gaan. Aan dat bevel kan het Bureau zich niet onttrekken. De situatie in

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


een civiele procedure is overigens geen andere: de appèlrechter moet ook bij zijn zelfstandig onderzoek in appèl rekening houden met de feiten en omstandigheden ten tijde van zijn eigen beslissing.1 Het past dan ook in dit stelsel om het hof voor te schrijven om bij zijn beslissing rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden ten tijde van zijn beslissing. 3.3 Dat de Benelux-wetgever dit niet uitdrukkelijk in de BMW heeft geregeld is niet beslissend. Er blijkt uit niets dat de Benelux-wetgever een ander stelsel voor ogen zou hebben gestaan en in dit geval er bewust voor zou hebben gekozen om geen gebruik te maken van de in art. 3 lid 3 van de Merkenrichtlijn geboden mogelijkheid van erkenning van inburgering na de aanvrage om inschrijving van het merk. Integendeel, zoals blijkt uit § 1.2 van het Gemeenschappelijk Commentaar bij het Protocol van 2 december 1992 waarbij de BMW aan die richtlijn werd aangepast, is de Benelux-wetgever ervan uitgegaan dat inburgering, als waarop art. 3 lid 3 van de richtlijn doelt, reeds deel uitmaakt van het Benelux-merkenrecht zodat van opneming van dat lid 3 in de BMW is afgezien.2 De inburgering na het depot heeft inderdaad al lang erkenning gevonden in het Benelux-merkenrecht, zie de hierboven al genoemde arresten inzake Centrafarm/Beecham en Camping Gaz. Libertel veroorlooft zich in dit verband, vooruitlopend op de antwoorden die het Benelux-Gerechtshof (mogelijk) zal geven en mede in het licht van de overwegingen van de A-G mr Langemeijer in zijn conclusie voor de Biomild-beschikking,3 op te merken dat deze rechtspraak impliceert dat de verruiming van de inburgering die art. 3 lid 3 van de Merkenrichtlijn toestaat, al deel uitmaakte van het Benelux-recht. Indien de Benelux-wetgever van oordeel zou zijn geweest dat voor de toepassing van art. 6bis nochtans de beperktere inburgering zou gelden, dan zou het voor de hand hebben gelegen dat hij zulks juist met het oog op de door de Merkenrichtlijn geboden mogelijkheid van verruiming, zou hebben duidelijk gemaakt. Daartoe zou naar de mening van Libertel te meer aanleiding hebben bestaan als de Benelux-wetgever de opvatting zou hebben gehuldigd dat ten aanzien van de weigeringsgronden van art. 6bis een beperkter inburgeringsbegrip zou gelden dan ten aanzien van de inroeping van de nietigheid en de beoordeling daarvan achteraf. Naar de mening van Libertel is dit laatste overigens niet aannemelijk nu art. 3 lid 3 Merkenrichtlijn zo’n onderscheid niet maakt, integendeel beide gevallen gelijkelijk behandelt, en de hiervoor bedoelde passage uit het Gemeenschappelijk Commentaar daarvoor evenmin enig aanknopingspunt biedt. 3.4 De Benelux-rechter is bij deze stand van zaken bevoegd om in zoverre duidelijkheid te scheppen door een daartoe strekkende uitlegging van de BMW, met name ook van de artikelen 6bis en 6ter BMW. Libertel meent evenwel dat het laatste woord ten aanzien van de uitleg van die bepalingen aan het Hof van Justitie EG is, nu art. 3 lid 3 van de Richtlijn in wezen is geïmplementeerd doordat de Beneluxwetgever, ervan uitgaand dat het Beneluxrecht inburgering reeds kent 1 Zie HR 3 september 1993, NJ 1993, 714; HR 23 februari 1996, NJ 1996, 395. 2 Kortheidshalve wordt hier verwezen naar de tekst en vindplaats in de Conclusie OM (A-G mr Langemeijer) onder 2.28 voor de Biomildbeschikking, Conclusies RvdW 1998, p. 618. 3 Zie de vindplaats in de vorige noot.

E I G E N D O M

3 0 9

en op die grond van opneming van lid 3 afziend, daarmee te kennen heeft gegeven dat het Beneluxrecht op dit punt reeds Richtlijnconform is. 3.5 Het rechtszekerheidsargument dat het hof voor zijn standpunt aandraagt en ontleent aan de belangen van derden spreekt geenszins aan en behoort in ieder geval niet doorslaggevend te zijn. Zolang het hof niet op een verzoek ex art. 6ter heeft beslist hangt de nietigheid van het depot in de lucht. Bovendien geldt ten aanzien van inburgering van een merk dat aanvankelijk onderscheidend vermogen miste, al steeds dat het ingeburgerde merk niet opnieuw behoeft te worden gedeponeerd omdat het oorspronkelijke depot nietig zou zijn geweest. Die nietigheid is door de latere inburgering als het ware gedekt. In de tussentijd kan een ander hetzelfde teken als merk hebben gebruikt, omdat vóór de vaststelling van de inburgering geen merkrecht bestond. Onderdeel 4 4 De gegrondbevinding van onderdeel 3 brengt mee dat wat het hof heeft overwogen en beslist in r.o. 16 geen stand kan houden omdat het hof daar geen rekening houdt met de feiten en omstandigheden die zich na het depot hebben voorgedaan. Onderdeel 5 5 In r.o. 16 overweegt het hof dat hierboven is overwogen dat een kleur als zodanig weinig geëigend is als merk, dat dit in sterke mate geldt voor de kleur oranje en dat de kleur oranje feitelijk veelvuldig wordt gebruikt, ook in verband met waren en diensten die verwant zijn aan die waarvoor Libertel oranje als merk heeft gedeponeerd. 5.1 Kennelijk refereert het hof hier aan wat het heeft overwogen in r.o. 10, 12 en 13. Te dien aanzien geldt dat de klachten die hierboven in de onderdelen 1 en 2 zijn aangevoerd tegen die overwegingen meebrengen dat wat het hof hier in r.o. 16 aldus tot uitgangspunt neemt geen stand houdt. Reeds daarom getuigt van een onjuiste rechtsopvatting en/of is zonder nadere motivering welke ontbreekt onbegrijpelijk het oordeel dat voor inburgering tenminste vereist is een langdurig gebruik van geen maanden maar jaren. 5.2 Waar in r.o. 16 het hof kennelijk voor zijn oordeel dat inburgering als merk van de kleur oranje als zodanig niet aannemelijk is, bezigt de omstandigheid dat de kleur oranje niet is gebruikt voor specifieke waren en diensten, geeft het hof andermaal blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans is dat oordeel onbegrijpelijk. Immers Libertel heeft voor het hof gesteld, en door het hof is de onjuistheid daarvan niet vastgesteld, dat zij de gedeponeerde kleur oranje alleen heeft gebruikt voor telecomdiensten en bijbehorende waren en dat zij dit intensief in reclame-uitingen heeft gedaan. Zie de pleitnotities voor het hof van mr D.J.G. Visser onder 33, 34 en 46 in onderling verband. Waarom dit niet specifiek genoeg zou zijn en niet tot het oordeel kan leiden dat inburgering heeft plaats gevonden, valt niet in te zien. 5.3 Waar het hof aan zijn zojuist bedoelde oordeel mede ten grondslag legt dat de kleur oranje vooral lijkt te zijn gebruikt ter onderscheiding van de onderneming Libertel, geeft het evenzeer blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans is zijn oordeel onbegrijpelijk. Het gebruik van de kleur oranje samen met het teken Libertel ter aanprijzing van de genoemde waren en diensten van Libertel kan rede-

3 1 0

B I J B L A D


lijkerwijs niet leiden tot de conclusie dat die kleur niet is gebruikt ter onderscheiding van die waren en diensten. Of die kleur daarbij dan tevens verwijst naar de onderneming Libertel is een noodzakelijk onderdeel van de onderscheiding van die waren en diensten als van Libertel afkomstig. Hoe dat aan de inburgering kan afdoen valt niet in te zien. 5.4 Ten onrechte en/of onbegrijpelijkerwijs leidt het hof mede uit de omstandigheid dat de kleur oranje vrijwel steeds (door Libertel, adv.) is gebruikt in combinatie met het teken Libertel, af dat daarom de kleur oranje niet als merk kan zijn ingeburgerd. 5.5 Onbegrijpelijk is dan ook wat het hof aan het slot van r.o. 16 overweegt, te weten dat nu in de reclame-uitingen steeds het teken Libertel is gebruikt, men niet kan zeggen dat de uitgaven (voor die reclame-uitingen) zijn gedaan om de kleur oranje als merk te doen inburgeren. Duidelijk is immers dat waar de kleur oranje in die reclame-uitingen wordt gebezigd de daaraan bestede uitgaven tenminste mede op de inburgering van die kleur betrekking moeten hebben gehad. Aanvulling en toelichting op onderdeel 5 5.6 Ten aanzien van de klacht aan het slot van onderdel 5.1 wordt hier nog opgemerkt dat het hof met zijn oordeel dat voor inburgering tenminste vereist is een langdurig gebruik waarbij het hof niet denkt aan maanden maar aan jaren, volledig voorbij is gegaan aan het gestelde in de deskundige verklaring van dr. R. Riezebos door Libertel overgelegd als productie XIII. In het licht hiervan geeft het hof dan ook geen enkel inzicht in zijn oordeelsvorming. Een rechterlijke beslissing, ook in een procedure als de onderhavige, hoort tenminste zodanig te worden gemotiveerd dat zij voldoende inzicht geeft in de aan haar ten grondslag liggende gedachtegang opdat zij zowel voor partijen als voor derden – in geval van openstaan van een hogere voorziening: de hogere rechter daaronder begrepen – controleerbaar en aanvaardbaar is.4 Aangaande ’s hofs oordeel kan men niet anders concluderen dan dat het volkomen willekeurig is. Ook al gaat het om een grotendeels feitelijke beslissing, de omwalling waarbinnen het oordeel van de feitenrechter zich aan cassatietoetsing onttrekt is hier doorbroken. 5.7 Ten aanzien van onderdeel 5.3 geldt nog het volgende. Ten eerste kan ten aanzien van een onderneming die onder haar eigen naam diensten verleent, geen zinvol onderscheid worden gemaakt tussen gebruik in reclame ter onderscheiding van de onderneming en gebruik in reclame ter onderscheiding van de diensten van de onderneming. Het dupliek identificeert de onderneming immers noodzakelijkerwijs met de diensten en omgekeerd. Ten tweede geldt, zoals ook Gielen het in zijn eerder genoemde noot in IER onder de beschikking opmerkt, dat dergelijk gebruik juist bij een dienstverlenende onderneming bijdraagt aan de vorming van het merkbeeld van de kleur voor de diensten waarvoor de onderneming bekend is. 5.8 Ten aanzien van onderdeel 5.4 geldt het volgende. Een kleur moet juist om als merk te kunnen inburgeren intensief worden gebruikt in combinatie met de naam van de onderneming wier waren of diensten die kleur moet (gaan) onderscheiden. Als de kleur blauw van Camping Gaz niet 4 HR 4 juni 1993, NJ 1993, 659 (m.nt. D.W.F. Verkade); HR 7 april 1995, NJ 1997, 21 (m.nt. E.A. Alkema); vgl. ook EHRM 9 dec. 1994, NJ 1997, 20.

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

intensief was gebruikt in combinatie met het woord Camping Gaz had bij het publiek nooit de gedachte kunnen postvatten dat deze kleur een onderscheidingsteken van deze onderneming was. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor vormmerken: als de karakteristieke vorm van de coca-cola-fles aanvankelijk (en nog steeds) niet consequent was voorzien van het woord coca cola had dit vormmerk nooit kunnen inburgeren c.q. in stand kunnen blijven.5 Talloze verdere voorbeelden laten zich eenvoudig bedenken, zodat, in de zekerheid dat Uw Raad daartoe ook zelf heel goed in staat is, ervan wordt afgezien die hier te noemen. 5.9 Het feit dat in de reclame-uitingen van Libertel steeds het teken Libertel is gebruikt kan geenszins tot de door het hof gesuggereerde conclusie leiden dat men niet kan zeggen dat de uitgaven zijn gedaan om de kleur oranje als merk te doen inburgeren. Het is een feit van algemene bekendheid dat drukwerk (waaronder dagbladadvertenties) met kleur zeer aanzienlijk kostbaarder en opvallender zijn dan zonder kleur. De uitgaven voor de oranjegekleurde advertenties houden dus voor een belangrijk deel direct verband met het feit dat deze de bewuste kleur hebben. Als gezegd is het gebruik van de combinatie van woord en kleur juist essentieel voor het inburgeringsproces. Onderdeel 6 6 Ten onrechte heeft het hof in een procedure als deze art. 429k Rv van overeenkomstige toepassing geacht en een kostenveroordeling ten laste van Libertel uitgesproken. Aanvulling van en toelichting op onderdeel 6 6.1 Het onderdeel beoogt, voor het geval de eerder middelonderdelen niet tot cassatie mochten leiden, de vraag aan de orde te stellen of hier analoge toepassing van art. 429k Rv op haar plaats is nu het hier gaat om een procedure waarin beroep is ingesteld tegen het besluit van een bestuursorgaan. Eerder ligt analoge toepassing van art. 8:75 Awb voor de hand. Er is dan alle grond om in zaken als deze bij handhaving van de weigering de aanvrager niet in de kosten te veroordelen. b Conclusie A.-G. F.F. Langemeijer, 10 november 2000 1 De feiten en het procesverloop 1.1 In cassatie kan worden uitgegaan van de volgende feiten: 1.1.1 Verzoekster in cassatie, Libertel, heeft op 27 augustus 1996 bij het Benelux Merkenbureau (BMB) een oranje kleur gedeponeerd onder nr. 877.515 voor bepaalde waren en diensten op het gebied van de telecommunicatie in de klassen 9, 35, 36, 37 en 38.1 1.1.2 Het BMB heeft op 21 februari 1997 de inschrijving van het depot voorlopig geweigerd. Als reden heeft het BMB opgegeven dat het gedeponeerde teken uitsluitend bestaat uit de kleur oranje en ieder onderscheidend vermogen mist, zo5

Zie ook het slot van de eerder genoemde noot van Gielen onder de beschikking van het hof in IER 1998, nr. 4. 1 Het depotbewijs is in eerste aanleg overgelegd. Het bevat een afbeelding (een effen oranje gekleurd vlak in de voor afbeeldingen bestemde ruimte) en de omschrijving ’oranje’ zonder vermelding van een kleurcode. In de klasse 9 omvat het depot: telecommunicatie-apparatuur; in de klassen 35, 36 en 37 respectievelijk: zakelijk, financieel en technisch beheer van telecommunicatiemiddelen; in de klasse 38: telecommunicatiediensten.

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


als bedoeld in art. 6bis, eerste lid onder a, van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) tenzij er sprake zou zijn van inburgering. Het BMB achtte inburgering van het gedeponeerde teken, gemeten naar de toestand op de datum van het depot, niet aannemelijk. 1.1.3 Nadat Libertel tegen de voorlopige weigering bezwaar had gemaakt, heeft het BMB op 10 september 1997 definitief besloten de inschrijving te weigeren. 1.2 Bij inleidend verzoekschrift heeft Libertel op de voet van art. 6ter BMW aan het gerechtshof te ’s-Gravenhage verzocht, het BMB te gelasten het gedeponeerde teken in te schrijven. Aan dat verzoek heeft Libertel, samengevat, ten grondslag gelegd dat de gedeponeerde kleur op zich voldoende onderscheidend vermogen heeft om de waren en diensten van Libertel te onderscheiden van die van andere ondernemers. Anders dan het BMB meent, behoeft de eis van inburgering dus niet te worden gesteld. Mocht de rechter oordelen dat het BMB terecht inburgering eist, dan meent Libertel dat aan die eis is voldaan: primair omdat feiten en omstandigheden van ná de depotdatum volgens haar mogen meetellen bij de beantwoording van de vraag of het teken is ingeburgerd. Subsidiair stelt Libertel dat de gedeponeerde kleur reeds op de depotdatum voldoende was ingeburgerd. 1.3 Het BMB heeft verweer gevoerd. Bij beschikking van 4 juni 1998 heeft het hof het verzoek van Libertel afgewezen.2 1.4 Bij verzoekschrift, ingekomen op 3 augustus 1998, heeft Libertel cassatieberoep ingesteld. Het BMB heeft verweer gevoerd. In verband met de prejudiciële vraag van de Hoge Raad aan het Benelux-Gerechtshof (BenGH) over de mogelijkheid van cassatieberoep in dergelijke procedures,3 heeft de Hoge Raad de behandeling van (onder meer) het onderhavige cassatieberoep stilgelegd in afwachting van de beslissing van het Benelux-Gerechthof. Die beslissing is inmiddels bekend.4 2 Bespreking van het cassatiemiddel 2.1 In de beslissing van 26 juni 2000 (Biomild) heeft het Benelux-Gerechtshof voor recht verklaard dat van een beslissing ingevolge art. 6ter BMW beroep in cassatie open staat indien en voor zover het nationale burgerlijk procesrecht beroep in cassatie toelaat tegen door de burgerlijke rechter op verzoekschrift gegeven beslissingen. Art. 426 lid 1 Rv bepaalt dat tegen beschikkingen op rekest beroep in cassatie kan worden ingesteld door degenen die in een der vorige instantiën verschenen zijn en wel: binnen twee maanden na de dagtekening van de beschikking. Daarmee staat vast dat tegen de thans bestreden beschikking cassatieberoep open staat en dat het beroep tijdig is ingesteld. 2.2 De onderdelen 1 en 2 hebben betrekking op de vraag of de door Libertel gedeponeerde kleur, hoe dan ook, als merk kan worden aanvaard. Het hof heeft in de rov. 7 – 11 kleur-

E I G E N D O M

3 1 1

merken in het algemeen besproken (waarover onderdeel 1) en in de rov. 12 – 14 in het bijzonder het depot van Libertel (waarover onderdeel 2). 2.3 Ter inleiding het volgende. Merken dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen (art. 1 BMW). Om als merk bruikbaar te zijn, moet een teken dus onderscheidend vermogen hebben. Art. 6bis BMW bepaalt dat het BMB weigert een depot in te schrijven indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in art. 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, en met name wanneer het teken ieder onderscheidend vermogen mist in de zin van art. 6quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs.5 Laatstgenoemde bepaling houdt in, voor zover van belang: Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden: 1 (...) 2 wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd. 2.4 De wijziging van de BMW, waarbij art. 6bis werd ingevoegd, strekt mede tot aanpassing van deze wet aan de Merkenrichtlijn.6 Die richtlijn bepaalt in art. 3, eerste lid, voor zover van belang: Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: a tekens die geen merk kunnen vormen; b merken die elk onderscheidend vermogen missen; c merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; d merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden; e (enz.). Artikel 2 van de richtlijn bepaalt dat merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden (...), tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. 2.5 Een kleur is een waarneembaar teken en is vatbaar voor grafische voorstelling. Zoals het hof in rov. 8 – in cassatie onbestreden – voorop heeft gesteld, worden kleuren noch in de BMW noch in de Merkenrichtlijn uitgesloten als merk. Evenmin bestaat er een bepaling die inhoudt dat kleuren geacht moeten worden, onderscheidend vermogen te mis-

2

BIE 1998, 42; IER 1998, 27 m.nt. ChG. HR 19 juni 1998, NJ 1999, 68 m.nt. DWFV (Biomild); IER 1998, 26 m.nt. ChG. 4 BenGH 26 juni 2000, NJ 2000, 551 m.nt. DWFV. Uit de omstandigheid dat Uw Raad thans een conclusie heeft verzocht, heb ik afgeleid dat Uw Raad niet ingaat op het incidenteel verzoek (blz. 4 van het cassatierekest) een tweede ronde van het debat tussen partijen in cassatie toe te staan. 3

5 Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, nadien herzien; tekst in S&J 73-III. 6 Richtlijn van de Raad van de E.G. d.d. 21 december 1988, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, nr. 89/104, PbEG L 40 (ook in S&J 47-I)

3 1 2

B I J B L A D


sen. In beginsel is het dus mogelijk dat zelfs een enkele kleur als teken wordt gedeponeerd en onderscheidend vermogen heeft. 2.6 Daarmee is nog niet gezegd, dat iedere bij het merkenbureau gedeponeerde kleur inderdaad onderscheidend vermogen hééft voor de waren of diensten, waarvoor het depot plaatsvindt. Wie een wijnrode kleur wil deponeren voor wijn of een groene kleur wil reserveren voor zijn kamerplanten, zal inschrijving van het depot geweigerd zien bij gebrek aan onderscheidend vermogen. Depots kunnen bovendien afstuiten op een van de andere weigeringsgronden in art. 3 van de Merkenrichtlijn. De gedingstukken noemen als voorbeeld: de kleur blauw voor melkchocolade en rood voor puur; ook valt bijv. te denken aan de kleur oranje voor veiligheidsvesten van wegwerkers. Nu gaat het in die voorbeelden om een natuurlijke of gebruikelijke kleur van de waar. De discussie in dit geding gaat over een kleur die, dunkt mij, niet op voorhand een natuurlijke of gebruikelijke kleur van de waar of dienst genoemd kan worden. Bij het depot van zo’n kleur doemen twee problemen op. 2.7 Het eerste probleem is: hoe kan een kleur, anders dan door inburgering, de functie van een merk vervullen, te weten: het aanduiden van de herkomst van de waren of diensten?7 Een naam (woordmerk) of een symbool (beeldmerk) kan worden (h)erkend als aanduiding van de herkomst. Een kleur kan een, al dan niet overheersend, onderdeel van een beeld- of vormmerk zijn en op die wijze bijdragen aan de totstandkoming van een geldig merk; de omtrek van de kleur is dan bepaald. Een kleur kan ook door de plaatsing op de waar onderscheidend vermogen verkrijgen (een oranje lipje op de achterzak van een spijkerbroek bijv.8). Een kleur kan verder door de kleurencombinatie of door het kleurenpatroon onderscheidend vermogen verkrijgen (vlaggen of een ruitjes- of vlekkenpatroon bijv.). Hier wordt het al moeilijker: de kleur moet geschikt9 zijn om als herkomstaanduiding te dienen, dus méér zijn dan slechts een decoratief element in het uiterlijk van de waar. Een effen kleur zal zonder inburgering niet dikwijls geschikt zijn als herkomstaanduiding: veel waren en diensten worden nu eenmaal onder allerlei kleuren in de handel gebracht en de kleur wordt dan ervaren als niet méér dan een decoratief element. Dat was vroeger al zo. Door de verbreiding van kunststoffen is de variëteit in kleuren alleen maar groter geworden. De kleur van de waar10 kan weliswaar de aandacht trekken of (kooplust opwekkende) gevoelens bij de waarnemer teweegbrengen, maar dat zegt op zichzelf nog niets over de herkomst. 2.8 Het tweede probleem staat los van de vraag, of een kleur onderscheidend vermogen heeft. Als algemeen bezwaar tegen het aanvaarden van een enkele kleur als merk wordt tel-

7 Zie over deze functie: de preambule van de Merkenrichtlijn en HvJ EG 29 september 1998, NJ 1999, 393 m.nt. DWFV. 8 Het voorbeeld is ontleend aan HR 15 december 1995, NJ 1996, 522 m.nt. DWFV. 9 ’geschikt’: Libertel benadrukt dat beslissend is of het teken zich ertoe leent het publiek in staat te stellen de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen en niet of het (daartoe in staat gestelde) publiek het teken daadwerkelijk beschouwt als herkomstaanduiding; vgl. BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 m.nt. DWFV, waarover nader in alinea 2.13. 10 Of van de dienst: bijv. de kleur van auto’s en scooters van een koeriersdienst.

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

kens11 aangevoerd dat het aantal beschikbare kleuren in het spectrum maar beperkt is, althans voor zover het menselijk oog deze kan onderscheiden. Indien één deposant de kleur rood zou mogen monopoliseren voor bijv. auto’s of truien, een andere deposant de kleur blauw en weer een andere deposant de kleur geel, dan zijn de redelijkerwijs beschikbare kleuren al spoedig uitgeput. Andere aanbieders, in het bijzonder nieuwkomers op de markt, worden dan buitengesloten. 2.9 Dit tweede probleem wordt in het thans bestreden arrest (rov. 10) wel genoemd, maar draagt de beslissing niet. Het hof benadrukt, dat niet de wenselijkheid van het kleurmerk (i.v.m. het monopoliseren van het kleurenspectrum) maar uitsluitend het onderscheidend vermogen daarvan in geding is. 2.10 Het gaat dus om de vraag, of een enkele kleur – zonder dat in het depot de omtrek daarvan wordt bepaald – voor de waren en diensten, waarvoor Libertel deze kleur als teken wil deponeren, over voldoende onderscheidend vermogen beschikt om de waren en diensten van de onderneming van Libertel te onderscheiden van die van andere ondernemingen. In de Benelux-rechtspraak van vóór de Merkenrichtlijn is een dergelijke vraag aan de orde geweest. In BenGH 9 februari 1977, NJ 1978, 415 m.nt. LWH onder nr. 416,12 ging het om een geneesmiddel in een rood/zwarte capsule. Wanneer de vorm of de verpakking van het geneesmiddel (de capsule) op zichzelf onderscheidend vermogen mist, kan zij door de gebruikte kleur of kleurencombinatie alsnog onderscheiden vermogen verkrijgen. Als maatstaf dient: of het teken, in aanmerking genomen alle omstandigheden van het geval, geacht kan worden op zodanige wijze de herkomst van de waar of waren, waarvoor het teken is gedeponeerd, te demonstreren, dat het de wezenlijke functies van een merk in de zin van art. 1 BMW vermag te vervullen. Het BenGH (rov. 12) verwierp het (hierboven in alinea 2.8 besproken) bezwaar met betrekking tot het ongewenst monopoliseren van een kleur: (...) dat een enkele kleur niet vaak voor merkrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen, doch artikel 1 verder niets behelst wat medebrengt dat, met het oog op de onwenselijkheid ener monopolisering van het gebruik van gegevens van de natuur, kleuren of kleurencombinaties steeds van merkrechtelijke bescherming zouden zijn uitgesloten. 2.11 In rov. 21 en 22 besprak het BenGH het hierboven in alinea 2.7 besproken probleem: dat een teken geacht kan worden het door art. 1 vereiste onderscheidend vermogen te hebben, indien het de identiteit van de waar of waren, als afkomstig van een onderneming, waarvoor het als merkteken moet dienen, genoegzaam vermag te demonstreren; dat het van de omstandigheden afhankelijk is of een kleurencombinatie zulks vermag; dat zulks minder spoedig het geval zal zijn naar gelang het aanwenden van de kleurencombinatie in het maatschappelijk verkeer meer gebruikelijk, en de variëteit der waren waarvoor zij als kenteken moet dienen groter is; dat echter de mogelijkheid daartoe geenszins uitgesloten is;

11

Ook in dit geding: verweerschrift in 1e aanleg punt 5; pleitnota BMB sub 3-18; onder 7 wordt dit argument door het BMB aangeduid als de ’depletion theory’. 12 Zie over deze uitspraak ook: P. Eeckman, Kleur, kleurencombinatie of tint als merk, RW 1977 blz. 1153 e.v.; Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht (1992) nr.s 375 e.v.

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


dat een enkele kleur zich tot het demonstreren van voormelde identiteit moeilijker zal lenen; dat de mogelijkheid daartoe nochtans op voorhand niet geheel kan worden uitgesloten.13 2.12 In BenGH 9 maart 1977, NJ 1978, 416 m.nt. LWH, ging het om lichtblauwe gastankjes voor kampeerders. Het BenGH besliste andermaal dat onder omstandigheden een kleur of een specifieke tint van een kleur een teken kan zijn dat aan de eisen van een merk voldoet. Het BenGH gaf als maatstaf voor de beoordeling: Het kan, met het oog op het vereiste dat het teken moet kunnen dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, voor het antwoord op de vraag of in een concreet geval een kleur of een specifieke tint van een kleur een teken is in de zin van art. 1 lid 1 BMW, verschil maken: a of een kleur dan wel een specifieke kleurentint wordt gevoerd voor een ’specifieke warengroep’ (...) of dat die kleur of kleurentint wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren van een onderneming welke haar werkterrein uitstrekt over een groot aantal waren, en wel in die zin dat dat antwoord in het eerste geval eerder bevestigend zal zijn dan in het tweede; b of een bepaalde kleur dan wel een specifieke kleurentint gedurende een groot aantal jaren zo veel is gebruikt voor een specifieke warengroep dat die kleur of kleurentint is ingeburgerd als een voor de producten van een bepaalde onderneming kenmerkende kleur. 2.13 Vermeldenswaard is nog: BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 m.nt. DWFV, waar het ging om een ruitmotief voor kleding e.a. Het BenGH besliste: Het uiterlijk van de waar van een onderneming kan als merk worden beschermd wanneer het kan dienen om die waar te onderscheiden van waren afkomstig van andere ondernemingen; voor zodanige bescherming is niet vereist dat het relevante deel van het publiek het uiterlijk bepaaldelijk beschouwt als een door de ondernemer tot het publiek gericht teken dat die waar van hem afkomstig is; in dit kader is evenmin van belang hoe groot het gedeelte van het in aanmerking komende publiek is dat in feite de waar op grond van zijn uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent. Van de Nederlandse rechtspraak zijn te noemen: Pres. Rb. Breda 17 augustus 1989, BIE 1991, 49 (geen onderscheidend vermogen kleur blauw/wit voor huishoudelijke artikelen); hof Arnhem 16 oktober 1990, BIE 1994, 29 (door inburgering verkregen onderscheidend vermogen van een gele kleur voor babyshampoo); hof ’s-Hertogenbosch 12 januari 1993, BIE 1994, 18 (geen onderscheidend vermogen kleur blauw voor kunststof badjes); pres. Rb. Den Haag 3 oktober 1994, BIE 1996, 2 (door inburgering verkregen onderscheidend vermogen van lichtgroene kleur van maagzuurtabletten); pres. Rb. Breda 20 december 1994, IER 1995, 22 (door inburgering verkregen onderscheidend vermogen van een gele kleur voor bepaalde diensten, te weten het graveren van kentekennummers in autoruiten); pres. Rb. Den Haag 28 juni 1996, BIE 1997, 34; IER 1996, 24 (door inburgering verkregen onderscheidend vermogen van een specifieke tint groen van PTT Telecom). 2.14 De raadsman van het BMB heeft in zijn pleidooi in eerste aanleg aandacht besteed aan buitenlands recht.14 Deels daaruit puttend, deels in aanvulling daarop, het volgende. Naar Engels nationaal recht is merkbescherming van een enkele kleur niet uitgesloten. De richtlijnen van het Britse merkenbureau houden hieromtrent in: 13 14

Cursiveringen door mij toegevoegd, A-G. Zie diens pleitnota d.d. 6 april 1998 blz. 6 e.v.

E I G E N D O M

3 1 3

Single colours. Evidence will allways be required to demonstrate factual distinctiveness. It will need to show that the mark is exclusively associated with the applicants goods or services. Particular care is necessary in considering the registration of a single colour, especially when applied to packaging or get up. There are only a limited number of colours and strong evidence will be necessary to show that only the applicant uses a particular colour.15 Ook het Franse nationale merkenrecht acht bescherming van een kleur als merk mogelijk. Art. L 711-1 van de wet van 1 juli 1992 no. 92-597 bepaalt, na een omschrijving van het begrip ’merk’ te hebben gegeven: Peuvent notamment constituer un tel signe: (...) c les signes figuratifs tels que: (...) les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.16 De meeste aandacht heeft het onderwerp gekregen in de Bondsrepubliek. Par. 3 van het Markengesetz bepaalt: Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschliesslich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen, einschliesslich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschliesslich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Het Bundespatentgericht heeft aanvankelijk uit deze bepaling afgeleid, dat een kleur uitsluitend als deel van de opmaak van de waar kan worden beschermd, maar niet een de omtrekloze kleur als zodanig.17 Het Bundesgerichtshof heeft deze opvatting echter strijdig geacht met de Merkenrichtlijn.18 Sedertdien onderscheidt de Duitse doctrine, als ik het goed begrepen heb, het absoluut abstracte kleurmerk (het depot van een omtrekloze kleur waarvan de plaats onbepaald is) en het kleurmerk dat gebonden is aan de opmaak van de waar. Dit laatste wordt weer onderscheiden in het relatief abstracte kleurmerk (het depot van een omtrekloze kleur, bijv. de ’huiskleur’ van een onderneming) en het kleurmerk waarvan de omtrek bepaalbaar is (bijv. de verpakking of productvorm in een zekere kleur). De rechtspraak blijft kritisch staan tegenover de acceptatie van kleurmerken. In een veelbesproken geschil over een kleurmerk geel/zwart voor electronische apparatuur in deze

15 Zie ook: D. Kitchin en J. Mellor, Trade Marks Act 1994 (1995) blz. 26-12 e.v.; W.R. Cornish, Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights (1996) blz. 589; R.E. Annand en H.E. Norman, Guide to the Community Trade Mark, blz. 32-34. 16 Zie ook: P. Mathély, Le nouveau droit français des marques, blz. 40-41. 17 BPatG 27 november 1995, GRUR 1996 blz. 881 e.v. (geel/zwart voor schakelkastjes). 18 BGH 10 december 1998, GRUR 1999 blz. 491 e.v.; vgl. BGH 20 maart 1997, GRUR 1997 blz. 754 e.v. (zonder inburgering niet spoedig onderscheidend vermogen); BGH 25 maart 1999, GRUR 1999 blz. 730 e.v.; BPatG 15 juli 1998, GRUR 1999, blz. 61 e.v.; BPatG 2 juli 1999, GRUR 2000 blz. 147 e.v.; BPatG 25 oktober 1999, GRUR 2000 blz. 428 e.v. Zie voorts: P. Ströbele en R. Klaka, Markengesetz (1997) blz. 12; K-H Fezer, Markenrecht (1997) blz. 298; D. von Schultz, Die Farbmarke: ein Sündenfall?, GRUR 1997 blz. 714 e.v.; S. Volker en J. Semmler, Markenschutz für Farben und Farbkombinationen, GRUR 1998 blz. 93 e.v. met veel rechtsvergelijkende gegevens; M. Grabrucker, kroniek in GRUR 1999 blz. 605606 en 2000 blz. 367-368; M. Grabrucker, Der Schutzgegenstand der Farbmarke, GRUR 1999, blz. 850 e.v.; rechtsvergelijking Duits/Fins recht over kleurmerken geeft J.V.T. Heitto in GRUR Int. 2000 blz. 488 e.v.

3 1 4

B I J B L A D


kleurencombinatie (kastje geel, knopjes en hulpstukken zwart) werd de kleur niet onderscheidend geacht maar slechts decoratief.19 2.15 In België heeft een met het huidige vergelijkbaar geschil tot een andere uitkomst geleid. Een telecommunicatiemaatschappij, Belgacom, had de kleur ’turkoois’ bij het BMB gedeponeerd voor een grote reeks van waren en diensten op het gebied van telecommunicatie. Het BMB heeft inschrijving van dit depot geweigerd bij gebreke van onderscheidend vermogen, bij welke weigering een grote rol speelde dat volgens het BMB ’geen sprake is van een maatschappelijk ongebruikelijke kleur die voor een specifieke warensoort wordt gedeponeerd’.20 Het Hof van Beroep te Brussel heeft de inschrijving van het depot gelast.21 De uitvoerige motivering zet de volgende stappen: – het volstaat dat het teken het publiek in staat stelt, de waren te herkennen als afkomstig van één onderneming; het is niet relevant dat het publiek, bij gebreke van een naam of logo, aan de kleur niet kan zien wie die ene ondernemer is. – bij de beoordeling van de geschiktheid van een kleur als herkomstaanduiding van de waar, kunnen geen verdergaande eisen worden gesteld dan de eisen die voor alle tekens gelden; met name kan niet worden geëist dat aangetoond wordt het gebruik van kleuren als tekens van herkomst in de praktijk gebruikelijk is of dat het publiek reeds ervaren is in het maken van veronderstellingen omtrent de herkomst van de waren op basis van hun kleur bij afwezigheid van grafische- of tekstelementen. Het Hof van Beroep zet zich zelfs uitdrukkelijk af tegen rov. 10 van de thans bestreden beschikking van het Haagse hof, waar het ontbreken van bijkomende identificerende kenmerken werd gezien als een ’handicap’ voor erkenning van een kleur als merk. – de vraag welke omvang de merkbescherming heeft, is niet van belang voor de beantwoording van de vraag of het teken zich ab initio ertoe leent als merk te dienen. – onderscheidend vermogen wordt uitsluitend vereist voor díe kleur turkoois welke Belgacom als merk beschermd wil zien, d.w.z. precies de kleur zoals deze blijkt uit de afbeelding in het depotformulier, welke toelaat alle kenmerken van deze kleur te onderzoeken op tint, helderheid en intensiteit. – uit niets blijkt, dat de gedeponeerde kleur turkoois in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk is geworden voor telecommunicatieapparatuur en -diensten en om die reden als een zgn. banaal teken zonder onderscheidend vermogen zou moeten worden beschouwd; voor waren en diensten op het gebied van de telecommunicatie bestaan geen natuurlijke kleuren. Anders dan het BMB stelt, mag niet van Belgacom worden verlangd dat zij aantoont dat de gedeponeerde kleur maatschappelijk ongebruikelijk is voor deze waren en diensten. 19

BPatG 25 oktober 1999, reeds aangehaald. In herinnering wordt gebracht dat het BenGH op 9 februari 1977 als één van de relevante gezichtspunten noemde: of het aanwenden van deze kleur in het maatschappelijk verkeer meer of minder gebruikelijk is. 21 Hof van Beroep te Brussel 28 september 1999, IER 2000, 2 m.nt. ChG; BMM-bull. 1999 blz. 190 m.nt. Artz; zie over deze uitspraak Steinhauser in BIE 1999 blz. 435. Door BMB is bij het Hof van Cassatie beroep ingesteld. 20

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

– aannemelijk is, dat het in aanmerking komende publiek zal beseffen dat de gedeponeerde kleur geen decoratie van de waren is, doch is aangebracht als herkenningsteken van de herkomst van de waren. 2.16 Naast de diverse nationale merkenrechtstelsels, bestaat het EU-Gemeenschapsmerk. De Verordening inzake het gemeenschapsmerk22 spreekt zich niet uitdrukkelijk uit over de vraag, of een kleur als merk kan worden gedeponeerd. Het Europese merkenbureau te Alicante (het OHIM) vermeldt in zijn richtlijnen (punt 8.3): Single, especially primary colours (...) are usually devoid of distinctive character.23 Deze richtlijn heeft inmiddels geleid tot een uitgebreide jurisprudentie van de Kamers van Beroep van het OHIM.24 Daarvan noem ik hier: – 3e Kamer van Beroep 12 februari 1998 (R 7/97-3); kleurmerk uitgedrukt in het woord ’oranje’ zonder specificatie (kleurcode of afbeelding). Depot geweigerd. Weliswaar kan een kleur in beginsel een merk zijn, maar heeft onvoldoende onderscheidend vermogen tenzij inburgering heeft plaatsgehad of wanneer het gaat om een a very specific colour shade for very specific goods or services. – 3e Kamer van Beroep 18 december 1998 (R 122/98-3; ook in GRUR Int. 1999 blz. 543 e.v.); depot lichtgroene kleur voor kauwgom. Herhaalt dat een kleur in beginsel een merk kan zijn. Hier geen onderscheidend vermogen. Kopers van kauwgom zijn niet gewend veronderstellingen omtrent de herkomst van de waar te maken op basis van de kleur van de waar of van de verpakking bij afwezigheid van bijkomende tekens. Dit kan anders zijn bij very specific goods for very specific clientele of in geval van a colour exhibiting a shade which is extremely unusual and peculiar in the relevant trade. – 1e Kamer van Beroep 25 januari 2000 (R 136/99-1): depot zwart-groen-zwarte banen wél aanvaard als onderscheidend voor verzekeringen en financiële diensten. – 2e Kamer van Beroep 19 april 2000 (R 282/99-2): depot van kleur oranje voor zaaigoed e.d. geweigerd. De kleur is zonder bijkomende tekens niet geschikt om als herkomstaanduiding van zulke waren te dienen; dat geldt ook ten aanzien van diensten onder deze kleur. – 1e Kamer van Beroep 22 juni 2000 (R 379/99-1): vlekkenpatroon wél aanvaard als merk. – 1e Kamer van Beroep 22 juni 2000 (R 379/99-1; Deutsche Post): depot gele kleur (met kleurcode) voor groot aantal waren en diensten, waaronder telecommunicatie, geweigerd. 2.17 Het TRIPs-verdrag biedt weinig opheldering. Art. 15 lid 1 noemt als voor bescherming in aanmerking komend: elk teken, of elke combinatie van tekens, waarmee de waren of diensten van de ene onderneming kunnen worden onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het artikellid noemt uitdrukkelijk combinaties van kleuren, maar niet: kleuren zonder meer. Art.

22

Verordening van de Raad van de E.G. van 20 december 1993 nr. 40/94, PbEG 1994, L 11/1; tekst ook in S&J 47-II. Zie art. 4: Gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden (...), tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. Zie art. 7 voor de zgn. absolute weigeringsgronden van een gemeenschapsdepot. 23 Examination Guidelines, Publicatieblad OHIM 9/96, blz. 1324 e.v.; zie ook: A. von Mühlendahl, The Office for Harmonization in the Internal Market and its boards of appeal: registrability of Community Trade Marks, IER 1999 blz. 95 e.v. 24 Te raadplegen via Internet (www.oami.eu.int/decisappel).

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


15 lid 2 van het verdrag verwijst naar de weigeringsgronden van het reeds besproken Verdrag van Parijs. 2.18 De wijze, waarop het BMB gebruik maakt van zijn weigeringsbevoegdheid, is te kennen uit de richtlijnen die het BMB heeft gepubliceerd.25 Deze vermelden: 4.1 Het criterium gemis aan onderscheidend vermogen is van toepassing op merken die geen enkel onderscheidend vermogen bezitten voor de waren en diensten die bij het depot zijn opgegeven en die niet door het gebruik zijn ingeburgerd; merken die een gering onderscheidend vermogen hebben, worden daarentegen wél aanvaard. (...) Bijzonderheden: (...) Een teken dat uitsluitend uit een kleur bestaat, wordt ingeschreven op voorwaarde dat bewijsstukken worden overgelegd waaruit de inburgering door gebruik blijkt. Het BMB heeft aanvankelijk zijn richtlijnen gevolgd en van Libertel bewijs van inburgering geëist. In de loop van dit geding is het BMB daarvan in zoverre teruggekomen, dat het inmiddels erkent dat een enkele kleur onderscheidend vermogen kán hebben zonder dat van inburgering sprake is.26 2.19 Naar aanleiding van de beschouwingen van het hof onder het kopje kleurmerken in het algemeen het volgende. Algemeen wordt erkend dat een enkele kleur in beginsel geschikt kan zijn om de functies van een merk – in het bijzonder de herkomstfunctie – te vervullen. Dit sluit aan bij de dagelijkse praktijk. Sinds de marketingwereld heeft ontdekt dat (potentiële) klanten simpele kleuren gemakkelijker opnemen en onthouden dan letters of grafische symbolen, is de kleur als middel tot onderscheiding van waren steeds belangrijker geworden. Is een kleur eenmaal ingeburgerd als herkomstaanduiding, dan vervult zij feitelijk de functie van een merk. In de vakliteratuur wordt het aansprekende voorbeeld genoemd van de automobilist op de autosnelweg, die een tankstation nadert. Nog vóórdat de woordmerken leesbaar en de beeldmerken te ontcijferen zijn, kan de automobilist aan de kleur van de dakranden en de pompen al zien, van welke oliemaatschappij er brandstof wordt verkocht. Is een kleur (nog) niet ingeburgerd als herkomstaanduiding, dan zie ik als de grootste gemene deler uit bovenstaand rechtsvergelijkend overzicht, dat het afhangt van de omstandigheden, in het bijzonder van de aard van de waren of de diensten waarvoor het merk wordt gedeponeerd, of er sprake is van onderscheidend vermogen. Is de waar of de dienst van dien aard, dat het gebruik van de kleur door het in aanmerking komende publiek niet, bewust of onbewust, als herkomstaanduiding zal worden opgevat maar slechts als decoratie van de waar (bijv. de kleur van de auto of de kleur van de trui) of waaronder de dienst wordt verleend (bijv. de kleur van de scooter van de koerier of de kleur van de balie in het wisselkantoor), dan is de kleur ongeschikt als merkteken bij gebrek aan onderscheidend vermogen. Het is dan gewoon de zoveelste kleurenvariant waarin die waar of waaronder die dienst te verkrijgen is. Is de kleur zéér onge-

E I G E N D O M

3 1 5

bruikelijk voor de waren of diensten waarvoor het depot plaatsvindt of gaat het om een heel specifieke kleur voor heel specifieke waren of diensten, dan kan de rechter, zonder inburgering af te wachten, tot het oordeel komen dat de kleur geschikt is om als herkomstaanduiding te dienen. Het is aan de feitenrechter, om te bepalen of dit ook voor de kleur oranje voor deze waren en diensten in de telecommunicatiesector opgaat. De royaal verspreide publieksreclame uit die hoek laat overigens zien dat draagbare telefoons niet alleen in vele kleuren, maar zelfs met verwisselbare plastic frontjes in verschillende kleuren verkrijgbaar zijn. 2.20 Of een kleur terstond als merk wordt geaccepteerd, dan wel pas nadat inburgering als herkomstaanduiding heeft plaatsgevonden: in beide gevallen blijft het in alinea 2.8 besproken probleem bestaan dat de erkenning van een kleur als merk de eerlijke mededinging beperkt, omdat niet een onbeperkt aantal kleuren beschikbaar is. Voor dit probleem is in binnen- en buitenland nog geen werkelijk bevredigende oplossing gevonden. Wel is er reden, het probleem van de monopolisering van kleuren te relativeren. In de eerste plaats behoeft geen alleenrecht te worden vergund op een kleur in al zijn schakeringen: de deposant mag worden gehouden aan de kleur precies zoals hij hem heeft gedeponeerd, dus met een kleurcode of de kleur volgens de afbeelding in het depotbewijs.27 Het probleem verplaatst zich dan van de inschrijving van het merk naar de beschermingsomvang, wanneer een derde gebruik maakt van een iets afwijkende tint. Het Hof van Beroep te Brussel heeft in de aangehaalde uitspraak beweerd dat er circa 16 miljoen kleuren zouden bestaan. Ik ben daar niet van overtuigd;28 in elk geval is bepalend wat voor het publiek waarneembaar is. Wat ervan zij, er blijven veel kleuren beschikbaar. In de tweede plaats is het effect op de mededinging van een alleenrecht op het gebruik van een kleur afhankelijk van het aantal mededingers op de markt. Naar mate het depot wordt ingeschreven voor een meer specifieke waar of dienst, klemt het bezwaar van de mededingingsbeperking minder: een alleenrecht op de kleur bruin voor de waar ’boeken’ vormt een serieuze beperking voor de mededinging, zeker indien ook de overige basiskleuren door merkdeposanten worden geclaimd. Een depot voor het grondgebied van de Benelux van de kleur lichtbruin voor de waar ’jurisprudentieverzamelingen’, om maar eens wat te noemen, heeft weinig gevolgen voor de vrije mededinging zolang er méér kleuren bestaan dan er aanbieders van zulke specifieke waren op de markt (zullen) zijn. 2.21 Terug nu naar het cassatiemiddel. Het hof heeft in rov. 11 vooropgesteld dat het daarvóór overwogene – het hof doelt kennelijk op de rov. 9 en 10, eerste alinea – noopt tot een kritische benadering van depots van kleuren. Voor zo’n kritische benadering is volgens het hof te meer aanleiding indien een kleur wordt gedeponeerd voor een grote reeks van waren en diensten. Subonderdeel 1.1 klaagt over een onjuiste rechtsopvatting: volgens Libertel is er geen grond om aan het depot van een kleur strengere eisen te stellen

25

Benelux Merkenblad nov. 1996; ook in BIE 1996 blz. 393 e.v. en IER 1996 blz. 217 e.v. Zie over deze richtlijnen: B. Kist, Terughoudend beleid BMB ontbreekt bij inburgeringstoets, IER 1999 blz. 203 e.v.; D.M. Wille, Toetsing van het onderscheidend vermogen door het BeneluxMerkenbureau, BIE 1999 blz. 277 e.v. 26 Pleitnota BMB onder 14. Een gelijk standpunt heeft het BMB blijkbaar ingenomen in de Belgacom-zaak voor het Hof van Beroep te Brussel.

27

Ik laat in het midden, welke waarborgen getroffen moeten worden om verkleuring van de originele afbeelding te voorkómen. 28 Het hof gebruikt als argument dat een scanner circa 16 miljoen kleuren kan lezen en afdrukken. De zgn. pixels op het beeldscherm laten misschien 16 miljoen combinaties toe, maar het gaat me te ver om dat als 16 miljoen kleuren te beschouwen.

3 1 6

B I J B L A D


dan die, welke in het algemeen gelden voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van tweedimensionale tekens. 2.22 Met Libertel – en met het Hof van Beroep te Brussel – ben ik van mening, dat er inderdaad geen toelaatbare reden is, aan het depot van een kleurmerk strengere eisen te stellen dan die, welke in het algemeen gelden voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van gedeponeerde tekens. De klacht mist evenwel feitelijke grondslag. Met zijn ’kritische benadering’ heeft het hof niet bedoeld dat aan de inschrijving van kleurmerken hogere eisen worden gesteld dan aan die van andere tekens. Het hof heeft in rov. 10 niet méér gezegd dan dat kleuren op zich – d.w.z. los van de omtrek, de plaatsing enz. – bijkomende identificerende kenmerken missen. Dat is feitelijk juist. Los daarvan, zo zegt het hof in rov. 10, staat de wenselijkheid van een alleenrecht op kleuren ter discussie. Dat laatste (het hierboven in alinea 2.8 besproken bezwaar) heeft het hof uitdrukkelijk niet meegewogen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen. 2.23 Subonderdeel 1.2 mist evenzeer feitelijke grondslag, omdat het ten onrechte veronderstelt29 dat het hof van oordeel is dat een kleur bijkomende identificerende kenmerken moet hebben om als merk te worden erkend. De enige eis die het hof heeft gesteld is, dat de gedeponeerde kleur onderscheidend vermogen heeft voor de waren en diensten waarvoor zij wordt gedeponeerd. Onderscheidend vermogen kan, in de redenering van het hof, worden verkregen door inburgering of door bijkomende identificerende kenmerken, zoals bijv. de omtrek, de plaatsing, het kleurpatroon enz. Het hof sluit niet uit – en dáár gaat het om30 – dat het onderscheidend vermogen van een kleur op een andere wijze wordt verkregen, bijv. doordat de kleur zózeer afwijkt van wat voor deze waren of diensten gangbaar is, dat het publiek – zelfs zonder inburgering – in staat wordt gesteld om de waar of dienst aan de kleur te herkennen als afkomstig van één bepaalde onderneming. 2.24 In de toelichting op dit onderdeel (punt 1.10 en 1.11) stelt Libertel de vraag aan de orde, welke betekenis moet worden gehecht aan hetgeen in het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen op de BMW wordt opgemerkt over het toetsingsbeleid van het BMB. Ditzelfde vraagstuk was aan de orde in de Biomild-zaak, waar het als vraag IX aan het Benelux-Gerechtshof is voorgelegd. Het BenGH antwoordde dat bij de beantwoording van de vragen VI, VII en VIII (welke vragen betrekking hadden op het onderscheidend vermogen) geen gewicht in de schaal legt dat volgens het Gemeenschappelijk Commentaar het BMB ingevolge art. 6bis slechts evident ontoelaatbare depots zal mogen weigeren. Met behulp van dit antwoord kan ook deze klacht van Libertel worden afgedaan. De slotsom is, dat onderdeel 1 niet tot cassatie leidt. 2.25 Onderdeel 2 valt uiteen in vijf subonderdelen. Subonderdeel 2.1 richt een rechts- en een motiveringsklacht tegen rov. 14 in verbinding met rov. 12. De rechtsklacht houdt in dat voor de beoordeling van het onderscheidend vermo-

29

Uitdrukkelijk in alinea 1.7 van de toelichting op deze klacht. Bij pleidooi in eerste aanleg (pleitnota punt 26) heeft Libertel het voorbeeld genoemd van een knalrood margarinekuipje (zonder aanvullend beeld- of woordmerk), dat door zijn hoogst ongebruikelijke kleur terstond als herkomstaanduiding herkenbaar zou zijn.

30

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

gen de (omvang van) de categorie waarvoor het teken gedeponeerd is, geen rol mag spelen. Zó geformuleerd, faalt de klacht. De categorie van waren of diensten, waarvoor het merk wordt gedeponeerd, behoort steeds te worden betrokken in het antwoord op de vraag of voldoende onderscheidend vermogen aanwezig is: het woordmerk ’Tabac’ is niet onderscheidend voor tabaksproducten, maar kan dat wél zijn voor after-shave; het woordmerk ’Diesel’ mist onderscheidend vermogen voor brandstof, maar kan dat wel hebben voor kleding. Dat de omvang van de categorie van waren of diensten, waarvoor het teken wordt gedeponeerd, een rol mag spelen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen is daarvan de consequentie. Ook uit de beslissing van het BenGH in de zaak over de Camping Gaz-tankjes volgt dit. Na de inwerkingtreding van de Merkenrichtlijn behoeft hierover niet anders te worden gedacht, omdat deze hetzelfde systeem volgt en aansluit bij het Verdrag van Parijs. Vanzelfsprekend zijn er kleurencombinaties denkbaar, waarbij het voor de herkenbaarheid als herkomstaanduiding niet zoveel uitmaakt hoe groot de categorie van waren is, waarvoor zij worden gebruikt: een specifiek patroon (het Burberry-ruitpatroon bijvoorbeeld) kan worden aangebracht op jassen en paraplu’s, maar bij wijze van spreken ook op parachutes, op autoportieren, op de bekleding van autostoelen etc. In geval van één effen, omtrekloze kleur daarentegen maakt het voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen wel degelijk uit, of het alleenrecht wordt geclaimd voor een specifiek omschreven waar of dienst dan wel voor een veelomvattende categorie van waren of diensten. 2.26 De motiveringsklacht van dit onderdeel houdt in, dat onbegrijpelijk is waarom het hof in rov. 12 spreekt van grote reeks van diensten en weinig specifieke categorie. De klacht is niet toegelicht. Ik kan er daarom niet méér tegenover stellen dan dat geenszins onbegrijpelijk is dat en waarom het hof de genoemde categorieën zó aanduidt. 2.27 Subonderdeel 2.2 richt een motiveringsklacht tegen rov. 13. Aan Libertel kan worden toegegeven dat het feit dat de kleur oranje als de nationale kleur van Nederland geldt, niet beslissend is voor het antwoord op de vraag of deze kleur onderscheidend vermogen heeft voor de waren en diensten waarvoor Libertel het depot heeft verricht. De kleur is immers niet gedeponeerd voor wimpels of iets dergelijks. Dat de genoemde omstandigheid beslissend zou zijn, valt in de aangevallen overweging echter niet te lezen. Het hof heeft in rov. 13 aangegeven dat de kleur oranje veelvuldig wordt gebruikt voor allerlei waren en diensten, waaronder diensten die verwant zijn aan de waren en diensten van Libertel en dat dit veelvuldige gebruik niet verwonderlijk is, omdat oranje nu eenmaal als nationale kleur wordt beschouwd en bovendien, als opvallende kleur, zeer geschikt is om in drukwerk en andere visuele uitingen accenten te leggen. Anders dan wellicht het door Libertel genoemde knalrode margarinekuipje, is, in de redenering van het hof, de kleur oranje voor de waren en diensten, waarvoor Libertel het depot heeft verricht, niet zó karakteristiek dat zij reeds dááraan een onderscheidend vermogen ontleent. Subonderdeel 2.3 hangt met het voorgaande samen en faalt op dezelfde grond. 2.28 Subonderdeel 2.4 bestrijdt met een motiveringsklacht de vaststellingen van het hof in rov. 13 over het gebruik van de kleur oranje. De verwijzing van het hof naar prod. 4 van

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


het BMB (een map met gekleurde aanbiedingen van allerlei waren en diensten van verschillende ondernemingen op telecommunicatiegebied waarbij gebruik wordt gemaakt van de kleur oranje) behoefde – behoudens het hierna volgende – geen nadere toelichting om begrijpelijk te zijn. De vermelding van de 21 deposanten in rov. 13 is door het hof niet gebruikt als zelfstandig argument tegen het depot van Libertel – dat zou inderdaad tegenstrijdig zijn geweest: als anderen een oranje kleur kunnen deponeren, waarom Libertel dan niet? – , maar als onderbouwing van de vaststelling dat die kleur veelvuldig wordt gebruikt. Die vaststelling kan mede redengevend zijn voor het oordeel dat de kleur oranje onvoldoende onderscheidend vermogen heeft voor de waren en diensten waarvoor Libertel haar heeft gedeponeerd. 2.29 Het subonderdeel moet echter worden gelezen in samenhang met de daarop volgende klacht in subonderdeel 2.5, dat de vraag aan de orde stelt: heeft het depot van Libertel betrekking op de kleur ’oranje’ in al zijn verschijningsvormen? Met andere woorden: claimt Libertel een alleenrecht op de kleur oranje in alle tinten tussen licht en donker, helder en dof, donkerrood en lichtgeel? Of claimt Libertel uitsluitend een alleenrecht op de kleur oranje, zoals deze blijkt uit de gekleurde afdruk in het originele depotbewijs? Het hof heeft in rov. 2 vastgesteld dat Libertel de kleur ’oranje’ heeft gedeponeerd. Bij de beoordeling heeft het hof voor ogen gehad, dat Libertel een alleenrecht claimde op de kleur ’oranje’ in de ruimste zin van het woord. Dat verklaart de vaststellingen van rov. 13. Subonderdeel 2.5 voert aan dat het hof miskent dat niet het onderscheidend vermogen van de kleur oranje in het algemeen te zijner beoordeling stond, maar uitsluitend de tint oranje zoals Libertel deze had gedeponeerd. 2.30 De oorzaak van de narigheid is, dat Libertel in het depotbewijs haar teken in woorden omschrijft als ’oranje’, zonder kleurencode of andere specificatie, terwijl datzelfde depotbewijs een afbeelding van het teken omvat met een oranje kleur in één bepaalde tint. In de loop van het geding heeft Libertel zich uitdrukkelijk op het standpunt gesteld dat zij slechts aanspraak wenste te maken op een alleenrecht voor één bepaalde tint oranje, namelijk die zoals blijkt uit de gekleurde afbeelding in het depotbewijs (nader door Libertel aangeduid met de kleurencode PMS 144).31 Het hof heeft het onderscheidend vermogen van het depot behandeld alsof het betrekking heeft op de kleur oranje in het algemeen.32 In rov. 14 heeft het hof hieraan ten overvloede toegevoegd dat, óók indien de kleur oranje zou worden beperkt tot één bepaalde tint oranje, het vereiste onderscheidend vermogen ontbreekt. Gezien het uitdrukkelijke standpunt van Libertel dat zij geen depot verlangde van de kleur oranje in het algemeen, had het hof het onderscheidend vermogen dienen te onderzoeken van de specifieke tint oranje zoals deze blijkt uit de afbeelding in het depotbewijs. Dat maakt de klacht van dit subonderdeel gegrond. Als het onderscheidend vermogen van deze ene tint oranje wordt getoetst, is niet langer redengevend dat andere ondernemingen gebruik maken van een oranje kleur, zolang niet 31

Inl. verzoekschrift sub 1; pleitnota Libertel in eerste aanleg nrs. 1-4, 10-12, 45 en 60. 32 Dat zal voortvloeien uit het standpunt van het BMB, dat van mening was dat Libertel de kleur oranje in het algemeen wilde deponeren: pleitnota BMB in eerste aanleg sub 1; zie ook het verweerschrift in cassatie sub 9 en 12.

E I G E N D O M

3 1 7

vaststaat dat het om dezelfde tint oranje gaat.33 Na vernietiging en verwijzing kan het onderscheidend vermogen van deze specifieke kleur opnieuw worden onderzocht. Uit het eerder door mij betoogde volgt overigens, dat niet beslissend is of het teken al eerder door andere ondernemingen werd gebruikt, maar of het teken geschikt is als herkomstaanduiding. 2.31 Onderdeel 3 richt rechtsklachten tegen rov. 15. Deze hebben betrekking op de peildatum, aan de hand waarvan wordt beoordeeld of het vereiste onderscheidend vermogen aanwezig is. Dit is met name van belang indien, zoals hier, ter discussie staat of de gedeponeerde kleur onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering. Inburgering heeft per definitie enige tijd nodig. Het maakt daarom verschil, of het onderscheidend vermogen wordt gemeten op de datum van het depot, dan wel op een later gelegen datum. De stelselwijziging van de Benelux-Merkenwet heeft tot gevolg gehad dat het toetsingsmoment naar voren is gehaald. Dezelfde vraag was reeds aan de orde in de meergenoemde Biomild-zaak. Het Benelux-Gerechtshof heeft in het arrest van 26 juni 2000 voor recht verklaard: In een procedure ingevolge artikel 6ter BMW mag de rechter uitsluitend rekening houden met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt tot het tijdstip van de aanvrage om inschrijving. Aan de hand van dit antwoord, kunnen alle klachten van onderdeel 3 worden verworpen. De Merkenrichtlijn staat hieraan niet in de weg: zie de rov. 22 – 24 van het BenGH in de Biomild-zaak. Libertel heeft in haar toelichting op deze klachten34 aangevoerd dat het laatste woord ten aanzien van de uitleg van de artikelen 6bis en 6ter aan het Hof van Justitie van de E.G. is, nu art. 3 lid 3 van de Richtlijn in wezen is geïmplementeerd doordat de Benelux-wetgever, ervan uitgaand dat het Benelux-recht inburgering reeds kent en op die grond van opneming van lid 3 afziend, daarmee te kennen heeft gegeven dat het Beneluxrecht op dit punt reeds richtlijnconform is. Het door Libertel veronderstelde uitgangspunt van de Benelux-wetgever wordt door het BenGH in rov. 24 ontkend. Dit betekent, dat zich in het onderhavige geding geen geschil omtrent de uitleg van Europees recht voordoet. De slotsom is dat onderdeel 3 faalt. Voor onderdeel 4, dat hierop voortbouwt, geldt hetzelfde. 2.32 Onderdeel 5 ziet op rov. 16 en daarmee op de subsidiaire vraag, of reeds ten tijde van het depot (27 augustus 1996) sprake was van inburgering van de gedeponeerde kleur oranje als herkomstaanduiding. Subonderdeel 5.1 bouwt voort op de onderdelen 1 en 2. Nu onderdeel 2 hierboven gedeeltelijk gegrond is bevonden, kan ook het oordeel omtrent inburgering niet in stand blijven: het hof heeft kennelijk getoetst of de kleur oranje in de ruimste zin van het woord was ingeburgerd op de datum van het depot en niet, of de specifieke tint oranje waarvoor Libertel een alleenrecht verlangt was ingeburgerd op de datum van het depot. 2.33 In de toelichting (sub 5.6) wordt betoogd, dat het hof op ontoereikende gronden in rov. 16 bij het begrip inburgering heeft gedacht aan een gebruik van het teken gedurende meerdere jaren, terwijl volgens de stelling van Libertel, gestaafd met een rapport van dr. R. Riezebos, al binnen enkele maanden gebruik sprake kan zijn van een geslaagde inbur33

Inzage van prod. 4 van het BMB leert dat door die andere ondernemers inderdaad van uiteenlopende tinten oranje gebruik wordt gemaakt. 34 Cassatierekest onder 3.4.

3 1 8

B I J B L A D


gering van het teken als herkomstaanduiding (het rapport noemt: 10 consistente blootstellingen binnen een tijdvak van twee maanden). 2.34 Deze klacht gaat eraan voorbij, dat het hof geenszins de mogelijkheid uitsluit dat een kleurmerk binnen enkele maanden inburgert. Het hof erkent uitdrukkelijk dat de tijd, gedurende welke het teken wordt gebruikt, niet het enige criterium is. In dit verband verdient m.i. opmerking, dat aan de woorden groot aantal jaren in het reeds geciteerde arrest BenGH van 9 maart 1977 niet de betekenis mag worden toegekend, dat een inburgering van een teken onmogelijk zou zijn in een kortere tijd dan een groot aantal jaren. Meer dan in 1977, kan thans worden geconstateerd dat de massamedia in een korte tijd een indringende kennismaking van het publiek met een nieuw teken mogelijk maken. 2.35 De overige klachten van onderdeel 5 behoeven bij gegrondbevinding van subonderdeel 5.1 geen bespreking. Ik maak echter een uitzondering voor subonderdeel 5.4. Dit subonderdeel richt een rechts- en een motiveringsklacht tegen de vaststelling (in rov. 16), dat in het jaar voorafgaand aan het depot Libertel de kleur oranje, op een enkele uitzondering na, steeds gebruikte in combinatie met het teken ’Libertel’. Zie hieromtrent de toelichting in het cassatierekest onder 5.8 en de IER-noot van Gielen onder de bestreden beschikking. Het standpunt, dat Libertel in dit subonderdeel verdedigt, komt mij juist voor. Inburgering van een teken kan – en zal ook dikwijls – plaatsvinden doordat het publiek telkenmale wordt geconfronteerd met aanbiedingen van waren of diensten van één onderneming, waarop een woord- of beeldmerk is aangebracht waarbij de (steun-)kleur zozeer beeldbepalend is, dat het publiek, eenmaal gewend, op den duur alleen nog maar de kleur behoeft te zien om de waar of dienst te kunnen herkennen als afkomstig van die bepaalde onderneming. Zie het voorbeeld van de tankstations in alinea 2.19 hierboven. De merknaam of het beeldmerk (het symbool) raakt dan geleidelijk op de achtergrond totdat uiteindelijk de kleur zelfstandig tot de herkomstaanduiding is geworden. De omstandigheid, dat Libertel de kleur oranje in combinatie met het teken ’Libertel’ heeft gebruikt, staat dus niet zonder meer in de weg aan het aannemen van een geslaagde inburgering. Indien de kleur op de depotdatum uitsluitend in combinatie met een bijkomend teken als ingeburgerd geldt, maar niet zelfstandig, is de uitkomst weer dezelfde als waartoe het hof gekomen is. 2.35 Onderdeel 6 betreft een vraagstuk van een geheel ander kaliber: de vraag, of in een procedure op grond van art. 6ter BMW een kostenveroordeling kan worden uitgesproken met overeenkomstige toepassing van art. 429k Rv. De BMW regelt dit niet. Het hof in Den Haag heeft in een ander geding reeds een prejudiciële vraag over dit onderwerp gesteld aan het Benelux-Gerechtshof.35 Ik wil Uw Raad voorstellen, die beslissing af te wachten en daartoe de behandeling van dit, betrekkelijk ondergeschikte, deel van het middel aan te houden tot na de beslissing van het BeneluxGerechtshof. 3 Conclusie De conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking, behoudens voor zover deze betrekking heeft op

35

Hof Den Haag 3 juni 1999 (Postkantoor), BIE 1999 nr. 82 (vraag III).

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

de kostenveroordeling, en tot verwijzing van de zaak naar een ander hof ter verdere behandeling; en, voor wat betreft de beslissing omtrent de kostenveroordeling in eerste aanleg en in cassatie: tot aanhouding van de beslissing voor onbepaalde tijd. c Hoge Raad der Nederlanden, 23 februari 2001 (mrs. F.H.J. Mijnssen, W.H. Heemskerk, R. Herrmann. A.E.M. van der Putt-Lauwers en E.J. Numann) 1 Het verloop van het geding Voor het verloop van het geding tot dusver verwijst de Hoge Raad naar zijn tussenbeschikking van 5 februari 1999. Bij die beschikking heeft de Hoge Raad, in verband met de prejudiciële vraag van de Hoge Raad aan het BeneluxGerechtshof over de mogelijkheid van cassatieberoep in dergelijke procedures, iedere verdere beslissing aangehouden en het geding geschorst totdat het Benelux-Gerechtshof in de zaak tussen Campina Melkunie B.V. en het BeneluxMerkenbureau uitspraak zou hebben gedaan. Het Benelux-Gerechtshof heeft bij arrest van 26 juni 2000, NJ 2000, 551, in de zaak A 98/2 voor recht verklaard: Ten aanzien van de onder I tot en met V en IX gestelde vragen: Van een beslissing ingevolge artikel 6ter BMW staat beroep in cassatie open indien en voor zover het desbetreffende nationale burgerlijk procesrecht tegen door de burgerlijke rechter op verzoekschrift gegeven beslissingen beroep in cassatie toelaat; Bij de in artikel 6bis, lid 1, BMW bedoelde oordelen van het Benelux-Merkenbureau en vervolgens bij de beoordeling van de juistheid van het door het Benelux-Merkenbureau gegeven oordeel in een procedure ingevolge artikel 6ter BMW dienen het Benelux-Merkenbureau en de rechter zich niet uitsluitend te baseren op het teken zoals dat is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren, maar mede rekening te houden met alle relevante, behoorlijk te hunner kennis gebrachte feiten en omstandigheden; In een procedure ingevolge artikel 6ter BMW mag de rechter uitsluitend rekening houden met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt tot het tijdstip van de aanvrage om inschrijving. Bij de beantwoording van de vragen VI, VII en VIII legt geen gewicht in de schaal dat volgens het Gemeenschappelijk commentaar het BMB ingevolge art. 6bis slechts evident ontoelaatbare depots zal mogen weigeren. Voorts heeft het Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gesteld. De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking, behoudens voor zover deze betrekking heeft op de kostenveroordeling, en tot verwijzing van de zaak naar een ander Hof ter verdere behandeling; en, voor wat betreft de beslissing omtrent de kostenveroordeling in eerste aanleg en in cassatie: tot aanhouding van de beslissing voor onbepaalde tijd. De advocaat van het Benelux-Merkenbureau heeft bij brief van 23 november 2000 op die conclusie gereageerd.

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


2 Beoordeling van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep Ingevolge hetgeen het Benelux-Gerechtshof bij zijn hierboven weergegeven uitspraak als antwoord op vraag I voor recht heeft verklaard dient naar Nederlands burgerlijk procesrecht te worden beoordeeld of tegen de bestreden beschikking van het Hof beroep in cassatie openstaat. Nu de BMW niet anders bepaalt stond tegen de bestreden beschikking van het Hof ingevolge art. 426, eerste lid, Rv. derhalve gedurende twee maanden na de dagtekening van de beschikking beroep in cassatie open. 3 Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. i Libertel heeft op 27 augustus 1996 bij het BeneluxMerkenbureau (verder: het BMB) een depot verricht van het teken oranje, zoals hierna onder 3.6 nader omschreven, voor waren en diensten op het gebied van de telecommunicatie in de klassen 9, 35, 36, 37 en 38. Het depot draagt het nummer 877515. ii Het BMB heeft bij brief van 21 februari 1997 aan de merkengemachtigde van Libertel bericht de inschrijving van dit depot voorlopig te weigeren op de grond, weergegeven in rov. 1 onder b van de bestreden beschikking, kort gezegd hierop neerkomend dat het enkel uit de kleur oranje bestaande teken ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in art. 6bis, eerste lid, aanhef en onder a, BMW mist, tenzij er sprake is van inburgering door gebruik. 3.2 Libertel heeft op die voorlopige weigering geantwoord, waarna het BMB bij brief van 10 september 1997 de merkengemachtigde Libertel in kennis heeft gesteld van zijn beslissing tot definitieve weigering van de inschrijving van het depot. Daarbij heeft het BMB het beroep van Libertel op inburgering van het teken van de hand gewezen en overigens geen nieuwe gronden voor zijn weigering opgegeven. Libertel heeft zich vervolgens op de voet van art. 6ter BMW tot het Hof gewend met het verzoek het BMB te bevelen tot inschrijving over te gaan. Bij de bestreden beschikking heeft het Hof dat verzoek afgewezen. Blijkens rov. 6 van de beschikking moet de beslissing van het Hof aldus worden begrepen dat het Hof het gedeponeerde teken ieder onderscheidend vermogen ontzegt voor de waren en diensten waarvoor Libertel het heeft gedeponeerd. Het middel richt zich met zijn zes onderdelen tegen deze beslissing. 3.3 Het derde onderdeel is gericht tegen ’s Hofs oordeel dat voor (een bevel tot) inschrijving van een teken dat door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen geen plaats is indien die inburgering eerst na het depot haar beslag heeft gekregen. 3.4 Dit oordeel is juist, gelet op hetgeen het BeneluxGerechtshof in zijn eerdergenoemde arrest van 26 juni 2000 naar aanleiding van de vragen II tot en met V voor recht heeft verklaard. Evenals het Benelux-Gerechtshof ziet de Hoge Raad geen aanleiding dienaangaande prejudiciële vragen voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, gelet op de bewoordingen van art. 3, derde lid, van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (verder: de Richtlijn) en het niet benutten door de Beneluxwetgever van de daar geboden mogelijkheid.

E I G E N D O M

3 1 9

Het onderdeel kan dus niet tot cassatie leiden. 3.5 Het vierde onderdeel bouwt voort op het derde onderdeel en moet het lot daarvan delen. 3.6 Bij de beoordeling van het eerste en het tweede onderdeel van het middel dient te worden vooropgesteld dat het Hof, na in rov. 7 tot en met 11 enige algemene bespiegelingen te hebben gewijd aan het onderscheidend vermogen van kleurmerken in het algemeen, tegen de achtergrond daarvan in rov. 12 tot en met 14 het onderscheidend vermogen heeft onderzocht van de kleur oranje, zoals die door Libertel als merk ter inschrijving is gedeponeerd. Blijkens de door Libertel ten processe overgelegde ontvangstbevestiging is sprake van een beeldmerk dat is afgebeeld als een rechthoekig, oranjekleurig vlak, waaraan, in de rubriek die onder meer is bestemd voor de vermelding van de kleur van het merk, is toegevoegd: ’Oranje’. Het moet er daarom voor worden gehouden dat het Hof het aldus beschreven merk heeft beoordeeld. Voor zover deze onderdelen uitgaan van een andere lezing van de bestreden beschikking missen zij feitelijke grondslag. Zij kunnen daarom in zoverre niet tot cassatie leiden. 3.7 Het eerste onderdeel keert zich tegen de zojuist bedoelde overwegingen van algemene aard van het Hof. Voor zover het om de evenbedoelde reden geen feitelijke grondslag mist, stelt het de vraag aan de orde of de BMW voor het onderscheidend vermogen als merk van een in één enkele specifieke kleur (tint) bestaand teken strengere maatstaven stelt dan in het algemeen gelden, ook indien het depot is verricht niet voor een specifieke waar of warengroep, maar voor een grote reeks van waren of diensten. Terecht wordt in het onderdeel aangevoerd dat de te hanteren maatstaf, ingevolge art. 6bis, eerste lid, aanhef en onder a, BMW, daarin gelegen is of ieder onderscheidend vermogen in de zin van art. 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs ontbreekt. 3.8 Het Benelux-Gerechtshof heeft zich reeds begeven in de vraag of en onder welke omstandigheden een enkele kleur onderscheidend vermogen als merk kan bezitten (BenGH 9 maart 1977, zaak A 76/2/16, NJ 1978, 416). In deze uitspraak kon dit Hof echter nog geen rekening ermee houden dat sedert het tijdstip waarop de implementatie van de Richtlijn geëffectueerd diende te zijn, de uitleg van de daarvoor in aanmerking komende bepalingen van de BMW zoveel mogelijk behoort te geschieden in overeenstemming met de betekenis die daaraan moet worden toegekend in de overeenkomstige bepalingen van de Richtlijn, in dit geval derhalve met die van art. 3, eerste lid, aanhef en onder b, j˚ art. 2. Daarom bestaat er aanleiding om daarover de na te melden prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. 3.9 Het onderdeel behelst voorts de klacht dat het Hof bij zijn oordeel geen gewicht heeft toegekend aan de in het onderdeel geciteerde opmerking in het Gemeenschappelijk commentaar van de regeringen der Benelux-landen omtrent het streven slechts evident ontoelaatbare depots ter inschrijving te weigeren. Die klacht faalt, gelet op hetgeen het Benelux-Gerechtshof in zijn eerdergenoemde arrest van 26 juni 2000 naar aanleiding van de vragen I tot en met V en IX voor recht heeft verklaard (rov. 41). 3.10 Het tweede onderdeel keert zich tegen de beoordeling door het Hof van het onderscheidend vermogen van de door Libertel gedeponeerde kleur voor de waren en diensten waarvoor inschrijving is verzocht, zoals neergelegd in rov.

3 2 0

B I J B L A D


12 tot en met 14 van de bestreden beschikking. Voor zover het geen feitelijke grondslag mist om de hierboven onder 3.6 weergegeven reden, stelt het in de eerste plaats, evenals het eerste onderdeel, vragen van uitleg van de Richtlijn aan de orde die aanleiding geven tot het stellen van prejudiciële vragen als na te melden. Voor zover het onderdeel (2.4) een motiveringsklacht behelst tegen het in rov. 13 gegeven oordeel omtrent het veelvuldig gebruik van de kleur oranje ook in verband met diensten die verwant zijn aan de waren en diensten waarvoor Libertel het merk ingeschreven wenst te zien, zal de bespreking daarvan blijven rusten totdat de te stellen prejudiciële vragen zijn beantwoord. Hetzelfde geldt voor de vraag of ter zake dienende is hetgeen het Hof aan het slot van rov. 13 heeft overwogen omtrent het bestaan van merkdepots van oranje kleurschakeringen door derden voor een grote reeks van waren, verpakkingsmaterialen en diensten. 3.11 Het vijfde onderdeel van het middel, dat zich met verschillende klachten richt tegen het in rov. 16 neergelegde oordeel van het Hof omtrent de vraag of het gedeponeerde teken ten tijde van het depot als gevolg van inburgering onderscheiden vermogen had verkregen, behoeft evenmin bespreking alvorens de prejudiciële vragen beantwoording hebben gekregen. 3.12 Onderdeel 6 van het middel klaagt over de beslissing van het Hof om, met analoge toepassing van art. 429k Rv., Libertel in de proceskosten te verwijzen. Ook dit onderdeel behoeft thans geen behandeling. 3.13 Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen kan bij beantwoording van de hierna te stellen vragen van uitleg uitgaan van de feiten zoals deze hiervoor zijn vermeld onder 3.1. 4 Vragen van uitleg 4.1 De vragen van uitleg van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (89/104/EEG), waarvan de Hoge Raad beantwoording door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende: 1 Is het mogelijk dat aan een enkele, specifieke kleur, die als zodanig is afgebeeld of met een internationaal toegepaste code is aangeduid, onderscheidend vermogen toekomt voor bepaalde waren of diensten in de zin van art. 3, eerste lid, aanhef en onder b, van de Richtlijn? 2 Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: a Onder welke omstandigheden mag worden aangenomen dat een enkele, specifieke kleur onderscheidend vermogen in eerdergenoemde zin bezit? b Maakt het daarbij enig verschil of de inschrijving is verzocht voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten? 3 Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk nagegaan te worden of er met betrekking tot die kleur een algemeen belang bij vrijhouding bestaat, zoals dat kan bestaan ten aanzien van tekens die een geografische herkomst aanduiden? 4 Dient het BMB, bij de beoordeling van de vraag of een als merk gedeponeerd teken het in art. 3, eerste lid, aanhef en onder b, van de Richtlijn bedoelde onderscheidend vermogen bezit, zich te beperken tot een beoordeling in abstracto

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

van het onderscheidend vermogen of moet het rekening houden met alle concrete omstandigheden van het geval, waaronder begrepen het gebruik dat van het teken wordt gemaakt en de wijze waarop het teken wordt gebruikt? 5 Beslissing De Hoge Raad: verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de hiervoor onder 4 geformuleerde vragen uitspraak te doen; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan. Enz. d Conclusie A.-G. P. Léger, 12 november 2002 Kan een enkele kleur, zonder vorm noch omtrek, een merk in de zin van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad2 vormen voor bepaalde producten en diensten en, zo ja, onder welke voorwaarden? Dit is de kern van de in deze zaak door de Hoge Raad der Nederlanden gestelde vragen. I – Rechtskader 2 Het rechtskader wordt gevormd door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom,3 de gemeenschapswetgeving en de Eenvormige Beneluxwet op de merken. A – Het Unieverdrag van Parijs 3 Het Unieverdrag van Parijs, waarbij alle lidstaten zijn aangesloten, vormt het basisinstrument van de internationale regels op het gebied van de industriële eigendom. 4 Het geeft geen omschrijving van de tekens die een merk kunnen vormen. 5 Het bepaalt in artikel 6 quinquies, A, dat elk fabrieks- of handelsmerk dat op regelmatige wijze in het land van oorsprong is ingeschreven, in de andere landen der Unie tot het depot toegelaten en als zodanig beschermd zal worden, onder de in dit artikel aangegeven voorbehouden. Ingevolge artikel 6 quinquies, B, sub 2, worden werken ter inschrijving geweigerd wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd. 6 Artikel 6 quinquies, C, bepaalt dat bij de beoordeling of een merk voor bescherming in aanmerking komt, rekening moet worden gehouden met alle feitelijke omstandigheden, met name de duur van het gebruik van het merk. B – Gemeenschapswetgeving 7 De gemeenschapswetgeving omvat de richtlijn en verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad.4

2 Richtlijn van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1, hierna: richtlijn). 3 Verdrag van 20 maart 1883, hierna: Unieverdrag van Parijs). 4 Verordening van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd (hierna: verordening).

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


1 De richtlijn 8 De richtlijn is door de Raad vastgesteld ten einde verschillen tussen de merkenwetgevingen van de lidstaten op te heffen die de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen. Zij strekt ertoe, die bepalingen van nationaal recht aan te passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt.5 Zij heeft enkel betrekking op de bepalingen inzake door inschrijving verkregen merken.6 9 Zo bepaalt de richtlijn, onder welke voorwaarden een teken kan worden ingeschreven als merk.7 Artikel 2 ervan, getiteld Tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen, bepaalt: Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. 10 Artikel 3 van de richtlijn, dat de gronden voor weigering of nietigheid regelt, luidt als volgt: 1 Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: a tekens die geen merk kunnen vormen; b merken die elk onderscheidend vermogen missen; c merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; d merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden; e tekens die uitsluitend bestaan uit: - de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of - de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of - de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft; [...] 3 Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving. 11 Artikel 4 van de richtlijn bepaalt dat een merk evenmin wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard, wanneer het gelijk is aan een ouder merk of gevaar voor verwarring met dit oudere merk doet ontstaan, voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk bescherming geniet. 12 Teneinde de functie van het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, definieert de richtlijn vervolgens de

Eerste en derde overweging van de considerans. 6 Vierde overweging van de considerans. 7 Zevende overweging van de considerans.

3 2 1

bescherming die ingeschreven merken in de lidstaten genieten.8 Artikel 5 bepaalt het volgende: 1 Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 2 Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 13 De richtlijn sluit evenwel niet de toepassing uit van andere rechtsregels van de lidstaten, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument.9 Zo bepaalt artikel 5, lid 5: De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 14 Ingeschreven merken moeten worden gebruikt op straffe van verval.10 Volgens artikel 10 van de richtlijn vervalt een merk indien de houder er niet binnen een termijn van vijf jaar een normaal gebruik van heeft gemaakt. Ingevolge artikel 10, lid 2, wordt mede als normaal gebruik beschouwd het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd. 2 De verordening 15 Evenals de richtlijn strekt de verordening tot opheffing van de belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten alsmede tot de invoering van een regeling waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging niet wordt vervalst.11 Zij voorziet in de invoering van een merk dat in alle lidstaten van de Gemeenschap bescherming geniet en effect sorteert, zonder afbreuk te doen aan het merkenrecht van de lidstaten. 16 De bepalingen van de richtlijn inzake de verkrijging van het merkrecht en de rechtsgevolgen van het merk zijn in dezelfde bewoordingen gesteld als die van de richtlijn. Zo geeft artikel 4 de bepalingen van artikel 2 van de richtlijn weer voor wat betreft de tekens die een gemeenschapsmerk 8

5

E I G E N D O M

Negende en tiende overweging van de considerans. Zesde overweging van de considerans. 10 Achtste overweging van de considerans. 11 Eerste overweging van de considerans. 9

3 2 2

B I J B L A D


kunnen vormen, artikel 7 voornoemde bepalingen van artikel 3, inzake de gronden waarop inschrijving wordt geweigerd, en artikel 9 bovenstaande bepalingen van artikel 5, betreffende de aan het merk verbonden rechten. Ook volgens de verordening geniet het gemeenschapsmerk slechts bescherming voorzover het wordt gebruikt. Artikel 15 van de verordening is identiek aan bovenstaand artikel 10 van de richtlijn, inzake het gebruik van het merk. C – De Eenvormige Beneluxwet op de merken 17 De drie Beneluxlanden hebben hun merkenrecht neergelegd in een gemeenschappelijke wet, de Eenvormige Beneluxwet op de merken.12 Deze is per 1 januari 1996 gewijzigd bij een op 2 december 1992 te Brussel ondertekend protocol, dat strekte tot uitvoering van de richtlijn in de drie Beneluxlanden.13 18 Artikel 1 van de BMW luidt als volgt: Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakkingen en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren. 19 Artikel 6 bis van de BMW bepaalt: 1 Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn oordeel: a het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies, B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist; [...] 3 Het Benelux-Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden. 4 Indien de bezwaren van het Benelux-Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Bureau onderopgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 6ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing. 5 Met de al dan niet gedeeltelijke weigering het depot in te schrijven is het depot geheel of gedeeltelijk nietig. Deze nietigheid treedt eerst in nadat de termijn voor het instellen van het in artikel 6ter bedoelde rechtsmiddel ongebruikt is verstreken dan wel nadat het verzoek om een bevel tot inschrijving te geven onherroepelijk is afgewezen. 20 Artikel 6ter van de BMW luidt: De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6 bis, vierde lid, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te ’s-Gravenhage of het Cour d’Appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen. Het territoriaal bevoegde Hof wordt bepaald door het bij

J U L I

2 0 0 4

II – Feiten en procesverloop 21 Op 27 augustus 1996 heeft Libertel Groep BV14 het Benelux-Merkenbureau15 om inschrijving van de kleur oranje verzocht. 22 De aanvraag van Libertel bevatte in de rubriek die bestemd was voor de afbeelding van het teken een effen oranje gekleurd vak en, in de rubriek waarin onder meer de kleur van het teken kan worden vermeld, de toevoeging oranje.16 23 De producten en diensten waarvoor de inschrijving van deze kleur werd gevraagd, vallen onder de klassen 9 en 35 tot en met 38 in de zin van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, van 15 juni 1957, zoals herzien en gewijzigd. Libertel heeft aangegeven dat het bij de producten van klasse 9 om telecommunicatieapparatuur gaat en bij diensten van de klassen 35 tot en met 39 om telecommunicatiediensten en zakelijk, financieel en technisch beheer van telecommunicatiemiddelen.17 24 Per brief van 21 februari 1997 heeft het BMB de merkgemachtigde van Libertel bericht, de inschrijving voorlopig te weigeren op grond dat Libertel niet had aangetoond dat de kleur oranje door gebruik onderscheidend vermogen had gekregen.18 25 Libertel heeft opmerkingen ingediend ten bewijze van dat onderscheidend vermogen. 26 Per brief van 10 september 1997 heeft het BMB zijn beslissing kenbaar gemaakt, inschrijving van voormelde kleur te weigeren wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. 27 Het beroep dat Libertel tegen deze weigering heeft ingesteld bij het Gerechtshof te ’s-Gravenhage is op dezelfde grond verworpen. 28 Tegen deze beschikking van het Hof heeft Libertel beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. III – De prejudiciële vragen 29 De Hoge Raad der Nederlanden heeft bij beschikking van 23 februari 2001 de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: 1 Is het mogelijk dat aan een enkele, specifieke kleur, die als zodanig is afgebeeld of met een internationaal toegepaste code is aangeduid, onderscheidend vermogen toekomt voor bepaalde waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, aanhef en onder b, van de richtlijn? 2 Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: a Onder welke omstandigheden mag worden aangenomen dat een enkele, specifieke kleur onderscheidend vermogen in eerdergenoemde zin bezit?

Hierna: Libertel. Hierna: BMB. 16 Verwijzingsbeschikking punt 3.6. 17 Conclusie van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, voetnoot 1 (bijlage 1 bij de verwijzingsbeschikking). 18 Verwijzingsbeschikking punt 3.1. 15

Getekend te Brussel op 19 maart 1962 (Trb. 58, Belgisch Staatsblad van 14 oktober 1969, hierna: BMW). 13 Trb. 1993, 12; Belgisch Staatsblad van 12 maart 1996.

1 6

het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel door het bij het depot opgegeven correspondentieadres.

14

12

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


b Maakt het daarbij enig verschil of de inschrijving is verzocht voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten? 3 Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk nagegaan te worden of er met betrekking tot die kleur een algemeen belang bij vrijhouding bestaat, zoals dat kan bestaan ten aanzien van tekens die een geografische herkomst aanduiden? 4 Dient het BMB, bij de beoordeling van de vraag of een als merk gedeponeerd teken het in artikel 3, lid 1, aanhef en onder b, van de richtlijn bedoelde onderscheidend vermogen bezit, zich te beperken tot een beoordeling in abstracto van het onderscheidend vermogen of moet het rekening houden met alle concrete omstandigheden van het geval, waaronder begrepen het gebruik dat van het teken wordt gemaakt en de wijze waarop het teken wordt gebruikt? IV – Beoordeling A – Voorwerp van het geding 30 Ik herinner eraan dat het volgens vaste rechtspraak uitsluitend een zaak is van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke beslissing, om, gelet op de bijzonderheden van het geval, zowel de noodzaak van een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis te beoordelen, als de relevantie van de vragen die hij aan het Hof voorlegt.19 Het Hof heeft niettemin geoordeeld dat het tot taak heeft, alle gemeenschapsrechtelijke bepalingen uit te leggen die noodzakelijk zijn voor de beslechting van bij de nationale rechterlijke instanties aanhangige gedingen, ook wanneer die bepalingen niet uitdrukkelijk worden genoemd in de door die rechterlijke instanties gestelde vragen.20 31 Zo heeft het Hof in het arrest van 25 februari 1999, Swaddling,21 een handeling van afgeleid recht uitgelegd ofschoon de verwijzing enkel betrekking had op de uitlegging van een aantal artikelen van het EG-Verdrag. 32 In casu heeft een verwijzende rechter het Hof een aantal vragen gesteld over artikel 3 van de richtlijn ten einde te bepalen of, en in voorkomend geval onder welke voorwaarden, een kleur zonder vorm noch omtrek voor bepaalde waren en diensten onderscheidend vermogen kan hebben. 33 Zoals de Commissie terecht opmerkt,22 moet voor het onderzoek van die vragen eerst worden onderzocht of een kleur als zodanig een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn kan vormen. 34 Alleen tekens die aan de in dit artikel gestelde voorwaarden voldoen, kunnen immers als merk worden ingeschreven. Artikel 3, lid 3, sub a, van de richtlijn bevestigt, dat tekens die niet aan die voorwaarden voldoen, naar hun aard geen merk kunnen vormen. 35 Derhalve moet worden onderzocht of artikel 2 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat een enkele kleur, zonder vorm noch omtrek, een teken vormt dat vatbaar is 19

Zie bijvoorbeeld arrest van 15 december 1995, Bosman (C 415/93, Jurispr. blz. I-4921, punt 59). 20 Arrest van 18 maart 1993, Viessmann (C-280/91, Jurispr. blz. I-971, punt 17). Zie ook arrest van 8 februari 2001, Lange (C-350/99, Jurispr. blz. I-1061, punten 20-25). 21 C-90/97, Jurispr. blz. I-1075. 22 Punt 69 van de schriftelijke opmerkingen.

E I G E N D O M

3 2 3

voor grafische voorstelling, die de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. B – Bij het Hof ingediende opmerkingen 36 Libertel,23 het BMB,24 de Nederlandse regering,25 de regering van het Verenigd Koninkrijk26 en de Commissie27 zijn van oordeel, dat een enkele kleur als merk kan worden ingeschreven. 37 Volgens de Commissie is een kleur, als visueel kenmerk, per definitie vatbaar voor grafische voorstelling.28 Bovendien kan een kleur in het algemeen onderscheidend vermogen hebben. Kleuren kunnen een belangrijk element vormen van de communicatie tussen een onderneming en haar afnemers of de consument. Kleuren zijn blikvangers, zij kunnen een intrinsieke betekenis hebben en zij kunnen bij de toeschouwer bepaalde associaties opwekken.29 38 De Commissie, Libertel en het BMB beroepen zich tot staving van hun betoog op de gemeenschappelijke verklaring van de Raad van de Europese Unie en de Commissie in het proces-verbaal van de vergadering van de Raad waarin de richtlijn is vastgesteld. Volgens deze verklaring zijn de Raad en de Commissie van oordeel, dat artikel 2 van de richtlijn niet de mogelijkheid uitsluit dat een kleurencombinatie of enkele kleur als merk wordt ingeschreven, mits die tekens de waren of diensten van een onderneming van die van een andere onderneming kunnen onderscheiden.30 39 De Commissie, de regering van het Verenigd Koninkrijk en het BMB betogen tenslotte, dat hun standpunt wordt gedeeld door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). Volgens het BHIM kan een kleur in het algemeen als merk worden beschermd krachtens artikel 4 van de verordening, omdat zij valt onder de categorie alle tekens, welk begrip zo ruim mogelijk moet worden uitgelegd. Indien de bescherming van kleurmerken beperkt zou zijn tot een specifieke voorstelling, zou zulks in strijd zijn met de geest van het communautaire merkenrecht. Een omtrek is bij een grafische voorstelling in de zin van artikel 4 van de verordening niet noodzakelijk.31 C – Analyse 40 Ik ben het met bovenstaande argumenten niet eens. Mijns inziens verzet artikel 2 van de richtlijn zich ertegen, dat een kleur zonder vorm noch omtrek als merk kan worden ingeschreven. 41 Naar mijn oordeel voldoet een enkele kleur niet aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, in de eerste plaats omdat zij zich niet leent voor grafische voorstelling en in de tweede plaats omdat zij de waren of diensten van een onderneming niet van die van andere ondernemingen kan onderscheiden.

23

Punt 7.2 van de schriftelijke opmerkingen. Punt 4.1 van de schriftelijke opmerkingen. 25 Punt 23 van de schriftelijke opmerkingen. 26 Punt 13 van de schriftelijke opmerkingen. 27 Punt 74 van de schriftelijke opmerkingen. 28 Punt 71 van de schriftelijke opmerkingen. 29 Punt 73 van de schriftelijke opmerkingen. 30 PB BHIM nr. 5/36, blz. 607. 31 Uitspraak van de Derde kamer van beroep van 18 december 1998, zaak R 122/1998-3, punten 17 en 18. In die zaak had de verzoeker verzocht om inschrijving van de kleur lichtgroen voor kauwgum voor cosmetisch, medisch en niet-medisch gebruik. 24

3 2 4

B I J B L A D


42 Alvorens elke voorwaarde afzonderlijk te onderzoeken, lijkt het mij evenwel nuttig in het kort enkele essentiële kenmerken van het begrip kleur uiteen te zetten. 1 Het begrip kleur 43 La couleur est une notion que tout le monde comprend de façon intuitive mais qu’il est bien difficile de définir de manière universelle (kleur is een begrip dat iedereen gevoelsmatig begrijpt, maar dat moeilijk algemeen te omschrijven valt).32 Niettemin wordt aanvaard, dat kleur een gewaarwording is, de waarneming door het oog en de overbrenging naar de hersenen van het effect van lichtstralen op de stof. Bij kleur gaat het derhalve niet om een reeds bestaande objectieve realiteit waarvan wij slechts kennis hebben te nemen, zoals een vliesje op een voorwerp. Kleur wordt enerzijds bepaald door het soort licht en de lichtsterkte en anderzijds door het oog van de waarnemer. De kleur van een voorwerp verandert immers naargelang van de verlichting ervan en de afstand waarmee dat voorwerp wordt waargenomen. De waarneming ervan verschilt voorts per individu.33 44 Kleur is op verschillende manieren geclassificeerd. Newton, aan wie de eerste interpretatie van door een prisma gebroken licht wordt toegeschreven, heeft het aantal primaire kleuren van het spectrum vastgesteld op zeven.34 Schilders onderscheiden de primaire kleuren geel, rood en blauw, en de door vermenging van deze primaire kleuren verkregen secundaire kleuren. Voor de industriële toepassingen van kleur bestaan diverse verzamelingen monsters die nauwkeurig aan de hand van codes zijn gespecificeerd, waardoor een zeer groot aantal kleurschakeringen kan worden gedefinieerd.35 Het menselijk oog kan echter slechts een beperkt aantal kleurschakeringen met zekerheid onderscheiden.36 Bovendien is het aantal specifieke kleuraanduidingen nog beperkter.37 Het aantal kleuren dat door een waarnemer met nauwkeurigheid kan worden geïdentificeerd en omschreven is derhalve uiterst beperkt. 45 Tenslotte is kleur een taal. Aangezien het gaat om een gewaarwording die het uiterlijk der dingen weerspiegelt, kan zij bij de waarnemer gevoelens opwekken. Zij kan ook informatie doorgeven. Die gevoelens en informatie zijn zuiver culturele verschijnselen. Zij berusten op psychologische, symbolische, religieuze of andere conventies, die in de tijd

32

La coleur, dossier pour la science n. 27 (beschikbaar op de website http://www.pourlascience.com). 33 Idem. Zie ook Manuel de la couleur, Solar, 2001, blz. 6 en 138. 34 Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet (de zeven regenboogkleuren). 35 Zie de chromatische woordenboeken, de systemen van Pantone, RAL, ACC, enzovoorts (het ACC (Acoat Color Codification) systeem bijvoorbeeld kan tot 2,4 miljoen kleuren definiëren). 36 Volgens M. Pastoureau, Dictionnaire des couleurs de notre temps, Bonneton, Parijs, 1999, tegen de honderd, misschien tweehonderd bij meer ervaren waarnemers. 37 In het algemeen minder dan een dozijn in onze westerse samenleving: wit, rood, zwart, groen, geel, blauw, grijs, bruin, roze, violet en oranje. Ter aanduiding van kleuren worden ook wel namen gebruikt die zijn ontleend aan planten (bijvoorbeeld citroen, lila), dieren (bijvoorbeeld camel, ravenzwart), mineraalstoffen (bijvoorbeeld robijnrood, turquoise), natuurverschijnselen (zoals in het Frans aurore (dageraad) voor goudgeel en horizon voor een bepaalde kleur blauw) of aan diverse stoffen (zoals strogeel, roestbruin). De nauwkeurige identificatie van dergelijke kleurschakeringen blijft echter zeer subjectief.

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

en in de ruimte verschillen.38 In de realiteit leidt een kleur evenwel geen zelfstandig bestaan. Door de wisselwerking tussen een lichtstraal en de stof is zij steeds het attribuut van iets. Naarmate zij intenser en helderder is, trekt de kleur van een voorwerp weliswaar meer onze aandacht, maar wat de hersenen gewaarworden en opnemen is niet de kleur op zich, maar het voorwerp in die kleur. Zo wordt het visuele geheugen, waarvan in proeven is aangetoond dat het sterk en duurzaam is,39 gevormd door mentale voorstellingen van de voorwerpen om ons heen. 46 In het licht van bovenstaande opmerkingen moeten de twee in artikel 2 van de richtlijn gestelde voorwaarden worden onderzocht. 2 Een voor grafische voorstelling vatbaar teken 47 Volgens vaste rechtspraak moet voor de uitlegging van een gemeenschapsrechtelijke bepaling niet enkel rekening worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar ook met de context en de doelstellingen die de regeling waarvan zij deel uitmaakt, nastreeft.40 48 De argumenten die voor het Hof zijn aangevoerd vóór de toelating van een enkele kleur als merk, welke argumenten zijn ontleend aan de bewoordingen van artikel 2 van de richtlijn en aan de bedoeling van de uitgever, kunnen mij niet overtuigen. 49 Wat om te beginnen de bewoordingen van artikel 2 van de richtlijn betreft, die op dit punt in de meeste taalversies identiek zijn, kan mijns inziens geen conclusie worden getrokken uit de uitdrukking alle tekens en uit de omstandigheid dat de lijst van in dit artikel opgesomde tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, niet-uitputtend is. 50 De dubbelzinnigheid van voormeld artikel met betrekking tot de vraag of een enkele kleur moet worden beschouwd als teken dat een merk kan vormen, blijkt uit het feit dat de omzetting van dit artikel in de wetgevingen van de lidstaten tot verschillende oplossingen heeft geleid. In de Portugese wetgeving is inschrijving van een kleur als zodanig uitgesloten.41 In het Franse en het Italiaanse recht is zij alleen mogelijk met betrekking tot kleurschakeringen42 38

Blauw bijvoorbeeld wordt thans in Europa beschouwd als een koude kleur, maar was in de Middeleeuwen en in de Renaissance een warme kleur. Evenzo is het heden ten dage in Japan van belang of het gaat om een doffe of een heldere kleur, en niet zozeer of het rood, blauw, of geel betreft (M. Pastoureau, t.a.p.). 39 Volgens de Encyclopédie Hachette Multimédia kan het geheugen 90% van 2500 dia’s die gedurende enkele dagen worden vertoond, opslaan. Kleuren herinnert men zich daarentegen slechts zeer kortstondig. Deze encyclopedie bevat een leuke test om dit te bewijzen: u leert een zin van vijf of zes woorden met letters in vier verschillende kleuren (bijvoorbeeld blauw, rood, geel en groen) en probeert deze weer te geven met viltstiften van dezelfde kleur, waarbij u voor iedere letter de juiste kleur moet gebruiken. Het is bijzonder moeilijk om zich ook maar enkele letters in de goede kleur te herinneren, terwijl het heel eenvoudig is om zich de zin te herinneren (http://ani.ehmel.hachette-multimedia.fr). 40 Zie bijvoorbeeld arrest van 14 juni 2001, Kvaerner (C-191/99, Jurispr. blz. I-4447, punt 30). 41 Volgens artikel 166, lid 1, sub d, van de Código da Propriedade Industrial (wet op de industriële eigendom), goedgekeurd bij decreet-wet 26/95 van 24 januari 1995, kunnen onder meer niet als merk worden ingeschreven kleuren, tenzij meerdere kleuren op bijzondere en onderscheidende wijze onder elkaar of met andere elementen gecombineerd zijn. 42 Volgens artikel L 711-1 van de Franse Code de la propriété industrielle, zoals gewijzigd bij wet van 4 januari 1991, kunnen figuratieve tekens zoals kleurschikkingen, – combinaties of – schakeringen een

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


of chromatische tonaliteiten.43 In Duitsland is zij toegestaan.44 In de Benelux, Denemarken, Griekenland, Ierland, Oostenrijk, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk is de kwestie niet uitdrukkelijk geregeld. Hetzelfde geldt voor het Spaanse recht sinds de inwerkingtreding, op 31 juli 2002, van de nieuwe merkenwet. 45 51 Wat vervolgens voormelde gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de Commissie betreft, deze heeft mijns inziens om twee redenen geen juridische waarde. 52 In de eerste plaats heeft het Hof in het arrest van 26 februari 1991, Antonissen,46 geoordeeld dat een verklaring die is opgenomen in het verslag van de vergadering van de Raad waarop een bepaling van afgeleid recht is goedgekeurd, voor de uitlegging van die bepaling niet in aanmerking kan worden genomen wanneer de inhoud van die verklaring niet tot uitdrukking komt in de bewoordingen van de betrokken bepaling en genoemde verklaring derhalve geen juridische waarde heeft. Dit oordeel is door het Hof bevestigd in het arrest van 29 mei 1997, VAG Sverige.47 53 In de tweede plaats moet worden beklemtoond dat de Raad en de Commissie in de aanhef van die verklaring te kennen hebben gegeven, dat deze niet vooruit liep op de uitlegging van de richtlijn door het Hof.48 De Raad en de Commissie hebben er dus voor gezorgd, zelf uitdrukkelijk de rechtsgevolgen van hun verklaring te beperken. Het zou dan ook overdreven zijn, voor de uitlegging van artikel 2 van de richtlijn gevolgen te verbinden aan de bedoeling van de wetgever. 54 In dit verband wil ik erop wijzen, dat de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de industriële eigendom,49 waarbij zowel de lidstaten zijn aangesloten als de Gemeenschap voor de onder haar vallende bevoegdheden, in artikel merk vormen. 43 Artikel 16 van de Italiaanse merkenwet, zoals gewijzigd bij wetsdecreet van 4 december 1992, bepaalt dat [a]ls ondernemingsmerk kunnen worden ingeschreven alle nieuwe tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name [...] kleurencombinaties of chromatische tonaliteiten, mits zij de waren of diensten van een onderneming van die van andere ondernemingen kunnen onderscheiden. 44 Artikel 3 van het Gesetz über den Schutz von marken and sonstigen Kennzeichen van 25 oktober 1994 bepaalt dat [a]ls merk [...] beschermd kunnen worden alle tekens [...] daaronder begrepen kleuren en kleurencombinaties die de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het Bundespatentgericht buigt zich evenwel nog over de vraag of een abstracte kleur een merk kan vormen en heeft het Hof een prejudiciële vraag gesteld in de zaak Heidelberger Bauchemie (C-49/02), bij het Hof aanhangig, waarop ik hierna nader zal ingaan. 45 De ontwikkeling van de Spaanse wetgeving is tekenend voor de dubbelzinnigheid van de bewoordingen van de richtlijn voor het onderhavige probleem. Artikel 11 van de merkenwet 32/88 bepaalde namelijk uitdrukkelijk, dat een kleur op zich niet kon worden ingeschreven en een kleur enkel indien zij was omlijnd door een vorm. De nieuwe wet daarentegen heeft de bewoordingen van de richtlijn overgenomen en laat de vraag of een enkele kleur een merk kan vormen, onbeslist. 46 C-292/89, Jurispr. blz. I-745, punt 18. 47 C-329/95, Jurispr. blz. I-2675, punt 23. 48 Deze aanhef luidt als volgt: De hiervan weergegeven verklaringen van de Raad en Commissie vormen geen onderdeel van de rechtshandeling en laten de uitlegging ervan door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen onverlet. 49 Deze overeenkomst vormt bijlage 1 C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WHO), door de Gemeenschap goedgekeurd voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 (PB L 336, blz. 1).

E I G E N D O M

3 2 5

15 enkel spreekt van kleurencombinaties.50 Deze beperking wettigt de veronderstelling dat een kleur op zich in het kader van de onderhandelingen over de WHO-overeenkomsten ongeschikt werd geacht voor inschrijving als merk. Deze beoordeling vindt steun in de omstandigheid dat de oorspronkelijke tekst van dit artikel, die dateerde van 1990, kleuren vermeldde.51 55 Ook een onderzoek van de structuur van de richtlijn en van het doel van de betrokken voorwaarde leidt tot de conclusie, dat een kleur op zich geen merk kan vormen. 56 Blijkens de structuur van de richtlijn voorziet deze in de bescherming van het merk vóór enig gebruik, vanaf de inschrijving ervan. Die inschrijving is derhalve onderworpen aan een aantal voorwaarden, die door het bevoegde orgaan moeten worden onderzocht. 57 Zo moet het betrokken teken algemeen geschikt zijn als merk, overeenkomstig de artikelen 2 en 3, lid 1, sub a, van de richtlijn. Voorts mogen er geen andere gronden voor weigering bedoeld in artikel 3, lid 1, zijn en mag er geen sprake zijn van een ouder recht zoals bedoeld in artikel 4 van de richtlijn. 58 Aangezien het onderzoek van deze voorwaarden moet plaatsvinden zonder dat rekening wordt gehouden met een eventueel gebruik, kan het slechts worden uitgevoerd op basis van het teken zoals dit is omschreven in de inschrijvingsaanvraag. 59 Indien het teken aan de gestelde voorwaarden voldoet, wordt het als merk ingeschreven. Aan de hand van het ingeschreven merk zal de bevoegde autoriteit vervolgens kunnen beoordelen of het teken van een concurrent gelijk is aan dit teken of gevaar voor verwarring doet ontstaan in de zin van artikel 5 van de richtlijn. Eveneens aan de hand van het ingeschreven merk zal worden beoordeeld, of de houder van het merk dit voldoende heeft gebruikt opdat zijn rechten niet vervallen kunnen worden verklaard overeenkomstig artikel 10 van de richtlijn. 60 Uit de structuur van de richtlijn volgt derhalve, dat aan de hand van de grafische voorstelling van het teken in de inschrijvingsaanvaag wordt onderzocht of aan alle voorwaarden voor verkrijging van de rechten op het merk is voldaan en wordt vastgesteld, welke rechten en verplichtingen aan de inschrijving van het merk verbonden zijn. 61 Gelet op de structuur van de richtlijn moet de eerste voorwaarde van artikel 2 ervan dan ook aldus worden uitgelegd, dat deze tot doel heeft dat nauwkeurig bekend is welk teken de aanvrager zal gebruiken om zijn waren en diensten te onderscheiden.

50

Artikel 15, lid 1, van deze overeenkomst luidt als volgt: Elk teken, of elke combinatie van tekens, waarmee de waren of diensten van de ene onderneming kunnen worden onderscheiden van die van andere ondernemingen kan een handelsmerk vormen. Deze tekens, met name woorden die persoonsnamen, letters, cijfers, figuratieve elementen en combinaties van kleuren alsmede een combinatie van zodanige tekens omvatten, komen in aanmerking voor inschrijving als handelsmerken. Wanneer de desbetreffende waren of diensten niet kunnen worden onderscheiden met de tekens op zichzelf, kunnen de Leden het in aanmerking komen voor inschrijving afhankelijk stellen van het onderscheidend vermogen op grond van het gebruik. De Leden kunnen als voorwaarde voor inschrijving verlangen dat de tekens met het oog waarneembaar zijn. 51 D. Gervais, The TRIPS Agreement: drafting history and analysis, Sweet & Maxwell, 1998, blz. 105.

3 2 6

B I J B L A D


62 Deze uitlegging vindt steun in het doel van de onderhavige voorwaarde. Zoals advocaat-generaal Ruiz-Jarabo in zijn conclusie in de bij het Hof aanhangige zaak Sieckmann (C-273/99)52 heeft opgemerkt, wordt de voorwaarde dat een teken geschikt moet zijn voor grafische voorstelling opgelegd door het rechtszekerheidsbeginsel. 63 Volgens de advocaat-generaal verleent een ingeschreven merk een monopolie aan de houder ervan, die een uitsluitend gebruik maakt van de tekens waaruit het bestaat. Raadpleging van het register moet de mogelijkheid bieden, kennis te nemen van de aard en de betekenis van ingeschreven tekens, indicaties en symbolen, en daartoe wordt de grafische voorstelling ervan verlangd. Wanneer een onderneming bepaalde tekens en indicaties claimt ten einde haar waren en diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden, moet nauwkeurig bekend zijn welke symbolen zij claimt, opdat anderen weten waar zij aan toe zijn.53 Tegenover het door de inschrijving van een merk verleende monopoliestaat derhalve een ware verplichting, derden te informeren over het beschermde teken. 64 Hieruit volgt dat een willekeurige grafische voorstelling niet volstaat. Zij moet aan twee voorwaarden voldoen. De voorstelling moet om te beginnen duidelijk en nauwkeurig zijn opdat iedere twijfel is uitgesloten rond de vraag wat het voorwerp is van het uitsluitende recht. Zij moet voorts begrijpelijk zijn voor degenen die het register zouden willen raadplegen, te weten andere producenten en de consument, met andere woorden zij moet geen overdreven inspanningen vergen om te bepalen welk teken door de aanvrager inderdaad zal worden gebruikt.54 65 Naar mijn oordeel voldoet een enkele kleur niet aan deze voorwaarden. Vooraf wil ik duidelijk aangeven, dat ik geen onderscheid maak tussen een in de inschrijvingsaanvraag weergegeven kleur en een kleur die enkel door een internationale code wordt aangeduid. In dit laatste geval lijkt het mij niet overdreven, van een consument of een concurrent te verlangen dat hij de betrokken monsterverzameling raadpleegt om kennis te nemen van de kleur die de aanvrager claimt. Tenzij die monsterverzameling moeilijk toegankelijk mocht zijn, kan aan de hand van een dergelijke aanduiding duidelijk en ondubbelzinnig worden vastgesteld welke kleur de aanvrager heeft gekozen. 66 Aan de hand van de weergave of de aanduiding van een kleur als zodanig kan mijns inziens evenwel niet worden bepaald, welk teken de aanvrager zal gebruiken om zijn waren en diensten te onderscheiden. 67 Zoals ik in punt 45 van deze conclusie uiteen heb gezet, is de kleur steeds het attribuut van iets. Anders dan de in punt 2 van de richtlijn opgesomde tekens, zoals woorden, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, leidt een enkele kleur geen zelfstandig bestaan. 68 Met andere woorden, men kan niet met zekerheid vaststellen hoe de geclaimde kleur zal verschijnen op de waren waarvoor de inschrijving ervan wordt gevraagd. Zo zal zij de totale buitenkant van die waren of van hun verpakking of slechts een deel daarvan kunnen kleuren ofwel, in het kader van gedetailleerde tekeningen, omtrokken zijn door de generieke kleur van de waren. 52

In die zaak is het Hof de vraag voorgelegd of een geur een merk kan vormen. 53 Punt 36 van de conclusie. 54 Ibidem, punt 38.

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

69 Hetzelfde geldt voor diensten. Diensten hebben per definitie geen materiële vorm en dus evenmin een kleur. Het merk zal derhalve alleen kunnen worden aangebracht op documenten, voertuigen of andere voorwerpen door middel waarvan zij worden verricht. Ook hier zal de geclaimde kleur het hele oppervlak kunnen bestrijken of, in het geval van gedetailleerde tekeningen, slechts een deel daarvan. 70 Het feit dat de deposant inschrijving van de kleur op zich vraagt en derhalve het uitsluitend gebruik daarvan wenst te verkrijgen, doet bovendien vermoeden dat hij zich al deze mogelijkheden voorbehoudt. 71 Dit blijkt nog duidelijker wanneer de aanvrager, zoals in de zaak Heidelberger Bauchemie, reeds aangehaald, inschrijving vraagt voor meerdere kleuren op zich.55 Indien die kleuren op geen enkele manier zijn geassembleerd of gerangschikt in het verzoek om inschrijving, zijn in de praktijk uiteraard een groot aantal combinaties mogelijk. 72 Indien de inschrijving van een kleur zonder vorm noch omtrek wordt gevraagd, zal de bevoegde autoriteit derhalve moeilijk kunnen nagaan of aan de overige voorwaarden voor inschrijving van een merk is voldaan. Naargelang de kleur het gehele product bedekt of is omtrokken door een gedetailleerde tekening, kan zij bij de consument overkomen als zuiver ornamenteel of als onderdeel van een onderscheidend teken. Ook kan men zich afvragen, hoe de bevoegde autoriteit werkelijk zal kunnen nagaan, of het aldus aangevraagde merk geen verwarring doet ontstaan met een ouder merk dat de opgeëiste kleur of een nuance daarvan bevat. 73 Voorts zou de inschrijving als merk van een enkele kleur ondernemers die het register raadplegen niet in staat stellen, hun rechten te bepalen. 74 Overeenkomstig artikel 5 van de richtlijn kan de merkhouder het gebruik van een teken in het economisch leven verbieden voor waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met die waarvoor het merk is ingeschreven, niet alleen wanneer dat teken gelijk is aan het ingeschreven merk, maar ook wanneer het bij het publiek verwarring kan stichten met dit merk. 75 Indien het ingeschreven merk de kleur als zodanig is, zullen de andere ondernemers moeilijk kunnen bepalen in hoeverre zij die kleur nog kunnen gebruiken voor dezelfde waren en diensten of waren en diensten die gelijksoortig zijn aan die waarvoor de inschrijving van die kleur is toegestaan. 76 Bovendien zal die onzekerheid niet alleen betrekking hebben op de kleur zoals die is weergegeven in het register of aangeduid door een internationale code, maar zich uitstrekken tot een groot aantal nuances van die kleur. Zoals gezegd in de punten 43 en 44 van deze conclusie, is de mogelijkheid voor het publiek om zonder gevaar voor verwarring kleurnuances te onderscheiden beperkt, zowel wegens de eigenschappen van het menselijk oog als omdat de kleur van objecten varieert naargelang van het licht en de afstand waarmee wij ze zien.

55

In die zaak is het Duitse octrooien merkenbureau verzocht om inschrijving van de kleuren blauw en geel. Het gevraagde merk is omschreven als volgt: Het aangevraagde merk wordt gevormd door de ondernemingskleuren van de aanvrager, die in alle denkbare vormen worden gebruikt, inzonderheid voor verpakkingen en etiketten. De precieze referentie van de kleuren is RAL 5015/HKS 47 – blauw en RAL 1016/HKS 3 – geel.

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


77 Een dergelijke onzekerheid is mijns inziens in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel, dat het vereiste rechtvaardigt dat een merk vatbaar moet zijn voor grafische voorstelling. In het arrest van 29 september 1998, Canon,56 heeft het Hof uitdrukkelijk gewezen op het belang van dit beginsel op het gebied van het merkenrecht.57 78 Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel dat een kleur zonder vorm noch omtrek niet kan worden beschouwd als een teken dat vatbaar is voor grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn. 79 Een enkele kleur voldoet evenmin aan de tweede voorwaarde van artikel 2 van de richtlijn, volgens welke merken alleen kunnen worden gevormd door tekens die de waren en diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. 3 Het vermogen om waren en diensten van een onderneming van die van andere ondernemingen te onderscheiden 80 Het komt mij voor, dat artikel 2 van de richtlijn de categorieën tekens of aanduidingen die op zich geen onderscheidend vermogen kunnen hebben, uitsluit. 81 Dit oordeel is niet in strijd met de rechtspraak van het Gerecht van eerste aanleg58 en van het Hof,59 volgens welke het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.60 Deze rechtspraak is ontwikkeld in het kader van de beoordeling van de absolute weigeringsgronden bedoeld in artikel 7, lid 1, sub b tot en met c, van de verordening en in de overeenkomstige bepalingen van de richtlijn, in zaken die betrekking hadden op tekens vallende onder een in artikel 4 van de verordening of artikel 2 van de richtlijn uitdrukkelijk genoemde categorie, of in het kader van de toepassing van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, betreffende de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik.61 82 Een andere uitlegging zou er voor het overige op neerkomen, dat een groot deel van het nuttig effect wordt ontnomen aan de tweede voorwaarde van artikel 2 van de richtlijn en aan artikel 3, lid 1, sub a, bepalende dat tekens die geen merk kunnen vormen niet worden ingeschreven.62 Ik wijs erop, dat de voorwaarde volgens welke de inschrijving van merken die geen onderscheidend vermogen hebben, moet worden geweigerd, uitdrukkelijk is opgenomen in artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. 56

C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 27. In punt 21 van dit arrest heeft het Hof verklaard, dat er om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur hoe dan ook voor moet worden gewaakt, dat geen merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten. 58 Het Gerecht van eerste aanleg heeft deze regel vastgelegd in zijn eerste arrest inzake het gemeenschapsmerk (arrest van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM Baby-Dry, T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punt 21), en in latere arresten regelmatig bevestigd (zie met name arrest van 5 april 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/BHIM Easybank, T-87/00, Jurispr. blz. II-1259, punt 21). 59 Arrest van 18 juni 2002, Philips Electronics (C-299/99, Jurispr. blz. I-0000, punt 59). 60 Aangezien de bepalingen van de verordening en van de richtlijn gelijkluidend zijn, moeten zij dezelfde uitlegging krijgen. 61 Arrest van 4 oktober 2001, Merz & Krell (C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 30). 62 Artikel 7, lid 1, sub a, van de verordening is nog explicieter, omdat het bepaalt dat tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4, niet worden ingeschreven.

E I G E N D O M

3 2 7

83 Bovendien heeft het Hof tot op heden weliswaar nog geen standpunt hoeven in te nemen over de vraag, of verzoeken om inschrijving van tekens of aanduidingen die niet worden vermeld in artikel 2 van de richtlijn63 of artikel 4 van de verordening, enkel op basis van deze bepalingen kunnen worden afgewezen, maar het heeft wel enkele malen beklemtoond dat de in de artikelen 2 en 3, lid 1, sub a, van de richtlijn bedoelde voorwaarden algemeen zijn.64 Evenzo heeft het in voormeld arrest Philips Electronics verklaard, dat de bewoordingen van artikel 3, lid 1, sub a, en de opzet van de richtlijn duidelijk aangeven dat deze bepaling in wezen beoogt de inschrijving uit te sluiten van tekens die niet algemeen geschikt zijn om een merk te vormen.65 84 In dit stadium van mijn onderzoek moet derhalve worden bepaald, of een enkele kleur enkel op grond van haar intrinsieke eigenschappen onderscheidend vermogen kan hebben. Mijns inziens niet, en dit om twee redenen. 85 In de eerste plaats is zojuist gebleken, dat aan de hand van het verzoek om inschrijving van een kleur op zich niet kan worden bepaald, welk teken uiteindelijk op de waren of in verband met de betrokken diensten zal worden gebruikt. De beoordeling van het onderscheidend vermogen impliceert mijns inziens juist dat kennis wordt genomen van dat teken. 86 In de tweede plaats ben ik van oordeel dat een enkele kleur niet als functie kan hebben, de herkomst van waren of diensten aan te duiden. Het Hof heeft deze functie aldus omschreven, dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege, dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden.66 Het merk dient dus voor de herkomstgarantie van het merkproduct te zorgen.67 Het gaat derhalve om een zeer nauwkeurige betekenis. 87 Zoals ik in punt 45 van deze conclusie uiteen heb gezet, kan een kleur als zodanig, dat wil zeggen als abstracte eenheid, weliswaar een betekenis hebben of gevoelens oproepen, maar enkel krachtens conventies die in een maatschappij op een gegeven moment gelden.68 Bovendien zijn zelfs die betekenis of die gevoelens, die op diep ingewortelde culturele verschijnselen kunnen berusten, afhankelijk van de omstandigheden waarin wij een kleur waarnemen.69 Een kleur kan derhalve slechts een nauwkeurige betekenis hebben indien zij wordt gezien in het kader van een bepaalde vorm of een bepaalde betekenis.70

57

63

Bij het Hof zijn thans diverse zaken betreffende die vraag aanhangig. Behalve met bovenvermelde zaken Sieckmann en Heidelberger Bauchemie, is het ook belast met de vraag of een merk kan bestaan in lawaai of geluid (zaak Shield mark, C-283/01, aanhangig). 64 Reeds aangehaald arresten Canon, punt 27, en Merz & Krell, punten 23 en 24. 65 Punt 37, cursivering van mij. 66 Zie met name arresten van 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 14); Canon reeds aangehaald, punt 28, en Merz & Krell, reeds aangehaald, punt 22. 67 Arrest van 23 april 2002, Boehringer Ingelheid e.a. (C-143/00, Jurispr. blz. I-3759, punt 29). 68 Zo is zwart de rouwkleur en betekent wit zuiverheid. 69 Het dragen van een zwart krip wijst op rouw, maar het dragen van een zwarte avondjurk heeft niet noodzakelijkerwijs die betekenis. 70 J.-M. Klinkenberg, Qu’est-ce que le signe?, in Le langage, éditions sciences humaines, blz. 105. De auteur haalt het volgende voorbeeld aan, ontleend aan de wegenverkeerswet: gecombineerd met een ronde vorm duidt

3 2 8

B I J B L A D


88 Mijns inziens kan dan ook niet worden aangenomen, dat een kleur zonder vorm noch omtrek een dermate nauwkeurige betekenis kan hebben dat zij zonder gevaar voor verwarring de herkomst van een waar of een dienst aanduidt. 89 Dit neemt niet weg dat het BHIM meerdere malen een kleur op zich als merk heeft ingeschreven. Zo is onder meer de kleur lila/paars ingeschreven voor chocola,71 de kleur magenta voor waren en diensten op het gebied van telecommunicatie72 en de kleur geel voor antiroestmiddelen.73 Het BHIM heeft geoordeeld, dat elk van deze kleuren voor de aanduiding van de betrokken waren en diensten onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan was gemaakt.74 90 Dergelijke inschrijvingen zijn mijns inziens voor discussie vatbaar gezien het teken dat de consument in werkelijkheid waarneemt en dat hij heeft geleerd te erkennen als aanduiding van de herkomst van de betrokken waren en diensten. Zoals gezegd, is de kleur steeds het attribuut van iets. Wat de consument heeft geleerd te erkennen, is dus niet de kleur als zodanig, maar een voorwerp in die kleur.75 De kleur wordt derhalve steeds geassocieerd met een ander element. In de meeste gevallen is dit een logo of een woord.76 Dat andere element is minimaal de vorm van de betrokken waar. 91 Indien dat andere element wegvalt, kan de consument niet meer met zekerheid de herkomst van de betrokken waar of dienst bepalen. Met andere woorden, indien het logo of het woord dat hij steeds op het product of de verpakking aantrof, ontbreekt, of indien de vorm van dat product recentelijk is gewijzigd, kan er bij de consument twijfel ontstaan over de herkomst ervan, ook indien de kleur ongewijzigd blijft. 92 Indien men de tekens tot de abstracte kleur beperkt en deze laatste als merk inschrijft, aanvaardt men mijns inziens een deel van het merk als merk. Het merk wordt niet gevormd door de kleur als zodanig, maar door die kleur, geassocieerd met een ander element of toegepast op een voorwerp. 93 Deze oplossing is door sommige nationale bureaus aanvaard. Zo heeft het bevoegde bureau van het Verenigd Koninkrijk het verzoek van de oliemaatschappij BP om inschrijving van de enkele kleur groen voor de in BPtankstations aangeboden waren en diensten afgewezen. Het heeft alleen de inschrijving aanvaard van die kleur, toegepast op de buitenkanten van de lokalen of gebouwen overrood op een verbod; gecombineerd met een driehoek, kondigt rood een gevaar aan. 71 Inschrijving van 27 oktober 1999, nr. 31336. 72 Inschrijving van 3 augustus 2000, nr. 212787. 73 Inschrijving van 9 januari 2001, nr. 396176. 74 Aangezien de statistieken van het BHIM geen aparte rubriek voor kleuren als zodanig bevatten, kan moeilijk worden nagegaan of daarvóór geen enkel merk van dat type is ingeschreven. Uit de rechtspraak van het BHIM kan echter worden afgeleid dat dergelijke inschrijvingen hooguit bij wijze van hoge uitzondering zijn toegestaan (zie bijvoorbeeld zaak R-122/1998-3, reeds aangehaald, punt 17, 18 en 21). 75 Zie in die zin punt 70 van mijn conclusie in de zaak Töshiba Europe (arrest van 25 oktober 2001, C-112/99, Jurispr. blz. I-7945). 76 Dat een automobilist de kleur groen aan BP-tankstations kan associëren, komt doordat het logo van deze maatschappij de letters BP tegen een groene achtergrond bevat en bepaalde delen van de buitenkant van de gebouwen van BP-tankstations van dezelfde kleur zijn. Evenzo komt het woord Milka voor op de verpakking van chocolade waarvoor de kleur lila/paars door het BHIM als merk is ingeschreven.

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

eenkomstig de bij de inschrijvingsaanvragen gevoegde schema’s.77 Evenmin heeft dit bureau de kleur roze als zodanig ingeschreven voor isolatiemateriaal, maar enkel the color pink, as defined by pantome n. 196C, applied to the entire surface of the goods.78 Voor diensten heeft de bevoegde Ierse instantie ten behoeve van de United parcel Service of America het merk ingeschreven dat aan de volgende omschrijving beantwoordt. The mark consists of the colour brown as shown on the form of application, being the predominant colour applied to the visible surface of the uniforms worn by staff in the performance of the service.79 94 Dit standpunt, volgens hetwelk niet de kleur als zodanig onderscheidend vermogen kan verkrijgen door gebruik, strookt met de bij het United States Patent and Trademark Office geldende regels.80 Dienaangaande zij erop gewezen dat het merk van de vennootschap Qualitex, dat de Supreme Court van de Verenigde Staten in staat heeft gesteld zich voor de eerste keer uit te spreken over de bescherming van kleurmerken en deze toelaatbaar te achten, niet wordt gevormd door de tint goudgroen op zich, maar door a particular shade of green-gold applied to the top and the surfaces of the goods.81 95 Gelet op het voorgaande komt het mij voor, dat bovenstaande voorbeelden van inschrijving als merk van een enkele kleur mijn uitlegging van artikel 2 van de richtlijn niet tegenspreken.82 77

High Court of Justice in Northern Ireland, Chancery Division, 16 juni 2000, BP Amoco PLC/John Kelly Ltd en Glenshane Tourist Services Ltd. 78 Inschrijving van 25 oktober 1996, nr. 2004215. De voorstelling van het merk in het register toont een tekening van isolatiemateriaal. 79 Inschrijving van 27 oktober 1998, nr. 221818. Het merk wordt in het register voorgesteld door een uniform in de geclaimde kleur. 80 Volgens het Trademark Manuel of Examining Procedures, herzien in juni 2002, is de inschrijving van een merk slechts mogelijk na voorafgaand gebruik. Section 1202.05, getiteld Color as a mark bepaalt: Color marks are marks that consists solely of one or more colors used on particular objects. For marks used in connection with goods, the color may be used on the entire surface of the goods, on a portion of the goods, or on all part of the packaging for the goods [...] Similarly, service marks may consist of color used on all or part of material used in the advertising and rendering of the services [...] Color marks are never inherently distinctive, and cannot be registered on the Principal Register without a showing of acquired distinctiveness [...] (http://www.uspto.gov.). 81 Inschrijving nr. 1633711. De voorstelling van het merk in het register toont een tekening van de waar. In het Qualitex Co./Jacobson Products Co. 514 U.S. 159 (1995) heeft de Supreme Court geoordeeld dat een kleur slechts als merk kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat het met de tijd een secondary meaning heeft verkregen, dat wil zeggen dat het voor de consument een functie heeft voor de aanduiding van de herkomst. De Supreme Court heeft dit standpunt bevestigd in het arrest Wal-Mart Stores Inc./Samara Brothers, Inc. 165 F.3d 120 (2000). 82 Hetzelfde geldt voor de arresten van het Gerecht van 25 september 2002, Viking-Umwelttechnik/BHIM Nevenschikking groen en grijs (T-173/00, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), en 9 oktober 2002, KWS Saat/BHIM, Tint oranje (T-173/00, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), die beide zijn uitgesproken na de terechtzitting in de onderhavige zaak. In deze arresten overweegt het Gerecht om te beginnen, dat kleuren of kleurencombinaties als zodanig gemeenschapsmerken kunnen vormen voorzover zij geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden (zie voormelde arresten Viking-Umwelttechnik/BHIM, punt 23, en KWS Saat/BHIM, Tint oranje, punt 25). In voormeld arrest KWS Saat/BHIM Tint oranje overweegt het Gerecht bovendien, dat een tint van de kleur oranje als zodanig onderscheidend vermogen kan hebben voor bepaalde diensten. Ik merk allereerst op, dat de vraag of een kleur als zodanig, zonder vorm of omtrek, een gemeenschapsmerk kan vormen in de zin van artikel 4 van de verordening, voor het Gerecht niet ter sprake is gebracht. Wat voorts

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


96 De in punt 93 van de onderhavige conclusie geciteerde inschrijvingen tonen mijns inziens daarentegen aan, dat ondernemers die een kleur gebruiken om hun waren of diensten te identificeren, de merkenrechtelijke bescherming moeten genieten zonder dat de kleur zelf hoeft te worden ingeschreven. Bovendien kunnen die ondernemers zich, zoals blijkt uit de zesde overweging van de considerans en artikel 5, lid 5, van de richtlijn, ook beroepen op de bepalingen van het recht van hun lidstaten inzake oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument. 97 Gelet op een en ander wettigt geen element de gedachte, dat de bescherming van die ondernemers tegen concurrenten die, door het gebruik van dezelfde kleur of een nuance daarvan, zouden willen profiteren van de bekendheid of het onderscheidend vermogen van hun merk, niet of in mindere mate zou zijn gewaarborgd doordat kleuren als zodanig zijn uitgesloten van de in artikel 2 van de richtlijn genoemde categorieën tekens. 98 Daarentegen kan op goede gronden worden aangenomen, dat de inschrijving als merk van kleuren als zodanig nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de vrije mededinging, die zoals uiteengezet in punt 8 van deze conclusie, het doel van de richtlijn is. 99 De inschrijving van een enkele kleur heeft ingevolge artikel 5 van de richtlijn tot gevolg, al was het maar omdat andere ondernemers niet nauwkeurig kunnen vaststellen of en hoe zij die kleur nog kunnen gebruiken, dat de merkhouder het uitsluitend gebruik krijgt. Zoals in punt 76 van deze conclusie is gebleken, zal dat uitsluitend gebruik bovendien niet alleen gelden voor de kleur zoals die is weergegeven in de inschrijvingsaanvraag of aangeduid door een internationale code, maar zal het zich kunnen uitstrekken tot een groot aantal nuances van die kleur. Met andere woorden, het is zeer waarschijnlijk dat de inschrijving als merk van een bijzondere tint blauw de merkhouder het uitsluitend gebruik van de kleur blauw verleent.83 100 Rekening houdend met de gevoelens die kleuren bij de waarnemer kunnen opwekken en aangezien zij niet alle even zichtbaar zijn, is voorts het aantal kleuren dat daadwerkelijk bruikbaar is voor een product, nog beperkter. Dit blijkt reeds uit de kleuren die voor tankstations worden gebruikt, die door de voorstanders van de inschrijving als merk van kleuren als zodanig als voorbeeld zijn aangehaald.84 Het aantal kleuren dat door de betrokken maatschappijen wordt gebruikt op de buitenkant van hun gebouwen en in hun logo’s is kleiner dan het aantal kleuren met een specifieke naam en de meeste ervan worden door meerdere maatschappijen tegelijk gebruikt.85 101 Het zou derhalve volstaan dat meerdere kleuren als zodanig als merk zijn ingeschreven, om aan enkele ondernemers een echt monopolie voor het gebruik van de kleur te de gronden betreft waarop het Gerecht heeft erkend dat een tint van de kleur oranje als zodanig onderscheidend vermogen kan bezitten voor bepaalde diensten, deze doen niet af aan mijn beoordeling. 83 Dit is ook de opvatting van het BHIM. Zie, wat de kleur blauw betreft, de uitspraak van de tweede kamer van beroep van 29 februari 2000, zaak R 342/1999-2, houdende afwijzing van de inschrijvingsaanvraag van de vennootschap ARAL. Zie ook beslissing R 122/1998-3, reeds aangehaald, punt 29. 84 Zie schriftelijke opmerkingen van Libertel, punt 7.1. 85 Bijvoorbeeld geel door Shell, Agip en BP, blauw door ARAL, Total en ELF, rood door Total en ELF, oranje door Total en Esso, enzovoort.

E I G E N D O M

3 2 9

verlenen. Een dergelijke monopolie zou evenwel de mededingingsvoorwaarden kunnen vervalsen. 102 Zoals de Commissie zeer terecht in haar schriftelijke opmerkingen naar voren brengt,86 zijn kleuren tegenwoordig van groot belang voor ondernemingen. Steeds meer ondernemingen gebruiken kleuren voor hun waren en de met hun diensten verband houdende producten.87 Die kleuren dienen de aandacht van de consument te trekken.88 Door de gevoelens die zij opwekken bieden kleuren de ondernemingen de mogelijkheid, voor hun producten en diensten bepaalde psychologische effecten te bereiken.89 Kleuren zijn derhalve een waar communicatiemiddel tussen ondernemingen en de consument geworden. Het gebruikt ervan kan alleen maar toenemen, aangezien het beeld een dominerende rol speelt in de communicatie. 103 Derhalve mag worden aangenomen, dat een ondernemer die de mogelijkheid werd ontnomen kleuren of sommige kleuren te gebruiken, zou worden benadeeld ten opzichte van zijn concurrenten, en dat een monopolie voor het gebruik van kleuren zelfs de toegang van nieuwe ondernemers tot een bepaalde markt zou kunnen verhinderen. 104 Gelet op een en ander zou ook het doel van het merkrecht kunnen rechtvaardigen dat kleuren op zich niet voor uitsluitend gebruik door bepaalde ondernemers kunnen worden bestemd en dat zij voor een ieder ter beschikking staan. 105 Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging, te antwoorden dat artikel 2 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een enkele kleur zonder vorm noch omtrek geen teken vormt dat vatbaar is voor grafische voorstelling waardoor waren of diensten van een onderneming van die van andere ondernemingen kunnen worden onderscheiden. 106 Gezien dit antwoord zijn de overige door de verwijzende rechter gestelde vragen voor het hoofdgeding zonder voorwerp. Zij hoeven naar mijn oordeel geen beantwoording. V – Conclusie 107 Op grond van het voorgaande stel ik het Hof voor, de door de Hoge Raad der Nederlanden gestelde vragen te beantwoorden als volgt: Artikel 2 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat een enkele kleur, zonder vorm noch omtrek, geen teken 86

Punt 73. Volgens de Géodys 2000/2001, La marque dans tous ses états, voegen vele industriëlen aan hun designstructuur een team toe dat gespecialiseerd is in kleuren en stoffen. Moulinex is in 1997 begonnen door haar kleine huishoudelijke apparatuur geel of groen te kleuren [...] Tegenwoordig kleurt Apple haar IMac, Nurofen haar geneesmiddelenverpakking en Philips haar televisietoestellen, blz. 218. 88 Volgens J.-N. Kapferer is de kleur het eerste herkenningsteken voor een merk voor de consument in zelfbedieningszaken, in Les marques, Capital de l’entreprise, Les chemins de la reconquête, Les éditions d’organisation 1995, Parijs, blz. 355. 89 Zuurstokkleuren roepen regressie op doordat zij de consument aan zijn jeugd herinneren, felle kleuren hebben de betekenis van transgressie en geven de consument het gevoel een taboe te doorbreken, natuurlijke tinten doen denken aan authenticiteit en verlenen waren een rustgevend rustiek aspect, terwijl hightech-kleuren (metalliek groen) geruststellend zijn omdat zij synoniem zijn voor perfectie (Géodys 2000/ 2001, reeds aangehaald, blz. 218.) 87

3 3 0

B I J B L A D


vormt dat vatbaar is voor grafische voorstelling waardoor de waren of diensten van een onderneming kunnen worden onderscheiden van die van andere ondernemingen. e Het Hof, enz. Rechtskader Het Verdrag van Parijs 3 Op internationaal niveau wordt het merkenrecht geregeld door het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 (Série des traités des Nations Unies, nr. 11851, deel 828, blz. 305-388; hierna: Unieverdrag). Alle lidstaten zijn partij bij dit verdrag. 4 Artikel 6 quinquies, B, 2, van het Unieverdrag bepaalt, dat tekens ter inschrijving geweigerd kunnen worden of merken nietig verklaard kunnen worden wanneer zij elk onderscheidend vermogen missen. 5 Artikel 6 quinquies, C, 1, van het Unieverdrag bepaalt: Bij de beoordeling of het merk in aanmerking komt voor bescherming zal rekening gehouden moeten worden met alle feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk. De gemeenschapswetgeving 6 Artikel 2 van de richtlijn, getiteld Tekens die een [...] merk kunnen vormen, bepaalt: Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. 7 Artikel 3 van de richtlijn, getiteld Gronden voor weigering of nietigheid, bepaalt in het eerste en het derde lid ervan: 1 Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: a tekens die geen merk kunnen vormen; b merken die elk onderscheidend vermogen missen; c merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; d merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden; e tekens die uitsluitend bestaan uit: - de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of - de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of - de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft; [...] 3 Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving. 8 Artikel 6 van de richtlijn preciseert: 1 Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken: a van diens naam en adres; b van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; c van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. 2 Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, wanneer dat recht erkend is door de wetgeving van de betrokken lidstaat en binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt. De Eenvormige Beneluxwet op de merken 9 Het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden hebben hun merkenrecht neergelegd in een gemeenschappelijke wet, de Eenvormige Beneluxwet op de merken (Trb. 1962, 58). Deze wet is per 1 januari 1996 gewijzigd bij een op 2 december 1992 te Brussel ondertekend protocol houdende wijziging van voornoemde wet (Trb. 1993, 12), welk protocol tot omzetting van de richtlijn in de rechtsorde van deze drie lidstaten strekte. 10 Artikel 6 bis van de aldus gewijzigde Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) bepaalt: 1 Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn oordeel: a het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies, B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist; b het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, onder 1 en 2. 2 De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren waarvoor het merk bestemd is worden beperkt. 3 Het Benelux-Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden. 4 Indien de bezwaren van het Benelux-Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 6 ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing. 5 Met de al dan niet gedeeltelijke weigering het depot in te schrijven is het depot geheel of gedeeltelijk nietig. Deze nie-

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


tigheid treedt eerst in nadat de termijn voor het instellen van het in artikel 6 ter bedoelde rechtsmiddel ongebruikt is verstreken dan wel nadat het verzoek om een bevel tot inschrijving te geven onherroepelijk is afgewezen. 11 Artikel 6 ter van de BMW luidt: De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6 bis, vierde lid, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te ’s-Gravenhage of het Cour d’Appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen. Het territoriaal bevoegde Hof wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel door het bij het depot opgegeven correspondentieadres. Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen 12 Libertel is een in Nederland gevestigde vennootschap wier hoofdactiviteit bestaat uit de levering van diensten op het gebied van de mobiele telecommunicatie. 13 Het BMB is de bevoegde merkenautoriteit voor het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden. Sinds 1 januari 1996 toetst het BMB merkendepots aan de absolute weigeringsgronden. 14 Op 27 augustus 1996 heeft Libertel bij het BMB een oranje kleur als merk gedeponeerd voor bepaalde waren en diensten op het gebied van de telecommunicatie, te weten voor waren van klasse 9, telecommunicatieapparatuur, en voor diensten van klassen 35 tot en met 38, zakelijk, financieel en technisch beheer van telecommunicatiemiddelen en telecommunicatiediensten. 15 Het depotbewijs bevatte een oranje gekleurde rechthoek in het voor afbeelding van het merk bestemde vak en de vermelding oranje in het voor de omschrijving van dit merk bestemde vak, zonder vermelding van een kleurcode. 16 Het BMB heeft Libertel bij brief van 21 februari 1997 meegedeeld de inschrijving van dit teken voorlopig te weigeren. Het overwoog in dit verband dat aangezien Libertel niet had aangetoond dat het gedeponeerde teken, dat uitsluitend uit de kleur oranje bestaat, door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen, dit teken elk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 6 bis, lid 1, sub a, BMW. 17 Libertel heeft bezwaar gemaakt tegen deze voorlopige weigering. Het BMB heeft hierin geen aanleiding gezien zijn weigering te herzien en heeft Libertel per brief van 10 september 1997 in kennis gesteld van zijn definitieve weigering. 18 Overeenkomstig artikel 6 ter BMW heeft Libertel beroep tegen deze weigering ingesteld bij het Gerechtshof te ’sGravenhage, welk beroep bij beschikking van 4 juni 1998 is afgewezen. 19 Op 3 augustus 1998 heeft Libertel tegen deze beschikking beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. 20 In het kader van de beoordeling van dit geschil zijn bij de Hoge Raad vragen gerezen over de juiste toepassing van artikel 6 bis, lid 1, sub a, BMW en dus over de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. Derhalve heeft de Hoge Raad bij beschikking van 23 februari 2001 de volgende prejudiciële vragen aan het Hof voorgelegd: 1 Is het mogelijk dat aan een enkele, specifieke kleur, die als zodanig is afgebeeld of met een internationaal toegepaste

E I G E N D O M

3 3 1

code is aangeduid, onderscheidend vermogen toekomt voor bepaalde waren of diensten in de zin van artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, van de richtlijn? 2 Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: a Onder welke omstandigheden mag worden aangenomen dat een enkele, specifieke kleur onderscheidend vermogen in eerdergenoemde zin bezit? b Maakt het daarbij enig verschil of de inschrijving is verzocht voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten? 3 Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk nagegaan te worden of er met betrekking tot die kleur een algemeen belang bij vrijhouding bestaat, zoals dat kan bestaan ten aanzien van tekens die een geografische herkomst aanduiden? 4 Dient het [Benelux-Merkenbureau], bij de beoordeling van de vraag of een als merk gedeponeerd teken het in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, van de richtlijn bedoelde onderscheidend vermogen bezit, zich te beperken tot een beoordeling in abstracto van het onderscheidend vermogen of moet het rekening houden met alle concrete omstandigheden van het geval, waaronder begrepen het gebruik dat van het teken wordt gemaakt en de wijze waarop het teken wordt gebruikt? De prejudiciële vragen Inleidende opmerkingen 21 De prejudiciële vragen, die betrekking hebben op artikel 3 van de richtlijn, komen erop neer of, en zo ja, onder welke voorwaarden, een kleur als zodanig, zonder bepaalde omtrek, onderscheidend vermogen kan hebben voor bepaalde waren of diensten. 22 Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moet eerst worden onderzocht of een kleur als zodanig een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn kan vormen. 23 Daarvoor moet aan drie voorwaarden zijn voldaan. In de eerste plaats moet de kleur als zodanig een teken vormen. In de tweede plaats moet dit teken vatbaar zijn voor grafische voorstelling. In de derde plaats moet dit teken geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. 24 De Raad van de Europese Unie en de Commissie hebben in het proces-verbaal van de vergadering van de Raad waarin de richtlijn is vastgesteld, een gemeenschappelijke verklaring opgenomen, luidend dat zij van oordeel zijn dat artikel 2 niet de mogelijkheid uitsluit dat een kleurencombinatie of enkele kleur als merk wordt ingeschreven, mits die tekens de waren of diensten van een onderneming van die van een andere onderneming kunnen onderscheiden (PB BHIM nr. 5/96, blz. 607). 25 Een dergelijke verklaring kan echter niet in aanmerking worden genomen voor de uitlegging van een bepaling van afgeleid recht wanneer, zoals in casu, de inhoud ervan niet in de tekst van de betrokken bepaling is terug te vinden en dus geen rechtskracht heeft (arresten van 26 februari 1991, Antonissen, C-292/89, Jurispr. blz. I-745, punt 18, en 29 mei 1997, VAG Sverige, C-329/95, Jurispr. blz. I-2675, punt 23). Deze beperking is overigens door de Raad en de Commissie uitdrukkelijk erkend in de aanhef van hun verklaring: De hierna weergegeven verklaringen van de Raad en Commissie vormen geen onderdeel van de rechtshandeling en laten

3 3 2

B I J B L A D


de uitlegging ervan door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen onverlet. 26 Bijgevolg is het de taak van het Hof om vast te stellen of artikel 2 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een kleur als zodanig een merk kan vormen. 27 In dit verband moet worden opgemerkt dat een kleur als zodanig niet vermoed kan worden een teken te zijn. Gewoonlijk is een kleur niet meer dan een eigenschap van voorwerpen. Zij kan echter wel een teken zijn. Of dit het geval is, hangt af van de context waarin zij wordt gebruikt. Een kleur kan dus als zodanig in relatie tot een waar of dienst een teken vormen. 28 Zoals het Hof bovendien reeds heeft geoordeeld, moet een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn een visuele weergave van het teken mogelijk maken, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, zodat het teken nauwkeurig kan worden geïdentificeerd (arrest van 12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 46). 29 Om haar functie te kunnen vervullen, moet de grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn (arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punten 47-55). 30 In casu heeft de aan het Hof gestelde vraag betrekking op de aanvraag om inschrijving van een kleur als zodanig, die is afgebeeld in de vorm van een monster van de kleur op een glad oppervlak, in combinatie met een verbale omschrijving van de kleur en/of een internationaal erkende kleurcode. 31 Een eenvoudig kleurmonster voldoet echter niet aan de in de punten 28 en 29 van dit arrest genoemde vereisten. 32 In het bijzonder kan een kleurmonster na verloop van tijd verkleuren. Er bestaan wellicht dragers waarop een kleur onveranderlijk kan worden vastgelegd, doch er zijn ook dragers, zoals met name papier, waarop de kleurtint met het verstrijken van de tijd onvermijdelijk wordt aangetast. In dat geval voldoet het depot van een kleurmonster niet aan het in artikel 2 van de richtlijn opgenomen vereiste van duurzaamheid (zie arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punt 53). 33 Hieruit volgt dat het depot van een kleurmonster als zodanig geen grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormt. 34 Daarentegen is de verbale beschrijving van een kleur wel een grafische voorstelling daarvan, omdat zij is samengesteld uit woorden die zelf weer uit lettertekens bestaan (zie in die zin arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punt 70). 35 Een verbale beschrijving van de kleur voldoet niet noodzakelijkerwijs in alle gevallen aan de criteria genoemd in de punten 28 en 29 van dit arrest. Of dit al dan niet zo is, moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het concrete geval. 36 De combinatie van een monster van een kleur en een verbale beschrijving van die kleur kan dus een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormen, mits de beschrijving duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk en objectief is. 37 Om dezelfde reden als die genoemd in punt 34 van dit arrest kan ook de aanduiding van een kleur door middel van een internationaal erkende code als een grafische voorstelling worden beschouwd. Dergelijke codes staan erom bekend dat zij nauwkeurig en stabiel zijn.

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

38 Indien een kleurmonster in combinatie met een verbale beschrijving niet aan de voorwaarden van artikel 2 van de richtlijn voldoet om van een grafische voorstelling te kunnen spreken, omdat bijvoorbeeld de vereiste nauwkeurigheid of duurzaamheid ontbreekt, kan dit in voorkomend geval worden gecompenseerd door de kleur daarnaast met een internationaal erkende kleurcode aan te duiden. 39 Om te beoordelen of een kleur als zodanig geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen in de zin van artikel 2 van de richtlijn, moet worden onderzocht of de kleuren als zodanig al dan niet geschikt zijn om nauwkeurige informatie te verstrekken, onder meer met betrekking tot de herkomst van een waar of dienst. 40 Op dit punt moet in herinnering worden gebracht, dat kleuren weliswaar bepaalde gedachteassociaties kunnen oproepen of gevoelens kunnen opwekken, doch dat zij naar hun aard nauwelijks geëigend zijn om nauwkeurige informatie over te brengen. Dit laatste geldt te meer daar kleuren in de reclame en bij de verkoop van waren en diensten gewoonlijk en op grote schaal worden gebruikt wegens hun aantrekkingskracht, los van enige specifieke boodschap. 41 Het zou echter onjuist zijn, aan deze feitelijke constatering de conclusie te verbinden dat kleuren als zodanig nimmer geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het valt immers niet uit te sluiten dat er situaties bestaan waarin een kleur als zodanig de herkomst van de waren of diensten van een onderneming kan aanduiden. Derhalve moet worden aanvaard, dat kleuren als zodanig in de zin van artikel 2 van de richtlijn geschikt kunnen zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. 42 Uit het voorgaande volgt dat een kleur als zodanig, onder de voormelde voorwaarden, een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn kan vormen. 43 In het licht van hetgeen hiervoor in de punten 22 tot en met 42 van dit arrest is overwogen, kan thans worden overgegaan tot het onderzoek van de prejudiciële vragen. De derde vraag 44 Als eerste moet de derde vraag van de verwijzende rechter worden onderzocht, die erop neerkomt of bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk nagegaan dient te worden of er met betrekking tot die kleur een algemeen belang bij vrijhouding bestaat, zoals dat het geval is ten aanzien van tekens die een geografische herkomst aanduiden. 45 Volgens sommige van de bij het Hof ingediende opmerkingen kan met de huidige technische middelen een zeer groot aantal kleurtinten worden onderscheiden. Dit moge zo zijn, doch voor de hier aan de orde zijnde vraag is dit niet van belang. De vraag of een kleur als zodanig kan worden ingeschreven als merk, dient te worden beantwoord vanuit het gezichtspunt van het relevante publiek. 46 Bij gebreke van andersluidende informatie in de verwijzingsbeschikking moet ervan worden uitgegaan dat het hoofdgeding betrekking heeft op waren en diensten die voor alle consumenten bestemd zijn. Het relevante publiek bestaat in casu dus uit de redelijk geïnformeerde, omzich-

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


tige en oplettende gemiddelde consument (zie arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26). 47 Het aantal kleuren dat dit publiek kan onderscheiden is beperkt, omdat zich slechts zelden de mogelijkheid voordoet om waren met verschillende kleurtinten rechtstreeks met elkaar te vergelijken. Dit betekent dat het aantal verschillende kleuren dat daadwerkelijk als potentieel merk beschikbaar is om waren of diensten te onderscheiden, gering moet worden geacht. 48 Volgens vaste rechtspraak is het merkrecht een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen en handhaven (zie arresten van 17 oktober 1990, HAG II, C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 13, en 23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 62). De rechten en bevoegdheden die het merk de houder ervan verleent, moeten in het licht van dat doel worden bezien. 49 Bovendien geeft het ingeschreven merk de houder volgens artikel 5, lid 1, van de richtlijn voor bepaalde waren of diensten een uitsluitend recht dat hem in staat stelt het ingeschreven teken zonder tijdslimiet als merk te monopoliseren. 50 De mogelijkheid om een merk in te schrijven, kan worden beperkt om redenen van openbaar belang. 51 De verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden moeten derhalve worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt (zie arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 77). 52 Wat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn betreft, heeft het Hof erkend dat deze bepaling een doel van algemeen belang nastreeft, te weten dat tekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt (arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 25, en 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01-C-55/ 01, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 73). 53 Ook met betrekking tot artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn heeft het Hof reeds verklaard dat deze bepaling een doel van algemeen belang nastreeft, erin bestaande dat een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, door eenieder vrij moet kunnen worden gebruikt (reeds aangehaalde arresten Philips, punt 80, en Linde e.a., punt 72). 54 Wat de inschrijving als merk van kleuren als zodanig zonder bepaalde omtrek betreft, heeft het beperkte aantal daadwerkelijk beschikbare kleuren tot gevolg dat een gering aantal inschrijvingen als merk voor bepaalde waren of diensten reeds het gehele palet aan beschikbare kleuren zou kunnen uitputten. Een monopolie van die omvang zou niet verenigbaar zijn met het stelsel van onvervalste mededinging, onder meer omdat hierdoor een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel zou kunnen toevallen aan één enkele marktdeelnemer. Ook zou het niet bevorderlijk zijn voor de economische ontwikkeling en de ondernemingsgeest indien reeds gevestigde marktdeelnemers alle daadwerkelijk beschikbare kleuren konden laten registreren ten koste van nieuwkomers op de markt.

E I G E N D O M

3 3 3

55 Op het gebied van het communautaire merkenrecht moet derhalve het bestaan van een algemeen belang worden aanvaard, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd. 56 Hoe groter het aantal waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk wordt aangevraagd, hoe meer het door een merk verleende exclusieve recht een buitensporige omvang kan aannemen en daardoor in conflict komen met de handhaving van het stelsel van onvervalste mededinging en met het algemeen belang om de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd te beperken voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd. 57 De Commissie betoogt in haar opmerkingen, dat de gedachte dat sommige tekens beschikbaar moeten blijven en dus niet voor bescherming in aanmerking kunnen komen, tot uiting is gebracht in artikel 6 van de richtlijn en niet in de artikelen 2 en 3 daarvan. Dit argument kan niet worden aanvaard. 58 Artikel 6 van de richtlijn regelt immers de beperking van de gevolgen van het merk wanneer dit eenmaal is ingeschreven. Het argument van de Commissie komt op hetzelfde neer als een pleidooi om de toetsing aan de weigeringsgronden van artikel 3 van de richtlijn bij het onderzoek van de inschrijvingsaanvraag tot een minimum te beperken omdat het risico dat marktdeelnemers zich bepaalde tekens zullen toe-eigenen die vrij behoren te blijven, wordt geneutraliseerd door de beperkingen die voornoemd artikel 6 in het stadium van de implementatie van de gevolgen van het ingeschreven merk stelt. Per saldo wordt in deze gedachtegang de toetsing aan de weigeringsgronden van artikel 3 van de richtlijn onttrokken aan de bevoegde autoriteit op het moment van inschrijving van het merk en in handen gelegd van de rechterlijke instanties die belast zijn met het waarborgen van de concrete uitoefening van de uit het merk voortvloeiende rechten. 59 Een dergelijke benadering is onverenigbaar met het stelsel van de richtlijn, dat gebaseerd is op een controle vóór de inschrijving en niet op een controle achteraf. De richtlijn bevat geen enkele aanwijzing dat aan artikel 6 een dergelijke conclusie zou mogen worden verbonden. Integendeel, uit het aantal en de gedetailleerde aard van de in de artikelen 2 en 3 van de richtlijn opgesomde inschrijvingbeletselen en het brede scala aan beroepsmogelijkheden in geval van een weigering blijkt reeds dat het onderzoek in het kader van de aanvraag om inschrijving niet minimaal mag zijn. Dit onderzoek moet streng en volledig zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven. Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, moet er om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur voor worden gewaakt, dat merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten (arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 21). 60 Bijgevolg moet de derde prejudiciële vraag aldus worden beantwoord dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk rekening moet worden gehouden met het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt

3 3 4

B I J B L A D


voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd, aanbieden. De eerste vraag en de tweede vraag, sub a 61 De eerste vraag en de tweede vraag, sub a, van de verwijzende rechter komen erop neer of, en zo ja, onder welke voorwaarden, aan een kleur als zodanig onderscheidend vermogen toekomt in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van de richtlijn. 62 Volgens vaste rechtspraak is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie onder meer arrest Canon, reeds aangehaald, punt 28, en arrest van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 22). Een merk moet de betrokken waren of diensten identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. In dit verband moet rekening worden gehouden zowel met het normale gebruik van merken als herkomstaanduiding in de betrokken sectoren als met de perceptie door het relevante publiek. 63 Het relevante publiek, als omschreven in punt 46 van dit arrest, bestaat uit de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument. 64 De gemiddelde consument heeft slechts zelden de mogelijkheid om verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken en moet doorgaans afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (zie, in verschillende constellaties, arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26, en arrest van 20 maart 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 52). 65 De perceptie door het relevante publiek van een teken dat uit een kleur als zodanig bestaat, is niet noodzakelijkerwijs dezelfde als van een woord- of beeldmerk, dat bestaat in een teken dat niet samenvalt met het uiterlijk van de erdoor aangeduide waren. Het publiek moge eraan gewend zijn om woord- of beeldmerken onmiddellijk op te vatten als tekens die de herkomst van de waar aanduiden, doch dit geldt niet noodzakelijkerwijs ook voor tekens die samenvallen met het uiterlijk van de waar waarvoor de inschrijving van het teken als merk wordt aangevraagd. De consumenten zijn niet gewend om de herkomst van waren bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de kleur of de kleur van de verpakking ervan, omdat een kleur als zodanig in het hedendaags handelsgebruik in beginsel niet wordt gebruikt als identificatiemiddel. Een kleur als zodanig heeft normaliter niet de wezenlijke eigenschap dat zij de waren van een bepaalde onderneming onderscheidt. 66 Slechts in uitzonderlijke gevallen is het denkbaar dat een kleur als zodanig onderscheidend vermogen toekomt alvorens daarvan enig gebruik is gemaakt, met name wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is. 67 Ook al heeft een kleur als zodanig niet van meet af aan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, dit neemt niet weg dat zij in relatie tot de

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

waren of diensten waarvoor zij wordt aangevraagd, onderscheidend vermogen kan krijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt, in de zin van het derde lid van dit artikel. Dit onderscheidend vermogen kan onder meer worden verkregen na een normaal proces van inburgering bij het relevante publiek. In dat geval moet de bevoegde autoriteit alle factoren onderzoeken waaruit kan blijken, dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 49). 68 De eerste prejudiciële vraag moet derhalve aldus worden beantwoord, dat een kleur als zodanig, zonder bepaalde omtrek, voor bepaalde waren en diensten onderscheidend vermogen kan hebben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van de richtlijn, op voorwaarde onder meer dat zij het voorwerp kan vormen van een grafische voorstelling die duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Aan deze laatste voorwaarde kan niet worden voldaan door de betrokken kleur eenvoudigweg op papier weer te geven, doch wel door de kleur aan te duiden met een internationaal erkende kleurcode. 69 De tweede prejudiciële vraag, sub a, moet aldus worden beantwoord, dat aan een kleur als zodanig onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van de richtlijn toekomt voorzover het merk in de perceptie van het relevante publiek geschikt is om de waar of de dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden. De tweede vraag, sub b 70 Met zijn tweede vraag, sub b, wil de verwijzende rechter vernemen of het feit dat de inschrijving van een kleur als zodanig is aangevraagd voor een grote reeks van waren en/ of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten, van belang is voor de beoordeling van de vraag of deze kleur onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. 71 Gelet op de overwegingen in de punten 56, 66 en 67 van dit arrest, moet de tweede prejudiciële vraag, sub b, aldus worden beantwoord, dat het feit dat de inschrijving van een kleur als zodanig is aangevraagd voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten, tezamen met de overige omstandigheden van het concrete geval van belang is zowel voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de kleur waarvoor om inschrijving is verzocht, als voor de beoordeling van de vraag of de inschrijving ervan zou indruisen tegen het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd, aanbieden. De vierde vraag 72 De vierde vraag van de verwijzende rechter luidt in wezen, of de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, bij de beoordeling van de vraag of een merk het in

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


E I G E N D O M

3 3 5

artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van de richtlijn bedoelde onderscheidend vermogen bezit, haar onderzoek in abstracto dient te verrichten dan wel rekening moet houden met alle concrete omstandigheden van het geval, daaronder begrepen het gebruik dat van het teken is gemaakt. 73 In de eerste plaats moet worden geconstateerd, dat volgens de twaalfde overweging van de considerans van de richtlijn alle lidstaten van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom en de bepalingen van deze richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd verdrag. 74 Artikel 6 quinquies, C, lid 1, van het Unieverdrag preciseert, dat [b]ij de beoordeling of het merk in aanmerking komt voor bescherming [...] rekening gehouden [zal] moeten worden met alle feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk. 75 In de tweede plaats wordt de inschrijving van een teken als merk altijd aangevraagd voor de waren of diensten die in de inschrijvingsaanvraag staan vermeld. Bijgevolg moet het onderscheidend vermogen van een merk enerzijds worden beoordeeld in relatie tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek. 76 Aangezien de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, zich ervan dient te vergewissen of het teken geen onderscheidend vermogen mist voor de waren of diensten van de onderneming die de inschrijving ervan als merk aanvraagt, kan zij zich niet beperken tot een onderzoek in abstracto, doch moet dit onderzoek noodzakelijkerwijs concreet van aard zijn. Bij dit onderzoek moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder in voorkomend geval het gebruik dat is gemaakt van het teken waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd. 77 De vierde prejudiciële vraag moet dan ook in die zin worden beantwoord, dat bij de beoordeling van de vraag of een merk onderscheidend vermogen bezit in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van de richtlijn, de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, een concreet onderzoek moet verrichten, daarbij rekening houdend met alle concrete omstandigheden van het geval, daaronder begrepen het gebruik dat van het merk is gemaakt.

lidstaten, op voorwaarde onder meer dat zij het voorwerp kan vormen van een grafische voorstelling die duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Aan deze laatste voorwaarde kan niet worden voldaan door de betrokken kleur eenvoudigweg op papier weer te geven, doch wel door de kleur aan te duiden met een internationaal erkende kleurcode. 2 Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk moet rekening worden gehouden met het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd. 3 Aan een kleur als zodanig komt onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van richtlijn 89/104 toe voorzover het merk in de perceptie van het relevante publiek geschikt is om de waar of de dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden. 4 Het feit dat de inschrijving van een kleur als zodanig is aangevraagd voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten, is tezamen met de overige omstandigheden van het concrete geval van belang zowel voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de kleur waarvoor om inschrijving is verzocht, als voor de beoordeling van de vraag of de inschrijving ervan zou indruisen tegen het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd. 5 Bij de beoordeling van de vraag of een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van richtlijn 89/104 bezit, moet de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, een concreet onderzoek verrichten, daarbij rekening houdend met alle concrete omstandigheden van het geval, daaronder begrepen het gebruik dat van het merk is gemaakt. Enz.

Kosten 78 De kosten door de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

Noot

Het Hof van Justitie, uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij beschikking van 23 februari 2001 gestelde vragen, verklaart voor recht: 1 Een kleur als zodanig, zonder bepaalde omtrek, kan voor bepaalde waren en diensten onderscheidend vermogen hebben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der

Een Lange Noot bij Libertel Kan een kleur als zodanig – in casu, de kleur oranje – de waren of diensten van een onderneming onderscheiden? En is zij vatbaar voor grafische voorstelling? Deze vragen staan centraal in Libertel. De vragen die de Hoge Raad in deze zaak aan het HvJEG stelde betroffen op zich slechts de eis van onderscheidend vermogen in art. 3.1.b Merkenrichtlijn. Art. 3.1.b. schrijft voor dat niet ingeschreven, dan wel nietig verklaard worden, merken die elk onderscheidend vermogen missen. Het HvJEG echter, door AG Léger geconfronteerd met netelige vragen in verband met de vatbaarheid voor grafische voorstelling van een kleur als zodanig, voegt er bij wijze van inleiding een fundamentele beschouwing aan toe over art. 2 van de Merkenrichtlijn: merken kunnen worden gevormd door tekens, die vatbaar zijn voor grafische voorstelling en de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. De kleur oranje kan, zo meent

3 3 6

B I J B L A D


het Hof (anders dan de AG), als zodanig aan die eisen voldoen, maar niet zomaar. Er worden hoge maatstaven aangelegd voor de vorm van het depot en er zal sprake moeten zijn van inburgering van de kleur als merk, wil voldaan zijn aan de eis van onderscheidend vermogen. Art. 2 Rl: geschiktheid als merkteken A Is de kleur oranje een teken dat een merk kan vormen. Merken, bepaalt art. 2 van de richtlijn, kunnen gevormd worden door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, (...) mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. Alle drie hier cursief weergegeven elementen worden afzonderlijk door het Hof onder de loep genomen. Zelfstandig belang begrip ’teken’? Is een kleur een teken? Normaal gesproken niet, meent het Hof: een kleur is gewoonlijk niet meer dan een eigenschap van voorwerpen. Een kleur kàn echter een teken zijn. Dat is afhankelijk van de context waarin zij wordt gebruikt. Een kleur kan dus in relatie tot een waar of dienst een teken vormen. Reeds onder het onschuldige begrip ’teken’ schuilt een gemene voetangel van Libertel. ’s Hofs tobberige overwegingen over het zijn van teken in een context kunnen immers gemakkelijk de suggestie wekken dat hier een juridische vóórvraag onthuld is die op het pad naar het kleurmerk niet mag worden overgeslagen: een kleur moet a) een teken zijn, dat b) vatbaar is voor grafische voorstelling en c) onderscheidend vermogen heeft. Libertel definieert echter niet wat een teken is, en is ook overigens uiterst vaag over de condities waaraan het ’teken’ moet voldoen. Maar intussen werpt het arrest wel een additionele hindernis op voor kleurmerken, en trouwens ook voor andere merken. Volgens ons geldt het zijn van een teken niet als afzonderlijke voorwaarde in het merkenrecht. Wat het Hof zoekt onder het begrip teken, behelst niets anders dan de eis van het hebben van onderscheidend vermogen. Geeft men het ’teken’ echter een eigen leven, dan kruipt de term als een dikke, zwijgende mistbank het merkenrecht binnen, onderlegd met een horrorfilm-achtige laag glibberijzel, te weten het context-begrip. Of een kleur een teken is, hangt volgens het Hof immers af van de context waarin zij wordt gebruikt. In deze beklemmende omstandigheden gaat zich de volgende juridische kettingbotsing ontwikkelen, die de doorgang blokkeert zoal niet voor kleurmerken, dan toch voor het helder inzicht in het merkenrecht. Wij beginnen met het Hof argeloos te volgen. Ongetwijfeld kan men slechts instemmen met de vaststelling als zodanig, dat een kleur een teken kan zijn. Zonder meer. Dat geldt reeds heel in het algemeen, los van gebruik als merkteken. De rode telefoon die in de koude oorlog het witte huis en het Kremlin verbond belichaamde een teken; dit apparaat was niet bedoeld om pizza’s mee te bestellen. Een blauw zwaailicht in het verkeer is een teken, zwarte kleding bij een begrafenis is een teken. Wie als consument het frambozenroze yoghurtkuipje kiest, moet geen bananensmaak verwachten; de kleur is, in de gegeven context, een teken. Een maatschappelijke of functionele context voor een kleur is veelal gauw gegeven: de begrafenis voor het zwart, de brandbestrijding voor het rood. Maar welke betekenis heeft de afhankelijkheid van context nu voor het zijn van teken in

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

het merkenrecht? Wij hebben het immers over iets dat een teken moet zijn in een specifieke samenhang, de samenhang met het merkenrecht. Wat bepaalt in het licht van de herkomstfunctie of iets in een gegeven context een teken is? Daarover zegt het Hof (vrijwel) niets. Misschien lijkt de vraag ook wel vergezocht. Maar dat is zij niet, zoals nu toe te lichten. De in de context-vraag verborgen splijtstof begint zich bloot te geven als men de overweging van het Hof naast de conclusie van AG Léger van 2 november 2002 houdt. Ook Léger wijdt, in de overwegingen 66 e.v. van zijn conclusie, aandacht aan het teken-begrip. Aan de hand van een kleur, stelt de AG, kan nog niet worden bepaald welk teken de aanvrager gebruikt om zijn waren en diensten te onderscheiden. Een kleur is steeds een attribuut van iets. Zij wordt toegepast in verbinding met een bepaalde vorm of omtrek (ov. 72), zij kan de totale buitenkant van de waren bedekken of slechts een deel daarvan (ov. 68). Pas in die verbinding, zo moet men concluderen, is er sprake van een concreet teken. Net als de AG is het Hof kennelijk van mening dat een kleur op zich geen teken kan zijn. Het Hof stelt immers dat de kleur zulks alleen in een context kan zijn. Maar het Hof denkt in verband met het context-vereiste niettemin aan heel andere begeleidende omstandigheden dan de door AG Léger genoemde vorm en omtrek. Indien vorm en omtrek ook in de ogen van het Hof bepalend zouden zijn geweest voor de ’context’ van het teken, had dat, nu het Hof aangeeft dat een kleur zonder context geen teken is, immers dwingend moeten voeren tot de gevolgtrekking van de AG: een kleur zonder vorm en omtrek is geen teken en dus ook niet vatbaar voor depot. Maar die stap doet het Hof nu juist niet. Maar wat bepaalt dan wel de context waarbinnen het teken gebruikt wordt? Het ligt voor de hand te denken aan de relevante markt en de waren en diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd. Dat is ook de enige weg om nog te ontsnappen aan de puntige constatering van de nog niet verslagen Philippe Léger in zijn even lezenswaardige als – in het licht van Libertel – dissidente conclusie bij Heidelberger Bauchemie (15 januari 2004, Affaire C-49/02, V. sub 63 ff.), dat sprake is van een innerlijke tegenspraak: als iets slechts in een specifieke context een teken kan zijn, kan het niet op zichzelf al een teken zijn. Helaas. Ook het feit dat één specifieke onderneming de kleur gebruikt voor de categorie van waren en diensten waarvoor zij haar heeft ingeschreven, levert kennelijk de gezochte context niet op. Want volgens dezelfde omineuze overweging 27 waarin het Hof de context-eis formuleert, is de kleur gewoonlijk niet meer dan een eigenschap van voorwerpen. Daaruit blijkt dat de voorwerpen – waren – waarop de kleur wordt toegepast niet de gevraagde context kunnen opleveren. Bovendien – of wellicht nog belangrijker – lijken de waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd en de relevante markt voor het Hof blijkens overweging 66 van het arrest op de eerste plaats een rol te spelen voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen. Welnu, als men aan de beoordeling van het onderscheidend vermogen toekomt, impliceert dit dat er kennelijk reeds sprake is van een teken. Maar: welk geheimzinnig element bepaalt dan wèl de duistere context van het teken? Wie met de contextredenering van het Hof op reis gaat, voelt zich allengs in een raadselachtiger landschap verdwalen. Ei-

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


genlijk blijft er niet meer over dan een Gestalt die rechtstreeks uit de Traumdeutung van de Lloyd-consument komt. Zou men niet kunnen omzien naar een nuchterder variant? Volgens artikel 2 van de merkenrichtlijn kan een merk gevormd worden door een teken dat vatbaar is voor grafische voorstelling en de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden. De vatbaarheid voor grafische voorstelling is een eigenschap van het merk. Het onderscheidend vermogen is eveneens een eigenschap van het merk. Datgene wat aan slechts één van deze eigenschappen voldoet is reeds een teken. Dat maakt teken tot de ideale merkenrechtelijke verbindingsterm. Men kan het hebben over een onderscheidend teken dat helaas niet vatbaar is voor grafische voorstelling, als omschrijving verre te verkiezen boven een ’onderscheidend vermogen’ dat niet vatbaar is voor grafische voorstelling. Men kan echter eveneens het voor grafische voorstelling vatbare materiaal benoemen als een teken, ook als het mogelijk niet over onderscheidend vermogen beschikt. En men kan het merk aanduiden als een teken dat deze beide nuttige eigenschappen in zich verenigt. ’Teken’ is derhalve zelf geen eigenschap. Het begrip teken is een koppelstuk waarop steeds tenminste één merkeigenschap moet zijn aangesloten, maar dat ook de twee vereiste eigenschappen in één noemer kan verbinden. Er bestaat geen reden het ingewikkelder te maken. Overbodig dus, van het tekenbegrip een afzonderlijke merk-eis te maken. Maar om dat te verduidelijken, is na dit arrest vereist dat men eerst de bergpas van een redenering over moet. Grafische voorstelling. Nadruk op eisen van duurzaamheid en nauwkeurigheid van depot De nadruk van ’s Hofs beschouwingen met betrekking tot art. 2 ligt onmiskenbaar bij de eis van de grafische voorstelling en de daaraan te stellen ’Sieckmann’ eisen. Daaruit volgt dat de grafische weergave om te beginnen een visuele weergave van het teken mogelijk moet maken, zodanig dat het teken nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. Om haar functie te vervullen, moet de grafische voorstelling bovendien duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn. Het gegeven dat een kleurmonster na verloop van tijd kan verkleuren heeft het Hof zichtbaar gepreoccupeerd. Het bezweren van de daaruit voortvloeiende complicaties heeft voorrang gekregen boven andere belangen die óók door de Sieckmann-criteria in bescherming worden genomen. Zo blijkt het voor verkleuring vatbaar geachte kleurmonster geen grafische voorstelling van een kleur op te leveren, zelfs als de kleurweergave geheel correct zou zijn; dat is radicaal. De verbale beschrijving van een kleur daarentegen, hoewel per definitie onnauwkeurig (’de kleur oranje’), wordt wèl beschouwd als een grafische voorstelling, omdat zij uit woorden en letters bestaat; al hangt volgens het Hof van de omstandigheden van het concrete geval af, of de verbale beschrijving voldoet aan de (verdere) Sieckmann-criteria. Dat hoeft ’niet noodzakelijkerwijs in alle gevallen zo te zijn.’ De combinatie van een inschrijving van een monster en een verbale beschrijving van de kleur kan een grafische voorstelling vormen. Het in beginsel non-grafische karakter van het kleurmonster wordt dan kennelijk alsnog grafisch. Als een grafische voorstelling kan tenslotte eveneens worden be-

E I G E N D O M

3 3 7

schouwd de aanduiding van een kleur door middel van een internationaal erkende code: deze is immers samengesteld uit alfanumerieke tekens. Door inschrijving van een dergelijke code kunnen eventuele Sieckmann-gebreken in termen van duurzaamheid of nauwkeurigheid van de andere inschrijvingsvormen worden gecompenseerd. Aan deze kleurcode-inschrijving heeft het Hof kennelijk zijn hart een beetje verpand, gezien de wijze waarop in het dictum nog eens wordt benadrukt hoezeer het, anders dan het kleurmonster, duurzaam en objectief is. Dat daarentegen uit het oogpunt van gemakkelijke toegankelijkheid en begrijpelijkheid juist het versmade kleurmonster over een voorsprong op de kleurcode beschikt, lijkt voor het Hof niet voldoende relevant om het in de overwegingen te betrekken.1 Er zijn dus twee standen in de Libertel maatschappij: de kleurmonsters die, indien niet aangevuld door een verbale beschrijving of kleurcode, niet eens een grafische voorstelling opleveren, en de kleurbeschrijvingen en kleurcodes, die op grond van hun alfanumerieke verschijningsvorm per definitie een grafische voorstelling opleveren, maar toch nog op andere gronden kunnen falen voor de Sieckmann-toets. Het beweerdelijke niet-grafische karakter van het kleurmonster doet wel erg aan een ad hoc argument denken. Zijn kleurenillustraties in een boek niet grafisch van karakter? Het wordt nog wonderlijker als blijkt dat het kleurmonster, in combinatie met een ander inschrijvingstype, als door magische instraling opeens weer wèl een grafische voorstelling van het kleurmerk op kan leveren. Libertel noopt dus om kleurmerken die ooit uitsluitend als kleurmonster ingeschreven waren, te voorzien van een ’steuninschrijving’ van de kleurcode en liefst ook nog eens een keer van de verbale beschrijving van de kleur. Alleen een dergelijke inschrijvingsdriehoek kan verzekeren dat zo goed als mogelijk aan alle Sieckmann-criteria is voldaan. In dergelijke gevallen ontstaat een probleem van overgangsrecht met onder meer mogelijke implicaties voor prioriteitsdata. Wat dat betreft is niet uitgesloten (maar evenmin zeker) dat Libertel nog verstrekkende gevolgen heeft. Onderscheiden: geschiktheid om nauwkeurige informatie over te brengen Na de perikelen omtrent de vatbaarheid voor grafische voorstelling snijdt het Hof de vraag aan of een kleur als zodanig geschikt is om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden in de zin van art. 2 van de richtlijn. De wet stelt de eis dat het teken de waren kan onderscheiden. Het Hof grijpt dit voorschrift aan om te onderstrepen dat kleuren al naar hun aard niet gauw toekomen aan dit kunnen onderscheiden, omdat ze weliswaar bepaalde gedachteassociaties kunnen oproepen of gevoelens kunnen opwekken, doch nauwelijks geëigend zijn om ’nauwkeurige informatie’ over te brengen, onder meer met betrekking tot de herkomst van een waar of dienst. Deze eis is nieuw. Niet eerder is door het Hof naar voren geschoven dat voor het hebben van onderscheidend vermogen vereist is, dat een teken geëigend is om nauwkeurige informatie over te brengen,

1 Zie ook Neil Purcell, Kleurmerken: ja, maar..., IER 2003, 335-346, op p. 338: het Hof is te mild voor de verbale omschrijving en te streng voor het kleurmonster.

3 3 8

B I J B L A D


terwijl eerdere rechtspraak van het Hof impliciet2 en van het Gerecht van Eerste Aanleg expliciet van het tegendeel uitgaat.3 Een dergelijke extra eis is voorts moeilijk te plaatsen in het licht van het Unieverdrag van Parijs en het TRIPsverdrag, zoals terecht aangevoerd door Brechtje Lindeboom;4 vgl. art. 6 quinquies B aanhef en onder 2 UvP, alsmede art. 15 TRIPs. Zij is ook op geen enkele manier te rijmen met de algemene moderne opvatting dat voor de herkomstfunctie niet vereist is dat het merk ’precieze informatie verstrekt over de identiteit van de producent of van de dienstverrichter’’ (aldus Gerecht van eerste Aanleg 19 sept 2001, sub 48, IER 2002, 18/24, noot Gielen, driedimensionale tabletvorm.) Ook het Hof zelf gaat er sedert het HAG II arrest (17 sept 1990, C-10/89, Jur. I-3711) vanuit dat het onderscheidende teken de producten en diensten van een onderneming moet kunnen identificeren, in die zin dat het de waarborg kan bieden dat alle met het merk voorziene producten zijn vervaardigd onder de controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan. Zie ook o.m. HvJEG 29 sept 1998, NJ 1999, 393, Verkade, Canon/Cannon, rov. 28). De tekst van het arrest sluit echter een verzoenende interpretatie niet uit. In die interpretatie moet men de term ’nauwkeurig’ niet lezen in de zin van gedetailleerd, maar in de zin van ’specifiek’. De kleur moet specifiek (herkomst)informatie overbrengen. Voor deze interpretatie zijn een aantal argumenten aan te voeren. In rov. 40 wordt vastgesteld in welke gevallen kleuren niet geacht worden voldoende te kunnen onderscheiden: namelijk wanneer ze uitsluitend gedachteassociaties oproepen, of worden gebruikt wegens hun aantrekkingskracht, ’los van enige specifieke boodschap’. A contrario: de kleur van een waar is dus pas onderscheidend als ze specifiek wèl een herkomstboodschap belichaamt. Als het woord ’specifiek’ in de plaats gelezen mag worden van het woord ’nauwkeurig’, staat er een veel plausibeler boodschap. De Engelse tekst doet dat al (’specific’) en de Duitse is nog beslister waar zij de term ’eindeutig’ neerzet. Hoewel het Nederlands de procestaal was, wijzen de vertalingen toch de beste weg naar een bevredigende uitleg. Voor die uitleg kan verder worden aangehaakt bij de Conclusie van AG Léger sub 86. In het kader van de eis van kunnen onderscheiden in art. 2 herinnert deze eraan dat het merk de herkomst moet garanderen van het product waarop het is aangebracht volgens de bovenaangehaalde HAG II en Cannon/Canon-formule van het Hof. ’Il s’agit, par conséquent, d’un sens très précis’ – van de herkomstaanduiding. Het lijkt niet ondenkbaar dat we via deze sens précis, in de Nederlandse versie vertaald als ’nauwkeurige betekenis’ van de herkomstaanduiding, terecht zijn gekomen bij de huidige formulering van rov. 39, dat de kleur ’nauwkeurige 2 Volgens vaste rechtspraak is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (vgl Libertel, rov 62): precieze herkomstinformatie is voor dat doel niet noodzakelijk. 3 GEA 19 sept 2001, IER 2002, p. 18/24 nt Gielen, Procter & Gamble/ OHIM (driedimensionale tabletvorm), rov 48: (om waren of diensten naar hun herkomst te kunnen onderscheiden) ’is niet vereist dat het merk precieze informatie over de identiteit van de producent of van de dienstverrichter verstrekt’. 4 in AA 2003, p. 745.

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

informatie’ moet verstrekken met betrekking tot de herkomst van een waar of dienst. Wanneer men de huidige formulering echter naar de letter op zou vatten, stelt zij een achterhaalde en zelfs onzinnige eis. Het zou gelukkiger zijn geweest om de voorwaarde zó te formuleren dat de kleur ondubbelzinnig de boodschap van een herkomstaanduiding in de nauwkeurige betekenis van de rechtspraak van het Hof moet afgeven. Art. 3 Rl: onderscheidend vermogen in causa positum Na tot de slotsom te zijn gekomen dat kleuren als zodanig wel degelijk geschikt kùnnen zijn om te onderscheiden, gaat het Hof in op de vragen van de Hoge Raad. Deze overwegingen laten zich lezen als de uitwerking van de vraag, hoe in concreto moet worden vastgesteld of een kleur inderdaad onderscheidt. Daarbij moet rekening gehouden worden met twee omstandigheden: ten eerste dat er een algemeen belang is om het beperkt palet aan beschikbare kleuren zoveel mogelijk ter beschikking wordt gehouden van alle marktdeelnemers, ten tweede het feit dat de consument niet gewend is om de herkomst van waren af te leiden uit de kleur. Wij beginnen met het laatste. Het relevante publiek percipieert een kleur niet onmiddellijk als herkomstaanduiding Dóórdat het publiek de kleur in het algemeen niet als een (ondubbelzinnig) herkomstteken in de nauwkeurige betekenis van het EG-recht percipieert, is slechts in uitzonderlijke gevallen denkbaar dat een kleur als zodanig onderscheidend vermogen heeft; voor het overige kan zij onderscheidend vermogen krijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt, door inburgering dus. Door te refereren aan de perceptie van het relevante publiek, en door erop te wijzen dat dit publiek kleuren van waren niet onmiddellijk zal opvatten als herkomstaanduidingen, wekt het Hof de indruk dat het niet alleen eist dat de kleur geschikt is om te dienen als herkomstaanduiding, maar ook dat het publiek de kleur positief percipieert als merk. Tussen die twee zit een verschil: de kleur blauw van Camping Gaz of het karakteristieke productuiterlijk van een Volkswagen Beetle of een BiC-ballpoint en talloze andere uiterlijke verschijningsvormen van waren vormen immers naar men mag aannemen, en naar toch ook het HvJEG wel bekend moet zijn, voor vrijwel het complete publiek een feilloze herkomstaanduiding, ongetwijfeld zonder dat de meerderheid van dat publiek zich er positief van bewust is dat het ook werkelijk om een merkteken gaat. Zoals bekend wordt onder het Benelux-merkenrecht genoegen genomen met de enkele geschiktheid van een teken als herkomstaanduiding, zonder dat de eis gesteld wordt dat het publiek beseft dat het uiterlijk bedoeld is als herkomstaanduiding (BenGH 16 dec 1991, Burberry’s II). Daaraan werd in verband met de kleurmerken-problematiek expliciet gerefereerd door het Hof van Beroep te Brussel in de Kleur turkoois-zaak;5 annotator Gielen waarschuwde toen al dat niet zeker was dat het Europees Hof Burberrys zou onderschrijven. Libertel staat niet op zichzelf met naar voren schuiven van de perceptie van het publiek als kennelijke afschrikking tegen 5 Hof van Beroep Brussel 28 sept 1999, IER 2000, p. 19-23, nt Gielen; BIE 1999, 435 (Actualiteiten Ste.).

1 6

J U L I

2 0 0 4

B I J B L A D


het opdringen van ’nieuwe merken’. Dezelfde suggestie lag reeds geborgen in de door het Hof in HvJEG 18 juni 2002, Philips/Remington gestelde eis, dat de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming moet worden geïdentificeerd op basis van het gebruik van het teken als merk, dus aan de hand van de aard en het effect van het teken – uitgebreider daarover mijn noot bij genoemd arrest in BIE 2003, op p. 553. Nog explicieter ligt de suggestie voor in HvJEG 8 april 2003, BIE 2004, nr 19, p. 122 e.v., Linde, Winward & Rado. Rov. 48 aldaar luidt: ’Zoals de Oostenrijkse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie terecht betogen, kan het (...) in de praktijk evenwel moeilijker zijn om het onderscheidend vermogen aan te tonen van een merk bestaande uit de vorm van een waar (...).’ Wat heeft in het bijzonder de regering van het Verenigd Koninkrijk gezegd? ’Wanneer de verschillende kenmerken van de vorm binnen de normale variaties van die waar blijven, is het onwaarschijnlijk dat de gemiddelde consument aan de vorm de betekenis van een merk toeschrijft’ (rov 35 in fine, cursief AQ ). Suggestie te over dus, maar een keiharde en ondubbelzinnige vaststelling dat het publiek de kleur (of ander teken) als merk moet opvatten, is er (nog steeds) niet. En dus ook nog geen grond voor de Benelux-rechters om het Burberry-II spoor te verlaten; ook de richtlijn eist immers niets anders dan dat het merk kan onderscheiden. Algemeen belang bij vrijhouding van een kleur. Vermenging van normen en feiten De kwestie die de meeste vragen oproept, is de – ook reeds door Gielen6 scherp bekritiseerde en door Purcell, a.w. p. 344 in een dogmatisch niemandsland betrapte – beslissing van het Hof aangaande de invloed van het algemeen belang op de beoordeling van het onderscheidend vermogen. Want bij dat laatste heeft het algemeen belang inderdaad volgens het Hof een vinger in de pap. Het aantal kleuren dat als merk beschikbaar is, is beperkt, stelt het Hof vast.7 Als dat beperkte aantal kleuren zou worden gemonopoliseerd door één of enkele marktdeelnemers, brengt dat vervalsing van de mededinging met zich mee. Het merkenrecht maakt echter deel uit van het stelsel van onvervalste mededinging dat het EG-Verdrag wil vestigen. De mogelijkheid om een merk in te schrijven, kan worden beperkt in het algemeen belang en de in art. 3 opgesomde weigeringsgronden moeten worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt, zoals al eerder door het Hof erkend in Chiemsee, Linde e.a. en Philips/Remington. De weigeringsgrond van art. 3.1.b wordt dus aan hetzelfde regime onderworpen. Het komt er dus op neer dat de feitelijke vraag van het onderscheidend vermogen moet worden uitgelegd in het licht van het normatieve algemeen belang dat aan de uitsluitingsgronden ten grondslag ligt. Dit nodigt uit tot onzuiver redeneren: waar de normen aan het tafellaken trekken verschuiven de feiten op de dis. Het Hof had ook voor andere constructies kunnen kiezen. Onder het oude Benelux-recht werden verwijzende tekens geacht niet meer dan een bescheiden beschermingsomvang te hebben. De vraag werd dus verplaatst van het onderscheidend vermogen naar het 6

In diens noot bij het arrest in IER 2003, nr. 50, p. 247-252. Koopman, Merken in de zin van artikel 2 van de merkenrichtlijn, NTER 2003, 205-211, acht de toetsing eveneens problematisch.

7

E I G E N D O M

3 3 9

’schutsveld’ van de beschermingsomvang. Op die wijze kan het algemeen belang bij vrijhouding van een teken ook tegemoet worden gekomen, en Gielen stelt dat in diens reeds aangehaalde noot, m.i. terecht, ook voor het Europese merkenrecht als de meest wenselijke oplossing voor. Zie ook Steinhauser in dit blad 1999, 435. Het Hof – dat zich van de alternatieven toch wel bewust zal zijn geweest – kiest niettemin voor de weg van het onderscheidend vermogen. Het Hof creëert nu als het ware een systeemfrictie tussen het hebben en het missen van onderscheidend vermogen. De vraag of een kleur onderscheidend vermogen heeft moet worden afgestemd op de feitelijke vraag of die kleur de betrokken waren of diensten kan identificeren als afkomstig uit een bepaalde onderneming, maar de vraag of die kleur in het licht van de uitsluitingsgronden onderscheidend vermogen mist dient men te beoordelen in het licht van het algemeen belang en, let wel, het streven naar een stelsel van onvervalste mededinging. Hoe wil men die twee nu met elkaar in overeenstemming brengen? Het antwoord op deze vragen kan immers frontaal tegengesteld zijn! Hier ligt de basis voor merkenrechtelijke schizofrenie. Vroeger of later zal dit systeem spaaklopen. Als vaststaat dat de ’Lloyd-consument’8 de waren van een onderneming onderscheidt aan de hand van een kleur, kan dat feitelijk vastgestelde onderscheidend vermogen niet worden vertraagd, verminderd of in twijfel gesteld doordat het nog eens (her)beoordeeld moet worden in het licht van het streven naar een onvervalste mededinging. Als men inderdaad vreest voor vervalsing van de eerlijke mededinging als gevolg van de bescherming van een kleur als merk, moet men met open vizier strijden. Men moet dan òfwel zeggen, op traditionele voet: dit teken kàn thans onderscheiden doch het màg niet onderscheiden – men erkent dan volmondig dat het onderscheidend vermogen behalve een feitelijke, ook een normatieve component heeft – ófwel: het mededingingsrecht staat in dit geval een beroep op het merkenrecht niet toe. Het merk zal dan nietig zijn en de kleur mitsdien vrij, ook als het teken buiten iedere twijfel is ingeburgerd. De inburgeringsregel en het daarmee verbonden rechtvaardigheidsdilemma Krachtens art. 3, lid 3, roept het Hof, kan een teken evenwel onderscheidend vermogen verwerven, inburgeren. Dan mogen dus, zogezegd, de feiten weer de normen opzijzetten! De norm om niet-onderscheidende tekens, aanduidingen van kenmerken van de waar en benamingen in het normale taalgebruik buiten het merkendomein te houden, wijkt, met het daaraan ten grondslag liggend algemeen belang, doodleuk voor het gegeven van de inburgering. Het devies van het Hof is dus kennelijk dit: eerst sluite men de ogen voor het onderscheidend vermogen als feit (en weerhoudt bescherming aan wie daar recht op heeft), maar als het feit zo oogverblindend is dat het zelfs door de geloken wimpers heen filtert, sluite men de ogen voor de norm (en gunt rechts8 Bestreden door Purcell, a.w. p. 344/345. Zie ook de aangehaalde beslissing van het Hof van Beroep Brussel in de Turkoois-zaak. Voor een heftige bestrijding van dit argument, zoals het werd gebezigd door Mansfield J. in de Australische Philmac zaak: Jani McCutcheon, How Many Colours in the Rainbow? The Registration of Colour Per Se under Australian Trade mark Law, [2004] EIPR 27-33, met verwijzingen naar de Qualitex-beslissing van het Amerikaanse Supreme Court in 1995.

3 4 0

B I J B L A D


bescherming ook als dat onwenselijk is). Het gaat er dus om, gedurende het gehele proces de ogen zo veel mogelijk gesloten te houden. Het Hof verdiept zich wel in de ratio van de weigeringsgronden in artikel 3 rl, maar laat ons in het ongewisse over de minstens zo interessante achtergrond van de regel, dat de merkbescherming van ingeburgerde tekens vóór het algemeen belang zou moeten gaan. Niettemin rijst wel degelijk de vraag, waarop dat recht van het ingeburgerde teken, om over het algemeen belang heen te walsen, gebaseerd is. Er ontstaat immers ontegenzeggelijk ook in veel gevallen een rechtvaardigheidsdilemma. Inburgering vindt niet alleen plaats in het kielzog van een in de loop van jaren geduldig opgebouwde marktpositie, gedragen door een goed product (daar kan men wellicht nog wel enig begrip voor opbrengen), maar kan evenzeer, en zelfs met name, het resultaat zijn van uitgekiend en massief marketing-offensief, en dus van economisch en financieel vermogen. Dominante marktdeelnemers kunnen turbo-inburgering bewerkstelligen via publicitaire bomtapijten, en aldus naar believen merken uit de freihaltebedürftige grond stampen, terwijl degelijk handelende kleine ondernemingen met minder marketing-vermogen in de strikken van de art. 3-uitsluitingen zullen lopen. Maar vormen niet juist merken van grote marktdeelnemers met een agressieve merkenpolicy de meest realistische bedreiging voor het stelsel van onvervalste mededinging? Het algemeen belang is dus bij het onderscheidend vermogen overgeleverd aan een gewetenloze opportunist, die met alle winden meewaait. Het algemeen belang lijkt beter gewaarborgd te kunnen worden door het afknijpen van de beschermingsomvang, of door een regel die uitgaat van tekens die niet kunnen onderscheiden, of door een ingreep van het algemeen mededingingsrecht, of door een combinatie van die drie. Maar hoe realistisch moeten de kansen op zo’n benadering worden ingeschat? De correctie via de beschermingsomvang lijkt voorlopig in Europees verband geen hoge ogen te zullen gooien. Voor een categorie tekens die niet kan onderscheiden biedt de tekst van de richtlijn weinig basis; bovendien heeft het hof die weg, als ze al opengestaan zou hebben, door de huidige jurisprudentie afgesloten. Moet het mededingingsrecht er dan bij worden geroepen? In zekere zin is die weg nu om dezelfde reden afgesneden. Het Hof heeft gekozen voor een endogene toetsing, binnen het kader van merkenrecht en merkenrichtlijn. Het heeft immers bepaald dat de weigeringsgronden in verband met het (ontbreken van) onderscheidend vermogen, uitgelegd moeten worden in het licht van het nagestreefde stelsel van een onvervalste mededinging. Daarmee zijn de objectieven

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

van het publiekrechtelijk mededingingsrecht onder het merkenrecht gesleept. Op zich ligt dat ook bijna voor de hand. Beide rechtsgebieden dienen immers hetzelfde objectief – het ordenen van de mededinging – en het behoeft weinig betoog dat de exacte afstemming van beide efficiënter kan plaatsvinden binnen de specifieke context van het merkenrecht dan op het niveau van de algemenere normen van het mededingingsrecht. Rechtstreekse toetsing van de uitoefening van i.e.-rechten aan het mededingingsrecht heeft bovendien het nadeel dat deze pas onder uitzonderlijke omstandigheden kan intreden. Daarop werd door het Hof van Justitie al nadrukkelijk gewezen in rov. 50 van het arrest Magill van 6 april 1995, waar nog wel eens overheen gelezen wordt; het is opnieuw bevestigd in de uitspraak inzake IMS Health (C-418/01) van 29 april jl. In het bijzonder verdient toetsing aan het mededingingsrecht geen aanmoediging wanneer sprake is van de simpele uitoefening van een intellectueel eigendomsrecht. !lle marktdeelnemers zijn namelijk gebaat met de zekerheid omtrent het concurrentieregime dat door het i.e.-recht wordt geboden, en een lichtzinnig gebruik van het mededingingsrecht als correctief brengt die rechtszekerheid in groot gevaar. Toetsing aan het mededingingsrecht kan daarentegen worden toegepast waar rechthebbenden zich begeven in een niet door de wet voorzien of gewenst specifiek samenspel van meerdere intellectuele eigendomsrechten, of van intellectuele eigendomsrechten en contractuele afspraken, of van intellectuele eigendomsrechten en een niet door de wet voorziene marktconstellatie, welk samenspel de eerlijke mededinging ongunstig beïnvloedt. Als dus, ingevolge Libertel, het risico van monopolisering van kleuren nu juist wèl onderdeel geworden van het door het merkenrecht te verzekeren evenwicht tussen het exclusieve recht en het vrije domein, is die keus op zich zeker niet slecht. Het is eerder de constructie die bevreemdt. De onvervalste mededinging als subvraag van het onderscheidend vermogen is geen hoogtepunt van 2000 jaar juridische cultuur. Maar hoe gebrekkig de merkenrechtelijke constructie ook is, het lijkt niet aan te bevelen dat ter meerdere verzekering van ditzelfde belang van de onvervalste mededinging, het mededingingsrecht ook nog eens op eigen titel binnenrukt. Laat nu het koekoeksei van de onvervalste mededinging, nu het een keer in het nest van de merkenrichtlijn ligt, daar ook maar volledig uitbroeden. Voorlopig zijn wij dus overgeleverd aan een systeem met een inherente instabiliteit. A.A. Q.

1 6

B

J U L I

O

E

2 0 0 4

K

B I J B L A D

B

E S

P R

E K


I

N

E I G E N D O M

3 4 1

G

V. van den Eijnde, Auteursrecht voor ontwerpers, BNO, Amsterdam 2003, 137 pp. Prijs € 17,50 voor BNO-leden; € 27,50 voor niet-leden. (ISBN 90-70378-10-8) Het komt natuurlijk ook voor dat een bedrijf weigert een [geheimhoudings]contract te tekenen omdat beide partijen ’elkaar moeten vertrouwen’. Indien een mogelijke contractspartner dit soort argumenten gebruikt, dient behoedzaam te worden gehandeld. Het is zonder meer lastig om met dit soort situaties om te gaan. Het blijven vasthouden aan de geheimhouding kan de relatie vroegtijdig beëindigen. Toch is het niet verstandig om te snel alle voorzichtigheid te laten varen. In het algemeen kan in dit soort situaties het beste op vriendelijke wijze de zakelijke kant van de relatie worden benadrukt. Als overeenstemming over de geheimhouding niet is te bereiken, dan zal moeten worden afgewogen of het ontwerp of het idee toch aan het bedrijf wordt getoond. Het kan bijvoorbeeld zo’n interessante partij zijn dat het risico maar moet worden genomen. Heb je meerdere ideeën die voor de onderneming interessant kunnen zijn, laat dan niet alles tegelijk zien! Dit is een goed voorbeeld van een helder en realistisch advies dat je in het gemiddelde IE-handboek niet snel zal tegenkomen, maar dat voor de gemiddelde ontwerper aanzienlijk belangrijker is dan gedetailleerde kennis van het vereiste van EOK & PS (eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel). Wij zijn enthousiast over Auteursrecht voor ontwerpers, geschreven door Vincent van den Eijnde, die al ruim tien jaar als jurist werkzaam is bij de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers BNO (www.bno.nl). Het is inhoudelijk goed, praktisch, realistisch, compact en leesbaar geschreven en niet overdadig, maar fraai en nuttig geïllustreerd, grotendeels met kleurenfoto’s. Op heldere wijze wordt uitgelegd hoe het auteursrecht in elkaar zit. Bovendien wordt kort, maar informatief aandacht besteed aan het portretrecht, het modellenrecht, het merkenrecht en het octrooirecht. Wij hebben geen enkele fout van praktische betekenis kunnen ontdekken. Op enkele ondergeschikte punten verschillen wij van mening met de auteur, maar dit betreft punten die niets af doen aan de grote bruikbaarheid van dit boek. Het boek bevat veel praktische en realistische tips, geen rabiate rechthebbenden standpunten, zoals ’je moet nooit je auteursrecht overdragen’, ’je moet altijd naamsvermelding eisen’ of ’je moet altijd ondertekening van een geheimhoudingsverklaring eisen voordat je iets laat zien’. Het boek bevat geen vindplaatsen van rechtspraak, maar dat is voor de doelgroep ook niet van belang. Er is ook geen verwijzing naar verdere literatuur, en dat was misschien wel aardig geweest. Een rechter oordeelt in beginsel aan de hand van de totaalindruk van beide werken, zowel van het origineel als het mogelijke plagiaat. Daarbij zijn echter alleen de auteursrechtelijke beschermde elementen relevant, hoe moeilijk dit soms ook kan zijn. Het feit dat twee werken op elkaar lijken hoeft dus nog niet te betekenen dat er sprake is van plagiaat, aangezien de gelijkenis ook kan zitten in overeenkomsten in onbeschermde elementen. Dit is begrijpelijker proza dan bijvoorbeeld: [Het komt er op aan] of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont

dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt (HR 29 november 2002, NJ 2003, 17). In de bespreking van de relatie tussen de ontwerper en zijn opdrachtgever in het auteursrecht wordt aandacht besteed aan de gevaren van het weglaten van naamsvermelding in het licht van art. 8 Aw en wordt gewezen op het belang van het goed vastleggen van de afspraken. O.i. had het geen kwaad gekund hierbij ook te wijzen op, of te verwijzen naar de invloed van art. 23 BTMW, te weten dat in geval van een modeldepot het auteursrecht bij de opdrachtgever komt te liggen. Dit wordt wel verderop in het boekje genoemd bij de bespreking van het modellenrecht, maar had mogelijk ook hier al genoemd kunnen worden. Bij de behandeling van gedeeld auteursrecht tussen artdirector en fotograaf bespreekt de auteur een casus van een geënsceneerde foto die in kort geding is beslist. Hij meldt daarbij tot tweemaal toe dat het ging om een ’voorlopig oordeel’ van de rechtbank. O.i. had de auteur voor dit onderwerp ook naar het eveneens ’voorlopige’, maar toch nog iets gezaghebbendere oordeel van de Hoge Raad kunnen verwijzen in de zaak Kluwer/Lamoth (HR 1 juni 1990, NJ 1991, 377). Die casus is o.i. niet minder toegankelijk dan de overigens ook zeer aardige casus die de auteur aanhaalt. Voorafgaand aan de bespreking van het verschil tussen overdracht en licentie merkt de auteur realistisch op: Dat een opdrachtgever het auteursrecht wil verkrijgen, is vaak ingegeven door onzekerheid. Geef me alles maar, dan kan ik doen en laten wat ik wil, lijkt vaak het uitgangspunt. Het is goed om met een opdrachtgever alle mogelijkheden tegen het licht te houden, zodat uiteindelijk voor de meest reële oplossing wordt gekozen. Bij de bespreking van licentieverlening wordt gemeld dat dit ook kan via algemene voorwaarden, bijvoorbeeld die van de BNO. O.i. had het geen kwaad gekund daarbij iets op te merken over de manier waarop algemene voorwaarden van toepassing worden, namelijk door ze vooraf te overhandigen. Bij de bespreking van licenties wordt verder gemeld: Ook kan het in sommige gevallen handig zijn om je aan te sluiten bij de Stichting Beeldrecht. Omdat ontwerpers echter meestal zelf afspraken met hun opdrachtgevers maken, wordt van deze serviceverlening van Beeldrecht niet veel gebruik gemaakt. Dit wordt echter verder niet uitgelegd en daarmee blijft de niet-ingewijde ontwerper met vragen zitten. Niet wordt duidelijk gemaakt wat precies consequenties (voor- en nadelen) zijn van het gebruikmaken van ’deze serviceverlening van Beeldrecht’. Met name wordt niet gemeld dat je daarmee een exclusieve en privatieve volmacht verleent aan Beeldrecht, waardoor je je zeggenschap over gebruik en tariefstelling in beginsel helemaal kwijt bent. Daarom zou de gemiddelde ontwerper zich inderdaad beter niet kunnen aansluiten bij Beeldrecht. Aan de andere kant wordt ook niet duidelijk gemaakt wat de voordelen zijn van je wel aansluiten bij Beeldrecht: Beeldrecht neemt veel administratie en onderhandelingen uit handen en dat kan voor sommigen juist weer een reden zijn om zich wel aan te sluiten.

3 4 2

B I J B L A D


Onder het kopje ’Gebruik van andermans werk’ spaart de auteur zijn eigen doelgroep niet: Ontwerpers zijn nog wel eens geneigd te denken dat hun eigen auteursrecht belangrijker is dan dat van anderen. Grafisch ontwerpers die illegale letterfonts gebruiken, staan zelf op hun achterste benen bij een auteursrechtinbreuk op hun eigen werk. Ook komt het nog steeds voor dat ontwerpers foto’s doormidden knippen en zo publiceren. Maar hij blijft praktisch: Vrijwel iedereen zal zich op het standpunt stellen dat er zorgvuldig met het auteursrecht van fotografen moet worden omgegaan. In die zin zouden we moeten zeggen dat als de toestemming van de fotograaf niet is verkregen, het aansnijden van een foto niet is toegestaan. Maar als de praktijk veel ’losser’ is, kun je je afvragen of je roomser dan de paus moet zijn. Helder en relativerend bespreekt de auteur de persoonlijkheidsrechten. Hij legt de nadruk op het belang van de redelijkheid en illustreert één en ander met mooie foto’s van het licht-kunstwerk van Peter Struycken (Pres. Rb. 10 september 1998, IER 1999, p. 22), samen met architect Bonnema kampioen morele rechten. Bij de bespreking van het portretrecht hebben wij drie licht kritische opmerkingen. De veronderstelling dat weergave van een gedeelte van het gelaat vereist is om van een portret te kunnen spreken is vermoedelijk achterhaald door het Breekijzer-arrest (HR 2 mei 2003, NJ 2004, 80). De stelling dat het inzetten van een dubbelganger in beginsel geoorloofd zou zijn, lijkt ons in zijn algemeenheid niet juist. De auteur heeft ongetwijfeld gedacht aan de Silvia Millecamzaak (Pres. Rb. Amsterdam 22 december 1994, AMI 1995, p. 136) . Maar dit betrof nu weer zo’n voorlopig oordeel, waar in de literatuur unaniem afwijzend op is gereageerd. Het gebruik van een look-a-like is waarschijnlijk in de regel juist wel een portretrechtinbreuk. Iets te weinig aandacht be-

E I G E N D O M

1 6

J U L I

2 0 0 4

steedt de auteur naar onze mening aan de betekenis van arrest M/Bios (HR 2 mei 1997, NJ 1997, 661): Onbekende Nederlanders kunnen zich op grond van hun privacyportretrecht in beginsel altijd verzetten tegen gebruik van hun portret voor reclame-doeleinden. Ook bij het modellenrecht spreekt de auteur duidelijke taal: Het belang van het modellenrecht is niet altijd duidelijk omdat het auteursrecht in de meeste gevallen het uiterlijk van producten ook al beschermt. Het verschil is marginaal, zeker als de exploitatie zich tot Nederland beperkt. Na een korte bespreking van de verschillende soorten modelbescherming: Echt helder en duidelijk kun je dit natuurlijk niet noemen. We moeten maar hopen dat de Benelux Modellenwet over een aantal jaren zal worden afgeschaft. Over de schrapping van art. 14 lid 8 BTMW ( per 1 december 2003) merkt de auteur op: Welllicht zal dit [de negatieve reflexwerking van het modellenrecht] in de nabije toekomst (enigszins) veranderen. Dit lijkt ons een understatement. Te verwachten valt dat de Hijskraan-leer in volle omvang terug is en het zou ons niet verbazen als de bescherming daarvan ook slechts marginaal zal verschillen van die van het (Nederlandse) auteursrecht en het modellenrecht. Aan het slot van het boek staan nog twee korte, heldere hoofdstukken over merkenrecht en octrooirecht. Deze pretenderen niet diep op die onderwerpen in te gaan maar geven wel een goed overzicht, met name ook van de kosten. Onze conclusie is duidelijk: het is een heel goed boekje en een aanrader voor iedere ontwerper en voor iedere beginnende praktijk jurist of IE-student. Ir E.Th.L. Rijkels-Visser (ontwerpster te Rijswijk) en Prof. mr D.J.G. Visser

1 6

B

J U L I

E

R

2 0 0 4

I

C

B I J B L A D

H


E I G E N D O M

3 4 3

T E N

Grotius specialisatie opleiding: ’Benelux, Europees en Internationaal Merkenrecht’ In september 2004 gaat de Grotius specialisatieopleiding ’Benelux, Europees en Internationaal Merkenrecht’ weer van start. Doelgroep: advocaten, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij banken of merkenbureaus, leden van de rechterlijke macht en alle andere juristen die op een of andere wijze met merkenrecht te maken hebben en reeds een gedegen basiskennis hebben van het betreffende rechtsgebied. Doel: de cursus geeft toepasbare gespecialiseerde informatie aangaande het Merkenrecht. De cursus beoogt op uitdrukkelijk gevorderd niveau zowel een breed overzicht over de stof als geheel als een verdiept inzicht in kernbegrippen van dit rechtsgebied te bieden. Inhoud: Merkenrecht is een Intellectueel Eigendomsrecht waarvan het belang in de praktijk nog steeds toeneemt. Sedert de invoering van de Europese merkenrichtlijn en -verordening bevindt het Merkenrecht zich in een veelomvattende en verstrekkende omwenteling. In snel tempo wordt de Benelux-merkenwet 1970 op kernpunten vervangen dan wel van een vernieuwde interpretatie voorzien door uitspraken van het Hof van Justitie te Luxemburg, die vaak dwingen tot een ingrijpende heroriëntatie. Daarnaast vloeien uit deze ontwikkelingen de nodige onzekerheden voort. Inmiddels staat daarbij ook de ontwikkeling van het ’gewone Benelux-merkenrecht’ niet stil. Zwaartepunten o.m.: onderscheidend vermogen c.a. (inburgering, vormmerken); gronden van nietigheid en verval w.a. depot te kwader trouw; procedures bij OHIM/BMB; inbreuk; parallelimport, selectieve distributie; handelsnamen, domeinnamen; piraterij, douanebeslag, TRIP’s; Europese merkregistratie; vermogensrechtelijke aspecten; mededingingsrechtelijke aspecten. Inlichtingen/programma/aanmeldingen: Grotius Academie: Postbus 10520, 6500 MB Nijmegen, telefoon 024-3612492, e-mail: grotius6cpo.kun.nl, website: www.grotiusacademie.nl.

Mededeling van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage Het Rolreglement van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage zal op enkele punten worden gewijzigd. Voor de zaken die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten zal met ingang van 15 juli 2004 de volgende regeling gelden: I De pleittijden Ingeval van pleidooi krijgt iedere partij de gelegenheid haar standpunt maximaal 45 minuten toe te lichten en maximaal 15 minuten voor re- en dupliek per pleitende partij. Dit geldt voor zaken die in eerste aanleg volgens het regime versnelde bodemprocedure dan wel in een gewone bodemprocedure zijn beslist, alsmede voor in eerste aanleg in kort geding gewezen zaken (die in hoger beroep al dan niet zijn toegelaten als spoedappèl). II In uitzonderlijke gevallen kan op een schriftelijke en gemotiveerd verzoek van de desbetreffende partij van het bovenstaande worden afgeweken. III Nieuwe stukken in spoedappèllen In zaken betreffende intellectuele eigendom (en in zaken waarin tegen een buitenlandse partij wordt geprocedeerd) dienen nieuwe stukken ten minste vijf werkdagen vóór de datum van het pleidooi in viervoud ter griffie en door de wederpartij in enkelvoud te zijn ontvangen. IV Nieuwe stukken in zaken betreffende intellectuele eigendom (en in zaken waarin tegen een buitenlandse partij wordt geprocedeerd) die in eerste aanleg volgens het regime versnelde bodemprocedure dan wel in een gewone bodemprocedure zijn beslist, en voor in eerste aanleg in kort geding gewezen zaken niet zijnde spoedappèllen. In al deze zaken dienen nieuwe stukken ten minste tien werkdagen vóór de datum van het pleidooi ter griffie in viervoud alsmede door de wederpartij in enkelvoud te zijn ontvangen. Deze pleitregeling vormt een speciale regeling van het Rolreglement van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage. Namens het Gerechtshof, kamer voor Intellectuele Eigendom, Mr. J.C. Fasseur-van Santen ’s-Gravenhage, 15 juni 2004

3 4 4

O

B I J B L A D

F

F

I

C

I

Ë L

E

M

E


D

E

D E

L

E I G E N D O M

I

N

G

E

1 6

J U L I

2 0 0 4

N

Personeel

Patent Law Treaty

Indiensttreding Mevrouw dr. L. Bechger is met ingang van 14 juni 2004 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van technisch adviseur Industriële Eigendom bij de afdeling Octrooiverlening. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 14 juni 2004, nr. Personeel 2004.010.)

Denemarken heeft op 16 maart 2004 het Patent Law Treaty, 1 juni 2000 geratificeerd, het Verdrag van Straatsburg betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht (Trb. 1987, 148) bekrachtigd. Het verdrag is voor België in werking getreden op 24 december 1999.

De heer dr. J.W. Meewisse is met ingang van 14 juni 2004 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van technisch adviseur Industriële Eigendom bij de afdeling Octrooiverlening. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 14 juni 2004, nr. Personeel 2004.011.)

Tot het Protocol van 27 juni 1989 bij de Schikking van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van merken, zoals herzien te Stockholm, 14 juli 1967 (laatstelijk Trb. 1998, 43) is toegetreden de Republiek Kyrgyzië op 17 maart 2004, onder afleggen van enige verklaringen. Het Protocol is voor Kyrgyzië op 17 juni 2004 in werking getreden.

Beëindiging dienstverband De heer F.J.L. Kolle, medewerker facilitaire zaken in vaste algemene dienst van het Rijk met een tewerkstelling bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met gebruikmaking van de FPU-regeling met ingang van 1 juli 2004 eervol ontslag verleend. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 10 mei 2004, nr. Personeel 2004/ 007.) Register van Octrooigemachtigden Ingevolge zijn verzoek van 25 mei 2004 is de inschrijving van ir. H.F.M. Beckers in het register van octrooigemachtigden op 2 juni 2004 doorgehaald. Verdrag van Parijs Pakistan is op 22 april 2004 toegetreden tot het Verdrag van Parijs voor de bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en nadien gewijzigd op 28 september 1979 (Trb. 1974,225 en 1980,31). Het Verdrag zal voor Pakistan op 22 juli 2004 in werking treden.

Schikking van Madrid en Protocol

Akte van Genève bij de Overeenkomst van ’s-Gravenhage Egypte is op 27 mei 2004 toegetreden tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van ’s-Gravenhage van 1925 betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen van nijverheid, 2 juli 1999. De Schikking zal op 27 augustus 2004 voor Egypte in werking treden. Overeenkomst van Locarno België heeft op 23 maart 2004 de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, Locarno, 8 oktober 1968 (laatstelijk Trb. 1996, 309) geratificeerd. De Overeenkomst zal voor België op 23 juni 2004 in werking treden.

2 Merkenrecht. Berichten

Recommend Documents