NUMMER DECEMBER 2007 JAARGANG 75. Merkenrecht

693

NUMMER 12 • 31 DECEMBER 2007 • JAARGANG 75

INHOUD Artikelen Jeroen den Hartog, Het gebruik van informatie uit een octrooiverleningsdossier bij de uitleg van een octrooi.

Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1

Octrooirecht

Nr. 147 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 2 mei 2007, Plato International/H.A.C. Groeneveld (Geen arbeidsovereenkomst tussen Creatief B.V. en Plato Beheer B.V.; Creatief B.V. heeft Groeneveld ter beschikking gesteld van Plato Beheer B.V.; de aard van de ‘dienstbetrekking’ van Groeneveld bracht mee dat hij zijn bijzondere kennis t.b.v. Plato Beheer B.V. aanwendde tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de aanvrage betrekking heeft; art 12, lid 1 Row vindt toepassing ten gunste van de inlener, Plato Beheer B.V.; omdat octrooiaanspraak op Plato International is overgedragen komt haar het recht toe om het NL octrooi 1019846 op te eisen; aanvrage door Groeneveld niet te goeder trouw ingediend, dus komt hem geen gebruiksrecht toe.). Nr. 148 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 9 dec. 2004, Pewe Enschede e.a./Snoeks Automotive (Aannemelijk dat in aanhangige oppositieprocedure bij EOB ook de oppositieafdeling constateert dat conclusie 1 te ruim is geformuleerd; ruime formulering zal dan leiden tot beperking van conclusie 1, maar is op zichzelf onvoldoende grond om het octrooi volledig nietig te verklaren; geringe kans dat octrooi o.g.v. nieuwheid en inventiviteit zal worden herroepen; kans op vernietiging van het octrooi tevens gering aangezien

de tweede van de oppositieschrifturen zonder enige toelichting in het geding is gebracht; gordelframe van Pewe is integraal onderdeel van de rugleuning van de 'back seat assembly'; inbreuk op het octrooi.). Nr. 149 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 21 juni 2007, Prodect e.a./Smulders Groep e.a. (Geen directe of indirecte inbreuk op conclusie 24 van EP 1616377; conclusie 24 is een (van conclusie 1) afhankelijke conclusie; essentieel dat kabelbescherming in de zin van de hoofdconclusie wordt toegepast; niet aannemelijk gemaakt dat Smulders en Van Oord kabelbescherming toepassen; Alberts heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat enkele toepassing van de ‘opnamebuis’ (de telescopische Jtube) zonder externe kabelbescherming in de zin van het octrooi voldoende dreigende inbreuk met zich meebrengt; evenmin sprake van indirecte inbreuk; geen beroep op bescherming uit hoofde van nietingeschreven gemeenschapsmodel.). 2

Merkenrecht

Nr. 144 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 17 april 2007, EasyGroup IP Licensing /Otocraat e.a. (Visueel en auditief vrijwel volledige overeenstemming tussen merk ‘easyCar’ en ‘EasyOto’ v.w.b. de letters ‘easy’; onderscheidend vermogen van deze tekens is echter gering; merk en teken voldoende verschillend om verwarring te voorkomen; sterke begripsmatige overeenstemming aangezien zowel ‘easyCar’ als ‘EasyOto’ verwijst naar een auto die easy oftewel gemakkelijk is; hierdoor kan alsnog verwarringsgevaar ontstaan, te meer nu de diensten waarvoor het gemeenschapsmerk ‘easyCar’ is ingeschreven en de diensten ter onderscheiding waarvan EasyOto het teken ‘EasyOto’ gebruikt dezelfde zijn.). Nr. 145 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 27 april 2005, Stichting Instituut voor Publiek en Politiek /Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg ook h.o.d.n. Eurodusnie (Gedaagde heeft teken

Octrooicentrum Nederland is het Bureau voor de Industriële Eigendom, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

31 DECEMBER 2007

BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM

‘Referendumstemwijzer’ voor haar op internet aangeboden diensten niet gebruikt in het economisch verkeer ter onderscheiding van waren of diensten; vorderingen niet toewijsbaar; op merkinbreuk gebaseerde vorderingen wel grotendeels toewijsbaar; gedaagde profiteert onmiskenbaar van de reputatie en het onderscheidend vermogen van het bekende merk Stemwijzer; afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de onpartijdige en onafhankelijke reputatie van het merk Stemwijzer; stemwijzers en referendumwijzer van eiseres zijn auteursrechtelijk beschermde werken.). Nr. 146 Rechtbank te Amsterdam, 21 febr. 2007, Mag Instrument/Edco Eindhoven e.a. (Rechtbank niet bevoegd v.w.b. vordering inzake gemeenschapsmerk; vormmerken wijken op significante wijze af van de norm of van wat in betrokken sector gangbaar is en vervullen dus hun essentiële functie als herkomstaanduiding; vormmerken niet louter bepaald door aard van de waar, geven niet een wezenlijke waarde aan de waar en niet noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen; vormmerken stemmen in belangrijke mate overeen; verwarringsgevaar; in schadestaatprocedure zal hoogte van de geleden schade uit gederfde winst en van de gevorderde winstafdracht moeten worden bepaald, zodat een bedrag gelijk aan het hoogste van die bedragen kan worden toegewezen.). 3

Handelsnaamrecht

Nr. 142 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 8 jan. 2007, HollandCar/RW Beheer (Handelsnaamrecht is ontstaan doordat HollandCar vóór 1 febr. 2006 in haar contacten met derden de handelsnaam, gelijk aan haar statutaire naam ter aanduiding van haar onderneming, gebruikte; naam HollandCar niet zodanig uitsluitend beschrijvend dat RW Beheer het gebruik reeds daarom niet kan worden verboden; dat RW Beheer alleen op de Engelse en Duitse markt en HollandCar op die markten alleen onder de handelsnaam Associated Dealers of Europe bekend is, neemt verwarringsgevaar niet weg. ). Nr. 143 Gerechtshof te Arnhem, 27 febr. 2007, Vacansoleil/N. Otahal h.o.d.n. Campinholidays-vvo Nederland.nl (Vzr: in beide handelsnamen komt ‘Campingholidays’/‘Camping Holidays’ voor; louter beschrijvende aanduiding van de aard van betreffende ondernemingen; dergelijke aanduiding mag niet worden gemonopoliseerd, zodat Vacansoleil aan het eerdere gebruik van deze woorden dan Otahal geen rechten kan ontlenen; Hof: Vacansoleil kan niet andere aanbieders van kampeerreizen het gebruik van de woorden ‘camping holidays’ verbieden en op die manier die aanduiding monopoliseren; dit wordt niet

anders door (reclame)inspanningen van Vacansoleil ter vergroting van de bekendheid van haar handelsnaam ‘Vacansoleil camping holidays’.).

Berichten Nieuw boek: Handboek Licentieovereenkomsten

Officiële mededelingen Sluiting Octrooicentrum Nederland Register van octrooigemachtigden: inschrijvingen 10 december 2007

694

695


31 DECEMBER 2007

696


ARTIKELEN Het gebruik van informatie uit een octrooiverleningsdossier bij de uitleg van een octrooi.* Jeroen den Hartog** 1 De casus Op 22 december 2006 oordeelde de Hoge Raad in de zaak Dijkstra/Saier2 over een principiële zaak, te weten over de vraag of het octrooiverleningsdossier door een van inbreuk beschuldigde partij gebruikt kan worden als hulpmiddel bij de uitleg van het octrooi. De Hoge Raad had in zijn arrest in de zaak Oté Optics/Ciba Geigy3 de mogelijkheid geboden om bij onduidelijkheid van een octrooi het dossier te raadplegen. Het Hof had de octrooiconclusie, gelezen in het licht van het octrooi, duidelijk gevonden en achtte daarom het nader raadplegen van het verleningsdossier niet nodig. In het arrest van het Hof4 werden in r.o. 7-11 drie termen uit het dossier geïnterpreteerd, zowel in het licht van het na oppositie verleende octrooi (de B2 versie), als (in r.o. 12) in het licht van de stand der techniek. Het Hof vond het echter niet nodig de tekst van het oorspronkelijk verleende octrooi (de B1 versie) te raadplegen, omdat deze tekst na oppositie gewijzigd werd en als B2 was gepubliceerd; en – hetgeen hier tot cassatie heeft geleid – ook niet de beslissing in oppositie van het Europees Octrooibureau (EOB). In Dijkstra/Saier heeft de Hoge Raad nog eens herhaald dat het terughoudend gebruik van het verleningsdossier betrekking heeft op het gebruik door de octrooihouder zelf. De uitspraak in Oté/Ciba zag niet op het gebruik van het dossier ten voordele van de van inbreuk beschuldigde derde. In de onderhavige zaak kwam de Hoge Raad tot de conclusie: "In het geval echter dat een derde zich ter staving van de door hem verdedigde uitleg van een octrooi op het verleningsdossier beroept, valt niet in te zien dat die eis [zoals geformuleerd in Oté/Ciba, JdH] tot enige beperking zou dwingen bij het bij de uitleg van het octrooi betrekken van openbare gegevens uit het verleningsdossier. Een beperking op dit punt laat zich ook niet afleiden uit HR 27 januari 1989 [Meyn/Stork; BIE 1989, nr.65, p. 202; JdH] [...]. Dit oordeel biedt, integendeel, steun aan het door het onderdeel verdedigde standpunt, nu geen te dezen relevant onderscheid bestaat tussen het verweer dat de octrooihouder afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft en een verweer als door Saier

31 DECEMBER 2007

gevoerd, te weten dat de octrooihouder materie claimt welke hij in het oorspronkelijk verleende octrooi niet geclaimd had." De Hoge Raad heeft vervolgens niet de moeite genomen om de feitelijke constatering van het Hof dienaangaande te bespreken. Het Hof had namelijk nog overwogen dat indien de door Saier gewenste uitleg van het octrooi als uitgangspunt genomen wordt, dit niet tot een andere uitkomst zou leiden. Wellicht vond de Hoge Raad de onderliggende argumentatie te summier, maar het zou wat fraaier zijn geweest indien dat dan ook geconstateerd was. De uitspraak van het Hof is vernietigd. Het arrest zal ik hierna bespreken aan de hand van de volgende punten: • Is er in dezen inderdaad geen onderscheid tussen ‘afstand van bescherming’ en de stelling dat ‘een octrooihouder materie claimt welke hij in het oorspronkelijk verleende octrooi niet geclaimd had’? Deze stelling heeft in deze casus betrekking op de uitleg van een term in een octrooiconclusie. • Opmerkingen ten aanzien van harmonisatie. • Argumenten om het verleningsdossier niet te gebruiken. • Zijn de feiten eenduidig? Voorts zal ik nog kort ingaan op de wenselijkheid om van het verleningsdossier gebruik te maken. 2 Afstand of uitleg Na geconcludeerd te hebben dat tussen de stelling dat een octrooihouder materie claimt welke hij in het oorspronkelijk verleende octrooi niet geclaimd had (de uitleg van termen in een conclusie) en het doen van afstand geen verschil bestond, kwam de Hoge Raad tot de conclusie dat er met het verleningsdossier rekening gehouden kon worden. Inderdaad is het zo, dat in bijvoorbeeld Duitsland, ‘afstand van rechten’ afgeleid mag worden uit een oppositiedossier. Overigens is die afstand wel beperkt tot degene die in die procedure tegenpartij was! Deze figuur is gebaseerd op ‘Treu und Glauben’ tussen handelspartners. Afgezien van zo’n uitzondering moet de uitleg van een term in een octrooiconclusie uit het octrooi afgeleid worden, zoals gelezen en begrepen door de vakman, eventueel in het licht van geciteerde literatuur. Zoals aangegeven in de conclusie van de AG, is het belangrijkste en op zichzelf algemeen geaccepteerde argument voor het niet betrekken van een verleningsdossier dat een derde op het octrooi moet kunnen afgaan, en dat dat voldoende moet zijn. Het is dus wel een relevante vraag, of (danwel, in hoeverre) de opvatting van de Hoge Raad dat het tijdens een inbreukprocedure naar voren brengen van een bredere beschermingsomvang dan die in een oorspronkelijk verleend octrooi beweerdelijk zou zijn toegekend een

697


31 DECEMBER 2007

pendant is van ‘afstand van recht’ juist geacht moet worden.

voor afstand van recht dient, gelet op de verstrekkende gevolgen daarvan, strikt de hand te worden gehouden.

Wellicht ten overvloede, de hierboven beschreven figuur moet wel onderscheiden worden van het verbreden van de bewoordingen van claims in een nietigheids- of oppositieprocedure ten opzichte van een oorspronkelijk verleend octrooi, aangezien zo’n claim vernietigbaar is (artikel 123(3) EOV of artikel 75 lid 1 onder (c) ROW).

Artikel 3:35 BW luidt:

Ik heb grote moeite met het arrest van de Hoge Raad als zijn opvatting zou inhouden dat bij iedere interpretatiekwestie teruggegrepen kan c.q. moet worden op het verleningsdossier, althans, als dan de ‘standpunten’ onverkort als niet-weerspreekbaar zouden gelden. Het arrest is echter ook ‘beperkt’ uit te leggen, indien de stelling van de Hoge Raad als uitgangspunt wordt genomen. Indien een standpunt van een octrooihouder gelijk staat met afstand van recht, dán kan een verleningsdossier een duidelijke beperking opleveren. Bij het doen van afstand van recht wordt wel een duidelijke verklaring geëist. Zo schrijft Schulte5: “Beschränkung und Verzicht müssen inhaltlich eindeutig bestimmt sein und gerade eine Einschränkung des Schutzbereichs zum Ziele haben und nicht nur der präzisen Eingrenzung des Gegenstands der Erfindung dienen.” (curs. in origineel, JdH) Deze beperkingen of afstandsverklaringen zijn dus volgens de Duitse rechtsleer wel te onderscheiden van het bepalen van de betekenis (Sachgehalt) van de bewoordingen van een conclusie. Het is interessant wat onlangs op rechtbankniveau ten aanzien van een verwante kwestie is gezegd6. De octrooihouder had tijdens een verleningsprocedure van een latere octrooiaanvrage het litigieuze octrooi besproken, en de wederpartij probeerde de octooihouder aan de toen gegeven (beperkende) uitleg te houden. [Volgens de octrooihouder wordt] in EP ’633 alleen beschreven (‘disclosed’ of ‘described’) een racemaat. Dat is in de context van de door de examiner gestelde vragen begrijpelijk. Daarmee is naar het oordeel van de rechtbank geen uitspraak gedaan over een geheel andere kwestie: de vraag van de beschermingsomvang van de hoofdconclusie van EP ‘633. Afstand van recht is een rechtshandeling, zodat naar Nederlands recht een op de wil tot het doen van afstand gerichte verklaring is vereist, eventueel te construeren aan de hand van de criteria van artikel 3:35 BW. Daarvan is mede gelet op de geschetste te onderscheiden contexten (informatie voor de vakman vs. beschermingsomvang) geen sprake. Aan de vereisten

‘Tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking, kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil.’ Dit artikel ziet in principe op handelingen tussen partijen. De mate waarin een derde zich op een handeling tussen partijen kan beroepen is doorgaans zeer beperkt. In de onderhavige casus zou echter nog wel een rol kunnen spelen dat de nu geïnvolveerde partijen dezelfde zijn als die bij de oppositie voor het EOB. Hoyng7 suggereert dat de uitspraak van de Hoge Raad nu moet leiden tot het accepteren van gegevens uit het verleningsdossier als dat kan leiden tot een beperktere uitleg. Mijns inziens is het echter evenzeer mogelijk, de uitspraak van de Hoge Raad zo te duiden dat het verleningsdossier slechts tot een beperkte interpretatie van een conclusie moet leiden, indien een uitspraak van een octrooihouder gelijk staat met (en aan dezelfde eisen voldoet als) het afstand doen van rechten. 3 Ten aanzien van harmonisatie Een brede interpretatie van het arrest van de Hoge Raad zou een duidelijke afwijking betekenen ten opzichte van landen als bijvoorbeeld Duitsland en Engeland. Zoals aangegeven door de AG, wordt in Duitsland een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de uitleg van de woorden in een conclusie en het doen van afstand, en wordt in de praktijk noch in Engeland, noch in Duitsland het verleningsdossier gebruikt bij die uitleg. De reden om met deze voor het octrooirecht belangrijkste landen weinig rekening te houden wordt door de Hoge Raad als volgt geformuleerd (r.o. 3.5.2): "Met betrekking tot de vraag of, en zo ja, wanneer en in welke mate bij de uitleg van een octrooi betekenis kan toekomen aan het verleningsdossier bestaat, zoals ook uiteengezet is in de conclusie van de Advocaat-Generaal [ref.], onder de Verdragsluitende Staten van het EOV geen eenduidige opvatting." Kortom, als daarover binnen de bij het EOV aangesloten landen geen eenduidige opvatting bestaat, hoeft er met andersluidende opvattingen geen rekening te worden gehouden. In Europa zal er wel nooit een eenduidige opvatting over iets zijn, dus zo'n argument is een vrijbrief om niet tot harmonisatie te komen. Mede gezien

31 DECEMBER 2007


de problemen om tot een European Patent Litigation Protocol te komen, is dit spijtig. Hoe dan ook leidt deze passage in het arrest niet tot een verduidelijking hoe de uitspraak gelezen moet worden, omdat er niet expliciet wordt aangehaakt bij een wijze van interpreteren van een van de bij het EOV aangesloten landen. 4 Argumenten ten aanzien van (niet) gebruik van het verleningsdossier Ik zal hier niet de argumenten herhalen die in de conclusie van de AG besproken zijn. Veelal zijn deze gecentreerd rond het punt van rechtszekerheid op basis van het gepubliceerde octrooi. Echter, een vrij fundamentele overweging heb ik gemist in zijn betoog: een octrooi wordt in Duitsland resp. Engeland uitgelegd met de kennis die de gemiddelde vakman heeft op de prioriteitsdag resp. op de dag waarop de aanvrage is gepubliceerd. Wat daarna gebeurd is, kan dus per definitie niet meegewogen worden. In deze benadering is het ook logisch dat in de VS het verleningsdossier wel meegewogen kan worden, want daar wordt inbreuk, en de uitleg van een octrooiconclusie, bezien op de dag van inbreuk. Helaas is men niet overal zo systematisch. In Japan bijvoorbeeld wordt een octrooi uitgelegd zoals gelezen op dag van inbreuk, maar wordt het verleningsdossier niet bij de uitleg meegenomen. Toch is hier denk ik wel een punt: wat kan een verleningsdossier bijdragen aan een interpretatie van een document (de betekenis (of ‘Sachgehalt’) van de conclusie) dat geïnterpreteerd moet worden zoals gelezen door een vakman, vóórdat het verleningsdossier bestond? In Nederland is er echter nog steeds geen duidelijke positie ingenomen ten aanzien van het moment dat een octrooiconclusie moet worden geïnterpreteerd8. 5 Zijn de feiten eenduidig? Een overweging die door de Engelse rechter naar voren is gebracht, is dat een verleningsdossier toch weinig oplevert: ‘life is too short for the limited assistance which it can provide.’ Wellicht is het aardig om te bezien wat er bijvoorbeeld in de eindbeslissing van de Technische Kamer van Beroep (T1161/98 van 4 april 2000) feitelijk is overwogen. De Technische Kamer van Beroep (TKB) in nr VII heeft de positie van de octrooihouder als volgt gekenschetst: “Zwischen Deckelrand und Gefäßrand des Gefäßes nach dem Dokument (D2) komme keine rastende Verbindung im Sinne des Obergriffs des geltenden Anspruchs 1 zustande. Der Deckel sei vielmehr als Klemmdeckel konzipiert, der sich auch ohne Zuhilfenahme des verlängerten Laschenbereiches des Gefäßrandes von diesem leicht anheben lasse. Der Fachmann komme somit nicht auf die Idee, dieser Lasche eine OriginalitätsSichering zuzuordnen.” (curs. toegevoegd, JdH)

698

Dit citaat is – dunkt mij – in lijn met het standpunt van de octrooihouder in de inbreukprocedure (dat het deksel niet makkelijk losgemaakt moest kunnen worden). Dit citaat geeft in ieder geval geen aanleiding om te denken dat de octrooihouder afstand heeft gedaan van een variant waarbij het deksel niet makkelijk van een emmer afgaat, maar waarvoor een werktuig niet absoluut noodzakelijk is. In de beslissing van de TKB (T1161/98 in nr 2) wordt de uitvinding als volgt gekenschetst: “Die prinzipielle Lösung dieser Aufgabe besteht darin, daß der sehr fest auf dem Gefäßrand sitzende Deckel mittels eines Werkzeugs in Form einer am Gefäßrand angelenkten Lasche adgehoben wird. Der Umstand, daß der Deckel nur mit Hilfe dieser Lasche vom Gefäßrand entfernt werden kann, ermöglicht die Ausbildung einer einfachen Originalitäts-Sicherung, indem die Lasche über abreißbare Stege oder dergleichen mit dem restlichen Gefäßrand verbunden wird.” Tevens in nr 4, over uitvindingshoogte: “Bei zutreffender Auslegung der Gesamtheit der Merkmale des Oberbegriffs des geltenden Anspruchs 1 im Lichte der Berschreibung, insbesondere der dortigen Erläuterungen zum Stand der Technik und zur Aufgabe und Lösung, vgl. Punkt 3 [lees, 2, JdH] oben, ist ersichtlich, daß die Form der Leiste des Deckelrands und der Außenkante des Befestigungsflansches sowie die Natur ihrer rastenden Verbindung derart sein müssen, daß ein sehr fester, mit Fingerkraft allein kaum zu lösender Sitz des Deckels auf dem Gefäßrand zustande komt.” Deze laatste twee citaten geven weer waarom de octrooiverlenende instantie tot de conclusie kwam dat de vigerende conclusies geldig waren. Ze geven geen directe aanleiding te denken dat de octrooihouder afstand heeft gedaan van alle varianten waar alleen handkracht voldoende zou zijn om een deksel te openen. In die zin lijkt het verleende octrooi (kolom 1, regels 34-44) hiermee consistent. Dit leidt tot de volgende vraag: moet een rechter een octrooi beperken tot de interpretatie die de octrooiverlenende instantie heeft gegeven? Mijns inziens heeft de Hoge Raad die vraag in dit arrest niet beantwoord. Bij een dispuut over geldigheid van een octrooi wordt er uiteraard rekening gehouden met de mening van een octrooiverlenende instantie, maar is het aan de rechter om zelfstandig een oordeel te vellen over de geldigheid. Dit laatste geldt m.i. nog sterker ten aanzien van de beschermingsomvang indien het gaat om het vaststellen van de betekenis van de bewoordingen (Sachgehalt) van

699


een conclusie. In de onderhavige casus lijkt het erop, dat de octrooiverlenende instantie de uitvinding niet inventief geacht zou hebben, indien de strook die afgescheurd moet worden om de emmer de eerste keer te openen, weliswaar ook gebruikt kon worden om de deksel op te lichten, maar waarbij dat helemaal niet nodig was, omdat het deksel eenvoudig met de hand los te maken was. Dit is echter slechts impliciet, en niet expliciet uit de beslissing van de TKB af te leiden. Dit punt leidt in mijn commentaar tot de constatering, dat een door een octrooiverlenende instantie ‘aangenomen’ uitleg zelden zal zien op exact de vraagstelling in een inbreukzaak. Indien de vraagstelling bij een octrooiverlenende instantie anders is, is het verleningsdossier dus een moeizaam hulpmiddel, zoals de Engelse rechter reeds constateerde. Ten aanzien van de feiten bevat het arrest van het Hof nog wel een andere interessante overweging. Bij de term ‘satt und dichtend’ is het onduidelijk gebleven hoeveel kracht nodig is om het deksel van de GAR-emmer op te lichten. Het Hof had slechts geoordeeld dat de woorden ‘kaum mit Fingerkraft zu öffnen’ niet inhouden dat het deksel in het geheel niet met alleen ‘vingerkracht’ is te openen. Het Hof had echter tevens een andere term geïnterpreteerd, namelijk hoe het deksel vast zat op de emmer (‘Herumgreifen’ in de B2, en ‘Hintergreifen’ in de B1). Ten aanzien van dit punt constateerde het Hof dat het deksel van de vermeende inbreukmaker een analoge constructie had als die volgens figuur 4 van het octrooi. Op grond daarvan lijkt het evenzeer mogelijk dat het Hof tot de conclusie kwam dat het deksel van Dijkstra ‘vast genoeg’ zat. Het zijn echter alle overwegingen ten aanzien van ‘feiten’ die vanaf een bureau (met slechts een beperkt aantal stukken) niet volledig te analyseren zijn. Dit punt zal wellicht in de vervolgprocedure verhelderd worden. 6 Wenselijkheid van het gebruik van het verleningsdossier De twee grote octrooilanden buiten de EU – de VS en Japan – zijn ook verdeeld over het gebruik van het verleningsdossier bij de uitleg van octrooien: de VS zijn het prototype met het daar ontwikkelde ‘file wrapper estoppel’. Japan echter raadpleegt het verleningsdossier niet. Bij een beoordeling of er sprake is van vrijheid van handelen, zal men primair naar het octrooischrift met de verleende conclusies kijken. In tweede instantie (bij inbreukzaken of ‘kritische’ octrooien) is het raadplegen van het verleningsdossier een vanzelfsprekendheid, al is dat veelal om een idee te krijgen over het soort argumenten dat de octrooihouder gebruikt. Een grote waarde kan het dossier m.i. in Europa niet hebben voor de uitleg van een conclusie, tenzij een

31 DECEMBER 2007

octrooihouder evident afstand doet van bepaalde rechten. Zoals het onderhavige geval laat zien heeft op het eerste oog de octrooihouder geen afstand gedaan van rechten. De visie van de octrooiverlenende instantie is interessant, maar kan m.i. geen doorslaggevende betekenis hebben voor de uitleg van het octrooi, omdat het daarover bij octrooiverlening niet gaat. Indien wel een doorslaggevende betekenis zou worden toegekend aan de mening van de octrooiverlenende instantie zou dat eveneens betekenen dat in nietigheidszaken de rechter gebonden zou zijn aan het oordeel van de verlenende instantie. Het blijft m.i. wezenlijk dat rechters een eigen mening vormen over hetgeen beschermd is door een octrooi, en of een dergelijke conclusie geldig is. De rechtszekerheid is veeleer gebaat bij een zeer beperkt gebruik van het verleningsdossier, omdat er dan minder documenten geïnterpreteerd hoeven te worden. Voorts zou ik ook aan de harmonisatiegedachte enig gewicht willen toekennen. Dat, gecombineerd met de noodzaak de rechterlijke macht zelfstandig tot een oordeel te laten komen, leidt m.i. tot de conclusie dat het verleningsdossier niet meer dan een ondergeschikte rol zou moeten hebben. Wel lijkt het mij redelijk, dat documenten uit het verleningsdossier gebruikt kunnen worden bij de toelichting hoe een octrooiverlenende instantie het octrooi heeft beoordeeld (mocht dat relevant zijn). De categorische afwijzing van het Hof is daarmee niet in lijn. De Rechtbank beziet relevante stukken uit het verleningsdossier9, maar vormt wel zijn eigen oordeel. De werkwijze van de Rechtbank lijkt mij de wenselijke.

*

Dit artikel was oorspronkelijk bedoeld als bijdrage aan de 'Spoorbundel', maar

is daar per abuis niet in opgenomen. Red. **

European Patent Attorney, Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP, Brussels.

2 3 4 5 6 7

HR 22 december 2006, C05/200HR, LJN AZ1081. HR 13 januari 1995 (Oté/Ciba Geigy), NJ 1995, 391, BIE 1995, nr. 85, p. 333. Hof Den Haag 10 februari 2005. R. Schulte, Patentgesetz, 6. Auflage §14, Rdn 69. Rb. 's-Gravenhage 13 september 2006 (Ranbaxy/Warner-Lambert). W.A. Hoyng, ‘Hoge Raad accepteert het ‘Dijkstra’ verweer’, commentaar bij

arrest HR 22 december 2006, te vinden op: www.boek9.nl, B9 3147. 8 9

Zie de conclusie van de AG bij KPN/BT, en mijn noot, BIE 2003, nr.30, p. 227. Zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag 23 juni 2004 en Hof Den Haag 21 september

2006 (Kruyder/Buva), te vinden op: www.boek9.nl, B9 2678.

31 DECEMBER 2007


JURISPRUDENTIE Nr. 147 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 2 mei 2007 (opeising) Mr. P.W. van Straalen Art. 12, lid 1 Row 1995 j° art. 7:610, lid 1 BW Plato International betwist niet dat de managementovereenkomst door Plato Beheer B.V. met Creatief B.V. en niet met Groeneveld in persoon is overeengekomen. Van een arbeidsovereenkomst tussen Creatief B.V. en Plato Beheer B.V. in de zin van art. 7:610 lid 1 BW kan gelet hierop geen sprake zijn. Creatief B.V. heeft Groeneveld ter beschikking gesteld van Plato Beheer B.V. om in het kader van de managementovereenkomst persoonlijk en onder toezicht en leiding van Plato Beheer B.V. werkzaamheden te verrichten. De managementovereenkomst is gelet hierop niet anders te zien dan een overeenkomst waarbij Plato Beheer B.V. Groeneveld vanwege zijn specifieke kennis en ervaring inleende. Gelet hierop kan art. 12, lid 1 toepassing vinden ten gunste van de inlener, Plato Beheer B.V. Daarvoor is wel vereist dat de aard van de ‘dienstbetrekking’ (de door Groeneveld ten behoeve van Plato Beheer B.V. verrichte werkzaamheden) meebracht dat Groeneveld zijn bijzondere kennis ten behoeve van Plato Beheer B.V. aanwendde tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de aanvrage betrekking heeft. Art. 12, lid 1 Row 1995 Uit de ’begripsverruiming-notities’ blijkt onder meer dat Groeneveld vanwege zijn kennis en ervaring een leidende rol had voor wat betreft welke conclusies uit resultaten en gedane experimenten konden worden getrokken alsmede logischerwijs waar de volgende experimenten betrekking op zouden hebben. Gelet hierop bracht de aard van de ‘dienstbetrekking’ van Groeneveld mee dat hij zijn bijzondere kennis ten behoeve van Plato Beheer B.V. aanwendde tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de aanvrage betrekking heeft. Art. 12, lid 1 mag niet te beperkt worden uitgelegd en ziet niet enkel op werknemers die zijn aangesteld om onderzoek te doen, maar is ook van toepassing op werknemers die uit hoofde van hun dienstbetrekking op andere wijzen hun bijdragen leveren aan het doen van uitvindingen, zoals in dit geval Groeneveld, door mee te denken, een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het onderzoek en door het onderzoek aan te sturen. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Plato Beheer B.V. ingevolge art. 12, lid 1 de aanspraak op het octrooi toekwam. Om te kunnen concluderen dat Plato International het octrooi met recht kan opeisen, moet de

700

curator in het faillissement van Plato Beheer B.V. de octrooiaanspraak voorts aan Plato International hebben overgedragen. Art. 64, lid 1 Row 1995 j° art. 3:95 BW Blijkens art. 64, lid 1 Row 1995 is de aanspraak op een octrooi vatbaar voor overdracht. Voor de levering moet worden teruggevallen op de algemene regels voor de levering van vermogensrechten. Dit betekent dat voor de levering een akte nodig is, waarin de over te dragen octrooiaanspraak in voldoende mate wordt bepaald en de goederenrechtelijke overeenkomst van overdracht is vermeld. Uit de verkoopakte blijkt dat de overdracht niet alleen betrekking heeft op de in bijlage 3 genoemde octrooien, maar tevens (mede) op andere intellectuele en industriële eigendomsrechten. Een belangrijke activiteit binnen de Plato-groep was het ontwikkelen van de Plato-technologie (een werkwijze met betrekking tot het verduurzamen van hout), zoals die reeds in een aantal octrooien was vastgelegd (en waarbij Groeneveld als (mede)uitvinder is vermeld). Het ligt voor de hand dat de levering zich ook uitstrekt tot aanspraken inzake de Plato-technologie (die nog niet tot een aanvrage of een octrooi hebben geleid). Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de octrooiaanspraak op Plato International is overgedragen. Dit betekent dat haar het recht toekomt NL octrooi 1019846 op te eisen. Art. 13 j° art. 78 Row 1995 Aan het betoog dat het octrooi niet geheel aan Plato toevalt, omdat dit in een teamverband van meerdere personen is uitgevonden, wordt voorbijgegaan. Zo al zou moeten worden aangenomen dat de aanspraak op het octrooi voor een zeker aandeel ligt bij de door Groeneveld gestelde mede-uitvinders (die niet in deze procedure zijn betrokken), dan nog heeft te gelden dat Plato voor haar aandeel aanspraak op het octrooi heeft en dit ingevolge art. 78 Row 1995 kan opeisen. Er is wel aanleiding de door Plato gevorderde verklaring voor recht te beperken, in die zin dat deze enkel zal worden gegeven voor het aandeel van Groeneveld in de uitvinding. Het voorgaande staat er niet aan in de weg Groeneveld te bevelen het octrooi, dat nu geheel op zijn naam staat, bij akte aan Plato over te dragen. Art. 55, lid 3 Row 1995 De aard van de ‘dienstbetrekking’ bracht mee dat Groeneveld zijn bijzondere kennis moest aanwenden tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de aanvrage betrekking heeft. Gelet hierop, almede gelet op het feit dat het octrooi ligt op het terrein waarop binnen de Plato-groep gericht onderzoek werd gedaan en waarbij Groeneveld nauw betrokken was, wist Groeneveld dat de aanspraak op de door hem gedane uitvinding, voortvloeiende uit het binnen de Plato-groep verrichte onderzoek, Plato Beheer B.V. zou

701


toekomen. Groeneveld had ook geen reden om aan te nemen dat dit na het faillissement van Plato Beheer B.V. anders zou zijn. Pas nadat bleek dat na de doorstart voor Groeneveld niet de rol was weggelegd die hij voor zichzelf in gedachten had en nadat de overeenkomst tussen Groeneveld en Copar B.V. (Plato Interna-tional) per 12 januari 2002 onmiddellijk was beëindigd, heeft hij op 28 januari 2002 de aanvrage ingediend voor de werkwijze voor het verduurzamen van hout en/of een gevormd houtdeel door thermische behandeling met stoom. Gelet op dit geheel van feiten en omstandigheden kan niet gezegd worden dat de aanvrage te goeder trouw is ingediend. Groeneveld komt derhalve geen gebruiksrecht als bedoeld in art. 55 Row 1995 toe. Art. 12, lid 6 Row 1995 Zo ervan zou moeten worden uitgegaan dat Groeneveld jegens Plato Beheer B.V. aanspraak op een billijke vergoeding kan maken, is er vermogensrechtelijk slechts een verbintenis tussen Groeneveld en Plato Beheer B.V. ontstaan. Gesteld noch gebleken is dat een dergelijke aanspraak van Groeneveld op Plato Beheer B.V. is overgegaan op Plato International. Plato International BV te Arnhem, eiseres in conventie, ver-weerster in reconventie, procureur mr. G.J.I.M. Seelen, tegen Hendrik Adriaan Cornelis Groeneveld te Haarzuilens, gedaagde in conventie, eiser in reconventie, procureur mr. E. Verwij.

2 De feiten 2.1 Groeneveld is sinds 19 augustus 1994 bestuurder van Creatief B.V.. Het doel van deze vennootschap is op te treden als consultant en (interim)-managementdiensten te leveren op onder meer het gebied van chemische research en chemische development, alsmede het uitoefenen van holding activiteiten. 2.2 Creatief B.V. was mede-aandeelhoudster van CR&DO B.V., welke vennootschap de moedermaatschappij van Plato Beheer B.V. was. Die vennootschap was houdstermaatschappij van Plato Holland Production B.V. en van Plato Development & Licensing B.V. Tot 1 januari 2000 was CR&DO B.V. bestuurder Van Plato Beheer B.V. Daarna was Creatief B.V. bestuurder van die vennootschap. 2.3 Plato Beheer B.V. was houdster van een aantal octrooien betreffende het verduurzamen van hout, ook wel de ‘Plato-technologie genoemd’. De ‘Platogroep’ beoogde onder andere kwalitatief hoogwaardig verduurzaamd hout te produceren. Daartoe, alsmede om de platotechnologie verder te ontwikkelen, werden bij Plato Development & Licensing B.V. experimenten gedaan.

31 DECEMBER 2007

2.4 Plato Holland Production B.V. en Plato Development & Licensing B.V. zijn bij vonnis van 26 april 2001 in staat van faillissement verklaard. Ook Plato Beheer B.V. is, maar dan bij vonnis van 18 juli 2001, in staat van faillissement verklaard. 2.5 Een aantal investeerders wilde vanuit deze faillissementen een doorstart maken. Deze investeerders handelden onder de naam NieuwHout B.V. i.o.. Het was de bedoeling van de betrokkenen dat Groeneveld werkzaamheden voor de op te richten vennootschap zou gaan verrichten. In een brief van 15 juni 2001 van NieuwHout B.V. i.o. aan Groeneveld staat het volgende: 'In je nieuwe functie zul je (…) rapporteren aan de te benoemen algemeen directeur en verantwoordelijk zijn voor ontwikkeling en patenten aanvragen (Development en Support aan Licensing). Je wordt geen statutair directeur, maar krijgt wel recht op de persoonlijke titel directeur. Indien mogelijk zal de arbeidsrelatie onder een management contract gebracht worden. Het management contract zal dan gelden voor twee jaar met een opzegtermijn van 2 maanden. In het management contract zul je vrijwaring verlenen voor eventuele sociale lasten en loonbelasting. Inzake de management honorering spraken wij af dat deze ƒ 180,000 per jaar bedraagt (…).' 2.6 De vennootschap NieuwHout B.V. is nooit opgericht. De betrokken investeerders hebben rond november/ december 2001 besloten de beoogde activiteiten onder te brengen in een reeds bestaande vennootschap, Copar B.V., waarvan de naam later is gewijzigd in Plato International B.V. (Plato). Deze vennootschap houdt een onderneming in stand die zich bezig houdt met het verduurzamen van hout en het verrichten van onderzoek om bestaande werkwijzen te optimaliseren en om nieuwe manieren voor het verduurzamen van hout te exploreren. 2.7 Op 9 en 13 november 2001 is een verkoopcontract tot stand gekomen tussen de curator in het faillissement van Plato Beheer B.V., Plato Holland Production B.V. en Plato Development & Licensing B.V. enerzijds en Copar B.V. anderzijds. In artikel 1.1. van deze (zonder bijlagen overgelegde) overeenkomst worden de over te dragen activa en activiteiten opgesomd. Onder het kopje 'Plato Beheer B.V.' is het volgende opgenomen: 'De octrooien als weergegeven op het als bijlage 3 aan deze overeenkomst gehechte overzicht, auteursrechten en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten, alsmede daaraan verbonden naburige rechten en alle daarmee verband houdende aanspraken in de ruimste zin des woords van de gefailleerde vennootschappen op CR&DO B.V., Ceres B.V. en/of enige andere gelieerde vennootschap.' 2.8 Artikel 2.3. van de hiervoor genoemde overeenkomst luidt: 'De levering van de in artikel 1 omschreven octrooien,auteursrechten enz., vindt plaats middels de onderhavige akte (…). De curator verklaart daartoe dat hij de betreffende octrooien c.q. rechten, voortvloeiende

31 DECEMBER 2007


uit octrooiaanvragen, aan koper overdraagt en koper verklaart dat zij deze overdracht aanneemt.' 2.9 Groeneveld is werkzaamheden gaan verrichten voor Copar B.V. Hij heeft zijn werkzaamheden over de maanden juni tot en met december 2001 (onder de naam Creatief B.V.) gefactureerd. Groeneveld heeft een op 21 december 2001 gedateerde brief ontvangen van C.H.A.T. van Leusen (van Copar B.V.) met - voor zover hier van belang - de volgende inhoud: 'De overeenkomst tot het verrichten van de tot op heden uitgevoerde werkzaamheden wordt hierbij opgezegd voor zover rechtens noodzakelijk- met inachtneming van een (redelijke) opzegtermijn van 2 maanden, derhalve tegen 21 februari 2002. (…) U wordt geacht tot aan het einde van de overeenkomst de werkzaamheden naar behoren te verrichten en -zonder voorafgaand overleg of instemming van ondergetekendebent niet gemachtigd u te presenteren jegens derden als Copar B.V. (of Plato International B.V.) of de indruk jegens derden te wekken dat u optreedt namens Copar B.V.' 2.10 Per 12 januari 2002 heeft Copar B.V. met onmiddellijke ingang iedere werkrelatie met Groeneveld beëindigd. 2.11 Groeneveld heeft op 28 januari 2002 een Nederlandse octrooiaanvrage met het nummer 1019846 (hierna: NL 846) ingediend, voor een 'werkwijze voor het verduurzamen van hout en/of een gevormd houtdeel, door thermische behandeling met stoom en hout en/of een gevormd houtdeel verkrijgbaar volgens de werkwijze'. Op 30 juli 2003 heeft verlening en inschrijving in het octrooiregister plaatsgevonden. Groeneveld is in het octrooi als uitvinder genoemd. 2.12 Plato heeft op 31 januari 2003 een Nederlandse octrooiaanvrage ingediend met het nummer 1022548 (hierna: NL 548), voor een 'werkwijze voor het veredelen van houtdelen'. Op 3 augustus 2004 heeft verlening en inschrijving in het octrooiregister plaatsgevonden. In het octrooi zijn M.J. Boonstra, E.V. Kegel en J.F. Rijsdijk als uitvinders genoemd. Deze Nederlandse aanvrage is gevolgd door een internationale aanvrage van Plato met het publicatienummer WO 2004/067240 No A1 voor een 'process for upgrading woodparts', onder inroeping van de prioriteit van NL 548. 2.13 Plato heeft bij verzoekschrift van 5 november 2004 na daartoe verkregen verlof beslag gelegd op NL 846. Dit beslag is op diezelfde dag ingeschreven in het octrooiregister van het Bureau voor de Industriële Eigendom. 2.14 Bij dagvaarding van 31 januari 2005 heeft Groeneveld de opheffing van het beslag gevorderd. Bij vonnis van 30 maart 2005 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank die vordering afgewezen. 3 Het geschil in conventie 3.1 Plato vordert - samengevat - een verklaring voor recht dat zij (deels) aanspraak heeft op NL 846 en dat zij dit met

702

recht opeist, alsmede Groeneveld te bevelen NL 846 bij akte aan Plato over te dragen, dit op straffe van verbeurte van een dwangsom. Plato vordert voorts te bepalen dat dit vonnis in de plaats treedt van genoemde akte, indien Groeneveld geen medewerking aan de overdracht verleent, alsmede veroordeling van Groeneveld in de kosten van de procedure. 3.2 Plato legt aan haar vorderingen onder andere ten grondslag dat Groeneveld de uitvinding heeft gedaan in zijn hoedanigheid van werknemer van Plato, dan wel van haar rechtsvoorganger, terwijl zijn functie onder meer met zich bracht dat hij zijn bijzondere kennis zou aanwenden tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als waarop de uitvinding betrekking heeft. 3.3 Groeneveld voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. in reconventie 3.4 Groeneveld vordert een verklaring voor recht, inhoudende dat hij aanspraak heeft op NL 846, alsmede opheffing van het gelegde conservatoir beslag. Voor zover de rechtbank van oordeel zou zijn dat het octrooi Plato toekomt, vordert Groeneveld een verklaring voor recht dat hij NL 846 te goeder trouw heeft aangevraagd en bevoegd blijft tot toepassing van de uitvinding, alsmede veroordeling van Plato om aan Groeneveld een billijke vergoeding ter grootte van € 300.000,00 te betalen. 3.5 Plato voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling in conventie en reconventie 4.1 Het gaat er in deze procedure kort gezegd om wie aanspraak maakt op NL 846. Dit octrooi is op een aanvrage van Groeneveld aan hem verleend. Plato eist dit octrooi nu op. Art. 78 Row 1995 maakt opeising mogelijk indien -voor zover hier van belang- Plato krachtens art. 12 Row 1995 aanspraak op het octrooi heeft. 4.2 Voor de beantwoording van de vraag of Plato op grond van art. 12 Row 1995 aanspraak op NL 846 heeft, is allereerst van belang wanneer de uitvinding, zoals die in NL 846 wordt geopenbaard, is gedaan. Groeneveld heeft zich in eerste instantie (in de conclusie van antwoord in conventie, punt 12 en 13) op het standpunt gesteld dat hij zich na de beëindiging van de werkrelatie door Plato is gaan toeleggen op de verbetering van de Platotechnologie. De uitvinding zou gelet hierop pas in de tweede helft van januari 2002 zijn gedaan. Onder punt 11 van de conclusie van dupliek in conventie stelt Groeneveld evenwel: 'In tegenstelling tot hetgeen eerder is gesteld, is Groeneveld van mening dat de uitvinding door hem is gedaan in 2000.' Omdat ook Plato stelt dat de uitvinding in die periode is gedaan (met die kanttekening dat Plato stelt dat de uitvinding in teamverband, want met de uitvinders van NL 548 (Rijsdijk, Kegel en Boonstra)

703


is gedaan), zal de rechtbank er in het navolgende met partijen van uitgaan dat de uitvinding in 2000 is gedaan. 4.3 In 2000 verrichtte Groeneveld werkzaamheden voor Plato Beheer B.V.. Partijen verschillen van mening over de beantwoording van de vraag of hij die werkzaamheden in het kader van een arbeidsovereenkomst met Plato Beheer B.V. verrichtte, dan wel in het kader van een door Plato Beheer B.V. en Creatief B.V. gesloten managementovereenkomst, van welke vennootschap Groeneveld bestuurder was. 4.4 Plato betwist niet dat de managementovereenkomst met Creatief B.V. en niet met Groeneveld in persoon is overeengekomen. Van een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 lid 1 BW kan gelet hierop tussen Creatief B.V. en Plato Beheer B.V. geen sprake zijn. Slechts een natuurlijke persoon kan werknemer zijn (HR 9 september 1990, NJ 1991, 215). Dit betekent niet dat voor toepassing van art. 12 lid 1 Row in het onderhavige geval geen ruimte is. Creatief B.V. was mede-aandeelhoudster van de moedermaatschappij van Plato Beheer B.V. Creatief B.V. heeft Groeneveld ter beschikking gesteld van Plato Beheer B.V. om in het kader van de managementovereenkomst werkzaamheden te verrichten. Anders dan Groeneveld stelt, is de rechtbank van oordeel dat Groeneveld deze werkzaamheden persoonlijk diende te verrichten. Zij leidt dit af uit de eerder door Groeneveld bij Shell opgedane specifieke kennis en ervaring met de (van Shell afkomstige) Plato-technologie, in samenhang met het feit dat gesteld noch gebleken is dat hij zich feitelijk heeft laten vervangen. Bovendien moet ervan worden uitgegaan dat Groeneveld zijn werkzaamheden, ondanks de grote mate van zelfstandigheid die hij genoot, verrichtte onder toezicht en leiding van Plato Beheer B.V.. De tussen Creatief B.V. en Plato Beheer B.V. gesloten managementovereenkomst is gelet hierop niet anders te zien dan een overeenkomst waarbij Plato Beheer B.V. Groeneveld vanwege zijn specifieke kennis en ervaring inleende. De rechtbank is gelet hierop van oordeel dat art. 12 lid 1 Row toepassing kan vinden ten gunste van de inlener, Plato Beheer B.V. Daarvoor is wel vereist dat de aard van de ‘dienstbetrekking’ (de door Groeneveld ten behoeve van Plato Beheer B.V. verrichte werkzaamheden) meebracht dat Groeneveld zijn bijzondere kennis ten behoeve van Plato Beheer B.V. aanwendde tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de aanvrage betrekking heeft. Met betrekking daartoe overweegt de rechtbank als volgt. 4.5 Groeneveld stuurde bij Plato Beheer B.V. de betrokken managementleden van de verschillende afdelingen aan. Hij belegde besprekingen waarin onder meer de resultaten van de verrichte experimenten werden gerapporteerd en waarin, zo mogelijk, nieuw te verrichten experimenten werden gedefinieerd. Het management besprak de resultaten en de opzet van de experimenten. Bovendien schreef Groeneveld naar aanleiding van terugmeldingen van problemen en/of resultaten van experimenten notities aan het managementteam van

31 DECEMBER 2007

Plato Development & Licensing B.V. en Plato Holland Production B.V. In deze - wat Groeneveld noemt ‘begripsverruiming-notities’ gaf Groeneveld zijn eigen visie, inzichten, interpretaties en conclusies weer met betrekking tot hetgeen hij waarnam. In de conclusie van dupliek in conventie wordt zijdens Groeneveld onder 17 en 18 gesteld: 'Deze visie, inzichten, interpretaties en conclusies waren het resultaat van zijn creativiteit en oordeelsvorming, gesteund door zijn kennis en ervaringen bij Shell met de betreffende materie. De begripsverruiming-notities waren bedoeld als input en overdracht van kennis aan de organisatie. Uit voornoemde begripsverruiming-notities blijkt onder meer dat Groeneveld vanwege zijn kennis en ervaring een leidende rol had voor wat betreft welke conclusies uit resultaten en gedane experimenten konden worden getrokken alsmede logischerwijs waar de volgende experimenten betrekking op zouden hebben.' Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat de aard van de ‘dienstbetrekking’ van Groeneveld meebracht dat hij zijn bijzondere kennis ten behoeve van Plato Beheer B.V. aanwendde tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de aanvrage betrekking heeft. Zij neemt daarbij in overweging dat art. 12 lid 1 Row niet te beperkt mag worden uitgelegd en niet enkel ziet op werknemers die zijn aangesteld om onderzoek te doen. Deze bepaling is ook van toepassing op werknemers die uit hoofde van hun dienstbetrekking op andere wijzen hun bijdragen leveren aan het doen van uitvindingen, zoals in dit geval Groeneveld, door mee te denken, een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het onderzoek en door het onderzoek aan te sturen. 4.6 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Plato Beheer B.V. ingevolge art. 12 lid 1 Row 1995 de aanspraak op het octrooi toekwam. Om te kunnen concluderen dat Plato NL 846 met recht kan opeisen, moet de curator in het faillissement van Plato Beheer B.V. de octrooiaanspraak voorts aan Plato hebben overgedragen. De rechtbank overweegt in dat verband als volgt. 4.7 Blijkens art. 64 lid 1 Row 1995 is de aanspraak op een octrooi vatbaar voor overdracht. Voor de levering moet worden teruggevallen op het algemene regels voor de levering van vermogensrechten (art. 65 Row 1995 ziet immers op de levering van het octrooirecht of de octrooiaanvrage). Dit betekent dat voor de levering een akte nodig is, waarin de over te dragen octrooiaanspraak in voldoende mate wordt bepaald en de goederenrechtelijke overeenkomst van overdracht is vermeld. 4.8 Groeneveld stelt in dit verband dat van de overdracht van een octrooiaanspraak uit de boedel van Plato Beheer B.V. aan Copar B.V. (Plato) geen sprake is. Uit de overgelegde akte blijkt volgens Groeneveld niet dat er aanspraken op een octrooi worden verkocht. Dergelijke aanspraken zouden niet zijn te schikken onder de wel overgedragen ‘andere intellectuele eigendomsrechten’. Uit de leveringshandeling blijkt

31 DECEMBER 2007


volgens Groeneveld bovendien dat enkel de octrooien en rechten voortvloeiende uit octrooiaanvragen worden overgedragen, zodat een octrooiaanspraak hoe dan ook niet geleverd is. 4.9 Voor de beantwoording van de vraag waarop de overdracht ziet en wat er geleverd, is, is van belang hetgeen onder 2.7. en 2.8. van dit vonnis uit de verkoopakte is weergegeven en de uitleg die partijen daaraan in de gegeven omstandigheden over en weer mochten toekennen, gelet ook op hetgeen zij van elkaar mochten verwachten. Uit artikel 1.1. van de verkoopakte blijkt dat de overdracht niet alleen betrekking heeft op de in bijlage 3 genoemde octrooien, maar tevens (mede) op andere intellectuele en industriële eigendomsrechten. Een belangrijke activiteit binnen de Plato-groep was het ontwikkelen van de Plato-technologie (een werkwijze met betrekking tot het verduurzamen van hout), zoals die reeds in een aantal octrooien was vastgelegd (en waarbij Groeneveld als (mede)uitvinder is vermeld). De werkwijze met betrekking tot het verduurzamen van hout lag, zoals zijdens Groeneveld in de conclusie van antwoord in conventie onder punt 4 is gesteld, ten grondslag aan de productie en de overige ondernemingsactiviteiten van de Plato-groep. Het zijn nu juist die activiteiten die in het kader van de doorstart door Copar B.V. zijn voortgezet. Met de overname werd beoogd een doorstart te maken, met het doel de Plato-technologie voort te zetten en verder te ontwikkelen. Mede gelet hierop is met de ruime formulering van hetgeen is overgedragen, in voldoende mate duidelijk dat de overdracht ook betrekking had op uit de ontwikkeling van de Platotechnologie voortvloeiende octrooiaanspraken. 4.10 Uit artikel 2.3. van de akte blijkt voorts dat middels deze akte de levering van alle in artikel 1 omschreven octrooien, auteursrechten enz. (dus ook de andere intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder de in geding zijnde octrooiaanspraak, maar behoudens de hier niet van toepassing zijnde uitzondering als omschreven in artikel 2.4. van de akte) plaatsvindt. Weliswaar verklaart de curator vervolgens dat hij daartoe 'de betreffende octrooien c.q. rechten, voortvloeiende uit octrooiaanvragen aan koper overdraagt en koper verklaart dat hij deze overdracht aanneemt' (cursivering rb.), maar daaraan mag niet de consequentie worden verbonden dat de levering zich niet uitstrekt tot alle onder 1.1. genoemde rechten, want beperkt tot rechten voortvloeiende uit octrooiaanvragen. Het komt voor de uitleg van de overeenkomst immers niet aan op een strikt tekstuele uitleg. Het komt tevens aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer aan het overeengekomene mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. 4.11 Omdat met de doorstart werd beoogd de Platotechnologie voort te zetten en verder te ontwikkelen, ligt het voor de hand dat de levering zich ook uitstrekt tot aanspraken inzake de Plato-technologie (die nog niet tot

704

een aanvrage of een octrooi hebben geleid). Ook gelet op artikel 1.1. van de hiervoor genoemde akte ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat partijen de levering hebben willen beperken tot de rechten die voortvloeien uit octrooiaanvragen. Dat partijen de levering beoogden van alle in artikel 1.1. omschreven rechten, vindt tot slot steun in de eerste zin van artikel 2.3. van de overeenkomst. 4.12 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de octrooiaanspraak op Copar B.V. (Plato) is overgedragen. Dit betekent dat haar, als degene die ingevolge art. 12 Row moet worden geacht aanspraak op NL 846 te maken, het recht toekomt NL 846 op te eisen. Voor zover Groeneveld betoogt dat in dat geval heeft te gelden dat het octrooi niet geheel aan Plato toevalt, omdat dit in een teamverband van meerdere personen is uitgevonden, gaat de rechtbank daaraan voorbij. Zo al zou moeten worden aangenomen dat de aanspraak op het octrooi voor een zeker aandeel ligt bij de door Groeneveld gestelde medeuitvinders (die niet in deze procedure zijn betrokken), dan nog heeft te gelden dat Plato voor haar aandeel aanspraak op het octrooi heeft en dit ingevolge art. 78 Row 1995 kan opeisen. De rechtbank ziet hierin wel aanleiding de door Plato gevorderde verklaring voor recht te beperken, in die zin dat deze enkel zal worden gegeven voor het aandeel van Groeneveld in de uitvinding. Het voorgaande staat er niet aan in de weg Groeneveld te bevelen NL 846, dat nu geheel op zijn naam staat, bij akte aan Plato over te dragen. 4.13 De rechtbank ziet geen aanleiding om, zoals gevorderd, te bepalen dat dit vonnis in de plaats treedt van de hiervoor bedoelde akte, indien Groeneveld binnen twee weken na dit vonnis geen medewerking aan de overdracht heeft verleend. De rechtbank dient met terughoudendheid van deze bevoegdheid gebruik te maken, terwijl geen omstandigheden zijn gesteld die voor de rechtbank aanleiding zouden kunnen of moeten zijn om van haar discretionaire bevoegdheid gebruik te maken. 4.14 Het voorgaande houdt tevens in dat de door Groeneveld in reconventie gevorderde verklaring voor recht, inhoudende dat hij aanspraak heeft op NL 846, moet worden afgewezen. Datzelfde geldt voor de vordering tot opheffing van het beslag. Niet gebleken is dat het door Plato ingeroepen recht ondeugdelijk is. De rechtbank komt gelet hierop toe aan de beoordeling van de door Groeneveld gevorderde verklaring voor recht dat hij NL 846 te goeder trouw heeft aangevraagd, alsmede aan de beoordeling van de vordering tot veroordeling van Plato aan Groeneveld een billijke vergoeding te betalen. 4.15 Groeneveld stelt dat hij het octrooi te goede trouw heeft aangevraagd, maar onderbouwt dit niet. Groeneveld volstaat met een verwijzing naar hetgeen hij voor dupliek in conventie heeft gesteld en meer in het bijzonder naar de omstandigheid dat de aard van zijn dienstbetrekking niet meebracht dat hij ten behoeve van Plato Beheer B.V. uitvindingen moest doen. Gelijk de rechtbank hiervoor heeft overwogen, bracht de aard van de ‘dienstbetrekking’ wel degelijk mee dat

705


Groeneveld zijn bijzondere kennis moest aanwenden tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de aanvrage betrekking heeft. Gelet hierop, almede gelet op het feit dat NL 846 ligt op het terrein waarop binnen de Plato-groep gericht onderzoek werd gedaan en waarbij Groeneveld nauw betrokken was, wist Groeneveld dat de aanspraak op de door hem gedane uitvinding, voortvloeiende uit het binnen de Plato-groep verrichte onderzoek, Plato Beheer B.V. zou toekomen. Groeneveld had ook geen reden om aan te nemen dat dit na het faillissement van Plato Beheer B.V. anders zou zijn. Hij was vanaf het begin op de hoogte van de pogingen om vanuit de failliete boedel een doorstart te maken. Groeneveld was één van de personen die de exploitatie van de Plato-technologie wilde voorzetten. Pas nadat bleek dat na de doorstart voor Groeneveld niet de rol was weggelegd die hij voor zichzelf in gedachten had en nadat de overeenkomst tussen Groeneveld en Copar B.V. (Plato) bij brief van 21 december 2001 per 21 februari 2002 was beëindigd, gevolgd door de onmiddellijke beëindiging per 12 januari 2002, heeft hij op 28 januari 2002 de aanvrage ingediend voor de werkwijze voor het verduurzamen van hout en/of een gevormd houtdeel door thermische behandeling met stoom. Gelet op dit geheel van feiten en omstandigheden kan niet gezegd worden dat de aanvrage te goeder trouw is ingediend. Groeneveld komt derhalve geen gebruiksrecht als bedoeld in art. 55 Row 1995 toe. Het gevorderde dient ook in zoverre te worden afgewezen. 4.16 De gevorderde vergoeding komt evenmin voor toewijzing in aanmerking. Zo ervan zou moeten worden uitgegaan dat Groeneveld jegens Plato Beheer B.V. aanspraak op een billijke vergoeding kan maken, is er vermogensrechtelijk slechts een verbintenis tussen Groeneveld en Plato Beheer B.V. ontstaan. Gesteld noch gebleken is dat een dergelijke aanspraak van Groeneveld op Plato Beheer B.V. is overgegaan op Plato. Groeneveld heeft derhalve geen aanspraak op een redelijke vergoeding van Plato. 4.17 Groeneveld zal als de (overwegend) in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure worden veroordeeld, aan de zijde van Plato in conventie begroot op € 1.518,09 (zijnde 2 x € 452 = € 904,00 aan salaris procureur + € 400,83 aan verschotten (€ 241,00 + € 71,93 + € 87,90) + € 213,26 aan beslagkosten) en in reconventie op € 452,00 aan salaris procureur (de helft van 2 x € 452,00). 5 De beslissing De rechtbank in conventie - verklaart voor recht dat Plato aanspraak maakt op het aan Groeneveld toekomende deel van NL 846; - beveelt Groeneveld binnen vier weken na betekening van dit vonnis NL 846 bij akte aan Plato over te dragen, dit op straffe van een dwangsom van € 2.000,00 per dag dat Groeneveld hieraan geheel of gedeeltelijk niet voldoet;

31 DECEMBER 2007

- veroordeelt Groeneveld in de kosten van de procedure, aan de zijde van Plato begroot op € 1.518,09; - verklaart dit vonnis wat het gegeven bevel en de kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad; - wijst af het meer of anders gevorderde; in reconventie - wijst alle vorderingen af; - veroordeelt Groeneveld in de kosten van de procedure, aan de zijde van Plato begroot op € 452,00, en verklaart het vonnis in zoverre uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 148 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 9 december 2004 (bedrijfsauto-achterbank) Mrs. S.U. Ottervangers, C.J. Verduyn en R.A. Grootoonk Art. 75, lid 1a Row 1995 j° art. 102, lid 3 EOV Het is aannemelijk dat in de aanhangige oppositieprocedure bij het EOB ook de oppositieafdeling zal constateren dat conclusie 1 te ruim is geformuleerd en dat dit zal leiden tot beperking van conclusie 1. Die ruime formulering is op zichzelf onvoldoende grond om het octrooi volledig nietig te verklaren. Art. 75, lid 1a en art. 2, lid 1 Row 1995 Voor de gestelde nietigheid wordt gewezen op de twee oppositieschrifturen die bij het EOB zijn ingediend. De stelling in de eerste oppositie dat de materie van het octrooi niet nieuw is omdat deze bekend is uit vier genoemde publicaties is onjuist. Geen van de genoemde geschriften beschrijft een bedrijfsauto met passagierscompartiment en vrachtcompartiment. Het is voorts twijfelachtig of de oppositieafdeling opposanten zal volgen in het gestelde gebrek aan inventiviteit. De kans dat het octrooi op grond van de in de eerste oppositie aangevoerde gronden zal worden herroepen wordt gering geacht. Art. 24 Rv De tweede van de overgelegde oppositieschrifturen is zonder enige toelichting in het geding gebracht. Het louter overleggen van een processtuk uit een andere procedure met de mededeling dat de inhoud voor zichzelf spreekt, is onvoldoende om hetgeen in dat stuk aan stellingen en feiten is te vinden, te beschouwen als aangevoerd in het onderhavige geding. Ten overvloede wordt ook van de tweede oppositie vastgesteld dat de kans dat het octrooi op de daarin aangevoerde argumenten zal worden vernietigd gering is.

31 DECEMBER 2007


Art. 53 Row 1995 Bij de stelling dat hun constructie buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt nu daarbij de achterbank geheel los is van het gordelframe en de veiligheidsgordels reeds daarom niet geïntegreerd zijn met de rugleuning, noch daaraan bevestigd, verliest Pewe uit het oog dat het in het octrooi gaat om een constructie ter beveiliging van de 'back seat assembly' dat wil zeggen het geheel van zitting, rugkussens en bevestigingsconstructie van de veiligheidsgordels. Het door Pewe toegepaste gordelframe dient daarom gezien te worden als integraal onderdeel van de rugleuning van de ‘back seat assembly’. Mitsdien maakt de constructie van Pewe (indirect) inbreuk op het octrooi. Ook indien de zienswijze van Pewe juist zou zijn is er niettemin sprake van inbreuk op het octrooi, omdat Pewe met in wezen dezelfde middelen op in wezen dezelfde wijze hetzelfde resultaat bereikt. 1 Pewe Enschede BV te Enschede, 2 ABK Kunststoffen BV te Kesteren, 3 Transcare Vof te Linschoten, 4 Jacob Diederik te Linschoten, 5 Gerdina Willemina Diederik-van den Heuvel te Linschoten, appellanten, geïntimeerden in het incidenteel appèl, procureur mr. H.C. Grootveld, W.A.J. Hoorneman te Utrecht, tegen Snoeks Automotive BV te Nieuw-Vennep, geïntimeerde, appellante in het incidenteel appèl, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat K.A.J. Bisschop te Amsterdam.

a Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 3 oktober 2003 (J.W. du Pon) Overwegingen ten aanzien van het recht: De feiten 1 In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Snoeks is rechthebbende op het Europees octrooi nr. 0 779 176, waarvan de verlening is gepubliceerd op 4 juni 2003. Het octrooi heeft betrekking op een Vehicle rear seat en omvat vijf conclusies, waarvan de eerste (in de Nederlandse vertaling) luidt als volgt: Voertuig (1) van het type voorzien van een laadruimte, welke is voorzien van ten minste een stoel of bank (2) met een niet-neerklapbare rugleuning, alsmede van een veiligheidsgordel (6, 7, 8) die is geïntegreerd met en bevestigd aan genoemde rugleuning, nabij de bovenrand daarvan, met het kenmerk, dat is voorzien in ten minste een stijve trekarm (12) die is bevestigd enerzijds aan de bovenrand van de rugleuning en anderzijds aan een stijl (11) gevormd door de C-stijl van genoemd voertuig (1) en/of aan een vloergedeelte van het voertuig (1), op een punt dat is gelegen achter genoemde rugleuning, welke

706

trekarm (12) bij een calamiteit optredende trekkrachten op de veiligheidsgordel (6, 7, 8) kan opnemen. b Figuur 3 bij het octrooischrift ziet er als volgt uit:

c Het gebied waarop het octrooi betrekking heeft betreft (kort gezegd) het inbouwen van een (tweede) passagiersbank in de vrachtruimte van een autobusje, dat standaard is voorzien van slechts één (voor)bank voor passagiers. Een dergelijke achterbank dient te zijn voorzien van veiligheidsgordels. Het enkel bevestigen van die gordels aan de achterbank heeft het nadeel dat bij een botsing de achterbank als geheel kan losschieten, waardoor een extra voorziening moet worden getroffen (zoals airbags) ter beveiliging van de passagiers op die achterbank. Het octrooi voorziet in bevestiging van de rugleuning van de achterbank aan de zogenaamde C-stijl van het voertuig, zodat de krachten die bij een botsing worden uitgeoefend door die bevestiging kunnen worden opgenomen. d Pewe c.s. zijn ondernemingen die zich (al dan niet in onderlinge samenwerking) bezighouden met de productie van en de handel in producten voor de autobranche. Pewe c.s. vervaardigen en verhandelen inbouwkits voor voertuigen met een vrachtruimte, welke inbouwkits zijn voorzien van achterbanken. e Snoeks heeft bij brief van 2 juni 2003 aan Pewe c.s. bericht (samengevat) van oordeel te zijn dat de producten van Pewe c.s. inbreuk maken op het octrooi, en Pewe c.s. verzocht te bevestigen dat Pewe c.s. inbreukmakende handelingen zouden staken. Pewe c.s. hebben aan dat verzoek geen gevolg gegeven. f Met verlof van de voorzieningenrechters in de rechtbanken te Almelo, Utrecht en Amsterdam heeft Snoeks een groot aantal conservatoire beslagen laten leggen, onder meer op producten ter afgifte en onder banken tot verhaal van een geldvordering, begroot op € 130.000,-. De vorderingen, de grondslag daarvoor en het verweer (...) Beoordeling van het geschil In conventie 6 Van toepassing is de Rijksoctrooiwet 1995.

707


7 Al meest verstrekkend verweer hebben Pewe c.s. aangevoerd dat het octrooi in de - inmiddels aanhangige - bodemprocedure op vordering van Pewe c.s. naar verwachting zal worden vernietigd wegens een gebrek aan inventiviteit. Pewe c.s. hebben zich daartoe met name beroepen op twee documenten die reeds in de verleningsprocedure ter sprake zijn geweest. Zij hebben er daarbij op gewezen dat (ook) de Examiner van het EOB op basis van die documenten aanvankelijk ernstige inventiviteitsbezwaren heeft geopperd, doch na een toelichting zijdens Snoeks het octrooi toch heeft verleend. 8 Aan Pewe c.s. kan worden toegewezen dat het minst genomen onbevredigend is dat de verlening van het octrooi niet vergezeld is gegaan van een motivering door de Examiner van de wijziging van zijn standpunt omtrent de inventiviteit, ook al brengt het systeem van octrooiverlening dat kennelijk met zich. Die omstandigheid alleen is evenwel onvoldoende om aan te nemen dat er een gerede kans bestaat op vernietiging van het octrooi in de bodemprocedure. Nu door Pewe c.s. ook geen andere documenten zijn genoemd dan die welke reeds in de verleningsprocedure aan de orde zijn geweest, dient in het kader van dit kort geding van de geldigheid van het - vooronderzochte - octrooi te worden uitgegaan. Het thans besproken verweer van Pewe c.s. gaat dan ook niet op. 9 Vervolgens hebben Pewe c.s. betwist dat zij door het vervaardigen en verhandelen van de door Snoeks gewraakte producten inbreuk maken op het octrooi. Hieromtrent wordt het volgende overwogen. 10 De kern van het inbreukverweer van Pewe c.s. wordt gevormd door hun stelling dat de veiligheidsgordels in de door hen vervaardigde inbouwkits niet zijn geïntegreerd met en bevestigd aan de rugleuning van de achterbank zoals is vereist in conclusie 1 van het octrooi, terwijl de ook in hun product aanwezige stijve trekarm weliswaar is bevestigd aan de C-stijl van het voertuig doch niet, zoals conclusie 1 van het octrooi voorschrijft, tevens is bevestigd aan de bovenrand van de rugleuning. Pewe c.s. hebben dit toegelicht door er op te wijzen dat, anders dat in het octrooi beschreven, de buisconstractie waaraan de veiligheidsgordels zijn bevestigd zich niet in de passagierscabine bevindt, doch in de laadruimte. Anders gezegd: het kunststof tussenschot tussen de passagiersruimte en de laadruimte bevindt zich in het product van Pewe c.s. tussen de buisconstractie en de eigenlijke kussens van de achterbank, terwijl het tussenschot volgens het octrooi zich achter de buisconstractie bevindt. 11 Dat verweer is, voorshands oordelend, ongegrond. Zoals uit figuur 3 van het octrooi blijkt, is de buisconstractie waaraan de veiligheidsgordels zijn bevestigd een integraal onderdeel van rugleuning van de achterbank. De kern van die constructie wordt niet opgeheven door het tussenschot tussen de buizen en de kussens te plaatsen, terwijl de gordels wel aan die buizen bevestigd zijn.

31 DECEMBER 2007

12 Nu door Pewe c.s. geen andere terzake dienende inbreukverweren zijn gevoerd is voorshands aannemelijk dat Pewe c.s. door het verhandelen van de producten waar het thans om gaat letterlijk inbreuk maken op conclusie 1 van het octrooi. Dat betekent dat de vordering welke strekt tot het staken van directe of indirecte inbreuk op het octrooi, toewijsbaar is. De mede gevorderde veroordeling van Pewe c.s. strekkende tot het staken van 'betrokkenheid bij elke directe en/of indirecte inbreuk' alsmede tot het staken van 'elk onrechtmatig handelen, bestaande uit het willens en wetens profijt trekken van een directe of indirecte inbreuk' zal, als te weinig concreet, worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor de nevenvorderingen strekkende tot het doen van opgave, waarvan het belang in het kader van dit kort geding niet duidelijk is, alsmede tot afgifte van producten ter vernietiging, hetgeen een definitieve maatregel uitmaakt waarvoor in het kader van een kort geding geen plaats is. 13 Er wordt aanleiding gevonden tot matiging van de mede gevorderde dwangsom. 14 De termijn als bedoeld in artikel 260 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zal worden bepaald op zes maanden. In reconventie 15 Gelet op hetgeen in conventie omtrent de octrooiinbreuk is overwogen kan niet worden gezegd dat het beslag ten onrechte is gelegd. Verder is onvoldoende aannemelijk geworden dat het bedrag waarvoor het beslag is gelegd als op voorhand onjuist moet worden aangemerkt. Ook heeft Snoeks haar belang bij het handhaven van het beslag voldoende waargemaakt. Dat betekent dat de vordering van Pewe c.s. zal worden afgewezen. In conventie en reconventie 16 Pewe c.s. zullen, als de grotendeels in het ongelijk gesteld partij, worden veroordeeld in de proceskosten. Daarin zullen niet worden betrokken de kosten van de gelegde beslagen, nu Snoeks terzake geen bedrag heeft genoemd laat staan gespecificeerd, en een dergelijk bedrag ook niet eenvoudig uit de veelheid van overgelegde beslagstukken kan worden afgeleid. Beslissing: De voorzieningenrechter: In conventie Beveelt gedaagden ieder afzonderlijk met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke directe of indirecte inbreuk op EP 0 779 176 te staken en gestaakt te houden; Veroordeelt gedaagden tot betaling van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag, of een gedeelte daarvan, of - ter keuze van eiseres - van € 5.000,- per keer of per product, en telkens voor iedere gedaagde die het betreft, dat gedaagden voormeld bevel overtreden;

31 DECEMBER 2007


Wijst af het meer of anders gevorderde; Bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 260 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op zes maanden; In reconventie Wijst de vordering af; In conventie en reconventie Veroordeelt Pewe c.s. in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Snoeks begroot op € 274,20 aan verschotten en € 703,- aan procureurssalaris; Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz. b Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep 1 De door de voorzieningenrechter als vaststaand aangemerkte feiten, weergegeven onder 1 van het bestreden vonnis, zijn in hoger beroep niet dan wel onvoldoende bestreden. Daarom zal ook het hof van die feiten uitgaan. 2 Met hun eerste grief stellen Pewe c.s. de mogelijke nietigheid van het Nederlandse deel van het Europees octrooi 0.779.176 ten name van Snoeks (hierna: het octrooi) aan de orde. Daarbij wijzen zij er onder meer op, dat tijdig twee oppositieschrifturen bij het Europees Octrooibureau (EOB) zijn ingediend, welke thans bij het EOB in behandeling zijn. Kopie van die schrifturen en van de daarin aangehaalde publicaties zijn door Pewe c.s. bij pleidooi overgelegd (producties 6 - 9). Aangezien in kort geding voor toewijzing van een verbod inbreuk te maken op een octrooi in beginsel geen plaats is als een gerede kans bestaat dat het octrooi zal worden herroepen, nietig verklaard of vernietigd, zal het hof deze grief als het meest verstrekkend eerst behandelen. 3 Het hof overweegt ambtshalve dat het hier een Europees octrooi betreft, waarvan de vermelding van de verlening overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag is gepubliceerd na 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 103, lid 2 Rijksoctrooiwet 1995 uitsluitend het bepaalde bij en krachtens die wet van toepassing is. 4 Het octrooi, waarvan de titel luidt 'Vehicle rear seat', heeft betrekking op de constructie van de achterzitting(en) van een voertuig. De eerste conclusie van het octrooi luidt als volgt: 1. A vehicle (1) of the type provided with a cargo space, which comprises at least one seat or assembly (2) of seats (3,4,5) provided with a backrest not capable of being folded down, as well as a safety belt (6,7,8) integrated in and attached to said backrest, near the upper edge thereof, characterized in that at least one rigid pulling arm (12) is provided, which is attached on the one hand to the upper edge of the backrest and to the other hand to a post (11) formed by the C-pillar of said vehicle (1) and/

708

or to a floor portion of the vehicle (1), at a point located behind said backrest, which pulling arm (12) is capable of absorbing pulling forces exerted on the safety belt (6,7,8) in case of a calamity. 5 Het octrooi betreft kennelijk bedrijfsauto’s (octrooi, kolom 1, r. 8 - 11: 'A vehicle of this type according to the preamble of claim 1 is generally known. The known vehicle is a van with a passenger compartment and a cargo compartment'). Uit de beschrijving bij het octrooi leidt het hof af, dat bij bestaande bedrijfsauto’s met een passagierscompartiment en een vrachtcompartiment, waarin het passagierscompartiment is uitgerust met een voorste stel stoelen of banken ('seats') en een achterste stel stoelen of banken ('seats'), welk laatste een niet-neerklapbare rugleuning heeft en is voorzien van een veiligheidsriemconstructie, het probleem zich voordoet dat in geval van een calamiteit (frontale botsing) de achterstoel(en) of achterbank met passagiers en al naar voren kunnen of kan worden 'geworpen' door de bij zo’n calamiteit optredende zeer sterke krachten, die op de veiligheidsriem(en) en via deze op de achterstoel(en) of -bank met niet-neerklapbare rugleuning worden uitgeoefend. Om die reden is in veel landen een voorziening achter het voorste stel stoelen om de passagiers op te vangen een wettelijk vereiste (octrooi, kolom 1, r. 29 e.v.: 'In connection with this the presence of a separate provision behind the front seat assembly for 'stopping' the back passengers in case of a collision is a statutory requirement in various countries'). Een dergelijke voorziening is kostbaar (octrooi, kolom 1, r. 32 - 34: 'It stands to reason that such a separate provision makes the known vehicle less attractive for financial reasons'). 6 Doel van het octrooi is een goedkoop, doch veilig voertuig van de aangeduide soort te verschaffen, waarin het geschetste probleem zich niet voordoet (octrooi, kolom 1, r. 39 - 41: 'The object of the invention is to provide an inexpensive, efficient yet very safe vehicle, wherein the above drawbacks of the prior art are obviated'). Dit doel wordt volgens het octrooi bereikt, doordat wordt voorzien in een starre trekarm, die enerzijds is bevestigd aan de rugleuning (van de achterste stoelen of bank) nabij de bovenzijde en anderzijds hetzij aan de zogenaamde C-stijl van het voertuig, hetzij aan de vloer van het voertuig achter de rugleuning. De trekarm dient zodanig te zijn dat de krachten, die bij een botsing op de veiligheidsriem worden uitgeoefend, worden opgevangen. Bovendien heeft deze constructie als voordeel dat de positie van de achterste stoelen of bank in de lengterichting van het voertuig niet nauw luistert, ja zelfs aanzienlijk kan variëren in het bijzonder ter vergroting van de laadruimte (octrooi, kolom 1, r. 45 - 49: 'An advantage of this construction is moreover the fact that the position of said seat or assembly of seats in the longitudinal direction of the vehicle is not very critical, it may even vary considerably, especially in order to enlarge the cargo space'). Daarbij kan de verankering van de achterste stoelen of bank op de vloer

709


licht zijn (zonder gebruik van zware bouten - vgl. het octrooi, kolom 1, r. 52 - 55: 'whereby said back seat is preferably movable along rails mounted on the vehicle floor, and/or whereby said back seat can be secured in various positions by means of pin joints'). 7 Naar het voorlopig oordeel van het hof zijn derhalve de belangrijkste aspecten van de in het octrooi beschreven uitvinding: a bedrijfsauto met passagierscompartiment en vrachtcompartiment; b achterste stoelen of banken in het passagierscompartiment, die niet 'gebout' zijn, met nietneerklapbare rugleuning; c met de rugleuning verbonden en daarin geïntegreerde veiligheidsriemconstructie; d starre trekarm, bevestigd aan bovenzijde van de rugleuning en aan de C stijl en/of vloer van de auto. 8 Het valt op, dat de genoemde aspecten niet alle tot uitdrukking komen in de eerste conclusie. Met name ontbreekt in conclusie 1 enige aanduiding, dat het gaat om de achterste stoelen of banken in het passagiersgedeelte van het voertuig. In zoverre is de eerste conclusie mitsdien te ruim geformuleerd. Het hof acht het aannemelijk, dat in de aanhangige oppositieprocedures de oppositieafdeling van het EOB dit ook zal constateren en dat zulks zal leiden tot een beperking van conclusie 1 (door vermelding daarin, dat de uitvinding de achterste stoelen of banken betreft, zoals thans verwoord in conclusie 2). Naar het voorlopig oordeel van het hof is de genoemde ruime formulering van conclusie 1 op zichzelf onvoldoende grond om het octrooi volledig te herroepen. 9 De eerste van de door Pewe c.s. overgelegde oppositieschrifturen (productie 6) is ingediend door appellanten ABK en Transcare. In die oppositie wordt een beroep gedaan op een aantal publicaties, aangeduid als D1 - D4 en E1 - E7.10 De publicaties D1 (Duitse octrooiaanvrage DE 29 41 235 A) en D2 (Duitse octrooiaanvrage DE 39 31 696 A) zijn overgelegd als productie 4 in prima zijdens Snoeks en worden in het octrooi als stand van de techniek besproken. Zij beschrijven bevestigingsconstructies van de rugleuning van een stoel aan de carrosserie door middel van een starre trekarm of een flexibele riem (octrooi, kolom 1 r. 35 - 38: 'Documents (…) disclose fastening arrangements of seat backrest to the body of the vehicle by means of rigid pulling arm or flexible belt'). 11 De publicatie D3 (PCT-aanvrage WO 92/ 05045, productie 4 van Pewe c.s.) beschrijft een beveiligingsorgaan voor de (neerklapbare) rugleuning van een autostoel, bestaande uit een riem, die is bevestigd aan de bovenzijde van de rugleuning van de stoel en aan een naburig deel van het chassis van de auto (Claim 1: 'A safety device for vehicle seats (…) characterized in that it consists of an interconnection wire (…) extending between the top of the seat back and the neighbouring side of the vehicle chassis….'). 12 De publicatie D4 (Duitse octrooiaanvrage 20 54 917, productie 5 van Pewe c.s.) beschrijft een orgaan voor

31 DECEMBER 2007

het tegenhouden van de rugleuning van de voorstoel van een personenauto, bestaande uit een riem, die verbonden is met de rugleuning en met de carrosserie van de auto (conclusie 1: 'Vorrichtung zum Halten der Rückenlehnen der Vordersitze von Personenkraftwagen, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückenlehnen über Gurte, Seile od. dgl. am Fahrzeugaufbau gehalten sind'). Met deze riem worden de rugleuningen van de voorstoelen op hun plaats gehouden, zelfs als bij een calamiteit de achterpassagiers naar voren worden geworpen. 13 De documenten E1 - E7 (productie 7 van Pewe c.s.) betreffen artikelen over zogenaamde kartvoertuigen (skelters), formule 1 raceauto’s, tot raceauto omgebouwde personenauto’s en proefopstellingen voor het beproeven van veiligheidsriemen. 14 Door de opposanten wordt in de eerste oppositie aangevoerd, dat de materie van het octrooi niet nieuw is, want volledig bekend uit de publicaties E4, E5, E7 en D3. Naar het voorlopig oordeel van het hof is dit argument onjuist. Geen van de genoemde geschriften immers beschrijft een bedrijfsauto met passagierscompartiment en vrachtcompartiment, zodat reeds daarom van formele nieuwheid sprake is. 15 Door opposanten wordt voorts gesteld, dat de materie van het octrooi inventiviteit ontbeert. De geclaimde maatregelen zouden voor de hand liggen door combinatie van de maatregelen volgens publicatie D1 met de maatregelen volgens ieder van de publicaties D2 - D4 en E1 - E7. Naar het voorlopig oordeel van het hof is het twijfelachtig of de oppositieafdeling van het EOB opposanten hierin zal willen volgen. Door opposanten wordt namelijk uit het oog verloren, dat D1 betrekking heeft op een beveiliging van de (tijdelijke) vergrendeling van de neerklapbare rugleuning van een autostoel in de normale (opstaande) stand. Die beveiliging bestaat uit een extra haak of grendel (5a, 5b figuur van D1), die steekt voorbij de haak (6a, 6b figuur van D1) van de vergrendeling. De extra haak kan aangrijpen op een bout (8a, 8b), die bevestigd is aan de carrosserie van de auto. De extra haak voorkomt een onverhoeds neerklappen van de rugleuning in geval de normale vergrendeling niet is vastgezet. Enig probleem lijkt zich bij deze constructie niet voor te doen, zodat een vakman geen reden zal hebben deze bekende maatregel te combineren met uit de genoemde publicaties bekende maatregelen. Anderszins zal de vakman, die geconfronteerd wordt met het in het onderhavige octrooi gesignaleerde probleem, te weten het mogelijkerwijze naar voren worden geworpen van achterbank met passagiers en al, naar het voorlopig oordeel van het hof niet te rade gaan bij publicaties betreffende neerklapbare rugleuningen van autostoelen, zoals D1, D2 of D3. Zo hij te rade mocht gaan bij de publicatie D4 zal hij wellicht besluiten tot een riem in of aan de rugleuningen van de voorstoelen en verbonden met de carrosserie, zoals in die publicatie voorgesteld, hetgeen iets geheel anders is, dan het octrooi leert. Het hof acht het voorts onwaarschijnlijk dat de gemiddelde

31 DECEMBER 2007


vakman zich zal wenden tot literatuur betreffende skelters, formule 1 raceauto’s, andere raceauto’s of testinrichtingen, zoals E1 - E7. 16 Gezien het voorgaande acht het hof de kans, dat het octrooi op grond van de in de eerste oppositie aangevoerde argumenten zal worden herroepen, gering. 17 Met betrekking tot het tweede van de door Pewe c.s. overgelegde oppositieschrifturen (productie 8), ingediend door B.V. Productions c.s., heeft Snoeks er op gewezen, dat dit stuk door Pewe c.s. zonder enige verdere toelichting in het geding is gebracht. Dat is juist. Immers bij pleidooi hebben Pewe c.s. het stuk overgelegd en daarbij slechts doen opmerken dat het oppositieschrift (evenals het eerste oppositieschrift) voor zichzelf spreekt. Het louter overleggen van een processtuk (een oppositieschriftuur) uit een andere procedure (de oppositie voor het EOB) met mededeling dat de inhoud voor zichzelf spreekt, is onvoldoende om hetgeen in dat stuk aan stellingen en feiten is te vinden te beschouwen als aangevoerd in het onderhavige geding (vgl. Hoge Raad 08-01-1999, NJ 1999, 342). De inhoud van het tweede van de door Pewe c.s. overgelegde oppositieschrifturen dient daarom buiten beschouwing te blijven. Ten overvloede evenwel overweegt het hof nog het volgende. 18 In het geschrift wordt een drietal argumenten aangevoerd op grond waarvan het octrooi zou moeten worden herroepen, te weten a het Europees octrooischrift bevat niet een beschrijving van de uitvinding, die zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen; b het onderwerp van het Europees octrooi wordt niet gedekt door de inhoud van de aanvrage zoals die is ingediend; en c het onderwerp van het Europees octrooi is niet octrooieerbaar wegens gebrek aan nieuwheid en wegens gebrek aan inventiviteit. 19 Met betrekking tot de onvolledigheid en duidelijkheid van de beschrijving (argument a) merken de opposanten op dat de hoofdconclusie van het octrooi spreekt van een starre trekarm, die op de aangegeven wijze is bevestigd en die bij een calamiteit optredende trekkrachten op de veiligheidsgordel kan opnemen. Nergens in de beschrijving is aangegeven, aldus opposanten, hoe de structuur, de samenstelling, het materiaal van de starre trekarm dient te zijn, wil aan de gestelde eis zijn voldaan. Evenmin blijkt uit de beschrijving waar, bij bevestiging van de starre trekarm aan een vloergedeelte van het voertuig op een punt achter de rugleuning, het bevestigingspunt zich precies dient te bevinden, aldus opposanten (productie 8, oppositieschriftuur, blz. 3 - 4). Naar het voorlopig oordeel van het hof is de omschrijving van de trekarm en de wijze van bevestiging in de hoofdconclusie voor een vakman voldoende om de geoctrooieerde constructie te kunnen vervaardigen. De vakman immers weet welke materialen geschikt zijn voor toepassing in een trekarm en zal zonder nadere toelichting in staat zijn een deugdelijke trekarm te vervaardigen en,

710

bij keuze voor aanbrengen aan een vloergedeelte, aan welk deel van de vloer bevestiging het beste kan plaats vinden. 20 Betreffende het bezwaar van uitbreiding van het octrooi (argument b) stellen opposanten, dat in de eerste conclusie wordt gesproken van bevestiging van de stijve trekarm aan de C-stijl van het voertuig en/of een vloergedeelte, terwijl in de oorspronkelijk ingediende aanvrage uitsluitend wordt gesproken over de C-stijl of een vloergedeelte. Naar het voorlopig oordeel van het hof zal, zo de oppositieafdeling van het EOB de argumentatie van opposanten volgt, dit verschil in tekst niet leiden tot herroeping van het octrooi, doch hoogstens tot herziening van de tekst van conclusie 1, in die zin dat daarin en/of wordt vervangen door of. 21 De niet-nieuwheid van de materie van het octrooi (argument c, eerste onderdeel) gronden opposanten in de tweede oppositie op het bestaan van een Minibus van Mercedes-Benz en op het voertuig Renault, zoals verbouwd door het bedrijf Gruau. Naar het voorlopig oordeel van het hof zijn de twee genoemde voertuigen, zo zij al bestonden ten tijde van het indienen van de aanvrage die tot het octrooi heeft geleid, niet nieuwheidsschadelijk. In de bij de oppositie behorende producties is met betrekking tot de Minibus sprake van een riem ('Litzenseil'), waarmee de rugleuning van een bank verbonden is met de carrosserie van de bus. Van een starre trekarm is geen sprake. Voorzover het hof de documentatie van de Gruau Renault begrijpt - door Pewe c.s. is op geen enkele wijze toegelicht wat de opposanten hebben bedoeld -, is ook bij dat voertuig geen sprake van een starre trekarm, die bevestigd is aan de bovenrand van de rugleuning van de achterbank en anderzijds aan de Cstijl en/of een vloergedeelte van het voertuig achter de achterbank. 22 Het ontbreken van inventiviteit van de materie van het octrooi (argument c, tweede onderdeel) gronden opposanten in de tweede oppositie op de genoemde voertuigen van Renault en Mercedes-Benz in samenhang met de publicaties DE 29 41 235 A en DE 39 31 696 A. Deze publicaties zijn hiervoor in verband met de eerste oppositie reeds uitvoerig besproken. Om de aldaar genoemde redenen acht het hof die geschriften, hetzij alleen bezien, hetzij in samenhang met de voertuigen Mercedes-Benz en/of Renault beschouwd, ook nu niet deugdelijk om inventiviteit aan de materie van het octrooi te ontzeggen. 23 Samenvattend acht het hof de kans, dat het octrooi op grond van de in de tweede oppositie aangevoerde argumenten zal worden herroepen, gering. 24 Het vorenstaande houdt in, dat naar het voorlopig oordeel van het hof er niet een gerede kans bestaat, dat het octrooi zal worden herroepen of vernietigd. De eerste grief van Pewe c.s. faalt daarom. 25 Met de grieven II en III bestrijden Pewe c.s. het oordeel van de voorzieningenrechter, dat zij inbreuk maken op het octrooi van Snoeks. Hieromtrent oordeelt het hof als volgt.

711


26 Door Pewe c.s. wordt niet ontkend, dat de door hen in het verkeer gebrachte inbouwkits bestemd zijn voor bedrijfsauto’s met passagierscompartiment en vrachtcompartiment. Een bedrijfsauto voorzien van een dergelijke inbouwkit bezit in het passagierscompartiment achterste stoelen of banken met niet-neerklapbare rugleuning. De achterbank in de passagiersruimte heeft (zoals blijkt uit het door Pewe c.s. overgelegde rapport van de octrooigemachtigde Dorna-productie 1 in prima) drie zitplaatsen, waarvan de buitenste twee zijn voorzien van een drie-punts gordel, terwijl de middelste zitplaats is voorzien van een twee-punts heupgordel. Deze veiligheidsriemen zijn, aldus Pewe c.s., niet met de rugleuning verbonden en niet daarin geïntegreerd, maar zijn verbonden met een achter de achterbank gemonteerd gordelframe, dat met trekstrippen is bevestigd aan de C-stijl van het voertuig (vgl. rapport Dorna, blz. 11). Tussen achterbank en gordelframe bevindt zich een scheidingswand. De veiligheidsriemen worden door openingen in die wand naar de achterbank geleid. 27 Door Pewe c.s. wordt aangevoerd, dat hun constructie buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt, nu bij die constructie de achterbank geheel los is van het gordelframe en de veiligheidsgordels reeds daarom niet geïntegreerd zijn met de rugleuning, noch daaraan bevestigd zijn. Naar het voorlopig oordeel van het hof verliezen Pewe c.s. hierbij uit het oog, dat het in het octrooi gaat om een constructie ter beveiliging van de 'back seat assembly', dat wil zeggen het geheel van zitting, rugkussens en bevestigingsconstructie voor de veiligheidsgordels. Met de voorzieningenrechter is het hof daarom voorshands van oordeel, dat het door Pewe c.s. toegepaste gordelframe gezien dient te worden als integraal onderdeel van de rugleuning van de 'back seat assembly'. Mitsdien dient geoordeeld te worden, dat Pewe c.s. met hun constructie (indirect) inbreuk maken op het octrooi van Snoeks. De grieven II en III falen daarom. 28 Ten overvloede overweegt het hof, dat indien de zienswijze van Pewe c.s. juist zou zijn, er niettemin sprake is van inbreuk op het octrooi, omdat dan Pewe c.s. met in wezen dezelfde middelen op in wezen dezelfde wijze hetzelfde resultaat bereiken. Waar het in het octrooi immers om gaat, is dat de achterbankconstructie zodanig is, dat in geval van een calamiteit (botsing) de bank niet met passagiers en al naar voren wordt 'geworpen'. Dat naar voren werpen kan, voorzover het hof begrijpt, plaatsvinden doordat de passagiers, op wie bij een botsing een voorwaartse kracht wordt uitgeoefend, door de veiligheidsriemen worden tegengehouden, waardoor zij op die veiligheidsriemen trekkrachten uitoefenen. Het zijn die trekkrachten, die moeten worden opgevangen (vgl. het octrooi, kolom 1, r. 25 e.v.: 'the three-point safety belt construction used with the back seat assembly thereof must be capable of absorbing – as a result of being integrated in the back seat assembly – the very large forces that occur in case of a collision') en in het opvangen van die krachten voorziet de starre trekarm volgens het octrooi (vgl. claim 1 'capable of absorbing

31 DECEMBER 2007

pulling forces exerted on the safety belt in case of a calamity'). 29 Bij de constructie van Pewe c.s. wordt in het geval van een calamiteit de trekkracht, die door de passagiers op de veiligheidsriemen wordt uitgeoefend, door die veiligheidsriemen overgebracht op het gordelframe en die krachten worden opgevangen door de aan de C-stijl van het voertuig bevestigde trekstrippen. De trekstrippen zijn in wezen dezelfde middelen als de starre trekarm volgens het octrooi en op in wezen dezelfde wijze (namelijk het vasthouden van dat onderdeel van de totale achterbankconstructie, te weten het gordelframe) wordt aldus hetzelfde resultaat bereikt (het verhinderen van het naar voren worden 'geworpen' van de passagiers met de totale achterbankconstructie). 30 Ook de vierde grief faalt. Aangezien naar het voorlopig oordeel van het hof van inbreuk sprake is, kan niet gezegd worden, dat door Snoeks ten onrechte beslag is gelegd. De hoogte van de vordering tot schadevergoeding is door Snoeks voorshands voldoende aannemelijk gemaakt, zoals door Snoeks (opnieuw) uiteengezet in de memorie van antwoord. De door Snoeks gehanteerde rekenmethode is door Pewe c.s. niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd bestreden en komt het hof niet onaannemelijk voor. 31 Nu de grieven falen dient het vonnis te worden bekrachtigd. Pewe c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld. 32 Nu het principaal beroep wordt verworpen, dient het voorwaardelijk incidenteel beroep, dat door Snoeks is ingesteld, aan de orde te komen. 33 In het incidenteel beroep klaagt Snoeks over het afwijzen door de voorzieningenrechter van de gevorderde veroordeling van Pewe c.s. tot het staken van 'betrokkenheid bij elke directe en/of indirecte inbreuk', alsmede tot het staken van 'elk onrechtmatig handelen, bestaande uit het willens en wetens profijt trekken van een directe of indirecte inbreuk' en het afwijzen van een aantal nevenvorderingen. Hieromtrent oordeelt het hof als volgt. 34 Door (indirect) inbreuk te maken op het octrooi van Snoeks handelen Pewe c.s. onrechtmatig jegens Snoeks. Een dergelijk onrechtmatig handelen is vatbaar voor een verbod. Niet duidelijk is welke gedragingen van Pewe c.s. door Snoeks daarnevens onrechtmatig worden geacht. Het door Snoeks ter toelichting genoemde vervaardigen of in voorraad hebben van (onderdelen van) inbreukmakende producten, het repareren van een inbreukmakende inrichting, het leveren van onderdelen voor een inbreukmakende inrichting of betrokkenheid bij inbreuk via gelieerde ondernemingen is hetzij (indirecte) inbreuk op het octrooi, hetzij naar het voorlopig oordeel van het hof niet onrechtmatig. Het hof verenigt zich mitsdien met het oordeel van de voorzieningenrechter, dat de vordering als te weinig concreet dient te worden afgewezen. 35 Aan het in het oorspronkelijke petitum onder C. gevorderde doen van opgave ontbreekt thans, naar het voorlopig oordeel van het hof, het spoedeisend belang,

31 DECEMBER 2007


zodat dit dient te worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor de vordering onder E. Wat betreft de vordering onder D acht het hof niet aannemelijk, dat thans nog niet ingebouwde inbouwkits voorradig zijn bij afnemers van Pewe c.s. Het terughalen van reeds ingebouwde kits acht het hof een disproportionele maatregel, nog afgezien van de vraag of Pewe c.s. haar afnemers daartoe kan bewegen. Geen van de door de voorzieningenrechter afgewezen nevenvorderingen komen daarom voor toewijzing in aanmerking. De door Snoeks aangevoerde grief faalt en het incidentele beroep dient te worden verworpen met veroordeling van Snoeks in de kosten aan de zijde van Pewe c.s. gevallen. Beslissing Het hof: in het principaal beroep - bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; - verwijst Pewe c.s. in de kosten van het principaal beroep en begroot deze aan de zijde van Snoeks tot op deze uitspraak op € 2.927,--; in het incidenteel beroep - verwerpt het beroep; - verwijst Snoeks in de kosten van het incidenteel beroep en begroot deze aan de zijde van Pewe c.s. tot op deze uitspraak op € 1.341,--. Enz.

Nr. 149 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 21 juni 2007 (kabelbescherming) Mr. G.R.B. van Peursem Art. 1 j° art. 74 Row 1995 (natuurlijke rijkdommen en continentaal plat) Zelfs als de uitleg van Alberts juist zou zijn en de Row 1995 zou gelden in de Exclusieve Economische Zone dan is geen sprake van directe of indirecte inbreuk op conclusie 24 van EP 1 616 377. Art. 53 Row 1995 Voorop wordt gesteld dat conclusie 24 geen onafhankelijke maar een (van conclusie 1) afhankelijke conclusie betreft, zodat essentieel is dat de kabelbescherming in de zin van deze hoofdconclusie wordt toegepast. Niet aannemelijk is gemaakt dat Smulders c.s. en van Oord c.s. die kabelbescherming toepassen of dreigen te gaan toepassen, ook niet bij wege van equivalentie. De achter de bewoordingen van de hoofdconclusie liggende uitvindingsgedachte is de toepassing van aan te brengen externe kabelbescherming

712

in de vorm van een gesegmenteerde koker, hoes of huls, waarbij de kabel met beschermingsmiddelen los op de zeebodem blijft liggen. Smulders c.s. en Van Oord c.s. gebruiken een van een dubbele interne wapening voorziene kabel, die direct in de zeebodem wordt begraven. De toepassing van een ‘intern’ gepantserde kabel en begravingsen steenstorttechnieken is niet octrooirechtelijk equivalent aan de externe kabelbescherming volgens het octrooi. ‘Function’ en ‘result’ mogen in een uiterst welwillende interpretatie mogelijk vergelijkbaar zijn, de manier waarop dat wordt bereikt is wezenlijk anders. Nu conclusie 24 een van conclusie 1 afhankelijke conclusie is, is octrooirechtelijk onjuist de redenering dat aan de laatste passage uit de beschrijving in die zin zelfstandige betekenis zou kunnen worden toegedicht, dat het voorhanden zijn van externe kabelbescherming in de zin van conclusie 1 zou kunnen worden weggeïnterpreteerd. Alberts heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de enkele toepassing van de ‘opnamebuis’ (de telescopische J-tube) zonder de externe kabelbescherming in de zin van het octrooi, voldoende dreigende inbreuk met zich brengt. Art. 73 Row 1995 De J-tubes vormen geen wezenlijk bestanddeel van de uitvinding, omdat deze geen elementen vormen waardoor de leer van het octrooi zich onderscheidt van de stand van de techniek. Er is dus evenmin sprake van indirecte inbreuk. Art. 1, lid 2a j° art. 8, lid 1 en art. 11 GModVo Geen beroep op bescherming uit hoofde van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel. Het uiterlijk van de gehanteerde J-tubes wordt vrijwel geheel technisch bepaald; voor zover dit anders zou zijn, zijn deze [uiterlijke kenmerken?] niet nieuw en bezitten geen eigen karakter. Art. 1019h Rv (proceskostenveroordeling) Gevorderde proceskosten worden gematigd door: - correctie van bestede ‘dubbele tijd’ ten gevolge van een advocaatwisseling; correctie van de kosten voor het Gemeenschapsmodelrechtelijke verweer aan de zijde van Smulders c.s.; - correctie van kosten voor het onrechtmatige daadsverweer; - correctie voor gelijktijdige inschakeling van twee advocaten op compagnonsniveau in deze octrooirechtelijk niet bijster complexe zaak; - correctie voor de meegenomen integrale kosten voor het instellen van een oppositieprocedure in München; - correctie om redenen van billijkheid om te voorkomen dat het voor het MKB vanwege kostenveroordelingen onmogelijk wordt om te

713


procederen tegen kapitaalkrachtiger segmenten uit het bedrijfsleven. 1 Prodect BV te Schoonebeek, 2 Berend Fennechienes Alberts te Nieuw-Amsterdam, eisers in conventie, verweerders in reconventie, procureur mr. W. Heemskerk, advocaat mr. A.E. Heezius te Amsterdam, tegen 1 Smulders Groep BV te Helmond, 2 Smulders Projects BV te Helmond, 3 Albertus Silvester Hendricus Smulders te Nuenen, gedaagden in conventie, eisers in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt aud Altenstadt, advocaat thans mr. S.R. Hagen, 4 Van Oord NV te Rotterdam, 5 Van Oord Dredging and Marine Contractors BV te Rotterdam, 6 Van Oord Offshore BV te Gorinchem, gedaagden in conventie, eisers in reconventie, procureur mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaat tevens S.C. Dack, barrister te ’sGravenhage.

1 De procedure 1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaardingen van 12 april 2007; - de conclusie van eis in reconventie zijdens Smulders c.s. en een vrijwel identieke conclusie van eis in reconventie zijdens Van Oord c.s.; - de akte houdende vermeerdering van eis in conventie; - de mondelinge behandeling op 5 juni 2007 en de bij gelegenheid daarvan door partijen ingebrachte producties, zijdens Prodect c.s. t/m prod. 28 met een aangevuld kostenoverzicht, zijdens Smulders c.s. t/m prod. 7 met een aangevuld kostenoverzicht en zijdens Van Oord c.s. t/m prod. 12; met tevoren van Prodect c.s. verkregen toestemming heeft de heer Dack ter zitting nog een foto ingebracht, met het voorstel die achter prod. 23 zijdens Prodect in te voegen, hetgeen is geschied; - de pleitnota's van mr. Heezius en octrooigemachtigde Mink voor de zitting van 5 juni 2007; - de pleitnota van mr. Hagen voor die zitting; - de pleitnota van mr. Van Nispen en de heer Dack voor die zitting. 1.2 Het octrooirechtelijke deel van het geschil in conventie is ter zitting uitdrukkelijk beperkt tot de daarvoor in de dagvaarding aangevoerde grondslagen, te weten indirecte inbreuk op conclusie 24 en dreigende directe inbreuk op conclusie 24. De niet tevoren aangekondigde en eerst ter zitting opgebrachte uitbreiding van deze grondslag met directe inbreuk (letterlijk, danwel bij wege van equivalentie) op conclusie 1 en 24 en dreiging van inbreuk op conclusie 1, is op grond van de eisen van goede procesorde door de voorzieningenrechter niet toegestaan. 1.3 Vonnis is bepaald op heden.

31 DECEMBER 2007

2 De feiten 2.1 Alberts is houder van Europees octrooi EP 1 616 377 B1 (hierna: EP 377 of het octrooi) met als titel: Protektor für Kabel und Rohrleitungen, in de (onbestreden) Nederlandse vertaling: Beschermer voor kabels en leidingen, hem verleend op 28 februari 2007 op een aanvrage van 5 april 2004 met ingeroepen prioriteit vanaf 4 april 2003. De PCT-aanvrage waar dit octrooi uit is voortgevloeid is op 14 oktober 2004 ter inzage gelegd. Het octrooi is in ieder geval gevalideerd voor Nederland. Tegen het octrooi is inmiddels op 21 mei 2007 oppositie ingesteld door Van Oord DMC. Conclusies 1 en 24 luiden in de oorspronkelijke Duitse tekst aldus: 1. Schützvorrichtung für Kabel und Rohrleitungen, insbesondere für Seekabel, mit einer Mehrzahl von Rohrhälften (2), von denen jeweils zwei zusammengefügte Rohrhälften (2) ein Rohrelement (4) bilden und in Reihe miteinander verbundene Rohrelemente (4) ein Rohr zur Aufnahme eines Kabels oder einer Rohrleitung (6) bilden, wobei die Rohrelemente (4) jeweils an einem ersten Ende einen kugelförmigen Abschnitt (8) und an einem zweiten, dem ersten Ende gegenüberliegenden Ende einen trichterförmigen Abschnitt (10) aufweisen, der im Inneren des kugelförmigen Abschnitts (8) eines benachbarten Rohrelements (4) aufgenommen und festgehalten ist, dadurch gekennzeichnet, dass die ein Rohrelement (4) bildenden Rohrhälften (2) durch miteinander in Eingriff stehende Bereiche (14, 16) des kugelförmigen Abschnitts (8) verbunden sind, wobei das Rohrelement (4) außen frei von scharfen Kanten und hervorstehenden Ecken oder Kanten ist. 24. Schutzvorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Aufnameröhre (80) zur Aufnahme des Endes des aus einer Anzahl von Rohrelementen (4) gebildeten Rohrs, wobei die Aufnahmeröhre (80) eine äußere Röhre (81) und eine innere, in der äußeren Röhre verschiebbare Röhre (82) aufweist. In de Nederlandse vertaling: 1. Beschermingsinrichting voor kabels en leidingen, in het bijzonder voor zeekabels, met een aantal pijphelften (2), waarvan telkens twee samengevoegde pijphelften (2) een pijpelement (4) vormen en in serie met elkaar verbonden pijpelementen (4) een pijp voor opname van een kabel of een leiding (6) vormen, waarbij de pijpelementen (4) telkens aan een eerste einde een bolvormig segment (8) en aan een tweede, tegenover het eerste einde liggende einde een trechtervormig segment (10) hebben, dat in het inwendige van het bolvormige segment (8) van een naburig pijpelement (4) is opgenomen en vastgehouden, met het kenmerk, dat de pijphelften (2) die het pijpelement (4) vormen door in elkaar aangrijpende gebieden (14, 16) van het bolvormige segment (8) zijn verbonden, waarbij het pijpelement (4) van buiten vrij van scherpe kanten en uitstekende hoeken of kanten is.

31 DECEMBER 2007


714

24. Beschermingsinrichting volgens één der voorgaande conclusies, gekenmerkt door een opnamebuis (80) voor opname van het einde van de uit een aantal pijpelementen (4) gevormde pijp, waarbij de opnamebuis (80) een buitenste buis (81) en een binnenste, in de buitenste buis verschuifbare buis (82) heeft. Bij het octrooi behoren onder meer de volgende (verkleind weergegeven) figuren 1 t/m 5 en 31 en 32:

2.2 De betreffende techniek wordt toegepast als kabelbescherming van elektriciteitskabels en andere leidingen voor offshore projecten, zoals windmolenparken op volle zee. Dergelijke windmolenparken worden pas sinds betrekkelijk korte tijd op volle zee aangelegd. Het eerste Nederlandse windmolenpark op zee is dit voorjaar geopend bij Egmond. Wereldwijd zijn er thans 16 van dergelijke windmolenparken. Het windmolenpark Q7 in aanleg ligt geheel offshore in blok Q7 van het Nederlands Continentaal Plat op 23 km uit de kust in water met een diepte van 20 – 25 meter. Het project beslaat een totale investering van € 383.000.000,-. Het bestrijkt de aanleg van 60 windmolens die elk 2 MW energie leveren en een infrastructuur van kabels om het opgewekte vermogen te bundelen en landwaarts af te voeren. De windmolens staan ongeveer 550 meter van elkaar en het totale oppervlak van het Q7 project bedraagt 14 km². 2.3 Kabels en leidingen die over of in de zeebodem worden geleid hebben te lijden van de omstandigheden aldaar. Teneinde beschadigingen te voorkomen kan bedoelde (of andere) kabelbescherming worden toegepast. Ter plaatse van de torens moeten de zeekabels en leidingen van of vanuit de bodem omhoog worden geleid. Dit kan gedaan worden door die kabels en leidingen door zogenoemde 'J- of I-tubes' te leiden, die gefixeerd worden aan de sokkel of het platform of in de bodem worden bevestigd. 2.4 Eén van de daarbij optredende verschijnselen wordt in het veld aangeduid met het begrip 'scouring', het ontstaan van zogenoemde 'schuurkomgaten'. Rondom een fundering of sokkel trekt de (zandige) zeebodem na verloop van tijd weg, zodat er als het ware een kuil rondom die fundering of sokkel ontstaat. Zonder

715


maatregelen levert dat spanningsproblemen op de kabels en leidingen op ter hoogte van zo'n scouring gat, omdat de kabels/leidingen dan gaan 'zweven' . In door partijen gehanteerd jargon heet dat 'freespan'. In bovenbedoelde figuur 31 uit het octrooi is freespan schematisch aangeduid in figuren 31a en 31b (links boven elkaar). Afhankelijke conclusie 24 verschaft als maatregel tegen scouring een wat partijen noemen 'movable J-tube', of 'movable I-tube' (afhankelijk van de vorm van de uitmonding), een opnamebuis bestaande uit een binnenste in een buitenste buis verschuifbare buis – een telescopische buis als het ware, zodat de hoogte van het einde van de pijp ten opzichte van de zeebodem kan worden gevarieerd, om te bevorderen dat het einde van de opnamebuis zoveel mogelijk op de zeebodem ligt om kabelspanning veroorzaakt door scouring te verhelpen. 2.5 Alberts is als directeur in dienst geweest bij het Duitse Ahmtec GmbH, alwaar hij eind 2005 is vertrokken en zich onder meer bezighield met ontwikkeling van de thans aan de orde zijnde techniek. Onderdeel van de tussen hem en Ahmtec bereikte overeenstemming omtrent de termen van deze beëindiging is dat – uiteindelijk eerst in januari 2007 – aan Alberts de rechten op de octrooiaanvrage die tot EP 377 heeft geleid toekwamen. Prodect is (informele) licentieneemster onder het octrooi en brengt een kabelbeschermingssysteem op de markt onder de aanduiding ProPipe. Het is een in 2006 door Alberts opgericht bedrijf gespecialiseerd in bescherming van kabels en pijpleidingen, testmaterialen en machines ten behoeve van funderingswerkzaamheden. 2.6 Uit zijn tijd bij Ahmtec stammen contacten van Alberts met Smulders Groep. Na in februari 2004 al geheimhouding te zijn overeengekomen is in april 2004 tussen Ahmtec GmbH en Smulders Groep een exclusieve samenwerkingsovereenkomst gesloten. Beoogd werd te komen tot gezamenlijke ontwikkeling van nieuw zeekabelbeschermingsmateriaal. In deze overeenkomst wordt dit 'new Equipment' uitsluitend in de considerans sub 3 omschreven. In het vervolg van de overeenkomst is alleen sprake van 'Equipment', waarmee klaarblijkelijk hetzelfde is bedoeld. De considerans sub 1 en 3 luidt als volgt: 1. AHMTEC designs, markets and sells various products related to the protection of submarine cables. In line with the above products, AHMTEC has designed a tube entrance system capable of positioning and securing submarine cables entering an I- or J-tube structure. 3. The Parties have agreed to work together exclusively with respect to the integration and further development of a joint product, thereby combining products and applications of both Parties. Said new Equipment shall be jointly manufactured, marketed and sold. Inhoudelijk is in deze overeenkomst onder de headings 'Duties' en 'Roles' het volgende overeengekomen: DUTIES Each of the parties shall at all times

31 DECEMBER 2007

i. Keep confidential all matters referred to in this agreement. ii. Keep confidential the names of targeted Clients, the location of any projects on which the Equipment is to be used and any other matter whatsoever relating to the manufacture, marketing and sales of the Equipment. iii. Liaise with each other on all matters regarding this agreement. ROLES 1. AMHTEC and SMULDERS will jointly take the final decisions on the strategy to be followed with regard to marketing and sales of the Equipment, whereas both parties will be active in sales and promotion. 2. AMHTEC and SMULDERS will retain the contact role with Clients and shall represent the best interest of the Parties in that role. 3. Neither Party shall disclose to any third party the arrangements with regard to their respective responsibilities with regard to the Equipment unless mutual agreed upon. 4. The Parties will not disclose to any Third Parties the commercial pricing and costing of the Equipment and any enquiries with regard to the Equipment will be disclosed to the other Party and jointly actioned. 5. The prices for the manufactured equipment will be agreed on an annual basis and revised by agreement annually to reflect market forces, manufacturing costs, marketing costs and exchange rate fluctuations. De samenwerkingsovereenkomst heeft niet tot opdrachten geleid. Partijen strijden over de vraag of deze overeenkomst nog van kracht is. 2.7 Hoofdaannemers van het windmolenpark Q7 zijn Van Oord DMC en het Deense Vestas. Van Oord DMC bouwt de funderingen van het windpark en de aanleg van de elektrische infrastructuur. Vestas levert en installeert de torens en de windturbines. Smulders Projects is één van de onderaannemers. Van Oord Offshore legt de kabels aan. 2.8 Op verzoek van Van Oord Offshore heeft Prodect in juli 2006 schriftelijk offerte gedaan voor de aanleg van kabelbeschermingsinrichtingen voor het Q7 project. Deze offerte is zijdens Van Oord Offshore niet aanvaard. 2.9 In Q7 wordt volgens Smulders c.s. en Van Oord c.s. gebruik gemaakt van gewapende ABB-kabels van een nieuw type met een binnenste stalen bewapening en een buitenste kunststofbewapening die goed genoeg zijn om zonder separate kabelbescherming (in de vorm van (gesegmenteerde) kokers) te worden toegepast. Deze kabels worden niet over de zeembodem geleid, maar daarin begraven. Deze ABB kabels zien er als volgt uit:

31 DECEMBER 2007


716

Van Oord N.V. aansprakelijk gesteld bij brief van 17 april 2007. Zijdens zowel Smulders c.s. als Van Oord c.s. is na sommatie direct aan Prodect c.s. meegedeeld dat bij Q7 geen kabelbescherming in de zin van het octrooi werd toegepast. 2.11 Onder de kop 'Vertraging dreigt voor windpark Q7; rechtszaak over schending octrooi' is betreffende het onderhavige kort geding in het Financieel Dagblad van 11 mei 2007 een artikel verschenen. In dat artikel staan onder meer de volgende aan mr. Heezius toegedichte uitingen: 'Als Prodect in het gelijk wordt gesteld, kan dat volgens Heezius betekenen dat het project 'maanden wordt vertraagd'. Het bedrijf probeert via de rechter een sterke plek aan de onderhandelingstafel te krijgen. 'Het doel van de zaak is een verbod. Dan is het aan partijen om tot een oplossing te komen. Maar de octrooihouder heeft er belang bij zijn eigen producten en diensten te verkopen'.' Nadat in het artikel wordt aangegeven dat de directie van de projectorganisatie van Q7 zich geen zorgen maakt, omdat contractueel Van Oord verantwoordelijk is voor het ontwerp en de directie zich geen zorgen maakt over vertraging, omdat de kabels al zijn gelegd, vermeldt het artikel het volgende: 'Dat wil volgens advocaat Heezius niet zeggen dat er geen vertraging kan optreden. 'Bijvoorbeeld als de installaties verwijderd moeten worden'.' Naar aanleiding van dit artikel zijn Alberts en Prodect zijdens Van Oord c.s. op 11 mei 2007 gesommeerd te bevestigen dat zij geen verdere soortgelijke mededelingen zouden doen omtrent beweerde inbreuk als gedaan blijkens het artikel in het FD, aan welke sommatie door Alberts en Prodect niet is voldaan.

Bij de aanleg van windmolenpark Q7 wordt gebruik gemaakt van movable J-tubes. Naar zeggen van Smulders c.s. en Van Oord c.s. worden die J-tubes evenwel geheel in de zeebodem begraven. 2.10 Tijdens besprekingen op 31 januari 2007 en 2 maart 2007 tussen Prodect en Alberts enerzijds en Smulders Groep en Smulders Projects anderzijds is tevergeefs getracht een conflict te voorkomen. Bij brief van 5 april 2007 is Van Oord N.V. door mr. Heezius namens Prodect en Alberts gesommeerd ter zake van octrooiinbreuk, auteursrechtinbreuk op ontwerptekeningen, inbreuk op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen en onrechtmatig handelen. Aan deze sommatie is niet voldaan. Afschrift van deze brief is gezonden aan de directies van Smulders Groep, Econcern B.V., Energy Investments Holding B.V. en ENECO Energie (aandeelhouders), alsmede de directie van Offshore Windpark Q7 B.V., de projectorganisatie. Naar aanleiding daarvan heeft Offshore Windpark Q7 B.V.

3 Het geschil 3.1 Prodect c.s. vorderen in conventie samengevat en na vermeerdering van eis - een grensoverschrijdend verbod tot directe en indirecte octrooi-inbreuk, alsmede een verbod tot betrokkenheid daarbij, een inbreukverbod op niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellen 'weergegeven in de figuren 31 a t/m d en 32 a t/m c van EP '377', een gebod aan Smulders c.s. tot het staken van het (doen) plegen van wanprestatie onder de samenwerkingsovereenkomst uit 2004 tussen Smulders Groep en Ahmtec en een verbod voor de heer Smulders 'onrechtmatige uitlatingen te doen, zoals maar niet beperkt tot het uiten van dreigementen dat Prodect door hem vernietigd zal worden', alles op straffe van dwangsommen, alsmede een aantal met dwangsommen versterkte nevenvorderingen tot accountantsgecertificeerde opgave van aantallen in windmolenpark Q7 geplaatste en volgens plan te plaatsen 'movable tubes', en van aantallen kabelbeschermingsinrichtingen waarvoor offertes zijn aangevraagd, kosten rechtens, waarbij in deze vóór inwerkingtreding van de implementatiewet van de Handhavingsrichtlijn aangevangen procedure aanspraak wordt gemaakt op een Handhavingsrichtlijnconforme volledige proceskostenveroordeling.

717


3.2 Smulders c.s. en Van Oord c.s. vorderen in reconventie een aantal rectificaties alsmede een verbod tot het doen van verdere mededelingen dat Smulders c.s. en Van Oord c.s. octrooi-inbreuk zouden plegen of suggesties te doen dat de bouw van windpark Q 7 vertraging op zou kunnen lopen, versterkt met dwangsommen, kosten rechtens. 3.3 Partijen voeren over en weer in conventie en in reconventie verweer. Beiderzijds wordt aanspraak gemaakt op een Handhavingsrichtlijnconforme proceskostenveroordeling. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, bij de beoordeling nader ingegaan. 4 De beoordeling Procedureel 4.1 Prodect is voor wat betreft het octrooirechtelijk deel van het geschil niet ontvankelijk in haar vorderingen, omdat zij geen octrooihoudster, maar licentieneemster onder het octrooi is. Voorts moet ieder grensoverschrijdend octrooi-inbreukverbod al worden afgewezen bij gebreke van substantiëring van validering buiten Nederland, die zijdens Smulders c.s. en Van Oord c.s. wordt betwist. Alberts is juist weer niet ontvankelijk voor zover het de vorderingen in conventie gestoeld op Gemeenschapsmodellen betreft. Naar de eigen stellingen van Prodect c.s. brengt niet Alberts, maar Prodect het ProPipe systeem op de markt. 4.2 Behalve voor wat betreft de vermeerdering van eis in conventie, zijn Prodect c.s. voorts niet ontvankelijk in hun vorderingen jegens de heer Smulders in persoon. Datzelfde geldt voor de vorderingen in conventie op octrooirechtelijke of Gemeenschapsmodelrechtelijke grondslag gericht tegen niet bij de uitvoering van Q7 betrokken partijen, te weten Smulders Groep, de heer Smulders en Van Oord N.V. Naar voorlopig oordeel is zijdens Prodect c.s. bepaald onvoldoende gesteld – zeker gelet op het ter zake gevoerde verweer door Smulders c.s. en Van Oord c.s. – om te dezen te kunnen komen tot 'vereenzelviging' of 'doorbreking van rechtspersoonlijkheid'. Octrooi 4.3 Partijen strijden allereerst over de vraag of de Rijksoctrooiwet 1995 wel kan worden ingeroepen door Alberts, nu Q7 wordt uitgevoerd buiten de 12 mijlszone uit de Nederlandse kust, te weten op ruim 23 km buitengaats. 4.4 Volgens Alberts is daarvan sprake, omdat Q7 gelegen is in de Exclusieve Economische Zone die zich tot 200 mijl uit de kust uitstrekt en hij beroept zich ter zake op de uitzondering 'winning van natuurlijke rijkdommen' bedoeld in art. 74 ROW 1995 (vgl. voor het begrip 'natuurlijke rijkdommen' tevens art. 1 ROW 1995). Voor deze uitleg zoekt Alberts steun bij art. 97 lid 8 van het (niet in werking getreden) Gemeenschapsoctrooiverdrag (GOV), aan welk verdrag

31 DECEMBER 2007

volgens Alberts de Rijksoctrooiwet 1995 door de wetgever is beoogd te worden aangepast. Art. 97 lid 8 GOV bepaalt – kort gezegd – dat het octrooiterritoir wordt uitgebreid tot het continentale plat. Art. 44B ROW 1910 – dat gelijk is aan het huidige art. 74 ROW 1995 – is in 1987 aangepast teneinde te sporen met het Gemeenschapsoctrooiverdrag. Hoewel de tekst toen nog beperkt was tot 'natuurlijke rijkdommen' zijn de soevereine rechten volgens Alberts na 1987 uitgebreid als gevolg van implementatie van het Derde Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties (UNCLOS III). Art. 56 van UNCLOS III bepaalt immers dat de kuststaat in de EEZ soevereine rechten heeft 'with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds'. Een overeenkomstige bepaling staat in art. 3 van de Rijkswet Instelling Exclusieve Economische Zone 1999, die op 28 april 2000 in werking is getreden, aldus Alberts. 4.5 Volgens Smulders c.s. en Van Oord c.s. moet het begrip 'natuurlijke rijkdommen' – ook al beperkt gedefinieerd in art. 1 ROW 1995 – uit de uitzondering van (thans) art. 74 ROW 1995 volgens de wetsgeschiedenis beperkt worden uitgelegd en kan dit uitsluitend 'het onderzoek naar de aanwezigheid van natuurlijke rijkdommen of het winnen daarvan' betreffen, waarbij zij verwijzen naar de parlementaire geschiedenis op de voorloper van art. 44B ROW 1910, te weten art. 44bis van die wet. 4.6 Hoewel naar voorlopig oordeel de tweede uitleg voorshands, gelet op de wetstekst en de uit de octrooiwettelijke wetsgeschiedenis blijkende bedoeling van de uitzondering van art. 74 ROW 1995, juist voorkomt, behoeft deze kwestie in dit kort geding niet nader te worden onderzocht en beslist. Zelfs als de eerste uitleg juist zou zijn en de huidige octrooi-wet zou gelden in de EEZ en dus in beginsel op het Q7 project van toepassing zou zijn, dan is, zo volgt uit het hierna overwogene, naar voorlopig oordeel geen sprake van indirecte of (dreigende) directe inbreuk op conclusie 24 van EP 377. 4.7 Dat laatste brengt tevens met zich dat in dit kort geding thans niet behoeft te worden ingegaan op de door Smulders c.s. en Van Oord c.s. gestelde nietigheid van het octrooi en de zijdens Van Oord DMC inmiddels ingestelde oppositie daartegen. Bij de verdere beoordeling in dit kort geding wordt dan ook veronderstellenderwijs uitgegaan van de geldigheid van EP 377 en eveneens veronderstellenderwijs van toepasselijkheid van de Rijksoctrooiwet 1995. 4.8 Voorop wordt gesteld dat conclusie 24 geen onafhankelijke, maar een (voor zover thans van belang: van conclusie 1) afhankelijke conclusie betreft, zodat essentieel is dat kabelbescherming in de zin van deze hoofdconclusie wordt toegepast. 4.9 Onvoldoende aannemelijk is geworden dat Smulders c.s. en Van Oord c.s. kabelbescherming in de zin van de hoofdconclusie van het octrooi toepassen of

31 DECEMBER 2007


dreigen te gaan toepassen (bijvoorbeeld op termijn van 2 - 3 jaar, zoals Alberts aanvoert, als er freespanschade zal zijn ontstaan) – ook niet bij wege van equivalentie. De achter de bewoordingen van deze hoofdconclusie liggende uitvindingsgedachte betreft naar voorlopig oordeel in ieder geval toepassing van aan te brengen externe kabelbescherming in de vorm van een soort gesegmenteerde koker, hoes of huls als bedoeld in conclusie 1, waarbij de kabel met beschermingsmiddelen vervolgens los op de zeebodem blijft liggen. Gelet op de tekeningen en gelezen in het licht van de beschrijving kan deze hoofdconclusie naar voorlopig oordeel niet anders worden begrepen. Blijkens het vragen van eerder bedoelde offerte van Prodect aan Van Oord Offshore heeft men aanvankelijk wel overwogen om kabelbescherming in de zin van het octrooi (of van het concurrerende Uraduct) toe te gaan passen bij het windmolenpark van Q7, maar daartoe is na verdere studie blijkbaar juist niet besloten op economische gronden. Zijdens Smulders c.s. en Van Oord c.s. is naar voorlopig oordeel voldoende onderbouwd aangegeven dat men een andere methode toepast. Er wordt een van een dubbele interne wapening voorziene ABB-kabel gebruikt die verder niet in een kabelbeschermende koker wordt geschoven en op de zeebodem blijft liggen, maar direct in de zeebodem wordt begraven door een 'trencher'. Ook het uiteinde van de kabel die in de J-tubes wordt geschoven blijft in het Q7 project onder de zeebodem en derhalve bedekt, waarbij men tevens de uit de stand van de techniek bekende anti-scouringmethode van het storten van stenen toepast. In feite brengt Alberts daar slechts tegen in dat één en ander niet precies genoeg is gesubstantieerd met bijvoorbeeld tekeningen en dat hij niet kan geloven dat dit zo wordt toegepast, zonder dat kabelslijtage optreedt. Dat is evenwel naar voorlopig oordeel niet concludent, zodat dit verweer wordt gepasseerd. Ook wordt het betoog gepasseerd dat kabelbescherming door middel van toepassing van een 'intern' gepantserde kabel en toepassing van begravingsen steenstorttechnieken octrooirechtelijk equivalent zou zijn aan de externe kabelbescherming volgens EP 377. Function en result mogen dan, in een uiterst welwillende interpretatie, mogelijk vergelijkbaar zijn, de manier waarop dat wordt bereikt is naar voorlopig oordeel wezenlijk anders. De vakman heeft mogen begrijpen dat EP 377 juist niet ziet op andere kabelbescherming dan door middel van extern aangebrachte bekokering. Dit volgt al direct uit de beschrijvingsinleiding, waarin juist de bekende methode van begraven van zeekabels in de bodem wordt gesteld tegenover in sommige gevallen voor doeltreffende bescherming noodzakelijke externe kabelbescherming – bijvoorbeeld in de zin van het octrooi – die volgens deze beschrijving nodig is bij rotskusten, koraalriffen en bijzonder vrij liggende kusten. Ook Prodect c.s. stellen bij pleidooi (vgl. pleitnota mr. Heezius nr. 55 in fine): 'Het octrooi ziet derhalve op het bieden van (kabel)bescherming daar waar dat door begraving in de zeebodem niet mogelijk is'.

718

4.10 Aldus resteert enkele toepassing van telescopische J-tubes door Smulders c.s. en Van Oord c.s., derhalve met uitschuifbare binnenbuizen – en dan ook nog eens op een andere wijze dan bedoeld in afhankelijke conclusie 24, aangezien bij het Q7 project de zogenoemde 'bellmouth' van de J-tubes in de zeebodem wordt begraven, hetgeen in conclusie 24 juist niet het geval is, terwijl de 'bellmouth' uit conclusie 24 uitdrukkelijk ziet op opname van de externe kokerpijp bedoeld in conclusie 1, die evenwel niet wordt toegepast. In feite komt deze andere methode neer op het niet laten ontstaan van schuurkomgaten. Bij pleidooi erkent Alberts ook dat zo'n methode bestaat en wezenlijk anders is dan die volgens EP 377 (pleitnota mr. Heezius nr. 74). Alberts betwist dat deze methode wordt toegepast in het Q7 project, omdat deze te duur en te arbeidsintensief zou zijn, maar dat wordt als onvoldoende concludent onderbouwd verworpen. 4.11 Nu conclusie 24 een (voor zover thans van belang: van conclusie 1) afhankelijke conclusie is, is octrooirechtelijk onjuist de redenering dat aan de laatste passage uit de beschrijving in die zin zelfstandige betekenis zou kunnen worden toegedicht, dat het voorhanden moeten zijn van externe kabelbescherming in de zin van conclusie 1 zou kunnen worden weggeïnterpreteerd, zoals Alberts blijkbaar voorstaat. Deze passage uit de beschrijving luidt in de Nederlandse vertaling aldus: 'De hierboven beschreven additionele elementen, zoals (…) de opnamebuis (daarmee is de telescopische J-tube bedoeld, Vzr.) worden bij voorkeur bij de beschermingsinrichting volgens de uitvinding ingezet. Het is echter altijd mogelijk, om deze additionele elementen ook afzonderlijk en bij andere beschermingsinrichtingen en in verbinding met pijpelementen van andere soort toe te passen'. Alberts heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het enkele hanteren van telescopische J-tubes, maar het verder niet toepassen van externe kabelbescherming in de zin van het octrooi, voldoende dreigende inbreuk op conclusie 24 met zich brengt in dit geval, hetgeen voorshands evenmin anderszins valt in te zien. Zijn stelling dat vrijwel altijd kabelbeschadiging optreedt, heeft hij naar voorlopig oordeel niet hard gemaakt voor de in het Q7 project gehanteerde nieuwe gepantserde ABB kabels. De zijnerzijds overgelegde prod. 24, die kabelschade wil aantonen, ziet, zo is ter zitting desgevraagd bevestigd, niet op het nieuwe type ABB kabels dat bij het Q7 project wordt gebruikt. 4.12 In weerwil van de stellingen van Alberts betreffen de J-tubes geen wezenlijk bestanddeel van de uitvinding, omdat deze geen elementen vormen, waardoor de leer van het octrooi zich onderscheidt van de stand van de techniek. Telescopische J-tubes waren naar voorlopig oordeel al lang voorafgaand aan de prioriteitsdatum bekend voor offshore toepassingen, zoals door Smulders c.s. en Van Oord c.s. onderbouwd is gesteld en door Alberts onvoldoende steekhoudend is weersproken. Evenzeer is, voorshands oordelend, sprake van openbaar voorgebruik van deze J-tubes bij het Scoby Sands project.

719


Zodoende is evenmin sprake van indirecte inbreuk op conclusie 24. Daarbij wordt dan nog daargelaten dat voor indirecte inbreuk voldoende aannemelijk moet zijn dat het octrooi wordt toegepast (in Ne¬derland), hetgeen blijkens het vorenoverwogene niet het geval is. 4.13 De octrooirechtelijke gronden zijn mitsdien niet genoegzaam voor de vorderingen in conventie. Gemeenschapsmodellen 4.14 Prodect kan zich naar voorlopig oordeel niet beroepen op bescherming uit hoofde van nietingeschreven Gemeenschapsmodellen. Nog daargelaten dat maar uiterst summier is aangegeven op welke modelrechten – die zouden moeten blijken uit figuren 31 en 32 van het octrooi – Prodect precies het oog heeft, wordt voorshands geoordeeld dat het uiterlijk van de bij het Q7 project gehanteerde telescopische J-tubes (Itubes worden, zo is onbestreden zijdens Smulders c.s. en Van Oord c.s. aangegeven, überhaupt niet gebruikt daar) vrijwel geheel technisch wordt bepaald. Voor zover dit al anders zou zijn, zijn deze niet nieuw te achten en bezitten deze geen eigen karakter. Zoals door Prodect c.s. zelf wordt aangegeven, is de materie van afhankelijke conclusie 24 eerst in de fase van de PCT-aanvrage in het octrooi gekomen. Deze aanvrage is op 14 oktober 2004 openbaar gemaakt. Scroby Sands' aanleg – door derden – is van eerdere datum – en het transport van de movable J-tubes daarvoor die door het publiek in de haven konden worden bekeken al helemaal. 4.15 Ook op Gemeenschapsmodelrechtelijke gronden zijn derhalve de vorderingen in conventie niet toewijsbaar. Onrechtmatig handelen 4.16 De door Prodect c.s. gestelde contractsovername door Alberts en/of Prodect van Ahmtec van de samenwerkingsovereenkomst tussen Smulders Groep en Ahmtec is voorshands onvoldoende aannemelijk geworden, mede gelet op de betwisting daarvan zijdens Smulders c.s. en Van Oord c.s. Anders dan Prodect c.s. stellen kan medewerking door Smulders Groep aan deze beweerdelijke contractsovername voorshands niet worden afgeleid uit het besprekingsverslag opgesteld zijdens Smulders Groep van de bespreking van 16 februari 2007 tussen Smulders Groep en Prodect. Prodect c.s. stelllen dat deze medewerking volgt uit de zinsnede 'Parties should think what to do with the agreements between Smulders and Prodect,' maar dat wordt voorshands onvoldoende geacht, onder meer omdat de akte tot overdracht van de positie van Ahmtec in de samenwerkingsovereenkomst met Smulders Groep niet een overdracht aan Prodect beoogt, maar juist aan Alberts, die in die akte uitdrukkelijk alleen voor zichzelf optreedt. Aan het bepaalde in artt. 6:159 jo. 3:37 BW is te dezen naar voorlopig oordeel dan ook niet voldaan. Van wanprestatie door Smulders Groep kan derhalve naar voorlopig oordeel geen sprake zijn (en al helemaal niet

31 DECEMBER 2007

van Smulders Projects en de heer Smulders, zoals Prodect c.s. ook nog aanvoeren, maar met wie geen contract is gesloten). 4.17 Voorts is in dit kort geding naar voorlopig oordeel onvoldoende komen vast te staan wat precies de inhoud is (geweest) van bedoelde samenwerkingsovereenkomst. Met name is voorshands onvoldoende aannemelijk geworden dat de (new) Equipment uit die overeenkomst (ook) ziet op (uitsluitend) movable J-tubes (die al bekend waren) als anti-scouring maatregel. Zo door partijen al enige inhoud is gegeven aan deze overeenkomst (hetgeen Prodect c.s. stellen, maar Smulders c.s. en Van Oord c.s. betwisten) – waarvan bepaald weinig is gebleken; ook Prodect c.s. geven aan dat na medio 2004 geen gezamenlijke initiatieven zijn ondernomen – heeft het er alle schijn van dat deze zag op externe kabelbeschermingssystemen, eventueel in combinatie met anti-scouring maatregelen door het bij die bescherming hanteren van telescopische J-tubes. Zodoende is tevens niet aannemelijk dat Smulders Groep gehouden was de opdracht voor het Q7 project te melden aan Ahmtec, zoals Prodect c.s. stellen – gesteld al dat kan worden aangenomen dat die overeenkomst nog van kracht is, zoals Prodect c.s. stellen, maar Smulders c.s. en Van Oord c.s. bestrijden. 4.18 Derhalve is voorshands al onaannemelijk dat Smulders Groep in haar contractuele relatie met Ahmtec toerekenbaar tekort is geschoten. Voor onrechtmatig handelen van (alle) gedaagden in conventie is bovendien naar vaste rechtspraak enkel profiteren van wanprestatie niet voldoende (en ook niet zulks 'gedogen', zoals Prodect c.s. Van Oord c.s. aanrekenen blijkens de dagvaarding in deze procedure, hetgeen verder niet nader steekhoudend is toegelicht). Dat er – zo al sprake zou zijn van wanprestatie zijdens Smulders Groep – daarbij gesproken moet worden van additionele omstandigheden die dit onrechtmatig maken, is al helemaal onvoldoende gebleken. 4.19 Ten slotte is door Prodect c.s. onvoldoende gesubstantieerd dat de heer Smulders klanten van Prodect zou hebben gedreigd dat hij 'Prodect zal vernietigen'. Mede gelet op de betwisting daarvan zijdens Smulders c.s. en Van Oord c.s., blijft dit bij gebreke van voldoende onderbouwing niet meer dan een blote stelling. De vermeerdering van eis in conventie die ziet op een verbod tot het doen van dergelijke uitingen kan dan ook niet worden toegewezen. 4.20 Mitsdien is ook de onrechtmatige daadsgrondslag ongenoegzaam om de vorderingen in conventie te kunnen toewijzen. 4.21 Op het vorenoverwogene stranden alle vorderingen in conventie. Proceskostenveroordeling in conventie 4.22 Smulders c.s. en Van Oord c.s. kunnen aanspraak maken op den Handhavingsrichtlijnconforme proceskostenveroordeling, voor zover dit geschil valt onder werking van bedoelde richtlijn. Prodect c.s. hebben

31 DECEMBER 2007


de hoogte van de te dien aanzien naar voren gebrachte aanspraken van gedaagden betwist. Deze aanspraken bedragen ruim € 79.000,- zijdens Smulders c.s., met inbegrip van de kosten van de zijdens Smulders c.s. ingeschakelde octrooigemachtigde van ruim € 26.000,en ruim € 118.000,- zijdens Van Oord c.s., eveneens met inbegrip van de kosten van de ingeschakelde afzonderlijke octrooigemachtigde ad ruim € 10.000,-, in totaal bijna € 199.000,- uitmakend. Daaromtrent wordt als volgt overwogen. 4.23 Op zichzelf is voorshands redelijk te achten dat Smulders c.s. enerzijds en Van Oord c.s. anderzijds zich ieder van bijstand door afzonderlijke advocaten en octrooigemachtigden hebben voorzien. Zulks alleen al in verband met de hoofdaannemings/onderaannemingsverhoudingen en de daaruit in potentie voortvloeiende onderlinge aansprakelijkheidsen vrijwaringsproblematiek. Blijkens eigen uitingen van Prodect c.s. waren zij al eind 2006 ervan op de hoogte dat bij het Q7 project geen kabelbescherming in de zin van het octrooi zou worden toegepast. Direct na ontvangst van de producties door gedaagden in conventie is aan Prodect c.s. door hen uiteengezet dat en waarom het octrooi niet wordt toegepast in het Q7 project en waarom er geen sprake is van inbreuk, waarbij is gewezen op openbaar voorgebruik bij het Scroby Sands project. Desalniettemin is de zaak vervolgens doorgezet door Prodect c.s. Zijdens Prodect c.s. zijn bovendien kopieën van sommaties verzonden aan derdenbetrokkenen (hierna: de projecteigenaren) en is geen terughoudendheid betracht met uitingen in de media, zodat Smulders c.s. en Van Oord c.s. genoodzaakt waren zich van ter zake kundige bijstand te voorzien. 4.24 Aan de zijde van Smulders c.s. is kennelijk door omstandigheden een advocaatwissel (binnen hetzelfde kantoor) noodzakelijk geweest. Uit de verschafte specificaties is onvoldoende gebleken dat de daarvoor bestede 'dubbele tijd' is afgetrokken, hetgeen wel in de rede had gelegen. Dat rechtvaardigt een eerste correctie. 4.25 Smulders c.s. hebben zich bovendien bij het octrooirechtelijke verweer geheel aangesloten bij het ter zake gevoerde verweer van Van Oord c.s. en dit overgenomen. Blijkens de verhandeling ter zitting is een verdeling overeengekomen waarbij Van Oord c.s. het octrooirechtelijke verweer hoofdzakelijk hebben gevoerd en Smulders c.s. hoofdzakelijk zijn ingegaan op de Gemeenschapsmodelrechtelijke en onrechtmatige daadsaspecten van de zaak. De verscheidene verweren zijn vervolgens over en weer overgenomen door gedaagden in conventie. Voorshands moet worden geoordeeld dat ontegenzeggelijk meer tijd is gemoeid geweest met de octrooirechtelijke verweren in deze zaak. 4.26 Bij die stand van zaken valt zonder nadere deugdelijke uiteenzetting – die ontbreekt – niet in te zien dat aan de zijde van Smulders c.s. advocaatkosten ter hoogte van twee derde van die kosten aan de zijde van Van Oord c.s. zouden zijn gemaakt, die blijkbaar het leeuwendeel van het octrooirechtelijke

720

verweer voor hun rekening hebben genomen. Met het Gemeenschapsmodelrechtelijke verweer kan in de onderhavige zaak in redelijkheid niet meer aan kosten zijn gespendeerd dan naar voorlopige schatting € 10.000,. Met verdis¬contering van een redelijke coördinatieen 'octrooiverweermeeleestijd' kunnen de kosten van Smulders c.s. voor zover deze de € 17.500,- overschrijden in beginsel al niet voor Handhavingsrichtlijnconforme toewijzing in aanmerking komen. Het onrechtmatige daadsaspect van het verweer van gedaagden in conventie komt daar evenmin voor in aanmerking, terwijl uit de overgelegde specificaties niet blijkt dat daarmee rekening is gehouden, zodat ook op grond hiervan correctie dient plaats te vinden. Daar kan vervolgens in beginsel wel weer bij worden meegenomen de kosten (afgerond € 26.000,-) van de ingeschakelde octrooigemachtigde zijdens Smulders c.s., die een non-inbreukrapport heeft opgesteld dat is ingebracht. 4.27 Zijdens Van Oord c.s. is naar voorlopig oordeel geen rechtens te honoreren verantwoording afgelegd voor de gelijktijdige inschakeling van advocatenbijstand in de vorm van (uitsluitend) twee advocaten van compagnonsniveau in deze octrooirechtelijk nu ook weer niet bijster complexe zaak, terwijl niet blijkt van enige matiging in de opgevoerde verantwoording. Er is ter zake alleen aangevoerd dat in de pers gedreigd werd met stillegging of vertraging van het Q7 project en dat een verbod tot stillegging van het project zou kunnen leiden, zodat zijdens Van Oord c.s. instructie was gegeven alles uit de kast te halen om een verbod te voorkomen, gelet op de daarmee gemoeide (financiële) belangen. Op zichzelf is dat naar voorlopig oordeel evenwel onvoldoende om bedoelde inzet redelijk en evenredig te noemen in de zin van de Handhavingsrichtlijn, zodat hier een belangrijke correctie dient te worden toegepast van naar schatting alleen al één derde van de verantwoorde uren. Evenmin valt uit de overgelegde specificaties te halen welke delen daarvan wel en niet zien op de onder de werking van de Handhavingsrichtlijn vallende materie, zoals dat met betrekking tot de reconventionele vorderingen bijvoorbeeld niet het geval is. Vanwege vorenbedoelde werkverdeling is weliswaar aannemelijk dat het merendeel van de kostenverantwoording zijdens Van Oord c.s. ziet op het octrooirechtelijke verweer, maar niettemin is ook hier een correctie op haar plaats, voorshands geschat op één vijfde van de verantwoorde advocaatkosten. Ook zijn blijkens de verantwoording aan de zijde van Van Oord c.s. onder meer de integrale kosten gemoeid met het instellen van oppositie in München meegenomen, hetgeen eveneens moet stranden op meerbedoelde redelijkheidstoets. De verantwoorde kosten van de octrooigemachtigde kunnen dan ook in beginsel slechts voor de helft (afgerond € 5.000,-) als redelijk en evenredig in de zin van de Richtlijn worden geacht. 4.28 Zodoende zou resteren een vergoeding van € 43.500,- aan kosten gemaakt zijdens Smulders c.s. en van € 49.000,- aan kosten zijdens Van Oord c.s. die in

721


beginsel nog als redelijk en evenredig in de zin van de Handhavingsrichtlijn zouden zijn aan te merken. 4.29 Daarbij wordt ten slotte evenwel verdisconteerd dat redenen van billijkheid zich in het onderhavige geval verzetten tegen onverkorte toewijzing van deze bedragen, zodat deze op grond van deze in art. 14 van de Richtlijn bedoelde billijkheid zullen worden gematigd. Naar voorlopige opvatting moet immers worden voorkomen dat het voor het MKB vanwege kostenveroordelingen op de voet van de Handhavingsrichtlijn economisch onmogelijk wordt om te procederen tegen kapitaalkrachtiger segmenten uit het bedrijfsleven, zoals Prodect c.s. hebben aangevoerd. Dat kan niet de bedoeling zijn van het regime van de Handhavingsrichtlijn. Die situatie dreigt hier uitdrukkelijk, nu Prodect zich als startende onderneming geconfronteerd ziet met de gebundelde kracht van de gevestigde namen Smulders en Van Oord, zoals zij stelt en aannemelijk is en zijdens Smulders c.s. en Van Oord c.s. op zichzelf ook niet inhoudelijk is betwist. De onevenwichtigheid in de wederzijds opgevoerde advocaat- en gemachtigdenkosten wijst daar ook op, daar zit grosso modo een factor 6,7 verschil tussen, nu de Handhavingsrichtlijnconforme (maar gelet op hun verliezende positie in conventie niet te honoreren) aanspraak van Prodect c.s. zelf ongeveer € 30.000,bedraagt. Het feit dat Prodect c.s. de procedure hebben doorgezet, nadat zij zijdens gedaagden in conventie zijn gewezen op de omstandigheid dat zij het octrooi niet zouden toepassen is daarbij weliswaar een factor die ten nadele van Prodect c.s. meeweegt, maar niet zodanig dat bedoelde billijkheidscorrectie geheel achterwege behoort te blijven. 4.30 Op grond van het vorenoverwogene komt een proceskostenveroordeling ten gunste van alle gedaagden in conventie van € 62.000,- voor toewijzing in aanmerking. Deze veroordeling wordt uitvoerbaar bij voorraad verklaard, zoals Smulders c.s. en Van Oord c.s. beiden bij gelegenheid van het instellen van hun eis in reconventie hebben gevorderd, hetgeen de voorzieningenrechter voor zover nodig verstaat als mede betrekking hebbend op een Handhavingsrichtlijnconforme proceskostenveroordeling in conventie voor het geval eisers in conventie in het ongelijk worden gesteld. Rectificaties c.a. 4.31 Prodect c.s. hebben er voor gekozen niet alleen de rechtstreeks bij de uitvoering van het Q7 project betrokken aannemer en onderaannemers te sommeren ter zake van octrooi-inbreuk, auteursrechtinbreuk (N.B. een grondslag die in de procedure verder niet is doorgezet), inbreuk op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen en beweerdelijk onrechtmatig handelen, maar van hun sommaties ook kopieën te zenden aan de projecteigenaren. 4.32 Aangezien deze sommaties voorshands onjuist en mitsdien onterecht moeten worden geoordeeld en

31 DECEMBER 2007

Prodect c.s. deze sommaties niet hebben herroepen en/ of genuanceerd toen hun zijdens Smulders c.s. en Van Oord c.s. werd aangegeven dat en waarom bij het Q7 project geen kabelbescherming in de zin van het octrooi werd toegepast, moet naar voorlopig oordeel in ieder geval bedoeld inkopiëren van de sommaties aan de projecteigenaren onrechtmatig worden geoordeeld in de omstandigheden van dit geval, waarbij mede acht wordt geslagen op de wijze waarop kennelijk zijdens Prodect c.s. is meegewerkt aan bedoelde publicatie in het FD. Het bevel tot het verzenden van de gevorderde rectificatiebrieven aan de projecteigenaren komt als passende redresmaatregel voor toewijzing in kort geding in aanmerking – een en ander als nader in het dictum verwoord, waaronder de daarin opgenomen matigingsclausule met betrekking tot de op te leggen dwangsommen. 4.33 Dat ligt anders met de gevorderde rectificatieadvertentie in het Financieel Dagblad. Dat wordt voorshands een onnodig vergaande maatregel geacht, zodat die zal worden afgewezen. Weliswaar is blijkens het artikel in het FD van 11 mei 2007 aannemelijk dat door Prodect c.s. minstgenomen vergaand is meegewerkt aan dit artikel toen de zaak al onder de rechter was en zijn de aan de raadsvrouwe van Prodect c.s. in dit artikel toegedichte (en door haar niet als onjuiste citaten aangemerkte) uitingen in potentie schadelijk te achten voor met name de projecteigenaren. Dat wil nog niet zeggen dat naast een passend geachte rechtstreekse rectificatiebrief aan dezen een zo vergaande maatregel als een rectificerende advertentie voor toewijzing in aanmerking komt. Smulders c.s. en Van Oord c.s. hebben hun (spoedeisend) belang daarbij naar voorlopig oordeel onvoldoende toegelicht. Onweersproken is de stelling van Prodect c.s. gebleven dat zijdens hen aan Van Oord c.s. is toegezegd dat aan geen andere derden mededelingen zijn of worden gedaan. 4.34 Eveneens wordt afgewezen het in reconventie gevorderde verbod tot het doen van verdere uitingen door Prodect c.s. ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en onrechtmatig handelen van eisers in reconventie. Voorshands is onvoldoende gebleken dat Prodect c.s. ook na de onderhavige uitspraak door zullen gaan met het doen van dergelijke uitingen. 4.35 Nu partijen in reconventie beiderzijds deels in het gelijk en ongelijk worden gesteld, zullen de proceskosten in reconventie worden gecompenseerd als in het dictum verwoord. 5 De beslissing De voorzieningenrechter in conventie 5.1 wijst de vorderingen af; 5.2 veroordeelt Prodect c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Smulders c.s. en Van Oord c.s. tot op heden begroot op € 251,- aan verschotten en op

31 DECEMBER 2007


€ 62.000,- aan salaris procureur; 5.3 verklaart dit vonnis voor zover in conventie gewezen voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad; in reconventie 5.4 beveelt Prodect en Alberts aan de directies van: - Econcern B.V.; - Energy Investments Holding B.V.; - ENECO Energie - Offshore Windpark Q7 binnen 48 uur na betekening van dit vonnis bij aangetekende brief een mededeling te doen van de volgende inhoud, zonder enige verandering of bij- of toevoeging en opgemaakt naar goed drukkersgebruik: Mijne Heren, Inzake: Windpark Q7 Op 5 april jl. zonden wij U afschrift van onze brief van die datum aan Van Oord N.V. waarin wij erop wezen dat haar onderaannemer Smulders Groep B.V. zich aan inbreuk op het octrooi met nummer EP 1 616 377 en op niet-geregistreerde modelrechten van Prodect en Alberts en onrechtmatig handelen schuldig maakte. Hierbij berichten wij U dat de Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage bij vonnis in kort geding van 21 juni 2007 al onze vorderingen tegen Smulders en Van Oord heeft afgewezen en ons heeft gelast U daarvan in kennis te stellen. Hoogachtend, Prodect B.V. B.F. Alberts 5.5 bepaalt dat Prodect en Alberts, voor het geval zij met het sub 5.4. bepaalde in gebreke blijven, zij elk een dwangsom verbeuren van € 10.000,- voor elke dag dat zij hiermee in gebreke blijven, een gedeelte van een dag voor een hele gerekend; 5.6 verklaart dit vonnis voor zover in reconventie gewezen tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.7 bepaalt dat voornoemde dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; 5.8 compenseert de proceskosten in reconventie des, dat elke partij haar eigen kosten heeft te dragen; 5.9 wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 144 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 17 april 2007

722

(easyCar/EasyOto) Mr. P.G.J. de Heij Art. 9, lid 1 sub a GMV Visueel en auditief bestaat tussen het merk 'easyCar' en 'EasyOto' (vrijwel) volledige overeenstemming voor wat betreft de letters 'easy'. Het onderscheidend vermogen van deze tekens is echter gering te achten omdat het in vele combinaties wordt gebruikt om waren en diensten aan te prijzen. De letters 'Car' en 'Oto' zijn visueel en auditief verschillend. Aldus bezien zijn merk en teken voldoende verschillend om verwarring te voorkomen. In ieder geval voor het Nederlandstalige publiek maar mogelijk ook voor publiek in andere landen van de gemeenschap bestaat een sterke begripsmatige overeenstemming omdat voor dit publiek zowel 'easyCar' als 'EasyOto' zal verwijzen naar een auto die easy, gemakkelijk is. Door deze begripsmatige overeenstemming zal alsnog verwarring als hiervoor bedoeld kunnen ontstaan, te meer nu de diensten waarvoor het gemeenschapsmerk 'easyCar' is ingeschreven en de diensten ter onderscheiding waarvan EasyOto het teken 'EasyOto' gebruikt dezelfde zijn. Verwarring wordt verder in de hand gewerkt doordat zowel easyGroup als EasyOto hun diensten hoofdzakelijk op internet aanbieden. EasyGroup IP Licensing Ltd te Londen, eiseres, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. D. van der Kolk te Amsterdam, tegen 1 Otocraat BV tevens h.o.d.n. Easyoto te Utrecht, 2 Groot Bentveld Beheer BV tevens h.o.d.n. Groot Benschop en Beheer te Utrecht, 3 Henri Ferdinand Maria van der Heijden te Brummen, gedaagden, procureur mr. L.Ph.J. baron van Utenhove, advocaat mr. M. Bitter te Haarlem.

2 De feiten In deze procedure wordt uitgegaan van de navolgende feiten. 2.1 EasyGroup is houdster van de navolgende merken: onderstaand op 20 november 2000 onder nummer 0709157 gedeponeerde Benelux woord-/beeldmerk (verder: het Beneluxmerk easy) voor onder meer diensten in klasse 39, verhuur van voertuigen;

723


het op 10 mei 2002 onder nummer 002168714 geregistreerde Gemeenschapswoordmerk 'easyCar' (verder: het Gemeenschapsmerk easyCar) voor onder meer diensten in klasse 39, te weten huur en verhuur van voertuigen. EasyGroup is verder nog houdster van een aantal andere Benelux- en Gemeenschapswoord-/beeldmerken die de tekens 'easycar' gemeen hebben en van merken die de tekens 'easy' gemeen hebben. Voorbeelden van die laatste categorie zijn merken als 'easyInternetcafé', 'easyHotel.com', 'easyCruise.com', 'easyTelecom' en het bekende merk 'easyJet', telkens geschreven in witte letters van het lettertype Cooper Black op een oranje-rode achtergrond. 2.2 Gedaagde sub 2 is houdster van de domeinnamen easyoto.nl, easyoto.eu, easyoto.com, easyoto.info, easyoto.de, easyoto.co.uk, easy-oto.nl, easy-oto.eu, easyoto.com, easy-oto.info, easy-oto.de en easy-oto.co.uk. Deze domeinnamen verwijzen naar een Nederlandstalige website van gedaagde sub 1. Op de website worden de tekens 'EasyOto' gebruikt, althans tot voor kort, op een wijze zoals hieronder bijvoorbeeld is afgebeeld.

Naar deze tekens wordt verder verwezen als het oude logo. 2.3 EasyOto gebruikt sinds 1 maart van dit jaar in haar bedrijfsvoering ook (of uitsluitend) een logo, verder te noemen het nieuwe logo, zoals hieronder is afgebeeld.

31 DECEMBER 2007

3 Het geschil 3.1 EasyGroup stelt zich op het standpunt, kort samengevat en voor zover thans van belang, dat gedaagden door (onder meer) het gebruik van de domeinnamen, het oude logo en het nieuwe logo inbreuk maken op haar merkrechten en haar beschermde huisstijl. EasyGroup vordert, na eiswijziging: 1 een verbod op gebruik van het Beneluxmerk 'easy' en van met dit merk en de easyCar Benelux- en Gemeenschapsmerken overeenstemmende tekens, meer in het bijzonder het gebruik van de tekens 'EasyOto', alsmede een verbod op het gebruik van de huisstijl van easyGroup; 2 veroordeling van gedaagden tot het verzenden van een rectificatie aan afnemers en franchisenemers; 3 veroordeling tot overdracht van de genoemde domeinnamen; 4 dat alles op straffe van een dwangsom, met een bepaling als bedoeld in artikel 3:300 B.W., hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de proceskosten overeenkomstig de zogenaamde Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG) en bepaling van de termijn waarbinnen de bodemprocedure aanhangig gemaakt moet worden op zes maanden. 3.2 Gedaagden voeren gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling 4.1 Voor zover de vorderingen van easyGroup zijn gebaseerd op de Gemeenschapsmerken is deze rechtbank bevoegd van die vorderingen kennis te nemen op grond van de artikelen 91 lid 1, 92 en 93 lid 1 van Verordening (EG) 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (verder: Gemeenschapsmerkverordening) en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de Beneluxmerken is deze rechtbank bevoegd omdat de gestelde merkinbreuk ook in dit arrondissement plaatsvindt (artikel 4.6 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), verder: BVIE). 4.2 Uit de gestelde voortdurende inbreuk op het merkrecht van easyGroup volgt het spoedeisend belang bij - in ieder geval - het gevorderde verbod. de procedure tegen Van der Heijden

31 DECEMBER 2007


4.3 Van der Heijden heeft bestreden persoonlijk betrokken te zijn bij de door easyGroup verweten handelingen. Easygroup heeft die betrokkenheid niet nader gemotiveerd. De vorderingen tegen deze gedaagde dienen derhalve te worden afgewezen. 4.4 Gedaagden hebben evenals easyGroup aanspraak gemaakt op een proceskostenveroordeling conform de Handhavingsrichtlijn. Nu de implementatiedatum van deze richtlijn inmiddels is verstreken zonder dat omzetting in nationale wetgeving heeft plaatsgevonden, dient zoveel als mogelijk is de nationale wetgeving conform de richtlijn geïnterpreteerd te worden. Zoals ook door deze rechtbank reeds meermalen is beslist, leidt dat in een procedure als deze tot een veroordeling in de proceskosten overeenkomstig artikel 14 van de richtlijn. Volgens de door easyGroup niet bestreden opgave van gedaagden bedragen de proceskosten inclusief griffierecht € 13.955,57. Van dit bedrag zal 1/3 (€ 4651,86) worden toegerekend aan de procedure tegen Van der Heijden. de procedure tegen EasyOto 4.5 EasyOto heeft niet bestreden dat de domeinnamen en de logo's worden gebruikt ter onderscheiding van door haar aangeboden autoverhuurdiensten en derhalve als merk. 4.6 EasyGroup stelt nader dat EasyOto gebruik maakt van tekens op een wijze als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. EasyOto bestrijdt dat. De aanduiding 'easy' wordt volgens EasyOto door vele ondernemingen gebruikt om hun diensten of waren aan te prijzen. EasyOto stelt dat het daarom geen onderscheidend vermogen heeft. Het onderscheidend vermogen hangt vooral af van het woord waaraan 'easy' voorafgaat. Bij vergelijking van de merken van easyGroup en de door EasyOto gebruikte tekens moet de nadruk worden gelegd op het woord dat met 'easy' gecombineerd wordt. EasyGroup combineert haar merken steeds met gangbare Engelse woorden. Het woord 'Oto' daarentegen is geen Engels woord en zelfs geen Nederlands woord. Om die reden kan bij het publiek geen verwarring ontstaan omtrent de herkomst van de door EasyOto aangeboden diensten. 4.7 De door easyGroup aan het gevorderde ten grondslag gelegde stelling dat EasyOto ook inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerk easyCar zal eerst worden onderzocht. 4.8 Beoordeeld dient te worden of het merk en het door EasyOto gebruikte teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten) verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van

724

de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, zoals de mate van soortgelijkheid van de waren en de onderscheidingskracht en bekendheid van het ingeroepen merk. Daarbij kan uit een oogpunt van verwarringsgevaar een grotere mate van soortgelijkheid een geringere mate van overeenstemming compenseren en omgekeerd. 4.9 Visueel en auditief bestaat tussen het merk 'easyCar' en 'EasyOto' (vrijwel) volledige overeenstemming voor wat betreft de letters 'easy'. Het onderscheidend vermogen van deze tekens is echter, zoals EasyOto overtuigend heeft aangetoond, gering te achten omdat het in vele combinaties wordt gebruikt om waren of diensten aan te prijzen. De letters 'Car' en 'Oto' zijn visueel en auditief verschillend. Aldus bezien zijn merk en teken voldoende verschillend om verwarring te voorkomen. 4.10 Anders dan EasyOto heeft aangevoerd, bestaat - in ieder geval voor het Nederlandstalige publiek maar mogelijk ook voor publiek in andere landen van de gemeenschap - echter een sterke begripsmatige overeenstemming omdat voor dit publiek zowel 'easyCar' als 'EasyOto' zal verwijzen naar een auto die easy, gemakkelijk is. Door deze begripsmatige overeenstemming zal alsnog verwarring als hiervoor bedoeld kunnen ontstaan, te meer nu de diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk easyCar is ingeschreven en de diensten ter onderscheiding waarvan EasyOto het teken 'EasyOto' gebruikt dezelfde zijn. Verwarring wordt verder in de hand gewerkt doordat zowel easyGroup als EasyOto hun diensten hoofdzakelijk op internet aanbieden. 4.11 Voorshands wordt daarom geoordeeld dat het gebruik van het teken 'EasyOto' inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerk easyCar. Dat geldt ook voor het nieuwe logo omdat daarvan het woord 'EasyOto' deel uitmaakt en hetgeen aan tekst en aan figuratieve elementen is toegevoegd de hiervoor bedoelde mogelijkheid van verwarring niet wegneemt. 4.12 De discussie tussen partijen over de vraag of de door easyGroup ingeroepen merken als bekende merken zijn te beschouwen en of het publiek bekend is met het seriekarakter van de merken van easyGroup, waaronder het bekende merk 'easyJet', is voor de beslissing niet relevant. Indien het door easyGroup ingenomen standpunt zou worden gevolgd, zou aanleiding bestaan eerder verwarringsgevaar aan te nemen. Hiervoor is echter vastgesteld dat dit gevaar al bestaat op grond van de begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken. 4.13 Bij het gevorderde verbod op gebruik van het Benelux merk 'easy' heeft easyGroup naast het hierna te vermelden verbod geen belang. Voor zover het gevorderde verbod op het gebruik van de huisstijl meer of anders inhoudt dan het toe te wijzen verbod op merkinbreuk, is niet gemotiveerd op grond waarvan EasyOto dat zou moeten worden verboden. Een spoedeisend belang van easyGroup bij de gevorderde rectificatie is niet gebleken terwijl haar belang een

725


verdergaande maatregel met betrekking tot overdracht van de domeinnamen als hierna vermeld niet vergt. De vorderingen zijn in zoverre niet toewijsbaar. Aan EasyOto zal voorts een ruimere termijn gegund worden om aan het vonnis te voldoen. 4.14 Als hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij dient EasyOto te worden veroordeeld in de (gelet op de aard van het geschil) volledige proceskosten. Door easyGroup is opgegeven dat de proceskosten bedragen € 21.364,65, kennelijk exclusief griffierecht en de kosten van dagvaarding. Dit bedrag staat gelijk aan circa 65 door de advocaat van easyGroup gedeclareerde uren. EasyOto heeft bezwaren geuit. Zij bestrijdt niet de redelijkheid van het uurtarief maar vindt het aantal gedeclareerde uren onredelijk hoog. 4.15 EasyOto kan worden toegegeven dat gezien de omvang van het geschil het aantal gewerkte uren hoog voorkomt. Daar staat tegenover dat zij aangeeft zelf circa 66 uren aan de procedure te hebben besteed. Gelet op die omstandigheid is er weinig reden te oordelen dat het gedeclareerde aantal uren onredelijk hoog zou zijn. De proceskosten aan de kant van easyGroup worden daarom begroot op € 21.364,65, te vermeerderen met € 251,- aan griffierecht en € 141,70 aan exploitkosten, in totaal € 21.757,35. Voor hoofdelijke veroordeling in de proceskosten bestaat geen grond. 4.16 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 260 Rv. wordt een termijn bepaald voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. 5 De beslissing De voorzieningenrechter: in de procedure tegen Van der Heijden wijst het gevorderde af; veroordeelt easyGroup in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van Van der Heijden begroot op € 4651,86; in de procedure tegen EasyOto veroordeelt EasyOto om iedere inbreuk op het Gemeenschapsmerk easyCar, in het bijzonder het gebruik van het teken 'EasyOto', binnen zes weken na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden; veroordeelt EasyOto om binnen twee weken na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat nodig is om te bewerkstelligen dat voormelde domeinnamen worden overgedragen aan easyGroup Licensing Limited door indiening van een verzoek daartoe aan de betreffende instanties onder afgifte van alle op de overdracht betrekking hebbende correspondentie aan de raadsvrouwe van easyGroup; veroordeelt EasyOto tot betaling van een dwangsom van € 5.000 voor ieder dag of gedeelte van een dag dat een overtreding van deze veroordelingen voortduurt;

31 DECEMBER 2007

veroordeelt EasyOto in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van easyGroup begroot op € 21.757,35; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; bepaalt dat deze voorzieningen zonder rechterlijke tussenkomst hun kracht verliezen, indien easyGroup niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, haar eis in de hoofdzaak heeft ingesteld en voorts EasyOto een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank hebben ingediend; wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

Nr. 145 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 27 april 2005 (Stemwijzer/Referendumstemwijzer) Mr. H. Wien Art. 13A, lid 1b BMW Gedaagde heeft het omstreden teken Referendumstemwijzer voor haar op internet aangeboden diensten niet gebruikt in het economisch verkeer ter onderscheiding van waren of diensten, zoals bedoeld in art. 13A, lid 1b BMW. Op die grondslag zijn de vorderingen dus niet toewijsbaar. Art. 13A, lid 1d BMW Op de aangevoerde subsidiaire grondslag van artikel 13A, lid 1d BMW zijn de op merkinbreuk gebaseerde vorderingen echter wel grotendeels toewijsbaar. Eiseres heeft aannemelijk gemaakt dat haar merk Stemwijzer voor de ingeschreven diensten bij het publiek door intensief gebruik thans een sterk en bekend merk is geworden met een relatief groot onderscheidend vermogen, dat mede wordt bepaald door de begripsmatige dubbele bodem in de samenstelling van de elementen STEM en WIJZER. Mede gelet op het voorgaande kan eiseres als merkhouder zich op grond van artikel 13A, lid 1d BMW verzetten tegen het gebruik door gedaagde van het teken Referendumstemwijzer, dat het sterke en bekende merk Stemwijzer van eiseres geheel bevat. Door de keuze van het teken Referendumstemwijzer als aanduiding voor haar website en haar adviesinstrument, en door de omstandigheid dat zij dit teken gebruikt voor de promotie van haar eigen politieke standpunt, profiteert gedaagde immers onmiskenbaar van de reputatie en het onderscheidend vermogen van het bekende merk Stemwijzer van eiseres bij het aantrekken van internetpubliek dat op zoek is naar een van eiseres afkomstig instrument over het referendum. Bovendien doet gedaagde aldus afbreuk aan dat onderscheidend

31 DECEMBER 2007


vermogen en aan de onpartijdige en onafhankelijke reputatie van het merk Stemwijzer van eiseres. Gedaagde doet dit voorts zonder geldige reden, omdat er voor haar geen enkele noodzaak bestaat om juist het teken ‘(Referendum)stemwijzer’ te gebruiken. Vele ter aanduiding te gebruiken alternatieven zoals bijvoorbeeld ‘Referendumadvies’ zijn immers denkbaar, waarbij gedaagde wel voldoende afstand zou nemen van het merk Stemwijzer van eiseres. Art. 1 j° 10 Aw Eiseres betoogt dat op de door haar ontworpen adviesinstrumenten zelve, genaamd Stemwijzer en Referendumwijzer, auteursrecht rust, vergelijkbaar met het auteursrecht op uitgewerkte plots van boeken en op t.v.-formats. Juist is dat op een verdienstelijk idee, een stijl of een methode geen auteursrecht kan rusten, maar wel op een gedetailleerd en concreet uitgewerkt concept daarvan met een unieke structuur als samenstel van elementen. Naar voorlopig oordeel vallen de zogenaamde stemwijzers en de referendumwijzer van eiseres aan te merken als dergelijke auteursrechtelijk beschermde werken. Anders dan gedaagden hebben betoogd, is dit samenstel van gemaakte keuzes aan te merken als typerend voor de instrumenten genaamd stemwijzer en referendumwijzer van eiseres en als zijnde typisch van eiseres afkomstig, en niet als een banale en voor de handliggende, niet-oorspronkelijke toepassing van basisbeginselen van psychologie en/of interview techniek. Art. 13 Aw Gedaagde heeft in haar op internet aangeboden instrument genaamd Referendumstemwijzer een groot aantal karakteristieke elementen uit de door eiseres gemaakte adviesinstrumenten genaamd Stemwijzer en Referendumwijzer overgenomen of deze daaraan ontleend, op het wijzigen van wat tekstpassages en kleurstellingen na. Aannemelijk is dat sprake is van een door artikel 13 Aw verboden verveelvoudiging. De kans dat gedaagde zelfstandig zonder kennis van het werk van eiseres op nagenoeg hetzelfde uitgewerkte adviesinstrument zou zijn gekomen, is nagenoeg nihil. Art. 6:162 BW Tegen de nevenvordering strekkende tot reële executie van de ordemaatregel van overdracht van de domeinnaam van gedaagde ter voorkoming van verdere merkinbreuk, is door gedaagde geen afzonderlijk verweer gevoerd. Zij komt de voorzieningenrechter voorts niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal dus worden toegewezen. Stichting Instituut voor Publiek en Politiek te Amsterdam, eiseres, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. A.P. Meijboom te Amsterdam,

726

tegen Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg, ook h.o.d.n. Eurodusnie te Leiden, vrijwillig verschenen verweerster, procureur en advocaat mr. M. Schuckink Kool.

1 De feiten Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 26 april 2005 wordt in dit kort geding van het volgende uitgegaan. 1.1 Eiseres is houdster van het Benelux-beeldmerk Stemwijzer, onder nr. 686640 op 25 april 2001 gedeponeerd en per 10/2001 ingeschreven voor de klassen 9, 16 en 42, dat is samengevat het afnemen van testen ter bepaling van de politieke voorkeur van personen al of niet via internet alsmede gedrukte en elektronische publicaties ten behoeve van die diensten. 1.2 Eiseres maakt en publiceert onder haar merk stemwijzer sinds 1998 internetinstrumenten om het kiezerspubliek te informeren over partijprogramma’s en dergelijke in het kader van verkiezingen. Deze testinstrumenten genieten een reputatie van onafhankelijkheid en objectiviteit. Ruim twee miljoen bezoekers hebben op internet de zogenaamde stemwijzers van eiseres voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2002 en 2003 geraadpleegd. 1.3 Op donderdag 21 april 2005 heeft eiseres na een publiciteitscampagne haar internet-instrument genaamd Referendumwijzer 'gelanceerd'. Het publiek kan sindsdien deze referendumwijzer - door eiseres ontworpen ten behoeve van het op 1 juni 2005 over de Europese Grondwet te houden nationaal referendum raadplegen op de website www.referendumwijzer.nl van eiseres. 1.4 Gedaagde is een stichting die volgens haar manifest wil bijdragen aan een veelzijdig verzet dat zich sterk maakt voor een democratische wereld. Zij treedt in het maatschappelijk verkeer ook wel op onder de naam Eurodusnie, en zij voert thans onder meer acties strekkende tot afwijzing van de Europese Grondwet door de kiezers bij het nationaal referendum op 1 juni 2005. 1.5 Na registratie van de desbetreffende domeinnaam biedt gedaagde eveneens sinds 21 april 2005 op haar website www.referendumstemwijzer.nl het publiek een adviesinstrument aan onder de term Referendumstemwijzer. Na een sommatiebrief van eiseres heeft gedaagde per 24 of 25 april 2005 de vormgeving van de homepage van haar voormelde website gewijzigd, maar voor het overige niet voldaan aan de sommaties van eiseres. 2 De geschillen 2.1 Eiseres vordert - sterk verkort weergegeven en in het licht van de hiervoor voorshands vastgestelde feiten - gedaagde te bevelen primair de door eiseres gestelde merkinbreuken en auteursrechtinbreuken en subsidiair de door eiseres gestelde onrechtmatige handelingen

727


te staken en gestaakt te houden, met de ten deze gebruikelijke nevenvorderingen. 2.2 Voor de exacte weergave van de gevorderde voorlopige voorzieningen, de onderbouwing daarvan en de daartegen gevoerde verweren volstaat de voorzieningenrechter thans kortheidshalve met een verwijzing naar de wederzijdse gedingstukken met producties en het verhandelde ter zitting. 3 De beoordeling 3.1 Het gestelde spoedeisend belang van eiseres bij de gevorderde ordemaatregelen is niet betwist en voorts evident, gelet op de naderende datum van het nationaal referendum (1 juni 2005) met het oog waarop enerzijds eiseres op internet thans haar referendumwijzer aanbiedt en anderzijds gedaagde thans haar door eiseres bestreden referendumstemwijzer. De bevoegdheid van de Haagse voorzieningenrechter staat mede gelet op art. 37 BMW vast, nu gedaagde is gevestigd in dit arrondissement. 3.2 Allereerst zullen de vorderingen gebaseerd op merkinbreuk worden beoordeeld. Met gedaagde is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat gedaagde het omstreden teken referendumstemwijzer voor haar op internet aangeboden diensten niet gebruikt in het economisch verkeer ter onderscheiding van waren of diensten, zoals bedoeld in art. 13A lid 1 sub b BMW. Op die door eiseres primair aangevoerde grondslag zijn de vorderingen dus niet toewijsbaar. Eiseres heeft immers niet aannemelijk gemaakt dat gedaagde - zijnde een stichting met ideële en politieke doeleinden - dit teken gebruikt in verband met een zakelijke of commerciële activiteit en/of dat zij met de onder dit teken op internet aangeboden diensten enig economisch voordeel beoogt te behalen of behaalt. Gedaagde biedt daarentegen onder dit teken het kiezerspubliek een alternatieve politieke voorkeurstest aan. 3.3 Op de aangevoerde subsidiaire grondslag van art. 13A lid 1 sub d BMW zijn de op merkinbreuk gebaseerde vorderingen echter wel grotendeels toewijsbaar. Daartoe is het volgende redengevend. 3.4 Uitgangspunt is dat eiseres door inschrijving nu eenmaal merkhouder is van het beeldmerk en daarmee ook het woordmerk Stemwijzer. Gedaagde heeft in dit kort geding geen serieus te nemen argumenten aangevoerd, op grond waarvan er een gerede kans zou bestaan dat de bodemrechter desgevorderd deze merkinschrijving nietig of vervallen zou verklaren op een in art. 14 BMW opgesomde grondslag, zoals gedaagde nog onvoldoende onderbouwd heeft aangevoerd. Eiseres heeft met haar producties daarentegen aannemelijk gemaakt dat haar merk Stemwijzer voor de ingeschreven diensten bij het publiek door intensief gebruik thans een sterk en bekend merk is geworden - zie onder meer rov. 1.2 — met een relatief groot onderscheidend vermogen, dat mede wordt bepaald door de begripsmatige dubbele bodem in de samenstelling van de elementen stem en wijzer.

31 DECEMBER 2007

3.5 Mede gelet op het voorgaande kan eiseres als merkhouder zich op grond van art. 13A lid 1 sub d BMW verzetten tegen het onderhavige gebruik door gedaagde van het teken referendumstemwijzer, dat het sterke en bekende merk stemwijzer van eiseres geheel bevat. Door de keuze van het teken referendumstemwijzer als aanduiding voor haar website en haar adviesinstrument, en door de omstandigheid dat zij dit teken gebruikt voor de promotie van haar eigen politieke standpunt, profiteert gedaagde immers onmiskenbaar van de reputatie en het onderscheidend vermogen van het bekende merk stemwijzer van eiseres bij het aantrekken van internetpubliek dat op zoek is naar een van eiseres afkomstig instrument over het referendum. Bovendien doet gedaagde aldus afbreuk aan dat onderscheidend vermogen en aan de onpartijdige en onafhankelijke reputatie van het merk stemwijzer van eiseres. Gedaagde doet dit voorts zonder geldige reden, omdat er voor haar geen enkele noodzaak bestaat om juist het teken '(referendum)stemwijzer' te gebruiken. Vele ter aanduiding te gebruiken alternatieven zoals bijvoorbeeld 'referendumadvies' zijn immers denkbaar, waarbij gedaagde wel voldoende afstand zou nemen van het merk stemwijzer van eiseres. 3.6 Ook de gewijzigde vordering gebaseerd op auteursrechtinbreuk is in kort geding grotendeels toewijsbaar. Daartoe is het volgende redengevend. 3.7 Niet of onvoldoende bestreden is dat de vormgeving van de aanvankelijke homepage van www.referendumstemwijzer.nl van gedaagde vanaf 21 april 2005 een vrijwel klakkeloze kopie was van de vormgeving van de homepage van www.referendumwijzer.nl van eiseres. Dit plagiaat blijkt ook uit een vergelijking van de producties 2 en 5 van eiseres. De vormgeving van laatstgenoemde homepage valt naar voorlopig oordeel te kwalificeren als een werk met een eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker, waarbij eiseres op grond van art. 7 Auteurswet als maker moet worden aangemerkt. Nu gedaagde geen onthoudingsverkiaring heeft getekend en ter zitting ook geen harde toezegging heeft gedaan, dreigt terzake nog steeds auteursrechtinbreuk. Daaraan doet onvoldoende af de enkele omstandigheid dat de gewraakte homepage van gedaagde sinds 24 of 25 april 2005 uit de lucht is. De huidige homepage van gedaagde (zie productie 7 van eiseres) valt overigens niet te kwalificeren als auteursrechtinbreuk, maar op grond van de voorgaande rechtsoverwegingen wel als merkinbreuk door het (prominent en herhaald) gebruik van het teken 'referendumstemwijzer'. 3.8 Eiseres betoogt voorts dat op de door haar ontworpen adviesinstrumenten zelve, genaamd stemwijzer en referendumwijzer, auteursrecht rust, vergelijkbaar met het auteursrecht op uitgewerkte plots van boeken en op tv-formats. Juist is dat op een verdienstelijk idee, een stijl of een methode geen auteursrecht kan rusten, maar wel op een gedetailleerd en concreet uitgewerkt concept daarvan met een unieke structuur als samenstel van

31 DECEMBER 2007


elementen. Naar voorlopig oordeel vallen de zogenaamde stemwijzers en de referendumwijzer van eiseres aan te merken als dergelijke auteursrechtelijk beschermde werken, gelet op productie 10 en op de nadere uitleg gegeven onder 3.4 in de pleitnota van eiseres. Anders dan gedaagden hebben betoogd, is dit samenstel van gemaakte keuzes aan te merken als typerend voor de instrumenten genaamd stemwijzer en referendumwijzer van eiseres en als zijnde typisch van eiseres afkomstig, en niet als een banale en voor de hand liggende, niet-oorspronkelijke toepassing van basisbeginselen van psychologie en/of interviewtechniek. 3.9 Uit productie 11 van eiseres blijkt voorshands, dat gedaagde in haar op internet aangeboden adviesinstrument genaamd referendumstemwijzer een groot aantal karakteristieke elementen uit de door eiseres gemaakte adviesinstrumenten genaamd stemwijzer en referendumwijzer heeft overgenomen of deze daaraan heeft ontleend, op het wijzigen van wat tekstpassages en kleurstellingen na. Aannemelijk is dan ook dat er sprake is van een door art. 13 Auteurswet verboden verveelvoudiging door gedaagde van het werk van eiseres. De kans dat gedaagde zelfstandig zonder kennis van het werk van eiseres op nagenoeg hetzelfde uitgewerkte adviesinstrument zou zijn gekomen, is nagenoeg nihil. 3.10 Voorzover gedaagde zich nog beroept op haar grondrechten zoals het recht van vrije meningsuiting, kan dit aan de hiervoor aangenomen merkinbreuk en auteursrechtinbreuk niet afdoen. Vanzelfsprekend moet gedaagde ook op internet haar politieke voorkeur ten aanzien van de bij het naderend nationaal referendum te maken keuze voor of tegen de Europese Grondwet kunnen uiten en moet zij hiervoor ook een eigen adviesinstrument aan het kiezerspubliek kunnen aanbieden. Dat is zelfs een groot democratisch goed. Gedaagde behoort echter bij de daarbij door haar ter aanduiding van haar diensten gebruikte tekens en bij de vormgeving van het adviesinstrument zelf voldoende afstand te nemen van de intellectuele eigendomsrechten van eiseres, in plaats van daarbij aan te haken zoals gedaagde dat tot dusverre heeft gedaan. Praktisch gezien staan haar daartoe ook vele alternatieven ter vrije beschikking. 3.11 Uit het voorgaande volgt dat de gevorderde voorlopige voorzieningen gebaseerd op merkinbreuk en auteursrechtinbreuk grotendeels moeten worden toegewezen, met dien verstande dat aan gedaagde een termijn van 24 uur zal worden gegund om aan de te geven bevelen te voldoen. Voorts zal worden bepaald dat de gevorderde en op te leggen dwangsom naderhand vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan.

728

3.12 Tegen de nevenvordering onder 3 primair, strekkende tot reële executie van de ordemaatregel van overdracht van de domeinnaam van gedaagde ter voorkoming van verdere merkinbreuk, is door gedaagde geen afzonderlijk verweer gevoerd. Zij komt de voorzieningenrechter voorts niet onrechtmatig of ongegrond over [lees: voor. Red.] en zal dus worden toegewezen, mede gelet op bij pleitnota onder 2.10 door eiseres op dit punt nog gegeven toelichting. De termijn als bedoeld in art. 260 Rv zal worden bepaald op drie maanden vanaf heden. 3.13 De subsidiaire vorderingen gebaseerd op onrechtmatige daad behoeven bij deze stand van zaken geen beoordeling. Gedaagde moet als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van eiseres, begroot op € 244,- griffierecht en € 816,- salaris procureur, dat is in totaal € 1.060,-, alles zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 146 Rechtbank te Amsterdam, 21 februari 2007* (Mag/Edco en Impex) Mrs. M.E. Leijten, J. Thomas en M.J.E. Geradts Art. 93, lid 4a en b GMV j° art. 110 Rv De rechtbank is niet bevoegd wat betreft de vordering inzake het gemeenschapsmerk. Hieraan doet niet af dat deze vordering verknocht is aan de andere vorderingen en het om proceseconomische redenen en om redenen van eenheid van rechtspraak van belang is dat een en dezelfde rechter de vorderingen beoordeelt. De rechtbank verwijst de vordering inzake het gemeenschapsmerk naar de rechtbank te ’sGravenhage. Art. 1 BMW De vormmerken wijken op significante wijze af van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en vervullen derhalve hun essentiële functie als herkomstaanduiding. Zij maken het de gemiddelde consument mogelijk de betrokken waar zonder analytisch onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden. De rechtbank komt hiermee tot een ander oordeel dan het Hof van Justitie in zijn uitspraak van 7 oktober 2004 (Mag Instruments, Red.). De rechtbank merkt in dit verband op dat zij zelfstandig dient te oordelen over de aan haar voorgelegde vorderingen en dat de vormmerken verschillen van de door het HvJEG beoordeelde driedimensionale merken, hoewel twee van die merken betrekking hebben op de Mag-Lite zaklampen waar ook de vormmerken op zien.

729


Art. 1, lid 2 BMW De vormmerken zijn niet louter bepaald door de aard van de waar. Buiten de cilindrische vorm van de behuizing en de diameter van de reflectorkop zijn de kenmerken van de vormmerken niet zuiver functioneel. De vormmerken geven niet een wezenlijke waarde aan de waar. De marktwaarde wordt bepaald door de producteigenschappen en de gebruikskenmerken. In dit verband is van belang dat de Mag-Lite zaklampen in groten getale worden afgenomen door beroepsgroepen die haar voornamelijk uit utilitaire oogpunten gebruiken. De vormmerken zijn niet noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen. Er zijn in de vormmerken willekeurige, decoratieve bestanddelen verwerkt. Art. 13A, lid 1b BMW De vormmerken stemmen in belangrijke mate overeen. Dat de Alu-zaklamp zich richt op een geheel ander publiek en voor een veel lagere prijs wordt verkocht, doet hieraan niet af. Ook kan bij het publiek verwarring ontstaan. Hierbij is van belang dat de Alu-zaklamp in belangrijke mate overeenstemt met de vormmerken, de omstandigheid dat Edco eerder zaklampen op de markt heeft gebracht die overeenstemming vertoonden met de vormmerken, de bekendheid bij het publiek van de vormmerken en het ontbreken van een herkomstaanduiding op de Aluzaklamp. Art. 13A, lid 5 BMW Nu niet mogelijk is de omvang van de schade thans vast te stellen, zal de rechtbank Edco veroordelen tot schadevergoeding, op te maken bij staat. Ingevolge het bepaalde in artikel 13A, lid 5 BMW kan een vordering tot schadevergoeding bestaan naast een vordering tot winstafdracht. Gelet op HR 14 april 2000 (Danestyle, Red.) brengt een redelijke uitleg met zich mee dat niet meer dan een bedrag gelijk aan het hoogste van de bedragen terzake van winstafdracht en schade uit gederfde winst kan worden toegewezen. De rechtbank beschouwt winstafdracht als een abstracte vorm van schadevergoeding, dat wil zeggen geabstraheerd van het door de rechthebbende geleden nadeel. In de schadestaatprocedure zal de hoogte van de geleden schade uit gederfde winst en van de gevorderde winstafdracht moeten worden bepaald, zodat een bedrag gelijk aan het hoogste van die bedragen kan worden toegewezen. Art. 237-240 Rv (Buitengerechtelijke incassokosten) Het moet gaan om verrichtingen die meer omvatten dan een enkele aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. MAG laat na een afdoende omschrijving van de verrichtingen te geven. De rechtbank gaat ervan uit dat vóór de aanvang van het geding geen andere

31 DECEMBER 2007

kosten zijn gemaakt dan die welke in het algemeen redelijk en noodzakelijk zijn. Voor dergelijke kosten pleegt het bepaalde in de artikelen 237 t/m 240 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering al een vergoeding in te sluiten. Afwijzing van de vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten. Art. 22 Rv Incidenteel vonnis 10 maart 2004: Feitelijk verzoekt PP Impex de rechtbank om op grond van artikel 22 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering MAG te bevelen de genoemde bescheiden over te leggen. Dat artikel voorziet echter niet in de mogelijkheid; artikel 22 Rv geeft niet meer dan een ambtshalve bevoegdheid aan de rechter om partijen te bevelen nadere informatie te verschaffen. Mogelijk zal de rechtbank op enig moment in de hoofdzaak van deze bevoegdheid gebruik maken, maar in het kader van dit incident is dat niet aan de orde. Vordering niet-ontvankelijk. Mag Instrument Incorporated te Ontario, Californië, Verenigde Staten van Amerika, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. A.R.T. Odle, tegen Edco Eindhoven BV te Eindhoven, gedaagde in conventie, procureur mr. N.W. Mulder, en door voeging tevens tegen PP Impex BV te Valkenswaard, zijdens gedaagde gevoegde partij in conventie, eiseres in reconventie, procureur voorheen mr. P. Kreijger, thans mr. D.E. Stols.

a Tussenvonnis Rechtbank te Amsterdam, 10 maart 2004 (mr. G.H. Marcus) Gronden van de beslissing In het incident 1 De hoofdzaak In de hoofdzaak is - kort gezegd - het volgende aan de orde. Mag stelt dat Edco door het verhandelen van op haar Mag-Lite zaklampen gelijkende zaklampen inbreuk maakt op de op die Mag-Lite zaklampen rustende merken auteursrechten en voorts handelt in strijd met een in oktober 2000 gesloten vaststellingsovereenkomst, waarin Edco zich (onder meer) had verbonden tot staking van die inbreuk. Mag vordert nakoming van die vaststellingsovereenkomst, een verklaring voor recht dat sprake is van merken auteursreehtinbreuk en staking van die inbreuk. Daarnaast heeft Mag een aantal nevenvorderingen ingesteld. PP Impex, die voornemens is ook op de Mag-Lite zaklampen gelijkende zaklampen te gaan verhandelen, heeft zich aan de zijde van Edco in het geding gevoegd en heeft voorts een reconventionele vordering ingesteld tot (primair) nietigverklaring van een tweetal van Mag.

31 DECEMBER 2007


2 De incidentele vordering 2.1 In het incident vordert PP Impex bij wege van provisionele eis, voorzover mogelijk onder uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het te wijzen vonnis, Mag te bevelen aan haar te verschaffen: - het gehele procesdossier in de zaak Mag/Buzaglo B.V., waarin het Gerechtshof te Amsterdam op 13 september 2001 (onder rolnummer 190/97) eindarrest heeft gewezen; - afschriften van alle overeenkomsten (waaronder schikkings- en licentieovereenkomsten) die Mag in Europa met derden heeft gesloten in verband met de verhandeling van zaklampen die al dan niet gelijkenis vertonen met de Mag-Lite zaklampen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5000,- per dag dat Mag na betekening van dit vonnis daarmee in gebreke mocht blijven. 2.2 Het gehele procesdossier in de zaak Mag/Buzaglo B.V. is volgens PP Impex relevant, omdat daaruit is op te maken op basis waarvan het Gerechtshof in die zaak heeft geoordeeld dat Mag zich niet op de Nederlandse Auteurswet kan beroepen. PP Impex wenst bijvoorbeeld te beschikken over de door Buzaglo B.V. in het geding gebrachte opinie van professor Geller, waarnaar het Gerechtshof in zijn overwegingen heeft verwezen. Om proceseconomische redenen - namelijk om te voorkomen dat het wiel twee keer moet worden uitgevonden - dient de rechtbank van het volledige procesdossier te kunnen kennisnemen. 2.3 Daarnaast heeft PP Impex redenen te vermoeden dat Mag met derden (bijvoorbeeld Philips) licentieovereenkomsten heeft gesloten met betrekking tot de verhandeling van op Mag-Lite zaklampen gelijkende zaklampen. Zij heeft belang daarin inzicht te krijgen, met name omdat het fataal kan zijn voor het (door Mag gestelde) onderscheidend vermogen van de Mag-Lite zaklampen als vormmerk, indien Mag sterk gelijkencie zaklampen op de markt tolereert, aldus PP Impex. 3 Het verweer in het incident Mag heeft de incidentele vordering gemotiveerd betwist. Voorzover voor de beoordeling van belang, zullen haar verweren hierna nader aan de orde komen. 4 Beoordeling 4.1 PP Impex noemt haar vordering een provisionele eis. In wezen vraagt zij echter de rechtbank een processuele maatregel te treffen, (mede) ten behoeve van de ondersteuning van het verweer van Edco in de hoofdzaak. In de omstandigheid dat PP Impex (slechts) gevoegde partij aan de zijde van Edco is, ziet de rechtbank - anders dan Mag - geen grond haar de bevoegdheid te ontzeggen ook buiten Edco om zo’n procesmaatregel te verlangen. 4.2 Feitelijk verzoekt PP Impex de rechtbank om op grond van artikel 22 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) Mag te bevelen de hiervoor onder

730

2.1 genoemde bescheiden over te leggen. Zoals Mag terecht heeft aangevoerd, voorziet dat artikel echter niet in die mogelijkheid; artikel 22 Rv geeft niet meer dan een ambtshalve bevoegdheid aan de rechter om partijen te bevelen nadere informatie te verschaffen. Mogelijk zal de rechtbank op enig moment in de hoofdzaak van deze bevoegdheid gebruik maken, maar in het kader van dit incident is dat niet aan de orde. PP Impex is in haar vordering derhalve niet ontvankelijk. 4.3 Als de in het ongelijk gestelde partij wordt PP Impex veroordeeld in de kosten van het incident. Enz. b Eindvonnis Rechtbank, enz. 2 De feiten 2.1 Mag heeft op 29 juli 1994 terzake twee door haar ontworpen en geproduceerde zaklampen (hierna: Maglite-zaklampen) vormmerken laten inschrijven in de registers van het Benelux-Merkenbureau (hierna: de Vormmerken), die er als volgt uitzien: merk met registratienummer 551401

731


merk met registratienummer 551402

31 DECEMBER 2007

31 DECEMBER 2007


732

2.2 Mag enerzijds en Edco en een aantal andere partijen anderzijds zijn in 2000 naar aanleiding van een gerezen geschil over door Edco in 1998 op de markt gebrachte zaklampen die gelijkenis vertoonden met de Vormmerken een zogenoemde settlement agreement (hierna: de overeenkomst) aangegaan, waarin onder meer het volgende is bepaald: '(...) WHEREAS MAG, EDCO (...) are desirous of settling any and all disputes between themselves regarding the importation, marketing and distribution bij EDCO (...) of MINISUNLITE flashlights (...) which are copies and/or looka-likes of MAG’s flashlights, and more specifically of the MINI MAGLITE flashlights (...) Article 1 – Representations EDCO (...) 1.2. EDCO represents that has refrained itself as per 19 June, 1998 and will in the future refraine itself in whatever country from any further storing, offering, selling, advertising, supplying and/or distributing of copies and/or look-a-likes of MAG’s flashlights. (...) 1.4. If any copies and/or look-a-likes of the MAG flashlights come into EDCO’s possession, custody or control, EDCO will deliver to MAG such flashlights within fourteen (14) days of receipt. In case of doubt, EDCO will sell no copies and/or look-a-likes without having consulted with MAG. (...) 3.1. EDCO (...) acknowledge MAG’s intellectual property rights relating to the MAG flashlights, including the rights with regard to trademarks and the shape, style and overall appearance of MAG’s flashlights (...)' 2.3 Edco heeft in de periode gelegen tussen het aangaan van de overeenkomst en het uitbrengen van de dagvaarding onder meer binnen het arrondissement Amsterdam opnieuw zaklampen (hierna: de Aluzaklamp) op de markt gebracht en in voorraad gehouden. De Alu-zaklamp in verpakking ziet er als volgt uit:

733


3 Het geschil en de verdere beoordeling in conventie 3.1 Mag vordert - samengevat - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, 1 Edco te bevelen direct na betekening van het in deze te wijzen vonnis haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te komen, 2 te verklaren voor recht dat Edco door het verkopen, het ten verkoop aanbieden, het leveren en het in voorraad houden, dan wel het verveelvoudigen en/of openbaar maken van namaak-zaklampen, waaronder de Alu-lamp,

31 DECEMBER 2007

onrechtmatig jegens Mag handelt en meer in het bijzonder inbreuk op de merken/of auteursrechten van Mag maakt, 3 Edco te bevelen direct na betekening van het in deze te wijzen vonnis, zowel binnen als buiten Nederland, het verkopen, het ten verkoop aanbieden, het leveren en het in voorraad houden, dan wel het verveelvoudigen en/ of openbaar maken van namaak-zaklampen, waarmee de inbreuk wordt gemaakt op de merken/of auteursrechten van Mag en/of waarmee in strijd wordt gehandeld met de overeenkomst, te staken en gestaakt te houden, 4 Edco te bevelen binnen vijf dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de bij haar aanwezige, dan wel anderszins in haar macht zijnde namaak-zaklampen aan een door Mag op te geven adres op kosten van Edco af te geven, 5 Edco te bevelen binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan de advocaat van Mag, onder overlegging van bewijsstukken schriftelijk en gedetailleerd opgave te doen van onder meer van wie, hoeveel en tegen welke prijs zij Alu-zaklampen heeft betrokken, aan wie, hoeveel en tegen welke prijs zij Aluzaklampen heeft geleverd en op welke wijze zij publiciteit heeft gemaakt voor de Alu-zaklampen, 6 Edco te bevelen medewerking te verlenen om een door Mag aan te wijzen accountant op kosten van Edco te laten controleren of het onder 5 bedoelde volledig en correct is uitgevoerd, 7 Edco te bevelen binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan de advocaat van Mag rekening en verantwoording af te leggen van de netto- en brutowinst die Edco met de merken auteursrechtinbreuk heeft genoten en de omzet daarmee behaald, alsmede de brutowinst binnen veertien dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis af te dragen aan de advocaat van Mag, 8 Edco te veroordelen om aan Mag een dwangsom te betalen van € 100.000,- per overtreding van één van de hiervoor genoemde bevelen, dan wel van € 100.000,-, zulks naar keuze van Mag, voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat Edco in strijd handelt met één van de hiervoor genoemde bevelen, 9 Edco te veroordelen tot betaling aan Mag van de buitengerechtelijke incassokosten, 10 Edco te veroordelen om de schade, nader op te maken bij staat en te verheffen volgens de wet, die Mag heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen van Edco, 11 Edco te veroordelen in de kosten van de procedure. 3.2 Mag noemt de belangrijkste grondslag voor haar vorderingen het toerekenbaar tekortschieten van Edco in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst. Daarnaast stelt zij dat Edco onrechtmatig jegens haar handelt door zaklampen te verhandelen die de onderscheidenlijke en oorspronkelijke vormgeving van de Maglite-zaklampen overnemen op een zodanige wijze dat gevaar voor verwarring ontstaat. Bovendien maakt Edco daarmee inbreuk op de vormmerkrechten van Mag. Voor het geval de vorderingen niet toewijsbaar zijn op

31 DECEMBER 2007


deze grondslagen betoogt Mag dat Edco inbreuk maakt op haar auteursrechten. 3.3 Edco en PP Impex hebben de vorderingen betwist. Op de stellingen van partijen zal hierna voor zover nodig worden ingegaan. 3.4 De rechtbank overweegt als volgt. Ten aanzien van de bevoegdheid van de rechtbank 3.5 Bij conclusie van repliek in conventie heeft Mag haar eis vermeerderd, in die zin dat zij deze tevens baseert op een viertal Gemeenschapsmerkaanvragen. Met de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap van 7 oktober 2004 in de zaak van Mag tegen het Bureau voor de Harmonisatie in de Interne Markt (hierna: BHIM) zijn drie van de vier aanvragen komen te vervallen. De Gemeenschapsmerkaanvraag met nummer 2351831 is daarentegen op 31 mei 2005 door BHIM als merk ingeschreven. 3.6 Uit de tekst van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMV) volgt dat de zogenoemde rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk uitsluitende bevoegdheid hebben inzake alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en dreigende inbreuk op Gemeenschapsmerken. Voor Nederland is dat niet deze rechtbank, maar de rechtbank te ‘s-Gravenhage. Weliswaar kunnen partijen op grond van het bepaalde in artikel 17 EEX-verdrag een andere rechtbank kiezen, maar blijkens het bepaalde in artikel 93, lid 4 sub a GMV alleen indien die gekozen rechtbank ook een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk is. Evenzo geldt dat indien voor een andere rechtbank is gedaagd, op grond van artikel 18 EEX-verdrag die rechtbank bevoegd is, maar ook daar bepaalt de GMV, blijkens artikel 93, lid 4 sub b, dat die regel slechts geldt voor zover de betreffende rechtbank eveneens een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk is. Uit die combinatie van bepalingen komt de rechtbank met Edco en PP Impex tot het oordeel dat zij wat betreft de vordering inzake het Gemeenschapsmerk niet bevoegd is. Hieraan doet niet af dat deze vordering, zoals Mag stelt, verknocht is aan de andere vorderingen en het om proceseconomische redenen en om redenen van eenheid van rechtspraak van belang is dat een en dezelfde rechter de vorderingen beoordeelt. 3.7 De rechtbank zal zich dan ook niet bevoegd verklaren wat betreft de vordering inzake het Gemeenschapsmerk en de zaak voor dat deel op de voet van artikel 110 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering verwijzen naar de rechtbank te ’s-Gravenhage. 3.8 De rechtbank is voor het overige bevoegd kennis te nemen van de vorderingen, nu in de overeenkomst een forumkeuze voor deze rechtbank is gemaakt en voorts de Alu-zaklamp in dit arrondissement is verkocht. Ten aanzien van de Vormmerken 3.9 Het verweer van Edco en PP Impex tegen de eerste grondslag van de vordering luidt onder meer dat Mag in de overeenkomst ten onrechte zekere intellectuele

734

eigendomsrechten claimt. De rechtbank zal mede gelet daarop eerst de gestelde inbreuk op Vormmerken beoordelen. Zij zal daarbij uitgaan van het recht dat gold op het moment van die inbreuk, derhalve ten tijde van de verkoop van de Alu-zaklampen in de periode gelegen tussen oktober 2000 en de datum van dagvaarding. Op dat moment gold de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna: BMW). 3.10 Ingevolge artikel 1 BMW worden als individuele merken beschouwd onder meer vormen van waren die onderscheidend vermogen hebben. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te bieden. Partijen verschillen van mening of de Vormmerken onder deze definitie vallen. 3.11 Het onderscheidend vermogen van een merk houdt in dat het merk zich ertoe leent de waren of diensten waarvoor de inschrijving is of wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. De criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar zelf verschillen niet van die welke voor andere categorieën merken gelden. Bij de toepassing van deze criteria is de perceptie van het relevante publiek in het geval van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van de waar zelf echter niet noodzakelijkerwijs dezelfde als die bij een woordof beeldmerk, dat bestaat uit een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woordof beeldmerk. In deze omstandigheden wordt de kans groter dat de vorm van een waar elk onderscheidend vermogen mist naarmate deze vorm een grotere gelijkenis vertoont met de meest waarschijnlijke vorm van de betrokken waar. Inburgering buiten beschouwing latend, heeft alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, onderscheidend vermogen. Wanneer een driedimensionaal merk bestaat uit de vorm van de waar moet worden nagegaan of een dergelijk merk het de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument mogelijk maakt de betrokken waar zonder analytisch onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden. 3.12 Mag noemt de volgende kenmerken van de Vormmerken, welke kenmerken niet zijn betwist door

735


Edco en PP Impex en ook door de rechtbank zijn waargenomen. 1 de verhoudingen tussen de verschillende elementen, te weten de reflectorkop, het batterijhuis, de afsluitdop, alsmede de 'gladde' en 'bewerkte' gedeelten van de batterijhuls; 2 de opbouw uit de reflectorkop en een strak cilindrisch gedeelte; 3 de grotere diameter aan de voorzijde van de reflectorkop ten opzichte van het cilindrische batterijhuis, die afneemt naar de overgang tot het cilindrische deel en de lichte bolling die daarbij aan de vorm van de reflector-kop een opmerkelijke spanning verleent, welke spanning wordt geaccentueerd door een scherpe aftekening waar de reflectorkop overgaat in het cilindrisch gedeelte; 4 de cilindrische ring aan de voorzijde die het reflectorglas en de reflector met lamp ontsluit, en die aansluit op een eveneens cilindrisch deel waarna een bolvormig deel de overgang naar het batterijhuis vormt; 5 het nauwkeurig begrensde greepprofiel op het batterijhuis; 6 de overgang naar de afsluitdop aan de achterzijde, fijntjes afgetekend door een geribbelde rand en de afsluitdop zelf die een karakteristieke beëindiging van het cilindrisch gedeelte vormt.Voorts acht de rechtbank kenmerkend voor de Vormmerken het ruitpatroon van het greepprofiel en de wijze waarop de ronde aan/uitknop is verzonken in een ovaalvormige uitsparing in het batterijhuis. 3.13 Gelet op deze kenmerken wijken de Vormmerken naar oordeel van de rechtbank op significante wijze af van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en vervullen derhalve hun essentiële functie als herkomstaanduiding. Deze kenmerken in samenhang bezien maken het de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument mogelijk de betrokken waar zonder analytisch onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden. 3.14 De rechtbank komt hiermee tot een ander oordeel ten aanzien van de Vormmerken dan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in haar uitspraak van 7 oktober 2004 in de zaak van Mag tegen het Bureau voor de Harmonisatie in de Interne Markt (BHIM) ten aanzien van driedimensionale merken die Mag wilde inschrijven bij het BHIM. De rechtbank merkt in dit verband op dat zij zelfstandig dient te oordelen over de aan haar voorgelegde vorderingen en dat de Vormmerken verschillen van de door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen beoordeelde driedimensionale merken, hoewel twee van die merken betrekking hebben op de Maglite-zaklampen waar ook de Vormmerken op zien. 3.15 Anders dan Edco en PP Impex betogen, vallen de Vormmerken niet onder de in artikel 1 BMW genoemde vormen die van merkbescherming zijn uitgesloten. De Vormmerken zijn niet louter bepaald door de aard van de waar. Aan Edco en PP Impex kan worden toegegeven

31 DECEMBER 2007

dat de vorm van batterijen en de effectiviteit van de reflector mede bepalend zullen zijn geweest voor de cilindrische vorm van de behuizing en de ten opzichte van de behuizing grotere diameter van de reflectorkop van de Vormmerken, maar voor de overige hiervoor genoemde kenmerken van de Vormmerken geldt niet dat ze zuiver functioneel zijn. De Vormmerken geven niet een wezenlijke waarde aan de waar. Indien die invloed buiten beschouwing blijft die niet valt terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid als merk samenhangende wervingskracht, kan niet gezegd worden dat de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Die waarde wordt immers evenzeer bepaald door de producteigenschappen en de gebruikskenmerken van de Maglite-zaklampen. In dit verband is van belang de onbetwist gebleven stelling van Mag dat de Maglite-zaklampen in grote getalen worden afgenomen door beroepsgroepen die haar voornamelijk uit utilitaire oogpunten gebruiken, zoals politie, bewakingspersoneel, ziekenhuispersoneel en militairen. De Vormmerken zijn niet noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen. Anders gezegd: de Vormmerken bestaan niet uitsluitend uit de vorm waarvan de wezenlijke functionele kenmerken uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Er zijn in de Vormmerken willekeurige, decoratieve bestanddelen verwerkt. Mag noemt als voorbeeld van een technische oplossing verwerkt in de Maglite-zaklampen de aanwezigheid van een aan/uit-knop, glas voor het lampje en een dop die er voor zorgt dat de batterijen in de zaklamp kunnen worden geplaatst, maar merkt terecht op dat de vorm van de aan/uit-knop en het glas en het uiterlijk van de afschroefbare dop geen technische oplossing behelzen. Hetzelfde kan gezegd worden over een aantal van de andere genoemde kenmerken van de Vormmerken. 3.16 Het vorenstaande leidt ertoe dat de Vormmerken kunnen worden beschouwd als individuele merken in de zin van artikel 1 BMW. 3.17 Mag heeft een beroep gedaan op haar rechten als merkhouder uit artikel 13 A, eerste lid, BMW, primair op onderdeel a, subsidiair op de onderdelen b en c. Nu de rechtbank Mag niet volgt in haar stelling dat de Aluzaklamp identiek is aan de Vormmerken - er bestaan immers verschillen tussen beide - faalt het beroep op onderdeel a van genoemd artikellid. 3.18 Ingevolge het bepaalde in artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder b, BMW kan Mag als merkhouder iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken verbieden onder meer wanneer dat teken overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek

31 DECEMBER 2007


verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 3.19 Volgens Edco en PP Impex gaat het beroep op de onderdeel b niet op, nu de overeenstemming tussen Aluzaklampen en Maglite-zaklampen ver te zoeken is. Zij wijzen op volgens hen aanmerkelijke verschillen tussen beide, te weten de lengte en het gewicht van de lampen, vormgeving van de afsluitdop, verschillen in het profiel op de handgreep, de plaats en vorm van de aan/uitknop en de afwezigheid van een woordmerk op de Aluzaklamp. 3.20 Bij de beoordeling van de gelijkenis dient een vergelijking te worden gemaakt tussen het gedeponeerde merk en het gebruikte teken. Voorts dient acht te worden geslagen op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen en behoort meer gewicht te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. Vanuit dit beoordelingskader, komt de rechtbank tot het oordeel dat de Alu-zaklamp en de Vormmerken in belangrijke mate overeenstemmen. De stelling van Edco en PP Impex dat de Alu-zaklamp zich richt op een geheel ander publiek dan de Maglite-zaklamp en voor een veel lagere prijs wordt verkocht, doet hieraan niet af. Hetzelfde geldt voor de door Edco en PP Impex genoemde verschillen, die overigens deels door Mag worden betwist. Deze verschillen zijn ondergeschikt aan tussen beide bestaande punten van overeenstemming. De hiervoor onder 3.12 genoemde kenmerken van de Vormmerken zijn immers alle terug te vinden in de Aluzaklampen. 3.21 Ook is de rechtbank van oordeel dat bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar voor associatie van de Alu-zaklamp met de Vormmerken en dat dus sprake is van een inbreuk als bedoeld in artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder b, BMW. Hierbij is van belang dat de Alu-zaklamp als hiervoor overwogen in belangrijke mate overeenstemt met de Vormmerken, de omstandigheid dat Edco eerder zaklampen op de markt heeft gebracht die overeenstemming vertoonden met de Vormmerken, de onder meer uit de door Mag overgelegde passages uit boeken blijkende bekendheid bij het publiek van de Vormmerken en het ontbreken van een herkomstaanduiding op de Alu-zaklamp. Mag doet dan ook terecht een beroep op onderdeel b van het artikellid. Aan beoordeling van het beroep van Mag op onderdel c van dit artikellid komt de rechtbank niet toe. 3.22 Gelet op het vorenstaande zal de rechtbank vorderingen onder 2 tot en met 8 van het petitum op hierna te melden wijze toewijzen. Ten aanzien van de vorderingen tot schadevergoeding en winstafdracht 3.23 Het vorenstaande brengt eveneens mee dat Edco onrechtmatig heeft gehandeld jegens Mag en gehouden is de door Mag als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden. Mag stelt dat zij schade heeft geleden door het bestaan van verwarring bij het publiek en afbreuk

736

aan reputatie en exclusiviteit van de Maglite-zaklampen. Voorts is volgens Mag sprake van winstderving omdat zij als gevolg van de inbreuk een deel van de markt kwijt raakt en prijsbederf plaatsvindt. Hiermee heeft Mag voldoende aannemelijk gemaakt dat zij mogelijk schade heeft geleden. Nu niet mogelijk is de omvang van de schade thans vast te stellen, zal de rechtbank Edco veroordelen tot schadevergoeding, op te maken bij staat. Ingevolge het bepaalde in artikel 13A, lid 5 BMW kan een vordering tot schadevergoeding bestaan naast een vordering tot winstafdracht. Gelet op het arrest van de Hoge Raad inzake HBS/Danestyle (14 april 2000, NJ 2000, 489) overweegt de rechtbank evenwel dat een redelijke uitleg van genoemd artikellid met zich meebrengt dat niet meer dan een bedrag gelijk aan het hoogste van de bedragen terzake van winstafdracht en schade uit gederfde winst kan worden toegewezen. De rechtbank beschouwt winstafdracht als een abstracte vorm van schadevergoeding, dat wil zeggen geabstraheerd van het door de rechthebbende geleden nadeel. In de schadestaatprocedure zal de hoogte van de geleden schade uit gederfde winst en van de gevorderde winstafdracht moeten worden bepaald, zodat een bedrag gelijk aan het hoogste van die bedragen kan worden toegewezen. Tevens zal in die procedure bepaald dienen te worden tot welk bedrag de andere door Mag gestelde schadeposten dan die terzake van gederfde winst voor toewijzing vatbaar zijn. Ten aanzien van de overeenkomst 3.24 Onderdeel 1 van het petitum is gestoeld op de overeenkomst. Edco en PP Impex achten de overeenkomst nietig vanwege strijd met het verbod van artikel 81, lid 1 EG Verdrag en artikel 6 lid 1 Mededingingswet. De overeenkomst zou voorts vernietigbaar zijn omdat de overeenkomst tot stand is gekomen onder invloed van dwaling, de overeenkomst voortbouwt op een rechtsverhouding tussen partijen die nooit bestaan heeft en uitoefening onder deze omstandigheden in strijd met redelijkheid en billijkheid is. Subsidiair stellen zij dat Mag een te ruime uitleg geeft aan de overeenkomst en bij een juiste uitleg niet gezegd kan worden dat Edco is tekortgeschoten in haar verplichtingen uit de overeenkomst. 3.25 Nu hierboven reeds is geoordeeld dat aan Mag zekere intellectuele eigendomsrechten op de Vormmerken toekomen, gaat het beroep van Edco en PP Impex op nietigheid of vernietigbaarheid niet op. Hierbij is nog van belang dat een inbreuk op het mededingingsrecht is geoorloofd indien dat gebeurt met het oog op bescherming van een geldig recht, zoals in het onderhavige geval. Ook het subsidiaire verweer van Edco en PP Impex gaat niet op. Uit het bepaalde in onder meer de artikelen 1.2 en 1.4 van de overeenkomst, zoals hierboven geciteerd, volgt dat de overeenkomst niet, zoals Edco en PP Impex stellen, slechts ziet op de mini Maglite-zaklamp, maar

737


ook op zaklampen die overeenstemmen met andere zaklampen van Mag. 3.26 Edco is gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Nu dit in de onderhavige procedure naast hetgeen overigens door Mag is gevorderd geen zelfstandige betekenis heeft, acht de rechtbank het te onbepaald geformuleerde onderdeel 1 van het petitum niet toewijsbaar. Tot Slot 3.27 Mag vordert een bedrag van € 5.000,- als vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De rechtbank hanteert als uitgangspunt dat het moet gaan om verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Mag stelt wel dat de gevorderde kosten zijn gemaakt en biedt daarvan bewijs aan, maar laat na een afdoende omschrijving van de verrichtingen te geven, anders dan die ter voorbereiding van de processtukken en ter instructie van de zaak. De rechtbank gaat dan ook ervan uit dat vóór de aanvang van het geding geen andere of meer kosten zijn gemaakt dan die welke ter voorbereiding van een geding in het algemeen redelijk en noodzakelijk zijn. Voor dergelijke kosten pleegt het bepaalde in de artikelen 237 tot en met 240 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering al een vergoeding in te sluiten. De rechtbank zal de vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten daarom afwijzen. 3.28 Nu de vorderingen reeds toewijsbaar zijn op de hiervoor besproken grondslagen, komt de rechtbank niet toe aan beoordeling van de overige, al dan niet subsidiair door Mag aangevoerde gronden en de daartegen door Edco en PP Impex opgeworpen verweren. 3.29 De rechtbank zal de door Mag in het petitum gestelde termijnen waarbinnen Edco aan bevelen moet voldoen aanpassen zodat het redelijkerwijs mogelijk is aan die bevelen te voldoen. Voorts ziet de rechtbank aanleiding de gevraagde dwangsom op na te noemen wijze te matigen en te maximeren. 3.30 Edco en PP Impex zullen als de in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Mag worden begroot op: dagvaarding € 77,57, vastrecht € 230,- en salaris procureur € 1.152,- (3,0 punten × tarief € 384,-), totaal € 1.459,57. De redelijkheid brengt mee dat Edco en PP Impex ieder zullen worden veroordeeld tot betaling van de helft van de proceskosten van Mag. in reconventie 3.31 PP Impex vordert – samengevat - bij vonnis, uitvoer bij voorraad, primair: nietig te verklaren de depots ten grondslag liggend aan de Benelux-merkinschrijvingen 551401 en

31 DECEMBER 2007

551402 van 29 juli 1994 ten name van Mag en ambtshalve doorhaling van de inschrijving van de nietig verklaarde depots, subsidiair: te verklaren voor recht dat de Super-zaklamp, Top-zaklamp en/of de Mega-zaklamp geen inbreuk maken op auteurs- en merkrechten van Mag en dat de verhandeling van deze zaklampen in de Benelux, althans in Nederland, niet onrechtmatig is jegens Mag. 3.32 PP Impex acht genoemde depots in strijd met verschillende bepalingen van de BMW. Voorts stelt zij dat de in haar vordering genoemde zaklampen, die zij op de markt brengt of voornemens is op de markt te gaan brengen, geen inbreuk maken op de gestelde auteurs- en merkenrechten van Mag. 3.33 Met Mag is de rechtbank van oordeel dat PP Impex als gevoegde partij slechts kan deelnemen aan de procedure ter ondersteuning van Edco. Zij is geen zelfstandige partij in het geding en kan derhalve niet een vordering instellen tegen Mag. Hieraan doet niet af dat, zoals PP Impex stelt, de proceseconomie erbij gebaat zou zijn de vordering van PP Impex thans te beoordelen. PP Impex zal dan ook niet-ontvankelijk verklaard worden in haar vordering. 3.34 PP Impex zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Edco worden begroot op nihil. De kosten aan de zijde van Mag, die van het voegingsincident daaronder begrepen, worden begroot op: Enz. *

Beroep ingesteld. Red.

Nr. 142 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 8 januari 2007 (HollandCar) Mr.P.G.J. de Heij Art. 1 Hnw HollandCar heeft vóór 1 februari 2006 in haar contacten met derden de handelsnaam, gelijk aan haar statutaire naam, ter aanduiding van haar onderneming gebruikt. Niet doorslaggevend is dat niet blijkt dat zij die handelsnaam ook in contacten met klanten of op haar websites heeft gebruikt. Uit HR 26 februari 1943, NJ 1943, 259 (Koverto) volgt dat het handelsnaamrecht reeds ontstaat door het, door (thans) artikel 2:186 lid 1 BW voorgeschreven, gebruik van de statutaire naam, ook al wordt daarnaast een andere handelsnaam gebruikt. De naam wordt niet zodanig uitsluitend beschrijvend geacht dat RW Beheer het gebruik reeds daarom niet kan worden verboden.

31 DECEMBER 2007


Art. 5 Hnw Dat RW Beheer alleen op de Engelse en Duitse markt en HollandCar op die markten alleen onder de handelsnaam Associated Dealers of Europe bekend is neemt het verwarringsgevaar niet weg. Klanten in Engeland en Duitsland worden op de website wellicht aanvankelijk niet geconfronteerd met de handelsnaam HollandCar, maar omdat de handelsnaam gelijk is aan de statutaire naam ligt voor de hand dat bij latere contacten - bijvoorbeeld na aankoop van een auto - zij alsnog met de naam bekend raken. Verwarring kan bovendien ontstaan bij bedrijven en instellingen waarmee HollandCar in Nederland te maken heeft. HollandCar BV te Leiden, eiseres, procureur mr. J.H. Hommel, tegen RW Beheer BV te Leiden, gedaagde, procureur mr. F.E. Boonstra.

2 De feiten In deze procedure wordt uitgegaan van de navolgende feiten. 2.1 HollandCar is op 17 juli 2002 opgericht. Haar bedrijfsactiviteiten bestaan sindsdien uit (onder meer) import en export van en bemiddeling en handel in auto's. Vanaf in ieder geval januari 2003 zijn in het handelsregister als handelsnamen ingeschreven haar statutaire naam en de handelsnamen Associated Dealers of Europe en Eurocars4U. De onderneming is feitelijk gevestigd in Leiderdorp. 2.2 RW Beheer is opgericht op 1 februari 2006. RW Beheer houdt zich sindsdien eveneens bezig met import en export van auto's. Zij oefent deze activiteiten uit onder de handelsnaam HollandCars. Ook RW Beheer is feitelijk gevestigd in Leiderdorp. 2.3 HollandCar is actief in Engeland en Duitsland onder de handelsnaam Associated Dealers of Europe en in Frankrijk onder haar statutaire naam. RW Beheer richt zich op verkoop in Engeland en Duitsland. 2.4 De bestuurders van partijen zijn beiden tot 21 februari 2006 aandeelhouder geweest in HollandCar. De bestuurder van RW Beheer heeft op die datum zijn aandelen in HollandCar overgedragen aan de andere aandeelhouders. 3 Het geschil 3.1 HollandCar vordert met beroep op haar oudere handelsnaam op grond van artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) - zakelijk weergegeven - RW Beheer te verbieden de handelsnaam HollandCars te gebruiken op straffe van een dwangsom en met veroordeling van RW Beheer in de proceskosten. 3.2 Rw Beheer voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

738

4 De beoordeling 4.1 Het spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen volgt uit het gestelde voortdurende handelen van RW Beheer in strijd met het verbod van artikel 5 Hnw. 4.2 RW Beheer bestrijdt allereerst dat HollandCar de handelsnaam HollandCar in het verleden heeft gebruikt ter aanduiding van haar onderneming. Zij voert aan dat HollandCar slechts de handelsnaam Associated Dealers of Europe en de handelsnaam Channel4Cars heeft gebruikt. Op de websites van HollandCar www.adoe.nl, www.adoe.de en www.adoe.org komt de handelsnaam HollandCar niet voor. HollandCar gebruikt de handelsnaam inmiddels op haar Franstalige website www.HollandCar.com, maar die website bestaat pas sinds maart 2006, aldus RW Beheer, en dus na het tijdstip dat RW Beheer de handelsnaam is gaan gebruiken. 4.3 Uit de door HollandCar overgelegde en door RW Beheer niet bestreden producties 7, 9 en 10 volgt echter dat HollandCar vóór 1 februari 2006 in haar contacten met derden de handelsnaam, gelijk aan haar statutaire naam, ter aanduiding van haar onderneming heeft gebruikt. De voorzieningenrechter acht niet doorslaggevend dat uit geen van de producties blijkt dat HollandCar die handelsnaam ook in contacten met klanten of op haar websites heeft gebruikt. Uit het arrest HR 26 februari 1943, NJ 1943, 259 volgt dat het handelsnaamrecht reeds ontstaat door het, door (thans) artikel 2:186 lid 1 BW voorgeschreven, gebruik van de statutaire naam, ook al wordt daarnaast een andere handelsnaam gebruikt. 4.4 RW Beheer voert aan dat de door HollandCar gebruikte handelsnaam bovendien ieder onderscheidend vermogen mist en dat RW Beheer om die reden het gebruik niet verboden kan worden. De voorzieningenrechter deelt die visie niet. Voorshands wordt de naam niet als zodanig uitsluitend beschrijvend geoordeeld dat RW Beheer het gebruik reeds daarom niet kan worden verboden. 4.5 RW Beheer bestrijdt dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is omdat zij uitsluitend actief is op de Engelse en Duitse markt en HollandCar op die markten alleen onder de handelsnaam Associated Dealers of Europe bekend is. Ook in dit standpunt kan zij niet worden gevolgd. Klanten in Engeland en Duitsland worden op de website wellicht aanvankelijk niet geconfronteerd met de handelsnaam HollandCar, maar omdat de handelsnaam gelijk is aan de statutaire naam ligt voor de hand dat bij latere contacten - bijvoorbeeld na aankoop van een auto - zij alsnog met de naam bekend raken. Gegeven voorts dat de handelsnaam van RW Beheer vrijwel gelijkluidend is aan die van HollandCar, dat de ondernemingen zich met gelijke activiteiten bezighouden en feitelijk gevestigd zijn in dezelfde plaats, bestaat wel degelijk kans op verwarring in de zin van artikel 5 Hnw. Die verwarring kan bovendien ontstaan bij bedrijven en instellingen waarmee HollandCar in Nederland te maken heeft (verwezen wordt

739


in dit verband naar HR 24 december 1976, LJN AC5861). [NJ 1978, 431 m.nt. B.W., Tendum, Red.] 4.6 RW Beheer voert tot slot aan dat bij de onder 2.4 vermelde overdracht van de aandelen de importen exportactiviteiten aan RW Beheer zouden zijn toebedeeld. Deze stelling is door HollandCar bestreden en RW Beheer heeft die stelling niet aannemelijk kunnen maken, zodat daarvan in deze procedure niet kan worden uitgegaan. 4.7 Gelet op het voorgaande dient het gevorderde te worden toegewezen als hierna vermeld met veroordeling van RW Beheer als in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en RW Beheer zal een termijn worden gegeven om aan het vonnis te voldoen. 5 De beslissing De voorzieningenrechter: veroordeelt RW Beheer om zich na verloop van drie weken na betekening van dit vonnis te onthouden van het gebruik van de handelsnaam HollandCars of van een vrijwel identieke handelsnaam op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor elke dag of deel daarvan dat RW Beheer in gebreke blijft aan de veroordeling te voldoen; enz.

Nr. 143 Gerechtshof te Arnhem, 27 februari 2007 (Camping Holidays) Mrs. A. Smeeïng-van Hees, D.J. van der Kwaak en V. van den Brink Art. 5 Hnw Vzr.: In beide handelsnamen komt ‘Campingholidays’/’Camping Holidays’ voor, zijnde de letterlijke vertaling uit het Engels van kampeervakanties. Voorshands leidt dit tot de conclusie dat dit woord /deze woorden een louter beschrijvende aanduiding vormt/ vormen van de aard van de betreffende ondernemingen. Een dergelijke aanduiding mag echter niet met een beroep op art. 5 Hnw worden gemonopoliseerd, zodat Vacansoleil aan het eerdere gebruik van deze woorden dan Otahal geen rechten kan ontlenen. Hof: Vacansoleil kan niet met een beroep op art. 5 Hnw andere aanbieders van kampeerreizen het gebruik van de woorden ‘camping holidays’ verbieden en op die manier die aanduiding monopoliseren. Dit wordt niet anders door het gegeven dat Vacansoleil uitgebreide (reclame)inspanningen heeft gedaan teneinde de bekendheid van haar handelsnaam ‘Vacansoleil camping holidays’ te vergroten. Tot een beschermenswaardige ‘inburgering’ van de woorden ‘camping holidays’

31 DECEMBER 2007

(zonder het voorvoegsel ‘Vacansoleil’) kunnen die inspanningen niet leiden. Vacansoleil BV te Eindhoven, appellante in het principaal appèl, geïntimeerde in het incidenteel appèl, procureur mr. L. Paulus, tegen Nada Otahal h.o.d.n. Campingholidays-vvo Nederland.nl te Bredevoort, geïntimeerde in het principaal appèl, appellante in het incidenteel appèl, procureur mr. J.M. Bosnak.

a Vzr. Rechtbank te Zutphen, 1 augustus 2006 (mr. S.A.M. Vrendenbarg-Elsbeek) 2 De feiten 2.1 Vacansoleii is een onderneming die sinds 1972 een reisorganisatie exploiteert, waaronder begrepen de exploitatie van een reisbureau en de verhuur van vakantie-accomodaties, met name (bungalow)tenten en (sta-)caravans in Europa ten behoeve van kampeertoerisme. In het Handelsregister staat zij ingeschreven onder de naam Vacansoleii BV. De domeinnaam van haar website luidt vacansoleil.nl. 2.2 Otahal exploiteert sinds tien jaar eert onderneming die op een 15-tal campings in Kroatië, Spanje, Frankrijk, België en Nederland vakantieaccommodaties verhuurt, aanvankelijk onder de naam Vakantieverblijven Verhuur en Caravanhandel Nada Otahal en sinds oktober 2004 onder de handelsnaam Campingholidays-vvo Nederland. In november 2004 heeft Otahal de domeinnaam campingholidays-vvo.nl laten registreren. 3 Het geschil 3.1 Vacansoleil vordert - na vermeerdering van eis - dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis: I Otahal zal gelasten met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van 'Vacansoleil Camping Holidays' en elk overig onrechtmatig handelen als nader in de dagvaarding omschreven te (doen) staken en gestaakt (doen) houden en in het bijzonder ieder gebruik van de (handels-)naam 'Campingholidays-vvo Nederland' en 'campingholidays-vvo.nl', zoals Otahal die gebruikt, (...) 4 De beoordeling 4.1 Vacansoleil heeft aan haar vorderingen primair ten grondslag gelegd, dat Otahal door het voeren van de handelsnaam Campingholidays-vvo Nederland en de registratie en het gebruik van de domeinnaam campingholidays-vvo.nl inbreuk maakt op de oudere handelsnaamrechten van Vacansoleil Camping Holidays, en subsidiair dat Otahal onrechtmatig handelt tegenover Vacansoleil Camping Holidays, onder meer doordat zij oneerlijk concurreert, het publiek misleidt en gratis

31 DECEMBER 2007


meelift op c.q. aanhaakt bij de grote naamsbekendheid (goodwill) van het door Vacansoleil in de afgelopen jaren, zowel in naamsbekendheid als in fysieke omvang, groot gemaakte onderdeel van haar bedrijf Camping Holidays, marktleider in het luxe kampeersegmerit. Ter ondersteuning van deze stellingen heeft Vacansoleil het volgende aangevoerd. In 2000 heeft zij door middel van een persbericht bekend gemaakt, dat zij voor haar bedrijfsonderdeel kampeervakanties de naam Vacansoleil Camping Holidays zou gaan voeren. Door een intensieve reclameen marketingcampagne heeft dit bedrijfsonderdeel in de afgelopen zes jaar een grote naamsbekendheid opgebouwd bij het relevante deel van het publiek en zich ontwikkeld tot de onbetwiste marktleider in dit deel van de vakantiemarkt voor kampeertoeristen uit Nederland en Denemarken. Camping Holidays is een duidelijk afgebakend onderdeel van de Vacansoleil groep en zij voert deze handelsnaam sedert 2000. Otahal handelt onrechtmatig doordat zij in 2004 zonder enige geldige reden haar handelsnaam VVO Nederland heeft laten voorafgaan door Campingholidays. Daarmee ontstaat verwarring bij het publiek en lift zij gratis mee op de bekendheid en reclameen marketinginspanningen van Vacansoleil. 4.2 Tussen partijen staat vast, dat beiden zich bezig houden met de verhuur van vakantieverblijven in Europa en dat zij daarmee elkaars concurrenten zijn, alsmede dat Vacansoleil zich vanaf 2000 in dat segment van de markt presenteert als Vacansoleil Camping Holidays en dat Otahal in oktober 2004 de handelsnaam Campingholidays-vvo Nederland is gaan gebruiken. Voor de vraag of Otahal daarmee in strijd handelde met het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet is voor zover hier van belang - beslissend of sprake is van een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt en dat dientengevolge in verband met de aard van de beide ondernemingen bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten. 4.3 Dienaangaande staat vast, dat in beide handelsnamen het woord/de woorden 'Campingholidays'/'Camping Holidays' voorkomt/voorkomen, zijnde de letterlijke vertaling uit het Engels van Kampeervakanties. Voorshands leidt dit tot de conclusie dat dit woord/deze woorden een louter beschrijvende aanduiding vormt/ vormen van de aard van de betreffende ondernemingen. Een dergelijke aanduiding mag evenwel niet met een beroep op het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet worden gemonopoliseerd, zodat Vacansoleil aan het eerdere gebruik van deze woorden dan Otahal geen rechten kan ontlenen. Dit brengt met zich, dat de woorden 'Vacansoleil' en 'vvo Nederland' als de kenmerkende bestanddelen van de door partijen gebezigde handelsnamen dienen te worden beschouwd. Deze woorden wijken zover van elkaar af, dat dientengevolge geen verwarring bij het publiek tussen

740

die ondernemingen is te duchten ook al zijn zij beide in hetzelfde segment van de markt actief. 4.4 Het vorenstaande leidt tot de conclusie, dat noch de primaire grondslag noch de subsidiaire grondslag de vorderingen van Vacansoleil kunnen dragen, zodat deze moeten worden afgewezen. 4.5 Vacansoleil zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Otahal worden begroot op: vast recht € 248,-, overige kosten € 0,00 en salaris procureur € 816,-, totaal € 1.064,-. 5 De beslissing De voorzieningenrechter 5.1 wijst de vorderingen af, 5.2 veroordeelt Vacansoleil in de proceskosten, aan de zijde van Otahai tot op heden begroot op € 1.064,-, 5.3 verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz. b Het Hof, enz. De motivering van de beslissing in hoger beroep (...) 4.2 In dit geding staat vast dat beide partijen zich bezighouden met het aanbieden van kampeervakanties. Voorts heeft Vacansoleil - terecht - geen grief geformuleerd tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de woorden 'camping holidays' niet meer zijn dan een letterlijke vertaling van het woord kampeervakanties. Aldus heeft Vacansoleil, door in de handelsnaam waaronder zij haar kampeervakanties aanbiedt de woorden 'camping holidays' op te nemen, zelf het risico genomen dat andere marktpartijen bij het aanbieden van hun kampeervakanties gebruik maken van een in de handelsnaam van Vacansoleil voorkomende term. In dat verband is van belang dat het gebruik van Engelstalige aanduidingen van aangeboden zaken en diensten in Nederland bepaald niet ongebruikelijk is, zeker niet in de reisbranche. Het enkele feit dat Vacansoleil in haar handelsnaam niet de productaanduiding kampeervakanties maar het Engelse 'camping holidays' gebruikt, kan derhalve niet met zich meebrengen dat Vacansoleil een exclusief gebruik van die - aldus als algemeen gebruikelijk te kwalificeren - term kan bewerkstelligen. Een en ander mondt uit in het oordeel dat Vacansoleil niet met een beroep op art. 5 Hnw andere aanbieders van kampeerreizen het gebruik van de woorden 'camping holidays' kan verbieden en op die manier die aanduiding kan monopoliseren. Dat wordt niet anders door het gegeven dat Vacansoieil uitgebreide (reclame)inspanningen heeft gedaan teneinde de bekendheid van haar handelsnaam 'Vacansoleil camping holidays' te vergroten. Tot een beschermenswaardige 'inburgering' van de woorden

741


'camping holidays' (zonder het voorvoegsel Vacansoleil') kunnen die inspanningen niet leiden. 4.3 Het voorgaande impliceert dus dat voor zover het door Vacansoleil gestelde verwarringsgevaar voortvloeit uit het gegeven dat beide partijen in hun handelsnaam de woorden 'camping holidays' hebben opgenomen, Vacansoleil die eventuele verwarring niet aan Otahal kan verwijten, daar de oorsprong van die verwarring schuilt in de keuze van Vacansoleil die - niet-monopoliseerbare - productaanduiding in haar handelsnaam op te nemen. Voor zover Otahal het ontstaan van enige verwarring kan worden tegengeworpen, zou die verwarring dus het gevolg moeten zijn van een grote mate van overeenstemming van de handelsnamen van partijen buiten de productaanduiding 'camping holidays'. Gelet op het grote verschil tussen enerzijds het voorvoegsel 'Vacansoleil' en anderzijds de uitgang 'vvo' kan van een dergelijke - aan Otahal te verwijten - verwarring geen sprake zijn. Voor het overige is gesteld noch gebleken dat een van partijen de aanduiding 'camping holidays' ook zonder het voorvoegsel 'Vacansoleil' respectievelijk de toevoeging 'vvo' als handelsnaam gebruikt. De stelling van Vacansoleil dat de enkele aanduiding 'camping holidays' of 'campingholidays' door het publiek wordt gebruikt als zoekterm op internet (met als resultaat verwijzingen naar de sites van hetzij Vacansoleil hetzij Otahal) onderstreept met name dat het hier inderdaad gaat om een algemeen gebruikelijke aanduiding voor de door partijen aangeboden producten. Op zichzelf kan die stelling echter niet leiden tot het oordeel dat de gestelde verwarring die daarvan het gevolg is, aan Otahal moet worden verweten. 4.4 Uit deze beschouwingen volgt naar het voorlopig oordeel van het hof niet alleen dat Vacansoleil Otahal het gebruik van de namen 'Campingholidays-vvo Nederland' en 'campingholidays-vvo.nl' niet kan verbieden met een beroep op art. 5 Hnw, maar ook dat Otahal niet in strijd met art. 5b Hnw of anderszins onrechtmatig handelt door die namen te gebruiken bij het aanbieden van kampeerreizen. Gelet op het - afgezien van de nietmonopoliseerbare aanduiding 'camping holidays' - grote verschil tussen de door partijen gebruikte handelsnamen, is het gestelde of gebleken handelen van Otahal niet te kwalificeren als slaafse nabootsing, noch is sprake van misleiding of onrechtmatig aanhaken. 4.5 Een en ander impliceert dat de in het principaal appel voorgedragen grieven moeten worden verworpen. 4.6 In het incidenteel appel betoogt Otahal dat de voorzieningenrechter Vacansoleil niet in de geliquideerde, maar in de volledige proceskosten had moeten veroordelen. Daartoe beroept Otahal zich op art. 14 van richtlijn 2004/48/EG (richtlijn van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectueleeigendomsrechten), althans op de verplichting van de nationale rechter om het Nederlandse recht (met name art. 237 e.v. Rv) richtlijnconform uit te leggen. 4.7 Gelet op de verstreken uiterste datum voor implementatie van de richtlijnbepalingen, 29 april 2006,

31 DECEMBER 2007

en het gegeven dat het Nederlandse recht geen dwingende voorschriften bevat die tot toepassing van het zogeheten liquidatietarief dwingen, komen in een geding ais het onderhavige alle 'redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt' voor vergoeding in aanmerking. Vacansoleil heeft zich op zichzelf niet verweerd tegen toewijzing van de door Otahai in dit verband gevorderde kosten. Ook anderszins is niet gebleken dat deze kosten niet aan voornoemd criterium voldoen. 4.8 Het incidenteel beroep moet dus leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis op het punt van de proceskosten, en toewijzing van het in dit verband gevorderde bedrag van € 6.417,05, zijnde de werkelijke kosten van rechtsbijstand voor het geding in eerste aanleg (te vermeerderen met het ook door de voorzieningenrechter toegewezen vastrecht ad € 248,-). 4.9 Als de in het ongelijk gestelde partij zal Vacansoleil daarnaast in de kosten van zowel het principaal als het incidenteel hoger beroep worden veroordeeld. Ook in hoger beroep heeft Otahai aanspraak gemaakt op vergoeding van de werkelijk door haar gemaakte kosten van rechtsbijstand ad € 2.904,69. Gelet op het onder 4.7 overwogene, en op het feit dat ook van deze kosten niet is gebleken dat zij niet aan voornoemd criterium voldoen, zal het hof ook deze kosten toewijzen. De beslissing Het hof, recht doende in kort geding in hoger beroep: in het principaal en het incidenteel beroep: bekrachtigt het tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van rechtbank Zutphen van 1 augustus 2006, behoudens voor zover Vacansoleil daarin is veroordeeld in de proceskosten in eerste aanleg, aan de zijde van Otahal begroot op een bedrag van in totaal 1.064,--, dit vonnis in zoverre vernietigend, en doet opnieuw recht: veroordeelt Vacansoleil in de proceskosten in eerste aanieg, tot aan de uitspraak in eerste aanleg aan de zijde van Otahal begroot op € 6.665,05; veroordeelt Vacansoleil in de kosten van het principaal hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Otahal begroot op € 2.904,69 voor salaris van de procureur en op € 296,-- voor griffierecht, alsmede in de kosten van het incidenteel hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Otahal begroot op nihil; Enz.

31 DECEMBER 2007


764

BERICHTEN

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Nieuw boek: Handboek Licentieovereenkomsten

Sluiting Octrooicentrum Nederland

In de reeks 'Bibliotheek Handelsrecht Larcier. Mededinging, handelspraktijken en intellectuele rechten' is onlangs verschenen: 'Handboek Licentieovereenkomsten'; Auteurs: Yves van Couter en Bernard Vanbrabant; Larcier, november 2007; ISBN: 978-2-8044-1643-0; ca. 400 blz.; Prijs: € 129, -; Info: [email protected]; www.larcier.com

Octrooicentrum Nederland zal de volgende dagen voor het publiek gesloten zijn: maandag 24 december, dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag), woensdag 26 december (Tweede Kerstdag), maandag 31 december 2007 en dinsdag 1 januari 2008 (Nieuwjaarsdag). (Kennisgeving van de directeur van Octrooicentrum Nederland, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom.)

Register van octrooigemachtigden: inschrijvingen 10 december 2007 De directeur van Octrooicentrum Nederland maakt bekend dat op 10 december 2007 zijn ingeschreven in het register van octrooigemachtigden: mevrouw ir. A.P.M. Duijker en de heren dr. M.A. Hoijer en ir. M.W. Hollander.

NUMMER DECEMBER 2007 JAARGANG 75. Merkenrecht

Recommend Documents