NUMMER 5 21 MEI 2007 JAARGANG 75. Merkenrecht

289

NUMMER 5 • 21 MEI 2007 • JAARGANG 75

INHOUD Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1

Octrooirecht

Nr. 54 Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, 8 nov. 2006, Pi-Wi Beheer/het Bureau voor de Industriële Eigendom dat de naam Octrooicentrum Nederland voert (Rb: EOB is geen bestuursorgaan in de zin van de Awb; mededeling door Bureau IE m.b.t. de resultaten van het door het EOB uitgevoerde nieuwheidsonderzoek is een mededeling zonder rechtsgevolg, omdat het geen keuze of wilsuiting van het Bureau betreft; RvS: de mededeling heeft betrekking op feitelijk handelen; met die mededeling zijn geen rechtsgevolgen beoogd; geen besluit in de zin van art. 1:3 Awb). Nr. 55 Hoge Raad der Nederlanden, 29 sept. 2006, CFS Bakel/Stork Titan (Hof betreurt dat de TKB er niet op heeft toegezien dat de inleiding van het europese octrooi de in de beoordeling van conclusie 1 betrokken relevante stand van de techniek vermeldt; niet onrechtmatig om tijdens een zitting van de TKB een conclusievoorstel in te dienen, wetend dat de daarin ten opzichte van een eerder afgewezen voorstel toegevoegde elementen op zichzelf reeds bekend zijn en dat niet te melden aan de TKB; het op zichzelf bekend zijn van additionele elementen hoeft niet noodzakelijkerwijs tot afwijzing van het voorstel te leiden (door HR bevestigd); octrooihouder die zich beroept op een vooronderzocht octrooi dat later wordt herroepen of vernietigd, handelt onrechtmatig indien hij weet dan wel dient te beseffen dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositieof nietigheidsprocedure; enkele omstandigheid dat een oppositieof nietigheidsprocedure aanhangig is,

is onvoldoende reden om onrechtmatigheid aan te nemen). Nr. 56 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 9 aug. 2006, Societa Italiana per lo Sviluppo dell’Electtronica S.I.S.V.E.L./Sandisk Corporation e.a. (Beroep op nietigheid van de dagvaarding is exceptief verweer dat tegelijk met het antwoord moet worden gevoerd; opvatting onjuist dat art. 22 Rv aan een procespartij de bevoegdheid verschaft de rechter te verzoeken andere procespartij te gelasten bepaalde inlichtingen te geven en/of stellingen te betrekken en/of te verduidelijken; bevoegdheidsgrond niet grensoverschrijdend; nog geen beslissing omtrent grensoverschrijdende bevoegdheid daar Moduslink nog niet voor antwoord heeft geconcludeerd en nog geen verweer ten principale heeft gevoerd). 2

Merkenrecht

Nr. 57 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 2 aug. 2006, Inter Ikea Systems e.a./Serboucom (Beroep van Serboucom op nietigheid Benelux-beeldmerk wegens gebrek aan onderscheidend vermogen slaagt niet; specifieke kleurencombinatie verschaft beeldmerk als geheel voldoende onderscheidend vermogen; geen overeenstemmingen meer tussen merken van Ikea en het merk van Serboucom; normaal gebruik van ovaal beeldmerk Ikea; vordering vervallen verklaring van alle Ikea-merken onvoldoende onderbouwd; teken van Serboucom niet gelijk/identiek aan merk van Ikea; geen verwarringsgevaar tussen woordelementen ‘Ikea’ en ‘Multimate’; onderscheidend vermogen van beeldmerk zonder woord ‘Ikea’ niet groot; Ikea heeft inbreuk op de vastgelegde grafische vorm in bepaalde kleuren van haar beeldmerken niet onderbouwd; Ikea geen recht verwerkt om op te treden tegen gebruik van merk als teken in kleuren blauw/geel; geen slaafse nabootsing). Nr. 58 Gerechtshof te Arnhem, 4 april 2006, European Communications Association (E.C.A.)/Bose (Woorden ‘wave’ en ‘acoustic wave’ zijn niet

Octrooicentrum Nederland is het Bureau voor de Industriële Eigendom, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

290

BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM

21 MEI 2007

COLOFON

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar; per los papieren nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gelden per kalenderjaar. Nieuwe abonnementen kunnen worden aangegaan via aanmelding op de website. Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd. Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.), T: (070) 398 64 28, F: (070) 398 65 27, E: [email protected] Rabobank Bankrekeningnr. 1923.24.179 Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris.

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser mr. ir. J.H.F. Winckels Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München) H. Laddie R.J. Prins (advocaat te Aix-en-Provence) Redactie-secretaris: Saskia van Gelder; [email protected]

Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.), T: (070) 398 65 02, F: (070) 398 65 30

Vormgeving: Octrooicentrum Nederland.

© Auteursrecht voorbehouden

beschrijvend, maar vloeien voort uit taalkundige vondsten die als merken een onderscheidende rol kunnen spelen; sterke visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis; indirect verwarringsgevaar; grond tot nietigheid van inschrijving merk ‘wavemaster’). Nr. 59 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 12 april 2006, Harry’s New York Bar/Driss Kchicheb h.o.d.n. Harry’s American Bar (Enkel adverteren in een internationaal verschijnende krant doorbreekt de territoriale grenzen van het merkenrecht niet; verval wegens non-usus van Beneluxinschrijvingen; Beneluxdepot van Amsterdamse Harry’s Bar nietig wegens overeenstemming met ouder Gemeenschapsmerk van Parijse Harry’s Bar; Gemeenschapsmerkendepot niet te kwader trouw verricht; geen nietigverklaring inschrijving; geen inbreuk op het Gemeenschapsmerk; geen inbreuk op het recht van de plaatselijke betekenis van de Amsterdamse bar; geen verwarringsgevaar). 3

Auteursrecht

Nr. 60 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 24 aug. 2006, Cassina/Seats and Sofas (Niet van belang dat stoelen zijn gebaseerd op zelfde vormprincipe; de Harvard geeft een andere totaalindruk dan de LC2 en LC3 van

eiseres; geen eenheid van vormen; geen inbreuk op het auteursrecht).

Berichten Nieuwe boeken/publicaties Cursussen/lezingen

Officiële mededelingen Octrooicentrum Nederland

21 MEI 2007


291

21 MEI 2007


JURISPRUDENTIE Nr. 54 Raad van State, Bestuursrechtspraak, 8 november 2006*

Afdeling

(nieuwheidsrapport geen besluit) Mrs. H.G. Lubberdink, W.D.M. van Diepenbeek en D. Roemers Art. 34, lid 3 en 4 Row 1995 jº art. 1:3 Awb Rb.: Het EOB, dat overeenkomstig het PCTVerdrag is aangewezen als instantie voor het uitvoeren van een onderzoek van internationaal type, is geen bestuursorgaan in de zin van de Awb. Het Bureau I.E. heeft uitsluitend mededeling gedaan van de resultaten van het onderzoek. Die mededeling heeft geen rechtsgevolg omdat het geen keuze of wilsuiting van het Bureau betreft. RvS: Uit de parlementaire geschiedenis van de Row 1995 blijkt dat de wetgever het octrooistelsel ingrijpend heeft willen wijzigen. De wetgever heeft ervoor gekozen af te wijken van de oude procedure van artikel 24A, tweede lid, van de Row 1910, waarin een tussentijds gegeven niet-eenheidsbeslissing binnen drie maanden kon worden aangevochten. In het in de Row 1995 neergelegde stelsel vindt inhoudelijke toetsing achteraf plaats in een civiele procedure ter zake van octrooi-inbreuk. De mededeling bedoeld in artikel 34, vierde lid, van de Row 1995 is een mededeling die betrekking heeft op feitelijk handelen. Met die mededeling zijn geen rechtsgevolgen beoogd. De brief van 30 december 2003, waarin appellante ter zake van haar octrooiaanvrage mededeling is gedaan als bedoeld in artikel 34, vierde lid, van de Row 1995, kan dan ook niet worden aangemerkt als een rechtshandeling. Er is om die reden geen sprake van een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. Pi-Wi Beheer BV, gevestigd te Stramproy, gemeente Weert, appellante, vertegenwoordigd door mr. A.H. de Bosch Kemper-de Hilster, advocaat te Den Haag, tegen het Bureau voor de Industriële Eigendom dat de naam Octrooicentrum Nederland voert, vertegenwoordigd door mr. C. Witteman en mr. J.L. Driessen, beiden werkzaam bij Octrooicentrum Nederland. a Rechtbank te ’s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, 16 mei 2003 (mr. C.J.Waterbolk) Ontstaan en loop van het geding Bij brief van 21 mei 2003 heeft eiseres via haar octrooigemachtigde een aanvraag om octrooi volgens de bepalingen van de Rijksoctrooiwet 1995 (Row 1995) bij verweerder ingediend betreffende een "inrichting en werkwijze voor het beladen van containers met zakken".

292

Bij die aanvraag is aangegeven dat eiseres verzoekt om een zogeheten nieuwheidsonderzoek van internationaal type als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Row 1995. Bij brief van 30 december 2003 heeft verweerder de octrooigemachtigde van eiseres in kennis gesteld van de resultaten van het nieuwheidsonderzoek verricht door het Europese octrooïbureau (EOB), welk onderzoek werd voltooid op 4 december 2003. In het verslag van het nieuwheidsonderzoek is meegedeeld dat de aanvraag betrekking heeft op meer dan één uitvinding (een zogeheten constatering van niet-eenheid), en dat bedoeld onderzoek is beperkt tot de eerstgenoemde uitvinding in de conclusies. Tegen verweerders brief van 30 december 2003 heeft eiseres bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is bij besluit van 11 januari 2005 niet-ontvankelijk verklaard. Tegen dit besluit heeft eiseres tijdig beroep ingesteld bij de rechtbank. Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend. De zaak is op 11 januari 2006 ter zitting behandeld. Namens eiseres zijn verschenen mr. A.H. de Bosch Kemper - de Hilster, advocaat te Den Haag, alsmede de octrooigemachtigden ir. H.A. Witmans en ir. L.J.J. Jessen. Namens verweerder heeft mr. C. Witteman het woord gevoerd. Motivering In deze procedure is de vraag aan de orde of verweerder het bezwaar van eiseres terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard, op grond van de overweging dat de brief waartegen bezwaar was gemaakt geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb behelst. De hierbij relevante rechtsvraag is door deze rechtbank reeds beantwoord in haar uitspraak van 3 juni 2004, registratienummer AWB 02/1130 OCT, welke uitspraak bij partijen bekend is. Deze uitspraak is onherroepelijk. Kort samengevat is in deze uitspraak overwogen dat het EOB, dat overeenkomstig het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien is aangewezen als instantie voor het uitvoeren van onderzoek van internationaal type, geen bestuursorgaan is in de zin van de Awb omdat het niet ingevolge de Nederlandse wetgeving met openbaar gezag is belast. Verweerder heeft uitsluitend mededeling gedaan van de resultaten van het onderzoek. Die mededeling heeft geen rechtsgevolg, omdat het geen keuze of wilsuiting van verweerder betreft. De rechtbank ziet geen aanleiding om thans tot een andersluidend oordeel te komen. Indien eiseres al aanspraak heeft op een volledig nieuwheidsonderzoek zoals bepleit, dan heeft eiseres die aanspraak in elk geval niet jegens verweerder, omdat verweerder niet is aangewezen om zo'n onderzoek uit te voeren. Evenmin is een wettelijke bepaling aan te wijzen op grond waarvan verweerder gehouden zou zijn om nog iets anders te doen dan het meedelen van de resultaten van het nieuwheidsonderzoek. Derhalve treft de grief

21 MEI 2007


van eiseres dat verweerder weigerachtig is een besluit te nemen, geen doel. De rechtbank kan derhalve in deze bestuursrechtelijke procedure geen uitspraak doen over het bezwaar van eiseres tegen de constatering van niet-eenheid. Verweerder heeft overigens in de stukken en ter zitting terecht benadrukt dat eiseres nog wel andere stappen kan ondernemen. Wanneer eiseres zou besluiten tot het doen van een internationale aanvraag, kan en zal het reeds opgestelde nieuwheidsonderzoek worden gebruikt als een internationaal nieuwheidsrapport. Eiseres kan de constatering van niet-eenheid aanvechten door onder protest aanvullende taksen te betalen voor verder onderzoek. Ook in een eventuele inbreukprocedure voor de (civiele) rechter kan de niet-eenheid nog aan de orde komen. Verweerder is op juiste gronden tot de slotsom gekomen dat het bezwaar van j eiseres geen betrekking had op een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. Al hetgeen eiseres verder nog heeft aangevoerd kan aan die conclusie niets afdoen. Het bezwaar is terecht niet-ontvankelijk verklaard. Derhalve moet het beroep ongegrond worden verklaard. Voor een proceskostenveroordeling ziet de rechtbank geen aanleiding. Enz. *

Zie de Actualiteit "Raad van State: nieuwheidsrapport is geen besluit" (J.L.D.),

BIE 2006, december. Red.

b De Raad van State, enz. 2 Overwegingen 2.1 Ingevolge artikel 27 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995), voor zover hier van belang, mag elke aanvrage om octrooi slechts op een enkele uitvinding betrekking hebben of op een groep van uitvindingen, die zodanig onderling verbonden zijn, dat zij op een enkele algemene uitvindingsgedachte berusten. Ingevolge artikel 32, eerste lid, van de Row 1995, voor zover hier van belang, kan de aanvrager het bureau verzoeken om een aan de verlening van het octrooi voorafgaand onderzoek naar de stand van de techniek met betrekking tot het onderwerp van de octrooiaanvrage. Ingevolge artikel 34, eerste lid, van de Row 1995 wordt een onderzoek naar de stand van de techniek als bedoeld in artikel 32, eerste lid, verricht door het bureau, waar nodig met inschakeling van het Europees Octrooibureau, bedoeld in het Europees Octrooiverdrag. Ingevolge het tweede lid doet het bureau, als de aanvrager daarom verzoekt, de aanvrage onderwerpen aan een nieuwheidsonderzoek van internationaal type als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van het Samenwerkingsverdrag. Zulk een nieuwheidsonderzoek wordt aangemerkt als een onderzoek naar de stand van de techniek als bedoeld in artikel 32, eerste lid. Ingevolge het derde lid wordt, indien bij het onderzoek blijkt dat de ingediende aanvrage niet voldoet aan het

293

bij of krachtens artikel 27 bepaalde, het onderzoek uitgevoerd ten aanzien van die onderdelen van de aanvrage die betrekking hebben op de uitvinding of de groep van uitvindingen als bedoeld in artikel 27, die als eerste in de conclusies wordt genoemd. Ingevolge het vierde lid deelt het bureau de aanvrager schriftelijk het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek mede. Ingevolge het vijfde lid maakt het bureau, indien toepassing is gegeven aan het derde lid, daarvan in de mededeling, bedoeld in het vierde lid, melding onder vermelding van de uitvinding of groep van uitvindingen ten aanzien waarvan het onderzoek is uitgevoerd. Ingevolge artikel 35, eerste lid, van de Row 1995, geeft het bureau, indien het van oordeel is dat het onderzoek naar de stand van de techniek wegens onduidelijkheid van de aanvrage niet uitvoerbaar is, daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed kennis aan de aanvrager. Ingevolge het tweede lid, besluit het bureau de aanvrage niet te behandelen indien de gebreken niet binnen twee maanden na verzending van de in het eerste lid bedoelde kennisgeving zijn hersteld of indien de aanvrager voordien heeft meegedeeld niet tot herstel te willen overgaan. Het bureau maakt zijn beschikking zo spoedig mogelijk aan de aanvrager bekend. Ingevolge artikel 5A van de - inmiddels vervallen Rijksoctrooiwet (hierna: Row 1910), voor zover hier van belang, mag elke aanvrage om octrooi slechts op een enkele uitvinding betrekking hebben of op een groep van uitvindingen, die zodanig onderling verbonden zijn, dat zij op een enkele algemene uitvindingsgedachte berusten. Ingevolge artikel 23, zesde lid, van de Row 1910, voor zover hier van belang, wordt, indien de aanvrage in strijd is met het bij of krachtens artikel 5A bepaalde, dit vastgesteld in een beslissing van de afdeling. Ingevolge artikel 24A, tweede lid, van de Row 1910, kan de aanvrager, indien een beslissing als bedoeld in artikel 23, zesde lid, wordt genomen, voordat de eindbeslissing wordt genomen, van de eerstbedoelde beslissing slechts afzonderlijk en wel binnen drie maanden in beroep komen. Ingevolge artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) wordt onder besluit verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Ingevolge het tweede lid wordt onder beschikking verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan. 2.2 In de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank geoordeeld dat de brief van 30 december 2003 geen besluit is in de zin van artikel 1:3 van de Awb en dat daarom het OCN [Octrooicentrum Nederland. Red]. terecht en op goede gronden het bezwaar van appellante tegen die brief niet-ontvankelijk heeft verklaard. Appellante kan zich hiermee niet verenigen.

294


2.3 Uit de parlementaire geschiedenis van de Row 1995 blijkt dat de wetgever het octrooistelsel ingrijpend heeft willen wijzigen. De wetgever heeft ervoor gekozen af te wijken van de oude procedure van artikel 24A, tweede lid, van de Row 1910, waarin een tussentijds gegeven niet-eenheidsbeslissing binnen drie maanden kon worden aangevochten. In het in de Row 1995 neergelegde stelsel vindt inhoudelijke toetsing achteraf plaats in een civiele procedure ter zake van octrooi-inbreuk. De mededeling bedoeld in artikel 34, vierde lid, van de Row 1995 is een mededeling die betrekking heeft op feitelijk handelen. Met die mededeling zijn geen rechtsgevolgen beoogd. Naar het oordeel van de Afdeling kan de brief van 30 december 2003, waarin appellante ter zake van haar octrooiaanvrage mededeling is gedaan als bedoeld in artikel 34, vierde lid, van de Row 1995, dan ook niet worden aangemerkt als een rechtshandeling en is om die reden geen sprake van een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. 2.4 De rechtbank heeft dan ook terecht, zij het op andere gronden, geoordeeld dat het OCN het bezwaar terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. De aangevallen uitspraak dient derhalve te worden bevestigd, met verbetering van de gronden waarop zij rust. 2.5 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. Enz.

Nr. 55 Hoge Raad der Nederlanden, 29 september 2006* (spiraaloven III) Mrs. D.H. Beukenhorst, O. de Savornin Lohman, P.C. Kop, F.B. Bakels en W.D.H. Asser Art. 75, lid 1a Row 1995 Hof: De in het octrooi genoemde stand van de techniek lijkt minder relevant dan de overige in het geding zijnde literatuur en heeft ook bij de beoordeling door (o.m.) de TKB geen rol gespeeld. Betreurd wordt dat de TKB er niet op heeft toegezien dat de inleiding van het octrooi de in de beoordeling van conclusie 1 betrokken relevante stand van de techniek vermeldt. Door de TKB is geoordeeld dat het voor een deskundige voor de hand ligt de inrichting volgens het Franse octrooischrift 1.516.498 te voorzien van de gescheiden te verhitten kamers volgens het Duitse OS 32 25 813 waarmee men een oven verkrijgt met de elementen a t/m e, g en h van het octrooi. Het hof is van oordeel dat nog meer voor de hand ligt om de oven volgens Duitse OS of PCT aanvrage WO 88/ 09124 te combineren met de uit het Franse octrooischrift bekende transportband. Alsdan resulteert eveneens een

21 MEI 2007

oven met genoemde elementen. De stelling dat het Franse octrooischrift als een ‘toevallige anticipatie’ dient te worden beschouwd, wordt onjuist geacht. De vraag of de niet-inventieve oven – met de elementen a t/m e, g en h – inventief moet worden geacht indien uitgevoerd met maatregel f – een huis dat bestaat uit een tank met een deksel dat rust op de tank – beantwoordt het hof ontkennend. De stelling dat de TKB het idee van een oven uitgevoerd als “separate unit” van beperkte omvang inventief heeft geacht, gaat er aan voorbij dat een dergelijke oven tot de stand van de techniek behoort zoals blijkt uit de folder betreffende de Stork THS-oven. Het hof verenigt zich met het oordeel van de rechtbank dat de TKB, zo deze de folder had gekend, niet tot de conclusie was gekomen, dat 'the subject matter of independent claim 1 (…) involves an inventive step'. Art. 6:162 BW Hof in het incidenteel appèl: het is niet onrechtmatig tijdens een zitting van de TKB een conclusievoorstel in te dienen, wetend dat de, daarin ten opzichte van een eerder afgewezen voorstel toegevoegde elementen op zichzelf reeds bekend zijn en dat niet te melden aan de TKB. Het op zichzelf bekend zijn van additionele elementen hoeft niet noodzakelijkerwijs tot afwijzing van het voorstel te leiden (door de HR bevestigd). Bovendien is er geen verdragsregel die een aanvrager verplicht om ongevraagd alle mogelijke hem bekende ‘prior art’ ter kennis van het EOB te brengen. Art. 6:162 BW j° art. 70, lid 3 Row 1995 Hof in het incidenteel appèl: Het zich beroepen op haar octrooirechten ook nadat een oppositie- en vervolgen een nietigheidsprocedure was begonnen, levert niet zonder meer een onrechtmatige daad op. Denkbaar is dat de octrooihouder niettemin toerekenbaar onrechtmatig handelt, indien hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat de oppositie zou slagen, doch daarvan is niet gebleken. De in Nederland heersende leer gaat terug tot het arrest van de Hoge Raad van 6 april 1962, NJ 1965, 116, waarin als uitleg van art. 43 lid 2 Rijksoctrooiwet (1910) (thans art. 70 lid 3 Row 1995) is aanvaard dat voor de onrechtmatigheid van het uitbrengen van een waarschuwingsexploot niet voldoende is dat de in het exploot vervatte pretentie achteraf onjuist blijkt te zijn, doch dat daarvoor tevens is vereist dat aan de octrooihouder van deze gedraging een verwijt kan worden gemaakt. Bij deze uitleg, past het veeleer - voor het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi als waarvan in dit geding sprake is - te aanvaarden dat de enkele omstandigheid dat een octrooihouder zich op het octrooi heeft beroepen, niet meebrengt dat deze tegenover zijn concurrenten aansprakelijk is indien dat octrooi achteraf wordt herroepen of vernietigd, dan om de octrooihouder het risico te laten dragen van die herroeping of vernietiging. Daarbij komt, mede gelet

21 MEI 2007


op het open karakter van onze economie, ook betekenis toe aan hetgeen dienaangaande in andere Europese landen wordt aanvaard. Uit de aanvullende conclusie van de Advocaat-Generaal blijkt, kort samengevat, dat in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk niet wordt aanvaard dat op grond van de enkele omstandigheid dat een octrooi achteraf wordt herroepen of vernietigd, de octrooihouder die zich op het octrooi heeft beroepen, aansprakelijk is voor de als gevolg van die handelwijze door zijn concurrenten of anderen geleden schade; daarvoor is mede enige vorm van verwijtbaarheid bij de octrooihouder vereist. Het vorenoverwogene in aanmerking genomen, bestaat onvoldoende grond voor aanvaarding van de door het klachtonderdeel bepleite regel. In plaats daarvan dient ook ons recht zich te richten naar de hiervoor vermelde opvatting. Dit brengt mee dat de octrooihouder die zich beroept op een vooronderzocht octrooi dat later wordt herroepen of vernietigd, onrechtmatig handelt indien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositieof een nietigheidsprocedure. De enkele omstandigheid dat een oppositieof nietigheidsprocedure aanhangig is, vormt derhalve onvoldoende reden om onrechtmatigheid aan te nemen. Op het voorgaande stuit het onderdeel af. Art. 6:212 BW Hof in het incidenteel appèl: Nu het CFS/ Koppens vrij stond zich op haar octrooirechten te beroepen, is er geen sprake van dat de eventueel mede daardoor gerealiseerde verkopen tot ongerechtvaardigde verrijking in de zin van art. 6:212 hebben geleid. HR: Het oordeel van het is hof juist. Ook als zou komen vast te staan dat CFS is verrijkt ten koste van Stork door zich tegenover (potentiële) afnemers van laatstgenoemde en tegenover derden te beroepen op haar achteraf vernietigde octrooi, leidt dit niet zonder meer tot toewijzing van een op art. 6:212 BW gebaseerde vordering, nu daarvoor mede noodzakelijk is dat die verrijking in relatie tot Stork een ongerechtvaardigd karakter heeft. In het oordeel van het hof dat het CFS vrijstond zich tegenover derden op haar octrooirechten te beroepen, ligt besloten dat en waarom aan deze laatstgenoemde voorwaarde niet is voldaan. De omstandigheid dat de vernietiging van het octrooi van CFS terugwerkende kracht heeft, brengt hierin geen wijziging. CFS Bakel BV voorheen Koppens BV te Bakel, eiseres tot cassatie, verweerster in het incidenteel cassatieberoep, advocaat mr. E. Grabandt, tegen Stork Titan BV te Boxmeer, verweerster in cassatie, eiseres in het incidenteel cassatieberoep, advocaat mr. Taekema.

295

a Gerechtshof te 's-Gravenhage, 15 juli 2004 (mrs. J.C. Fasseur-van Santen, C.J. Verduyn en G.J.W. Ottevangers) Beoordeling van het hoger beroep 1 Het hof zal uitgaan van de door de rechtbank als vaststaand aangemerkte feiten, weergegeven onder 1 van het vonnis waarvan beroep, nu deze door partijen niet zijn weersproken. 2 In dit geding staat de vraag centraal of het Europees octrooi 0-558,151 van CFS/Koppens dient te worden nietig verklaard, zoals door Stork wordt gevorderd. Voorts heeft Stork nevenvorderingen ingesteld. 3 Het hof overweegt ambtshalve dat het hier een Europees octrooi betreft, waarvan de vermelding van de verlening overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag is gepubliceerd na 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 103, lid 2 Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) uitsluitend het bepaalde bij en krachtens die wet van toepassing is. 4 Door de rechtbank is in het vonnis, waarvan beroep, geoordeeld, dat het octrooi wegens gebrek aan inventiviteit vernietigd dient te worden. De grieven van CFS/Koppens zijn tegen dit oordeel en de motivering daarvan gericht. Het hof oordeelt hieromtrent als volgt. 5 Ingevolge artikel 75 ROW 1995 wordt een octrooi door de rechter vernietigd (onder meer) voor zover hetgeen waarvoor octrooi is verleend ingevolge de artikelen 52 tot en met 57 van het Europees Octrooiverdrag niet had behoren te worden verleend. Artikel 52, lid 1, van genoemd verdrag bepaalt dat Europese octrooien worden verleend voor uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid. Artikel 56 bepaalt, dat een uitvinding als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid wordt aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. De vraag, die beantwoord dient te worden is derhalve of de materie van het aangevallen octrooi voor een deskundige al dan niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. 6 Het Europees octrooi 0.558.151 heeft betrekking op een oven. Conclusie 1, zoals gewijzigd en gehandhaafd door de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (EOB) luidt: - Oven with a housing which has heating means (18, 19, 23) and a conveyor means (7) which runs through the housing for food products to be heated, which conveyor means (7) follows a first helical path and a second helical path which connects to the first path, in which second path the conveyor means, viewed in the vertical direction, carries out a movement in the opposite direction to that in the first path, wherein the housing comprises a tank (2) and a cap (4) resting on said tank (2), in that the conveyor means are constituted by one conveyor belt (7) on which the food products to be heated can be accommodated, in that at the level of the two helical paths the conveyor

296


belt (7) is driven in each by a rotatable drum (5, 6) with vertical axis of rotation, the first path being situated in a first chamber (26) in the housing, the second path being situated in a second chamber (27) in the housing, which chambers (26, 27) are separated by a partition (25) provrded with an opening (28) through which the conveyor belt (7) is conveyed, the two chambers (26, 27) each having their own heating device (18), so that two different temperature zones are formed, said heating devices (18) each providing hot-air heating and being provided in the top of the cap (4). 7 Het octrooi betreft derhalve een oven met de volgende onderdelen: a. een huis; b. verhitters; c. een transportband met twee in verticale richting gezien tegengesteld lopende spiralen; d. roteerbare trommels, waarover de transportband ter plaatse van iedere spiraal loopt; e. twee kamers in het huis, voor iedere spiraal één, gescheiden door een scheidingswand met een opening voor de transportband; 8 Daarbij is in de conclusie nog het volgende nader gepreciseerd: f. het huis bestaat uit een tank met een deksel, dat rust op de tank; g. iedere kamer in het huis is voorzien van een eigen verhitter; h. de verhittere zijn hete-lucht verhittere en zijn in de bovenzijde van het huis (de deksel) bevestigd. 9 Alvorens de hiervoor onder 5 opgeworpen vraag te kunnen beantwoorden, dient vastgesteld te worden, wat de (relevante) stand van de techniek is. Het octrooi noemt zelf de Franse octrooiaanvrage 2.471.143 (productie 4 bij eis in prima), waaruit een oven bekend is met een huis, verhittere in het huis en met een transportband met twee in verticale richting gezien tegengesteld lopende spiralen. Die publicatie evenwel lijkt minder relevant dan de overige in het geding zijnde literatuur en heeft bij de beoordeling door de Technische Kamer van Beroep van het EOB en in dit geding in eerste instantie geen rol gespeeld. Het hof betreurt dat de desbetreffende publicatie niettemin als enige in het octrooi wordt genoemd en dat de Technische Kamer van Beroep er niet op heeft toegezien dat de inleiding van het octrooi de in de beoordeling van conclusie 1 betrokken relevante stand van de techniek vermeldt. 10 Meer relevant acht het hof de hierna te noemen publicaties, die in de oppositieprocedure in beroep voor de Technische Kamer van Beroep van het EOB zijn genoemd en die ook door de rechtbank in het vonnis waarvan beroep worden besproken. 11 Het Franse octrooischrift 1.516.498 (document E23, productie 5.B.2 bij eis in prima) beschrijft een inrichting voor het conditioneren van producten met behulp van lucht. Deze bekende inrichting omvat een huis met daarin een transportband met twee in verticale richting gezien tegengesteld lopende spiralen, waarbij de

21 MEI 2007

transportband ter plaatse van iedere spiraal loopt over roteerbare trommels. De inrichting is voorts voorzien van ventilatoren om lucht of gas voor het conditioneren van op de transportband aanwezige producten te leiden. Blijkens de linkerkolom van blz. 1 van het geschrift, regels 17-19 ('ayant pour but principal le refroidissement ou Ie chauffage de ceux-ci') kan het conditioneren bestaan in koelen of verwarmen van producten. 12 Het Duitse Offenlegungsschrift 32 25 813 (document D2, productie 6 bij eis in prima) betreft een bakoven met een huis voorzien van hete-lucht verhittere, die bovenin het huis kunnen zijn bevestigd (uitvoeringsvorm volgens figuur 3). Het huis is voorts voorzien van twee kamers en bevat een transporteur voor het in de ene kamer omhoog transporteren van te bakken producten en het in de aangrenzende kamer neerwaarts bewegen van die producten. De kamers zijn gescheiden door een scheidingswand met een opening voor de transporteur waarbij iedere kamer is voorzien van een eigen verhitter. 13 De Internationale (PCT) octrooiaanvrage WO 88/ 09124 (document D3, productie 4 van Stork bij conclusie na schorsing in prima) betreft een oven voor het koken van voedsel. Deze oven omvat een huis voorzien van hete-lucht verhittere, die bovenin het huis zijn bevestigd. De te koken producten worden met een transportband door het huis geleid. Aan de hand van de figuren 42 44 wordt een uitvoeringsvorm van deze bekende oven besproken, waarin het huis is voorzien van twee kamers, gescheiden door een scheidingswand met een opening voor de transportband, waarbij iedere kamer is voorzien van een eigen verhitter. 14 Door de Technische Kamer van Beroep van het EOB is in de Decision van 27 april 2000 (productie 2 van Stork bij conclusie na schorsing in prima) geoordeeld, dat het voor een deskundige voor de hand ligt de inrichting volgens document E23 te voorzien van de gescheiden te verhitten kamers volgens document D2. Aldus verkrijgt men een oven met de hiervoor onder 7 en 8 genoemde elementen a tot en met e, g en h. Bij een dergelijke oven kunnen de verhittingsomstandigheden op een meer flexibele manier worden geregeld dan bij de inrichting volgens document E23. 15 Het hof is van oordeel, dat het voor een deskundige nog meer voor de hand ligt om de oven volgens document D2 of de oven volgens document D3 uit te rusten met de uit document E23 bekende transportband. Alsdan resulteert eveneens een oven met genoemde elementen. Het hof komt tot vorenstaand oordeel op grond van het volgende. De deskundige, die bij voorbeeld niet tevreden is met de capaciteit van de ovens volgens document D2 of document D3, zal zich oriënteren op het gebied van transporteurs en zal daarbij onderzoeken welke transporteurs er naast de in document D2 en document D3 genoemde bestaan. Hij zal dan in de spiraalvormige transportband volgens document E23 een aantrekkelijk alternatief vinden, waarmee de capaciteit van de bekende ovens kan worden vergroot. Naar het oordeel van het hof vereist het toepassen van een

21 MEI 2007


uit E23 bekende transportband met twee in verticale richting gezien tegengesteld lopende spiralen en van roteerbare trommels, waarover de transportband ter plaatse van iedere spiraal loopt in een oven volgens document D2 of volgens document D3 geen inventieve arbeid, temeer niet nu, zoals door Stork bij pleidooi aangevoerd en door CFS/Koppens niet bestreden, de toepassing van een transportband, die in verschillende behandelingsgebieden van een oven in spiraalbanen over roterende trommels verloopt, reeds bekend is uit het Amerikaanse octrooischrift 3.750.859 (productie 3 van Stork bij pleidooi). 16 Door CFS/Koppens is aangevoerd, dat document E23 geen relevante stand van de techniek is, omdat dat document niet op een oven, maar op een vriezer betrekking heeft. CFS/Koppens verliest daarbij uit het oog, dat in genoemde publicatie zowel van koelen als van verwarmen sprake is (zie hiervoor onder 11) en dat de daarin beschreven uitvinding weliswaar wordt toegelicht aan de hand van een vriesinstallatie, maar dat zulks niet betekent, dat die uitvinding tot alleen een vriezer beperkt is. Een deskundige, die conform het hiervoor onder 14 gestelde, een onderzoek naar verschillende transporteurs instelt, zal zich naar het oordeel van het hof niet beperken tot transporteurs, die uitsluitend in ovens worden toegepast, maar ook acht slaan op transporteurs voor meer algemene conditioneer-inrichtingen. Het hof acht daarom de stelling van CFS/Koppens, dat document E23 als een 'toevallige anticipatie' dient te worden beschouwd (toelichting op grief I), onjuist. 17 Thans rest nog de vraag of de niet-inventieve oven met de elementen a tot en met e, g en h, wel inventief moet worden geacht, indien die oven wordt uitgevoerd met een huis, dat bestaat uit een tank met een deksel, dat rust op de tank. Naar het oordeel van het hof dient deze vraag ontkennend beantwoord te worden. CFS/ Koppens stelt zelf al dat de Technische Kamer van Beroep van het EOB de elementen "tank" en "Gap" in combinatie met "heating devices in the top of the cap" niet inventief heeft beschouwd. Het is voorts voor een deskundige vanzelfsprekend dat een oven op enigerlei wijze toegankelijk dient te zijn voor onderhoud en reiniging van het inwendige. De deskundige kan daartoe kiezen uit toegang via één of meer deuren, zoals bijvoorbeeld beschreven in de hiervoor genoemde publicatie D3, blz. 9, regels 16 e.v. ('...side wall 12a includes a plurality (as shown four) access doors 22 therein for providing for convenient access to the interiorly (bedoeld zal zijn: interior-hof) of the oven for maintenance and cleaning thereof') of toegang door het wegneembaar zijn van een deel van het huis. Een geschikte manier van het aldus toegankelijk maken werd, naar onweersproken door Stork is gesteld, in de praktijk door haar reeds toegepast in de zogenaamde THS-oven. Zie de desbetreffende folder (productie 7 van Stork bij conclusie na schorsing in prima). Die folder toont een hete lucht oven met twee compartimenten. Het huis van de oven omvat een onderbak en een bovenbak.

297

De oven kan worden geopend 'door het ophijsen van de kap met verwarmingselementen. Vervolgens kan de gehele doorvoerband worden opgetakeld zodat de bodem volledig vrij is voor inspectie en reiniging' en 'Dankzij de eenvoudige elektrische hijsinrichting is de tunnel volledig toegankelijk'. Welke wijze van toegankelijk maken van de oven wordt gekozen is, naar het oordeel van het hof, een kwestie van smaak. Een bepaalde keuze maakt de resulterende oven niet tot een uitvinding, ook niet in samenwerking met de andere elementen in het aan de Technische Kamer van Beroep van het EOB voorgelegde 3e auxiliary request. 18 Door CFS/Koppens is er nog op gewezen, dat de Technische Kamer van Beroep het idee van een oven uitgevoerd als 'separate unit' van beperkte omvang inventief heeft geacht Naar het oordeel van het hof verliest CFS/Koppens daarbij uit het oog, dat geen van de door de Technische Kamer van Beroep in de beoordeling betrokken publicaties een dergelijke 'separate unit' betreft, doch integendeel min of meer vaste, ingebouwde eenheden beschrijven, maar dat in de onderhavige procedure inmiddels is komen vast te staan, dat een als 'separate unit' van beperkte omvang uitgevoerde oven tot de stand van de techniek behoort, zoals blijkt uit de hiervoor genoemde folder betreffende de Stork THS-oven. Het hof verenigt zich met het oordeel van de rechtbank, dat de Technische Kamer van Beroep, 20 deze de folder van Stork had gekend, niet tot de conclusie was gekomen, dat 'the subject matter of independent claim 1 (...) involves an inventive step'. 19 Door CFS/Koppens is er verder nog op gewezen, dat de Stork THS-oven een zogenaamde lijn- of tunneloven is en dat een vakman niet snel op de gedachte zal komen bij een lijn- of tunneloven te rade te gaan indien hij een inrichting van het type volgens document E23 wil verbeteren. Wat hiervan ook zij, dit is niet relevant, nu zoals hiervoor onder 15 overwogen het hof van oordeel is, dat het voor een deskundige voor de hand ligt om de oven volgens document D2 of de oven volgens document D3 uit te rusten met de uit document E23 bekende transportband. 20 Voorzover CFS/Koppens mocht hebben bedoeld te stellen, dat een vakman niet naar lijn- of tunnelovens kijkt, indien hij spiraliserende transportbanden wil gaan gebruiken, wijst het hof erop dat in het eerder (eveneens onder 15) genoemde Amerikaanse octrooischrift 3.750.859 spiraalvormige transportbanden voor opvolgende (kennelijk in lijn liggende) behandelingsgebieden van een oven worden voorgesteld. Naar het oordeel van het hof ligt het daarom voor een deskundige ook voor de hand de capaciteit van de Stork THS-oven te vergroten door de uit het Amerikaanse geschrift bekende spiraalbanen daarin toe te passen. Aldus resulteert eveneens de oven volgens conclusie 1 van het aangevallen octrooi. 21 Slotsom van het voorgaande is, dat de rechtbank terecht het octrooi van CFS/Koppens heeft vernietigd en dat de grieven van CFS/Koppens ongegrond zijn.

298


22 Aan het bewijsaanbod van CFS/Koppens gaat het hof voorbij, nu dit in het licht van het voorgaande niet terzake dienende is. 23 In het incidenteel appel is allereerst de vraag aan de orde of CFS/Koppens onrechtmatig jegens Stork heeft gehandeld door aan de Technische Kamer van Beroep tijdens de zitting van die Kamer een alternatief voorstel voor een octrooiconclusie (auxiliary request 3) voor te leggen en daarbij (zoals Stork stelt) niet aan de Kamer te laten weten dat zij (CFS/Koppens) bekend was met (prior art) lijnovens, die alle in auxiliary request 3 aan het door de Technische Kamer van Beroep niet inventief geachte main request toegevoegde elementen vertoonden. Naar het oordeel van het hof is het tijdens een zitting van de Technische Kamer van Beroep indienen van een conclusievoorstel niet onrechtmatig, zelfs niet als de daarin ten opzichte van een eerder afgewezen voorstel toegevoegde elementen op zichzelf reeds bekend zijn en de voorsteller zulks weet, maar niet aan de Technische Kamer van Beroep meldt. Het op zichzelf bekend zijn van additionele elementen hoeft immers niet noodzakelijkerwijze te leiden tot afwijzing van een conclusievoorstel. Daarbij komt dat geen (Verdrags)regel de aanvrager van een Europees octrooi verplicht om ongevraagd alle mogelijke hem bekende prior art ter kennis van het EOB te brengen. Het voorgaande brengt mee, dat niet van belang is of CFS/Koppens nu wel of niet bekend was met de bedoelde prior art. 24 De tweede door Stork opgeworpen vraag is of CFS/ Koppens onrechtmatig jegens Stork heeft gehandeld door zich tegenover derden, waaronder (zoals Stork stelt) ook potentiële afnemers van Stork, op haar octrooirechten te beroepen, ook nadat Stork een oppositie- en vervolgens een nietigheidsprocedure was begonnen en CFS/Koppens had gewezen op literatuur op grond waarvan het octrooi naar de mening van Stork nietig was. Naar het oordeel van het hof levert dit niet zonder meer een onrechtmatige daad op van CFS/Koppens. Immers, een (Europees) octrooi wordt pas verleend na onderzoek van het Europees Octrooibureau of aan alle eisen voor octrooieerbaarheid is voldaan. De houder van een dergelijk getoetst octrooi mag in beginsel ervan uitgaan, dat zijn octrooi geldig is en zich tegenover derden op zijn rechten beroepen, ook indien er na octrooiverlening wordt geopponeerd. Denkbaar is dat de octrooihouder niettemin toerekenbaar onrechtmatig handelt, indien hij weet dan wel ernstige reden heeft om te vermoeden - waarvan in casu niet is gebleken -, dat de oppositie zou slagen. Dat laatste zal bijvoorbeeld het geval zijn indien beroep wordt gedaan op nieuwheidsschadende literatuur (de zogenaamde 'dodelijke anticipatie'). 25 In casu heeft CFS/Koppens octrooi verkregen en dit octrooi is in oppositie en beroep (gewijzigd) in stand gebleven, ondanks de door Stork (en anderen) aangevoerde bezwaren. Het stond CFS/Koppens in de gegeven omstandigheden vrij zich op die rechten te beroepen. Daaraan doet niet af. dat er naast oppositie ook een nietig heidsactie in Nederland was aangevangen. Ook

21 MEI 2007

de in de nietigheidsprocedure door Stork aangevoerde argumenten waren naar het oordeel van het hof niet van zodanige aard dat CFS/Koppens wist dan wel ernstige redenen had om te vermoeden dat het octrooi zou worden vernietigd. 26 Nu het blijkens het voorgaande aan CFS/Koppens vrij stond zich tegenover derden op haar octrooirechten te beroepen, kan er geen sprake van zijn dat eventueel mede daardoor gerealiseerde verkopen door CFS/Koppens tot ongerechtvaardigde verrijking van haar in de zin van artikel 6:212 BW hebben geleid. 27 Aan het bewijsaanbod van Stork gaat het hof voorbij, nu dit in het licht van het voorgaande niet terzake dienende is. 28 Conclusie van een en ander is dat de grieven in het incidenteel appèl falen en dat het incidentele beroep wordt verworpen. Stork zal in de kosten van CFS/ Koppens in het incidentele beroep worden veroordeeld. 29 In het principale beroep dient het vonnis waarvan beroep te worden bekrachtigd. CFS/Koppens zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het principale beroep, aan de zijde van Stork gevallen. Beslissing Het hof: In het principale beroep: - bekrachtigt het vonnis, waarvan beroep; - veroordeelt CFS/Koppens in de kosten van het principale beroep, aan de zijde van Stork tot op deze uitspraak bepaald op € 2.543,--; In het incidentele beroep: - verwerpt het beroep; - veroordeelt Stork in de kosten van het incidentele beroep, aan de zijde van CFS/Koppens tot op deze uitspraak bepaald op € 1.157,--; Enz. *

Vervolg op Rechtbank, 's-Gravenhage, 2 okt. 2002, BIE 2003, nr. 39, blz.

269. Red. **Zie de Actualiteit: "Over (on)rechtmatigheid van het buiten rechte inroepen van een octrooi en over aansprakelijkheid indien het octrooi naderhand wordt herroepen of vernietigd" (Br.), BIE 2006, november. Red.

b Conclusie, A.-G mr. J.L.R.A. Huydecooper, %0d11 november 2005 Feiten en procesverloop 1 De feiten in deze zaak stemmen inhoudelijk tot op zekere hoogte overeen met die uit de zaak die in HR 26 oktober 2001, NJ 2002, 13 ter beoordeling stond. Het ging in die zaak om een verbodsvordering in kort geding die op Europees Octrooi (EO) 0 558 151 gebaseerd werd, en om een verweer dat er vooral in bestond, dat dit octrooi aan vernietiging zou blootstaan. In de onderhavige (bodem)procedure gaat het om een vordering tot vernietiging van EO 0 558 151 (met

21 MEI 2007


nevenvorderingen). (Men zij er overigens op bedacht dat de partijen in beide procedures niet dezelfde zijn; maar de principaal eiseres tot cassatie, CFS, de houdster van EO 0 558 151, was/is wel partij in beide procedures). 2 CFS is, zoals al aangestipt, houdster van EO 0 558 151. Dat octrooi heeft betrekking op een dubbele spiraaloven.1 Het octrooi is, na verlening, in een oppositieprocedure bij het Europees Octrooi Bureau (EOB) op de voet van de art. 99 e.v. van het Europees Octrooi Verdrag (EOV), in gewijzigde vorm gehandhaafd. De in deze zaak door de verweerster in cassatie, Stork, in de eerste aanleg aanhangig gemaakte vordering strekte ertoe dat het octrooi zoals aanvankelijk verleend zou worden vernietigd; maar de vordering is, zoals voor de hand ligt, gewijzigd nadat ook het octrooi werd gewijzigd, en strekte daarna tot vernietiging van het gewijzigde octrooi. Stork beriep zich daartoe op het feit dat, kort samengevat, de door het octrooi bestreken materie ten opzichte van de bekende stand van de techniek inventiviteit in de zin van art. 56 EOV (in verband met art. 75 van de Rijksoctrooiwet (ROW) 1995) zou missen. 3 Daarnaast vorderde Stork, na wijziging van haar eis in de eerste aanleg, een verklaring voor recht en een veroordeling tot vergoeding van schade, op gronden die kunnen worden samengevat als: CFS heeft onrechtmatig gehandeld door EO 0 558 151 ten overstaan van het EOB (en met succes) te verdedigen op gronden waarvan zij, CFS, wist dat die onjuist waren; en door zich in de markt (ten nadele van Stork) op het octrooi te beroepen, terwijl dit octrooi nietig is én Stork daarop geen inbreuk zou maken. 4 In de eerste aanleg - na verwikkelingen die in cassatie niet meer terzake doen - oordeelde de rechtbank dat het octrooi inderdaad wegens ontbrekende inventiviteit moest worden vernietigd; maar dat CFS geen onrechtmatige gedragingen konden worden verweten, zodat Storks verdere vorderingen dienden te worden afgewezen. CFS stelde hoger beroep in, en Stork kwam in incidenteel hoger beroep van de in haar nadeel gegeven oordelen van de rechtbank. Het hof heeft de beslissing van de rechtbank in de beide zojuist aangeduide onderdelen daarvan bekrachtigd. 5 In cassatie zien wij dan ook een herhaling van de processuele ontwikkelingen in de rechtsstrijd in appel: CFS bestrijdt in het principale cassatieberoep2 de beoordeling, door het hof, van de vordering tot vernietiging. Stork bepleit verwerping van het principale beroep, en komt in incidenteel cassatieberoep op tegen de afwijzing van haar hoger aangeduide (neven)vorderingen. CFS heeft laten concluderen tot verwerping van het incidentele beroep. Partijen hebben van weerszijden hun standpunten schriftelijk laten toelichten. Namens Stork is schriftelijk gedupliceerd. Bespreking van het principale cassatiemiddel

299

(...) Bespreking van het incidentele middel 15 In het incidentele cassatieberoep gaat het om de beide in alinea 3 hiervóór kort aangegeven gronden waarop Stork een vordering om een verklaring voor recht en schadevergoeding baseerde: het onthouden, aan de KvB van het EOB, van 'essentiële' informatie (middelonderdeel I, onderverdeeld in subalinea's 1 - 5); en het zich 'in de markt' en ten nadele van Stork beroepen op het inmiddels nietig gebleken octrooi (waarop Stork bovendien geen inbreuk zou maken), middelonderdelen II en III, eveneens nader onderverdeeld. 16 Bij de bespreking van onderdeel I stel ik voorop dat voor Storks vordering een noodzakelijke premisse is, dat de informatie die aan de KvB onthouden zou zijn van dien aard was dat, ware die wél medegedeeld, instandhouding van het octrooi achterwege zou zijn gebleven. Van het 'achterhouden' van informatie die, als de KvB die gekend had, niet als bezwaar tegen de instandhouding zou zijn aangemerkt kan een concurrent van de octrooiaanvrager geen nadeel hebben ondervonden (het octrooi zou immers in stand zijn gehouden, of die informatie nu wel of niet verstrekt was). Dit lijkt niet slechts het intrappen van een open deur ik denk dat het dat gewoon is. Toch veroorloof ik mij erop te wijzen. Ik doe dat omdat Stork in verschillende van de subonderdelen van middelonderdeel I dit gegeven aanhaalt als hét gegeven dat het hof over het hoofd zou hebben gezien en dat, ware dat wel in aanmerking genomen, tot een andere beoordeling had moeten leiden. Dat lijkt mij (dus) een misverstand: vanzelfsprekend heeft ook het hof de vraag onderzocht aan de hand van de veronderstelling dat de informatie waarover Stork klaagde, voor de beoordeling door de KvB relevant verschil zou maken (of op z'n minst: verschil kon maken). Ware dat anders, dan zou er helemaal geen rechtsvraag ter beoordeling hebben voorgelegen. 17 Namens Stork wordt in dit verband ook benadrukt dat het verschil zou maken (in de zin van: de onrechtmatigheid van CFS' handelwijze zou accentueren), wanneer de octrooihouder zijn octrooi in de concurrentiestrijd heeft gebruikt tegen concurrenten (middelonderdeel I onder 4, slot; schriftelijke toelichting, alinea 10 onder c). Ook hier vraag ik mij af of dit geen misverstand is, of althans tot misverstand aanzet. Wanneer de octrooihouder zijn octrooi niet gebruikt (dergelijk gebruik vindt naar zijn aard in de concurrentiestrijd plaats), ondervinden concurrenten van het octrooi allicht geen nadeel. Dan komt hun om die reden geen vordering tot schadevergoeding toe. De rechtsvraag die het middelonderdeel naar voren brengt ontleent zijn (praktijk-)belang vooral aan het feit dat er wél gebruik van het octrooi is gemaakt. Maar dat deze voorwaarde voor een schadeclaim ook het effect zou hebben dat de onrechtmatigheid van de gedraging van de octrooihouder daardoor (in voor de octrooihouder

300


nadelige zin) wordt beïnvloed, kan ik eigenlijk niet inzien. Het begaan van een verkeersfout is onrechtmatig, maar heeft (gewoonlijk) geen civielrechtelijke gevolgen als er geen schade uit is voortgevloeid. Vloeit uit zo'n fout wel schade voort, dan voegt dat, noch in positieve noch in negatieve zin, veel aan de onrechtmatigheid van de handelwijze toe. 18 Vervolgens heb ik mij afgevraagd, welke rechtsregels er naar geldend (Nederlands) internationaal privaatrecht op de hier aangesneden vraag zouden moeten worden toegepast. Het incidentele cassatiemiddel lijkt geheel te berusten op het uitgangspunt dat dat het Nederlandse nationale recht is (getuige de verwijzingen naar art. 6:162 BW); maar mij lijkt de vraag gewettigd of dat voor een gedraging waarvan het zwaartepunt ligt bij een internationaal forum dat in München, Bondsrepubliek Duitsland zetelt en zitting houdt en waarvan het doen en laten door een internationaal verdrag (het EOV) geregeerd wordt - te weten: de KvB van het EOB -, wel het juiste uitgangspunt is. 19 Misschien heeft ook het hof, stilzwijgend, aangenomen dat deze vraag door Nederlands (nationaal) recht wordt beheerst. In dat geval zal dat, bij gebreke van op dat punt gerichte rechtsklachten, ook in cassatie het uitgangspunt moeten zijn. Men kan echter de verwijzing in rov. 23 naar de (Verdrags)regel ook zo lezen, dat het hof de hier toe te passen norm aan ander recht dan Nederlands nationaal recht heeft ontleend. Voorzover het hof zich daarbij heeft georiënteerd op het EOV geldt overigens dat dit geldend Nederlands recht - zij het uit een niet-Nederlandse rechtsbron - vormt, en dat toetsing in cassatie dus mogelijk is. Voorzover het hof aan andere rechtsbronnen - bijvoorbeeld het ter plaatse in München toepasselijke Duitse recht - mocht hebben gedacht, kan echter geen toetsing in cassatie plaatsvinden, gezien de beperking die in art. 79 lid 1 sub b RO besloten ligt. Het lijkt mij intussen bepaald onaannemelijk dat het hof dat laatste (dus bijvoorbeeld: zich oriënteren naar Duits recht) heeft gedaan. Per saldo denk ik daarom dat in cassatie moet worden uitgegaan van de Nederlandse nationale regels, al-dan-niet 'bijgesteld' aan de hand van het EOV. 20 Tegen de achtergrond van het zojuist gezegde bespreek ik de klachten uit de subonderdelen van middelonderdeel I: - subonderdeel 1 berust voor een deel op het in alinea 16 besproken misverstand: het hof zou niet hebben begrepen dat het erom gaat, of de informatie die aan de KvB zou zijn onthouden, tot weigering van octrooiverlening zou hebben geleid als die informatie wél was verstrekt. In zoverre faalt de klacht om de in alinea 16 aangestipte reden. Op de vraag óf het 'achterhouden' van informatie zoals het subonderdeel die op het oog heeft als onrechtmatig moet worden aangemerkt, kom ik in alinea's 21 e.v. hierna terug. - subonderdeel 2 voert aan dat het monopolie-karakter van een octrooi de onrechtmatigheid waarop een beroep wordt gedaan nader accent zou geven. Ook dat zal ik

21 MEI 2007

in alinea's 21 e.v. hierna in de beoordeling betrekken. Verder herhaalt het onderdeel het punt dat ik in alinea 16 hiervóór als een misverstand heb betiteld; en dat ik ook nu weer als misverstand wil betitelen. - subonderdeel 3 voegt, als ik het goed zie, niets toe aan de argumenten die Stork al eerder in stelling heeft gebracht (en benadrukt opnieuw het in alinea 16 als misvatting betitelde betoog). - subonderdeel 4 bevat een beroep op art. 6:162 BW waarover ik hiervóór al iets heb gezegd. Voor het overige betoogt het onderdeel met wat meer klem en nadruk dan zijn voorgangers dat - al moge het onthouden van minder relevante informatie aan de KvB misschien niet onrechtmatig zijn - dat anders is als het gaat om zeer relevante informatie die tot afwijzing van de octrooiaanvraag kan, dan wel moet leiden. Ik denk dat het onderdeel, aldus uitgelegd, opnieuw uitnodigt tot aanvaarding van het in alinea 16 besproken misverstand. - Subonderdeel 5 bevat geen argumenten die naast de eerder besprokene, tot zelfstandige beoordeling noodzaken. 21 Zo kom ik aan de vraag die middelonderdeel I (incidenteel) dan werkelijk beoogt voor te leggen: wanneer handelt de aanvrager van een octrooi dan wel degene die een te zijnen gunste verleend (Europees) octrooi in oppositie verdedigt, jegens concurrenten onrechtmatig wanneer hij gegevens aan de beoordelende instanties onthoudt die, achteraf beschouwd, tot weigering/herroeping zouden hebben geleid wanneer zij wél aan die instantie(s) waren meegedeeld? 22 Deze vraag legt een breed gebied van twijfel en discussie open. Het vormt immers in het procesrecht - niet alleen in octrooi(verlenings)zaken, maar in allerhande (civiele8) procedures - een bron van lopende discussie (waarin de normen en opvattingen ook aan wijziging onderhevig blijken te zijn), óf partijen gehouden zijn tot volledige openbaarmaking van alle voor het gevraagde oordeel relevante gegevens waarover zij kunnen beschikken én wat de gevolgen zijn, die aan een tekortschieten van een op dit punt bestaande verplichting mogen worden verbonden. De discussie hierover heeft, als het gaat om het Nederlandse nationale procesrecht, een nieuwe impuls gekregen door de invoering van art. 21 Rv9; en door de gelijktijdige herziening van het procesrecht dat tot dan toe het 'request-civiel' betrof, maar dat inmiddels het rechtsmiddel van de herroeping regelt.10 23 Een van de argumenten die in het kader van dit leerstuk gewicht in de schaal legt - namelijk het argument: lites finiri oportet, wat ik in dit verband vertaal als: men moet ook een grens aan het procederen kunnen stellen - zet mij ertoe aan, om aan de zeer omvangrijke discussie waartoe de zojuist aangestipte vragen uitnodigen, een grens te stellen. Ik denk dat ik dat mag doen omdat het mij toeschijnt dat de vraag kan worden beoordeeld (alleen) met toepassing van het criterium waarmee de 'waarheidsplicht' van de civielrechtelijke procespartij (nader) wordt bepaald, en van het criterium waarmee, als

21 MEI 2007


het gaat om herroeping in de civiele procedure, wordt aangegeven wanneer er sprake is van bedrog, aanleiding gevend tot herroeping. Ik denk daarbij dat die criteria ook wel als toetssteen kunnen dienen voor wat partijen ten overstaan van de KvB van het EOB in acht behoren te nemen. Vermoedelijk heeft immers het hof de zaak naar Nederlands recht (alleen) beoordeeld; en ook als het hof zich gericht zou hebben op uit het EOV afgeleide regels, neem ik als werkhypothese aan dat die niet mee (kunnen) brengen dat men zich daar naar heel andere maatstaven van behoorlijkheid zou hebben te gedragen dan hier. 24 In het Nederlandse nationale burgerlijke procesrecht is de verplichting van partijen om de rechter volledig en naar waarheid in te lichten, neergelegd in art. 21 Rv. Over de omvang van de door deze bepaling beoogde verplichting verschillen de beschikbare rechtsbronnen op details, maar niet in hoofdzaak: de hoofdzaak is dat niet ieder verzuim om gegevens die achteraf van belang blijken te zijn aan de rechter mee te delen, als schending van deze verplichting mag worden aangemerkt, maar dat het moet gaan om een gedraging die als onbehoorlijk moet worden gekwalificeerd.11 Aldus opgevat sluit de norm die in art 21 Rv. tot uitdrukking komt aan bij de norm van de herroepingsgrond 'bedrog' uit art. 382 Rv. 'Bedrog' mag worden aangenomen wanneer de desbetreffende procespartij 'door haar oneerlijke proceshouding belet dat in de procedure feiten aan het licht komen die tot een voor de tegenpartij gunstige afloop ... hadden kunnen leiden..'12 25 Nu lijkt mij dat de verplichting van partijen om openheid van zaken te geven niet zo ver gaat dat zij, wanneer zij (op plausibele gronden) menen dat een bepaald gegeven geen afbreuk mag doen aan een recht/ verweer dat zij geldend willen maken, toch gehouden zijn om dat gegeven (aangenomen dat de wederpartij dat niet gedaan heeft) aan de rechter voor te leggen. Zoals in de in voetnoot 11 aangehaalde vindplaatsen met enige regelmaat wordt benadrukt, kan men geredelijk van mening verschillen over de vraag, welke feiten als 'relevant' zijn aan te merken. Ik denk dat een partij feiten die naar haar eigen (plausibele) mening voor het oordeel van de rechter geen verschil zouden behoren te maken, in veel gevallen niet als 'relevant' behoeft te onderkennen. Tegenover het (oneerlijk) beletten dat feiten aan het licht komen die gunstig voor de wederpartij (kunnen) uitpakken staat, dat men niet verplicht is op (denkbare) verweren te wijzen die men zelf (op steekhoudende gronden) als ondeugdelijk aanmerkt. Dat lijkt mij ook daarom aannemelijk, omdat men geredelijk gevallen kan bedenken waarin zich zo veel theoretisch denkbare verweren voordoen dat het daarmee rekening houden en daarop toegesneden informatie aandragen, een niet te verantwoorden belasting zou opleveren. 26 In rov. 23 heeft het hof met juistheid overwogen dat nieuwe elementen die in een conclusievoorstel worden opgenomen, zeer wel kunnen meebrengen dat de conclusie een octrooieerbare uitvinding definieert, ook al gaat het om elementen die op zichzelf genomen al

301

uit de stand van de techniek bekend zijn. In alinea's 10 - 12 hiervóór werd besproken dat combinaties van bekende elementen regelmatig als uitvinding worden gewaardeerd. CFS heeft in de onderhavige zaak ook steeds verdedigd dát het hier om een octrooieerbare combinatie van (bekende) elementen ging. Bovendien was niet aangevoerd dat CFS wist of moest begrijpen dat haar wederpartijen in de oppositieprocedure niet konden weten dat het om uit de stand van de techniek bekende elementen ging én uit welke bronnen die bekend waren (en dat CFS er dus rekening mee moest houden dat de betrokkenen niet zelf deze informatie naar voren zouden brengen). 27 Dat zo zijnde, kon het hof volgens mij geredelijk oordelen dat het niet onbehoorlijk was om de KvB er niet (specifiek) op te wijzen dat de in het door de KvB als octrooieerbaar aangemerkte conclusievoorstel opgenomen elementen uit bepaalde delen van de bekende stand van de techniek bekend waren. Het is één ding om de rechter/beoordelaar opzettelijk of met aanmerkelijke onzorgvuldigheid "op het verkeerde been te zetten". Het is een ander ding om van een partij te vragen dat die zich zorgvuldig rekenschap geeft van de mogelijk door de wederpartij in te brengen (veelheid aan) verweren én van de mogelijkheid dat die wederpartij niet (alle) voor denkbare verweren relevante feiten ter beschikking heeft. Men mag verlangen dat een partij zich van het eerste onthoudt; maar men gaat (veel) te ver als men van een partij het tweede verlangt. Het hof kon, denk ik, het onderhavige geval beoordelen als thuishorend aan de ene kant van de zojuist geschetste schaal, en niet aan de andere. 28 In alinea 12 van de schriftelijke toelichting doet Stork een beroep op een paragraaf uit de Amerikaanse procedureregels voor de verkrijging van (uiteraard: Amerikaanse) octrooien. Zoals het hof in rov. 23 met juistheid vaststelt, kent het in het EOV en de daarmee samenhangende reglementen belichaamde recht echter geen vergelijkbare regel. Het EOV (specifiek: art. 27.1.b van het Uitvoeringsreglement) verlangt van de aanvrager van een octrooi slechts dat deze mededelingen over de bekende stand van de techniek doet voorzover die nodig zijn om tot een goed begrip en een deugdelijke beschrijving van de uitvinding te komen. Er is geen vereiste dat alle relevante stand van de techniek moet worden meegedeeld.13 In oppositieprocedures komt het regelmatig voor dat door opposanten aangedragen informatie omtrent (beweerdelijk) relevante stand van de techniek niet wordt toegelaten wegens ontijdige indiening14 - een gang van zaken die onverenigbaar is met het uitgangspunt dat alle relevante stand van de techniek zo mogelijk in aanmerking moet worden genomen. Ik denk daarom dat een vergelijking met het Amerikaanse recht hier niet op zijn plaats is. Maar ook wanneer dat wel het geval zou zijn zou dat Stork niet verder helpen: in het oordeel van het hof ligt besloten dat hier geen sprake was van materiaal dat '...establishes ... a prima facie case

302


of unpatentability...'. Het hof is er daarentegen kennelijk van uitgegaan dat CSF op aannemelijke gronden kon (en mocht) menen dat de voorbekende stand van de techniek waarop hier een beroep wordt gedaan, niet aan de instandhouding van het octrooi in de weg stond. De beschouwingen aan het slot van rov. 24 maken dat voldoende - duidelijk. Dat mondt erin uit dat ik onderdeel I in zijn geheel als ongegrond beoordeel. 29 Middelonderdeel II in het incidentele beroep verdedigt de stelling dat een octrooihouder die, terwijl hij weet dat oppositieof vernietigingsprocedures in gang zijn, besluit zijn octrooi tegen derden in te roepen, daarmee "op eigen risico handelt" en daarom aansprakelijk is voor de schadelijke gevolgen die zijn handelwijze voor concurrenten teweeg kan brengen. Dat zou mede het geval zijn vanwege het uitzonderingskarakter van het octrooirecht (als uitzondering op het beginsel van vrije mededinging). 30 In het algemeen wordt aangenomen dat het een ieder vrijstaat om zich te beroepen op rechten waarvan hij - althans: bona fide - meent, dat die hem toekomen. (Zelfs) het in rechte geldend maken van zulke rechten geldt niet als onrechtmatig wanneer tenslotte blijkt dat de betrokkene zich daar ten onrechte op beriep.15 Dat zo zijnde, lijkt mij onaannemelijk dat voor het buiten rechte een beroep doen op een (vermeend) recht dat later ondeugdelijk wordt bevonden, iets anders zou gelden (en dat dat wel als onrechtmatig zou mogen worden aangemerkt, terwijl dat voor het in rechte geldend maken van hetzelfde recht niet zo zou zijn).16 Daarbij zie ik geen aanleiding om voor octrooien een bijzondere, afwijkende regel te aanvaarden. Veel rechten betekenen een - vaak ingrijpende - uitzondering op de vrijheid die zou bestaan, als men het desbetreffende recht niet hoefde te respecteren. Octrooien vormen in dat opzicht niet zo'n uitzonderlijke categorie, dat daarvoor de 'gewone' regels zouden moeten worden 'bijgesteld'. Vooralsnog pleegt dan ook als uitgangspunt te worden aanvaard dat een octrooihouder zich op de in zijn octrooi tot uitdrukking komende pretentie van recht mag beroepen, ook in de vorm van betekening van exploten op de voet van art. 70 lid 3 ROW 1995; met dien verstande dat daarbij geen sterkere pretentie van recht mag worden "uitgedragen" dan in de omstandigheden gerechtvaardigd is.17 31 Subonderdeel 2 sub a van middelonderdeel II doet een beroep op een namens Stork gedaan bewijsaanbod, dat in het subonderdeel wordt aangehaald. Het lijkt mij duidelijk dat het hof dit - in het allerlaatste stadium van de appelprocedure gedane - bewijsaanbod als onvoldoende gesubstantieerd (en misschien ook als niet serieus gemeend) heeft aangemerkt, en er daarom aan voorbij is gegaan. Gezien de eisen die aan een (zo) laat in de appelprocedure nog gedaan bewijsaanbod mogen worden gesteld,18 beschouw ik dit oordeel als rechtens onjuist noch onbegrijpelijk.

21 MEI 2007

32 Subonderdelen 2 sub b en sub c van middelonderdeel II strekken er, in verschillende varianten, toe dat nadere motivering behoefde, het oordeel dat CFS ondanks de informatie die CFS volgens Stork ten opzichte van de KvB zou hebben 'achtergehouden', geen ernstige reden had om er rekening mee te houden dat het octrooi zou worden vernietigd. Mij dunkt dat dit oordeel (van het hof) berust op een waardering van de ernst van de nietigheidsargumenten in kwestie zoals die zich op de voorhand liet aanzien, bezien in het licht van het (andere) materiaal waarover de beoordelingsgremia van het EOB zich reeds hadden uitgesproken (en in het licht van het eerder aangehaalde gegeven, dat ook een voorziening die uit een combinatie van ieder voor zich bekende elementen bestaat, zeer wel een uitvinding kan opleveren). Die waardering, die geheel feitelijk en deels subjectief/intuïtief van aard is, leent zich maar in beperkte mate voor nadere motivering. Ik meen dat nadere motivering hier niet kon worden verlangd, en dat de klachten in dat opzicht 'de lat te hoog leggen'. 33 Anders dan onderdeel III aanvoert, brengt het feit dat het hof de handelwijze van CFS waarbij deze zich op (de geldigheid van) het octrooi beriep zolang geen oordeel in andere zin was gegeven, als niet-onrechtmatig en dus geoorloofd heeft aangemerkt mee, dat er ook geen sprake kan zijn van ongerechtvaardigde verrijking van CFS ten opzichte van Stork. Dat is al daarom zo, omdat niet valt in te zien in welk opzicht de verrijking van CFS jegens Stork, voorzover daarvan al sprake zou zijn, als 'ongerechtvaardigd' zou mogen worden aangemerkt.19 De desbetreffende vermogenswijzigingen vloeiden, gegeven het uitgangspunt dat CFS niet onrechtmatig heeft gehandeld, voort uit legitieme handelstransacties in het kader van 'normaal' handelsverkeer. Ik kan geen reden bedenken waarom men hier van 'ongerechtvaardigde' vermogensveranderingen zou kunnen spreken. Als zodanig merk ik in elk geval niet aan, dat (zoals in de schriftelijke toelichting namens Stork wordt betoogd) CFS' octrooi inmiddels als (van de aanvang af) nietig moet worden aangemerkt. Gegeven dat CFS volgens het hof rechtmatig te werk is gaan, blijft gelden dat haar (eventuele) verrijking ten koste van Stork, als uitvloeisel van overigens legitieme transacties, niet als ongerechtvaardigd mag worden beschouwd. Conclusie Ik meen dat zowel het principale als het incidentele cassatieberoep behoren te worden verworpen. Enz.

1 2

Zie HR 26 oktober 2001, NJ 2002, 13, rov. 3.1 i. Dat tijdig en regelmatig aanhangig is gemaakt. De dagvaarding is van 14

oktober 2004, het bestreden arrest van 15 juli 2004. 8

In strafzaken liggen de partijverhoudingen en -verplichtingen wezenlijk anders.

In hoeverre dat in bestuursrechtelijke zaken ook zo is, lijkt mij een boeiend terrein voor onderzoek.

21 MEI 2007

9


Als vindplaatsen die informatief zijn voor de vraag of schending van deze

bepaling tot aansprakelijkheid kan leiden (en zo ja, welke aansprakelijkheid) noem ik Van der Wiel, De rechtsverhouding tussen procespartijen, diss. 2004, nr. 2.2.7.5 (p. 33 e.v.) en nr. 5.3 (p. 288 e.v.); Van der Reek, Mededelingsplichten in het burgerlijk procesrecht, diss. 1997, hfdst. 5, nr. 136 (p. 242 e.v.); maar zie ook de in de volgende voetnoot vermelde bronnen. 10

Over de verhouding tussen de gronden voor herroeping en de vordering

uit onrechtmatige daad: Ten Kate - Korsten-Krijnen, Herroeping, verbetering en aanvulling van burgerrechterlijke uitspraken, 2005, nr. 1.3.7 (p. 71 e.v.); Wesseling-Van Gent, Het rekest-civiel herroepen, 2001, p. 29 e.v. en Vranken in dezelfde bundel, p. 48. 11

Zie daarover, met onderlinge (nuance)verschillen T&C Burgerlijke

Rechtsvordering, 2005, Beijer, art. 21, aant. 2 en 4; Van der Wiel, a.w. p. 24 e.v.; Van Mierlo - Bart, Parlementaire Geschiedenis Rv., 2002, p. 146 - 152; Klaassen, NJB 2002 p. 1450 e.v. (i.h.b. p. 1452 - 1453) en in 'Het procesrecht en de waarheidsvinding' (Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, 2001), p. 66; Wiersma, NJB 2002, p. 14; Von Schmidt auf Altenstadt, TCR 2002, p. 10 (r.k.); Hidma, Trema 2000, p. 31 - 32. 12

HR 19 december 2003, NJ 2005, 181 m.nt. HJS, rov. 3.7; HR 4 oktober 1996,

NJ 1998, 45 m.nt. HJS onder nr. 46, rov. 3.3. 13 14

Singer - Stauder, a.w., art. 83, rndnrs. 45 e.v. Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 2001, nr.

VI.F. 3.1.4 (p. 330 e.v.) 15

HR 18 februari 2005, NJ 2005, 216, rov. 5.3.2; HR 27 juni 1997, NJ 1997,

651, rov. 3.5. 16

Bij het in rechte geldend maken van zijn aanspraken weegt intussen mee, dat

toegang tot de rechter als fundamenteel recht is erkend; zie in dit verband Van der Wiel, a.w. p. 122 - 152. 17

Onrechtmatige Daad (losbl.), Van Nispen, IV aant. 380 - 382; Van

Nieuwenhoven Helbach c.s., a.w. nr. III 5.7.14. 18 19

HR 9 juli 2004, NJ 2005, 270 m.nt. DA, rov. 3.6. Zie Asser - Hartkamp 4 III, 2002, nrs. 356 - 359.

c Aanvullende Conclusie, A.-G. mr. J.L.R.A. Huydecooper, 24 maart 2006 1 Inleiding 1 Naar aanleiding van de desbetreffende suggestie van de Hoge Raad, neem ik in de onderhavige zaak een aanvullende conclusie ter bespreking van onderdeel II.1 van het incidentele cassatiemiddel. Voor een korte beschrijving van de zaak verwijs ik naar alinea's 1 tot en met 5 van de in deze zaak op 11 november 2005 genomen conclusie. 2 Onderdeel II.1 van het incidentele cassatiemiddel betreft een probleem dat ik als volgt omschrijf: een octrooihouder sommeert de (potentiële) afnemers van zijn concurrent om ten aanzien van producten van deze concurrent geen handelingen te verrichten die - volgens hem - inbreuk maken op zijn octrooi. Naderhand wordt het octrooi nietig verklaard. Dat brengt mee dat het octrooi wordt geacht nooit te hebben bestaan. De vraag die het incidentele middel(onderdeel) aansnijdt is, of de beschreven handelwijze van de octrooihouder onrechtmatig is ten opzichte van de concurrent.

303

3 Het onderdeel is toegesneden op een situatie met twee bijkomende omstandigheden: (i) de sommatie vindt plaats nadat een nietigheidsprocedure is ingesteld, en (ii) de octrooihouder is in die procedure gewezen op nieuwe literatuur, die uiteindelijk fataal zal blijken te zijn voor (de nieuwheid van) het octrooi. Deze twee omstandigheden laat ik even rusten, om eerst het 'kleurloze' geval van een beroep op een later niet geldig blijkend octrooirecht te onderzoeken. 4 Het 'kleurloze' geval wil ik aan de hand van de volgende 'typologie' onderzoeken: (a) Het gaat om een sommatie van de octrooihouder, dat wil zeggen een aanmaning om beweerdelijk inbreukmakende handelingen te staken. Daaronder schaar ik ook andere vormen van waarschuwing, omdat die in de praktijk doorgaans hetzelfde effect bij de ontvanger teweeg zullen brengen; zie echter alinea 36 hierna. (b) De sommatie is gericht aan (potentiële) afnemers van de concurrent, niet aan deze concurrent zelf. Op sommatie van de 'concurrent zelf' kom ik in paragraaf 3.5 terug. (c) Het gaat om vermeende inbreuk op een octrooirecht. - In de onderhavige zaak gaat het om een octrooi, verleend op de voet van het Europees Octrooi Verdrag (E.O.V.). Zulke octrooien worden - anders dan bijvoorbeeld octrooien onder de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW) verleend na een grondige toetsing van de materie waarvoor octrooi wordt aangevraagd, aan de vereisten voor octrooiverlening. Het Europees Octrooi Bureau als verlenende instantie, onderzoekt daarbij ambtshalve de relevante (octrooi)literatuur op mogelijke voor de octrooiverlening bezwaarlijke materie. - Op de vraag in hoeverre er om deze (en andere) reden(en) aanleiding kan zijn om octrooien anders te beoordelen dan andere rechten (en in het bijzonder andere rechten van intellectuele eigendom) kom ik in alinea 39 terug. (d) De sommatie blijkt niet gerechtvaardigd te zijn, omdat het octrooi later nietig wordt verklaard. - Een octrooi kan ook later worden herroepen in een oppositieprocedure (art. 99 e.v. E.O.V.). Het ligt voor de hand dat (de geoorloofdheid van) een sommatie in dat geval naar dezelfde maatstaven moet worden beoordeeld. - Het is ook denkbaar dat de beschermingsomvang van een octrooi minder ruim is dan de octrooihouder (bona fide) meende, en dat (later wordt vastgesteld dat) daarom de handelingen waarop de sommatie betrekking had, geen inbreuk opleverden. Men kan zich afvragen of voor dat geval andere maatstaven moeten worden toegepast; ik zal ook dat in paragraaf 3.5 hierna nader bespreken. 5 Tegen de zojuist kort beschreven achtergrond stel ik mij voor, de vraag in de navolgende onderdelen te onderzoeken: Par. 2 De huidige stand van zaken 2.1 Nederland 2.2 Duitsland 2.3 Verenigd Koninkrijk Par. 3 De voor Nederland aan te bevelen koers

304


3.1 De argumenten "pro" een beperkte ruimte van aansprakelijkheid 3.2 De argumenten "contra" 3.3 Slotsom 3.4 De uitzondering: niet te goeder trouw 3.5 Reikwijdte van de eerdere beschouwingen 2 De huidige stand van zaken 2.1 Nederland 6 De in Nederland bovendrijvende mening hield vooralsnog in dat een octrooihouder in beginsel niet onrechtmatig handelt door anderen terzake van inbreuken te waarschuwen, tenzij hem een verwijt kan worden gemaakt. In HR 6 april 1962, NJ 1965, 116 overwoog de Hoge Raad: 'dat mitsdien voor de onrechtmatigheid van het uitbrengen van een waarschuwingsexploit niet voldoende is, dat de in het exploit vervatte pretentie achteraf onjuist blijkt te zijn, doch daarvoor - anders dan het Hof heeft geoordeeld - tevens vereist is, dat aan den octrooihouder van deze gedraging een verwijt kan worden gemaakt;' Er kan de octrooihouder bijvoorbeeld een verwijt worden gemaakt als hij wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat zijn octrooi nietig was1; of als de sommatie meer suggereerde dan verantwoord was. 7 De met dit arrest ingezette lijn is in de (lagere) rechtspraak en in de literatuur veelal gevolgd.2 Overeenkomstig deze lijn is ook in de onderhavige zaak door het hof geoordeeld (rov. 24). 8 Daarbij moet worden aangetekend dat de opvattingen in de literatuur als het gaat om octrooirecht, vaak beïnvloed blijken te zijn door de bijzondere regel van (thans) art. 70 lid 3 ROW. Die regel houdt in dat schadevergoeding wegens octrooi-inbreuk alleen gevorderd kan worden van degene die desbewust inbreuk maakte; en dat desbewustheid wordt aangenomen, 30 dagen nadat men bij exploot op de (dreigende) octrooiïnbreuk is gewezen. In de literatuur waar ik hier op doel wordt mede gebruik gemaakt van het argument dat het 'desbewustheidsvereiste' de octrooihouder 'verplicht' om waarschuwingen (per exploot) te doen, op straffe van verlies van de aanspraak op schadevergoeding; en dat daarom minder gauw kan worden aangenomen dat een octrooihouder die zich overeenkomstig deze regel gedraagt (toch) onrechtmatig handelt. 9 Naar het huidige recht moeten bij deze gedachte een aantal kanttekeningen worden geplaatst. 9.1 Dat is dan in de eerste plaats de kanttekening dat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat het 'desbewustheidsvereiste' zoals dat thans in art. 70 lid 3 ROW is neergelegd, niet verenigbaar is met art. 45 van het zgn. TRIPs-verdrag,3 zodat de bepaling in zoverre met het oog op art. 94 Grondwet onverbindend4 is. Dat roept de vraag op, welk gewicht de regel van art. 70 lid 3 ROW nog in de schaal legt voor de beoordeling van de rechtmatigheid van octrooirechtelijke (al-dan-niet per exploot gedane) waarschuwingen.

21 MEI 2007

Ik maak daarbij nog de (sub-)kanttekening dat men zich kan afvragen of art. 45 TRIPs-verdrag ook rechtsgevolg kan sorteren in een conflict tussen louter Nederlandse procespartijen, en waarin ook de waarschuwingen waarover gestreden wordt alleen aan Nederlandse betrokkenen gericht waren. Bij de toepassing van de Berner Conventie heeft de Hoge Raad immers geoordeeld dat dat verdrag geen effect heeft op de interne verhoudingen binnen Nederland, en dat bepalingen van Nederlands auteursrecht die met dat verdrag strijdig zijn dus ten opzichte van onderdanen5 van andere verdragsstaten onverbindend zijn, maar niet ten opzichte van Nederlanders 'onder ons' .6 Aan de hand van die (sub-)kanttekening kan men zich afvragen of voor het 'binnenlandse verkeer' aan art. 70 lid 3 ROW toch weer de betekenis toekomt die er in de zojuist bedoelde literatuur aan wordt toegekend, ook als het gaat om de beoordeling van de rechtmatigheid van waarschuwingen van de octrooihouder. 9.2 Een verdere kanttekening is deze dat, ofschoon het voor de handhaving van zijn rechten ten opzichte van onrechtmatige inbreuk niet strikt nodig is dat men degenen jegens wie men handhavend wil optreden (of jegens wie men zich het recht daartoe wil voorbehouden) waarschuwt of (zelfs) sommeert, er rechtens toch de nodige aansporingen zijn om dat wél te doen. Voor gebrekkige prestaties schrijft de wet de waarschuwing (althans: mededeling) expliciet voor, in het algemeen in art. 6:89 BW, en in specifieke regels als die van de art. 7:23 en 7:207 BW. Maar ook bij aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de tegenwerping: U had mij wel eens kunnen waarschuwen (en U hebt, bij gebreke daarvan, het oplopen van de schade vooral aan Uzelf te wijten) een relevant verweer opleveren; wat voor de crediteur (een legitieme) aanleiding kan vormen om zijn aanspraken duidelijk bij de (vermeende) debiteur aan te melden. Van die kant benaderd, is de regel van art. 70 lid 3 ROW (slechts) een wat klemmender exponent van een meer algemeen aanvaarde regel - een regel die ongeveer zo luidt, dat wie nalaat om duidelijk kenbaar te maken dat hij meent, onrechtmatig te worden bejegend, er rekening mee moet houden dat hem als 'eigen schuld' zal worden aangerekend dat zijn wederpartij diens als onrechtmatig aangemerkte gedrag niet heeft 'bijgesteld'. Ook langs die weg kan men aanleiding vinden om het gewicht dat in de literatuur aan de regel van art. 70 lid 3 ROW wordt toegekend, niet meteen als achterhaald te bestempelen. 2.2 Duitsland 10 In Duitsland geldt van oudsher een andere leer. De 'objektiv unberechtigte Schutzrechtsverwarnung' is, wanneer bij het uitbrengen daarvan onvoldoende zorgvuldigheid is betracht, onrechtmatig. Die handelwijze wordt aangemerkt als inbreuk op het 'Recht

21 MEI 2007


am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb' (§ 823 Abs. 1 BGB). 11 Deze leer vindt zijn oorsprong in het arrest van het Reichsgericht van 27 februari 1904, RGZ 58, 24, 'Jute Plüsch'. Hij is in de rechtspraak van het Bundesgerichtshof met grote regelmaat bevestigd.7 Dat is met de nodige nadruk gebeurd in een recente beslissing van het BGH, als uitvloeisel van de voorlegging, ter 'prejudiciële beoordeling', van een desbetreffende rechtsvraag door de I Zivilsenat van het BGH aan de 'Grosse Senat' van dat gerecht. Bij arrest van 15 juli 2005, GRUR 2005, p. 882 e.v., beantwoordde de Grosse Senat de voorgelegde rechtsvraag als volgt: 'Die unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht kann ebenso wie eine sonstige unberechtigte Schutzrechtverwarnung unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadenersatz verpflichten.' Tot dat oordeel kwam het BGH aan de hand van overwegingen waarin een zorgvuldige afweging wordt gemaakt van, aan de ene kant, het belang bij effectieve handhaving van rechten van intellectuele eigendom en, aan de andere kant, de belangen betrokken bij het recht om zijn 'eingerichtetes und ausgeübtes' bedrijf ongestoord te kunnen voortzetten. In het bijzonder signaleert het BGH8 een onbalans, wanneer waarschuwingen aan afnemers van de concurrent van de houder van het desbetreffende recht worden gericht. (Juist) dan doet zich voor dat niet zo zeer de afnemers aan wie de waarschuwingen gericht zijn, als wel hun (potentiële) toeleverancier door het nadelig effect van de achteraf ongegrond blijkende waarschuwingen wordt getroffen, terwijl die toeleverancier geen effectief verweermiddel bezit. Ik citeer uit het arrest9: 'Ohne das von der Rechtsprechung entwickelte Institut der unberechtigten Schutzrechtverwarnung ergäbe sich keine wirksame Handhabe, um einem möglicherweise existenzgefährdenden Eingriff in seine Kundenbeziehungen durch die unberechtigte Geltendmachung von Ausschliesslichkeitsrechten gegenüber seinen Abnehmern entgegenzutreten. Wäre die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung für den Verwarner ohne Haftungsrisico, bliebe dem Mitbewerber nur die Klage auf Feststellung, dass dem aus dem Schutzrecht Verwarnenden die vermeintlichen Ansprüche nicht zustehen. Schon wegen der bis zum rechtskräftigen Abschluss eines solchen Verfahrens verstreichenden Zeit wäre hierdurch jedoch in aller Regel kein wirksamer Rechtsschutz zu erreichen.' 12 Het arrest gaat mede in op de vraag, hoe de gevonden uitkomst te rijmen valt met de ook naar Duits recht geldende regel, dat het in rechte geldend maken van pretenties die ongegrond worden bevonden, in beginsel niet als onrechtmatig wordt aangemerkt. De overwegingen over dit gegeven10 monden er - ik besef dat ik ze met deze samenvatting maar gebrekkig recht doe

305

wedervaren - in uit, dat het 'prozessuales Privileg' dat wél ten gunste van de aanspraak op toegang tot de rechter kan worden ingeroepen, niet van overeenkomstige toepassing is op 'buitengerechtelijke' stappen om zijn (vermeende) recht te handhaven. 13 Vóór dit arrest had zich in Duitsland een controverse ontwikkeld tussen voor- en tegenstanders van de in de bestaande rechtspraak ontwikkelde leer11 Voor het positieve Duitse recht is die controverse door dit arrest achterhaald12; maar de daarin betrokken standpunten werpen wel een interessant licht op de uiteenlopende wegingsfactoren en de verschillen in wegingsuitkomst, die men in dit complexe vraagstuk kan tegenkomen. 2.3 Verenigd Koninkrijk 14 Hier is, anders dan in Duitsland, sprake van een ontwikkeling in de richting van beperking van de ruimte voor aansprakelijkheid wegens achteraf ongegrond blijkende octrooipretenties. 15 Zoals ook elders pleegt te worden aangenomen, geldt in het Verenigd Koninkrijk als algemeen uitgangspunt dat het vrij staat procedures te beginnen of om daarmee te dreigen. Wie zwicht voor een sommatie, moet zelf de consequenties dragen als de claim naderhand ongegrond blijkt te zijn; dat geldt in beginsel ook voor het 'indirecte geval', waarbij afnemers voor een sommatie door de knieën zijn gegaan. Bij dit alles geldt als grens: hij die te kwader trouw sommeert - bijvoorbeeld omdat hij weet dat zijn pretenties ongegrond zijn - handelt onrechtmatig ('tort of injurious falsehood').13 16 Op dit algemene uitgangspunt werd voor het octrooirecht14 in de wet een uitzondering gemaakt. Inmiddels is die uitzondering neergelegd in section 70 van de Patents Act 1977. De regeling kwam, tot een recent daarin aangebrachte wijziging, er op neer dat degene die door een dreigement wegens octrooi-inbreuk ('threat') werd benadeeld15, sancties kon vorderen waneer het dreigement ongegrond bleek te zijn omdat er geen sprake was van inbreuk of omdat het octrooi nietig was; en dit ook, wanneer de octrooihouder te goeder trouw was uitgegaan van de geldigheid van zijn octrooi. 17 De uitzondering heeft blijkens section 70 lid 4 alleen betrekking op zgn. secundaire inbreukmakende handelingen, dat wil zeggen inbreukmakende handelingen anders dan het vervaardigen of importeren van een product, of het toepassen van een werkwijze. De uitzondering heeft dus alleen betrekking op dreigingen ten opzichte van secundaire inbreukmakers (zoals 'professionele' afnemers), en niet op dreigingen ten opzichte van primaire inbreukmakers (zoals fabrikanten en importeurs16). 18 Voor het octrooirecht is deze regeling in het recente verleden gewijzigd bij de Patents Act 2004. Deze wijziging strekt onder meer tot het invoeren van 'some measures designed to assist in the enforcement of patent rights and in the resolution of patent disputes between patent proprietors and third parties'.17 Par. 8 van de

306


Explanatory Notes licht de bedoeling nader toe: 'In particular, it contains a number of provisions designed to give patent proprietors more opportunity to benefit from their patents and includes measures to facilitate the early settlement of patent disputes.' 19 In de aanloop tot deze wetswijziging was in 'legal circles' een discussie op gang gekomen over de bestaande 'threat action'-regeling. Daarin werd verdedigd dat er (teveel) mogelijkheden voor misbruik aan de kant van inbreukmakers werden geboden. In verband daarmee zouden octrooihouders terughoudend zijn als het er om ging, zaken in der minne te regelen.18 20 Een van de bij de Patents Act 2004 ingevoerde wijzigingen ziet precies op het probleem dat ons in deze zaak bezig houdt: de positie van de octrooihouder die een afnemer van zijn concurrent sommeert, terwijl naderhand blijkt dat het octrooi nietig is. De op dit punt gegeven nieuwe regel houdt in dat de octrooihouder in dat geval niet aansprakelijk is als hij kan aantonen dat 'at the time of making the threats he did not know, and had no reason to suspect, that the patent was invalid in that respect.' (De (bona fide) verkeerde inschatting van de geldigheid van het octrooi wordt dus beschermd, maar de (bona fide) verkeerde inschatting van de beschermingsomvang niet.) 21 Ik geef de nieuw ingevoerde section 70 lid 2A hieronder weer: (2A) If the defendant or defender proves that the acts in respect of which proceedings were threatened constitute or, if done, would constitute an infringement of a patent(a) the claimant or pursuer shall be entitled to the relief claimed only if he shows that the patent alleged to be infringed is invalid in a relevant respect; (b) even if the claimant or pursuer does show that the patent is invalid in a relevant respect, he shall not be entitled to the relief claimed if the defendant or defender proves that at the time of making the threats he did not know, and had no reason to suspect, that the patent was invalid in that respect. 22 De Explanatory Notes geven de volgende toelichting: '67. Section 70 provides a remedy for any persons who are aggrieved by groundless threats being made to bring infringement proceedings. In certain circumstances they may bring a claim against the person making the threat (including a claim for damages). Section 12 amends section 70 to further limit the circumstances in which such a claim may successfully be made. 68. (...) 69. New section 70(2) and (2A) gives the person being sued for making groundless threats an additional defence in these circumstances. Where the patent is found to be invalid, the defendant is not liable if he can show, firstly, that an infringement of the kind alleged was taking place, and secondly, that he did not know or have reason to suspect, at the time he made the threats, that the patent was invalid. New section 70(2A) makes clear that the onus continues to be on the person bringing the claim to show that the patent is invalid, once the infringing acts

21 MEI 2007

have been established. It also makes clear that the onus is on the defendant (e.g. the patent proprietor) to show that such infringing acts were taking place, and that he did not know, and had no reason to suspect, that the patent was invalid.' 23 In een 'Guidance Note No. 2' geeft het UK Patent Office nog de volgende nadere uitleg over de wetswijziging: 'Why change this legislation? 3. There are concerns that, while doing some good, the legislation discourages patent holders from making genuine attempts to settle disputes over patent infringement. There are several problems. *A patent holder may have correctly assessed that infringing acts are taking place, and may negotiate with the infringer in good faith. But he can be found liable for making unjustified threats if his patent turns out to be invalid. *(...) What's the purpose of the new legislation? 4. The Patents Act 2004 makes several improvements to the Patents Act 1977, in order to address these concerns. It improves the position for patent holders who want to make a genuine attempt to settle a dispute, but retains protection for certain businesses from being subject to unjustified threats.' 24 Hoewel de ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk in zijn richting verschilt van de ontwikkeling in Duitsland, valt op dat de uitkomst, althans wat betreft waarschuwingen op basis van een octrooi dat later nietig blijkt te zijn, niet heel verschillend is: in beide landen is er dan aansprakelijkheid wegens ongerechtvaardigde waarschuwing (en daaruit voortvloeiende belemmeringen voor de 'gewaarschuwde' partij - met dien verstande dat de ruimte in Duitsland voor derden (zoals: toeleveranciers van gewaarschuwde partijen) om te ageren, niet geheel dezelfde lijkt te zijn als in het Verenigd Koninkrijk); maar in beide gevallen is er geen aansprakelijkheid als de octrooihouder (en: mits deze de 'Rechtslage' deugdelijk heeft onderzocht) geen reden had/behoorde te hebben om met nietigverklaring van het octrooi rekening te houden.19 3 De voor Nederland aan te bevelen koers 25 In de eerdere conclusie in deze zaak (van 11 november 2005, alinea's 29-30) heb ik handhaving van de in Nederland heersende leer bepleit. Met de hierna te bespreken nuancering(en), lijkt mij dat ook thans de juiste oplossing. Ter toelichting van deze keuze bespreek hierna de belangrijkste argumenten pro en contra voor het (aldan-niet) aannemen van aansprakelijkheid voor achteraf ongefundeerd blijkende waarschuwingen (paragrafen 3.1 - 3.3), en bespreek daarna de uitzondering (niet te goeder trouw, paragraaf. 3.4). Tenslotte sta ik - ten overvloede - kort stil bij de reikwijdte van de onderhavige leer (paragraaf 3.5).

21 MEI 2007


3.1 De argumenten 'pro' een beperkte ruimte voor aansprakelijkheid 26 Een eerste, en volgens mij gewichtig argument voor het aannemen van een begrensde ruimte voor aansprakelijkheid van degene die zich op achteraf ongefundeerd blijkende octrooirechten heeft beroepen, bestaat er in dat dat nu eenmaal strookt met het uitgangspunt dat naar Nederlands recht (en ook in vele andere landen) in het algemeen wordt aanvaard. Anders dan de Grosse Senat van het BGH in de overweging waarnaar ik in alinea 12 hiervóór verwees, meen ik dat er niet slechts een beperkt 'Privileg' bestaat voor het in rechte voorleggen van pretenties die vervolgens als ondeugdelijk worden beoordeeld; maar dat in het algemeen moet worden aangenomen dat het (niet on)rechtmatig is om zich - te goeder trouw - jegens een ander te beroepen op een nog niet onherroepelijk vaststaand recht, ook als tenslotte blijkt dat dat recht niet bestond. Als dat inderdaad moet worden aangenomen, zouden er deugdelijke en zwaarwegende gronden moeten bestaan om voor het inroepen van octrooirechten20 een andere regel te (kunnen) rechtvaardigen. 27 Ik meen dat de zojuist verdedigde opvatting enige zij het beperkte - steun verkrijgt in verband met het in alinea's 8 en 9 hiervóór besprokene: wil de octrooihouder zijn rechten kunnen handhaven dan is hij er tot op zekere hoogte op aangewezen, degenen die volgens hem zijn rechten niet respecteren, daarop te attenderen.21 Door dat te doen handelt een rechthebbende in het algemeen juist overeenkomstig hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.22 28 Een argument dat men zowel in de rubriek 'argumenten pro' als in die van de argumenten 'contra' kan plaatsen bestaat er in dat de keuze die men maakt, de ruimte voor het handhaven van de daardoor betroffen rechten beperkt of juist verbreedt. In het arrest van 15 juli 2005 legt het BGH enige nadruk op het feit dat de mogelijkheid om op grond van 'unberechtigte' aanspraken te waarschuwen, de pretense rechthebbende de mogelijkheid biedt om althans te proberen - zijn rechten een ruimere gelding te geven dan die rechten werkelijk verdienen (en om dat te doen zonder voor nadelige consequenties veel zorg te hebben). In de Engelse discussie in 'legal circles', maar ook in de Duitse literatuur, wordt er op gewezen dat vérstrekkende aansprakelijkheid voor ongerechtvaardigde waarschuwingen de houder van de desbetreffende rechten kan noodzaken tot een voorzichtige politiek, waarbij alleen op onbetwistbare rechten aanspraak wordt gemaakt, en bij voorbaat van minder evidente aanspraken op bescherming wordt afgezien (waardoor, door de bank genomen, rechthebbenden minder bescherming zouden krijgen dan hun in werkelijkheid toekwam, en de handhaving bezwaarlijker en minder effectief zou worden - in de Engelse rechtsleer wordt in dit verband gesproken van 'abuses' aan de kant van de vermeende inbreukmakers).

307

29 Men is geneigd te denken dat deze twee aan elkaar tegengestelde benaderingen elkaar zo ongeveer in evenwicht houden, zodat per saldo geen sterk argument 'pro' of 'contra' overblijft. Ik merk echter op dat recente EG regelgeving ertoe strekt, de handhaving van rechten van intellectuele eigendom effectiever te maken.23 Dat wordt verdedigd met het argument dat deze rechten aan de ontwikkeling en welvaart bijdragen (en dat voor gebrekkige handhaving daarvan het omgekeerde geldt). Hieraan zou men steun kunnen ontlenen voor de gedachte dat een keus voor effectievere handhaving een lichte voorkeur geniet boven de keus die aan handhaving wezenlijke beperkingen oplegt. 30. Tenslotte lijkt mij dat het beeld dat de concurrent wiens afnemers met waarschuwingen geconfronteerd worden, daartegen effectief weinig zou kunnen ondernemen - die gedachte heeft in het arrest van het BGH van 15 juli 2005 een belangrijke plaats gekregen voor enige relativering vatbaar is. Het zal vaak zo zijn dat de desbetreffende concurrent in omstandigheden verkeert waarin hij zijn afnemers kan benaderen, om hen ófwel te overtuigen dat zij het risico van aansprakelijkheid kunnen negeren, ófwel om dat risico door een garantie aan de afnemer, voor zijn rekening te nemen. Let wel, ik beweer bepaald niet dat daarmee alle problemen van de baan zouden zijn; maar ik denk wel, dat de mogelijkheden om zich tegen ongegronde waarschuwingen teweer te stellen in dit chapiter soms worden onderschat. 3.2 De argumenten 'contra' 31 Een argument ten gunste van (ruime) aansprakelijkheid voor ongegrond blijkende waarschuwingen wordt wel gezocht in de parallel met (executie van achteraf ongegrond blijkende) nietonherroepelijke rechterlijke maatregelen.24 Ik denk dat aan deze parallel maar een beperkte waarde mag worden toegekend. Het in het oog springende verschil is dat degene die met (executie van) een rechterlijke beslissing/conservatoire maatregel geconfronteerd wordt, geen reële keus heeft: hij is genoodzaakt zich naar de tegen hem gegeven maatregelen te voegen (op straffe van sancties waarvan men het risico in gemoede niet behoeft te lopen). Een waarschuwing laat de gewaarschuwde partij wel de keus om zich naar de waarschuwing te voegen of om die (eventueel: na steun te hebben gezocht bij zijn toeleverancier, zie alinea 30) naast zich neer te leggen. Ik denk dat dat verschil rechtvaardigt dat er in het ene geval risicoaansprakelijkheid wordt aangenomen, terwijl in het andere geval, zoals al eerder opgemerkt, het algemeen aanvaarde uitgangspunt is dat het enkele zich beroepen op een recht dat tenslotte niet deugdelijk blijkt te zijn geen (zelfstandige) grond voor het aannemen van onrechtmatigheid oplevert. (Ook) hier zie ik niet in dat rechten van intellectuele eigendom - althans: octrooirechten - een zodanige uitzonderingspositie innemen dat hierover anders zou moeten worden gedacht.

308


32 Een ander 'tegenargument' berust er op dat de octrooihouder een informatievoorsprong heeft - hij is beter op de hoogte van bestaan en reikwijdte van zijn rechten en draagt uit dien hoofde een grotere verantwoordelijkheid.25 Juist als het gaat om nog niet getoetste gronden voor nietigverklaring van een octrooi, is de informatievoorsprong van de octrooihouder echter veelal klein, zo niet verwaarloosbaar. Daarnaast geldt (ook) hier, dat het in zeer veel gevallen waarin niet onbetwistbaar vaststaande rechten geldend worden gemaakt, zo is dat de pretense rechthebbende daar méér van weet dan degene tegen wie hij zich richt. Desondanks wordt in het algemeen het geldend (trachten te) maken van zulke rechten - op zichzelf genomen niet als onrechtmatig beoordeeld op de enkele grond dat het beweerde recht tenslotte niet gehonoreerd blijkt te worden. Opnieuw kan ik niet inzien waarom deze factor dan bij rechten van intellectuele eigendom - of alleen bij octrooirechten - de doorslag voor een andere benadering zou mogen geven. 33 Ten slotte het belangrijkste 'tegenargument', het argument dat in het arrest van het Bundesgerichtshof van 15 juli 2005 (als ik dat goed lees) het doorslaggevende gewicht krijgt: een afweging van de belangen en risico's van de (beweerde) octrooihouder en diens concurrent(en). Ik citeer nogmaals uit dit arrest (rov. II, tweede alinea): 'Diese einschneidende, die Freiheit des Wettbewerbs begrenzende Wirkung des Ausschließlichkeitsrechts verlangt nach einem Korrelat, welches sicherstellt, daß der Wettbewerb nicht über die objektiven Grenzen hinaus eingeschränkt wird, durch die das Gesetz den für schutzfähig erachteten Gegenstand und seinen Schutzbereich bestimmt.' Wanneer - althans26 - het sommeren van afnemers op basis van ongefundeerde aanspraken zonder gevolgen zou blijven, zou de concurrent uiteindelijk met de schade blijven zitten, terwijl hem geen afdoende middelen ten dienste staan om zich te kunnen verdedigen. Hij kan een nietigheidsprocedure aanhangig maken en/of een verklaring voor recht vorderen, maar dat duurt te lang zijn afnemers is hij ondertussen kwijt. 'Im wirtschaftlichen Ergebnis liefe das darauf hinaus, einem Schutzrechtsinhaber zu gestatten, zu Lasten des freien Wettbewerbs nahezu risikolos den Schutzbereich seines Schutzrechts nach eigenem Gutdünken zu bestimmen.'27 34 Deze factor verdient stellig zorgvuldige weging; maar zoals in alinea's 28 en 29 al aangestipt, staat daartegenover dat een krachtige 'aansprakelijkheidsprikkel' ten laste van de houder van het tenslotte niet houdbaar bevonden recht, aan de handhaving van rechten van intellectuele eigendom ook aan bona fide en maatschappelijk als wenselijk te beoordelen handhaving - beperkingen kan opleggen; en dat men aan dat gegeven evenzeer - en naar mijn taxatie: in vergelijkbare omvang - gewicht moet toekennen.

21 MEI 2007

3.3 Slotsom 35 De slotsom waartoe deze beschouwingen leiden is, dat de in Nederland heersende leer zoals die blijkt uit de in alinea's 6 en 7 aangehaalde bronnen, niet moet worden verlaten. Uitgangspunt moet zijn dat de octrooihouder, niet anders dan andere partijen die op een bepaald recht aanspraak menen te mogen maken, in beginsel niet onrechtmatig handelt als hij daartoe waarschuwingen e.d. laat uitgaan; en dat dat uitgangspunt ook blijft gelden als de waarschuwingen aan afnemers van zijn concurrent worden gericht. 36 Het vasthouden aan dit uitgangspunt heeft het bijkomende - positieve - effect, dat sommige nogal gekunstelde constructies die uit de buitenlandse rechtsleer blijken, niet aan de orde hoeven te komen. Ik bedoel daarmee een verschijnsel dat zowel in de Duitse als in de Engelse rechtsleer bestaat: namelijk dat onderscheid wordt gemaakt tussen 'Verwarnungen'/ 'threats' enerzijds, en zgn. 'Berechtigungsanfragen' anderzijds.28 Alleen de eerste categorie brengt het risico van aansprakelijkheid met zich mee, de tweede niet. Het praktische effect van beide zal echter, naar ik aanneem, nauwelijks verschillen: de ontvanger van het bericht wordt zich bewust van het probleem en van de risico's die dat voor hem oplevert. Het weinig positieve effect van dit verschijnsel is tweeledig: men verkrijgt een 'uitholling' van de bescherming tegen ongegronde waarschuwingen die het Duitse en Engelse recht beogen te bieden; en er ontstaat een haast sofistisch aandoende jurisprudentie over de vraag of een bepaalde uitlating van de rechthebbende nu in de geoorloofde of de ongeoorloofde categorie moet worden gerubriceerd.29 Met regels die dit probleem vermijden, is in zoverre winst te behalen. 3.4 De uitzondering: niet te goeder trouw 37 Uitgangspunt zou dus moeten zijn - of: blijven - dat de octrooihouder in beginsel niet onrechtmatig handelt als hij - naar achteraf blijkt: ten onrechte - de afnemers van zijn concurrent sommeert. In ieder geval moet anders worden geoordeeld als de octrooihouder niet te goeder trouw was; en dat mag o.a. dan worden aangenomen als de octrooihouder wist, of voldoende ernstige redenen had om te vermoeden, dat zijn octrooi gebrekkig is (of dat de beschermingsomvang ervan onvoldoende is om de geldend gemaakt pretenties te ondersteunen). 38 Ik denk intussen dat de maatstaven voor de beoordeling van 'goede trouw' in dit verband niet vast liggen, maar afhankelijk zijn van de omstandigheden. Ik noem als zodanig: of het gaat om waarschuwingen aan een 'primaire' inbreukmaker, of om waarschuwingen aan afnemers van deze.30 In het tweede geval kan het zo zijn dat een grotere mate van zorgvuldigheid van de octrooihouder verlangd mag worden, dan in het eerste: de in de buitenlandse rechtsleer (en van de kant van Stork)

21 MEI 2007


beklemtoonde ernstige effecten van waarschuwingen aan afnemers, rechtvaardigen dat een navenante mate van omzichtigheid bij het in het leven roepen van die effecten wordt verlangd.31 39 Uit mijn eerdere beschouwingen bleek al, dat ik weinig grond zie om in dit verband wezenlijk andere regels voor octrooien te hanteren dan voor andere rechten van intellectuele eigendom (of voor andere belemmerende rechten die niet tot de intellectuele eigendom zijn te rekenen, zie voetnoot 20). Op het punt van de zorgvuldigheid die van de rechthebbende verlangd mag worden valt hier intussen wel een bijzonderheid te signaleren: voor de meeste rechten van intellectuele eigendom geldt dat die worden verkregen zonder dat de geldigheid vooraf grondig wordt onderzocht. Voor octrooien die op grond van het E.O.V. worden verleend geldt echter het omgekeerde: dat verdrag voorziet in een grondig ambtshalve onderzoek - op kosten van de aanvrager -, waarin wordt vastgesteld of aan de materiële vereisten voor verlening is voldaan. Die regeling is er, zoals voor de hand is, op gericht om de samenleving, maar vooral: om concurrenten van de aanvrager, te behoeden voor rechten die niet aan de daarvoor geldende vereisten beantwoorden. Ik zou menen dat een regeling die op die manier aanzienlijke offers van de verkrijger van het recht vraagt, met het oog op onderzoek dat (primair) ter beveiliging van de belangen van concurrenten wordt uitgevoerd, ertoe bijdraagt dat van degene die daaraan heeft voldaan geen al te forse inspanningen meer gevergd mogen worden om zich er (nader) van te vergewissen dat het verkregen recht inderdaad geldig is.32 40 Met dat uitgangspunt voor ogen beoordeel ik, met verwijzing naar alinea 3 hiervóór, de twee omstandigheden die van de kant van Stork worden benadrukt als niet zó zwaarwegend, dat het hof bij zijn beoordeling van de onderhavige vraag niet geredelijk kon oordelen dat er geen verwijt ten laste van CFS kon worden vastgesteld. Het gaat dan vooral om de volgende omstandigheden: - het feit dat een oppositieof nietigheidsprocedure aanhangig is gemaakt. In welhaast elk octrooigeschil waarin de thans te beoordelen vraag aan de orde kan komen, zal hiervan sprake zijn (premisse voor de vraag is immers, dat het octrooi tenslotte nietig is gebleken. Dat kan, praktisch gesproken, alleen in een oppositieof nietigheidsprocedure zijn gebeurd). Ware dit gegeven alléén al voldoende om de maatstaven voor aansprakelijkheid aan de kant van de octrooihouder belangrijk te verzwaren, dan zou de door mij hiervóór bepleite regel vergaand worden uitgehold.33 Niet het feit dat er op nietigheid gerichte procedures zijn geëntameerd, maar (hoogstens) het feit dat in die procedures voor het octrooi ernstig bezwarend materiaal aan het licht is gekomen, kan rechtvaardigen dat van de octrooihouder (alsnog) extra zorgvuldig onderzoek wordt verlangd. Dat

309

is dan ook de tweede omstandigheid waarop van de kant van Stork een beroep is gedaan, te weten: - dat de octrooihouder is gewezen op nieuwe literatuur (of andere gegevens) die uiteindelijk voor het octrooi fataal blijken te zijn. Hier lijkt mij evident dat het geheel van de aard en inhoud van de nieuwe gegevens afhangt, of die de octrooihouder ertoe noopten, met de reële kans op vernietiging van het octrooi rekening te houden.34 Uit rov. 24 en 25 van het bestreden arrest blijkt dat volgens het hof de door Stork aangevoerde nieuwe literatuur 'niet van zodanige aard was dat CFS wist dan wel ernstige redenen had om te vermoeden dat het octrooi zou worden vernietigd'. Dat lijkt mij een beoordeling die niet van miskenning van de hoger verdedigde maatstaf blijk geeft. De juistheid van die - feitelijke - beoordeling kan in cassatie niet worden getoetst. 3.5 Reikwijdte van de eerdere beschouwingen 41 Eerder is op een aantal punten de vraag aan de orde gekomen of er voor (waarschuwingen op grond van) octrooirecht een 'lex specialis' met een uitzonderingskarakter moet gelden; en of er, bijvoorbeeld, gedifferentieerd moet worden naar gelang het recht waarop de octrooihouder zich beroept de gegeven waarschuwingen niet rechtvaardigt omdat het octrooi geheel of gedeeltelijk nietig is, dan wel omdat de octrooihouder de aan het octrooi verbonden beschermingsomvang verkeerd - te ruim - heeft beoordeeld. Uit mijn eerdere beschouwingen zal ook al zijn gebleken hoe ik daar over denk: Men moet zich hier hoeden voor alles-of-niets onderscheidingen. De materie kenmerkt zich door graduele verschillen, en dat verzet zich tegen dergelijke onderscheidingen. Octrooien zijn niet persé 'bedreigender' of leveren niet noodzakelijkerwijs een belangrijker blokkade op dan andere rechten van intellectuele eigendom, of zelfs dan rechten van andere aard die, in gegeven omstandigheden, derden met zeer gevoelige belemmeringen kunnen confronteren. Een 'klein', relatief onbeduidend octrooi moet hier anders worden gewogen dan een groot, 'marktbeheersend' merk, maar ook dan een voor nieuwe toetreders moeilijk toegankelijk 'gesloten' distributiesysteem, als dat op een wezenlijke economische activiteit betrekking heeft.35 42 Per saldo zal de vraag of een rechthebbende die achteraf ongefundeerd blijkende waarschuwingen liet uitgaan daarbij verwijtbaar heeft gehandeld, steeds moeten worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden. Die omstandigheden kunnen naar aard en gewicht zeer verschillend zijn. Een van die omstandigheden is natuurlijk de ernst van de belemmering die het recht in kwestie voor andere marktdeelnemers vertegenwoordigde. Andere omstandigheden kwamen in voetnoten 30 en 31 al ter sprake. Van belang is vanzelfsprekend, hoe bezwaarlijk

310


de aan de rechthebbende gebleken aanwijzingen waren voor de ongeldigheid van zijn recht of voor de geringere beschermingsomvang daarvan, en hoe de betrokkene daarmee is omgegaan (ik denk bijvoorbeeld aan het aspect van 'verzwijging' waarop Stork in ander verband een beroep heeft gedaan, maar ook aan de in de Duitse en Engelse rechtsleer gehanteerde maatstaven voor de beoordeling, of mogelijke bezwaren voldoende serieus zijn onderzocht en getaxeerd). Ieder van de genoemde (categorieën van) omstandigheden kan méér of minder gewicht vertegenwoordigen. Al daarom zijn onderscheidingen van het zwart/wit-, alles of niets-type hier niet te maken. Ik ben mij ervan bewust dat regels die erin uitmonden dat iets aan de hand van alle relevante omstandigheden moet worden beoordeeld, de praktijk weinig houvast bieden. Men zou graag zien dat een eenvoudiger en hanteerbaarder regel viel aan te wijzen. In de hiervóór onderzochte context moet men dat echter juist niet willen - elke 'hard and fast rule' doet noodzakelijkerwijs aan de veelvoudigheid en veelzijdigheid van het hier onderzochte gegeven tekort.

3

Met dit acroniem wordt de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van

de intellectuele eigendom aangeduid, behorend bij het Wereldhandelsverdrag (Trb. 1995, 130; het TRIPS-verdrag is gemakkelijk(er) te raadplegen in de SDU wetgevingseditie Intellectuele Eigendom, 2004/2005, p. 18 e.v.) 4 5

HR 19 december 2003, BIE 2005, 78, rov. 5.2.1 - 5.2.3. Ik ben mij ervan bewust dat de uitdrukking 'onderdanen' in dit verband niet

zuiver is, omdat de Berner Conventie ook rechten verleent aan ingezetenen-nietonderdanen en aan bepaalde groepen die noch het een noch het ander zijn (art. 3 lid 1 sub b en 3 lid 2 BC). Het voert echter wat ver om deze bijzonderheid telkens in de tekst tot uitdrukking te brengen. 6

HR 11 mei 2001, NJ 2002, 55 m.nt. J.H. Spoor, rov. 3.3.3. De HR verwijst

daar naar art. 5 van de Berner Conventie - zie voor het TRIPs-verdrag art. 1 lid 3 en art. 3 lid 1. 7

BGH 5 november 1962, BGHZ 38, 200 (Kindernähmaschinen), rov. III en

IV; BGH 30 november 1995, GRUR 1996, p. 812 e.v. (Unterlassungurteil gegen Sicherheitsleistung), rov. 2; BGH 17 april 1997, GRUR 1997, p. 741 e.v. (Chinaherde), rov. II.1; BGH 13 april 2000, GRUR 2001, p. 54 e.v. (Subway), rov. II.2 onder a). 8 9

In rov. II, tweede en derde alinea's. Rov. II, vierde alinea.

10 11

4 Conclusie

21 MEI 2007

Rov. III.2 onder b en c. Ik noem als voorstanders van de 'heersende leer': Schulte c.s., Patentgesetz

mit Europäischem Patentübereinkommen, 2005, § 139, rndnrs. 163 - 173; MeierBeck, Die Verwarnung aus Schutzrechten - mehr als eine Meinungsäußerung!,

Ik handhaaf de slotsom waartoe ik bij mijn eerdere conclusie van 11 november 2005 ben gekomen; ik concludeer dus tot verwerping van (ook) het incidentele cassatieberoep. Enz.

GRUR 2005, 535; Krasser, Patentrecht, 2004, p. 939 - 946; Gloy (Melullis), Handbuch des Wettbewerbsrechts, 1997, p. 237 e.v. (§ 20, rndnrs. 8190); Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz/Gebrauchmustergesetz, 1993, p. 389390 (PatG Vor §§ 9-14, nr. 18); Reimer/Nastelski, Patentgesetz und Gebrauchmustergesetz, 1968, p. 390 e.v. (Patentgesetz, § 6 Anm. 108 e.v.);

1

Ohl, Der Rechtsschutz gegenüber unberechtigter geltendmachung gewerblicher Dat is althans het geval sedert de wetswijziging die op 1 december 1987 in

werking trad (Rijkswet van 23 mei 1987, Stb. 316). Voor die wetswijziging gold dat nietigverklaring van een octrooi geen terugwerkende kracht had. Allicht kon daardoor ook de vraag van de geoorloofdheid van een sommatie op basis van een octrooi dat later nietig werd verklaard anders worden beoordeeld, ook indien de octrooihouder gegronde redenen had om voor nietigverklaring te vrezen. Van de oudere rechtsleer over dit onderwerp moet met inachtneming van dit gegeven kennis worden genomen. 2

Schutzrechte, GRUR 1966, blz. 172 e.v. (i.h.b. p. 175 e.v.) Tegenstanders zijn (of waren) o.a. Teplitzky, Zur frage der Rechtmäßigkeit unbegründeter Schutzrechtsverwarnungen, GRUR 2005, blz. 9 e.v.; Harte-Bavendamm/HennigBodewig, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2004, p. 917 e.v. (925); Baumbach/Köhler/Bornkamm, Wettbewerbsrecht, 23e druk, 2004, § 4 UWG , rndnr. 10.174; Ullmann, Die Verwarnung aus Schutzrechten - mehr als eine Meinungsäußerung? GRUR 2001, p. 1027 e.v.; D. Kunath, Kostenerstattung bei ungerechtfertiger Verwarnung, WRP 2000, p. 1074 e.v.; Deutsch, WRP

Zie het jurisprudentie-overzicht in Onrechtmatige Daad IV (losbl.), van Nispen,

1999, p. 25 e.v.; Horn, Die höchstrichterliche Rechtsprechung zur unberechtigten

aant. 381, en de beschouwingen aldaar in aant. 380. Zie ook Hof 's Gravenhage

Verwarnung, GRUR 1971, p. 442 e.v. In de rechtspraak vond dit standpunt steun

20 september 2001, IER 2001, 57 (uit niet gepubliceerde rechtspraak van

bij o.a. OLG Hamburg 31 augustus 2000, WRP 2001, p. 956 (voor waarschuwing

rechtbank en hof Den Haag blijkt mij, dat dit precedent door die colleges

aan de concurrent); OLG Düsseldorf 20 februari 2003, GRUR 2003, p. 814 (voor

sedertdien regelmatig is gevolgd); Van Nieuwenhoven Helbach c.s., Industriële

waarschuwingen aan afnemers van de concurrent); en bij de I Zivilsenat van het

Eigendom deel 1, 2002, nr. III.5.7.14; Wichers Hoeth/Gielen/Hagemans, Kort

BGH in het arrest (van 12 augustus 2004, GRUR 2004, p. 958 e.v.) waarbij vragen

begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2000, p. 461, noot 117; Verkade,

naar de Grosse Senat werden verwezen (leidend tot het besproken arrest van 15

Ongeoorloofde mededinging, 1986, nr. 39; Ulmer-Beaumer-Van Manen, Het

juli 2005).

recht inzake oneerlijke mededinging in de lidstaten der Europese Economische Gemeenschap deel II,2 (Nederland), 1974, nrs. 353 - 360; Telders-Croon, Nederlandsch Octrooirecht, 1946, nrs. 411 - 412; Beerman, preadvies NJV 1941, p. 105 - 106; Veldkamp, De toepassing van art. 1401 B.W. op de onbehoorlijke mededinging, diss. 1940, p. 55 - 60; Pfeffer, Grondbegrippen

12

Drucker, Handboek voor de studie van het Nederlandsche Octrooirecht, 1924, nr. 311. Anders: Hoyng, BIE 2000, p. 238 - 240; A. van Oven, AAe 1965, p. 151; Beekhuis, preadvies NJV 1963, p. 53 - 54; De Haan, BIE 1935, p. 34 - 37.

dat

het

meningsverschil

niet

voortduurt,

evenals

de

Bornkamm, Wettbewerbsrecht, 24e druk, 2006, § 4 UWG, rndnr. 10.176. 13 14

van het Nederlandsch Mededingingsrecht, 1938, p. 320 - 323; Bodenhausen, Rechtsgeleerd Magazijn 1935, p. 37 - 39; Telders, annotatie BIE 1934, p. 128;

Niet

wetenschappelijke discussie daarover, zie bijvoorbeeld Baumbach/Köhler/

Cornish - Llewelyn, Intellectual Property, 2003, nrs. 2 - 93 t/m 2 - 96. (13). Ook voor (sier)modellen en merken, zie: Kerly's Law of Trademarks (etc.),

2005, nrs. 18 -097 t/m 18 - 110; Cornish - Llewelyn, t.a.p. nr. 2 - 95; Bently - Sherman, Intellectual Property Law, 2004, p. 1067 - 1070. 15

Dat kon ook een ander dan de beweerde inbreukmaker zelf zijn; de verweerder

kon overigens ook een ander dan de octrooihouder zijn, bijvoorbeeld: een licentienemer.

21 MEI 2007

16


Deze beperking was echter in de rechtspraak vergaand 'uitgehold', zie Salmon

26

311

Zoals bij Baumbach/Köhler/Bornkamm, Wettbewerbsrecht, 24e druk, 2006,

- Minogue, 'You and whose Army? Problems with Threats Provisions and the

§ 4 UWG, rndnr. 10.176 wordt opgemerkt, is de motivering van het arrest

Patents Act 2004', EIPR 2005, p. 294 - 295.

in belangrijke mate (alleen) op het geval van "Verwarnung von Abnehmern"

17

toegesneden, en gaan de gebezigde argumenten voor andere gevallen niet, of

18

Explanatory Notes to the Patents Act 2004, par. 3. Beschreven door Salmon - Minogue t.a.p. (p. 294 e.v.); zie over een

aanverwant probleem Krasser, Patentrecht, 2004, p. 940 (in dezelfde zin, maar m.i. te ver doorgevoerd: Deutsch, WRP 1999, p. 26). 19

maar in verminderde mate, op. 27 28

Rov. II, slotalinea. Ter verduidelijking een citaat uit Ullmann, Die Verwarnung aus

In hoeverre de maatstaven waarnaar dit 'weten of behoren te weten' wordt

Schutzrechten - mehr als eine Meinungsäußerung?, GRUR 2001, p. 1027-

beoordeeld, in het ene land strenger zijn dan in het andere moet worden afgewacht

1028: "Die Rechtsprechung ist sich der Härte der Haftung des unberechtigt

(in de Duitse rechtsleer wordt benadrukt dat hier een strenge maatstaf wordt

verwarnenden Schutzrechtsinhabers durchaus bewusst. Oft werden deren

gehanteerd; de Engelse praktijk zal met de eerst recentelijk in de wet neergelegde

Konsequenzen dadurch ausgeräumt, dass in der vorprozessualen Abmahnung

maatstaf nog ervaring moeten (gaan) opdoen).

keine Verwarnung gesehen wird, sondern die Aufforderung zu einem bloßen

20

Van de kant van Stork wordt, begrijpelijkerwijs, benadrukt dat octrooien een

Meinungsaustausch über die Schutzrechtslage, man spricht von einer so

sterk wapen in de concurrentiestrijd vormen en dat zij aanspraak geven op een

genannten Berechtigungsanfrage in Abgrenzung der Verwarnung. Mangels eines

monopoliepositie - wat ertoe zou bijdragen, voor deze rechten een 'eigen' regime

betriebsbezogenen Eingriffs entfällt damit eine Haftung aus § 823 I BGB. Diese

te kiezen. Ik zou menen dat octrooien niet wezenlijk verschillen van andere

Ausweichmöglichkeit führt in der Praxis zu fast schon ironisch anmutenden

rechten van intellectuele eigendom (het valt op dat de 'leading cases' uit Duitsland

Anfragen wie beispielsweise: 'Erlauben wir uns anzufragen, woher Sie das Recht

niet zelden auteursrechten, (sier)modelrechten en vormmerk-rechten betreffen,

nehmen, diesen Gegenstand zu produzieren, obschon das Patent Nr. XY besteht'.

en niet octrooirechten); en trouwens ook niet van andere rechten die voor

Oder: 'Bitten wir, uns mitzuteilen, wie Sie angesichts des Schutzrechts Nr. XY Ihr

concurrenten een wezenlijke belemmering kunnen opleveren (daarbij kan men

Verhalten bei der Produktion des Gegenstands einschätzen.' (...)".

aan legio mogelijkheden denken, variërend van 'gesloten' distributiesystemen

29

Illustratief is dit citaat van Justice Lightman: 'The Letter is the work of a master

tot (eigendoms- of zeggenschaps-)rechten die bepalend zijn voor de toegang tot

of Delphic utterances who uses all his skills to say everything and nothing and

bedrijfsmiddelen of (andere) hulpbronnen).

to convey an enigmatic message which has the same effect on the recipient as

21

De Duitse en de Engelse rechtsleer, zoals blijkend uit de hiervoor besproken

a threat or adverse claim whilst disclaiming to be either.' (L'Oréal v. Johnson

bronnen, worstelen beide met het dilemma dat, bij aanvaarding van een

& Johnson [2000] F.S.R. 686 (rov. 16)). Zie ook section 70(5) Patents Act en

ruime aansprakelijkheid voor achteraf ongegrond blijkende waarschuwingen,

Cornish - Llewelyn, Intellectual Property, 2003, p. 107 (noten 77 en 78).

het 'rauwelijks' in rechte aanspreken minder risico voor aansprakelijkheid zou

30

Als het afnemers betreft kan weer gewicht in de schaal leggen wat de

opleveren, dan het volgen van de weg van waarschuwing (eventueel opgevolgd

hoedanigheid daarvan is (de fabrikant die gegadigde voor het afnemen van

met overleg). Ook ik zou denken dat dat een paradoxale uitkomst is; maar

industriële productiemiddelen is, kan misschien anders beoordeeld moeten

ik denk bovendien dat 'rauwelijks' dagvaarden veelal niet te rijmen is met

worden dan de winkelier die gemakkelijk vervangbare consumptiegoederen

maatschappelijk zorgvuldig gedrag, en dat attenderen op zijn rechten (al-dan-niet

verkoopt. Voor de te beoordelen zorgvuldigheid kan ook een rol spelen, in

met het oog op het openen van overleg met de wederpartij) dat in het algemeen

hoeverre de octrooihouder zijn 'primaire' concurrent op de hoogte houdt van

wel is.

waarschuwingen die hij aan anderen richt, zie Baumbach/Köhler/Bornkamm,

22

Wettbewerbsrecht, 23e druk, 2004, § 4 UWG , rndnr. 10.176.

In verband met het hier besprokene valt op dat de discussie over dit onderwerp

soms wordt verlevendigd door het beeld van de hond die wel blaft maar niet bijt

31

Misschien moet hier onderscheid worden gemaakt naar gelang de

('willing to wound but afraid to strike', volgens een in de Engelse bronnen met

octrooihouder wel of niet in de gelegenheid is om de 'primaire' inbreukmaker op

regelmaat aangehaald citaat). Hier manifesteert zich een vergelijkbaar dualisme:

te sporen en effectief aan te spreken. Waar dat niet het geval is, ligt voor de hand

dat mensen proberen om (potentiële) geschillen buiten rechte op te lossen

om de ruimte voor het aanspreken van afnemers wat minder eng te bemeten. Zie

is evenzeer behoorlijk, als het wenselijk is. De blaffende hond doet het dus

in dit verband section 70 lid 6 van de Engelse Patents Act, waar dit onderscheid

gewoonlijk zoals het behoort - wat allicht niet wegneemt dat er uitzonderingen

expliciet wordt gemaakt.

denkbaar zijn. Hameren op het beeld van de blaffende hond (ten betoge dat

32

Dat zou weer anders liggen in gevallen waar de betrokkene de

waarschuwen aan banden zou moeten worden gelegd) berust ogenschijnlijk op

octrooiverlenende instantie(s) relevante informatie heeft onthouden, of waar die

een onjuist uitgangspunt.

na de verlening nieuwe informatie heeft gekregen die op de geldigheid van

23

Ik bedoel dan vooral de zgn. 'Handhavingsrichtlijn', Richtlijn 2004/48/EG van

het recht een wezenlijk nieuw licht werpt. Behoudens dergelijke bijzondere

29 april 2004, Pb. L 157/16, die inmiddels heeft geleid tot de Rijkswet van 16

omstandigheden mag, denk ik, de houder van het recht er van uitgaan dat de

februari 2006, Stb. 135 (zie voor de verdere implementatie van deze Richtlijn

bij de wet voorziene verleningsprocedure ertoe heeft geleid dat hem een recht is

Kamerstukken II 2005 - 2006, 30 392, nrs. 1 - 3).

verleend dat inderdaad aan de eisen voor verlening beantwoordt.

24

33

De belangrijkste manifestaties van dit verschijnsel zijn, denk ik:

tenuitvoerlegging van een kort geding-vonnis of van een bij voorraad uitvoerbaar verklaard 'bodemvonnis', in beide gevallen: als de ten uitvoer gelegde titel later

Het gezegde van geven met de ene hand en nemen met de andere dringt zich

hier op. 34

Wie langere tijd de octrooipraktijk heeft beoefend zal kunnen beamen dat het

vernietigd wordt; en het leggen van conservatoir beslag na daartoe verkregen

vrijwel altijd mogelijk is om nieuwe literatuur te vinden waarvan verdedigbaar

verlof, gevolgd door het ongegrond bevinden van de vordering waarvoor beslag

is dat die voor de geldigheid van het octrooi relevant is; maar dat het betrekkelijk

werd gelegd. Zie voor bronnen over de hier bedoelde aansprakelijkheid de

zelden voorkomt dat octrooien vernietigd worden. Tegen die achtergrond is

conclusie voor HR 5 december 2003, NJ 2004, 150, i.h.b. noten 6 en 11.

men geneigd aan te nemen dat een octrooihouder de kans op nietigverklaring

25

maar bij uitzondering als reëel hoeft aan te merken, en dat veel langs deze weg

Zie het arrest van het BGH van 15 juli 2005 (ik herhaal gemakshalve de

vindplaats: GRUR 2005, p. 882 e.v.), rov. III.2 onder d.

aangedragen materiaal als niet werkelijk bedreigend hoeft te worden beoordeeld.

312

35


Ik doel hier op de mogelijkheid dat de partij die een dergelijk

systeem in stand houdt, dat systeem met (een combinatie van) feitelijkeen rechtsmaatregelen handhaaft tegen derden die 'parallel-handel' (willen) bedrijven. Een distributiesysteem kan in zo'n geval effecten hebben die niet voor die van een recht van intellectuele eigendom onderdoen. Bij fysieke distributiesystemen als het elektriciteits-, telefoon- of spoorwegnet springt dat in het oog; maar het verschijnsel is niet tot dergelijke 'van nature' gesloten systemen beperkt.

d Hoge Raad, enz. 3 Uitgangspunten in cassatie 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan, voor zover nu nog van belang. (i) CFS is houdster van het Europese octrooi 0 558 151, met als prioriteitsdatum 26 februari 1992, verleend op 31 januari 1996 voor een 'oven' (hierna: het octrooi). Het octrooi heeft mede gelding voor Nederland. (ii) Tegen de verlening van het octrooi heeft zowel Stork als [B] Machinefabriek B.V. oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau (EOB). Tijdens de mondelinge behandeling van deze oppositie bij de oppositieafdeling van het EOB heeft CFS een aantal hulpverzoeken ingediend. (iii) Bij brief van 5 mei 1998 heeft de oppositieafdeling in een tussenbeslissing geoordeeld dat, gelet op de door de octrooihouder tijdens de oppositieprocedure aangebrachte wijzigingen, het octrooi en de uitvinding waarop dit betrekking heeft aan de eisen van het Europees Octrooiverdrag voldoen. (iv) Tegen deze tussenbeslissing hebben Stork en [B] Machinefabriek B.V. beroep ingesteld bij het EOB. Bij beslissing van 27 april 2000 heeft de Technische Kamer van beroep van het EOB conclusie 1 van het octrooi niet inventief geacht. De Technische Kamer heeft het octrooi evenwel in stand gelaten op basis van het derde van vijf hulpverzoeken, ingediend op 24 maart 2000 en aangepast ter zitting van 27 april 2000. Als gevolg daarvan is conclusie 1 van het octrooi gewijzigd komen te luiden. 3.2 In dit geding heeft Stork, kort gezegd, gevorderd dat het octrooi nietig zal worden verklaard wegens gebrek aan inventiviteit en voorts omdat het toegevoegde materie bevat en niet nawerkbaar is. Zij vorderde verder een verklaring voor recht dat CFS onrechtmatig tegenover haar heeft gehandeld; ten slotte verlangde zij dat CFS tot schadevergoeding zou worden veroordeeld. In haar eindvonnis heeft de rechtbank het Nederlandse deel van het octrooi vernietigd omdat de daarin geclaimde uitvinding inventiviteit ontbeert; zij heeft echter de vordering tot schadevergoeding afgewezen. Tegen dat vonnis is door beide partijen beroep ingesteld. CFS bestreed in het principale beroep de vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi en Stork in het incidentele beroep de afwijzing van haar vordering tot schadevergoeding. Het hof heeft dit vonnis in beide beroepen bekrachtigd.

21 MEI 2007

4 Beoordeling van het principale beroep Het door CFS ingestelde principale beroep betreft de vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi. De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. 5 Beoordeling van het incidentele beroep 5.1 Het door Stork ingestelde incidentele beroep betreft de afwijzing van haar vordering tot schadevergoeding. Deze vordering is gebaseerd op drie gronden. In de eerste plaats heeft CFS volgens Stork onrechtmatig tegenover haar gehandeld door het octrooi in de oppositieprocedure te verdedigen op gronden waarvan zij wist dat deze onjuist waren. In de tweede plaats heeft CFS volgens Stork onrechtmatig tegenover haar gehandeld door zich tegenover afnemers van haar en tegenover derden op het uiteindelijk vernietigde octrooi te beroepen, waardoor zij schade heeft geleden, althans door dit beroep te blijven doen en te handhaven nadat Stork een oppositieprocedure tegen haar was begonnen. In de derde plaats zou CFS, mede gelet op de terugwerkende kracht van de vernietiging van het octrooi, ongerechtvaardigd worden verrijkt als het haar zou vrijstaan de met het octrooi gerealiseerde winsten te behouden. Het hof heeft de voormelde eerste grond ondeugdelijk geoordeeld omdat op zichzelf het bekend zijn van additionele elementen niet noodzakelijkerwijze hoeft te leiden tot afwijzing van een conclusievoorstel en omdat geen (Verdrags)regel de aanvrager van een Europees octrooi verplicht ongevraagd alle mogelijke hem bekende prior art ter kennis van het EOB te brengen (rov. 23). De tweede grond is van de hand gewezen omdat CFS wist noch ernstig reden had om te vermoeden, dat de oppositie van Stork tegen het octrooi zou slagen (rov. 24). En de vordering uit ongerechtvaardigde verrijking kon volgens het hof niet slagen omdat het CFS vrijstond zich vóór de vernietiging van het octrooi op haar octrooirechten te beroepen (rov. 26). De onderdelen I, II en III van het middel zijn tegen deze beslissingen gericht. 5.2 De onderdelen I.1 en I.3 van het middel lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Onderdeel I.1 betoogt dat het hof heeft verzuimd de vraag te beantwoorden of het verzwijgen door de octrooihouder 'van hem bekende informatie waardoor een octrooi wordt verkregen' (de Hoge Raad begrijpt: van het feit dat de in de hiervoor in 3.1 onder (ii) en (iv) bedoelde hulpverzoeken ingebrachte extra elementen niet nieuw waren en dat CFS met dat laatste bekend was) onrechtmatig is jegens een concurrent tegen wie dat octrooi in de concurrentiestrijd wordt gebruikt, indien dat octrooi op grond van het (later) bekend worden van die verkregen informatie wordt vernietigd. Onderdeel I.3 is gericht tegen de overweging van het hof, dat het op zichzelf bekend zijn van additionele elementen niet noodzakelijkerwijze

21 MEI 2007


hoeft te leiden tot afwijzing van een conclusievoorstel. Volgens het onderdeel heeft het hof miskend (i) dat het erom gaat of CFS onrechtmatig heeft gehandeld door relevante informatie te verzwijgen en (ii) dat vaststaat dat de Technische Kamer het octrooi niet zou hebben verleend of in stand gelaten indien zij op de hoogte zou zijn geweest van de verzwegen informatie. De onderdelen falen omdat de enkele omstandigheid dat de hiervoor in 3.1 vermelde hulpverzoeken elementen bevatten die niet (alle) nieuw waren, niet meebrengt dat de uitdrukkelijke vermelding van de bekendheid van die elementen noodzakelijkerwijze zou hebben geleid tot afwijzing van het desbetreffende conclusievoorstel. Ook de combinatie van op zichzelf reeds bekende elementen kan immers leiden tot een uitvinding die aan het nieuwheidsvereiste voldoet. De tweede klacht van het onderdeel I.3 faalt, gezien hetgeen hierna ten aanzien van onderdeel II.1 zal worden overwogen. 5.3 Ook de overige door onderdeel I naar voren gebrachte klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. 5.4 Onderdeel II.1 bestrijdt de rechtsopvatting van het hof in rov. 24 en 25 - samengevat weergegeven - dat de houder van een door het EOB getoetst octrooi in beginsel ervan mag uitgaan dat zijn octrooi rechtsgeldig is en zich dus tegenover derden op zijn daaraan verbonden rechten mag beroepen, ook indien wordt geopponeerd tegen de octrooiverlening, en dat dit pas anders is als de octrooihouder weet, dan wel ernstig reden heeft om te vermoeden, dat de oppositie zal slagen. Het onderdeel voert daartegen in de kern aan dat het bij een octrooi gaat om een uitzondering op de vrije concurrentie, welke uitzondering slechts is gerechtvaardigd indien aan bepaalde eisen (zoals nieuwheid en inventiviteit) is voldaan. In dit licht handelt een octrooihouder die voortgaat met het inroepen van het octrooi tegen potentiële afnemers van zijn concurrent nadat een oppositie- en/of nietigheidsprocedure is ingesteld, onrechtmatig tegenover deze concurrent indien het oordeel van het EOB naderhand onjuist blijkt en het octrooi met terugwerkende kracht wordt herroepen, dan wel nietigverklaard, aldus nog steeds het onderdeel. 5.5 Bij de beoordeling van deze rechtsklacht, die in wezen uitnodigt tot een heroverweging van de hierna te vermelden in Nederland heersende leer, moeten de volgende twee gezichtspunten in aanmerking worden genomen. Enerzijds wordt door octrooiverlening de prestatie gehonoreerd die ten grondslag ligt aan de in het octrooi belichaamde uitvinding, alsmede de daartoe gedane research en investeringen in tijd en geld. Daardoor wordt het doen van uitvindingen gestimuleerd, waarmee ook het algemeen belang wordt gediend. Deze overwegingen pleiten ervoor de houder van een getoetst octrooi niet reeds uit onrechtmatige daad aansprakelijk te achten

313

tegenover zijn concurrenten op de enkele grond dat het octrooi naderhand is herroepen, dan wel vernietigd. Anders zou de octrooihouder worden ontmoedigd in de uitoefening van zijn rechten tegenover degenen die hem deze betwisten, hetgeen de prikkel om uitvindingen te doen zou kunnen verminderen. Anderzijds werkt verlening van een octrooi (althans het inroepen daarvan) concurrentiebeperkend en verschaft het de gerechtigde een voorsprong in de concurrentiestrijd. Het inroepen van het octrooi tegenover derden is in het algemeen een geëigend middel om het gedrag van die derden te beïnvloeden ten profijte van de octrooihouder. Het feit dat ons maatschappelijk systeem nu juist mede is gebaseerd op het bevorderen van vrije concurrentie in het algemeen belang, is in dit licht een argument om degene die zich beroept op een octrooi dat achteraf wordt herroepen of vernietigd, het risico te laten dragen van de onjuistheid van zijn pretenties. 5.6 De in Nederland heersende leer gaat terug tot het arrest van de Hoge Raad van 6 april 1962, NJ 1965, 116, waarin als uitleg van art. 43 lid 2 Rijksoctrooiwet (1910) is aanvaard dat voor de onrechtmatigheid van het uitbrengen van een waarschuwingsexploot niet voldoende is dat de in het exploot vervatte pretentie achteraf onjuist blijkt te zijn, doch dat daarvoor tevens is vereist dat aan de octrooihouder van deze gedraging een verwijt kan worden gemaakt. Deze bepaling is naar de inhoud ongewijzigd gehandhaafd in art. 70 lid 3 van de thans geldende Rijksoctrooiwet 1995. Bij deze uitleg, die door rechtspraak en literatuur over het algemeen wordt aanvaard (zie de aanvullende conclusie van de Advocaat-Generaal onder 7), past het veeleer - voor het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi als waarvan in dit geding sprake is - te aanvaarden dat de enkele omstandigheid dat een octrooihouder zich op het octrooi heeft beroepen, niet meebrengt dat deze tegenover zijn concurrenten aansprakelijk is indien dat octrooi achteraf wordt herroepen of vernietigd, dan om de octrooihouder het risico te laten dragen van die herroeping of vernietiging. 5.7 Bij dit een en ander komt, mede gelet op het open karakter van onze economie, ook betekenis toe aan hetgeen dienaangaande in andere Europese landen wordt aanvaard. Uit de aanvullende conclusie van de Advocaat-Generaal blijkt, kort samengevat, dat in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk (landen waarmee Nederland intensieve handelscontacten onderhoudt) niet wordt aanvaard dat op grond van de enkele omstandigheid dat een octrooi achteraf wordt herroepen of vernietigd, de octrooihouder die zich op het octrooi heeft beroepen, aansprakelijk is voor de als gevolg van die handelwijze door zijn concurrenten of anderen geleden schade; daarvoor is mede enige vorm van verwijtbaarheid bij de octrooihouder vereist. 5.8 Het vorenoverwogene in aanmerking genomen, bestaat onvoldoende grond voor aanvaarding van de door onderdeel II.1 bepleite regel. In plaats daarvan

314


21 MEI 2007

dient ook ons recht zich te richten naar de hiervoor in 5.7, tweede alinea, vermelde opvatting. Dit brengt mee dat de octrooihouder die zich beroept op een vooronderzocht octrooi dat later wordt herroepen of vernietigd, onrechtmatig handelt indien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositieof een nietigheidsprocedure. De enkele omstandigheid dat een oppositieof nietigheidsprocedure aanhangig is, vormt derhalve onvoldoende reden om onrechtmatigheid aan te nemen. Op het voorgaande stuit het onderdeel af. 5.9 De overige door onderdeel II naar voren gebrachte klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. 5.10 Onderdeel III keert zich tegen hetgeen het hof in rov. 26 van zijn arrest heeft overwogen, namelijk dat, aangezien het CFS vrijstond zich tegenover derden op haar octrooirechten te beroepen, geen sprake ervan kan zijn dat eventueel mede daardoor gerealiseerde verkopen tot ongerechtvaardigde verrijking van CFS in de zin van art. 6:212 BW (volgens het onderdeel: art. 6:162 BW, hetgeen echter als kennelijke verschrijving moet worden aangemerkt) hebben geleid. Het onderdeel faalt omdat het oordeel van het hof juist is. Ook als zou komen vast te staan dat CFS is verrijkt ten koste van Stork door zich tegenover (potentiële) afnemers van laatstgenoemde en tegenover derden te beroepen op haar achteraf vernietigde octrooi, leidt dit niet zonder meer tot toewijzing van een op art. 6:212 BW gebaseerde vordering, nu daarvoor mede noodzakelijk is dat die verrijking in relatie tot Stork een ongerechtvaardigd karakter heeft. In het - door de eerder besproken onderdelen van het middel tevergeefs bestreden - oordeel van het hof dat het CFS vrijstond zich tegenover derden op haar octrooirechten te beroepen, ligt besloten dat en waarom aan deze laatstgenoemde voorwaarde niet is voldaan. De omstandigheid dat de vernietiging van het octrooi van CFS terugwerkende kracht heeft, brengt hierin geen wijziging.

veroordeelt Stork in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van CFS begroot op € 68,07 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris. Enz.

6 Beslissing

Art. 22 aanhef en sub 4 EEX-Vo Gedaagde Moduslink heeft aangekondigd de geldigheid van de buitenlandse octrooien bij wege van exceptie in deze procedure aan de orde te zullen stellen. Die aankondiging alleen is onvoldoende om reeds nu te concluderen dat de rechtbank onbevoegd is om van de vorderingen van Sisvel, voorzover die betrekking hebben op (dreigende) octrooi-inbreuk en zien op andere landen dan Nederland, kennis te nemen. Moduslink heeft immers nog niet voor antwoord geconcludeerd en derhalve nog geen verweer ten principale gevoerd. Een beslissing omtrent de thans aan de orde gestelde grensoverschrijdende bevoegdheid kan pas daarna worden genomen.

De Hoge Raad: in het principale beroep: verwerpt het beroep; veroordeelt CFS in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Stork begroot op € 359,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris; in het incidentele beroep: verwerpt het beroep;

Nr. 56 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 9 augustus 2006 (SISVEL/Sandisk) Mr. J.W. du Pon Art. 128, lid 3 Rv Het beroep op nietigheid van de dagvaarding is een exceptief verweer dat tegelijk met het antwoord (en derhalve bij de conclusie van antwoord en niet in een eerder stadium van de procedure door het opwerpen van een incident) behoort te worden gevoerd. Art. 22 Rv De opvatting dat artikel 22 Rv aan een procespartij de bevoegdheid verschaft de rechter te verzoeken een andere procespartij te gelasten bepaalde inlichtingen te geven en/of stellingen te betrekken en/of te verduidelijken, is onjuist. De bepaling richt zich tot de rechter, niet tot partijen, en geeft aan de rechter de bevoegdheid om – indien deze dat nodig acht – een bevel uit te vaardigen tot het geven van inlichtingen dan wel het overleggen van stukken. Daarin valt niet (zoals voor stukken wel is geregeld in artikel 843a) een processuele figuur te lezen als door gedaagden bedoeld. Art. 6, aanhef en sub e Rv De bevoegdheidsgrond is ontleend aan artikel 5, aanhef en onder 3 EEX-Vo. Volgens vaste jurisprudentie is een aan dat laatste artikel ontleende bevoegdheid niet grensoverschrijdend, en er is geen aanleiding om anders te oordelen omtrent de bevoegdheid ontleend aan de in Rv opgenomen pendant daarvan.

21 MEI 2007


Società Italiana per lo Sviluppo dell’Elettronica S.I.S.V.E.L. Spa te None, Italië, eiseres in de hoofdzaak, eiseres in het incident tot tussenkomst, verweerster in het incident tot nietigverklaring van de dagvaarding, verweerster in het verzoek tot toepassing van artikel 22 Rv, verweerster in het bevoegdheidsincident, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. B.J. van den Broek te Amsterdam, tegen 1 Sandisk Corporation te Wilmington, Delaware, Verenigde Staten van Amerika, 2 Moduslink BV te Apeldoorn, gedaagden in de hoofdzaak, verweersters in het incident tot vrijwaring, eiseressen in het incident tot nietigverklaring van de dagvaarding, verzoeksters inzake het verzoek tot toepassing van artikel 22 Rv, eiseressen in het bevoegdheidsincident, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. F.I.S.A.L. van Velsen te Rotterdam, 3 UPS SCS (Nederland) BV gevestigd te Schiphol-Rijk, gedaagde in de hoofdzaak, niet verschenen.

2 De hoofdzaken 2.1 Beide zaken hebben betrekking op zendingen MP3 spelers, vervaardigd door Sandisk, welke op de luchthaven Schiphol op verzoek van Sisvel in beslag zijn genomen onder de niet verschenen gedaagde UPS en welke zendingen bestemd waren voor Moduslink. Sisvel stelt in de hoofdzaken (samengevat en onder meer) het volgende: - Koninklijke Philips Electronics N.V., France Télécom, Télediffusion de France S.A. en Institut für Rundfuncktechnik GmbH (hierna gezamenlijk ook 'Philips c.s.') zijn tezamen houders van een drietal Europese octrooien (hierna ook: de octrooien) die betrekking hebben op de zogenaamde MP3-technologie. - Philips c.s. hebben aan Sisvel een onherroepelijke volmacht verleend om namens hen op grond van de octrooien in rechte op te treden, waaronder mede wordt begrepen het indienen van een verzoek tot optreden bij de douane op grond van Verordening EG. 1383/2003 (ook wel de Antipiraterij Verordening genoemd, hierna: 'APV'), het indienen van verzoekschriften voor het leggen van conservatoir beslag op goederen die door de douane met toepassing van de APV zijn tegengehouden, het doen leggen van conservatoir beslag op de betreffende goederen en het voeren van procedures teneinde vast te stellen of de betreffende goederen zijn aan te merken als 'goederen die inbreuk maken op een intellectueleeigendomsrecht' in de zin van de APV en procedures op grond van inbreuk op de octrooien en onrechtmatige daad. Alle vorderingen in de onderhavige procedure worden door Sisvel op grond van de volmacht ingesteld namens Philips c.s.; de maatregelen die verband houden met door Sisvel geleden en te lijden schade (waaronder de vordering tot betaling van schadevergoeding en winstafdracht), stelt Sisvel mede ten behoeve van zichzelf

315

in uit hoofde van haar positie als licentienemer onder de octrooien. - De MP3 spelers waarop namens Philips c.s. beslag is gelegd vallen onder de beschermingsomvang van de octrooien. Deze spelers voldoen immers aan MPEG 1 standaard (hetgeen volgt uit de omstandigheid dat zij MP3 bestanden kunnen afspelen) en maken reeds daarom inbreuk op de octrooien, die essentieel zijn, nu het gebruik van de MPEG-standaard en de hierin vervatte technologie slechts kan plaatsvinden met toepassing van de in de octrooien belichaamde uitvindingen. - Deze MP3 spelers moeten, ten tijde van het binnenbrengen dan wel hun tegenhouden, gelden als in Nederland in het verkeer gebracht. Daarmee is gegeven dat sprake is van inbreuk op de octrooien. - Sandisk en Moduslink hebben inbreuk gemaakt althans dreigen inbreuk te maken op de octrooien in Nederland alsmede in andere landen waar de octrooien gelding hebben door MP3 spelers in het verkeer te brengen, verder te verkopen, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te houden die onder de beschermingsomvang vallen van de octrooien, althans bij één of meerdere van deze handelingen betrokken te zijn. - Los van de gestelde inbreuk op de octrooien handelen Sandisk en Moduslink onrechtmatig jegens Philips c.s. en Sisvel in Nederland alsmede in andere landen waar de octrooien gelding hebben, althans dreigen zij onrechtmatig jegens Philips c.s. en Sisvel te handelen, onder meer, door de hiervoor beschreven inbreuken op de octrooien uit te lokken, te bevorderen en hiervan (stelselmatig en berekenend) te profiteren, terwijl zij weten, althans behoren te weten dat hun handelen inbreuk op de octrooien tot gevolg heeft. Ook aan dit (dreigende) onrechtmatig handelen dient een einde te worden gemaakt en hiervoor bestaat volledige aansprakelijkheid. - Sandisk en Moduslink zullen, als hen dat niet verboden wordt, voortgaan met de inbreuk op de octrooien en bovengenoemde onrechtmatige handelingen. 2.2 Op grond van voorgaande stellingen vordert Sisvel in beide zaken dat UPS zal worden bevolen de MP3 spelers ter vernietiging af te geven op een door Sisvel op te geven adres in Nederland, met bepaling dat Sisvel en Moduslink dat zullen moeten gehengen en gedogen op straffe van een dwangsom. 2.3 In de zaak rolnr. 06/168 vordert Sisvel (na vermindering van eis) bovendien (samengevat en onder meer) dat Sandisk en Moduslink ieder afzonderlijk zal worden verboden om op enigerlei wijze betrokken te zijn bij inbreuk op voormelde octrooien, althans onrechtmatig jegens Sisvel (c.q. Philips c.s.) te handelen, welk verbod heeft te gelden voor alle gedesigneerde landen van de octrooien, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. 3 Het voegingsincident 3.1 Sisvel vordert dat de beide hoofdzaken zullen worden gevoegd. Sandisk en Moduslink hebben zich terzake

316


gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. Dat betekent dat de verzochte voeging als niet weersproken en overigens op de wet gegrond kan worden toegewezen. In het vervolg van dit vonnis zal daarop worden vooruitgelopen door beide zaken (ook verder) gevoegd te behandelen. 4 Het incident tot nietigverklaring van de dagvaarding 4.1 Sandisk en Moduslink vorderen dat bij wege van vonnis in incident de dagvaarding zal worden nietig verklaard, en wel op de grond (samengevat) dat die dagvaarding niet de gronden van de eis bevat, zoals op straffe van nietigheid voorgeschreven in artikel 111 lid 2, aanhef en onder d. Rv. Sandisk en Moduslink hebben dit nader toegelicht door te betogen dat Sisvel zich er niet toe had mogen beperken te stellen dat er sprake is van inbreuk op de octrooien van Philips c.s. omdat de in dit geding centraal staande MP 3 spelers voldoen aan de MPEG 1 standaard, waarvoor de octrooien zijn aan te merken als essentiële octrooien. Sisvel had, aldus Sandisk en Moduslink, concreet moeten aangeven dat en waarom de specifiek door haar aangevallen producten kenmerken vertonen die inbreuk maken op de door haar ingeroepen octrooien. 4.2 Naar Sisvel met juistheid tot haar verweer heeft betoogd, kunnen Sandisk en Moduslink in deze incidentele vordering niet worden ontvangen. Het beroep op nietigheid van de dagvaarding is een exceptief verweer, dat ingevolge artikel 128 lid 3 Rv tegelijk met het antwoord (en derhalve bij de conclusie van antwoord en niet in een eerder stadium van de procedure door het opwerpen van een incident) behoort te worden gevoerd. 5 Het verzoek tot toepassing van artikel 22 Rv. 5.1 Het door Sandisk en Moduslink ingeroepen artikel luidt als volgt: De rechter kan in alle gevallen en in elke stand van de procedure partijen of een van hen bevelen bepaalde stellingen toe te lichten of bepaalde, op de zaak betrekking hebbende bescheiden over te leggen. Partijen kunnen dit weigeren indien daarvoor gewichtige redenen zijn. De rechter beslist of de weigering gerechtvaardigd is, bij gebreke waarvan hij daaruit de gevolgtrekking kan maken die hij geraden acht. 5.2 Sandisk en Moduslink verzoeken de rechtbank om, met toepassing van artikel 22 Rv, Sisvel te gelasten om ten minste zes weken voorafgaande aan de door Sandisk te nemen conclusie van antwoord de navolgende stellingen toe te lichten: Primair: dat en waarom op welke Octrooiconclusie(s) (uitgesplitst per conclusie-kenmerk) inbreuk wordt gemaakt met welk(e) SanDisk-product(en), dusdanig dat een rechtstreekse vergelijking gemaakt tussen de Octrooien en de SanDisk-producten (en niet langer met de ISO-Standaard); Subsidiair:

21 MEI 2007

(1) dat en waarom de Octrooien zijn aan te merken als 'essentiële octrooien' met betrekking tot uitsluitend Layer III; met 'essentieel' wordt hier bedoeld dat nietinbreukmakend gebruik van de technologie niet mogelijk is; met 'uitsluitend Layer III' wordt hier bedoeld dat geen referte wordt gemaakt aan de norm in de ISO-Standaard (pag. vi, par. 0.2: "An ISO/IEC 11172-3 Audio Layer N decoder is able to decode bitstream data which have been encoded in Layer N and all layers below W). (2) dat en waarom de Octrooien zijn aan te merken als 'essentiële octrooien' ook voor die gedeelten van de ISO-Standaard die optioneel zijn; met 'essentieel' wordt hier bedoeld dat niet-inbreukmakend gebruik van de technologie niet mogelijk is; met "optioneel" wordt hier bedoeld dat hetzij de ISOStandaard aangeeft dat gebruik niet genormeerd is, dan wel dat in de ISO-Standaard zelf alternatieven worden aangedragen. 5.3 Sandisk en Moduslink hebben (ook) dit verzoek onderbouwd door te stellen dat Sisvel niet aan haar stelplicht heeft voldaan door in de dagvaarding niet aan te geven dat en waarom de specifiek door haar aangevallen producten kenmerken vertonen die inbreuk maken op de door haar ingeroepen octrooien. Sandisk en Moduslink betogen dat indien dat verzuim niet leidt tot het in dit stadium van de procedure nietig verklaren van de dagvaarding zij er (subsidiair) in elk geval belang bij hebben dat Sisvel wordt gelast haar eis alsnog te onderbouwen op de wijze als thans door Sandisk en Moduslink wordt verzocht, opdat zij hun verweer daartegen reeds bij conclusie van antwoord kunnen formuleren. 5.4 Aan het verzoek van Sandisk en Moduslink ligt kennelijk de gedachte ten grondslag dat artikel 22 Rv. aan een procespartij een bevoegdheid verschaft de rechter te verzoeken een andere procespartij te gelasten bepaalde inlichtingen te geven en/of stellingen te betrekken en/of te verduidelijken. Die opvatting is onjuist. De desbetreffende wetsbepaling richt zich tot de rechter, niet tot partijen, en geeft aan de rechter de bevoegdheid om -indien deze dat nodig acht- een bevel uit te vaardigen tot het geven van inlichtingen dan wel het overleggen van stukken. Daarin valt niet (zoals voor stukken wel is geregeld in artikel 843a Rv) een processuele figuur te lezen als door Sandisk en Moduslink bedoeld. 5.5 Sandisk en Moduslink kunnen in dit verzoek dan ook niet worden ontvangen. 6 Het bevoegdheidsincident 6.1 Tussen partijen is niet (langer) in geschil dat de rechtbank bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen van Sisvel, voor zover deze betrekking hebben op Nederland. Sandisk en Moduslink betwisten evenwel de door Sisvel blijkens haar vorderingen ingeroepen grensoverschrijdende bevoegdheid.

21 MEI 2007


Grensoverschrijdende bevoegdheid ten aanzien van Sandisk. 6.2 De bevoegdheid van deze rechtbank om kennis te nemen van de vordering tegen Sandisk is uitsluitend gegrond op artikel 6, aanhef en sub d* Rv. en vloeit voort uit de stelling van Sisvel dat Sandisk zich hier te lande heeft schuldig gemaakt aan octrooi-inbreuk en onrechtmatig handelen. 6.3 Die bevoegdheidsgrond is ontleend aan artikel 5, aanhef en onder 3, van de EEX-verordening. Volgens vaste jurisprudentie is een aan dat laatste artikel ontleende bevoegdheid niet grensoverschrijdend, en er is geen aanleiding om anders te oordelen omtrent de bevoegdheid, ontleend aan de in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering opgenomen pendant daarvan. 6.4 Dat betekent dat de rechtbank niet bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen van Sisvel jegens Sandisk voorzover die zien op andere landen dan Nederland. Grensoverschrijdende bevoegdheid ten aanzien van Moduslink 6.5 Moduslink is een in Nederland gevestigde partij, op wie de EEX-verordening van toepassing is. Dat betekent dat de bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van vorderingen jegens haar in beginsel grensoverschrijdend is. 6.6 Gelet op de beslissing van Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap van 13 juli 2006 inzake Gat/ Luk staat het bepaalde in artikel 16, aanhef en sub 4 van het EEG-Executieverdrag (gelijkluidend aan het in deze zaak toepasselijke artikel 22 aanhef en sub 4 van de EEX-verordening) evenwel aan grensoverschrijdende bevoegdheid in de weg, indien de vraag naar de geldigheid van de in het geding zijnde buitenlandse octrooien bij rechtsvordering dan wel bij wege van exceptie wordt opgeworpen. 6.7 Moduslink heeft aangekondigd de geldigheid van de buitenlandse octrooien bij wege van exceptie in deze procedure aan de orde te zullen stellen. Die aankondiging alleen is onvoldoende om reeds nu te concluderen dat de rechtbank onbevoegd is om van de vorderingen van Sisvel, voorzover die betrekking hebben op (dreigende) octrooi-inbreuk en zien op andere landen dan Nederland, kennis te nemen. Moduslink heeft immers nog niet voor antwoord geconcludeerd en derhalve nog geen verweer ten principale gevoerd. Een beslissing omtrent de thans aan de orde gestelde grensoverschrijdende bevoegdheid kan pas daarna worden genomen. In verband daarmee zal die beslissing worden aangehouden tot de einduitspraak in de hoofdzaak. 6.8 Hetzelfde geldt voor de vordering jegens Moduslink, voorzover gegrond op het gestelde onrechtmatig handelen van Moduslink buiten Nederland respectievelijk op de dreiging van dergelijk handelen. Blijkens het gestelde in de dagvaarding ziet dat onrechtmatig handelen immers op het uitlokken, bevorderen en stelselmatig en berekenend profiteren van

317

inbreuk op de octrooien buiten Nederland, zodat ook voor de bevoegdheid daaromtrent van belang is of de geldigheid van die octrooien aan de orde wordt gesteld. Enz. *

[bedoeld is kennelijk d-oud, thans e. Red.]

Nr. 57 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 2 augustus 2006 (Ikea beeld- en kleurmerken) Mr. J.W. du Pon Art. 1 BMW Het beroep van Serboucom op nietigheid van Benelux-beeldmerk nr. 633852 wegens gebrek aan onderscheidend vermogen, nu rechthoeken met daarin een ovaal zodanig gebruikelijk zijn dat daaraan geen enkele onderscheidingskracht toekomt, gaat niet op, nu het hier gaat om een beeldmerk dat is uitgevoerd in een specifieke kleurcombinatie, die aan het beeldmerk als geheel voldoende onderscheidend vermogen verschaft. Ook de omstandigheid dat het betreffende beeldmerk in het kader van het vooronderzoek door het OHIM als Gemeenschapsmerk is geaccepteerd wijst op het naar objectieve maatstaven voldoen aan het voor het fungeren als merk vereiste van voldoende onderscheidend vermogen. Art. 3, lid 2 BMW Het beroep op nietigheid van de merken van Ikea die in rangorde na het depot van het merk van Serboucom komen faalt, nu het merk van Serboucom in zwart/wit is gedeponeerd en de merken van Ikea in kleur, zodat reeds daarom geen sprake is van merken die met het merk van Serboucom overeenstemmen. Art. 5, lid 2a BMW Het gebruik dat Ikea heeft gemaakt van het ovale beeldmerk, nl. met daarin de letters IKEA, kan gelden als normaal gebruik van dat ovale beeldmerk. Voorts heeft Serboucom aangevoerd dat alle merken van Ikea vervallen dienen te worden verklaard 'voor zover niet gebruikt'. Nadat Ikea gemotiveerd had betwist dat zij haar merken niet zou hebben gebruikt voor enige categorie goederen of waren waarvoor deze zijn ingeschreven heeft Serboucom daarop gereageerd door te wijzen op de inhoud van de Ikea-catalogus, waaruit voldoende zou blijken voor welke goederen en diensten Ikea die merken wel en voor welke zij die niet gebruikt. De rechtbank acht zich evenwel niet gehouden om de ten processe overgelegde catalogus van 366 pagina's te gaan doornemen aan de hand van de in de diverse uittreksels

318


21 MEI 2007

uit de merkenregisters genoemde goederen en diensten. Uit processueel oogpunt betekent dit dat Serboucom haar stellingen op dit punt onvoldoende heeft onderbouwd.

Serboucom) inbreuk maakt op 'de vastgelegde grafische vorm in bepaalde kleuren' die haar beeldmerken uitmaken. Dat heeft zij evenwel niet gedaan.

Art. 13A, lid 1a BMW Zonneklaar is dat het gewraakte teken van Serboucom in elk geval niet gelijk/identiek is aan het merk van Ikea.

Art. 13A, lid 1c BMW en art. 9 lid 1c GMV Voor de toepassing van deze bepalingen volstaat, dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt, al verwart het deze niet. Uit het door Ikea overgelegde 'Onderzoek Merkkleurassociaties' valt het door Ikea gestelde verband evenwel niet, in elk geval niet ondubbelzinnig af te leiden. Daar komt bij, dat Ikea niet heeft aangetoond dat ook het woord/beeldmerk bekend is, laat staan zo bekend als het woordmerk zelf, en dat zij haar stelling dat er sprake is van het zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het woord/beeldmerk van Ikea niet nader heeft onderbouwd.

Art. 13A, lid 1b BMW Van zowel het woord/beeldmerk van Ikea als van het gewraakte teken van Serboucom is het woordelement het meest in het oog lopende en daarmee meest onderscheidende en dominante onderdeel. Die woordelementen (IKEA respectievelijk MULTIMATE) vertonen geen enkele overeenstemming doch uitsluitend visuele, auditieve en begripsmatige verschillen. Die verschillen zijn zo groot, dat reeds daarom verwarringsgevaar uitgesloten moet worden geacht. Art. 13A, lid 1b en c BMW Het onderscheidend vermogen van het beeldmerk zonder het woord IKEA kan niet als bijzonder groot gelden. Tegen deze achtergrond faalt - a fortiori ten aanzien van het beroep op haar woord/beeldmerk - het beroep van Ikea op haar (enkele) beeldmerk, gelet op het verschil tussen het teken van Serboucom en het merk van Ikea, welk verschil bestaat in het prominent vermelden van het woord Multimate, en welk verschil maakt dat (nog sterker dan ten aanzien van het woord/beeldmerk van Ikea) geen verwarring dan wel associatie met het beeldmerk van Ikea valt te vrezen. De onderbouwing van de vordering van Ikea, gericht tegen de uitvoering van de Multimatebouwmarkten in de kleuren blauw/geel, wekt de indruk dat Ikea zich beroept op kleurmerken. Dergelijke merken heeft zij evenwel niet. Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat een aanvraag van Ikea bij het OHIM voor een Gemeenschaps-kleurmerk, bestaande uit de combinatie geel/blauw wegens gebrek aan onderscheidend vermogen is geweigerd, en dat de Kamer van Beroep het beroep van Ikea tegen die beslissing ongegrond heeft verklaard. Ikea betoogt dat zij beschikt over twee beeldmerken waarvan de kleuren onderdeel uitmaken, en dat 'het verschil tussen de "abstracte" kleurmerken en beeldmerken waarin kleuren zijn opgenomen is dat de "abstracte" kleurmerken de toepassing van kleuren in het algemeen, dus los van de vorm waarin zij worden gebruikt, beschermt. Beeldmerken zoals die van IKEA, beschermen alleen de vastgelegde grafische vorm in bepaalde specifieke kleuren.' Dit betoog komt de rechtbank niet onjuist voor. Maar daarvan uitgaande lag het op de weg van Ikea nader te onderbouwen waarom het gebruik van de kleurstellingen van de Multimate-vestigingen als zodanig (dus los van het reeds niet-inbreukmakend geachte gebruik van het teken van

Art. 14bis BMW Ikea ageert op basis van haar merkrechten in deze procedure uitsluitend tegen het gebruik door Serboucom van het gewraakte teken in de kleuren blauw/geel. Het mogelijk gedogen van dat teken als een in zwart-wit uitgevoerd merk betekent nog niet dat Ikea daarmee het recht heeft verwerkt om op te treden tegen het gebruik van dat merk als teken in bedoelde kleuren. Art. 6:162 BW Ikea heeft geen concrete feiten of omstandigheden gesteld op grond waarvan het enkele gebruik van de kleuren geel/blauw door Serboucom tot verwarring bij het publiek zou moeten voeren, wat voorwaarde is voor toewijzing van een op slaafse nabootsing gegronde vordering. 1 Inter Ikea Systems BV te Delft, 2 Ikea BV te Amsterdam, eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam, tegen Serboucom BV te Enschede, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. P.P.J.M. Verhaag.

2 De feiten 2.1 Ikea is rechthebbende op de volgende Beneluxmerken: 2.1.1 Een beeldmerk dat er als volgt uitziet:

21 MEI 2007


en op basis van een depot van 9juli 1998 onder nr. 633852 is ingeschreven voor de volgende goederen en diensten: (...) 2.1.2 Een beeldmerk dat er als volgt uitziet:

319

nagenoeg het gehele aanbod van verkrijgbare producten (zoals afgebeeld in een jaarlijks uitgegeven catalogus) in de winkels wordt getoond, dat klanten de producten veelal direct kunnen meenemen en dat die klanten in veel gevallen de aangeschafte producten zelf in elkaar moeten zetten, waarmee een lage prijsstelling mogelijk wordt gemaakt. 2.4 Bij de aankleding van de buitenkant van de Ikea winkels wordt (niet overal maar wel regelmatig) gebruik gemaakt van de kleuren blauw en geel, zoals te zien is op onderstaande afbeeldingen (de eerste overgelegd door Ikea, de tweede door Serboucom):

en op basis van een depot van 27 februari 1987 onder nr. 431272 is ingeschreven voor de volgende goederen en diensten: (...) 2.2 Ikea is voorts rechthebbende op de volgende Gemeenschapsmerken: 2.2.1 Een beeldmerk, op basis van een depot van 16 juli 1998 ingeschreven op 14 maart 2002 onder nr. 878.702, dat er als volgt uit ziet:

en geldig is voor de volgende goederen en diensten: [...] 2.2.2 Een beeldmerk, op basis van een depot van 1 december 1998 ingeschreven op 24 april 2002 onder nr. 001019389, dat er als volgt uit ziet:

en geldig is voor de volgende goederen en diensten: [...] 2.2.3 Een beeldmerk, op basis van een depot van 24 mei 2000 ingeschreven op 3 april 2002 onder nr. 001672922, dat er als volgt uit ziet:

en geldig is voor de volgende goederen en diensten: (...) 2.3 Ikea exploiteert, zelf dan wel als franchisegever, 12 winkels in Nederland, die door haar ook wel worden aangeduid als "woonwarenhuizen". Het kenmerk van alle Ikea-winkels is, dat zij zeer ruim zijn opgezet, dat

2.5 Ook (binnen) in de Ikea-winkels wordt op veel plaatsen gebruik gemaakt van de kleuren blauw en geel. 2.6 Serboucom drijft onder de naam Multimate in Nederland sedert 1995 een keten van (thans) 55 zelfbedieningswinkels, welke zij aanduidt als "bouwmarkten". 2.7 Bij het verhandelen van haar waren in de Multimatewinkels maakt Serboucom gebruik van het volgende teken:

2.8 De uiterlijke aankleding van de filialen van de Multimate-winkels is uitgevoerd in een huisstijl, waarbij gebruik wordt gemaakt van het onder 2.7. weergegeven teken en (ook overigens) de kleuren geel en blauw. Afbeeldingen van het uiterlijk van dergelijke filialen worden hieronder weergegeven:

320


21 MEI 2007

merkrechten en/of anderszins onrechtmatig handelen jegens haar oplevert. 3.3 Serboucom voert gemotiveerd verweer. in reconventie 3.4 Serboucom vordert: (sic) dat het de rechtbak behage, uitvoerbaar bij voorraad: 1. nietig c.q. vervallen te verklaren alle door Ikea in deze procedure opgevoerde merkinschrijvingen, in voorkomend geval voorzover niet-gebruikt, 2. tot veroordeling van Ikea in de kosten van deze procedure in reconventie, inclusief procureurskosten aan de zijde van gedaagde. 3.5 Ikea voert gemotiveerd verweer.

2.9 Serboucom is houdster van het Benelux-beeldmerk nr. 589233, op 23 februari 1996 gedeponeerd voor goederen en diensten in de klassen 2, 6 en 8. Dat beeldmerk ziet er als volgt uit:

2.10 Op 27 mei 2003 heeft Serboucom het volgende beeldmerk (ingeschreven onder nr. 738284) gedeponeerd voor goederen en diensten in de klassen 35 en 37:

3 Het geschil in conventie 3.1 Ikea vordert, na vermeerdering van haar eis, het volgende: (...) 3.2 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten stelt Ikea daartoe (samengevat) dat het gebruik door Serboucom van het onder 2.7. weergegeven teken alsmede het (overigens) uitvoeren van haar vestigingen in de kleuren geel/blauw inbreuk maakt op al haar

4 De beoordeling in conventie en reconventie 4.1 Voor zover de vordering is gegrond op het Gemeenschapsmerk berust de bevoegdheid van de rechtbank op artikel 92 van de Gemeenschapsmerkenverordering juncto artikel 3 van de uitvoeringswet EG.- verordening inzake het Gemeenschapsmerk. De rechtbank stelt verder vast dat zij ingevolge het bepaalde in artikel 37A van de Benelux Merkenwet (BMW) bevoegd is kennis te nemen van de vordering ten aanzien van het Beneluxmerk omdat de beweerde inbreukmakende handelingen mede in dit arrondissement plaatsvinden. Geldigheid merken Ikea 4.2 Uit de processtukken van Serboucom valt af te leiden dat zij van oordeel is dat het beroep van Ikea op de in deze procedure genoemde merken in strijd komt met haar eigen, door haar op 23 februari 1996 gedeponeerde, hiervoor onder 2.9. weergegeven beeldmerk. Voor zover Serboucom heeft bedoeld de nietigheid in te roepen van de inschrijving van de na 23 februari 1996 gedeponeerde merken van Ikea op de grond dat de depots van die merken in rangorde na het depot van het merk van Serboucom komen faalt dat beroep op nietigheid, nu het merk van Serboucom in zwart/wit is gedeponeerd en de merken van Ikea in kleur, zodat reeds daarom geen sprake is van merken die met het merk van Serboucom overeenstemmen. Eveneens faalt het beroep van Serboucom op artikel 14bis BMW, welk beroep inhoudt de stelling dat Ikea het door Serboucom op 23 februari 1996 gedeponeerde merk gedurende vijfjaren bewust heeft gedoogd en zich daarom niet tegen het gebruik van dat merk kan verzetten. Ikea ageert op basis van haar merkrechten in deze procedure uitsluitend tegen het gebruik door Serboucom van het gewraakte teken in de kleuren blauw/geel. Het mogelijk gedogen van dat teken als een in zwart-wit uitgevoerd merk betekent nog niet dat Ikea daarmee het recht heeft verwerkt om op te treden tegen het gebruik van dat merk als teken in bedoelde kleuren. Of ook metterdaad sprake is geweest van het door Serboucom gestelde (maar door

21 MEI 2007


Ikea uitdrukkelijk betwiste) gedogen kan dan ook in het midden blijven. 4.3 Serboucom heeft vervolgens betoogd dat het Benelux-beeldmerk nr. 633852 (het zuivere beeldmerk) nietig behoort te worden verklaard wegens gebrek aan onderscheidend vermogen, nu rechthoeken met daarin een ovaal zodanig gebruikelijk zijn dat daaraan geen enkele onderscheidingskracht toekomt. Dat beroep op nietigheid gaat niet op, nu het hier gaat om een beeldmerk dat is uitgevoerd in een specifieke kleurcombinatie, die aan het beeldmerk als geheel voldoende onderscheidend vermogen verschaft. Serboucom heeft weliswaar een ordner overgelegd met daarin het resultaat van een "Beeldmerkonderzoek logo: rechthoek met ovaal", doch elke in die ordner weergegeven afbeelding van enig beeldmerk is uitgevoerd in zwart wit, derhalve niet in kleur1, en al helemaal niet in de kleuren van het merk van Ikea, zodat daaraan geen betekenis kan worden toegekend. Ook de omstandigheid dat het betreffende beeldmerk in het kader van het vooronderzoek door het OHIM als Gemeenschapsmerk is geaccepteerd wijst op het naar objectieve maatstaven voldoen aan het voor het fungeren als merk vereiste van voldoende onderscheidend vermogen. 4.4 Voor zover het beroep van Serboucom op nietigheid van het in de vorige rechtsoverweging bedoelde merk niet zou opgaan, stelt zij dat dit merk vervallen behoort te worden verklaard op de voet van artikel 5 juncto artikel 14C BMW, nu Ikea dat merk nimmer zou hebben gebruikt en aldus dus sprake is van het in artikel 5 lid 2 sub a BMW genoemde geval dat gedurende een onafgebroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Naar Ikea evenwel met juistheid heeft betoogd kan het gebruik van het bedoelde merk met daarin de letters IKEA gelden als normaal gebruik van dat merk, zodat - nu vaststaat dat Ikea dat merk wel degelijk in de bedoelde periode van vijfjaar op normale wijze in bedoelde zin heeft gebruikt - het beroep op vervallenverklaring daarvan niet opgaat. 4.5 Tenslotte heeft Serboucom aangevoerd dat alle merken van Ikea vervallen dienen te worden verklaard "voor zover niet gebruikt". Nadat Ikea gemotiveerd had betwist dat zij haar merken niet zou hebben gebruikt voor enige categorie goederen of waren waarvoor deze zijn ingeschreven heeft Serboucom daarop gereageerd door te wijzen op de inhoud van de Ikea-catalogus, waaruit voldoende zou blijken voor welke goederen en diensten Ikea die merken wel en voor welke zij die niet gebruikt. De rechtbank acht zich evenwel niet gehouden om de ten processe overgelegde catalogus van 366 pagina's te gaan doornemen aan de hand van de in de diverse uittreksels uit de merkenregisters genoemde goederen en diensten. Uit processueel oogpunt betekent dit dat Serboucom haar stellingen op dit punt onvoldoende heeft onderbouwd. 4.6 Een en ander voert tot de slotsom dat de vordering in reconventie zal worden afgewezen.

321

4.7 De (hoofd)vordering in conventie richt zich enerzijds op het gebruik door Serboucom van het onder 2.7. weergegeven teken en anderzijds op het gebruik (los van dat teken) van de kleuren geel en blauw op de wijze als Serboucom dat doet bij de aankleding en inrichting van de Multimate-winkels. Deze beide onderdelen van de vordering zullen in het onderstaande in voormelde volgorde worden besproken en beoordeeld. De vordering van Ikea, gericht tegen het gebruik door Serboucom van het teken:

4.8 Ikea lijkt zich voor wat betreft het gebruik van het teken van Serboucom zowel op het merkenrecht als op onrechtmatig handelen te beroepen. Voor de laatste stand van zaken aangaande het beroep op het merkenrecht neemt de rechtbank als uitgangspunt de volgende, bij pleidooi (pleitnotities mr. Vos, punt 1) gedane uitlating: "In deze zaak vraagt Ikea bescherming voor één van haar beeldmerken, het alom bekende beeldmerk dat bestaat uit een blauwe rechthoek waarin een gele ovaal is geplaatst en waar al dan niet in grote kapitalen de naam IKEA staat afgebeeld." Anders dan deze uitlating op grond van de aanhef daarvan (één van haar beeldmerken) daarvan doet vermoeden, beroept Ikea zich kennelijk op twee beeldmerken, te weten: - het beeldmerk zonder het woord IKEA:

en - het beeldmerk met het woord IKEA:

4.9 De rechtbank zal eerst het beroep op het beeldmerk met het woord IKEA bespreken. Daarbij komt het aan op een vergelijking tussen het volgende merk en het volgende teken:

322


4.10 In de dagvaarding worden door Ikea diverse bepalingen uit de Beneluxmerkenwet respectievelijk de Gemeenschapsmerkenverordening genoemd, doch niet artikel 13A lid 1 aanhef en sub a BMW respectievelijk artikel 9 lid 1 aanhef en sub a van de Gemeenschapsmerkenverordening. 4.11 Nadat Serboucom bij conclusie van antwoord had opgemerkt "dat aan IKEA zeker geen beroep op artikel 13A lid 1 sub a BMW toekomt" heeft Ikea daarop bij conclusie van repliek gereageerd door te betogen dat Serboucom zulks "ten onrechte" stelt, waarna Ikea in deze conclusie (alsnog) een aantal stellingen ontwikkelt die kennelijk betrekking hebben op bedoeld wetsartikel, echter zonder dat Ikea aangeeft dat zij haar grondslag van haar eis met een beroep op dat artikel vermeerdert, zoals zij in diezelfde conclusie ten aanzien van een ander onderwerp overigens wèl doet. 4.12 Wat van dat laatste ook zij, ook al zou Ikea geacht moeten worden buiten bezwaar van de wederpartij de grondslag van haar eis op dit punt te hebben vermeerderd, dan nog faalt die grondslag nu het zonneklaar is dat het gewraakte teken van Serboucom in elk geval niet gelijk/ identiek is aan het merk van Ikea. 4.13 Ikea beroept zich wel ondubbelzinnig op het bepaalde in de artikelen 13A lid 1 aanhef en onder b BMW respectievelijk artikel 9 lid 1 aanhef en onder b van de Gemeenschapsmerkenverordening. Ingevolge die artikelen kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen merk en teken. De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de

21 MEI 2007

rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen. 4.14 Voorop staat dat van zowel het thans besproken woord/beeldmerk van Ikea als van het gewraakte teken van Serboucom het woordelement het meest in het oog lopende en daarmee meest onderscheidende en dominante onderdeel is. Die woordelementen (IKEA respectievelijk MULTIMATE) vertonen geen enkele overeenstemming doch uitsluitend visuele, auditieve en begripsmatige verschillen. Die verschillen zijn zo groot, dat reeds daarom verwarring in de zin van de artikelen waarop Ikea zich beroept, uitgesloten moet worden geacht. Het is simpelweg ondenkbaar dat de gemiddelde, oplettende consument bij het waarnemen van het teken van Serboucom dat teken direct of indirect met het merk van Ikea zal verwarren, juist nu het overbekende naam van Ikea daarin niet voorkomt doch een daarvan geheel afwijkend woord. Ten overvloede zij overwogen dat Ikea ook geen enkel concreet geval van opgetreden verwarring heeft gesteld, en dat terwijl in confesso is dat het merk van Ikea en het teken van Serboucom sedert 1995 naast elkaar in Nederland bestaan, en wel op steeds groter wordende landelijke schaal. Serboucom heeft immers onweersproken gesteld dat zij in 1998 25 Multimatevestigingen exploiteerde, in 2000 40 en thans 55, terwijl zij haar teken voorts afbeeldt in een folder met een oplage van 750.000 stuks alsmede op internet. 4.15 Dat betekent dat reeds hierom het beroep van Ikea op de "sub b-grond" niet opgaat, zodat hetgeen partijen in het kader van deze grondslag overigens nog hebben aangevoerd (meer in het bijzonder omtrent de vraag of het teken van Serboucom voor al dan niet dezelfde of soortgelijke waren wordt gebruikt als waarvoor het merk van Ikea is ingeschreven) onbesproken kan blijven. 4.16 Ikea beroept zich subsidiair op het bepaalde in artikel 13A lid 1, aanhef en onder c BMW en artikel 9 lid 1, aanhef en onder c van de Gemeenschapsmerkenverordening. Die artikelen geven de houder van het merk het recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor waren en diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien het een in het Beneluxgebied respectievelijk de Gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Aangenomen moet worden dat de bescherming die dit artikel biedt ook van toepassing is indien het gewraakte teken wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk of geljksoortig zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven (HvJ EG 9 januari 2003 inzake Davidoff/ Gofkid).

21 MEI 2007


4.17 Bij de beantwoording van de overeenstemmingsvraag in de zin van voormelde bepalingen is niet vereist dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt, al verwart het deze niet. Ook hier geldt, dat het bestaan van een zodanig verband globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval (HvJ EG 23 oktober 2003 inzake Adidas/ Fitnessworld). 4.18 Tegenover de betwisting door Serboucom dat er sprake kan zijn van overeenstemming naar de in de vorige rechtsoverweging vermelde maatstaf heeft Ikea zich beroepen op het door haar eerst bij pleidooi overgelegd (doch reeds in januari 2005 voor haar beschikbaar) resultaat van een in haar opdracht uitgevoerd "Onderzoek Merkkleurassociaties". Wat er van dat onderzoek en de daarbij gehanteerde methodieken ook zij, uit de resultaten daarvan valt het door Ikea gestelde verband niet, in elk geval niet ondubbelzinnig af te leiden. Bij het tonen van het teken van Serboucom werd immers, aldus het rapport van het onderzoek, op de vraag: "Als U dit plaatje ziet, wat komt dan als eerste in u op?" door 11% van de respondenten geantwoord: Ikea. Dat is op zich al een niet zeer overtuigend aantal. Daar komt bij, dat het de vraag is of het woord/beeldmerk van Ikea als een bekend merk kan gelden in de zin van de bepalingen waar Ikea zich op beroept. Zij meent zelf van wel, blijkens de uitlating van haar raadsman ten pleidooie (pleitnotitie mr. Vos, sub 67): "De nauwelijks te overtreffen onderscheidingskracht en bekendheid van het blauw-gele beeldmerk van Ikea dat behoort tot de kleine groep merken met een haast iconische status, heeft Ikea uitgebreid aangetoond" 4.19 Tussen partijen is niet in geschil dat het woordmerk IKEA een bekend merk is (al gaat het mogelijk wat ver daaraan een iconische status toe te kennen), maar dat ook het thans aan de orde zijnde woord/beeldmerk bekend is, laat staan zo bekend als het woordmerk zelf, heeft Ikea tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door Serboucom, niet aangetoond. Voor wat het gebruik van dat woord/beeldmerk betreft is niet veel meer en anders komen vast te staan dan dat dit, op klein formaat, in de afgelopen jaren (maar niet alle jaren) op de voor- en achterkant van de Ikea-catalogus heeft gefigureerd. Serboucom heeft, door overlegging van producties, genoegzaam aangetoond dat Ikea voor haar waren en diensten veeleer haar woordmerk in verschillende kleuren (lang niet altijd in blauw) gebruikt, bijvoorbeeld aan de buitenzijde van haar filialen, en dat zonder het blauw/gele ovale logo. 4.20 Ten overvloede wordt nog overwogen dat Ikea weliswaar heeft gesteld dat door het gebruik van het teken van Serboucom sprake is van het zonder geldige

323

reden ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het woord/beeldmerk van Ikea, doch dat zij, hoewel daartoe door de wederpartij uitgenodigd, in gebreke is gebleven die stelling - meer in het bijzonder op het punt van mogelijk door haar geleden schade -- concreet nader te onderbouwen. 4.21 Al het vorenstaande in aanmerking genomen is de slotsom ten aanzien van de thans besproken grondslag van de vordering van Ikea dat de in r.o. 4.14. weergegeven verschillen tussen het woord/beeldmerk van Ikea en het logo van Serboucom zodanig groot zijn dat, mede gelet op de mate van bekendheid van dat woordbeeldmerk, evenmin sprake is van overeenstemming in de zin van de door Ikea ingeroepen "sub c" bepalingen, zodat ook op die grond de vorderingen van Ikea niet kunnen worden toegewezen. 4.22 Daarmee wordt toegekomen aan het beroep van Ikea op haar beeldmerk zonder het woord IKEA. De beoordeling daarvan komt neer op een vergelijking van het volgende merk en teken:

4.23 Wat betreft dit beeldmerk is in r.o. 4.3. vastgesteld dat het voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk te kunnen fungeren. Daarmee is evenwel nog niets gezegd over de omvang van dat onderscheidend vermogen. Dat vermogen kan niet als bijzonder groot gelden. Daartoe is in de eerste plaats redengevend dat, zoals uit het door Serboucom overgelegde onderzoek, genoemd in r.o. 4.4. volgt (zelfs nu aan de rechtbank daarvan slechts zwart-wit kopiën zijn verschaft), het gebruik van een combinatie van een ovaal in een rechthoek als onderscheidingsteken zeer veel voorkomt. Vervolgens kan al evenmin worden aangenomen dat het merk van Ikea door intensief gebruik een grotere onderscheidingskracht heeft verkregen. Vast staat immers dat Ikea het merk zoals gedeponeerd nimmer heeft gebruikt. Weliswaar gebruikt Ikea dat merk als onderdeel/achtergrond van haar woord/beeldmerk, doch in dat woord/beeldmerk is, zoals ook reeds is overwogen, het woordgedeelte het dominerende bestanddeel, terwijl niet is gebleken (zie r.o. 4.19.) dat dit gebruik bijzonder omvangrijk is geweest. 4.24 Tegen deze achtergrond, en gelet op hetgeen in de r.o. 4.9. tot en met 4.2 1. is overwogen (waarnaar

324


wordt verwezen en wat hier herhaald en ingelast wordt beschouwd) faalt - a fortiori ten aanzien van het beroep op haar woord/beeldmerk - het beroep van Ikea op haar (enkele) beeldmerk, en wel op de volgende, samengevat weergegeven gronden: - van de situatie als bedoeld in artikel 13A lid 1 aanhef en sub a BMW respectievelijk artikel 9 lid 1 aanhef en sub a van de Gemeenschapsmerkenverordening is geen sprake aangezien het teken van Serboucom niet gelijk/identiek is aan het beeldmerk van Ikea; - de situatie die is voorzien in artikel 13A lid 1 aanhef en sub b en/of sub c BMW respectievelijk artikel 9 lid 1 aanhef en sub b en/of sub c van de Gemeenschapsmerkenverordening doet zich niet voor, gelet op het verschil tussen het teken van Serboucom en het merk van Ikea, welk verschil bestaat in het prominent vermelden van het woord Multimate, en welk verschil maakt dat (nog sterker dan ten aanzien van het woord/ beeldmerk van Ikea) geen verwarring dan wel associatie met het beeldmerk van Ikea valt te vrezen. 4.25 De slotsom uit het voorgaande is, dat Ikea in het merkenrecht geen genoegzame grondslag heeft kunnen aanwijzen die tot toewijzing van haar verbodsvordering voor wat betreft het teken van Serboucom kan leiden. 4.26 Hetzelfde geldt voor het door Ikea nog gestelde onrechtmatig handelen dat het gebruik van het teken van Serboucom jegens haar zou opleveren, nu Ikea die grondslag niet verder heeft onderbouwd. De vordering van Ikea, gericht tegen de uitvoering van de Multimatebouwmarkten in de kleuren blauw/geel 4.27 Ikea heeft deze vordering primair gegrond op het merkenrecht. Bij dagvaarding (punt 24) stelt zij ter onderbouwing van die vordering immers het volgende: "De vormgeving van de winkels van MULTIMATE, alsmede haar reclamemateriaal, zoals bijvoorbeeld de vormgeving van haar website, maken ook inbreuk op de merkrechten van IKEA. De kleurstelling die MULTIMATE heeft gekozen is nagenoeg identiek aan die van de merken van IKEA. Het in aanmerking komende publiek dat met deze gebruiksvormen van MULTIMATE wordt geconfronteerd zal deze zonder meer verwarren met de merken van IKEA. Dezelfde omstandigheden die bij het inbreukmakend gebruik van het MULTIMATE beeldmerk een rol speelden, zijn ook hier van belang. Hierdoor veroorzaken ook deze gebruiksvormen een inbreuk op de rechten van IKEA in de zin van artikel 13A lid 1 sub b Benelux Merkenwet (BMW) en artikel 9 lid 1 sub b van de Gemeenschapsmerkenverordening (GVO). Ook ontstaat door deze gebruiksvormen schade aan het merk door verwatering waardoor tevens sprake is van inbreuk op grond van artikel 13A, lid 1, sub c BMW en artikel 9 lid 1 sub c GVO." 4.28 Deze onderbouwing wekt de indruk dat Ikea zich beroept op ldeurmerken. Dergelijke merken heeft zij evenwel niet. Hoewel geen van partijen dat in deze procedure naar voren heeft gebracht, is het de rechtbank ambtshalve bekend dat Ikea onder nr. 3 160 363 op 9 mei 2003 een aanvraag bij het OHIM heeft ingediend

21 MEI 2007

voor een Gemeenschaps-kleurmerk, bestaande uit de combinatie geel/blauw. Nadat de examiner van het OHIM het merk wegens gebrek aan onderscheidend vermogen had geweigerd, heeft Ikea op 7 september 2004 tegen die beslissing beroep aangetekend bij de Kamer van Beroep van het OHIM. Die Kamer heeft dat beroep bij beslissing van 1juli 2005 ongegrond verklaard. 4.29 Dat Ikea zich niet op een kleurmerk kan beroepen, heeft zij zich blijkens een elders in haar processtukken in deze zaak voorkomende passage kennelijk ook gerealiseerd. Punt 15 van de conclusie van repliek in conventie vermeldt immers het volgende: "Ten slotte, en voor alle duidelijkheid, Benelux registratie 633.852 en CTM registratie nr. 878.702 zijn geen kleurmerken, maar beeldmerken waarvan de kleuren onderdeel uitmaken. Het verschil tussen de "abstracte" kleurmerken en beeldmerken waarin kleuren zijn opgenomen is dat de "abstracte" kleurmerken de toepassing van kleuren in het algemeen, dus los van de vorm waarin zij worden gebruikt, beschermt. Beeldmerken zoals die van IKEA, beschermen alleen de vastgelegde grafische vorm in bepaalde specijïeke kleuren." 4.30 De inhoud van de evengeciteerde passage komt de rechtbank niet onjuist voor. Maar daarvan uitgaande lag het op de weg van Ikea nader te onderbouwen waarom het gebruik van de kleurstellingen van de Multimate-vestigingen als zodanig (dus los van het reeds niet-inbreukmakend geachte gebruik van het teken van Serboucom) inbreuk maakt op "de vastgelegde grafische vorm in bepaalde kleuren" die haar beeldmerken uitmaken. Dat heeft zij evenwel niet gedaan, zodat haar vordering die zich richt tegen het gebruik van die kleurstellingen op de thans besproken grondslag (het merkenrecht) in elk geval niet toewijsbaar is. 4.31 Tenslotte heeft Ikea betoogd dat Serboucom moet worden verboden de kleurcombinatie geel/blauw bij de uitmonstering van de Multimate-bouwmarkten te gebruiken, omdat dat gebruik jegens haar, Ikea, onrechtmatig is. 4.32 Uit hetgeen Ikea in de loop van de procedure ter onderbouwing van deze grondslag heeft aangevoerd, leidt de rechtbank af dat zij daarbij het oog heeft op de figuur van de slaafse nabootsing. Voorwaarde voor toewijzing van een daarop gegronde vordering is, dat door het gewraakte gebruik van (in dit geval) de kleuren geel/blauw bij het publiek verwarring ontstaat tussen de producten en diensten van Ikea en die van Serboucom. Ikea heeft evenwel geen nadere concrete feiten of omstandigheden gesteld op grond waarvan - andermaal gegeven de in dit geding inmiddels als vaststaand aangenomen omstandigheid dat die verwarring in elk geval niet volgt uit het gebruik van het teken van Serboucom - het enkele gebruik van de kleuren geel/ blauw door Serboucom inderdaad tot de door Ikea gestelde verwarring zou moeten voeren. Dat betekent dat ook deze grondslag de vordering van Ikea niet kan dragen.

21 MEI 2007


325

Algehele slotsom 4.33 De over en weer ingestelde vorderingen zullen worden afgewezen. Partijen zullen, als over en weer in het ongelijk gesteld, ieder hun eigen proceskosten hebben te dragen.

European Communications Association (E.C.A.) BV te Oldenzaal, appellante, procureur mr. J.M. Bosnak, tegen Bose BV te Edam, geïntimeerde, procureur mr. F.P. Lomans.

5 De beslissing

a Rechtbank te Almelo, 10 november 2004 (mr. H. Drewes)

De rechtbank In conventie en reconventie Wijst de over en weer ingestelde vorderingen af; Compenseert de kosten van deze procedure aldus, dat iedere partij de eigen kosten zal dragen. Enz. 1

Ook al staat hier en daar boven de in zwart-wit uitgevoerde pagina's

"kleurenkopie"; de rechtbank kan slechts acht slaan op wat haar is overlegd.

Nr. 58 Gerechtshof te Arnhem, 4 april 2006 (Acoustic Wave/Wavemaster) Mrs. A.M.C. Groen, D.J. van der Kwaak en A.P.M. Houtman Art. 1 BMW Het woord ‘wave’ en de woordcombinatie ‘acoustic wave’ kunnen niet geacht worden voor radio's respectievelijk luidsprekers een beschrijvend karakter te hebben, maar vloeien voort uit taalkundige vondsten die aldus als merken een onderscheidende rol kunnen spelen. Art. 13A, lid 1 aanhef en b BMW Wavemaster en Acoustic Wave stemmen overeen in het dominante bestanddeel Wave. Sterke gelijkenis in visueel, auditief en begripsmatig opzicht. Acoustic Wave is een bekend merk. Soortgelijke waren. Indirect verwarringsgevaar. Art. 3, lid 2 aanhef en b j°. art. 14B aanhef en lid 1 BMW Bose is bevoegd de nietigheid in te roepen van de inschrijving van het merk WAVEMASTER. Art. 14D BMW Nu grond bestaat tot nietigheid te concluderen van de inschrijving van het merk WAVEMASTER voor zover het de waren 'apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld' in klasse 9 betreft, volgt uit art. 14D BMW dat in dat geval tevens ambtshalve de doorhaling van de nietig verklaarde inschrijving dient te worden uitgesproken.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing De feiten 1 Bose is het Europese hoofdkantoor van de Amerikaanse fabrikant van luidsprekers en audioapparatuur Bose Corporation. Zij is houdster van de Benelux merken WAVE en ACOUSTIC WAVE. De merken zijn geregistreerd voor waren in klasse 9, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en weergeven van geluid of beeld, luidsprekers en luidsprekersystemen. Bose heeft de merken respectievelijk in 1993 en 1985 bij het BeneluxMerkenbureau (BMB) gedeponeerd en geregistreerd en gebruikt deze sindsdien. E.C.A. houdt zich bezig met het verkrijgen, vervreemden, exploiteren en beheren van vermogenswaarden, onroerende zaken daaronder uitdrukkelijk begrepen. Zij is houdster van het Benelux woordmerk WAVEMASTER. Zij heeft het merk op 14 november 2002 bij het BMB gedeponeerd en ingeschreven voor de klasse 9, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en weergeven van geluid of beeld. Daarnaast heeft zij het merk ingeschreven voor de klassen 16 en 42. Vordering van Bose 2 Bose stelt dat E.C.A. haar merk gebruikt voor waren die identiek zijn aan de waren waarvoor Bose haar merken heeft ingeschreven en gebruikt. Het stemt verwarringwekkend overeen met de merken van Bose. E.C.A. handelt onrechtmatig en pleegt merkinbreuk op basis van art. 13A lid 1 sub b, c en d Benelux Merkenwet (BMW). Bose is gelet op art. 14B sub 1 BMW gerechtigd de nietigheid en de doorhaling van het merk WAVEMASTER van E.C.A. voor de klasse 9 waren te vorderen. Het depot van WAVEMASTER komt immers in rangorde ná dat van de merken WAVE en ACOUSTIC WAVE van Bose. E.C.A. weigert het gebruik van het merk te staken en de inschrijving ervan door te halen. Bose vordert nietigverklaring van het depot van het merk WAVEMASTER en staking van het inbreukmakend gebruik van de merken van Bose, dat laatste op straffe van een dwangsom. Enz. b Het Hof, enz. 4 De beoordeling van het geschil in hoger beroep (...)

326


4.6 ECA heeft allereerst betoogd dat de tekens WAVE en ACOUSTIC WAVE geen onderscheidend vermogen hebben omdat de termen 'acoustic' en 'wave' in deze productmarkt gangbare aanduidingen zijn en (enkel) een beschrijvend karakter hebben. Het hof verwerpt dit betoog. Noch de termen 'acoustic' en 'wave' afzonderlijk, noch de woordcombinatie 'acoustic wave' worden – blijkens het Van Dale Groot woordenboek EngelsNederlands (derde druk, 1998) – in de Engelse taal gehanteerd om daarmee de waren aan te duiden waarvoor deze tekens door Bose als merk worden gebezigd, te weten voor radio’s respectievelijk luidsprekers. In dat geval kan het woord 'wave' en kan de woordcombinatie 'acoustic wave' niet geacht worden een beschrijvend karakter te hebben, maar vloeit dat woord respectievelijk die woordcombinatie veeleer voort uit taalkundige vondsten die aldus als merken een onderscheidende rol kunnen spelen. Daarbij tekent het hof aan dat aan het woord 'acoustic' weliswaar een zekere beschrijvende betekenis toekomt, maar dat in de woordcombinatie 'acoustic wave' het woord 'wave' – dat in dit verband in elk geval geen beschrijvend karakter heeft – een dominant bestanddeel vormt. ECA heeft in dit verband nog een aantal producties overgelegd, waaruit volgens haar volgt dat de tekens WAVE en ACOUSTIC WAVE (uitsluitend) in de branche gangbare aanduidingen zijn. Voor zover een van beide termen binnen de Benelux door derden (mede) wordt gebruikt in woordcombinaties worden zij echter hetzij slechts in beschrijvende zin ten opzichte van de door die derden daarmee aangeduide waren gebezigd ('acoustic'), hetzij in combinatie met een of meer andere woorden als merk gehanteerd ('acoustic' en (soms) 'wave'), waarbij duidelijk sprake is van gebruik als merk en niet van een 'gangbare aanduiding' in de productbranche. 4.7 Daaraan voegt het hof toe dat voor zover niettemin zou moeten worden aangenomen dat de tekens WAVE en ACOUSTIC WAVE ten opzichte van de door Bose daarmee aangeduide waren in meerdere of mindere mate wel (mede) een beschrijvend karakter hebben, deze tekens tot deugdelijk merk zijn geworden door de bekendheid ervan – Bose heeft immers onweersproken gesteld dat de WAVE radio en de ACOUSTIC WAVE muzieksystemen van haar grote bekendheid genieten – als gevolg van, naar onbetwist vaststaat, het intensieve gebruik dat daarvan gedurende vele jaren reeds is gemaakt. 4.8 Uit het voorgaande volgt de conclusie dat de tekens WAVE en ACOUSTIC WAVE als merken in de zin van artikel 1 BMW moeten worden gekwalificeerd. (...) 4.12 Met betrekking tot de vraag of sprake is van verwarringsgevaar – een vraag waarop grief 3 en grief 4 betrekking hebben – verwerpt het hof het verweer van ECA dat haar teken WAVEMASTER voldoende afwijkt van de merken WAVE en ACOUSTIC WAVE om verwarring te voorkomen. Het kenmerkende, dominante bestanddeel in de woordcombinatie WAVEMASTER is

21 MEI 2007

immers het woord 'wave', welk woord identiek is aan het merk WAVE en – zoals onder 4.6 reeds overwogen – het dominante bestanddeel vormt in het merk ACOUSTIC WAVE. Dit brengt mee dat zowel in visueel, auditief als – voor zover aanwezig – begripsmatig opzicht een sterke gelijkenis bestaat tussen het teken WAVEMASTER enerzijds en de merken WAVE en ACOUSTIC WAVE anderzijds, waardoor naar ervaringsregels aannemelijk is dat bij de consument (als hiervoor onder 4.11 bedoeld) van de betrokken soort producten – bij wie de merken WAVE en ACOUSTIC WAVE, zoals onder 4.7 vastgesteld, grote bekendheid genieten als gevolg van het intensieve gebruik dat daarvan gedurende vele jaren reeds is gemaakt – in elk geval indirect verwarringsgevaar ontstaat, omdat het publiek vanwege de sterk gelijkende merknamen denkt dat verwantschap bestaat tussen de ondernemingen van Bose en ECA in die zin dat deze bijvoorbeeld aan elkaar gelieerd zijn dan wel dat de WAVEMASTER producten door of met toestemming van Bose (in dezelfde serie) zijn gefabriceerd. Voor die conclusie pleit bovendien dat het in het onderhavige geval bij WAVE en ACOUSTIC WAVE enerzijds en WAVEMASTER anderzijds om merken gaat voor dezelfde of gelijksoortige waren. 4.13 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat ECA door het (dreigend) gebruik van het teken WAVEMASTER (een dreigende) inbreuk maakt als bedoeld in artikel 13 A lid 1 aanhef en sub b BMW op het merkrecht van Bose met betrekking tot WAVE en ACOUSTIC WAVE. Enz.

Nr. 59 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 12 april 2006 (Harry's Bar) Mr. G.R.B. van Peursem Art. 5, lid 2a BMW Het enkele adverteren in een internationaal verschijnende krant die ook (op relatief beperkte schaal) in de Benelux verkrijgbaar is, doorbreekt de territoriale grenzen van het merkenrecht niet (en kan niet gelden als normaal gebruik gericht op het genereren van omzet in de Benelux). Daarom verval wegens non-usus van Beneluxinschrijvingen. Voorzover deze op IR registraties berusten, bevel om verzoek tot doorhaling van de medegelding voor de Benelux in te dienen, uitvoerbaar bij voorraad. Art. 14B, 1 BMW Beneluxdepot van de Amsterdamse Harry’s Bar moet nietig worden verklaard omdat het gedeponeerde merk overeenstemt met het van oudere datum zijnde Gemeenschapsmerk van de Parijse Harry’s Bar. Bij toepassing van de door het HJEG ontwikkelde criteria

21 MEI 2007


voor de beoordeling van overeenstemming, is inderdaad overeenstemming aanwezig. Art. 51, lid 1a GMV Het Gemeenschapsmerkendepot is niet te kwader trouw verricht omdat de Parijse Harry’s Bar bona fide voor-voorgebruiker is ten opzichte van de Amsterdamse Harry’s Bar. De Taco-ijsjes uitspraak (NJ 2005, 526) is bij wijze van analogie toepasselijk te achten. Geen nietigverklaring van deze inschrijving. Art. 8 en art. 107, lid 3 GMV Geen inbreuk op het Gemeenschapsmerk. Ten eerste is er rechtsverwerking, omdat bij de Amsterdamse Harry’s Bar, na stappen van de Parijse Harry’s Bar met het oog op een minnelijke regeling in 1986, uit een stilzitten van ruim 17 jaar en het feit dat er vele Harry’s bars ter wereld zijn die niets met de Parijse Bar uitstaande hebben, het gerechtvaardigd vertrouwen kon postvatten dat besloten was tot een ‘ongeregeld’ gelaten vreedzame coexistentie; en ten tweede omdat de te goeder trouw gevoerde handelsnaam van de Amsterdamse bar ten opzichte van het Gemeenschapsmerk een ouder recht van plaatselijke betekenis is. Art. 107, lid 1 GMV Onaannemelijk dat de Amsterdamse Harry’s Bar buiten Amsterdam bekendheid geniet. Daarom is niet te verwachten dat de activiteiten van de Parijse Harry’s Bar, die een franchisevestiging in Brussel overweegt, inbreuk op het recht van plaatselijke betekenis van de Amsterdamse bar zouden opleveren. Gelet op de ongeldigheid van het Beneluxmerk van de Amsterdamse bar gaat de vordering zowieso de perken van art. 107 GMV te buiten. Art. 5 Hnw Veronderstellenderwijs aangenomen dat de Parijse Harry’s Bar in Nederland voldoende bekendheid geniet om voor bescherming van de handelsnaam in aanmerking te komen, is ook hier sprake van rechtsverwerking. Bovendien is, mede gezien de vele (cocktail)bars in de wereld die sedert tientallen jaren als (element van) hun handelsnaam Harry’s voeren, niets met de Parijse Harry’s Bar uitstaande hebben en waartegen niet is opgetreden, verwarringsgevaar niet aannemelijk, zoals ook ten aanzien van Lido (BIE 1997, nr. 5) het geval was. Harry’s New York Bar SA te Parijs, Frankrijk, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. W.P. den Hertog, advocaat mr. S.A. Klos te Amsterdam, tegen Driss Kchicheb h.o.d.n. Harry’s American Bar te Amsterdam, gedaagde in conventie, eiser in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. M.Ch. Kaaks te Amsterdam.

327

In conventie en in reconventie 2 De feiten 2.1 Sinds 1911 is in Parijs een cocktailbar geschoeid op Amerikaanse leest gevestigd die na overname door de Schotse grootvader, Harry Mac Elhone, van de huidige uitbater is gedreven onder de naam Harry's New York Bar. 2.2 Harry's Bar is houdster van een aantal merkrechten. Het betreft voor zover thans van belang met name: a. Het Gemeenschapswoordmerk HARRY'S, gedeponeerd op 1 april 1996 en ingeschreven op 2 april 2004, onder meer voor de volgende diensten in klasse 42: services de bar en cafés-restaurants; b. Het internationale woordmerk nr. 402413 (met inschrijving voor de Benelux) HARRY'S BAR, ingeschreven op 25 oktober 1973 (laatstelijk vernieuwd in 2003) voor waren en diensten in klassen 32, 33 en 42, onder meer voor boissons nonalcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons; vins, spiritueux et liqueurs, notamment cocktails, apéritifs ou digistifs; débits de boissons, notamment cafés, cafétérias, bars, restaurants; c. Het internationale woordmerk nr. 402412 (met inschrijving voor de Benelux) HARRY'S NEW-YORK BAR, ingeschreven op 25 oktober 1973 (laatstelijk vernieuwd in 2003) voor waren en diensten in klassen 32, 33 en 42 met een identieke waren en dienstenomschrijving als nr. 402413; d. Het internationale woordmerk nr. 467439 (met inschrijving voor de Benelux) HARRY'S BAR, ingeschreven op 9 maart 1982 en laatstelijk verlengd in 2002 voor waren in klassen 3, 14, 18, 21, 25 en 34 (maar niet voor horecadiensten of daaraan soortgelijke diensten); e. Het internationale woordmerk nr. 497440 (met inschrijving voor de Benelux) HARRY'S NEW-YORK BAR, ingeschreven op 18 oktober 1985 en laatstelijk verlengd in 2005 voor waren in klassen 6, 29 en 30 (eveneens niet voor ho-recadiensten of daaraan soortgelijke diensten); f. Het internationale woordmerk nr. 503775 (met inschrijving voor de Benelux) HARRY'S BAR, ingeschreven op 11 juni 1986 voor waren in klasse 34 (rookartikelen); g. Het Benelux woordmerk nr. 425169 HARRY'S NEW YORK BAR, gedeponeerd op 5 januari 1987 (met als publicatiedatum van de registratie augustus 1987, laatstelijk vernieuwd in december 1996) voor diensten in klasse 42, débits de boissons, notamment cafés, cafétérias, bars, restaurants; h. Het internationale woordmerk nr. 509474 (met inschrijving voor de Benelux) HARRY'S COFFEE COCKTAILS, ingeschreven op 12 januari 1987 voor waren in klassen 30 en 32 (waaronder verschillende dranken); i. Het internationale woordmerk nr. 648816 (met inschrijving voor de Benelux) HARRY'S NEW YORK

328


BAR, ingeschreven op 22 november 1995 voor een groot aantal waren en diensten in een groot aantal waren en dienstenklassen, waaronder cafédiensten in klasse 42. 2.3 Kchicheb is houder van het Benelux woord/ beeldmerk nr. 729710, gedeponeerd op 27 januari 2003 voor diensten in klasse 43 (horecadiensten, waaronder bar- en cafédiensten) dat als volgt is ingeschreven:

2.4 In 1986 heeft Harry's Bar de rechtsvoorganger van Kchicheb onder toezending van haar voor de Benelux geldende merkdepots doen sommeren in overleg te treden omtrent een minnelijke regeling onder aanzegging van rechtsmaatregelen bij uitblijven daarvan. De rechtsvoorganger van Kchicheb heeft daar niet op gereageerd en rechtsmaatregelen zijn toen niet getroffen. 2.5 Bij brief van 20 februari 2004 (drie weken na registratie van het Benelux woord/beeldmerk van Kchicheb) heeft Harry's Bar Kchicheb doen sommeren beweerdelijke inbreuk op de merken- en handelsnaamrechten van Harry's Bar te staken. 3 Het geschil 3.1 Harry's Bar vordert in conventie – samengevat en na uitbreiding van de gronden van eis – een verbod tot gebruik van het teken Harry's Bar of elk ander met de merken handelsnaamrechten HARRY's en HARRY's (NEW YORK) BAR overeenstemmende teken, het uitspreken van de nietigheid en ambtshalve doorhaling van Kchichebs Benelux woord/beeldmerk met verscheidene nevenvorderingen, alles op straffe van een dwangsom, alsmede betaling van een 'voorschot op schadevergoeding van € 10.000,-' en van buitengerechtelijke kosten ad € 2.500,-, kosten rechtens. 3.2 Kchicheb vordert in reconventie – samengevat – nietigverklaring van het Gemeen-schapsmerk van Harry's Bar met een daaraan gekoppeld bevel tot het doen van een verzoek tot doorhaling daarvan aan het OHIM met nevenvorderingen, versterkt met dwangsom, alsmede vervallenverklaring van de gelding voor de Benelux van de in 2.2. sub b. t/m i. bedoelde merken met een daaraan gekoppeld bevel tot het doen van een verzoek tot doorhaling van de medegelding voor het Beneluxgebied met nevenvorderingen, eveneens versterkt met dwangsom, voorts een verbod tot gebruik van het Gemeenschapsmerk van Harry's Bar in de Benelux, subsidiair Nederland, meer subsidiair Amsterdam en omstreken, meest subsidiair Amsterdam, versterkt met dwangsom, een overeenkomstig verbod tot gebruik van de handelsnaam Harry's Bar, eveneens versterkt met een dwangsom, alles kosten rechtens.

21 MEI 2007

3.3 Partijen hebben over en weer in conventie en in reconventie verweer gevoerd. Op de stellingen van partijen wordt voor zover nodig hierna bij de beoordeling in gegaan. 4 De beoordeling Procedureel 4.1 Voor zover Harry's Bar aan haar vorderingen haar Gemeenschapsmerk ten grondslag legt, is deze rechtbank bevoegd van die vorderingen kennis te nemen op grond van art. 92 Gemeenschapsmerkenverordening jo. art. 3 van de uitvoeringswet van die verordening. Voor zover dit geschil Beneluxmerkenrechtelijk (of handelsnaamrechtelijk) van aard is, is dit verknocht te achten aan het Gemeenschapsmerken-rechtelijke deel van het geschil, zodat de rechtbank uit dien hoofde bevoegd is. 4.2 In conventie is door Harry's Bar procedureel weinig koersvast gehandeld in een aantal opzichten. 4.3 In de eerste plaats heeft zij bij dagvaarding gesteld dat zij haar merkenrechtelijk beschermde tekens met als centraal element Harry's tot op heden niet in de Benelux had gebruikt. Kchicheb stelt ten onrechte dat hij dit heeft kunnen en mogen opvatten als een gerechtelijke erkentenis in de zin van art. 154 lid 1 Rv, waarop rechtens volgens art. 154 lid 2 niet kan worden teruggekomen. Een gerechtelijke erkentenis betreft immers een in een aanhangig geding uitdrukkelijk (ondubbelzinnig) erkennen van de waarheid van een stelling van de wederpartij. Niet voldoende ondubbelzinnig is komen vast te staan dat de betreffende stelling bij dagvaarding een erkenning van een stelling (blijkbaar: gedaan buiten rechte) van Kchicheb betreft. Het enkele gegeven dat in reactie op de sommatie van Harry's Bar door Kchicheb buiten rechte al op vervallenverklaring van de in de sommatie ingeroepen rechten was gewezen is daarvoor gelet op de formulering van de betreffende stelling bij dagvaarding onvoldoende. Vervolgens heeft Harry's Bar bij repliek in conventie sub 37 aangegeven (in het licht van de betrokken stelling bij dagvaarding niet onbegrijpelijk): Harry's Bar beperkt de merkenrechtelijke grondslag van haar vorderingen tot het Gemeenschapsmerk HARRY'S. Echter, eerst na dupliek in conventie heeft Harry's Bar daarop bij akte een 'gerijpt inzicht' geponeerd, te weten dat bedoelde Beneluxmerken toch normaal als merk zouden zijn gebruikt in de vorm van (uitsluitend) beweerdelijke wekelijkse advertenties in de ook in de Benelux verkrijgbare krant International Herald Tribune (hierna: IHT). Ook dat kan niet – zelfs niet in samenhang beschouwd met vorenbedoelde stelling bij dagvaarding dat de (in reconventie vervolgens wegens niet-gebruik aangevallen) Beneluxmerken tot dan toe niet waren gebruikt – worden opgevat als een gerechtelijke erkentenis van de stellingen betreffende non usus van Kchicheb, omdat ook dit niet voldoende ondubbelzinnig is. Evenmin is deze koerswijziging (anderszins) in strijd met de goede procesorde te achten. Kchicheb heeft immers bij antwoordakte, ruim voor pleidooi, onder de

21 MEI 2007


voorwaarde dat hij bij pleidooi gelegenheid zou krijgen daarop te reageren, geen bezwaar daartegen gemaakt, welke gelegenheid hij vervolgens heeft gekregen en benut. 4.4 In de tweede plaats heeft Harry's Bar haar grondslag van haar eis in conventie na dupliek in conventie nog uitgebreid met een beroep op handelsnaamrechtelijke bescherming. Ook hiervoor geldt dat Kchicheb daartegen geen bezwaar heeft gemaakt onder de voorwaarde dat zulks bij pleidooi aan de orde zou kunnen komen, hetgeen is geschied. 4.5 Op de eerst bij pleidooi – zij het min of meer halfslachtig – betrokken stelling van Harry's Bar dat Harry's (New York Bar) een beroemd merk zou zijn in de zin van art. 6 bis van het Unieverdrag van Parijs, wordt vanwege strijd met de goede procesorde geen acht geslagen, omdat Kchicheb zich daar inderdaad niet op heeft kunnen en behoeven voor te bereiden, zoals hij terecht heeft aangevoerd. Dit was ook niet tevoren aangekondigd door Harry's Bar. Beneluxmerken Harry's Bar 4.6 Kchicheb vordert in reconventie terecht doorhaling van de Beneluxmerken van Harry's Bar wegens gebreke van normaal gebruik als merk. Zelfs als waar zou zijn dat in de jaren 70 en 80 wekelijks en thans jaarlijks periodiek gedurende aaneengesloten periodes een advertentie in de IHT zou hebben gestaan, zoals Harry's Bar beweert, waarin Harry's (New York) Bar wordt gebruikt als handelsnaam en/of dienstmerk – en Kchicheb voert terecht aan dat zulks gegeven de betwisting door hem helemaal niet vaststaat; de overgelegde schaarse advertenties stammen uit 2003, 2004 en 2006 – dan is niet voldaan aan het vereiste van normaal gebruik van dit dienstmerk (mede) gericht op het genereren van omzet in de Benelux in de zin van het Ansul/ Ajax arrest (HvJEG NJ 2004/339). Het enkele adverteren in een internationaal verschijnende krant die ook (op relatief beperkte schaal) in de Benelux verkrijgbaar is, is onvoldoende om de territoriale begrenzing van het merkenrecht te doorbreken, zoals Kchicheb terecht heeft aangevoerd. De parallel met de vaste rechtspraak over ook in Nederland toegankelijke websites dringt zich op. Het is hooguit reclame voor Harry's Bar in Parijs of de franchisevestigingen in Berlijn, Hanover, Keulen, Frankfurt en Montreux (vgl. voor dat reclame aspect de pleitnota van mr. Kaaks randnr.13, waarin dit ook als zodanig wordt aangemerkt). Harry's Bar geeft zelf ten pleidooie toe (pleitnota mr. Kaaks randnr. 30) dat deze vorm van werving van afzet voor een cocktailbar (misschien) wat curieus( lijkt), maar dat daarbij (niet ) uit het oog (moet ) worden verloren dat het hier wel om een beroemde1 cocktailbar gaat. Dat miskent echter, zoals door Kchicheb terecht is aangevoerd, het in aanmerking komende publiek – dat anders dan Harry's Bar betoogt, niet met name (of voor 50%) bestaat uit rondreizende Amerikaanse toeristen en expats, maar het algehele uitgaanspubliek betreft.

329

4.7 Van inbreuk op de Beneluxmerken door Kchicheb is dan ook geen sprake, omdat deze zijn vervallen wegens non usus. Gemeenschapsmerk Harry's Bar en Beneluxmerk Kchicheb 4.8 Kchicheb vordert tevergeefs in reconventie nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk HARRY'S. Er is geen sprake van depot te kwader trouw. Voldoende is dat het teken ergens in de Gemeenschap (Frankrijk in dit geval) te goeder trouw is voor-voorgebruikt in deze in van de bij wijze van analogie toepasselijk te achten Taco ijsjes uitspraak (BGH NJ 2005/526). Harry's Bar hanteert dit teken immers al sinds veel eerder in Parijs (jaren '20) dan de rechtsvoorgangers van Kchicheb dat in Amsterdam (1983) doen. Niet bestreden is verder dat Harry's Bar dit merk althans in Frankrijk (Parijs) tijdig normaal is gaan gebruiken en nog steeds gebruikt als (dienst)merk. 4.9 De rechtbank kan evenwel (ook) niet op basis van dit geldige Gemeenschapsmerk tot het oordeel komen dat sprake is van merkinbreuk door Kchicheb, omdat Kchicheb een terecht beroep doet op rechtsverwerking. Anders dan Harry's Bar stelt, is geen sprake van enkel stilzitten van haar kant, dat inderdaad volgens vaste rechtspraak onvoldoende is voor het kunnen aannemen van rechtsverwerking. Er is bepaald meer. De rechtsvoorganger van Kchicheb is immers tot drie keer toe in 1986 door de toenmalige buitenlandse raadslieden van Harry's Bar verzocht contact op te nemen met Harry's Bar om te trachten een minnelijke regeling te treffen, waarzonder rechtsmaatregelen zijn aangezegd, die echter tot aan de onderhavige zaak nooit zijn gekomen. In weerwil van de stellingen van Kchicheb kan dit wel worden aangemerkt als een sommatie het beweerdelijk inbreukmakend gebruik van het teken HARRY'S BAR op de in de brieven aangegeven merkrechten van Harry's Bar te staken, omdat bij gebreke van reactie van de kant van de bar uit de Amsterdamse Spuistraat legal action in het vooruitzicht wordt gesteld in de laatste brief van 17 juli 1986. Nadat zijdens de rechtsvoorganger van Kchicheb daarop niet was gereageerd, is het vervolgens van de kant van Harry's Bar tot aan de aanzet tot de onderhavige procedure in 2004 meer dan zeventien en een half jaar stil geweest. Daardoor kon, vanwege het geen gevolg geven aan aangezegde rechtsmaatregelen en gegeven de omstandigheid dat in de hele wereld zeer vele Harry's Bars bestaan die niets hebben uit te staan met de Parijse Harry's Bar, bij de rechtsvoorganger van Kchicheb en bij hemzelf het gerechtvaardigd vertrouwen postvatten dat Harry's Bar haar pretenties jegens Kchicheb had laten varen. Dat is te meer zo, nu de eerste brief van 28 mei 1986 in feite slechts aanstuurt op een minnelijke regeling afin d'éviter en effet que ces dénominations coexistent du moins sans accord entre leur titulateurs en uit het stilzwijgen na twee keer rappelleren onder aanzegging van legal action die vervolgens uitblijft, gerechtvaardigd kan worden afgeleid dat Harry's Bar blijkbaar had

330


besloten de vreedzame coëxistentie toch maar ongeregeld te laten voortbestaan – zoals die overigens al bestond vanaf de aanvang van de Amsterdamse cocktailbar in 1983. Dat wordt in de onderhavige omstandigheden voldoende geoordeeld om terzake rechtsverwerking aan te nemen. 4.10 Overigens zou bij gebreke van een geslaagd beroep op rechtsverwerking de onderhavige vordering van Harry's Bar zijn gestrand op art. 107 lid 3 Vo. 40/ 94, omdat het oudere handelsnaamrecht van Kchicheb (stammend uit 1983, terwijl het Gemeenschapsmerk is gedeponeerd in 1996 en is verleend in 2004) slechts plaatselijke betekenis (Amsterdam) heeft. Niet voldoende onderbouwd is gesteld of anders zins gebleken dat (de rechtsvoorgangers van) Kchicheb terzake hun handelsnaamgebruik niet te goeder trouw zouden zijn. 4.11 Vervolgens moet het latere Benelux woord/ beeldmerk van Kchicheb, met als dominerend element HARRY'S, gegeven de geldigheid van het oudere Gemeen-schapsmerk, als overeenstemmend jonger merk echter wel wijken, zoals door Harry's Bar gevorderd. Daartoe wordt als volgt overwogen. 4.12 Voor de beoordeling of bedoeld Gemeenschapsmerk van Harry's Bar en het Benelux woord/beeldmerk van Kchicheb overeenstemmen in de zin van artt. 3 lid 2 sub b jo. 44 BMW – waar blijkens art. 14 B onder 1 BMW de in conventie ingeroepen nietigheid van bedoeld Beneluxmerk op is gebaseerd (depot komt in rangorde na depot van een overeenstemmend merk) is of het Gemeenschapsmerk enerzijds en het Beneluxmerk anderzijds, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide merken maken, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soorten waren en diensten) verwarring wordt gewekt tussen de betreffende merken (directe verwarring), danwel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen Harry's Bar en het Beneluxmerk (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van die overeenstemmingsvraag dienen alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen. Bovendien moet meer acht worden geslagen op de overeenstemmende elementen dan op de verschillen. Bedoelde globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren en diensten. Zo kan een geringe(re) mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge(re) mate van overeenstemming tussen de merken. Ook dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van het aanvallende merk. 4.13 In weerwil van de stellingen van Kchicheb is bij toepassing van deze criteria sprake van

21 MEI 2007

overeenstemming. Het dominerende element uit het woord/beeldmerk van Kchicheb is Harry's, dat geheel overeenstemt met het Gemeenschapsmerk. Het bestanddeel Bar is beschrijvend, evenals de cocktailglasconfiguratie. Ook de diensten en waren zijn voor een belangrijk deel gelijk of stemmen overeen. Handelsnaam 4.14 Nog in het midden latend of de handelsnaam Harry's Bar gevoerd in Parijs en sinds betrekkelijk korte periode ook in Berlijn, Hanover, Keulen, Frankfurt en Montreux (en tussentijds nog in München) een zodanige bekendheid geniet in Nederland, dat deze aldaar als handelsnaam voor bescherming in aanmerking komt – maar daar (uitsluitend) in het kader van deze beoordeling veronderstellenderwijs van uitgaand – is in de eerste plaats ook dan sprake van rechtsverwerking aan de kant van Harry's Bar op overeenkomstige gronden als in 4.9 overwogen. Bovendien kan niet worden geoordeeld dat sprake is van verwarring door de overeenstemmende handelsnaam die Kchicheb voor zijn cocktailbar in Amsterdam hanteert. Evenals in de Lido-zaak (HR NJ 1997/312, BIE 1997/5; de rechtbank en hof uitspraken zijn kenbaar uit deze publicaties) werd aangenomen, staat in de onderhavige procedure als onweersproken vast dat er in de wereld al tientallen jaren lang zeer veel (cock-tail)bars bestaan die als (element in hun) handelsnaam Harry's hebben. Op de zes tot de franchiseketen van Harry's Bar behorende cocktailbars na hebben die geen van allen iets met Harry's Bar uit te staan – mogelijk met een enkele uitzondering (bijvoorbeeld die in Venetië) waar beweerdelijk toestemming voor zou zijn verleend door Harry's Bar. Het is ook in de verste verten niet aannemelijk geworden dat tegen inbreuk door derden op enige relevante schaal werd en wordt opgetreden door Harry's Bar, terwijl ter zitting duidelijk is geworden dat eigenlijk alleen het depot van het Beneluxmerk door Kchicheb steen des aanstoots is geweest, aldus desgevraagd Harry's Bar, die zou overwegen een franchisevestiging in Brussel te vestigen. Het in aanmerking te nemen publiek zal de bar van Kchicheb naar het oordeel van de rechtbank niet verwarren met die van Harry's Bar, direct noch indirect. Harry's Bar heeft nagelaten voldoende steekhoudend te adstrueren dat daarvan wel sprake zou zijn. Een artikeltje in een Amsterdams uitgaansmagazine – daargelaten de juistheid van hetgeen daarin staat opgetekend – is daartoe bepaald onvoldoende. 4.15 Kchicheb heeft zijn stelling dat zijn bar buiten Amsterdam bekendheid zou genieten niet op voldoende steekhoudend geoordeelde gronden gesubstantieerd – mede gelet op de betwisting daarvan zijdens Harry's Bar. Nu voorts in het geheel niets is komen vast te staan van enige (dreiging van) inbreuk door Harry's Bar op het handelsnaamrecht van Kchicheb (Harry's Bar zou slechts overwegen een franchiseves-tiging in de Brussel te starten), worden er onvoldoende termen geoordeeld om op basis van art. 107 lid 1 Vo. 40/94 en/of art. 5 Hnw een

21 MEI 2007


handelsnaaminbreukverbod aan Harry's Bar op te leggen. Voor het overige gaat de betreffende vordering van Kchicheb in reconventie, mede gelet op de ongeldigheid van zijn Beneluxmerk, sowieso de perken van art. 107 lid 1 Vo. 40/94 te buiten. Slotsom 4.16 Uit het vorenoverwogene volgt dat Harry's Bar in de Benelux jegens Kchicheb alleen rechten kan ontlenen aan haar geldig geoordeelde Gemeenschapsmerk HARRY'S, op grond van welk in rangorde aan het Benelux woord/ beeldmerk HARRY'S BAR van Kchicheb voorafgaande merkrecht Harry's Bar die latere Be-neluxinschrijving niet behoeft te dulden, zodat de door Harry's Bar gevorderde doorhaling daarvan kan worden toegewezen als in het dictum verwoord. 4.17 De overige in deze procedure centraal staande merkrechten van Harry's Bar met inschrijving in de Benelux heeft zij niet normaal gebruikt als merk, zodat de door Kchicheb gevorderde doorhaling daarvan kan worden uitgesproken als in het dictum verwoord. Gelet op art. 14 sub D BMW zal ambtshalve de doorhaling daarvan worden uitgesproken. 4.18 Harry's Bars vorderingen tot verbod van merkinbreuk gebaseerd op haar Gemeenschapsmerk stranden op rechtsverwerking – en zouden overigens zijn gestuit op art. 107 lid 3 Vo. 40/94. 4.19 Ook de handelsnaamrechtelijke grondslag van Harry's Bar strandt op rechtsverwerking – en wordt tevens al niet genoegzaam geoordeeld om Kchicheb te verbieden zijn handelsnaam te hanteren, vanwege gebrek aan vereiste verwarring. 4.20 Aan Kchicheb komen geen geldige merkrechten toe en hij kan zich niet met een beroep op zijn handelsnaamrecht verzetten tegen gebruik door Harry's Bar (die als voor-voorgebruiker van het teken/de tekens Harry's ((New York) Bar) moet worden aangemerkt) van meerbedoeld Gemeenschapsmerk, voor zover art. 107 lid 3 van Vo. 40/94 daar geen paal en perk aan stelt. 4.21 Op grond van dit één en ander dienen alle overige vorderingen in conventie en in reconventie te worden afgewezen. 4.22 In de omstandigheid dat beide partijen in conventie en in reconventie over en weer deels in het gelijk en ongelijk worden gesteld, vindt de rechtbank aanleiding de proceskosten te compenseren als in het dictum verwoord. 5 De beslissing De rechtbank in conventie: - verklaart het Benelux woord/beeldmerk nr. 729710 HARRY'S BAR nietig en gelast doorhaling daarvan in het Benelux merkenregister; - verklaart dit vonnis in conventie to zover uitvoerbaar bij voorraad; - compenseert de proceskosten in conventie des, dat iedere partij haar eigen kosten heeft te dragen; - wijst af het meer of anders gevorderde;

331

in reconventie: - verklaart vervallen de mede-gelding voor de Benelux van de volgende woordmerken, resp. vervallen het Benelux woordmerk: 1. internationale inschrijving HARRY'S NEW-YORK BAR nr. 402412; 2. internationale inschrijving HARRY'S BAR nr. 402413; 3. internationale inschrijving HARRY'S BAR nr. 467439; 4. internationale inschrijving HARRY'S NEW-YORK BAR nr. 497440; 5. internationale inschrijving HARRY'S BAR nr. 503775; 6. Benelux woordmerk HARRY'S NEW YORK BAR nr. 425169; 7. internationale inschrijving HARRY'S COFFEE COCKTAILS nr. 509474; 8. international inschrijving HARRY'S NEW YORK BAR nr. 648816, en gelast ambtshalve doorhaling van het sub 6 bedoelde Benelux woordmerk in het Benelux merkenregister en beveelt overigens Harry's Bar binnen veertien kalenderdagen na betekening van dit vonnis het verzoek tot daadwerkelijke doorhaling van de medegelding voor het Benelux-gebied van de bovenbedoelde internationale merkinschrijvingen in te dienen en afschrift daarvan aan Kchicheb te doen toekomen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- voor elke dag dat Harry's Bar met de correcte en/of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijft; verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad; compenseert de proceskosten voor zover in reconventie gevallen des, dat elke partij haar eigen kosten heeft te dragen; wijst af het meer of anders gevorderde. Enz. 1

Deze beroemdheid baseert Harry's Bar met name uit het tientallen jaren

geleden frequenteren van beroemde schrijvers (Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, Hemingway) van de Parijse bar. Het is bepaald de vraag of het rechtens in aanmerking te nemen publiek daarvan wel op de hoogte kan worden geacht, zodat bedoelde advertenties evenmin om die reden wel als op afzet in de Benelux gericht (begin van) gebruik van het merk kunnen worden aangemerkt.

Nr. 60 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 24 augustus 2006 (Cassina/Seats and Sofas) Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en C.J. Verduyn

332


Artikel 13 AW Dat de stoelen zijn gebaseerd op hetzelfde vormprincipe is niet van belang. De Harvard maakt een andere totaalindruk dan de LC2 en de LC3. De LC2 heeft een kubusvormig, strak uiterlijk en komt over als een design-meubel. Met name valt de eenheid van de geometrische vormen op. De LC3 oogt eveneens ‘blokachtig’ en als een design-meubel, maar is breder en lager en komt daardoor robuuster over dan de LC2. De Harvard is weliswaar opgebouwd uit blokvormen, maar wekt in zijn geheel beschouwd niet de indruk van ‘blokvorm’, in het bijzonder doordat de rugleuning boven de armleuningen uitsteekt en een grotere hoek met het zitkussen maakt dan 90°. De buizen van de buizenconstructie zijn dikker en de bochten die de buizen maken zijn minder scherp; de poten maken geen deel uit van de buisconstructie en zijn van onder verdikt. Door de verschillen in dikte tussen de armleuningen, de rugleuning en het kussen en door de verhoudingen tussen lengte, breedte en hoogte, is van een eenheid van vormen geen sprake. Als gevolg hiervan mist de Harvard wat de LC2 en de LC3 bijzonder maakt. Het hof is van oordeel dat de Harvard geen inbreuk maakt op het auteursrecht op de LC2 en de LC3. 1 Cassina SPA te Meda, Italië, appelante, procureur mr. L.M. Bruins, advocaat mr. N.D.R. Nefkens te Amsterdam, tegen Seats and Sofas BV te Sliedrecht, geïntimeerde, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. F.V.B.M. Mutsaerts te 's-Hertogenbosch. a Vzr. Rechtbank te Dordrecht, 13 april 2005 (mr. W.P. Sprenger) De vaststaande feiten 4 Op grond van de - in zoverre niet of onvoldoende weersproken - stellingen van partijen en in het geding gebrachte producties wordt in dit vonnis van het volgende uitgegaan: 5 Het omstreeks 1925 door Le Corbusier (e.a.) ontworpen (1-, 2- en 3-zits) meubelmodel "Grand Confort, petit modèle LC2" (hierna: "LC2") is een auteursrechtelijk beschermd werk. 6 Cassina, een meubelfabrikant, heeft krachtens overeenkomst met de op de LC2 auteursrechthebbenden het exclusieve en wereldwijde recht verkregen de LC2 te fabriceren en te verkopen. Voorts hebben die auteursrechthebbenden aan Cassina volmacht verleend om zelfstandig en op eigen naam op te treden tegen inbreuk op de verkregen rechten en schadevergoeding te vorderen. 7 Seats and Sofas houdt zich bezig met de (detail)handel in zitmeubelen en aanverwante artikelen. Zij heeft 22 vestigingen in Nederland. Seats and Sofas verkoopt onder andere het 2-en 3-zits meubelmodel "Harvard", dat wordt

21 MEI 2007

vervaardigd door Nova "E" Sp. Zoo. in Steszew, Polen. De naam van het meubelmodel Harvard is eind 2004 gewijzigd in "Princeton". 8 Holding is de enige aandeelhouder en de enige bestuurder van Seats and Sofas. 9 Stellende dat het meubelmodel Harvard inbreuk maakt op het auteursrecht op de LC2 heeft Cassina bij brieven van haar advocaat van 13 augustus 2004 Holding en Seats and Sofas gesommeerd om haar inbreukmakend en onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te (doen) houden en daartoe een onthoudingsverklaring te ondertekenen, alsmede om inlichtingen te verschaffen over haar voorraad van en handel in de inbreukmakende zaken. 10 Holding, noch Seats and Sofas heeft aan bovenstaande sommatie voldaan. De vorderingen 11 Cassina vordert - kort samengevat - gedaagden bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad te veroordelen om: A. met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te (doen) houden iedere inbreuk op de auteursrechten van de auteursrechthebbenden, alsmede het onrechtmatig handelen jegens hen en Cassina, en gedaagden in het bijzonder te verbieden meubelmodellen van Le Corbusier openbaar te (doen) maken en/of te (doen) verveelvoudigen, in het bijzonder door meubelmodellen identiek aan of in overwegende mate gelijkend op de LC1, LC2, LC3, LC4, LC6, LC7, LC8, LC9, LC10-P, LC11-P en Casiers Standaard van Le Corbusier openbaar te (doen) maken en/of te (doen) verveelvoudigen, in het bijzonder door meubelmodellen identiek aan of in overwegende mate gelijkend op de genoemde meubelmodellen van Le Corbusier, althans in elk geval de LC2 (1-, 2- en 3-zits) van Le Corbusier, in Nederland te (doen) fabriceren en/of aan te (doen) bieden in brochures en/of op een website die vrij toegankelijk is voor het Nederlandse publiek dan wel op een andere wijze aan te bieden en/of tentoon te (doen) stellen en/of in voorraad te (doen) houden en/ofte (doen) verkopen en/of te (doen) leveren en/of in Nederland te (doen) importeren en/of naar Nederland te (doen) exporteren en/of te (doen) verhuren en/of uit te (doen) lenen en/of op welke titel dan ook in Nederland te (doen) verhandelen en/of in het verkeer te (doen) brengen; B. binnen veertien dagen na het wijzen van het vonnis aan mr. Nefkens, althans bij haarontstentenis aan één van de andere advocaten van Van der Steenhoven Advocaten, onder overlegging van kopieën van offertes en/of facturen en/of bankafschriften en/ of andere relevante documenten of bescheiden een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van: a. het aantal gefabriceerde en/of ingekochte en/of verkochte en/of in voorraad zijnde inbreukmakende meubelmodellen; b. de kostprijs, de inkoopprijs en de verkoopprijs van de inbreukmakendemeubelmodellen, alsmede de door

21 MEI 2007


gedaagden met de verkoop en/of commerciële exploitatie van de inbreukmakende modellen gemaakte bruto en netto winst; c. de namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de afnemers en/of van die personen c.q. rechtspersonen, niet zijnde particulieren, die gebruik gemaakt hebben van één van de inbreukmakende diensten van gedaagden; d. de namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en mailadressen van de fabrikant(en), (mede)importeur(s), tussenperso(o)n(en) en leverancier(s) van de inbreukmakende meubelmodellen; e. hun bestaande voorraad inbreukmakende meubelmodellen, met inbegrip van de aanwezige voorraad bij hun afnemers c.q. derden, niet zijnde particulieren, op het moment van de dagvaardig, vonnis en dag der algehele voldoening; f. hun voorraad brochures en/of ander promotiemateriaal waarmee de inbreukmakende modellen aangeboden worden en/of waarin afbeeldingen van de inbreukmakende modellen zijn opgenomen; C. binnen veertien dagen na het wijzen van het vonnis alle inbreukmakende meubelmodellen terug te halen bij hun afnemers c.q. derden, niet zijnde particulieren, en deze binnen dezelfde termijn aan Cassina af te staan, zulks ter vernietiging op kosten van gedaagden, zonder dat Cassina daarvoor een vergoeding verschuldigd is; D. binnen veertien dagen na het wijzen van het vonnis afgifte te doen van de in Nederland aanwezige voorraad van inbreukmakende meubelmodellen en brochures en daarvan afgifte te doen ter vernietiging op kosten van gedaagden; E. binnen zeven dagen na het wijzen van het vonnis aan Cassina tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen een voorschot op de schadevergoeding van € 20.000,—, althans een bedrag door de voorzieningenrechter te bepalen; het gevorderde onder A., B., C. en D. op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van gedaagden in de kosten van het geding. Cassina stelt daartoe - zakelijk weergegeven en voorzover in dezen van belang - het volgende. 12 Gedaagden maken door de 2- en 3-zits meubelmodellen Harvard/Princeton te fabriceren, te verveelvoudigen, (in reclame-uitingen) te koop aan te bieden c.q. te verhandelen inbreuk op het auteursrecht op de (2- en 3-zits) LC2. Het meubelmodel Harvard/Princeton bevat auteursrechtelijk beschermde kenmerkende elementen van de LC2. De totaalindrukken van de modellen LC2 en Harvard/Princeton verschillen te weinig om de Harvard/Princeton als een zelfstandig werk aan te merken. 13 Voorts handelen gedaagden onrechtmatig omdat haar op de LC2 gelijkende meubelmodellen van inferieure kwaliteit zijn en tegen zeer lage prijzen op de markt worden gebracht.

333

Daardoor wordt op onrechtmatige wijze aangehaakt bij en geprofiteerd van het succes en de exclusiviteit van de oorspronkelijke LC2 werken. 14 Holding is naast Seats and Sofas aansprakelijk, omdat Holding de bestuurder en aandeelhouder is van Seats and Sofas en, ook sedert de sommatie van 13 augustus 2004, niet op die sommatie heeft gereageerd en niets heeft ondernomen om de inbreuk c.q. het onrechtmatig handelen door Seats and Sofas te beëindigen. Het verweer 15 Gedaagden voeren gezamenlijk verweer. Hun conclusie strekt tot niet-ontvankelijk verklaring voorzover de vorderingen Holding betreffen en afwijzing voorzover de vorderingen Seats and Sofas betreffen, met veroordeling van Cassina in de kosten van het geding. De inhoud van haar verweer zal hierna voor zover nodig nader worden omschreven. De beoordeling De vorderingen tegen Seats and Sofas Holding Nederland B.V. 16 Cassina legt aan haar vorderingen jegens Holding geen andere stellingen, feiten of omstandigheden ten grondslag dan de onder 14. vermelde. 17 Naar voorlopig oordeel vormen die enkele feiten en omstandigheden onvoldoende grond om de vorderingen te kunnen dragen. Immers, het gestelde handelen of nalaten van Holding wordt, in het licht van het in art. 2: 175, lid 1 BW bepaalde, in beginsel beoordeeld als handelen c.q. nalaten in haar hoedanigheid van bestuurder van Seats and Sofas. Voorts wordt het handelen c,q. nalaten van Holding in haar hoedanigheid van bestuurder op grond van het in art. 2: 240, lid 1 BW bepaalde, in beginsel toegerekend aan Seats and Sofas. Bijzondere omstandigheden op grond waarvan Holding zelfstandig aansprakelijk is zijn gesteld, noch gebleken. 18 Cassina zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vorderingen jegens Holding. De vorderingen tegen Seats and Sofas B.V. 19 Feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat Seats and Sofas inbreuk maakt op (enige van) de gestelde auteursrechten op de LC1, LC3, LC4, LC6, LC7, LC8, LC9, LC10-P, LC11-P en Casiers Standaard van Le Corbusier zijn gesteld, noch gebleken. 20 Voor de beantwoording van de vraag of het meubelmodel Harvard/Princeton inbreuk maakt op het auteursrecht op de LC2 is van belang of in dit meubelmodel auteursrechtelijk beschermde trekken van de LC2 herkenbaar terugkomen, respectievelijk of dit model in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de LC2 vertoont dat de totaalindrukken die de beide meubelmodellen maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de Harvard/Princeton als een oorspronkelijk werk in de zin van de Auteurswet valt te beschouwen.

334


21 Ter vergelijking zijn foto's van de beide meubelmodellen en verklaringen van deskundigen overgelegd. Voorts hebben partijen ter terechtzitting diverse meubelen getoond. 22 Naar voorlopig oordeel wordt de LC2 bepaald door een combinatie van (a) het uitwendige rechthoekige metalen buizenframe, (b) de daarbinnen rechtstandig geplaatste, blokvormige kussens die zowel aan de bovenkant, als aan de onderen zijkant op gelijke hoogte (respectievelijk diepte en breedte) eindigen en (c) de begrenzing van de kussens aan de onderzijde door een opstaande rand, waardoor een totaalbeeld ontstaat van een door de kussens gevormde kubus, opgesloten in een frame. 23 Hoewel in het model Harvard/Princeton ook een uitwendig metalen buizen frame gecombineerd wordt met rechtstandig geplaatste kussens, komen naar voorlopig oordeel in dat model geen kenmerkende trekken van de LC2 terug en wijkt de totaalindruk van dat model voldoende af van die van de LC2, zodat geen inbreuk op het auteursrecht op de LC2 wordt gemaakt. Daarbij wordt het volgende in aanmerking genomen. Het uitwendige metalen buizen frame van model Harvard/Princeton is slechts aan de voor- en zijkanten van het meubel zichtbaar en de opstaande rand aan de onderzijde ontbreekt, zodat het effect van in een frame opgesloten kussens ontbreekt. Het betoog van Cassina dat het ontbreken van een uitwendig frame aan de achterzijde van het Harvard/Princeton model niets afdoet aan het totaalbeeld wordt niet gevolgd, omdat de onderhavige meubels ook vrij in de ruimte kunnen staan, zoals ook uit de overgelegde advertenties blijkt, waarbij ook de achterkant zichtbaar is. De rugleuning is schuin naar achteren opgesteld en steekt boven de armleuningen uit, waardoor geen kubusvormig effect ontstaat. 24 Op het vorenstaande stuit toewijzing van de gevorderde voorzieningen af. 25 Als de in het ongelijk gestelde partij zal Cassina worden veroordeeld in de proceskosten. De beslissing in kort geding De voorzieningenrechter: verklaart Cassina niet-ontvankelijk in haar vorderingen jegens Seats and Sofas Holding Nederland B.V.; wijst de vorderingen jegens Seats and Sofas B.V. af; veroordeelt Cassina in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Seats and Sofas Holding Nederland B.V. en Seats and Sofas B.V. tezamen bepaald op € 816,— aan salaris van de procureur en € 244,— aan verschotten (griffierecht). Enz. b Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep

21 MEI 2007

1 Het hof gaat in hoger beroep uit van de door de voorzieningenrechter in het vonnis onder 4 tot en met 10 vastgestelde en ook in hoger beroep niet weersproken feiten. 2 Cassina heeft in hoger beroep haar eis vermeerderd in die zin dat zij thans tevens een rectificatie vordert van de advertentie die Seats and Sofas na de uitspraak van de voorzieningenrechter heeft geplaatst in de Telegraaf van 16 april 2005 en voorts een bevel tot het staken van merkinbreuk. Seats and Sofas heeft tegen de eiswijziging geen bezwaar gemaakt, zodat het hof uitgaat van de eis zoals gewijzigd. 3 Het gaat in deze zaak om het volgende. In 1928 heeft de beroemde architect Le Corbusier (samen met anderen) de zitmeubelen LC2 en LC3 ontworpen. Vast staat dat de LC2 en de LC3 auteursrechtelijk beschermde werken zijn. Cassina heeft krachtens een licentieovereenkomst met de auteursrechthebbenden het exclusieve recht verkregen (onder meer) de LC2 en de LC3 te produceren en te verkopen in de gehele wereld. Tevens is zij door de auteursrechthebbenden gevolmachtigd om zelfstandig en in eigen naam in rechte op te treden tegen inbreuken op het auteursrecht op (onder meer) de LC2 en de LC3. Seats and Sofas houdt zich bezig met de verkoop van meubelen, waaronder de tweeen driezitsbanken van het type Harvard, ook wel aangeduid als Princeton. In deze procedure is in de eerste plaats aan de orde of het model Harvard inbreuk maakt op het auteursrecht op de LC2 en de LC3. 4 De voorzieningenrechter heeft overwogen dat naar zijn voorlopig oordeel in het model Harvard geen kenmerkende trekken van de LC2 terugkomen en dat de totaalindruk van dat model voldoende afwijkt van die van de LC2, zodat geen inbreuk op het auteursrecht op de LC2 wordt gemaakt. 5 Grieven 1 en 2 hebben tot doel het auteursrecht op de LC3 in de rechtsstrijd te betrekken. Volgens de toelichting op de grieven maakt de Harvard inbreuk op het auteursrecht op de LC2 èn de LC3 en behoort de verbodsvordering dan ook ten aanzien van beide meubelmodellen alsnog te worden toegewezen. 6 Grief 3 klaagt dat de voorzieningenrechter bij de beantwoording van de inbreukvraag het primaire inbreukcriterium te beperkt heeft uitgelegd. Volgens de toelichting is primair bepalend of één of meer auteursrechtelijk beschermde trekken van de LC2/LC3 herkenbaar terugkeren in de Harvard. De voorzieningenrechter heeft miskend dat voor het aannemen van auteursrechtinbreuk niet vereist is dat alle auteursrechtelijk beschermde elementen zijn overgenomen, aldus de toelichting. De grieven 4 tot en met 10 bestrijden het oordeel van de voorzieningenrechter dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk. In de toelichting op de grieven wordt betoogd dat de karakteristieke en beschermde vormelementen van de LC2/LC3 herkenbaar terugkeren in de Harvard, zodat sprake is van (gedeeltelijke)

21 MEI 2007


verveelvoudiging. Subsidiair wordt aangevoerd dat ook de totaalindrukken van de LC2/LC3 en de Harvard overeenstemmen. De voorzieningenrechter is volgens de toelichting op grief 6 dan ook ten onrechte voorbijgegaan aan het rapport van Prof. Marinissen. In de toelichting op grief 6 wordt voorts gewezen op een tegenstrijdigheid tussen het rapport van prof. Jacobs van 6 oktober 2004 (in eerste aanleg door Cassina overgelegd als productie 15) en het rapport van prof. Jacobs van 16 december 2004 (in eerste aanleg door Seats and Sofas overgelegd als productie 1). Grief 11 is een algemene slotgrief. 7 Het hof overweegt als volgt. Van een verveelvoudiging in de zin van art. 13 Aw. is sprake indien een bepaalde mate van overeenstemming bestaat tussen het auteursrechtelijk beschermde werk en het beweerdelijk inbreukmakende werk; daartoe moet worden beoordeeld of het beweerdelijk inbreukmakende werk de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, zodanig dat de totaalindrukken overeenkomen. Een (door de maker van het beweerdelijk inbreukmakende werk te ontzenuwen) vermoeden van ontlening moet worden aangenomen indien het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, dat de totaalindrukken die beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig (bedoeld is: nieuw) werk kan worden aangemerkt (HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 en HR 29 november 2002, NJ 2003, 17). Het hof merkt daarbij op dat voor (tegen)bewijslevering in een kort geding als het onderhavige geen plaats is. Het hof verwerpt het standpunt van Cassina dat erop neerkomt dat de auteursrechtelijk beschermde trekken enerzijds en de totaalindrukken anderzijds als twee afzonderlijke maatstaven van verschillende rang moeten worden aangemerkt. De totaalindrukken staan naar het oordeel van het hof niet los van de auteursrechtelijk beschermde trekken: of de totaalindruk die een beweerdelijk inbreukmakend werk maakt, te weinig verschilt van die van het auteursrechtelijk beschermde werk voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een nieuw werk kan worden aangemerkt, hangt af van de mate waarin het beweerdelijk inbreukmakende werk de auteursrechtelijk beschermde trekken van het oorspronkelijke werk vertoont. Niet kan worden aanvaard dat reeds van auteursrechtinbreuk sprake is indien slechts één karakteristiek element van een auteursrechtelijk beschermd werk is overgenomen, terwijl de totaalindruk die dit werk maakt overigens geheel verschilt van die van het auteursrechtelijk beschermde werk. 8 Het hof zal eerst onderzoeken welke de auteursrechtelijk beschermde trekken van de LC2 en de LC3 zijn, waaraan voorafgaand het de meubelen zal beschrijven. De LC2 wordt uitgevoerd als fauteuil, tweeen driezitsbank. De LC3 wordt uitgevoerd als fauteuil en tweezitsbank en ook als poef. Aan het hof is een LC2fauteuil ter beschikking gesteld.

335

De hierna beschreven uiterlijke kenmerken gelden voor alle uitvoeringen, voor zover niet anders is vermeld. 9 De LC2 (Fauteuil Grand Confort, petit modèle) wordt gevormd door een samenstel van losse kussens dat wordt omsloten door een stalen buizenframe. De kussens bestaan uit twee rechtop staande zijkussens, die de zijkanten van de stoel vormen, een rechtop staand rechthoekig rugkussen met daartussen een liggend zitkussen, geplaatst op een ‘onderkussen’. De zijkussens en het rugkussen zijn even hoog. De afstand van de bovenzijde van het zijkussen tot de grond (dus inclusief de poten) is (nagenoeg) even groot als de breedte van het zijkussen; aldus benadert de zijkant van de stoel een vierkant. De kussens hebben alle een zelfde dikte, met uitzondering van het onderkussen dat iets dikker is, en de dikte van de kussens is op alle plaatsen gelijk. Aan de onderzijde worden de kussens begrensd door een dunne metalen, opstaande rand. Het buizenframe bestaat uit horizontale en verticale metalen buizen. Aan de voorzijde loopt een verticale buis vanuit de ene voorpoot omhoog, maakt dan een scherpe hoek van 90° en gaat aldus over in een horizontale buis die doorloopt, telkens een scherpe hoek van 90° makend, aan de buitenzijde om het ene zij kussen, het rugkussen en het andere zijkussen; aan de voorzijde maakt de buis weer een scherpe hoek van 90° en loopt door in verticale richting tot in de andere voorpoot. Aan de achterzijde bevinden zich twee verticale buizen, die aansluiten op het horizontale deel van de andere buis en doorlopen tot in de achterpoten. Ter hoogte van het onderkussen loopt een tweede, dunnere horizontale buis die aansluit op de verticale buizen en die het horizontale deel van de andere buis volgt. 10 De LC3 (Fauteuil Grand Confort, grand modèle) heeft geen onderkussen en beschikt over een zitkussen dat dikker is dan de arm- en rugkussens. Het zit- en het rugkussen zijn enigszins breder dat die van de LC2, terwijl de zij- en rugkussens (van gelijke hoogte) minder hoog zijn dan die van de LC2. De afstand van de bovenzijde van het zijkussen tot de grond (dus inclusief de poten) is iets kleiner dan bij de LC2. Het buizenframe is minder hoog dan dat van de LC2. De poef bestaat uit een samenstel van een, naar het hof begrijpt, los vierkant kussen van een bepaalde hoogte en een stalen buizenframe. Aan de onderzijde worden het kussen begrensd door een dunne metalen, opstaande rand. Aan de voorzijde loopt, op enige afstand van de linker, respectievelijk rechter zijkant, aan weerszijden

336


van de poef een verticale buis vanuit de poot omhoog, maakt halverwege het kussen een scherpe hoek van 90° en gaat aldus over in een horizontale buis die, een scherpe hoek van 9Q0 makend, langs de zijkant van het kussen loopt, weer een scherpe hoek van 90° maakt en aldus bij de achterzijde uitkomt, aanstonds een scherpe hoek van 90° maakt en doorloopt in verticale richting tot in de achterpoot. Het hof merkt op dat ter zitting geen meubel uit de LC3-serie is getoond en ook niet aan het hof ter beschikking is gesteld. 11 Als een auteursrechtelijk beschermde trek van de LC2 merkt het hof in de eerste plaats aan de afmetingen van de zij- en rugkussens, in het bijzonder dat de zijkussens een nagenoeg vierkante vorm hebben. Als een auteursrechtelijk beschermde van zowel de LC2 als de LC3 merkt het hof voorts aan dat — anders dan bij stoelen en banken gebruikelijk — de zijkussens even hoog zijn als het rugkussen, dat een hoek van 90° met het rug kussen maakt. Hierdoor wordt naar het oordeel van het hof bereikt dat die onderdelen tezamen een eenheid met een kubus-/blokvorm vormen, waardoor het uiterlijk van de LC2 en de LC3 in belangrijke mate wordt bepaald. Als een andere auteursrechtelijk beschermde trek moet het buizenframe worden beschouwd. Hoewel (ook) ten tijde van het ontwerpen van de LC2 en LC3 vaker buismateriaal werd toegepast in meubels, is bij de LC2 en LC3 nieuw en oorspronkelijk, dat het buizenframe aan de buitenzijde de kussens omsluit. Hieraan doet niet af dat prof. Jacobs in zijn rapport van 16 december 2004 (p. 2 bovenaan) wijst op een aantal stoelen die zijn gebaseerd op hetzelfde vormprincipe, waarbij de zitvorm, opgebouwd uit zitkussens, rugkussens en eventueel armsteunen, wordt omsloten door een min of meer strak vormgegeven buisframe, dat ook het onderstel vormt, en op die grond stelt dat de stoel van Le Corbusier wat originaliteit betreft nadrukkelijk geplaatst moet worden in een trend. Wat daarvan zij, de door prof. Jacobs genoemde stoelen zijn alle ontworpen na 1928 en zijn dus van later datum dan de LC2 en de LC3, zoals Cassina in haar memorie van grieven onder 98 terecht opmerkt. Het hof is voorts, anders dan prof. Marinissen (p. 4 van zijn rapport), van oordeel dat de metalen strip aan de onderzijde van de LC2 en de LC3 niet op zichzelf beschouwd reeds een kenmerkend element van de LC2 en de LC3 vormt. Deze kan immers niet los worden gezien van het buizenframe, waarvan de strip onderdeel uitmaakt. 12 Het hof zal voorts onderzoeken of en in hoeverre de Harvard met de auteursrechtelijk beschermde trekken van de LC2 en de LC 3 overeenstemming vertoont. De Harvard wordt uitgevoerd als fauteuil, tweeen driezitsbank. Aan het hof is een Harvardfauteuil ter beschikking gesteld.

21 MEI 2007

De Harvard is net als de LC2 en LC3 samengesteld uit blokvormen; de armleuningen, rugleuning en zitting lijken op het eerste gezicht te bestaan uit kussens, doch zijn vaste, beklede onderdelen van het meubel. De armleuningen zijn aanmerkelijk dikker dan die van de LC 2 en de LC3. Van opzij gezien valt op dat de armleuningen rechthoekig, en niet, zoals de zijkussens van de LC 2 en de LC3, bij benadering vierkant zijn. Verder valt op dat het rugleuning boven de armleuningen uitsteekt. De rugleuning is van boven smaller dan van onderen en maakt, anders dan bij de LC2 en de LC3, een aanmerkelijk grotere hoek met het zitkussen dan 90°, hetgeen temeer opvalt nu de rugleuning boven de armleuningen uitsteekt. Rond de armleuningen is een buisconstructie bevestigd. Deze loopt van de voorzijde van elke armleuning van onder af verticaal omhoog, maakt dan een hoek van 90° en gaat aldus over in een horizontale buis die doorloopt, telkens met een hoek van 90°, aan de buitenzijde van deze armleuning tot aan de achterzijde, maakt daar een hoek van 90° en loopt door in verticale richting tot onderzijde van deze armleuning, maakt daar een (scherpe) hoek van 90° en loopt vervolgens langs de onderzijde van de armleuning weer naar de voorzijde. Anders dan bij de LC 2 en de LC3 loopt het horizontale deel van de buis dus niet aan de achterzijde langs de rugleuning door. De buisconstructie van de Harvard dient ook niet om de arm- en rugleuning bijeen te houden, maar louter als decoratie. De buizen zijn dikker dan die van de LC2 en de LC3 en de bochten die de buis maakt, zijn aanmerkelijk ronder. De poten van de Harvard maken geen deel uit van de buisconstructie rond de armleuningen. Zij zijn separaat bevestigd aan de onderkant van de stoel, enigszins naar binnen toe, en zijn aan de onderzijde verdikt. 13 Een en ander in aanmerking genomen is het hof van oordeel, zulks in afwijking van de bevindingen van prof. Marinissen, dat de Harvard in onvoldoende mate overeenstemming vertoont met de auteursrechtelijk beschermde trekken van de LC2 en de LC3. De afmetingen van de arm- en rugleuningen van de Harvard verschillen aanzienlijk ten opzichte van die van de LC2 en de LC3. In het bijzonder acht het hof van belang dat de rugleuning van de Harvard uitsteekt boven de armleuningen. Juist nu de gelijke hoogte van de zij- en rugkussens een karakteristieke trek van de LC2 en LC3 betreft, gaat het niet aan, zoals Cassina in haar memorie van grieven onder 113 doet, denkbeeldig de rugleuning van de Harvard weg te laten. Voorts acht het hof relevant

21 MEI 2007


dat de buisconstructie niet doorloopt aan de achterzijde van de Harvard en dat de poten niet zijn geïntegreerd in de buisconstructie. De vorm van het frame, inclusief het horizontale gedeelte van de buis aan de achterzijde van het meubel, is een auteursrechtelijk beschermde trek. Prof. Marinissen gaat naar het oordeel van het hof ten onrechte hieraan voorbij. Zijn standpunt dat het kenmerkende element dat een samenstel van rechtstandig geplaatste kussenblokken door het frame strak wordt ‘omgeven’ terugkeert in het meubelmodel Harvard van Seats and Sofas, kan het hof dan ook niet volgen. Cassina wijst er nog op dat prof. Jacobs in zijn rapport van 16 oktober 2004 (p. 2 onderaan) verklaart dat '(b)eide meubels worden omsloten door een buis(constructie)’ en dat deze zin in zijn rapport van 16 december 2004 niet meer voorkomt. Zij stelt in dit verband dat aan de geloofwaardigheid van de bevindingen van prof. Jacobs en aan zijn deskundigheid moet worden getwijfeld. Het hof stelt vast dat prof. Jacobs in zijn eerste rapport (p. 3 bovenaan) tevens verklaart: 'De twee meest opvallende kenmerken van de LC meubels, te weten de kubusachtige vorm en de strak omsluitende buisconstructie, die ook het onderstel vormt, zijn in de Harvard bank niet aanwezig.’ In het licht hiervan moet worden aangenomen dat de gewraakte zin in hetzelfde rapport op een vergissing berust. 14 De genoemde verschillen brengen naar het oordeel van het hof tevens mee dat de Harvard een andere totaalindruk maakt dan de LC2 en de LC3. De LC2 heeft een kubusvormig, strak uiterlijk en komt over als een designmeubel. Met name valt de eenheid van de geometrische vormen op. De LC3 oogt eveneens ‘blokachtig’ en als een design-meubel, maar is breder en lager en komt daardoor robuuster over dan de LC2. De Harvard is weliswaar opgebouwd uit blokvormen, maar wekt in zijn geheel beschouwd niet de indruk van ‘blokvorm’, in het bijzonder doordat de rugleuning boven de armleuningen uitsteekt en een grotere hoek met het zitkussen maakt dan 90°. De buizen van de buizenconstructie zijn dikker en de bochten die de buizen maken zijn minder scherp; de poten maken geen deel uit van de buisconstructie en zijn van onder verdikt. Door de verschillen in dikte tussen de armleuningen, de rugleuning en het kussen en door de verhoudingen tussen lengte, breedte en hoogte, is van een eenheid van vormen geen sprake. Als gevolg hiervan mist de Harvard wat de LC2 en de LC3 bijzonder maakt. Voor zover Cassina wil betogen dat het onderstel van de LC3-poef, dat slechts horizontale buizen aan de zijkanten vertoont en niet aan de achterzijde, tevens als een auteursrechtelijk beschermde trek van de LC3 moet worden aangemerkt en dat deze trek is terug te vinden in de Harvard, verwerpt het hof dit betoog, reeds omdat de fauteuil en de banken uit de Harvard-collectie een geheel andere totaalindruk maken dan de LC3-poef. 15 Het voorgaande in aanmerking genomen is het hof van oordeel dat de Harvard geen inbreuk maakt op het

337

auteursrecht op de LC2 en de LC3. De grieven zijn mitsdien ongegrond. 16 Cassina heeft bij pleidooi (pleitnota onder 1) haar vordering voor zover gebaseerd op het merkenrecht ingetrokken, zodat het hof hierop niet hoeft in te gaan. 17 Aan het gevorderde bevel tot rectificatie van de advertentie die Seats and Sofas heeft geplaatst in de Telegraaf van 16 april 2005 legt Cassina ten grondslag dat de advertentie onrechtmatig is nu de inhoud hiervan ten opzichte van de consument misleidend is in de zin van art. 194 BW. De tekst: 'Seats and Sofas wint wereldwijde rechtszaak!’ is onjuist; het vonnis betreft immers een voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in de rechtbank Dordrecht. Voorts is de mededeling dat de Harvard een strak Italiaans ontwerp is misleidend, nu uit de overgelegde stukken blijkt dat de fabrikant/ leverancier Pools is. Seats and Sofas heeft bovendien in de advertentie een afbeelding afgedrukt van de LC2. Daarmee haakt zij op onrechtmatige wijze aan bij de wereldvermaarde LC2 en maakt zij (wederom) inbreuk op het auteursrecht daarop, aldus Cassina. 18 Het hof overweegt als volgt. Op zichzelf levert het opnemen door Seats and Sofas van een afbeelding van de LC2 in haar advertentie auteursrechtinbreuk op. Seats and Sofas erkent dat haar uitlatingen in de advertentie niet geheel correct zijn; zij spreekt in dit verband van een onschuldige overdrijving respectievelijk van een onschuldige bagatel. De advocaat van Seats and Sofas heeft bij brief van 7 juni 2005 aan de advocaat van Cassina bericht dat zijn cliënte bereid is te verklaren dat zij niet opnieuw bedoelde advertentie in de Telegraaf zal plaatsen. In het licht hiervan en mede gelet op het tijdsverloop is het hof van oordeel dat Cassina geen belang heeft bij de gevorderde rectificatie. Daarbij gaat het hof ervan uit dat Seats and Sofas over de inhoud van dit arrest geen onjuiste mededelingen zal doen. 19 Cassina heeft in eerste aanleg gesteld dat Seats and Sofas onrechtmatig handelt jegens haar en de auteursrechthebbenden op de LC2 en de LC3 doordat de meubelmodellen Harvard van inferieure kwaliteit zijn en tegen zeer lage prijzen op de markt worden gebracht waardoor zij op onrechtmatige wijze aanhaakt bij en profiteert van het succes en de exclusiviteit van de originele Cassina-meubelen. Voor zover Cassina in hoger beroep haar stelling handhaaft, heeft zij deze niet dan wel onvoldoende onderbouwd en wordt deze verworpen. 20 Het voorgaande brengt mee dat het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd. Cassina zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep worden veroordeeld. Beslissing Het hof: - bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Dordrecht van 13 april 2005;

338


- veroordeelt Cassina in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Seats and Sofas begroot op € 291,-- aan verschotten en € 2.682,-- aan salaris procureur. Enz.

21 MEI 2007

21 MEI 2007


339

BERICHTEN

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Nieuwe boeken/publicaties

Octrooicentrum Nederland

Th. C.J.A. van Engelen, Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht; Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2007; ISBN: 97890-5454-774-7; prijs: € 45,-.

Octrooicentrum Nederland zal op 21 juni 2007 voor het publiek gesloten zijn i.v.m. een sportdag voor alle medewerkers van Octrooicentrum Nederland. (Kennisgeving van de directeur van Octrooicentrum Nederland, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom.)

(sous la direction de) Bernard Remiche, Brevet, innovation et intérêt général. Le Brevet: pourquoi et puor faire quoi? Actes du colloque de Louvain-la-Neuve organisé par la Chaire Archelor; Droit/Économie international, Larcier 2007; ISBN 13: 978-2-80044-2448-0; prijs: € 140,-; 608 pagina's.

Cursussen/lezingen CIER-lezing 'Over rechterlijke discretie bij de beoordeling van instructiemaatregelen en sancties in IE' Datum: 6 juni 2007; Tijd: 16.00 uur aanvang; Locatie: Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Drift 9 te Utrecht; Spreker: mr. J.L.R.A. Huydecoper; NOvA/PO: 2; Prijs: vrij toegankelijk; Inlichtingen: [email protected]

NUMMER 5 21 MEI 2007 JAARGANG 75. Merkenrecht

Recommend Documents