Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008 – 2009
Bescherming(somvang) van het merkenrecht in de V.S.A. : Verwarring troef !
Masterproef van de opleiding
'Master in de rechten'
Ingediend door
Koen Hoornaert 20043213 Sociaal en Economisch Recht
Promotor: Prof. Dr. H. Vanhees
Inhoudsopgave
pag.
Voorwoord
5
Lijst van afkortingen
8
Introductie
9
A) Algemene situering van het merkenrecht binnen de intellectuele eigendomsrechten
9
B) Thematiek
12
a) Houder van een merk
14
b) Geregistreerd federaal merk
15
c) Een Trademark
20
C) Structuur
26
Hoofdstuk I: Functies van het merkenrecht
29
A) De grondslag van de bescherming
29
B) De functies van trademarks
32
a) Herkomst – en onderscheidingsfunctie
34
b) Bronfunctie
36
c) Kwaliteits – en goodwill functie
37
d) Reclame – en informatiefunctie
38
Hoofdstuk II: Classificatie van merken a.d.h.v. het onderscheidend vermogen
A) Het onderscheidend vermogen
41
41
a) Fanciful
44
b) Arbitrary
46
c) Suggestive
47
d) Descriptive
48
e) Generic
54 2
B) Secondary meaning
62
Hoofdstuk III: De rechten van de merkhouder
69
A) Situering
69
B) Inbreuken en de likelihood of confusion
71
a) Algemeen
71
b) Likelihood of confusion test
80
1) The strength of plaintiff’s mark
82
2) Similarity of the marks
82
3) The proximity of the goods or services
84
4) The likelihood that plaintiff will bridge the gap
85
5) Evidence of actual confusion
85
6) Defendant’s good faith in adopting the mark
87
7) The quality of the products or service
88
8) The sophistication of the buyers
88
c) Initial interest confusion
89
d) Post sale confusion
90
e) Reverse confusion
91
C) Dilutie
93
a) Inleiding
93
b) Concept
93
c) Bekende merken
96
d) Dilution by blurring
96
e) Dilution by tarnishment
98
f) Free riding
99
D) Overige rechten
101
a) Namaak
101
b) Sectie 43 (a) Lanham Act en valse reclame
102
c) Het internet en anticybersquatting
103
d) Secundaire aansprakelijkheid bij merkenrechterlijke inbreuken
104
3
Hoofdstuk IV: Beperkingen op de rechten van de merkhouder
106
A) Algemeen
106
B) Incontestability
106
C) Fair use
108
a) Descriptive fair use
109
b) Nominative fair use
114
1) Algemeen
114
2) Hersteldiensten en vervangingsgoederen
117
3) Vergelijkende reclame
118
c) Vrije meningsuiting
120
D) Laches en acquiescence
124
E) Overige beperkingen
126
a) Verlating
126
b) Unclean hands
127
c) Fraude
128
Conclusie
129
Bibliografie
130
a) Wetgeving
130
b) Rechtspraak
131
c) Rechtsleer
140
4
Voorwoord Het schrijven van dit werkstuk – De beschermingsomvang van het merkenrecht in de V.S.A.: Verwarring troef! – is de bekroning van mijn opleiding Rechten aan de UGent. Deze meesterproef is het symbool en resultaat van vijf boeiende jaren. Dit voorwoord is dan ook voornamelijk een dankwoord.
Vooreerst wens ik mijn Promotor, de Heer Prof. Dr. H. VANHEES te bedanken en dit om drie bijzondere redenen. In de eerste plaats voor het bieden van de mogelijkheid om te kunnen werken rond een dergelijk fascinerend onderwerp. Hierdoor heb ik ontzettend veel kunnen bijleren over het intellectuele eigendomsrecht en in het bijzonder het merkenrecht in de V.S.A. Het is echter zeker niet het gemakkelijkste onderwerp gebleken. Al mijn bronnen waren bijvoorbeeld in het Engels. Ik werd geconfronteerd met typische common law begrippen die moeilijk te vertalen zijn. Ik kon niet op Nederlandstalige rechtsleer terugvallen en moest mezelf vertrouwd maken met totaal andere citeerwijzen, hetgeen het opzoekingswerk in het begin zeker niet vereenvoudigde. Bovendien werd ik hierdoor gedwongen tot het maken van bijkomende keuzes bijvoorbeeld m.b.t. deze citeerwijzen. Zo heb ik ervoor geopteerd in dit werk om te verwijzen naar de rechtspraak conform de Amerikaanse citeerwijzen, maar heb ik mijn uiterste best gedaan om de rechtsleer te citeren conform de Belgische regels. Het is slechts een klein voorbeeld van het feit dat het niet steeds even eenvoudig is om een rechtstak uit een ander rechtsstelsel met een andere taal en tradities te bespreken. Ook is het merkenrecht in de V.S.A. an sich niet eenvoudig gebleken. De titel Verwarring troef! is in eerste instantie wel een verwijzing naar het belang van de verwarring in het kader van de likelihood of confusion test, zoals we uitgebreid in dit werk zullen analyseren. Toch is de titel ook een knipoog naar de verwarring die nooit ver weg was bij het initieel bestuderen van het merkenrecht in de V.S.A. Zo bestaan er tussen de Circuits verschillende opvattingen en interpretaties omtrent verschillende doctrines, hetgeen verwarring en onzekerheid in de hand werkt. Vervolgens wens ik mijn Promotor te bedanken voor het geven van academische vrijheid. De mogelijkheid om zelf op onderzoek te kunnen trekken en te werken op eigen tempo, heb ik uitermate geapprecieerd. Het gegeven vertrouwen heeft mij ertoe aangezet om heel veel tijd en energie te investeren in dit werkstuk. Bovendien is deze ervaring dermate positief geweest dat het schrijven van een doctoraat een volgende doelstelling is geworden. Tot slot wil ik mijn dank uitspreken voor de goede onderlinge verstandhouding en communicatie. Steeds heb ik op mijn vragen een snel en accuraat antwoord gekregen, hetgeen enkel maar een positieve invloed heeft gehad op deze meesterproef.
Ten tweede, wil ik American University Washington College Of Law bedanken en in het bijzonder Vice – Decaan Christine FARLEY. Onder haar begeleiding heb ik in februari en maart 2009 als international visiting scholar twee maanden zeer intensief kunnen werken en schaven aan deze tekst. Haar grote kennis van het Amerikaanse merkenrecht en haar vriendelijkheid waren ontegensprekelijk een grote hulp. Ook 5
wens ik de mensen van de Pence Law Library te bedanken voor hun hulp bij de opzoekingen van de case law en de Professoren en medewerkers van het International Visiting Scholar Program die mijn studieperiode hebben mogelijk gemaakt. Tot slot, wens ik Professor Thomas J. MCCARTHY te bedanken voor het vriendelijke beantwoorden van enkele e – mails. Zonder enige twijfel is hij de grootste autoriteit ter wereld op het vlak van het (Amerikaanse) merkenrecht. Het doet dan ook veel deugd dat hij jonge studenten wil helpen.
Ten derde wil ik mijn medestudenten bedanken. Zonder hen waren de afgelopen jaren zonder enige twijfel veel minder boeiend en leerrijk geweest. In dit kader wens ik ook alle Professoren te bedanken. Gedurende vier academiejaren heb ik het voorrecht gehad om als studentenvertegenwoordiger in de Faculteitsraad Rechtsgeleerdheid aan de UGent te mogen zetelen. Ik heb in dit gremium ontzettend veel bijgeleerd en bewaar er veel fijne herinneringen aan. De mensen van het A.T.P. en A.A.P. wens ik ook uitdrukkelijk te bedanken. Dag in dag uit zorgen zij ervoor dat studenten op kwaliteitsvolle
en
vriendelijke wijze begeleid worden. Ze zijn een onmisbare schakel aan onze Rechtenfaculteit waarvoor ze de nodige waardering verdienen.
Een speciaal woord van dank gaat naar mijn Amerikaanse gastfamilie te Washington D.C. Zonder hen was dit werkstuk nooit van dezelfde kwaliteit geweest. Ik had simpelweg niet de logistieke mogelijkheden gehad om voor mijn onderzoek twee maanden te Washington D.C. te verblijven. Bovendien is hun steun en gastvrijheid fenomenaal. Ik ben hen dan ook zeer erkentelijk.
Tot slot, wens ik mijn gezin te bedanken: Mijn ouders, broer en zus. Ze hebben me steeds gesteund en me de kans gegeven om me op intellectueel vlak te ontplooien. Ik wens heel in het bijzonder mijn vader, Hendrik HOORNAERT, te bedanken. Een schitterende vader en advocaat die vorig academiejaar overleden is, terwijl ik in de V.S.A. aan het studeren was. Zijn doorzettingsvermogen, levenslust en karakter zal mij steeds tot voorbeeld zijn. Als ik straks afstudeer als Master in de Rechten en als B.A.E.F. Fellow nog een jaar aan Georgetown University Law Center kan verder studeren heb ik dat aan hem te danken.
Dit werk is aan hem opgedragen.
Koen HOORNAERT 12 / 05 / 2009 Sint – Niklaas 6
7
Lijst van afkortingen BS:
Belgisch Staatsblad
BW.:
Burgerlijk Wetboek
Cir.:
Circuit
C.C.P.A.:
The United States Courts of Customs and Patent Appeals
C.D.Cal.:
The United States District Court – Central District of California
D.Mass:
The United States Disctrict Court – Massachusetts
D.Md.:
The United States District Court – Maryland
D.N.J.:
The United States Disctrict Court – New Jersey
D.P.R.:
The United States Disctrict Court – Puerto Rico
E.D.N.Y.:
The United States Disctrict Court – Eastern District of New York
E.D.Va.:
The United States Disctrict Court – Eastern District of Virginia
F.:
Federal Reporter
F.2d:
Federal Reporter, Second Series
F.3d:
Federal Reporter, Third Series
F.Supp:
Federal Supplement
F.Supp.2d:
Federal Supplement, Second Series
L.Ed.:
United States Supreme Court Reports, Lawyer’s Edition
L.Ed.2d:
United States Supreme Court Reports, Lawyer’s Edition, Second Series
S.Ct.:
Supreme Court Reporter
S.D.N.Y.:
The United States Disctrict Court – Southern Disctrict of New York
T.E.S.S.:
Trademark Electronic Search System
T.M.E.P.:
Trademark Manual of Examining Procedures
T.T.A.B.:
Trademark Trial and Appeal Board
U.S.:
United States Reports
U.S.C.:
United States Code
U.S.Const.:
United States Constitution
U.S.P.Q.:
United States Patent Quarterly
U.S.P.Q.2d:
United States Patent Quarterly, Second Series
U.S.P.T.O.:
United States Patent and Trademark Office
8
Introductie A. Algemene situering van het merkenrecht binnen de Intellectuele Eigendomsrechten1 1. Binnen de groep van de Intellectuele Eigendomsrechten2 maakt men traditioneel het onderscheid tussen drie hoofdcategorieën: Het Auteursrecht3, het Octrooirecht4 en ten slotte het Merkenrecht5. In dit werk zal de focus op deze laatste categorie liggen. Alvorens echter mijn aandacht volledig op het merkenrecht toe te spitsen, zal ik zeer kort in enkele alinea’s het auteursrecht en het octrooirecht bespreken zodat de lezer een beter beeld krijgt van de bijzondere positie van het merkenrecht.
2. Het auteursrecht voorziet bescherming voor de originele creatie van een auteur, hetgeen in het algemeen door de U.S. Constitution6 als Writings of Authors wordt omschreven. Deze bescherming omvat een breed spectrum van creaties zoals literaire werken, computer software, muziekcomposities, geluidsopnames, …7 Het auteursrecht geeft aan de auteur het exclusieve recht om deze creaties te reproduceren, aan te passen, onder het publiek te verspreiden en uit te voeren. Bovendien heeft de auteur nog enkele andere rechten zoals opgesomd in de United States Code (U.S.C.). 8 Deze exclusieve rechten zijn wel onderworpen aan beperkingen zoals de fair use.9’10 De duur van het auteursrecht is in de V.S.A.11, net zoals in België12, tot 70 jaar na het overlijden van de auteur beperkt. Er moet opgemerkt worden dat naast de gecodificeerde wetgeving ook de common law een rol speelt.13 Ook in het merkenrecht speelt de common law een rol. Hierop zal bij de verdere bespreking worden ingegaan. Tot slot moet er beklemtoond worden dat het auteursrecht een grondwettelijke grondslag heeft in de V.S.A. In art. I, Section 8, clause 8 U.S. Constitution vindt men de zogenaamde Copyright and Patent Clause terug: “The Congress shall have Power (…) To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.” In de veel geciteerde Trade-Mark Cases14 bracht de United States Supreme Court bij monde van Justice
1
J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, I, Eagan, West, 2008. Het betreft eigendomsrechten met betrekking tot creaties van de menselijke geest, waarnaar in het Engels als Intellectual Property Rights wordt verwezen. 3 Copyrights. 4 Patents. 5 Trademarks. 6 In dit werk is er getracht om alle Engelstalige begrippen in italics weer te geven. 7 17 U.S.C. § 102 (a). 8 17 U.S.C. § 106 – 122. 9 Het is nuttig op te merken dat fair use ook bij trademarks een zeer belangrijke rol zal spelen als beperking op de rechten van de merkhouder. Het is belangrijk de fair use exceptie bij copyrights en trademarks van elkaar te onderscheiden. 10 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 212 – 248. 11 17 U.S.C. § 302. 12 Art. 2, § 1 Wet van 30 Juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, BS 27 juli 1994, 19297. 13 Nadel v. Play – By – Play Toys & Novelties, Inc., 208 F.3d 368 (2d Cir. 2000). 14 Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82 (1879). 2
9
MILLER uitsluitsel over het feit of deze Copyright and Patent Clause ook een grondwettelijke basis bevat voor de bescherming van trademarks. Het antwoord is duidelijk ontkennend.15
3. Het octrooirecht voorziet voor uitvinders van nieuwe, nuttige en niet voor de hand liggende uitvindingen exclusieve rechten.16 Deze rechten verlenen de octrooihouder het recht om anderen te verbieden gebruik te maken van het octrooi zoals gespecifieerd in 35 U.S.C. § 271. Deze uitvindingen worden in de U.S. Constitution als Discoveries of Inventors omschreven. Een octrooi kan o.a. voor machines en chemische, mechanische en elektrische processen worden verleend.17 Om een octrooi te verkrijgen moet er een voorafgaande aanvraag gedaan worden bij de United States Patent and Trademark Office (U.S.P.T.O.).18 In deze aanvraag moet de uitvinding nauwkeurig en geheel beschreven worden. Een octrooi heeft een beperkte beschermingsduur. Het vervalt twintig jaar nadat de aanvraag is ingediend.19 De beperkte bescherming in de tijd is één van de belangrijkste oorzaken, zoniet de belangrijkste, voor de gigantische investeringen die in het verleden gebeurd zijn in Onderzoek & Ontwikkeling20 in bijv. de automobiel – en farmacie sector. Deze sectoren en budgetten worden op dit ogenblik in de V.S.A. ontzettend getroffen door de huidige financiële crisis, aangezien men hierop tracht te besparen. De huidige crisis zal mijns inziens een aanzienlijke vertraging tot gevolg hebben op het vlak van de medische vooruitgang. De gevolgen zullen in deze sectoren dan ook o.a. door het verstrijken van de octrooien voor men nieuwe octrooien heeft weten te verwerven, nog lange tijd doorwegen. Het valt daarom te verwachten dat de druk zal opgevoerd worden om de beschermingsduur uit te breiden naar vijfentwintig jaar. Zolang de Democrats zowel de President leveren, als de meerderheid hebben in Congress en Senate zal dit echter hoogstwaarschijnlijk weinig succesvol zijn. Zoals het auteursrecht heeft ook het octrooirecht zijn basis in art. I, Section 8, clause 8 U.S. Constitution.21 Het is ook relevant in dit kader een bijkomende subsectie binnen de Intellectuele Eigendomsrechten te vermelden, nl. de handelsgeheimen.22 Hiernaar wordt ook wel als bedrijfsgeheimen verwezen of nog anders know how. Deze categorie vormt als het ware een alternatief voor het octrooirecht.23 Bedrijfsgeheimen hebben zowel hun voor – als nadelen in vergelijking met het octrooirecht: er is geen formalisme om bescherming te verkrijgen en de bescherming blijft gelden zolang de bedrijfsgeheimen niet bekend worden bij het publiek. Daarentegen mag men wel aan reverse engineering doen, hetgeen bij octrooien verboden is. Een van de best bewaarde en bekendste bedrijfsgeheimen bijvoorbeeld is waarschijnlijk de formule van het
15
J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 13 – 16. 16 35 U.S.C. §§ 101 – 103. 17 35 U.S.C. § 101. 18 35 U.S.C. § 112. 19 35 U.S.C. § 154 (a) (2). 20 Hier wordt veelal het Engelse equivalent Research & Development, afgekort als R&D gebruikt. 21 S. W. HALPERN, C. A. NARD, en K. PORT, “United States of America” in H. VANHEES (ed.), International encyclopaedia of laws: intellectual property, Den Haag, Kluwer, 237. 22 Trade Secrets. 23 Restatement of the Law (Third) of Unfair Competition §§ 39 – 45.
10
COCA COLA recept. Het auteursrecht en octrooirecht hebben dus beide een grondwettelijke basis in U.S. Const. art. I, § 8, cl.8. 4. Het merkenrecht daarentegen vindt zijn grondslag in de Interstate Commerce Clause.24 In deze bepaling wordt aan het Congress de bevoegdheid verleend om de interstatelijke handel te reguleren. Het merkenrecht omvat verschillende soorten merken waarop later zal ingegaan worden.25 De hoofdcategorie echter, nl. de trademarks wordt in de wet als volgt gedefinieerd:
“trademark includes any word, name, symbol or device, or any combination thereof – (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.”26
5. Uit deze definitie worden onmiddellijk de belangrijkste functies van een merk duidelijk. Het is de bedoeling om goederen te identificeren, te onderscheiden en hun herkomst aan te duiden. Voorbeelden van merken zijn bijvoorbeeld COCA COLA, BURGER KING en STELLA ARTOIS.27 Het auteursrecht is erop gericht om bescherming te voorzien voor en van artistieke creativiteit. Het octrooirecht wil dan weer
technologische
innovaties
beschermen.28
De
primordiale
drijfveer
voor
beide
beschermingsmechanismen is dezelfde: het voorzien van een stimulus voor mensen om in dergelijke activiteiten tijd en energie te investeren. Deze bescherming is logisch. Indien bescherming niet zou bestaan, zouden er weinig of geen auteurs en uitvinders te vinden zijn. Er zou waarschijnlijk veel geparasiteerd worden, aangezien free riders op geen enkele wijze gesanctioneerd zouden worden. De motivatie echter om trademarks te beschermen ligt niet bij deze stimulus. De grondslag van trademark bescherming en de daarmee gerelateerde principes zullen verder in een apart hoofdstuk besproken worden.
24
U.S. Const. art. I, § 8, cl. 3. De vier verschillende soorten merken zijn: warenmerken, dienstenmerken, certificatiemerken en collectieve merken. 26 15 U.S.C. § 1127 27 De merknamen zullen in dit werk steeds in hoofdletters getypt worden en dit om verwarring te verkomen bij het analyseren van relevante case law. 28 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 546. 25
11
B. Thematiek 6. Zoals de titel van dit werkstuk aangeeft, zal ik de beschermingsomvang van het merkenrecht in de V.S.A. bespreken. Een probleem waar elke auteur mee worstelt, is dat van de correcte en adequate afbakening van het onderzoeksthema. Het stellen van de juiste vraag met daaraan gekoppeld het geven van een correct, volledig en tegelijkertijd toch specifiek antwoord is een uiterst moeilijke evenwichtsoefening. Bovendien werd deze taak nog moeilijker gemaakt door de eigenheid van het (Amerikaanse) merkenrecht: ik onderscheid twee oorzaken. Vooreerst is er de veelzijdigheid van het merkenrecht. In de V.S.A. kan een merk bijv. op verscheidene wijzen bescherming verkrijgen: 1) Op basis van Common Law29 2) Op basis van de registratie bij de U.S.P.T.O. (federale bescherming)30 3) Op basis van States Trademark Statutes. 31
Op deze verschillende manieren om bescherming te verkrijgen zal dan ook later worden ingegaan. Verder zijn de eerste Federal Trademarks Laws slechts van relatief recente datum.32 De eerste wet van 187033 werd bovendien al gauw ongrondwettelijk bevonden door het U.S. Supreme Court in de reeds aangehaalde Trade-Mark Cases.34 In reactie hierop werd in 188135 een wetswijziging doorgevoerd. Deze wetswijziging ging totaal aan de realiteit voorbij en legde volgens Prof. MCCARTHY 24 jaar lang een serieuze hypotheek op het Amerikaanse zakenleven.36 In 1905 werd deze wet dan gewijzigd door de Trademark Registration Act.37 Uiteindelijk werd in 1946 de Lanham Act38 van kracht. Deze wet is nog steeds de basis van de federale merkenbescherming. De verschillende amendementen aan deze Lanham Act39 zullen verder aan bod komen waar dit relevant is. Het feit dat het merkenrecht van recentere datum is dan de andere twee traditionele disciplines binnen het intellectuele eigendomsrecht, heeft tot gevolg dat er minder theorievorming is binnen deze tak. Bovendien zorgt de technologische voortuitgang en dan voornamelijk het internet ervoor dat het merkenrecht voortdurend met nieuwe problemen geconfronteerd wordt. Het merkenrecht theoretisch bespreken op bevattelijke wijze is dan ook verre van eenvoudig. Dit brengt mij bij de tweede oorzaak: het gebrek aan omstandige rechtsleer m.b.t. het merkenrecht. In zekere 29
R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 550 – 556. 30 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 556 – 568. 31 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 540 – 541. 32 S. W. HALPERN, C. A. NARD, en K. PORT, “United States of America” in H. VANHEES (ed.), International encyclopaedia of laws: intellectual property, Den Haag, Kluwer, 237 – 248. 33 Act of July 8, 1870. 34 Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82 (1879). 35 Act of March 3, 1881. 36 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, I, Eagan, West, 2008, § 5 : 4. 37 Act of February 20, 1905. 38 Act of July 5, 1946. 39 Deze wet is gecodificeerd in U.S.C. §§ 1051 – 1126.
12
zin vloeit deze tweede factor gewoon voort uit de eerste. Uiteraard zijn er handboeken te vinden die het merkenrecht bespreken of aanhalen, maar weinig boeken noch rechtsgeleerden stellen het merkenrecht op de eerste plaats. Hierop is er zoals altijd gelukkig een uitzondering die de regel bevestigt: J. Thomas MCCARTHY. Zijn 7-delig handboek40 omtrent het merkenrecht en oneerlijke mededinging is ronduit indrukwekkend. Zijn werk is een grote hulp geweest bij het bestuderen van het Amerikaanse merkenrecht. Toch is het opvallend dat ook hij niet echt een hoofdstuk wijdt aan the scope of protection of trademarks within the U.S.A., het Engelstalige equivalent van mijn titel. Zonder enige twijfel is de behandeling en het onderzoek van dit onderwerp ontzettend interessant en uitdagend gebleken. Het zou echter niet van bescheidenheid getuigen en naïef zijn om te denken om m.b.t. dergelijk ambitieus project een exhaustief onderzoek te kunnen voeren op minder dan twee academiejaren. Zoals aangegeven heb ik dan ook keuzes moeten maken. Deze keuzes zullen hieronder toegelicht worden. Het is niet mijn betrachting in dit werk op allesomvattende wijze de gehele beschermingsomvang tot in detail weer te geven, maar wel de lezer een algemeen kader te schetsen en een houvast te bieden m.b.t. deze problematiek.
7. Dit werk heeft de beschermingsomvang van het merkenrecht in de V.S.A. als onderwerp. In de praktijk komt dit zeer eenvoudig gesteld neer op: Hoe ver reikt de merkenrechterlijke bescherming? Of nog anders gesteld: Wanneer is er sprake van een inbreuk op een merk waarvan men de houder is? Het werk zal dan ook toewerken naar een antwoord op en grotendeels opgebouwd worden rond deze vraag die uiteen valt in twee delen: 1) Wat zijn de rechten van de merkhouder? 2) Welke beperkingen zijn er aan de rechten van de merkhouder?
Deze laatste vraag is eigenlijk de vraag naar de mogelijke verweermiddelen waarover een individu beschikt, wanneer hij gebruik maakt van iemand anders merk op een bepaalde wijze. Het is goed om hier reeds de nodige verduidelijking aan te brengen m.b.t. deze vragen. Wanneer in Hoofdstuk III de rechten van de merkhouder worden besproken, moet dit gezien worden vanuit het licht van de beschermingsomvang. Veeleer dan in te gaan op de eigenlijke remedies en mogelijke sancties41, is de interessante vraag in het Amerikaanse merkenrecht wanneer er al dan niet sprake is van een inbreuk op een merk waar men rechten over heeft. Om een adequaat antwoord op deze vragen te geven, maak ik de hypothese dat men over een geregistreerd trademark in de V.S.A. beschikt. Deze hypothese is een cruciale keuze voor de afbakening van het onderzoeksgebied van dit werkstuk en dit om drie redenen:
40
J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, I – VII, Eagan, West, 2008. J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 912 – 1002.
41
13
a) Veronderstelling dat men HOUDER is van een merk. b) Men beschikt over een GEREGISTREERD (federaal) merk. c) Men heeft een TRADEMARK.
Ik zal nu de implicaties van deze hypothese één voor één analyseren. a) Houder van een merk 8. Het bepalen van wie de houder42 is van het merk, is cruciaal. Het is uiteraard enkel deze eigenaar die rechten zal kunnen uitoefenen. Hoe men houder wordt van een merk valt buiten het bestek van dit werk. In deze sectie ligt de focus echter op wie de merkhouder is, indien er hieromtrent betwisting ontstaat en bestaat. Ik beperk mij tot het vermelden van twee cases: 1) Bell v. Streetwise Records, Ltd.43 2) Robi v. Reed44 In de eerste zaak zijn de feiten kort samengevat de volgende45: Er is een muziekgroep die NEW EDITION heet. Tussen de groepsleden en de vroegere manager/producer van de groep ontstaat er ruzie met betrekking tot wie rechtmatig gebruik kan maken van het merk NEW EDITION. Beide partijen zijn het erover eens dat NEW EDITION een merk is, dat dit merk bescherming kan verkrijgen en dat het gebruik door beide partijen enkel tot verwarring zou leiden.46 De vraag blijft nu: Wie is de houder van het merk? De redenering steunt op het feit dat het merk bij ongeregistreerde merken, wordt verkregen door degene die het merk ter goeder trouw het eerst gebruikt.47 Het Hof redeneert dat de eiser “must demonstrate that his use of the mark has been deliberate and continuous, not sporadic, casual or transitory.” Bovendien moet dit alles verenigbaar zijn met een “present plan of commercial exploitation”. Tot slot, merkt het Hof nog op dat merkenrechterlijke bescherming kan verkregen worden door inter – of intrastatelijk gebruik. Bij de toepassing van de theorie concludeert het Hof dat er in casu slechts één relevante markt is, nl. die van het entertainment. De diensten aangeboden op deze markt worden gecontroleerd door de groepsleden48 en niet door de manager/producer. Hij deed enkel wat van een manager/producer wordt verwacht. Het Hof besluit dat enkel de groepsleden controle hadden op de 42
Owner. Bell v. Streetwise Records, Ltd., 640 F.Supp. 575 (D.Mass.1986). 44 Robi v. Reed, 173 F.3d 736 (9th Cir. 1999). 45 Bell v. Streetwise Records, Ltd, 640 F.Supp. 575 (D.Mass.1986) en http://cases.justia.com/us-court-ofappeals/F2/761/67/277368/. 46 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 107. 47 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 550 – 556. 48 Hier speelt publieke associatie een belangrijke rol. 43
14
kwaliteit van hun diensten. De kwaliteitscontrole is het bepalende criterium. De groepsleden zijn de merkhouders en niemand anders. 9. In de tweede zaak49 staat opnieuw een discussie binnen een muziekgroep, THE PLATTERS, centraal. De weduwe van Paul Robi, een vroeger lid van THE PLATTERS, beweert over exclusieve rechten te beschikken ten aanzien van één van de stichtende leden van THE PLATTERS, Herb Reed, om de naam THE PLATTERS te gebruiken. Reed betwist dit. Reed is altijd lid van de groep gebleven die hij heeft opgericht. Hij was de enige gedurende al die jaren die de kwaliteit kon blijven waarborgen van de groep. Paul Robi, die de groep jaren geleden had verlaten, kon geen rechten overdragen op zijn echtgenote. Op het ogenblik dat hij de groep verliet, beschikte hij namelijk over geen enkel recht m.b.t. THE PLATTERS.50 Het Hof besluit dan ook, in mijn opinie, geheel terecht dat Reed de naam mag gebruiken en de weduwe van Robi kan verhinderen de naam THE PLATTERS te gebruiken.51 Indien er dus discussie ontstaat over degene die de houder is van het merk, gaat in het Amerikaanse recht in regel de voorkeur naar degene die consistent doorheen de tijd de kwaliteit van het product kan waarborgen. Zeker indien dit ook zo door het publiek wordt gepercipieerd. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat deze theorie hoofdzakelijk op case law gebaseerd is en onderhevig is aan o.a. maatschappelijke veranderende opvattingen. Voor de verdere analyse in dit werkstuk, gaan we er dus vanuit dat men de houder is van het merk en hieromtrent geen verdere discussie bestaat.
b) Geregistreerd federaal merk
10. Een geregistreerd federaal merk wordt verkregen indien men gebruik maakt van de procedure zoals voorzien in de Lanham Act. Het federale beschermingsmechanisme is volledig optioneel. Een merk kan immers op drie verschillende wijzen bescherming genieten, zoals reeds aangehaald: 1) Op basis van Common Law. 52 2) Op basis van de registratie bij de U.S.P.T.O. (federale bescherming). 53 3) Op basis van de State Law. 54
49
Robi v. Reed, 173 F.3d 736 (9th Cir. 1999). “Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet.” 51 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 109 – 111. 52 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 550 – 556. 53 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 556 – 558. 54 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 540 – 541. 50
15
11. Ik zal eerst zeer kort ingaan op de laatste categorie: de State Trademark Protection.55 Deze bescherming kan op zijn beurt verder onderverdeeld worden in drie categorieën:
1) State Trademark Statutes 2) Deceptive Trade Practices Statutes 3) State Dilution Statutes.56
De bescherming voorzien door de State Trademark Statutes beoogt voornamelijk de geografisch minder verspreide en bekende merken te beschermen die niet in aanmerking komen voor de federale bescherming onder de Lanham Act wegens bijv. een gebrek aan interstatelijke handel.57 Hetgeen voor ons van belang is, is de onderlinge verhouding tussen federale en statelijke wetgeving m.b.t. trademarks. Ik zal dan ook niet verder ingaan op de andere categorieën.58 Waar de Amerikaanse staatsstructuur voor vele internationale juristen soms moeilijk te vatten is, heeft de Belgische jurist hier ontegensprekelijk een groot voordeel indien hij vertrouwd is met de eigen staatsstructuren. De onderlinge verhouding wordt in casu door drie principes beheerst.59 Vooreerst kan de federale wetgeving tegelijkertijd bestaan met statenwetgeving. De federale wetgeving verhindert de statelijke wetgever dus niet om op dit vlak op te treden.60 Wanneer er nu echter een conflict bestaat tussen de federale wet en de statelijke wet, zal de federale wet voorrang hebben.61 Men kan hier dus uit afleiden dat de statelijke wetgever niet de federale rechten kan beperken. Het laatste principe is hier onrechtstreeks mee verbonden. De statelijke wetgever kan wel de federale wetgeving en beschermingsomvang uitbreiden.62 Kort samengevat, komt het erop neer dat de federale wet niet beperkt kan worden door de statelijke wet, maar er wel door uitgebreid kan worden.
12. Naast de state law protection kan het men ook op basis van de common law merkenrechtelijke bescherming
verwerven.
Het
is
belangrijk
te
benadrukken
dat
de
verschillende
beschermingsmechanismen perfect compatibel kunnen werken. Een merk kan dus tegelijkertijd van de drie verschillende systemen bescherming genieten. Om een merk en de daaraan verbonden rechten te
55
S. W. HALPERN, C. A. NARD, en K. PORT, “United States of America” in H. VANHEES (ed.), International encyclopaedia of laws: intellectual property, Den Haag, Kluwer, 248 – 252. 56 INTA Dilution and Well known Marks committee, U.S. State Dilution Laws, http://www.inta.org/membersonly/downloads/ref_state.pdf, 1 – 6. 57 S. GHOSH, R. GRUNER., P. J. KESAN en I. R. REIS, Intellectual Property Private Rights, The Public Interest, and the Regulation of Creative Activity, St. Paul, West, 2007, 465 – 469 en R.E. SCHECHTER en J.R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 556 – 565. 58 Een extensieve bespreking van de federale dilutie wetgeving volgt verder in dit werk bij de bespreking van de rechten van de merkhouder. 59 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, III, Eagan, West, 2008, § 22 : 2. 60 Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp., 624 F.2d 366, 372 (1st Cir. 1980). 61 Davidoff Extension S.A. v. Davidoff Comercio E Industria Ltda., 747 F.Supp. 122, 17 U.S.P.Q.2d 1514 (D.P.R. 1990). 62 Mariniello v. Shell Oil Co., 511 F.2d 853 (3d Cir. 1975).
16
verwerven, speelt het gebruik63 een primordiale rol zowel in de common law als onder de Lanham Act. Om bescherming te verkrijgen onder de common law is interstatelijke activiteit en gebruik van het merk niet vereist.64 Het gevolg is wel dat de common law algemeen gesproken geen aanleiding zal geven tot bescherming in de gehele V.S.A.65, tenzij het merk in de gehele V.S.A. werkelijk verspreid is en overal gebruikt wordt. Waar men een beroep kan doen op de provisies van de Lanham Act, sectie 43 (a), (c) en (d)66 voor zowel geregistreerde als niet – geregistreerde merken, kan men enkel gebruik maken van sectie 3267 Lanham Act voor geregistreerde merken. Om het werk overzichtelijk te houden en aangezien meestal hetgeen voor geregistreerde merken geldt, mutatis mutandis ook geldt voor niet-geregistreerde merken, zal ik voor het vervolg van dit werk er steeds van uitgaan dat we te maken hebben met een geregistreerd merk. Tot slot om te vermijden de zaken onnodig te compliceren, bespreek ik het technisch proces niet hoe de registratieaanvraag moet verlopen68 en laat ik ook het onderscheid tussen de registratie op het hoofd69 - en bijregister70 varen.71 De aandacht gaat naar de merken geregistreerd op het hoofdregister.72
13. Na deze beperkte situatieschets van de bronnen van de verschillende beschermingsmechanismen, is het van belang te bespreken wat er voor kan zorgen dat de registratie van de merken door de U.S.P.T.O. wordt verhinderd. De Section 273 van de Lanham Act is in dit kader van cruciaal belang. Deze sectie bevat allerlei verbodsbepalingen m.b.t. een mogelijke registratie. Van zodra een potentieel merk onder één van de bepalingen van deze sectie valt, zal federale registratie niet mogelijk zijn. Er zal bijgevolg dus geen federale bescherming voorhanden zijn. Aangezien dit onderwerp aanleiding kan geven tot een volledig substantieel werk an sich zal ik mij slechts op enkele bepalingen en zaken concentreren.74 Sectie 2 (a) Lanham Act bepaalt dat registratie van een merk verboden is dat: “consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter, or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute; (…).”75 De analyse van deze bepaling is zeer interessant en leerrijk. Het zegt namelijk veel over de normen en waarden in een maatschappij. Wanneer de jurist onderzoek voert naar en beslissingen neemt in dergelijke zaken, begeeft hij zich in feite op het terrein van de sociologie. Om te bepalen of een 63
Use. Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82 (1879). 65 A. R. MILLER en M. H. DAVIS, Intellectual Property Patents, Trademarks and Copyright in a nutshell, St. Paul, West, 2007, 162 – 163. 66 15 U.S.C. § 1125 (a), (c) en (d). 67 15 U.S.C. § 1114. 68 Voor deze zeer technische materie is het aangewezen de uitvoerige instructies te volgen zoals beschreven in de Trademark Manual of Examining Procedures (T.M.E.P.). 69 Principal Register: 15 U.S.C. §§ 1051 – 1072. 70 Supplemental Register: 15 U.S.C. §§ 1091 – 1096. 71 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 177 – 183. 72 L. A. FLETCHER en J. D. KERA, The Trademark Law Handbook, New York, Clark Boardman Callaghan, 1992, 3 – 32. 73 15 U.S.C. § 1052. 74 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 203 – 273. 75 15 U.S.C. § 1052 (a). 64
17
merk immoral or scandolous76 is, moet men niet noodzakelijk kijken naar de mening van de meerderheid. Neen, eerder de mening van een substantieel deel van het brede publiek zal doorslaggevend zijn. Deze mening moet geanalyseerd worden in het licht van de heersende, eigentijdse normen en waarden.77 Om te bepalen of een merk al dan niet immoreel en/of verwerpelijk is, moet men dit geval per geval analyseren. Het is daarom ook nuttig enkele zaken te vermelden. In een eerste zaak In re Bad Frog Brewery, Inc.78 was er het volgende dispuut: Voor het merk BAD FROG BEER, wou men registratie verkrijgen van een afbeelding waarop een kikker staat afgebeeld die een vulgair en obsceen gebaar79 maakt. In eerste instantie had the Examining Attorney geoordeeld dat dergelijk afgebeeld obsceen gebaar geen aanleiding kon geven tot registratie. In beroep echter, wordt door de Trademark Trial and Appeal Board (T.T.A.B.) geoordeeld dat o.a. op grond van het feit dat het een afbeelding betreft van een kikker en niet van een mens dit ertoe bijdraagt dat de afbeelding wel kan worden geregistreerd. Een andere beslissing waar er door de T.T.A.B. wordt beslist dat er geen reden is om registratie te weigeren, is de zaak Michael J. McDermott v. San Francisco Women’s Motorcycle.80 In casu had deze organisatie uit San Francisco, een aanvraag ingediend om het merk DYKES ON BIKES te registreren. Michael J. MCDERMOTT, kloeg aan dat het gebruik van deze term kwetsend is voor de mannelijke bevolking. Uiteindelijk volgt de T.T.A.B. de redenering van de man niet en kan DYKES ON BIKES toch registratie verwerven.
14. Bovendien worden aanvragen tot registratie die bepaalde vulgaire woorden bevatten systematisch geweigerd. Het bekendste voorbeeld in het Amerikaanse merkenrecht is misschien wel het gebruik van het 4 – letterwoord dat rijmt op duck of alle mogelijke verwijzingen hiernaar zoals: f!ck, f@ck, f°ck, … Een simpele zoektocht in het Trademark Electronic Search System (TESS) van de U.S.P.T.O. leert dat dergelijke pogingen gedoemd zijn om te mislukken.81 Toch is het opmerkelijk dat men blijft proberen om dergelijke vulgaire woorden of combinaties toch als merk te registreren. Een woord dat in dezelfde categorie kan geplaatst worden, zijn alle mogelijke vormen en varianten van sh!t. Ook daaromtrent zijn er al talloze pogingen geweest om merken te registreren die één of andere vorm van dit woord bevatten, maar steeds zonder enig resultaat.82 Ook anderstalige equivalenten van dergelijke woorden worden
76
J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, III, Eagan, West, 2008, § 19 : 77. In re Mavety Media Group Ltd., 33 F.3d 1367 – 1371 (Fed.Cir.1994). 78 In re Bad Frog Brewery, Inc., 1999 WL 149819 (T.T.A.B. 1999). 79 Men verwijst hiernaar als giving the finger. 80 Michael J. McDermott v. San Francisco Women’s Motorcycle, 81 U.S.P.Q.2d 1212 (T.T.A.B. 2006). 81 Trademark Electronic Search System (TESS), http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=toc&state=4002%3Af6th36.1.1&p_search=searchss&p_L=50&BackReference=&p_plu ral=yes&p_s_PARA1=&p_tagrepl%7E%3A=PARA1%24LD&expr=PARA1+AND+PARA2&p_s_PARA2=%28fuck%29+& p_tagrepl%7E%3A=PARA2%24COMB&p_op_ALL=AND&a_default=search&a_search=Submit+Query&a_search=Submit+ Query. 82 Trademark Electronic Search System (TESS), http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=toc&state=4005%3Ajpul4i.1.1&p_search=searchss&p_L=50&BackReference=&p_plur al=yes&p_s_PARA1=&p_tagrepl%7E%3A=PARA1%24LD&expr=PARA1+AND+PARA2&p_s_PARA2=shit&p_tagrepl%7 E%3A=PARA2%24COMB&p_op_ALL=AND&a_default=search&a_search=Submit+Query. 77
18
systematisch registratie geweigerd. In de V.S.A. bestaat vooral de neiging om de Spaanse vertaling te laten registreren, maar ook dit mislukt dus: bijv. de puta madre. 83
15. Niet enkel Sectie 2 (a) van de Lanham Act geeft aanleiding tot weigering van registratie, maar ook 2 (b) – (e) bevat allerlei verbodsbepalingen. Voor dit werk is het nuttig om in te gaan op bepaling 2 (d) 84dat deels de volgende bepaling bevat: “consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive (…).” Als een nieuw, nog te registreren merk aanleiding geeft tot verwarring bij het publiek met een reeds bestaand merk, dan zal registratie geweigerd worden. Zoals we later zullen zien, speelt verwarring een zeer belangrijke rol wat betreft de beschermingsomvang van het merkenrecht. Een voorbeeld verduidelijkt deze bepaling. In de zaak Nutrasweet Co. v. K&S Foods, Inc.85, deed K&S Foods, Inc. een aanvraag om NUTRA SALT te registreren. Hierop reageerde Nutrasweet Co., de houder van een federaal geregistreerd trademark NUTRASWEET. NUTRA SALT is sterk gelijkend op NUTRASWEET en beide merken worden gebruikt in de voedingsindustrie, zodat er verwarring kan ontstaan bij het publiek. De T.T.A.B. steunt de zienswijze van Nutrasweet Co. en bevestigt dat NUTRA SALT niet federaal geregistreerd kan worden.86
16. Tot slot, vermeld ik nog Sectie 2 (e) (5) van de Lanham Act: “No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it … (e) consists of a mark which … (5) comprises any matter that, as a whole, is functional.”87 Wanneer een merk functioneel is, kan het geen bescherming verkrijgen.88 Eigenlijk is dit niet meer dan logisch, wanneer men dit in het geheel van de intellectuele eigendomsrechten plaatst. Indien men zou toelaten dat een merk functioneel zou mogen zijn, dan zou men gewoon simpelweg het octrooirecht uitputten. Een octrooi, zoals we boven hebben aangestipt, vervalt namelijk na twintig jaar, terwijl een trademark een onbeperkte beschermingsduur geniet zolang men aan de voorwaarden van een trademark blijft voldoen.89 MCCARTHY deelt deze zienswijze: “Thus, the
83
Trademark Electronic Search System (TESS), http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=toc&state=4005%3Ajpul4i.1.1&p_search=searchss&p_L=50&BackReference=&p_plur al=yes&p_s_PARA1=&p_tagrepl%7E%3A=PARA1%24LD&expr=PARA1+AND+PARA2&p_s_PARA2=de+puta+madre& p_tagrepl%7E%3A=PARA2%24COMB&p_op_ALL=AND&a_default=search&a_search=Submit+Query&a_search=Submit+ Query. 84 15 U.S.C. § 1052 (d). 85 Nutrasweet Co. v. K&S Foods, Inc., 4 U.S.P.Q.2d 1964 (T.T.A.B.1987). 86 http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/ttab/2dissues/2000/106125.pdf. 87 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 264 – 273 en J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, I, Eagan, West, 2008, §§ 7 : 63 – 93. 88 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, I, Eagan, West, 2008, § 7 : 63. 89 Voor meer info over hoe trademark rechten verloren kunnen gaan, zie: J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 274 – 331.
19
primary rationale behind the public policy requirement of nonfunctionality is the need to accomodate trademark and unfair competition law with utility patent law.”90
c) Een trademark
17. Net zoals over bovenstaande distincties alleen al boeken vol kunnen geschreven worden, geldt hetzelfde voor deze categorie. Ook hier zal ik slechts summier de voornaamste onderscheiden proberen te maken en aan te halen wat relevant is voor mijn verdere uiteenzetting. Vooreerst bestaan er in de V.S.A. verschillende soorten merken.91 We onderscheiden vier verschillende categorieën92:
1) Trademark 2) Service mark 3) Collective mark 4) Certification mark.
Al deze verschillende merken, vallen onder de gemeenschappelijke noemer Mark, zoals gedefinieerd in de Lanham Act.93 We herhalen de definitie van een trademark:
“includes any word, name, symbol or device, or any combination thereof – (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.”94
Een service mark wordt op gelijkaardige wijze gedefinieerd. Hier gaat het niet over goederen, maar over diensten. Waar in de trademark definitie de term goods wordt gebruikt, wordt goods vervangen door services in de definitie van de service marks. Voor het overige, is de definitie identiek. De derde categorie, die van de collective marks, maakt gebruik van de twee voorgaande categorieën. Een collective mark kan een trademark of een service mark zijn. Bovendien is er nog een derde categorie van collectieve
90
J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, I, Eagan, West, 2008, § 7 : 63. J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, I, Eagan, West, 2008, §§ 4 : 10 – 20. 92 15 U.S.C. § 1127. 93 15 U.S.C. § 1127. 94 15 U.S.C. § 1127. 91
20
merken, nl. de collectieve ledenmerken.95 Een voorbeeld hiervan is de CPA om leden aan te duiden van de Society of Public Certified Accountants. Een collective mark:
“ means a trademark or service mark – (1) used by the members of a cooperative, an association, or other collective Group or organization, or (2) which such cooperative, association, or other collective group or organization has a bona fide intention to use in commerce and files an application to register on the principal register established by this chapter, to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person’s goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization.” 96
Tot slot, bestaan er de certification marks. Deze certificatiemerken verschillen van de overige categorieën van merken in die zin dat ze niet de producent van goederen of diensten aanduiden. Ze zijn eerder een kwaliteitslabel dat de goederen of diensten aan bepaalde criteria voldoen. Het is logisch dat de producent niet zomaar dit merk voor zijn goederen of diensten mag gebruiken. Het is nl. een onafhankelijke derde partij die hierover een beslissing moet nemen. Een certification mark:
“ means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof – (1) used by a person other than its owner, or (2) which its owner has a bona fide intention to permit a person other than the owner to use in commerce and files an application to register on the principal register established by this chapter, to certify regional or other, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person’s goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization.” 97
Binnen deze catergorie spelen de producten die een geografische herkomst aanduiden een belangrijke rol. Dit is niet enkel alleen zo in het Amerikaanse recht, maar ook in de E.U. Beschermde producten binnen de E.U. zijn bijvoorbeeld: GORGONZOLA en MATTENTAART.98 In Frankrijk hanteert men o.a. voor de wijnen, kazen en champagne het systeem van de “Appellations d’origine contrôlées” (AOC).99
95
J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 56 – 57. 96 15 U.S.C. § 1127. 97 15 U.S.C. § 1127. 98 X, “Mattentaart beschermd net als champagne”, De Standaard, 2007, http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=gh418he0u. 99 Voor meer info zie de website van het Institut National des Appellations d’Origine (I.N.A.O.): http://www.inao.gouv.fr/public/home.php?pageFromIndex=produits/index.php~mnu=145.
21
18. Naast deze vier traditionele categorieën is er nog een buitenbeentje. Het betreft nl. geen merk an sich, maar de bescherming die deze categorie verkrijgt, vindt ook zijn basis in de Lanham Act.100 Ze is grotendeels gelijklopend met deze van een merk. Bovendien bespreken alle grote Amerikaanse merkenrechterlijke geleerden, J. Thomas MCCARTHY op kop, deze categorie in hun werk m.b.t. de trademarks. Het betreft de trade dress.101 Eerst en vooral moet de vraag gesteld worden wat deze trade dress juist inhoudt. MCCARTHY geeft de volgende omschrijving: “Trade dress includes the total look of a product and its packaging and even includes the design and shape of the product itself.”102 Het begrip trade dress is dus veel ruimer dan trademarks en het begrip is de laatste jaren zelf nog verruimd tot o.a. het design van het product: “and even includes the design.” Deze verruiming werd bevestigd door het Supreme Court in de zaak Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.103: “trade dress …originally included only the packaging or ‘dressing’, of a product, … in recent years it has been expanded by many courts of appeals to encompass the design of a product.”104 Net zoals een trademark moet de trade dress aan een aantal voorwaarden voldoen om bescherming te kunnen verkrijgen. Deze twee voorwaarden zijn: ten eerste geen functioneel karakter hebben en ten tweede onderscheidend vermogen bezitten.105 De eerste voorwaarde is hierboven reeds besproken en heeft bij trade dress dezelfde oorzaken als bij trademarks: o.a. dat verpakkingen e.d.m. met functioneel karakter te beschermen erop zou neer komen dat de doelstellingen van het octrooirecht volledig ondermijnd worden. De tweede voorwaarde, deze van het onderscheidend vermogen, is typerend voor alle marks.106 Hier ga ik slechts op één zaak in: Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.107 In deze zaak moet de vraag beantwoord worden of de trade dress108 beschermd kan worden o.a. op grond van sectie 43 (a) Lanham Act.109 Dit zonder dat secondary meaning110 moet bewezen worden, indien het onderscheidend vermogen inherent is aan de trade dress. De feiten waren de volgende111: Taco Cabana heeft een Mexicaanse fastfoodketen in Texas. Het eerste restaurant werd opgericht in 1978 in San Antonio en in 1985 waren er in totaal zes restaurants in San Antonio. In 1985, werd er nu door Two Pesos een restaurant geopend in Houston. Two pesos zijn trade dress was bijna een identieke kopie van Taco Cabana’s trade dress. In 1987, stapte Taco Cabana dan
100
Sectie 43 (a). S. GHOSH, R. GRUNER., P. J. KESAN en I. R. REIS, Intellectual Property Private Rights, The Public Interest, and the Regulation of Creative Activity, St. Paul, West, 2007, 493 – 503. 102 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, I, Eagan, West, 2008, § 8 : 4. 103 S. GHOSH, R. GRUNER., P. J. KESAN en I. R. REIS, Intellectual Property Private Rights, The Public Interest, and the Regulation of Creative Activity, St. Paul, West, 2007, 498 – 503. 104 Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205, 209, 54 U.S.P.Q.2d 1065, 1068 (2000) en http://www.law.uconn.edu/homes/swilf/ip/cases/samara.htm. 105 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 610. 106 Aan het onderscheidend vermogen of distinctiveness, wordt in dit werk een volledig hoofdstuk gewijd. Het zal dan ook daar besproken worden. 107 Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 120 L.Ed.2d 615 (1992). 108 In deze zaak omschreven als het ‘totaalbeeld van de zaak’. 109 15 U.S.C. § 1125. 110 Dit begrip zal uitvoerig worden besproken in hoofdstuk II. 111 Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 120 L.Ed.2d 615 (1992) en http://www.law.cornell.edu/supct/html/91971.ZO.html. 101
22
naar de rechter en Two Pesos werd in eerste aanleg veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding, aangezien ze volgens de uitspraak intentioneel Taco Cabana’s trade dress hadden geschaad. In hoger beroep werd deze uitspraak bevestigd. De strekking van de Chevron Chemical Co. v. Voluntary Purchasing Groups, Inc.112 zaak werd gevolgd: “The Court noted that trademark law requires a demonstration of secondary meaning only when the claimed trademark is not sufficiently distinctive of itself to identify the producer.” Aangezien sommige Hoven van Beroep er een andere mening op nahielden, besloot het Supreme Court om op dit punt duidelijkheid te brengen. Na omstandige analyse113, besloot het Supreme Court dat het aantonen van secondary meaning in het kader van sectie 43 (a) van de Lanham Act, slechts noodzakelijk is in zoverre het trademark en in onderhavig geval de trade dress niet van nature uit een onderscheidend vermogen heeft. Om het overzichtelijk te houden, beperk ik mij in hoofdzaak tot de hoofdcategorie van de merken: nl. trademarks. Hetgeen geldt voor trademarks, zal mutatis mutandis in de overgrote meerderheid van de gevallen trouwens ook voor deze andere categorieën gelden.
19. Automatisch rijst de vraag naar welke tekens, symbolen, vormen,… allemaal in aanmerking kunnen komen voor registratie. Het is het antwoord op de vraag: “What can be trademarked?”114 Het spreekt voor zich dat lettertekens en woorden geregistreerd kunnen worden als trademark, maar geldt dit bijv. ook voor smaken, klanken en kleuren? Ik beperk mij tot het bespreken van deze laatste categorie, aangezien deze vraag in de praktijk het meest aanleiding heeft gegeven tot controverse.115 Het uitgangspunt is of het gebruik van enkel en alleen maar een kleur aanleiding kan geven tot registratie.116 Tot het einde van de 20ste Eeuw werd registratie van een kleur as such steeds geweigerd. Het argument was dat het aantal kleuren dat het menselijke oog kan onderscheiden nu eenmaal beperkt is. De registratie zou de competitie teveel hinderen, omdat anderen hierdoor enorm beperkt zouden kunnen worden in de competitie en hun reclamemogelijkheden. De registratie werd dan ook absoluut verboden voor enkel een kleur.117 In Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.118 werd met deze doctrine komaf gemaakt. In deze zaak119 gebruikte Qualitex Co. een bepaalde groen-goudachtige kleur om een bepaald product aan te duiden. Jacobson Products, een concurrent van Qualitex Co., begon dezelfde kleur te gebruiken voor identiek hetzelfde product. Op basis van een verkregen registratie bij de U.S.P.T.O. van deze typische kleur, leidde
112
Chevron Chemical Co. v. Voluntary Purchasing Groups, Inc., 659 F.2d 695, 702 (5th Cir. 1981). J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 484 – 489. 114 S. W. HALPERN, C. A. NARD, en K. PORT, “United States of America” in H. VANHEES (ed.), International encyclopaedia of laws: intellectual property, Den Haag, Kluwer, 260 – 266. 115 Voor een bespreking van bijv. smaken en klanken zie: J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, I, Eagan, West, 2008, §§ 7 : 100 – 107. 116 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, I, Eagan, West, 2008, §§ 7 : 39 – 52. 117 Nutra-Sweet Co. v. Stadt Corp., 917 F.2d 1024, 1028 (7th Cir. 1990). 118 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159, 131 L.Ed.2d 248 (1995). 119 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, I, Eagan, West, 2008, § 7 : 44. 113
23
Qualitex een vordering in tegen Jacobson Products op grond van de Lanham Act.120 In eerste aanleg, voor het District Court, kreeg Qualitex gelijk.121 Hierop bracht Jacobson Products de zaak voor het Hof van Beroep. In hoger beroep echter wordt de theorie van Jacobson Products gevolgd door het Ninth Circuit en wordt door dit Hof effectief bevestigd dat een kleur an sich nooit aanleiding kan geven tot registratie.122 Het Supreme Court verleent certiorari en besluit uiteindelijk dat er geen enkele reden is in sommige gevallen en zo ook in casu, om de registratie als merk van enkel en alleen maar een kleur te verbieden.123’124 Een vraag die rees na deze uitspraak van het Supreme Court was of een kleur van nature uit onderscheidend vermogen kan hebben of dat het noodzakelijk is aan te tonen dat de kleur secondary meaning heeft verworven. Hier bestond gedurende een aantal jaren discussie over. 125 Uiteindelijk bracht het Supreme Court ook aan deze controverse een einde in de reeds eerder geciteerde zaak: Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.126 Het Hof stelt het: “Indeed, with respect to at least one category of Marks - colors - we have held that no mark can ever be inherently distinctive. … We held that a color could be protected as a trademark, but only upon a showing of secondary meaning.” De regel is dus dat een kleur an sich enkel en alleen maar registratie als merk kan bekomen, indien het voldoende onderscheidend vermogen heeft verworven.
20. Tot slot, is er nog een vierde element verbonden aan de initieel gemaakte hypothese: nl. dat de trademarks en hun bescherming zal besproken worden vanuit de veronderstelling dat men beschikt over een geregistreerd merk in de Verenigde Staten van Amerika. Uiteraard heeft de internationale context m.b.t. het merkenrecht ook zijn belang voor de V.S.A. en rijzen uit de internationale handel internationale merkenrechterlijke vraagstukken.127 Een voorbeeld hieromtrent is de problematiek van de gray market goods.128 De eerste vraag die de lezer zich waarschijnlijk onmiddellijk stelt, is: wat zijn juist deze gray market goods? Het Supreme Court gaf in de K Mart Corp. v. Cartier, Inc.129 zaak de volgende definitie: “A gray market good is a foreign-manufactured good, bearing a valid United States trademark, that is imported without the consent of the U.S. trademark holder.”130 Het betreft dus een product dat in het buitenland vervaardigd is en een geldig Amerikaans trademark draagt, maar dat is geïmporteerd in de V.S.A. zonder de toestemming van de houder van het Amerikaanse trademark. Om deze categorie van 120
15 U.S.C. § 1114 (1) en 15 U.S.C. § 1125 (a). Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 21 U.S.P.Q.2d 1457 (C.D.Cal.1991). 122 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 13 F.3d 1297, 1300 (9th Cir. 1994). 123 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159, 131 L.Ed.2d 248 (1995). 124 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 67 – 71. 125 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, I, Eagan, West, 2008, § 7 : 44. 126 Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205, 209, 54 U.S.P.Q.2d 1065, 1068 (2000) en http://www.law.uconn.edu/homes/swilf/ip/cases/samara.htm. 127 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 819 – 837. 128 H.C. HANSEN, International Intellectual Property Law & Policy, I, New York, Juris Publishing, 351 – 365 en J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 992 – 1001. 129 K Mart Corp. v. Cartier, Inc., 6 U.S.P.Q.2d 1897, 1899 (1988). 130 K Mart Corp. v. Cartier, Inc., 6 U.S.P.Q.2d 1897, 1899 (1988). 121
24
goederen aan te duiden, wordt ook dikwijls de term parallel imports gebruikt. Ze worden dan ook gebruikt als synoniemen. In een uitspraak van het Third Circuit Weil Ceramics & Glass, Inc. v. Dash131 wordt het onderlinge verband verduidelijkt.132 Er zijn nu een aantal wettelijke bepalingen die de merkhouder in de V.S.A. het recht geven om zich te verzetten tegen dergelijke invoer.133 Men kan zowel een basis vinden in de Tariff Act134 als in de Lanham Act.135 De reeds hierboven vermeldde zaak K Mart Corp. v. Cartier, Inc. is belangrijk met het oog op de beschermingsomvang van de rechten van de merkhouder. Een verdeeld Supreme Court verklaarde immers dat de bescherming, zoals voorzien door de Tariff Act § 526 (a)136 niet steeds geldig is. Enkel en alleen indien de merkhouder in de Verenigde Staten op geen enkele wijze verbonden is met de buitenlandse producent zal in deze bescherming voorzien worden. Op deze regel is één uitzondering: Wanneer er material differences zijn tussen de in de V.S.A. geproduceerde goederen en de parallel geïmporteerde goederen, dan is merkenrechterlijke bescherming toch mogelijk.137 Deze theorie van de material differences werd voor de eerste keer toegepast door het Second Circuit m.b.t. CABBAGE PATCH KIDS in de zaak Original Appalachian Artworks, Inc. v. Granada Electronics, Inc.138en werd al gauw overgenomen door de andere Circuits. De verantwoording van deze theorie wordt mijns inziens terecht gebaseerd op de theorie van de verwarring van de consument139, zoals treffend door het Federal Circuit omschreven in de zaak Gamut Trading Co. v. U.S. International Trade Commission.140 Nu kan men de vraag stellen wat men moet verstaan onder material difference. Weerom kunnen we het antwoord bij MCCARTHY vinden.141
21. Deze laatste vraag werp ik enkel maar op om nogmaals te illustreren wat eigenlijk deze gehele introductie en afbakening heeft proberen te doen: aantonen hoe divers, complex en verscheiden het Amerikaanse merkenrecht wel niet is. Deze verscheidenheid wordt veroorzaakt door tal van verschillende factoren. Vooreerst speelt de Anglosaksische traditie van het rechtssysteem een niet te onderschatten rol.
131
Weil Ceramics & Glass, Inc. v. Dash, 878 F.2d 659, 662 (3d Cir. 1989). “The term ‘gray-market goods’ refers to foreign manufactured goods, for which a valid United States trademark has been registered, that are legally purchased abroad and imported into the United States without the consent of the American trademark holder. Defendants in the present case note that the term ‘gray-market’ unfairly implies a nefarious undertaking by the importer, and that the more accurate term for the goods at issue is ‘parallel import’. We agree that the term parallel import accurately desribres the goods and is, perhaps a better term because it is devoid of prejudicial suggestion. For that reason, we use that term in this discussion. However, we also employ the term ‘gray-market’ goods because, for better or worse, it has become the commonly accepted and employed reference to the goods at issue.” 133 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, V, Eagan, West, 2008, § 29 : 48. 134 The Tariff Act § 526. 135 Lanham Act §§§ 32 (a), 42, 43(b). 136 Deze provisie bepaalt dat de import van een product absoluut verboden is indien het een trademark bevat dat in het bezit is van een burger van de Verenigde Staten en geregistreerd is bij de U.S.P.T.O. 137 D. VAN ENGELEN, 97 – 106, http://www2.law.uu.nl/priv/cier/nl/publicaties/Publicaties%20DvEngelen/1998%20Van%20Engelen%20%20Internationale%20uitputting%20van%20IE-rechten%20-%20Bremer-Bundel%201998.pdf. 138 Original Appalachian Artworks, Inc. v. Granada Electronics, Inc., 816 F.2d 68 (2d Cir.1987). 139 Zoals reeds gezegd, wordt aan geheel de theorie van de likelihood of confusion een deel van hoofdstuk III gewijd. 140 Gamut Trading Co. v. U.S. International Trade Commission, 53 U.S.P.Q.2d 1261 (Fed.Cir. 1999). 141 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, V, Eagan, West, 2008, § 29 : 51. 132
25
Waar in continentaal Europa de geschreven wet de belangrijkste bron is, heeft het Amerikaanse rechtssysteem verschillende bronnen die elk tot bescherming leiden, zoals hierboven reeds aangestipt. Bovendien speelt de enorme uitgestrektheid van de V.S.A. een zeer belangrijke rol. Wat men onder fundamentele concepten soms verstaat, kan van kust tot kust danig verschillen. Bovendien worden de onstane disputen tussen de verschillende Circuits niet steeds spoedig opgelost door het Supreme Court, waardoor verscheidenheid zich verder kan ontwikkelen en de complexiteit enkel groter wordt. Verder speelt naar mijn aanvoelen de mentaliteit van de Amerikanen een grote rol. In het algemeen zijn Amerikanen veel traditioneler in hun consumentengedrag dan bijv. de Belgen en zijn ze hun lievelingsmerk ook bijzonder trouw. Een fan van McDONALDS zal niet zo snel naar BURGER KING gaan en vice versa, hoewel beiden grotendeels substitueerbaar zijn.142 Deze verbondenheid en zelfs way of living is grotendeels veroorzaakt door de enorme belangrijke rol die reclame speelt. Een laatste factor, ten slotte, is de revolutionaire opkomst van het internet en zijn enorme impact op het merkenrecht. Het hoeft geen betoog dat deze nieuwe technologie voor een geheel nieuwe dimensie zorgde met zijn eigen specifieke problemen zoals internetpiraterij. Gelet op al deze factoren zou het dan ook quasi onmogelijk zijn om deze gehele diversiteit binnen het Amerikaanse merkenrecht in één werk te vatten. Hier moet dan weerom het werk van MCCARTHY vermeld worden. Toch moet opgemerkt worden dat zelfs hij, als de rockstar and God of Trademarks143, niet pretendeert de gehele beschermingsomvang te bespreken. Na de grenzen van het onderzoeksdomein te hebben afgebakend, is het aangenaam en handig voor de lezer te vertellen wat er komt om hem een houvast te bieden doorheen dit werk.
C. Structuur 22. “Waarom?” Het is waarschijnlijk de meest gestelde vraag in de geschiedenis van de mensheid en zonder enige twijfel in de geschiedenis van de wetenschap. Mensen vragen zich voortdurend af: Waarom? Het klassieke antwoord dat ouders aan hun kinderen geven is: Daarom! Het kind is daarmee meer dan tevreden in zijn eerste kinderjaren en stelt zich verder geen vragen. Met het ouder worden echter, zal het kind zich steeds opstandiger gaan gedragen en de waarom – vraag steeds luider laten klinken en uiteindelijk dikwijls zelf op onderzoek trekken in de hoop een alomvattend antwoord te vinden op zijn vraag en ten slotte tot het besef komen dat de ene vraag leidt tot de andere. Zo gaat het ook met (de geschiedenis van) de wetenschap. Ook deze rechtswetenschap heeft in zijn kinderschoenen gestaan en wordt nu steeds meer matuur. Het is hier echter niet de plaats voor filosofische beschouwingen omtrent de evolutie van de wetenschap. De relevantie is dat we ook bij het merkenrecht en zijn bescherming beginnen bij de waarom – vraag. Waarom zijn er merken in de eerste plaats en waarom is er bescherming 142
Dit is een persoonlijke appreciatie. Uit discussies met zowel Europeanen als Amerikanen, bleken veruit de meeste Europeanen het als een fastfoodrestaurant te bestempelen en is voor hen een ‘hamburger een hamburger’. Terwijl dit voor de Amerikanen absoluut niet het geval is. 143 Omschrijving van Vice Dean Christine Haight FARLEY, specialiste in U.S. Trademark Law, American University Washington College Of Law.
26
nodig? Indien we zouden zien na het beantwoorden van deze vraag dat er helemaal geen nood is aan het beschermen van de merken, dan zou ons werk daar stoppen. De groeiende complexiteit van onze samenleving heeft er echter voor gezorgd dat merkenrechterlijke bescherming meer dan ooit noodzakelijk is. In het eerste hoofdstuk zal er dus worden ingegaan op de functies van het merkenrecht en de onderliggende basisbeginselen die de bescherming van het merkenrecht rechtvaardigen en noodzakelijk maken. Vervolgens worden in het tweede hoofdstuk de basisvoorwaarden waaraan een teken, symbool,… moet voldoen, besproken opdat registratie als merk op het federaal register mogelijk zou zijn. In het bijzonder zal er ingegaan worden op het criterium van het onderscheidend vermogen.144 Hoe groter het onderscheidend vermogen van een merk, hoe sterker en uitgebreider de beschermingsomvang van dat merk zal zijn. Er zal een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende categorieën van merken: fanciful, arbitrary, …145 Een tweede cruciaal begrip binnen dit hoofdstuk is secondary meaning. Dit begrip en zijn impact op de beschermingsomvang zal dan ook uitvoerig besproken worden. Na dit hoofdstuk volgt het belangrijkste deel van dit werk. In het derde hoofdstuk zullen de rechten van de merkhouder besproken worden. Twee concepten zullen in dit hoofdstuk centraal staan. Vooreerst de likelihood of confusion. Mogelijke verwarring bij de consument is het uitgangsprincipe waarop de rechten van de merkhouder gebaseerd zijn. Dit begrip – likelihood of confusion – en zijn gevolgen zullen aan een grondige analyse onderworpen worden en geïllustreerd worden aan de hand van verschillende cases. Bovendien zal het onderscheid gemaakt worden tussen verschillende vormen van confusion, zoals de initial interest confusion en de reverse confusion. Een tweede cruciaal begrip dat aanleiding geeft tot actie van de merkhouder is het begrip dilution. Dit relatief recent begrip in trademark law speelt na de likelihood of confusion de belangrijkste rol in de bescherming van het merk. Bij de analyse van dit begrip zal worden ingegaan op de voorwaarde dat men over een bekend146 merk moet beschikken. Ook deze analyse zal grotendeels gebeuren aan de hand van de case law. Het is nuttig op te merken dat dit absoluut geen eenvoudig begrip is. Professor MCCARTHY: “In forty years of teaching trademark law, nothing has been this difficult to explain.”147 Bovendien slaagt ook het U.S. Supreme Court er maar niet in om dit begrip exact te definiëren. Er bestaat over dit begrip dus heel wat discussie, verwarring en controverse. Confusion and dilution zijn de twee kernbegrippen m.b.t. de beschermingsomvang van het merkenrecht. De titel van dit werk: “De beschermingsomvang van het merkenrecht in de V.S.A.: Verwarring troef!”, is dan ook een verwijzing naar de cruciale rol van deze categorieën binnen het Amerikaanse merkenrecht en naar de verwarring die vooral rond het begrip dilution heerst. Tot slot, zal ik ingaan op een aantal overige rechten zodat niet de verkeerde indruk gewekt wordt dat er naast likelihood of confusion en dilution geen andere rechten zijn waarop de merkhouder zich kan beroepen. Na de bespreking van de rechten zullen dan de uitzonderingen aanbod komen. In dit vierde hoofdstuk zullen de beperkingen op de rechten 144
Distinctiveness. Voor de uitwerking van deze concepten: Hoofdstuk II. 146 Famous. 147 J. T. MCCARTHY, “Dilution of a Trademark: European and United States Compared”, The TRADEMARK REPORTER 2005, 1163 – 1181 en http://www.inta.org/downloads/tmr_McCarthy.pdf. 145
27
besproken worden. Er zal in het bijzonder aandacht zijn voor drie categorieën. De eerste categorie, fair use, ook wel classic fair use genaamd, is de oudste en belangrijkste categorie van uitzonderingen. Zoals reeds eerder vermeld mag deze uitzondering zeker niet verward worden met de fair use exceptie in het auteursrecht. Aan de hand van een aantal zaken zal dit begrip gedefinieerd en geanalyseerd worden. De tweede categorie, nominative fair use, is een tweede categorie. Het is voor de lezer een weinig zeggende vaststelling. Ik bedoel hier echter mee dat deze categorie verschillend is en niet mag verward worden met de eerste categorie. Ik wil bovendien al opmerken dat nominative fair use geen echt verweermiddel is, zoals de classic fair use. Het is veeleer een alternatief van en voor de likelihood of confusion test. De laatste categorie die ik bespreek, is de beperking die wordt veroorzaakt door het First Amendment en de hiermee verbonden Freedom of Speech. Men verwijst naar deze categorie ook als Artistic of First Amendment Fair Use. In deze categorie zal ik uiteenzetten dat de vrijheid van meningsuiting een effectieve uitzondering kan zijn op de rechten van een merkhouder. Het recht op vrije meningsuiting wordt immers dikwijls aangevoerd door potentiële overtreders van de rechten van een merkhouder. Tot slot, ga ik nog kort in op enkele procedurele aspecten zoals laches en unclean hands. Met betrekking tot het derde en vierde hoofdstuk, respectievelijk de rechten van de merkhouder en de beperkingen daarop, is het niet de bedoeling om allesomvattend te werken. Het is wel de betrachting van dit werk om de lezer inzicht te verschaffen in de complexiteit van de materie en de hoofdcategorieën aan te duiden, zonder teveel de details op te zoeken waar dit niet wenselijk is. Tot slot, volgt de conclusie van dit werk.
23. Alvorens nu aan te vatten met de bespreking van de functies van de trademarks en de bestaansreden te achterhalen van de bescherming van het merkenrecht, rest mij slechts nog één opmerking. Het principe en adagium “traddutore traditori”148 geldt voor mij niet enkel in oorlogsomstandigheden of in de poezië, maar ook wanneer men zich op het terrein van de juridistiek begeeft. Juridische concepten en begrippen laten zich zeer moeilijk vertalen. Met betrekking tot dit werk geldt dit des te meer, aangezien het Engels onze bronnentaal is. Het Engels als dé taal van de Common Law maakt het voor de jurist, opgevoed in de traditie van de Code Civil, er niet makkelijker op wanneer hij zich op dit pad begeeft. Daarom is er zoveel mogelijk voor gekozen om de terminologie in dit werk uit het Engels over te nemen. Soms heb ik mij wel gewaagd aan een Nederlandse vertaling. In de overgrote meerderheid van de gevallen leidt dit echter tot slechte of artificiële vertalingen. Als de beslissingscriteria om al dan niet de Engelse term te gebruiken heb ik de juridische juistheid en de leesbaarheid vooropgesteld. Er is naar gestreefd om telkens de Engelse term in italics weer te geven.
148
“Vertalers zijn verraders”.
28
Hoofdstuk I: Functies van het merkenrecht
A. De grondslag van de bescherming 24. Het gevaar, wanneer men een specifieke materie behandelt, bestaat erin dat men het groter geheel uit het oog verliest. Men moet zich voortdurend blijven afvragen wat deze zogenaamde bigger picture is. In casu, is dit niet anders. In welk groter geheel past deze trademark bescherming juist? Men kan dit zuiver vinden door te redeneren vanuit een voorbeeld. Stel dat men naar de winkel gaat en geen enkel product in deze winkel zou een merk dragen. In eerste instantie, kan dit misschien aanlokkelijk klinken. In de volksmond zijn merken de grote schuldige voor de soms veel te hoge prijzen die voor sommige producten moeten betaald worden. Laten we echter verder nadenken. Indien er geen merken zouden zijn, dan zouden producenten waarschijnlijk al snel ophouden met kwaliteitsvolle grondstoffen te gebruiken. Producten zouden van minderwaardige kwaliteit worden. Hieruit kunnen we eigenlijk al een belangrijke functie van het merkenrecht afleiden; nl. de bescherming van de consument. Het is noodzakelijk dat men merken heeft, zodat de consument weet dat hij veilige en kwaliteitsvolle producten kan kopen. De producent die er niet voor zorgt dat zijn producten aan deze voorwaarden voldoen, zal daar door de consument voor worden afgestraft. De herkomstaanduiding als functie van een merk is dus cruciaal.
25. Indien er geen merkenrecht zou bestaan, dan zou de slimme producent producten van minderwaardige kwaliteit produceren en bijv. het etiket van een kwaliteitsvol merk op zijn eigen minderwaardige producten aanbrengen. Op die manier zou deze producent als een soort free rider profiteren van de goede naam en investeringen van een (concurrerende) andere producent. Wat er in deze situatie echter zou gebeuren is dat de competitie tussen de producenten op deze markt zou worden aangetast en vervalst. Competitie, in correcter Nederlands mededinging genaamd, staat centraal binnen het merkenrecht. Meer bepaald de eerlijke mededinging. Zolang de mededinging op eerlijke wijze verloopt, zal er geen aanleiding zijn voor een merkenrechterlijk dispuut. Het is slechts wanneer een bepaalde partij zich wil gaan
beroepen
op
technieken
van
oneerlijke
concurrentie
m.b.t.
een
merk
dat
het
beschermingsmechanisme in werking treedt. Het grotere geheel waartoe het merkenrecht dus behoort, is de Unfair Competition.149 Dit werd zo geformuleerd in de voorbereidende stukken m.b.t. het totstandkomen van de Lanham Act in 1946: “There is no essential difference between trademark infringement and what is loosely called unfair competition. Unfair competition is the genus of which trademark infringement is one of the species; … All trademark cases are cases of unfair competition and involve the same Legal wrong.”150 Een inbreuk op een trademark wordt als een specifieke categorie
149 150
“Oneerlijke mededinging”. SR No. 1333, 79th Cong.2d. Sess. (1946) U.S. Code Cong. & Adm. News 1275.
29
gezien van en ressorteert dus onder de unfair competition. Dit wordt ook zo bevestigd door de Restatement of the Law (Third) Of Unfair Competition. Onder paragraaf 1, algemene principes:
“One who causes harm to the commercial relations of another by engaging in a business or trade is not subject to liability to the other for such harm unless: (a) the harm results form acts or practices of the actor actionable by the other under the rules of this Restatement relating to: (1) deceptive marketing, as specified in Chapter Two; (2) infringement of trademarks and other indicia of identification, as specified in Chapter Three; (3) appropriation of intangible trade values including trade secrets and the right of publicity, as specified in Chapter Four; or from other acts or practices of the actor determined to be actionable as an unfair method of competition, taking into account the nature of the conduct and its likely effect on both the person seeking relief and the public; or (b) the acts or practices of the actor are actionable by the other under federal or state statutes, international agreements, or general principles of common law apart from those considered in this Restatement.”151 Meer specifiek is het dus (a) (2) dat dit bevestigt.152
26. Nu de inbreuk op het merkenrecht gesitueerd is binnen de bredere categorie van de oneerlijke mededinging, is de tijd gekomen om op zoek te gaan naar de belangen die het merkenrecht allemaal tracht te beschermen. Zoals reeds aangegeven, heeft het merkenrecht een andere beschermingsgrondslag dan de octrooien en het auteursrecht. Bij deze intellectuele eigendomsrechten is bescherming noodzakelijk om een stimulus te geven aan respectievelijk de uitvinder en auteur.153 Bij het merkenrecht ligt dit anders en is het doel bij uitstek het vermijden van potentiële verwarring bij de consumenten. Deze doelstelling wordt dan ook weerspiegeld in de rechten van de merkhouder. Zodra er likelihood of confusion is bij het consumerende publiek zal de merkhouder kunnen ingrijpen. Naast het doel om de verwarring bij de consument te vermijden heeft een merk ook nog een andere beschermingsoorzaak. De bescherming wordt nl. ook voorzien om het eigendomsrecht van de merkhouder te vrijwaren. De merkhouder probeert een lange termijn relatie op te bouwen met de consument door de consument kwaliteit te bieden. De merkhouder investeert in het verwerven van goodwill bij de consument. Indien dit niet zou beschermd worden, dan zou deze goodwill door een andere producent met één simpele actie vernield kunnen worden. Dat zou natuurlijk niet echt bevorderlijk zijn voor de producent die jarenlang heeft geïnvesteerd in het leveren van kwaliteitsvolle en door de consument geapprecieerde producten. Uiteindelijk zou zelfs de 151
Restatement Of the Law (Third) Of Unfair Competition § 1. J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 1 – 43. 153 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 546. 152
30
meest idealistische producent ophouden met te investeren in kwaliteitsvolle producten en goodwill. Behalve verwarring bij de consument vermijden, is dit de tweede belangrijke reden om te voorzien in merkenrechtelijke bescherming. Het is net dankzij deze bescherming, dat de producent gestimuleerd zal worden om te investeren. Op die manier wordt de onderlinge competitie aangewakkerd en is er een niet aflatende drang voor de producent om de kwaliteit van zijn producten te blijven waarborgen. Enkel op die manier immers zal de producent zijn producten aan de man kunnen brengen en kunnen genieten van de vruchten die een kwaliteitsvol merkproduct met een goede reputatie met zich meebrengen. De beste manier echter om de waarom – vraag te beantwoorden is waarschijnlijk door het Supreme Court zelf aan het woord te laten. In de reeds aangehaalde zaak m.b.t. de registratie van kleuren van een merk, Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.154, wordt de verantwoording van de bescherming van een merk goed weergegeven. Het Supreme Court:
“Trademark law, by preventing others from copying a source-identifying mark, reduces the customer’s costs of shopping and making purchasing decisions… for it quickly and easily assures a potential customer that this item – the item with this mark – is made by the same producer as other similarly marked items that he or she liked (or disliked) in the past. At the same time, the law helps assure a producer that it (and not an imitating competitor) will reap the financial reputation-related rewards associated with a desirable product. The law thereby encourages the production of quality products and simultaneously discourages those who hope to sell inferior products by capitalizing on a consumer’s inability quickly to evaluate the quality of an item offered for sale.”155
Wanneer we deze beschrijving door het Supreme Court ontleden zien we een aantal elementen naar voor komen. In de eerste plaats, levert trademark law voordeel op voor de consument. Het voordeel dat dit oplevert voor de consument moet bekeken worden vanuit de Amerikaanse levensstijl: “Time is money!” Het Supreme Court zegt dan ook dat het reduceren van de kosten die gepaard gaan met het zoeken naar de gewenste producten één van de belangrijkste verdiensten is van de trademark law. Een andere opmerkelijke vaststelling die hiermee verband houdt, is dat eens men dit product gevonden heeft men een gigantische hoeveelheid koopt. Waar in België zowel de consument als producent opteren voor bijv. drankkartonnen met 1L als standaardmaat, koopt men in Amerika minstens onmiddellijk een karton van één of twee gallon.156 De Amerikaanse consument tracht dan ook zo weinig mogelijk tijd te verliezen in de supermarkt en zo weinig mogelijk naar de supermarkt te gaan.157 Het is wel zo dat indien hij de moeite doet om naar de supermarkt te gaan, hij grote hoeveelheden wil kopen. Producenten spelen daar dan ook 154
Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159, 131 L.Ed.2d 248 (1995). R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 547. 156 Een Amerikaanse gallon is gelijk aan 3.79 L. 157 Dit feit valt ook te verklaren door de afstand die de gemiddelde consument moet afleggen tot de supermarkt. De overgrote meerderheid van deze supermarkten ligt nl. in gecentreerde shopping centra in de buurt van op – en afritten van de grote autowegen. 155
31
handig op in door hun producten in, naar Europese normen, gigantische verpakkingen aan te bieden. Het Supreme Court stipt ook het belang van de eigendomsrechten van de producent aan. Door kwaliteitsvolle producten aan te bieden zal hij op termijn zijn goede reputatie kunnen verzilveren. Hij zal er alle belang bij hebben om steeds te blijven investeren in het afleveren van kwaliteitsvolle producten aan de consumenten. Hiermee zijn kort de belangrijkste redenen geschetst om trademarks te beschermen. Het mag duidelijk zijn dat zowel voor de consument als de producent deze bescherming van kapitaal belang is in een markteconomie. Nauw verbonden met de redenen waarom trademarks bescherming krijgen, zijn de functies van deze trademarks. Deze worden nu besproken.
B. De functies van trademarks 27. Wat zijn de functies van trademarks? Kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende functies? Is elke functie even belangrijk? Hebben de functies van trademarks doorheen de tijd een evolutie doorgemaakt? Het zijn slechts enkele van de vele vragen die m.b.t. trademarks en hun functies de kop opsteken. Het is heel verleidelijk om gewoon de Lanham Act ter hand te nemen en in één volzin te zeggen wat de functies van trademarks inhouden. Het zou ons echter een onvolledig antwoord opleveren dat volledig voorbijgaat aan de rijke geschiedenis van de trademarks an sich.
28. Trademarks zijn er niet zomaar van vandaag op morgen gekomen. Het zijn niet FIAT, BURGER KING, of STARBUCKS die aan de wieg staan van de trademarks en hun ontwikkeling. Neen, het verhaal begint vele duizenden jaren eerder. MCCARTHY schijnt ons weer de weg te wijzen.158 Het is echter mooi om zien dat ook hij de mosterd bij iemand anders is gaan halen m.b.t. dit punt. Die andere persoon is verre van de eerste de beste, nl. Frank I. SCHECHTER. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van het dilution concept, waar we uitgebreid op terugkomen. Men stelt dat de eerste vorm van merken in het oude Egypte voorkwam. Met behulp van vuur werd een soort van stempel op het vee aangebracht om de herkomst van het vee en hun eigenaar aan te duiden. Het merken van het vee speelt tot op de dag van vandaag niet alleen een belangrijke rol in onze landbouw, maar ook in ons taalgebruik. Het vee werd gebrand. In het Nederlands kennen we het werkwoord ‘brandmerken’. In feite is er in dit werkwoord sprake van een tautologie. ‘Branden’ en ‘Merken’ is eigenlijk twee keer hetzelfde woord met dezelfde betekenis. To brand is de Engelse vertaling van merken. Bovendien komt ook het woord brand in het dagdagelijkse Amerikaanse Engels veelvuldig voor. Men zal bijv. voor kleren niet snel spreken over het mark van een product, maar wel over wat de brand van het kledingstuk is. In die zin worden een mark en brand gebruikt als synoniemen. Het branden van het vee om de herkomst aan te duiden heeft dus in het 158
J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, I, Eagan, West, 2008, § 5 : 1.
32
Amerikaans Engelse taalgebruik zijn weg gevonden tot in het dagdagelijkse huiskamergesprek om de herkomst van diverse producten aan te duiden.
29. De functie van dit brandmerken was dus het aanduiden van herkomst/identificatie (origin) en bron (source). We zullen deze functies ook wel de primaire functies van het merkenrecht noemen. Deze functies worden de primaire functies genaamd, omdat ze steeds deze functies moeten kunnen vervullen. Indien een trademark, niet in staat is deze functies te vervullen, zal er immers geen sprake kunnen zijn van een trademark. De source and origin functie moeten noodzakelijk aanwezig zijn om een trademark te kunnen hebben. Het is moeilijk om de origin en source functie steeds van elkaar te onderscheiden en tussen beide begrippen zal dan ook dikwijls weinig of geen onderscheid zijn. Toch is het in bepaalde situaties nodig om een onderscheid te maken, alhoewel verwarring troef ook m.b.t. dit onderscheid speelt. De source functie speelt zijn rol in het geval wanneer bepaalde trademarks in licentie gegeven worden. Men moet deze source dan verstaan als zijn oorspronkelijke bron, hetgeen bijvoorbeeld bij franchising een rol kan spelen. Bij het analyseren van de likelihood of confusion test zullen we zien dat franchise eigenlijk een afgeleide is van de verwarring m.b.t. de bron an sich. Na het in licentie geven van bepaalde merken, kan er bijvoorbeeld verwarring optreden m.b.t. degene die de licentie oorspronkelijk heeft gegeven. Deze verwarring, die ook aan de hand van de likelihood of confusion test wordt beoordeeld, is verwarring m.b.t. de sponsor, in het Engels confusion about the sponsorship genaamd.
30. De herkomstfunctie heeft verschillende implicaties. De herkomst van een bepaald product kan vooreerst duiden op een positief recht voor de eigenaar. Door het merken van het vee op een bepaalde wijze, kan men weten vanwaar het vee afkomstig is en wie de eigenaar is. Dit levert de eigenaar een positief recht op en op basis van deze branding159 zal hij indien nodig kunnen ageren. Aan de andere kant verschaft de herkomstfunctie een positief recht aan de consument, indien deze ontevreden is over het geleverde product. Enkele historische voorbeelden verduidelijken deze stelling. Indien er iemand ziek werd na het drinken van bier, kon men aan de hand van het gemerkte vat te weten komen wie de brouwer was. Ook m.b.t. de te smeden metalen was het merken zeer belangrijk. Indien men bijv. een slecht zwaard had gekregen van de smid, kon de gebruiker het waarschijnlijk niet meer navertellen, maar konden de nabestaanden zo de identiteit van de smid achterhalen. Met alle gevolgen vandien voor de smid in kwestie. In dit verband kunnen ook de bekende bread trials aangehaald worden van het midden van de 13e Eeuw in Engeland.160 Na deze processen werden de bakkers verplicht hun brood te merken zodat de
159
Heden ten dage zou men zelfs dit in Nederlandse handboeken durven omschrijven als earmarking. Hetgeen steeds meer wijst op de verengelsing van onze maatschappij. Het vee wordt meestal aan zijn oor gemerkt. Vandaar de naam earmarking. Zoals bij branding is het verband met het vee niet meer nodig en heeft earmarking een eigen betekenis verworven, die volledig losstaand kan functioneren van zijn oorspronkelijke betekenis. 160 X, http://whirlwind-design.com/madbaker/hlaf.html.
33
frauderende bakkers, door hun brood lichter te verkopen dan de aankoopprijs aangaf, konden opgespoord en gestraft worden.161
31. Aan deze primaire functies kan men dan onmiddellijk een andere functie verbinden, nl. de kwaliteitsfunctie. Deze kwaliteitsfunctie wordt traditioneel een secundaire functie van het merkenrecht genoemd. Ze vloeit voort uit de primaire functies van het merkenrecht, maar is zelf geen primaire functie. Zelfs zonder dat een merk een kwaliteitsfunctie vervult, kan er dus toch sprake zijn van een trademark. Ik ga kort in op de verscheidene functies van de trademarks:
a) Herkomst – en onderscheidingsfunctie b) Bronfunctie c) Kwaliteits – en goodwill functie d) Reclame – en informatiefunctie.
a) en b) zijn de primaire functies van het merkenrecht en de categorieën onder c) en d) bevatten de secundaire functies van het merkenrecht. Wat men de meest belangrijke functie vindt en hoe deze functies zich onderling verhouden is voortdurend onderhevig aan evolutie. Bovendien hangt dit ook af van het uitgangspunt en de persoonlijke zienswijze van de auteur.162
a) Herkomst – en onderscheidingsfunctie
32. We hernemen de definitie van trademarks als startpunt van de te onderscheiden functies:
“ The term ‘trademark’ includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof – (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.”163
De definitie bevat de primaire functies van het merkenrecht. In de eerste plaats dient het merkenrecht dus ‘to identify and distinguish his or her goods’. De vraag der vragen die het merkenrecht moet oplossen, is de tegenhanger van de antropomorfistische vraag: Wie ben jij? Hetgeen in mijn geval het antwoord: Mijn 161
Voor een historisch overzicht: J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, I, Eagan, West, 2008, §§ 5 : 1 – 11. 162 M. A. NASER, “Re-examining the functions of trademark law”, Chicago – Kent Journal of Intellectual Property Law 2008, 99 – 110. 163 15 U.S.C. § 1127.
34
naam is Koen Hoornaert, oplevert. Let op: De vraag wordt niet gesteld wat ik ben. Hetgeen bijv. het antwoord een rechtenstudent in de tweede master zou kunnen opleveren. Er wordt niet gevraagd naar specifieke kenmerken, maar naar de identiteit. Net zoals bij mensen door het vermelden van de naam de identiteit duidelijk wordt, geldt hetzelfde voor een product. Een product wordt geïdentificeerd door het vermelden van het merk. Het belang van het merk kan nauwelijks overschat worden. Zoals de naam voor mensen een enorm verschil kan maken, zo speelt ook het merk een cruciale rol. We zien in de politiek dat mensen stemmen op de zonen en dochters van politici met naam en faam. Het is grotendeels enkel aan hun achternaam te wijten dat zij zoveel meer voorkeurstemmen behalen dan een even getalenteerd persoon die niet over een bekende achternaam beschikt. Vanuit dit oogpunt is het volgende artikel meer dan het bespreken waard: “If your brain has a ‘Buy Button’, what pushes it?”164 In dit artikel verwijst men naar een wetenschappelijk onderzoek. In het onderzoek analyseert men hersenscans van mensen die onderworpen worden aan het blind proeven van twee verschillende soorten COLA. Men vraagt hen hun voorkeur. De geproefde soorten zijn PEPSI COLA en COCA COLA. Indien men geen verdere info verschaft aan de proefkonijnen, zijn beide soorten COLA even populair. Vertelt men echter aan de proevers welke soort COLA ze gedronken hebben, dan verkiest opeens ¾ van de testgroep COCA COLA. Dit duidt het belang aan van het merk. Identificatie is dus cruciaal voor een merk. Ook speelt het intensief voeren van reclame zonder enige twijfel een belangrijke rol. Op deze functie van het merkenrecht wordt later ingegaan. In dit artikel wordt verder ingegaan op de mogelijke gevolgen die deze studie zou kunnen hebben. Uit deze studie blijkt glashelder dat indien een bepaald deel van de hersenen gestimuleerd wordt, bepaalde producten – meer dan andere – succes zullen oogsten. Ik sluit me aan bij de kritische geesten die daar ethische vraagtekens bij plaatsen. De CEO van Commercial Alert, Mr. RUSKIN, verwoordt het op de volgende manier: “What would happen in this country if corporate marketers and political consultants could literally peer inside our brains and chart the neural activity that leads to our selections in the supermarket and voting booth? What if they then could trigger this neural activity by various means, so as to modify our behavior to serve their own ends?” Het merkenrecht zal in de 21e eeuw o.a. door de groeiende medische en technologische mogelijkheden een steeds belangrijkere rol spelen, waarbij steeds meer ethische vraagstukken aan bod zullen komen. Er zal hoogstwaarschijnlijk een vraag ontstaan vanuit de samenleving om m.b.t. deze problematiek regelgevend te gaan optreden. Dergelijke medische vooruitgang zal dan op termijn zeker en vast leiden tot nieuwe wetgeving op het vlak van het merkenrecht, net zoals bijv. ook het internet geleid heeft tot wetgevende initiatieven op merkenrechterlijk vlak.165 Ik denk dat men op dit punt wel voldoende vertrouwd is geraakt met deze eerste functies van het merkenrecht: identificeren en onderscheiden. Hoog tijd dus om een blik te werpen op de overige functies.
164
S. BLAKESLEE, “If your brain has a ‘Buy Button’, what pushes it?”, New York Times, 2004, http://www.nytimes.com/2004/10/19/science/19neuro.html. 165 Anticybersquatting Consumer Protection Act, geïncorporeerd in de Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125 (d) (1).
35
b) Bronfunctie166
33. Deze functie behoort tot de primaire functies van trademarks en vindt zijn basis ook in de definitie van trademark in de Lanham Act : “to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.”167 De zienswijze m.b.t. de bronfunctie is over de jaren heen geëvolueerd en dit mede onder druk van het concept franchising. Onder de oude zienswijze van de bronnentheorie was het geven van licenties en franchising namelijk onmogelijk. Men ging er vanuit dat het in licentie geven ervoor zorgde dat de licentiegever niet meer verbonden was met de licentiehouder. De licentiehouder was dus niet de echte producent en bron. Dat was en bleef de licentiegever. Onder deze strikte zienswijze van de bronnentheorie was franchising onmogelijk. Een franchisee verkoopt nl. dikwijls goederen en diensten die niet onmiddellijk verbonden en afkomstig zijn van de merkenhouder.168 Dit concept is echter steeds meer verlaten en heden ten dage heeft deze bronnentheorie een nieuwe invulling gekregen door de invloed van de groeiende internationale handel en de verspreiding van dezelfde goederen en diensten wereldwijd. Het belang en gevolg van deze ontwikkelingen is dat de identiteit van de producent an sich niet meer van tel is. Trademarks hoeven consumenten niet langer te vertellen waar de goederen afkomstig van zijn. Neen, van belang voor de consumenten is te weten dat de goederen afkomstig zijn van een bepaalde bron, die anoniem kan zijn, en dat deze bron verschillend is van andere producten die van een andere bron afkomstig zijn. Hetgeen de consument echt interesseert, is dat de kwaliteit voldoet aan zijn verwachtingspatroon. De HILTON in New York moet dezelfde kwaliteit leveren als de HILTON in Los Angeles, zonder dat de consument echter geïnteresseerd is wie de eigenlijke uitbater en/of eigenaar is van deze hotels op verschillende locaties. Robert DENICOLA geeft het verband als volgt aan: “trademarks could be understood as indications, not necessarily of physical origin, but of a more general connection between the trademark owner and the trademarked goods.”169 Ook in de Restatement vindt men de gedachte weer dat het een anonieme bron kan zijn: “Trademarks serve as a means of communication between otherwise unknown or anonymous producers and their prospective customers.”170 Met betrekking tot deze functie is het dus van belang in het achterhoofd te houden dat de invulling van deze functie doorheen de tijd een evolutie heeft doorgemaakt en dat de bron vandaag de dag dus ook een anonieme bron kan zijn, zoals expliciet aangegeven in de wet.
166
J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, I, Eagan, West, 2008, §§ 3 : 8 – 9. 15 U.S.C. § 1127. 168 Kentucky Fried Chicken Corp. v. Diversified Packaging Corp., 193 U.S.P.Q. 649 (5th Cir. 1977). 169 R. C. DENICOLA, “Some Thoughts on the Dynamics of Federal Trademark Legislation and the Trademark Dilution Act of 1995”, LAW & CONTEMP. PROBS. 1996, 75 – 92. 170 Restatement of the Law (Third) of Unfair Competition § 9, comment c (1995). 167
36
c) Kwaliteits – en goodwill functie
34. Uit de primaire functies van het merkenrecht kan de kwaliteitsfunctie worden afgeleid. Deze kwaliteitsfunctie, die soms wel de waarborgfunctie van het merkenrecht wordt genoemd, is een logisch gevolg van de herkomstfunctie en uitbreiding van de bronfunctie.171 Een consument zal dankzij de herkomst van een merk de goederen snel leren te kwalificeren als al dan niet waardevol en een zekere kwaliteit aan elk merk in zijn gedachten verbinden. De kwaliteitsfunctie zorgt er voor dat de producent steeds producten van gelijkaardige goede kwaliteit zal moeten blijven afleveren, indien hij zijn klanten en goede reputatie zal willen behouden. Deze kwaliteit zorgt voor een waarborg voor de consument. Daarom worden de begrippen kwaliteit en waarborgfunctie wel eens als synoniemen gebruikt. Let op, versta me niet verkeerd. De kwaliteitsfunctie impliceert niet dat de producten van goede kwaliteit moeten zijn. Neen, de kwaliteitsfunctie wijst er enkel op dat de producten een consistente kwaliteit moeten hebben. Het verwachtingspatroon is cruciaal. De kwaliteit moet voldoen aan dit patroon, maar ook slechte of middelmatige kwaliteit, is dus voldoende om aan de kwaliteitsfunctie en het daarmee gerelateerd verwachtingspatroon te voldoen. Het is wel logisch dat de producent ernaar streeft om goede, kwaliteitsvolle producten aan te bieden. Vanuit het oogpunt van de kwaliteitsconsistentie moeten ook de rechten van de merkhouder worden bekeken.172 Zeker wat betreft de doctrine van dilution is de kwaliteitsfunctie cruciaal. Zoals we later zullen zien is de vereiste, alvorens er ook maar sprake kan zijn van dilution, dat het merk beschikt over fame. Het merk moet welbekend zijn. Een merk dat gekend is voor zijn kwaliteitsvolle producten zou enorme schade kunnen oplopen indien een andere producent onder dezelfde merknaam lage kwaliteitsproducten zou beginnen aanbieden. Een verdere analyse van dit concept, vindt plaats in hoofdstuk III.
35. Verder is de kwaliteitsfunctie ook verbonden met de goodwill functie. Door kwaliteitsvolle producten af te leveren, bouwt de producent nl. een lange termijn relatie op met zijn consumenten. Hij investeert om het vertrouwen en de goodwill van de consument te winnen. Een belangrijk aspect van deze kwaliteitsfunctie en de goodwill is het verwachtingspatroon dat bij de consument wordt opgebouwd. Een voorbeeld maakt dit duidelijker. De consument verwacht dat de HEINZ KETCHUP die hij morgen in de GIANTS koopt, exact dezelfde kwaliteit zal hebben als de HEINZ KETCHUP die hij vorige week in de GIANTS heeft gekocht. In dit voorbeeld hebben we bovendien te maken met een verwachtingspatroon binnen een verwachtingspatroon. Een consument zal naar de GIANTS gaan omdat hij verwacht daar HEINZ KETCHUP te kunnen kopen en bovendien verwacht hij dat de kwaliteit van de HEINZ KETCHUP ook consistent blijft. Net zoals de consument die naar CASCO gaat, goedkopere prijzen zal verwachten dan in de GIANTS. In de V.S.A. speelt het verwachtingspatroon van de consument een
171 172
J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, I, Eagan, West, 2008, § 3 : 10. De rechten van de merkhouder worden uitvoerig in hoofdstuk III besproken.
37
ontzettende belangrijke rol. Zeker in deze tijden van economische crisis verwacht de consument om niet bedrogen uit te komen wanneer hij naar zijn favoriete supermarkt gaat en er zijn vertrouwde producten wil aanschaffen. Deze functie is dan ook relevanter dan ooit en behoeft geen verdere uitleg. Het dagdagelijkse leven maakt deze functie ontzettend duidelijk. De TV of radio kan niet aangezet worden of overal hoor je de slogans als ‘the same quality, for less money’, ‘you can trust on it’, ‘we’re worth your confidence’, … Producenten beroepen zich meer dan ooit op de kwaliteitsfunctie van hun merk, zodat de besparende en minder spenderende consument toch nog hun merkproducten zouden blijven kopen. Deze slogans en de Amerikaanse mentaliteit brengen ons meteen bij de laatste functie: de reclame – en informatiefunctie. d) Reclame – en informatiefunctie173
36. De reclamefunctie van een merk houdt zichzelf in stand. Telkens wanneer men een bepaald logo, woord, afbeelding, … ziet of hoort, wordt dit door mensen opgeslagen in hun geheugen. Dat is net wat reclame tracht te doen: Producten onder de aandacht brengen en de vertrouwdheid vergroten bij potentiële consumenten. Ik zou daarom durven stellen dat de beste reclame gevoerd wordt d.m.v. het product en het merk zelf. Producenten van o.a. allerlei schoonheidzalfjes en frisdranken passen dit uitvoerig toe door bijvoorbeeld het uitdelen van gratis stalen. Het voeren van reclame met behulp van het merk is doordacht. Door het merk wordt net tussen verschillende producten het onderscheid gemaakt en deze primaire functie zorgt er indirect voor dat het merk het ideale middel is om reclame te voeren. Dat reclame al lang wordt aanzien als één van de functies van trademarks blijkt uit deze uitspraak van 1927: “A trademark is but a species of advertising, its purpose being to fix the identity of the article and the name of the producer in the minds of the people who see the advertisement, so that they may afterwards use the knowledge themselves and carry it to others having like desires and needs for such article.”174 De wisselwerking tussen reclame en het merkenrecht is ook voor de beschermingsomvang niet zonder belang. Reclame kan namelijk een enorme impact hebben op de beschermingsomvang van een potentieel merk. Zoals we in hoofdstuk II zullen zien, is de aanwezigheid van onderscheidend vermogen een noodzakelijke voorwaarde voor elk merk. Reclame kan er nu net voor zorgen dat een merk het nodige onderscheidend vermogen kan verwerven. Met behulp van o.a. extensieve reclame zal het mogelijk zijn om heel veel verschillende symbolen, woorden, slogans, … secondary meaning te doen verwerven en uiteindelijk de merkenrechterlijke bescherming daarvan zo aanzienlijk uit te breiden.175 Het belang van reclame wordt ook bevestigd door de Lanham Act. Men gaat in de wet vooral in op de misleidende
173
M. A. NASER, “Re-examining the functions of trademark law”, Chicago – Kent Journal of Intellectual Property Law 2008, 99 – 110. 174 Northam Warren Corp. v. Universal Cosmetic Co., 18 F.2d 774 (7th Cir.1927). 175 Op het begrip secondary meaning en zijn functie wordt verder ingegaan in hoofdstuk II.
38
reclame. Het feit dat men misleidende reclame beteugelt, zegt voldoende over het enorme belang van reclame.
“ (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false of misleading representation of fact, which – (a) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or (b) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person’s goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is likely to be damaged by such act.”176
Wat betreft de reclame is dus (1) (b) van belang. De voorwaarden, vijf in totaal, waaraan men moet voldoen, worden toegelicht in een beslissing van de Ninth Circuit.177 Bovendien zijn ze logisch af te leiden uit het wetsartikel. Ik ga niet verder in op deze categorie van de false advertising, aangezien dit ons te ver zou leiden.178
37. Tot slot, hebben we nog de informatiefunctie die verbonden is aan een merk. De informatiefunctie van een merk is de functie die ervoor zorgt dat consumenten een product snel herkennen. Het is deze functie die de zoektocht van de consument in de supermarkt vereenvoudigt. Hierdoor worden de kosten van het kiezen voor de consumenten verkleind. Deze functie steunt ook weer op de primaire functies van identificatie en onderscheid. Hierop bouwt de consument dan verder en wordt hij vertrouwd gemaakt met alle eigenschappen van het product door de info die aan een merk verbonden is. De lezer weet waarschijnlijk vanuit zijn persoonlijke ervaring voorbeelden in overvloed m.b.t. deze infofunctie van een merk.
38. Waarom toch een apart hoofdstuk over de grondslag en de functies van het merkenrecht, vroeg u zich misschien af aan het begin van dit hoofdstuk? Welnu, ik hoop dat door deze summiere achtergrondinfo duidelijk is geworden dat de verantwoording van de merkenrechterlijke bescherming net in deze functies 176
15 U.S.C. § 1125 (a) (1). Cook, Perkiss and Liehe, Inc. v. Northern California Collection Service Corp., 911 F.2d 242, 244 (9th Cir. 1990). 178 Voor een bespreking zie: J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 556 – 612 en R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 682 – 694. 177
39
ligt. Meer in het bijzonder zelfs, in de primaire functies van het merkenrecht. Verwarring bij de consument m.b.t. de herkomst en bron van het merk moet ten allen tijde vermeden worden en daarom verdient een merk bescherming. Indien een merk deze primaire functies niet zou uitoefenen, dan zou bescherming compleet overbodig zijn. Er moet bovendien ook opgemerkt worden dat deze bescherming niet alleen de consument, maar ook de merkhouder ten goede komt. De bescherming van het merkenrecht zorgt uiteindelijk voor een WIN WIN situatie. Zowel de consument als de producent varen wel bij deze bescherming.
40
Hoofdstuk II: Classificatie van merken a.d.h.v. het onderscheidend vermogen
A. Het onderscheidend vermogen 39. Het onderscheidend vermogen, in het Engels gekend als de distinctiveness, is een cruciale factor voor de beschermingsomvang van een merk.179 Zoals hierboven uiteengezet, is identificatie van een product een primaire functie van het merk. Hetgeen men als merk wil laten registreren moet te onderscheiden zijn van alle reeds bestaande merken zodat verwarring bij de consument wordt vermeden. Om dit te bereiken moet het potentiële merk dus verschillen: het moet onderscheidend vermogen hebben. Hoe groter de verschillen tussen het nieuwe te registeren merk en alle reeds bestaande merken, hoe omvangrijker de bescherming van het merk zal zijn. De regel is dus simpel: Hoe groter het onderscheidend vermogen, hoe sterker het merk. Dit is logisch. Laten we opnieuw de parallel trekken met persoonsnamen. Net zoals het voor mensen in onze dagdagelijkse omvang eenvoudiger is om de heren JANSSENS, COOPER en THALER van elkaar te onderscheiden dan de heren JANSSENS, JANSENS en JANSSEN, zo geldt dit ook voor potentiële merken. Zo is het bij merken veel eenvoudiger om MICHELIN, KODAK en BURGER KING van elkaar te onderscheiden dan bijv. BURGER KING, BURGER QING en BURGER WING. Stelt u zich voor dat deze laatste drie woordgroepen alle drie in aanmerking zouden komen voor registratie als merk. De verwarring bij de consument zou compleet zijn. BURGER KING is een bestaand en geregistreerd merk. Indien iemand BURGER QING zou willen laten registeren, dan zal de U.S.P.T.O. deze registratie weigeren. Er is namelijk te weinig onderscheidend vermogen aanwezig. In bovenstaande voorbeelden is de situatie duidelijk en zal er weinig of geen aanleiding zijn tot discussie m.b.t. het onderscheidend vermogen. De situatie is echter niet altijd zo duidelijk, anders zouden er niet zoveel processen gevoerd worden m.b.t. deze problematiek.180 Tot op dit punt is het criterium van distinctiveness vrij eenvoudig en de hoofdregel is dat ook: “Hoe groter het onderscheidend vermogen, hoe groter de bescherming.” Nu borrelen waarschijnlijk spontaan de volgende vragen op: Hoe verkrijg je dat onderscheidend vermogen? Wanneer krijg je dat onderscheidend vermogen en kan het vergroot worden? Is er een opsplitsing tussen verschillende soorten categorieën van onderscheidend vermogen en zoveel andere vragen. Op de belangrijkste vragen tracht ik hieronder een antwoord te formuleren aan de hand van een aantal zaken die een grote rol hebben gespeeld in de theorievorming m.b.t. het onderscheidend vermogen.
40. Ons uitgangspunt is de vraag hoe dit o zo belangrijke onderscheidend vermogen kan bekomen worden. We zullen zien dat een merk op twee wijzen onderscheidend vermogen kan bezitten. Ook hier
179
L. A. FLETCHER en J. D. KERA, The Trademark Law Handbook, New York, Clark Boardman Callaghan, 1992, 163 – 172. Voor het opzoeken van zaken m.b.t. deze problematiek is het aangewezen de Trademark Electronic Search System te gebruiken op de website van de U.S.P.T.O. http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4004:ve8cik.2.9. 180
41
kunnen we deze twee opties louter door redeneren vinden. De eerste wijze is de eenvoudigste: Het merk heeft onderscheidend vermogen ab initio en komt daardoor onmiddellijk in aanmerking voor registratie. Zoals in de introductie geschetst, is voor registratie onder de Lanham Act wel interstate commerce vereist. De tweede wijze waarop men over onderscheidend vermogen kan beschikken is door het onderscheidend vermogen te verwerven. De twee wijzen liggen dus ontzettend voor de hand: ofwel beschik je er reeds over van in het begin ofwel verwerf je het onderscheidend vermogen op termijn. Bij het verwerven van het onderscheidend vermogen, speelt het begrip secondary meaning de hoofdrol. Deze theorie werd in de reeds hoger besproken zaak Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.181 door het Supreme Court bevestigd: “The general rule regarding distinctiveness is clear: an identifying mark is distinctive and capable of being protected if it either (1) is inherently distinctive or (2) has acquired distinctiveness through secondary meaning.”182 In de introductie van dit werk hebben we er reeds opgewezen dat er verschillende soorten merken bestaan. Merken kunnen ook in verschillende categorieën opgedeeld worden wanneer we het onderscheidend vermogen als criterium hanteren. Het vertrekpunt dat we hanteren, is de zaak Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.183 waarin Judge FRIENDLY klaar en helder het onderscheid maakt tussen de verschillende categorieën. De feiten waren de volgende: SAFARI was een geregistreerd trademark van Abercrombie & Fitch. Hunting World startte op zijn beurt met het verwijzen naar SAFARI op bepaalde van zijn producten en naar gerelateerde begrippen zoals SAFARILAND en MINISAFARI. Abercrombie & Fitch voerde aan dat dit tot verwarring kan leiden bij de consument en claimde onmiddellijke opschorting van deze activiteiten en schadevergoeding. Hunting World op zijn beurt echter stelde een tegenvordering in en voerde aan dat SAFARI een ‘algemene’184 term is. Het verzocht om de registratie van SAFARI als merk te annuleren. In eerste aanleg maakte de rechter het onderscheid tussen bepaalde producten en slogans en afhankelijk van de situatie gaf hij Abercrombie & Fitch, dan weer Hunting World gelijk.185 Door Abercrombie & Fitch werd er hoger beroep ingesteld. In hoger beroep werd de zaak nog slechter voor Abercrombie & Fitch.186 Waar in eerste aanleg de rechter nog een weak trademark in SAFARI zag, werd in hoger beroep besloten door het Hof dat het trademark SAFARI invalid was. Uiteindelijk komt de zaak op de bureau te liggen van Judge FRIENDLY. Zijn uiteenzetting is zeer leerrijk: “The cases, and in some instances the Lanham Act, identify four different categories of terms with respect to trademark protection. Arrayed in an ascending order which roughly reflects their eligibility to trademark status and the degree of protection accorded, these classes are (1) generic, (2) descriptive, (3) suggestive, and (4) arbitrary or fanciful. The lines of demarcation, however,
181
Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992). Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 120 L.Ed.2d 615 (1992) en http://supreme.justia.com/us/505/763/case.html. 183 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 189 U.S.P.Q. 759, 769 (2d Cir. 1976) en http://vlex.com/vid/abercrombiefitch-hunting-world-incorporated-36823356. 184 Generic. 185 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 327 F.Supp. 657 (S.D.N.Y. 1971). 186 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 461 F.2d 1040 (2d Cir. 1972) en http://vlex.com/vid/abercrombie-fitchhunting-world-incorporated-36769887 . 182
42
are not always bright. Moreover, the difficulties are compounded because a term that is in one category for a particular product may be in quite a different one for another187, because a term may shift from one category to another in light of differences in usage through time, because a term may have one meaning to one group of users and a different one to others, and because the same term may be put to different uses with respect to a single product. In various ways, all of these complications are involved in the instant case.”188 Uit zijn uitspraak leren we dus dat er vier verschillende algemene categorieën zijn. Ik rangschik ze in de omgekeerde volgorde. Bovendien zal ik het onderscheid maken tussen arbitrary en fanciful. Ik vertrek dus van vijf categorieën i.p.v. vier:
(a) fanciful (b) arbitrary (c) suggestive (d) descriptive (e) generic.
41. De vijf categorieën staan hier gerangschikt van sterk naar zwak. De categorie die aanleiding zal geven tot de omvangrijkste en sterkste bescherming is de fanciful terms en de zwakste categorie is de generic terms. Ze zullen helemaal geen bescherming genieten en niet in aanmerking komen voor trademark bescherming, noch registratie. Alvorens de categorieën één voor één te bespreken, is het goed om nog enkele algemene opmerkingen te maken die handig zijn om in het achterhoofd te houden bij de eigenlijke analyse van de verschillende categorieën. Vooreerst wordt voor de eerste drie categorieën ook wel de algemene verzamelnaam technical trademarks189 gebruikt. Deze term is een wat verouderde terminologie die voornamelijk voor de W.O. II gebruikt werd. Zo konden enkel de technical trademarks onder de Common Law bescherming krijgen in deze periode. Ook onder de Federal Trademark Law van 1905 konden enkel deze soort merken bescherming genieten.190 De meer gebruikte hedendaagse verzamelnaam om naar deze drie categorieën te verwijzen is inherently distinctive terms.191 Deze term geeft mooi het onderscheid weer tussen deze categorie en de andere categorieën: Deze terms zijn inherent onderscheidend en hebben geen nood aan het verkrijgen van secondary meaning. Ze hebben namelijk het onderscheidend vermogen vanaf het begin in zich: het is inherent aan deze categorieën. Deze drie categorieën zullen dan ook een sterke bescherming genieten. Door het feit dat voor geen enkele van deze 187
Een voorbeeld hiervan zou bijv. ZONNEBLOEM kunnen zijn. Het is duidelijk dat ZONNEBLOEM als een keten van bloemenwinkels waarschijnlijk niet succesvol zou zijn in een poging om ZONNEBLOEM te registreren. Indien men nu ZONNEBLOEM zou willen gebruiken als merk voor hotels voor mindervalide mensen dan zal de beschermingsomvang al veel uitgebreider zijn. 188 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 189 U.S.P.Q. 759 (2d Cir. 1976). 189 “technische merken”. 190 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 574. 191 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 572.
43
drie categorieën secondary meaning vereist is, zal het onderscheid vanuit juridisch oogpunt ertussen van minder belang zijn. Hetgeen echt van belang zal blijken is of een term descriptive of suggestive is. Afhankelijk hiervan zal men namelijk moeten aantonen of een term al dan niet secondary meaning heeft verworven. Indien secondary meaning moet aangetoond worden, ligt de bewijslast daarvan op de partij die de registratie wil bekomen. a) Fanciful
42. Deze eerste categorie, fanciful marks, is de categorie met het grootste onderscheidend vermogen. Deze categorie geeft aanleiding tot de sterkste bescherming en zodoende de ruimste beschermingsomvang als we het onderscheidend vermogen van de term an sich als enige criterium hanteren. Alvorens verder in te gaan op de fanciful marks, blijf ik kort stilstaan bij deze ‘sterke bescherming’. De uitgangspositie is dat men moet kijken wanneer er een inbreuk op een merk kan zijn. Hiervoor vertrekt men van de likelihood of confusion van het doelpubliek. Het doelpubliek is de groep consumenten in een bepaald marktsegment in een bepaalde geografische locatie. Zowel marktsegment als geografische locatie zijn variabele begrippen. Het zal de perceptie van het doelpubliek zijn die bepalend is om uit te maken of er al dan niet sprake is van een sterk merk.192 Over de relatie tussen de perceptie van de consument en een respectievelijk sterk of zwak merk, is de beschouwing in randnummer 45 van Chief Judge MARKEY in de zaak James Burrough Ltd. and Kobrand Co. v. Sign of the Beefeater, Inc. and Montgomery Ward & Co. Inc.193 verduidelijkend:
“What is intended by references to ‘strong’ and ‘weak’ marks is the effect of such marks upon the mind of the consuming public. A mark that is strong because of its fame or uniqueness, is more likely to be remembered and more likely to be associated in the public mind with a greater breadth of products and services than is a mark that is weak because relatively unknown or very like similar marks or very like the name of the product.”
Het publiek speelt dus een cruciale rol. Zoals in deze passage vermeld, spelen ook andere factoren echter een rol: bijv. de fame. De categorie van famous marks wordt – zoals we verder zullen zien – niet enkel beschermd indien er likelihood of confusion is bij de consument. Ook onder het dilution concept genieten deze merken bescherming.194 Een simpel voorbeeld om dit te verduidelijken: APPLE is een famous merk.
192
J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, II, Eagan, West, 2008, § 11 : 73. James Burrough Ltd. and Kobrand Co. v. Sign of the Beefeater, Inc. and Montgomery Ward & Co. Inc., 192 U.S.P.Q. 555 (7th Cir. 1976) en http://altlaw.org/v1/cases/492686. 194 Op dilution wordt uitgebreid ingegaan in Hoofdstuk III. 193
44
Hoewel het dus niet fanciful is, we zullen zien dat APPLE arbitrary195 is, zal het toch een sterkere bescherming genieten als bijv. CLOROX dat een fanciful mark is.196
43. De vraag stelt zich wat een fanciful mark juist is. In de eerste plaats is het een vraag naar de vertaling van het woord fanciful. Fanciful zou het best in het Nederlands worden omschreven als niet reëel, denkbeeldig of fantasierijk, maar laat zich eigenlijk moeilijk vertalen. In deze context, moeten we fanciful terms echter zien als een soort subcategorie van de ‘neologismen’. Het zijn nieuw gecreëerde woorden. Het typische kenmerk van deze terms is dat tot het merk op de markt kwam, deze term geen onderdeel uitmaakte van de Engelse taal. Hun enige functie in de Engelse taal is het aanduiden van dit bepaald merk. Bekende voorbeelden van dergelijke fanciful terms zijn: EXXON, XEROX en KODAK. Deze letterwoorden zijn helemaal uit het niets bedacht en waren totaal onbekend in de Engelse taal totdat deze respectievelijke merken met producten op de markt kwamen. Laten we kort ingaan op de bescherming van deze merken aan de hand van een voorbeeld: XEROX. XEROX is een wereldbekend merk voor fotokopieerapparaten en aanverwante producten. Het geniet zowel bescherming als fanciful term en als famous mark onder de dilution doctrine. Men zou denken dat het onmogelijk is voor een merk om dus in een sterkere positie te staan dan XEROX. Als XEROX nu Goliath is, heeft XEROX toch ook zijn David: Genericide197 genaamd. Deze veralgemening zorgt er namelijk voor dat de term van de sterkste klasse in de zwakste klasse belandt, namelijk de categorie van de generic terms. Waakzaamheid is dus geboden. XEROX doet er voortdurend alles aan om zijn trademark niet te verliezen. Ze gebruiken in hun strijd voornamelijk reclame om de consument en het brede publiek er op te blijven wijzen dat XEROX een registered and protected trademark is. XEROX mag dus niet algemeen gebruikt worden voor alle producten gerelateerd met fotokopiëren of het proces an sich. Een bekend voorbeeld in de V.S.A. van een merk dat eerst een fanciful term was, maar nu een generic term is geworden en daardoor alle rechten heeft verloren, is ASPIRIN.198 XEROX verwijst in zijn campagnes bijvoorbeeld naar het lot dat ASPIRIN heeft ondergaan: “When you use ‘XEROX’, the way you use ‘ASPIRIN’, we get a headache.”199 Met deze slogan willen ze de consumenten erop wijzen dat XEROX een beschermd trademark is. Ze willen absoluut vermijden dat XEROX als algemene term wordt gebruikt en net zoals ASPIRIN bescherming verliest. Ik geloof echter dat XEROX op dit moment het gevecht stilaan aan het verliezen is. Het is gewoon opmerkelijk om te horen dat iedereen XEROX als een werkwoord gebruikt. “to XEROX” is dan ook het equivalent geworden voor het Nederlandse “fotokopiëren”.200 Vooral de “XEROXing” vorm 195
APPLE is namelijk een bestaand woord in de Engelse taal. Het is algemeen bekend als een stuk fruit. Door APPLE echter als trademark te gebruiken voor computers en andere elektronica, werd er niks aan de betekenis van APPLE als fruit afgedaan. 196 L. BERRY, http://www.berryentertainmentlaw.com/articles/trademark_abercrombie.pdf. 197 ‘veralgemening’. 198 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, II, Eagan, West, 2008, § 11 : 9. 199 T. J. LOCKHART en C. G. TAYLOR, “ASPIRIN Brand or Asperin Tablets? Avoiding the “Genericide” Headache in the United States”, http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=126&getcontent=1. 200 Een andere fanciful term die hetzelfde lot ondergaat of waarschijnlijk zal ondergaan is GOOGLE. ‘to GOOGLE’ is in de V.S.A. één van de meest gebruikte werkwoorden geworden. Ook hier wordt GOOGLE gewoon het equivalent van ‘opzoeken met behulp van het internet’. Het gaat echter veel verder: ‘GOOGLE it’ staat steeds meer voor allerlei verschillende vormen
45
wordt continu gebruikt. De hoofdregel om een fanciful term te behouden en zo goed als mogelijk tegen veralgemening te bescherming is om het merk steeds als adjectief te gebruiken. Niet als substantief of werkwoord. Dus in plaats van Buy a XEROX, Buy a XEROX photocopier. Dit is o.a. het probleem geweest van ASPIRIN201: Er werd voortdurend verwezen naar get an ASPIRIN in plaats van ASPIRIN Tablet bij hoofdpijn. 44. We zouden kunnen besluiten m.b.t. dit punt dat fanciful trademarks het slachtoffer kunnen worden van hun populariteit. Het voeren van reclame kan dan zelfs op lange termijn nadelig worden. Het is een dilemma voor de merkhouder. Door het voeren van reclame, zullen de consumenten het product en merk steeds meer en meer gaan herkennen. De doelstelling van commerciële reclame, namelijk het verhogen van de omzet en (uiteindelijk) de winst, zal zo bereikt kunnen worden. Bovendien zal deze reclame bijv. bij de descriptive terms kunnen leiden tot het verwerven van secondary meaning zodat registratie kan bekomen worden. Bij de fanciful terms zal (een teveel aan) reclame, langs de andere kant, het effect kunnen hebben dat dit merk ook een soort van secondary meaning verwerft. We hebben hier dan wel te maken met een soort van omgekeerde secondary meaning. In plaats van een beschrijvende term die specifiek wordt, wordt hier een specifieke term algemeen door de reclame. Het zoeken naar een balans op dit vlak is zonder enige twijfel de grootste uitdaging voor de merkhouder van een fanciful term. b) Arbitrary202
45. Deze categorie is de tweede categorie van de drie inherently distinctive terms categorieën. De terms die aan dit criterium voldoen zullen net zoals de fanciful terms een sterke bescherming genieten, aangezien ze traditioneel beschouwd worden als de twee categorieën die het grootste onderscheidend vermogen hebben.203’204 Hierbij moet opgemerkt worden dat deze sterke bescherming relatief is, net zoals bij de fanciful terms.205 Men kan namelijk nooit louter en alleen de term an sich in ogenschouw nemen om uit te maken of een merk sterk of zwak is. Ik bedoel hiermee dat men ook voor merken een begrip als ‘sterk’ in zijn context moet plaatsen. Laten we opnieuw de vergelijking maken met mensen. Op de vraag van research. Het is in het dagdagelijkse Amerikaanse huiskamergesprek synoniem geworden voor ‘zoek het op’ en wordt onder tieners zelf gebruikt om te zeggen ‘doe het zelf’. De oorspronkelijke link met het merk geraakt hierdoor op de achtergrond en uiteindelijk zal GOOGLE hoogstwaarschijnlijk door de continu blootstelling aan de veralgemening zijn onderscheidend karakter verliezen. 201 Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921). 202 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, II, Eagan, West, 2008, § 11 : 11. 203 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 573. 204 Dat arbitrary terms al lange tijd als sterk worden beschouwd wordt mooi geïllustreerd in de zaak Stork Restaurant v. Sahati (76 U.S.P.Q. 374 (9th Cir. 1948)). Het ging over het merk STORKS CLUB. Men discussieerde of deze naam van de nachtclub op één of andere wijze een verwijzing bevatte naar een STORK. De club had echter op geen enkele wijze iets te zien met een ‘ooievaar’. Het Hof besloot dan ook dat er in casu sprake was van een arbitrary term die een sterke bescherming verdiende. 205 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, II, Eagan, West, 2008, § 11 : 73.
46
of een mens sterk is of niet, zal men bijna automatisch antwoorden dat dit afhangt van de omstandigheden en wat men als referentiepunt neemt. Zo kan iemand die in staat is om bijv. 75 kilogram op te heffen als supersterk worden beschouwd in de dartsclub, maar op het wereldkampioenschap gewichtheffen niet eens aan de kwalificaties mogen deelnemen. Deze relativiteit gaat ook op voor merken en moet in het achterhoofd gehouden worden. Wat de gelijkenissen tussen beiden betreft: ook bij de arbitrary terms is het niet noodzakelijk om enige secondary meaning aan te tonen. In tegenstelling tot de fanciful terms is er hier geen sprake van ‘uitgevonden’ woorden. Neen, we hebben hier te maken met woorden die een betekenis hebben en reeds gebruikt worden in het Engels. Deze woorden die gebruikt worden om een merk aan te duiden, bevatten echter geen karakteristieke eigenschappen van het product waarvoor het merk staat. Dit is cruciaal. Op geen enkele wijze mag het gekende Engelstalige woord verwijzen naar één van de mogelijke eigenschappen van het product, noch suggestief zijn m.b.t. één van de karakteristieken.206 De definitie van arbitrary terms werd voor het eerst gegeven in de zaak: Tisch Hotels, Inc. v. Americana Inn, Inc.207 Misschien het bekendste voorbeeld in deze categorie is het trademark APPLE. Het woord APPLE was uiteraard al sinds mensenheugenis bekend als aanduiding voor de fruitsoort ‘appel’. Vandaag de dag wordt APPLE als merk geassocieerd met allerlei multimedia producten zoals de iPhone, iPod, PC, ….208 geproduceerd door het bedrijf van CEO Steve JOBS. Over hoe hij aan deze naam kwam: “I was actually a fruitarian at that point in time. I ate only fruit. Now I'm a garbage can like everyone else. And we were about three months late in filing a fictitious business name so I threatened to call the company Apple Computer unless someone suggested a more interesting name by five o'clock that day. Hoping to stimulate creativity. And it stuck. And that's why we're called Apple.”209 Ik denk dat APPLE het perfecte voorbeeld is van een arbitrary term. Het helpt namelijk op zeer eenvoudige wijze verklaren wat een arbitrary term juist is en maakt theoretische uiteenzettingen overbodig. c) Suggestive210
46. Ook de suggestive terms zijn inherently distinctive. Zodra het vaststaat dat een term suggestive en niet descriptive is, geniet deze term dezelfde bescherming als de twee vorige categorieën: Secondary meaning is niet vereist.211 Een suggestive term moet gesitueerd worden tussen de arbitrary en descriptive terms. Met een beschrijvende term bedoelt men dat deze term weinig aan de verbeelding overlaat en dus zegt wat het product is. Het woord dat men als merk wil laten registreren, beschrijft het product of op zijn
206
De afwezigheid van het suggestieve is net hetgeen de arbitrary en suggestive terms van elkaar onderscheidt. Tisch Hotels, Inc. v. Americana Inn, Inc., 146 U.S.P.Q. 566 (7th Cir.1965). 208 www.apple.com. 209 X, http://nl.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc. 210 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, II, Eagan, West, 2008, §§ 11 : 62 – 72. 211 Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 120 L.Ed.2d 615 (1992) en http://supreme.justia.com/us/505/763/case.html. 207
47
minst de hoofdkenmerken van dit product.212 De gelijkenis tussen zowel de arbitrary als descriptive terms categorie, ligt hem in het feit dat beide gebruik maken van reeds bestaande (Engelse) woorden. In tegenstelling tot de descriptive term verschaft de arbitrary term geen nuttige info m.b.t. het product. Er was dus een noodzaak aan een tussencategorie die deze leegte in de classificatie opvulde.213 Het is enigszins komisch dat de suggestive term an sich zelf ook suggestive is. Het doet namelijk vermoeden dat de suggestive term suggererend werkt en het vult ook deze verwachting in. De suggererende term houdt in dat er naar de eigenschappen van het product wordt verwezen. Het doet dit echter zonder honderd procent duidelijkheid te brengen over noch de identiteit van het product noch over de eigenschappen, maar door slechts indicaties te geven hieromtrent. Bekende voorbeelden zijn PLAYBOY en JAGUAR.214 Wanneer we aan een JAGUAR denken, denken we aan een stijlvol, razendsnel, zeldzaam dier met als hoofdbezigheid de jacht. Wanneer een product als merk JAGUAR wil gebruiken, zal de consument deze eigenschappen ook automatisch gaan toeschrijven aan dit product. Dat is precies wat er in het geval van JAGUAR gebeurt. De consumenten zullen de wagens van JAGUAR deze kwaliteiten gaan toeschrijven: snel, stijlvol, zeldzaam, mannelijk, … Het gebruik van JAGUAR als merk voor wagens is in casu dan ook suggestief. d) Descriptive215’216
47. Na een bespreking van de drie categorieën die van nature uit onderscheidend zijn, zijn we bij de descriptive terms aanbeland. Descriptive terms kunnen geen bescherming genieten vanaf het ogenblik dat hun producten worden gebruikt in de interstate commerce. Neen, descriptive terms verschillen hierin van de inherently distinctive marks dat indien ze in aanmerking willen komen voor bescherming ze eerst secondary meaning217 moeten verwerven. We hebben hier te maken met een proces. Het woord ‘proces’218 impliceert dat één van de noodzakelijke voorwaarden een zeker verloop van tijd is. Deze secondary meaning219 kan niet zomaar van vandaag op morgen verworven worden. Er moet wel opgemerkt worden dat niet elk product en descriptive term evenveel tijd zal nodig hebben om de vereiste secondary meaning te bereiken. De wet bevat wel een standaardbepaling: “The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant’s goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by 212
Op descriptive komen we hieronder op terug. J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, II, Eagan, West, 2008, § 11 : 63. 214 Voor meer voorbeelden zie: http://marklaw.com/trademark-FAQ/strength.htm#Eg%20Suggestive. 215 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, II, Eagan, West, 2008, §§ 11 : 15 – 61. 216 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 574 – 587. 217 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 87 – 103 en R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 587 – 591. 218 ‘proces’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘procedere’ hetgeen o.a. voortschrijden en vooruitgaan betekent. 219 A. R. MILLER en M. H. DAVIS, Intellectual Property Patents, Trademarks and Copyright in a nutshell, St. Paul, West, 2007, 173 – 181. 213
48
the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made.”220 Deze wetsbepaling geeft weer dat indien een merk gedurende vijf jaar exclusief en continu gebruikt wordt, dit als prima facie bewijs geldt van secondary meaning. Toch is deze bepaling niet zaligmakend. Hoe snel een product immers deze secondary meaning kan verwerven, verschilt enorm van geval tot geval. Reclame speelt een bepalende rol. Zo zal reclame tijdens o.a. de grote sportevenementen, zoals de NBA of Olympische Spelen helpen deze secondary meaning zeer snel te verwerven. Hier kunnen we bijvoorbeeld naar reclame tijdens de Super Bowl verwijzen221: Wat in Europa de finale van de Champions League is, is in de V.S.A. de Super Bowl. Wie tijdens de rust van de Super Bowl erin slaagt om een reclamespot uit te zenden, heeft op dat specifiek ogenblik rechtstreeks toegang tot meer dan 100 miljoen kijkers. Op die manier zal het hoogstwaarschijnlijk veel minder lang duren om de secondary meaning te bekomen dan indien men amper of helemaal geen reclame voert. Deze secondary meaning is één van de twee opties om registratie en bescherming te verkrijgen als een trademark. 222 Op het begrip secondary meaning gaan we verder in onder subsectie B van dit hoofdstuk. 48. Wat wordt bedoeld met descriptive? De zaak In re MBNA America Bank223 werkt op dit punt verhelderend. In deze zaak wordt descriptive namelijk gedefinieerd: “A mark is merely descriptive if it immediately conveys information concerning a quality or characteristic of the product or service.” Deze definitie wordt bevestigd in de zaak In re Dial-A-Mattress Operating Corp.224 Indien men directe informatie m.b.t. de kwaliteit of eigenschappen van het merk kan afleiden, dan is het merk beschrijvend. Voor een gedetailleerde opsomming wat men hieronder kan verstaan, kunnen we ons weer beroepen op MCCARTHY zijn opus magnum.225 In dit bestek kunnen we ons echter meer dan tevreden stellen met de zonet gegeven algemene omschrijving. Dat een beschrijvende term niet zomaar bescherming kan genieten als trademark zoals de inherently distinctive terms is niet meer dan logisch. We hebben namelijk gezien dat een van de primaire functies de identificatie en het onderscheiden is. Bovendien hebben we net duidelijk gemaakt dat een beschrijvende term dat onderscheidend vermogen mist. Het gebrek aan identificatiemogelijkheden voor de consument is dus de eerste reden om bescherming te verhinderen voor beschrijvende termen. Een tweede reden om deze bescherming ab initio te verhinderen is ook inherent aan het beschrijven an sich. Aangezien de term beschrijvend is, moet elke speler op de markt de mogelijkheid hebben om de producten waarin hij handelt te beschrijven. Deze categorie van woorden om specifieke producten te beschrijven is natuurlijk niet oneindig, anders zouden ze niet beschrijvend zijn.
220
15 U.S.C. § 1052 (f). R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 589 – 590. 222 “The general rule regarding distinctiveness is clear: an identifying mark is distinctive and capable of being protected if it either (1) is inherently distinctive or (2) has acquired distinctiveness through secondary meaning.” (Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 120 L.Ed.2d 615 (1992) en http://supreme.justia.com/us/505/763/case.html.) 223 In re MBNA America Bank, http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/02opinions/02-1558.html. 224 In re Dial-A-Mattres Corp., 240 F.3d 1341, 1344 (Fed.Cir.2001). 225 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, II, Eagan, West, 2008, § 11 : 16. 221
49
De tweede reden is dus het vrijwaren van de eerlijke mededinging, aangezien hoogstwaarschijnlijk de overgrote meerderheid van de andere producenten in hetzelfde marktsegment van deze beschrijvende termen gebruik zal willen maken. Anders toestaan zou oneerlijke concurrentie veroorzaken.226 Dit zijn de twee voornaamste redenen waarom een beschrijvende term niet zomaar bescherming krijgt ab initio. De term descriptive dekt vele ladingen. Hiermee duid ik aan dat een term bijvoorbeeld beschrijvend kan zijn wat betreft de geografische oorsprong, de kwaliteit, herkomst van de taal,… Zonder hier verder op in te gaan, is het goed om dit in het achterhoofd te houden telkens we het hebben over descriptive terms, aangezien ook hier veel zaken over gevoerd worden.227 Een goed voorbeeld van een beschrijvende term is INSTANT MESSAGING. Een dergelijke term om een dienst als on line chatting aan te duiden, is louter beschrijvend. Bijgevolg was registratie en bescherming als merk onmogelijk. Echter in de zaak In re America Online Inc.228werd door de T.T.A.B. geoordeeld dat INSTANT MESSAGING voldoende secondary meaning had verworven en werd de registratie als merk toegelaten.229 Bij AMERICA’S BEST POPCORN! voor popcorn werd uiteraard ook geoordeeld dat men te maken had met een beschrijvende term, maar in casu230 werd er naderhand geoordeeld door de T.T.A.B. dat er geen sprake was van secondary meaning en dit in tegenstelling tot INSTANT MESSAGING. Het is de T.T.A.B. die autonoom zal oordelen of secondary meaning al dan niet is verworven zonder dat men algemene theoretische richtlijnen of criteria kan ontwaren. Alle zaken worden geval per geval geanalyseerd en beoordeeld.231
49. Er is al opgemerkt dat vanuit juridisch oogpunt het cruciaal om weten is of men te maken heeft met een suggestive term of descriptive term. Dit kan met wat goede wil de summa divisio genoemd worden. Het aanmerken van een term als hetzij suggestief, hetzij beschrijvend is een feitenkwestie. Net zoals in België het Hof van Cassatie zich enkel bezig houdt met rechtskwesties, speelt hetzelfde principe ook in het Amerikaanse rechtsstelsel op het niveau van de Circuits. Het is dan ook van belang te vermelden dat het kwalificeren als al dan niet beschrijvend een feitenkwestie is waar de Circuits niet op zullen kunnen ingrijpen.232 De vraag blijft: Hoe wordt m.b.t. deze feitenkwestie een beslissing genomen en waar trekt men de grens tussen suggestive en descriptive? Sinds de creatie van de categorie van de suggestive marks wordt er gezocht naar een antwoord op deze vraag. Zelfs de reeds eerder geciteerde en eminente jurist Judge LEARNED HAND wist hier geen raad mee. Hij deed in één van zijn behandelde zaken de volgende uitspraak: “it is quite impossible to get any rule out of the cases beyond this: That the validity of the mark
226
R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 574. 227 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, II, Eagan, West, 2008. 228 In re America Online Inc., 77 U.S.P.Q.2d 1618 (T.T.A.B. 2006). 229 J. A. CALVARUSO, Recent U.S. Trademark Decisions, 2006, 1 – 4, http://www.jpta.jp/pdf/committee/005/AIPLA2006/aipla_08.pdf.. 230 In re Wileswood, Inc., 201 U.S.P.Q. 400 (T.T.A.B. 1978). 231 Ook hier is het enorm handig om gebruik te maken van het TESS van de U.S.P.T.O., http://www.uspto.gov/ebc/tess/index.html. 232 Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc., 973 F.2d 1033 (2d. Cir. 1992).
50
ends when suggestion ends and description begins.”233 Deze opvatting geeft misschien goed weer hoe groot de machteloosheid van en hoe klein de vertrouwdheid met het merkenrecht was in de V.S.A. tijdens het interbellum. Zijn uitspraak helpt ons niets vooruit, aangezien ze geen enkele houvast of onderscheidingscriteria biedt. Het duurt tot in het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw tot men tot een geheel van regels en testen komt om het onderscheid te maken tussen de suggestieve en de beschrijvende termen. Toch moet ook hierbij opgemerkt worden dat zelfs nu nog de subjectiviteit een rol speelt en de vooropgestelde regels nog steeds niet honderd procent sluitend en bepalend zijn. De meest omvattende set van regels wordt door het vijfde Circuit, dat in deze een voortrekkersrol heeft gespeeld, vooropgesteld in de zaak Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc.234 In deze zaak wordt door Judge GOLDBERG gezegd dat men van vier verschillende testen gebruik kan maken om te bepalen of een term al dan niet beschrijvend is. Deze vier verschillende testen zijn:
1) Definitie zoals weergegeven in het woordenboek 2) Verbeeldingstest 3) Noodzaak van de term voor concurrenten 4) Gebruik door concurrenten.
Ik ga hieronder kort in op deze verschillende punten.
1) Definitie in het woordenboek 50. Een goed vertrekpunt om al dan niet uit te maken of een term beschrijvend of suggestief is, is het woordenboek. In de zaak American Heritage Life Insurance Co. v. Heritage Life Insurance Co.235 zegt men het als volgt: “the dictionary definition of the word is an appropriate and relevant indication of the ordinary significance and means of words to the public.” Voor elke test kunnen we dus in eerste instantie op het woordenboek terugvallen.
2) Verbeeldingstest
51. Deze verbeeldingstest of in het Engels steevast de imagination test genaamd, vindt zijn basis in de zaak Stix Products, Inc. v. United Merchants & Manufacturers, Inc. : “A term is suggestive if it requires imagination, thought and perception to reach a conclusion as to the nature of the goods. A term is 233
Franklin Knitting Mills v. Fashionit Sweater Mills, 297 F. 247, 248 (S.D.N.Y. 1923), aff’d per curiam, 4 F.2d 1018 (2d. Cir.1925). 234 Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983) en http://www.law.uconn.edu/homes/swilf/ip/cases/zatarains.htm. 235 American Heritage Life Insurance Co. v. Heritage Life Insurance Co., 494 F.2d 11 (5th Cir. 1974).
51
descriptive if it forthwith conveys an immediate idea of the ingredients, qualities or characteristics of the goods.”236 Sedertien is deze ‘Stixtest’ uitgegroeid tot het belangrijkste en meest gehanteerde criterium in de classificatie.237 Dit werd o.a. bevestigd in Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.238 Alles draait rond de graad van verbeelding van de consument die noodzakelijk is om nuttige info en gegevens m.b.t. het product van het merk af te leiden. Het criterium werkt zeer logisch. Hoe meer verbeelding er bij de consument nodig is om eigenschappen van het product met behulp van het merk af te leiden, des te suggestiever het merk is. Of anders, indien je direct de info door het merk bekomt, dan zal je hoogstwaarschijnlijk te maken hebben met een beschrijvende term.239 Kom je slechts indirect tot dergelijke eigenschappen, dan heb je een suggestieve term. Een voorbeeld van een dergelijke suggestieve term zou bijv. BACCHUS voor een brouwerij kunnen zijn of VENUS voor een schoonheidssalon. Het verbeeldingscriterium bij het grote publiek is de echte scherprechter. Het is normaal dat de rechter zich afvraagt welke de graad van verbeelding de gemiddelde consument aan de dag moet leggen om al dan niet concrete info m.b.t. het product a.d.h.v. het merk af te leiden.
3) Noodzaak van de term voor concurrenten
52. Deze Nederlandstalige omschrijving beantwoordt in het Amerikaans merkenrecht aan de competitors’ need test. Het is de noodzaak om courante termen die noodzakelijk zijn om bepaalde producten voor te stellen, niet zomaar in monopolie aan één bepaald merk of specifieke merkhouder toe te kennen. Concurrenten moeten op gelijke voet staan op dit punt, anders is eerlijke mededinging niet mogelijk. Deze test vloeit op zijn beurt voort uit de verbeeldingstest. Hoe meer verbeelding namelijk nodig is om een merk met een bepaald product te associëren, hoe minder dat gerelateerde woorden nodig zullen zijn voor de concurrenten om deze producten te beschrijven. We kunnen hieruit concluderen dat er tussen beide testen een omgekeerd evenredig verband bestaat. Hoe groter de verbeeldingskracht van de consument moet zijn, hoe kleiner dat de kans is dat concurrenten moeten gebruik maken van dezelfde woorden om hun producten te promoten. 4) Gebruik door concurrenten240
53. Waar er in de vorige categorie sprake was van competitors’s need test, is deze test gebaseerd op het effectieve gebruik van deze terms in de markt: competitors’ use test. Men kijkt bij deze test naar de realiteit: Niet naar hypothetische toestanden en het mogelijke gebruik door concurrenten van bepaalde 236
Stix Products, Inc. v. United Merchants & Manufacturers, Inc., 295 F.Supp. 479, 488 (S.D.N.Y. 1968). J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, II, Eagan, West, 2008, § 11 : 67. 238 Abercrombie & Fitch, Co. v. Hunting World, Inc., 189 U.S.P.Q. 759, 769 (2d Cir. 1976). 239 Zo werd er bijvoorbeeld geoordeeld dat het merk JEWS FOR JESUS beschrijvend was, aangezien het uiteraard niet veel verbeelding vraagt om te snappen dat dit een organisatie is voor Joden die zich bekeerd hebben tot het Christendom. (Jews for Jesus v. Brodsky, 993 F.Supp.282 (D.N.J. 1998) en http://cyber.law.harvard.edu/property/domain/jfj.html.) 240 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, II, Eagan, West, 2008, § 11 : 69. 237
52
terms. Neen, het effectieve gebruik staat voorop. In de zaak Shoe Corp. of America v. Juvenile Shoe Corp. wordt er gesteld dat indien andere producenten reeds gebruik maken van deze termen om hun producten te beschrijven, dit een zeer duidelijke indicatie is dat deze termen beschrijvend zijn. Chief Judge O’CONNELL: “In determining whether a word or syllable has a descriptive or suggestive significance as applied to merchandise it is proper to take notice of the extent to which it has been used in trademarks by others on such merchandise. If it has been frequently so used, the inference is warranted that it is not purely arbitrary; that it would be likely to be understood by purchasers as identifying or describing the merchandise itself, rather than the source thereof, and hence as having little or no trademark significance.”241 Hoe meer concurrenten dus gebruik maken van dezelfde termen, hoe groter de kans is dat men de term als beschrijvend gaat beoordelen.
54. Deze vier verschillende testen zijn een leidraad voor de rechter telkens hij m.b.t. de classificatie een beslissing zal moeten nemen. Hoewel deze testen een grote hulp zijn, leidt het gebruik van deze methoden toch niet tot een honderd procent objectivering van het onderscheid tussen de suggestieve en de beschrijvende termen. Nog steeds is de perceptie en de intuïtie van de rechter ontzettend belangrijk. Dit valt te verklaren door het feit dat ook de resultaten van de testen aanleiding geven tot discussies en verschillende mogelijke interpretaties. Welke graad van verbeelding bijvoorbeeld is immers vereist? Of wanneer wordt een term “veel” gebruikt door de concurrenten? Is dat het geval in tien procent van de gevallen of slechts indien de termen in vijfenzeventig procent van de gevallen worden gebruikt in de reclame van concurrenten. Het mag duidelijk zijn dat in deze discussie het Latijnse adagium: “De gustibus et de coloribus non disputandum est” geldt. Tot slot, moet ook worden opgemerkt dat in casu het klassieke juristenantwoord dikwijls moet gebruikt worden: “it all depends”. Een laatste voorbeeld a.d.h.v. Abercrombie & Fitch, Co. v. Hunting World, Inc.242 helpt om dit te illustreren. In deze zaak wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van allerlei merken waarin het woord SAFARI verweven zit. In het ene geval – m.b.t. het organiseren van de exclusieve rondreizen in Afrika – wordt de SAFARI variant als een algemene term beschouwd. Er is dus geen sprake van merkenrechterlijke bescherming.243 In het andere geval echter, m.b.t. de noodzakelijke uitrusting om dergelijke rondreizen te maken zoals hoeden, tenten, … zegt men dat de SAFARI variant een suggestieve term is en dus wel in aanmerking komt voor bescherming. Met dit voorbeeld wil ik nogmaals aangeven dat de context en de omstandigheden cruciaal zijn voor het Amerikaanse merkenrecht. Elke zaak is anders. Het is onmogelijk om zomaar tot een correcte oplossing te komen door het simpelweg toepassen van algemene theorieën zonder rekening te houden met de bijzondere omstandigheden en specifieke kenmerken van elke zaak.
241
Shoe Corp. of America v. Juvenile Shoe Corp., 266 F.2d 793, 796 (C.C.P.A. 1959) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/266/266.F2d.793.6334.html. 242 Abercrombie & Fitch, Co. v. Hunting World, Inc., 189 U.S.P.Q. 759, 769 (2d Cir. 1976). 243 Waarom algemene termen geen merkenrechterlijke bescherming kunnen genieten, bespreken we hierna.
53
e) Generic244
55. De laatste categorie is deze van de generic terms. Deze generic terms krijgen de zwakste bescherming: Helemaal geen bescherming namelijk. Waar het bij de andere categorieën nog minder van belang was of men dan wel terms of marks bij fanciful, arbitrary, suggestive en descriptive gebruikte, is het in casu dan wel belangrijk om consequent te spreken van generic terms en niet van generic marks. Toch moet opgemerkt worden dat zelfs het Supreme Court uit onachtzaamheid in zijn beslissingen soms spreekt over generic marks: “In contrast, generic marks—those that refe[r] to the genus of which the particular product is a species.”245 Spreken van generic marks is contradictorisch. Een algemene term kan nooit een merk zijn en merkenrechterlijke bescherming genieten. We hebben te maken met een oxymoron.246
56. Wat is een generic term? De beste manier om iets te verklaren is door een aantal voorbeelden te geven. Melk, brood, frieten, hout, tafel, enz. zijn goede voorbeelden, maar wat dan gedaan met bijvoorbeeld APPLE? We hebben hierboven correct gezegd dat APPLE een arbitrary term is en dus een sterke bescherming zal krijgen als merk wanneer het gebruikt wordt om de computergerelateerde producten aan te duiden. Langs de andere kant is APPLE ook de algemene, generic term om de eetbare vrucht van de appelboom aan te duiden. Dit voorbeeld toont weer aan dat de context van cruciaal belang is. Het is bij woorden die als term gebruikt worden niet steeds noodzakelijk een keuze te maken. Het is niet noodzakelijk een ‘ofwel … ofwel’ verhaal. Neen, een term kan gerust aanleiding geven tot classificatie in verschillende categorieën. Het kan dus een ‘zowel …. als’ verhaal zijn. Dit is het geval met APPLE. Het is zowel een arbitrary term als een generic term. De ratio achter de onmogelijkheid voor deze algemene termen om bescherming te krijgen als merk is grotendeels dezelfde als bij de beschrijvende termen. De argumenten die gebaseerd zijn op de noodzaak om de eerlijke mededinging te vrijwaren en het feit dat er geen monopolies mogen gecreëerd worden ten voordele van bepaalde producenten, gelden hier a fortiori. Elke producent van deegwaren zal de term brood moeten kunnen gebruiken, net zoals elke frituur moet kunnen duidelijk maken dat ze frieten verkopen en een frituur zijn. Het zijn woorden die in het publieke domein vallen. Waar de beschrijvende termen nog door het verwerven van secondary meaning marks kunnen worden, bestaat deze mogelijkheid niet voor de generic terms. Secondary meaning en generic terms zijn compleet onverenigbaar. Ook op deze wijze zal een
244
R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 591 – 598. 245 Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 120 L.Ed.2d 615 (1992) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/US/505/505.US.763.91-971.html. 246 Een oxymoron is een stijlfiguur waarbij twee woorden die elkaar in hun letterlijke betekenis tegenspreken, worden gecombineerd tot één begrip. We zouden een ‘oxymoron’ ook een ‘suggestieve term’ kunnen noemen, aangezien het oud Grieks is voor slim en dom. De betekenis en functie wordt hierdoor gesuggereerd.
54
generic term dus geen merkenrechterlijke bescherming kunnen verwerven.247 Op het onderlinge verband tussen de beschrijvende en de algemene termen kom ik later terug. Er kan alvast opgemerkt worden dat ook hier – net zoals tussen de suggestieve en de beschrijvende termen – het dikwijls zeer moeilijk is het onderscheid te maken. 57. Het mag dan wel zeer logisch zijn dat generic terms niet mogen verworden tot trademarks, toch is enkel ons aanvoelen een te zwakke juridische basis. Wanneer we op zoek gaan naar de wettelijke basis, vinden we die terug in de Lanham Act. In de inleiding van dit werk zijn we reeds ingegaan op de Section 2 van de Lanham Act.248 Hierin werden elementen ontleed die aangaven in welke gevallen registratie op het federale register verboden is. Wanneer we de wet ter hand nemen, zien we in deze sectie nergens een verwijzing naar het verbod om generic terms te registreren. Toch staat de wettelijke basis in deze sectie, maar niet expliciet. De eerste alinea leest als volgt: “No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless …”249 Elk trademark dat ervoor zorgt dat de goederen worden ‘distinghuished’ zullen in aanmerking komen voor registratie. Bij het ‘onderscheiden’ ligt de sleutel. We hebben gezien dat de primaire functie van het merkenrecht het onderscheiden van de goederen is. Indien de term er niet voor kan zorgen dat de goederen worden onderscheiden van andere goederen van andere producenten, dan kan er nooit geen sprake zijn van trademarks. Dit is bij generic terms net het geval: ze onderscheiden niet en komen zodoende niet in aanmerking voor registratie. Dat generic terms niet kunnen en mogen geregistreerd worden en trademarks hun bescherming verliezen indien ze generic worden – tenminste indien er een klacht wordt neergelegd – wordt ook bevestigd in een andere wetsbepaling. In Section 14250 bespreekt men wanneer de registratie van een merk kan geschrapt worden. De eerste alinea geeft weer dat mits betaling van een bepaalde fee een aanvraag tot schrappen kan ingediend worden: “A petition to cancel a registration of a mark, stating the grounds relied upon, may, upon payment of the prescribed fee, be filed as follows by any person who believes that he is or will be damaged,…, by the registration of a mark on the principal register,…”251 Voor wat onze bespreking hier betreft, is Sectie 14 (3) van belang: “At any time if the registered mark becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered, … If the registered mark becomes the generic name for less than all of the goods or services for which it is registered, a petition to cancel the registration for only those goods or services may be filed. A registered mark shall not be deemed to be the generic name of goods or services solely because such mark is also used as a name of or to identify a unique product or service. The primary significance of the registered mark to the relevant public rather than purchaser
247
Voor een uiteenzetting in detail over het onderlinge verband tussen secondary meaning en generic terms: J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, II, Eagan, West, 2008, §§ 12 : 46 – 47. 248 15 U.S.C. § 1052. 249 15 U.S.C. § 1052, 1e alinea. 250 15 U.S.C. § 1064. 251 15 U.S.C. § 1064, 1e alinea.
55
motivation shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods or services on or in connection with which it has been used.”252 58. Een term kan op twee wijzen de generic status bezitten: ab initio of door verwerving. De eerste voorbeelden die ik heb gegeven, zoals brood, melk, frieten en bier bezitten het algemene karakter ab initio. De tweede manier is door het verwerven van de generic meaning. Naar dat proces verwijst net de geciteerde bepaling 15 U.S.C. § 1064 (3). Naar analogie met de secondary meaning, meen ik dat de gepaste naam hiervoor reverse secondary meaning zou zijn. Het is nu net dat fenomeen van reverse secondary meaning dat aanleiding geeft tot de boeiendste zaken hieromtrent. De wet bepaalt dat het relevante publiek de doorslaggevende rol speelt. Meer specifiek is het de eerste betekenis bij het relevante publiek dat als decisief criterium gehanteerd zal worden om uit te maken of een term al dan niet veralgemening heeft ondergaan. Aan de hand van een aantal zaken ga ik hier verder op in en zal ik aantonen dat het amendement van 1984 aan de Lanham Act253 – waar de primary significance test in de wet werd ingevoerd – er niet zomaar gekomen is. 59. In de zaak Bayer Co. v. United Drug Co.254 wordt door Judge LEARNED HAND een uitspraak gedaan over het feit of ASPIRIN al dan niet een merknaam is. Deze zaak van in het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw is uitgegroeid tot één van de belangrijkste zaken in dit gebied. In casu bracht Bayer Co. ASPIRIN op de markt. United Drug Co. begon nadat het octrooi van Bayer Co. op ASPIRIN verstreken was, identieke producten op de markt te brengen. Zij deden dit ook onder het ASPIRIN label. Bayer Co. wil hiertegen ageren. LEARNED HAND zegt dat m.b.t. genericide – discussie moet gekeken worden naar het publiek. Het is een feitenkwestie waarin de consument een bepalende rol speelt: “The single question, as I view it, in all these cases, is merely one of fact: What do the buyers understand by the word for whose use the parties are contending?” en hij vervolgt “The crux of this controversy, however, lies not in the use of the word of these buyers, but to the general consuming public, composed of all sorts of buyers from those somewhat acquainted with pharmaceutical terms to those who knew nothing of them.”255 De perceptie van het grote publiek is doorslaggevend. 60. De zaak Kellogg Co. v. National Biscuit Co.256 maakte duidelijk waar een bedrijf op moet letten om de veralgemening te voorkomen. In deze zaak zijn de feiten de volgende: National Biscuit Co. heeft een verstreken octrooi op SHREDDED WHEAT. Kellog Co. begint nu ook ontbijtgranen te maken onder de naam SHREDDED WHEAT. Hiertegen wil National Biscuit Co. optreden. Justice BRANDEIS vertolkt het
252
15 U.S.C. § 1064 (3). TradeMark Clarification Act of 1984. 254 Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921). 255 Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921) en http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/bayer.htm. 256 Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 U.S. 111, 83 L.Ed. 73 (1938). 253
56
standpunt van het Supreme Court. Hij onderzoekt of SHREDDED WHEAT een trademark kan zijn van National Biscuit Co. en dus de Kellog Company kan verbieden om een gelijkaardig product op de markt te brengen onder de naam SHREDDED WHEAT. Hij gaat in op drie verschillende onderdelen, waarvan enkel het eerste voor ons van belang is: “First. The plaintiff has no exclusive right to the use of the term “SHREDDED WHEAT” as a trade name. For that is the generic term of the article, which describes with a fair degree of accuracy; and is the term by which the biscuit in pillow-shaped form is generally known by the public. Since the term is generic, the original maker of the product acquired no exclusive right to use it. As Kellogg Company had the right to make the article, it had, also, the right to use the term by which the public knows it.”257 Hierin zegt BRANDEIS dus zeer duidelijk dat aangezien SHREDDED WHEAT een generic term is, deze term in het publiek domein valt. Iedereen kan er vrij gebruik van maken. BRANDEIS gaat na het citeren van een aantal andere zaken als volgt verder in deze sectie I: “… But to establish a trade name in the term “SHREDDED WHEAT” the plaintiff must show more than a subordinate meaning which applies to it. It must show that the primary significance of the term in the minds of the consuming public is not the product but the producer. This it has not done. The showing which it has made does not entitle it to the exclusive use of the term shredded wheat but merely entitles it to require that the defendant use reasonable care to inform the public of the source of its product.”258 Eigenlijk draait het allemaal om de vetgedrukte zin. Degene die beweert over een trademark te beschikken, moet kunnen aantonen dat de eerste betekenis in de geest van de consument niet het product is, maar de producent. Daarin is National Biscuit Co. gefaald. Er werd door hen niet aangetoond dat de consument eerst aan National Biscuit Co. denkt en dan ondergeschikt maar aan SHREDDED WHEAT. In deze uitspraak ligt dus de basis voor de primary significance test zoals deze nu in de wet is opgenomen.259 Men zou de theorie kunnen beginnen ontwikkelen dat het de schuld is van National Biscuit Co. dat hun product onderhevig is geworden aan veralgemening. SHREDDED WHEAT is niet meteen de meest spectaculaire en creatieve benaming voor een soort van ontbijtgranen en men zou kunnen veronderstellen dat bijvoorbeeld bij een coined woord de veralgemening niet zou hebben plaatsgevonden. Daarom vermeld ik nogmaals dat veralgemening ook kan optreden bij de zogezegd sterkste termen, i.e. de inherently distinctive terms. Andere voorbeelden van merken die de veralgemening ondergaan hebben, zijn CORNFLAKES, ESCALATOR en LINOLEUM.260
61. Nu we weten dat de primary significance test gehanteerd moet worden, stelt zich onmiddellijk een volgend probleem. Hoe moet men immers gaan meten of onderzoeken wat deze primary significance bij de consument is. De gebruikte methode bij uitstek in de V.S.A. is de enquête. De standaard van primary 257
Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 U.S. 111, 83 L.Ed. 73 (1938). R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 594. 259 15 U.S.C. § 1064 (3). 260 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 279. 258
57
significance moet dus a.d.h.v. resultaten van enquêtes aangetoond worden.261 Ook hier zijn er een aantal leidinggevende zaken. 62. Een eerste zaak is King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc.262 In casu betrof het de vraag of THERMOS al dan niet een algemene term was geworden. Aladdin Industries, Inc. wou THERMOS bottles beginnen verkopen, aangezien ze THERMOS als generic kwalificeerden. De producent van THERMOS, King-Seeley Thermos Co. wou dergelijke verkoop verhinderen en spande dan ook een vordering tot staken in. Aladdin Industries, Inc. op zijn beurt, stelde een tegenvordering in met het oog op de doorhaling van THERMOS als merk, aangezien het volgens hen een generic descriptive word in the English language was geworden. Het resultaat van de enquête die werd uitgevoerd onder volwassenen in de V.S.A. leverde het volgende resultaat op: Ongeveer 75% van de ondervraagden ziet THERMOS als een algemene term, 12% weet dat THERMOS een trademark is. Men zou hierdoor kunnen vermoeden dat men enkel rekening zou houden met de grote meerderheid van 75% die THERMOS als generic beschouwen. Toch wordt ook rekening gehouden met de minderheidsopvatting door het bevoegde Circuit: “The court below, mindful of the fact that some members of the public and a substantial portion of the trade still recognize and use the word THERMOS as a trademark, framed an eminently fair decree designed to afford King-Seeley as much future protection as was possible. The decree provides that defendant must invariably precede the use of the word THERMOS by the possessive of the name Aladdin; that the defendant must confine its use of THERMOS to the lower case ‘t’; and that it may never use the words “original” or “genuine” in describing its product… In addition, plaintiff is entitled to retain the exclusive right to all of its present forms of trademark THERMOS without change. These conditions provide a sound and proper balancing of the competitive disadvantage to defendants arising out of plaintiff’s exclusive use of the word THERMOS and the risk that those who recognize THERMOS as a trademark will be deceived.”263 In deze conclusie is het mooi om zien hoe er wordt getracht om werkelijk de resultaten van de enquête te vertalen in het juridische oordeel. Er wordt echt gestreefd om King Seeley 12% rechten te geven als trademark houder door andere producenten te verplichten om slechts op bepaalde wijzen THERMOS samenstellingen te gebruiken.
63. Dit voorbeeld zegt niet enkel iets over het Amerikaanse merkenrecht. In casu kan het lijken of de enquête bij het grote publiek, de reddingsboei was om duidelijkheid te scheppen m.b.t. de primary significance test. Zonder enige twijfel helpt deze methode ons enorm. Toch moet ook opgemerkt worden dat de enquêteurs evenzeer het merkenrecht nodig hebben. Het is namelijk ongelooflijk hoe verzot de Amerikanen zijn op enquêtes. Elke gelegenheid die ze krijgen, grijpen ze aan om mensen over van alles 261
J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, II, Eagan, West, 2008, § 12 : 14. King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc., 321 F.2d 577 (2d Cir. 1963) en http://cases.justia.com/us-court-ofappeals/F2/321/577/303217/. 263 King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc., 321 F.2d 577 (2d Cir. 1963) en http://cases.justia.com/us-court-ofappeals/F2/321/577/303217/. 262
58
en nog wat te bevragen. Het mag dan misschien ook geen toeval heten dat men uiteindelijk bij de primary significance test is uitgekomen. Het is een typisch voorbeeld hoe noodzaken in de Amerikaanse maatschappij worden gecreëerd door een interactie tussen verscheidene actoren, ieder met zijn onderscheiden
belangen.
Machtige
en
kapitaalkrachtige
lobbygroepen
bijvoorbeeld
hanteren
verschillende middelen om hun doelen te bereiken, waarvan enquêtes een zeer belangrijk instrument zijn. Dankzij een verblijf van ongeveer zeven maanden in de laatste twee academiejaren te Washington D.C. heb ik aan de lijve mogen ondervinden hoeveel enquêtes men dagdagelijks afneemt. Het was bijvoorbeeld bijzonder interessant om zien hoe men op basis van telefonische enquêtes de Amerikaanse consument opnieuw vertrouwen trachtte aan te praten om zo (sommige dramatisch laag genoteerde) aandeelkoersen de hoogte in te jagen. Met deze korte observatie wil ik enkel stellen dat naast football en baseball ook enquêtes afnemen en beantwoorden een nationale sport is. Zonder enige twijfel zijn ze in casu nuttig voor het merkenrecht, maar laten we zeggen dat de enquêteurs zeer graag ter hulp snellen. 64. Een tweede interessante zaak is E.I. DuPont de Nemours & Co. v. Yoshida International, Inc.264 In deze veel geciteerde zaak, staat het merk TEFLON centraal. TEFLON is een merk van DuPont voor allerlei kookpotten, pannen en andere gerelateerde producten gekenmerkt door hun antikleef eigenschap. DuPont bracht een trademark infringement claim tegen Yoshida International, Inc. Zij voerden op hun beurt aan als verdediging dat TEFLON een generic term is en zodoende geen bescherming kan genieten. Beide partijen beroepen zich op enquêtes om hun gelijk te bewijzen.265 Er worden verschillende resultaten van verschillende tests aangevoerd. In casu266 is er volgens Judge NEAHER slechts één test relevant, enquête B. Ik laat hemzelf aan het woord: “The only survey which really gets down to this critical element of the case is survey B. It stands unrebutted as evidence that, to the extent it accurately reflects public opinion, a substantial majority of the public continues to believe that TEFLON is a brand name. Yoshida International, Inc., criticizes the survey not for being unrepresentative, but for its failure to be tied to a particular product, and argues it is thus no evidence that TEFLON has trademark significance. That contention is without merit… Not only have defendants failed to show that TEFLON’s principal significance is a common noun, plaintiff has succeeded in showing it to be a brand name – an indicator, in the words of Dupont’s questionnaire, of a product made by one company.”267 In deze enquête B wordt aan consumenten gevraagd of ze denken dat TEFLON al dan niet een merknaam is, naast andere producten zoals ASPIRIN, COKE en MARGARINE. Het resultaat was dat 68 % denkt dat TEFLON een
264
E.I. DuPont de Nemours & Co. V. Yoshida International, Inc., 393 F.Supp. 502 (E.D.N.Y. 1975). Zoals zo dikwijls het geval is met statistische gegevens, bewijzen zij net het standpunt van degene die de enquête laat uitvoeren. Heel veel hangt namelijk af van de uitgangspositie en naar wat juist gepeild wordt. 266 Voor het volledige overzicht van de testen zie: J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 285 – 288. 267 E.I. DuPont de Nemours & Co. V. Yoshida International, Inc., 393 F.Supp. 502 (E.D.N.Y. 1975). 265
59
merk268 is. Hierdoor besluit NEARER dat DuPont erin is geslaagd om aan te tonen dat TEFLON geen algemene term, maar een merknaam is. 65. We hebben een aantal zaken269 besproken waarin er steeds discussie bestond of een erkend merk onderhevig is geworden aan veralgemening of niet. Is het merk verworden tot een generic term, dan zal het geen merkenrechterlijke bescherming meer kunnen genieten. Bij ASPIRIN hebben we inderdaad vastgesteld dat dit een algemene term is geworden, maar in de zonet besproken TEFLON zaak is dit niet het geval. Elke zaak moet dus apart bestudeerd, geanalyseerd en beoordeeld worden.
66. Zoals eerder opgemerkt is het niet de bedoeling om exhaustief in te gaan op de relatie tussen generic terms en secondary meaning: Kan een algemene term door het verwerven van secondary meaning merkenrechterlijke bescherming verkrijgen? Toch haal ik één zaak aan wegens de algemene bekendheid van de zaak in het Amerikaanse merkenrecht: Harley Davidson v. Grottanelli.270’271 De discussie draait rond het acroniem HOG. HOG heeft in het Engels veel verwijzingen van Head Of Government tot de befaamde aanvalslijn van de Redskins.272 Hier echter is HOG in zijn betekenis als ‘grote moto’ aan de orde. In Amerika staan HOG’s bekend als large motorcycles. In 1983 wou Harley Davidson van de algemene bekendheid van het woord HOG profiteren. Ze creëerden de Harley Owners’ Group, H.O.G. Sinds dat ogenblik is Harley Davidson steeds meer gebruik gaan maken van HOG. Vandaag is het zelfs de officieel gebruikte afkorting op de New York Stock Exchange (NYSE). In deze zaak spant Harley Davidson een vordering tot staken in tegen Grottanelli met de bedoeling deze laatste te verbieden om nog gebruik te maken van HOG om zijn diensten te promoten en aan te bieden. Grottanelli had namelijk sinds 1969 een garage waar hogs werden gerepareerd:‘The HOG Farm’. Tegen deze naamgeving wou Harley Davidson optreden. In casu gaat het dus over het feit of HOG al dan niet een algemene term is voor motorcycles. De rechter van het bevoegde Circuit citeert de bevinding van de rechter in eerste aanleg: “substantial evidence which would indicate that in those years273 the term referred to motorcycles generally.” Hij gaat als volgt verder: “By contrast, hog was a generic term in the language as applied to large motorcycles before the public (or at least some segments of it) began using the word to refer to Harley-Davidson motorcycles. The public has no more right than a manufacturer to withdraw from the language a generic term, already applicable to the relevant category of products, and accord it
268
Brand name. Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921) en http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/bayer.htm; Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 U.S. 111, 83 L.Ed. 73 (1938) ; King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc., 321 F.2d 577 (2d Cir. 1963) en E.I. DuPont de Nemours & Co. V. Yoshida International, Inc., 393 F.Supp. 502 (E.D.N.Y. 1975). 270 Harley Davidson v. Grottanelli, 164 F.3d 806 (2d Cir. 1999) en D. ZIEMER , 2007, http://www.wislawjournal.com/archive/2007/0813/hog.html. 271 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 299 – 302. 272 www.redskins.com. 273 De jaren ’60,’70,’80 van de vorige eeuw. 269
60
trademark significance, at least as long as the term retains some generic meaning.” Zijn besluit is dan ook: “For all of these reasons, Harley Davidson may not prohibit Grottanelli from using HOG to identify his motorcycle products and services. Like any other manufacturer with a product identified by a word that is generic, Harley Davidson will have to rely on all or a portion of its tradename (or other protectable marks) to identify its brand or motorcycles, e.g., “Harley Hogs”.”274 De redenering komt dus heel eenvoudig erop neer dat HOG een algemene term is voor motorcycles en dat ook het publiek dat niet kan verhelpen. Bijgevolg kan Harley Davidson Grottanelli niet verplichten om geen gebruik meer te maken van de benaming ‘The HOG Farm’. Wanneer HOG namelijk gebruikt wordt om motorcycles aan te duiden is het een algemene term die niet aan één iemand kan toegekend worden. Subtiel is hier getracht te benadrukken dat wanneer het motorcycles betreft, HOG een generic term is. Hiermee is dus niet gezegd dat andere zaken gerelateerd met motorcycles ook zomaar een algemene term zouden zijn. Dat al tot vervelens toe is herhaald dat zaak per zaak moet bekeken worden, wordt bevestigd door een beslissing van een zaak door het Zevende Circuit van 2 augustus 2007.275 In deze zaak wordt bevestigd dat HOG een generic term is wanneer het verwijst naar motorcycles, maar dat dit niet geldt indien HOG verwijst naar motorcyclists noch naar een motorcycle club. Indien HOG verwijst naar deze laatste twee betekenissen, kan de term wel in aanmerking komen voor bescherming als trademark. Dit is toch wel enigszins verrassend te noemen, gelet op de zeer grote analogie en verwantschap tussen motorcycles en motorcyclists. Prima facie conclusies trekken is dus uit den boze inzake deze problematiek.
67. Zoals beloofd, zou ik de beperking van de rechten van de merkhouder door deze genericide bespreken aan de hand van een aantal zaken. Ik hoop dat ik a.d.h.v. de THERMOS en ASPIRIN zaken in dit opzet geslaagd ben. De impact op de merkenrechterlijke bescherming voor de trademark houder kan namelijk gigantisch zijn door deze veralgemening: het verlies van alle rechten en de opname van zijn merk in het publieke domein.
68. Het laatste element dat ik nog wens te bespreken is reeds aangekondigd: het onderscheid tussen de beschrijvende en de algemene termen.276 Deze situatie is te vergelijken met het onderscheid tussen de suggestieve en de beschrijvende term.277 Aan de hand van de zaak Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc.278 heb ik reeds de verschillende testen uitgelegd en deze kunnen hier analoog worden toegepast. De basisregel die wordt gebruikt om het onderscheid te maken is dat descriptive terms de zaak beschrijven en generic terms de zaken noemen. Men voelt onmiddellijk aan dat ook dit onderscheid zeer moeilijk te maken is – denken we bijvoorbeeld aan een term zoals WINDMOLEN – maar net zoals bij de 274
Harley Davidson v. Grottanelli, 164 F.3d 806 (2d Cir. 1999). D. ZIEMER , 2007, http://www.wislawjournal.com/archive/2007/0813/hog.html. 276 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, II, Eagan, West, 2008, § 12 : 20. 277 Stix Products, Inc. v. United Merchants & Manufacturers, Inc., 295 F. Supp. 479, (S.D.N.Y. 1968). 278 Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983) en http://www.law.uconn.edu/homes/swilf/ip/cases/zatarains.htm. 275
61
suggestieve/beschrijvende termen is het wel van groot juridisch belang. Een beschrijvende term kan namelijk mits het verwerven van secondary meaning nog trademark bescherming verkrijgen, terwijl dit voor een generic term niet mogelijk is.
De term secondary meaning is al veel vernoemd geweest en is één van de cruciale begrippen uit het Amerikaanse merkenrecht, maar wat houdt dit begrip exact in? B. Secondary Meaning279 69. Bij de bespreking van de descriptive terms hebben we al kort het begrip secondary meaning aangehaald en gesitueerd. We hebben gezien dat secondary meaning maar een rol begint te spelen bij termen die initieel niet inherent onderscheidend zijn: “The general rule regarding distinctiveness is clear: an identifying mark is distinctive and capable of being protected if it either (1) is inherently distinctive or (2) has acquired distinctiveness through secondary meaning.”280 Hieruit blijkt duidelijk dat de inherently distinctive terms geen nood hebben aan secondary meaning. We hebben vastgesteld dat generic terms niet in aanmerking komen om secondary meaning te verwerven.281’282 De enige categorie van termen waar het begrip secondary meaning een rol speelt is de categorie van de beschrijvende termen. Onder deze descriptive terms moeten naast de gewone beschrijvende termen wel nog twee bijzondere subsecties worden opgemerkt. Een eerste subsectie is de categorie van de geographic terms.283 Het draait om het vrijhouden van de geografische benamingen voor alle mogelijke spelers op de markt, zodat geen monopolie wordt toegekend vanaf het eerste gebruik. Secondary meaning is vereist. In de oude zaak American Waltham Watch Co. v. United States Watch Co.284slaagde de American Waltham Watch Co. erin aan te tonen dat WALTHAM net die vereiste secondary meaning had verworven en dus merkenrechterlijke bescherming kan genieten. Wel moet opgemerkt worden dat niet elke geografische term standaard secondary meaning moet verwerven. Neen, er zijn ook geografische termen die bijvoorbeeld arbitrary zijn, zoals PHILADELPHIA. Indien PHILADELPHIA gebruikt wordt in zijn betekenis van overheerlijke smeerkaas, dan zal men niet denken dat deze smeerkaas afkomstig is uit PHILADELPHIA. Men legt daarentegen veeleer onmiddellijk de link met de slogan “zo lekker dat je alles vergeet”. Hoewel in de overgrote meerderheid van de gevallen secondary meaning zal moeten 279
A. L. FLETCHER en J. D. KERA, The Trademark Law Handbook, New York, Clark Boardman Callaghan, 1992, 177 – 186; J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 87 – 103 en R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 587 – 591. 280 Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 120 L.Ed.2d 615 (1992) en http://supreme.justia.com/us/505/763/case.html. 281 Davidson v. Grottanelli, 164 F.3d 806 (2d Cir. 1999). 282 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, II, Eagan, West, 2008, §§ 12 : 46 – 47. 283 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 580. 284 American Waltham Watch Co. v. United States Watch Co., 173 Mass. 85 (Mass. 1899).
62
bewezen worden bij de geografische termen, zal dit niet steeds nodig zijn zoals dit PHILADELPHIA voorbeeld bewijst. De tweede subsectie is deze van de persoonsnamen.285 Hoewel familienamen nog niet zo heel lang geleden verplicht werden ingevoerd door NAPOLEON, zijn we aan onze achternamen toch ontzettend gehecht geraakt. Ze helpen ons mensen te identificeren en van elkaar te onderscheiden. Eerder heb ik al geschreven dat de achternaam van een mens, hetzelfde is als een merk voor een product en vice versa. Het is dan niet verwonderlijk dat mensen bij het opstarten van een zaak of het produceren van een product hun achternaam hieraan willen verlenen. Het spreekt vanzelf dat door het feit dat vele mensen dezelfde achternaam delen het niet werkbaar zou zijn om zomaar aan iedereen ab initio merkenrechterlijke bescherming te garanderen, indien men gebruik wenst te maken van zijn achternaam in het commerciële verkeer. Om deze redenen is het verwerven van secondary meaning noodzakelijk. Uiteraard zijn er – net zoals bij de geografische termen – situaties denkbaar waarin men te maken heeft met bijvoorbeeld een arbitrary term, maar weerom zal voor de overgrote meerderheid van de persoonsnamen secondary meaning aangetoond moeten worden alvorens de persoonsnaam bescherming zal genieten. We kunnen besluiten dat secondary meaning een rol speelt bij descriptive terms, geographic terms en personal names.
70. In een zoektocht naar de verklaring van het begrip secondary meaning komen we opnieuw bij de zaak Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.286, terecht. Justice WHITE geeft de opinie van het Supreme Court: “Marks which are merely descriptive of a product are not inherently distinctive. When used to describe a product, they do not inherently identify a particular source, and hence cannot be protected. However, descriptive marks may acquire the distinctiveness which will allow them to be protected… This acquired distinctiveness is generally called secondary meaning.” Secondary meaning is dus verworven onderscheidend vermogen. Ook in de Inwood Laboratories, Inv. V. Ives Laboratories, Inc.287’288 wordt dit reeds gesteld: “This acquired distinctiveness is generally called ‘secondary meaning’.”289 De term mag trouwens niet verkeerd begrepen worden. Secondary komt niet overeen met de betekenis van secundair, van ondergeschikt belang, tweederangs,… Neen, secondary wijst enkel en alleen maar op de chronologie. Eerst had een bepaalde term een bepaalde betekenis en daar is na verloop van tijd door het verwerven van onderscheidend vermogen van een bepaalde term een tweede betekenis bijgekomen. Deze tweede betekenis is pas later in de tijd gekomen dan de eerste betekenis van die bepaalde term. Enkel en alleen daarom is er dus sprake van secondary meaning. 290 285
A. R. MILLER en M. H. DAVIS, Intellectual Property Patents, Trademarks and Copyright in a nutshell, St. Paul, West, 2007, 181 – 187. 286 Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 120 L.Ed.2d 615 (1992) en http://supreme.justia.com/us/505/763/case.html. 287 Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 72 L.Ed.2d 606 (1982). 288 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 418 – 423. 289 Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 855, 72 L.Ed.2d 606 (1982). 290 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 96.
63
71. Wanneer we in de Lanham Act op zoek gaan naar deze terminologie vinden we nergens het begrip secondary meaning terug. In de Restatement (Third) of Unfair Competition is deze expliciete verwijzing naar secondary meaning wel aanwezig:
“A word name, symbol, device or other designation, or a combination of such designations, is ‘distinctive’ under the rules stated in §§ 9-12 if: (a) … (b) the designation, although not ‘inherently distinctive’, has become distinctive, in that, as a result of its use, prospective purchasers have come to perceive it as a designation that identifies goods, services, businesses, or members in the manner described in Subsection (a). Such acquired distinctiveness is commonly referred to as ‘secondary meaning’.”291
Uit deze omschrijving leren we dat de sleutel weer in de handen van de consumenten – hier uitgedrukt als prospective purchasers – ligt. Bovendien moet hun perceptie zijn dat deze producten afkomstig zijn van één specifieke bron. Dit element leiden we af uit de verwijzing naar subsectie (a). Het maakt niet uit of die bron al dan niet anoniem is. Neen, hetgeen van belang is, is dat de bron identificeert en onderscheidt.
72. Hoewel we prima facie secondary meaning niet hebben teruggevonden in de Lanham Act, kunnen we toch uit een combinatie van twee bepalingen afleiden dat ook in de Lanham Act het concept secondary meaning staat ingeschreven. In de algemene sectie 2 wordt er bepaald wanneer registratie al dan niet mogelijk zal zijn. Van belang is hier de bepaling (e), (1) : “… (e) consists of a mark which (1) when used or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them.”292 Dit is gewoon de algemene bepaling dat beschrijvende merken niet in aanmerking kunnen komen voor registratie. Bij de bespreking van de descriptive terms is er reeds verwezen naar de bepaling die in de wet er onmiddellijk op volgt, (f) : “Except as …, nothing in this chapter shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant’s goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, …”293 In de Lanham Act is er dus een redenering in twee fasen gehanteerd: Eerst het verbod voor de registratie van beschrijvende merken en dan de uitzondering voor hetgeen dat ‘has become distinctive of the applicant’s goods in commerce’. Het is net dat verworven onderscheiden vermogen dat secondary meaning wordt genoemd. Zoals het duidelijk door de Restatement of Unfair Competition wordt verwoord:
291
Restatement of the Law (Third) of Unfair Competition § 13 (b) (1995). 15 U.S.C. § 1052 (e) (1). 293 15 U.S.C. § 1052 (f). 292
64
“Such acquired distinctiveness is commonly referred to as ‘secondary meaning’.”294 We hebben dus te maken met synoniemen.
73. Uiteraard is er een sterke wisselwerking tussen het statute en de case law. In de zaak Park ’N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc.295 voert men op een bepaald ogenblik als verdediging aan dat men te maken heeft met een merely descriptive mark en dat men daar zodoende geen rechten, i.e. bescherming, uit kan putten. Bij monde van Justice O’CONNOR gaat het Supreme Court dan verder in op het onderlinge verband tussen merely descriptive en secondary meaning met verwijzing naar de beide zopas besproken wetsartikelen. Het wordt als volgt gesteld: “Generic terms are not registerable, and a registered mark may be cancelled at any time on the grounds that it has become generic. A ‘merely descriptive’ mark, in contrast, describes the qualities or characteristics of a good or service, and this type of mark may be registered only if the registrant shows that it has acquired secondary meaning, i.e., it ‘has become distinctive of the applicant’s goods in commerce’ 15 U.S.C. §§ 1052 (e), (f).”296
74. Tot op dit punt is alles m.b.t. secondary meaning vrij eenvoudig en weinig controversieel gebleken. We hebben verklaard wat secondary meaning is en welke functie het in welke gevallen kan vervullen. De praktijkjurist echter beseft dat het moeilijkste nog moet komen: Wanneer is er nu sprake van secondary meaning en hoe bewijs je dat? We hebben gezien dat er in de wet een vermoeden is ingebouwd297 en dat de prospective purchasers van doorslaggevend belang zijn.298 Daar draait het echter nu niet om. Hetgeen echt interessant is, is de vraag wat er moet gebeuren indien we in een verdeelde situatie verkeren zoals in de THERMOS zaak.299 Is het voldoende dat een minderheid van de prospective purchasers meent dat er secondary meaning is, of is daarentegen een absolute meerderheid vereist? In de zaak President and Trustees of Colby College v. Colby College – New Hamsphire300 wordt hierover de volgende uitspraak gedaan door Judge ALDRICH: “We hold that a college may establish that its name has acquired secondary meaning sufficient to invoke protection against infringement by demonstrating the congruence of its name and its institution in the minds of an appreciable number of individuals broadly associated with other institutions of higher education in a given geographic area.”301 Zoals in vet aangeduid, is een meerderheid niet steeds noodzakelijk. Een appreciable number is voldoende. Dit brengt ons natuurlijk onmiddellijk bij de volgende vraag: Wat moet er verstaan worden onder een appreciable number? In casu 294
Restatement of the Law (Third) of Unfair Competition § 13 (b) (1995). J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 434 – 440. 296 Park ’N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc., 469 U.S. 189, 194, 196 (1985) en http://warren.law.uconn.edu/homes/swilf/ip/cases/park.htm. 297 15 U.S.C. § 1052 (f). 298 15 U.S.C. § 1052 (e) (1). 299 King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc., 321 F.2d 577 (2d Cir. 1963) en http://cases.justia.com/us-court-ofappeals/F2/321/577/303217/. 300 President and Trustees of Colby College v. Colby College – New Hampshire, 508 F.2d 804 (1st Cir. 1975). 301 President and Trustees of Colby College v. Colby College – New Hampshire, 508 F.2d 804 (1st Cir. 1975) en http://cases.justia.com/us-court-of-appeals/F2/508/804/366947/. 295
65
volgen dan resultaten die men bekomen heeft aan de hand van een enquête en gaat men dan bepalen wat een appreciable number is. Enquête, het woord is weer gevallen. Alvorens daar verder op in te gaan, ga ik eerst na wie de bewijslast draagt.302 Hij die beweert over een geldig merk te beschikken, draagt de bewijslast. Dit zal in de overgrote meerderheid van de situaties: de producent, verkoper, maker, leverancier, dienstverstrekker,… zijn. Deze situatie sluit gewoon aan bij de algemene regelen van het civiel procesrecht: Actori incumbit probatio. We hernemen de zaak Inwood Laboratories, Inv. V. Ives Laboratories, Inc.303 Deze zaak illustreert het principe. Justice O’CONNOR: “To establish a secondary meaning, a manufacturer must show that in the minds of the public, the primary significance of a product feature or term is to identify the source of the product rather than the product itself.”304
75. Naast de vraag naar het verwerven van secondary meaning bij een voldoende grote groep – wanneer is de groep voldoende groot?305 – is er ook de vraag naar hoe groot het percentage van onderscheidend vermogen an sich moet zijn om secondary meaning te verwerven. Men voelt m.b.t. deze vraag aan dat het antwoord ook hier weer het klassieke – dat hangt van geval tot geval af – van toepassing zal zijn. De vraag of er voldoende onderscheidend vermogen aanwezig is om secondary meaning te hebben, doet ons denken aan het onderscheid tussen respectievelijk de suggestieve en de beschrijvende termen. Ook in die situatie kampen we dikwijls met een zeer onduidelijke situatie en moet er een oplossing komen geval per geval. Dit wordt geponeerd in de zaak Clinton Detergent Co. v. Procter & Gamble Co.: “No hard and fast line can be drawn and no general rule can be enunciated by which one can determine that it can function as a mark indicating a particular producer as the source or origin of such goods. Each case must stand on its own record.”306 Deze laatste zin zegt het eigenlijk allemaal: Elke zaak staat alleen en moet alleen beoordeeld worden. Als algemene regel zou men kunnen stellen dat des te beschrijvender de term is, met hoe meer bewijs307 men zal moeten komen aandraven om aan te tonen dat het vereiste onderscheidend vermogen verworven is.308 Op zijn beurt doet dit evenredig verband denken aan de verbeeldingstest. In dat geval hadden we wel te maken met een omgekeerd evenredig verband; want des te minder verbeelding noodzakelijk was, hoe groter de kans dat we met een beschrijvende term te maken hadden.
76. Wanneer we als regel stellen dat hoe groter het beschrijvend karakter van een term is, hoe meer bewijs zal moeten aangevoerd worden om secondary meaning te verwerven dan volgt hier onvermijdelijk de vraag naar de bewijsmiddelen uit voort. Hoe kan degene die beweert over een geldig merk te 302
J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, II, Eagan, West, 2008, § 15 : 32. J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 418 – 423. 304 Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 855, 72 L.Ed.2d 606 (1982). 305 President and Trustees of Colby College v. Colby College – New Hampshire, 508 F.2d 804 (1st Cir. 1975) en http://cases.justia.com/us-court-of-appeals/F2/508/804/366947/. 306 Clinton Detergent Co. v. Procter & Gamble Co., 133 U.S.P.Q. 520 (C.C.P.A. 1962). 307 Voor een algemeen overzicht m.b.t. het bewijs in casu: J .T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, II, Eagan, West, 2008, §§ 15 : 28 – 58. 308 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, II, Eagan, West, 2008, § 15 : 28. 303
66
beschikken, nu deze secondary meaning gaan bewijzen? Zoals zo dikwijls is de consument key. Er moet gezocht worden naar wat zijn perceptie en opvatting is. De manier bij uitstek om daar achter te komen, is de enquête. De enquête afgenomen van de consument, is het kroonbewijs dat gehanteerd wordt in de case law. De survey evidence wordt om die reden ook wel direct evidence genoemd. Een voorbeeld van dergelijke survey evidence zijn we tegengekomen in de zaak President and Trustees of Colby College v. Colby College – New Hamsphire.309 Het Hof bevestigt in randnummer 13 het principe: “The importance of qualified survey evidence in establishing secondary meaning is well recognized.” Toch besluit het Hof uiteindelijk in randnummer 14 geen rekening te houden met de resultaten van de enquête, maar dit om redenen die los staan van het principe zelf. In de zaak Holiday Inns, Inc.v. Holiday out of America310 wordt het survey evidence bijvoorbeeld wel toegepast. 77. Na deze eerste wijze om secondary meaning te bewijzen, namelijk door het directe bewijs311, wordt het bewijs dikwijls door andere middelen geleverd. Dit valt voornamelijk te verklaren vanuit het feit dat het bewijs door enquête zeer duur is. Voor de grote multinationale ondernemingen en andere kapitaalkrachtige ondernemers is dit uiteraard veel minder een probleem dan voor de zogeheten SME’s.312 Hoewel in deze financiële crisis is gebleken dat ook deze multinationals kwetsbaar zijn. De andere methode van bewijsvoering is de methode van circumstantial evidence.313 Deze methode hanteert omliggende omstandigheden, feiten en cijfers als bewijsmiddel om aan te tonen dat het nodige onderscheidend vermogen bereikt is. Als circumstantial evidence komt redelijk veel in aanmerking. Steeds zal de bewijslast gedragen moeten worden door degene die aanvoert dat hij de vereiste secondary meaning verworven heeft. Dit zorgt ervoor dat hij dit op allerlei mogelijke manieren zal proberen te bewijzen en hij kan onder het motto: “Baat het niet, dan schaadt het niet”, gerust zijn inspiratie hiervoor gebruiken. Hetgeen frequent wordt aangevoerd en aanvaard als circumstantial evidence is bijvoorbeeld de duur van het exclusieve gebruik van de termen in casu. Aan de hand van uitgaven voor reclame tracht men ook dikwijls aan te tonen dat secondary meaning is ontstaan of versterkt, zoals men o.a. in de International Kennel Club of Chicago, Inc. v. Mighty Star, Inc.314 zaak deed.315 Wat als circumstantial evidence aanvaard zal worden is afhankelijk van zaak tot zaak.
78. Een laatste punt dat hier van groot belang is voor de beschermingsomvang van het merkenrecht, is het onderlinge verband tussen de sterkte van merken en secondary meaning. Een niet inherent distinctieve term kan geen bescherming krijgen als trademark als deze term geen secondary meaning heeft 309
President and Trustees of Colby College v. Colby College – New Hampshire, 508 F.2d 804 (1st Cir. 1975). Holiday Inns, Inc. v. Holiday Out in America, 481 F.2d 445 (5th Cir. 1973). 311 Direct evidence. 312 Small-Medium sized Enterprises: de KMO’s. 313 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, II, Eagan, West, 2008, § 15 : 30. 314 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 89 – 95. 315 International Kennel Club of Chicago, Inc. v. Mighty Star, Inc., 846 F.2d 1079 (7th Cir. 1988). 310
67
verworven. Het verband tussen de sterkte van merken en secondary meaning is dus in de eerste plaats dat er gewoonweg geen sprake zal zijn van een merk zonder secondary meaning bij de beschrijvende termen en dat dus bescherming onbestaande zal zijn. Als we met behulp van alle bovenstaande elementen beginnen te redeneren, dan is het een logisch resultaat dat hoe sterker het merk is, hoe groter de bescherming zal zijn dat aan het merk wordt verleend. Bovendien is gebleken dat het niet steeds eenvoudig is om zomaar te bepalen of een beschrijvende term de juiste graad van onderscheidend vermogen verworven heeft en dus secondary meaning bezit. Hoe minder twijfel hierover bestaat en dus hoe sterker het bewijs is van deze secondary meaning, hoe groter ook de sterkte zal zijn van het merk. In de zaak Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc zegt het Hof: “Secondary meaning and likelihood of buyer confusion are seperate but related determinations, the relationship rising from the same evidentiary findings. The stronger the evidence of secondary meaning, the stronger the mark, and the more likely is confusion.”316 Enkel de laatste zinsnede and the more likely is confusion kan op dit moment wat vreemd in de oren klinken en niet geheel duidelijk zijn. We zullen in Hoofdstuk III zien dat dit element het cruciale element bij uitstek is, waarrond zoveel draait bij het beschermen van een merk. Tot slot, volstaat het hier te zeggen dat de secondary meaning noodzakelijk aanwezig moet zijn indien we bij beschrijvende termen rechten willen afdwingen aan de hand van de likelihood of confusion. Aanwezigheid van secondary meaning bij de beschrijvende termen is dus een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde om rechten af te dwingen.
316
Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc., 632 F.2d 817 (9th Cir. 1980) en http://cases.justia.com/us-court-ofappeals/F2/632/817/218308/.
68
Hoofdstuk III: De rechten van de merkhouder A. Situering 79. Een merk is een intellectueel eigendomsrecht. Met deze vaststelling zijn we dit werk begonnen. Na een korte situatieschets van de intellectuele eigendomsrechten, volgde er een overzicht van de functies van het merkenrecht, waarna we zijn ingegaan op het onderscheidend vermogen. We hebben gezien hoe het verschil in onderscheidend vermogen de sterkte van de merken beïnvloedt, wat het begrip secondary meaning juist inhoudt en welke rol het vervult. Het is geen toeval dat dit werk zo gestructureerd is en dat net deze topics behandeld zijn binnen de brede waaier van interessante merkenrechterlijke onderwerpen en theorieën. Neen, deze specifieke keuze en opbouw leidt ons net naar de hoofdvraag van dit werk: Wanneer is er sprake van een inbreuk op een merk? Hoe ver reikt de merkenrechterlijke bescherming in de Amerikaanse samenleving? De titel van dit hoofdstuk moet dan ook met een Amerikaanse bril worden gelezen. Het zijn niet zozeer de rechten in de zin van sanctiemechanismen waar men in geïnteresseerd is, want daar zal nogal het typische : “stop doing it and give me a lot of money to reimburse me” het zeer sterk vereenvoudigde antwoord op zijn. De vraag die hen bezighoudt is veeleer wanneer ze hun rechten kunnen doen laten gelden; Wordt er een inbreuk op hun merk gepleegd of niet? Uiteraard is er een verschil tussen de rechten van de merkhouder en de situaties waarin de merkhouder zijn rechten kan laten gelden. Beide concepten zijn onderling echter zo sterk verbonden dat ze onderling inwisselbaar zijn geworden en zeker als men rekening houdt met de stijlfiguur van de totum pro parte die hier gehanteerd kan worden. Het concept – de rechten van de merkhouder – dient dus zowel om deze rechten an sich aan te duiden als meer in het bijzonder de situaties waarin men zijn rechten kan doen laten gelden. Deze specifiekere vraag, is de kernvraag die we hier zullen onderzoeken.
80. Zoals gezien in Hoofdstuk II kan iemand die over de juiste term en dus merk beschikt, aanspraak maken op bescherming. Het recht waarover hij beschikt bij geregistreerde merken is een exclusief recht zoals in Sectie 33 van de Lanham Act is uitgedrukt: “Any registration … shall be admissible in evidence and shall be prima facie evidence of the validity of the registered mark and of the registration of the mark, of the registrant’s ownership of the mark, and of the registrant’s exclusive right to use the registered mark in commerce or in connection with the goods or services specified in the registration subject to any conditions or limitations stated therein …”317 In Sectie 33 (b) worden dan de mogelijke verweermiddelen meegegeven o.a. tegen merken die onaantastbaar zijn geworden zoals bepaald in Sectie 15 van de Lanham Act.318
317 318
15 U.S.C. § 1115 (a). 15 U.S.C. § 1065.
69
81. Wanneer we de Lanham Act ter hand nemen, vinden we vier verschillende bepalingen terug op basis waarvan de houder van een merk een claim kan indienen tegen mogelijke inbreuken op zijn rechten. Deze vier verschillende bepalingen zijn: 1) Sectie 32 (a)319 2) Sectie 43 (a)320 3) Sectie 43 (c)321 4) Sectie 43 (d)322
Op dit ogenblik zal de afbakening, zoals in de Introductie van dit werk bepaald, zijn rol spelen. De beschermingsomvang van een geregistreerd federaal merk zal besproken worden.
82. De eerste bepaling, Sectie 32 (a), zal voor ons in casu de belangrijkste bepaling zijn. Enkel houders van federaal geregistreerde merken kunnen zich op deze bepaling beroepen. Het is de bepaling bij uitstek waarvan de houders van een federaal geregistreerd merk gebruik kunnen maken bij een mogelijke inbreuk op hun rechten. Het belang van deze bepaling en dat enkel geregistreerde merken zich op Sectie 32 van de Lanham Act kunnen beroepen, kan niet genoeg benadrukt worden. De andere drie bepalingen vinden we terug in Sectie 43 van de Lanham Act. De Sectie 43323 is an sich ook een bijzondere bepaling. Deze sectie, die zowel geldt voor geregistreerde als ongeregistreerde merken, bevat de federale wetgeving m.b.t. oneerlijke mededinging of beter gekend onder zijn Engelse vertaling unfair competition. Het merkenrecht is een subsectie van de unfair competition. Daarom zijn deze bepalingen ook van toepassing op het merkenrecht. Sectie 43 (a) is voor de jurist opgevoed en geschoold in de civil law traditie op zijn minst vreemd te noemen. Deze subsectie is namelijk een common law bepaling die in de wet is opgenomen. Begrijpen wie kan. Het is common law dat in de statute is opgenomen en zo een federale common law van unfair competition gecreëerd heeft. Het is misschien een geruststelling dat dit niet enkel voor de civielrechterlijk geschoolde jurist wringt. Ook voor de Amerikaanse rechtenprofessoren en juristen blijft deze bepaling een vreemd verschijnsel. Het belang van deze bepaling van common law, die betrekking heeft op de unfair competition op het federale niveau, situeert zich voornamelijk op het vlak dat het een grond van ageren verschaft aan de merkhouder die geen geregistreerd merk heeft en/ of zijn trade dress geschaad ziet. Aangezien ik de keuze heb gemaakt om mij te focussen op de geregistreerde merken en niet in te gaan op de ongeregistreerde merken en trade dress, zal ik mij beperken om deze situatie heel kort te vermelden aan het einde van dit hoofdstuk. Sectie 43 (c) daarentegen zal wel onze volle aandacht kunnen genieten. Deze subsectie bevat de theorie en het concept van dilution en in welke situaties men 319
15 U.S.C. § 1114 (a). 15 U.S.C. § 1125 (a). 321 15 U.S.C. § 1125 (c). 322 15 U.S.C. § 1125 (d). 323 15 U.S.C. § 1125. 320
70
zich op deze theorie zal kunnen beroepen. Hierop gaan we in onder de afdeling C van dit hoofdstuk nadat de likelihood of confusion besproken is. Tot slot is er subsectie (d). Deze bepaling heeft aandacht voor een problematiek die veroorzaakt is door de technologische vooruitgang: het internet. In deze sectie draait alles rond de domeinnamen en hoe merkhouders van bestaande merken kunnen lijden onder internetgebruikers die mala fide de domeinnaam registreren van een bestaand merk. Hoewel deze theorie zeker zijn belang heeft en geregeld in de actualiteit staat324, voegt het weinig substantieel toe aan de basis van de beschermingsomvang van het merkenrecht. Men heeft namelijk geprobeerd om de merken die beschermd waren in de reëele wereld ook bescherming te bieden in de virtuele wereld. Uiteraard is daardoor een dimensie toegevoegd aan de rechten van de merkhouder, maar men heeft in essentie enkel de bestaande bescherming willen uitbreiden tot het nieuwe medium dat het internet is. Op deze problematiek, cybersquatting, ga ik kort in. Op dit ogenblik is het waarschijnlijk meer dan duidelijk geworden wat de relevantste situaties en rechten zijn wanneer we beschikken over een federaal geregistreerd merk. Ik zal dan ook uitgebreid ingaan op deze likelihood of confusion en dilution. Ten slotte, haal ik nog zeer summier enkele andere rechten aan. B. Inbreuken en de likelihood of confusion325 a) Algemeen
83. Sectie 32 (a) van de Lanham Act bepaalt:
“Any person who shall, without the consent of the registrant – (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colourable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake or to deceive; or … (b) …, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided.”326
84. Het mag geen toeval heten dat de waarschijnlijke verwarring als criterium wordt gehanteerd voor de geregistreerde merken die, zonder goedkeuren van de houder van het merk, in de handel op eender welke wijze gebruikt worden. Aan de hand van dit criterium zal bepaald worden of deze gebruiker een inbreuk 324
X, “Facebook eist Facebook.be op”, De Standaard, 2009, http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF10042009_061. 325 A. R. MILLER en M. H. DAVIS, Intellectual Property Patents, Trademarks and Copyright in a nutshell, St. Paul, West, 2007, 263 – 278; J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 332 – 417; R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 635 – 677 en S. W. HALPERN, C. A. NARD, en K. PORT, “United States of America” in H. VANHEES (ed.), International encyclopaedia of laws: intellectual property, Den Haag, Kluwer, 314 – 322. 326 15 U.S.C. § 1115 (a).
71
maakt op de rechten van de merkhouder. Indien dit het geval is, zal hij burgerrechterlijk aansprakelijk zijn. Deze verwarring is het allesbepalende criterium en valt – zoals net aangegeven – logisch te verklaren. Bij de bespreking van de functies hebben we gezien dat een van de belangrijkste functies van een merk is om consumenten te helpen bij het vereenvoudigen van hun aankoopbeslissingen. Doordat merken onderscheiden en identificeren wordt het voor de consument eenvoudiger om zijn vertrouwde producten terug te vinden. Door het merk worden er bij de consument verwachtingen gecreëerd o.a. naar kwaliteit en prijs toe. Indien er nu net hieromtrent verwarring zou ontstaan bij de consument, wordt het hele systeem ondermijnd. Indien een andere producent dus zou willen profiteren van een andermans merk dan is dit zowel voor de consument als de merkhouder nadelig. De consument zal namelijk zijn verwachtingspatroon niet ingewilligd zien en de merkhouder zal inkomsten mislopen. Het is tegen geheel deze situatie dat het merkenrecht terecht optreedt.
85. Verwarring moet dus kost wat kost vermeden worden. De vraag die men zich kan stellen is of deze verwarring een feit moet zijn of enkel een mogelijkheid. Het antwoord staat in de wet ingeschreven: “likely to cause confusion”. De verwarring moet dus geen feit zijn en niet voor honderd procent vaststaan. De wet is daar duidelijk in. De vraag stelt zich wat er dan wel juist onder dit begrip likely moet verstaan worden. In de zaak Elvis Presley Enterprises, Inc. v. Barry Capece wordt dit verduidelijkt als volgt: “Likelihood of confusion is synonymous with a probability of confusion, which is more than a mere possibility of confusion.”327 De likelihood of confusion moet dus gelijk gesteld worden met de waarschijnlijkheid. Verwarring moet waarschijnlijk zijn en deze waarschijnlijkheid is meer dan gewoon de loutere mogelijkheid tot verwarring, zoals door het Vijfde Circuit uitgedrukt. Het Circuit volgt met deze uitspraak de theorie van MCCARTHY en verwijst er ook uitdrukkelijk naar.328 Prima facie zou men kunnen opperen dat het beter zou zijn om in plaats van de ‘waarschijnlijkheid’, de ‘mogelijkheid’ tot verwarring als criterium te hanteren. Van zodra er echter bij één consument verwarring optreedt, kan er voor de merkhouder namelijk een potentieel gevaar ontstaan. Deze redenering echter doortrekken zou de markt teveel afschermen en dus nadelig zijn voor de eerlijke mededinging in plaats van een positief effect te hebben. Een voorbeeld verduidelijkt dit. In de sector van de luchtvaartmaatschappijen is er een zeer stevige onderlinge concurrentie en is het merk zeer belangrijk. Veel passagiers associëren de verschillende luchtvaartmaatschappijen met criteria zoals comfort, goede bediening, veiligheid, lage kostprijs, enz. Binnen de zeer omvangrijke groep van luchtvaartmaatschappijen, zijn er twee waarmee ik de bovenstaande theorie illustreer: AMERICAN AIRLINES en UNITED AIRLINES. Voor een goed begrip: we hebben hier te maken met twee verschillende luchtvaartmaatschappijen. De consument zou kunnen aanvoeren dat er bij hem verwarring optreedt, aangezien beiden in hun naam het woord AIRLINES dragen. Een bijkomend element zou dan kunnen zijn dat er een (impliciete) verwijzing is bij
327 328
Elvis Presley Enterprises, Inc. v. Barry Capece, 46 U.S.P.Q.2d 1737 (5th Cir. 1998) en http://altlaw.org/v1/cases/1089530. J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, IV, Eagan, West, 2008, § 23 : 3.
72
beide naar Amerika ofwel de United States of America. Bij AMERICAN AIRLINES behoeft dit geen uitleg en ook bij UNITED AIRLINES is de link snel gelegd met de UNITED States of AMERICA. De mogelijkheid tot verwarring kan bij verschillende potentiële onwetende consumenten bestaan. De vraag die men zich dan moet stellen is of men met een dergelijk klein segment van de consumenten moet rekening houden. Het antwoord wordt gegeven door het Zevende Circuit in de zaak Gammon v. GC Services, Ltd. Het Circuit stelt het als volgt: “Many consumers are ignorant or inattentive so some are bound to misunderstand no matter how careful a producer is. If such a possibility created a trademark problem, then all comparative references would be forbidden, and consumers as a whole would be worse off.”329 Van deze theorie geeft het AMERICAN/UNITED AIRLINES voorbeeld een goede illustratie. In de luchtvaartsector een monopolie gaan geven aan een bepaalde maatschappij om in zijn naam AIRLINES te dragen, zou ten slotte de consument niet van nut zijn. Om deze redenen wordt er verwacht dat er een waarschijnlijkheid van verwarring moet zijn opdat de merkhouder zal kunnen optreden in plaats van enkel een mogelijkheid van verwarring. Deze mogelijkheid zou bijvoorbeeld door een bijzonder kleine groep van consumenten kunnen veroorzaakt worden en op basis hiervan rechten verlenen aan de merkhouder zou de consument in het algemeen niet ten goede komen.
86. Een vraag die in dit kader naar boven komt en die we ons ook al gesteld hebben bij de generic terms, is wanneer er sprake zal zijn van een likelihood of confusion. Wanneer heeft men het vereist aantal consumenten bereikt om deze waarschijnlijkheid van verwarring te bekomen. Het is dus de vraag naar hoeveel consumenten er waarschijnlijk verward moeten zijn: een vierde, een meerderheid, of slechts vijf procent? Het antwoord vinden we terug in de case law. In de zaak Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., Ltd. wordt de volgende standaard vooropgesteld: “… that the crucial issue in an action for trademark infringement or unfair competition is whether there is any likelihood that an appreciable number of ordinarily prudent purchasers are likely to be misled, or indeed simply confused, as to the source of the goods in question.”330 Het criterium waarrond het draait is in het vet aangeduid: an appreciable number of ordinarily prudent purchasers. Dit is zeer gelijkaardig aan het criterium dat we bij de generic terms voorop hebben gesteld. Het mag duidelijk zijn dat slechts een kleine groep van consumenten geen appreciable number zal zijn. Neen, een substantieel aantal zal steeds vereist zijn. Zoals zo dikwijls in het Amerikaanse merkenrecht is de verwarring troef. Dat verwarring troef is, moeten we hier lezen in het licht van het onderscheid tussen al dan niet het substantieel aantal consumenten bereikt hebben. Net zoals het bijvoorbeeld bij het onderscheid tussen suggestieve en beschrijvende termen niet eenvoudig was om een voor honderd procent duidelijke lijn te trekken, is dit ook hier niet het geval. Er bestaan geen allesomvattende regels die ons in elke casus blindelings tot de juiste conclusie gaan leiden. Elke zaak moet apart behandeld en beoordeeld worden rekening houdend met de specifieke 329
Gammon v. GC Services, Ltd., 27 F.3d 1254, 1258, 1260 (7th Cir. 1994). Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., Ltd., 746 F.2d 112 (2d Cir. 1984) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/746/746.F2d.112.84-7095.1208.html. 330
73
omstandigheden van de casus. Het mag wel echter duidelijk zijn dat een meerderheid niet vereist is om een appreciable or substantial number te bereiken. In de zaak Exxon Corp. v. Texas Motor Exchange, Inc.331 bijvoorbeeld werd er geoordeeld dat een percentage van vijftien procent van de consumenten voldoende was om de vereiste hoeveelheid te bereiken van consumenten die likely to be confused waren: “The survey results themselves indicate a high possibility of confusion between Texon and EXXON. Approximately 15 percent of the individuals surveyed associated the Texon sign with EXXON… This survey constitutes strong evidence indicating a likelihood of confusion between Texon and EXXON.”332 Hierbij aansluitend kan al melding gemaakt worden van één van de criteria die gebruikt worden onder de likelihood of confusion test. We zullen zien dat een bewijs van actual confusion bij een kleine groep van consumenten sneller zal leiden tot het besluit dat er likelihood of confusion is. Indien er dus sprake is van actual confusion bij een relatief kleine groep van consumenten zal dit in vele gevallen voldoende zijn om te besluiten tot een likelihood of confusion van een grotere groep consumenten. Tot slot, moet zeker ook nog de visie weergegeven in de zaak Safeway Stores, Inc. v. Safeway Discount Drugs, Inc.333 vermeld worden. In deze zaak zegt men dat naast het aantal mensen dat verward wordt, men zeker ook moet rekening houden met het soort mensen en de graad van verwarring waarmee ze te maken hebben. Het Elfde Circuit deed dan ook de volgende uitspraak hieromtrent: “short-lived confusion or confusion of individuals casually acquainted with a business is worthy of little weight … while confusion of actual customers of a business is worthy of substantial weight.”334 Men benadrukt het onderscheid tussen verschillende soorten consumenten en kent aan hun bevindingen ook een andere bewijswaarde toe. Deze visie sluit aan bij het bovenvermeldde omtrent actual confusion. Ook daar wordt er namelijk een ander soort van gewicht toegekend aan dat bewijs m.b.t. de likelihood of confusion. MCCARTHY onderschrijft dezelfde visie en maakt er melding van in zijn opus magnum.335
87. Met de beschermingsomvang van het merkenrecht in België in het achterhoofd stelt zich een nieuwe vraag. Is er enkel bescherming voor identieke tekens die gebruikt worden voor dezelfde waren of diensten, of ook voor tekens die gebruikt worden voor gelijksoortige waren bijvoorbeeld? Of zelfs voor tekens die aanleiding geven tot publieke verwarring, maar niet gebruikt worden om identieke of gelijksoortige waren aan te duiden. Na heel kort even stil te staan bij de situatie in de Benelux – het merkenrecht wordt inderdaad bepaald voor de gehele Benelux en niet alleen voor België – wordt dan ingegaan op de Amerikaans merkenrechterlijke situatie.
331
Exxon Corp. v. Texas Motor Exchange, Inc., 628 F.2d 500 (5th Cir. 1980). Exxon Corp. v. Texas Motor Exchange, Inc., 628 F.2d 500 (5th Cir. 1980) en http://vlex.com/vid/exxon-texas-motorexchange-houston-36963293. 333 Safeway Stores, Inc. v. Safeway Discount Drugs, Inc., 675 F.2d 1160, 1167 (11th Cir. 1982). 334 Safeway Stores, Inc. v. Safeway Discount Drugs, Inc., 675 F.2d 1160, 1167 (11th Cir. 1982) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/810/810.F2d.1546.85-3314.html. 335 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, IV, Eagan, West, 2008, § 23 : 2. 332
74
88. De beschermingsomvang van het merkenrecht in de Benelux wordt geregeld door het Verdrag van 20 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom in art. 2.20.336 In art. 2.20,1. van dit Verdrag worden vier verschillende situaties opgesomd om aan te duiden wanneer de merkhouder iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken kan verbieden. De verschillende situaties worden zeer expliciet beschreven. In art. 2.20,1. a. treffen we de meest duidelijke situatie aan. Hier wordt de situatie beschreven waarin het teken gelijk is aan het merk en in de handel, i.e. het economisch verkeer, wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Deze bepaling moet vrij restrictief geïnterpreteerd worden, want is beperkt tot situaties waarin er afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie. Zo rangschikt art. 2.20,1. dus de situaties van de meest duidelijke – namelijk een gelijk teken aan het merk en voor identieke waren of diensten in art. 2.20,1. a. – tot de bepaling waar het verband van het teken ten opzichte van het merk het minst voor de hand ligt en sterk is: art. 2.20,1. d. Een dergelijke bepaling waar de overeenstemming van het teken met identieke, soortgelijke, … goederen zo wordt geëxpliciteerd, komt in het Amerikaanse merkenrecht niet voor. Toch moeten we niet de verkeerde conclusie trekken. Het is niet omdat in de wet geen analoge bepaling voorkomt, dat de likelihood of confusion test tot bepaalde situaties zou beperkt zijn. Hierbij zouden we bijvoorbeeld kunnen denken aan een situatie waarbij enkel likelihood of confusion zou kunnen vastgesteld worden tussen producten in hetzelfde marktsegment, i.e. concurrende goederen. Dit is niet het geval.337’338 De meest voor de hand liggende situatie van een inbreuk op het merkenrecht339 is uiteraard deze waar een bepaalde partij zonder enige toestemming van de merkhouder identieke producten gaat beginnen produceren in hetzelfde geografische gebied en deze producten verkoopt gebruik makend van hetzelfde merk als de merkhouder. In dergelijke zaak, zal het normalerwijze ontzettend eenvoudig zijn om de likelihood of confusion aan te tonen. In feite hebben we dan gewoon te maken met namaak. Op deze problematiek van counterfeiting zal ik kort later ingaan. Nu focussen we ons verder op de andere situaties waaronder merken bescherming kunnen genieten onder de likelihood of confusion test.
89. Naast de situatie waar men te maken heeft met een teken dat gelijk is aan een merk en dat men gebruikt voor identieke waren of diensten, stelt men zich de vraag in welke andere situaties er nog likelihood of confusion zal zijn. Het is logisch dat er sowieso aanleiding zal zijn om deze test te gebruiken tussen directe concurrenten wanneer één van beiden een teken begint te gebruiken dat gelijkaardig is aan het merk van zijn directe concurrent. Dit is de evidentie zelve. Neem nu bijvoorbeeld de bananensector. CHIQUITA is het meest bekende bananenmerk wereldwijd. Als een concurrerend bananenbedrijf, zijn bananen op de markt wil brengen onder het merk CHICHITA zal het normaal gezien een fluitje van een cent zijn om de likelihood of confusion aan te tonen. Het woord ziet er hetzelfde uit, de uitspraak is 336
Art. 2.20, 1. Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), BS 26 april 2006, 21867. 337 Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co., 247 F. 407 (2d Cir. 1917), cert.denied, 245 U.S. 672 (1918). 338 Yale Electric Corp. v. Robertson, 26 F.2d 972 (2d Cir.1928). 339 Trademark infringement.
75
dezelfde en het zijn beiden merken voor bananen. Er is dus sprake van directe competitie tussen beiden en verwarring zal zonder enige twijfel optreden bij de consumenten. Op dit punt speelt de gehele theorie van het onderscheidend vermogen – waar we in Hoofdstuk II uitvoerig op zijn ingegaan – een belangrijke rol. Stel nu echter dat een andere producent zou beginnen om komkommers op de markt te brengen onder de merknaam CHIQUITA. Zonder enige twijfel kan de consument die nu een banaan wil kopen niet verward worden en in plaats van een CHIQUITA banaan te kopen een CHIQUITA komkommer te kopen. Een banaan is geen komkommer en vice versa. Het is dergelijke redenering die er aan het begin van de vorige eeuw toe geleid heeft dat men oordeelde dat er geen inbreuk op het merk kon zijn voor niet competitieve goederen. Zo oordeelde het Zevende Circuit dat melk en ijs niet hetzelfde zijn in de zaak Borden Ice Cream Co. v. Borden’s Condensed Milk.340 BORDEN was een merk voor melk en leidde een klacht in tegen een ijsproducent die BORDEN als merk voor ijscrème wou hanteren. De klacht werd als volgt afgewezen: “finding no infringement of BORDEN Milk by BORDEN Ice cream because the secondary meaning of a name … has no legal significance, unless the two persons make or deal in the same kind of goods.”341 Deze doctrine werd echter al relatief snel verlaten. Als we ons gezond verstand gebruiken, komen we automatisch immers tot dergelijk besluit. We moeten, zoals zo dikwijls, vertrekken van de functies van het merkenrecht en meer in het bijzonder het verwachtingspatroon van de consument bijvoorbeeld omtrent de kwaliteit. CHIQUITA, die bekend staan om hun kwaliteitsbananen, zouden opeens een andere CHIQUITA producent naast zich moeten dulden die de slechtste komkommers ooit teelt. Consumenten zouden op een bepaald ogenblik niet meer weten of CHIQUITA voor kwaliteit staat of net niet en de bananenproducent zou hierdoor ongetwijfeld kopers verliezen. Bovendien zou CHIQUITA bananen ook de mogelijkheid verliezen om andere markten aan te boren, bijvoorbeeld die van de komkommers, tomaten, peren, appelen,… Denken we in deze maar aan VIRGIN dat zich steeds op nieuwe markten begeeft. Het is zowel een COLA producent als een vliegtuigmaatschappij. Daarom wordt er niet meer vereist dat men twee concurrerende goederen heeft, alvorens er sprake kan zijn van een inbreuk op de rechten van een merkhouder.
90. Wanneer we de beschermingsomvang van het merkenrecht voor niet competitieve goederen bespreken, kunnen we niet anders dan twee zaken vermelden die deze omvang sterk hebben uitgebreid.342 In de eerste zaak Aunt Jemina Mills Co. v. Rigney & Co.343 werd de zogenaamde related goods regel geponeerd. AUNT JEMIMA was een merk voor pannenkoekendeeg. Een andere producent wou ditzelfde merk gaan gebruiken voor pannenkoekensiroop. AUNT JEMIMA diende hierop klacht in. Het Tweede Circuit volgde AUNT JEMIMA: “goods, though different, may be so related as to fall within the 340
Borden Ice Cream Co. v. Borden’s Condensed Milk Co., 201 F. 510 (7th Cir. 1912). Borden Ice Cream Co. v. Borden’s Condensed Milk Co., 201 F. 510 (7th Cir. 1912) en http://laws.lp.findlaw.com/getcase/10th/case/032300.html. 342 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 333 – 334. 343 Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co., 247 F. 407 (2d Cir. 1917), cert.denied, 245 U.S. 672 (1918). 341
76
mischief which equity should prevent. Syrup and flour are both food products, and food products commonly used together. Obviously, the public, or a large part of it, seeing the trademark on a syrup, would conclude that it was made by the complainant. Perhaps they might not do so, if it were used for flatirons. In this way the complainant’s reputation is put in the hands of the defendants. It will enable them to get the benefit of the complainant’s reputation and advertisement. These we think are property rights which should be protected in equity.”344 Sinds deze uitspraak werd deze theorie in vele zaken bevestigd, o.a. in de zaak Communications Satellite Corp. v. Comcet Inc.: “Complementary products, or services, are particularly vulnerable to confusion.”345 De Aunt Jemima zaak was de eerste zaak waarin men stelde dat op basis van niet – competitieve goederen die toch gerelateerd waren, er een inbreuk kon zijn op de rechten van de merkhouder van een van deze goederen. Waar er in de BORDEN zaak nog besloten wordt dat er geen inbreuk is op het merk BORDEN van een melkproducent als er iemand anders het merk BORDEN wil gebruiken om ijscrème te produceren – er is namelijk geen directe competitie tussen beide producten – wordt vanaf de Aunt Jemima zaak niet langer meer het criterium van de directe competitie gehanteerd, maar wel het criterium van de related goods. Deze related goods regel wordt daarom soms ook wel de Aunt Jemima regel genoemd. 91. De tweede zaak is Yale Electric Corp. v. Robertson.346 In deze zaak wou men YALE als merk laten registreren voor zaklampen en batterijen. YALE was echter al geregistreerd als merk voor sloten en sleutels. De aanvraag werd dan ook geweigerd. Hierop ging men in beroep. Het Tweede Circuit bevestigt bij monde van Judge LEARNED HAND de eerder genomen beslissing. De woorden van LEARNED HAND worden in vele zaken geciteerd zoals in de zaak Moore v. Procter & Gamble, Co.347 Het belang van de uitspraak van LEARNED HAND wordt nog versterkt door het feit dat Judge O’ CONNELL zijn woorden net voor zijn besluit citeert: “However, it has of recent years been recognized that a merchant may have a sufficient economic interest in the use of his mark outside the field of his own exploitation to justify interposition by a court. His mark is his authentic seal; by it vouches for the goods which bear it; it carries his name for good or ill. If another uses it, he borrows the owner’s reputation, whose quality no longer lies within his own control. This is an injury, even though the borrower does not tarnish it, or divert any sales by its use; for a reputation, like a face, is the symbol of its possessor and creator, and another can use it only as a mask. And so it has come to be recognized that, unless the borrower’s use is so foreign to the owner’s as to insure against any identification of the two, it is unlawful.”348’349 In deze
344
Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co., 247 F. 407 (2d Cir. 1917), cert.denied, 245 U.S. 672 (1918) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/314/314.F2d.149.17696_1.html. 345 Communications Satellite Corp. v. Comcet Inc., 429 F.2d 1245 (4th Cir. 1970) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/429/429.F2d.1245.13822_1.html. 346 Yale Electric Corp. v. Robertson, 26 F.2d 972 (2d Cir.1928). 347 Moore v. Procter & Gamble, Co., 193 F.2d 194 (C.C.P.A. 1951). 348 Yale Electric Corp. v. Robertson, 26 F.2d 974 (2d Cir.1928). 349 Moore v. Procter & Gamble, Co., 193 F.2d 194 (C.C.P.A. 1951) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/193/193.F2d.194.5817.html.
77
opinie komt zeer duidelijk het belang naar voor dat gehecht wordt aan de reputatie van iemand zijn merk. Om het nog allemaal meer naar de realiteit te halen, maakt LEARNED HAND de vergelijking met het gezicht van een mens. Door het gebruik van die antropomorfistische methode slaagt hij er op sublieme wijze in om zijn theorie te illustreren en iedereen ervan te overtuigen. Deze uitspraak bevestigt bovendien de related goods regel. De vraag die kan rijzen is wanneer goederen related zijn. Ook deze vraag kan uiteraard aanleiding geven tot boeiende discussies en theorieën.350 Ik beperk me echter tot te zeggen dat het er alweer allemaal van afhangt. De ene zaak is de andere niet en elke zaak verdient zijn eigen analyse. Daarrond draait het namelijk allemaal in de likelihood of confusion test. Men moet de zaak an sich bestuderen aan de hand van de verschillende criteria en tot een praktische analyse overgaan in plaats van louter op basis van de theorie beslissingen te nemen.
92. Alvorens de likelihood of confusion te gaan bespreken en ontleden, moet nog een basisvraag beantwoord worden. We hebben gezien dat er een waarschijnlijkheid van verwarring moet bestaan bij een substantieel aantal consumenten alvorens er sprake kan zijn van een inbreuk op de rechten van een merkhouder. De vraag die ons nu nog rest is: “Met betrekking tot welk onderdeel van het merk moet de consument nu verward zijn?” We gaan op zoek naar een antwoord in de case law.
Bij het zoeken naar het criterium van het aantal consumenten dat noodzakelijk was om de likelihood of confusion te bepalen, hebben we de Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., Ltd. zaak geciteerd. Dezelfde bepaling is ook m.b.t. deze vraagstelling relevant: “… that the crucial issue in an action for trademark infringement or unfair competition is whether there is any likelihood that an appreciable number of ordinarily prudent purchasers are likely to be misled, or indeed simply confused, as to the source of the goods in question.”351 Onze interesse gaat in plaats van an appreciable number of ordinarily prudent purchasers hier naar de zinsnede as to the source of the goods in question zoals in het vet aangeduid. Er moet waarschijnlijke verwarring zijn m.b.t. de bron van de goederen. Zoals bij de functies besproken, is het aanduiden van de al dan niet anonieme bron een primaire functie van een merk. Indien er twijfel bestaat rond deze functie, dan wordt het gehele merkenrechterlijk systeem ondermijnd. Het aanduiden van de bron is namelijk een primaire functie. Als dergelijke functie wegvalt, dan verliest het merk zijn nut. Om deze reden net verdient een merk bescherming. Bij verwarring omtrent de bron denken consumenten dat de goederen geproduceerd door Producent Y, afkomstig zijn van Producent X. Hoewel dit dan uiteraard niet het geval is, ontstaat in dergelijk geval toch deze perceptie. Er is waarschijnlijke verwarring en dus grijpt het merkenrechterlijke beschermingsmechanisme in. De meeste zaken m.b.t. de likelihood of confusion test draaien rond deze bronverwarring. Bij het lezen van eender 350
Pep Boys v. Edwin F. Guth Co., 197 F.2d 527 (C.C.P.A. 1952) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/197/197.F2d.527.5864.html. 351 Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., Ltd.,746 F.2d 112 (2d Cir. 1984) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/746/746.F2d.112.84-7095.1208.html.
78
welke trademark zaak zal men dit hoogstwaarschijnlijk wel ergens terloops vermeld zien, zoals in de zaak Cortex Inc., v. W.L. Gore & Ass., Inc.: “Because both Cortex and Gore sell their goods to discriminating purchasers under conditions calculated to insure care in discerning the source or origin of the goods, this court discerns little chance for confusion. Thus, trade channels and the nature of these purchasers make confusion of product source very unlikely.”352 Bronverwarring is dus uitermate belangrijk. 93. Behalve de verwarring m.b.t. de bron die voor de hand ligt en eenvoudig uit de primaire functies van het merkenrecht valt af te leiden, is er nog een tweede vorm van verwarring waartegen het merkenrecht ingrijpt met behulp van de likelihood of confusion test. Ook deze vorm valt af te leiden uit de primaire functies. Bij het aangeven met welke flou artistique het onderscheid tussen source en origin omgeven is – als er al een onderscheid tussen beide bestaat – hebben we reeds vermeld dat er naast de bronverwarrring ook een afgeleide variant bestaat waarop de likelihood of confusion test op moet worden toegepast. Dit is de verwarring m.b.t. het sponsorschap van bepaalde producten of diensten. Het populairste voorbeeld is de franchising. Bij franchising wordt door de franchisegever tegen betaling het recht gegeven aan een franchisenemer om gebruik te maken van zijn merknaam en methodes. Bekende voorbeelden van dergelijke franchise zijn STARBUCKS en fastfoodrestaurants zoals, KFC, BURGER KING, CHIPOTLE, … Een zaak waarin men dit concept – van in licentie geven en waarschijnlijke verwarring m.b.t. sponsorschap – behandelt, is Professional Golfers Association of America v. Bankers Life & Casualty Company.353 Judge GEWIN citeert Judge CLARK: “Trademark jurisprudence, however, has long recognized that the lack of competitiveness is not always dispositive of the question of confusion and hence infringement. One such relationship where this is true exists when the sponsor or maker of one business or product might naturally be assumed to be the maker or sponsor of another business or product. The confusion evident in such cases is confusion of the business; the deceived customer buys the infringer’s product in the belief that it originates with the trademark owner or that it is in some way affiliated with the owner. When this occurs, the infringer is unjustly trading on the true owner’s established reputation. This is the precise wrong trademark legislation seeks to prevent.” Judge GEWIN vervolgt: “Thus, falsely suggesting affiliation with the trademark owner is a manner likely to cause confusion as to source or sponsorship constitutes infringement.”354 Dit citaat verwijst weer naar de reputatie van de merkhouder. Ook wordt bevestigd dat er een inbreuk op het merkenrecht is, wanneer er verwarring is m.b.t. het sponsorschap. We kunnen dus besluiten – met de woorden van Judge GEWIN in het achterhoofd – dat de waarschijnlijke verwarring moet bestaan omtrent het sponsorschap of de bron. Indien deze verwarring kan worden bewezen, dan zal er een inbreuk zijn op de rechten van de merkhouder. De verweermiddelen even buiten beschouwing gelaten natuurlijk. 352
Cortex Corp., Inc., v. W.L. Gore & Ass., Inc., 1 F.3d 1253 (Fed.Cir. 1993) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F3/1/1.F3d.1253.92-1468.html. 353 Professional Golfers Association of America v. Bankers Life & Casualty Company, 186 U.S.P.Q. 447 (5th Cir. 1975). 354 Professional Golfers Association of America v. Bankers Life & Casualty Company, 186 U.S.P.Q. 447 (5th Cir. 1975) en http://www.openjurist.org/514/f2d/665.
79
De tijd is rijp om dit begrip likelihood of confusion van dichterbij te gaan bekijken.
b) Likelihood of confusion test 94. Uit het voorgaande is het belang van het aantonen van de likelihood of confusion355 keer op keer gebleken. Hoe men moet nagaan of de vereiste likelihood of confusion bereikt is, wordt door de criteria in de case law bepaald. De leidinggevende zaak in casu is Polaroid Corp. v. Polarad Elects. Corp.356 In deze zaak stelde het Tweede Circuit acht criteria voorop die men moet hanteren om te bepalen of er al dan niet sprake zal zijn van likelihood of confusion.357 Deze criteria zijn358:
1) the strength of plaintiff’s mark; 2) the degree of similarity between plaintiff’s and defendant’s marks; 3) the proximity of the products or services; 4) the likelihood that plaintiff will bridge the gap; 5) evidence of actual confusion; 6) defendant’s good faith in adopting the mark; 7) the quality of defendant’s products or service; 8) the sophistication of the buyers;
Onmiddellijk na de opsomming van deze criteria gaat Judge FRIENDLY verder als volgt: “Even this extensive catalogue does not exhaust the possibilities – the court may have to take still other variables into account.”359 Hoewel de lijst van factoren reeds uitgebreid is, mogen we ons er niet toe beperken. Andere factoren om al dan niet tot een likelihood of confusion te besluiten, mogen door de rechtbanken steeds in overweging genomen worden. Naar deze test en zijn geheel van criteria wordt ook verwezen als de Polaroid test. De lezer zal hierbij zich onmiddellijk de vraag stellen of deze criteria door het Tweede Circuit zo maar te veralgemenen vallen en dus ook gehanteerd worden door de andere Circuits. Het is een meer dan terechte opmerking. Als algemene regel kan gesteld worden dat elk Circuit min of meer dezelfde criteria gebruikt om tot een beslissing te komen m.b.t. de likelihood of confusion. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de Circuits die de eigenheid van de Circuits beklemtonen. Toch zijn deze
355
L. A. FLETCHER en J. D. KERA, The Trademark Law Handbook, New York, Clark Boardman Callaghan, 1992, 197 – 232. Polaroid Corp. v. Polarad Elects. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961). 357 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 332. 358 Polaroid Corp. v. Polarad Elects. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961) en http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/polaroid.htm. 359 Polaroid Corp. v. Polarad Elects. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961) en http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/polaroid.htm. 356
80
niet van die aard – gelet op de beperkte omvang van dit werk – dat ze een afzonderlijke bespreking verdienen. Ik beperk me ertoe om ze hieronder te vermelden; 1) Eerste Circuit: Keds Corp. v. Renée International Trading Corp.360 2) Derde Circuit: Interpale Corp. v. Lapp, Inc.361 3) Vierde Circuit: Pizzeria Uno Corp. v. Triple362 4) Vijfde Circuit: Roto-Rooter Corp. v. O’ Neal363 5) Zesde Circuit: Frisch’s Rest., Inc. v. Shoney’s, Inc.364 6) Zevende Circuit: Helene Curtis Indus, Inc. v. Church & Dwight Co., Inc.365 7) Achtste Circuit: Squirtco v. Seven Up Co.366 8) Negende Circuit: AMF Inc. v. Sleekcraft Boats367 9) Tiende Circuit: Beer Nuts, Inc. v. Clover Club Foods Co.368 10) Elfde Circuit: Wesco Mfg. Inc. v. Tropical Attractions of Palm Beach Inc.369
Deze zaken zijn de leidinggevende zaken die gevolgd worden door dat bepaalde Circuit telkens ze met de likelihood of confusion te maken hebben.370 Ook bij deze Circuits moet opgemerkt worden dat deze lijst niet exhaustief is, zoals bijvoorbeeld geïllustreerd wordt in de zaak AMF Inc. v. Sleekcraft Boats. “This list is not exhaustive. Other variables may come into play depending on the particular facts represented.”371 Nu de criteria an sich vermeld zijn en aangegeven is dat de criteria gebruikt door de verschillende Circuits slechts in beperkte mate onderling van elkaar verschillen, ga ik hieronder in op deze criteria. Om deze criteria te illustreren, beperk ik me niet enkel tot uitspraken van het Tweede Circuit en zal ik dus gebruik maken van uitspraken van de andere Circuits waar dit nuttig is.
360
Keds Corp. v. Renée International Trading Corp., 888 F.2d 215 (1st Cir.1989). Interpale Corp. v. Lapp, Inc., 721 F.2d 460 (3d Cir. 1983). 362 Pizzeria Uno Corp. v. Triple, 747 F.2d 1522 (4th Cir. 1984). 363 Roto-Rooter Corp. v. O’Neal, 513 F.2d 44 (5th Cir. 1975). 364 Frisch’s Rest., Inc., v. Shoney’s, Inc., 759 F.2d 1261 (6th Cir. 1985). 365 Helene Curtis Indus, Inc. v. Church & Dwight Co., Inc., 560 F.2d 1325 (7th Cir.1977), cert.denied, 434 U.S. 1070 (1978). 366 Squirtco v. Seven Up Co., 628 F.2d 1086 (8th Cir. 1980). 367 AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979). 368 Beer Nuts, Inc. v. Clover Club Foods Co., 711 F.2d 934 (10th Cir. 1983). 369 Wesco Mfg. Inc. v. Tropical Atractions of Palm Beach Inc., 833 F.2d 1484 (11th Cir. 1987). 370 A. R. MILLER en M. H. DAVIS, Intellectual Property Patents, Trademarks and Copyright in a nutshell, St. Paul, West, 2007, 263 – 278; J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 332 – 417; R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 635 – 677 en S. W. HALPERN, C. A. NARD, en K. PORT, “United States of America” in H. VANHEES (ed.), International encyclopaedia of laws: intellectual property, Den Haag, Kluwer, 314 – 322. 371 AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979) en http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/amf.htm. 361
81
1) The Strength of plaintiff’s mark
95. De sterkte van het merk van de merkhouder is een eerste criterium. Bij het indelen van de trademarks aan de hand van het onderscheidend vermogen, hebben we gezien dat sommige merken sterker zijn dan anderen. Aangezien dit uitgebreid besproken is onder Hoofdstuk II vermeld ik slechts één uitspraak waarin dit nogmaals geïllustreerd wordt: de zaak Gray v. Meijer Corp.372 Men geeft de algemene theorie weer: “The strength of a mark is a determination of the mark’s distinctiveness and degree of recognition in the marketplace. A mark is strong if it is highly distinctive, i.e., if the public readily accepts it as the hallmark of a particular source; it can become so because it is unique, because it has been the subject of a wide and intensive advertisement, or because of a combination of both. The stronger the mark, all else equal, the greater the likelihood of confusion.”373 Het draait allemaal rond deze laatste zin in deze analyse: Hoe sterker het merk is, hoe groter de waarschijnlijkheid van verwarring. Wanneer een merk sterk of zwak is, hangt samen met het onderscheidend vermogen van het merk en is bij de bespreking van de verschillende terms voldoende geduid.
2) Similarity of the marks
96. De gelijkheid van de merken is het tweede criterium dat steevast door alle Circuits in aanmerking wordt genomen. Wat wordt verstaan onder deze gelijkheid van de merken? Uit de zaak Sure-Fit Products Co. v. Saltzson Drapery Co.374 leren we dat er drie soorten van similarity bestaan: Sound, Meaning and Appearance. Bovendien wordt er door Chief Judge JOHNSON meegegeven dat gelijkheid m.b.t. een van deze drie componenten voldoende kan zijn om de likelihood of confusion aan te duiden. Gelijkheid m.b.t. meer dan één van deze soorten is dus niet steeds vereist. De zaak Beer Nuts, Inc. v. Clover Club Foods Co.375 is op dit vlak van belang, aangezien het verschillende elementen m.b.t. de similarity laat samenkomen. Het Tiende Circuit zegt het volgende: “similarity of the marks is tested on three levels: sight, sound, and meaning … each must be considered as it encountered in the marketplace. Although similarity is measured by the markets as entities, similarities weigh more heavily than differences. It is not necessary for similarity to go only to the eye or the ear for there to be infringement. The use of a designation which causes confusion because it conveys the same idea, or stimulates the same mental reaction, or has the same meaning is enjoined on the same basis as where the similarity goes to the eye or the ear. Confusion of origins of goods may be caused alone by confusing similarity in the meaning of the
372
Gray v. Meijer Inc., 295 F.3d 641 (6th Cir. 2002). Gray v. Meijer Inc., 295 F.3d 641 (6th Cir. 2002) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F3/295/295.F3d.641.00-1905.html. 374 Sure-Fit Products Co. v. Saltzson Drapery Co., 254 F.2d 158 (C.C.P.A. 1958) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/254/254.F2d.158.6342.html. 375 Beer Nuts, Inc. v. Clover Club Foods Co., 711 F.2d 934 (10th Cir. 1983). 373
82
designations employed. The whole background of the case must be considered.”376 Deze uitspraak verduidelijkt onmiddellijk wat er juist moet verstaan worden onder sound, meaning and appearance. Het gaat over gelijkheid m.b.t. wat je hoort, je ziet en er onder verstaat. Dit wordt ook bevestigd door het Restatement (Third) of Unfair Competition.377 Van zodra er gelijkheid bestaat m.b.t. een van deze componenten kan de likelihood of confusion voorkomen. Toch moet beklemtoond worden dat de gelijkheid van de merken slechts één van de criteria is. Waar vroeger bij competitieve goederen de volgende regel vaak werd gehanteerd: “[The courts] need rarely look beyond the mark itself.”378, werd in de zaak A & H Sportswear, Inc. v. Victoria’s Secret Stores, Inc. deze theorie verder verfijnd. Het Circuit erkende de volgende toevoeging: “consideration of the Lapp factors … can be quite useful for determining the likelihood of confusion even when the goods compete directly.”379 Dus hoewel de Lapp factors, net zoals de Polaroid factors trouwens, in het begin enkel voor niet competitieve goederen golden, zijn ze nu ook van toepassing op direct concurrerende goederen. Bovendien moet opgemerkt worden dat wanneer een bepaalde gelijkheid wordt vastgesteld dit niet automatisch leidt tot de vaststelling van een likelihood of confusion. In de zaak Shen Mfg. Co., Inc. v. Ritz Hotel, Ltd. wordt dit bevestigd als volgt: “Although the marks are identical, the differences in the products as well as the weakness of Shen’s mark lead us to dismiss the Opposition.”380
96. Een ander belangrijk element dat ook steeds terugkomt m.b.t. trademarks is de leer omtrent de anderstalige equivalenten, zoals we o.a. reeds gezien hebben bij de registratie van merken. Deze leer geldt ook hier.381 Laten we een fictief voorbeeld nemen. Stel dat een producent een merk RAINBOW heeft voor ballonnen. Indien iemand anders het merk ARCOBALENO zou willen registeren voor ballonnen en parachutes zou dit mislukken. ARCOBALENO is namelijk het Italiaanse woord voor het Engelstalige RAINBOW, regenboog. Door het woord te vertalen naar een andere (levende) taal onstnapt men niet aan de likelihood of confusion test. De woorden hebben namelijk dezelfde betekenis en men zal een similarity of meaning vaststellen. 97. Tot slot, moet ik in dit kader nog een laatste zaak vermelden. Professor Christine FARLEY382, ViceDecaan en trademark specialiste aan American University Washington College Of Law, geraakt namelijk niet uitgepraat over deze zaak: Quality Inns International, Inc. v. McDonald’s Corp.383 Beter bekend als de MCSLEEP zaak. Deze zaak is voor haar het prototype van het feit dat de Courts soms veel te 376
Beer Nuts, Inc. v. Clover Club Foods Co., 711 F.2d 934 (10th Cir. 1983) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/711/711.F2d.934.81-1600.81-1545.html. 377 Restatement (Third) of Unfair Competition § 21 (a) (1995). 378 Interpale Corp. v. Lapp, Inc., 721 F.2d 460, 462 (3d Cir. 1983). 379 A & H Sportswear v. Victoria’s Secret Stores, Inc., 237 F.3d 198, 210, 212 (3d Cir. 2000). 380 Shen Mfg. Co., Inc. v. Ritz Hotel, Ltd., 393 F.3d 1238 (Fed. Cir. 2004) en http://www.ll.georgetown.edu/FEDERAL/judicial/fed/opinions/04opinions/04-1063.pdf. 381 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, IV, Eagan, West, 2008, § 23 : 36 – 40. 382 C. H. FARLEY, http://www.wcl.american.edu/faculty/farley/. 383 Quality Inns International, Inc. v. Mc.Donald’s Corp., 695 F.Supp. 198 (D.Md.1988).
83
eenvoudig besluiten tot de likelihood of confusion. McDonald’s heeft vele producten op de markt gebracht384, die het laat voorafgaan met het typische Mc. Een keten van motels wou het de naam McSleep Inns meegeven. De rechter oordeelde dat het gebruik van Mc. een “deliberate attempt to benefit by the good will and reputation of the giant fast-food chain” was.385 Voor FARLEY is dit duidelijk een brug te ver. Hoewel, volgens haar, McDonalds zich enkel op de markt van de voedingswaren begeeft en er geen waarschijnlijke verwarring mogelijk is, heeft de rechter in casu toch McDonald’s gelijk gegeven. Dergelijke zaken en petites histoires zijn een mooi voorbeeld van hoe controversieel het Amerikaans merkenrecht soms kan zijn en hoe er steeds verwarring heerst.
3) The proximity of the goods or services
98. Onder dit criterium moet men de methodes verstaan die gebruikt worden om de goederen tot bij de consument te krijgen en de reclamekanalen, hetgeen in het Engels als de Channels of Trade and Advertising bekend staat. Anders gezegd moet men kijken of beide producten met elkaar concurreren in dezelfde markt. In de zaak Banfi Products Corp. v. Kendall-Jackson Winery Ltd.386 zegt men dat de rechtbanken met dat oogmerk het volgende moeten analyseren: “the nature of the products themselves, as well as the structure of the relevant market.” De nabijheid van de producten mag bovendien ook letterlijk opgevat worden.387 Als men bijvoorbeeld naar GIANTS gaat, zal men zowel bloemen als brood kunnen kopen bijvoorbeeld. Hoewel deze producten van nature uit zeer verschillend zijn, zou men toch tot likelihood of confusion kunnen besluiten als deze producten bijvoorbeeld in dezelfde rayon te vinden zijn. Naast de fysieke nabijheid moet men hieronder ook de similarity of the goods or services verstaan, hetgeen als een afzonderlijk criterium wordt beschouwd in andere Circuits.388 Wanneer er tussen beide producten directe competitie bestaat, zal men sneller tot likelihood of confusion besluiten. Dit wordt zo gesteld in de zaak E. & J. Gallo Winery v. Consorzio del Gallo Nero: “When the goods produced by the alleged infringer compete for sales with those of the trademark owner, infringement usually will be found if the marks are sufficiently similar that confusion can be expected.” 389’390 Wanneer er competitie tussen beide producten bestaat en als de merken in voldoende mate gelijkaardig zijn, dan zal de likelihood of confusion vaststaan.
384
J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, IV, Eagan, West, 2008, § 23 : 61. X, “‘McSleep’ Loses to Big Mc.”, The New York Times, 1988, http://www.nytimes.com/1988/09/19/us/mcsleep-loses-tobig-mc.html. 386 Banfi Products Corp. v. Kendall-Jackson Winery Ltd., 74 F.Supp.2d 188 (E.D.N.Y.1999). 387 S. W. HALPERN, C. A. NARD, en K. PORT, “United States of America” in H. VANHEES (ed.), International encyclopaedia of laws: intellectual property, Den Haag, Kluwer, 319 – 320. 388 Keds Corp. v. Renée International Trading Corp., 888 F.2d 215 (1st Cir.1989); Pizzeria Uno Corp. v. Triple, 747 F.2d 1522 (4th Cir. 1984); Roto-Rooter Corp. v. O’Neal, 513 F.2d 44 (5th Cir. 1975) en Helene Curtis Indus, Inc. v. Church & Dwight Co., Inc., 560 F.2d 1325 (7th Cir.1977), cert.denied, 434 U.S. 1070 (1978). 389 E. & J. Gallo Winery v. Consorzio del Gallo Nero, 782 F.Supp. 457 (N.D.Cal.1991). 390 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 336 – 343. 385
84
4) The likelihood that plaintiff will bridge the gap
99. Alvorens een criterium te bespreken, moeten we eerst weten wat het juist inhoudt. Het bridge the gap is het overbruggen van een kloof. Welke kloof moet nu overbrugd worden? Het is de afstand die bestaat tussen de huidige producten van de merkhouder en de producten die door degene die mogelijks een inbreuk pleegt op de rechten van de merkhouder op de markt worden gebracht. Laten we ons fictief voorbeeld m.b.t. CHIQUITA in herinnering brengen. Dit criterium analyseert dan de waarschijnlijkheid dat CHIQUITA bananen zich ook op het pad van het produceren van komkommers zal begeven. Uiteindelijk besluit men of al dan niet te verwachten is dat deze kloof zal overbrugd worden. Zoals uitgedrukt in de zaak Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.391 is het belang van deze factor het vrijwaren van de mogelijkheid voor de merkhouder om zich op het terrein van gerelateerde producten te begeven. Of met de woorden van het Tweede Circuit: “[This factor recognizes] the senior’s interest in preserving avenues of expansion and entering into related fields.”392 Er moet opgemerkt worden dat naast het Tweede Circuit, enkel het Zesde Circuit393 en het Negende Circuit394 dit criterium als apart criterium onderscheiden. Hoewel dit criterium in mijn opinie een belangrijk criterium is, behandelen de andere Circuits het niet. Toch wil dit niet noodzakelijk zeggen dat ze aan de mogelijkheid van uitbreiding van de merkhouder geen belang hechten. Neen, de meeste Circuits beschouwen echter dit criterium als een onderdeel van het derde criterium, i.e. de proximity of the goods. Ze analyseren deze situatie onder dit criterium en vinden een afzonderlijke bespreking niet noodzakelijk. 5) Evidence of actual confusion395
100. Het bewijs van effectieve en reëele verwarring is zonder enige twijfel een belangrijk element om tot een likelihood of confusion te besluiten. De keerzijde van de medaille is echter wel dat in specifieke gevallen de afwezigheid van dergelijke actual confusion het bewijs kan opleveren dat er geen likelihood of confusion aanwezig is. Dat is de kernidee die in de Restatement of the Law (Third) of Unfair Competition als volgt wordt verwoord:
Ҥ 23Proof of Likelihood of confusion - Evidence of actual confusion (1) A likelihood of confusion may be inferred from proof of actual confusion. (2) An absence of likelihood of confusion may be inferred from the absence of proof of actual confusion if the actor and the other have made significant use of their respective designations in the same 391
Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999). Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F3/191/191.F3d.208.99-7149.1998.html. 393 Frisch’s Rest., Inc., v. Shoney’s, Inc., 759 F.2d 1261 (6th Cir. 1985). 394 AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979). 395 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, IV, Eagan, West, 2008, §§ 23 : 12 – 15. 392
85
geographic market for a substantial period of time, and any resulting confusion would ordinarily be manifested by provable facts.”396
Hetgeen men dus in de Restatement zegt, is dat men normalerwijze in bepaalde omstandigheden sowieso het bewijs moet terugvinden van verwarring. Indien dit niet het geval is, kan vanuit deze afwezigheid van actual confusion het bewijs worden afgeleid van afwezigheid van likelihood of confusion. Dit wordt bevestigd in de case law, o.a. in de zaak Aktiebogalet Elextrolux v. Armatron International, Inc: “On the other hand, the weak evidence of actual confusion weighs quite heavily against a finding of likelihood of confusion. While a showing of actual confusion is not required to establish infringement, an absence of actual confusion, or a negligible amount of it, between two products after a long period of coexistence on the market is highly probative in showing that little likelihood of confusion exists.”397 Het bewijs van actual confusion is absoluut niet noodzakelijk om een likelihood of confusion te bewijzen. Dit criterium speelt echter wel een belangrijke rol door zijn negatief effect bij een langdurig gebruik in dezelfde markt. Indien in dergelijke situatie geen werkelijke verwarring wordt bewezen, zal er veelal tot de afwezigheid van de waarschijnlijke verwarring besloten worden. Een andere citaat uit de zaak Hubbard Feeds Inc. v. Animal Feed Supplement398 werkt verduidelijkend naar de bewijswaarde toe van actual confusion. Bovendien wordt eerst nogmaals beklemtoond dat actual confusion niet vereist is: “Although evidence of actual confusion is not necessary for a finding that a likelihood of confusion exists, it is perhaps the most effective way to prove the likelihood of confusion.”399 We mogen onder deze uitspraak gerust verstaan dat het aantonen van actual confusion het beste bewijsmiddel is m.b.t. likelihood of confusion. Dit wordt bevestigd in de zaak Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp.: “While it is not necessary to show actual confusion … there can be no more positive or substantial proof of the likelihood of confusion than proof of actual confusion.”400 De vraag kan opnieuw rijzen hoe deze actual confusion moet aangetoond worden. Het antwoord op dergelijke vragen is voorspelbaar geworden: door de consumenten te bevragen. Ik beperk me in casu door te verwijzen naar alles wat we gezegd hebben m.b.t. de enquêtes in de vorige Hoofdstukken.
101. Een laatste element dat tot slot nog het vermelden waard is, is dat het aantal consumenten waarbij de actual confusion moet vastgesteld worden om de likelihood of confusion te bewijzen lager is dan indien de likelihood of confusion moet vastgesteld worden zonder dat er bewijs is van actual confusion. Waar in dat geval nog een appreciable or substantial number vereist was, is dit hier niet het geval: “… evidence of actual confusion experienced by specific consumers to be strongly indicative of a more general likelihood 396
Restatement of the Law (Third) of Unfair Competition § 23. Aktiebogalet Electrolux v. Armatron International, Inc., 999 F.2d 1 (1st Cir. 1993) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/999/999.F2d.1.92-2439.92-2388.html. 398 Hubbard Feeds Inc. v. Animal Feed Supplement, 182 F.3d 598 (8th Cir. 1999). 399 Hubbard Feeds Inc. v. Animal Feed Supplement, 182 F.3d 598 (8th Cir. 1999) en http://cases.justia.com/us-court-ofappeals/F3/182/598/627394/. 400 Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp., 818 F.2d 254 (2d Cir. 1987) en http://altlaw.org/v1/cases/548385. 397
86
of confusion among consumers as a whole.”401 Het bewijs van effectieve verwarring door specifieke consumenten is dus een zeer sterke indicatie van een algemene likelihood of confusion van een grotere groep consumenten.
6) Defendant’s good faith in adopting the mark 102. Is de goede trouw van degene die mogelijks een inbreuk maakt op de rechten van de merkhouder belangrijk of niet? De meningen tussen de verschillende Circuits zijn verdeeld.402 Laten we weer van de functies van het merkenrecht vertrekken en hetgeen belangrijk is: verwarring bij de consument vermijden. Dat is het belang van een merk. Het feit of een producent al dan niet bona fide een product onder een bepaalde merknaam op de markt brengt, is niet belangrijk. Er moet gekeken worden naar het effect op de markt en de verwarring bij de consumenten. Niet of de producent al dan niet goede bedoelingen had. De rol die goede trouw kan spelen is simpel: Wanneer men goede trouw kan bewijzen, dan is er geen slechte trouw aanwezig. Het belang van de goede trouw ligt dus in zijn negatie. Wanneer men de slechte trouw kan aantonen van een producent, namelijk het op de markt brengen van een product onder een bepaald merk met de bedoeling om de consument te misleiden, dan is de kans zeer groot dat er besloten wordt tot een likelihood of confusion. Het Tweede Circuit stelt het als volgt in de zaak Samara Brothers, Inc. v. Wal Mart Stores : “Intentionally deceptive conduct thus serves as a proxy for actual consumer confusion, raising a rebuttable legal presumption that the actor’s intent to confuse will be successful. The burden then shifts to the defendant to demonstrate the absence of consumer confusion.”403 Net zoals bij de actual confusion moeten we niet de verkeerde conclusies trekken. Het is niet omdat de slechte trouw niet voorkomt dat er geen likelihood of confusion kan zijn. Wat nu echter een verschil is met het criterium van actual confusion is het bewijs dat wordt gegeven aan de afwezigheid van kwade trouw, i.e. aanwezigheid van goede trouw. De goede trouw is geen alleszaligmakende verdediging. Neen, de verwarring bij de consument en op de markt staat voorop. Dit vinden we veelvuldig terug in de case law, o.a. in de reeds vermeldde zaak President and Trustees of Colby College v. Colby College – New Hamsphire.404 Judge ALDRICH: “When likelihood of confusion is found, expression of good faith is not a defense.” De bedoeling van de producent speelt dus zeker een rol, maar is net zoals de andere factoren slechts een van de criteria waar men rekening mee zal houden bij het oordeel of men al dan niet te maken heeft met een likelihood of confusion. Het gewicht dat men aan dit specifieke criterium echter zal toebedelen, verschilt net zoals bij de andere criteria van zaak tot zaak.
401
R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 648. 402 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 357 – 358. 403 Samara Brothers, Inc. v. Wal Mart Stores, 165 F.3d 120 (2d Cir. 1998) en http://caselaw.lp.findlaw.com/cgibin/getcase.pl?court=2nd&navby=case&no=977933&exact=1. 404 President and Trustees of Colby College v. Colby College – New Hampshire, 508 F.2d 804 (1st Cir. 1975).
87
7) The quality of the products or service
103. De kwaliteit van de producten wordt door het Tweede Circuit ook als criterium vooropgesteld. Hoewel dit valt te begrijpen, is dit Circuit het enige dat dit zo expliciet doet. Laten we de betekenis van dit criterium aan de hand van een voorbeeld verduidelijken. Neem nu het merk FERRARI. Veronderstel dat een autoproducent opeens zeer kwaliteitsvolle wagens op de markt brengt onder het merk FERARI. Het is dan logisch dat de consument sneller zal denken dat dit product echt afkomstig is van FERRARI, dan indien FERARI nu zeer goedkope wagens van zeer lage kwaliteit en luxe op de markt zou brengen. Langs de andere kant, is er net m.b.t. geheel deze discussie een rol weggelegd voor de dilution doctrine bij bekende merken zoals FERRARI. Er is namelijk ook een strekking die argumenteert dat het net gevaarlijk is indien FERARI lage kwaliteitwagens zou beginnen leveren. FERRARI zou er namelijk onder lijden, bijvoorbeeld door verlies aan reputatie en inkomsten. Hoewel dit dus een correcte vaststelling is, moet deze theorie niet toegepast worden onder de likelihood of confusion test. Ik vind dat het quality criterium eerder onder de dilution doctrine moet beoordeeld worden, zoals in de zaak Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC.405’406 Tot slot, merk ik naast de kwaliteit ook nog een ander gerelateerd element op: de kostprijs. Het mag naar mijn oordeel logisch lijken dat een consument meer aandacht zal besteden aan het product, indien het een dure aankoop betreft. Hij zal dus minder onderzoek voeren en normalerwijze minder nauwlettend zijn, wanneer hij snoep koopt dan bijvoorbeeld wanneer hij een wagen of een huis koopt.
8) The sophistication of the buyers
104. Met dit criterium kijkt men naar het niveau en vertrouwdheid van de consumenten. Het spreekt vanzelf dat indien consumenten zo maar impulsief en zonder enige voorkennis producten aanschaffen, het veel eenvoudiger zal zijn om de likelihood of confusion aan te tonen dan nadat de consument een grondige studie heeft gedaan m.b.t. zijn aankopen en/of reeds gespecialiseerd was in die producten. Een toepassing vinden we terug in de eerder geciteerde zaak E. & J. Gallo Winery v. Consorzio del Gallo Nero.407’408 In deze zaak wordt er gezegd dat wijn een goed is dat impulsief gekocht wordt en men vertrouwt op de kunde van de maker bij aankoop. De consumenten kennen niet veel van het product. Het Hof concludeert dat dit criterium ervoor zorgt dat de kans op de likelihood of confusion gevoelig vermindert naarmate de consumenten meer en meer vertrouwd zijn met het product dat ze aankopen. Dit ligt voor de hand. Iemand die veertig jaar lang voor zijn beroep computers heeft verkocht, zal veel minder 405
Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 446 F.Supp.2d 495 (E.D.Va. 2006). J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 635 – 641. 407 E. & J. Gallo Winery v. Consorzio del Gallo Nero, 782 F.Supp. 457 (N.D.Cal.1991). 408 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 340 – 341. 406
88
snel kunnen aanvoeren dat hij werd verward bij de aankoop van een nieuwe computer dan de gepensioneerde marathonloopster bij de aankoop van haar computer. Het is deze redenering die achter dit criterium schuilgaat.
105. Om te bepalen of men al dan niet te maken heeft met een likelihood of confusion moet men rekening houden met deze acht verschillende criteria. Men zal in elke zaak tot een besluit komen aan de hand van deze verschillende criteria. Uiteraard zal in de ene zaak criterium X meer doorwegen dan criterium Y, maar in een andere zaak kan dit dan net weer omgekeerd zijn. Bovendien kan er opgemerkt worden dat deze likelihood of confusion niet noodzakelijk enkel en alleen maar door deze criteria kan bepaald worden. Zoals hierboven gezien, is elke rechtbank vrij om nog andere relevante criteria in overweging te nemen. Deze test van likelihood of confusion is niet enkel relevant voor geregistreerde merken in het geval van Sectie 32 (a) van de Lanham Act.409 De likelihood of confusion test zal namelijk ook gebruikt worden bijvoorbeeld in Sectie 43 (a) van de Lanham Act.410 Na deze algemene bespreking van Sectie 32 (a) Lanham Act en de analyse van en toelichting bij de likelihood of confusion test, ga ik in op enkele bijzondere situaties die afgeleid zijn van deze likelihood of confusion test. c) Initial interest confusion411
106. Deze vorm van verwarring is een variant van de hierboven geschetste inbreuk. Waar in die situatie de waarschijnlijke verwarring moet aangetoond worden op het ogenblik van de aankoop van de goederen, is dit hier niet het geval. De naam van deze categorie zegt eigenlijk al genoeg: initial interest confusion. Het betreft verwarring die initieel optrad, maar die niet meer bestaat op het ogenblik van de aankoop. Deze situatie valt redelijk veel voor in de V.S.A. Men zegt niet voor niets dat de V.S.A. het land is van fastfood en massaconsumptie.412 Bovendien spelen marks and brands in de V.S.A. een veel grotere rol in het aantrekken van consumenten dan in Europa. Vanuit deze achtergrond moet deze variant op de likelihood of confusion verklaard worden. Stel dat men bijvoorbeeld bij een hamburgerrestaurant buiten op een bord heeft geschreven: TWO TRIPLE WHOPPERS FOR ONLY $ 9.99. Voor ons Europeanen kan dit voorbeeld bizar zijn, maar in de V.S.A. weet de doorsnee Amerikaan dan wat er binnen te verwachten valt: Gigantische hamburgers (i.e. WHOPPERS) van BURGER KING. De consument die
409
15 U.S.C. § 1114 (a). 15 U.S.C. § 1125 (a). 411 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 363 – 377. 412 Het is net deze massaconsumptie die in de huidige financiële en economische crisis enorm verminderd is. Mensen consumeren gewoon veel minder in maart 2009 dan in bijvoorbeeld oktober 2007. Het belang van deze consumptie kan nauwelijks overschat worden. Het is dan ook niet te verwonderen dat o.a. de grote autoproducenten en kredietkaartmaatschappijen met problemen te kampen hebben. 410
89
eindelijk een WHOPPER tent gevonden heeft, zal vol vreugde de zaak binnengaan. Indien we een situatie van initial interest confusion willen creëeren, dan moet de consument binnen geen WHOPPERS van BURGER KING vinden. Neen, wat hij zal aantreffen op de menukaart zijn zelfgemaakte hamburgers. Na de eerste ontgoocheling is het aan de consument om een beslissing te nemen. Ofwel gaat hij terug naar buiten en gaat hij verder op zoek naar een echte BURGER KING voor de echte TRIPLE WHOPPERS, ofwel is hij het zoeken beu en overtuigt zijn hongergevoel hem om toch maar de zelfgemaakte hamburgers te bestellen. In deze tweede situatie zal er sprake zijn van initial interest confusion. De consument weet echter op het moment dat hij overgaat tot het bestellen van de hamburgers zeer goed dat hij geen TRIPLE WHOPPERS zal krijgen. Op dat ogenblik is er absoluut geen sprake meer van verwarring bij de consument. Toch is hij de zaak binnengekomen omdat hij WHOPPERS wou eten en was hij dus wel initieel verward. Om paal en perk te stellen aan deze oneerlijke handelspraktijken heeft men de theorie van de initial interest confusion aanvaard. In het Tweede Circuit erkende men deze theorie voor het eerst in 1975 met de zaak Grotrian, Helfferich, Schultz, Th. Steinweg Nachfahren v. Steinway & Sons.413 Men gaf de volgende motivatie om toch nog de STEINWEG piano te kopen nadat men had ontdekt dat het geen Steinway was: “a potential Steinway buyer may satisfy himself that the less expensive Grotrian-Steinweg is at least as good, if not better, than a Steinway.”414 Verder werd deze redenering dat consumenten zouden overwegen een GROTRIAN – STEINWEG piano te kopen, nog bevestigd als volgt: “hearing the … name and thinking it had some some connection with STEINWAY.”415 Naar deze theorie wordt ook wel eens verwezen als de bait and switch praktijk.416 Dergelijke vorm van het voeren van reclame moet bestraft worden omdat er duidelijk wordt geparasiteerd op het merk van een andere producent, hetgeen niet verward mag worden met het voeren van eerlijke vergelijkende reclame. Deze theorie breidt dus de beschermingsomvang van het merkenrecht uit, aangezien het in deze situatie van initial interest confusion een recht verschaft aan de merkhouder. d) Post sale confusion417
107. Een andere bijzondere variant op de standaard likelihood of confusion test, is de theorie van de post sale confusion. Ook deze theorie breidt de oorspronkelijke beschermingsomvang uit. In casu hebben we niet te maken met verwarring op het ogenblik van de aankoop. De verwarring treedt echter nadien op: post sale confusion. Bovendien treedt de verwarring niet op bij de oorspronkelijke koper. Het zou pas bizar zijn, indien dit het geval zou zijn. De koper is niet op het ogenblik van de aankoop verward, maar wel na de koop. Dat zou al te gek zijn. Ik noem deze vorm van verwarring ook wel de Florence Confusion, verwijzend naar de prachtige Italiaanse stad Firenze en dit om twee redenen. De eerste reden 413
Grotrian, Helfferich, Schultz, Steinweg Nachfahren v. Steinway & Sons, 523 F.2d. 1331, 1341 (2d Cir. 1975). Grotrian, Helfferich, Schultz, Steinweg Nachfahren v. Steinway & Sons, 365 F.Supp. 707, 709 (S.D.N.Y. 1973). 415 Grotrian, Helfferich, Schultz, Steinweg Nachfahren v. Steinway & Sons, 523 F.2d., 1331, 1342 (2d Cir. 1975). 416 Dorr-Oliver Inc. v. Fluid-quip Inc., 94 F.3d 376 (7th Cir. 1996). 417 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, IV, Eagan, West, 2008, § 23 : 5. 414
90
kan elke toerist die ooit naar Firenze geweest is bedenken, de andere reden vraagt al meer kennnis van de geschiedenis en architectuur van deze stad. Laten we met deze laatste beginnen. Neem bijvoorbeeld de schitterende Chiesa della Santa Croce waar o.a. MICHELANGELO, GALILEI, MACCHIAVELLI en ROSSINI hun graf hebben.418 Hoewel de schoonheid van de kerk buiten kijf staat, is toch niets wat het lijkt. Mensen worden bijvoorbeeld massaal naar Firenze gelokt om o.a. de Middelleeuwse façade van de kerk te bewonderen, maar vernemen eens dat ze ter plaatse zijn dat deze maar in de 19e Eeuw gebouwd is of vernemen het helemaal niet. Zij vertellen op hun beurt dan aan vrienden dat het een fantastische Renaissance stad is en zo worden zij op hun beurt ook misleid. Dit voorbeeld illustreert onmiddellijk ook hoe dicht de initial interest confusion bij de post sale confusion kan liggen, maar dan bekeken vanuit een ander perspectief. De tweede reden is echter duidelijker en geeft echt weer waarrond post sale confusion draait. Bij het buitenkomen van la Santa Croce kan je onmiddellijk echte Louis Vuitton handtassen kopen, verkocht door ambulante straatverkopers. Op het ogenblik dat je overgaat tot aankoop van de handtas van Louis Vuitton voor € 10 moet je al heel naïef zijn als koper om te geloven dat je echt een orginele LOUIS VUITTON handtas hebt gekocht die in de winkel € 3000 kost. Bij de koper zelf bestaat er dus geen verwarring. De verwarring bij post sale confusion is verwarring die optreedt bij de andere mensen, i.e. potentiële consumenten. Een LOUIS VUITTON product wordt namelijk zeer makkelijk erkend (in Italië) wanneer je er gewoon mee op de openbare weg loopt. Het is op dit ogenblik dat er verwarring kan optreden bij de potentiële consumenten. Zij kunnen denken dat de kwaliteit van LOUIS VUITTON verminderd is, dat de exclusiviteit er op achter uitgaat, … Deze echte Louis Vuitton producten van € 10 kunnen LOUIS VUITTON enorm veel schade opleveren. Het was dus noodzakelijk om dit probleem aan te pakken. De doctrine van de post sale confusion reikt een oplossing aan voor dit probleem en door deze doctrine werd de beschermingsomvang van de oorspronkelijke likelihood of confusion test dus uitgebreid. e) Reverse confusion419’420
108. Een laatste variant op de basis likelihood of confusion test, is de reverse confusion. Deze reverse confusion is het spiegelbeeld van de verwarring die we hierboven hebben besproken en geanalyseerd, i.e. forward confusion. Bij de forward confusion probeert een nieuwe producent gebruik te maken van de naambekendheid en reputatie van een reeds bestaand merk. Het merk bestaat reeds en de eerste gebruiker heeft er alle rechten op. Een tweede gebruiker wil verwarring creëeren bij de consument omtrent de oorsprong van het product om zo consumenten af te snoepen van de eerste gebruiker. Hij maakt een 418
Het is na het bezoeken van deze Chiesa dat STENDHAL zo overrompeld was door de schoonheid van de kunst dat hij flauwviel. Hiernaar is het STENDHAL syndroom vernoemd. 419 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, IV, Eagan, West, 2008, § 23 : 10. 420 J. R. FELDMAN, “Reverse confusion in Trademarks: Balancing the interests of the public, the trademark owner and the infringer”, JOURNAL of TECHNOLOGY LAW & POLICY 2003, 163 – 177 en http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol8/issue2/feldman.html.
91
inbreuk op de rechten van de eerste gebruiker. Bij reverse confusion hebben we te maken met net de tegenovergestelde situatie. We hebben een eerste gebruiker die rechten op een merk heeft, maar die in feite geen naambekendheid of reputatie geniet. Dit laatste moet natuurlijk gelezen worden vanuit een Amerikaans perspectief. Het is niet omdat een bepaald merk in Virginia naambekendheid geniet en een reputatie heeft, dat het dat zal hebben in geheel de V.S.A. Op een bepaald ogenblik komt er nu een tweede gebruiker van dat bepaald merk op de markt die o.a. door veelvuldige reclame ontzettend bekend wordt in heel het land. De overgrote meerderheid van de Amerikaanse bevolking zal het merk met de tweede gebruiker gaan associëren en denken dat hij in feite de eerste gebruiker is. Deze tweede gebruiker had niet de bedoeling om consumenten te verwarren met het merk van de eerste gebruiker. Dit is absoluut hier niet het geval. Neen, de tendens die we zullen waarnemen is best wel pijnlijk te noemen voor de eerste gebruiker van dat merk. Wanneer iemand uit San Francisco toevallig in Virginia is en het merkproduct van de eerste gebruiker ziet, zal hij misschien denken dat het afkomstig is van de tweede gebruiker. Men zou uiteraard kunnen argumenteren dat dit positief zou kunnen zijn voor de eerste gebruiker, aangezien hem dit misschien meer klanten kan opleveren. Stel nu je echter voor dat de tweede gebruiker producten van een veel lagere kwaliteit op de markt heeft gebracht of de klant toevallig MCCARTHY in eigen persoon is. In dat geval zou dan de eerste gebruiker aangeklaagd kunnen worden onder de doctrine van de forward confusion en de daarmee verbonden likelihood of confusio test als zijnde de tweede gebruiker die zijn voordeel wil halen uit de bekendheid van de echte tweede gebruiker. Om op deze situatie adequaat te reageren wordt dus de leer van de reverse confusion aanvaard en gehanteerd.421 Ik beperk me tot het geven van slechts een voorbeeld omtrent deze theorie. De zaak A & H Sportswear, Inc. v. Victoria’s Secret Stores, Inc.422 hebben we reeds aangehaald bij de discussie of men bij direct competitieve producten al dan niet verder moet kijken dan enkel het merk of indien men zich daartoe mag beperken. Deze zaak bewijst ook in casu zijn nut, aangezien het een toepassing is van de reverse confusion doctrine. In deze zaak had de eerste gebruiker A & H Sportswear het merk THE MIRACLESUIT gedurende lange tijd op kleine schaal voor zwemgerief gebruikt. Nadien wil het bekende Victoria’s Secret ook bikini’s en ander zwemgerief op de markt brengen onder het merk THE MIRACLE BRA. Hierop werd een klacht ingediend door A & H Sportswear op basis van de reverse confusion doctrine. Het Derde Circuit geeft A & H Sportswear gelijk. Uit deze zaak kunnen we afleiden dat het niet per se noodzakelijk is dat men te maken heeft met een merk dat voor honderd procent identiek is, om deze doctrine te kunnen toepassen. Het belangrijkste is de waarschijnlijke verwarring. In deze beslissing werd bovendien een licht aangepaste lijst van criteria vooropgesteld die men moet hanteren in een reverse confusion zaak in plaats van de Lapp factors.423
421
Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber, Co., 561 F.2d 1365 (10th Cir. 1977). A & H Sportswear v. Victoria’s Secret Stores, Inc., 237 F.3d 198, 210 (3d Cir. 2000). 423 A & H Sportswear v. Victoria’s Secret Stores, Inc., 237 F.3d 234 (3d Cir. 2000). 422
92
C. Dilutie424 a) Inleiding
109. Frank SCHECHTER waarschuwde in 1927 dat het onderscheidend vermogen van truly unique trademarks in gevaar was. Hij zag het volgende risico: “the gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon the public mind of the mark.”425 Zonder dat hij dit waarschijnlijk zelf besefte, legde hij met deze woorden de basis voor de meest controversiële theorie ooit in het merkenrecht en zeker van de afgelopen twee decennia: Dilution.426 Vooral de laatste jaren heeft de theorievorming niet stil gestaan. Het over het algemeen uitstekende boek Intellectual Property: The law of Copyrights, Patents and Trademarks427 is bijvoorbeeld op vele vlakken m.b.t. de dilution doctrine verouderd. Zoals ik zelf heb kunnen ervaren in gesprekken met academici, overheidsjuristen en advocaten in de privésector: De dilution doctrine laat niemand onberoerd. Ofwel ben je voor de dilution doctrine, ofwel ben je tegen. Wit of zwart, geen grijs. Het is niet de bedoeling om geheel deze controverse hier te schetsen, noch om een historisch overzicht van de doctrine te geven.428 Die opdracht proberen te klaren op een honderdtal pagina’s zou onmogelijk zijn429, laat staan op een tiental. In dit kader wil ik slechts het concept duiden en de essentie voor de lezer schetsen, aangevuld met hier en daar een illustratie.
b) Concept
110. Frank SCHECHTER wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van de theorie van dilution in de V.S.A. Op heden wordt aan dit begrip echter een andere invulling gegeven dan de rol die SCHECHTER voor dit begrip zag weggelegd.430 Wat zegt de wet over dilution? Eerst en vooral, bestaat er op het federale niveau in de V.S.A. slechts sinds 1996 een wet431 die de federale wettelijke basis verschaft voor het dilution concept: Federal Trademark Dilution Act (FTDA). Sinds het artikel van SCHECHTER heeft er tot en met 1996 dus geen federale wetgeving bestaan omtrent 424
A. R. MILLER en M. H. DAVIS, Intellectual Property Patents, Trademarks and Copyright in a nutshell, St. Paul, West, 2007, 190 – 203; J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 613 – 661; R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 695 – 725 en S. W. HALPERN, C. A. NARD, en K. PORT, “United States of America” in H. VANHEES (ed.), International encyclopaedia of laws: intellectual property, Den Haag, Kluwer, 291 – 295. 425 F. SCHECHTER, “The Rational Basis of Trademark Protection”, HARVARD LAW REVIEW 1927, 813 – 829. 426 Er moet wel opgemerkt worden dat Frank SCHECHTER zelf nooit van de term dilution gebruik heeft gemaakt. 427 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 695 – 725. 428 D. J. FRANKLYN, “Beyond Dilution: Toward a Coherent Theory of the Anti-Free-Rider Principle in American Trademark Law”, HASTINGS LAW JOURNAL 2004, 117 – 185 en http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1130&context=expresso. 429 MCCARTHY’s beknopte uiteenzetting over de dilution doctrine alleen al is meer dan 250 pagina’s. 430 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 613 – 618. 431 Federal Trademark Dilution Act of 1996, Pub. L. No. 104 – 98, 109 Stat. 985.
93
dilution. De FTDA werd echter in 2006 gewijzigd door de Trademark Dilution Revision Act (TDRA).432 Deze wet is terug te vinden in Sectie 43 (c) van de Lanham Act.433 Alvorens deze bepaling verder te bespreken, ga ik eerst op zoek naar een definitie.
111. Er is tot nu toe in de V.S.A. slechts één zaak geweest m.b.t. dilution die door het Supreme Court is beoordeeld: Moseley v. V Secret Catalogue.434 Wanneer er dus gezegd wordt dat er veel controverse is m.b.t. dilution is dat mede hierdoor te verklaren. Het Supreme Court heeft zich nog maar eenmaal uitgesproken over deze theorie. Er is dus voldoende ruimte voor de Circuits om onderling sterk van mening te verschillen, zolang het Supreme Court niet ingrijpt. Bovendien heeft de wetgever na deze zaak van 2003 ingegrepen door de TDRA van 2006. Onder de huidige wet is er dus nog geen enkele zaak door het Supreme Court beslecht. Laten we echter niet te veel vooruit lopen op de feiten en ons concentreren op het vinden van een definitie. Het antwoord lijkt voor de hand te liggen. In de definitie sectie van de Lanham Act, sectie 45, vinden we namelijk het begrip dilution terug: “The term dilution means the lessening of the capacity of a famous mark to identify goods or services, regardless of the presence or absence of (1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception.”435
Probleem opgelost, zo lijkt het dan. Wanneer we gaan kijken naar de oral arguments in Moseley v. V Secret Catalogue436 dan valt het op dat niemand echt dilution kan definiëren. Het Supreme Court probeert aan de hand van voorbeelden een beter begrip te krijgen van dilution, maar slaagt daar niet in. Ze besluiten hieromtrent het volgende: “It may well be, however, that direct evidence of dilution such as consumer surveys will not be necessary if actual dilution can reliably be proved through circumstantial evidence – the obvious case is one where the junior and senior marks are identical. Whatever difficulties of proof may be entailed, they are not an acceptable reason for dispensing with proof of an essential element of a statutory violation.”437 In welke gevallen er sprake is van dilution en wat dilution nu juist is, daar biedt het Supreme Court geen uitsluitsel over. Hetgeen echter wel vaststaat is wat dilution ook moge zijn, je het sowieso moet bewijzen. Omtrent dit bewijs was er tussen de verschillende Circuits ook onenigheid gerezen.438’439 Was als bewijs een likelihood of dilution voldoende of was het bewijs van actual dilution vereist? Het Supreme Court
432
Trademark Dilution Revision Act of 2006, Pub. L. No. 109 – 312, 120 Stat. 1730 en http://www.inta.org/images/stories/downloads/trademarkdilutionrevisionact2006.pdf. 433 15 U.S.C. § 1125 (c). 434 Moseley v. V Secret Catalogue, 537 U.S. 418 (2003). 435 15 U.S.C. § 1127. 436 Transcript of Oral Argument, Moseley v. V Secret Catalogue, 537 U.S. 418 (2002)en http://www.supremecourtus.gov/oral_arguments/argument_transcripts/01-1015.pdf. 437 Moseley v. V Secret Catalogue, 537 U.S. 418, 434 (2003). 438 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, IV, Eagan, West, 2008, § 24 : 112. 439 H. BROMFIELD en J. L. RICHARDSON, “Actual Dilution or Likelihood of Dilution: An Interview with John Crittenden”, U.C. Davis BUSINESS JOURNAL of LAW 2008 en http://blj.ucdavis.edu/article.asp?id=675.
94
volgde de zienswijze van het Vierde Circuit.440 Het bewijs van actual confusion moest geleverd worden. Hoe echter dat bewijs dan moet geleverd worden, daar gaat het Supreme Court verder niet op in. Er kan gezegd worden dat het Supreme Court naast het oplossen van een aantal twistpunten, dus nog vele vragen onbeantwoord liet. Deze beslissing – dat actual dilution noodzakelijk was vooraleer de dilution doctrine kon toegepast worden – was bovendien een belangrijke reden voor het ontstaan van de TDRA. 112. De belangrijkste wetsbepaling vanuit onze invalshoek, is sectie 45 (c) (1) Injunctive relief: “Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner’s mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.”441 Deze wetsbepaling geeft een antwoord op vragen die door het Supreme Court onbeantwoord waren gelaten. Een goed voorbeeld daarvan is het feit of het al dan niet noodzakelijk is dat de merken inherently distinctive zijn, als men gebruik wil maken van de dilution doctrine. In de zaak Moseley v. V Secret Catalogue442 werd de theorie bevestigd van het Tweede Circuit zoals geponeerd in Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.: “It is quite clear that the statute intends distinctiveness, in addition to fame, as an essential element…There can be no dilution of a mark’s distinctive quality unless the mark is distinctive.”443 In het licht van de uiteengezette theorie in Hoofdstuk II komt dit bijzonder vreemd over. We hebben namelijk gezien dat er slechts sprake kan zijn van een merk wanneer dit merk onderscheidend vermogen, i.e. distinctiveness bezit. Dit citaat kan dan ook overbodig lijken: Het is namelijk een basisvereiste voor elk merk om onderscheidend vermogen te bezitten. Anders hebben we niet te maken met een merk. Wat het Tweede Circuit echter wou zeggen met zijn beslissing in de Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.444 zaak, is dat enkel inherently distinctive terms in aanmerking komen voor de dilution doctrine. Het Derde Circuit hield er echter een andere mening op na en zei bijvoorbeeld in de zaak Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.445 dat de voorwaarden van fame and distinctiveness als één voorwaarde moesten worden gelezen. Er moet dus geen onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende merken op basis van hun onderscheidend vermogen. Deze mening werd – zoals hierboven reeds gezegd – niet gevolgd door het Supreme Court in 2003. De TDRA echter volgt eerder de zienswijze van het Derde Circuit. De wetsbepaling is glashelder: het onderscheidend vermogen kan zowel inherently or through acquired distinctiveness zijn. Deze aanpassing aan de wet is naar mijn mening zeer positief te noemen. Onder de 440
Ringling Bros.- Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development, 170 F.3d 449, 461 (4th Cir. 1999) en http://vlex.com/vid/ringling-barnum-combined-shows-travel-18375531. 441 15 U.S.C. 1125 (c) (1). 442 Moseley v. V Secret Catalogue, 537 U.S. 418 (2003). 443 Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208, 216 (1999). 444 Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208 (1999). 445 Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 212 F.3d 157 (3d Cir. 2000) en http://cases.justia.com/uscourt-of-appeals/F3/212/157/632562/.
95
oude theorie konden merken als WINDOWS of MCDONALD’S geen bescherming krijgen onder de dilution doctrine. Ze zijn immers niet inherently distinctive. Dit was volgens mij geheel onterecht. De TDRA komt tegemoet aan die redenering. c) Bekende merken446 113. Uit de zonet geciteerde wetsbepaling447 blijkt dat de dilution doctrine enkel zal gelden bij famous marks. Dit is de basisvereiste om te kunnen spreken van dilution. Wat moet er juist begrepen worden onder famous marks? De wet, die door de TDRA in 2006 gewijzigd werd, stelt voorop dat een merk bekend is: “if it is widely recognized by the general consuming public of the United States …”448 Om uit te maken of er aan deze herkenning wordt voldaan, worden in de wet vier criteria vooropgesteld.449 Toch hangt het besluit niet enkel van deze criteria af, aangezien de wet de mogelijkheid biedt om met alle andere relevante factoren rekening te houden. De zonet geciteerde bepaling is uitermate belangrijk. Het lost een conflict op dat onder de FTDA bestond: is bekendheid mogelijk in een beperkt segment, i.e. niche bekendheid?450 Hieromtrent bestond er onenigheid tussen verschillende Circuits.451 De TDRA maakt nu duidelijk dat het merk widely recognized by the general consuming public of the U.S.A. moet zijn. Als een product slechts voor een bepaalde bevolkingscategorie bekend is of er twijfel bestaat over het al dan niet bekend zijn, dan is het merk niet bekend. Men moet dit bekend zijn dus restrictief interpreteren onder de nieuwe wet, hetgeen niet altijd het geval is geweest onder de oude.
d) Dilution by blurring 114. Opnieuw gebruiken we sectie 45 (c) (1)452 van de Lanham Act als vertrekpunt. We lezen dat “the owner of a famous mark … shall be entitled to an injunction … commences use of a mark …that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark…” We kunnen hieruit afleiden dat dilutie op twee verschillende wijzen bestaat: dilution by blurring en dilution by tarnishment. Op beide begrippen gaan we in.
446
S. GHOSH, R. GRUNER., P. J. KESAN en I. R. REIS, Intellectual Property Private Rights, The Public Interest, and the Regulation of Creative Activity, St. Paul, West, 2007, 503 – 513 en R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 697 – 710. 447 15 U.S.C. § 1125 (c) (1). 448 15 U.S.C. § 1125 (c) (2). 449 15 U.S.C. § 1125 (c) (2) (A). 450 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, IV, Eagan, West, 2008, § 24 : 105. 451 In het Vierde Circuit werd er in de zaak Washington Speakers Bureau, Inc. v. Leading Authorities, Inc. (33 F.Supp.2d 488 (E.D.Va.1999)) geoordeeld dat merken die enkel in een gespecialiseerde markt bekend waren en niet bij het grote publiek, niet als bekend moeten beschouwd worden m.b.t. federale dilutiewet. In het Derde Circuit, daarentegen, werd in de zaak Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C. (212 F.3d 157 (3d Cir.2000)) besloten dat wanneer beide partijen in dezelfde markten opereren en binnen deze markt het merk bekend is, dit merk wel in aanmerking kan komen voor merkenrechterlijke bescherming op basis van de dilution doctrine. 452 15 U.S.C. § 1125 (c) (1).
96
115. De dilution by blurring of in het Nederlands de verwatering door vervaging, is de meest voorkomende vorm van dilution.453 Wat we uit deze wetsbepaling voor beide vormen van dilution kunnen afleiden is dat een likelihood of dilution vereist is en geen actual dilution. Dit was dus een ommekeer – geïntroduceerd door de wetgever met de TDRA – in vergelijking met de uitspraak van het Supreme Court in de zaak Moseley v. V Secret Catalogue.454 Bovendien geldt ook voor beide vormen dat verwarring voor eenmaal geen troef is. Onafhankelijk van al dan niet mogelijke verwarring, geldt de dilution doctrine. Ongetwijfeld is het concept dilution by blurring een beetje blurry op dit ogenblik. De wettekst brengt soelaas: “is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark.”455 Deze bepaling schept duidelijkheid. Het draait rond associatie in casu, waar het bij de likelihood of confusion om verwarring draait. Bij deze laatste test heerst er verwarring bij de consument omtrent de bron of sponsorschap. Bij de dilution by blurring is dat niet het geval. Het is zeer goed mogelijk dat de consument weet dat beide producten van een verschillende producent afkomstig zijn. Waar het om gaat, is dat de consument bij het horen van het merk niet meer automatisch aan het product van de oudste gebruiker zal denken. De associatiekracht van het product in de geest van de consument vermindert. Deze doctrine breidt dus de beschermingsomvang van het merkenrecht uit voor bekende merken. Ook al treedt er geen verwarring bij de consument, toch zal de merkhouder een eis kunnen instellen. Een hypothetisch voorbeeld is dat COCA COLA auto’s op de markt begint te brengen. De general consuming public zal niet denken dat COCA COLA opeens ook wagens aan het produceren is. Er zal geen verwarring zijn, i.e. geen bescherming mogelijk onder de likelihood of confusion doctrine. Hetgeen COCA COLA zal kunnen aanvoeren is dat naast de associatie met frisdranken, het merk ook zal geassocieerd worden met auto’s. Deze bijkomende associatie zorgt voor een verzwakking, een verwatering van het merk en is dus nadelig voor de frisdrankproducent.456
116. De kracht van de primaire functies van het merk wordt door dergelijke associaties aangetast. De dilution doctrine wil de houder van het merk beschermen tegen aantasting van o.a. de waarde van het merk en zijn uniek karakter.457 Met de TDRA van 2006 benadrukt de wet dat m.b.t. de bewijsvoering een likelihood of dilution voldoende is. Ook op het vlak van welke criteria de rechters in overweging kunnen nemen bij het beraad, voerde de TDRA een vernieuwing in. Eerst hanteerde men de criteria zoals vooropgesteld door Judge SWEET in de zaak Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, Inc.458’459
453
J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, IV, Eagan, West, 2008, § 24 : 69. Moseley v. V Secret Catalogue, 537 U.S. 418 (2003). 455 15 U.S.C. § 1125 (c) (2) (B). 456 In de beslissing door het Supreme Court in de zaak Moseley v. V Secret Catalogue zegt het Hof dat bij dilution by blurring niet de consument centraal staat, maar wel de producent: “Unlike traditional infringement law, the prohibitions against trademark dilution are not the product of common-law development, and are not motivated by an interest in protecting consumers.” 457 Tiffany & Co. v. Boston Club, Inc., 231 F.Supp. 836, 844 (D.Mass. 1964). 458 Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, Inc., 875 F. 2d 1026 (2d Cir. 1989). 454
97
Hij kopieerde eigenlijk de criteria van de likelihood of confusion test, zoals hierboven besproken. Het gebruik van deze criteria is echter totaal niet geschikt. De similarity of products draait volledig rond de verwarring van de consument. De dilution doctrine echter treedt totaal niet op tegen verwarring. De consument beseft dat de producten van verschillende bronnen afkomstig zijn, maar hij zal het merk niet meer noodzakelijk met de oudste gebruiker associëren. Daartegen treedt de dilution by blurring op. Deze criteria werden verlaten. In de eerder geciteerde zaak Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.460 werden dan tien specifieke criteria bepaald om uit te maken of men al dan niet met dilution by blurring te maken had. Ook in deze zaak blijft men de dilution test vanuit de criteria van de likelihood of confusion test benaderen. Uiteindelijk is het de TDRA461, die net zoals bij de herkenningscriteria bij de famous marks462, de criteria gaat vereenvoudigen en verduidelijken. De criteria zijn nu afgesteld op de eigenheid van de dilution doctrine in plaats van te vertrouwen op de criteria van de likelihood of confusion test.463’464
e) Dilution by tarnishment
117. Deze vorm van dilutie zouden we kunnen bekijken als een subsectie van de dilution by blurring. Deze verwatering door aantasting wordt omschreven in de wet als volgt: “is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.”465 Waar bij de dilution by blurring het onderscheidend vermogen wordt aangetast door de associaties, gaat deze vorm van dilutie nog een stap verder. De merkhouder heeft namelijk niet enkel belang bij het vermijden van associaties met andere producenten. Neen, het belangrijkste voor een bekend merk is het vermijden van negatieve associaties. Daarom is het cruciale element van de verwatering door aantasting, de aantasting. Zoals het in de wet staat: that harms the reputation of the famous mark. De reputatie van de merkhouder lijdt zienderogen door pejoratieve associaties. In de zaak Deere & Co. v. MTD Products466 wordt dit begrip als volgt omschreven: “Tarnishment occurs when the plaintiff’s trademark is likened to products of low quality, or is portrayed in an negative context.” Het vertrekpunt is een bekend merk dat een goede reputatie geniet. Wanneer consumenten het merk horen of zien, associëren ze dit met kwaliteit, traditie en andere positieve eigenschappen. Door het gebruik van een merk – met pejoratieve connotaties – dat gelijkend is op het merk van de merkhouder, lijdt de merkhouder in deze situaties schade. De meest voorkomende situaties zijn dat bekende merken opeens gebruikt worden om ook seks – en drugsgerelateerde producten te promoten. In dergelijke situaties is het overduidelijk dat 459
Deze zaak ging over het feit dat Toyota met het merk LEXUS al dan niet dilutie veroorzaakte m.b.t. het merk LEXIS. Er werd uiteindelijk geoordeeld dat er geen sprake was van dilutie, waarbij het Hof zich o.a. baseerde op het feit dat LEXIS enkel bij een zeer beperkt publiek bekend was. Het was enkel in een bepaalde niche bekend en genoot geen algemene bekendheid. 460 Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999). 461 Trademark Dilution Revision Act of 2006, Pub. L. No. 109 – 312, 120 Stat. 1730. 462 15 U.S.C. § 1125 (c) (2) (A). 463 15 U.S.C. § 1125 (c) (2) (B). 464 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, IV, Eagan, West, 2008, § 24 : 119. 465 15 U.S.C. § 1125 (c) (2) (C). 466 Deere & Co. v. MTD Products, 41 F.3d 39, 43 (2d Cir. 1994).
98
de reputatie van een bekend merk hierdoor wordt geschaad. Een voorbeeld dat deze situatie van dilution by tarnishment illustreert, wordt door Judge POSNER gegeven in de zaak Ty Inc. v. Perryman.467 Hij legt het concept dilution uit aan de hand van het bekende merk voor juwelen: TIFFANY. Bij dilution by tarnishment maakt hij de volgende hypothese: Stel nu dat er een striptease tent de deuren opent onder de naam Tiffany. De consumenten zullen niet denken dat zowel dit etablissement als de juwelier aan dezelfde merkhouder toebehoort. Er zal dus geen aanleiding zijn om een inbreuk op het merk aan te voeren aan de hand van de likelihood of confusion test. Het risico situeert zich op een ander vlak. Hoewel men zich er zeer goed van bewust is dat de ondernemingen aan verschillende eigenaars toebehoren, bestaat de kans dat TIFFANY telkens geassocieerd zal worden met deze striptease tent. Het hoeft geen betoog dat dit uiteraard negatief is voor TIFFANY en dat zo’n situaties moeten vermeden worden. Tegen dergelijke situaties optreden is net de functie van de theorie van de dilution by tarnishment.
f) Free riding
118. Deze laatste categorie van dilution is een buitenbeentje. Deze categorie wordt namelijk niet aanvaard als zijnde een categorie van dilution in de wet. De wet zegt in sectie 45 (c) (1) van de Lanham Act468 dat dilutie enkel kan by blurring or by tarnishment. Toch ziet o.a. een eminent jurist zoals POSNER dit als een derde categorie en wordt het belang van free riding ook erkend door academici zoals Christine FARLEY en David FRANKLYN. Deze laatste schreef een indrukwekkende paper waarin hij zijn visie op de dilution doctrine verwoordt. Hij zegt o.a. het volgende: “A strong case can be made that free-riding on a famous mark is unfair and economically undesirable. The judicial inclination to punish free riding deserves respect and refinement, not dismissive condemnation.”469 De basis m.b.t. deze categorie werd echter gelegd door POSNER in de net vermeldde zaak Ty Inc. v. Perryman470: “Third, and most far-reaching in its implications for the scope of the concept of dilution, there is a possible concern with situations in which, though there is neither blurring nor tarnishment, someone is still taking a free ride on the investment of the trademark owner in the trademark.” 471 Een bekend merk kan dus toch schade lijden hoewel er noch blurring noch tarnishment voorvalt. Er bestaat volgens POSNER in dat geval de kans dat er free riding is. Weerom gebruikt hij TIFFANY om zijn theorie te illustreren. Stel dat je een Tiffany restaurant opent in Kuala Lumpur. Hoewel potentiële consumenten en de de eigenaar misschien van TIFFANY gehoord hebben, zullen ze daar nooit geen aankopen verrichten: “so that the efficacy of the trademark as an identifier will not be impaired.” De theorie van de free riding echter erkennen en dus de 467
Ty Inc. v. Perryman, 306 F.3d 509 (7th Cir. 2002), cert. denied, 538 U.S. 971 (2003). 15 U.S.C. § 1125 (c) (1). 469 D. J. FRANKLYN, “Beyond Dilution: Toward a Coherent Theory of the Anti-Free-Rider Principle in American Trademark Law”, HASTINGS LAW JOURNAL 2004, 117 – 185 en http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1130&context=expresso. 470 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 619 – 623. 471 Ty Inc. v. Perryman, 306 F.3d 509 (7th Cir. 2002), cert. denied, 538 U.S. 971 (2003). 468
99
beschermingsomvang ook tot deze categorie uitbreiden, zorgt er voor dat TIFFANY de volle voordelen zal genieten van zijn investeringen dat het o.a. door reclame heeft gedaan. Waar POSNER free riding als een derde categorie beschouwt, doen FARLEY en FRANKLYN dat niet. Zij gaan er beide vanuit dat dilution niet bestaat en/of niet functioneert. Volgens FARLEY472 is de theorie van de free riding de echte drijfveer en moet de free ride theorie gehanteerd worden en niet de dilutie doctrine.473 FARLEY besluit als volgt: “Can no smart attorney, judge, trademark owner or social scientist figure out what dilution is and how to prove it? If not, why not? I contend that it is because dilution connot be concretized. It cannot be brought into the realm of the real. It exists only in the realm of the imaginery. In intellectual property today, this realm is powerful and a bit scary. It is kind of like the Matrix: You can feel it but can’t touch it. If you not have guessed by now, I do not like dilution law – I wish we did not have it.”474 Ook FRANKLYN stelt dat de free riding theorie beter de standaard zou zijn en niet de huidige dilution doctrine.475 FRANKLYN besluit als volgt: “American dilution law is incoherent and masks the underlying interests which are at stake in these cases. The proposal advanced here is an attempt to refocus dilution law on its proper aim – the protection of invented language against unjustified free riding.”476
119. Het zal op dit ogenblik voor de lezer meer dan voldoende duidelijk zijn dat deze theorie een belangrijke rol speelt in de beschermingsomvang van bekende merken in de V.S.A. Naast dit belang, zal het ook opgevallen zijn dat deze theorie zeker niet vrij is van controverse en elke dag opnieuw aan het evolueren is. De grote vraag blijft hoe deze theorie verder zal evolueren? De merkhouders willen er uiteraard een steeds bredere omvang aan geven, maar bij de rechters bestaat er steeds meer een terughoudende tendens om dergelijke ruime omvang te verlenen. Men mag hier het onderling verband tussen sectie 32 (1)477 en sectie 43 (c) (1) niet uit het oog verliezen. De rechten die men kan putten uit sectie 32 (1) en de daarmee verbonden likelihood of confusion test lijken beperkt te zijn, maar de rechtspraak geeft een ruime bescherming op basis van dit artikel. Door de ruime beschermingsomvang van dit artikel is er minder bescherming nodig op basis van andere artikelen. Sectie 43 (c) die een ruime beschermingsomvang schijnt te bieden – maar dus ook aanleiding geeft tot veel controverse – wordt daarom in de praktijk door de rechters beperkend geïnterpreteerd. De rechtspraak beschikt dus over de 472
C. H. FARLEY, “Why we are confused about Trademark Dilution Law”, Fordham I.P. MEDIA & ENTERTAINMENT LAW JOURNAL 2006, 1175 – 1187 . 473 “I actually do not think that it is a strong sense of harm that is motivating the push for dilution protection. Instead, I think it is a strong reaction to a perceived sense of the bad faith on the part of defendants. When defending dilution, proponents frequently state that defendants in dilution cases, like Victor Moseley, can only have bad faith intentions to use these famous marks. So dilution protection is desired not so much to protect against other’s free rides. Interestingly, bad faith is not even present in any dilution test, as it is under the traditional confusion test.” 474 C. H. FARLEY, “Why we are confused about Trademark Dilution Law”, Fordham I.P. MEDIA & ENTERTAINMENT LAW JOURNAL 2006, 1175 – 1187 . 475 Hij zegt dat de oorspronkelijke theorie van Frank SCHECHTER namelijk veel dichter aansluit bij zijn voorgestelde theorie van free riding dan de huidige invulling van de dilution doctrine. 476 D. J. FRANKLYN, “Beyond Dilution: Toward a Coherent Theory of the Anti-Free-Rider Principle in American Trademark Law”, HASTINGS LAW JOURNAL 2004, 117 – 185 en http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1130&context=expresso. 477 15 U.S.C. § 1114 (1).
100
sleutel: In het ene geval interpreteren ze extensief, in het andere geval restrictief. Ook MCCARTHY steunt deze tendens tot restrictieve interpretatie. Enkel de zeer duidelijke en onbetwiste zaken verdienen bescherming o.b.v. de dilution doctrine.478
120. Tot slot, vermeld ik nog de verweermiddelen die in de wet specifiek staan opgesomd m.b.t. dilution.479 De bespreking van de verweermiddelen in het algemeen, i.e. de beperkingen op de beschermingsomvang van het merkenrecht worden in Hoofdstuk IV behandeld. De wet stipuleert in sectie 43 (c) (3) Lanham Act drie specifieke verweermiddelen:
(3) Exclusions “The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection: (A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person’s own goods or services, including use in connection with – (i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or (ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner. (B) All forms of news reporting and news commentary. (C) Any non-commercial use of a mark.”480
Deze zijn de te verwachten beperkingen op de rechten van de merkhouder en zullen, indien relevant, hieronder besproken worden.
D. Overige Rechten a) Namaak481
121. Namaak is wereldwijd een grote plaag. Naast het economische verlies voor zowel producenten als consumenten, houdt counterfeiting ook een groot gevaar in voor de gezondheid en veiligheid van de consumenten. Voorbeelden zijn legio. We beperken ons tot één: COLGATE. Midden juni 2007 waarschuwde COLGATE voor namaaktandpasta. Dit namaakproduct zou een giftige stof bevatten: “There are indications that this product does not contain fluoride and may contain diethylene glyco.”, 478
J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, IV, Eagan, West, 2008, § 24 : 67. Voor een bespreking van deze verweermiddelen, zie: R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 723 – 726. 480 15 U.S.C. § 1125 (c) (3). 481 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, IV, Eagan, West, 2008, §§ 25 : 10 – 18. 479
101
zoals COLGATE zelf in de pers bracht.482 Het spreekt vanzelf dat dergelijke namaakproducten levensbedreigend kunnen zijn en ten alle prijze moeten vermeden worden. Een namaakmerk wordt gedefinieerd in de Lanham Act: “A spurious mark which is identical with, or substantially indistinguishable from, a registered mark.”483 Het gaat over een vals merk dat identiek is aan een geregistreerd merk. Vanuit het substantieel materiële recht stellen zich weinig vragen. Het is namelijk duidelijk dat bijvoorbeeld bij toepassing van de likelihood of confusion test er een inbreuk zal gevonden worden. Het sanctiemechanisme is wel opmerkelijk en verschillend t.a.v. de andere merkenrechterlijke inbreuken.484 Op dit vlak liggen de grootste uitdagingen m.b.t. namaak. Dit is het geval, aangezien namaak zo een specifieke vorm van inbreuk is op de rechten van de merkhouder. Bovendien handelen namakers bijna honderd procent zeker mala fide. Correctionele straffen zijn daarom o.a. voorzien. De situatie in de V.S.A. wordt geregeld door The Trademark Counterfeiting Act of 1984485 en de Anticounterfeiting Consumer Protection Act of 1996.486 Ook in Sectie 34 (d) van de Lanham Act vinden we relevante bepalingen terug en dit vooral op het vlak van het burgerlijk recht.487 b) Sectie 43 (a) Lanham Act en valse reclame488 122. In dit werk opteer ik ervoor om deze bepaling niet te behandelen. Deze sectie489 voorziet namelijk bescherming onafhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van een merk. Deze bepaling, die de common law of unfair competition weergeeft, is daarom vanuit onze invalshoek minder interessant. Wel kan opgemerkt worden dat deze bescherming aanvullend kan zijn bij bijvoorbeeld de bescherming geboden aan een merk in sectie 32 (a) Lanham Act.490 De test om uit te maken of er bijvoorbeeld een false designation491 of false advertising is, is ook hier de likelihood of confusion test. Dezelfde criteria als bij de trademark infringement kunnen dan ook analoog toegepast worden. Voor een uitgebreidere bespreking kan o.a. naar MCCARTHY zijn opus magnum verwezen worden.492
482
M. GELLER, “Colgate warns of fake toothpaste in U.S.”, Reuters, 2007, http://www.reuters.com/article/businessNews/idUSN1441921320070614. 483 15 U.S.C. § 1116 (d) (1) (B) (ii). 484 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 958 – 985. 485 The Trademark Counterfeiting Act of 1984, Pub. L. No. 98 – 473, 98 Stat. 2178 (1984). 486 The Anticounterfeiting Consumer Protection Act of 1996, Pub. L. No. 104 – 153, 110 Stat. 1386 (1996). 487 15 U.S.C. § 1116 (d). 488 A. R. MILLER en M. H. DAVIS, Intellectual Property Patents, Trademarks and Copyright in a nutshell, St. Paul, West, 2007, 258 – 262 en R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 682 – 694. 489 15 U.S.C. § 1125 (a). 490 15 U.S.C. § 1114 (a). 491 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 476 – 556. 492 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, V, Eagan, West, 2008.
102
c) Het internet en anticybersquatting493
123. Deze problematiek is uiteraard maar ontstaan de laatste jaren door de opkomst van het internet. Door de razendsnelle evolutie van het internet worden er dagdagelijks problemen opgelost en nieuwe gecreëerd. Zoals eerder opgemerkt, zag men in de V.S.A.494 vrij snel de noodzaak in om dezelfde bescherming te verlenen aan de merkhouder in de virtuele wereld als in de reëele wereld. Er is voorzien in analoge bescherming. Om deze redenen beperk ik me dan ook tot een zeer rudimentaire schets van de problematiek van de domeinnamen.495’496
De problematiek van de domeinnamen ligt voor de hand. Men registreert bijvoorbeeld de domeinnamen van merken met een grote commerciële waarde zoals www.rolex.com en www.mcdonalds.com. Men probeert zo deze merkhouders te dwingen tot het aankopen van deze domeinnaam en aldus gigantische winsten te maken. Hoewel deze modus operandi vooral populair was bij de opkomst van het internet, heeft deze werkwijze nog niets aan aantrekkingskracht verloren. Dit is recentelijk gebleken bij de discussie m.b.t. www.facebook.be.497 Het eerste land dat tegen deze internetpiraterij optrad, was de V.S.A. Oorspronkelijk bestond er geen aangepaste wetgeving om tegen deze toestanden op te treden. Aan de hand van de bestaande mechanismen zoals geschetst in sectie 32 (1) van de Lanham Act498 en de dilutie trachtte men deze praktijken te beteugelen. Een belangrijke zaak hieromtrent is Panavision International, L.P. v. Toeppen.499 De heer Toeppen had de domeinnaam www.panavision.com geregistreerd en vroeg nu aan PANAVISION losgeld om deze domeinnaam te verwerven. PANAVISION trok naar de rechter en baseerde zijn claim op de Federal Trademark Dilution Act. Het Hof gaf hen gelijk en zei dat dit bekend merk in casu onder de dilution doctrine viel. Dergelijke claims echter altijd baseren op de dilution doctrine heeft grote beperkingen bijvoorbeeld omdat er dan steeds sprake moet zijn van een bekend merk. Bovendien wordt de theorie over het algemeen restrictief geïnterpreteerd. Er was dus nood aan een nieuwe wettelijke basis om dit probleem aan te pakken. De oplossing kwam er eind 1999 met de Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA).500 Deze wet werd geïntegreerd in sectie 43 (d) van de Lanham Act.501 Als we weer redeneren vanuit de bezorgdheid om de verwarring bij de 493
J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 748 – 775. 494 Ook in België is er nu bescherming voorzien: K. ROOX, “Het merkenrecht: problemen in de digitale wereld”, 1 – 27, 2001 http://www.crowell.com/documents/DOCASSOCFKTYPE_ARTICLES_617.pdf. 495 De domeinnaam wordt gedefinieerd in 15 U.S.C. § 1127 : “The term domain name means any alphanumeric designation which is registered with or assigned by any domain name registrar, domain name registry, or other domain name registration authority as part of an electronic address on the Internet.” 496 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 787 – 818. 497 Een man heeft in verschillende landen de domeinnamen geregistreerd m.b.t. FACEBOOK. Hoewel hij in verschillende landen reeds het proces verloren heeft, blijft hij in België proberen om www.facebook.be te verkopen aan www.facebook.com. 498 15 U.S.C. § 1114 (1). 499 Panavision International, L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998). 500 Anticybersquatting Consumer Protection Act of 1999, Pub. L. No. 106 – 113, 113 Stat.1501 (1999). 501 15 U.S.C. § 1125 (d).
103
consumenten te vermijden is het duidelijk dat de registratie van een merk als domeinnaam door een andere entiteit dan de merkhouder zelf, verwarring zal veroorzaken en dat dit dus moet vermeden worden. De bepaling die voor ons het meeste belang heeft is sectie 45 (d) (1) (A):
“A person shall be liable in a civil action by the owner of a mark including a personal name which is protected as a mark under this section, if, without regard to the goods or services of the parties, that person – (i) has a bad faith intent to profit from that mark, including a personal name which is protected as a mark under this section; and (ii) registers, traffics in, or uses a domain name that – (I)
…
(II)
…
(III)
…”502
125. Waar het in essentie op aankomt is dat de merkhouder kan aantonen dat zijn merk dateert van voor de registratie van de domeinnaam en dat deze registrant mala fide wil profiteren van dergelijke domeinnaamregistratie die identiek is of confusingly similar is aan het merk van de initiële merkhouder. Indien dit het geval is, zal de merkhouder over een burgerlijke vordering beschikken. Wanneer is een registrant ter kwader trouw? In sectie 43 (d) (B) (ii) somt de wet negen criteria op aan de hand waarvan men kan bepalen of kwade trouw al dan niet aanwezig is. De eerste vier criteria tonen de goede trouw, i.e. een gebrek aan kwade trouw en de laatste vier criteria de kwade trouw. Tot slot bevestigt het negende criterium het belang van de sterkte van het merk.503 De kwade trouw van de domeinnaamregistrant zal bepalend zijn voor het al dan niet voor handen zijn van de mogelijkheid voor de merkhouder om zijn rechten uit te oefenen. d) Secundaire aansprakelijkheid bij merkenrechterlijke inbreuken504
126. Deze aansprakelijkheid valt uiteen in twee verschillende concepten: contributory infringement en vicarious liability. De eerste vorm, de contributory infringement, is de aansprakelijkheid die ontstaat doordat men heeft meegeholpen om de inbreuk te verwezelijken. Men zou kunnen spreken van derdenmedeplichtigheid. In de Restatement of the Law (Third) of Unfair Competition is aan deze vorm een paragraaf gewijd.505 De leidinggevende zaak in dit kader – waartoe ik me beperk – is de reeds eerder 502
15 U.S.C. § 1125 (d) (1) (A). 15 U.S.C. 1125 (d) (B) (ii). 504 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 417 – 433. 505 Restatement Of the Law (Third) of Unfair Competition § 27: “One who markets goods or services to a third person who further markets the goods or services in a manner that subjects the third person to liability to another for infringement under the rule stated in § 20 is subject to liability to that other for contributory infringement if: (a) the actor intentionally induces the 503
104
vermeldde zaak Inwood Laboratories, Inv. V. Ives Laboratories, Inc.506 Het Supreme Court deed de volgende uitspraak: “Thus, if a manufacturer or distributor intentionally induces another to infringe a trademark, or if it continues to supply its product to one whom it knows or has reason to know is engaging in trademark infringement, the manufacturer or distributor is contributorially responsible for any harm done as a result of the deceit.” 507 Van beide vormen van secundaire aansprakelijkheid is deze vorm veruit de meest voorkomende.508 De andere vorm, vicarious infringement liability, kan dan weer vergeleken worden met de aansprakelijkheid van een vennootschap voor zijn agenten. Het is een vorm van indirecte aansprakelijkheid. Het draait om het financiële voordeel dat de sturende kracht kan bekomen door de inbreuk en nog belangrijker: zijn macht om het gedrag te sturen van degene die de inbreuk pleegt. De leidinggevende zaak in casu is de zaak AT & T v. Winback.509 127. Als overige rechten zouden tot slot ook nog het recht om een merk in licentie510 te geven en het recht op publiciteit van het merk door de merkhouder511 vermeld kunnen worden.
third person to engage in the infringing conduct; or (b) the actor fails to take reasonable precautions against the occurrence of the third person’s infringing conduct in circumstances in which the infringing conduct can be reasonably anticipated.” 506 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 418 – 423. 507 Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 72 L.Ed.2d 606 (1982). 508 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, IV, Eagan, West, 2008, § 25 : 18. 509 AT & T v. Winback, 42 F.3d 1421 (3d Cir. 1994). 510 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 770 – 786. 511 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 675 – 723.
105
Hoofdstuk IV: Beperkingen op de rechten van de merkhouder
A. Algemeen 128. De bespreking van de beperkingen op de rechten van de merkhouder brengt ons bij het laatste hoofdstuk van dit werkstuk. Na in Hoofdstuk III te hebben geanalyseerd in welke situaties de merkhouder zijn rechten zal kunnen doen gelden, rest ons nog de vraag te beantwoorden over welke verweermiddelen de verdediging beschikt. In dit hoofdstuk zullen we nagaan op welke mechanismen en theorieën de verdedigende partij zich zal kunnen beroepen, wanneer ze geconfronteerd wordt met eisen van beweerde inbreuken op de rechten van de merkhouder. Net zoals bij de rechten van de merkhouder, beperk ik mij ook hier tot de bespreking van een aantal verweermiddelen. Na kort een algemene schets te geven van het concept incontestability, ga ik in op drie vormen van fair use. Tot slot, sluit ik af met een aantal typisch procedurele verweermiddelen die niet noodzakelijk eigen zijn aan het merkenrecht.
B. Incontestability 129. De onbetwistbaarheid van geregistreerde federale merken heeft belangrijke implicaties. Hoe een geregistreerd merk incontestable wordt, is bepaald in sectie 15 van de Lanham Act.512 Het gebruik in de handel gedurende vijf opeenvolgende jaren is zonder twijfel de belangrijkste voorwaarde. Men bepaalt verder in Sectie 33 (b) van de Lanham Act513 wat de gevolgen zullen zijn van het feit dat een geregistreerd merk onbetwistbaar is geworden. Het belang kan voornamelijk op het vlak van het bewijs worden gesitueerd: “To the extent that the right to use the registered mark has become incontestable under …section 1065 of this title, the registration shall be conclusive evidence of the validity of the registered mark and of the registration of the mark, of the registrant’s ownership of the mark, and of the registrant’s exclusive right to use the registered mark in commerce… Such conclusive evidence of the right to use the registered mark shall be subject to proof of infringement as defined in section 1114 of this title, and shall be subject to the following defenses or defects: …”514 Wanneer een merk de status van onbetwistbaarheid heeft verworven, versterkt dit de positie van de merkhouder aanzienlijk. De verdedigende partij in een claim o.b.v. sectie 32 van de Lanham Act515 zal namelijk normalerwijze steeds aanvoeren dat de merkhouder niet over een geldig merk beschikt. Deze incontestability zal nu deze voorhoedegevechten aanzienlijk beperken. Er zal in casu conclusive evidence zijn dat het merk geldig is. Toch is deze onbetwistbaarheid niet zaligmakend. De eisende partij zal nog steeds moeten aantonen dat er effectief een inbreuk is geweest op zijn merk o.b.v. sectie 32 van de Lanham Act. Bovendien zullen er nog steeds een 512
15 U.S.C. § 1065. 15 U.S.C. § 1115 (b). 514 15 U.S.C. § 1115 (b). 515 15 U.S.C. § 1064. 513
106
aantal verweermiddelen ter beschikking zijn voor de verdedigende partij, ook al heeft het merk de incontestable status bereikt. De wet somt in sectie 33 (b) Lanham Act516 negen verschillende verweermiddelen op die gehanteerd kunnen worden t.a.v. onbetwistbare merken. A fortiori zullen deze verweermiddelen kunnen ingeroepen worden m.b.t. merken die deze incontestability niet verworven hebben. Deze opsomming doet ons zeer sterk denken aan sectie 14 Lanham Act517 waarin men bepaalt in welke gevallen een registratie kan worden doorgehaald. Hoewel we misschien zouden verwachten dat een onbetwistbaar merk onaantastbaar zou zijn, kan een dergelijk merk ook doorgehaald worden. Wanneer er omstandigheden zijn die kunnen leiden tot een doorhaling van zo’n onbetwistbaar merk, dan valt het te verwachten dat deze omstandigheden ook als verweermiddel ter beschikking zullen staan. Wanneer een merk bijvoorbeeld functioneel geworden is, zal men de doorhaling van het merk kunnen bekomen. Dat men de doorhaling van een merk kan bekomen wanneer het functioneel geworden is, hangt dan weer samen met het feit dat men op basis van sectie 2 (e) (5) Lanham Act518 geen registratie kan bekomen van functionele merken. Op dit vlak is de Lanham Act zeer logisch en consistent. Men kan voor functionele merken geen registratie bekomen. Indien een merk toch functioneel zou worden, kan het geschrapt worden o.b.v. sectie 14 (3) Lanham Act.519 Tot slot, kan men de functionaliteit van een merk aanvoeren als verdediging, zelfs van onbetwistbare merken, o.b.v. sectie 33 (b) (8) Lanham Act.520 Ook wanneer men de registratie van een merk op frauduleuze wijze heeft bekomen, zal men dit als verdediging kunnen aanvoeren. Evenzo wanneer men zijn merk heeft verlaten. Het is logisch dat deze verweermiddelen ter beschikking staan. Hoewel deze verweermiddelen soms wel worden ingeroepen, zijn ze zelden of nooit succesvol. Ik zal mijn aandacht daarom slechts toespitsen op de meest frequente en interessantste verweermiddelen. 130. Alvorens dit te doen, blijf ik nog kort stilstaan bij Park ’N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc.521’522 Zoals we gezien hebben, heeft deze zaak betrekking op begrippen zoals secondary meaning, merely descriptive, generic, … In dit kader gaat de aandacht naar de vraag of het feit dat een merk merely descriptive is een verweermiddel kan zijn, wanneer het merk een incontestable status heeft verworven. De verdediging voerde nl. de merely descriptive verdediging aan. Het Negende Circuit besloot dat dit een geldige verdediging was t.a.v. een incontestable mark: “The Court of Appeals determines that petitioner’s mark is in fact merely descriptive, and therefore respondent should not be enjoined from using the name Park and Fly.”523 Het Supreme Court volgt deze redenering niet. Ze bepalen in casu dat de wet, de wet is.
516
15 U.S.C. § 1115 (b). 15 U.S.C. § 1064. 518 15 U.S.C. § 1052 (e) (5). 519 15 U.S.C. § 1064 (3). 520 15 U.S.C. § 1115 (b) (8). 521 Park ’N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc., 469 U.S. 189, 194, 196 (1985). 522 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 434 – 440. 523 Park ’N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc., 718 F.2d 327 (9th Cir. 1983). 517
107
Nergens in de wet komt het merely descriptive zijn van een merk naar voor als een verdediging m.b.t. incontestable marks. Indien een merely descriptive merk secondary meaning heeft verworven en o.b.v. de relevante wetsbepalingen onbetwistbaar is geworden, dan zal men niet meer de merely descriptive verdediging kunnen voeren. Het Supreme Court besluit als volgt: “We conclude that the holder of a registered mark may rely on incontestability to enjoin infringement and that such an action may not be defended on the grounds that the mark is merely descriptive.”524
C. Fair use 131. Het recht op eerlijk gebruik of fair use is een veel voorkomend begrip in het Amerikaanse merkenrecht. Het begrip komt trouwens niet enkel in het merkenrecht voor, maar speelt ook een zeer belangrijke rol in de auteurswetgeving, i.e. de copyrights. Het is belangrijk om beide begrippen niet met elkaar te verwarren. In een notendop komt het erop neer dat door de Copyright Act of 1976525 in de auteurswetgeving fair use werd gecodificeerd. Verschillende criteria zijn vooropgesteld om uit te maken of men al dan niet met fair use te maken heeft, waarvan het belangrijkste criterium het effect op de potentiële markt van het geciteerde werk is geworden.526 Wanneer er een effect is op deze potentiële markt, dan zal het gebruik hoogstwaarschijnlijk niet fair zijn. Bij het klassieke concept fair use in het merkenrecht is de situatie duidelijker. De enige vraag waarop we een antwoord moeten vinden is of het merk al dan niet in zijn merkenrechterlijke betekenis wordt gehanteerd. Anders gesteld, of het merk nu in zijn beschrijvende, eerste betekenis wordt gehanteerd of in zijn secondary meaning merkenrechterlijke betekenis. We beperken ons in wat volgt tot het merkenrechterlijke concept van fair use.527
132. Op dit ogenblik is de consensus in het Amerikaanse merkenrecht dat er twee vormen van fair use bestaan.528 Naar de eerste vorm wordt verwezen als classic fair use of descriptive fair use. De tweede vorm staat bekend onder zijn naam nominative fair use. Op beide categorieën gaan we uitgebreid in. Toch zou men nog een derde categorie van fair use kunnen ontwaren. Deze derde categorie is gebaseerd op de vrijheid van meningsuiting, zoals gestipuleerd in het First Amendment. Over de nomenclatuur valt te discussiëren, maar die discussie is in dit kader niet relevant. Feit is dat het First Amendment een free speech defense verschaft aan de verdediging, wanneer er wordt geclaimd dat men een inbreuk heeft gemaakt op de rechten van de merkhouder. Deze vorm van fair use wordt dikwijls artistic fair use genoemd, aangezien artistieke en creatieve geesten zich op deze bepaling baseren wanneer ze merken
524
Park ’N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc., 469 U.S. 189, 194, 196 (1985). 17 U.S.C. § 107. 526 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 227 – 231. 527 Voor meer info over de fair use defense in de Amerikaanse auteurswetgeving, zie: R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 212 – 248. 528 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, IV, Eagan, West, 2008, § 23 : 10. 525
108
parodiëren. Deze categorie zullen we bespreken en dit o.a. aan de hand van de zaak Mattel, Inc. v. Universal Music International.529
a) Descriptive fair use
133. Deze vorm van fair use staat in de wet ingeschreven en is de oudste vorm van fair use. Men refereert er daarom soms ook naar als classic fair use. De term descriptive fair use vertelt ons wel meer. Er zal namelijk sprake zijn van eerlijk gebruik wanneer de woorden in hun beschrijvende betekenis worden gebruikt. De klassieke theorie van het eerlijk gebruik is één van de negen verweermiddelen bij incontestable marks zoals bepaald in sectie 33 (b) van de Lanham Act. Dit verweermiddel wordt gedefinieerd als volgt: “That the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, of the party’s individual name in his own business, or of the individual name of anyone in privity with such party, or of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of sucnh party, or their geographic origin; ”530 Deze bepaling refereert naar de drie categorieën van termen die enkel merkenrechterlijke bescherming krijgen na het verwerven van secondary meaning: nl. de beschrijvende termen, de persoonsnamen en de plaatsaanduidingen. Het kenmerk bij uitstek van alle termen binnen deze categorieën is dat ze allen reeds bestonden in de (Engelse) taal op het ogenblik dat ze ook merkenrechterlijke bescherming gingen genieten. Ze hadden reeds een primary meaning. Naast de bepaling in de Lanham Act vinden we een gelijkaardige bepaling m.b.t. dit verweermiddel terug in de Restatement of the Law (Third) of Unfair Competition § 28.531 De verleiding zou kunnen ontstaan om vlug enkele conclusies trekken. Zo zou men kunnen concluderen dat deze fair use defense enkel maar van toepassing zal zijn bij beschrijvende termen, persoonsnamen en plaatsaanduidingen. Prima facie klopt dit ook, maar zoals we gezien hebben m.b.t. bijv. SAFARI532 hangt het feit of een term al dan niet beschrijvend is af van de context. We kunnen niet zomaar zeggen dat de term beschrijvend is.Wat in het ene geval beschrijvend is, zal dat in het andere geval niet zijn. We komen hier op terug aan de hand van de case law, maar het mag nu al duidelijk zijn dat voorzichtigheid geboden is.
134. Een eerste zaak die meer dan het bespreken waard is, is de zaak United States Shoe Corp. v. Brown Group Inc.533 In deze zaak bracht U.S. Shoe Corp. schoenen op de markt onder de slogan looks like a pump, feels like a sneaker. De verdedigende partij echter, bracht een schoen op de markt onder de slogan 529
Mattel, Inc. v. Universal Music International, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002), cert. denied, 537 U.S. 1171 (2003). 15 U.S.C. § 1115 (b) (4). 531 “The term used by the actor is descriptive or geographically descriptive of the actor’s goods, services, or business, or is the personal name of the actor or a person connected with the actor, and the actor has used the term fairly and in good faith solely to describe the actor’s goods, services, or business or to indicate a connection with the named person.” 532 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 189 U.S.P.Q. 759, 769 (2d Cir. 1976) en http://vlex.com/vid/abercrombiefitch-hunting-world-incorporated-36823356. 533 United States Shoe Corp. v. Brown Group Inc., 740 F.Supp. 196 (S.D.N.Y.), aff’d, 923 F.2d 844 (2d Cir. 1990). 530
109
Think of it as a sneaker, with no strings attached. Het onderschrift was: And when we say it feels like a sneaker, we’re not just stringing you along. Hierop diende U.S. Shoe Corp. een klacht in o.a. op basis van de Lanham Act, aangezien ze vonden dat hun merk geschaad was. In de hele opinie van het Tweede Circuit door Judge LEVAL wordt er geargumenteerd dat men in casu te maken heeft met een eerlijk gebruik en dit o.b.v. sectie 33 (b) (4) Lanham Act.534 Eerst en vooral wordt er verwezen naar Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc: “When the plaintiff chooses a mark with descriptive qualities, the fair use doctrine recognizes that he cannot altogether exclude some kinds of competing uses, particularly those which use words in their primary descriptive and non-trademark sense.”535 De fair use doctrine komt dus tegemoet aan de noodzaak voor bijv. concurrenten om beschrijvende termen die ook een merkenrechterlijke bescherming hebben verworven toch nog te gebruiken in hun initiële, beschrijvende en niet merkenrechterlijke betekenis. Indien er exclusieve rechten zouden toegekend worden op zo’n noodzakelijke beschrijvende termen zou de mededinging er namelijk niet op vooruit gaan. Neen, het zou een tegenovergesteld en dus negatief effect hebben. Monopolies zouden zo kunnen gecreëerd worden. LEVAL gaat verder in op de relatie tussen de beschrijvende en merkenrechterlijke betekenis van een woord: “A user of a descriptive word may acquire the exclusive right to use that descriptive word as an identifier of the product or source. This, however, does not justify barring others from using the words in good faith for descriptive purposes pertinent to their products.” Hoewel een beschrijvend woord een merk kan worden als het de primaire functies van merken vervult, toch impliceert dit niet dat dergelijke woorden niet meer kunnen gebruikt worden met beschrijvende doeleinden wanneer dat ter goeder trouw gebeurt. Wanneer men in de commerciële wereld bona fide gebruik maakt van een beschrijvende term – die onderscheidend vermogen, i.e. secondary meaning heeft verworven – om zijn eigen producten te beschrijven in plaats van een bron aan te duiden, dan zal er geen sprake zijn van een inbreuk op een merk. Dit is fair use. De conclusie in deze zaak is dat men te maken heeft met fair use: “In short, defendant uses the words … fairly and in good faith only to describe to users the goods’s marketed by defendant. Under the fair use doctrine, such use is not an infringement. There is no justification for permitting plaintiff to monopolize an essentially descriptive phrase which claims virtues, simply because plaintiff may have been the first to employ it in widely distributed advertisements.”536 Het is een logisch besluit dat voortvloeit uit het toekennen van bescherming aan beschrijvende termen na het verwerven van onderscheidend vermogen. Die bescherming wordt net verleend om het economische proces te verbeteren en de mededinging te optimaliseren. De fair use defense is vanuit dat opzicht de te verwachten andere kant van de medaille. In casu anders besluiten zou de mededinging niet ten goede komen, dus wordt er een aangepast verweermiddel voorzien.
534
15 U.S.C. § 1115 (b) (4). Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 189 U.S.P.Q. 759 (2d Cir. 1976) en http://vlex.com/vid/abercrombiefitch-hunting-world-incorporated-36823356. 536 United States Shoe Corp. v. Brown Group Inc., 923 F.2d 844 (2d Cir. 1990). 535
110
135. Met een tweede veel geciteerde zaak537, Car – Freshner Corp. v. S.C. Johnson & Son, Inc.538 komen we zoals beloofd terug op de vraag wat er juist van belang is m.b.t. (het gebruik van) beschrijvende termen. Is de classificatie van Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.539 zaligmakend? Ook in deze zaak wordt de opinie van het Tweede Circuit gegeven door Judge LEVAL. In casu produceert de eisende partij autogeurverfrissers in de vorm van een dennenboom. Johnson & Son, Inc. brengt rond Kerstmis ook een geurverfrisser uit in de vorm van een dennenboom. Car – Freshner wil dit verhinderen. In eerste aanleg werd Johnson & Son, Inc. in het gelijk gesteld, maar niet o.b.v. fair use. Voor het Tweede Circuit, trachtten ze hun gelijk te behalen a.d.h.v. de fair use doctrine. Ze zullen hierin slagen. Waar er door het District Court werd besloten dat de fair use defense enkel van toepassing kan zijn bij termen die bij classificatie volgens Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.540 – generic, descriptive, suggestive, and arbitrary or fanciful – in de descriptive categorie vallen, wordt deze theorie hier verlaten. LEVAL stelt: “It is true that the doctrine can apply only to marks consisting of terms or images with descriptive qualities. That is because only such terms or images are capable of being used by others in their primary descriptive sense. But it should make no difference whether the plaintiff’s mark is to be classed on the descriptive tier of the trademark ladder (where protection is unavailable except on a showing of secondary meaning). What matters is whether the defendant is using the protected word or image descriptively, and not as a mark.”541 Het belang van deze laatste zin kan niet genoeg benadrukt worden. Niet de classificatie an sich is belangrijk, maar wel of de term in zijn eerste beschrijvende betekenis wordt gebruikt en niet als merk. Het maakt niet uit in welke klasse van termen het woord valt. Waar het echt omdraait is de vrijheid voor het publiek om bona fide de woorden te kunnen gebruiken in hun beschrijvende betekenis. Dat vrij gebruik is belangrijker dan het toekennen van exclusieve rechten aan een merkhouder m.b.t. dergelijke beschrijvende woorden. LEVAL besluit met te zeggen dat er sprake is van fair use en dat Johnson & Son Inc. het gebruik van hun geurverfrisser in de vorm van een dennenboom mag verderzetten. Hij geeft een definitie van fair use en zegt dat net dit de situatie is waarmee we in casu geconfronteerd worden: “In short, fair use permits others to use a protected mark to describe aspects of their own goods, provided the use is in good faith and not as a mark. That is precisely the case here.”
537
R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 748 – 749. 538 Car – Freshner Corp. v. S.C. Johnson & Son Inc., 70 F.3d 267 (2d Cir. 1995) en http://warren.law.uconn.edu/homes/swilf/ip/cases/car_freshner.htm. 539 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 189 U.S.P.Q. 759 (2d Cir. 1976) en http://vlex.com/vid/abercrombiefitch-hunting-world-incorporated-36823356. 540 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 189 U.S.P.Q. 759 (2d Cir. 1976) en http://vlex.com/vid/abercrombiefitch-hunting-world-incorporated-36823356. 541 Car – Freshner Corp. v. S.C. Johnson & Son Inc., 70 F.3d 269 (2d Cir. 1995) en http://warren.law.uconn.edu/homes/swilf/ip/cases/car_freshner.htm.
111
136. In een derde zaak gaan we op zoek naar welke rol de fair use defense kan spelen indien er verwarring bij de consumenten bestaat omtrent de oorsprong van de goederen. Over de jaren heen was hierover discussie ontstaan tussen verschillende Circuits. Het Vijfde Circuit meende dat indien het gebruik verwarring deed ontstaan, dit gebruik niet beschrijvend kon zijn en dus geen verdediging kon uitmaken. Het nam deze visie op in de zaak Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc.: “The holder of a protectable descriptive mark has no legal claim to an exclusive right in the primary, descriptive meaning of the term; consequently everyone is free to use the term in its primary, descriptive sense so long as such use does not lead to customer confusion as to the source of the goods or services.”542 Zolang dat men de term in zijn beschrijvende betekenis gebruikt, heeft de merkhouder niet de mogelijkheid om rechten af te dwingen. Behalve in één geval: Wanneer er door dat beschrijvend gebruik toch verwarring zou ontstaan bij de consumenten omtrent de bron van de goederen of diensten. Het gevaar onstaat zo natuurlijk wel dat de facto bij beschrijvend gebruik er steeds verwarring zou ontstaan. De omvang van de rechten van de merkhouder zouden zo aanzienlijk worden uitgebreid. Het Tweede Circuit hield er o.a. in de zaak Car – Freshner Corp. v. S.C. Johnson & Son, Inc. een andere mening op na: “If any confusion results to the detriment of the markholder, that was the risk entailed in the selection of a mark with descriptive attributes.”543 Indien er verwarring ontstaat is dat de keuze en verantwoordelijkheid van de merkhouder die maar geen beschrijvende term als merk had moeten nemen. De fair use defense kan volgens dit Circuit dus perfect gehanteerd worden, ook al is er verwarring aanwezig.544
137. Om deze controverse op te lossen, greep het Supreme Court in. In de zaak KP Permanent Make – Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.545, beter bekend als de MICROCOLOR case, bracht het Supreme Court bij monde van Justice SOUTER uitsluitsel.546 De centrale vraag is of een partij die gebruik wil maken van de fair use defense het bewijs moet leveren dat er geen waarschijnlijke verwarring bestaat omtrent de oorsprong van de goederen en dat dergelijke verwarring ook gewoon niet mag aanwezig zijn. In hoger beroep besloot het Negende Circuit dat wanneer er waarschijnlijke verwarring was, de fair use defense niet kon gebruikt worden. Bovendien scheen het Negende Circuit te suggereren dat het aan de partij was die de verdediging voerde om aan te tonen dat er geen verwarring aanwezig was. De verdedigende partij droeg dus de bewijslast.547 Het Supreme Court echter volgt het Tweede Circuit en besluit dat de aanwezigheid van mogelijke verwarring niet het gebruik van de fair use defense uitsluit en dat de bewijslast in eerste instantie niet bij de verdedigende partij ligt. 542
Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786, 791 (5th Cir. 1983) en http://www.law.uconn.edu/homes/swilf/ip/cases/zatarains.htm. 543 Car – Freshner Corp. v. S.C. Johnson & Son Inc., 70 F.3d 267 (2d Cir. 1995) en http://warren.law.uconn.edu/homes/swilf/ip/cases/car_freshner.htm. 544 Cosmetically Sealed Industries, Inc. v. Chesebrough – Pond’s USA Co., 125 F.3d 28 (2d Cir. 1997) en http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=2nd&navby=docket&no=969538. 545 KP Permanent Make – Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111, 125 S.Ct. 542 (2004). 546 S. GHOSH, R. GRUNER., P. J. KESAN en I. R. REIS, Intellectual Property Private Rights, The Public Interest, and the Regulation of Creative Activity, St. Paul, West, 2007, 558 – 562. 547 KP Permanent Make – Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 328 F.3d 1061 (9th Cir. 2003).
112
138. De feiten in deze zaak draaien rond het gebruik van het woord MICROCOLOR voor een soort van blijvende make up. Lasting Impression I, Inc. had een onbetwistbaar merk MICRO COLORS. KP Permanent Make – Up, Inc. maakte gebruik in een brochure van het woord MICROCOLOR. Ze spanden een zaak in om een uitspraak te bekomen waarin zou worden geoordeeld dat Lasting Impression I, Inc. geen exclusieve rechten had op MICROCOLOR. Hierop stelde Lasting Impression I, Inc. een tegenvordering in en voerde aan dat KP Permanent Make – Up, Inc. een inbreuk pleegde op hun merk. KP Permanent Make – Up, Inc. beriep zich op de fair use defense om aan te tonen dat zij geen inbreuk pleegden op het merk van Lasting Impression I, Inc. Dit is zeer kort de feitenweergave en de context waarin men de juridische discussie kan plaatsen.
139. SOUTER analyseert het juridische vraagstuk in twee fasen: Vooreerst onderzoekt hij wie de bewijslast draagt van de likelihood of confusion. Vervolgens gaat hij na of confusion en de fair use defense compatibel zijn. Om de eerste vraag op te lossen vertrekt hij van sectie 33 (b) (4) Lanham Act.548 M.b.t. deze bepaling merkt hij twee cruciale zaken op. Ten eerste legt deze wetsbepaling de bewijslast dat er likelihood of confusion, i.e. infringement is bij de merkhouder en niet bij de verweerder. Ten tweede zegt deze bepaling niets over het verband tussen de likelihood of confusion en de fair use defense. Redenerend met deze vaststellingen als vertrekpunt, besluit hij dat het niet aan de verdedigende partij is om aan te tonen dat er geen verwarring aanwezig is. Neen, de bewijslast ligt bij de eisende partij. Zij moeten aantonen dat er een inbreuk is. Slechts op het ogenblik dat er een likelihood of confusion door hen wordt aangetoond is het aan de verdediging om verweermiddelen aan te reiken zoals de fair use defense. SOUTER besluit m.b.t. dit punt als volgt: “Put another way, it is only when a plaintiff has shown likely confusion by a preponderance of the evidence that a defendant could have any need of an affirmative defense, but under Lasting’s theory the defense would be foreclosed in such a case. It defies logic to argue that a defense may not be asserted in the only situation where it even becomes relevant.”549
140. Met deze gedachtengang maakt SOUTER automatisch de brug met de tweede vraag: Kan consumer confusion verenigbaar zijn met de fair use defense? Het antwoord is een volmondig ja. Net op dat ogenblik krijgt de fair use defense zijn nut. Nadat de eiser een mogelijke inbreuk heeft aangetoond, zal de verweerder zich moeten verdedigen en dit kan hij doen a.d.h.v. de fair use defense. “Since the burden of proving likelihood of confusion rests with the plaintiff, and the fair use defendant has no free-standing need to show confusion unlikely, it follows that some possibility of consumer confusion must be
548
15 U.S.C. § 1115 (b) (4). KP Permanent Make – Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111, 125 S.Ct. 542 (2004) en http://supreme.justia.com/us/543/03-409/case.html. 549
113
compatible with fair use, and so it is.”550 Hij herhaalt het hierboven vermeldde citaat uit de zaak Car – Freshner Corp. v. S.C. Johnson & Son, Inc.551 Het Supreme Court doet in casu een uitspraak over het principe, maar gaat niet verder in op de graad van verwarring die verenigbaar is met de fair use defense. Dat wordt in het midden gelaten. Uiteraard is de graad van verwarring een criterium dat in ogenschouw kan worden genomen bij de likelihood of confusion test en de uiteindelijke beslissing van de rechters. Mijns inziens is het vooral vanuit de overweging dat geen twee zaken gelijk zijn dat het Supreme Court hier geen al te rigide uitspraken wou over doen. Tot slot laten we SOUTER zelf aan het woord met zijn besluit: “In sum, a plaintiff claiming infringement of an incontestable mark must show likelihood of consumer confusion as part of the prima facie case, 15 U.S.C. § 1115 (b), while the defendant has no independent burden to negate the likelihood of any confusion in raising the affirmative defense that a term is used descriptively, not as a mark, fairly and in good faith, § 1115 (b) (4).”552 De conclusie m.b.t. fair use is dat door deze theorie er steeds meer aan de rechten van de merkhouder wordt geknabbeld en dus de beschermingsomvang wordt verminderd op dit vlak. Het Supreme Court heeft duidelijk de bona fide gebruiker wat meer bescherming willen verlenen en ook de markt willen beschermen tegen de uitputting van de noodzakelijke terminologie om zo de eerlijke mededinging zo goed als mogelijk te vrijwaren. b) Nominative fair use553
1) Algemeen
141. Na de bespreking van de classic fair use, is het de beurt aan de nominative fair use. Beiden zijn vormen van gebruik waarmee geen inbreuk wordt gepleegd op het merkenrecht.554 Het onderlinge verband wordt in de zaak Horphag Research Ltd. v. Mario Pellegrini beschreven: “The nominative fair use analysis is appropriate where a defendant has used the plaintiff’s mark to describe the plaintiff’s product, even if the defendant’s ultimate goal is to describe his own product. Conversely, the classic fair use analysis is appropriate where a defendant has used the plaintiff’s mark only to describe his own product, and not at all to describe the plaintiff’s product.”555 Deze omschrijving maakt het best duidelijk waar juist het verschil zit tussen beide vormen van fair use.
550
KP Permanent Make – Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111, 125 S.Ct. 542 (2004) en http://supreme.justia.com/us/543/03-409/case.html. 551 Car – Freshner Corp. v. S.C. Johnson & Son Inc., 70 F.3d 267 (2d Cir. 1995) en http://warren.law.uconn.edu/homes/swilf/ip/cases/car_freshner.htm. 552 KP Permanent Make – Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111, 125 S.Ct. 542 (2004) en http://supreme.justia.com/us/543/03-409/case.html. 553 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, IV, Eagan, West, 2008, § 23 : 11. 554 Hiermee zeg ik niet dat er slechts twee vormen van gebruik zijn die geen aanleiding geven tot inbreuken op het merkenrecht, hetgeen men soms foutief aanneemt. De free speech defense is bijvoorbeeld een derde vorm. 555 Horphag Research Ltd. v. Mario Pellegrini, 337 F.3d 1036 (9th Cir. 2003) en http://altlaw.org/v1/cases/1126844.
114
142. De reden waarom we deze vorm van fair use bespreken is duidelijk: Het is een beperking op de rechten van de merkhouder. Waar er discussie rond bestaat is of deze beperking echt een affirmative defense is of niet.556 De dissenting Judge FISHER zegt dat : “The nominative fair use analysis is no more an affirmative defense than is the multi-factor test of infringement used by all circuits.”557 Ook MCCARTHY sluit zich bij deze zienswijze aan en ziet de nominative fair use als een alternatief voor de likelihood of confusion test.558 Uiteindelijk is deze discussie niet cruciaal voor ons werkstuk. Voor ons is het van belang dat dit een veel voorkomende doctrine is, die de rechten van de merkhouder inperkt.
143. Wanneer we in de wet op zoek gaan naar een nominative fair use bepaling, vinden we een dergelijke provisie niet terug in sectie 33 (b) Lanham Act.559 Bij een eis o.b.v. sectie 32 (a) Lanham Act560 is er geen wettelijke basis voor de nominative fair use. Dergelijke wetsbepaling is wel voorzien als verweermiddel wanneer er een eis wordt ingeleid o.b.v. dilutie, zoals we hierboven reeds hebben aangegeven. In sectie 43 (c) (3) (A) Lanham Act561 wordt uitdrukkelijk bepaald dat nominative fair use een vorm van fair use is en dat men zich niet zal kunnen beroepen op dilution wanneer er sprake is van deze vorm van fair use. De bepaling werd ingeschreven door de Trademark Dilution Revision Act of 2006. De vraag stelt zich wat de basis is voor de nominative fair use in de andere gevallen.
144. Zoals zo dikwijls het geval – wanneer een doctrine geen wettelijke basis heeft – is het een creatie van de rechtspraak. De leidinggevende zaak waarin de nominative fair use werd geponeerd is de zaak The New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.562 De feiten563 komen kort samengevat erop neer dat de populaire boysband New Kids on the Block allerlei gadgets en merchandising producten op de markt had gebracht, waaronder een 900 nummer dat mits betaling kon gebeld worden. Op een bepaald ogenblik organiseren USA TODAY en THE STAR, twee kranten, een enquête wie het populairste lid is van de groep. De mensen kunnen naar een 900 nummer bellen om hun voorkeur uit te drukken. Uit schrik voor het verlies van inkomsten en het aantasten van de groepssfeer dient de groep een klacht in zodat deze praktijken niet plaats kunnen vinden. De kranten baseren hun verdediging op de free speech defense van het First Amendment. In eerste aanleg krijgen de kranten gelijk o.b.v. deze verdediging. Er wordt in beroep gegaan. De opinie van het Negende Circuit wordt door Judge KOZINSKI gegeven.
556
S. GHOSH, R. GRUNER., P. J. KESAN en I. R. REIS, Intellectual Property Private Rights, The Public Interest, and the Regulation of Creative Activity, St. Paul, West, 2007, 562 – 566. 557 Century 21 Real Estate Corp. v. Lendingtree, Inc., 425 F.3d 211 (5th Cir. 2005). 558 Dit is gebleken uit de communicatie die ik heb gehad met Prof. J. T. MCCARTHY. 559 15 U.S.C. § 1115 (b). 560 15 U.S.C. § 1114 (a). 561 15 U.S.C. § 1125 (c) (3) (A). 562 The New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992). 563 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 745 – 746.
115
145. KOZINSKI zijn uitgangsprincipe is dat men zich niet moet uitspreken over grondwettelijke bepalingen wanneer dit te vermijden is. Om deze reden besluit hij: “Therefore, we consider first whether the New Kids have stated viable claims on their various causes of action.”564 Na een aantal algemene bedenkingen over het Amerikaanse merkenrecht en de fair use defense, maakt hij langzaam maar zeker duidelijk welke richting hij wil uitgaan. Hij stelt: “Indeed, it is often virtually impossible to refer to a particular product for purposes of comparison, criticism, point of reference or any other such purpose without using the mark… Much useful social and commercial discourse would be all but impossible if speakers were under threat of an infringement lawsuit every time they made reference to a person, company or product by using its trademark…” Door deze redenering op dergelijke wijze op te bouwen, verschaft hij zichzelf voldoende ruimte en argumenten om uiteindelijk zijn nieuwe theorie te gaan verantwoorden. Hij gaat verder als volgt: “Indeed, we may generalize a class of cases where the use of the trademark does not attempt to capitalize on consumer confusion or to appropriate the cachet of one product for a different one. Such nominative use of a mark – where the only word reasonably available to describe a particular thing is pressed into service – lies outside the strictures of trademark law: Because it does not implicate the source-identification function that is the purpose of trademark, it does not constitute unfair competition; such use is fair because it does not imply sponsorship or endorsement by the trademark holder.” Met deze ondertussen veel geciteerde woorden, legde KOZINSKI de basis voor de nominative fair use. Het gaat in deze zaak niet om de klassieke fair use. Het merk van de New Kids wordt gebruikt om naar de New Kids zelf te verwijzen en niet om naar de producten of diensten van de krant zelf te verwijzen. Dan zou er immers sprake zijn van de klassieke fair use doctrine. Ten slotte, stelt KOZINSKI de zogenaamde New Kids Formule op. Wanneer er voldaan is aan de criteria van deze formule, dan zal de commerciële gebruiker geen inbreuk plegen op de rechten van een merkhouder. Er zal dan sprake zijn van nominative fair use. De drie voorwaarden zijn de volgende: “First, the product or service in question must be one not readily identifiable without use of the trademark; second, only so much of the mark or marks may be used as is reasonably necessary to identify the product or service; and third, the user must do nothing that would, in conjunction with the mark, suggest sponsorship or endorsement by the trademark holder.”565 KOZINSKI gaat na of er in casu voldaan is aan deze drie voorwaarden. Na een korte analyse besluit hij dat dit inderdaad het geval is. Er is dus sprake van nominative fair use en de kranten hebben dus geen inbreuk gepleegd om het merk van de New Kids on the Block.
146. Zoals reeds gezegd, wordt de nominative fair use door sommigen gezien als een alternatief voor de likelihood of confusion test. Dit is ook het geval in het Negende Circuit en werd bevestigd in de zaak
564
The New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992). The New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/971/971.F2d.302.90-56258.90-56219.html. 565
116
Playboy Enterprises, Inc. v. Welles.566 In deze zaak stelt rechter NELSON dat de New Kids Formule moet gehanteerd worden indien de verweerder de nominative fair use defense aanvoert in plaats van de likelihood of confusion test zoals bepaald in AMF Inc. v. Sleekcraft Boats.567 In casu had Playboy Enterprises, Inc. (PEI) Terri WELLES gedagvaard, aangezien zij een inbreuk zou plegen op de de rechten van PEI. WELLES was in 1981 Playmate of the year (PMOY) geweest. O.a. in banners bleef ze dit op haar website vermelden. Hiertegen wou PEI optreden. WELLES voerde op haar beurt de nominative fair use defense aan. NELSON gaat eerst in op de test die moet worden gehanteerd: “The three-factor test better evaluates the likelihood of confusion in nominative use cases. When a defendant uses a trademark nominally, the trademark will be identical to the plaintiff’s mark, at least in terms of the words in question. Thus, application of the Sleekcraft test, which focuses on the similarity of the mark used by the plaintiff and the defendant, would lead to the incorrect conclusion that virtually all nominative uses are confusing. The three-factor test… better addresses concerns regarding the likelihood of confusion in nominative use cases.”568 NELSON besluit na analyse dat men ook in deze zaak te maken heeft met een nominative fair use.
147. Met deze twee illustratieve zaken m.b.t. de nominative fair use is het concept waarschijnlijk voldoende duidelijk geworden. Zoals de naam zegt, wordt het merk steeds genoemd. Het is nominatief. Hieronder gaan we nog kort in op twee specifieke situaties van deze nominative fair use. Aangezien de naam gebruikt wordt om te refereren naar een product, wordt ook wel de term referential use gebruikt als algemene term voor deze categorieën. De eerste categorie is de categorie van de hersteldiensten en vervangingsgoederen. De tweede categorie is die van de vergelijkende reclame.
2) Hersteldiensten en vervangingsgoederen
148. Deze eerste categorie is het resultaat van een kosten-baten analyse. Men is het gras aan het afrijden en plots valt de motor stil. Naast de optie om het gras niet verder af te rijden of iemand anders zijn grasmachine te lenen, blijven er niet veel opties over. Ofwel een nieuwe machine kopen ofwel de oude machine laten herstellen. Dikwijls zal de eigenaar beslissen dat het toch nog de moeite is om de machine te laten herstellen, maar wel niet met de dure oorspronkelijke bestanddelen. Neen, veeleer zal men beroep doen op goedkopere alternatieven. I.p.v. het dure vervangingsonderdeel van hetzelfde merk als de oorspronkelijke machine te kopen, een goedkoper vervangingsonderdeel dat evengoed werkt. Om aan deze wens van de consument tegemoet te komen, is er een volledige markt van hersteldiensten en vervangingsgoederen ontstaan. Het probleem ligt nu voor de hand: Hoe moet de herstelgarage bijv. 566
Playboy Enterprises, Inc. v. Welles, 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002). AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979). 568 Playboy Enterprises, Inc. v. Welles, 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002) en http://openjurist.org/279/f3d/796/playboy-enterprisesinc-v-welles. 567
117
aanduiden dat ze de expertise bezitten om zowel FORD, FERRARI als AUDI wagens te herstellen en dat ze over compatibele vervangingsonderdelen beschikken? Wel, simpelweg door dit zo te vermelden. Ook hier geldt: Wie de waarheid spreekt, wordt niet bestraft.
149. Rechter KOZINSKI baseerde zich o.a. op deze situatie van de hersteldiensten en vervangingsgoederen in zijn redenering om uiteindelijk tot zijn besluit te komen in de zaak The New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.569 Hij haalde de standaardzaak aan m.b.t. deze diensten en goederen: Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church.570 De enige manier om aan te geven dat Church capabel was om VW te herstellen, was door effectief het VW merk te gebruiken. Het kan niet verboden worden aan handelaars om zich te specialiseren in het herstellen van merkproducten. Hetgeen cruciaal is, is dat de hersteller, in casu Church op geen enkele wijze suggereert dat hij onder licentie werkt van VW of hij een erkend VW dealer is.571 Deze problematiek doet ons denken aan de zaak Harley Davidson v. Grottanelli.572’573 In casu ging de discussie over het feit of HOG al dan niet een algemene term was. Gelet op de bovenstaande theorie, zou men zelfs kunnen concluderen dat indien HOG niet als algemene term bevonden was, men toch nog ervan gebruik zou kunnen maken om hun hersteldiensten en vervangingsgoederen aan te duiden. De naam THE HOG FARM had dan waarschijnlijk wel aangepast moeten worden. Anders zou men volgens de criteria van Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church574 kunnen vermoeden dat deze zaak een officiële band heeft met de Harley Owners Group. We kunnen concluderen dat het feit of men al dan niet bedrieglijk wil suggereren dat men officieel verbonden is met het merk en de merkhouder waarvan men hersteldiensten en vervangingsgoederen levert, het cruciale criterium is. Dat men dit als criterium hanteert, is geen verrassing. De consument zou immers daardoor verward kunnen worden.
3) Vergelijkende reclame
150. De tweede categorie, de vergelijkende reclame ofwel comparative advertising, is ook gebaseerd op hetzelfde basisprincipe: Men mag steeds de waarheid vertellen. Hierdoor onderscheidt deze categorie zich
569
The New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992). Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church, 411 F.2d 350 (9th Cir. 1969). 571 “It is not disputed that Church may specialize in the repair of Volkswagen vehicles. He may also advertise to the effect that he does so, and in such advertising it would be difficult, if not impossible, for him to avoid altogether the use of the word Volkswagen or its abbreviation VW which are the normal terms which, to the public at large signify appellant’s cars… Although he may advertise to the public that he repairs appellant’s cars, Church must not do so in a manner which is likely to suggest to his prospective customers that he is part of Volkswagen’s organization of franchised dealers and repairmen.”, Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church, 411 F.2d 350 (9th Cir. 1969) en http://altlaw.org/v1/cases/868202. 572 Harley Davidson v. Grottanelli, 164 F.3d 806 (2d Cir. 1999). 573 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 299 – 302. 574 Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church, 411 F.2d 350 (9th Cir. 1969) en http://altlaw.org/v1/cases/868202. 570
118
met de false advertising, waarvan claims o.b.v. sectie 43 (a) Lanham Act575 kunnen ingesteld worden.576 Men refereert in de vergelijkende reclame naar een ander zijn merk om zijn eigen producten te promoten. Gelet op de beperkte omvang van dit werkstuk, ga ik slechts in op de basiszaak577 m.b.t. vergelijkende reclame: Smith v. Chanel, Inc.578 In deze zaak gaat men na onder welke omstandigheden het vernoemen van een ander zijn merk geen inbreuk uitmaakt bij het voeren van reclame voor zijn eigen producten. Smith produceerde een parfum, SECOND CHANCE, dat een kopie was van de geur van CHANEL No. 5. In hun reclame verwees men expliciet naar CHANEL No. 5. Hiertegen wou laatstegenoemde optreden. Rechter BROWNING geeft de opinie van het Negende Circuit. Hetgeen ons interesseert, meer dan de uitspraak in casu, is de algemene theorie die in deze zaak wordt geponeerd. De centrale vraag is: mag degene die een product kopieert – dat geen octrooibescherming geniet, maar wel als merkproduct verkocht wordt – verwijzen naar dit merk in zijn reclame bij het commercialiseren van zijn kopie? Indien er een octrooi op dit product zou liggen, kan dit uiteraard niet. Anders zou er sprake zijn van een inbreuk op het octrooirecht. Dit moet mogelijk zijn: “We hold that he may, and that such advertising may not be enjoined under either the Lanham Act, or the common law of unfair competition, so long as it does not contain misrepresentations or create a reasonable likelihood that purchasers will be confused as to the source, identify, or sponsorship of the advertiser’s product.” Ongeveer met dezelfde idee besluit BROWNING: “We are satisfied, therefore, that both authority and reason require a holding that in the absence of misrepresentation or confusion as to source or sponsorship a seller in promoting his own goods may use the trademark of another to identify the latter’s goods.”579 De verwarring is weerom troef en allesbepalend. Het is niet zo dat vergelijkende reclame enkel toegelaten is wanneer het in feite identieke producten betreft. Vergelijkende reclame is veel ruimer dan dat en kan dus in grote mate de rechten van de merkhouder inperken in dit kader. Typisch voor deze categorie zijn bijvoorbeeld de If you like X, you’ll love Y slogans.580 Het is dus in de V.S.A. perfect toegelaten om reclame te voeren met de slogan: If you like MicroMash, You will love Kaplan PMBR.581
151. Wat we vooral moeten onthouden m.b.t. deze categorieën van fair use is dat ook in het merkenrecht eerlijkheid het langst duurt. Wanneer men niet liegt bij het voeren van vergelijkende reclame, zal het toegestaan zijn om een ander zijn merk te gebruiken met de bedoeling de verkoop van zijn eigen producten te bevorderen.
575
15 U.S.C. § 1125 (a). R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 684 – 694. 577 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 557 – 561. 578 Smith v. Chanel, Inc., 402 F.2d 562 (9th Cir. 1968). 579 Smith v. Chanel, Inc., 402 F.2d 562 (9th Cir. 1968) en http://www.audiocasefiles.com/acf_cases/10223-r-g-smith-v-chanelinc-. 580 Calvin Klein Cosmetics v. Parfums de Coeur, 824 F.2d 665 (8th Cir. 1987). 581 Beide zijn merken van cursussen die worden aangeboden om rechtenstudenten voor te bereiden op het balie examen in de V.S.A. Tussen al deze bedrijven heerst er een grote concurrentiestrijd: BARBRI, KAPLAN, MICROMASH, PIEPER,… 576
119
Na deze twee vormen van fair use, gaan we ten slotte in op de First Amendment defense. Deze verdediging wordt ook soms wel de free speech defense of artistic defense genoemd. c) Vrije meningsuiting582
152. Het recht op vrije meningsuiting staat centraal in de Amerikaanse samenleving. Het is een grondwettelijke bepaling die vervat is in het zogenaamde First Amendment. De tekst is: “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right for the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.” Naast de basisbepaling voor een aantal andere fundamentele rechten, is op dit First Amendment het recht op vrije meningsuiting gebaseerd. Prima facie kan het misschien niet ontzettend duidelijk zijn dat dit recht een invloed kan hebben op de beschermingsomvang van het merkenrecht; meer bepaald een inperking van de rechten van de merkhouder. Toch is het niet ver gezocht. Het toenemend belang van merken en de commercialisering en globalisering van de wereld gaan hand in hand. Deze onderlinge tendensen versterken elkaar voortdurend. Steeds meer zijn merken geïntegreerd geraakt in het dagdagelijkse leven en onze spreektaal. Het viel dan ook te voorspellen dat deze evolutie ervoor ging zorgen dat de rechten van de merkhouder gingen botsen met de vrijheid van meningsuiting. Deze botsing heeft geleid tot een moeilijke evenwichtsoefening en tot een broos evenwicht. Beide rechten vervullen namelijk een zeer belangrijke functie in de V.S.A. Het merkenrecht symboliseert de consumptiemaatschappij en dat de vrijheid van meningsuiting belangrijk is, daarvoor is elk betoog overbodig. In feite symboleren ze verschillende aspecten van de American dream. Indien men in elke omstandigheid de vrije meningsuiting als zaligmakend verweermiddel zou kunnen aanvoeren, dan zouden de rechten van de merkhouder totaal worden uitgehold. Indien men de rechten van de merkhouder dan weer ten volle zou willen beschermen, dan zou de vrije meningsuiting in sommige gevallen sterk beknot worden. Het mag dus duidelijk zijn dat dit een complexe problematiek is waarvoor geen kant-en-klaar oplossingen voor bestaan. Ook hier weer moet elke zaak afzonderlijk worden geanalyseerd en beoordeeld.
153. Er zijn verschillende soorten van free speech. Denken we bijvoorbeeld aan de communicative en commercial speech om er slechts twee te noemen. Waar bij de eerste soort de doelstelling is om nieuws te brengen en de mensen te informeren, is de doelstelling van de tweede soort het voeren van reclame. Het is logisch dat de speech waar geen commerciële doeleinden voorop staan een ruimere free speech bescherming zal krijgen dan de louter commerciële speech. Men zou kunnen denken dat commercial 582
J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, VI, Eagan, West, 2008, §§ 31 : 139 – 156 en S. GHOSH, R. GRUNER., P. J. KESAN en I. R. REIS, Intellectual Property Private Rights, The Public Interest, and the Regulation of Creative Activity, St. Paul, West, 2007, 566 – 571.
120
speech absoluut geen bescherming zou krijgen, maar dit is niet het geval. Meer nog, sinds 1976 erkent het Supreme Court dat commercial speech onder de bescherming van het First Amendment valt. Men motiveert dit vanuit het feit dat de maatschappij er enkel bij kan winnen wanneer consumenten goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Daarom is de commercial speech een positieve zaak en verdient ze bescherming.583 Hierbij moet wel in het achterhoofd worden gehouden dat de bescherming minder ruim zal zijn bij commercial speech dan bijv. political speech, maar ze zal er wel zijn.584’585 Een voorbeeld van deze commercial speech zou het volgende kunnen zijn: Stel dat de producent van MAMMA MIA zijn musical wil beginnen promoten. Door de positieve associaties die bij consumenten bestaan m.b.t. bepaalde merken, zouden ze hun musical bijv. de ROLEX of de ROLLS ROYCE van BROADWAY kunnen noemen. Een bepaald merk van een andere eigenaar wordt gebruikt om een bepaalde boodschap over te brengen. Mensen associëren ROLEX en ROLLS ROYCE met exclusiviteit en kwaliteit. Dergelijke vergelijking zal dus een positief effect hebben voor MAMMA MIA, aangezien mensen onbewust deze typische eigenschappen ook aan de musical zullen toeschrijven.
154. In welke omstandigheden kan men zich op dit verweermiddel beroepen? De beperkte omvang van dit werk laat geen exhaustieve analyse toe. Toch gaan we in op één specifiek voorbeeld ter illustratie en om de verwarring wat te reduceren: de Parodie. O.a. om deze reden wordt deze vorm ook wel de artistic fair use genoemd. Om al dan niet uit te maken of de free speech defense succesvol zal zijn bij parodieën en hun literaire titels wordt de regel gevolgd, zoals vooropgesteld door het Tweede Circuit in de zaak Rogers v. Grimaldi.586’587 Er is immers geen wettelijke basis te vinden voor de parodie als verweermiddel. De situatie is vergelijkbaar met de basis van de nominative fair use. Ook daar was er geen wettelijke grondslag, tenzij bij de dilutie. In sectie 43 (c) (3) (A) (ii)588 wordt expliciet de parodie als verweermiddel tegen dilutie vermeld.589 Wanneer de vordering o.b.v. andere bepalingen wordt ingeleid, moet de grondslag van de parodie als verweermiddel in de rechtspraak gezocht worden.
155. Het moet duidelijk zijn dat het inroepen van parody geen wondermiddel is. Zoals MCCARTHY het zegt: “But the cry of parody! does not magically fend off otherwise legitimate claims of trademark infringement or dilution. There are confusing parodies and non-confusing parodies. All they have in common is an attempt at humor through the use of someone else’s trademark. A non-infringing parody is
583
Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumers Council, 425 U.S. 748, 765 (1976). “Commercial speech receives a limited form of First Amendment protection.”, San Francisco Arts & Athletics, Inc. v. United States Olympic Committee, 483 U.S. 522 (1987). 585 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 817 – 822. 586 Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994, 999 (2d Cir. 1989). 587 “Literary titles do not violate the Lanham Act unless the title has no artistic relevance to the underlying work whatsoever, or, if it has some artistic relevance, unless the title explicitly misleads as to the source or the content of the work.” 588 15 U.S.C. § 1125 (c) (3) (A) (ii). 589 Dit werd ingevoerd door de Trademark Dilution Revision Act of 2006. 584
121
merely amusing, not confusing.”590 Het blijft dus mogelijk dat hoewel men wou parodiëren, er toch een inbreuk op het merkenrecht wordt vastgesteld. Een parodie moet amuseren en niet verwarren. Zoniet zal er toch een inbreuk zijn op de rechten van de merkhouder. Een nuttige observatie hieromtrent werd gedaan door rechter FEINBERG in de zaak Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publising Group, Inc.591 Hij doet een algemene vaststelling, terwijl hij kort Time Magazine als voorbeeld aanhaalt: “Conflict is … inevitable in the context of parody, because the keystone of parody is imitation. It is hard to imagine, for example, a successful parody of Time magazine that did not reproduce Time’ trademarked red border. A parody must convey two simultaneous – and contradictory – messages: that it is the original, but also that it is not the original and is instead a parody. To the extent that it does only the former but not the latter, it is not only a poor parody but also vulnerable under trademark law, since the customer will be confused. Thus, the principal issue before the district court was how to strike the balance between the two competing considerations of allowing artistic expression and preventing consumer confusion.”592 Nogmaals zien we bevestigd dat het niet eenvoudig is om zomaar succesvol de parodie als verweermiddel in te roepen. Bovendien komt ook in deze opinie zeer goed de tweestrijd aan bod tussen het vermijden van consumentenverwarring en de beknotting van de artistieke expressie. 156. Ten slotte, ga ik nog in op de zaak Mattel, Inc. v. Universal Music International.593 Naar deze zaak wordt soms verwezen als Mattel, Inc. v. MCA Records.594 Deze zaak krijgt niet enkel mijn aandacht omdat het een leidinggevende zaak is. Het feit dat MCCARTHY op ludieke wijze zoveel aandacht besteedde aan deze zaak in het kader van de 2007 Finnegan Lecture595 en deze zaak exact tien jaar na de zaak The New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.596 ook door rechter KOZINSKI werd uitgesproken, zijn de doorslaggevende redenen. Het zal de lezer al opgevallen zijn dat steeds dezelfde namen van academici en rechters terugkomen. Op dat vlak heerst er in in de V.S.A. een echte bloedarmoede. Slechts enkele grote authoriteiten wijden hun carrière aan het merkenrecht. De anderen investeren liever in het octrooirecht en het auteursrecht. Het mag dan ook geen verrassing heten dat steeds opnieuw dezelfde namen te voorschijn komen bij de bespreking van het Amerikaanse merkenrecht.
157. In deze zaak staat BARBIE centraal. BARBIE behoeft geen uitleg. Een mooi voorbeeld van wat en hoe groot de kracht van een merk kan zijn. Naast een blonde pop, is BARBIE veel meer dan dat. Ze is uitgegroeid, nog meer in de V.S.A. dan in Europa, tot het icoon bij uitstek voor de Amerikaanse 590
J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, VI, Eagan, West, 2008, § 31 : 153. Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., 886 F.2d 490 (2d Cir. 1989). 592 Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., 886 F.2d 490 (2d Cir. 1989) en http://cases.justia.com/us-court-of-appeals/F2/886/490/19015/ . 593 Mattel, Inc. v. Universal Music International, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002), cert. denied, 537 U.S. 1171 (2003). 594 Mattel, Inc. v. Universal Music International, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002) en http://www.audiocasefiles.com/acf_cases/10228-mattel-inc-v-mca-records-inc-. 595 J. T. MCCARTHY, Using other people’s trademark, 2007 Finnegan Lecture Washington College Of Law, http://www.wcl.american.edu/pijip/finneganlecture.cfm. 596 The New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992). 591
122
tienermeisjes. Op het einde van de vorige eeuw wordt door de Deense groep AQUA een liedje gemaakt: Barbie Girl. Het lied wordt een heuse hit. De producent van BARBIE, Mattel, wil hiertegen optreden en dient een klacht in tegen de muziekproducenten: MCA. Matttel voert zijn verdediging o.a. op basis van het feit dat het over een parodie gaat.
158. Na een aantal vaststellingen m.b.t. het First Amendment en verwijzingen naar theorieën o.a. uiteengezet door hemzelf in The New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., doet rechter KOZINSKI een eerste belangrijke vaststelling . Hij zegt het zo: “Simply put, the trademark owner does not have the right to control public discourse whenever the public imbues his mark with a meaning beyond its source-identifying function.”597 In zijn verdere analyse zegt hij dat er geen enkele twijfel over bestaat dat het lied refereert naar het bekende merk BARBIE. Het lied wil met BARBIE de draak steken. Dit is een zeer belangrijk element. Degene die de parodie maakt, moet kunnen aantonen dat hij een parodie wou maken op een bepaald merk. Het artistieke element moet dan ook gericht zijn naar of zinspelen op het merk. KOZINSKI haalt terecht de zaak Harley Davidson v. Grottanelli598 aan: “a parodist whose expressive work aims its parodic commentary at a trademark is given considerable leeway, but a claimed parodic use that makes no comment on the mark is not a permitted trademark parody use.”599 KOZINSKI valt dan terug op het Tweede Circuit. Hij verklaart de regel, zoals in de zaak Rogers v. Grimaldi600’601 bepaald, van toepassing. Het gebruik van BARBIE in de titel is relevant t.a.v. het onderliggende werk: het lied. Er is geen misleiding. Het lied gaat over BARBIE en de cultuur die ze vertegenwoordigt, volgens AQUA. KOZINSKI besluit o.b.v. deze elementen dat er geen inbreuk is op het merkenrecht, maar wel sprake van een parodie. Deze parodie is an sich dan weer gebaseerd op het First Amendment. Hoewel dit uiteraard een sterk vereenvoudigde weergave van de feiten en juridische argumentatie is, is de essentie duidelijk: De parodie kan een succesvol verweermiddel zijn t.a.v. een trademark infringement claim.
159. Naast deze descriptive fair use, nominative fair use en free speech defense vermeld ik voor de volledigheid nog een vierde categorie van verweermiddelen in dit kader. Of het een vorm van fair use betreft of enkel mag ingedeeld worden in de overkoepelende categorie van non-infringing uses is voor de praktijk niet relevant en slechts voer voor theoretische discussies. Feit is dat wanneer men bijvoorbeeld tweedehandsgoederen verkoopt, men gebruik maakt van iemand anders zijn merk zonder er een inbreuk op te plegen. Wanneer men zijn wagen, FIAT, na tien jaar doorverkoopt, kan dit zonder problemen. In
597
Mattel, Inc. v. Universal Music International, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002), cert. denied, 537 U.S. 1171 (2003) en http://www.audiocasefiles.com/acf_cases/10228-mattel-inc-v-mca-records-inc-. 598 J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 299 – 302. 599 Harley Davidson v. Grottanelli, 164 F.3d 806 (2d Cir. 1999). 600 Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994, 999 (2d Cir. 1989). 601 “Literary titles do not violate the Lanham Act unless the title has no artistic relevance to the underlying work whatsoever, or, if it has some artistic relevance, unless the title explicitly misleads as to the source or the content of the work.”
123
deze situaties geldt namelijk de theorie van de first sale exhaustion.602 Deze regel is even duidelijk dan dat hij logisch is. Van zodra een merkhouder zijn merkproducten een eerste maal heeft verkocht, heeft hij daarmee zijn merkenrechterlijke aanspraken uitgeput. Bij herverkoop van het goed, zal de eigenaar niet de merkenrechterlijke symbolen moeten gaan verwijderen. Op deze regel zijn er nog een aantal variaties, denken we maar aan de herstelde of herverpakte goederen.603 Wanneer men in deze gevallen niet bedrieglijk te werk gaat, zal men zich op deze theorieën als verweermiddel kunnen beroepen tegen een mogelijke schadeclaim.
160. Behalve deze verweermiddelen, die typisch zijn voor het merkenrecht, zijn er nog een aantal meer algemene rechtsprincipes waarop de verdediging zich soms zal kunnen beroepen. Waar we de hierboven besproken verweermiddelen de materiële verweermiddelen zouden kunnen noemen, volgt hieronder een zeer summiere bespreking van de procedurele verweermiddelen die dikwijls gebaseerd zijn op de common law. D. Laches en acquiescence604 161. Wat is laches en acquiescence en wat is hun functie? Tot deze vragen beperken we ons in dit werk. Eerst en vooral moet in herinnering gebracht worden dat we de beschermingsomvang van geregistreerde, federale merken bestuderen. Zoals gezien, zijn zelfs op de incontestable marks sommige verweermiddelen van toepassing. Deze staan opgesomd in sectie 33 (b) Lanham Act.605 Als laatste opgesomd in deze lijst staat ten negende: “That equitable principles, including laches, estoppel, and acquiecence, are applicable.”606 We komen niet veel meer te weten uit de wet, behalve het feit dat we te maken hebben met een verweermiddel t.a.v. incontestable marks. Wat nu juist het verschil is tussen deze verschillende equitable principles is verre van duidelijk. Verschillende rechtbanken gebruiken deze termen als synoniemen, maken allerlei onderscheiden, e.d.m.607 De consensus is weerom dat de verwarring troef is.
162. De vraag blijft echter: Wat is laches? Aangezien we in de Lanham Act zelf niet veel wijzer worden, gaan we op zoek in de Restatement (Third) of Unfair Competition. Prima facie vinden we ook hier geen verwijzing naar laches. We moeten dus weerom beroep doen op de rechtspraak. In de zaak Hot Wax, Inc. 602
R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 729. 603 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 728 – 733. 604 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, VI, Eagan, West, 2008, §§ 31 : 1 – 43 en L. A. FLETCHER en J. D. KERA, The Trademark Law Handbook, New York, Clark Boardman Callaghan, 1992, 243 – 246. 605 15 U.S.C. § 1115 (b). 606 15 U.S.C. § 1115 (b) (9). 607 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 751.
124
v. Turtle Wax, Inc. vinden we weer wat laches juist is. Rechter WRIGHT: “The equitable doctrine of laches is derived from the maxim that those who sleep on their rights, lose them. Laches addresses delay in the pursuit of a right when a party must assert that right in order to benefit from it. For laches to apply in a particular case, the party asserting the defense must demonstrate: (1) an unreasonable lack of diligence by the party against whom the defense is asserted and (2) prejudice arising therefrom.”608 Het verweermiddel dat uit deze doctrine kan worden afgeleid is het volgende: Hij die niet handelt binnen een billijke termijn zal zich niet meer op zijn rechten kunnen beroepen t.a.v. de partij waartegen hij verzuimd heeft te handelen gedurende een bepaalde periode, indien deze partij daardoor schade zou oplopen. Deze doctrine wordt ook wel gebaseerd op het Latijnse adagium vigilantibus non dormientibus aequitas subvenit, zoals uitdrukkelijk vermeld in de zaak Independent Bankers Association of America v. Heimann.609 Wanneer we dit alles in het achterhoofd houden en dan opnieuw de Restatement (Third) of Unfair Competition gaan lezen, zien we dat er een gelijkaardige bepaling in voorkomt. In § 31 wordt laches as defense erkend: “If the owner of a trademark, trade name, collective mark, or certification mark unreasonably delays in commencing an action for infringement or otherwise asserting the owner’s rights and thereby causes prejudice to another who may be subject to liability to the owner under the rules stated in this Chapter, the owner may be barred in whole or in part from the relief that would otherwise be available under §§ 35 – 37.”610 Let wel, de term laches wordt niet genoemd. De elementen die aanwezig moeten zijn opdat een laches defense succesvol zou zijn, worden in deze bepaling uitgedrukt. Er kan opgemerkt worden dat dit grosso modo overeenkomt met de twee voorwaarden zoals – in vet – bepaald in de zaak Hot Wax, Inc. v. Turtle Wax, Inc.611 Deze laches doctrine doet ons denken aan de theorie van de rechtsverwerking. Deze theorie wordt in Nederland reeds erkend, maar in België nog niet. Naar mijn mening is de hoofdfunctie van deze laches doctrine de rechtszekerheid bewaren. Het opeisen van rechten na jarenlange inactiviteit m.b.t. zijn rechten kan onbillijk zijn. Hier springt de laches doctrine dan in de bres.
163. Acquiescence daarentegen gaat eigenlijk nog een stap verder dan laches. Bij laches blijft de merkhouder gedurende een hele tijd gewoon passief, tot hij uiteraard zijn rechten zal willen laten gelden. Hij heeft nooit de intentie gehad om zijn rechten uit te oefenen tot op dat ogenblik, maar heeft ook nooit laten verstaan dat hij toelating gaf voor het gebruik van zijn merk. Dat is nu net wel het geval bij acquiescence.612 Bij acquiescence heeft de merkhouder op een of andere wijze laten blijken dat de ontplooiing van de activiteiten – van degene die nu opeens in het verweer wordt gedrongen – met behulp 608
Hot Wax, Inc. v. Turtle Wax, Inc., 191 F.3d 813 (7th Cir. 1999) en http://caselaw.lp.findlaw.com/cgibin/getcase.pl?court=7th&navby=case&no=983981. 609 Independent Bankers Association of America v. Heimann, 627 F.2d 486 en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/627/627.F2d.486.79-1696.html. 610 Restatement of the Law (Third) of Unfair Competition § 31. 611 Hot Wax, Inc. v. Turtle Wax, Inc., 191 F.3d 813 (7th Cir. 1999) en en http://caselaw.lp.findlaw.com/cgibin/getcase.pl?court=7th&navby=case&no=983981. 612 J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, VI, Eagan, West, 2008, §§ 31 : 41 – 43.
125
van het merk van de merkhouder, in orde was. In de zaak Elvis Presley Enterprises, Inc. v. Elvisly Yours, Inc. werd het onderscheid tussen laches en acquiescence duidelijk gemaakt: “Although sometimes used indiscriminately as if they were synonyms, laches and acquiescence are not the same. Laches is a negligent and unintentional failure to protect one’s rights while acquiescence is intentional. Acquieschence requires a finding of conduct on the plaintiff’s part that amounted to an assurance to the defendant, express or implied, that plaintiff would not assert his trademark rights against the defendant.”613 Indien de verweerder succesvol acquiescence wil inroepen, zal hij moeten aantonen dat hij op een of andere manier de verzekering had gekregen dat de merkhouder tegen hem niet zijn merkenrechterlijke bescherming ging inroepen. Dit zal voor de verweerder dus moeilijker te bewijzen zijn dan louter laches. Aan de andere kant ligt het dan wel voor de hand dat indien hij erin slaagt dit bewijs te leveren, de kans veel groter is dat de merkhouder zijn rechten niet zal kunnen uitoefenen t.a.v. hem dan dat het geval is bij laches. Dit is zeer beknopt waar beide procedurele mechanismen op neerkomen.
E. Overige beperkingen In deze laatste subsectie gaan we nog in op een drietal andere potentiële verweermiddelen. Het zijn enkel de meest voorkomende defenses die ik nog aanhaal, zonder volledigheid na te streven. a) Verlating614
164. De verlating of abandonment als verweermiddel is misschien wel de meest logische verdediging. In essentie is het gewoon zeggen dat de merkhouder geen rechten meer heeft op het merk, aangezien hij het merk heeft verlaten. Hij is gewoon geen merkhouder meer. Dit verweermiddel wordt expliciet vermeld in sectie 33 (b) (2) Lanham Act.615 De enige vraag die nog moet opgelost worden is; Wanneer is er sprake van abandonment? De Lanham Act snelt in casu ter hulp, aangezien het begrip wordt gedefinieerd in sectie 45: “Abandonment: A mark shall be deemed to be abandoned if either of the following occurs: (1) When its use has been discontinued with intent not to resume such use. Intent not to resume may be inferred from circumstances. Nonuse for 3 consecutive years shall be prima facie evidence of abandonment. Use of a mark means the bona fide use of such mark made in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. (2) When any course of conduct of the owner, including acts of omission as well as commission, causes the mark to become the generic name for the goods or services on or in connection with 613
Elvis Presley Enterprises, Inc. v. Elvisly Yours, Inc., 936 F.2d 889 (6th Cir. 1991) en http://altlaw.org/v1/cases/501269 . J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 305 – 331 en L. A. FLETCHER en J. D. KERA, The Trademark Law Handbook, New York, Clark Boardman Callaghan, 1992, 235 – 238. 615 15 U.S.C. § 1115 (b) (2). 614
126
which it is used or otherwise to lose its significance as a mark. Purchaser motivation shall not be a test for determining abandonment under this paragraph.”616
Deze definitie bevat alle noodzakelijke elementen. De criteria, zoals door dit artikel vooropgesteld, moeten voor elke zaak toegepast worden. Het enige probleem dat nog kan rijzen zijn feitenkwesties onder andere m.b.t. het bewijs. We zouden m.b.t. dit verweermiddel de link kunnen trekken met bijv. meubels die worden achtergelaten bij de ophaling van het groot huisvuil. Wie zijn spullen intentioneel achterlaat zonder de bedoeling uit te drukken om ze in de toekomst nog te gebruiken en in zijn bezit te houden, zal zijn rechten hierop verliezen. We zouden hierbij ook aan art. 2279 BW. – Possession vaut titre – kunnen denken. b) Unclean hands617
165. Wanneer men rechten wil opeisen, moet men propere handen hebben. Deze doctrine van unclean hands is net zoals laches gebaseerd op de principes van equity. Men neemt algemeen aan dat dezelfde wettelijke bepaling618 als bij laches ook hier van toepassing is. Bovendien is dit verweermiddel ook in de Restatement (Third) of Unfair Competition vermeld.619 De achterliggende motivatie van dit verweermiddel is duidelijk: Wanneer men als merkhouder zich wil beroepen op zijn rechten, moet men recht in zijn schoenen staan. Anders zal de equity het verhinderen dat men bijv. een injunction bekomt. Het principe van clean hands wordt door BLACK’S gedefinieerd als volgt: “The principle that a party cannot seek equitable relief or assert an equitable defense if that party has violated an equitable principle, such as good faith.”620 Het is belangrijk om niet de verkeerde conclusie te trekken. Men moet enkel clean hands hebben m.b.t. de zaak waarin men rechten wil opeisen. In een zaak van net na de W.O.II, Precision Instrument Mfg. Co. v. Automotive Maintenance Mach. Co.621, deed het Supreme Court een belangrijke uitspraak hieromtrent. Het zei het volgende over deze doctrine: “The maxim, he who comes into equity must come with clean hands, closes the doors of a court of equity to one tainted with inequitableness or bad faith relative to the matter in which he seeks relief, however improper may have been the behavior of the defendant. The clean hands doctrine is rooted in the historical concept of a court of equity as a vehicle for affirmatively enforcing the requirements of conscience and good faith. While equity does not require that its suitors shall have led blameless lives as to other matters, it does require that they have acted fairly and without fraud or deceit as to the controversy in issue.”622 Deze uitspraak 616
15 U.S.C. § 1127. J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, VI, Eagan, West, 2008, §§ 31 : 44 – 58. 618 15 U.S.C. § 1115 (b) (9). 619 Restatement of the Law (Third) of Unfair Competition § 32. 620 B. A. GARNER, Black’s Law Dictionary, West, St. Paul, 2007, 268 621 Precision Instrument Mfg. Co. v. Automotive Maintenance Mach. Co., 324 U.S. 806 (1945). 622 Precision Instrument Mfg. Co. v. Automotive Maintenance Mach. Co., 324 U.S. 806 (1945) en http://supreme.justia.com/us/324/806/case.html. 617
127
toont goed aan dat men enkel het gedrag – i.e. propere handen – t.a.v. de specifieke zaak zelf in aanmerking neemt. c) Fraude623
166. Deze bepaling is eigenlijk totaal overbodig en sluit in vele gevallen aan bij de theorie van de unclean hands. Gehele rechtssystemen en beschavingen zijn gebaseerd op het feit dat fraude bestraft moet worden. Men zou zelfs kunnen stellen dat dit een van de wezenskenmerken is van het Amerikaanse recht. Het adagium, Fraus omnia corrumpit, is niet enkel in België van kracht. In sectie 14 (3) Lanham Act624 is bepaald dat men op elk ogenblik de schrapping van een merk kan bekomen op het ogenblik dat het duidelijk is geworden dat het merk op frauduleuze wijze bekomen is. Deze bepaling geldt trouwens ook in het geval van abandonment, zoals hierboven besproken. In sectie 33 (b) (1) Lanham Act625 is dit ook het eerste verweermiddel dat wordt vermeld tegen een eis gebaseerd op een incontestable mark. Hoewel het niet eenvoudig is om aan te tonen dat een merk frauduleus geregistreerd is626, toont deze plaats in de wet wel het belang van het principe aan. Of er al dan niet sprake is van fraude in een zaak, zal van de omstandigheden in casu afhangen. De algemene regel die we kunnen meegeven, is dat ook in dit kader de analyse geval per geval zal moeten gebeuren.
623
J. C. GINSBURG, J. LITMAN en M. L. KEVLIN, Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 446 – 449 en L. A. FLETCHER en J. D. KERA, The Trademark Law Handbook, New York, Clark Boardman Callaghan, 1992, 242 – 243. 624 15 U.S.C. § 1064 (3). 625 15 U.S.C. § 1115 (b) (1). 626 R. E. SCHECHTER en J. R. THOMAS, Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks, West, St. Paul, 2003, 762 – 763.
128
Conclusie 167. Het merkenrecht is een ontzettend boeiende tak binnen de Amerikaanse intellectuele eigendomsrechten om te bestuderen. In een zin zou dat mijn conclusie zijn na twee jaar onderzoek en studie.
168. De beschermingsomvang van het merkenrecht in de V.S.A. is de laatste twee decennia ontzettend geëvolueerd en het einde van deze evolutie is nog niet in zicht. Deze tendens zorgt ervoor dat het maken van een momentopname een heuse en interessante uitdaging is. Het vertrekpunt van de beschermingsomvang lijkt wel vast te liggen: Het onderscheidend vermogen. Hoe groter dit onderscheidend vermogen, hoe sterker het merk. Het is logisch dat sterke merken een omvangrijkere bescherming zullen genieten dan zwakke merken. Sterke merken leiden over het algemeen tot een sterke bescherming. Hoe uitgebreid de bescherming zal zijn, zal in hoofdzaak afhangen van de zienswijze van de consumenten. De consument staat centraal in het merkenrecht. Meer bepaald de waarschijnlijke verwarring in hoofde van deze consumenten zal het doorslaggevende criterium zijn in de overgrote meerderheid van de gevalllen om uit te maken of men al dan niet te maken heeft met een inbreuk op de rechten van de merkhouder. Aan de hand van de likelihood of confusion test zal men zaak per zaak beoordelen hoe omvangrijk de rechten van de merkhouder zijn in casu. Voorts hebben we gezien dat vooral m.b.t. de dilution doctrine de evolutie de laatste jaren amper te volgen is en er zeer veel discussie bestaat. Ik vrees dan ook dat de huidige situatie hieromtrent binnen twee jaar weer volledig anders zal zijn. De merkhouders doen er alles om de bescherminsomvang voortdurend uit te breiden. Zij weten de wetgever dikwijls relatief eenvoudig voor hun kar te spannen. Het zijn net deze grote multinationals die de politieke partijen voor enorme bedragen sponsoren. Langs de andere kant hebben we de rechtcolleges. Zij zorgen voor de noodzakelijke balans. Zij trachten het principe van de communicerende vaten toe te passen op de rechten van de merkhouder. Indien de rechten van de merkhouder uitbreiden m.b.t. Sectie 32 (a) Lanham Act, worden bijvoorbeeld hun rechten die ze op basis van de dilution doctrine kunnen uitoefenen beperkter. De onderlinge strijd tussen de wetgevende en rechtsprekende macht op dit punt is bijzonder boeiend om volgen. Hoewel de rechtscolleges de voortdurende vraag naar uitbreiding van de rechten van de merkhouders dus temperen, valt niet te negeren dat in globo de beschermingsomvang aanzienlijk is uitgebreid de laatste twee decenia. De rol voor de verweermiddelen wordt dus ook steeds belangrijker. Steeds meer zal er zogezegd een inbreuk zijn en zal de verdedigende partij zich op creatieve wijze moeten beroepen op de bestaande verweermiddelen. In de toekomst zie ik dan ook een zeer belangrijke rol weggelegd voor deze verweermiddelen en dit om adequaat te reageren tegen deze tendens van het continu omvangrijker worden van de rechten van de merkhouder. Gelet op al deze evoluties ben ik er dan ook van overtuigd dat over het merkenrecht in de V.S.A. de laatste letter nog niet geschreven is en dat er de komende jaren nog heel wat inkt zal vloeien over dit onderwerp. 129
Bibliografie A. Wetgeving a) Internationaal
The Lanham Act of 1946, Pub. L. No. 79 – 489, 60 Stat. 427.
Trademark Clarification Act of 1984, Pub. L. No. 98 – 620, 98 Stat. 3335.
Trademark Counterfeiting Act of 1984, Pub. L. No. 100 – 667, 102 Stat. 3935.
Trademark Law Revision Act of 1988, Pub. L. No. 100 – 667, 102 Stat. 3935.
Federal Trademark Dilution Act of 1995, Pub. L. No. 104 – 98, 109 Stat. 985.
Restatement of the Law (Third) of Unfair Competition of 1995.
Anticounterfeiting Consumer Protection Act of 1996, Pub. L. No. 104 – 153, 110 Stat. 1386.
Trademark Amendments Act of 1999, Pub. L. No. 106 – 43, 113 Stat. 218.
Anticybersquatting Consumer Protection Act of 1999, Pub. L. No. 106 – 133, 113 Stat. 1501.
Trademark Dilution Revision Act of 2006, Pub. L. No. 109 – 312, 120 Stat. 1730.
b) Nationaal
Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, BS 27 juli 1994, 19297.
Benelux – Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), BS 26 april 2006, 21867.
130
B. Rechtspraak Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 327 F.Supp. 657 (S.D.N.Y. 1971).
Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 461 F.2d 1040 (2d Cir. 1972) en http://vlex.com/vid/abercrombie-fitch-hunting-world-incorporated-36769887 .
Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 189 U.S.P.Q. 759 (2d Cir. 1976) en http://vlex.com/vid/abercrombie-fitch-hunting-world-incorporated-36823356.
A & H Sportswear v. Victoria’s Secret Stores, Inc., 237 F.3d 198 (3d Cir. 2000).
Aktiebogalet Electrolux v. Armatron International, Inc., 999 F.2d 1 (1st Cir. 1993) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/999/999.F2d.1.92-2439.92-2388.html. American Heritage Life Insurance Co. v. Heritage Life Insurance Co., 494 F.2d 11 ( 5th Cir. 1974).
American Waltham Watch Co. v. United States Watch Co., 173 Mass. 85 (Mass. 1899).
AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979) en http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/amf.htm.
AT & T v. Winback, 42 F.3d 1421 (3d Cir. 1994).
Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co., 247 F. 407 (2d Cir. 1917), cert.denied, 245 U.S. 672 (1918) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/314/314.F2d.149.17696_1.html.
Banfi Products Corp. v. Kendall-Jackson Winery Ltd., 74 F.Supp.2d 188 (E.D.N.Y.1999).
Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921) en http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/bayer.htm. Beer Nuts, Inc. v. Clover Club Foods Co., 711 F.2d 934 (10th Cir. 1983) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/711/711.F2d.934.81-1600.81-1545.html.
131
Bell v. Streetwise Records, Ltd, 640 F.Supp. 575 (D.Mass.1986) en http://cases.justia.com/us-court-of-appeals/F2/761/67/277368/. Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber, Co., 561 F.2d 1365 (10th Cir. 1977). Borden Ice Cream Co. v. Borden’s Condensed Milk Co., 201 F. 510 (7th Cir. 1912) en http://laws.lp.findlaw.com/getcase/10th/case/032300.html.
Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc., 973 F.2d 1033 (2d Cir. 1992).
Calvin Klein Cosmetics v. Parfums de Coeur, 824 F.2d 665 (8th Cir. 1987).
Car – Freshner Corp. v. S.C. Johnson & Son Inc., 70 F.3d 267 (2d Cir. 1995) en http://warren.law.uconn.edu/homes/swilf/ip/cases/car_freshner.htm. Century 21 Real Estate Corp. v. Lendingtree, Inc., 425 F.3d 211 (5th Cir. 2005). Chevron Chemical Co. v. Voluntary Purchasing Groups, Inc., 659 F.2d 695 (5th Cir. 1981).
Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., 886 F.2d 490 (2d Cir. 1989) en http://cases.justia.com/us-court-of-appeals/F2/886/490/19015/ .
Clinton Detergent Co. v. Procter & Gamble Co., 133 U.S.P.Q. 520 (C.C.P.A. 1962).
Communications Satellite Corp. v. Comcet Inc., 429 F.2d 1245 (4th Cir. 1970) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/429/429.F2d.1245.13822_1.html. Cook, Perkiss and Liehe, Inc. v. Northern California Collection Service Corp., 911 F.2d 242 (9th Cir. 1990).
Cortex Corp., Inc., v. W.L. Gore & Ass., Inc., 1 F.3d 1253 (Fed.Cir. 1993) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F3/1/1.F3d.1253.92-1468.html.
Cosmetically Sealed Industries, Inc. v. Chesebrough – Pond’s USA Co., 125 F.3d 28 (2d Cir. 1997) en http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=2nd&navby=docket&no=969538.
132
Davidoff Extension S.A. v. Davidoff Comercio E Industria Ltda., 747 F.Supp. 122, 17 U.S.P.Q.2d 1514 (D.P.R. 1990).
Deere & Co. v. MTD Products, 41 F.3d 39 (2d Cir. 1994). Dorr-Oliver Inc. v. Fluid-quip Inc., 94 F.3d 376 (7th Cir. 1996).
E.I. DuPont de Nemours & Co. V. Yoshida International, Inc., 393 F.Supp. 502 (E.D.N.Y. 1975).
E. & J. Gallo Winery v. Consorzio del Gallo Nero, 782 F.Supp. 457 (N.D.Cal.1991). Elvis Presley Enterprises, Inc. v. Barry Capece, 46 U.S.P.Q.2d 1737 (5th Cir. 1998) en http://altlaw.org/v1/cases/1089530. Elvis Presley Enterprises, Inc. v. Elvisly Yours, Inc., 936 F.2d 889 (6th Cir. 1991) en http://altlaw.org/v1/cases/501269 . Exxon Corp. v. Texas Motor Exchange, Inc., 628 F.2d 500 (5th Cir. 1980) en http://vlex.com/vid/exxontexas-motor-exchange-houston-36963293.
Franklin Knitting Mills v. Fashionit Sweater Mills, 297 F. 247 (S.D.N.Y. 1923), aff’d per curiam, 4 F.2d 1018 (2d Cir. 1925). Frisch’s Rest., Inc., v. Shoney’s, Inc., 759 F.2d 1261 (6th Cir. 1985). Gammon v. GC Services, Ltd., 27 F.3d 1254 (7th Cir. 1994).
Gamut Trading Co. v. U.S. International Trade Commission, 53 U.S.P.Q.2d 1261 (Fed.Cir. 1999). Gray v. Meijer Inc., 295 F.3d 641 (6th Cir. 2002) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F3/295/295.F3d.641.00-1905.html.
Grotrian, Helfferich, Schultz, Steinweg Nachfahren v. Steinway & Sons, 365 F.Supp. 707 (S.D.N.Y. 1973).
Grotrian, Helfferich, Schultz, Steinweg Nachfahren v. Steinway & Sons, 523 F.2d 1331 (2d Cir. 1975). 133
Harley Davidson v. Grottanelli, 164 F.3d 806 (2d Cir. 1999). Helene Curtis Indus, Inc. v. Church & Dwight Co., Inc., 560 F.2d 1325 (7th Cir.1977), cert.denied, 434 U.S. 1070 (1978). Holiday Inns, Inc. v. Holiday Out in America, 481 F.2d 445 (5th Cir. 1973).
Horphag Research Ltd. v. Mario Pellegrini, 337 F.3d 1036 (9th Cir. 2003) en http://altlaw.org/v1/cases/1126844. Hot Wax, Inc. v. Turtle Wax, Inc., 191 F.3d 813 (7th Cir. 1999) en http://caselaw.lp.findlaw.com/cgibin/getcase.pl?court=7th&navby=case&no=983981. Hubbard Feeds Inc. v. Animal Feed Supplement, 182 F.3d 598 (8th Cir. 1999) en http://cases.justia.com/us-court-of-appeals/F3/182/598/627394/.
Independent Bankers Association of America v. Heimann, 627 F.2d 486 en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/627/627.F2d.486.79-1696.html.
In re America Online Inc., 77 U.S.P.Q.2d 1618 (T.T.A.B. 2006).
In re Bad Frog Brewery, Inc., 1999 WL 149819 (T.T.A.B. 1999).
In re Dial-A-Mattres Corp., 240 F.3d 1341 (Fed.Cir.2001).
In re Mavety Media Group Ltd., 33 F.3d 1367 (Fed.Cir.1994).
In re MBNA America Bank, http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/02opinions/021558.html.
In re Wileswood, Inc., 201 U.S.P.Q. 400 (T.T.A.B. 1978). International Kennel Club of Chicago, Inc. v. Mighty Star, Inc., 846 F.2d 1079 (7th Cir. 1988).
Interpale Corp. v. Lapp, Inc., 721 F.2d 460 (3d Cir. 1983). 134
Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 72 L.Ed.2d 606 (1982).
James Burrough Ltd. and Kobrand Co. v. Sign of the Beefeater, Inc. and Montgomery Ward & Co. Inc., 192 U.S.P.Q. 555 (7th Cir. 1976) en http://altlaw.org/v1/cases/492686. Jews for Jesus v. Brodsky, 993 F.Supp.282 (D.N.J. 1998) en http://cyber.law.harvard.edu/property/domain/jfj.html.
Keds Corp. v. Renée International Trading Corp., 888 F.2d 215 (1st Cir.1989).
Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp., 624 F.2d 366 (1st Cir. 1980).
Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 U.S. 111, 83 L.Ed. 73 (1938). Kentucky Fried Chicken Corp. v. Diversified Packaging Corp., 193 U.S.P.Q. 649 (5th Cir. 1977).
King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc., 321 F.2d 577 (2d Cir. 1963) en http://cases.justia.com/us-court-of-appeals/F2/321/577/303217/.
K Mart Corp. v. Cartier, Inc., 6 U.S.P.Q.2d 1897 (1988).
KP Permanent Make – Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111, 125 S.Ct. 542 (2004) en http://supreme.justia.com/us/543/03-409/case.html. Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc., 632 F.2d 817 (9th Cir. 1980) en http://cases.justia.com/us-court-ofappeals/F2/632/817/218308/.
Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 446 F.Supp.2d 495 (E.D.Va. 2006).
Mariniello v. Shell Oil Co., 511 F.2d 853 (3d Cir. 1975).
Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, Inc., 875 F.2d 1026 (2d Cir. 1989).
Mattel, Inc. v. Universal Music International, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002), cert. denied, 537 U.S. 1171 (2003) en http://www.audiocasefiles.com/acf_cases/10228-mattel-inc-v-mca-records-inc-. 135
Michael J. McDermott v. San Francisco Women’s Motorcycle, 81 U.S.P.Q.2d 1212 (T.T.A.B. 2006).
Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp., 818 F.2d 254 (2d Cir. 1987) en http://altlaw.org/v1/cases/548385. Moore v. Procter & Gamble, Co., 193 F.2d 194 (C.C.P.A. 1951) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/193/193.F2d.194.5817.html.
Moseley v. V Secret Catalogue, 537 U.S. 418 (2003).
Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F3/191/191.F3d.208.99-7149.1998.html.
Nadel v. Play – By – Play Toys & Novelties, Inc., 208 F.3d 368 (2d Cir. 2000). Northam Warren Corp. v. Universal Cosmetic Co., 18 F.2d 774 (7th Cir. 1927).
Nutrasweet Co. v. K&S Foods, Inc., 4 U.S.P.Q.2d 1964 (T.T.A.B. 1987). Nutra-Sweet Co. v. Stadt Corp., 917 F.2d 1024 (7th Cir. 1990).
Original Appalachian Artworks, Inc. v. Granada Electronics, Inc., 816 F.2d 68 (2d Cir. 1987).
Panavision International, L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998).
Park ’N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc., 469 U.S. 189 (1985) en http://warren.law.uconn.edu/homes/swilf/ip/cases/park.htm.
Pep Boys v. Edwin F. Guth Co., 197 F.2d 527 (C.C.P.A. 1952) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/197/197.F2d.527.5864.html.
Pizzeria Uno Corp. v. Triple, 747 F.2d 1522 (4th Cir. 1984).
Playboy Enterprises, Inc. v. Welles, 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002) en http://openjurist.org/279/f3d/796/playboy-enterprises-inc-v-welles. 136
Polaroid Corp. v. Polarad Elects. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961), cert.denied, 368 U.S. 820 (1961) en http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/polaroid.htm. President and Trustees of Colby College v. Colby College – New Hampshire, 508 F.2d 804 (1st Cir. 1975) en http://cases.justia.com/us-court-of-appeals/F2/508/804/366947/.
Precision Instrument Mfg. Co. v. Automotive Maintenance Mach. Co., 324 U.S. 806 (1945) en http://supreme.justia.com/us/324/806/case.html. Professional Golfers Association of America v. Bankers Life & Casualty Company, 186 U.S.P.Q. 447 (5th Cir. 1975) en http://www.openjurist.org/514/f2d/665.
Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 21 U.S.P.Q.2d 1457 (C.D.Cal. 1991). Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 13 F.3d 1297 (9th Cir. 1994).
Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159, 131 L.Ed.2d 248 (1995).
Quality Inns International, Inc. v. Mc.Donald’s Corp., 695 F.Supp. 198 (D.Md. 1988).
Ringling Bros.- Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development, 170 F.3d 449 (4th Cir. 1999) en http://vlex.com/vid/ringling-barnum-combined-shows-travel-18375531.
Robi v. Reed, 173 F.3d 736 (9th Cir. 1999).
Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989). Roto-Rooter Corp. v. O’Neal, 513 F.2d 44 (5th Cir. 1975). Safeway Stores, Inc. v. Safeway Discount Drugs, Inc., 675 F.2d 1160 (11th Cir. 1982) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/810/810.F2d.1546.85-3314.html.
Samara Brothers, Inc. v. Wal Mart Stores, 165 F.3d 120 (2d Cir. 1998) en http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=2nd&navby=case&no=977933&exact=1.
137
San Francisco Arts & Athletics, Inc. v. United States Olympic Committee, 483 U.S. 522 (1987).
Shen Mfg. Co., Inc. v. Ritz Hotel, Ltd., 393 F.3d 1238 (Fed.Cir. 2004) en http://www.ll.georgetown.edu/FEDERAL/judicial/fed/opinions/04opinions/04-1063.pdf.
Shoe Corp. of America v. Juvenile Shoe Corp., 266 F.2d 793 (C.C.P.A. 1959) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/266/266.F2d.793.6334.html.
Smith v. Chanel, Inc., 402 F.2d 562 (9th Cir. 1968) en http://www.audiocasefiles.com/acf_cases/10223-rg-smith-v-chanel-inc-.
Squirtco v. Seven Up Co., 628 F.2d 1086 (8th Cir. 1980).
Stix Products, Inc. v. United Merchants & Manufacturers, Inc., 295 F.Supp. 479 (S.D.N.Y. 1968).
Stork Restaurant v. Sahati, 76 U.S.P.Q. 374 (9th Cir. 1948).
Sure-Fit Products Co. v. Saltzson Drapery Co., 254 F.2d 158 (C.C.P.A. 1958) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/254/254.F2d.158.6342.html. The New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/971/971.F2d.302.90-56258.90-56219.html.
Tiffany & Co. v. Boston Club, Inc., 231 F.Supp. 836 (D.Mass. 1964).
Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 212 F.3d 157 (3d Cir. 2000) en http://cases.justia.com/us-court-of-appeals/F3/212/157/632562/. Tisch Hotels, Inc. v. Americana Inn, Inc., 146 U.S.P.Q. 566 (7th Cir. 1965).
Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82 (1879).
Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 120 L.Ed.2d 615 (1992) en http://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html.
Ty Inc. v. Perryman, 306 F.3d 509 (7th Cir. 2002), cert. denied, 538 U.S. 971 (2003). 138
United States Shoe Corp. v. Brown Group Inc., 740 F.Supp. 196 (S.D.N.Y.), aff’d, 923 F.2d 844 (2d Cir. 1990).
Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., Ltd., 746 F.2d 112 (2d Cir. 1984) en http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/746/746.F2d.112.84-7095.1208.html.
Van Camp Sea Food Co. v. Alexander B. Stewart Organizations, 50 F.2d 976 (C.C.P.A. 1931).
Van Camp Sea Food Co. v. Packman Bros., 4 F.Supp. 522 (D.N.J. 1933), aff’d, 79 F.2d 511 (3d Cir. 1935).
Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumers Council, 425 U.S. 748 (1976).
Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church, 411 F.2d 350 (9th Cir. 1969).
Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205, 54 U.S.P.Q.2d 1065 (2000) en http://www.law.uconn.edu/homes/swilf/ip/cases/samara.htm.
Washington Speakers Bureau, Inc. v. Leading Authorities, Inc. 33 F. Supp.2d 488 (E.D.Va. 1999).
Weil Ceramics & Glass, Inc. v. Dash, 878 F.2d 659 (3d Cir. 1989). Wesco Mfg. Inc. v. Tropical Atractions of Palm Beach Inc., 833 F.2d 1484 (11th Cir. 1987).
Yale Electric Corp. v. Robertson, 26 F.2d 972 (2d Cir.1928). Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983) en http://www.law.uconn.edu/homes/swilf/ip/cases/zatarains.htm.
139
C. Rechtsleer a) Boeken
BRAUN A., Précis des Marques, Brussel, Larcier, 2004, 1017 p. CALIMAFDE J. M., Trademarks and Unfair Competition, New York Central Book Compagny Inc., 1970, 748 p.
CHISUM D. S. en JACOBS M. A., World Intellectual Property Guidebook: United States, New York, Matthew Bender, 1999, 397 p.
CORREA C. M., Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A commentary on the TRIPS Agreement, Oxford, Oxford University Press, 2007, 573 p.
DOLE, R. F., Territorial Trademark Rights and the Antitrust laws, Buffalo New York, William S. Hein & Co., Inc., 1985, 150 p.
ELMSLIE M. en PORTMAN S., Intellectual Property the lifeblood of your company, Oxford, Chandos Publishing, 2006, 149 p.
FLETCHER L. A. en KERA J. D., The Trademark Law Handbook, New York, Clark Boardman Callaghan, 1992, 299 p.
FOSCHI M. en VERMANDELE X., Codes Larcier thematieken: Propriété industrielle, Brussel, Larcier, 2006, 438 p.
GHIDINI G., Intellectual Property and Competition Law, Northhampton, Edward Elgar, 2006, 164 p.
GHOSH S., GRUNER R., KESAN J. P. en REIS R. I., Intellectual Property: Private Rights, the public interest, and The Regulation of Creative Activity, New York, West, 2007, 1053 p.
GIELEN CH., Enkele merkenrechterlijke vraagstukken, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1991, 341 p.
GIELEN CH., Benelux Gerechtshof geIERlustreerd, Deventer, W. E. J. Tjeenk Willink, 1996, 174 p.
140
GILSON, J., Trademark Protection and Practice Index to Trademark Manual of Examining Procedure, New York, Matthew Bender, 1998, 48 p.
GINSBURG J. C., LITMAN J. en KEVLIN M. L., Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, New York, Foundation Press, 2007, 1015 p. GOTZEN F., Industriële eigendom, I, Merkenrecht, Leuven, K.U.Leuven, 2002, 199 p.
GOTZEN F. en JANSSENS M. – CH., Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2007, 292 p.
HALPERN S. W., NARD C. A. en PORT K., Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark, New York, Kluwer Law International, 2007, 419 p.
HANSEN H. C., International Intellectual Property Law & Policy, III dln., Londen, Sweet & Maxwell, 1998, 1200 p.
HOLMQVIST L., Degeneration of Trademarks: a Comparitve Study of the Effects of Use on Trademarks Distinctiveness, Malmö, The Publishing Company of the Swedish Federation of Jurists and Social Scientists, 1971, 409 p.
ILARDI A. en BLANKENEY M., International encyclopedia of intellectual property treaties, Oxford, Oxford University Press, 2004, 1353 p.
KASE F. J., Trademarks: A guide to official trademark literature, New York, Oceana Publications Inc.Dobbs Ferry, 1974, 419 p.
LADAS ST. P., Patents, Trademarks, and Related Rigths National and International Protection, III dln., Cambridge, Harvard University Press, 1975, 2115 p.
LONG D., Unfair Competition and the Lanham Act, Washington D.C., BNA, 1993, 492 p.
MARTINO T., Trademark Dilution, Oxford, Clarendon Press, 1996, 121 p.
MALOY, R. H. W. en BROWN, K., Cyberpiracy, Lake Mary, Vandeplas Publishing, 2008, 229 p.
141
MCCARTHY J. T., McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, I – VII, Eagan, West, 2008. MCMANIS CH. R., Intellectual Property and Unfair Competition in a nutshell, St. Paul, West, 2004 , 498 p.
MILLER R. A. en DAVIS M. H., Intellectual Property Patents, Trademarks and Copyright in a nutshell, St. Paul, West, 2007, 458 p.
MOSTERT F. W., Famous and Well-known Marks: An international Analysis, Charlottesville, Butterworths, 699 p.
NARD C. A., BARNES D. W. en MADISON M. J., The law of Intellectual Property, New York, Aspen Publishers, 2006, 972 p.
PHILLIPS J., Trademark Law: A practical Anatomy, Oxford, Oxford University Press, 2003, 742 p.
PHILIPS J., Trade Marks at the Limit, Northhampton, Edward Elgar, 2006, 285 p.
PICKERING C. D. G., Trademarks in Theory and Practice, Oxford, Hart Publishing, 1998, 209 p.
RIMMER B. M., Guide to Industrial Property Literature, Londen, The British Library: Science Reference Library, 1980, 239 p.
ROBERTS J. N., International Trademark Classification: a Guide to the Nice Agreement, Oxford, Oxford University Press, 2007, 288 p.
SCHECHTER S. E. en THOMAS J. R., Intellectual Property: the law of copyrights, patents and trademarks, St.. Paul, West, 2003, 915 p.
SHILLING D., Essentials of Trademarks and Unfair Competition, New York, Wiley, 2002, 274 p.
SHUY R., Linguistic Battles in Trademark Disputes, New York, Palgrave Macmillan, 2002, 208 p.
SMITH G. V., Trademark Valuation, New York, John Wiley & Sons, 1997, 293 p.
STUCKI M., Trademarks and Free Trade, Zürich, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1997, 72 p. 142
TOWSE R., en HOLZHAUER R., The Economics of Intellectual Property, III dln., Northhampton, Edward Elgar, 2002, 472 p.
VAN CAENEGEM W., Intellectual Property Law and Innovations, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 222 p.
VANHEES H., Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom, Antwerpen, Intersentia, 2008, 733 p.
VRINS O. en SCHNEIDER M., Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures, Oxford, Oxford University Press, 1282 p.
WILD J., Building and enforcing intellectual property value: an international guide for the boardroom 2003, Londen, Globe White Page, 2002, 422 p.
WILKOF N. J. en BURKITT D., Trade Mark Licensing, Londen, Sweet & Maxwell, 2005, 515 p.
WINNER E. P. en DENBERG A. W., International Trademark Treaties with Commentary, New York, Oceana Publications, 2004, 751 p.
b) Bijdragen in tijdschriften
BROMFIELD H. en RICHARDSON J. L., “Actual Dilution or Likelihood of Dilution: An Interview with John Crittenden”, U.C. Davis BUSINESS JOURNAL of LAW 2008 en http://blj.ucdavis.edu/article.asp?id=675.
DENICOLA R. C., “Some Thoughts on the Dynamics of Federal Trademark Legislation and the Trademark Dilution Act of 1995”, LAW & CONTEMP. PROB. 1996, 75 – 92.
FARLEY C. H., “Why we are confused about Trademark Dilution Law”, Fordham I.P. MEDIA & ENTERTAINMENT LAW JOURNAL 2006, 1175 – 1187 .
FELDMAN J. R., “Reverse confusion in Trademarks: Balancing the interests of the public, the trademark owner and the infringer”, JOURNAL of TECHNOLOGY LAW & POLICY 2003, 163 – 177 en http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol8/issue2/feldman.html. 143
FRANKLYN D. J., “Beyond Dilution: Toward a Coherent Theory of the Anti-Free-Rider Principle in American Trademark Law”, HASTINGS LAW JOURNAL 2004, 117 – 185 en http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1130&context=expresso.
NASER M. A., “Re-examining the functions of trademark law”, Chicago – Kent Journal of Intellectual Property Law 2008, 99 – 110.
MCCARTHY T. J., “Dilution of a Trademark: European and United States Compared”, The TRADEMARK REPORTER 2005, 1163 – 1181 en http://www.inta.org/downloads/tmr_McCarthy.pdf.
SCHECHTER F., “The Rational Basis of Trademark Protection”, HARVARD LAW REVIEW 1927, 813 – 829.
c) Verzamelwerken en reeksen
ALBACH H. en ROSENKRANZ S. (eds.), Intellectual Property Rights and Global Competition Towards a New Synthesis, Berlijn, WZB, 1995, 272 p.
ANDERMAN S. D. (ed.), The Interface between Intellectual Property Rights and Competition Policy, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 572 p.
BENTLY L., DAVIS J. en GINSBURG, J. C. (eds.), Trade Marks and Brands An Interdisciplinary critique, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 434 p.
BOOY A. en HORTON A. (eds.), E.C. Intellectual property materials, Londen, Sweet & Maxwell’s, 1994, 344 p.
CAMPBELL D., HARMALING H. J. en KEYZER E. (eds.), Trademarks: Legal and Business Aspects, Bosten, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994, 618 p.
COTTIER TH. en MAVROIDIS P. C. (eds.), Intellectual Property: Trade, Competition, and Sustainable Development, Michigan, The University of Michigan Press, 2003, 558 p.
D' AMATO A. en LONG D. E. (eds.), International Intellectual Property Law, Londen, Kluwer Law International, 1997, 667 p.
144
DINWOODIE G. B. en JANIS M. D. (eds.), Trademark Law and Theory A Handbook of Contemporary Research, Northhampton, Edward Elgar, 2007, 539 p.
FIRTH A., GARY L., CORNFORD P. en LINGREN K. (eds.), Trade Marks: Law and Practice, Bristol, Jordans, 2005, 387 p. GALLAGHER W. T. (ed.), Intellectual Property, Hampshire, Ashgate Publishing Ltd., 2007, 616 p. GARNER B. A. (ed.), Black’s Law Dictionary, West, St. Paul, 2007, 1810 p. GERVAIS D. J. (ed.), Intellectual Property, Trade and Development: Strategies to optimize Economic Development in a TRIPS-Plus Era, Oxford, Oxford University Press, 2007, 564 p.
HALPERN S. W., NARD C. A. en PORT K., “United States of America” in VANHEES H. (ed.), International encyclopaedia of laws: intellectual property, Den Haag, Kluwer Law International, 344 p.
LONG K. (ed.), Intellectual Property Rights in Emerging Markets, Washington D.C., The AEI Press, 2000, 130 p.
PIRKEY, L. T. (ed.), The Franchise Trademark Handbook Developing and Protecting your Trademarks and Service Marks, Chicago, American Bar Association, 1994, 136 p.
TAKAGI Y., ALLMAN L. en SINJELA M. A. (eds.), Teaching of Intellectual Property, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 333 p.
WESTKAMP G. (ed.), Emerging Issues in Intellectual Property Trade, Technology and Market Freedom: Essays in Honour of Herchel Smith, Northhampton, Edward Elgar, 2007, 419 p.
145
146
