8. Artikelen

S T R I Ë L E

E I G E N D O M

3 0 5

16 juli 2003, 71e jaargang, nr. 7/8

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

I N H O U D Artikelen Mr. K. Gilhuis en mr. W. Wefers Bettink, Artikel 14D BMW en artikel 91 j° 92 Gemeenschapsmerkverordening vormen geen beletsel voor .nl-domeinnaamarbitrage [reactie op het artikel van mr. A. Tsoutsanïs, BIB 2003, blz. 3/10] (blz. 307/ 9)Mr. A. Tsoutsanis, Voortdurende onzekerheid over wettigheid .nl-domeinnaamarbitrage: een (prejudiciële) vraag van uitleg waard [naschrift op de reactie van mrs. K. Gilhuis en W. Wefers Bettink] (blz. 309-10). Dr. L.J. de Haas, Artikel 123 EOV en equivalentiebescherming [reactie op de noot van prof. J. J. Brinkhof, Bie 2003, blz. 17/8 'Over beschermingsomvang, equivalentie en afstand'] (blz. 310/1). Jurisprudentie a Rechterlijke uitspraken

1 Octrooirecht Nr. 46 Rechtbank, 16 jan. 2003, A te B/Algemeen Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (of overeengekomen loon een vergoeding wegens gemis aan octrooi omvat moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden; werkgever niet verplicht tot toekennen vergoeding; Rechtbank Den Haag bij uitsluiting bevoegd). Nr. 47Rechtbank 's-Gravenhage, 26 juni 2002, Koninklijke Philips Electronics/EMI Compact Disc (Holland) e.a. (het octrooi beslaat een dermate ander terrein dat de vakman voor de door hem gezochte oplossing dat octrooi niet zal raadplegen; het feit dat de DVD-standaard extra maatregelen bevat, maakt niet dat daarin de kenmerken van conclusie 1 worden toegepast; beschermingsomvang octrooi). Nr. 48 Hof 's-Gravenhage, 27 sept. 2001, Valinge Aluminium e.a./Unilin Beheer e.a. (geen octrooi-inbreuk, nu de speling van het Valinge-octrooi bij het Uniclic-systeem afwezig is).

Nr. 49 Rechtbank 's-Gravenhage, 4 dec. 2002, Campina Melkunie/CO. DA. P. Cola Dairy Products en CO.DA.P. Cola Dairy Products/Campina (geen octrooi-inbreuk omdat het octrooi nietig is; octrooi is nietig wegens ontbreken van inventiviteit) (met noot J.L. D.). Nr. 50 Hoge Raad, 6 dec. 2002, Syntex (U.S.A.)/Debiopharm (oordeel hof dat Syntex in hoger beroep niet langer bestreed dat het bij het preparaat decapeptyl ommicro-sponges ging, is in het licht van de processtukken onbegrijpelijk). 2 Merkenrecht Nr. 51 Hof van Justitie EG, 12 nov. 2002, Arsenal Football Club/Matthew Reed (gelet op de presentatie van het woord Arsenal en op de ondergeschikte vermeldingen op de betrokken waren kan het gebruik van dit teken de indruk doen ontstaan dat er een materieel verband bestaat tussen de waren en de merkhouder; bericht aan de kraam van Reed dat de betrokken producten geen officiële waren van Arsenal FC zijn doet hier niet aan af). Nr. 52 High Court of Justice, 12 dec. 2002, Arsenal Football Club/Matthew Reed (het HvJEG is niet bevoegd tot vaststelling van feiten; daarom is High Court of Justice niet gebonden aan de uitspraak van HvJEG; toepassing van uitleg van HvJEG op de feiten zoals vastgesteld door the High Court is in het voordeel van Reed). Nr. 53 Hof Arnhem, 15 okt. 2002, Intermediair Uitzendburo/VNU Business Publications (teken 'Intermediair' van VNU heeft onderscheidend vermogen gekregen door inburgering; merkdepots van Intermediair uitzendbureau te kwader trouw; normaal gebruik; merkinbreuk door Intermediair Uitzendbureau; geen rechtsverwerking; 'Intermediair Uitzendbureau' niet ingeburgerd als dienstmerk). Nr. 54 Vzr. Rechtbank Haarlem, 4 feb. 2003, Centauer Clothes Netherlands/Gents e.a. (de aanduiding van herenkostuums als 'Van Gils made' levett merkinbreuk op; onvoldoende aannemelijk dat het hier slechts een bagatel betreft; beslaglegging onrechtmatig; veroordeling van Cen(vervolg inhoud op blz. 306)

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

C O L O F O N 1 !

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Ere-voorzitter van de redactie: prof. mr. E. A. van Nieuwenhoven Helbach

Abonnementsprijs: EUR 79,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 01 31, e-mail: [email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179 Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris

Redactie:

prof. mr. J. J. Brinkhof mr.J.L. Driessen dr. J.H. J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C, van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser prof. mr. D.W.F. Verkade prof. mr. D.J.G. Visser mr. ir. J. H. F. Winckels Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Munchen) H. Laddie (mr. Justice, High Court London) R.J. Prins (advocaat te Parijs) Redactie-secretaris: mevr. mr. A. P. van Rooden, e-mail: riaroo @ bie.minez.nl

Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Redactie-adres: Patentlaan 3, Postbus 5820,2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 64 52 Telefax (070) 398 65 30

Vormgeving en druk: Sdu Grafisch Bedrijf bv, Den Haag © Auteursrecht voorbehouden

tauer in kosten van conventie omdat zij gedaagde rauwelijks heeft gedagvaard). Nr. 5 5 Vzr. Rechtbank' s-Gravenhage, 12 feb. 2003, Silva UltraMind Systems e.a./J.RM. Endlich (de aanduiding Silva UltraMind ESP verwijst naar de kenmerken van de waar; tussen de beeldmerken van Endlich en UltraMind bestaat geen verwarringsgevaar; geen gevaar voor (indirecte) verwarring tussen de handelsnamen Silva UltraMind ESP System en Silva Nederland). Nr. 56 Vzr. Rechtbank Amsterdam, 23 jan. 2003, J.W. Raats e.a./Europees Laboratorium voor Nutriënten (naar oud recht kan verval wegens niet-normaal gebruik niet worden hersteld door later (weer) normaal gebruik van het merk te gaan maken; beroep van ELN op depot te kwader trouw niet bij voorbaat kansloos) (met noot Ste).

dom (sluiting onderzoek omdat beroep kennelijk ongegrond is; mededeling betreffende resultaat nieuwheidsonderzoek is als zodanig niet op rechtsgevolg gericht; EOB hoeft volgens het PCT-Verdrag als Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek in bepaalde gevallen geen literatuuronderzoek uit te voeren; verzet ingesteld). Berichten Grotius specialisatie opleiding: 'Informaticarecht' (blz. 368). Actualiteiten Auteursrecht (blz. 368). Beroepsopleiding merken- en modellengemachtigde (blz. 368). Officiële mededelingen

3 Algemene Wet bestuursrecht Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. Nr. 57 Rechtbank 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht, 21 feb. 2003, P.P.A. Berk/Bureau voor de Industriële EigenMededeling van de redactie Het verheugt de redactie zeer te kunnen meedelen dat mr. D. J. G. Visser, met ingang van 1 juli 2003 benoemd is tot hoogleraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden op het vakgebied van het intellectuele eigendomsrecht. Daarnaast blijft hij advocaat te Amsterdam. Vanwege de vakantieperiode zijn de nummers juli en augustus van het Bijblad samengevoegd tot één nummer. De eerstvolgende uitgave verschijnt derhalve op 16 september 2003. Red.

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

3 0 7

A R T I K E L E N . . . . . . Artikel 14D BMW en artikel 91 j° 92 Gemeenschapsmerkverordening vormen geen beletsel voor .nldomeinnaam-arbitrage

van de inschrijving van de nietigverklaarde depots, evenals van de depots waardoor de vervallen verklaarde rechten zijn verkregen.

Tsoutsanis' argumentatie is primair gebaseerd op de (impliciete) stelling dat met de bewoordingen 'alleen de rechter' arbitrage zou zijn uitgesloten. Voorts meent hij voor zijn stelling dat artikel 14D BMW arbitrage over Beneluxmerken uitsluit steun te vinden in de totstandkomingsgeschiedenis van deze bepaling en van het vergelijkbare artikel 16 Beneluxwet inzake Tekening en/of Modellen (BMTW). Ook meent hij dat de meerderheid van de schrijvers zijn stelling ondersteunt.

Karsten Gilhuis en Wolter Wefers Bettink 1 In het Bijblad bij de Industriële Eigendom van 16 april 200311 heeft Mr. A. Tsoutsanis betoogd dat de regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage in strijd zou zijn met artikel 14D Benelux Merkenwet en artikel 91 jo. 92 Gemeenschapsmerkverordening (GMV). De tekst, de toelichtingen de totstandkomingsgeschiedenis van deze bepalingen bevatten echter geen aanwijzingdat het de bedoelingvan de wetgever is geweest arbitrage in merkenzaken uit te sluiten. Artikel 14D BMW en artikel92 GMV vormen dan ook geen beletsel voor arbitrage over .nl-domeinnamen op basis van een Benelux- of Gemeenschapsmerk.

De tekst van artikel 14D BMW sluit arbitrage niet uit

Voorop gesteld zij dat de tekst van artikel 14D BMW arbitrage niet met zo veel woorden uitsluit. De 'Alleen de rechter' duiden niet op een ondubbelzinnige keuze tegen arbitrage. Integendeel, zoals Zonderland al in 1973 schreef bij het arrest van de Hoge Raad van 14 december 1973, NJ1974, 92:

De regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage

Op 29 januari 2003 is de regeling voor .nl-domeinnaam-arbitrage in werking getreden. Deze biedt de houder van een Beneiuxmerk, een Gemeenschapsmerk of een in Nederland beschermde handelsnaam de mogelijkheid een arbitrage aanhangig te maken als hij van mening is dat een .nldomeinnaam inbreuk maakt op een van de genoemde rechten. Met het instellen van deze .nl-domeinnaamarbitrageprocedure is door SIDN uitvoering gegeven aan de belangrijkste aanbevelingen van het eindrapport van het Projectteam Domeinnaamdebat dat eind 2001 verscheen3. Dit rapport bevat de conclusies en resultaten van het door dit Projectteam in 2001 georganiseerde Domeinnaamdebat, waaraan naast de lokale internetgemeenschap onder meer ook is deelgenomen door de overheid, WIPO en de Europese Commissie. Tsoutsanis heeft op verschillende plaatsen, waaronder in dit blad, betoogd dat de regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage in strijd zou zijn met de artikelen 14 D BMW en artikel 92 GMV. De kern van de argumentatie van Tsoutsanis is dat deze artikelen arbitrage over geschillen aangaande Beneluxnierken respectievelijk Gemeenschaps-merken zouden uitsluiten. Tsoutsanis' redenering is echter gebaseerd op een onjuiste interpretatie van de betreffende bepalingen, zoals blijkt uit een nadere beschouwing van hun tekst en totstandkomingsgeschiedenis. Niet strijdig met artikel 14D BMW

Artikel 14D BMW maakt onderdeel uit van artikel 14 BMW, welk artikel ziet op het inroepen van nietigheid en de vervallenverklaring van Beneluxmerken. Artikel 14D luidt als volgt: Alleen de rechter is bevoegd uitspraak te doen in de gedingen, welke op deze wet zijn gegrond; hij spreekt ambtshalve de doorhaling uit

1 Karsten Gilhuis en Wolter Wefers Bettink zijn advocaat bij Houthoff Buruma te Amsterdam en maakten deel ui t van het Projectteam Domeinnaamdebat. 2 Zie 'Artikel 14D BMW en 92 GMV: .nl-doineinnaam-arbitrage onwettig', BIE 2003/4, p. 153-157. 3 ZieEindrappoitDomeinnaamdebat, te downloaden via www.domeinnaamdebat.nl.

Op allerlei plaatsen in het BW (...) wordt gesproken over 'de rechter' en terecht wordt algemeen aanvaard, dat de arbiter, als hij er eenmaal langs legale weg is, dan als zodanig optreedt.

In het betreffende arrest oordeelde de Hoge Raad dat arbitrage mogelijk is over een verzoek om ontbinding van een arbeidsovereenkomst op grond van een gewichtige reden. Artikel 1639W BW4, dat bepaalt dat een dergelijk verzoek moet worden voorgelegd aan 'de kantonrechter' staat hieraan niet in de weg. Immers: noch uit de bewoordingen van artikel 1639W, noch uit de parlementaire geschiedenis blijkt van enig streven van de wetgever om de ontbindendverklaringvan een arbeidsovereenkomstwegens gewichtige redenen bij uitsluiting aan de overheidsrechter toe te vertrouwen5

De Memorie van Toelichting op artikel 14D BMW bevat geen enkele indicatie dat het de bedoeling van de wetgever was met deze bewoordingen arbitrage over merkengeschillen uit te sluiten. De vraag is dan gerechtvaardigd wat met artikel 14D BMW wel zou zijn bedoeld. Zoals Haardt en Van Dijk al in het begin van de jaren '70 betoogden lijkt de ratio van deze bepaling gelegen in de wens van de wetgever duidelijk te maken dat het Benelux Merkenbureau niet bevoegd is uitspraak te doen in de gedingen, welke op deze wet zijn gegrond5. Uit de Toelichting op artikel 12 AIPPIontwerp 7 , dat model gestaan heeft voor de Benelux Merkenwet, kan worden afgeleid dat dit de bedoeling was van de opstellers van het AIPPTontwerp. De keuze van de bewoordingen rechterlijke macht lijkt namelijk te zijn ingegeven door de (ook in 1953 al bestaande) wens de rechtsgang bij nationale merkenbureaus af te schaffen en niet zozeer om arbitrage als zodanig uit te sluiten: Cet article concerne la procédure en matière de marcpues. Le droit de refus des autorités administratives étant supprimé, la compétence en cette matière est réservée exclusivement aupouvoir judiciaire.

4

Thans artikel 7:685 BW. Zie HR 14 december 1973, NJ1974,92. 6 Zie W.L.Haardt, Procesrechtelijke aspecten van de Benelux Merkenwet, BIB (1970), p. 305; zie ook W. van Dijk, Merkenrecht in deBeneluxlanden, Amsterdam: Internationaal Merkenbureau Van der Graaff & Co. (1973), P-127. 7 Dit ontwerp is gepubliceerd in BIE 1954/1. 5

3 0 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

Artikel 14D BMW ziet slechts op nietigheid en verval

Artikel 16BTMW

Ook als men omwille van de discussie aan zou willen nemen dat de tekst van artikel 14D BMW wél arbitrage uitsluit is dat geen beletsel voor .nl-domeinnaamarbitrage. Artikel 14D BMW ziet immers uitsluitend op geschillen over de nietigheid en vervallenverklaring van merken en niet op inbreukzaken, zoals die in .nl-domeinnaamarbitrage aan de orde zouden komen. Dat blijkt zowel uit de tekst van artikel 14D (het gedeelte achter de puntkomma) als uit de plaats van deze bepaling binnen het kader van de wet. Artikel 14 bevat immers uitsluitend bepalingen die zien op het inroepen van nietigheid en de vervallenverklaring van merken 8 . Steun voor deze opvatting kan ook worden gevonden in artikel 9 van het Benelux Verdrag inzake de warenmerken uit 1962 (BMV)9. Dit verdrag vormt het kader waarin bepalingen uit de BMW moeten worden geïnterpreteerd. Artikel 9 BMV regelt de gevolgen van een uitspraak van een nationale rechter in een van de Beneluxlanden op basis van artikel 14 en 27 van de BMW. Dat deze artikelen uitsluitend zien op vragen van nietigheid of verval van de merkrechten blijkt uit de ratio van de bepaling zoals die is uiteengezet in de Toelichting10 op artikel 9 BMV:

In zijn argumentatie verwijst Tsoutsanis nog naar de (met artikel 14D BMW min of meer overeenstemmende) tekst van artikel 16 van de Benelux Tekeningen- en Modellenwet (BTMW). Deze ondersteunt zijn stelling echter geenszins. Hoewel de burgerlijke rechter bevoegd wordt verklaard, moet worden aangenomen dat op grond van de hierboven aangevoerde argumenten, arbitrage (ook) hierdoor niet wordt uitgesloten. Evenmin blijkt uit de toelichting op dit artikel dat de wetgever de bedoeling heeft gehad arbitrage uit te sluiten. Daarmee lijkt ook deze kous af: artikel 16 BTMW sluit arbitrage niet uit 13 .

Het is noodzakelijk, dat een rechterlijke beslissing betreffende nietigverklaring of verval van een merkrecht zo spoedig mogelijk ten uitvoer gelegd kan worden door doorhaling van het merk in het register. Hierdoorwordtvoorkomen, dat in later te wijzen vonnissen het merk nog als bestaandezou kunnen worden aangenomen, (..) Ten aanzien van andere merkrechtelijke beslissingen, voorzover deze geen betrekking hebben op de nietigheid of het verval van het merkrecht, blijven de algemene processuele regelen van kracht.1'

Artikel 14 BMW - en dus artikel 14D - zien derhalve uitsluitend op (rechterlijke beslissingen in) procedures betreffende nietigheid en verval van een merk. Kortom: ook als men aanneemt dat artikel 14D BMW arbitrage uitsluit, is dit artikel beperkt tot beslissingen over nietigheid of verval van het merk. Daarmee vormt het geen beletsel voor .nldomein-naamarbitrage op basis van een Beneluxmerk. In deze uitleg staat artikel 14D BMW overigens de domeinaamhouder wel toe zich tegen de gestelde merkenbreuk te verweren met een beroep op nietigheid of het vervallen zijn van het merk. Arbiters kunnen daarover weliswaar geen oordeel uitspreken dat erga omnes effect heeft, maar kunnen wel een oordeel geven over de validiteit van een zodanig verweer12. Hun rol is in een dergelijk geval vergelijkbaar met die van de Voorzieningenrechter in kort geding. 8 Een inbreukvordering moet worden gebaseerd op artikel 13 BMW, waarnaar in artikel 14 D BMW niet wordt verwezen. 9 Zie Trb. 1962,58. 10 Zie het Gemeenschappelijk Commentaar bij artikel 9 BMV. Dit Gemeenschappelijk Commentaar is onder meer afgedrukt in Schuurman Sjordens deel 47-IBenelux Merkenwetgeving, zesde druk zooz, bewerkt door mr. drs. M. de Cock Buning. Gielen/Wichers Hoeth ondersteunt deze uitleg: Artikel 9 ziet slechts op de op grond van de artikelen 14 en 27 BMW uitgesproken beslissingen en niet op beslissingen van andere aard, waarbij wij in her bijzonder denken aan veroordelingen tot staking van een inbreukmakend gebruik, zie Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht (1991), nr. 1336. " Dit is ook de mening van D.W.F. Verkade, 'Bescherming van het uiterlijk van producten (1585), nr. 80: In deze visie is arbitrage in modellen- (en merken)zaken zeer wel acceptabel mits de arbiters zich ervan onthouden een nietig- of vervallenverklaringvan een modeldepot in hun 'dictum' op te nemen. Hetzelfde geldt voor geschübeslechtingvanwege bindend advies'.

De mening van schrijvers

Tsoutsanis stelt tenslotte dat er onder de recente schrijvers een meerderheidsstandpunt zou zijn ontstaan, inhoudende dat arbitrage is uitgesloten wanneer het betreft een geschil dat is gebaseerd op de Benelux Merkenwet. Die stelling is zowel inhoudelijk als getalsmatig onjuist. Niet alleen deelt Tsoutsanis een aantal schrijvers ten onrechte in zijn kamp in, hij laat ook na de argumenten die zij voor hun mening aanvoeren op hun merites te beoordelen. Zo is Gielen/ Wichers Hoeth, anders dan Tsoutsanis stelt, niet van mening dat arbitrage is uitgesloten voor alle geschillen op basis van de Benelux Merkenwet 14 . Ook Snijders heeft dit standpunt niet ingenomen, hoewel Tsoutsanis hem dit wel toeschrijft15. Voorts laat Tsoutsanis na een aantal recente meningen te vermelden die zijn standpunt niet ondersteunen 16 . In feite is van de recente schrijvers alleen Sanders een uitgesproken voorstander van de opvatting dat artikel 14D BMW arbitrage in merkgeschillen uitsluit. Sanders onderbouwt die mening echter niet. Uit het feit dat hij in zijn citaat van artikel 14D de woorden alleen de rechter cursiveert valt af te

13 Zie ook Tekst en Commentaar (Intellectuele Eigendom) waarin Verkade en Van der Kooij over artikel 16 BTMW stellen: Het roept de (omstreden) vraag op ofnietigheidskwesties ook onderwerp van een arbitrale procedure kunnen zijn: tegen een louter exclusief beroep op nietigheid lijkt geen bezwaar te bestaan. Zie Ch. Gielen/D.W.F. Verkade, Tekst & Commentaar IE (1998), artikel 16 BMTW, aant. 1. Daaruit kan worden afgeleid dat zij van mening zijn dat ook in het modellenrecht hooguit nietigheid- en vervallenverklaring geen onderwerp van arbitrage kunnen zijn. 14

Weliswaar is juist dat volgens Gielen/Wichers Hoeth ook gedingen omtrent het gebruik onder gedingen in de zin van artikel 14D BMW vallen, zij vervolgen echter: 'Betekent alleen de rechter (..) enz., dat een geschil dat op deBMW is gegrond niet aan arbitrage kan worden onderworpen? De Toelichting en de voorbereidende stukken zwijgen hierover. Zoals hiervoor gesteld, menen wij dat arbiters niet de vrijheid hebben over nietigheid of verval een oordeel te vellen. (Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht (1991), nr. 1336).' 15

Z i e H J . Snijders, Nederlands Arhitragerecht (2003), p.71 die over artikel 14D BMW schrij ft: 'Ofschoon dit voorschrift is geplaatst aan het slot van de regeling voor het inroepen van de nietigheid van een depot of het verval van een merkrecht, en dus niet meer lijkt te bedoelen dan dat het Benelux Merkenbureau in deze geen enkele bevoegdheid heeft, wordt niettemin ookwel betoogd dat het ook zou gelden voorde inbreukvorderingen van artikel 13 en 26, zodat arbitrage ingeschillen van deze soort eveneens uitgesloten zouzijn. (Kennelijk doelt hij met dat laatste op Sanders.)' 16

Zoals die van Verkade en Van der Kooij uit 1998 over artikel 16 BMTW (zie noot 15). Alleen in een voetnoot wordt vermeld dat J.J. Evrard en P. Peters, die in 1996 nog een standpunt innemen dat Tsoutsanis ondersteunt, dit niet herhalen in de tweede druk van hun werk La défense de la maraue dans la Benelux dat in 2000 is verschenen.

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

leiden dat hij in die woorden leest dat arbitrage is uitgesloten. Zoals hierboven betoogd ligt dat echter in die woorden niet besloten 17 . De regeling voor. nl-domeinnaamarbitrage is niet in strijd met artiM92 GMV Wat betreft de Gemeenschapsmerkverordening (GMV) wijst Tsoutsanis er op dat Nederland op grond van artikel 91 GMV de Haagse rechtbank heeft aangewezen als de Nederlandse Gemeenschapsmerk-rechtbank, terwijl artikel 92 GMV bepaalt dat de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk (...) uitsluitende bevoegdheid hebben ten aanzien van (onder meer) rechtsvorderingen betreffende (dreigende) inbreuk op een Gemeenschapsmerk. Tsoutsanis leidt uit deze tekst ten onrechte af dat daardoor arbitrage over Gemeenschapsmerken zou zijn uitgesloten. Ook hier moet vooropgesteld worden dat de tekst van artikel 92 GMV arbitrage over geschillen aangaande Gemeenschapsmerken niet uitsluit 18 . Ook uit de ontstaansgeschiedenis van de Gemeenschapsverordening blijkt op geen enkele wijze dat de Gemeenschapswetgever heeft beoogd partijen te verbieden een geschil over een Gemeenschapsmerk aan arbiters voor te leggen. Zoals blijkt uit de veertiende overweging van de considerans van de Gemeenschapsmerkverordening is het doel van de bevoegdheidstoekenning aan de Gemeenschapsrechtbanken slechts om de beslechting van geschillen over Gemeenschapsmerken binnen de rechterlijke macht bij zo min mogelijk rechtbanken te concentreren. De gedachte daarachter lijkt vooral te zijn dat men zo wil voorkomen rechtbanken met onvoldoende expertise op het gebied van het merkenrecht zich met deze materie bezighouden. Deze interne bevoegdheidstoekenning binnen de rechterlijke macht in iedere lid-staat kan gezien worden als een regel van relatieve competentie. Deze regel ontneemt partijen derhalve niet de mogelijkheid een geschil over een Gemeenschapsmerk aan arbiters voor te leggen 19 .

E I G E N D O M

3 0 9

kei 92 GMV geen enkel beletsel vormen voor arbitrage over .nl-domeinnamen op basis van een Benelux- of Gemeenschapsmerk. Tsoutsanis' argumentatie houdt bij nadere beschouwing geen stand en hij heeft dan ook ten onrechte van de daken geschreeuwd dat de regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage illegaal en onwettig zou zij n. Amsterdam, 13 juni 2003

Voortdurende onzekerheid over wettigheid .nldomeinnaamarbitrage: een (prejudiciële) vraag van uitleg waard Naschrift op de reactie van mrs. K. Gilhuis en W. Wefers Bettink door mr. A. Tsoutsanis 1 De discussie over de wettigheid van .nl-domeinnaamarbitrage gaat over het Europese en Benelux merkenrecht. Een door SIDN c.s. even aangevoerde noot van Zonderland over het Nederlandse arbeidsrecht uit de jaren '70, hoe juist die noot op zichzelf ook moge zijn, heeft daar niet mee te maken. Wetten hebben nu eenmaal hun eigen achtergronden en (wets)geschiedenissen. Bovendien kent de Benelux-Merkenwet zijn eigen, autonome uitleg, met een eigen, andere hoogste rechter. Dan heb ik het nog niet eens over de verschillen in wettekst. Met name het punt dat art. 14 lid D BMW resp. art. 16 BTMW - in tegenstelling tot art. 7:685 lid 1 BW - spreken van 'alleen de rechter' resp. 'alleen de burgerlijke rechter'.

2 Gilhuis en Wefers Bettink sluiten hun reactie af met de ferme conclusie dat uit de totstandkomingsgeschiedenis van art. 14 lid D BMW en art. 92 GMV volgt dat deze geen beletsel vormen voor .nl-domeinnaamarbitrage. Die ferme conclusie wordt echter niet door de voorafgaande inhoud van de reactie gedragen. De auteurs gebruiken in het lichaam van hun reactie immers veelal de woorden 'kan', 'lijkt' en'niet uitsluit'. Conclusie Noch uit de tekst, noch uit de toelichting op de artikelen Die in het lichaam van hun reactie aan de dag gelegde voor14D BMW en 92 GMV valt op te maken dat het de bedoeling zichtigheid siert hen. Maar het gaat tegelijk dus steeds om van de Gemeenschapswetgever is geweest arbitrage in slagen om de arm. En daar zit het punt. merkenzaken uit te sluiten. Integendeel, wie zich verdiept De kern van mijn standpunt is het erkennen van de onduiin de totstandkomingsgeschiedenis van deze bepalingen delijkheid van art. 14 lid D BMW en zijn wetsgeschiedenis, moet tot de conclusie komen dat artikel 14D BMW en artien - niet sinds gisteren en vandaag - verschil van mening daarover in de literatuur. Dat verdient opheldering, omdat 17 .nl-Nederland aanspraak mag maken op volstrekte duideZie E Sanders, Het Nederlands Arbitragerecht (2001), p. 37-38. 18 Tot deze conclusie komt ook V. Scordamaglia mjurisdiction and Procelijkheid op de vraag of .nl-domeinnaamarbitrage nu wel of dure in LegalActions in European Community Trade Mark, commentary to the niet wettig is. Met erkenning van de verdedigbaarheid van European Community Regulations, Edited by M. Franzosi (1997), de standpunten over en weer, voorziet mijn voorstel tot aanp. 373: 'Regulation 40/94 does not contain provisions regulating this aspect (arbipak in opheldering daarvan: d.m.v. prejudiciële vraagsteltration,KG/HWB)\ 19 ling aan, resp. regeringsconsultatie van het Benelux GeOok in dit kader geldt dat arbiters weliswaar geen oordeel erga omnes kunnen uitspreken - het ligt derhalve niet in de rede dat arbiters de nierechtshof. Dit zijn de wettelijke instrumenten die juist ter tigheid of het verval van een Gemeenschapsmerk kunnen uitspreken-, wille van maximale rechtszekerheid voor dit soort vragen maar dat neemt niet weg dat zij een oordeel kunnen geven dat partijen van wetsuitleg zijn geschreven. Bij art. 92 GMV stel ik de bindt. Tsoutsanis stelt in dit verband dat een nadeel van de regeling voor behoedzame weg voor van nader rechtsvergelijkend onder.nl-domeinnaamarbitrage is dat arbiters geen prejudiciële vragen kunzoek, bij voorkeur met een uitloop naar het Hof van Justitie nen stellen. Dat moge juist zijn, maar is geen argument voor de stelling dat artikel 91 j° 92 GMV arbitrage over Gemeenschapsmerken uitsluider EG. ten. Overigens geldt dit nadeel voor iedere arbitrage- en voor het alternatief voor .nl-domeinnaamarbitrage, het kort geding. De Voorzieningenrechter is immers doorgaans van mening dat het karakter van een kort geding zich niet verdraagt met het stellen van prejudiciële vragen.

3 Het verbaast mij dat Gilhuis en Wefers Bettink, naar ik meen te weten de huisadvocaten van SIDN, van een dergelijk, alleszins prudent, oplossingstraject niet willen weten,

3 1 O

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

terwijl zij tegelijkertijd, gelet op de genoemde slagen om de arm, voor de juistheid van hun opvatting de hand toch niet in het vuur durven te steken. Voor een te proclameren dan wel te propageren arbitrageregeling, moet men m.i. wél de hand in het vuur kunnen steken. En dat kan m.i. alleen maar met een (door SIDN c.s. verhoopt, en natuurlijk ook niet onverdedigbaar) positief oordeel van de hoogste rechter dat aan alle onduidelijkheden van wetsuitleg een eind maakt. Dat was en blijft de m.i. niet aangetaste - (hoofd)strekking van mijn artikel in BIE2003, p. 153. Oud en nieuw nieuws 4 Voor verder reliëf en verscherping van de argumenten pro en contra, zorgt nog oud en nieuw nieuws. Dat illustreert eens te meer dat deze wetsuitleg (prejudiciële) opheldering door de rechter verdient. Zo valt nog te wijzen op oude en minder oude Belgische literatuur, waar bijv. Van Bunnen (1977), Keutgen (1978) en De Keersmaeker/Weynants (1999) arbitrage onder art. 14 lid D BMW (soms: deels) toestaan1. Tegen het standpunt van Gilhuis en Wefers Bettink pleit daarentegen het standpunt van Alberdingk Thijm, die op 17 februari 2003 in het ICT-tijdschrift Emerce (www.emerce.nl) al schreef dat de merkenwet arbitrage verbiedt. Tot slot spreekt het (ontwerp van het) in +/- 2005 in te voerengecombineerdeB(T)MWverdraginzakemerken en tekeningen of modellen ook tegen het standpunt van SIDN c.s.2 Deze nieuwe wet voegt in art. 4:5 het huidige art. 14 lid D BMW en 16 BTMW samen en ondermijnt de door SIDN c.s. verdedigde stelling dat art. 14 lid D BMW alleen voor nietigheid en verval en niet voor inbreukvorderingen geldt. Voortdurende onzekerheid over de wettigheid van .nldomeinnaamarbitrage is dus tot na 2005 verzekerd, of zo veel korter als SIDN (en haar advocaten) met de mees te spoed een principiële uitspraak van de hoogste Benelux- en Europese rechters willen helpen entameren. Leiden, 22 juni 2003 Artikel 123 EOV en equivalentenbescherming Commentaar op de annotatie van Professor Brinkhof bij Daltec vs. Dofra (Rechtbank Den Haag, 24-5-2000, BIE 2003, nr. 2, blz. 13/18) Dr. L. J. de Haas* In zijn annotatie van het vonnis van de rechtbank in de zaak Daltec vs. Dofra wijst Professor Brinkhof op een verband tussen het verbod op uitbreiding van materie (artikel 123 EOV via artikel 138 EOV) en het toekennen van meer-danletterlijke bescherming aan conclusies. De annotatie lijkt wellicht onbedoeld - te suggereren dat de rechter geen meer-dan-letterlijke bescherming zou mogen toekennen als 1 L. Van Bunnen, 'Six ans d'expérience de la loi uniforme Benelux sur les marques', Journal des Tribunaux 1977, p. 288-290; G. Keutgen, 'Arbitrage et propriété intellectuelle', Revue de l'Arbitrage 1978, p. 188; C. De Keersmaeker & L. Weynants, 'Abitrage mbt artistieke en industriële eigendom', % 2.4, in: Mediarecht (losbladig: afl. 1999) Diegem: Kluwer. 2 Eerder al kort genoemd in ME 2003, p. 9-10. * Octrooigmachtigde te Den Haag.

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

die materie niet geclaimd mag worden onder artikel 123 EOV. Het is in de rechtspraak ook al eens voorgekomen dat de rechter meer-dan-letterlijke bescherming weigerde waar het EOB een overeenkomstige wijziging onder artikel 123 EOV geweigerd had. Daar wil ik enige kanttekingen bij plaatsen. Indien men de annotatie zo begrijpt dat bij de uitleg van de conclusies geen gebruik gemaakt mag worden van een beweerde 'uitvindingsgedachte' die niet kenbaar is uit de octrooiaanvrage (of het octrooi), dan kan ik mij heel wel in de annotatie vinden. Dit ziet op het veel voorkomende geval dat meer-dan-letterlijke bescherming wordt gevraagd op basis van een achteraf bepaalde uitvindingsgedachte als het octrooi van die gedachte een toepassingsvoorbeeld bevat, maar er niet gezegd kan worden dat het publiek op basis van het octrooi zonder uitvinders werkzaamheid volledig de beschikking kreeg over deze uitvindingsgedachte. Waar ik echter tegen wil waarschuwen is dat men in de annotatie een voorgestelde norm zou lezen dat alleen meerdan-letterlijke bescherming toegekend mag worden voor zaken, die de octrooihouder op basis van zijn aanvrage binnen het kader van artikel 123 EOV achteraf gezien'had kunnen claimen', met andere woorden dat een mogelijk artikel 123 bezwaar zondermeer als goede grond gezien mag worden om aan te nemen dat de octrooihouder van bescherming afstand heeft gedaan. Het EOB staat wat betreft artikel 123 niet toe om materie te claimen die nieuw is ten opzichte van de aanvrage maar in wezen dezelfde uitvinding betreft. Dat er geen inventiviteit nodig is om op basis van de aanvrage tot bepaalde nieuwe materie te komen is geen reden om een gewijzigde claim toe te staan die die nieuwe materie omvat. Zo mag er geen genus geclaimd worden waar alleen een species in de aanvrage genoemd wordt. In de Epilady zaak bijvoorbeeld had het EOB waarschijnlijk nooit toegestaan dat de species 'helical spring' vóór verlening in het Improver octrooi zou zijn vervangen door een genus dat ook de Remington oplossing omvat. Voor zover men als een (de?) ratio achter meer-danletterlijke bescherming ziet dat ook niet voorzienbare uitvoeringsvormen beschermd moeten kunnen worden, is toepassing van een dergelijke artikel 123 norm bij de bepaling van meer-dan-letterlijke beschermingsomvang ongewenst. Een onvoorzienbare uitvoeringsvorm wordt immers per definitie niet in de aanvrage genoemd. Met zo'n restrictieve uitleg zouden alleen nog maar slordigheden in de conclusies gecorrigeerd kunnen worden, wat het Hof in Van Bentum tegen Kool (inmiddels herroepen; zie BIE 2003, nr. 14, blz.98) nu juist géén reden voor meer-dan-letterlijke bescherming vond. Ik zou daarom een lans willen breken voor de tegenovergestelde stelling, namelijk dat meer-dan-letterlijke bescherming juist bij uitstek bedoeld is voor uitvoeringvormen die alleen vanwege artikel 123 niet meer geclaimd mogen worden (uiteraard mits gebaseerd op een in voldoende omvang geopenbaarde uitvindingsgedachte). Afzien van bescherming uitsluitend op basis van een artikel 123 bezwaar zou dus niet mogen gelden als goede grond om aan te nemen dat de octrooihouder van bescherming afstand heeft gedaan. Integendeel. Op zich kan een eenzijdig restrictieve norm voor toepassing van artikel 123 bij het EOB nuttig

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

zijn, omdat dit de rechter een startpunt garandeert waarin zeker geen sprake is van uitbreiding. Maar dan moet de rechter een tegenwicht voor die eenzij dige norm kunnen bieden door, afhankelijk van de concrete omstandigheden van een beweerd inbreukgeval, na te gaan of ruimere bescherming is toegestaan dan onder een strikt toegepast artikel 123. De rechtbank lijkt in Daltec vs. Dofra aan te sluiten bij de Warner-Jenkinson leer uit de VS, dat na beperking van de conclusies een weerlegbaar vermoeden van een 'reason related to patentability' voor de beperking bestaat (en dus een verbod op equivalentenbescherming). Zoals we in de Festo zaak gezien hebben plaatst het aantonen van een kenbare reden de octrooihouder voor een vrijwel onoplosbaar dilemma. Als de aanvrager immers een reden voor de beperking aanvoert die niet related to patentability is, dan zal die reden bijna onvermijdelijk als niet toereikende verklaring voor de beperking gezien worden en dus geen weerlegging vormen van het vermoeden dat er een reden reason related to patentability is. In de Festo zaak werd voluntary amendment niet als toereikende verklaring erkend, en ook 'verduidelijking' als reden voor een wijziging zal, gezien opmerkingen van het Hooggerechtshof, geen toereikende verklaring zijn als blijkt dat er ook sprake is van een beperking (ifa ïizamendment is truly cosmetic, then it would not narrow the patent scope). Zodoende zijn eigenlijk alleen reasons related to patentability aantoonbaar, die nu net equivalentenbescherming uitsluiten. Het lijkt mij dat echter juist meer-dan-letterlijke bescherming toegekend moet worden, als de beperking op grond van nieuwe-materie-bezwaren niet breder geformuleerd mocht worden (zeker als die bezwaren zo strikt gehanteerd worden als door het EOB onder artikel 123 BOY). Als men een ratio voor meer dan letterlijke bescherming zoekt in bescherming van bij het aanbrengen van de beperking niet voorzienbare uitvoeringsvormen van een uitvindingsgedachte, dan kan men afortiori die bescherming niet weige-

E I G E N D O M

3 11

ren, omdat die uitvoeringsvormen niet uit de aanvrage volgen en dus onder artikel 123 EOV niet geclaimd kunnen worden. Wellicht is de interpretatie die het EOB aan artikel 123 EOV geeft niet de enige reden om enige terughoudendheid te betrachten bij de neiging om te zoeken naar uniformiteit met de Doctrine of Equivalents zoals die in de VS ontwikkeld wordt. Men mag bij een dergelijke 'rechtstransplantatie' niet vergeten dat de wettelijke context in de VS een aantal compensaties kent voor de beperkingen van een al te letterlijke uitleg, die in de Europese context niet of nauwelijks beschikbaar zijn. Ik denk daarbij in de VS aan - de (in tijd beperkte) mogelijkheid tot verruimde 'reissue' na verlening - de afwezigheid van wezenlijke hindernissen om door middel van verschillende onafhankelijke conclusies nodeloze beperkingen te vermijden - de mogelijkheid om met vervolgaanvragen tot na verlening van de moederaanvrage het recht in stand te houden om 'gemiste' bescherming alsnog te claimen. In de Johnson en Johnson uitspraak (geen equivalentenbescherming voor wel beschreven maar niet geclaimde uitvoeringvorm) had de octrooihouder bijvoorbeeld nog een 'continuation' aanvrage, waarmee de gemiste uitvoeringsvorm beschermd kon worden. Dit is in Europa waarschijnlijk nauwelijks haalbaar en in ieder geval veel duurder dan in de VS. ? de ruimere mogelijkheden voor verruiming van conclusies in de aanvrage dan onder artikel 123 EOV, zeker in het kader van 'continuation in part' aanvragen. Amerikaanse rechterlijke uitspraken zijn vaak - en soms zelfs expliciet - gebaseerd op mogelijkheden die de octrooihouder in de VS had kunnen gebruiken om bredere bescherming te krijgen. Zolang in Europa de Amerikaanse mogelijkheden om ruimere conclusies te krijgen ontbreken, zou er m.i. uitdrukkelijk ruimte moeten blijven voor een afwijkende Europese leer van meer-dan-letterlijke bescherming. Den Haag, 27 juni 2003

3 1 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

J U R I S P R U D E N T I E Nr. 46 Rechtbank te 's-Gravenhage,i6 januari 2003 (werknemeruitvinding onderzoekmedewerker NWO) Mrs. A.A.M. Mollee, M.Y. Bonneur en J. A. Hagen Art.iz, lid 3, art.iz, lid 6Row 1995 Of het overeengekomen loon geacht kan worden een vergoeding wegens gemis aan octrooi te omvatten moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden. Dat er geen specifieke component van het loon met die strekking aan te wijzen is, is in dit verband niet vereist en niet voldoende. In het algemeen houdt een overeengekomen salaris een vergoeding voor het missen van de aanspraak op octrooi in. Slechts in uitzonderingssituaties kan worden aangenomen dat dit niet het geval is (HR1 maart zooz, RvdW2oo2,51, NJ 2003, zio m.nt. G.J.J. Heerma van Voss en HR z/ mei 1994, NJ 1995,136). De nieuweRow 1995 stelt in dit opzicht dezelfde voorwaarde als de Row 1910. Er is geen reden om voor ambtenaren andere criteria aan te leggen dan voor werknemers. Alle omstandigheden in aanmerking genomen is de werkgever op goede gronden tot de conclusie gekomen dat hij niet verplicht is om een vergoedingals bedoeld in art. iz, zesde lid, Row toe te kennen. De hier aan de orde zijnde uitvinding was door de opdrachtgever specifiek beoogd, en het onderzoek was specifiek op een dergelijke uitvinding afgestemd. Voorts heeft de eiser zijn bijzondere bijdrage aan het onderzoeksproject niet voldoende aannemelijk gemaakt. Dat de uitvinding van groot belang zou kunnen zijn is in het licht van deze omstandighedennietvanzodaniggewicht dat (louter) opgronddaarvan een vergoeding aan eiser had moeten worden toegekend. Art. 81 Row 1995 Ook in bestuursrechtelijke gedingen (i.c. een geschilvoortvloeiend uit de rechtspositie van een ambtenaar) brengt de regel van art. 81 Row mee dat waar het gaat om een besluit betreffende art. 12 lid 6 Row, de Rechtbank Den Haag uitsluitend bevoegd is.

A. te B., eiser, advocaat mr. W. J. Kolkert te 's-Hertogenbosch, tegen Het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek te 's-Gravenhage, verweerder, vertegenwoordigd door mrs. L. van der Valk en M.M. Konings. Ontstaan en loop van het geding

Bij besluit van 13 oktober 1994 heeft verweerder eiser met ingang van 1 november 1994 aangesteld als projectmedewerker in de categorie van wetenschappelijk personeel in tijdelijke dienst. Het dienstverband strekte tot medewerking aan een onderzoek, verricht door de vakgroep Biochemie van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). Eiser is aangesteld om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van een onderzoek genaamd: Analyse van (auto)antigene determinanten met behulp van synthetische peptiden-banken. Dit

onderzoek (projector. 790-33-159) is gesubsidieerd door de Stichting Scheikundig Onderzoek in Nederland (SON) en de Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW). STW is een onderdeel van de organisatie van verweerder.

In eisers aanstellingsbesluit staat vermeld dat verweerder rechthebbende is ten aanzien van eventuele octrooirechten. Verweerder heeft de, eventueel uit het project voortkomende, octrooirechten overgedragen aan de STW en de KUN. Op 15 november 1996 hebben SON en STW octrooi aangevraagd. Op 20 mei 1998 is hen een Nederlands octrooi verleend volgens de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) voor de duur van 20 jaar voor de uitvinding met de titel: Peptide afgeleid van een door auto-antilichamen van patiënten met reumatoïde artritis herkend antigeen, antilichaam daartegen en werkwijze voor het detecteren van auto-immuunantilichamen.

Eiser is sinds 1 februari 1999 niet langer bij verweerder in dienst. Bij brief van 1 februari 1999 heeft eiser zowel bij verweerder als bij STW een verzoek ingediend om vergoeding voor gemis aan octrooi. Op 12 februari 1999 heeft STW het verzoek afgewezen. Bij brief van 23 februari 1999 heeft eiser STW verzocht op dit standpunt terug te komen. Bij brief van 18 mei 1999 heeft STW eiser bericht bij het eerdere standpunt te blijven. Bij brief van 25 mei 1999 heeft eiser aan STW te kennen gegeven zonder tegenbericht van verweerder de correspondentie met verweerder te zullen voortzetten. Op 7Juli 1999 heeft verweerder aan STW verzocht het verzoek van eiser af te handelen. Vervolgens heeft een uitgebreide briefwisseling tussen STW en eiser plaatsgevonden. STW heeft eiser een aanbod gedaan van ƒ 5000,-. Eiser heeft dit afgewezen. Bij brief van 10 oktober 2000 heeft eiser bij verweerder in diens hoedanigheid van werkgever een aanvraag ingediend om een vergoeding op grond van artikel 12, zesde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995). Bij besluit van 16 oktober 2000 heeft verweerder eiser medegedeeld het verzoek niet in behandeling te nemen nu het octrooi toekomt aan STW zodat deze als zij nde het bevoegde orgaan op de aanvraag dient te beslissen. Tegen dit besluit heeft eiser een bezwaarschrift bij verweerder ingediend op 13 november 2000. Bij brief van 8 januari 2001 heeft eiser een verzoek tot vergoeding aan gemist octrooi gericht tot de KUN. De KUN heeft eiser hierop laten weten dat hij zich tot de werkgever dient te wenden. Eiser is gehoord omtrent zijn bezwaar door de Commissie Beroep- en Bezwaarschriften op 14 maart 2001. Bij brief van 4 april 2001 heeft deze commissie advies uitgebracht aan verweerder. De commissie heeft geadviseerd tot gegrondverklaring van het bezwaar omdat STW weliswaar de rechthebbende op het octrooi is maar verweerder, gelet op het bepaalde in artikel 12, zesde lid, van de ROW 1995, een inhoudelijke beslissing op eisers aanvraag dient te nemen. Bij besluit van 18 april 2001, verzonden op 20 april 2001, heeft veweerder het bezwaar van eiser gegrond verklaard voor zover gericht tegen de weigering het verzoek in behandeling te nemen en de gevraagde vergoeding alsnog geweigerd. Tegen dit besluit heeft eiser bij brief van 28 mei 2001 bij de rechtbank Arnhem beroep ingesteld. Het beroepschrift is

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

op 30 mei 2001 door die rechtbank ontvangen. Verweerder heeft bij brief van 26 juni 2001 de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend. Bij die gelegenheid heeft verweerder met een beroep op artikel 8:29, eerste lid, van de Awb medegedeeld dat uitsluitend de rechtbank kennis zal mogen nemen van de naam van de deskundige die door verweerder is geraadpleegd in het kader van de heroverweging. Verweerder heeft dit verzoek om geheimhouding, desgevraagd, nader toegelicht met een brief van 16 juli 2001. Daar staat vermeld dat het een mondeling advies betreft van een deskundige houdende een persoonlijke beleidsopvatting die alleen kenbaar kan worden gemaakt als die persoon daarmee heeft ingestemd. Aan de deskundige is toegezegd dat diens naam niet bekend zou worden gemaakt. Met een brief van 25 juli 2001 heeft de rechtbank Arnhem het beroepschrift alsmede de op de zaak betrekking hebbende stukken doorgezonden naar de rechtbank 's-Gravenhage. Op 5 september 2001 heeft deze rechtbank verweerder te kennen gegeven dat het verzoek om geheimhouding niet wordt ingewilligd. Onder retourzending van het door verweerder onder couvert ingediende stuk, heeft de rechtbank verweerder, en eiser, medegedeeld dat uitspraak zal worden gedaan op basis van de door verweerder ingezonden stukken. Bij brief van 17 oktober 2002 heeft eisers gemachtigde nadere stukken aan de rechtbank en aan gemachtigde van verweerder toegezonden. Het beroep is op 1 november 2002 ter zitting behandeld. Eiser is in persoon verschenen, bijgestaan door mr. W. J. Kolkert jr., advocaat te 's-Hertogenbosch. Verweerster heeft zich laten vertegenwoordigen door mw. mr. L. van der Valk, werkzaam bij NWO en mw. mr. M.M. Konings, werkzaam bij STW. Motivering De rechtbank ziet zich allereerst voor de vraag gesteld of zij bevoegd is van het onderhavige geschil kennis te nemen. Het NWO in ingesteld bij de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek en derhalve een bestuursorgaan in de zin van artikel 1: 1 van de Awb. Het door verweerder als bestuursorgaan op het verzoek van eiser genomen besluit is een besluit in de zin van de Awb. Eiser was aangesteld bij verweerder op basis van artikel 9, tweede lid, sub e van het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs (RRWO) als projectmedewerker in de categorie van wetenschappelijk personeel. Op grond van de van toepassing zijnde regelgeving (art. 1 Ambtenarenwet, art. 14 van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO), de artikelen 108 en 109 van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs, en het RRWO) was eisers rechtspositie die van ambtenaar. Op grond van artikel 81 van de ROW1995 is de rechtbank te 's-Gravenhage, in afwijking van artikel 8:7 van de Awb, de bevoegde rechtbank voor beroepen ingesteld tegen besluiten op grond van de ROW 1995. Het besluit van verweerder waarbij is beslist op eisers verzoek om toekenning van een vergoeding voor gemis aan octrooi als bedoeld in artikel 12, zesde lid, van de ROW 1995, is een besluit genomen op grond van deze wet, zodat deze rechtbank bevoegd is van het beroep kennis te nemen.

E I G E N D O M

3 1 3

Het beroepschrift is door de rechtbank Arnhem met toepassing van het bepaalde in artikel 6:15, eerste lid, van de Awb doorgezonden naar de rechtbank te 's-Gravenhage. Nu onder het bestreden besluit staat vermeld dat beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank van het rechtsgebied van de woonplaats van de indiener, waarmee geen juiste toepassing is gegeven aan artikel 6:23 Awb, is op grond van het destijds bepaalde in artikel 6:15, derde lid sub a Awb, het tijdstip van indiening bij de onbevoegde rechtbank te Arnhem bepalend voor de vraag of het beroepschrift tijdig is ingediend. Nu eiser, die ten tijde van het instellen van het beroep te Nijmegen woonde, op 30 mei 2001 beroep bij de rechtbank te Arnhem heeft ingesteld tegen verweerders besluit van 18 april 2001, verzonden op 20 april 2001, is het beroep tijdig ingesteld. Tussen partijen is niet in geschil dat verweerder beschouwd moet worden als degene aan wie de aanspraak op het octrooi toekomt. Nu ondanks de eerder gevoerde, uitvoerige correspondentie tussen eiser en STW eerst op 16 oktober 2000, in reactie op eisers verzoek om een billijke vergoeding op grond van artikel 12, zesde lid, van de ROW 1995, voor het eerst sprake was van een besluit van verweerder als het daartoe bevoegde orgaan, dient in deze procedure dan ook volledig te worden getoetst of verweerder met zijn weigering de gevraagde vergoeding toe te kennen in strijd heeft gehandeld met de terzake geldende wettelijke bepalingen, dan wel met enig algemeen rechtsbeginsel en/of algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. (...) Met betrekking tot de beroepsgronden van meer formele aard oordeelt de rechtbank als volgt. Voor zover eiser bedoeld heeft te stellen dat verweerder in strijd met het bepaalde in artikel 7:9 Awb heeft gehandeld door eiser niet in de gelegenheid te stellen na afloop van de hoorzitting kennis te nemen van en te reageren op het rapport van STW d.d. 4 april 2001 alsmede op de verklaring van 26april 2001 treft ditgeen doel. Aangezienhet rapport geen nieuwe feiten en standpunten bevat ten opzichte van datgene wat eiser reeds uit andere hoofde bekend was, te weten uit de aan het bestreden beslui t voorafgegane uitvoerige correspondentie met STW, ziet de rechtbank geen strijd met artikel 7:9 Awb, terwijl bovendien, zou op dit punt anders geoordeeld worden, de rechtbank in deze procedurele onvolkomenheid geen grond ziet voor een vernietiging van het besluit, nu daarmee geen redelijk belang van eiser zou worden gediend, aangezien eiser in de onderhavige beroepsprocedure alle gelegenheid heeft gekregen in te gaan op de inhoud van het rapport, dat, gelet op de verwijzing in dat besluit naar de bijlagen, geacht moet worden deel uit te maken van het bestreden besluit. Verweerder heeft terecht gesteld dat uit het verslag van de hoorzitting blijkt dat het materiële geschil wel degelijk is behandeld, zij het onder voorbehoud van een oordeel van de Commissie over de ontvankelijkheid van het bezwaarschrift. Niet is gebleken dat eiser zich tegen die gang van zaken, c.q. procedureafspraak heeft verzet. Nu verweerder vervolgens, met inachtneming van het oordeel van de Commissie over de ontvankelijkheid, in bezwaar een inhoudelijke beslissing heeft genomen op de aanvraag, is niet gehandeld in strijd met enig voorschrift van de Awb.

3 1 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Eisers stelling dat verweerder zich in het geheel niet had mogen laten adviseren door STW gelet op het financiële belang van STW bij afwijzing van de claim gaat niet op nu het een bestuursorgaan vrij staat zich te laten adviseren alvorens tot het nemen van een besluit over te gaan. Metbetreldang tot eisers inhoudelijke bezwaren overweegt de rechtbank het volgende. Tussen partijen is niet in geschil dat: - eiser mede-uitvinder is van de uitvinding waarvoor op 15 november 1996 octrooi is aangevraagd; - de uitvinding in dienstverband is gedaan; - op 20 mei 1998 een Nederlands octrooi voor de uitvinding is verleend; - een internationale PCT-aanvrage is ingediend; - er meerdere licentieovereenkomsten zijn afgesloten met betrekking tot het octrooi; - inmiddels een tweede octrooi is aangevraagd, waarbij het om andere peptiden gaat. Artikel 12, zesde lid, van de ROW 1995 luidt als volgt: Ingeval de uitvinder niet geacht kan worden in het door hem genoten loon of de door hem genoten geldelijke toelage of in een bijzondere door hem te ontvangen uitkeringvergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi, is degene aan wie krachtens het eerste, tweede of derde lid, de aanspraak op octrooi toekomt, verplicht hem een, in verband met het geldelijk belang van de uitvinding en met de omstandigheden waaronder zij plaatshad, billijk bedrag toe te kennen. Een vorderingsrecht van de uitvinder krachtens dit lid vervalt na verloop van driejaren sedert de datum waarop het octrooi is verleend.

Uit dit wetsartikel volgt dat eiser recht heeft op een billijke vergoeding, indien hij niet geacht kon worden in het door hem ontvangen salaris vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi. Bij de beoordeling van het onderhavige beroep staat derhalve centraal de vraag of eiser geacht kon worden in het door hem genoten loon voldoende vergoeding te hebben gevonden voor het gemis aan octrooi. Blijkens HR 1 maart 2002 'TNO/Ter Meulen' (RvdW 2002, 51) moet de vraag of het overeengekomen loon al dan niet geacht kan worden een vergoeding wegens gemis aan octrooi te omvatten, beantwoord worden aan de hand van de omstandigheden van het geval, zoals a de positie en functie van de werknemer binnen de organisatie van de werkgever; b zijn honorering en andere arbeidsvoorwaarden; c de mate waarin de werknemer aan de uitvinding heeft bijgedragen; d de aard en het (geldelijk) belang van de uitvinding. Dat er geen specifieke component in het loon is aan te wijzen is, zo wordt in genoemd arrest nog opgemerkt, in dit verband vereist noch voldoende. Voorts is van belang dat - zoals het arrest 'TNO/Ter Meulen' en eerder in het arrest van de Hoge Raad van 27 mei 1994 NJ 1995,136 inzake 'Hupkens/Van Ginneken' is benadrukt - in het algemeen een overeengekomen salaris een vergoeding inhoudt voor het missen van de aanspraak op octrooi en dat slechts in een uitzonderingssituatie kan worden aangenomen dat dit niet het geval is. Dat de arresten TNO/Ter Meulen en Van Ginneken/Hupkens zijn gewezen onder de 'oude' ROW 1910 is niet relevant nu de 'nieuwe' ROW 1995 dezelfde voorwaarde stelt voor een billijke vergoeding als de ROW 1910, namelijk dat de uitvinder niet

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

geacht kan worden in het door hem ontvangen salaris vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi. De rechtbank ziet geen reden in een ambtenarenzaak als de onderhavige andere criteria aan te leggen dan door de Hoge Raad zijn ontwikkeld voor werknemers. De rechtbank is van oordeel dat wanneer alle omstandigheden, zoals deze uit de gedingstukken blijken en ter zitting nog zijn toegelicht, in aanmerking worden genomen verweerder op goede gronden tot de conclusie is gekomen dat hij niet verplicht was om aan eiser een vergoeding toe te kennen als bedoeld in artikel 12, zesde lid, van de ROW 1995. Daartoe heeft de rechtbank het volgende overwogen. Eiser was aangesteld als onderzoeker bij een concreet omschreven onderzoeksproject, dat blijkens de subsidieaanvraag van meet af aan erop gericht was om middels een bepaalde methode te komen tot de ontwikkeling van tests, die kunnen worden gebruikt voor de diagnose en prognose van autoimmuunziekten. De hier aan de orde zijnde uitvinding was dus door de opdrachtgever specifiek beoogd en het onderzoek was specifiek op een dergelijke uitvinding afgestemd. Het octrooi is daarmee niet het min of meer toevallige product van door eiser verricht wetenschappelijk onderzoek. Eiser was bij zijn aanstelling ingeschaald op een niveau dat gebruikelijk is voor een wetenschappelijk onderzoeker die door de KUN bij onderzoeksprojecten als de onderhavige wordt ingezet en genoot ook de verder voor een dergelijke functie gebruikelijke arbeidsvoorwaarden. Zowel deze beloning als deze arbeidsvoorwaarden zijn, anders dan A. meent, voor een dergelijke functie op zichzelf adequaat. Kennelijk ten betoge dat in zijn geval desalniettemin van een adequate beloning niet kan worden gesproken, heeft A. gesteld dat hij naar schatting 2000 onbezoldigde overuren heeft besteed aan het doen van de uitvinding, documenteren van de uitvinding, corresponderen met de octrooigemachtigden, schrijven, verbeteren en aanvullen van concepten van de octrooiaanvraag, verbeteren en valideren en documenteren van de reumatest die is ontwikkeld op basis van de uitvinding etc. De rechtbank overweegt dat uitsluitend overuren die in direct verband kunnen worden gebracht, dan wel hebben geleid tot het doen van de uitvinding in dit verband in aanmerking zouden kunnen worden genomen en dat er in het onderhavige geval geen grond is om aan te nemen dat hiermee een buitensporig groot aantal overuren zou zijn gemoeid. Vast staat voorts dat eiser de uitvinding niet alleen heeft verricht en de rechtbank heeft geen grond om aan te nemen dat de prestatie van eiser daarbij exceptioneel was. In dit verband heeft eiser weliswaar de juistheid van de inhoud van de brief van X. van 30 maart 2001 bestreden, doch hij heeft daartegenover zijn stelling dat de geoctrooieerde uitvinding in feite tot stand is gekomen door zijn bijzondere bijdrage aan het onderzoeksproject niet voldoende aannemelijk gemaakt. De hiervoor onder a t/m c genoemde factoren wijzen er - zo volgt uit het voorgaande - geenszins op dat aan de voorwaarde voor een billijke vergoeding is voldaan. Met betrekking tot de genoemde factor d oordeelt de rechtbank als volgt.

16

J U L I

2 0 0 3

L A D

I N D U S T R I Ë L E

Er zijn aanwijzingen dat de uitvinding van tamelijk groot belang zou kunnen zijn, ook geldelijk. Anderzijds zijn er echter ook aanwijzingen dat dit belang moet worden gerelativeerd, onder meer vanwege een uitvinding waarvoor een tweede octrooi is aangevraagd, betreffende andere peptiden, die wellicht beter werken. Daarbij komt dat in het kader van factor d niet alleen naar het (geldelijk) belang van de uitvinding moet worden gekeken, maar ook naar de aard van de uitvinding. Daaromtrent wordt overwogen dat de uitvinding zich daardoor kenmerkt dat zij, naar hiervoor al is opgemerkt, zeer nauw aansluit bij het onderzoeksvoorstel. Het enkele feit dat de uitvinding van groot belang zou kunnen zijn, is in het licht van deze omstandigheden niet van een zodanig gewicht dat verweerder (louter) op grond daarvan had moeten besluiten om eiser een vergoeding toe te kennen, gelet ook op de regel dat een vergoeding slechts in uitzonderlijke situaties aan de orde is. Ook voor het overige ziet de rechtbank in hetgeen door eiser naar voren is gebracht geen omstandigheden van zodanig bijzondere aard dat geoordeeld moet worden dat eiser niet geacht kon worden in het overeengekomen salaris een vergoeding te ontvangen voor een vergoeding voor gemist octrooi. Op grond van al het bovenstaande komt de rechtbank tot ongegrondverklaring van het beroep. De rechtbank ziet geen aanleiding één van de partijen in de proceskosten te veroordelen. Beslissing De Rechtbank 's-Gravenhage, Recht doende: Verklaarthetberoep ongegrond. Enz.

E I G E N D O M

omvattend een beeldsignaal, dat in exact gelijke bewoordingen is omschreven als het op een 'storage medium' vastgelegde beeldsignaal omschreven in de oorspronkelijke conclusie 18. Aldus mag een derde, afgaand op het verleningsdossier, er in redelijkheid niet op vertrouwen datPhilips afstand heeft gedaan van beschermingvan een onder conclusie 17 vallend beeldsignaal, óók niet indien dat zou zijn vastl op een opslagmedium. Koninklijke Philips Electronics NV te Eindhoven, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. W. Taekema, advocaten mr. W.A. Hoyng en B J. van den Broek te Amsterdam, tegen 1 EMI Compact Disc (Holland) BV te Uden, 2 EMI Music Netherlands BV te Hilversum, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. P.A.M. Hendrick en M. Herschdorfer te Amsterdam. 1 Feiten 1.1 Philips heeft samen met een aantal andere bedrijven de zogenoemde DVD ('Digital Versatile Disc') technologie ontwikkeld. Deze technologie wordt onder meer toegepast in DVD-Video. Teneinde uniforme toepassing van de DVDtechnologie mogelijk te maken is de DVD-technologie gestandaardiseerd in de zogenoemde 'DVD-standaard'. Voor DVD-Video zijn de specificaties van de DVD-standaard vervat in de 'DVD Specifications for Read-Only Disc', Part 1 (Physical Specifications) en Part 3 (Video Specifications). 1.2 Figuur 3.2-1 van de DVD-standaard toont de 'Processing order to construct the Physical sector': „>*.

**"*•>

•

1

Nr. 47 Rechtbank te 's-Gravenhage, z6 juni 2002*

I

ID.IED

1 AddEDC

., „

,. , ,

1

ECC

1

Interiejvt

.

1

|

,.

,

ScnmUe

1

Scrambletl (tune

j Moiüluc 26 ivnc

(DVD) Mrs. M.Y. Bonneur, R. Kalden en J. de Bruijn Art. 56EOV Het octrooi beslaat een dermate ander terrein dan dat waarin de vakman zich beweegt die zich voor het probleem omschreven in het 307-octrooigesteld ziet, dat dievakman niet als vanzelf op het 253octrooizal stuiten en dat octrooi voor de door hem gezochte oplossing niet zal raadplegen.

1.3 Figuur 3.2.1-1 van de DVD-standaard toont de 'Data frame configuration': 172byas • 4 bytes .2Wr

'

ID

6 bytes

IED! CPILMAI

Main dan IöObvte* (Do » D i » ) Mjjndxa 172 bras (Di«toDi3>) Maindra 172 brat (Dsn to Dïtó)

I 2

Art. 53, lid 2 Row 1995 Mam data 172 bras (D ITW 10 D ttJti EDC Miindra 168 bras (DiMOtoDw) Het enkele feit dat het proces van scrambling en descrambling , niet is opgenomen in het 270-octrooi, maakt niet dat de door het 270octrooi beschermde technologie niet zou zijn geïncorporeerd in de 1.4 Figuur 3.2.7-1 van de DVD-standaard geeft de 'ECC DVD-standaard. Anders gezegd: in de DVD-standaard worden de block configuration' weer: kenmerken van conclusie 1 letterlijk toegepast. Hetfeit dat de DVDPI standaard extra maatregelen bevat maakt dat niet anders. Uit de missive van hetEPO d.d. 7 oktober 1998 blijkt dat de ExamiBo. 0 B 0. 1 «Bo. 170 -Bo, 171 BO. 172 JB.0. 181 ner bezwaar heeft gemaakt tegen conclusie 18 omdat geen technische Bi, 0 Bi. 1 iB l. 170 IB I. '171 B I, 172 :B,.... 1B2. Hl B2, 170 B2. 171 B2..I72. ! S ; . D B 2. .1 1 kenmerken met betrekking tot het opslagmedium zélf in de conclusie 1 j I waren opgenomen, en omdat het signaal niet als technisch kenmerk — '• 1 i B van het opslagmedium als zodanig kon worden beschouwd. De B iet). 0 Bl89. 1 f fB 189. 181 'B 189. 170,B 189. 171 B 189. 172 oorspronkelijke aanvrage bevatte naast conclusie 18 ook conclusie 17, B 190, 0 B i9o. 1 ; iB 190. i70. B 190. 171B 190. 172 ;B '90. J81 :

0,

* Zaak is geschikt. Red.

1 2_

B 191. 0 B191.1 Bl92. 0 . B 192. 1 i B 207. 0

B207, 1

[

l

iB 191. 170 B 191. 171 Bl91. 172

B 191.1S1

:B 192. 170iB 192. !71 B 192, 172 ) "

jB 192. 181

'B207, 170^B207. 171 B207. 172

iB 207. 181

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

1.5 Figuur 3.2.8-1 toon een 'ECC block after row interleaving':

"

: ' 3X16

208

i

1

0 1 2 3

12*1

4

1

PO P O (Row-inrerkaved)

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 172

PI

1 10

1.6 Philips is houdster van een aantal octrooien met betrekking tot de door haar ontwikkelde aspecten van de DVDtechnologie, waaronder Europees octrooi EP o 698 270 (hierna: het '270-octrooi'), Europees octrooi EP o 740 831 (hierna: het '83 i-octrooi') en Europees octrooi EP o 745 307 (hierna: het'307-octrooi'). Het 270-octrooi, het 83 i-octrooi en het 307-octrooi zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de 'Octrooien'. De Octrooien zijn alle van kracht in Nederland. 1.7 De conclusies 1 t/m 3 van het 270-octrooi hebben betrekking op een informatiedrager en luiden (in de Nederlandse vertaling) als volgt: 1 Registratiedrager waarop een informatiesignaal is opgetekend, welk informatiesignaal informatiewoorden, toegevoegde codewoorden van een eerste soort (Q) en toegevoegde codewoorden van een tweede soort (P) vertegenwoordigt, waarbij de toegevoegde codewoorden van de eerste soort een voorafbepaalde eerste relatie hebben met overeenkomstige informatiewoorden om een eerste code (Cz) te vormen, en waarbij de codewoorden van de tweede soort een tweede vooraf bepaalde relatie hebben met overeenkomstige informatiewoorden en codewoorden van de eerste soort om een tweede code (Ci) te vormen, waarbij de voorafbepaalde eerste en tweede relatiesfoutencorrectie volgens een voorafbepaald algoritme mogelijk maken, en waarbij het informatiesignaal is verdeeld in adresseerbare blokken (1) die elk een besturingsdeel (zó) met besturingsinformatiewoorden en een informatiedeel (zi) metgebruikersinformatiewoorden omvatten, met het kenmerk dat de eerste soort codewoorden die aan de informatiewoorden van een bijbehorend blok zijn gerelateerd zijn verspreid over een eerste deel van het informatiesignaal waarvan de lengte overeenkomt met die van een aantal opgetekende blokken, en de informatiewoorden van het vermelde bloken codewoorden van de tweede soort die er betrekking op hebben zijn verspreid over een tweede deel van het informatiesignaal dat overeenkomt met één opgetekend blok. z Registratiedrager volgens conclusie 1, met het kenmerk dat het besturingsdeel (zi) toegevoegde informatiewoorden omvat welke een voorafbepaalde relatie hebben met informatiewoorden in het besturingsdeel, waarbij op basis van de informatiewoorden en de toegevoegde informatiewoorden soortenfouten in de informatiewoorden in het besturingsdeel kunnen worden gedetecteerd. 3 Registratiedrager volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk dat het besturingsdeel informatiewoorden omvat die een blokadres vastleggen. 1.8 In de authentieke Engelse tekst luidt conclusie 1 van het 270-octrooi als volgt:

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

1 Record carrier on which is recorded a data signal representing data words, addedfirst-type (Q) code words and added second-type (P) code words, the fust-type code words having a predefined firstrelation to corresponding data words toform afirst (Cz) code, and the secondtype code words having apredefined second relation to corresponding data words andfirst-type code words toform a second a (Ci) code, the predefined fint and second relations enabling error correction in accordance with apredetermined algorithm, and the data signal being subdivided into addressable blocks (1) which comprise each a controlportion (zo) containing control data words and a data portion (zi) containing user-supplied data words, characterized in that thefirsttype code words which are related to the data words ofan associated block have been distributed over afirst portion of the data signal corresponding to aplurality ofrecorded blocks, and the data words of said block and second-type code words related there to have been distributed over a secondportion of the data signal corresponding to a single recorded block. 1.9 Conclusie 1 was in de oorspronkelijke aanvrage als volgt geformuleerd: 1 Record carrier on which is recorded a data signal representing data words, added codewords of afirst type and added codewords ofa second type, the added codewords ofthefirst type having a predefined firstrelation to thedata words, and theaddedcodewordsofthesecond type having a second predefined relation to the data words and added codewords ofthefirst type, thefirst and second relations determining apreliminary error correction, and the data signal being subdivided into blocks which comprise each a control portion containing control data anda data portion containing user-supplied data, characterized in that the data signal portions representing data words ofeach of the blocks and second-type codewords related thereto are distributed over aportion of the data signal whose length is smaller than the length ofthe data signalportion overwhichfirst-type codewords have been distributed which are related to the data words of the associated block. 1.10 De conclusies 1 en 2 van het 831-octrooi hebben betrekking op een informatiedrager met een vooraf bepaalde diameter, waarop besturingsinformatie is vastgelegd die de diamater van de informatiedrager aangeeft en luiden (in de Nederlandse vertaling) als volgt: 1 Schijfvormige registratiedrager met een voorafbepaalde diameter, op welke registratiedrager besturingsinformatie is opgetekend, m e t h e t k e n m e r k , datdebesturingsinformatie diameterinformatie omvat welke indicatiefis voor de diameter. z Registratiedrager volgens conclusie 1, met h e t kenmerk, dat de besturingsinformatie op een voorafbepaald adres of positie op de informatiesporen is opgetekend. 1.11 De conclusies 3 en 4 van het 831-octrooi stellen een informatie opteken/uitleesinrichting onder bescherming en luiden (in de Nederlandse vertaling) als volgt: 3 Informatie opteken en/of uitleesinrichting voorzien van een aandrijfinrichting(z)voorhetroterendaandrijvenvaneenschijfvormige registratiedrager (1), en van instelmiddelen (5) voor het instellen van de inrichting op basis van op de registratiedrager (1) aangebrachte besturingsinformatie, en welke inrichting delen (2,3,6-9) omvat waarvan het gedrag afhankelijk is van de diameter van de registratiedrager, met het kenmerk, dat de instelmiddelen (5) middelen omvatten voor het aanpassen van het diameter-afhankelijk gedrag van de genoemde delen (2,3,6-9) op basis van de besturingsinformatie verkregen van de vermelde registratiedrager, waarbij de besturingsinformatie de diameter van de registratiedrager aangeeft.

16

J U L I

L A D

2 0 0 3

I N D U S T R I Ë L E

4 Inrichting volgens conclusie 3, gekenmerkt doordat regelmiddelen (8,9) voor het regelen van de door de aandrijfmiddelen (2) bewerkstelligde rotatie, waarbij de instelmiddelen zijn ingericht voor het aanpassen van de regelmiddelen in afhankelijkheid van de diameterinformatie.

1.12 Figuur 1 bij het 831-octrooi ziet er als volgt uit:

r'

1.13 Het 307-octrooi heeft betrekking op een systeem voor het doorgeven van ondertiteling. Conclusie 15 van het 307octrooi die betrekking heeft op een signaal, luidt (in de Nederlandse vertaling) als volgt: Beeldsignaal bevattende gecodeerde data die een grafisch gebied in de vorm van een rechthoekig gebied binnen een bereik van een actief videosignaal definiëren, waarbij de pixels die genoemd gebied vormen afzonderlijk door de gecodeerde data gedefinieerd worden, met h e t kenmerk, dat de gecodeerde data de grootte en positie van genoemd gebied bevatten, alsmede een tijdmarkering die het tijdstip voorstelt waarop genoemd gebied moet worden weergegeven.

1.14 Conclusie 18 van de oorspronkelijke aanvrage van het 307-octrooi luidde als volgt: A storage medium on which an image signal is stored comprising encoded data defining a graphic image in theform ofa rectangular region within an active video area, characterized in that the pixels formingsaid region are individually defined by the encoded data, the size andposition ofsaid region being included in the encoded data.

1.15 In de eerste missive van 7 oktober 1998 deelt het EPO onder meer het volgende mede: Claim 18 being an independent claim of the 'product category' (...) it does not include any technical feature defining the product i.e. the 'storage medium' in itself; - claim 18 does not define the subject-matter by characteristics ofa 'storage medium', butsolely by the stored information. The signal is not a technical feature of the storage medium as such. Thus, the subject-matter claimed in claim 18 merely relates to presentation of information which is excludedfrompatentability. (...)

- a storage medium on which an image signal is stored is well-known in the art. (...) - claim 18 only states that a given signal is stored on the 'storage medium'. A physical technical product can not be characterized only by the data stored in it. Forall these reasons, claim 18 should be cancelled

1.16 Naar aanleiding van de hiervoor genoemde missive heeft Philips de conclusies van het 307-octrooi gewijzigd en de oorspronkelijke conclusie 18 laten vervallen. 1.17 Op 16 december 1985 is de Japanse octrooiaanvrage 1984011147 gepubliceerd (hierna aangeduid als 'de Japanse aanvrage'). Het in de Engelse taal gestelde 'abstract' vermeldt onder 'Purpose':

E I G E N D O M

To indicate the diameter or track shape ofa disk by means of the difference in the interval of plural marks, by providing the optically identiftable plural marks annularly over the almost allperiphery of the disk atprescribed intervals.

1.18 Op 21 april 1999 heeft Philips EMI c.s. formeel op de hoogte gebracht van de Octrooien en heeft zij EMI c.s. een licentie aangeboden. EMI c.s. hebben dat geweigerd. 2 Vordering, grondslag en verweer

2.1 Philips vordert dat het bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, EMI c.s. wordt verboden op enigerlei wijze betrokken te zijn bij directe dan wel indirecte inbreuken op de Octrooien, met bijbehorende nevenvoorzieningen (opgave afnemers, recall, vernietiging voorraad en dwangsom), alsmede EMI c.s. te veroordelen de tengevolge van de octrooiinbreuk door Philips geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgende de wet, aan Philips te vergoeden en/of, zulks ter keuze van Philips, de door EMI c.s. met de verhandeling van inbreukmakende DVD-Video discs genoten winst aan Philips af te dragen, in beide gevallen vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 21 april 1999, alsmede een veroordeling tot het doen van rekening en verantwoording ten aanzien van met de octrooiinbreuken behaalde winst, een en ander met veroordeling van EMI c.s. in de proceskosten. 2.2 Philips legt aan haar vorderingen ten grondslag dat EMI c.s. inbreuk maken op de Octrooien door DVD-Video discs op de markt te brengen waarin de technologie is belichaamd die in de Octrooien onder bescherming is gesteld. 2.3 EMI c.s. hebben tegen de vorderingen van Philips gemotiveerd verweer gevoerd, daartoe onder meer stellend dat de Octrooien nietig zijn. EMI c.s. hebben in reconventie de nietigverklaring van het Nederlandse deel van de Octrooien gevorderd, met veroordeling van Philips in de proceskosten. 2.4 Philips heeft tegen de reconventionele vorderingen gemotiveerd verweer gevoerd. 3 Beoordeling

3.1 De rechtbank overweegt ambtshalve dat de Octrooien Europese octrooien betreffen waarvan de vermelding van verlening is gepubliceerd na 1 april 1995 zodat ingevolge artikel 103 lid 2 ROW 1995 uitsluitend het bepaalde bij en krachtens de ROW 1995 van toepassing is. 3.2 EMI c.s. hebben onweersproken gesteld dat EMI Music zich niet bezig houdt met de productie of verkoop van DVDVideo discs. De vorderingen voor zover ingesteld tegen EMI Music dienen derhalve te worden afgewezen. 3.3 EMI erkent dat zij zich bezig houdt met de vervaardiging van DVD-Video discs. EMI betwist niet dat deze voldoen aan de DVD-standaard, zodat daarvan in het hiernavolgende zal worden uitgegaan. Inbreuk op het 2/0-octrooi?

3.4 Vooropgesteld moet worden dat partijen het erover eens zijn dat hetgeen in de DVD-standaard wordt aangeduid als 'data frame', 'recording frame' of'physical sector' overeenkomt met wat in het octrooi wordt aangeduid als een datablok. Partijen zijn het er voorts over eens dat de in de DVDstandaard genoemde PO codewoorden ('outer code parity') overeenkomen met de eerste soort codewoorden als genoemd in het 270-octrooi en dat de in de DVD-standaard genoemde

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

PI codewoorden ('inner code parity') overeenkomen met de tweede soort codewoorden als genoemd in het 270-octrooi. 3.5 Philips stelt dat de in het 270-octrooi belichaamde technologie - in elk geval die is opgenomen in conclusies 1 t/m 3 daarvan - is opgenomen in de DVD-standaard. Daaruit volgt volgens Philips dat in de door EMI geproduceerde DVD-Video discs - die immers voldoen aan de DVDstandaard - de technologie wordt toegepast die is belichaamd in (conclusies 1 t/m 3 van) het 270-octrooi, zodat daarmee vaststaat dat EMI inbreuk maakt op de aan Philips toekomende octrooirechten uit hoofde van het 270-octrooi. EMI betwist dat de door het 270-octrooi beschermde technologie in de DVD-standaard is opgenomen, zodat EMI door toepassing van de DVD-standaard geen inbreuk maakt op het 270-octrooi. EMI stelt daartoe het volgende. 3.6 Uit figuur 3.2.7-1 van de DVD-standaard blijkt dat aan telkens 16 gescrambelde data frames (bestaande uit 192 rijen, namelijk 16 x 12 rijen) eerst zestien rijen PO / eerste soort codewoorden worden toegevoegd. Aan de aldus tot stand gekomen 208 rijen worden steeds PI / tweede soort codewoorden toegevoegd. Uit figuur 3.2.8-1 van de DVDstandaard blijkt dat na bewerking (waarbij gegevens van een datablok worden verspreid over een groot gedeelte van het signaal, aangeduid als 'interleaving') een signaal wordt verkregen bestaande uit 16 recording frames, elk bestaande uit 12 rijen van informatiewoorden afkomstig van de data frames, met daaraan toegevoegd steeds één rij PO / eerste soort codewoorden die zijn verkregen op basis van de 16 data frames. 3.7 Dat betekent naar de mening van EMI dat de PO / eerste soort codewoorden betrekking hebben op telkens zestien data frames en verspreid over zestien data frames zijn opgeslagen, hetgeen niet overeenstemt met conclusie 1 van het 270-octrooi. Uit de oorspronkelijke aanvrage, alsmede de authentieke Engelse tekst van conclusie 1, volgt immers dat volgens het 270-octrooi de PO / eerste soort codewoorden dienen te zijn gerelateerd aan de informatiewoorden van één bijbehorend blok, zo stelt EMI. 3.8 EMI voert verder aan dat aldus niet is voldaan aan het volgens haar in conclusie 1 besloten liggende vereiste dat de PO / eerste soort codewoorden verspreid dienen te zijn opgetekend over een deel van het informatiesignaal dat groter is dan het deel van het informatiesignaal waarop deze eerste soort codewoorden betrekking hebben. 3.9 Uit figuren 3.2.7-1 en 3.2.8-1 van de DVD-standaard leidt EMI verder af dat de PI / tweede soort codewoorden betrekking hebben op eveneens telkens zestien data frames en de daaraan toegevoegde PO / eerste soort codewoorden. Doordat de PI / tweede soort codewoorden verspreid over een gebied dat overeenkomst met 16 data frames zijn opgetekend, is niet voldaan aan het vereiste van conclusie 1 dat de PI / tweede soort codewoorden betrekking hebben op één enkel blok en evenmin aan het vereiste dat de PI / tweede soort codewoorden verspreid over een deel van het informatiesignaal zij n opgeslagen dat overeenkomt met één opgetekend blok, aldus EMI. 3.10 EMI stelt verder dat uit de oorspronkelijke aanvrage (met name de zinsnede:'... whose length is smaller than the length...') blijkt dat de PI / tweede soort codewoorden verspreid moeten zijn opgeslagen over een deel van het signaal (één blok) waarvan de lengte kleiner is dan de lengte van het

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

deel van het signaal (overeenkomend met die van een aantal - waarmee blijkens de authentieke Engelse tekst waarin gesproken wordt van 'a plurality', wordt bedoeld: veelvoud opgetekende blokken) waarover het codewoord van de eerste soort (PO codewoord) verspreid is opgeslagen. Ook aan dat vereiste is niet voldaan doordat de PI / tweede soort codewoorden zijn opgeslagen verspreid over hetzelfde gebied waarover de PO / eerste soort codewoorden verspreid zijn opgeslagen, namelijk 16 data frames, zo betoogt EMI. 3.11 De rechtbank verwerpt de stellingen van EMI en overweegt daartoe als volgt. 3.12 Anders dan EMI stelt, vereist conclusie 1 van het 270octrooi niet dat de PO / eerste soort codewoorden uitsluitend zijn gerelateerd aan (informatiewoorden van) één specifiek blok. Dat volgt geenszins uit de bewoordingen van conclusie 1, in het bijzonder de passage direct volgend op 'met het kenmerk'. Er staat immers een bijbehorend blok (in de authentieke Engelse tekst: an associated block) en niet één, zoals aan het slot van conclusie 1 (in relatie tot de PI / tweede soort codewoorden) wel het geval is. Evenmin volgt de lezing van EMI uit het gebruikte enkelvoud ('een bijbehorend blok'), de in de conclusie gebruikte woorden 'the associated block' uit de oorspronkelijk ingediende aanvrage, of de passage uit de beschrijving: 'The Q^redundance bytes, which belong to data bytes of a sector, are then distributed over a large area'. Uit de bewoordingen van conclusie 1, gelezen in samenhang met de beschrijvingsinleiding, volgt immers niet dat de bij een blok behorende PO / eerste soort codewoorden, niet tevens bij een ander blok zouden kunnen of mogen behoren. Dit blijkt ook uit het in de beschrijvingsinleiding gegeven uitvoeringsvoorbeeld (pagina 5, r. 15 e.v.), waarbij de informatiewoorden afkomstig uit verschillende blokken bijdragen aan de berekening van de PO / eerste soort codewoorden die aan die blokken worden toegevoegd en vervolgens over die blokken worden verspreid. Door het 270-octrooi wordt, anders gezegd, niet vereist dat voor ieder blok verschillende PO / eerste soort codewoorden worden gebruikt. Integendeel, gelet op het doel dat de uitvinding beoogt te verwezenlijken, zal de vakman onmiddellijk inzien dat de over meerdere blokken verspreide PO / eerste soort codewoorden een relatie hebben met ieder van die blokken, welke relatie evenwel per afzonderlijk blok individueel (vooraf) bepaald is. 3.13 In de DVD-standaard is de door het 270-octrooi onder bescherming gestelde technologie beschreven in paragraaf 3.2.7. De PO / eerste soort codewoorden worden op een bepaalde wijze berekend op basis van de informatiewoorden van zestien data frames (bijvoorbeeld data frames o t/m 15) hetgeen erin resulteert dat de PO / eerste soort codewoorden een (vooraf bepaalde) relatie hebben met ieder van die zestien data frames, welke relatie individueel is bepaald door de bijdrage die het desbetreffende dataframe heeft geleverd bij de berekening van die PO / eerste soort codewoorden. Aldus kan met betrekking tot ieder van die zestien data frames worden gezegd dat de PO / eerste soort codewoorden daaraan zijn gerelateerd of - met andere woorden - dat elk van die zestien data frames bij de aldus berekende PO / eerste soort codewoorden behoort. De aldus berekende PO / eerste soort codewoorden zijn na bewerking door middel van interleaving verspreid over de data frames o t/m 15 zoals getoond in figuur 3.2.8-1. Deze PO / eerste soort code-

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

woorden hebben (ook) een vooraf bepaalde relatie met data frame o uit figuur 3.2.8-1. Aldus voldoet de DVD-standaard aan het deelkenmerk van conclusie 1, dat de PO / eerste soort codewoorden die aan de informatiewoorden van een bijbehorend blok zijn gerelateerd (in casu blok o) zijn verspreid over een deel van het informatiesignaal waarvan de lengte overeenkomt met die van een aantal opgetekende blokken (in casu blokken o t/m 15) of - anders geformuleerd - voldoet de DVD-standaard aan de door EMI uit de oorspronkelijke aanvrage afgeleide eis dat de PO / eerste soort codewoorden verspreid zijn opgetekend over een deel van het informatiesignaal (in casu blokken o t/m 15), dat groter is dan het deel van het informatiesignaal waarop deze betrekking hebben (in casu blok o). 3.14 Door Philips is onweersproken gesteld dat volgens de DVD-standaard de PI / tweede soort codewoorden op een bepaalde wij ze worden berekend op basis van de informatiewoorden van derijwaaraan ze worden toegevoegd, zodanig dat iedere data frame (en de toegevoegde PO / eerste soort codewoorden) zijn eigen unieke PI / tweede soort codewoorden heeft, hetgeen erin resulteert dat de PI / tweede soort codewoorden een (vooraf bepaalde) relatie hebben met (een regel uit) slechts één van de zestien data frames dan wel een regel met PO / eerste soort codewoorden. 3.15 Doordat de PI / tweede soort codewoorden alleen aan de rij op basis waarvan zij zijn berekend zijn toegevoegd en het proces van 'row interleaving' daarin geen wijziging brengt, is voldaan aan het vereiste van conclusie 1 dat de PI/ tweede soort codewoorden betrekking hebben op informatiewoorden van één enkel blok. Tevens is dan voldaan aan het vereiste dat de PI / tweede soort codewoorden verspreid over een deel van het informatiesignaal zijn opgeslagen dat overeenkomt met één opgetekend blok. Daaruit volgt ook dat voldaan is aan de door EMI uit de oorspronkelijke aanvrage afgeleide eis dat de PI / tweede soort codewoorden verspreid zijn opgeslagen over een deel van het signaal waarvan de lengte kleiner is dan de lengte van het deel van het signaal (overeenkomend met die van een aantal blokken) waarover het PO / eerste soort codewoord verspreid is opgeslagen. 3.16 EMI heeft verder nog gesteld dat het bij de DVD gaat om scrambled data frames en dat dit geen data frames zijn in de zin van het octrooi, die immers niet zijn gescrambled (vervormd), terwijl uit niets blijkt dat scrambled data frames gelijk gesteld kunnen worden met een datablok volgens het octrooi. De rechtbank verwerpt dat verweer. Zonder nadere toelichting - die achterwege is gebleven - kan uit het 270-octrooi niet worden afgeleid dat dat octrooi uitsluitend zou zien op niet-scrambled data frames. Dat geldt temeer nu Philips onweersproken heeft gesteld dat na scrambling steeds weer descrambling plaatsvindt. Daarenboven overweegt de rechtbank dat het zjo-octrooi slechts een deel van de in de DVD-standaard opgenomen technologie bestrijkt. In dat licht en mede in aanmerking genomen de stelling van Philips dat na het proces van scrambling en descrambling geen wijziging in de informatie is opgetreden, oordeelt de rechtbank dat het enkele feit dat het proces van scrambling en descrambling niet is opgenomen in het 270-octrooi, niet maakt dat de door het 270-octrooi beschermde technologie niet zou zijn geïncorporeerd in de

E I G E N D O M

3 1 9

DVD-standaard. Anders gezegd: in de DVD-standaard worden de kenmerken van conclusie 1 letterlijk toegepast. Het feit dat de DVD-standaard extra maatregelen bevat maakt dat niet anders. 3.17 Voorts stelt EMI dat niet wordt voldaan aan een van de doelstellingen van het 270-octrooi, te weten dat de op de registratiedrager opgetekende blokken snel kunnen worden opgezocht zonder gebruik te maken van een subcodekanaal. Immers, wanneer volgens de DVD-standaard data frames worden gescrambled is de adresinformatie niet direct opvraagbaar, althans niet zonder decodering waarmee de scrambling weer ongedaan gemaakt kan worden. Met dat proces is weer tijd gemoeid, zodat de met het octrooi beoogde tijdwinst niet wordt gerealiseerd, zo voert EMI aan. 3.18 De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt. De DVD-standaard - en daarmee ook de door EMI geproduceerde DVD-Video discs - voldoen aan de letter van conclusie 1 van het 270-octrooi. Daarmee staat vast dat EMI inbreuk maakt op de aan Philips toekomende octrooirechten. Dat de DVD-standaard afbreuk zou doen aan de doelstelling van het 270-octrooi maakt dat niet anders. Daarenboven merkt de rechtbank nog op dat Philips onweersproken heeft gesteld dat door het vervallen van het subcode kanaal en de toevoeging van de eerste en tweede soort codewoorden tijd wordt gewonnen. Dat het scrambling proces extra tijd kost, waarmee de tijdwinst kleiner wordt, doet er niet aan af dat met de door het 270-octrooi beschermde maatregelen aan bedoelde doelstelling van het octrooi wordt voldaan. 3.19 Op grond van het voorgaande (r.o. 3.4 - 3.18) concludeert de rechtbank dat de in conclusies 1 t/m 3 van het 270octrooi beschreven technologie is geïncorporeerd in de DVD-standaard en dat EMI derhalve inbreuk maakt op het 270-octrooi. Is het 831 -octrooi nietig?

3.20 Ten aanzien van het 83 i-octrooi ziet de rechtbank aanleiding de door EMI opgeworpen nietigheidsverweren en de daarop gebaseerde reconventionele vorderingen als van meest verstrekkende aard het eerst beoordelen. 3.21 EMI stelt zich op het standpunt dat conclusies 1 t/m 3 van het 83 i-octrooi nieuwheid ontberen omdat die volledig bekend zijn uit de Japanse aanvrage, waarvan EMI (slechts) een in de Engelse taal gesteld 'abstract' heeft overgelegd met bijbehorende tekening en een kopie van de oorspronkelijke (in de Japanse taal gestelde) Japanse aanvrage. EMI stelt dat de merktekens (plural marks) genoemd in de Japanse aanvrage besturingsinformatie vormen die indicatiefis voor de diameter van de disk, welke besturingsinformatie bovendien op een vooraf bepaalde positie op de informatiesporen is opgetekend. De merktekens zijn immers langs de periferie van de disk aangebracht en de merktekens zelf vormen informatiesporen, aldus EMI. 3.22 Philips heeft onweersproken gesteld dat de optisch waarneembare merktekens volgens de Japanse aanvrage zijn aangebracht buiten de informatiesporen van de schijf (waarop de programma-informatie is opgetekend) en door een aparte sensor dienen te worden gedetecteerd. Aldus ontbreekt het voordeel van het 831-octrooi dat de besturingsinformatie omvattend de diameterinformatie, en de programma-informatie met eenzelfde leeskop kunnen worden uitgelezen, waardoor extra maatregelen voor het uitle-

3 2 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

zen van de besturingsinformatie die diameterinformatie geeft overbodig zijn, aldus nog steeds Philips. 3.23 EMI heeft dit niet betwist, doch stelt dat conclusie 1 niet vereist dat de besturingsinformatie op de informatiesporen van de disc is opgenomen, terwijl in conclusie 2 niet duidelijk is wat met de daar genoemde informatiesporen wordt bedoeld - welke onduidelijkheid voor rekening van de octrooihouder moet blijven - en dat er niet van kan worden uitgegaan dat die informatiesporen niet zouden overeenkomen met de merktekens uit de Japanse aanvrage. Voorts stelt EMI dat niet relevant is dat de merktekens met een aparte sensor worden gedetecteerd aangezien in de conclusies van het 83 i-octrooi in het midden wordt gelaten op welke wijze de diameterinformatie wordt gelezen. 3.24 De rechtbank verwerpt de stellingen van EMI en overweegt daartoe als volgt. 3.25 Vooropgesteld wordt dat EMI zich bij pleidooi nog heeft beroepen op citaten uit de Japanse aanvrage. Voor zover die stellingen door Philips zijn betwist zal de rechtbank die stellingen als onvoldoende onderbouwd passeren, nu immers geen vertaling van de Japanse aanvrage is overgelegd. 3.26 Uit figuur 1 van het 831-octrooi blijkt dat zowel de diameterinformatie bevattende besturingsinformatie als ook de programma-informatie uitsluitend wordt uitgelezen door één leeskop (3). Op grond daarvan zal de vakman tot het inzicht komen dat de woorden 'besturingsinformatie is opgetekend' als genoemd in conclusie 1 van het 831-octrooi, niet anders kunnen worden begrepen dan dat daarmee wordt bedoeld besturingsinformatie die zodanig op de registratiedrager is opgetekend dat deze met dezelfde leeskop kan worden gelezen als die gebruikt wordt voor het lezen van de op de disc opgetekende overige (programma) informatie. Aldus bezien wordt de in conclusie 1 omschreven maatregel niet door de Japanse aanvrage geopenbaard. Derhalve zal de door EMI gevorderde nietigverklaring van het 831-octrooi voor zover betrekking hebbend op conclusie 1 worden afgewezen. 3.27 Conclusie 2 betreft een volgconclusie van conclusie 1, waarop het voorgaande gelijkelijk van toepassing is. Daarenboven heeft conclusie 2 uitdrukkelijk betrekking op besturingsinformatie die op een vooraf bepaald adres of positie op de informatiesporen is opgetekend, welke maatregel zoals hiervoor in no. 3.22, ie volzin reeds overwogen - niet door de Japanse aanvrage wordt geopenbaard. Van enige onduidelijkheid wat met 'op de informatiesporen' is bedoeld is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. Uit de beschrijving en tekeningen (in het bij zonder pag. 2 regels 2226 en de verwijzingstekens 21,21a en 21b in figuur 2) volgt noodzakelijkerwijs dat met informatiesporen is bedoeld het deel van de registratiedrager waarop de met de leeskop te lezen informatie, onderverdeeld inbesturingsinformatie en programma-informatie, is opgetekend. De informatiesporen komen aldus niet overeen met de merktekens uit de Japanse aanvrage, die immers niet door de leeskop doch door een aparte sensor moeten worden gedetecteerd. Ook voor zover betrekking hebbend op conclusie 2 zal de door EMI gevorderde nietigverklaring van het 83 i-octrooi derhalve worden afgewezen. 3.28 Ten aanzien van conclusie 3 overweegt de rechtbank dat de woorden 'op de registratiedrager aangebrachte

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

besturingsinformatie' door de vakman onmiskenbaar zullen worden begrepen als besturingsinformatie die zodanig op de registratiedrager is aangebracht dat deze met dezelfde leeskop kan worden gelezen als die gebruikt wordt voor het lezen van de op de registratiedrager opgetekende overige (programma)informatie. Zoals hiervoor is overwogen openbaart de Japanse aanvrage geen op die wijze aangebrachte besturingsinformatie, zodat ook de door EMI gevorderde nietigverklaring van het 83 i-octrooi voor zover betrekking hebbend op conclusie 3 zal worden afgewezen. 3.29 Conclusie 4 van het 831-octrooi is een volgconclusie van conclusie 3, zodat hetgeen hiervoor (r.o. 3.28) met betrekking tot conclusie 3 is overwogen daarop gelijkelijk van toepassing is. Dat leidt ertoe dat conclusie 4 evenmin nieuwheid ontbeert. EMI heeft voorts gesteld dat conclusie 4 niet inventiefis gelet op de Japanse aanvrage in combinatie met de inrichting geopenbaard in US 5.042.025 (door EMI niet overgelegd doch slechts uit het abstract daarvan geciteerd). De rechtbank verwerpt die stelling. Naar Philips onweersproken heeft gesteld openbaart dat octrooi een inrichting waarbij de diameterinformatie wordt verkregen met gebruikmaking van een aparte sensor. Aldus wordt in de Japanse aanvrage noch in het geciteerde US octrooi een inrichting geopenbaard waarbij de diameterinformatie wordt gelezen met dezelfde leeskop als die waarmee de programma-informatie wordt gelezen en leidt de combinatie van beide niet zonder inventieve denkarbeid tot de uitvinding van conclusie 4 van het 831-octrooi. 3.30 Op grond van het voorgaande (r.o. 3.21-3.29) komt de rechtbank tot de conclusie dat de nietigheidsverweren van EMI niet slagen en dat de reconventionele vordering van EMI tot nietigverklaring van het (Nederlandse deel van het) 83 i-octrooi derhalve dient te worden afgewezen. Inbreuk op het 831-octrooi?

3.31 Nu de nietigheidsverweren van EMI niet slagen, staat vast dat door EMI inbreuk wordt gemaakt op conclusies 1 en 2 van het 83 i-octrooi. EMI betwisten immers niet dat de door conclusies 1 en 2 van het 83 i-octrooi beschermde technologie is opgenomen in de DVD-standaard en evenmin betwisten zij dat de door EMI geproduceerde DVD-Video discs voldoen aan de DVD-standaard. Is het307-octrooi nietig?

3.32 De rechtbank zal ook ten aanzien van het 307-octrooi de door EMI opgeworpen nietigheidsverweren en de daarop gebaseerde reconventionele vorderingen als van meest verstrekkende aard het eerst beoordelen. 3.33 Het 307-octrooi beoogt een oplossing te geven voor kort gezegd - de beperkingen en nadelen die verbonden zij n aan het voorzien van ondertitels door middel van de Teletext techniek, zoals bijvoorbeeld de inflexibele tekenweergave (beperkte omvang van te gebruiken tekens en kleuren), het verlies aan overhead (doordat een volle regel moet worden uitgezonden ook indien slechts een beperkt aantal tekens behoeft te worden uitgezonden) en het synchroniteitsprobleem (doordat ondertitels in verschillende talen na elkaar worden ontvangen, kan slechts één op het gewenste tijdstip worden weergegeven). 3.34 EMI stelt zich op standpunt dat het 307-octrooi, in het bijzonder conclusie 15 daarvan, nietig is wegens gebrek aan

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

inventiviteit. EMI beroept zich daartoe op het Amerikaanse octrooi US 4.675.737 (hierna: het '737-octrooi') - door EMI bestempeld als meest nabij gelegen stand van de techniek in combinatie met het Amerikaanse octrooi US 5.170.253 (hierna: het '253-octrooi'). Het 737-octrooi voorziet in toevoeging van ondertitels aan een videosignaal, waarbij de ondertitels op een aparte cartridge zij n opgeslagen endoor een separaat apparaat worden afgelezen en vervolgens - in gedecodeerde vorm - aan het videosignaal worden toegevoegd. Naar het oordeel van de rechtbank zal de vakman die zich voor het probleem gesteld ziet zoals in het 307-octrooi omschreven - anders dan EMI stelt - niet stuiten op het 737octrooi en al helemaal niet bij het zoeken naar een oplossing van dat octrooi uitgaan. Het 737-octrooi maakt immers een aparte cartridge en een apart apparaat voor het uitlezen van de cartridge noodzakelijk. Het 253-octrooi ziet op de wijze van opslaan van titels en dergelijke in het geheugen van een videocamera. Naar het oordeel van de rechtbank beslaat dit octrooi derhalve een dermate ander terrein dan dat waarin de vakman zich beweegt die zich voor het probleem omschreven in het 307octrooi gesteld ziet, dat die vakman niet als vanzelf op het 253-octrooi zal stuiten en dat octrooi voor de door hem gezochte oplossing niet zal raadplegen. Het combineren van de in het 737-octrooi en het 253-octrooi beschreven maatregelen - daargelaten de vraag of dit zonder inventieve arbeid tot het 307-octrooi zou hebben geleid - ligt voor de gemiddelde vakman derhalve niet voor de hand. 3.35 EMI heeft daarnaast de inventiviteit van het 307octrooi bestreden met een beroep op het Amerikaanse octrooi US 5.089.899 (het'899-octrooi') in combinatie met de, naar EMI stelt algemeen bekende, MPEG-II standaard. EMI heeft evenwel (de relevante onderdelen van) die standaard niet in het geding gebracht. Gelet op de gemotiveerde betwisting van de desbetreffende stellingen door Philips - onder meer met de stelling dat de elementen van de uitvinding bij de combinatie van het 899-octrooi met de MPEG-II standaard niet worden geopenbaard zodat het 307-octrooi niet voor de hand ligt - zal de rechtbank die op de MPEG II standaard gebaseerde stellingen van EMI derhalve als onvoldoende gemotiveerd onderbouwd van de hand wijzen. De stellingen van EMI inhoudend dat een combinatie van de MPEG II standaard en het 737-octrooi en/of het 253octrooi zonder inventieve arbeid leidt tot het 307-octrooi zullen om dezelfde reden als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen. 3.36 EMI heeft zich voorts - voor het eerst ter gelegenheid van de mondelinge behandeling-beroepen op het Europees octrooi EP 624 968 A2, evenwel zonder dit octrooi in het geding te brengen, zodat Philips zich daarop niet heeft kunnen voorbereiden en daarop eerst in de tweede termijn van de pleidooien heeft kunnen reageren. De rechtbank is met Philips van oordeel dat het beroep op dit Europees octrooi als in strijd met de goede procesorde gedaan moet worden afgewezen. 3.3 7 Het voorgaande (r.o. 3.3 3 - 3.3 6) leidt de rechtbank tot de slotsom dat de door EMI opgeworpen nietigheidsverweren niet slagen en dat de daarop gebaseerde reconventionele vordering dient te worden afgewezen.

E I G E N D O M

Inbreuk op het 307-octrooi? 3.38 EMI betwist niet dat het 307-octrooi is opgenomen in de DVD-standaard en dat haar DVD-Video discs aan het bepaalde in de standaard voldoen. EMI stelt desalniettemin geen inbreuk te maken en voert daartoe aan dat uit het verleningsdossier van het 307-octrooi blijkt dat Philips afstand heeft gedaan van conclusie 18 uit de oorspronkelijke aanvrage die was gericht op, het 'storage medium' (de DVD disc) als zodanig. Derden mogen er dus op vertrouwen dat een opslagmedium als zodanig niet binnen de beschermingsomvang van het 307-octrooi valt. Aangezien EMI slechts een opslagmedium op de markt brengt in de vorm van een DVD, maakt zij daarmee geen inbreuk op het 307-octrooi, aldus EMI. 3.39 De rechtbank overweegt dienaangaande het volgende. Uit de missive van het EPOd.d. 7 oktober 1998 blijkt dat de examiner bezwaar heeft gemaakt tegen conclusie 18 omdat geen technische kenmerken met betrekking tot het opslagmedium zélf in de conclusie waren opgenomen, en omdat het signaal niet als technisch kenmerk van het opslagmedium alszodanigkon worden beschouwd. De oorspronkelijke aanvrage bevatte naast conclusie 18 ook conclusie 17, omvattend een beeldsignaal, dat in exact gelijke bewoordingen is omschreven als het op een 'storage medium' vastgelegde beeldsignaal omschreven in de oorspronkelijke conclusie 18. De examiner heeft geen bezwaar gemaakt tegen conclusie 17 (thans - in combinatie met de oorspronkelijke conclusie 2 - conclusie 15). In de beschrijving van het 307octrooi wordt expliciet gesteld dat het beeldsignaal op een opslagmedium kan worden opgeslagen en via dat medium kan worden uitgezonden (p. 17, r. 4/5 in de Nederlandse vertaling; p 13, r. 7 van de oorspronkelijk beschrijving). Aldus mag een derde, afgaand op het verleningsdossier, er in redelijkheid niet op vertrouwen dat Philips afstand heeft gedaan van bescherming van een onder conclusie 17 (thans conclusie 15) vallend beeldsignaal, óók niet indien dat zou zijn vastgelegd op een opslagmedium. 3.40 EMI betwist niet dat een beeldsignaal een voortbrengsel is met een technisch karakter. Gelet op hetgeen door Philips is aangevoerd - onder meer dat een beeldsignaal een fysisch verschijnsel is dat verschillende verschijningsvormen heeft en in mechanische vorm op een DVD disc kan worden opgeslagen door middel van 'putjes en landjes' alsmede het feit dat EMI niet betwist dat haar DVD-Video discs aan de DVD-standaard voldoen, heeft EMI onvoldoende gemotiveerd betwist dat zij beeldsignalen in de zin van conclusie 15 van het 307-octrooi op DVD's vastlegt en dat zij van zodanige beeldsignalen voorziene DVD's op de markt brengt. Aldus concludeert de rechtbank dat EMI gebruik maakt van het door conclusie 15 van het 307-octrooi onder bescherming gestelde beeldsignaal en derhalve inbreuk maakt op het 307-octrooi. Petitum 3.41 EMI heeft bezwaar gemaakt tegen de gevraagde bevelen voor zover daardoor commercieel gevoelige informatie aan Philips zou moeten worden verstrekt. De rechtbank overweegt dienaangaande dat dergelijke gegevens dienen ter vaststelling van de (omvang van de) schade, zodat Philips op dergelijke informatie aanspraak kan maken. Wel

3 2 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

ziet de rechtbank aanleiding te bepalen dat deze informatie niet aan Philips doch aan diens raadsman dient te worden verstrekt. 3.42 EMI heeft voorts bezwaar gemaakt tegen een recall bevel aangezien daarvoor geen aanleiding zou bestaan. Daarmee miskent EMI dat een dergelijk bevel erop is gericht aan een onrechtmatige toestand een einde te maken, zodat Philips bij het gevraagde recall bevel belang heeft. 3.43 EMI heeft betwist dat Philips het recht zou hebben zowel schadevergoeding als winstafdracht te vorderen. EMI gaat daarbij voorbij aan het bepaalde in artikel 70 lid 4 ROW 1995 op grond waarvan wegens octrooi-inbreuk naast schadevergoeding winstafdracht kan worden gevorderd. Weliswaar moet cumulatie van vergoeding van gederfde winst en winstafdracht daarbij uitgesloten worden geacht (HR 14 april 2000, NJ 2000, 489), doch vergoeding van andere schade naast winstafdracht is niet uitgesloten. Een en ander zal in een (eventuele) schadestaat procedure aan de orde dienen te komen. EMI heeft niet betwist dat EMI bij brief d.d. 21 april 1999 door Philips op de hoogte is gebracht van de Octrooien en dat zij derhalve vanaf die datum desbewust heeft gehandeld. De door Philips gevorderde schadevergoeding en/of winstafdracht en de wettelijke rente vanaf 21 april 1999 komt derhalve voor toewijzing in aanmerking. 3.44 Ten slotte is de rechtbank met EMI van oordeel dat de in het petitum genoemde termijnen van 14 dagen, respectievelijk 4 weken voor de rekening en verantwoording, onredelijk kort zijn. De rechtbank zal deze termijnen derhalve vaststellen op 4 weken, respectievelijk 8 weken voor de rekening en verantwoording. 3.45 EMI zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Philips zowel in conventie als in reconventie. De proceskosten van EMI Music worden begroot op nihil, zodat een proceskostenveroordeling van Philips wegens gebrek aan belang achterwege kan blijven. Beslissing

De rechtbank: In conventie:

Wijst af de vorderingen tegen EMI Music; Verbiedt EMI direct of indirect inbreuk te maken op de Europese octrooien EP (NL) o 698 270, EP (NL) o 740 831 en EP (NL) o 745 307; Beveelt EMI om binnen 4 weken na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Philips een schriftelijke opgave te verstrekken van alle afnemers aan wie EMI producten heeft verkocht, verhuurd, afgeleverd en/of daartoe hebben aangeboden, die vallen onder de beschermingsomvang van EP (NL) o 698 270, EP (NL) o 740 831 en/of EP (NL) o 745 307; Beveelt EMI om binnen 4 weken na betekening van dit vonnis aan ieder van de hiervoor bedoelde afnemers inde landstaal van de betrokkene een aangetekende brief te zenden met uitsluitend de navolgende inhoud en zonder bijschrift: Wij zijn verplicht u te informeren dat de rechtbank 's-Gravenhage bij vonnis d.d. 26 juni 2002 heeft beslist dat onze DVD-video discs vallen onder de aan Koninklijke Philips Electronics N.V. toekomende Europese Octrooien EP o 698 270, EP o 740831 en EP o745307 en dat deze video discs derhalve niet langer mogen worden aangeboden, verkocht ofgeleverd, dan wel worden ge-

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

bruikt of in voorraad gehouden. Wij verzoeken u hierbij om de DVDVideo discs die zich onder u bevinden aan ons te retourneren. Wij zullen dan onmiddellijk de aankoopprijs en alle kosten in verband met de retournering van deproducten aan u vergoeden.

met daaronder vermelding van naam en handtekening van een rechtsgeldige vertegenwoordiger van EMI, een en ander onder gelijktijdige toezending van kopieën van alle te verzenden brieven aan de raadsman van Philips. Beveelt EMI om binnen 4 weken na betekening van dit vonnis alle producten die vallen onder de beschermingsomvang van EP (NL) o 698 270, EP (NL) o 740 831 en/of EP (NL) o 745 307 die nog in voorraad zijn, alsmede de teruggezonden producten (binnen 4 weken na ontvangst daarvan) en voorts alle brochures en promotiemiddelen voor die producten te vernietigen en Philips binnen drie weken na de vernietiging deugdelijk bewijs te verschaffen dat die vernietiging volledig en tijdig heeft plaatsgevonden; Veroordeelt EMI om per overtreding van het in dit vonnis gegeven verbod of voor iedere niet (gehele c.q. deugdelijke) nakoming van een in dit vonnis gegeven bevel aan Philips een dwangsom te betalen van 45.000 dan wel, ter keuze van Philips, van € 22.500 per betrokken product of per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dat de directe of indirecte inbreuk op EP (NL) o 698 270, EP (NL) o 740 831 en/of EP (NL) o 745 307 door EMI na betekening van dit vonnis zal voortduren of de bevelen niet geheel en deugdelijk worden nagekomen; Veroordeelt EMI om de door Philips tengevolge van de directe of indirecte inbreuk(en) op EP (NL) o 698 270, EP (NL) o 740 831 en/of EP (NL) o 745 307 geleden schade te vergoeden, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, en/of, zulks ter keuze van Philips, de door EMI met de directe of indirecte inbreuk(en) op EP (NL) o 698 270, EP (NL) o 740 831 en/of EP (NL) o 745 307 genoten winsten aan Philips af te dragen, in beide gevallen te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 12 april 1999 tot aan de dag der algehele voldoening; Beveelt EMI omtrent de met de door haar met de directe of indirecte inbreuk(en)op EP (NL) o 698 270, EP (NL) o 740 831 en/of EP (NL) o 745 307 behaalde winsten binnen 8 weken na betekening van dit vonnis rekening en verantwoording af te leggen door aan Philips een door een registeraccountant opgestelde en ondertekende verklaring te verschaffen waaruit de hoogte van die behaalde winsten blijkt, welke verklaring vergezeld dient te zijn van een volledige opgave van: a de hoeveelheid vervaardigde inbreukmakende producten, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden; b de hoeveelheid en inkoopprijs van de gekochte inbreukmakende producten, gestaafd met alle betreffende bescheiden, waaronder alle facturen; c de hoeveelheid en verkoopprijs van de verkochte inbreukmakende producten gestaafd met alle betreffende bescheiden, waaronder alle facturen; d de hoeveelheid van de ten tijde van de betekening van dit vonnis nog in voorraad zijnde inbreukmakende producten, gestaafd met alle desbetreffende bewijsstukken; Veroordeelt EMI in de kosten van het geding aan de zijde van Philips, tot op deze uitspraak begroot op € 255,34 aan verschotten en € 1.170,75 aan salaris; Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

J U L I

2 0 0 3

I N D U S T R I Ë L E

Wijst af het meer of anders gevorderde. In reconventie:

Wijst de vorderingen af; Veroordeelt EMI in de kosten van het geding aan de zijde van Philips, tot op deze uitspraak begroot op nihil aan verschotten en € 1.170,75 aan salaris; Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; enz.

Nr. 48 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 27 september

(vloerpanelenverbinding II) Mrs. J. C. Fasseur-van Santen, A. D. Kiers-Becking en S.U. Ottevangers Art. 53, lid 2 Row 1995 De door Unilin c.s. genoemde 'uitsparing' in de onderste lip resulteert in een hoger deel of rug aan het uiteinde van die lip, terwijl het 'uitsteeksel' aan de onderzijde van de 'tand' aan het tweede paneel tot gevolg heeft, dat een groef aan de onderzijde van het paneel bestaat, weïkegroefzo niet gelijk is aan, dan toch equivalent aan de opsluitgroef van het octrooi. Met equivalent is hier bedoeld dat telkens met de desbetreffende maatregel, die eenzelfde functie heeft als de overeenkomstige maatregel volgens conclusie 1 van het octrooi, op eenzelfde wijze hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de desbetreffende maatregel volgens het octrooi. Onder speling in de zin van het octrooi dient te worden verstaan een zodanige (geringe) ruimte dat de aan elkaar bevestigde panelen langs elkaar kunnen worden 'geschoven', waarbij voor dat verschuiven geen aanzienlijke kracht is vereist. Ben dergelijke speling in de zin van het octrooi is bij het Uniclic-systeem afwezig.

1 Valinge Aluminium AB te Viken, Zweden, 2 Norske Skog Flooring AS te Lyngdal, Noorwegen, appellanten, incidenteel geïntimeerden, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. Ch. Gielen te Amsterdam, tegen 1 Unilin Beheer BV te Nieuwerkerk a/d IJssel, 2 Unilin Decor NV te Wielsbeke, België', geïntimeerden incidenteel appellanten, procureur mr. P.J.M, von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam. 1 Het hof gaat uit van de volgende feiten. a Valinge is houdster van het Europees octrooi 0.698.162 Bi, dat is verleend op een aanvrage d.d. 29 april 1994 met prioriteitsdatum ïomei igss,vooreenSystemforjoiningbuilding boards, hierna: het octrooi. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 16 september 1998. De eerste conclusie van het octrooi luidt als volgt: A systemforproviding a joint along adjacentjoint edges (3,4) oftwo building panels (1,2), especiallyfloorpanels, in which joint: the adjacent joint edges (3,4) togetherform aftrst mechanical connection locking thejoint edges (3,4) to each other in afirst direction (D1) at right angles to the principal plane of the panels (1,2), and a locking device (6, 8,14) arranged on the rear side (18,16) of the panels (1, z)forms a second mechanical connection locking thepanels

Zit voor de uitspraak waarvan beroep, Rechtbank 's-Gravenhage, 2 feb. 2000, BIE 2000, nr. 73, blz. 310. Red.

E I G E N D O M

(1,2) to each other in a second direction (Dz) parallel to the principal plane and at right angles to the joint edges (3,4), said locking device (6, 8,14) comprisinga locking groove (14) which extends parallel to and spacedfrom the joint edge (4) ofone (2) of saidpanels, termed groove panel, and which is open at the rear side (16) of the groove panel (2), characterised in that the locking device (6,8, i4)further comprises a strip (6) integrated with the other (1) of said panels, termed strip panel, said strip (6) extending throughout substantially the entire length of the joint edge (3) of the strip panel (1) and being provided with a locking element (8) projectingfrom the strip, such thatwhen thepanels arejoined together, the strip (6)projects on the rear side of the groove panel (2) with its locking elemen t (8) received in the locking groove (14) of the groove panel (2), that the panels, whenjoined together, can occupy a relative position in said second direction (D2) whereaplay (A) exists between the lockinggroove (14) and a locking surf ace (10) on the locking element (8) thatisfacingthe joint edges and is operative in said second mechanical connection, that thefirst and second mechanical connection both allow mutual displacement of the panels (1,2) in het direction of the joint edges (3, 4), and that the second mechanical connection is so conceived as to allow the locking element (8) to leave the lockinggroove (14) ifthe groove panel (2) is turned about its joint edge (4) angularly away from the strip (6).

b Unilin Decor brengt onder de naam 'Quick-Step Uniche' vloerdelen in het verkeer. In 1999 zijn in de constructie van het Uniclic-systeem wijzigingen van ondergeschikte betekenis aangebracht. 2 Het hof overweegt ambtshalve dat het hier een Europees octrooi betreft, waarvan de vermelding van de verlening overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag is gepubliceerd na 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 103, lid 2 Rijksoctrooiwet 1995 uitsluitend het bepaalde bij en krachtens die wet van toepassing is. 3 De grieven II en III van Valinge c.s. betreffen de vraag of Unilin c.s. door het in het verkeer brengen van Quick-Step Uniclic vloerdelen inbreuk maken op het octrooi. 4 Ingevolge artikel 69, lid 1 Europees Octrooiverdrag wordt de beschermingsomvang van het octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van die conclusies dienen en wel (op grond van het Protocol bij genoemd artikel) zodanig dat zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. 5 Het octrooi van Valinge betreft een systeem voor het verbinden van bouwpanelen, bijvoorbeeld vloerpanelen, met behulp waarvan de aan elkaar grenzende randen (de verbindingsranden) van twee panelen bij een worden gehouden, zowel in, vanuit in een horizontaal vlak liggende panelen gezien, verticale richting (de eerste opsluitrichting) als in horizontale richting loodrecht op de desbetreffende randen (de tweede opsluitrichting). 6 Daartoe is één van de panelen ter plaatse van de verbinding voorzien van een met het paneel geïntegreerde strook (strip), die zich uitstrekt over vrijwel de lengte van de verbindingsrand van dat paneel aan de onderzijde van het paneel en zich in de richting van het tweede paneel uitstrekt voorbij die verbindingsrand. De strook is voorzien van een opstaande rand of rug (het opsluitelement) evenwijdig aan de verbindingsrand, welke rand of rug ligt voorbij de

3 2 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

verbindingsrand en order het tweede paneel. Het tweede paneel is aan de onderzijde voorzien van een groef (de opsluitgroef), waarin de opstaande rand van de strook wordt opgenomen. De verbindingsrand en de strook van het eerste paneel vormen een groef, waarin de rand van het tweede paneel past. De Nederlandse vertaling van het octrooi spreekt in dit verband van een tong-engroefverbinding. Deze tong-en-groefverbinding is de in conclusie ï genoemde eerste mechanische verbinding, die zorgt voor opsluiting in de eerste opsluitrichting. Bij aldus verbonden panelen grijpt de opsluitgroef van het tweede paneel om de opstaande rand van de strook van het eerste paneel. Dit wordt in conclusie ï de tweede mechanische verbinding genoemd. 7 Volgens het octrooi dienen de panelen, wanneer aan elkaar verbonden, een zodanige relatieve positie in de tweede richting (loodrecht op de verbindingsranden) te kunnen innemen, dat er speling bestaat tussen de opsluitgroef in de onderzijde van het tweede paneel en de opstaande rand of rug op de strook van het eerste paneel. Daarbij zijn de verbindingen (de eerste en de tweede mechanische verbinding) voorts zodanig, dat de panelen ten opzichte van elkaar verplaatst kunnen worden in de richting van de verbindingsranden. Voorts is de tweede mechanische verbinding (de groef in het tweede paneel en de opstaande rand op de strook van het eerste paneel) zodanig dat de rand uit de groef beweegt, indien het tweede paneel rond de verbindingsrand wordt weggedraaid (ten opzichte van het eerste paneel). 8 De Quick-Step Uniclic vloerdelen van Unilin Decor zijn, zoals uit eigen waarneming van het hof van de door partijen overgelegde monsters blijkt, eveneens voorzien van een systeem voor het bijeenhouden van aan elkaar grenzende verbindingsranden van twee panelen in een eerste opsluitrichting en een tweede opsluitrichting. Eén paneel is ter plaatse van de verbinding voorzien van een overeenkomstige strook als omschreven in conclusie ï van het octrooi van Valinge, welke strook is voorzien van een opstaande rand, welke rand grijpt in een groef in de onderzijde van het aangrenzende deel van het tweede paneel (de tweede mechanische verbinding volgens het octrooi). Evenals bij het geoctrooieerde verbindingssysteem is voorts sprake van een tong-en-groefverbinding, die een eerste mechanische verbinding vormt, die zorgt voor opsluiting in de eerste opsluitrichting. 9 Door Unilin c.s. is weliswaar betoogd, dat bij het Uniclicsysteem geen gebruik wordt gemaakt van een vergrendelingselement (het opsluitelement volgens conclusie ï), dat uit de strip (strook) steekt, maar het hof vermag Unilin c.s. hierin niet te volgen. Het door Unilin c.s. met onderste lip betitelde, uitstekende deel aan de onderzij de van het eerste paneel zal naar het oordeel van het hof door de gemiddelde vakman worden gezien als gelijk aan, dan wel equivalent aan de strip (strook) volgens conclusie ï van het Valingeoctrooi. De door Unilin c.s. genoemde 'uitsparing' in de onderste lip resulteert in een hoger deel of rug aan het uiteinde van die lip, terwijl het 'uitsteeksel' aan de onderzijde van de 'tand' aan het tweede paneel tot gevolg heeft, dat een groef aan de onderzijde van dat paneel bestaat, welke groef zo niet gelijk is aan, dan toch equivalent aan de opsluitgroef van het octrooi. Met equivalent is hier bedoeld dat telkens met de desbetreffende maatregel, die eenzelfde functie heeft

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

als de overeenkomstige maatregel volgens conclusie ï van het octrooi, op eenzelfde wijze hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de desbetreffende maatregel volgens het octrooi. 10 Partijen verschillen van mening over de vraag of de panelen van het Uniclic-systeem, wanneer aan elkaar verbonden, een zodanige relatieve positie in de richting loodrecht op de verbindingsranden kunnen innemen, dat er speling bestaat tussen de opsluitgroef in de onderzijde van het tweede paneel en de opstaande rand op de strook van het eerste paneel en voorts of de eerste en de tweede mechanische verbinding zodanig zijn, dat de panelen ten opzichte van elkaar verplaatst kunnen worden in de richting van de verbindingsranden. Partijen zij n het er wel over eens, dat bij het Uniclic-systeem een losmaken door wegdraaien van het tweede paneel rond de verbindingsrand mogelijk is. 11 Met betrekking tot het begrip speling overweegt het hof dat 'speling' in technisch opzicht niet een ondubbelzinnig begrip is. Voorzover met speling een geringe ruimte wordt bedoeld, die enige vrijheid van beweging tussen aaneensluitende zaken laat, hangt het van de context van het gebruikte woord af, wanneer wel en wanneer niet van een dergelijke speling kan worden gesproken. Volgens conclusie ï van het Valinge-octrooi brengt het aanwezig zijn van speling mee, dat een verplaatsing van de panelen ten opzichte van elkaar in de richting van de verbindingsranden mogelijk is en ook dat het tweede paneel betrekkelijk eenvoudig van het eerste kan worden weggedraaid. De beschrijving, ter uitleg geraadpleegd, bevestigt deze zienswijze. In kolom 9, regels 1 - 8 wordt hierover vermeld: When thepanels 1 and 2 arejoined together, they can howeveroccupy such a relative position in the direction D2 that there is a smallplay A (bedoeld zal zijn: A -hof) between the locking surf ace 10 and the lockinggroove 14. This mechanical connection in the direction D2 allows mutual displacement of the panels 1, z in the direction of the joint, which considerdbly facilitates the laying and enables joining together the short sides bysnap action. In kolom. 7, regels 10-17 wordt over het verschuiven gesproken: For example, the long sides can bejoined together by using thefirst laying technique with downward angling of'the groovepanel, while the short sides are subsequently joined together by displacing the groove panel in its longitudinal direction (onderstreping hof) until its short side is pressed on and locked to the short side ofan adjacent panel in the same row. Hierdoor is het voor de vakman met aan twijfel onderhevig, dat de 'speling' in conclusie 1 een essentieel element van de geoctrooieerde uitvinding is. Ten overvloede kan nog worden gewezen op het verleningsdossier, zoals bij pleidooi geciteerd door de advocaat van Valinge (pleitnota onder 31). In correspondentie met de Examiner geeft de octrooigemachtigde van Valinge aart, dat een verschil met de stand van de techniek is 'het enkele feit dat de panelen in vergrendelde positie kunnen schuiven', hetgeen mogelijk is omdat tussen de opsluitgroef in het tweede paneel en de opstaande rand op de strook van het eerste paneel nog enige ruimte aanwezig is. Voorts kan noch uit de conclusie, noch uit de beschrijving worden opgemaakt, dat voor het verplaatsen of 'verschuiven' van de panelen meer nodig zou zijn dan het uitoefenen van enige kracht, bijvoorbeeld met de hand.

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

12 Naar het oordeel van het hof dient daarom onder speling in de zin van het octrooi verstaan te worden een zodanige (geringe) ruimte tussen de opsluitgroef in het tweede paneel en de opstaande rand op de strook van het eerste paneel (het opsluit-oppervlak), dat daardoor de aan elkaar bevestigde panelen ten opzichte van elkaar kunnen worden verplaatst, dat wil zeggen langs elkaar 'geschoven', waarbij voor dat verplaatsen of verschuiven geen aanzienlijke kracht vereist is. 13 Zoals het hof aan de hand van de overgelegde monsters heeft kunnen constateren, is het bij aan elkaar bevestigde Uniclic-panelen niet mogelijk de panelen ten opzichte van elkaar te verschuiven. Weliswaar kunnen, zoals door partijen wordt erkend, ook de panelen van het Uniclic-systeem ten opzichte van elkaar in de richting van de verbindingsranden worden bewogen, maar hiervoor is het uitoefenen van een aanzienlijke kracht, bijvoorbeeld door middel van een hamer en een speciaal stootblok, vereist. Dit wijst op een vrijwel klemvast verbonden zijn van de panelen. Bij het Uniclic systeem wordt in plaats van rechte contactvlakken gebruik gemaakt van schuin gerichte contactvlakken, waardoor deze tijdens het in en uit elkaar wentelen van de panelen langs elkaar kunnen bewegen zonder dat er noodzaak bestaat van een speling tussen die vlakken. Zo er tussen de opsluitgroef in het tweede paneel en de opstaande rand op de strook van het eerste paneel nog enige ruimte aanwezig is (hetgeen Unilin c.s. ontkennen en Valinge c.s. staande houden) is deze ruimte niet een speling in de zin van het octrooi. De conclusie is daarom, dat een dergelijke speling in de zin van het octrooi bij het Uniclic-systeem afwezig is en dat het Uniclic-systeem geen inbreuk maakt op het Valinge-octrooi. De grieven falen derhalve. 14 Gezien het vorenstaande is het niet relevant vast te stellen of er wellicht tussen de opsluitgroef in het tweede paneel en de opstaande rand op de strook van het eerste paneel van het Uniclic-systeem nog ruimte aanwezig is, zoals Valinge c.s. met onder meer een beroep op enige foto's stellen en is evenmin relevant welke afmetingen die eventuele ruimte heeft. Aan het terzake gedane bewijsaanbod van Valinge c.s. gaat het hof daarom voorbij. 15 Met de eerste grief stellen Valinge c.s., voor zover zij deze grief bij pleidooi niet hebben ingetrokken, de vraag aan de orde of de rechtbank bevoegd was een grensoverschrijdend verbod van octrooi-inbreuk tegen Unilin Decor uit te spreken. Aangezien het hof oordeelt, dat van octrooi-inbreuk geen sprake is, hebben Valinge c.s. geen belang meer bij het behandelen van de eerste grief, wat er ook zij van de overwegingen van de rechtbank. De grief kan niet leiden tot vernietiging van het vonnis. 16 In het incidenteel appèl maken Unilin c.s. bezwaar tegen de overweging van de rechtbank dat er geen sprake is van speling in dezin van het octrooi, ook indien in het Uniclicsysteem de tussenruimte tussen de opsluitgroef en het opsluitoppervlak van het opsluitelement, al dan niet opgevuld met was, o, 07 mm bedraagt.

Unilin c.s. stellen dat deze overweging onjuist is, in die zin dat de conclusie had moeten luiden dat er eenvoudigweg geen speling aanwezig is. 17 Het hof kan zich verenigen met de overweging van de rechtbank. Uit het vorenstaande volgt, dat het hof van oordeel is, dat er bij het Uniclic-systeem geen sprake is van spe-

E I G E N D O M

3 2 5

ling in de zin van het octrooi, zelfs al zou er, zoals Valinge c.s. hebben gesteld en aangeboden te bewijzen, een tussenruimte van 0,07 mm bestaan tussen de opsluitgroef en het opsluitoppervlak van het opsluitelement. Dat er 'eenvoudigweg' geen speling aanwezig is, kan uit de voorhanden zijnde stukken en monsters niet worden afgeleid, doch wordt slechts gesteld door Unilin c.s. (en bestreden door Valinge c.s.). De grief faalt derhalve. 18 Het hof acht, gelet op het voorgaande, geen termen aanwezig om een deskundigenonderzoek te bevelen en gaat voorbij aan de bewijsaanboden, als zijnde met terzake dienende en/of onvoldoende gesubstantieerd of gespecificeerd. 19 Nu alle grieven falen, zal het vonnis worden bekrachtigd. Valinge c.s. zullen daarbij als de in het principaal hoger beroep in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de daarin gevallen kosten, en Unilin c.s. zullen op dezelfde grond worden veroordeeld in de kosten van het incidenteel hoger beroep. Beslissing

Het Gerechtshof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; verwijst Valinge c.s. in de kosten van het (principaal) hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Unilin c.s. begroot op ƒ 5.575,-; verwijst Unilin c.s. in de kosten van het incidenteel hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Valinge c.s. begroot op ƒ2.550,- en verklaart deze laatste kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 49 Rechtbank 's-Gravenhage, 4 december 2002 (eetbare spuitemulsie) Mrs. J.W. du Pon, G.R.B. van Peursem en R. Kalden Art. 53 Row 1995 Aangezien van inbreuk op een nietig octrooi geen sprake kan zijn moeten alle vorderingen in de inbreukzaak worden afgewezen. Art. 75, lid ia Row 1995 De inmiddels gebleken voortgang van de techniek (die de octrooihouder niet heeft weersproken) brengt mee dat, anders dan in het advies van het Bureau I.E. werd aangenomen, er geen sprake was van een vooroordeel dat door de geoctrooieerde maatregelen wordt overwonnen. Daarmee vervalt het enige argument dat de inventiviteit van deze maatregelen ondersteunt. Aangezien alle volgconclusies afhankelijk zijn van de {als nietig aan te merken) eerste conclusie, moet het octrooi integraal nietig worden verklaard.1

Vonissen, zowel in de (inbreuk)zaak met rolnummer 012601 van:

Campina Melkunie BV te Zaltbommel, eiseres, procureur mr. P.J.M, von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam, tegen CO.D.A.P. Cola Dairy Products SpA te Napels, Italië, gedaagde, procureur mr. M. A. A. van Wijngaarden, 1

Zie de noot op blz. 3 29. Red.

3 2 6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

als in de (nietigheids)zaak met rolnummer van 02-1968 van: CO. D. A. R Cola Dairy Products SpA te Napels, Italië, eiseres, procureur jhr. mr. R. E.P. de Ranitz, tegen Campina Melkunie BV te Zaltbommel, gedaagde, procureur mr. P.J.M, van Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam. Partijen worden hierna (ook in de dicta) aangeduid als Campina en Codap. De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende gedingstukken die zich bevinden in de griffiedossiers: 1 Feiten

1.1 Campina is, na overdracht, houdster van Nederlands (registratie)octrooi 1008829 (hierna: het octrooi) dat op 10 september 1999 is verleend op aanvraag van 7 april 1998 voor een eetbare spuitemulsie. 1.2 De oorspronkelijke conclusies 1, 3 en 4 (althans zoals gedeeltelijk geherformuleerd naar aanleiding van het nieuwheidsrapport) luidden als volgt: 1. In een drukhouder, ingericht voor het afgeven van slagroom, verpakte melkvethoudende emulsie, voor het bereiden van een spuitroomachtig product, m e t h e t kenmerk, dat de emulsie eveneens eenofmeerandersoortigevetbestanddelenomvat,waarbijdedeeltjesgrootteverdeling van het meïkvet en van de andersoortige vetbestanddelen in hoofdzaak met elkaar overeenkomen. 3. Melkvethoudende emulsie volgens conclusie 1 of2, met h e t kenmerk, dat de deeltjesgrootteverdeling gedefinieerd als D (4,3) ligt tussen o, 5S\xm. 4. Melkvethoudende emulsie volgens conclusie 3, met h e t kenmerk, datdeD (4,3) -waarde van de vethestanddelen ligt tussen 1-3 \im.

1.3 De in 1.2 weergegeven oorspronkelijke conclusie 1 bevatte - voor zover thans van belang - niet de beperking van een deeltjesgrootteverdeling tussen 1-3 urn. Laatstgegeven voorkeursuitvoering was toen, als eveneens weergegeven in 1.2, te vinden in conclusie 4. Het BIE achtte in haar advies ex art. 84 ROW 1995 van 22 augustus 2002 voornoemde oorspronkelijke conclusie 1 niet nieuw en derhalve nietig, maar achtte in het in afhankelijke conclusie 4 als toen geformuleerde traject voor de deeltjesgrootte(verdeling) (tussen 1 en 3 u.m) een inventieve, want vooroordeel overwinnende keuze gelegen uit het door haar nietig geachte traj eet van de oorspronkelijke conclusie 3 (vgl. ook 1.2). Door combinatie van oorspronkelijke conclusies 1 en 4 tot een nieuwe conclusie 1, zou volgens het Bureau geen sprake meer zijn van een nietige claim. 1.4 De onafhankelijke hoofdconclusie 1 van het octrooi is dan ook - na gedeeltelijke en thans in het octrooiregister ingeschreven afstand van de conclusies zoals die eerder waren geformuleerd, zulks naar aanleiding van en in overeenstemming met voornoemd advies van het BIE - als volgt komen te luiden: 1. In een drukhouder, ingericht voor het afgeven van slagroom, verpakte melkvethoudende emulsie, voor het bereiden van een spuitroomachtigproduct, met h e t kenmerk, dat de emulsie eveneens een afmeer andersoortige vetbestanddelen omvat, waarbij de deeltjesgrootteverdeling van het meïkvet en van de andersoortige vetbestanddelen in hoofdzaak met elkaar overeenkomen, en waarbij de deeltjesgrootteverdeling, gedefinieerd als D(4,3) ligt tussen 1-3 \im.

1.5 De overige na voornoemde gedeeltelijke afstand reste-

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

rende conclusies 2 tot en met 11 (voortbrengsels), alsmede 12 en 13 (werkwijzen voor de bereiding van voortbrengsels volgens één van de conclusies 1-11) zijn direct of indirect afhankelijk van conclusie 1. 1.6 Bij tussenvonnis van 12 juni 2002 in de inbreukzaak is Codap opgedragen een advies van het Bureau over te leggen, dat op dat moment nog niet voor handen was, aangezien eerst omtrent inbreuk op het niet vooronderzochte octrooi zou worden beslist, nadat door de rechtbank kennis kon worden genomen van bedoeld advies. 1.7 Codap brengt in Nederland spuitemulsie op de markt onder een zogenoemd private label met de aanduiding Landhof, die naar stelling van Campina onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. 2 De geschillen 2.1 In de inbreukzaak (01-2601) vordert Campina bij wege van pro-

visionele voorziening een inbreukverbod aan Codap op straffe van een dwangsom en in de hoofdzaak eveneens een inbreukverbod met nevenvorderingen op straffe van een dwangsom, alsmede een veroordeling van Codap tot schadevergoeding en/of winstafdracht, op te maken bij staat, met daarop toegesneden nevenvorderingen, alles kosten rechtens. 2.2 Codap heeft gemotiveerd betwist dat zij inbreuk maakt, welk verweer voorzover nodig hierna bij de beoordeling nader aan de orde zal komen. 2.3 In de nietigheidszaak (02-1968) vordert Codap op dezelfde gronden als ten overstaan van het BIE in het kader van haar adviesaanvrage ex art. 84 ROW 1995 naar voren gebracht, nietigverklaring van het octrooi, kosten rechtens. 2.4 Campina heeft gemotiveerd betwist dat sprake is van nietigheid van het octrooi, welk verweer voorzover nodig hierna bij de beoordeling nader aan de orde zal komen. 3 Beoordeling van de geschillen

3.1 Ingevolge art. 102 lid 2 ROW 1995 is op deze zaak uitsluitend het bij of krachtens deze wet bepaalde van toepassing, nu aanvraag en verlening van het octrooi zijn geschied na datum van inwerkingtreding van deze wet. Nietigheid: Conclusie 1 inventief? 3.2 Uithetadvies van hetBIE volgt dat het Bureau het kiezen van het deeltjesgrootte(verdelings)trajectvan 1-3 \im inventief heeft geacht wegens het daarin gelegen overwinnen van een vooroordeel. Datvooroordeel bestond er volgens het Bureau uit dat voor de gemiddelde vakman het kiezen van deeltjes kleiner dan 1 ]xm bij spuitbusemulsies geïndiceerd zou zijn vanwege de daarzonder optredende houdbaarheidsproblemen. Zulks, hoewel eveneens uit de standvan de techniek bekend was dat het hanteren van grotere deeltjes - afgezien van de houdbaarheidsproblematiek-juist tepreferen was, omdat dergelijke deeltjes de smaak en het mondgevoel van echte slagroom beter be-

naderde. De gekozen bewoordingen uit het advies op pp. 9 en 10 met betrekking tot deze aspecten zijn deze: P-9 Ter zitting heeft Campina de nieuwheid en inventiviteit van conclusie 4 nader toegelicht en verdedigd door te stellen dat nergens in de literatuur in producten die slagroom kunnen vervangen deeltjes van andere vetten dan meïkvet zijn toegepast, die groter zijn dan 1 \im. (...) Voorts heeft Campina ter zitting uiteengezet dat naar haar inzicht het belangrijkste aspect van de uitvinding, die aan het octrooi ten

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

grondslag ligt, moet worden gezien in het inzicht, dat in een slagroomachtig product een gedeelte van het melkvet vervangen kan worden door plantaardig vet, zonder afbreuk te doen aan de smaak en mondgevoel van het product, wanneer de deeltjes plantaardig vet groter zijn dan ï \im. Dit is tegengesteld aan de leer uit de literatuur (D/ en Di/), waaruit juist een voorkeur blijkt voorplantaardige vetdeeltjes, kleiner dan ï \\m in een mengsel als hier bedoeld. Campina zou aldus een vooroordeel overwonnen hebben. p. 10 liet Bureau beschouwt het in conclusie 4 weergegeven traject voor de deeltjes grootte (tussen 1 en 3 \im) als een inventieve keuze uit het in conclusie 3 weergegeven traject. Ook kan het Bureau het betoog van Campina volgen dat zij een vooroordeel overwonnen heeft door een product volgens conclusie 4 te bereiden.

3.3 In zijn ten behoeve van Codap gemaakte commentaar op het advies van het BIE heeft prof. Walstra dit betoog van het Bureau geëvalueerd. Zijn evaluatie komt erop neer dat van voornoemd vooroordeel geen sprake kan zijn. Dat vooroordeel was er uitsluitend vanwege de gewenste stabiliteit in verband met de toen gebruikelijke sterilisatieprocessen, terwijl anderzijds uit de stand van de techniek bekend was dat - afgezien van dit aspect - juist bij voorkeur grote bolletjes gehanteerd moesten worden. Nu echter de stand van de techniek ten tijde van de octrooiaanvraag volgens Walstra inmiddels aangaf dat een heel andere (UHT-) sterilisatiewij ze kon worden toegepast, waarbij geen noodzaak meer bestond voor het hanteren van kleine bolletjes, bestond volgens hem helemaal geen vooroordeel meer dat overwonnen moest worden. De bewoordingen van Walstra met betrekking tot deze aspecten zijn deze: p. 2 Ik ben het oneens met de bewering (se: van het Bureau, Rb) dat de vakman zou denken dat vetbolletjes kleiner dan 1 \m te prefereren zou zijn. In D17, Table 1, pag. ïz, staat juist dat het beste resultaat meteen vers product wordt verkregen met grotere bolletjes. Hetprobleem is echter dat het product dan niet stabiel is na lang bewaren of na 24 uur bewaren bij 50 °C. Dat vloeit weer voort uit de gebruikte conserveermethode: de bussen metproductwordengesteriliseerd, bijv. bij ïzo "Cgedurendezo min. Hetisgoed bekend dat een gehomogeniseerde room, en evenzeer soortgelijke producten met ander vet, dan coaguleren. Nauwkeuriger gezegd gaat het om coagulatie van met eiwit bedekte emulsiedruppels. Om dat te voorkomen, worden emulgatoren toegevoegd om het eiwit van de druppels te verdringen. Maar dat betekent weer dat de druppels slecht stabiel zijn tegen coalesceren (samenvloeien), wat kan gebeuren bij 50 °C, en tegen klonteren, wat kan gebeuren na lang bewaren en/of'schudden. Die problemen kunnen beheerst worden door de druppels heel klein te maken. Bij de stand der techniek op het moment van de indiening van de octrooiaanvrage was coagulatie geen probleem meer. De emulsie wordt namelijk in doorstroming gesteriliseerd, bijv. zo seconden bij 135 °C (zog. UHT-verhitting), en vervolgens aseptisch in de bus gebracht. Dat vermindert sterk de noodzaak tot het gebruik van een relatief grote concentratie van ingewikkelde mengsels emulgatoren, waardoor de stabiliteit van de emulsies tegen coalescentie en klonteren sterk verbetert, en waardoor emulsies met grotere druppels kunnen worden toegepast. (...) Men kan dus stellen dat zoveel kennis beschikbaar is, enerzijds basiskennis, anderzijds uit ervaringen met vergelijkbare producten, dat een deskundige product/procesontwikkelaar zal weten wat hij of zij moet proberen en variëren om tot een optimaal product te komen. Br

E I G E N D O M

3 2 7

is niets dat hem of haar ervan zal weerhouden om met grotere vetbolletjes te experimenteren. Bovendien is het optimaliseren nogal wat gemakkelijker geworden, vooral door het uitsluiten van de problemen die bij het oude sterilisatieproces optraden.

3.4 Ter zitting is door Campina niet op dit aspect van het door Codap overgenomen commentaar op het advies van het BIE ingegaan, welk commentaar als gedingstuk voor pleidooi zijdens Codap tijdig is overgelegd en waarop ten pleidooie door Codap in eerste termijn nader is ingegaan (vgl. pleitnota mr. De Ranitz en dr. Manten pp. 9-10). Campina heeft noch bij antwoord, noch bij dupliek ter zitting hierop gereageerd, zulks nadat de gemachtigde van Codap bij repliek ter zitting nogmaals onder verwijzing naar de in 3.3 weergegeven passages uit het commentaar van prof. Walstra uitdrukkelijk aandacht heeft besteed aan dit punt. Zodoende heeft bedoeld aspect als onweersproken te gelden. Daarbij is van belang dat blijkens de in de procedure ten overstaan van het BIE zijdens Codap gehanteerde stukken (vgl. het nietigheidsrapport van dr. Manten op pp. 7 en 12, alsmede de eerste verklaring van prof. Walstra op pp. 2-5) de in 3.3 bedoelde betooglijn niet aan de orde is geweest (en evenmin naar voren komt in de zijdens Campina in die procedure gehanteerde stukken, te weten het antwoord op het verzoekschrift ex art. 84 ROW 1995 van 15 mei 2002 en de ter zitting van 11 juni 2002 door dr. Wittop Koning gehanteerde pleitnotities). Kennelijk is Codap eerst in reactie op de in 3.2 bedoelde inventiviteitsredenering van het Bureau hiertoe gekomen, zodat dit in zoverre een nog niet ten overstaan van het Bureau gehanteerd argument van Codap betreft. Voor zover uit Campina's stelling ter zitting van 25 oktober 2002 (vgl. pleitnota mr. Oosting sub 2.20), dat prof Walstra bij de zitting van het Bureau aanwezig is geweest, zou moeten worden afgeleid dat Campina daarmee heeft bedoeld te suggereren dat het betoog van Walstra bij het Bureau materieel daar al aan de orde is geweest en door het Bureau impliciet zou zijn verworpen, kan deze enkele algemene opmerking van de kant van Campina ten pleidooie niet volstaan bij het zo duidelijk specifiek i nhoudelijk door Codap weerspreken van de inventiviteit naar aanleiding van het advies van het Bureau, op welk laatste specifieke en gesubstantieerde betoog Campina ter zitting met geen woord inhoudelijk is ingegaan, hetgeen wel van haar mocht worden verwacht. 3.5 Bij die stand van zaken moet het ervoor gehouden worden dat het door het Bureau aangenomen vooroordeel zich niet heeft voorgedaan, nu uit de stand van de techniek inderdaad al bekend was dat het hanteren van grotere deeltj es op zichzelf, afgezien van de houdbaarheidsproblematiek, te prefereren was, zoals door de partijdeskundige van Codap met recht met een beroep op de (in 3.2) aangegeven plaats in stuk D17 is betoogd. Hetgeen partijen daaromtrent overigens nog naar voren hebben gebracht, betrekt de rechtbank als volgt nader in haar oordeel. 3.6 Naast het al genoemde stuk D17 dat in de procedure voor het Bureau aan de orde is gekomen in ander dan thans relevant geacht verband, vindt de rechtbank in de nadien in de onderhavige procedure door Codap ingebrachte stukken van Knightly, een wetenschappelijke publicatie in Food Technology uit 1968 (prod. 5 Codap in de nietigheidszaak) en Europese octrooiaanvrage 354356 met als prioriteitsdatum 10 augustus 1988 (prod. 10 Codap in de nietigheids-

3 2 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

zaak) niet zonder meer steun voor het argument dat tot de stand van de techniek behoorde dat toppings te maken waren met een deeltj esgroo tte van groter dan ï |j.m, omdat deze stukken uitsluitend zien op plantaardige vetemulsies en niet op een combinatie van melkvet met plantaardige vetbestanddelen. Nu echter het door het Bureau aangenomen vooroordeel voor het hanteren van dergelijke deeltjes in laatstbedoelde combinaties zich vanwege gewijzigde sterilisatietechnieken niet meer voordeed, kan Codap in zoverre in haar betoog worden gevolgd, dat bij die stand van zaken door de gemiddelde vakman ook de literatuur met betrekking tot plantaardige vetemulsie in ogenschouw wordt genomen, hetgeen eveneens steun oplevert voor de conclusie dat het hanteren van relatief grote deeltjes voor deze vakman niet langer een vooroordeel opleverde dat overwonnen kon worden. 3.7 Het verweer van Campina dat D17 niet rechtstreeks relevant is, omdat dit document, in tegenstelling tot het octrooi, niet zou zien op emulsie in een drukhouder, kan haar niet baten. Daargelaten dat deze stelling wellicht inhoudelijk al on juist is - blijkens de overgelegde Engelse vertaling van de aanvrage behelst conclusie 1 een werkwijze forpreparing an aerosol whip cream comprising introducing into an aerosol container an emulsion obtained by using an ediblefat and oil (...), hetgeen op een spuitroom duidt, waarbij echter aan de andere kant aan Campina kan worden toegegeven dat de beschrijving van de in de aanvrage neergelegde uitvinding erjuist weer vanuit gaat dat de werkwijze een cream oplevert which can be conveniently whipped, hetgeen duidt op een conventionele, nog (handmatig) op te kloppen substantie, zodat niet zonder meer duidelijk is wat in dit stuk wordt bedoeld - ter zitting is door Codap daarenboven onweersproken gesteld dat voor het inbrengen van een dergelijke emulsie in een drukhouder op de datum van indiening van de onderhavige octrooiaanvrage geen enkele inventieve arbeid is vereist. Daarbij is van belang dat door Campina zelf is aangegeven dat voor het inbrengen van de emulsie in een drukhouder slechts het toevoegen van emulgatoren geboden is, welk procédé zodanig standaard werd geacht, dat daaromtrent zelfs niets in het octrooi is vermeld. Dat één en ander brengt de rechtbank tot het oordeel dat D17, anders dan Campina betoogt, wel degelijk is te rekenen tot de voor de vakman te hanteren meest nabije stand van de techniek. 3.8 De rechtbank overweegt in dit verband tenslotte nog dat door Codap met juistheid is aangevoerd - in tegenstelling tot hetgeen het BIE kennelijk in het voetspoor van de argumenten van Campina (vgl. bijvoorbeeld pp. 7 en 12,13 van het antwoord op het verzoekschrift ex art. 84 ROW 1995 van Campina, alsmede p. 4 van de pleitnota voor de zitting bij het BIE van 11 juni 2002 van de gemachtigde van Campina) heeft aangenomen - dat D17 niet specifiek betrekking heeft op emulsies op uitsluitend plantaardige vetbasis, maar ook op gehomogeniseerde emulsies van melkvet en plantaardig vet (vgl. p. 5, 3 e alinea van D17), naar zeggen van Campina juist een van de belangrijkste aspecten van de in het octrooi verwoorde uitvinding. Ten pleidooie in de onderhavige zaken heeft Campina overigens eveneens aangegeven dat Di7ookzietop mengsels van melkvet en plantaardig vet (vgl. pleitnota mr. Oostingsub 2.33). 3.9 Nu dat beweerdelijk overwinnen van meerbedoeld vooroordeel de enige grond voor het Bureau is geweest om de

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

betreffende, inmiddels in conclusie 1 van het octrooi terecht gekomen, claim inventief te achten en deze grond wegens het in 3.3 -3.8 overwogene niet voorhanden is, kan dit deel van het advies van het Bureau niet worden gevolgd. Bij die stand van zaken kan overigens in het midden blijven of conclusie 1 gelet op D13 (een wetenschappelijke publicatie van Shioya et al in het Journal of Texture Studies uit 1981, dat eveneens ten overstaan van het BIE aan de orde is geweest) en D17 (een Japanse octrooiaanvrage met indieningsdatum 3 juni 1985) al niet nieuw is te achten, zoals door Codap is bepleit. Nu door Campina geen andere gronden zijn aangegeven waardoor conclusie 1 in de huidige vorm inventief zou zijn, die ook overigens niet zijn gebleken, leidt dat de rechtbank tot het oordeel dat bij conclusie 1 in ieder geval geen sprake is van de voor octrooiering vereiste inventiviteit, zodat deze conclusie alleen al op die grond nietig is. 3.10 Nu in ieder geval niet voldaan is aan het vereiste van inventiviteit van de hoofdconclusie, behoeven de overige ter ondersteuning van de nietigheid van de octrooiconclusies door Codap aangedragen argumenten thans geen bespreking meer. Aangezien alle vervolgconclusies afhankelijk zijn van deze hoofdconclusie, kan bovendien afzonderlijke beoordeling van de vervolgconclusies achterwege blijven, nu ook hierbij thans geen nader belang bestaat. Het octrooi zal integraal nietig worden verklaard wegens gebrek aan inventiviteit. Slot 3.11 Aldus zal in de nietigheidszaak het octrooi nietig worden verklaard met veroordeling van Campina als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten. Nu van inbreuk op een nietig octrooi geen sprake kan zijn, betekent het vorenoverwogene voor de inbreuk zaak dat alle vorderingen zullen worden afgewezen, eveneens met veroordeling van Campina als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten. Beslissingen: De rechtbank: in de zaak met rolnummer 01-2601: wijst de vorderingen af; veroordeelt Campina in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Codap begroot op EUR 193,- aan verschotten en EUR 1.560,- aan procureurssalaris; verklaart dit vonnis voor wat de proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad; in de zaak met rolnummers 02-1968: verklaart nietig (alle conclusies uit) het Nederlands octrooi 1008829; veroordeelt Campina in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Codap begroot op EUR 270,56 aan verschotten en EUR 1.170,- aan procureurssalaris; verklaart dit vonnis voor wat de proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voor raad. Enz.

16

J U L I

2 0 0 3

I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Noot Nietigheid volgconclusies? Het lijkt alsof de rechtbank van oordeel is dat afhankelijke conclusies zonder betekenis zijn: als de hoofdconclusie wordt vernietigd, vervallen ook de afhankelijke volgconclusies. Dat dit niet juist kan zijn, blijkt al uit het advies van het Bureau I.E. waarin werd vastgesteld dat de oorspronkelijke geoctrooieerde conclusie 1 niet nieuw is, maar de combinatie van conclusie 1 met de - afhankelijke - conclusie 4 wel een inventieve keuze betreft. De octrooihouder heeft daarop, middels een akte van (gedeeltelijke) afstand conclusie 1 overeenkomstig het advies beperkt, met volgconclusies 2 - n (voortbrengsels), en 12 en 13 (werkwijzen voor de voortbrengsels). Aannemelijk is dat de rechtbank tot dit oordeel kwam, omdat de octrooihouder de volgconclusies niet afzonderlijk heeft verdedigd tegen de aangevoerde bezwaren en dus een afzonderlijke beoordeling daarvan - wegens het ontbreken van nader belang- achterwege kon blijven. Het is jammer dat in het vonnis niet even is aangegeven waarom het nader belang ontbrak.

E I G E N D O M

a Cassatiemiddel

I Verzuim van op straffe van nietigheid in acht te nemen vormen, doordat het Hof in ov. 1 van zijn arrest heeft overwogen: Voorts is in hoger beroep niet langer weersproken dat het preparaat Decapeptyl partikeltjes triptorelineacetaat bevat, als in een matrix ingebed in korreltjesvan het polymeer (poly-d, l-lactide-co-glycolide) ten onrechte, om de navolgende redenen, te lezen in hun onderling verband en samenhang. 1 's Hofs overweging is onbegrijpelijk in het licht van de processtukken in hoger beroep. Deze overweging (zie ook ov. 13) komt erop neer dat in hoger beroep niet langer weersproken zou zijn dat het preparaat Decapeptyl uit 'microsponges' zou bestaan als bedoeld in ov. 6 van 's Hofs arrest. Indien het Hof zou bedoelen dat niet langer weersproken zou zijn dat het preparaat niet alleen 'micro-bubbles' als bedoeld in ov. 6 van zijn arrest bevat maar ook microsponges, zou niet alleen die beslissing onbegrijpelijk zijn in het licht van de processtukken in hoger beroep, maar zou óók ov. 14 dat het preparaat Decapeptyl van Debiopharm niet onder de beschermingsomvang van het octrooi van Syntex valt en van inbreuk dusgeensprake is rechtens onjuist en/of onbegrijpelijk zijn. J.L.D. 2 In eerste aanleg was door Debiopharm gesteld dat zij het preparaat op zodanige wij ze vervaardigt dat dit leidt tot wat Nr. 50 Hoge Raad der Nederlanden, 6 december 2002* zij noemde 'micro-sponges'. Zie conclusie van eis in interventie zijdens Debiopharm sub 6: Bij de microbubbles van Syntex wordt het geneesmiddel eerst opgelost in water, waardoor een in(microcapsules) nige vermengingvan vloeistof deeltjes plaatsvindt. Vervolgens wordt de schil van polymeer er omheen gecapsuleerd. Daarentegen vindt bij Mrs. G. G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, A. E. M. van hetfabriceren van de microsponges afkomstig van Debiopharm geen der Putt-Lauwers, J.B. Fleers, A. Hammerstein en EJ. Nuoplossing van het geneesmiddel in water plaats. Er is een verspreimann dingvan het geneesmiddel in een organische oplossingen daarop volgend van het polymeer. Dit vindt op een dusdanige wijze plaats dat Art. 25 Rv (48 Row oud)j° art. 30, lid 2 Row (1910) het eenproduct oplevertwaarbij de geneesmiddeldeeltjes zelf'zijn verH.R..-I/J hoger beroep ging het volgens hetHofom devraagofde spreid door de polymeermatrix; dit is gemotiveerd betwist in de aanduiding 'microcapsuleform' in het octrooi zodanig moet worden uitgelegd dat niet alleen zogenaamde 'micro-bubbles' (een kern van conclusie van antwoord in interventie sub 6 en de pleitnota werkzame stof, omgeven door een laagje polymeer materiaal) daar- van Mrs Van Nispen en Van den Broek, sub 36 en 38-39. Zie nog de pleitnota van Mr Gielen, sub 12-14 (met bewijsondervallen, maar ook zogenaamde 'micro-sponges' (een matrixvan aanbod). polymeer, waarin partikeltjes van werkzame stof zijn ingebed). Bij de ontkennende beantwoording van de vraag heeft het Hof onder3 Dit dispuut heeft zich in hoger beroep voortgezet. Zie de meer als uitgangspunt genomen, datin hogerberoep niet langer weermemorie van antwoord zijdens Syntex nrs. 24,30 en 31, de sproken was, dat het preparaat Decapeptyl partikeltjes triptopleitnota van Mrs Gielen en Bisschop, sub 61 (met bewijsrelineacetaat bevat als in een matrix ingebed in korreltjes aanbod) en 63 en de pleitnota van Mrs Van Nispen en Kuivan het polymeer. Met dit oordeel, gelezen in samenhang met de pers, sub 18 (Evenmin staat vast dat de micro-capsules van Decavraag die partijen verdeeld hield, heeft het Hof tot uitdrukking gepeptyl als micro-sponges moeten worden aangeduid) en 20 (met bracht dat Syntex niet langer bestreed dat het bij hetpreparaatDecasubsidiair bewijsaanbod). peptyl ging om micro-sponges. Middel I klaagt terecht dat dit oordeel Onbegrijpelijk, althans onvoldoende met redenen omkleed, in het licht van de processtukken in hoger beroep, die geen andere is derhalve 's Hofs overweging dat in hoger beroep niet langevolgtrekking toelaten dan datSyntexook in hogerberoep betwistte ger weersproken zou zijn dat het preparaat Decapeptyl partikeldat Decapeptyl bestond uit micro-sponges, onbegrijpelijk is. tjes triptorelineacetaat bevat, als in een matrix ingebed in korreltjes van het polymeer (poly-d, l-lactide-coglycolide). Syntex (U. S. A.) Ine te Palo Alto, Californië, Verenigde Staten van Amerika, eiseres, advocaat mr. C.J.J.C, van Nispen te II.A Schending van het recht, inz. artikel 69 Europees 's-Gravenhage, Octrooiverdrag, en/of verzuim van op straffe van nietigheid tegen in acht te nemen vormen, doordat het Hof in ov. 9 van zijn arrest heeft overwogen: Debiopharm SA te Lausanne, Zwitserland, verweerster, advocaat mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage. 5 Conclusie 1 van het octrooi spreekt in de aanhef van A pharmaceutical composition designed for sustained release of an effective amount of drug over an extended period of time Zie voor de eerdere uitspraken: Rb. Den Haag, BIE febr. 1999, nr. 13, prepared in microcapsule form. blz. 43 en Hof Den Haag, BIE juli 2001, nr. 42, blz. 223. Red.

3 3 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Noch in die conclusie, noch in de overige conclusies, wordt de aanduiding 'microcapsule form' nader gepreciseerd. Voor een nadere uitleg zal de gemiddelde vakman daarom te rade moeten gaan bij de beschrijving(hetoctrooischriftbevatgeentekeningen).Dit doende, treft die vakman in de eerste twee regels van het octrooi een omschrijving, die suggereert dat microcapsules tot de stand van de techniek behoren: This invention relates to microcapsule compositions having sustained release characteristics (...). Vervolgens wordt die stand van de techniek besproken aan de hand van onder meer het Amerikaanse octrooischrift U.S. 3.773.919 (het Boswell-octrooi). Uitgelegd wordt dat het Boswell-octrooi dergelijke controlled drug release compositions beschrijft, waarin de kern (the core) uit een geneesmiddel bestaat en het omhulsel (encapsulated in) uit bepaalde copolymeren. De gemiddelde vakman zal hieruit opmaken dat een microcapsule volgens het octrooi bestaat uit een kern van geneesmiddel (werkzame stof), omgeven door een omhulsel van polymeermateriaal. De vakman zal in zijn mening nog worden gesterkt, indien hij vervolgens leest hoe volgens het octrooi de microcapsulesworden vervaardigd, te weten door het dispergeren van een waterige oplossing met de werkzame stof in een oplosmiddel dat het encapsulating polymer bevat (pag. 1, regels 36-37). Dit wijst eveneens op een kern van geneesmiddelmet eenomhulselvanpolymeer.lnhetoctrooischrift(pag. 7, regels 52-54) wordt voorts uitgelegd hoe de microcapsules volgens het octrooi kunnen worden vervaardigd met behulp van de (bekende) technieken, die meer uitgebreid in het Boswell-octrooi zijn beschreven. Op pag. 7, regels 55 e.v. volgt een korte samenvatting hoe het geoctrooieerde preparaat te bereiden: 'In brief, the procedure involves dissolving the polymer in a halogenated hydrocarbon solvent, dispersing the aqueous drug solution in this polymer-solvent solution, and adding some agent which is soluble in the halogenated hydrocarbon solvent but is a nonsolvent for the encapsulating excipient. The addition of the nonsolvent, called a coacervation agent, causes the excipient to precipitate out of the halogenated hydrocarbon solvent onto the dispersed water droplets, thereby encapsulating the polypeptide. For example, a poly(lactide-co-glycolide) is dissolved in methylene chloride. An aqueous solution of polypeptide is then stirred into the solvent-polymer solution to form a waterin-oil emulsion. A second solvent-miscible material such as silicon oil, is added slowly with stirring to precipitate the excipient which coats the dispersed water droplets to give microcapsules.' Dit wijst wederom op een kern van werkzame stof meteen omhulsel van polymeer. Daaraan wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat in het Boswell-octrooi niet alleen Coating, waaronder MicroEncapsulating, maar ook andere afgifteprofielen zoals Embedding en Intimate mixing worden beschreven, nu voormelde passage duidelijk de bereidingsmethode van encapsulating volgens het octrooi beschrijft. Het hof kan zich dan ook niet verenigen met de uitleg van deze passage door de rechtbank voorzover inhoudende dat de betreffende passage slechts een samenvatting is van de methode(s) volgens het Boswell-octrooi. Ook in de voorbeelden van het octrooi vindt de vakman aanwijzingen, die hem er toe brengen microcapsule te verstaan als kern van werkzame stof met omhulsel van polymeer. In voorbeeld 1 wordt immers uitgelegd dat de polymeer-oplossing in aanraking wordt gebracht met de in water opgeloste werkzame stof en deposit as droplets of solvent-swollen polymer onto the surface of the waterpolypeptide microdroplets. These solvents-

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

swollen polymer droplets then coalesced to form a continuous film around the waterpolypeptide microdroplets. Het polymeer materiaal vormt aldus een omhulsel om een kern van werkzame stof. De vakman, die kennis neemt van de conclusies van het octrooi en deze tracht te begrijpen in het licht van de beschrijving, zal dan ook totdeslotsomkomendatmet'mictoapsvlefoïm' slechts eenvorm bedoeld is waarin de werkzame stofzich in een kern bevindt, waaromheen zich een omhulsel van polymeer materiaal bevindt, dat wil zeggen een vorm, die door partijen ook als 'micro-bubbles' is omschreven. Die slotsom geldt te meer, nu de beschrijving geen enkele aanwijzing bevat, die de vakman er toezou kunnen brengen 'microcapsule form' anders te interpreteren. ten onrechte, om de navolgende redenen, te lezen in hun onderling verband en samenhang. (...) 4 Onbegrijpelijk, althans onvoldoende met redenen omkleed, is ook 's Hofs overweging dat de wijze waarop volgens het octrooi de microcapsules worden vervaardigd, d.w.z. de in het octrooi in verband met werkwijzeconclusie 23 beschreven wijze, te weten door het dispergeren van een waterige oplossing met de werkzame stof in een oplosmiddel dat het encapsulating polymer bevat, wijst op een kern van geneesmiddel met een omhulsel van polymeer, zulks in het licht van Syntex' (onbestreden) stelling dat de in het octrooi beschreven bereidingswij ze wel degelijk kan leiden tot microcapsules met een polymere matrixstructuur die thans door Debiopharm met de term microsponges worden aangeduid (zie pleitnota van Mrs Van Nispen en Van den Broek sub 31, verwijzend naar de tekening die door de Rechtbank is overgenomen in ov. 7 van haar eindvonnis en naar het rapport Wiegerink, sub 11 en memorie van antwoord sub 17) en dat het overigens voor het ontstaan van een matrixstructuur in de microcapsule niet relevant is of de werkzame stof als een waterige oplossing dan wel als kleine deeltjes aan het opgeloste polymeer wordt toegevoegd (memorie van antwoord sub 25). Om dezelfde reden is onbegrijpelijk, althans onvoldoende met redenen omkleed, 's Hofs overweging dat het gestelde in Syntex' octrooi (p. 7, r. 55 - p. 8, r. 5) wijst op een kern van werkzame stof met een omhulsel van polymeer nu het daar beschreven productieproces kan resulteren in rnicrocapsules die een interne polymeer matrixstructuur hebben zoals weergegeven door de Rechtbank in ov. 7 van haar eindvonnis. (...) II. C Schending van het recht, inz. art. 48 Rv. en/of verzuim van op straffe van nietigheid in acht te nemen vormen, doordat het Hof in ov. 12 van zijn arrest heeft overwogen: ïz Het hof overweegt nog ten overvloede, dat ook uit het verleningsdossier, waarop beide partijen een beroep hebbengedaan, blijkt dat de aanduiding microcapsule form in conclusie 1 uitgelegd dient te worden, zoals hiervoor omschreven. In de brief van octrooigemachtigde LM. Armitage van 7 juli 1988 wordt immers een uitleg gegeven van de driefasen van vrijgeven van de werkzame stofLH-RH uit de microcapsules. De eerste fase is een fase, waarbij enig LH-RH, dat bij het vormen van het omhulsel op het omhulsel is achtergebleven wordt vrijgegeven. De tweede fase is

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

een fase, waarbij de degradatie van net polymeer van het omhulsel nogzo weinig is voortgeschreden, dat this prevents nearly all internal drug from escaping from the microcapsules. De derde fase tenslotte is een fase van active release, occurring only once sufficiënt polymerhasbeenhydrolyzed(...)toinitiate microcapsule degradation, the LH-RH analog then diffusing out through the progressively collapsing microcapsule material (pag. 6). Ook uit de toelichting bij pleidooi namens Syntex blijkt, dat Syntex erin is geslaagd door een geschikte keuze van materialen en parameters de tweede fase te ecarteren, waardoor de eerste en derde fase elkaar kunnen overlappen en de invloed van de tweede fase wordt uitgeschakeld. De uitleg van de drie fasen veronderstelt (en vereist) een omhulsel van polymeer materiaal rond een kern van LH-RH bevattende stof. Bij een constructie, waarbij het LH-RH is gedispergeerd in een matrix van polymeer materiaal (de microsponge vorm) zullen de drie fasen zich niet voordoen, omdat het omhulsel, dat die drie fasen veroorzaakt niet aanwezig is (maarzal vermoedelijk een min of meer continu vrijgeven van LH-RH, naarmate de matrix oplost, optreden). ten onrechte, om de navolgende redenen te lezen in hun onderling verband en samenhang. 1 De rechter zal slechts wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrij ving en (eventuele) tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, gebruik mogen maken van verhelderende gegevens uit het verleningsdossier. Enerzijds is het voor de gemiddelde vakman na bestudering van de beschrijving niet voor redelijke twijfel vatbaar hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, nu in confesso is (zie ov. 8 in het eindvonnis van de Rechtbank) dat de vakman in het algemeen geen onderscheid maakt(e) tussen wat nu door Debiopharm micro-bubbles resp. micro-sponges worden genoemd. Anderzijds - subsidiair - is de aangehaalde brief van I.M. Arrnitage niet een verhelderend gegeven uit het verleningsdossier dat 's Hofs lezing van de term microcapsule form in conclusie ï zou ondersteunen, 's Hofs lezing van die brief is onbegrijpelijk, althans onvoldoende met redenen omkleed, nu Armitage t.a.p. (blz. 6) niet gewaagt van een omhulsel maar over een oppervlakte en evenmin van enig LH-RH dat bij het vormen van het omhulsel is achtergebleven. (...) b Conclusie, A.-G. mr. D.W.F. Verkade, 20 september 2002 2 Feiten1 2.1 Eiseres tot cassatie, Syntex is rechthebbende op het Europees octrooi 052 510 B2, dat haar op aanvrage d.d. 17 november 1981 is verleend voor Microencapsulation ofwater soluble polypeptides. Er is een beroep gedaan op prioriteit vanaf 18 november 1980. 2.2 Het octrooi is verleend voor Nederland en voorts voor Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Liechtenstein, Luxemburg en Zweden.

1

Zier.ovv. 1.1 tot en met 1.4 en 3 van het vonnis van de rechtbank.

E I G E N D O M

3 31

2.3 Conclusie 1 luidt, na een oppositieprocedure in twee instanties, in de authentieke Engelse tekst (behalve voor Oostenrijk) als volgt: A pharmaceutical composition designedfor sustained release of an effective amountofdmg over an extendedperiod oftimeprepared in microcapsule form wherein the composition comprises: at least one water solublepolypeptide which is a naturally occurring luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH), a synthetically prepared material of the same type or synthetically prepared analogues of naturally occurring LH-RH which act in some manner of the anterior pituitary gland to affect the release of luteinizing hormone(LH) andfollicular stimulating hormone (FSH); optionally, at least one polymer hydrolysis modifying agent selectedfrom organic acids, acid salts, neutral salts and basic salts; and a biocompatible, biodegradable encapsulating polymer wich is a poly(lactide-coglycolidé) copolymer; the lactide/glycolide molar ratio of the copolymer, its molecularweight, the capsule diameter, and thepolymer hydrolysis modifying agent (ifpresent), beingsuch that the composition exhibits sustained release of an effective amout of the polypeptide over a period of at least one month. 2.4 Debiopharm vervaardigt het preparaat Decapeptyl CR 3,75, verder ook te noemen: Decapeptyl. Dit preparaat bevat het polypeptide triptoreline, althans een zout daarvan, te weten triptorelineacetaat. Triptoreline is een LH-RH analogon en beïnvloedt de afgifte van LH en FSH zoals bedoeld in conclusie 1 van het octrooi. 2.5 Het gaat in deze zaak om een Europees octrooi, waarvan de vermelding van de verlening is gepubliceerd vóór 1 april 1995 (de datum van de inwerkingtreding van de Rijksoctrooiwet 1995), zodat ingevolge art. 103 van die rijkswet uitsluitend het bij of krachtens de Rijksoctrooiwet (1910) bepaalde van toepassing is. 3 Procesverloop 3.1 Voor zover in cassatie van belang is het procesverloop als volgt. 3.2 Bij dagvaarding van 2 maart 1995 heeft Syntex een zekere Ferring B.V. gedagvaard voor de rechtbank Den Haag. Syntex heeft, zakelijk weergegeven, gesteld dat Ferring inbreuk maakt op haar octrooi en gevorderd dat Ferring die inbreuk staakt. 3.3 In de procedure tussen Syntex en Ferring is Debiopharm toegelaten als tussenkomende partij. Zij heeft vervolgens bij Conclusie van eis in interventie onder meer primair een verklaring voor recht gevorderd inhoudende dat de productie en/of verkoop van Decapeptyl geen inbreuk maakt op het Syntex-octrooi, en subsidiair nietigverklaring van dat octrooi. Na wisseling van conclusies is de procedure tussen Syntex en Ferring op 1 juli 1997 geroyeerd. In de procedure tussen Syntex en Debiopharm is vonnis gevraagd.z 3.4 Bij vonnis van 4 februari 1998 heeft de rechtbank geoordeeld dat Decapeptyl onder de beschermingsomvang van het octrooi valt, zodat de door Debiopharm gevraagde verklaring voor recht niet kon worden toegewezen. Met betrekking tot de subsidiaire vordering tot nietigverklaring achtte de rechtbank deskundige voorlichting gewenst over de in r.o. 14 van het vonnis omschreven punten. 3.5 Debiopharm heeft van dit vonnis beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Bij arrest van 2 november 2000 heeft het hof het vonnis van de rechtbank vernietigd 2

Zie p. 1, eerste alinea, alsmede r.o. 2 van het vonnis van de rechtbank.

3 3 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

en de door Debiopharm primair gevorderde verklaring voor recht alsnog toegewezen. Een centrale overweging van het hof is r.o. 8, luidende: 8. De vraag, die in dit geding beantwoord moet worden, is of de aanduiding 'microcapsule form' in het octrooi zodanig uitgelegd moet worden, dat niet alleen de zogenaamde 'micro-bubbles', maar ook de 'micro-sponges' daaronder vallen. Het hof beantwoordt deze vraag ontkennend (...).

In cassatie zijn verder met name van belang de overwegingen 1,6,7,9,10,12 en 13. Ik geef die niet hier weer, maar zal dat (merendeels) doen bij de bespreking van de cassatiemiddelen. 3.6 Tegen het arrest van het gerechtshof heeft Syntex tijdig beroep in cassatie ingesteld. 4HetSyntex-octrooienhetBoswell-octrooi

4.1 Kern van het geschil is, als gezegd, of het octrooi niet alleen micro-bubbles maar ook micro-sponges omvat. Voordat ik de klachten bespreek, sta ik eerst stil bij het Syntexoctrooi. Dit octrooi wordt in de processtukken af en toe als het Kent-octrooi aangeduid, naar de naam van de in het octrooi als eerste uitvinder vermelde John Scott Kent. Ik zal hieronder mede de Nederlandse vertaling van het octrooischrift gebruiken.3 Ook vermeld ik nog het een en ander over het Boswell-octrooi, dat in de overwegingen van het hof en in onderdelen van de cassatiemiddelen een niet geringe rol speelt. 4.2 Syntex-octrooi

4.2.1 De beschrijving van de uitvinding in het octrooi begint met de mededeling dat de uitvinding farmaceutische microcapsulepreparaten met aanhoudende afgifte-eigenschappen betreft, waarbij het werkzame middel een in water oplosbaar polypeptide is, zijnde een Iuteïniserend hormoon/af gevend hormoon (LH-RH), of een analoog daarvan. Het werkzame middel is, aldus het octrooi, geschikt voor beïnvloeding van de reproductiefunctie in zoogdieren. 4 4.2.2 Dan gaat de beschrijving over naar de stand der techniek. In dat kader maakt Syntex eerst melding van een aantal publicaties over combinaties van polymeren en geneesmiddelen bedoeld om aanhoudende of vertraagde afgifte van geneesmiddelen te geven. Zij noemt hier als voorbeeld het Boswell-octrooi US-A-3.773.919. Dit beschrijft, aldus het Syntex-octrooi, preparaten voor de gecontroleerde afgifte van geneesmiddelen, waarbij de kern een geneesmiddel bevat, waarvan vermeld wordt, dat zij in water oplosbare antibiotische polypeptiden ingekapseld in polylactide/ glycolide-copolymeren alsmede soortgelijke polymeren bevatten.5 Daarna meldt het octrooi dat micro-inkapseling voor aanhoudende afgifte van enzymen, hormonen, vaccins en andere biologische producten, wordt besproken in een artikel van Chang.6 Chang beschrijft verscheidene voorbeelden van

J U L I

2 0 0 3

een werkwijze voorde bereidingvan het voorgaande farmaceutische preparaat, die: het dispergeren van een waterige oplossing, die het polypeptide en eventueel een polymeerhydrolise modificerend middel bevat, in een gehalogeneerd organisch oplosmiddel, dat het inkapselend polymeer bevat; het toevoegen aan de dispersie van een concervatiemiddel en het verzamelen van de microcapsules uit deze oplossing, omvat."

4.2.4 De beschrijving vervolgt met een uitgebreide verhandeling over in de natuur voorkomend LH-RH, over LH-RH analogen, over de werking van deze analogen en de wijze waarop zij kunnen worden bereid, over de eventuele toevoeging van een polymeer hydrolyse modificerend middel en de wij ze waarop dit kan worden bereid, alsmede, als laatste, over het inkapselend polymeer, de eisen waaraan dit moet voldoen en de wijze waarop dit inkapselend polymeer kan worden bereid. 12 4.2.5 Na een verhandeling over de verschillende 'onderdelen' van het preparaat vermeldt het Syntex-octrooi dat de bereiding van microcapsules onder toepassing van een of andere combinatie van de verschillende peptiden, polymeer hydrolyse modificerende middelen of inkapselende polymeer versnijdingsmiddelen, overeenkomt met de basistechniek in het Boswell-octrooi. Daarin kan, aldus Syntex, een volledige beschrijving van de gebruikte methode worden gevonden. 13 4.2.6 Vervolgens zet het octrooi uiteen wat de bereidingswijze in het kort inhoudt. 14 Deze uiteenzetting is ook geciteerd in r.o. 11 van het vonnis van de rechtbank. De uiteenzetting spreekt, kort samengevat, over het neerslaan van het polymere versnijdingsmiddel op de gedispergeerde waterdruppels, met daarin de opgeloste werkzame stof onder vorming van microcapsules. 4.2.7 Het Syntex-octrooi vervolgt met een verhandeling over de wij zen waarop de microcapsules kunnen worden gerealiseerd, over de wijze waarop deze kunnen worden toegediend en over de mogelijkheden in de duur van de

P. 4 regels 10-13, of Ned. vertaling p. 1 regels 19-24. P. 4 regels 14-16, of Ned. vertaling p. 1 regels 25-29. 9 Zit voor de tekst daarvan hierboven 5 2.3. 10 Ook neergelegd in conclusie 23 van het octrooi. 11 P. 4 regels 34-39, of Ned. vertaling p. 2 regels 20-Z6. 12 P. 4 regel 40 t/m p. 7 regel 49, of Ned. vertaling p. z regel 27 t/m p. 9 regel 14. 13 P. 7 regels 50-54, of Ned. vertaling p. 9 regels 15-20. 14 P. 7 regels 55 t/m p. 8 regel 5, of Ned. vertaling p. 9 regels 24-38. 8

De vertaling bevindt zich als prod. 4 bij de Conclusie van antwoord in interventie. Van klachten over nietcorrectheid van de vertaling is in de procedure niet gebleken. 4 P. 4 regels 3-5, of Ned. vertaling p. 1 regels 7-11. 5 P. 4 regels 6-9, of Ned. vertaling p. 1 regels iz-18. 6 Prod. 6 bij de CvA in interventie van Syntex.

16

in water oplosbare proteïne-inkapselingen onder toepassing van polymelkzuur, in het bijzonder asparaginase- en insuline-preparaten. 7 Syntex' octrooi besluit het onderdeel stand der techniek met een verwijzing naar drie andere octrooien (andere dan het genoemde Boswell-octrooi). Daarin zijn, aldus de beschrijving, polymelkzuurpolymeren, polylactide/glycolidecopolymeren en polyglycolzuur-polymeren en verwante producten gebruikt voor de vervaardiging van chirurgische elementen die een geneesmiddel bevatten en langzame afgifte-eigenschappen laten zien. 8 4.2.3 Na deze afgrenzing tegen de stand der techniek vermeldt het Syntex-octrooi nogmaals waarop de uitvinding betrekking heeft.9 Vervolgens valt te lezen dat de uitvinding ook betrekking heeft op een werkwijze10 en wel,

7

3

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

medicijnafgifte.15 Aansluitend komt de beschrijving met een voorbeeld van een bereidingswijze alsmede met twee varianten daarop. 16 4.2.8 Conclusie 1 - hiervóór in § 2.3 weergegeven - wordt gevolgd door eenentwintig volgconclusies en door de werkwijzeconclusie nr. 23. De tekst daarvan stemt zakelijk overeen met het citaat in § 4.2.3. 4.3 Iets over hetBoswell-octrooi 4.3.1 De beschrijving in het in 1973 verleende Boswelloctrooi (US-A-3.773.919)17 maakt op p. 1 bij de weergave van de toenmalige stand van de techniek melding van oraal in te nemen preparaten met een vertraagde afgifte. Preparaten met een dergelijke werking die onder de huid worden aangebracht zijn, aldus Boswell, nieuw. Vervolgens introduceert Bos well polylactide als dé stof die als 'carrier' of'matrix' kan dienen, en komt hij met de volgende wegen om dit tot stand te brengen: l8 A: Coating, onder te verdelen in 1: Spray drying 2: Pan coating or fluid-bed coating 3: Micro-encapsulation B: Embedding, en C: Intimate mixing 4.3.2 Bij deze drie systemen gaat het, héél in het kort, om het volgende: Ad A: Coating Ai:spray-drying: fijn verdeelde medicijnpartikeltjes worden gesuspendeerd in een vloeistof die het opgeloste polymeer bevat maar in welke vloeistof het medicijn niet oplosbaar is; dan volgt 'spray-drying' van het mengsel; A2: pan coating or fluid-bed coating: medicijnkorreltjes of-bolletjes worden in een'rotating coating pan' of in een 'fluid-bed drier' geplaatst; dan wordt het polymeer toegevoegd; A3: micro-encapsulation: medicijnpartikeltjes, -korreltjes of -bolletjes, worden in een vloeistof gesuspendeerd waarin het medicijn niet oplosbaar is en welke vloeistof het (wel) opgeloste polymeer bevat; dan volgt er een bewerking waarna het polymeer neerslaat op de medicijnpartikeltjes, -korreltjes of -bolletjes. Ad B: Embedding Het polymeer wordt gesmolten en een niet-hitte-bestendig medicijn wordt door de gesmolten massa gesuspendeerd en gedispergeerd. Na stolling ontstaat uiteindelijk een polymeermatrix waarin partikeltjes medicijn zijn ingebed. Ad C: Intimate mixing Het medicijn en de polymeer worden opgelost in een gewone oplossing. Daarna vindt verdamping plaats.

E I G E N D O M

3 3 3

5 Bespreking van de cassatiemiddelen Middel I 5.1 Middel I richt zich met een motiveringsklacht ('onbegrij pelijk in het licht van de processtukken in hoger beroep') tegen de tweede volzin van r.o. 1, luidende: Voorts is in hoger beroep niet langer weersproken dat het preparaat Decapeptyl partikeltjes tnptorelineacetaat bevat, als in een matrix ingebedinkorreltjesvanhetpolymeer(poly-d,l-lactide-co-glycolide). De overweging komt er volgens Syntex op neer dat in hoger beroep niet langer weersproken zou zij n 19 dat het preparaat Decapeptyl bestaat uit 'micro-sponges' als bedoeld in r.o. 6 van 's hofs arrest. R.o. 6 luidt: 6. Partijen verschillen van mening over de beschermingsomvangvan het octrooi, in het bijzonder over de betekenis van de aanduiding (prepared) 'in microcapsuleform' in conclusie 1 van het octrooi. Debiopharm meent dat met 'microcapsules' in het octrooi slechts wordt gedoeld op een kern van werkzame stof, omgeven door een laagje van polymeer materiaal. Dit wordt door Debiopharm aangeduid als 'micro-bubbles'. Syntex is van mening, dat onder 'microcapsules' in het octrooi niet slechts'micro-bubbles' dienen te worden verstaan, maar ook zogenaamde 'micro-sponges', die bestaan uiteen matrix van polymeer, waarin partikeltjes van werkzame stof zijn ingebed. 5.2 De link die Syntex legt tussen r.o. 1 en r.o. 6 van 's hofs arrest acht ik juist. 20 De klacht strandt dus niet op een onjuiste lezing van 's hofs arrest. 5.3 Het middel moet uiteraard bezien worden tegen de achtergrond van Debiopharms verweer dat haar product Decapeptyl geen inbreuk maakt, doordat het slechts microsponges zou bevatten, terwijl Syntex' octrooi slechts bescherming voor micro-bubbles (als bedoeld in r.o. 6 van het hof) zou omvatten. Afgezien van alle aanvallen van Syntex op de onderscheiding tussen micro-bubbles en microsponges door Debiopharm en door het hof (waarover nader bij de middelen II en III), grijpt middel I terug op de - volgens dit middel gehandhaafde -basale betwisting door Syntex dat Decapaptyl inderdaad niet uit micro-bubbles, maar uit micro-sponges (volgens de onderscheiding in r.o. 6) zou bestaan. 5.4 De uitleg van processtukken door de feitenrechter is in cassatie in beginsel niet aantastbaar. Die uitleg mag evenwel niet onbegrijpelijk zijn, waarbij een belangrijke toetssteen is hoe de ene partij de stellingen van de andere partij redelijkerwijs heeft moeten opvatten. 21 Loop ik de in onderdelen 1.2 en 1.3 genoemde vindplaatsen na, dan constateer ik inderdaad de aanwezigheid van Syntex' gemotiveerde betwisting dat Debiopharm's preparaat Decapeptyl uit micro-sponges bestaat (in de zin van 's hofs r.o. 6), en wel in de CvA in interventie sub 6. De betwisting is ook (iets minder scherp) volgehouden in de pleitnota van mrs Van Nispen en Van den Broek, sub 36 en 38-39. Dat Sytntex, die in eerste instantie op andere gronden gezegevierd had, haar stellingen ten deze zou hebben prijsgegeven, blijkt niet. Integendeel: het dispuut is in appel inderdaad voortgezet. Ook de nrs 30 en 31 MvA houden die betwisting m.i. onmiskenbaar in (nr 24 is minder duidelijk), evenals de pleitnota in appel van mrs Van Nispen en Kuipers sub 18 ('Evenmin

15

P. 8 regels 6-27, of Ned. vertalingp. 9 regel 39 t/m p. 10 regel 35. P. 8 regel 3 o t/m p. 10 regel 54, of Ned. vertaling p. 10, regel 36 t/m p. 12 regel 29. 17 Prod. 6 (= Prod. 1, Appendix 1, referentie 4) bij Conclusie van eis in interventie. Ik heb het met een sticker beter terugvindbaar gemaakt. 18 Kolom 9 onderaan en kolom 10. 16

19

De onderdelen 1.2 en 1.3 lichten de klacht nader toe met de door art. 407 lid 2 Rv vereiste verwijzingen. 20 In de s.t. van Debiopharm, zie $ 4.2 aldaar, wordt zij ook niet bestreden. 21 Vgl. Veegens/Korthals Altes/Groen, nr 160.

3 3 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

staat vast dat de micro-capsules van Decapeptyl als microsponges moeten worden aangeduid'), en sub 20, waar Syntex bewijs aanbiedt en twee in aanmerking komende getuigen met name noemt. Dat Debiopharm de (gehandhaafde) betwisting van Syntex niet heeft misverstaan, blijkt uit de pleitnota van mrs Gielen en Bisschop in hoger beroep, nrsöi en 63. In nr 61, eerste volzin, wordt van de kant van Debiopharm bewijs omtrent de samenstelling van dat product (als door het hof in r.o. 6 omschreven) aangeboden. 5.5. Het middel slaagt naar mijn mening dan ook. 5.6. Onderdeel 1 van het middel omvat overigens nog een derde volzin. Indien het hof, zo gaat het onderdeel verder (met door mij toegevoegde cursiveringen), zou bedoelen dat niet langer weersproken zou zijn dat het preparaat niet alleen 'micro-bubbles' als bedoeld in r.o. 6 van zijn arrest bevat, maar ook micro-sponges, dan zou niet alleen die beslissing onbegrijpelijk zijn in het licht van de processtukken in hoger beroep; dan zou óók r.o. 14, inhoudende dat het preparaat Decapeptyl van Debiopharm niet onder de beschermingsom vang van het octrooi van Syntex valt en van inbreuk dus geen sprake is, rechtens onjuist, dan wel onbegrijpelijk zijn. 5.7 Een bedoeling als in dit subonderdeel verondersteld, valt in de aangevallen rechtsoverweging echter niet te lezen. In zoverre faalt het middel bij gebrek aan feitelijke grondslag. MiddelenlI.A-III

5.8 Bij de beoordeling van de verdere middelen in de cassatieschriftuur van Syntex dient voorop te worden gesteld dat - naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad - de uitleg van het octrooi en hand in hand daarmee de beoordeling van de beschermingsomvang van feitelijke aard is. Ik verwijs naar Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/ Van Nispen, in T.J. Dorhout Mees' Ned. Handels- en Faillissementsrecht II, 8e druk 1989, nr 335, en naar bijv. (recent) HR 2 november 2001, nr COO/0031 HR, NJ 2001, 686 (BT/KPN), r.o. 3.2.3. Bij een en ander gelden wél - uitgewerkte - uitlegregels, waaraan kan worden getoetst. Die zijn neergelegd in het met art. 69 van het Europees Octrooiverdrag overeenstemmende art. 30 lid 2 ROW (oud) en uitgewerkt in een bij art. 69 EOV behorend Protocol. Deze uitlegregels zijn door de Hoge Raad onderschreven en nog nader uitgewerkt in zijn arresten van onder meer 13 januari 1995, NJ 1995, 391, BIE 1995, P- 333 (Ciba-Geigy/Oté), alsmede laatstelijk HR 29 maart 2002, nr COO/201 HR, RvdW 2002, 64 (Van Bentum/ Kool). Ik citeer gemakshalve eerst de door mijn collega Langemeijer in zijn conclusie voor HR 2 november 2001 (BT/ KPN) gegeven stand van het recht ten deze: 22 2.z. Art. 69 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) bepaalt in lid 1, in vertaling: DebeschermingsomvangvanhetEuropeesoctrooiofvandeEuropese octrooiaanvrage wordt bepaald door de inhoud van de conclusies. Niettemin dienen de beschrijvingen de tekeningen tot uitleg van de conclusies.

Dienovereenkomstig schrijft art. 30 lid 2 van de vroegere Rijksoctrooiwet voor, dat het uitsluitend recht wordt beIk neem niet alle bijbehorende voetnoten uit die conclusie over.

16

J U L I

2 0 0 3

paald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. De maatstaf van art. 6g EOV is uitgewerkt in een Protocol, dat in vertaling luidt: Artikel 69 magnietworden uitgelegd in dezin alszou de beschermingsomvangvan hetEuropees octrooiworden bepaalddoorde letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en alszou de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijvingen de tekeningen bestudeert, heeftwillen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

2.3 In HR 13 januari 1995, NJ 1995,391 m.nt. DWFV,23 rov. 3.3.1, werd hieromtrent overwogen: (...) dat bij de uitleg van de conclusies van het octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, ook nu onder ogen dient te wordengezien watvoorde uitvindingwaarvan de beschermingwordt ingeroepen, wezenlijk is - anders gezegd: wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is - teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom vooreen redelijke beschermingvan de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. Dit gezichtspunt geeft evenwel nog geen aanwijzingen voor de wijze waarop die uitleg het in het protocol bedoelde midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden kan worden gevonden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal dan ook tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooigeboden beschermingwilvaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt. Bij dit alles moet echter rekening worden gehouden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeftgebracht.

5.9 In het recente arrest HR 29 maart 2002, RvdW 2002, 64 (Van Bentum/Kool)24, kwamen de beide gezichtspunten weer nadrukkelijk aan de orde. Het ging, kort gezegd, om een vrachtwagen met twee in de hoogte verstelbare laadvloeren boven elkaar. Voor goed begrip geef ik eerst een parafrase van hetgeen het hof had overwogen: - op grond van de voordehandliggendheid van de in het octrooi niet geclaimde variant met een beweegbare bovenste laadvloer, zal de derde 25 aannemen dat de aanvrager redenen had het gevraagde uitsluitend recht te beperken tot voertuigen voorzien van een beweegbare onderste laadvloer (r.o. 12 hof); - bij een ander oordeel zou de rechtszekerheid waarop derden aanspraak mogen maken op onaanvaardbare wijze in het gedrang komen, aangezien de derde rede23

Het arrest is ook besproken door IJ. Brinkhof in AA 1995, blz. 511519; EL. Reeskamp in Bb 1995, blz. 114-116; H. Wien in N/B 1995 blz. 1035-1039 en J.H. J. den Hartog in BIE 1996 blz. 83-85. 24 Zie hierover ook Van Nispen, Het wezen is springlevend, BIE mei 2002, p. 155. 25

22

E I G E N D O M

Het Hof bedoelt kennelijk: de gemiddelde vakman, zie r.o. 3.5.1 van het arrest van de Hoge Raad.

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

lijkerwijze mocht aannemen dat de aanvrager voor een voertuig met een beweegbare bovenste laadvloer kennelijk welbewust geen bescherming wilde (r.o. 13); - en r.o. 14: ook als een voertuig met een beweegbare bovenste laadvloer als een equivalente uitvoeringsvorm is aan te merken, zou een zich daartoe uitstrekkende beschermingsomvang niet als billijk zijn aan te merken. Het hof vervolgde: Wie, zoals in casu, gemakkelijk een conclusie had kunnen opstellen die de variant van Kool c.s. zou hebben omvat, en dit nalaat, komt billijkheidshalve geen bescherming toe van deze ten tijde van het redigeren van de conclusie kenbare, voor de hand liggende equivalente uitvoeringsvorm. Be equivalentieleer-waarvan het kader wordt gevormd door de afweging van de billijke bescherming voor de octrooihouder en de redelijke mate van rechtszekerheid voor derden - kan geen toepassingvinden als remedie tegen onzorgvuldigredigeren. Het rechtszekerheidsbelang zou anders onvoldoende recht worden gedaan. 5.10 In r.o. 3.4 van zijn arrest in deze zaak herinnert uw Raad aan zijn overwegingen in het Ciba-Geigy/Oté -arrest van 13 januari 1995, NJ 1995, 391, en in het Meyn/Storkarrest van 27 januari 1989, NJ 1989, 506, over de uitleg van octrooien: Naasthet daar met name in r.o. 3.3.1 en 3.4.1 overwogeneisvoordeze uitleg hier voorts van belang de in laatstgenoemd arrest [bedoeld is: Meyn/Stork r.o. 3.5 aldaar, A-G] aanvaarde regel dat de gemiddelde vakman slechts dan mag aannemen dat afstand is gedaan van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak geeft indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat. 5.11 Het verbaast dan ook niet dat de Hoge Raad in de zaak Van Bentum/Kool 's hofs arrest vernietigde, nu - zoals door de Hoge Raad nader aangegeven in r.o. 3.5.4 van het arrest uit Van Bentum' s octrooi niet (en met name niet uit de afbakening daarin van zijn uitvinding tegenover een eerdere Franse octrooiaanvrage) kon worden afgeleid dat Van Bentum redenen had om het door hem gevraagde octrooi te beperken tot voertuigen met een beweegbare onderste laadvloer en een vaste bovenste laadvloer. Het hof had niet begrijpelijk geconcludeerd tot afstand van een verdergaande bescherming dan de precies in het octrooi geclaimde uitvinding. Vgl. de r.ovv. 3.5.4 en 3.5.5 van het arrest. 5.12 Ook 's hofs - hierboven in § 5.9 - geciteerde - r.o. 14 werd gecasseerd. Het oordeel van het hof, kort gezegd, dat het onbillijk zou zijn om bescherming toe te kennen voor een ten tij de van het redigeren van de conclusie kenbare voor de hand liggende, maar niet geclaimde equivalente uitvoeringsvorm, waarbij de equivalentieleer zou uitwerken als remedie tegen onzorgvuldig redigeren, strookte volgens uw Raad niet met de regel dat ook bij een onzorgvuldige redactie van het octrooi (nog steeds) het midden moet worden gezocht tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden. 5.13 Naar mijn mening vormt het arrest Van Bentum/Kool van 29 maart 2002 positief gezegd een even consequente toepassing als een fraaie illustratie van de 'Ciba-Geigy/Oté-

E I G E N D O M

3 3 5

j° Meyn/Stork-jurisprudentie'. Omgekeerd betekent dit, dat het arrest Van Bentum/Kool ook niet echt nieuwe gezichtspunten biedt. Opmerking verdient dat de Hoge Raad in r.o. 3.5.2 van het arrest Van Bentum/Kool afgewezen heeft de stelling dat een uitvoeringsvariant 'waarvan ook voor een niet deskundige volstrekt duidelijk is dat daarmee datgene wat met de uitvinding wordt beoogd op vrijwel identieke wijze is te realiseren' ook 'onder de bescherming van het octrooi valt en dat derden daarvan ook hebben uit te gaan'. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat die stelling in haar algemeenheid geen steun vindt in het recht. 5.14 Hoewel in Van Bentum/Kool de pool van de 'redelijke bescherming van de octrooihouder' bij het hof tekort gekomen was, kan m.i. uit het arrest van de Hoge Raad niet worden afgeleid dat de Raad daarmee zou zijn teruggekomen van zijn opvattingen (in r.o. 3.4.1) van het Ciba-Geigy/Otéarrest omtrent de rol van het verleningsdossier. In het Ciba-Geigy/Oté-arrest heeft de Hoge Raad enerzijds de opvatting verworpen dat gegevens uit (het openbare deel van) het verleningsdossier nooit ten gunste van de door de octrooihouder voorgestane uitleg zouden mogen worden gebruikt, maar anderzijds aangegeven dat bij zodanig gebruik wél terughoudendheid geboden is: Wel noopt de eis van een redelijke rechtszekerheid voor derden tot terughoudendheid bij het ten voordele van de octrooihouder hanteren van aan het verleningsdossier ontleende argumenten. De rechter zal dan ook slechts wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, gebruik mogen maken van verhelderende gegevens uit het openbare deel van het verleningsdossier. Baarbij dient ook in aanmerking te worden genomen dat onduidelijkheden die het gevolg zijn van een onzorgvuldige formulering in het octrooischrift, in beginsel voor risico van de octrooihouder dienen te komen. Het arrest Van Bentum/Kool laat zich kwalificeren als een arrest dat de in Ciba-Geigy/Oté al onderkende mogelijkheid van een uitzondering op de hier geciteerde regel bevestigt, zonder dat die regel daarmee opzij gezet is. (...) Het eerste woordblok [van onderdeel II A.4. Red] stelt dat onbegrijpelijk is 's hofs overweging dat de wijze waarop volgens het octrooi de microcapsules worden vervaardigd, d.w.z. de in het octrooi in verband met werkwijzeconclusie 23 beschreven wijze, te weten door het dispergeren van een waterige oplossing met de werkzame stof in een oplosmiddel dat het encapsulating polymer bevat, wijst op een kern van geneesmiddel met een omhulsel van polymeer3 *, zulks in het licht van Syntex' (onbestreden) stelling dat de in het octrooi beschreven bereidingswijze wel degelijk kan leiden tot microcapsules met een polymere matrixstructuur die thans door Debiopharm met de term microsponges worden aangeduid, en dat het overigens voor het ontstaan van een matrixstructuur in een microcapsule niet relevant is of de werkzame stof als een waterige oplossing dan wel als kleine deeltjes aan het opgeloste polymeer wordt toegevoegd. Het tweede woordblok van onderdeel II.A.4 klaagt dat het om dezelfde redenen onbegrij pelijk is dat het hof overweegt 31

Laatste aanhalingsteken is van mijn hand, A-G.

3 3 6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

dat het gestelde in Syntex' octrooi op blz. 7, regel 55 tot regel 5 op blz. 8, wijst op een kern van werkzame stof met een omhulsel van polymeer, nu het daar beschreven productieproces kan resulteren in microcapsules die een interne polymeer matrixstructuur hebben zoals weergegeven door de rechtbank in r.o. 7 van haar eindvonnis. 5.32 Vóór ik op 's hofs uitleg inga, merk ik op dat de stellingen van Syntex naar mijn opvatting allerminst onbestreden zijn gebleven. Ik verwijs in het bijzonder naar de pleitnota in appel namens Debiopharm, nrs 57, 59, 61 en 63, waar Debiopharm uitdrukkelijk heeft betoogd dat Syntex' octrooi uitsluitend op gecoate waterdruppels ziet en dat ernbedding alsmede intimate mixing buiten het octrooi vallen. 5.32 Dan nu de vraag of de uitleg van het hof begrijpelijk is. 5.33 Daarbij benadruk ik allereerst nog eens dat de toets is of de gemiddelde vakman het octrooi aldus zal verstaan dat met microcapsules in het octrooi slechts wordt gedoeld op micro-bubbles, waaronder ingevolge de onomstreden tweede alinea van r.o. 6 wordt verstaan een kern van werkzame stof, omgeven door een laagje van polymeer materiaal, dan wel of hij het octrooi zal verstaan in die zin dat daaronder tevens worden begrepen micw-sponges, in de onomstreden derde alinea van r.o. 6 omschreven als een matrix van polymeer waarin partikeltjes van werkzame stof zijn ingebed. 5.34 Vervolgens wijs ik erop dat het hof - evenals de rechtbank - er kennelijk van uitgaat dat die kern van werkzame stof bestaat uit een waterige oplossing. Ik verwijs naar de citaten uit de octrooibeschrijving in r.o. 9 van 's hofs arrest. Ik neem daarbij in aanmerking dat het hof ten aanzien van de aldaar aangehaalde bewoordingen uithet octrooi die duiden op een waterige oplossing3 z geen enkel voorbehoud heeft gemaakt. 5.35 Ten derde wijs ik erop dat het hof in de achtste alinea van r.o. 9 (beginnend met: Dit wijst wederom...) aanknoopt bij de in het Boswell-octrooi beschreven systemen, 33 en dat het hof de in het Syntex-octrooi bedoelde microcapsules, mede in het licht van de bereidingswijze kennelijk schaart onder het type micro-encapsulation als één van de drie varianten in het Boswell-octrooi, die het hof duidelijk afzet tegen de andere varianten in dit Boswell-octrooi, te weten embeddingen. intimate mixing. 5.36 Uit het voorgaande volgt dat het hof kennelijk een onderscheid heeft gemaakt tussen capsules bestaande uit een door polymeer ingekapselde waterdruppel met opgeloste werkzame stof enerzijds, en de micw-sponges bestaande uit polymeer met diverse partikeltjes werkzame stof anderzijds, waarbij het hof tevens tot de slotsom is gekomen dat de omvang van het Syntex-octrooi zich in ieder geval niet tot de laatst vermelde microcapsule uitstrekt. Deze (feitelijke) uitleg van het hof, dat duidelijk zij n gedachtegang laat blijken, acht ik alleszins begrijpelijk. 5.37 Syntex' (in het laatste woordblok van onderdeel II.A.4 herhaalde) stelling dat de in het octrooi beschreven bereidingswijze wel degelijk kan leiden (mijn cursivering, A-G) tot microcapsules meteen polymere matrixstructuur (micro31

Onder andere: 'the aqueous drug solution', 'the dispersed water droplets', 'An aqueous solution', 'awater-in-oilemulsion', 'the waterpolypeptide microdroplets'. 33 Vgl. hierboven $ 3.1 en 4.3.2.

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

sponges), is door het hof niet onbegrijpelijk terzijde gelaten, nu naar het kennelijk oordeel van het hof de in het octrooi zelf beschreven bereidingswijze tot het aannemen van die mogelij kheid geen aanleiding geeft, en het hof bij de beoordeling van een en ander kennelijk, en terecht, aansluiting heeft gezocht bij de perceptie van de gemiddelde vakman. Een nadere uitwerking geef ik in een voetnoot.34 5.38 Ook Syntex' stelling dat het overigens voor het ontstaan van een matrixstructuur in een microcapsule niet relevant is of de werkzame stof als een waterige oplossing dan wel als kleine deeltjes aan het opgeloste polymeer wordt toegevoegd, is door het hof niet onbegrijpelijk terzijde gelaten vanuit de - juiste - optiek van de perceptie van de gemiddelde vakman. Het is niet onbegrijpelijk dat het hof, vanuit die optiek, daaraan niet vond afdoen de tekst waarnaar het onderdeel verwijst, nl. de Memorie van antwoord sub 25. Niet onbegrijpelijk heeft het hof kennelijk geoordeeld dat hetgeen aldaar wordt vermeld over de Nederlandse octrooiaanvrage 85.02787, niet behoort tot het bereik van de gemiddelde vakman die van het Syntex-octrooi kennis neemt. 3S De klacht dat het hof voorbij gegaan is aan de in nr 25 MvA vervatte stelling dat bedoelde, in r.o. 7 van het vonnis opgenomen afbeelding van de mircosponge, een product zou zijn dat volgens Syntex is verkregen volgens de (aldus Syntex) als voorbeeld in het octrooi beschreven werkwijze, kan Syntex evenmin baten. In nr 25 MvA heeft Syntex (wederom) niet naar de voor de gemiddelde vakman richtinggevende inhoud van het octrooischrift vetwezen, doch (wederom) naar een andere publicatie. Ook hier acht ik de nadere uitwerking van mij n commentaar meer iets voor een voetnoot. 36 5.39 Onderdeel II. A.4 kan dan ook niet tot cassatie leiden. (...) 5.52 Onderdeel II.C.i poneert in de eerste plaats een rechtsregel die door het hof geschonden zou zijn: de regel dat de rechter slechts wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en (eventuele) tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, gebruik zal mogen maken van verhelderende gegevens uit het verleningsdossier. Het middel grijpt hierbij kennelijk terug op de door mij hierboven (§5.14) aangehaalde passage uit r.o. 3.4.1 van het Ciba-Geigy/Oté-arrest van 13 januari 1995.

34

De pleitnota in prima namens Syntex als in het middelonderdeel aangehaald, verwijst niet naar desbetreffende aanwijzingen in het octrooischrift zelf. De pleitnota moet het hebben van een verwijzing naar een artikel van (o.a.) Schally (zie p. 9 van de pleitnota met verwijzing naar prod. 6) in het tijdschrift Int. J. Fertil, dat niet in het octrooischrift is vermeld. (Nota bene: vier wél in het octrooischrift (zie blz. 2) vermelde artikelen van (o.a.) Schally zijn andere artikelen.) 35 Terzijde: laat staan op de prioriteitsdatum die volgens middel 1 van Syntex tot uitgangspunt zou moeten zijn genomen. 36 De MvA t.a.p. verwijst naar een artikel van Kent e.a., dat genoemd wordt in voetnoot 14 van een artikel van Schally e.a. Laatstbedoeld artikel van Schally e.a. wordt in het octrooischrift niet genoemd (zie hierboven). Het in die voetnoot 14 van het artikel van Schally e.a. bedoelde artikel van Kent e.a. wordt in het octrooi evenmin genoemd (een aldaar wél vermeld artikel van Kent e.a. is een ander artikel).

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

5.53 Het onderdeel miskent dat de bedoelde regel, naar uit de context van deze rechtsoverweging van de Hoge Raad blijkt, niet strekt ter bescherming van de octrooihouder, maar van de daar bedoelde derden. Het is de octrooihouder die pas te zijnen gunste een beroep op eventuele verhelderende gegevens in het openbare gedeelte van het verleningsdossier mag doen, nadat de rechter van oordeel is dat voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en (eventuele) tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen. Anders gezegd: laten naar het oordeel van de rechter de beschrijving en in voorkomend geval de tekeningen geen redelijke twijfel erover bestaan dat het aangevallen voortbrengsel of de aangevallen werkwijze niét onder de bescherming van het octrooi valt, dan komt aan de octrooihouder geen beroep te zijnen gunste toe op eventuele verhelderende gegevens in het openbare gedeelte van het verleningsdossier. In de voormelde overweging van de Hoge Raad, bezien in de context ervan, valt evenwel niet - omgekeerd - te lezen dat de derde, die door de octrooihouder wegens inbreuk is aangesproken, zijnerzijds geen beroep zou mogen doen op zij ns inziens verhelderende gegevens uit het openbare gedeelte van het verleningsdossier, met het oog op de tussen partijen omstreden uitleg van de conclusies alsmede de beschrijving en in voorkomend geval de tekeningen in het octrooischrift. 5.54 Het onderdeel miskent daarmee ook het karakter van 's hofs aangevallen overweging ten overvloede. Hoewel het hof kennelijk reeds van oordeel was dat in casu de beschrijving geen ruimte voor redelijke twijfel overliet dat Debiopharm's product Decapeptyl niét onder de bescherming van het octrooi valt, heeft het hof - dat onder die omstandigheden volgens de bedoelde regel van het Ciba-Geigy/ Oté-arrest inderdaad niet een voor Syntex gunstiger interpretatie aan het verleningsdossier zou hebben mogen ontlenen 42 - niettemin ten overvloede nog inhoudelijk willen motiveren dat het verleningsdossier extra steun gaf aan Debioparm's desbetreffende stellingen. Dat stond het hof vrij (net zoals het het hof vrij stond om ten overvloede te motiveren waarom Syntex' stellingen daaromtrent het hof ook inhoudelijk niet overtuigden), om niet te zeggen dat het het hof siert aan zodanig partijdebat aandacht te hebben willen geven. c De Hoge Raad, enz. 1 Het geding in feitelijke instanties Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Syntex - heeft bij exploit van 2 maart 1995 Ferring B.V., verder te noemen: Ferring, gedagvaard voor de Rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Ferring te gelasten iedere verdere inbreuk op het Europees octrooi 0052 510 B2 onmiddellijk na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te staken en Ferring iedere onmiddellijke of middellijke inbreuk op dit octrooi te verbieden, met nog een aantal nevenvorderingen. Verweerster in cassatie - verder te noemen: Debiopharm heeft een incidentele conclusie tot tussenkomst genomen en gevorderd: *z In dat geval zou er aanleiding geweest zijn voor een cassatieklacht van de kant van Debiopharm.

E I G E N D O M

3 3 7

Primair: te verklaren voor recht dat Debiopharm door productie en/of verkoop van het product gemerkt DECAPEPTYL-CR 3,75 geen inbreuk maakt op het aan Syntex verleend Europees octrooi o 052 510 B2; Subsidiair: nietig te verklaren Europees octrooi o 052 510 B2 voor wat betreft Nederland. De Rechtbank heeft bij vonnis van 5 september 1995 Debiopharm toegelaten als tussenkomende partij. Ferring heeft in de hoofdzaak de vorderingen bestreden en Syntex heeft in interventie de vorderingen van Debiopharm bestreden. Ter rolzitting van 1 juli 1997 is de procedure tussen Syntex en Ferring geroyeerd. De Rechtbank heeft bij tussenvonnis van 4 februari 1998 in de tussenkomst de zaak naar de rol verwezen voor uitlating aan de zijde van partijen over de wenselijkheid van een deskundigenonderzoek en iedere verdere beslissing aangehouden. Tegen dit tussenvonnis heeft Debiopharm hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage. Syntex heeft incidenteel hoger beroep ingesteld. Bij arrest van 2 november 2000 heeft het Hof in het principaal appel het vonnis van de Rechtbank waarvan beroep vernietigd en opnieuw rechtdoende voor recht verklaard dat Debiopharm door productie en/of verkoop van het product Decapeptyl-CR 3,75 geen inbreuk maakt op het aan Syntex verleende Europees octrooi 0052510B2, en het incidenteel beroep verworpen. Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht. 2 Het geding in cassatie Tegen het arrest van het Hof heeft Syntex beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Debiopharm heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten. De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage. De advocaat van Syntex heeft bij brief van 4 oktober 2002 op die conclusie gereageerd. 3 Beoordeling van de middelen 3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van het volgende. i Syntex is rechthebbende op het Europees octrooi o 052 510 B2. Dit op 17 november 1981 aangevraagde octrooi is haar verleend voor Microencapsulation of water soluble polypeptides. Er is een beroep gedaan op prioriteit vanaf 18 november 1980. ii Het octrooi is verleend voor Nederland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Liechtenstein, Luxemburg en Zweden. iii De vermelding van de verlening van het octrooi overeenkomstig artikel 97 lid 4 van het Europees Octrooiverdrag is gepubliceerd voor 1 april 1995. iv Conclusie 1 luidt in de authentieke Engelse tekst (behalve voor Oostenrijk) als volgt: A pharmaceutical composition designedfor sustained release ofan effective amoiint of drug over an extended period of time prepared in microcapsule form wherein the composition comprises: at least one water solublepolypeptide which is a naturally occurring luteinizing hormone-releasing hormone (LH-KH), a synthetically prepared material of the same type or synthetically prepared analogues of naturally occurring LH-KH which act in some manner on the anterior

3 3 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

pituitary gland to affect the release ofluteinizing hormone (LH) and follicular stimulating hormone (FSH); optionally, at least onepolymerhydrolysis modifying agent selected from organic acids, acid salts, neutral salts and hasic salts; and a biocompatible, biodegradable encapsulating polymer which is a poly(lactide-co-glycolide) copolymer; the lactide/glycolide molar ratio of the copolymer, its molecular weight, the capsule diameter, and the polymer hydrolysis modifying agent (ifpresent), being such that the composition exhibits sustained release ofan effective amount of the polypeptide overaperiod af at least one month.

v Debiopharm vervaardigt het preparaat Decapeptyl CR 3,75 (hierna: Decapeptyl). Dit bevat het polypeptide triptoreline, althans een zout daarvan, te weten: triptorelineacetaat. Triptoreline is een LH-RH analogon en beïnvloedt de afgifte van LH en RH zoals bedoeld in conclusie ï van het octrooi. 3.2 Syntex heeft zich met de hiervoor onder 1 vermelde vorderingen tot de Rechtbank gewend. Hetgeen Debiopharm als tussenkomende partij aan de zijde van Ferring heeft gevorderd is eveneens hiervoor onder ï vermeld. De Rechtbank heeft geoordeeld dat Decapeptyl onder de beschermingsomvang van het octrooi van Syntex valt, zodat de primair door Debiopharm gevorderde verklaring voor recht niet kon worden toegewezen, en heeft de zaak met het oog op een eventueel deskundigenonderzoek in verband met de subsidiair door Debiopharm gevorderde nietigverklaring van het octrooi naar de rol verwezen. In hoger beroep - waar het volgens het Hof (rov. 6 en 8) in het bij zonder ging om de vraag of de aanduiding microcapsule form in het octrooi zodanig moet worden uitgelegd dat niet alleen zogenaamde micro-bubbles (een kern van werkzame stof, omgeven door een laagje polymeer materiaal) daaronder vallen, zoals Debiopharm betoogde, maar ook zogenaamde micro-sponges (een matrix van polymeer, waarin partikeltjes van werkzame stof zijn ingebed), zoals Syntex verdedigde - heeft het Hof alsnog voor recht verklaard dat Debiopharm door de productie en/of verkoop van Decapeptyl geen inbreuk maakt op het octrooi van Syntex. 3.3.1 Bij zijn ontkennende beantwoording van de hiervoor in de tweede alinea van 3.2 vermelde vraag heeft het Hof onder meer tot uitgangspunt genomen (rov. 1), dat in hoger beroep niet langer weersproken was, dat het preparaat Decapeptyl partikeltjes triptorelineacetaat bevat, als in een matrix ingebed in korreltjes van het polymeer (poly-d, l-lactide-co-glycolide).

Met dit oordeel, gelezen in samenhang met hetgeen het Hof in zijn rov. 6 heeft overwogen omtrent de vraag die partijen verdeeld hield, heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat Syntex niet langer bestreed dat het bij het preparaat Decapeptyl ging om micro-sponges in bovenbedoelde zin. 3.3.2 Middel I klaagt terecht dat dit oordeel in het licht van de processtukken in hoger beroep onbegrijpelijk is. Die processtukken, waaronder de pleitnoties in hoger beroep van Syntex' advocaten mr. CJ. J.C van Nispen en mr. G. Kuipers inhoudende, voorzover thans van belang: Evenmin staat vast dat de microcapsules van Decapeptyl als microsponges moeten worden aangeduid.

U Daarom, wederom ten overvloede, stelt Syntex dat Decapeptyl niet wordt bereid volgens embedding or intimately

mixing,

en biedt ingeval Uw Hof- ten onrechte - de bereidingswijze

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

van Decapeptyl relevant zou achten èn de bewijslast op Syntex zou leggen, bewijs aan door middel van het getuigenis van Dr Daniel B. Wagner en Dr Kenneth Moore (University of Iowa). laten immers geen andere gevolgtrekking toe dan dat Syntex ook in hoger beroep betwistte dat Decapeptyl bestond uit micro-sponges die bestaan uit een matrix van polymeer waarin partikeltjes van de werkzame stof zijn ingebed. Middel I treft derhalve in zoverre doel. 3.3.3 Voorzover middel I voorts uitgaat van de veronderstelling dat in de hiervoor onder 3.3.1 weergegeven rov. 1 van het Hof het oordeel besloten ligt dat niet langer weersproken is dat het preparaat Decapeptyl niet alleen microbubbles als in rov. 6 van het Hof bedoeld bevat maar ook microsponges, kan het wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. 3.4 De in de overige middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. 4 Beslissing

De Hoge Raad: vernietigthet arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 2 november 2000; verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar dat Hof, veroordeelt Debiopharm in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Syntex begroot op € 336,34 aan verschotten en € 1.590,- voor salaris. Enz.

Nr. 51 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg, 12 november 2002 (Arsenal 1) President G.C. Rodriguez Iglesias, kamerpresidenten, R Puissochet, M. Wathelet en C.W.A. Timmermans, rechters C. Gulmann, D. A. O. Edward, P. Jann, V. Skouris, F. Macken, N. Colneric en S. von Bahr Art. 5, lid ia Merkenrichtlijn j° art. 13A, lid ïaBMW De wezenlijke functie van het merk is daarin gelegen, dat aan de consument ofde eindverbruiker de identiteitvan de oorsprongvan de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar voor verwarring. Deze herkomstgarantie, die de wezenlijke functie is van het merk, kan slechts worden gewaarborgd, indien de merkhouder wordt beschermd tegen concurrenten die van depositie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door waren te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien. De merkhouder kan het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, niet verbieden indien door dit gebruik, gelet op de functies van het merk, zijn eigen belangen als merkhouder niet kunnen worden aangetast. A Idus zijn bepaalde soorten gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden uitgesloten van de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, van

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

de richtlijn, aangezien zij geen van de belangen die deze bepaling beoogt te beschermen, aan tasten en dus niet onder het begrip gebruik in de zin van deze bepaling vallen. Gelet op de presentatie van het woord Arsenal en op de andere ondergeschikte vermeldingen op de betrokken waren kan het gebruik van dit teken de indruk doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en de merkhouder. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het bericht aan de kraam van Reed, dat de betrokken producten geen officiëlewaren vanArsenalFC zijn. Gesteld al dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, kan in casu immers niet worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC. Evenmin is gewaarborgd dat alle van het merk voorziene waren zijn vervaardigd of geleverd onder controle van een en dezelfde ondernemingdie kan worden geacht voor de kwaliteitervan in te staan. In deze omstandigheden kan het gebruik van ten teken dat gelijk is aan het betrokken merk, de herkomstgarantie in gevaar brengen. De merkhouder kan zich dus overeenkomstig artikel 5, lid 1, van de richtlijn tegen dit gebruik verzetten. Arsenal Football Club plc, tegen Matthew Reed. 1 Bij beschikking van 4 mei 2001, ingekomen bij het Hof op 18 mei daaraanvolgend, heeft de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, krachtens artikel 234 EG twee prej udicië'le vragen gesteld over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: richtlijn). 2 Deze vragen zijn gerezen in het kader van een geding tussen Arsenal Football Club plc (hierna: Arsenal FC) en M. Reed naar aanleiding van de verkoop en het te koop aanbieden door deze laatste van sjaals waarop in grote letters het woord Arsenal stond, een teken dat Arsenal met name voor dergelijke waren als merk heeft laten inschrijven.

E I G E N D O M

3 3 9

Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 6 Artikel 5, lid 3, sub a en b, van de richtlijn luidt: Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden: a het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking; b het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren (...) 7 In artikel 5, lid 5, van de richtlijn is bepaald: De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 8 Artikel 6, lid 1, van de richtlijn luidt als volgt: Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken: a van diens naam en adres; b van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; c van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Bepalingen van nationaal recht 9 In het Verenigd Koninkrijk wordt het merkenrecht gereToepasselijke bepalingen geld door de Trade Marks Act 1994 (merkenwet 1994), die Bepalingen van gemeenschapsrecht ter uitvoering van de richtlijn in de plaats is gekomen van de Trade Marks Act 1938. 3 Volgens de eerste overweging van de considerans van de richtlijn vertonen de nationale merkenwetgevingen ver10 Section 10(1) van de Trade Marks Act 1994 bepaalt: schillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verVan een inbreuk op een ingeschreven merk is sprake, wanrichten van diensten kunnen belemmeren en de medeneer iemand in het economisch verkeer gebruik maakt van dingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt een teken dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor kunnen vervalsen. Hieraan wordt in deze overweging de dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is inconclusie verbonden dat de wetgevingen van de lidstaten geschreven. met het oog op de instelling en de werking van de interne 11 In section io(2)(b) van de Trade Marks Act 1994 is bemarkt moeten worden aangepast. In de derde overweging paald: van de considerans van de richtlijn is gepreciseerd dat het Van een inbreuk op een ingeschreven merk is sprake, wanthans niet nodig is de merkenwetgevingen van de lidstaten neer iemand in het economisch verkeer gebruik maakt van volledig aan te passen. een teken dat (...) 4 In de tiende overweging van de considerans heet het: (...) de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan b overeenstemt met het merk en wordt gebruikt voor dede functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te zelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het waarborgen, (...) absoluut (...) wanneer het merk gelijk is aan het te- merk is ingeschreven, ken en de waren of diensten dezelfdezijn (...) indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, 5 Artikel 5, lid 1, van de richtlijn bepaalt: inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

3 4 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Het hoofdgedingen de prejudiciële vragen

12 Arsenal FC is een befaamde voetbalclub uit de Engelse Premier League. Zij staat ook bekend onder de bijnaam the Gunners en werd lange tijd met twee logo's geassocieerd, namelijk een schild (the Crest Device) en een kanon (the Cannon Device). 13 In 1989 heeft Arsenal FC met name de woorden Arsenal en Arsenal Gunners alsook het kanon- en het schildlogo laten inschrijven als merk voor een warenklasse die bovenkleding en sportkleding en schoeisel omvatte. Arsenal FC ontwerpt en verkoopt haar waren zelf of laat deze vervaardigen en verkopen via een netwerk van erkende wederverkopers. 14 Aangezien Arsenals handels- en promotionele activiteiten in de vorm van de verkoop van souvenirs en afgeleide producten onder bovenbedoelde merken de laatste jaren een aanzienlijke vlucht hebben genomen en zij hieruit aanzienlijke inkomsten haalt, heeft zij ervoor trachten te zorgen dat haar officiële producten - dat wil zeggen de voor haar of met haar toestemming vervaardigde waren - duidelijk te herkennen zijn, en heeft zij gepoogd haar supporters te overtuigen enkel dergelijke waren te kopen. Verder heeft zij zowel burgerlijke als strafprocedures aangespannen tegen handelaars die niet-officiële waren verkochten. 15 Sinds 1970 verkoopt Reed in verschillende kramen buiten het stadion van Arsenal FC voetbalsoevenirs en andere afgeleide voetbalproducten, die bij na allemaal tekens bevatten die verwijzen naar Arsenal FC. Hij heeft van de vennootschap KT Sports, die door de club was belast met de verkoop van haar waren aan de wederverkopers rond het stadion, slechts zeer geringe hoeveelheden van deze officiële waren kunnen kopen. In 1991 en 1995 heeft Arsenal FC beslag laten leggen op niet-officiële waren in het bezit van Reed. 16 Volgens de verwijzende rechter wordt in het hoofdgeding niet betwist dat Reed in een van zijn kramen sjaals heeft verkocht of te koop aangeboden waarop grote lettertekens waren aangebracht die verwezen naar Arsenal FC, en dat het in casu ging om niet-officiële waren. 17 Verder wijst de verwijzende rechter erop dat zich in bovenbedoelde kraam een groot bord bevond met de volgende tekst: Het woord of het/de logo('s) op de te koop aangeboden waren dienen enkel ter versiering van deze waren en wijzen niet op enige connectie ofrelatie met de producenten ofdistributeurs van enig anderproduct; enkel producten voorzien van het officiële Arsenal-label zijn officiële Arsenal-waren.

18 Verder merkt de verwijzende rechter op dat Reed, wanneer hij er in uitzonderlijke gevallen in slaagde officiële artikelen aan te kopen, tegenover zijn klanten een duidelijk onderscheid heeft gemaakt tussen de officiële en de nietofficiële waren, met name door een etiket aan te brengen met de vermelding officieel. Overigens waren de officiële waren duurder. 19 Van mening dat Reed door de verkoop van de betrokken niet-officiële sjaals niet-contractueel aansprakelijk was wegens passing off - door de verwijzende rechter omschreven als het misleidende gedrag van een derde waardoor bij een groot aantal personen de indruk wordt gewekt dat de door deze derde verkochte artikelen afkomstig zijn van verzoekster of met haar toestemming worden verkocht, of dat er een commercieel verband bestaat tussen deze voorwerpen en verzoekster - en zich verder schuldig had gemaakt aan

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

een merkenrechtelijke inbreuk, heeft Arsenal FC tegen deze handelaar een vordering ingesteld bij de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. 20 Gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding heeft de verwijzende rechter de niet contractuele aansprakelijkheids vordering van Arsenal FC (wegens passing off) afgewezen, in wezen op grond dat deze club niet had kunnen bewijzen dat er werkelijk verwarring bestond bij het betrokken publiek, en meer in het bijzonder niet had aangetoond dat alle door Reed verkochte niet-officiële waren in de ogen van het publiek afkomstig waren van Arsenal FC of met haar toestemming werden verkocht. Dienaangaande heeft de verwijzende rechter met name opgemerkt dat, naar het hem voorkwam, de tekens die waren aangebracht op de door Reed verkochte artikelen en die verwezen naar Arsenal FC, geen enkele aanwijzing bevatten omtrent de herkomst ervan. 21 Wat de aan section 10(1) en (2) (b) van de Trade Marks Act 1994 ontleende grief van Arsenal FC inzake inbreuk op haar merkrechten betreft, heeft de verwijzende rechter het argument van Arsenal FC verworpen dat het gebruik door Reed van de als merk ingeschreven tekens door de doelgroep werd opgevat als een verwijzing naar de herkomst van de waar (badge of origin) en dus een gebruik van deze tekens als merk (trademark use) inhield. 22 De tekens op de waren van Reed werden volgens de verwijzende rechter door het publiek immers opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid (badge of support, loyalty or affiliation). 23 Gelet op een en ander, was de verwijzende rechter van oordeel dat de vordering van Arsenal FC wegens merkinbreuk slechts kon slagen indien de bescherming die aan de merkhouder werd verleend door artikel 10 van de Trade Marks Act 1994 en de door deze wet omgezette richtlijn, derden ook andere vormen van gebruik dan als merk verbood, hetgeen een ruime uitlegging van deze teksten veronderstelde. 24 Volgens de verwijzende rechter leidt de stelling dat voor derden ook het gebruik anders dan als merk verboden is, tot incoherenties. De tegenovergestelde zienswijze, namelijk dat enkel het gebruik van het merk als merk is geregeld, stuit evenwel op een probleem in verband met de formulering van de richtlijn en de Trade Marks Act 1994, waarin een merkinbreuk wordt omschreven als het gebruik van een teken en niet als het gebruik van een merk. 25 De verwijzende rechter merkt op dat de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), met name gelet op deze formulering, in het arrest Philips Electronics Ltd/Remington Consumer Products ([1999] RPC 809) heeft geoordeeld, dat het gebruik van een als merk ingeschreven teken een schending van een merkrecht kan opleveren, ook wanneer het niet gaat om een gebruik als merk. Volgens de High Court blijft de stand van het recht ter zake evenwel onzeker. 26 Voorts heeft de verwijzende rechter het argument van Reed betreffende de ongeldigheid van de merken van Arsenal FC verworpen. 27 In deze omstandigheden heeft de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: 1 Wanneer een merk geldig is ingeschreven en

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

a een derde in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan dit merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, en b deze derde de gestelde merkinbreuk niet kan weerleggen op basis van artikel 6, lid ï, van richtlijn 89/104/EEG [1999], kan de derde dan als verweer aanvoeren dat het bestreden gebruik geen verwijzing inhoudt naar de herkomst van de waren (d.i. een band in het economisch verkeer tussen de waren en de merkhouder)? 2 Zo ja, maakt het feit dat het betrokken gebruik als blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder wordt opgevat, dan een voldoende band uit? De prejudiciële vragen 28 De twee prejudiciële vragen dienen tezamen te worden onderzocht. Bij het Hof ingediende opmerkingen 29 Arsenal FC betoogt dat de merkhouder op basis van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn het gebruik kan verbieden van een teken dat gelijk is aan het merk, en dat de uitoefening van dit recht niet afhankelijk is van de voorwaarde dat het teken als merk wordt gebruikt. De door deze bepaling verleende bescherming strekt zich dus uit tot het gebruik van het teken door een derde, ook wanneer door dit gebruik niet het bestaan van een band tussen de waar en de merkhouder wordt gesuggereerd. Deze uitlegging vindt steun in artikel 6, lid 1, van de richtlijn, omdat de specifieke beperkingen die in dit artikel worden gesteld aan de uitoefening van de merkrechten, aantonen dat een dergelijk gebruik in beginsel binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlij n valt en slechts is toegestaan in de in artikel 6, lid 1, van de richtlijn limitatief genoemde gevallen. 30 Subsidiair stelt Arsenal FC dat Reed in casu het aan het Arsenal-merk gelijke teken in elk geval heeft gebruikt als merk, aangezien zij met dit gebruik de herkomst van de waren heeft aangeduid en niet vereist is dat hiermee naar de merkhouder wordt verwezen. 31 Volgens Reed geldt artikel 5, lid 1, van de richtlijn niet voor de in het hoofdgeding aan de orde zijnde handelsactiviteiten, aangezien Arsenal FC niet heeft aangetoond dat het teken als merk is gebruikt, dat wil zeggen ter aanduiding van de herkomst van de waren, zoals door de richtlijn, en meer in het bijzonder door artikel 5 ervan, wordt geëist. Indien het publiek het teken niet als een herkomstaanduiding opvat, is er geen sprake van een gebruik van het teken als merk. Verder wijst niets in artikel 6 van de richtlijn erop dat deze bepaling een limitatieve lijst bevat van activiteiten die geen merkinbreuk uitmaken. 3 2 De Commissie betoogt dat het voor het recht dat de merkhouder ontleent aan artikel 5, lid 1, van de richtlijn, niet ter zake doet dat de derde het teken niet als merk, en in het bijzonder niet als herkomstaanduiding gebruikt, maar het publiek met andere middelen te kennen geeft dat de waren niet afkomstig zijn van de merkhouder, of zelfs dat deze geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van het teken. Het specifieke doel van het merk is immers te waarborgen dat enkel de merkhouder door het aanbrengen van het merk de waar haar identiteit van oorsprong kan geven. Volgens de Commissie volgt verder uit de tiende overwe-

E I G E N D O M

3 4 1

ging van de considerans van de richtlijn dat de door artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn verleende bescherming absoluut is. 33 Ter terechtzitting heeft de Commissie hieraan toegevoegd dat het begrip gebruik van het merk als merk, zo dit al als relevant wordt beschouwd, verwijst naar een gebruik ter onderscheiding van de waren en niet ter aanduiding van de herkomst ervan. Dit begrip geldt ook in geval van gebruik door derden waardoor de belangen van de merkhouder, zoals zijn belang bij het behoud van de reputatie van de waren, worden aangetast. In elk geval sluit het feit dat het publiek het woord Arsenal, dat gelijk is aan een woordmerk, opvat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder, niet uit dat de betrokken waren ook daarom als afkomstig van de merkhouder worden aangezien. Een dergelijke perceptie bevestigt integendeel het onderscheidend vermogen van het merk en verhoogt het risico dat de waren worden geacht afkomstig te zijn van de merkhouder. Zelfs al was het gebruik van het merk als merk een relevant criterium, dan nog moet de merkhouder dus de in het hoofdgeding aan de orde zijnde handelsactiviteit kunnen verbieden. 34 De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA betoogt dat de merkhouder zich slechts op artikel 5, lid 1, van de richtlijn kan beroepen, indien de derde het teken overeenkomstig de primaire, traditionele functie van het merk gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, dat wil zeggen indien de derde het merk als merk gebruikt. Zo niet, kan de merkhouder zich enkel beroepen op de in artikel 5, lid 5, van de richtlijn bedoelde bepalingen van nationaal recht. 3 5 De voorwaarde van het gebruik van het merk als merk in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, waaronder moet worden verstaan dat een aan het merk identiek teken wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, moet evenwel als gemeenschapsrechtelijk begrip ruim worden uitgelegd, en omvat met name het gebruik als blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder. 36 Volgens de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA sluit de omstandigheid dat de derde die het merk op waren aanbrengt, aangeeft dat deze niet afkomstig zijn van de merkhouder, verwarringsgevaar binnen een ruimere gebruikerskring niet uit. Indien de merkhouder zich niet tegen een dergelijke handelwijze van derden kon verzetten, zou dit kunnen leiden tot een veralgemeend gebruik van het teken, waardoor het merk uiteindelijk zijn onderscheidend vermogen zou verliezen, en zijn primaire, traditionele functie in gevaar zou komen. Antwoord van het Hof 37 Vooraf zij eraan herinnerd, dat artikel 5 van de richtlijn de rechten verbonden aan het merk omschrijft, en dat artikel 6 regels bevat betreffende de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen. 38 Volgens artikel 5, lid 1, eerste zin, van de richtlijn geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Volgens hetzelfde lid, sub a, staat dit recht de houder toe iedere derde die niet zij n toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden, wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Artikel 5, lid 3, van de richtlijn geeft een niet-

3 4 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

limitatieve opsomming van soorten gebruik die de houder krachtens artikel 5, lid 1, kan verbieden. Andere bepalingen van de richtlijn, zoals artikel 6, stellen een aantal beperkingen aan de aan het merk verbonden rechtsgevolgen. 3 9 Aangaande de situatie in het hoofdgeding zij opgemerkt dat, zoals in het bijzonder uit punt 19 en bijlage V van de verwijzingsbeschikking blijkt, het woord Arsenal in grote letters op de door Reed te koop aangeboden sjaals staat, naast andere, aanzienlijk minder opvallende vermeldingen, met name the Gunners, die alle naar de merkhouder, Arsenal FC, verwijzen. Deze sjaals zijn onder andere bestemd voor de supporters van Arsenal FC, die deze met name dragen tijdens de door hun club gespeelde wedstrijden. 40 In deze omstandigheden wordt het aan het merk identieke teken wel degelijk gebruikt in het economisch verkeer, zoals de verwijzende rechter heeft opgemerkt, aangezien het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer. Verder gaat het om het in de artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn bedoelde geval, namelijk het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven. 41 Dienaangaande dient in het bijzonder te worden vastgesteld, dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik betrekking heeft op waren in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, aangezien het aan het merk identieke teken is aangebracht op waren die zij n aangeboden, in de handel gebracht of daartoe in voorraad zijn gehouden in de zin van artikel 5, lid 3, sub a en b, van de richtlijn. 42 Ter beantwoording van de prejudiciële vragen dient te worden uitgemaakt, of artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn de merkhouder toestaat aan een derde elk gebruik in het economisch leven te verbieden van een teken dat gelijk is aan het merk, wanneer dat wordt gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, dan wel of voor de uitoefening van dit recht vereist is dat de merkhouder als zodanig een specifiek belang heeft, in die zin dat het gebruik van het betrokken teken door een derde afbreuk moet doen of kunnen doen aan een van de functies van het merk. 43 Dienaangaande zij er in de eerste plaats aan herinnerd, dat artikel 5, lid 1, van de richtlijn een volledige harmonisatie tot stand brengt en de exclusieve rechten van merkhouders in de Gemeenschap afbakent (zie in die zin arrest van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99-C-416/99, jurispr. blz. I-8691, punt 39, en de aldaar aangehaalde rechtspraak). 44 Volgens de negende overweging van de considerans van de richtlijn heeft deze tot doel de merkhouder in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming te garanderen, welk doel als fundamenteel wordt aangemerkt. 45 Om te vermijden dat de aan de merkhouder verleende bescherming van lidstaat tot lidstaat verschilt, staat het dus aan het Hof om een uniforme uitlegging te geven van artikel 5, lid 1, van de richtlijn en in het bij zonder van het daarin genoemde begrip gebruik, waarop de prejudiciële vragen in de onderhavige zaak betrekking hebben (zie in die zin arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punten 42 en 43).

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

46 In de tweede plaats zij opgemerkt, dat de richtlijn volgens de eerste overweging van de considerans ervan tot doel heeft de verschillen tussen de nationale merkenwetgevingen weg te nemen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen. 47 Het merkrecht is namelijk een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen en handhaven. In een dergelijk systeem moeten de ondernemingen hun clientèle door de kwaliteit van hun waren of diensten aan zich kunnen binden, hetgeen slechts mogelijk is wanneer er onderscheidingstekens bestaan met behulp waarvan die waren en diensten kunnen worden geïdentificeerd (zie met name arresten van 17 oktober 1990, Hag GF, C- 10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 13, en 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 21). Aldus gezien, is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar voor verwarring. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag tot stand wil brengen te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie met name arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7, en 18 juni 2002, Philips, C-299/99, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 30). 49 De gemeenschapswetgever heeft dit als een wezenlijke functie van het merk vastgelegd door in artikel 2 van de richtlijn te bepalen dat de tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, slechts een merk kunnen vormen mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden (zie met name arrest Merz & Krell, reeds aangehaald, punt 23). 50 Deze herkomstgarantie, die de wezenlijke functie is van het merk, kan slechts worden gewaarborgd, indien de merkhouder wordt beschermd tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door waren te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien (zie met name arresten Hoffmann-La Roche, reeds aangehaald, punt 7, en 11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 22). Dienaangaande is in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn beklemtoond dat de door het merk verleende bescherming absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken, en de waren of diensten dezelfde zijn als die waarvoor het merk is ingeschreven. Verder heet het in deze overweging dat deze bescherming met name tot doel heeft de functie van herkomstaanduiding van het merk te waarborgen. 51 Uit het voorgaande volgt dat het in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn bedoelde exclusieve recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen als merkhouder te beschermen, dat wil zeggen om te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. De uitoefening van dit recht moet dus beperkt blij-

R I Ë L E E I G E N D O M

ven tot gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waar te garanderen. 52 Het exclusieve karakter van het volgens artikel 5, lid 1, sub a, door het ingeschreven merk aan de houder verleende recht kan immers slechts gerechtvaardigd zijn binnen de grenzen van de werkingssfeer van deze bepaling. 53 Dienaangaande zij eraan herinnerd, dat artikel 5, lid 5, van de richtlijn bepaalt dat de leden 1 tot en met 4 ervan bepalingen in een lidstaat betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten onverlet laten. 54 De merkhouder kan immers het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, niet verbieden indien door dit gebruik, gelet op de functies van het merk, zijn eigen belangen als merkhouder niet kunnen worden aangetast. Aldus zijn bepaalde soorten gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden uitgesloten van de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, aangezien zij geen van de belangen die deze bepaling beoogt te beschermen, aantasten en dus niet onder het begrip gebruik in de zin van deze bepaling vallen (zie inzake een gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden met betrekking tot de kenmerken van de aangeboden waar, arrest van 14 mei 2002, Hö'lterhoff, C-2/ 00, Jurispr. blz. I-4187, punt 16). 55 Dienaangaande dient meteen te worden vastgesteld, dat de situatie in het hoofdgeding fundamenteel verschilt van die in het reeds aangehaalde arrest Hölterhoff. In casu wordt het teken immers gebruikt in het kader van verkopen aan consumenten, en wordt het kennelijk niet gehanteerd voor zuiver beschrijvende doeleinden. 56 Gelet op de presentatie van het woord Arsenal en op de andere ondergeschikte vermeldingen op de betrokken waren (zie punt 39 van het onderhavige arrest), kan het gebruik van dit teken de indruk doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en de merkhouder. 57 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het bericht aan de kraam van Reed, dat de betrokken producten geen officiële waren van Arsenal FC zijn (zie punt 17 van het onderhavige arrest). Gesteld al dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, dient immers te worden vastgesteld dat in casu niet kan worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC. 58 Verder dient te worden vastgesteld dat in casu evenmin is gewaarborgd, zoals de in punt 48 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak van het Hof nochtans eist, dat alle van het merk voorziene waren zijn vervaardigd of geleverd onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan. 59 De levering van de betrokken waren ontsnapte immers aan de controle van Arsenal FC als merkhouder, aangezien vaststaat dat deze waren niet afkomstig zijn van Arsenal FC of van haar erkende wederverkopers.

3 4 3

60 In deze omstandigheden kan het gebruik van een teken dat gelijk is aan het betrokken merk, de herkomstgarantie die volgens de in punt 48 van het onderhavige arrest genoemde rechtspraak van het Hof de wezenlijke functie van het merk uitmaakt - in gevaar brengen. De merkhouder kan zich dus overeenkomstig artikel 5, lid 1, van de richtlijn tegen dit gebruik verzetten. 61 Nu is vastgesteld dat het gebruik van het betrokken teken door de derde in het hoofdgeding afbreuk kan doen aan de herkomstgarantie van de waar en dat de merkhouder zich hiertegen moet kunnen verzetten, kan aan deze conclusie niet worden afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van het merk wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder. 62 Gelet op een en ander, dient op de vragen van de verwijzende rechter te worden geantwoord, dat in een situatie die niet onder artikel 6, lid 1, van de richtlijn valt, en waarin een derde in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan een geldig ingeschreven merk gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, de merkhouder zich in een geval als in het hoofdgeding aan de orde is, overeenkomstig artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn tegen dit gebruik kan verzetten. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van dit teken wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder. Kosten 63 De kosten door de Commissie alsmede door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. Het Hofvan Justitie, uitspraak doende op de door de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, bij beschikking van 4 mei 2001 gestelde vragen, verklaart voor recht: In een situatie die niet onder artikel 6, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van deRaad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten valt en waarin een derde in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan een geldig ingeschreven merk gebruiktvoor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, kan de merkhouder zich in een geval als in het hoofdgeding aan de orde is, overeenkomstig artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn tegen dit gebruik verzetten. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van bovenbedoeld teken wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder. Enz.

Nr. 52 High Court of Justice, 12 december 2002 (Arsenal 2) Mr. Justice Laddie Art. 5, lid ia Merkenrichtlijn j° art. 234EEG On a reference the ECj cannot makefindings offact nor reverse the national courton them. The purpose of anArticle 234 referenceis

3 4 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

to determine the meaning oflegislation, not how it is to be applied in the circumstances ofa particular case. TheECJ noted thatl had rejectedAFC's argument that the use of the signs by Mr Reed 'was perceived by those to whom they were addressed as a badge oforigin.' It appearsfrom [the andlysis in paragraphs 47-54] that the ECJ held that where the defendant's use ofa mark is not intended by him, or understood by the public, to be a designation oforigin, there can be no infringement because such use does notprejudice the essentialfunction of the registered mark. Ifthat is so, then thejïrst question in the reference should have been answered in the affirmative. the ECJ has disagreed with the conclusions of f act reached at the trial and indicated that the claimant should win because Mr Reed's use was such as would be perceived by some customers or users as a designation oforigin. Ifthis is so, the ECJ has exceeded itsjurisdiction and lam not bound by itsfinalconclusion. Imustapply itsguidanceon the law to the f acts asfound at the trial. This is a most unattractive outcome. It is in no one's interest, even MrReed's,for there to be such a dijference between the views expressed by theHigh Courtand theECJ. On the other hand, no matter how tempting it may be tofind an easy way out, the High Court has no power to cede to the ECJ ajurisdiction it does not have. In my view, the only course is for me to apply the ECJ''s guidance on the law to the currentfindings of f act made in theHigh Court. This means that the defendant wins on the issue oftrade mark infringement. The correct route ofappeal is to the Court ofAppeal. Unlike the ECJ, itwill have all the evidence bef ore itand wülgive theparties the opportunity to argue what the proper Jïndings off act should be. It might come to the conclusion that the jïndings in last year's judgment are incorrect in whole or in part and that Mr Reed's use of the AFC signs, or the use ofsome ofthem -for example the logos, would be perceived as indicating trade origin to those who may buy or use hisproducts.Ifso, theappearanceofinconsistency between iheEnglish courts and theECJ will disappear.

Arsenal Football Club Pk, tegen Matthew Reed. Introduction

1 This is the continuation of the trial in which Arsenal Football Club ('AFC') has sued Mr Matthew Reed for passing off and trade mark infringement. Mr Reed sells and for some decades has sold football souvenirs and memorabilia including, for example, scarves hearing the names of major football clubs or football nations. AFC's complaint is that the sale of such products bearing its name and logos constitutes passing off and infringes one or more of its four registered trade marks, each of which consists of or includes the prominent use of the word Arsenal. The action came before me on 20 March 2001 and lasted for three days, during which time I heard extensive evidence and submissions from the parties. 2 By a judgment dated 5th April 2001,1 found that there had been no passing off. However, in relation to the issue of trade mark infringement, although I made certain findings of fact, I considered that there were issues of law as to the scope of the pro visions of the Trade Mark Directive relating to infringement which needed to be resolved by the European Court of Justice (ECJ). As a consequence, the following questions were referred to that Court:

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

1 Where a trade mark is validly registered and (a) a third party uses in the course oftrade a sign identical with that trade mark in relation to goods which are identical with those for which the trade mark is registered; and (b) the third party has no defence to infringement by virtue ofArticie 6(1) of the Directive; does the third party have a defence to infringement on theground that the use complained of does not indicate trade origin (i.e. a connection in the course oftrade between the goods and the trade markproprietor)? 2 Ifso, is the fact that the use in question would be perceived as a badge ofsupport, loyalty oraffüiation to the trade markproprietor a sufficiënt connection?

3 The way in which the questions arose for determination at the trial is as follows. Mr Thorley QC, who has appeared throughout for AFC, argued that the use of any of his cliënt' s registered marks as signs on Mr Reed's goods infringed his cliënt's rights. It did not matter how the marks were used (unless such use came within a speciflc statutory exception, which was not asserted here) or how they were viewed by potential purchasers. If a sign was used on goods for which it was registered as a trade mark, infringement would follow. Mr Roughton, who appeared for Mr Reed, argued for a more restricted scope to trade mark protection. He said that before there could be infringement the claimant had to prove that the defendant was using the offending sign as a trade mark. Since, according to Mr Roughton, Mr Reed was not using the Arsenal signs as designations of origin, and they would not be regarded as such by the potential purchasers, they were not being used as trade marks and there could be no infringement. 4 The difference between these two arguments can be illustrated by an example much loved of trade mark lawyers. Assume that a claimant has registered a trade mark in respect of paper goods. The mark is a logo consisting of a question mark. If a third party were to publish a book with the title How am I doing?, would that be an infringement? On a broad approach, the registered sign ? has been used for commercial purposes on the relevant products so there is infringement. Since it is not being used descriptively, it does not take the benefit of a statutory exception to infringement. On the defendant's narrower approach, the sign performs no trade mark function, that is to say it does not indicate trade origin, but is merely part of the title of the book, so there is no infringement. 5 The reference sent from this court was designed to resolve this issue. When it came before the ECJ the only materials made available were the submissions of the parties and interveners, a copy of the High Court judgment of 6 April and copies of the English pleadings. I am told that the hearing lasted two hours, during which time the claimant's and defendant' s counsel reiterated the positions they had taken before me. The European Commission also made representations as did the EFTA Surveillance Authority. After that hearing, the ECJ received an Opinion from the Advocate General. On 12 November thus year the ECJ gave its judgment which concludes as follows: THE COüRT, in answer to the questions referred to it by the High Court of Justice ofEngland and Wales, Chancery Division, by order of4 May 2001, hereby rules: In a situation which is not covered byArticle 6(1) of the First Council Directive 89/104/EEC of21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, where a third party

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

uses in the course oftrade a sign which is identical to a validly registered trade mark on goods which are identical to thosefor which it is registered, the trade mark proprietor of the mark is entüled, in circumstances such as those in the present case, to rely onArticie s(i)(a) ofthatDirective to prevent that use. It is immaterial that, in the context of that use, the sign is perceived as a badge of support for or loyalty or affüiation to the trade mark proprietor. 6 In the light of that, Mr Thorley has invited me to make an order nnally disposing of this action, including the grant of a permanent injunction against infringement of Arsenal's registered trade marks and an order for delivery up of infringing stock. However Mr Wyand QC, who appears for Mr Reed, objects. He argues that the ECJ has exceeded its jurisdiction and that I should not, and indeed cannot, follow its direction to find infringement. In substance he says that the ECJ has made findings of fact which led to its conclusion that there was infringement in the circumstances such as those in the present case. He says that the ECJ has no jurisdiction to interfere. Not only does he say that the ECJ has no jurisdiction to determine issues of fact on a reference from a national court but he argues that it has purported to make findings which are inconsistent with the national court's findings. Mr Wyand says that if he is right, then findings of fact by the ECJ do not bind this court or the parties. In the circumstances he invites me to find for his cliënt on the issue of trade mark infringement just as I have done in relation to the issue of passing off. With commendabie understatement, Mr Wyand has said that his arguments put me in an invidious position. The Jurisdiction of the ECJ 7 There does not appear to be any dispute between Mr Wyand and Mr Thorley on the issue of jurisdiction. There are different types of proceedings which can be brought before the ECJ. For example it can entertain appeals from the Court of First Instance on appeal from the Office for the Harmonisation of the Internal Market (which is the trade mark registry for the European Union). In such appeals it has jurisdiction to consider, determine and reverse the inferior tribunals on issues of fact. It can also do so in appeals brought from decisions of the Commission. However it has no such jurisdiction when it comes to references from a national court. Indeed, the expression reference is apt in the latter class of proceedings. The national court is referring a question of interpretation to the ECJ for determination so that it, the national court, can then apply the law to the facts of the case. Normally the national court decides the facts first because it is easier for the ECJ to determine issues of law in a factual context. In a reference, the ECJ is not exercising a normal appellate function. 8 Mr Wyand says, and Mr Thorley does not dispute, that there are numerous cases to the effect that the resolution of disputes as to facts is a task for the national courts and exclusively so. This is exemplified by the passages from the following three cases which Mr Wyand drew to my attention. In (Case 51/75) E. M.I. Records Limited v. C. B. S. UnitedKingdom Limited [1976] E.CR. 811, Advocate General Warner said: ...It is the law that the jurisdiction of this Court, under Article [234]..., is limited to ruling on questions ofCommunity law. The Court cannot apply that law to the facts of'a particular case. This

E I G E N D O M

3 4 5

means that the Court cannot determine issues offact that are relevant not to the ascertainment of that law, but to its application. (p. 854)

In (Case3 6/79) DenkavitFuttermittel GmbH v. Finanzamt WarendorfE. C. R. 3439 the ECJ said: The Court cannot, within theframework ofproceedings brought under Article [234]... of the Treaty, settle a differente of this kind wich, like any other assessment of thefacts involved, is within theprovince of the national court. (paragraph 12 p 3455) In (Case 253/83 Sekt-kelleri CA. Kupherberg & Cie K.G.a. A. v. HauptZollamtMainz[1985] E.CR. 157 the ECJ said: Lastly, it should be emphasised that it is notfor the Court ofjustice but for the national court to establish the facts underlying the dispute... (paragraph 13 p 184) 9 Thus on a reference the ECJ cannot make findings of fact nor reverse the national court on them. This should come as no surprise. As the ECJ judgmenthere recounts, references are made to it under the provisions of Article 234 of the Consolidated Treaty on European Union which provides: The Court ofjustice shaïl have jurisdiction to give preliminary rulings concerning... the interpretation of the Treaty. That includes subordinate legislation of which the Trade Mark Directive, which is in issue in this case, is an example. The purpose of an Article 234 reference is to determine the meaning of legislation, not how it is to be applied in the circumstances of a particular case. 10 This is carried through to the procedure foliowed on a reference. The referring national court is expected to ask questions concerning the proper interpretation ofCommunity legislation. That is what happened here. The ECJ should not be, and in this case was not, invited to resolve issues of fact. Furthermore the only materials put before the ECJ should be those which enable it to perform i ts function of giving a definitive and community-wide ruling on the meaning of legislation. It is then for national courts and tribunals to apply the law so clarified to disputes coming before them. Consistent with this, none of the voluminous evidence consisting both of written witness statements and the documents to which they referred nor transcripts of oral testimony were put before or requested by the ECJ and I am informed that neither AFC nor Mr Reed were invited to make submissions as to what findings of fact shou ld be made or were asked to address the issue of whether the findings of fact in the 6 April judgment were correct. 11 Looked at from the perspective of the High Court in England, it is the Court of Appeal and the Court of Appeal alone, which has jurisdiction to overturn or to make alternative or supplementary findings of fact. The ECJ Judgment in this Case 12 The structure of the judgment here follows a Standard layout. Having identified the proceedings in which and the national court from which the reference was being made (paras. 1 and 2), it sets out the Community legislation (paras. 3-8) and the implementing national legislation (paras. 9-11) which are in issue. It goes on to set out the ECJ's précis of the High Court judgment of 6 April 2001 (paras. 12-26) and the questions put in the reference (para. 27). The ECJ then summarises the contentions of the parties and the interveners (paras. 29-36). The positions on the meaning of

3 4 6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

infringement, which had been advanced at the trial and which I have referred to at paragraph 3 above, were maintained before the ECJ. 13. As far as the précis of the judgment of last year is concerned, the ECJ noted that I had rejected AFCs argument that the use of the signs by Mr Reed was perceived by those to whom they were addressed as a badge oforigin. In relation to this crucial issue, the April 2001 j udgment had included the following: 42. Itseems to me that the use ofthe Arsenal Signs on Mr Reed'sproducts carries no message of trade origin.... What is necessary is some additional sign or circumstance of trading which says to the customer that the goods come from or are commercially connected with the source he likes and not some other source. 58. In my view, and consistent with the views expressed at paragraph 42 above, theArsenal Signs on Mr Reed' sproducts would beperceived as a badge ofsupport, loyalty or affiliation to those to whom they are directed. They would not be perceived as indicating trade origin. (emphasis added) 14 I do not understand Mr Thorley to dispute that these passages contain findings of fact on the impact which the defendant's use of the signs is likely to have on consumers. 15 The ECJ's analysis of the function of trade marks starts at paragraph 37. At paragraph 42 it sets out the issue to be resolved: ToanswertheHighCourt'squestions,itmustbedeterminedwhether Article s(i)(d) of the Directive entitles the trade mark proprietor to prohibit any use by a third party in the course of trade ofa sign identical to the trade markforgoods identical to thosefor which the mark is registered, or whether that right ofprohibition presupposes the existence ofa specific interest of the proprietor as trade mark proprietor, in that use of the sign in question by a third party must affect or be liable to affect one ofthefunctions of the mark. (emphasis added) 16 It will be appreciated that the first of these two alternatives is AFCs argument both in England and before the ECJ any use of the mark in the course of trade on identical goods would be an infringement. The second is that infringement only occurs where the defendant's use affects or is liable to affect one of the functions of the mark. This, in substance, is the defendant's argument. 17 The Court then considered what are the functions of a trade mark at paragraphs 47 to 52: 47. Trade mark rights constitute an essential element in the system ofundistorted competition which the Treaty is intended to establish and maintain. In such a system, undertakings must beable to attract and retain customers by the quality of their goods or services, which is madepossible only by distinctive signs allowing them to be identified (see, inter alia, Case C-10/89 HAG GF [1990] E.C.R. 1-3711, paragraph 13, and Case C-517/99 Merz &Krell E.C.R. I-6959, paragraph 21). 48. In that context, the essential function ofa trade mark is to guarantee the identity oforigin of the marked goods or services to the consumeror end user by enabling him, without any possibility ofconfusion, to distinguish the goods or services from others which have anotherorigin. For the trade mark to be able tofulfü its essential role in the system ofundistorted competition which the Treaty seeks to establish and maintain, it must offer a guarantee that all the goods or services bearing it have been manufactured orsupplied under the control ofa single undertaking which is responsïblefor their quality

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

(see, inter alia, Case 102/77 HofHnanLa Roche [1978] E.C.R. 1139, paragraph 7, and Case C-299/99 Philips [2002] E.C.R. I-oooo, paragraph 30). 49. The Community legislature confirmed that essentialfunction of trade marks by providing, in Article 2 of the Directive, that signs which are capable ofbeing represented graphically may constitute a trade mark only ifthey are capable ofdistinguishing the goods or services ofone undertakingfrom those ofother undertakings (see, inter alia, Merz & Krell, paragraph 23). 50. For that guarantee oforigin, which constitutes the essentialfunction ofa trade mark, to be ensured, the proprietor must beprotected against competitors wishing to take unfair advantage of the status and reputation ofthe trade mark by sellingproducts illegally bearing it (see, inter alia, Hoffmann-La Roche, paragraph 7, and Case C-349/95 Loendersloot [1997] E.C.R. I-6227, paragraph 22). In this respect, the wth recital of'the preamble to the Directivepoints out the absolute nature of the protection afforded by the trade mark in the case ofidentity between the mark and the sign and between the goods or services concerned and thoseforwhich the mark is registered. It states that the aim of that protection is in particular to guarantee the trade mark as an indication oforigin. Si. Itfollows that the exclusive right under Article 5(i)(a) of the Directive was conferred in order to enable the trade mark proprietor to protect his specific interests as proprietor, that is, to ensure that the trade mark canfullfil its functions. The exercise of that right must therefore be reserved to cases in which a third party's use of the sign affects oris liable to affect thefunctions ofthe trade mark, in particular its essential function ofguaranteeing to consumers the origin of the goods. 52. The exclusive nature of the right conferred by a registered trade mark on its proprietor under Article s(i)(a) of the Directive can be justified only within the limits of the application of that article. 18 These are important paragraphs since they contain the Court's analysis of the relevant legislation. It appears that that analysis may be summarised as follows. The essential function of a trade mark is to guarantee the identity of origin of the goods or services (paras. 48 ïst sentence, 50 ïst and last sentences, 51 last sentence). This is a guarantee of supply or manufacture from a particular source (para. 48 2nd sentence). The exclusive right under Art s(i)(a) is conferred for the purpose of protecting that essential function (para. 51 ïst sentence) but only for that purpose (para. 5 2). The limitation on the ability of a trade mark proprietor to use his rights is reinforced by paragraph 54 of the judgment: The proprietor may not prohibit the use ofa sign identical to the trade mark for goods identical to those for which the mark is registered if that use cannot affect his own interests as proprietor of the mark, having regard to its functions. Thus certain usesforpurely descriptive purposes are excludedfrom the scope ofArticle 5(1) of the Directive because they do not affect any of the interests which thatprovision aims to protect, and do not therefore f all within the concept of use within the meaningofthatprovision (see, with respect to a usefor purely descriptive purposes relating to the characteristics oftheproductoffered, CaseC-2/ooHöIterhoffE.C.R. [2002)1-4187, paragraph 16). 19 Mr Thorley accepts that the second sentence of this passage is exemplary, not definitive. 20 It appears from the above analysis that the ECJ held that where the defendant's use of a mark is not intended by him, or understood by the public, to be a designation of origin,

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

there can be no infringement because such use does not prejudice the essential function of the registered mark. If that is so, then the first question in the reference should have been answered in the affirmative. However it will be seen that the ECJ did not answer that question in the affirmative or the negative but only stated that in the circumstances of this case, the claimant should succeed. The dispute between theparties on this hearing 21 Mr Wyand argues that what the ECJ has done is to interpret the Trade Mark Directive substantially in the sense advanced on behalf of his cliënt but has concluded that the claimant should nevertheiess win the action by finding that, in the circumstances of this case, the use of the AFC signs by his cliënt gave rise to a false indication as to the origin of his goods. Besides objecting to the ECJ embarking on a determination of facts, he says that the conclusion reached is incompatible with the findings at the trial which are referred to at paragraph 13 above. Mr Thorley argues that Mr Wyand has misconstrued what the ECJ has done. He says that paragraphs in the judgment on which Mr Wyand relies merely illustrate or exemplify the principles of law which had been discussed earlier in the judgment. 22 The first paragraph Mr Wyand criticises is paragraph 56 which reads as follows: 56. Having regard to the presentation of the word 'ArsenaV on the goods at issue in the main proceedings and the other secondary markings on them (seeparagraph 39 above), the use ofthatsign is such as to create the impression that there is a material link in the course of trade between the goods concemed and the trade markproprietor. 23 Mr Wyand argues that the impression created by a mark is an issue of fact, not law. Furthermore, as confirmed by earlier and subsequent paragraphs of the judgment, the only link which is material, is one which indicates trade origin. It follows that this passage constitutes not only a finding of fact but a finding which is inconsistent with those made at the trial and set out at paragraph 13 above. He says that the same approach is to be found in paragraphs 57 of the judgment: 57. That conclusion is not affected by thepresence on Mr Reed' s stall of the notice stating that the goods at issue in the main proceedings are not official Arsenal FC products (see paragraph 17 above). Even on the assumption that such a notice may be relied on by a thirdparty as a defence to an action for trade mark infringement, there is a clear possibility in the present case thatsome consumers, in particular if they come across the goods after they have been sold by Mr Reed and taken awayfrom the stall where the notice appears, may interpret the sign as designatingArsenalFC as the undertaking oforigin of the goods. 24 Mr Wyand argues that this is the language used in a classic determination of what is likely to happen in the marketplace. The conclusion referred to in the first line of this passage is a reference back to the finding in paragraph 56. What the ECJ is saying is that such a finding is not affected by disclaimers on Mr Reed's stall. Once again this is a determination of an issue of fact, not a question of law. Furthermore the second sentence of this passage is a finding that it is likely that some consumers will interpret the sign as designating origin. This is in direct conflict with paragraph 58 of the April 2001 judgment in the High Court in which I held that the signs would not be perceived as indicating trade origin.

E I G E N D O M

3 4 7

Mr Wyand says that the same approach can also be seen in the next three paragraphs of the judgment: 58. Moreover. in the present case, there is also no guarantee, as required by the Court' s case-law cited in paragraph 48 above, that all the goods designated by the trade mark have been manufactured orsupplied under the control ofa single undertaking which is responsible for their quality. 59. The goods at issue are in fact supplied outside the control ofArsenal FC as trade markproprietor, it being commonground that they do not come from Arsenal FC orfrom its approved resellers. 60. In those circumstances, the use ofa sign which is identical to the trade mark at issue in the main proceedings is liable tojeopardise the guarantee oforigin which constitutes the essential function of the mark, as is apparentfrom the Court' s case-law cited in paragraph 48 above. It is consequently a use which the trade mark proprietor may prevent in accordance withArticle 5(1) of the Directive. 25 The argument advanced by Mr Wyand is reinforced by the terms of paragraph 61 of the judgment: 61. Once it has been found that, in the present case, the use of the sign in question by the thirdparty is liable to affect the guarantee oforigin of the goods and that the trade mark proprietor must be able to prevent this, it is immaterial that in the context of that use the sign is perceived as a badge of support for or loyalty or affiliation to the proprietor of the mark. 26 The finding in the present case referred to in the first line of that paragraph is one of fact. The nature of the finding is that set out in the first two Unes, namely that use of the sign in question is liable to affect the guarantee of origin of the goods. If one inquires in relation to the words once it has been found, who has made that finding, the answer is the ECJ. That finding is at odds with the finding in the High Court. 27 It appears to me that Mr Wyand's analysis is correct. The ECJ has disagreed with the conclusions of fact reached at the trial and indicated that the claimant should win because Mr Reed's use was such as would be perceived by some customers or users as a designation of origin. If this is so, the ECJ has exceeded its jurisdiction and I am not bound by its final conclusion. I must apply its guidance on the law to the facts as found at the trial. 28 This is a most unattractive outcome. It is in no one's interest, even Mr Reed's, for there to be such a difference between the views expressed by the High Court and the ECJ. The courts of this country cannot challenge rulings of the ECJ within its areas of competence. There is no advantage to be gained by appearing to do so. Furthermore national courts do not make references to the ECJ with the intention of ignoring the result. On the other hand, no matter how tempting it may be to find an easy way out, the High Court has no power to cede to the ECJ a jurisdiction it does not have. 29 In these circumstances there are few options open to me. Mr Thorley suggests that one possibility would be to send another reference to the ECJ. The problem with this is that it is very difficult to see what question could be asked. It is also not realistic to have a further hearing designed to elucidate further facts which can then be applied to the law as clarified by the ECJ. For better or worse, all the relevant facts have already been determined. In my view, the only course is for me to apply the ECJ's guidance on the law to the current findings of fact made in the High Court. This means that the defendant wins on the issue of trade mark infringe-

3 4 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

ment. The correct route of appeal is to the Court of Appeal. Unlike the ECJ, it will have all the evidence before it and will give the parties the opportunity to argue what the proper findings of fact should be. It might come to the conclusion that the findings in last years judgment are incorrect in whole or in part and that Mr Reeds use of the AFC signs, or the use of some of them - for example the logos, would be perceived as indicating trade origin to those who may buy or use his products. If so, the appearance of inconsistency between the English courts and the ECJ will disappear. 30 I should mention that both Mr Wyand and Mr Thorley suggest that the ECJ may well have intended to interpret the Directive in a way which gives rise to a scope of protection for trade marks somewhere between the narrow construction advanced on behalf of Mr Reed and the broad construction advanced on behalf of AFC. Unfortunately, they could not agree on what this intermediate construction is. I do not accept that this is what the Court did. In the circumstances it is not necessary to consider whether it would be necessary to make provision for a further hearing so that each party could, for the first time, advance arguments on the facts as to that middle ground.

Nr. 53 Gerechtshof te Arnhem, 15 oktober 2002 (Intermediair/Intermediair Uitzendbureau)

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

tiedragers heeft VNU er ondermeer op gewezen dat de website 'Intermediair' een informatie-, beeld-en geluiddrager is. Art.i3A,lidibBMW De beeldmerken van Intermediair Uitzendbureau zijn vrijwel identiek aan de Intermediair-merken van VNU, waarin het woord 'Intermediair' een zo prominente plaats inneemt dat het vooral om dit woord zelfgaat. Ook de wederzijdse waren en diensten zijn soortgelijk. Het vacaturetijdschrift en de vacaturewebsite van VNU, op welke website werkzoekenden ook hun cv kunnen achterlaten ten behoevevanpersoneelzoekende werkgevers, is zonder twijfel een vorm van arbeidsbemiddeling die soortgelijk is aan het uitzendwerk. Art.i3A,lidicBMW Intermediair Uitzendbureau heeft in toenemende mate gepoogd aan te haken aan de bekendheid van het merk 'Intermediair'. Daardoor trekt Intermediair Uitzendbureau ongerechtvaardigd voordeel uit de bekendheid en de reputatie van het merk. Art. 14MSBMW In 1986 was Intermediair Uitzendbureau een kleine, in de regio Apeldoorn optredende onderneming, waarvan VNU het gebruik van de handelsnaam heeft gedoogd. Door de ruimere activiteiten, merkdepots, domeinnaamregistratie van Intermediair Uitzendbureau alsmede het gebruik van de naam 'Intermediair' sec, vanaf 1997, is een aanmerkelijkgewijzigdesituatieontstaan. Daarom alleen alkan van rechtsverwerkinggeen sprake zijn.

Mrs. A.RM. Houtman, C.M. Hilverda en CR Aubel Art.iBMW Hoewel het woord 'intermediair' op zichzelf beschrijvend is voor arbeidsbemiddeling, neemt dit niet weg dat het teken 'intermediair', zoals gebruikt voor het door VNU sedert 1965 uitgegeven tijdschrift met artikelen op het gebied van de arbeidsmarkt en verder gevuld met personeelsadvertenties, onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering. Gelet op de sterk gestegen oplage van het tijdschrift en de overgelegde onderzoekgegevens blijkt dit merk onder hoger opgeleiden, de doelgroep van VNU met het merk, een grote bekendheid te hebben. Deze bekendheid van het merk 'Intermediair', heeft effect voor de merken die VNU vanaf 1995 heeft gedeponeerd waarin het kenmerkende bestanddeel 'Intermediair' is gecombineerd met verschillende beschrijvende woorden. Nu in deze verschillende depots steedshetkenmerkendebestanddeel'Intermediaifterugkomt,werkt de inburgering en de bekendheid daarvan door in de nieuwe woordcombinaties, met name omdat de merkdepots zijn geschied voor waren en diensten die soortgelijk zijn aan die van het basismerk 'Intermediair'. Art.4,6BMW De merkdepots van Intermediair Uitzendbureau zijn te kwader trouw verricht, omdat zij zijn verricht terwijl Intermediair Uitzendbureau wist of behoorde te weten dat VNU binnen de laatste driejaren voordien, in het Beneluxgebied, een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeftgebruikt, en VNU zijn toestemming niet had verleend.

Art.4oBBMW Rb.: niet aannemelijk is dat de handelsnaam 'Intermediair Uitzendbureau' in de tien maanden voor de inwerkingtreding van het dienstmerkenprotocol voldoende is ingeburgerd om door het publiek te worden opgevat als dienstmerk. Ook duidt het gebruik door Intermediair Uitzendbureau van de term 'uitzendbureau' in haar naam erop dat beoogd is de naam te gebruiken als handelsnaam en niet als dienstmerk. Intermediair Uitzendburo BV te Apeldoorn, appellante in het pricipaal appèl, geïntimeerde in het voorwaardelijk incidenteel appèl, procureur mr. F.J. Boom, advocaat mr. G.S.R Vos te Amsterdam, tegen VNU Business Publications BV te Amsterdam, geïntimeerde in het principaal appèl, appellante in het voorwaardelijk incidenteel appèl, procureur mr. R.R Elzas, advocaat mr. J.C.H, van Manen en B.O.M. Koch te Amsterdam. a Arrondissementsrechtbank te Zutphen, 30 november 2000 (mrs. E.A.M, van der Kallen, M.C. J. Heessels en M.F. J.N. vanOsch)

z De vaststaande feiten 2.1 VNU is een uitgever, die sinds 1965 het tijdschrift Intermediair uitgeeft, dat voor een groot deel bestaat uit informatie over de arbeidsmarkt en personeelsadvertenties. Intermediair kent haar elektronische equivalent in 'Intermediair Online', een carrière-website van VNU op het interArt.s,lidzaBMW In hoger beroep heeft VNU alsnog aangetoond dat haar merken net met voorlichting en advies over diverse onderwerpen betreffende de arbeidsmarkt en loopbaankeuzes. de laatste vijfjaren zijn gebruikt (zie nader het arrest). Ten aanzien van de registratie van 'Intermediair' voor beeld-, geluid- en informa- 2.2 VNU is houdster van het woordmerk 'Intermediair' dat (met prioriteitsrechten sinds 1965) in het Benelux Merken-

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

register (BMR) is geregistreerd voor tijdschriften en periodieken. Bovendien heeft VNU dit woordmerk in 1990 gedeponeerd voor beeld-, geluid- en informatiedragers, opleidingen, cursussen en trainingen in het kader van onderwijs en brochures, tijdschriften, boeken en andere drukwerken. VNU is tevens houdster van de merknaam 'Intermediair Online', die in 1995 is geregistreerd, van een aantal merken bevattende de naam 'Intermediair' en heeft de domeinnaam www.Intermediair.nl laten registreren bij Network Solutions in de Verenigde Staten. 2.3 Intermediair Uitzendburo voert sinds 1986 onder die naam een uitzendbureau in Apeldoorn. VNU en Intermediair Uitzendburo hebben in 1986 contact gehad over de gelijkluidende naam, waartegen VNU zich heeft verzet. Van een gerechtelijke procedure is het toentertijd niet gekomen. 2.4 Intermediair Uitzendburo heeft nadien vestigingen geopend in Zwolle, Deventer en Epe en heeft in 1997 de aanduidingen'Intermediair' en'Intermediair Uitzendburo' als woord-/beeldmerken doen registreren in het Benelux Merkenregister voor onder meer 'arbeidsbemiddeling en adviseren inzake personeel en personeelszaken, het uitzenden van personeel, en het uitgeven van drukwerken.' 2.5 Intermediair Uitzendburo heeft op 15 december 1999 de domeinnaam www.Intermediair.com laten registreren bij Network Solutions in de Verenigde Staten. De merkdepots over en weer zijn ingeschreven op de wijze en in de volgorde als uit het hiernavolgende schema blijkt. 3 De vordering in conventie (...) 3.2 VNU legt aan haar vorderingen tegen de achtergrond van de vaststaande feiten de navolgende stellingen ten grondslag. Bij de contacten die VNU en Intermediair Uitzendburo in 1986 hadden met betrekking tot het gebruik door het uitzendbureau van de naam Intermediair liet Intermediair Uitzendburo weten haar handelsnaam slechts in Apeldoorn te zullen gebruiken en slechts aldaar te zullen adverteren. Zij zou zich bovendien uitsluitend bezig houden met het werven van personeel in lage functieniveaus. Op grond van deze mededelingen heeft VNU zich bereid verklaard het gebruik van de naam 'Intermediair' te gedogen, ondanks de inbreuk op haar merkrechten. VNU heeft Intermediair Uitzendburo op 5 augustus 1997 laten weten niet akkoord te gaan met de depots van de aanduidingen'Intermediair' en'Intermediair Uitzendburo' als woord-/beeldmerken in het Benelux Merkenregister. Deze merkendepots gelden als depots te kwader trouw in de zin van artikel 4 lid 6 sub a van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW). Intermediair Uitzendburo wist of had behoren te weten dat VNU in de drie aan het tijdstip van de depots voorafgaande jaren het merk 'Intermediair' voor soortgelijke diensten gebruikte. VNU heeft Intermediair Uitzendburo geen toestemming gegeven om haar handelsnaam als merk te laten registeren. Ingevolge artikel 14D BMW is de rechter gehouden ambtshalve de doorhaling uit te spreken van de inschrijving van een nietig verklaard depot. Door de litigieuze merken te deponeren en de depots te handhaven maakt Intermediair Uitzendburo inbreuk op de

E I G E N D O M

3 4 9

merkrechten die VNU toekomen, uit hoofde van de bovengenoemde merkregistraties ingevolge artikel 13 lid 1 BMW. Ook door de domeinnaam www.Intermediair.com te laten registreren maakt Intermediair Uitzendburo volgens vaste jurisprudentie inbreuk op de merkrechten van VNU en handelt zij ook overigens onrechtmatig jegens VNU. Door de registratie van de domeinnaam verhindert Intermediair Uitzendburo VNU zich in het .com-domein te manifesteren. Dat terwijl zij zelf, als regionaal uitzendbureau, geen enkele te rechtvaardigen reden heeft om aanspraak te maken op gebruik van de naam 'Intermediair' in dit wereldwijde domein. Als gevolg van de bovengenoemde handelwijze van Intermediair Uitzendburo lijdt VNU schade. 4 Het verweer in conventie 4.1 Intermediair Uitzendburo concludeert dat de rechtbank VNU niet-ontvankelijk zal verklaren in haar vorderingen, althans haar deze zal ontzeggen met veroordeling van VNU in de kosten van het geding. 4.2 De verweren van Intermediair Uitzendburo komen, voor zover van belang, bij de beoordeling van het geschil aan de orde. 5 De vordering in reconventie 5.1 Intermediair Uitzendburo vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: (...) 5.2 Intermediair Uitzendburo legt aan haar vorderingen de vaststaande feiten en de navolgende stellingen ten grondslag. VNU heeft in 1971 merkrechten aangevraagd voor de naam 'Intermediair' voor tijdschriften en periodieken. Intermediair Uitzendburo is het dienstmerk 'Intermediair Uitzendburo' gaan gebruiken op 1 maart 1986. Alle overige depots zijn verricht na de datum van het eerste gebruik van de naam 'Intermediair Uitzendburo'. Artikel 40B BMW is van toepassing. Het gebruik van de naam is immers aangevangen voor de datum van inwerkingtreding van het protocol tot wijziging van de BMW op 1 januari 1987, als gevolg waarvan merkrechtelijke bescherming voor dienstmerken werd ingevoerd. Het doel van dit artikel is bedrijven die dienstmerken reeds voor de inwerkingtreding van het protocol gebruikten te verzekeren van de mogelijkheid om ook in de toekomst op te treden op grond van het gemene recht, zonder de noodzaak van een zogenaamd bevestigingsdepot. Als gevolg hiervan is het gebruik door VNU van de naam 'Intermediair' voor haar diensten na 1986 onrechtmatig, jegens Intermediair Uitzendburo, in elk geval voor zover het diensten betreft die gerelateerd zijn aan het uitzenden of ter beschikking stellen van personeel. De nadien door VNU verrichte depots zijn nietig op grond van artikel 4.6 BMW. Het gebruik van de naam 'Intermediair Uitzendburo' als handelsnaam is gestart op 1 maart 1986. Vanaf dat moment geldt haar gebruik van de naam niet alleen als handelsnaam, maar ook als dienstmerk. Immers, de naam is niet slechts de naam waaronder haar onderneming wordt gedreven, maar ook de naam die haar diensten onderscheidt van de diensten van andere uitzendbureaus.

3 5 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

6Het verweer in reconventie 6.1 VNU concludeert dat de rechtbank Intermediair Uitzendburo niet-ontvankelijk zal verklaren in haar vorderingen, althans haar deze zal ontzeggen met veroordeling van Intermediair Uitzendburo in de kosten van het geding. 6.2 De verweren van VNU komen, voor zover van belang, in het navolgende aan de orde. /De beoordeling van het geschil In conventie en reconventie 7.1 Nu de eis in reconventie samenhangt met de eis in conventie zullen deze tezamen worden beoordeeld. 7.2 Intermediair Uitzendburo heeft gesteld dat haar gebruik van de naam Intermediair Uitzendburo niet alleen geldt als handelsnaam, maar ook als dienstmerk. Op basis van artikel 40B BMW verdient dit dienstmerk bescherming, aldus Intermediair Uitzendburo. Dit artikel beoogt bedrijven, die dienstmerken reeds voor de inwerkingtreding van het protocol per 1 januari 1987 gebruikten, te verzekeren van de mogelijkheid om ook in de toekomst op te treden op grond van het gemene recht, zonder de noodzaak van een zogenaamd bevestigingsdepot. Het gebruik van een handelsnaam door een dienstverlenende onderneming kan in de regel niet worden aangemerkt als normaal gebruik in de zin van artikel 13A BMW, van een aan de handelsnaam gelijkluidend dienstmerk voor de door de onderneming aangeboden of verleende diensten; van normaal gebruik als hiervoor bedoeld kan echter wel sprake zijn, indien het publiek het gebruik van de handelsnaam in feite opvat als gebruik van een teken waarmee de aangeboden en verleende diensten van die van anderen worden onderscheiden. Intermediair Uitzendburo gebruikte haar naam naar zij heeft gesteld vanaf 1 maart 1986 en derhalve slechts maximaal 10 maanden voor de inwerkingtreding van het dienstmerkenprotocol. De vraag is of dit voldoende is om dermate ingeburgerd te raken dat het publiek de handelsnaam opvat als dienstmerk. VNU heeft bij conclusie van antwoord in reconventie betwist dat het in aanmerking komende publiek de handelsnaam destijds heeft opgevat als een dienstmerk, alsmede dat gelet op de korte periode van inburgering sprake was. Intermediair Uitzendburo heeft ten pleidooie volstaan met te volharden bij haar stelling zonder in te gaan op deze stellingen van VNU en zonder haar verweer feitelijk nader te onderbouwen. Nu dit evenwel op haar weg had gelegen is dit verweer onvoldoende met redenen omkleed en wordt derhalve gepasseerd. Daarbij komt dat de term 'uitzendburo' in de naam erop duidt dat beoogd is de naam te gebruiken als handelsnaam en niet als dienstmerk. De naam Intermediair Uitzendburo moet dan ook uitsluitend opgevat worden als handelsnaam. 7.3 Vervolgens is aan de orde of het gebruik van de naam Intermediair Uitzendburo een merkinbreuk in de zin van artikel 13A lid 1 BMW oplevert. Hierbij is ten eerste van belang dat Intermediair Uitzendburo heeft aangevoerd dat het woord 'Intermediair' niet als merk kan dienen aangezien het woord beschrijvend is voor producten of diensten op het gebied van bemiddeling. VNU heeft niet betwist dat het woord 'Intermediair' in beginsel beschrijvend is, maar stelt dat haar merk 'Interme-

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

diair' een dermate sterk merk is geworden dat iedereen bij het woord 'Intermediair' aan het tij dschrift van VNU denkt. Bovendien stelt VNU dat 'Intermediair' geen gangbare term is om diensten die verband houden met het invullen van vacatures aan te duiden. De term 'Intermediair' wordt, naar de mening van VNU, met name gehanteerd op de financiële markt en bij verzekeringen. Vastgesteld moet worden of het woord 'Intermediair' uitsluitend beschrijvend moet worden geacht. Hierbij is van belang of het woord de enige term is om de desbetreffende hoedanigheid aan te duiden, dan wel of daarvoor synoniemen bestaan, welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen, of dat woord commercieel wezenlijke, dan wel een meer bijkomstige hoedanigheid van de dienst aanduidt en wat de bekendheid is van het merk. Weliswaar duidt het woord 'Intermediair' het wezenlijke gedeelte van de diensten van het tij dschrift van VNU en van Intermediair Uitzendburo aan, maar er bestaan voor dit woord verschillende synoniemen. Bovendien is van belang dat Intermediair van VNU zoals is gebleken uit de overgelegde producties, door inburgering sedert 1965 als een sterk merk moet worden beschouwd, hetgeen door Intermediair Uitzendburo overigens niet wordt betwist. De conclusie moet dan ook zijn dat het merk 'Intermediair' niet uitsluitend beschrijvend kan worden geacht. 7.4 Voorts is van belang of sprake is van verwarringsgevaar. Intermediair Uitzendburo stelt dat er gedurende een coëxistentie van meer dan 15 jaar geen enkele verwarring is ontstaan. VNU stelt dat het bestaan van theoretisch gevaar van verwarring voldoende is. Het bestaan van dit gevaar is, volgens VNU, evident, omdat het gaat om identieke dan wel soortgelijke waren en diensten. Anders dan VNU stelt is theoretisch gevaar voor verwarring onvoldoende. Verwarringsgevaar moet in het concrete geval worden vastgesteld. De bijzondere onderscheidingskracht van het oudere merk kan het verwarringsgevaar vergroten en kan, in het geval van een begripsmatige gelijkenis tussen merk en teken, aan het ontstaan van dit gevaar bijdragen. In het onderhavige geval wordt in de naam door beide bedrijven gebruik gemaakt van hetzelfde woord. VNU heeft gesteld en Intermediair Uitzendburo heeft erkend dat Intermediair van VNU onder de hoger opgeleiden, de doelgroep van het blad Intermediair, een bekend merk is. Van verwarringsgevaar is dan ook sprake. 7.5 VNU stelt dat het gebruik door Intermediair Uitzendburo geschiedt voor dezelfde diensten als waarvoor ze zelf gebruik maakt van de naam. De woord- en woord/ beeldmerken van VNU zijn ingeschreven voor tijdschriften en periodieken, opleidingen en cursussen, advisering inzake personeel en personeelszaken, arbeidsbemiddeling, telecommunicatie, waaronder het ter beschikking stellen van directe ('on-line') verbindingen naar informatie- en gegevensbestanden. Ook Intermediair Uitzendburo gebruikt de naam 'Intermediair' voor haar website (een periodiek), met daarop een vacaturesite en gebruikt het woord aldus voor het ter beschikking stellen van directe ('on-line') verbindingen naar informatie- en gegevensbestanden en telecommunicatie.

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Intermediair Uitzendburo voert aan dat de diensten van VNU en Intermediair Uitzendburo aanzienlijk verschillen nu VNU advertenties plaatst namens bedrijven die personeel zoeken en het uitzendbureau personeel in diens t neemt en tijdelijk bij andere bedrijven laat werken. De inschrijving van de beide merken heeft in dezelfde klassen plaatsgevonden. De invulling van de diensten verschilt echter, zoals Intermediair Uitzendburo terecht heeft gesteld. Van gelijke diensten is dus geen sprake. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van soortgelijke diensten is allereerst van betekenis dat de diensten van partijen, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, in sterke mate op elkaar aansluiten. Voorts is van belang of te verwachten valt dat het daarvoor in aanmerking komende publiek aan die diensten bepaalde verbanden zal toekennen. De kans daarop is zeker aanwezig aangezien de doelstelling van beide bedrijven is gericht op het bij elkaar brengen van bedrijven die werk aanbieden en werkzoekenden en beide bedrijven werkgevers enerzijds en aspirant werknemers anderzijds als doelgroep hebben. Het feit dat VNU zich richt op academici en Intermediair Uitzendburo op lager opgeleiden doet hieraan niet af. Er is dan ook sprake van soortgelijke diensten. 7.6 VNU stelt dat door Intermediair Uitzendburo ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit het gebruik van de naam 'Intermediair'. Zij stelt dat het duidelijk is dat Intermediair Uitzendburo met het hanteren van deze naam beoogt gratis mee te liften met de bekendheid en de reputatie van het sterke merk Intermediair van VNU. Intermediair Uitzendburo probeert bovendien met haar handelwijze clientèle van VNU weg te lokken naar haar eigen bedrijf. Intermediair Uitzendburo bedient zich in toenemende mate van het woord 'Intermediair', zonder de toevoeging, 'uitzendbureau'. De stelling van VNU treft doel. Hierbij is van belang dat in het logo van Intermediair Uitzendburo het woord 'Intermediair' een zeer overheersende rol vervult. Het woord 'uitzendburo' valt daarin steeds meer weg, doordat Intermediair Uitzendburo zichzelf regelmatig enkel aanduidt als 'Intermediair' en doordat zij in de woordcombinatie het woord 'Intermediair' in een normaal of groot lettertype heeft geplaatst waarbij het woord'uitzendburo' een relatief zeer klein lettertype heeft. Daarbij komt dat het logo van Intermediair Uitzendburo nagenoeg hetzelfde is als het oude logo van VNU en is uitgevoerd in hetzelfde lettertype en dezelfde kleur groen als het logo dat VNU destijds gebruikte. Op de Vacature Site van geo.nl (productie 17 j) heeft Intermediair Uitzendburo als volgt geadverteerd: 'Hier kun j e de vacatures van Intermediair, P&P, Randstad en Start vinden enkunjejebij deze uitzendbureaus inschrijven.' Onderaan staan de logo's, waaronder dat van Intermediair in het door VNU reeds lang gebruikte lettertype. Hierdoor is de verwarring geschapen dat bezoekers zouden menen dat ze het logo van VNU voor zich hadden. Dit gevaar is nog vergroot, doordat het logo 'Intermediair' wordt geplaatst naast de logo's van de grootste landelijke uitzendbureaus. Bovendien valt op dat Intermediair Uitzendburo achter haar naam regelmatig het ®-teken plaatst. Hieruit blijkt haar merkpretentie.

E I G E N D O M

3 5 1

Hierdoor is het verwarringsgevaar afdoende aangetoond. Er is dan ook van merkinbreuk door Intermediair Uitzendburo sprake. 7.7 Intermediair Uitzendburo voert aan dat VNU, nu zij het gebruik van de naam 'Intermediair' gedurende meer dan 15 jaar onvoorwaardelijk en bewust heeft gedoogd, niet meer op grond van haar oudere recht de nietigheid van het latere depot kan inroepen. In de eerste plaats beroept zij zich op artikel 14 bis lid 1 BMW. Hierin wordt bepaald dat de nietigheid van een depot niet kan worden ingeroepen door een merkhouder die een later gedeponeerd merk heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren. Nu Intermediair Uitzendburo haar merken in 1997 respectievelijk 1998 heeft gedeponeerd, zijn er sindsdien nog geen vijfjaren verstreken. Het beroep op artikel 14 bis lid 1 BMW wordt dan ook afgewezen. In de tweede plaats beroept Intermediair Uitzendburo zich op het algemene leerstuk van de rechts verwerking. Als door VNU gesteld en onvoldoende door Intermediair Uitzendburo weersproken, staat vast dat VNU uitsluitend heeft gedoogd dat Intermediair Uitzendburo gebruik maakte van de handelsnaam 'Intermediair' binnen de regio waarin zij toentertijd haar activiteiten ontplooide, de regio Apeldoorn. Deze activiteiten hadden betrekking op het voeren van een uitzendbureau. Voor zover Intermediair Uitzendbureau wil betogen dat VNU hiermee haar rechten heeft verwerkt op te treden tegen elk gebruik van de naam 'Intermediair' door Intermediair Uitzendburo mist dit elke grondslag. Immers, in de periode 1986 tot 1997 was voor VNU niet te voorzien dat Intermediair Uitzendbureau het merk 'Intermediair' in het kader van de BMW zou laten registreren en daarmee haar rechten Benelux-wijd zou willen doen uitstrekken. Bovendien was voor VNU niet te voorzien dat Intermediair Uitzendburo haar merken in zou laten schrijven in de klassen waarin zij zelf ook actiefis, onder de naam 'Intermediair' zonder de toevoeging 'uitzendburo'. 7.8 VNU stelt dat Intermediair Uitzendburo haar merken te kwader trouw heeft gedeponeerd. Intermediair Uitzendburo was immers op de hoogte van de eerdere rechten van VNU, nu zij reeds in 1986 door VNU op de merkinbreuk was gewezen. Nu Intermediair Uitzendburo bij het verrichten van de depots in april 1997 en januari 1998 wist, of in elk geval behoorde te weten, dat VNU binnen de laatste driejaren voordien, in het Beneluxgebied, een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze had gebruikt, en zij bovendien geen toestemming van VNU had gekregen de depots te laten verrichten, zijn mede gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, de depots te kwader trouw verricht. De depots zijn dan ook nietig. 7.9 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen moet worden geconcludeerd dat VNU zich kan verzetten tegen gebruik van de naam 'Intermediair Uitzendburo', nu Intermediair Uitzendburo door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel trekt. Dit lij dt uitzondering voor het gebruik door het uitzendbureau van de handelsnaam 'Intermediair Uitzendburo' binnen de regio Apeldoorn, daaronder begrepen alle vier de vestigingen waar zij tot op heden zonder bezwaren van VNU haar activiteiten kon ontplooien. In dit gebied en voor die activiteiten maakte zij met geldige reden gebruik van haar

3 5 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

handelsnaam, aangezien VNU daarin, voor zover het de handelsnaam betreft, het recht op te treden tegen de merkinbreuk heeft verwerkt. 7.10 Tenslotte is aan de orde of artikel 13A lid 1 van toepassing is op de registratie door Intermediair Uitzendburo van de domeinnaam 'Intermediair.com', dat wil zeggen of VNU zich, op basis van haar merkrechten in het kader van de BMW, kan verzetten tegen het gebruik van de domeinnaam door Intermediair Uitzendburo. De BMW is in beginsel uitsluitend van toepassing op merkinbreukmakend gebruik binnen de Benelux. Voor merkinbreukmakend gebruik binnen de Benelux is vereis t dat dit gebruik bij zonder gericht is op een markt binnen de Benelux, in casu de Nederlandse markt. 7.11 Hiertoe dient in de eerste plaats bezien te worden in hoeverre de domeinnaam met het op basis van de BMW beschermde merk overeenstemt. In het onderhavige geval is het beschermde merk 'Intermediair' identiek aan de domeinnaam 'Intermediair.com'. 7.12 In de tweede plaats is van belang of de rechthebbende op de domeinnaam over een registratie van het merk beschikt in het land waar de bescherming wordt ingeroepen. Door Intermediair Uitzendburo zijn in 1997 respectievelijk 1998 twee depots verricht met betrekking tot de naam 'Intermediair Uitzendburo' respectievelijk 'Intermediair'. Uit het voorgaande blijkt echter dat deze depots te kwader trouw zijn verricht. Deze depots zijn dus nietig. Van een registratie van het merk is dan ook geen sprake meer. 7.13 In de derde plaats moet worden bekeken in hoeverre er sprake is van economische activiteit in het land waar men gebruik aanneemt. Het is duidelijk dat daarvan sprake is nu Intermediair Uitzendburo de houder van de domeinnaam is. Immers een uitzendbureau houdt zich per definitie bezig met economische activiteiten. 7.14 Verder is van belang of sprake is van soortgelijkheid van diensten waarvoor domeinnaam en merk zijn ingeschreven. Als overwogen in rechtsoverweging 7.5 zijn de diensten van Intermediair Uitzendburo en VNU soortgelijk. 7.15 Tenslotte is bij de behandeling van de vraag of de domeinnaam Intermediair.com bijzonder gericht is op de Nederlandse markt van belang of er ook een geografisch top-level domein geregistreerd is. Ook deze vraag kan bevestigend worden beantwoord, nu VNU de domeinnaam Intermediair.nl heeft laten registreren. 7.16 Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat sprake is van bijzondere gerichtheid op de Nederlandse markt. Op grond van het in rechtsoverweging 7.4 overwogene staat verder vast dat er sprake is van verwarringsgevaar. Nu de domeinnaam bovendien gericht is op gebruik ter onderscheiding van diensten, is sprake van een inbreuk op artikel 13A lid 1 sub b BMW. 7.17 Uit het vorenstaande blijkt dat Intermediair Uitzendburo onrechtmatig heeft gehandeld door te kwader trouw de merken 'Intermediair Uitzendburo' en 'Intermediair' te deponeren, respectievelijk door de domeinnaam www.Intermediair.com te gebruiken, waaronder begrepen geregistreerd te houden. Dit onrechtmatig handelen kan aan Intermediair Uitzendburo worden toegerekend. Daarbij komt dat Intermediair

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

Uitzendburo niet heeft gedeponeerd de met haar handelsnaam overeenstemmende domeinnaam 'Intermediair Uitzendburo' en VNU onweersproken heeft gesteld dat deze domeinnaam, zowel in de .nl als in de .com extensie nog beschikbaar is. 7.18 Nu door VNU is gesteld en door Intermediair Uitzendburo onvoldoende is betwist dat VNU als gevolg van het omschreven handelen van Intermediair Uitzendburo mogelijk schade heeft geleden, dient Intermediair Uitzendburo deze schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vergoeden. 7.19 VNU heeft gevorderd dat Intermediair Uitzendburo wordt veroordeeld alles te doen wat harerzijds nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam 'Intermediair.com' op naam van VNU wordt gezet. De vaststelling dat Intermediair Uitzendburo door gebruik van deze domeinnaam inbreuk maakt op het merkrecht van VNU is onvoldoende grond voor een gedwongen rechtsovergang van de domeinnaam. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen. In deze vordering van VNU wordt het mindere besloten geacht. Intermediair Uitzendburo zal worden veroordeeld de doorhaling uit te doen voeren als na te melden. 7.20 Intermediair Uitzendburo heeft aan het slot van de pleidooien verzocht dit vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, vanwege de ingrijpende gevolgen die uitvoering van het vonnis zou kunnen hebben, indien de vorderingen van VNU zullen worden toegewezen. VNU heeft zich tegen dit verzoek verzet, omdat het tardief zou zijn ingediend. Het verzoek is weliswaar nooit eerder dan bij gelegenheid van de pleidooien aan de orde gekomen, maar het verzoek was wel te verwachten, zodat dit Intermediair Uitzendburo niet wordt tegengeworpen. Het verzoek wordt echter niet gehonoreerd. Er is onvoldoende door Intermediair Uitzendburo gesteld, om de uitvoerbaarheid bij voorraad aan VNU te ontzeggen. Intermediair Uitzendburo vindt in zoverre bescherming, dat uitvoering bij voorraad door VNU voor haar risico komt. 7.21 Uit hetgeen hiervoor is overwogen vloeit tevens voort dat de vorderingen in reconventie dienen te worden afgewezen. 7.22 Intermediair Uitzendburo zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure. b Het Hof, enz. 3 De vaststaande feiten

Tegen de overwegingen van de rechtbank 2.1 tot en met 2.5 inzake de vaststaande feiten zijn geen grieven gericht, zodat die feiten ook in hoger beroep vaststaan. De beoordelingvan het geschil in hoger beroep in het principaal appèl

4.1 De eerste grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat het merk 'intermediair' niet uitsluitend beschrijvend kan worden geacht en dat dit merk door inburgering sedert 1965 als een sterk merk moet worden beschouwd. (...) 4.2 Het hof verwerpt de grief op de volgende gronden. Hoewel het woord 'intermediair' in de betekenis van 'tussenpersoon' op zichzelf beschrijvend is voor arbeidsbemidde-

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

ling, neemt dit niet weg dat het teken 'Intermediair', zoals gebruikt voor het door VNU sedert 1965 uitgegeven tijdschrift met artikelen op het gebied van de arbeidsmarkt en verder gevuld met personeelsadvertenties, onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering en daarom geschikt is geworden als merk om het tijdschrift te identificeren als waar afkomstig van een bepaalde onderneming (VNU) en dus om deze waar te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Deze inburgering is niet door Intermediair Uitzendburo betwist. Gelet op de sterk gestegen oplage van het tijdschrift'Intermediair' (vanöi.oooin 1966 tot 125.000 in 1980 en voorts tot 205.000 in 1990, tot 225.000 in 1995 en tot 250.000 in 2000) alsmede gelet op de door VNU in hoger beroep als producties 28 en 63 overgelegde onderzoeksgegevens met betrekking tot de bekendheid van het merk 'Intermediair' op de arbeidsmarkt, blijkt dit merk onder hoger opgeleiden (de doelgroep van VNU met haar merk 'Intermediair') een grote bekendheid te hebben. Deze bekendheid van het merk 'Intermediair' - en daarmee de inburgering - heeft effect voor de merken die VNU vanaf 1995 heeft gedeponeerd waarin het kenmerkende bestanddeel 'Intermediair' is gecombineerd met de meer beschrijvende woorden 'seminars', 'competition in excellence', 'carrièredag', 'online' en 'starters'. Nu in deze verschillende depots steeds het kenmerkende bestanddeel 'Intermediair' terugkomt, dat - zoals gezegd - reeds was ingeburgerd en een bekend merk was geworden, werkt die inburgering en bekendheid door in de nieuwe woordcombinaties, met name omdat de merkdepots zijn geschied voor waren en diensten die soortgelijk zijn aan die van het basismerk 'Intermediair'. Weliswaar had de (eerste) inschrijving van het merk 'Intermediair' betrekking op tijdschriften, maar daarbij is van belang dat het altijd een tijdschrift is geweest met artikelen op het gebied van de arbeidsmarkt in de ruimste zin en met veel personeelsadvertenties, zodat er grote verwantschap is met diensten als arbeidsbemiddeling, opleidingen, advies en voorlichting inzake beroepskeuze, waarvoor in latere jaren de andere 'Intermediair'-merken zijn ingeschreven, waarna Intermediair Uitzendburo haar beeldmerken voor dezelfde klassen van diensten pas heeft ingeschreven. 4.3 De reconventionele vorderingen van Intermediair Uitzendburo tot nietigverklaring dan wel vervallenverklaring van diverse Intermediair-merken van VNU worden verworpen op grond van het volgende. Het beroep op nietigveklaring wordt verworpen onder verwijzing naar hetgeen hiervoor over inburgering is overwogen. De vordering tot vervallenverklaring van de overige desbetreffende merken wordt verworpen omdat VNU (alsnog in hoger beroep) heeft aangetoond dat deze merken de laatste vijf jaar zijn gebruikt. Bij de vordering met betrekking tot 'Intermediair Seminars' (417.492) heeft Intermediair Uitzendburo geen belang meer, nu VNU onweersproken heeft gesteld een verzoek tot doorhaling bij het Benelux Merkenbureau te hebben gedaan, omdat dit beeldmerk al meer dan vijfjaar niet is gebruikt en VNU niet van plan is dit beeldmerk weer te gaan gebruiken. Ten aanzien van de registratie van 'Intermediair' (479.719) voor de klasse 9 (beeld-, geluid- en informatiedragers) heeft VNU als productie 22 in hoger beroep bewijs overgelegd van

E I G E N D O M

3 5 3

gebruik in 1998 van geluidscassettes, gebruikt als trainingscassettes in haar Management Effectiviteit Programma, voorzien van de merknaam 'Intermediair'. Voorts heeft VNU erop gewezen dat de website 'Intermediair' een informatie-, beeld- en geluidsdrager is. Ten aanzien van de registratie van 'Intermediair competition in excellence' (575.058) voor de klasse 16 (drukwerk) heeft VNU als productie 23 in hoger beroep bewijs overgelegd van gebruik in 1994,1995,1997,1998,1999 en 2000 in drukwerk (handleidingen, oorkondes, presentaties in gedrukte vorm, inschrijfformulieren en brochures). Ten aanzien van de registratie van 'Intermediair's carrièredag' (583.863) voor de klasse 35 (bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische adviezen) heeft VNU als productie 24 in hoger beroep een brochure uit 2000 overgelegd waarmee bedrijven en instellingen zijn uitgenodigd deel te nemen aan de 'Intermediair carrièredagen' voor finance en accounting, in het bijzonder gericht op het doelgericht werven van kandidaten op deze terreinen. Als productie 10 in eerste aanleg had VNU reeds bewijs overgelegd van gebruik van het teken 'Intermediair carrièredag' vóór 1995 voor diensten in verband met werving en selectie van hoger opgeleid personeel. Ten aanzien van de registratie van 'Intermediair online (586.478) voor de klassen 35 (arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken) en 3 8 (telecommunicatie via internet) had VNU reeds in eerste aanleg als producties 10e en 10I stukken met betrekking tot 'Intermediair online' overgelegd waarin is vermeld dat de website 'Intermediair online' elke dag nieuwe vacatures heeft en nieuws over arbeidsmarkt- en loopbaan ontwikkelingen alsmede vele artikelen, tips, interactieve toepassingen, tests en statistische gegevens. Voorts heeft VNU in hoger beroep als productie 25 voorbeelden overgelegd van gebruik tot en met 2000 van het merk 'Internet online' voor diensten in de klasse 35 (advisering inzake personeel en personeelszaken, arbeidsbemiddeling door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod) en 38 (telecommunicatie). Ook wordt het merk 'Intermediair online' gebruikt voor een overzicht van de inhoud van het tijdschrift 'Intermediair' en voor de vacaturesite op internet van dit tijdschrift. Ten aanzien van de registratie van 'intermediair starters' (625.077 en 631.321) is geen vordering in reconventie ingesteld, zodat dit geen bespreking behoeft. Overigens geldt dat in deze beeldmerken het woordelement 'Intermediair' opvallend aanwezig is, zodat VNU daaraan bescherming kan ontlenen. Bewijs van gebruik is door VNU overgelegd als productie 26 in hoger beroep. Bovendien zijn sinds de datum van de depots, respectievelijk 19 december 1997 en 6 april 1998 nog geen vijfjaar verstreken. 4.4 De tweede grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat, nu VNU en Intermediair Uitzendburo in hun woord- en beeldmerken beide gebruik maken van het woord 'intermediair' en nu het merk 'Intermediair' van VNU een bekend merk is, sprake is van verwarringsgevaar. Volgens Intermediair Uitzendburo kan de bekendheid van een merk op zichzelf geen grond zijn om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden. 4.5 Het hof verwerpt de grief. De beeldmerken van Intermediair Uitzendburo zijn vrij wel identiek aan de Intermediairmerken van VNU. In bedoelde beeldmerken nemen de woor-

3 5 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

den 'Intermediair uitzendburo' respectievelijk het woord 'Intermediair' een zo prominente plaats in dat het in deze merkinschrij vingen niet alleen gaat om de figuratieve weergave van de naam 'Intermediair uitzendburo' respectievelijk 'Intermediair', maar vooral ook om het woord 'intermediair' zelf. Daarbij komt dat in het beeldmerk 'Intermediair uitzendburo' het woord 'Intermediair' veel groter en dus veel opvallender is geschreven dan het woord 'uitzendburo'. Ook zijn de beeldmerken van Intermediair Uitzendburo ingeschreven voor dezelfde klassen van waren en diensten als de merkinschrijvingen van VNU. In verband daarmee moet, gelet op de grote bekendheid van de 'Intermediair'-merken van VNU, eerder worden aangenomen dat sprake is van verwarringsgevaar. Hetzelfde geldt ten aanzien van de handelsnaam 'Intermediair Uitzendburo', nu daarbij eveneens het woord 'Intermediair' veel groter en dus veel opvallender wordt geschreven dan het woord 'uitzendburo'. Voorts is van belang dat Intermediair Uitzendburo sinds omstreeks 1997 ervoor heeft gekozen om haar naam weer te geven in hetzelfde lettertype en in dezelfde kleur als het oude 'Intermediair'-logo dat VNU van 1965 tot 1993 voor haar tijdschrift 'Intermediair' heeft gebruikt. 4.6 De derde grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat de diensten waarvoor Intermediair Uitzendburo gebruik maakt van de naam 'Intermediair' en waarvoor Intermediair Uitzendburo haar beeldmerken heeft geregistreerd, soortgelijk zijn aan die waarvoor VNU haar woorden beeldmerken 'Intermediair' heeft ingeschreven. Intermediair Uitzendburo voert daartoe het volgende aan. Het gaat bij de door haar in het kader van haar uitzendbureau uitgeoefende arbeidsbemiddeling om het actief in contact brengen van werkgevers en werknemers, waarbij het van belang is om werkgevers en werknemers op elkaar te selecteren. Deze dienst is totaal anders dan het uitgeven van een tijdschrift waarin wordt geschreven over arbeidsmarkt en waarin allerlei vacatureadvertenties staan. Het tij dschrift 'Intermediair' richt zich bovendien op de hoger opgeleiden, terwijl Intermediair Uitzendburo zich nu juist richt op de lager opgeleiden. Verder heeft de rechtbank ten onrechte geoordeeld dat het gebruik van de naam 'Intermediair' door Intermediair Uitzendburo voor haar webside zou zijn gelijk te stellen aan het gebruik voor een periodiek. Het is onjuist om de webside van Intermediair Uitzendburo te beschouwen als een elektronisch tijdschrift. De website is veeleer te beschouwen als een elektronische etalage en balie van Intermediair Uitzendburo. 4.7 Ook deze grief wordt verworpen Zoals al onder 4.2 bij de bespreking van grief 1 is overwogen, hangen de waren en diensten waarvoor de 'Intermediair'-merken van VNU zijn ingeschreven nauw samen met de activiteiten die Intermediair Uitzendburo verricht. Het eigenlijke uitzendwerk is weliswaar anders dan de activiteiten die VNU onder haar 'Intermediair'-merken verricht, maar het vacaturetijdschrift en de vacaturewebsite van VNU, op welke website werkzoekenden ook hun curriculum vitae kunnen achterlaten ten behoeve van personeelzoekende werkgevers, is zonder twijfel een vorm van arbeidsbemiddeling die soortgelijk is aan het uitzendwerk. Om dezelfde reden is ook de vacaturewebsite van VNU soortgelijk aan de website van Intermediair Uitzendburo. Het feit dat Intermediair Uitzend-

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

buro zich met gebruikmaking van een vrijwel identiek teken richt op lager opgeleid personeel, doet aan de soortgelijkheid niet af. 4.8 Het hof verwerpt ook de vierde grief. Deze is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat Intermediair Uitzendburo door het gebruik van de naam 'Intermediair' ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de bekendheid en de reputatie van het merk 'Intermediair' van VNU. Zoals reeds onder 4.2 is overwogen is het merk 'Intermediair' een bekend merk, niet alleen voor tijdschriften, maar ook voor de overige waren en diensten die onder de 'Intermediair'merken door VNU worden aangeboden. Intermediair Uitzendburo heeft in toenemende mate gepoogd om aan te haken aan die bekendheid, zowel door haar naam zodanig te gaan schrij ven dat het woord 'Intermediair' op een dominerende wij ze wordt gebruikt en het woord 'uitzendburo' veel minder opvalt dan wel helemaal niet meer wordt gebruikt, alsook door sinds omstreeks 1997 hetzelfde lettertype en dezelfde kleur te gebruiken als het oude 'Intermediair' -logo dat VNU 1965 tot 1993 heeft gehanteerd. Daardoor trekt Intermediair Uitzendburo ongerechtvaardigd voordeel uit de bekendheid en de reputatie van het merk 'Intermediair' van VNU. In dit verband verwerpt het hof, onder verwijzing naar hetgeen reeds onder 4.5 is overwogen, ook de stelling van Intermediair Uitzendburo dat haar merkinschrijvingen enkel en alleen betrekking hebben op de figuratieve elementen van haar respectieve beeldmerken. 4.9 De vijfde grief gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat VNU niet haar rechten heeft verwerkt om op te treden tegen elk gebruik van de naam 'Intermediair' door Intermediair Uitzendburo. Volgens Intermediair Uitzendburo is sprake van rechtsverwerking omdat VNU sinds 1986 bekend is met haar handelsnaam en desondanks juridische actie achterwege heeft gelaten. 4.10 Deze grief faalt eveneens. In 1986 was Intermediair Uitzendburo een kleine, in de regio Apeldoorn optredende onderneming, waarvan VNU het gebruik van de handelsnaam heeft gedoogd. Dit werd anders vanaf omstreeks 1997, toen Intermediair Uitzendburo ervan blijk gaf buiten de regio Apeldoorn activiteiten te gaan ontplooien en wel door twee merkinschrijvingen in het Benelux Merkenregister in 1997 en 1998 en door de registratie van de domeinnaam 'www.Intermediair.com' eind 1997 bij Network Solutions in de Verenigde Staten. Bovendien is Intermediair Uitzendburo eveneens vanaf omstreeks 1997 ertoe overgegaan om gebruik te maken van de naam 'Intermediair' sec dan wel van die naam in combinatie met het op onopvallende wijze geschreven woord 'uitzendburo'. Er is dus een aanmerkelijk gewijzigde situatie ontstaan die niet te vergelijken is met de situatie uit 1986. Daarom al kan van rechtsverwerking geen sprake zij n. Vanaf het moment dat er werkelijk aanleiding ontstond voor VNU om daartegen op te treden, heeft VNU dit ook gedaan. 4.11 Ook de zesde grief faalt. De merkdepots van Intermediair Uitzendburo in april 1997 en januari 1998 zijn te kwader trouw verricht, omdat zij zijn verricht terwijl Intermediair Uitzendburo wist of behoorde te weten dat een derde (VNU) binnen de laatste drie jaar in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke diensten te goe-

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

der trouw en op normale wijze heeft gebruikt en die derde zij n toestemming niet heeft verleend. Daardoor heeft Intermediair Uitzendburo onrechtmatig jegens VNU gehandeld. VNU kan de nietigheid van de merkdepots van Intermediair Uitzendburo inroepen. 4.12 De zevende grief faalt evenzeer. De grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat Intermediair Uitzendburo onrechtmatig heeft gehandeld door de domeinnaam 'Intermediair.com' te gebruiken en geregistreerd te houden en dat Intermediair Uitzendburo om die reden de inschrijving van de domeinnaam dient door te halen. Het registreren en gebruiken van de domeinnaam 'Intermediair.com' maakt inbreuk op de merkrechten van VNU en is daarom onrechtmatig. Deze domeinaam is, anders dan Intermediair Uitzendburo stelt, geen gebruik van haar handelsnaam, nu deze handelsnaam niet enkel uit het woord 'Intermediair' bestaat. Het beroep van Intermediair Uitzendburo op het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt' als uitgangspunt bij de registratie van dominnamen, moet worden verworpen, omdat dit beginsel in elk geval moet wijken als sprake is van inbreuk op een merkrecht van een derde. 4.13 Nu uit het voorgaande volgt dat Intermediair Uitzendburo merkinbreuk heeft gepleegd en ook overigens onrechtmatig heeft gehandeld jegens VNU, faalt grief 8. Daarbij overweegt het hof dat het aannemelijk is dat VNU door het onrechtmatig handelen van Intermediair Uitzendburo schade heeft geleden. 4.14 De negende grief mist zelfstandige betekenis en kan na het voorgaande onbesproken blijven. 4.15 De conclusie is dat het principaal appèl ongegrond is. Dit brengt mee dat de voorwaarde waaronder het incidenteel appèl is ingesteld niet is vervuld, zodat dit geen behandeling behoeft. Het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd en Intermediair Uitzendburo zal als de in de ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep. in het voorwaardelijk incidenteel appèl 4.16 Zoals onder 4.15 is overwogen, behoeft dit appèl geen behandeling. Een kostenveroordeling kan daarom achterwege blijven. De beslissing De rechtbank, rechtdoende, In conventie veroordeeltIntermediair Uitzendburo met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de merkrechten van VNU te staken en gestaakt te (doen) houden, in het bijzonder het gebruik van de namen 'Intermediair' en 'Intermediair Uitzendburo' anders dan als handelsnaamaanduiding voor de reeds bestaande vestigingen in Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Epe binnen de regio waarin deze steden zich bevinden, en het gebruik van de domeinnaam www.intermediair.com alsmede het gebruik van iedere andere (domein)naam met daarin de naam 'Intermediair' direct dan wel door middel van een op enigerlei wijze aan haar verbonden (rechts) persoon, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom groot ƒ 10.000,- per keer of per dag - een gedeelte van een dag tot een hele gerekend - dat Intermediair Uitzend-

E I G E N D O M

3 5 5

buro, dan wel enige met haar verbonden (rechts)persoon, in strijd met het aldus gevorderde mocht handelen, tot een maximum van ƒ 500.000,-; verklaart de merkenregistraties ingeschreven onder de nummers 626968 (depotnummer 906391) en 617665 (depotnummer 892007) nietig en gelast de doorhaling daarvan; beveelt Intermediair Uitzendburo onmiddellijk na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, al datgene te doen wat harerzijds nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de domeinnaamregistratie www. intermediair.com wordt doorgehaald en alle door Network Solutions eventueel nader verlangde informatie te verstrekken, een en ander onder aanbod van vergoeding van de eventueel door Network Solutions te maken kosten; veroordeelt Intermediair Uitzendburo om van alle in het kader van het hiervoor bedoelde te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzending dan wel ontvangst daarvan, een afschrift aan de raadsman van VNU te zenden; veroordeelt Intermediair Uitzendburo aan VNU de schade en kosten te betalen die zij als gevolg van voren omschreven handelen van Intermediair Uitzendburo heeft geleden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment van verschuldigd worden tot aan het moment van algehele voldoening; veroordeelt Intermediair Uitzendburo in de kosten van het geding, aan de zijde van VNU tot op heden begroot op ƒ2.580,00 voor salaris van de procureur en ƒ471,75 voor verschotten; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst afhet meer of anders gevorderde. In reconventie wijst het gevorderde af; enz.

Nr. 54 Vzr. Rechtbank te Haarlem, 4 februari Z003 (Centaur/Gents) Mr. A.J. van der Meer Art.i3A,lidibBMW De aanduiding van herenkostuums als Van Gils made levert merkinbreuk op in de zin van art. 13A lid 1 sub b. Mede gezien de onbetwiste bekendheid en het onderscheidend vermogen van het Van Gils-merk, de mate van overeenstemming tussen dat merk en het gebruikte teken en de gelijksoortigheid van de waren waarvoor merk en teken worden gebruikt, ligt gevaar voor verwarring bij het publiek voor de hand. Art. 6:2 BWj° art. 254 Rv Nu Gents geen enkel inzicht heeft gegeven in de verkochte aantallen, kan op de vraag of sprake is van een bagatel geen antwoord wordengegeven. Gezien de aard van destuntwinkel kan nietworden uitgesloten dat in de periode van vijfdagen, waarin gebruik is gemaakt van het teken Van Gils made, een aanzienlijk aantal kostuums is verkocht; onvoldoende aannemelijk dat het hier slechts een bagatel betreft.

3 56

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Art. 13MSBMW Nu ten tijde van de beslaglegging geen sprake meer was van het gebruik van het inbreukmdkende teken door Gents, bood art. ï^bis geen basis voor beslaglegging op de merkloze en van andere merken voorziene kostuums en is het beslag alleen al om die reden onrechtmatiggelegd. Art. 23/Rv Hoewel eiseres Centaur gedeeltelijk in het gelijk zal worden gesteld zal zij niettemin worden veroordeeld in de kosten van de conventie omdat zij gedaagde rauwelijks heeft gedagvaard. Onder de gegeven omstandigheden heeft Centaur dit kort geding onnodig veroorzaakt en dienen deproceskosten derhalve voor haar rekening te komen. Het feit dat Gents tijdens dit kortgeding toch nog enig verweer tegen de vorderingvan Centaur heeft gevoerd kan geen verandering in dit oordeel brengen. Centaur Clothes Netherlands BV te Breda, eiseres, procureur mr. S.I. van der Staal, advocaat mr. G.S.C.M, van Roeyen te 's-Hertogenbosch, tegen 1 Gents VOF te Haarlem, 2 Hessel Douwe Bakx te Amsterdam, 3 Floris Hoenderop te Zwijndrecht, gedaagden, procureur mr. R.F. Groos, advocaat mr. A. Das Gupta te Amsterdam. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan: a Centaur is houdster van een groot aantal merkinschrijvingen bevattende het bestanddeel Van Gils, waaronder het woordmerk VAN GILS, ingeschreven op 14 mei 1971 bij het Benelux Merkenbureau voor onder meer de waren kleding onder registratienummer 0311965; b Onder het merk Van Gils brengt Centaur (c.q. haar rechtsvoorgang(st)ers) al jaren herenmode op de markt, onder andere ook via aan haar gelieerde Van Gils Stores. Een van deze Van Gils Stores is gevestigd in de Grote Houtstraat te Haarlem. c De Van Gils collectie bevat onder meer de Business Collectie, bestaande uit twee- en driedelige kostuums. d Gents legt zich toe op de verkoop van gelegenheidskleding, pakken en accessoires, waarbij zij zich vrijwel uitsluitend richt op het studentenpubliek. e De gebruikelijke wijze van verkoop is dat vlak voor een door een studentenvereniging georganiseerd gala of feestelijke gebeurtenis vanuit een kamer in een plaatselijk studentenhuis gedurende een aantal weken kleding ter verkoop wordt aangeboden. f Gents exploiteert tevens een online shop, waarmee via internet kleding kan worden besteld. g De prijzen van de producten van Gents zijn relatief laag. h Gents heeft voor de maanden november en december 2002 in de Gierstraat te Haarlem, een straat nabij de Van Gils Store, een bouwvallig winkelpand gehuurd voor een tijdelijke stunt winkel. In deze winkel werden smokings, kostuums, rokkostuums, jacquets, winterjassen en overjassen, truien en schoenen verkocht. i In een advertentie in het Haarlems weekblad van 27 november 2002 en in het Haarlems dagblad heeft Gents onder het kopje Stuntverkoop onder meer kostuums ter verkoop aangeboden met de aanduiding Van Gils made. Deze aanduiding is ook gebruikt op klapborden op straat, waarvan een was geplaatst in de Grote Houtstraat, de straat waar de Van

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

Gils Store is gevestigd, op flyers en posters aan de pui van en binnen inde stuntwinkel. Ook bij navraag in de stuntwinkel werden bepaalde kostuums mondeling aangeduid als Van Gils made. j De desbetreffende kostuums bevatten niet het merk Van Gils (made), maar zijn merkloos of voorzien van een ander merk, waaronder Luigi Fago. k Op 2 december 2002 heeft een medewerker van Centaur Gents telefonisch laten weten dat haar handelwijze merkinbreuk opleverde en haar gesommeerd deze te staken. 1 Bij e-mail van 3 december 2002 heeft R. Berg, docent aan de Small Business School waaraan gedaagde sub 3 studeert, een poging gedaan tot bemiddeling. m Met verlof van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 4 december 2002 is namens Centaur op 5 december 2002 beslag gelegd op 5 5 kledingstukken. Deze kledingstukken zijn overgedragen aan de door de voorzieningenrechter aangestelde gerechtelijke bewaarder. n Vervolgens is Gents bij dagvaarding van 18 december 2002 in dit kort geding betrokken. (...) 6Degronden van de beslissing bevoegdheid 6.1 Allereerst stelt de voorzieningenrechter ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken ('BMW') zijn bevoegdheid vast om over dit merkgeschil te oordelen op grond van het feit dat Gents is gevestigd binnen het arrondissement Haarlem. merkinbreuk 6.z Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of sprake is van de gestelde merkinbreuk. Volgens Gents is dit niet het geval. De eventuele merkrechten van Centaur zouden zij n uitgeput, artikel 13 A lid 1 sub a BMW zou niet zien op het onderhavige geval en van verwarringsgevaar, zoals vereist door artikel 13 A lid 1 sub b BMW zou geen sprake zijn. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter treffen deze verweren geen doel. 6.3 Een beroep op uitputting brengt mee dat Gents bewijst dat de door haar als Van Gils made aangeduide pakken door de merkhouder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. Tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door Centaur heeft Gents dit verweer onvoldoende aannemelijk gemaakt. De ter zitting in het geding gebrachte handgeschreven verklaring d.d. 20 januari 2003 van J.A.G. De Groot inhoudende dat Student Fashion Shop Nederland CV. in het verleden de inkoop van pakken heeft gedaan bij dhr. A. van Gils van Dutch Fashion Services in Breda is alleen al gezien het feit dat niet A. van Gils, maar Centaur houdster van de Van Gils merken is, daartoe onvoldoende. 6.4 De vraag of artikel 13 A lid 1 sub a BMW op het onderhavige geval van toepassing is kan in het midden blijven, nu de voorzieningenrechter met Centaur voorlopig van oordeel is dat de aanduiding van herenkostuums als Van Gils made in ieder geval merkinbreuk oplevert in de zin van artikel 13 A lid 1 sub b BMW. Mede gezien de onbetwiste bekendheid en het onderscheidend vermogen van het hiervoor onder 2 sub a genoemde Van Gils-merk, de mate van overeenstemming tussen het Van Gils-merk en het gebruikte teken en de gelijksoortigheid van de waren waarvoor merk en teken wor-

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

den gebruikt, ligt naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter gevaar voor verwarring bij het publiek voor de hand. De enkele mededeling van Gents ter zitting dat enkele van de door haar als Van Gils made verhandelde kostuums zouden zijn voorzien van het merk Luigi Fago, kan aan dit oordeel niet afdoen. 6.5 Gegeven deze merkinbreuk rijst als gevolg van de terzake door Gents opgeworpen verweren de vraag of de gevorderde voorzieningen gerechtvaardigd zijn en of het beslag rechtmatig was. spoedeisend belang 6.6 Gents heeft in dit verband aangevoerd dat het vereiste spoedeisend belang ontbreekt, aangezien zij onmiddellijk na daartoe te zijn aangesproken alle verwijzingen naar Van Gils heeft verwij derd en meermaals heeft toegezegd, ook bij monde van haar advocaat, iedere inbreuk op het Van Gils merk te zullen staken en gestaakt te zullen houden. Centaur heeft Gents voorafgaand aan het kort geding niet in de gelegenheid gesteld een onthoudingsverklaring te tekenen. Had zij dit wel gedaan, dan zou Gents deze hebben getekend. Ter zitting is voorts aangegeven dat Gents tot tekening van een onthoudingsverklaring nog steeds bereid is. 6.7 Anders dan Gents blijkens haar stellingen kennelijk meent, heeft voorgaand verweer uitsluitend betrekking op het gevorderde verbod. Een eventuele toezegging tot staking van inbreuk doet immers niet af aan het spoedeisend belang van Centaur bij de overige gevraagde voorzieningen. Hoewel de voorzieningenrechter aan Gents kan toegeven dat een kort gedingprocedure mogelijk voorkomen had kunnen worden indien op voorhand een sommatie met onthoudingsverklaring aan Gents was toegestuurd, is de toezegging van Gents tot staking van verdere inbreuken in de toekomst, mede gezien het feit dat Gents de merkinbreuk in deze kort gedingprocedure niet ondubbelzinnig erkent, onvoldoende concreet geworden om op voorhand aan te nemen dat Centaur geen belang meer heeft bij een met een dwangsom versterkt verbod. Bagatel 6.8 Gents heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat de inbreuk van onvoldoende gewicht is voor toewij zing van het gevorderde verbod, de nevenvorderingen en schadevergoeding. De inbreuk is volgens Gents in tijd beperkt, nu de bewuste advertentie op 27 november 2002 is geplaatst en vijf dagen later alle inbreukmakende verwijzingen verwijderd waren. Voorts zou de inbreuk in omvang beperkt zijn, omdat nagenoeg geen flyers zouden zijn uitgedeeld en de inbreukmakende posters slechts in de stuntwinkel hebben gehangen. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dient dit verweer reeds te stranden op de omstandigheid dat de omvang van de inbreuk op dit moment nog niet te bepalen is. Gents gaat er bij de onderbouwing van dit verweer namelijk aan voorbij dat de omvang van de inbreuk met name wordt bepaald door de hoeveelheid kostuums die is verkocht met gebruikmaking van de inbreukmakende aanduiding Van Gils made. Nu Gents geen enkel inzicht heeft gegeven in de verkochte aantallen, kan op de vraag of sprake is van een bagatel, zoals door Gents gesteld, geen antwoord worden gegeven. Gezien de aard van de stuntwinkel kan niet worden uitgesloten dat in de periode van vijf dagen, waarin gebruik is gemaakt van het te-

E I G E N D O M

3 5 7

ken Van Gils made, een aanzienlijk aantal kostuums is verkocht. Derhalve is vooralsnog onvoldoende aannemelijk dat het hier slechts een bagatel betreft. 6.9 Gents heeft zich tenslotte nog op het standpunt gesteld dat het beslag onrechtmatig is gelegd. Dit verweer slaagt. Daargelaten de vraag of de kleding waarop beslag is gelegd op enig moment door Gents is aangeduid als Van Gils made, waarvan Centaur de bewijslast draagt, en daargelaten de vraag of beslag op ongemerkte kleding of kleding voorzien van een niet inbreukmakend merk op de voet van artikel 13 bis BMW mogelijk is, indien in reclame-uitingen naar deze kleding wordt verwezen met een inbreukmakend teken, acht de voorzieningenrechter voorshands aannemelijk dat ten tijde van de beslaglegging op 5 december 2002 geen sprake meer was van het gebruik van het inbreukmakende teken door Gents. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter biedt artikel 13 bis BMW onder die omstandigheid in ieder geval geen basis voor beslaglegging op de merkloze en van andere merken voorziene kostuums en is het beslag alleen al om die reden onrechtmatig gelegd. schadevergoeding 6.10 Partijen hebben over en weer vorderingen ingesteld tot betaling van een voorschot op schadevergoeding. Beide vorderingen zullen worden afgewezen, alleen al omdat geen feiten en omstandigheden zijn gesteld of gebleken die meebrengen dat is voldaan aan het vereiste dat de gevorderde voorzieningen uit hoofde van onverwijlde spoed geboden zij n, welk vereiste blijkens de rechtspraak (HR14 april 2000, NJ 2000/489) ook in versterkte mate geldt bij een vordering in kort geding tot betaling van een geldsom in zaken betreffende intellectuele eigendom. Vordering in conventie 6.11 Het voorgaande in aanmerking genomen zullen de vorderingen in conventie sub 1 en 2 in beginsel worden toegewezen. De gevorderde benoeming door de voorzieningenrechter van een registeraccountant zonder banden met gedaagden, gaat het bestek van een kort geding evenwel te buiten. De voorzieningenrechter zal deze voorziening derhalve in gewijzigde vorm toewijzen. De vordering in conventie sub 3 zal worden toe gewezen slechts voor zover betrekking hebbend op reclame-uitingen en andere materialen die het inbreukmakende teken bevatten. Voor toewijzing van de sub 4 gevorderde rectificatie ziet de voorzieningenrechter uit oogpunt van doelmatigheid van de te treffen ordemaatregel onvoldoende aanleidi ng, gezien het feit dat door het tijdsverloop de oorspronkelijke inbreukmakende advertenties reeds uit het geheugen van de lezer van de betrokken kranten zullen zijn verdwenen, de inbreukmakende tekens slechts gedurende vijf dagen zijn gebruikt, de stuntwinkel reeds sinds eind december 2002 is gesloten en middels het op te leggen verbod zal zijn gegarandeerd dat toekomstige inbreuken niet plaats vinden. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden en het voorschot op de schadevergoeding zal worden afgewezen. Hoewel Centaur gedeeltelijk in het gelijk zal worden gesteld, zal zij niettemin worden veroordeeld in de kosten van de conventie, omdat zij Gents rauwelijks heeft gedagvaard. Weliswaar is voorafgaand aan beslaglegging geen sommatie noodzakelijk, dit betekent evenwel niet dat het Centaur in het onder-

3 5 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

havige geval eveneens vrij stond Gents rauwelijks in dit kort geding te betrekken, met name niet nu Gents onbetwist heeft gesteld dat zij, direct nadat zij van de bezwaren van Centaur tegen haar handelwijze vernam, heeft aangegeven daarmee te zullen ophouden, waartoe zij vervolgens maatregelen heeft getroffen. Tevens heeft Gents zich bereid verklaard tot nader overleg en heeft daartoe door een bij beide partijen bekende bemiddelaar contact laten opnemen, later gevolgd door een poging van haar advocaat. Onder die omstandigheden heeft Centaur naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dit kort geding onnodig veroorzaakt en dienen de proceskosten derhalve voor haar rekening te komen. Het feit dat Gents tijdens dit kort geding toch nog enig verweer tegen de vordering van Centaur heeft gevoerd, kan geen verandering in dit oordeel brengen. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 260 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zal de voorzieningenrechter de in dat wetsartikel bedoelde termijn bepalen als na te melden. vordering in reconventie

6.12 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen onder 6.10 zal de primaire vordering worden afgewezen. De subsidiaire vordering tot onmiddellijke opheffing van het beslag en afgifte aan Gents van de beslagen kleding zal worden toegewezen. De gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd als na te melden. De vordering tot voldoening van de buitengerechtelijke kosten zal worden afgewezen, nu ook voor toewijzing van deze vordering geen spoedeisend belang is gesteld of gebleken en de omvang van de vordering voorts niet is onderbouwd en aannemelijk gemaakt. Centaur zal als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van de reconventie, waarbij de voorzieningenrechter ervan uitgaat dat Gents tot op de uitspraak van dit vonnis in reconventie geen andere kosten heeft gehad dan die van de conventie. 7 De beslissing De voorzieningenrechter: in conventie:

7.1 Beveelt gedaagden om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik voor kleding van de aanduiding Van Gils made en van andere met het Van Gils-merk overeenstemmende tekens. 7.2 Beveelt gedaagden binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van eiseres een schriftelijke, door een registeraccountant gecertificeerde en door alle relevante bescheiden gestaafde opgave te doen van: a de totale hoeveelheid geproduceerde, bestelde en/of ingekochte inbreukmakende producten als omschreven in r.o. 6.4; b de totale hoeveelheid verkochte inbreukmakende producten als onder a omschreven; c de door gedaagden betaalde productiekosten en/of inkoopprijzen van de inbreukmakende producten als onder a omschreven, alsmede de gerealiseerde verkoopprijzen; d de totale hoeveelheid bij gedaagden in voorraad of onder diens controle zijnde inbreukmakende producten als onder a omschreven;

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

e het totale bedrag van de door gedaagden genoten bruto winst minus BTW als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende producten als onder a omschreven; f de namen en de adressen van alle bij de verhandeling en productie van de onder a genoemde producten betrokken (rechts)personen, meer in het bijzonder de namen en adressen van eventuele (rechts)personen die de onder a omschreven inbreukmakende producten aan gedaagden hebben geleverd; g de namen en adressen van alle eventuele (rechts)personen aan wie de onder a bedoelde producten zijn of zullen worden geleverd; h de aard van de door gedaagden gebruikte promotiematerialen (advertenties, reclamefolders, websites etc), waarop of waarin de inbreukmakende producten zijn genoemd en/of afgebeeld, en de hoeveelheden daarvan die door gedaagden thans nog in voorraad worden gehouden. 7.3 Beveelt gedaagden om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis alle producten, promotiematerialen daaronder begrepen, die de inbreukmakende aanduiding Van Gils made bevatten, die zij op of na 5 december 2002 in voorraad heeft verkregen en/of houdt op hun kosten onder deurwaarderstoezicht te vernietigen. 7.4 Bepaalt dat gedaagden aan eiseres een dwangsom verschuldigd zijn van € 250,- voor iedere overtreding van het verbod onder 7.1 door gedaagden, dan wel enige thans of in de toekomst aan hun bedrijf verbonden (rechts)persoon en van € 1.000,- per dag op iedere dag dat gedaagden, dan wel enige thans of in de toekomst aan hun bedrijf verbonden (rechts)persoon, in overtreding zijn met de bevelen onder 7.2 en 7.3, zulks met een maximum van € 15.000,-. 7.5 Bepaalt de termijn waarbinnen ingevolge artikel 260 Rv de eis in de hoofdzaak moet zijn ingesteld op zes maanden na de datum van dit vonnis. 7.6 Veroordeelt Centaur in de kosten van de conventie, tot op de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van Gents begroot op € 703,36 aan salaris voor de procureur. 7.7 Verklaart dit vonnis in conventie uitvoerbaar bij voorraad. 7.8 Wijst a/het anders of meer in conventie gevorderde. in reconventie:

7.gHeftophetbij deurwaardersexploot van 5 december 2002 namens Centaur ten laste van Gents gelegde beslag op 55 kledingstukken. 7.10 Bepaalt dat Centaur de beslagen kleding binnen 48 uur na betekening van dit vonnis zal (doen) afgeven aan Gents aan het adres waar deze in beslag is genomen. 7.11 Bepaalt dat Centaur aan Gents een dwangsom verschuldigd is van € 250,- per dag op iedere dag dat Centaur in gebreke is te voldoen aan de veroordeling onder 7.10, zulks met een maximum van € 15.000,-. 7.12 Veroordeelt Centaur in de kosten van de reconventie, tot op de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van Gents begroot op nihil. 7.13 Verklaart dit vonnis in reconventie uitvoerbaar bij voorraad. 7.14 Wijst af het anders of meer in reconventie gevorderde. Enz.

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Nr. 55 Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 12 februari 2003 (Silva) Mr. D. H. von Maltzahn Art. 13 A, lid 1 b, BMW; art. 13 A, lid7b BMW Hoewel de naam Silva op zichzelfonderscheidend vermogen heeft, rijst de vraag of de merknaam Silva in dit geval niet in feite een beschrijvend karakter heeft daar hij verwijst naar een zeer specifieke cursus: de methode Süva. Ook de aanduiding Silva UltraMind ESP System verwijst naar een methode van Silva sr. Gesteld al dat de aanduidingSilva UltraMindESP System inbreukzou maken op het merk Silva, dan doet zichhetgevalvoor dat deze aanduidingverwijst naar de kenmerken van de waar, namelijk het type cursus dat wordt aangeboden. Tussen de beeldmerken van Endlich en UltraMind bestaat geen verwarringsgevaar. Het gevorderde verbod van gebruik van het beeldmerk zal derhalve worden afgewezen.

E I G E N D O M

3 5 9

Süva International/Endlich 1.3 Aanvankelijk was mevrouw M.W. J. Niemeijer franchiseneemster van Silva International voor Nederland. Op 12 februari zooi is zij opgevolgd door Endlich, die een territorial coördinator agreement met Silva International heeft gesloten. Deze drijft met ingang van 1 september 1997 een communicatie-adviesbureau onder de handelsnaam Endlich Communicatie. De bedrijfsomschrijving luidt, in elk geval sinds 21 juni 2002: het ontwikkelen en (laten) geven van cursussen met het doel hetvergroten van mentaal vermogen alsmede het verkopen van cursusmateriaal aan cursisten onder de handelsnamen 'SilvaNederland', 'DeSilva Methode' en 'SilvaMind Control'. Endlich gebruikt de handelsnaam 'Silva Nederland'. 1.4 Op 27 januari 1995 heeft Silva International voor de warenklassen KI 16,41 en 42 onder nummer 56270 het Benelux woordmerk SILVA gedeponeerd en onder nummer 567962 het navolgende Benelux beeldmerk:

Art.$Hnw In aanmerkinggenomen dat hetwoordSilva ter aanduidingvan een specifieke cursus van Silva sr. weinig onderscheidend vermogen heeft, zo daar al sprake van is, neemt de handelsnaam Silva UltraMind ESP System voldoende afstand van de handelsnaam Silva Nederland en is er geen gevaar voor (indirecte) verwarring tussen beide handelsnamen. 1 Silva UltraMind Systems IXC te Laredo, Texas, Verenigde Staten van Amerika, 2 Leonarda Henrica Maria Kester te Woerden, eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, procureur mr. N.A. de Leeuw, tegen Jolanda Pauline Maria Endlich te 's-Gravenhage, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. J. W. Knipscheer te Amsterdam, en in welke zaak heeft verzocht tussen te komen: 1 Silva International Ine te Laredo, Texas, Verenigde Staten, 2 Marina Wilhelmina Jacoba Niemeyer, wonende te Nieuw Vennep, tussenkomende partijen, procureur mr. P.J.M, von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. J. W. Knipscheer te Amsterdam. De feiten 1.1 Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 21 januari 2003 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan. 1.2 Silva sr. heeft Silva International Inc. opgericht, verder te noemen Silva International, met het doel het geven en het doen geven van trainingen onder de namen The Silva Method en Silva Mind Control. Vervolgens heeft hij in 1998 een nieuwe cursus ontworpen met de naam Silva UltraMind ESP System en een nieuwe onderneming opgericht met de naam Silva UltraMind Systems, verder te noemen UltraMind, aan wie hij op 29 juli 1998 de auteursrechten op de cursus Silva UltraMind ESP System heeft overgedragen. Nadat José Silva sr. was overleden, zijn UltraMind en Silva International ieder hun weg gegaan. Silva International en UltraMind opereren thans allebei op de Nederlandse markt.

1.5 In de merkdepotszijnmet WarenklasseKI41 aangeduid: Cursussen, trainingen en opleidingen op het gebied van geestelijke en lichamelijke ontwikkeling; publiceren en uitgeven boeken, tijdschriften, periodieken, magazines, brochures, informatiebulletins en andere dergelijke publikaties. 1.6 Niemeijer heeft op 7 oktober 1997 voor de warenklasssen KL 16, 41 en 42 het Beneluxmerk geregistreerd (registratienummer 617129) dat er als volgt uitziet:

3 6 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Bij overeenkomst van 10 juli 2002 heeft Endlich van Niemeijer alle rechten van Niemeijer op dit merk verkregen. 1.7 Endlich heeft de domeinnaam www.silva.nl in gebruik. 1.8 Sinds 8 april 2002 heeft Endlich de domeinnaam www.silvaultramind.nl geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Deze website verwijst gebruikers naar de website www.silva.nl. 1.9 Op 7 augustus 2002 heeft UltraMind het volgende merk gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau onder registratienummer 1015854 voor de warenklassen Kl 9,16,41:

Silva UltraMind Systems 1.10 UltraMind heeft de domeinnaam www.silvaultramind.com in gebruik. 1.11 UltraMind heeft met ingang van oktober 2001 Kester voor Nederland aangesteld als supervisor. Zij mag de cursus Silva UltraMind ESP System (in het Nederlands Silva UltraMind EZP Systeem genaamd) geven. Zij heeft het cursusmateriaal in het Nederlands vertaald. Sinds januari 2002 maakt Kester reclame voor deze cursus, ook in de regio Den Haag. De cursus beoogt een beter gebruik van de rechter hersenhelft en van de intuïtie te bevorderden door EZP (Effectieve Zintuigelijke Projectie). 1.12 Kester gebruikt het onder 1.9 bedoelde merk op haar briefpapier. Zij heeftdedomeinnaam www.silvaultramindsystem.nl in gebruik. De vorderingen, de grondslag daarvoor en het verweer

2 UltraMind c.s. vorderen in conventie - zakelijk weergegeven - Endlich te bevelen om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis de registratie van de domeinnaam www.silvaultramind.nl ongedaan te maken en de domeinnaam niet meer te gebruiken alsmede Endlich te verbieden om een aanduiding te gebruiken in het economische verkeer, die verwarringwekkend overeenstemt met hetzij de naam van de cursus Silva UltraMind ESP System, hetzij de handelsnaam Silva UltraMind Systems, hetzij met het gedeponeerde Benelux-merk, hetzij haar domeinnaam www.silvaultramind.com, een en ander op verbeurte van een dwangsom alsmede onder de bepaling dat UltraMind c.s. de eis in de hoofdzaak instelt binnen drie maanden nadat het vonnis onherroepelijk is geworden. 3 UltraMind c.s. leggen aan hun vorderingen het navolgende ten grondslag. Kester is door UltraMind aangesteld als supervisor en is gerechtigd de cursus Silva UltraMind ESP System te geven.

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

Daarvoor is cursusmateriaal gemaakt en is reclame gevoerd door middel van advertenties, lezingen en brochures. UltraMind heeft het woord- en beeldmerk SILVA ULTRAMIND SYSTEMS gedeponeerd. De domeinnaam www.silvaultramind.nl die nu door Endlich is vastgelegd, stemt verwarringwekkend overeen met het woordmerk van UltraMind. Endlich heeft niets te bieden op het gebied van Silva UltraMind. Zij mag de cursus Silva UltraMind ESP System niet geven. Het gebruik van de domeinnaam door Endlich is slechts om verwarring te wekken en is onrechtmatig jegens UltraMind c.s. De website verwijst slechts naar www.silva.nl. Endlich heeft geen belang bij gebruik van die domeinnaam. 4 Endlich heeft gemotiveerd verweer gevoerd, dat, voor zover nodig, hierna aan de orde zal komen. 5 Endlich vordert in reconventie na wijziging van eis - zakelijk weergegeven - UltraMind c.s. te bevelen om - op straffe van een dwangsom - onmiddellijk na betekening van dit vonnis het gebruik van het merk SILVA in de handelsnaam in de Benelux te staken en gestaakt te houden, tenzij het merk SILVA enkel wordt gebruikt als titel van de cursus Silva UltraMind ESP System. 6 Silva International c.s. vorderen in de tussenkomst na wijziging van eis - zakelijk weergegeven - UltraMind c.s. te bevelen om - op straffe van een dwangsom - onmiddellijk na betekening van dit vonnis het gebruik van SILVA en het HOOFD-beeldmerk en van enig daarmee overeenstemmend teken in de Benelux te staken en gestaakt te houden, tenzij het merk SILVA enkel wordt gebruikt als titel van de cursus Silva UltraMind ESP System. 7 Voorts vorderen Silva International c.s. in de tussenkomst na wijziging van eis - zakelijk weergegeven - UltraMind es. op straffe van een dwangsom - te gebieden om in het kader van de cursus Silva UltraMind ESP System te allen tijde een disclaimer op te nemen met de volgende tekst: UltraMind EZP is niet aangesloten bij of anderszins verbonden met Silva International Inc. en Silva Nederland, noch met de Silva Methode of enig andere cursus van Silva International en Silva Nederland dan wel

een disclaimer van zodanige vorm en inhoud in goede justitie vast te stellen. 8 Endlich en Silva International c.s. leggen aan hun vorderingen het navolgende ten grondslag. Silva International en Niemeyer hebben een ouder recht op het merk SILVA of het hoofd-logo dan UltraMind c.s.. UltraMind c.s. hebben voorts ook niet het recht gekregen om het te gebruiken. Het hoofd-logo van UltraMind c.s. vertoont visuele en begripsmatige overeenstemming met het hoofdmerk van Niemeyer waardoor verwarringsgevaar bestaat voor het publiek. Voorts zijn de waren en diensten waarvoor het gebruikt wordt dezelfde dan wel soortgelijk. Endlich gebruikt de handelsnaam Silva Nederland en heeft de oudste handelsnaamrechten. Kester mag derhalve geen gebruik maken van de handelsnaam Silva UltraMind EZP op haar website en briefpapier. UltraMind c.s. mogen SILVA alleen gebruiken als onderdeel van de titel van de cursus Silva UltraMind ESP System. De gevorderde disclaimer dient om het verwarringsgevaar te minimaliseren. 9 UltraMind c.s. hebben gemotiveerd verweer gevoerd, dat, voor zover nodig, hierna aan de orde zal komen.

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Beoordeling van het geschil Bevoegdheid 10 Nu Endlich - als oorspronkelijke gedaagde - in het arrondissement 's-Gravenhage is gevestigd, stelt de voorzieningenrechter vast dat hij bevoegd is van de vordering kennis te nemen. Daarnaast is hij op grond van artikel 37 Benelux-Merkenwet (BMW) bevoegd. Bovendien is de bevoegdheid niet ter discussie gesteld. Incident 11 De tussenkomst waarom Silva International c.s. hebben verzocht, wordt toegestaan. UltraMind c.s. hebben zich tegen deze tussenkomst verzet, voor zover het de vordering ten opzichte van UltraMind betreft. UltraMind stelt dat zij in haar belang is geschaad doordat zij zich niet genoegzaam tegen de vordering in de tussenkomst heeft kunnen verweren. Deze stelling is verworpen, daar UltraMind deze stelling niet aannemelijk heeft gemaakt. Daarop is de tussenkomst toegestaan. De vordering in conventie 12 Ter zitting is gebleken dat Endlich geen bezwaar heeft tegen toewijzing van de vordering van UltraMind c.s. met betrekking tot het ongedaan maken van de domeinnaam en het verbod deze domeinnaam nog te gebruiken. Dit gedeelte van de vordering kan derhalve worden toegewezen. 13 Voorts hebben UltraMind c.s. een verbod gevorderd om een aanduiding te gebruiken in het economische verkeer, die verwarringwekkend overeenstemt met hetzij de naam van de cursus Silva UltraMind ESP System, hetzij de handelsnaam Silva UltraMind Systems, hetzij met het gedeponeerde Benelux-merk, hetzij haar domeinnaam www.silva.ultramind.com. 14 Dit gedeelte van de vordering zal worden afgewezen. Mede in het licht van hetgeen hierna in reconventie en in de tussenkomst zal worden overwogen, hebben UltraMind c.s. onvoldoende aan dit gedeelte ten grondslag gelegd. De vordering in tussenkomst 15 Alvorens de vordering in reconventie te behandelen zal eerst de vordering in tussenkomst aan de orde komen. Merkinbreuk 16 Silva International heeft het woordmerk Silva op 27 januari 1995 gedeponeerd voor de in 1.4 vermelde warenklassen. Dit teken wordt met betrekking tot een door Silva sr. ontwikkelde cursus gebruikt. Hoewel de naam Silva op zich zelf onderscheidend vermogen heeft, rijst de vraag of de merknaam Silva in dit geval niet in feite een beschrijvend karakter heeft daar het verwijst naar een zeer specifieke cursus: de methode S ilva. 17 Het zelfde kan gezegd worden van de aanduiding Silva UltraMind ESP System. Ook deze aanduiding verwijst naar een methode van Silva sr., namelijk een latere versie van de (oudere) methode Silva. Gesteld al dat moet worden aangenomen dat de aanduiding Silva UltraMind ESP System inbreuk zou maken op het merk Silva, dan doet zich hier naar voorlopig oordeel een geval van artikel 13A onder 6 (lid 7? red.) BMW voor, daar de benaming Silva UltraMind ESP System verwijst naar de kenmerken van de waar, namelijk het type cursus dat wordt aangeboden.

E I G E N D O M

3 6 1

18 Ten aanzien van het beeldmerk wordt overwogen dat tussen de beeldmerken van Endlich en UltraMind geen verwarringsgevaar bestaat. Precieze analyse van beide beeldmerken, zie onder 1.6 en 1.9, leert dat in het beeldmerk van UltraMind 2 silhouetten van een profiel te zien zijn, die naar rechts kijken, terwijl het profiel in het beeldmerk van Endlich naar links kijkt. Voorts lopen vanuit het donkere profiel in het beeldmerk van UltraMind witte stralen naar een buitencirkel, terwijl het andere beeldmerk een soort van zwarte 'zweetdruppels' op het hoofd vertoont. Voorts heeft het donkere silhouet in het beeldmerk van UltraMind een centrum van waaruit de stralen ontspringen, terwijl het andere beeldmerk een soort van foetus achter het voorhoofd laat zien. Het gevorderde verbod van gebruik van het beeldmerk zal derhalve worden afgewezen. Disclaimer 19 Gelet op hetgeen hiervoor in 16 t/m 18 is overwogen zal de vordering in verband met de disclaimer worden afgewezen. De vordering in reconventie Handelsnaam 20 Kester en Endlich bieden allebei cursussen aan, die gebaseerd zijn op inzichten van de heer Silva sr., die inmiddels overleden is. De cursussen richten zich op het vergroten van mentale vermogens, alleen in de methode verschillen zij. 21 Endlich, gevestigd te Den Haag, gebruikt de handelsnaam Silva Nederland en het merk Silva voor haar cursussen. Aangenomen wordt dat dit sinds 12 februari 1998 gebeurt (datum van territorial coördinator agreement). 22 Kester maakt sinds februari 2002 reclame voor haar cursus Silva UltraMind ESP Systems, onder meer in Den Haag, de plaats waar ook Endlich haar onderneming drijft. Op het briefpapier van Kester staat het logo Silva UltraMind EZP. Zij gebruikt dit teken daarmee ook als handelsnaam. Via de domeinnaam www.silvaultramindsystem.nl vestigt zij de aandacht op de door haar te geven cursussen. Dit kan als gebruik van een handelsnaam worden beschouwd. Endlich en Kester gebruiken derhalve allebei in dezelfde plaats een handelsnaam voor dezelfde soort van cursussen waarin het woord (naam) silva voorkomt. 23 Zoals hiervoor onder 16 en 17 al overwogen heeft het woord Silva ter aanduiding van een specifieke cursus van Silva sr., weinig onderscheidend vermogen, zo daar al sprake van is. Dit in aanmerking genomen, neemt de handelsnaam Silva UltraMind ESP System voldoende afstand van de handelsnaam Silva Nederland en is er geen gevaar voor (indirecte) verwarring tussen beide handelsnamen. 24 Van gebruik van een handelsnaam in Nederland door de medegedaagde UltraMind is niets gebleken. De vordering tegen UltraMind is daarom niet toewijsbaar. Conclusie in conventie, reconventie en in de tussenkomst 25 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering in conventie op de hierna te vermelden wijze zal worden toegewezen. De vorderingen in reconventie en in de tussenkomst zullen worden afgewezen. Er is aanleiding om de in conventie gevorderde dwangsom te maximeren. 26 Voorts zal worden bepaald dat de aan Endlich op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijk-

3 6 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

heid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan. Trips

27 De termijn, waarbinnen de vordering in conventie in de bodemzaak aanhangig dient te worden gemaakt zal de rechtbank bepalen op drie maanden na de uitspraak, zulks in de lijn van NJ 2002, 298. Kosten

28 In het feit dat partijen in conventie over en weer in het ongelijk zullen worden gesteld, wordt aanleiding gevonden te bepalen dat iedere partij de eigen proceskosten draagt. In reconventie zullen Endlich en in de tussenkomst zullen Silva International os., als de in het ongelijk gestelde partijen, worden veroordeeld in de kosten. Beslissing:

De voorzieningenrechterr in conventie

beveelt Endlich binnen vij f dagen na betekening van dit vonnis de registratie van de domeinnaam www.silvaultramind.nl ongedaan te maken en deze domeinnaam niet meer te gebruiken; bepaalt dat Endlich, indien zij niet voldoet aan bovenstaand bevel, een dwangsom verbeurt van € 200,- per dag, tot een maximum van € 20.000,-; bepaalt dat bovenstaande dwangsom vatbaar is voor matiging op de wijze zoals onder 26 is vermeld; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt; wijst af het meer of anders gevorderde; in reconventie en in de tussenkomst wijst tiet gevorderde af;

v«wn2ed£Endlich,respectievelijkSilvaInternationalInc.en Niemeijer, in de kosten, tot op deze uitspraak aan de zijde van UltraMind os. begroot op € 351,50 aan salaris van de procureur. Enz. Nr. 56 Vzr. Rechtbank te Amsterdam, 23 januari 2003 (Vitalife/Vital Life) Mr. M.Y.C. Poelmann Art. 14 C BMWj° art. IV en V Wijzigingsprotocol (Heilung) Op 1-1-1996 is het Protocol tot wijziging van de BMW in werking getreden, waarin de regeling van het verval wegens niet normaal gebruik (non-usus) op vijfjaar is gesteld. In de BMW oud was sprake van verval van een merk wegens niet-gebruik gedurende drie jaren volgend op het depot. Op grond van het overgangsrecht (artikel IV Protocol) blijft deze bepaling van verval wegens niet-gebruik gelden voor depots die ten minste driejaar vóór inwerkingtreding van het Protocol zijn verricht, derhalve op depots die vóór 1-1-1993 zijn verricht. Naar oud recht kan verval wegens niet-normaal gebruik niet worden hersteld door later (weer) normaal gebruik van het merk te gaan maken. Naar nieuw recht is het mogelijk verval van het recht te herstellen door opnieuw of alsnog met het gebruik te beginnen (zoge-

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

naamde Heilung), onderde in artikel i4Cgesteldevoorwaarden. Om een beroep te kunnen doen op herstel van een vervallen merk moet het eerste of hernieuwde gebruik van het vervallen merk in de zin van artikel 14C lid 1 BMW zijn aangevangen na 1-1-1996. Eerste of hernieuwd gebruik van vóór die datum telt niet mee. Nu Vitalife c.s. het merk voor de waren in klasse 5 eerst zijn gaan gebruiken vanaf 1995, is voorshands niet uit te sluiten dat de bodemrechterzal oordelen dat het op 14-12-1985 gedeponeerde merk op 15-12-1988 is vervallen, en dat eisers derhalve geen rechten kunnen ontlenen aan dat depot.1 Art.4,Ud6BMW Het is voorshands niet aannemelijk dat eisers niet van het bestaan van het depot door Klaire, het gebruik van de merknamen VITALLIFE en VTTAL CELLLWE doorELN en de advertenties in Ortho Moleculair op de hoogte zijn geweest. Eisers hebben ookgeen feiten of omstandigheden gesteld opgrond waarvan aangenomen zou kunnen worden dat zij van eengrote concurrent in deze branche niet geweten zouden hebben. De kans dat het beroep van ELN op een depot te kwader trouw zal slagen kan dan ook niet als bij voorbaat kansloos worden aangemerkt.

1 Johannes Willem Raats te Echt, 2 Vitalife BV te Echt, eiseressen, procureur mr. N.W. Mulder, tegen Europees Laboratorium voor Nutriënten BV te Bunnik, gedaagde, procureur mr. S. H. Merkus. 1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten. a Vitalife en ELN zijn beiden aktief op de markt van voedingssupplementen. b Het Amerikaanse bedrijf Klaire Laboratories Inc. (hierna Klaire) ontwikkelt voedingsmiddelen. Sedert 1969 levert Klaire haar voedingssupplementen in Amerika onder de naam VITAL LIFE. In 1985 heeft Klaire aan ELN een licentie verleend om de Vital Life producten in Nederland te verkopen. ELN verkocht deze producten aanvankelijk onder haar handelsnaam ELN. c Op 4 december 1985 is het beeldmerk VITALIFE door de rechtsvoorganger van Laboratoire Caroli B.V. bij het Benelux Merkenbureau (hierna: BMB) gedeponeerd (registratienummer 421690) voor waren in klassen 3,5,29,30 en 31. d Vanaf 1987 verkoopt ELN de Vital Life producten onder de handelsnamen Vital Cell Life en Vital Life Diagnostics. e Op 15 september 1989 heeft Klaire het merk VITAL LIFE (registratienummer 4687756) gedeponeerd in de Benelux. In 1999 is het merk vervallen. f In 1995 is de besloten vennootschap Vitalife B.V. opgericht. g Op 22 december 1995 heeft Raats het woordmerk VITALIFE gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau (registratienummer 583758). h Op 30 oktober 2002 heeft Vitalife het (op 4 december 1985 gedeponeerde) beeldmerk VITALIFE gekocht van Laboratoire Caroli B.V. i Bij brief van 19 september 2002 heeft (de raadsman van) eisers ELN meegedeeld dat ELN met het gebruik van de tekens VTTAL LIFE en VTTAL CELL LIFE en met het voeren van de handelsnamen Vital Cell Life en Vital Life Diagnostics inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van eisers maakt en heeft zij ELN gesommeerd deze inbreuken te staken. ELN 1

Zie de noot op blz. 364. Red.

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven. j Krachtens verlof van 14 oktober 2002 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht hebben eisers conservatoir beslag tot levering c.q. afgifte gelegd op bij ELN in voorraad zijnde producten voorzien van de aanduiding VTVAL LIFE, alsmede materialen waarin deze producten staan vermeld. k Op 12 december 2002 heeft Klaire het woordmerk VITAL LIFE (depotnummer 1023493) voor de Benelux gedeponeerd. 2.1 Eisers vorderen - kort gezegd - ELN te gebieden iedere inbreuk op de aan eisers toekomende merk- en handelsnaamrechten te staken en gestaakt te houden, met neven vorderingen, zoals opgenomen onder sub 2 toten met 8 van het petitum van de dagvaarding. 2.2 Zij stellen hiertoe dat Raats rechthebbende is op het op 4 december 1985 bij het BMB gedeponeerde en geregistreerde woord- en beeldmerk VITALIFE, alsmede op het op 22 december 1995 gedeponeerde en geregistreerde woordmerk VITALIFE. Vitalife, aldus eisers, is na voorgebruik van de handelsnaam Vitalife Sport Products sinds 1991, opgericht in 1995. Sinds 1995 brengt Vitalife krachtens een door Raats verleende licentie voedingssupplementen op de markt onder de naam VITALIFE. ELN, aldus eisers, maakt met het verhandelen van producten onder de naam VITAL LIFE en VITAL CELLLIFE, alsmede met het registreren en voeren van de handelsnamen Vital Cell Life en Vital Life Diagnostics inbreuk op de exclusieve rechten van eisers op het woordmerk VITALIFE. Tevens maakt ELN met het gebruik van de aanduiding VITAL LIFE en VITAL CELL LIFE inbreuk op de handelsnaamrechten van eisers. Het gebruik van de aanduidingen VITAL LIFE en VITAL CELL LIFE is ook anderszins onrechtmatig jegens eisers, omdat ELN de indruk wekt dat de door haar aangeboden producten met daarin vervat de aanduidingen VITAL LIFE en VITAL CELL LIFE van eisers afkomstig zijn. Het gevaar voor verwarring bij het publiek is groot. Aldus eisers. 3 ELN heeft hiertegen - verkort weergegeven - aangevoerd dat zij oudere rechten heeft dan eisers. Zij voert reeds sinds 1985 en aantoonbaar sinds I987dehandelsnamen Vital Cell Life en Vital Life Diagnostics en verhandelt haar producten onder gebruikmaking van die aanduidingen. ELN heeft voorts aangevoerd dat het in 1985 door de rechtsvoorganger van Laboratoire Caroli B.V. gedeponeerde beeldmerk VITALIFE nooit is gebruikt voor waren in klasse 5 (voedingssupplementen) en overigens slechts gedurende korte tijd op heel beperkte schaal voor shampoo. Zij concludeert hieruit dat dit merk in 1988 is vervallen, in ieder geval voor waren in klasse 5 en waarschijnlijk ook voor andere waren. Aan het depot door Raats van 22 december 1995 kunnen eisers evenmin rechten ontlenen, aangezien dit depot te kwader trouw is geschied. ELN wijst daartoe op het feit dat zij in de periode voor dat depot in Nederland reeds een omzet van 1 miljoen Nederlandse guldens op jaarbasis had met producten onder de naam VITAL LIFE en VITAL CELL LIFE, daarvoor advertenties plaatste in het toonaangevende blad op het gebied van voedingssupplementen ORTHO MOLUCULAIR, de handelsnamen Vital Cell Life en Vital Life Diagnostics gebruikte sedert 1987 en in 1989 door Klaire het merk VITAL LIFE was gedeponeerd.

E I G E N D O M

3 6 3

Beoordeling van het geschil 4 Voor toewijzing van zo vergaande voorzieningen als gevorderd is slechts plaats indien buiten redelijke twijfel is dat aan eisers een beroep op oudere merk- en handelsnaamrechten toekomt. 5 De eerste vraag die beantwoording behoeft is of eisers rechten kunnen ontlenen aan het depot van het merk VITALIFE op 4 december 1985. 6 Op 1 januari 1996 is het Protocol tot wijziging van het BMW in werking getreden, waarin de regeling van het verval wegens niet normaal gebruik (non-usus) op vijfjaar is gesteld. In de BMW oud was sprake van verval van een merk wegens niet-gebruik gedurende drie jaren volgend op het depot. Op grond van het overgangsrecht (artikel IV Protocol) blijft deze bepaling van verval wegens niet-gebruik gelden voor depots die tenminste driejaar vóór inwerkingtreding van het Protocol zijn verricht, derhalve op depots die vóór 1 januari 1993 zijn verricht. 7 Het beeldmerk VITALIFE is in 1985 gedeponeerd. Niet betwist is door Vitalife c.s. dat het merk VITALIFE na het depot in 1985 niet voor de waren in klasse 5 (voedingsmiddelensupplementen) gebruikt is en dat eerstsedert 1995 sprake is van het gebruik van het merk VITALIFE voor voedingsmiddelensupplementen. Naar oud recht kan verval wegens niet normaal gebruik niet worden hersteld door later (weer) normaal gebruik van het merk te gaan maken. Naar nieuw recht is het mogelijk verval van het recht te herstellen door opnieuw of alsnog met het gebruik te beginnen (zogenaamde Heilung), onder de in artikel 14C BMW gestelde voorwaarden. Om een beroep te kunnen doen op herstel van een vervallen merk moet het eerste of hernieuwde gebruik van het vervallen merk in de zin van artikel 14C lid 1 BMW zijn aangevangen na 1 januari 1996. Eerste of hernieuwd gebruik van vóór die datum telt niet mee. 8 Nu Vitalife c.s. het merk voor de waren in klasse 5 eerst zijn gaan gebruiken vanaf 1995, is voorshands niet uit te sluiten dat de bodemrechter zal oordelen dat het op 14 december 1985 gedeponeerde merk op 15 december 1988 is vervallen, en dat eisers derhalve geen rechten kunnen ontlenen aan dat depot. 9 ELN heeft ter zitting voldoende aangetoond dat zij haar producten reeds sedert 1987 verkoopt onder de namen VITAL LIFE en VITAL CELL LIFE en dat zij sinds 1990 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat onder de handelsnaam Vital Cell Life. Indien in de bodemprocedure wordt geoordeeld dat het depot van 1985 (gedeeltelijk) is vervallen, heeft dat tot gevolg dat ELN inderdaad de oudste handelsnaamrechten met betrekking tot het gebruik van die handelsnaam heeft. In dat geval kunnen eisers ELN niet verbieden gebruik te maken van de handelsnamen Vital Cell Life en Vital Life Diagnostics. 10 Het is voorshands niet aannemelijk dat eisers niet van het bestaan van het depot door Klaire, het gebruik van de merknamen VITAL LIFE en VITAL CELL LIFE door ELN en de advertenties in ORTHO MOLECULAIR op de hoogte zij n geweest. Eisers hebben ook geen feiten of omstandigheden gesteld op grond waarvan aangenomen zou kunnen worden dat zij van een grote concurrent in deze branche niet geweten zouden hebben. De kans dat het beroep van ELN op een depot te kwader trouw zal slagen kan dan ook niet

3 6 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

als bij voorbaat kansloos worden aangemerkt. 11 Het voorgaande brengt mee dat niet wordt voldaan aan de eis dat buiten redelijke twijfel is dat aan eisers een beroep op oudere merk- en handelsnaamrechten toekomt, zodat de gevraagde voorzieningen moeten worden geweigerd. Ten overvloede wordt nog opgemerkt dat, nu beide partij en hun producten al jaren zonder problemen naast elkaar op de markt brengen, er geen zo spoedeisend belang is dat een bodemprocedure niet kan worden afgewacht. 12 Eisers zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van deze procedure. Beslissingin kortgeding

De voorzieningenrechter: ï weigert de gevraagde voorziening. 2 veroordeelt eisers hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van ELN begroot op € 193,- wegens vastrecht en op € 703,- aan salaris procureur. 3 verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz. Noot Heilungen overgangsrecht

Door de op 1-1-1996 in werking getreden wijziging van de BMW blijft een merk dat langer dan vijfjaar niet wordt gebruikt geldig totdat het op vordering van een belanghebbende wordt vervallen verklaard. Wie voordat een dergelijke vordering wordt ingesteld het merk alsnog (of wederom) in gebruik neemt, heft de grond tot vervallen verklaring op. Het gebrek in de geldigheid van het merk wordt geheeld zo bepaalt artikel 14C BMW. Maar hoe zit dat met merken, die al vóór 1996 werden gebruikt? De artikelen IV en V van het betreffende protocol geven het overgangsrecht.1 Artikel IV zegt dat op depots, welke tenminste driejaren voor de inwerkingtreding, dus vóór 1-11993, zijn verricht, het oude artikel 5 onder 3 van toepassing blijft. Artikel V bepaalt, dat de houder geen gebruik als bedoeld in artikel 14C (herstel) kan doen gelden, dat voorafgaat aan 1-1-1996 (de datum van inwerkingtreding). Het depot van het merk VITALIFE dateert van 1985. Daarop is dus het oude artikel 5 onder 3 van toepassing. Omdat het merk (pas) vanaf 1995 in gebruik is genomen, is dat dus niet in de eerste drie jaren na het depot gebeurd. Het merk is daarom vervallen. Het gebruik vanaf 1995 heeft geen heling tot gevolg. Maar houdt het overgangsrecht ook in dat het gebruik na 1-1-1996 evenmin heling tot gevolg heeft? De voorzieningenrechter te Amsterdam vindt van wel (althans acht zij het waarschijnlijk dat de bodemrechter dat zal vinden). Deze opvatting is echter onjuist. We hebben het herstel aan de Merkenrichtlijn (Mrl) te danken. leder merk dat vervallen verklaard kan worden, is vatbaar voor heling (aldus artikel 12). De richtlijn biedt geen steun voor de opvatting dat in het pre-richtlijn-tijdperk vervallen merken altijd vervallen blijven en niet meer kunnen worden geheeld. De richtlijn voorziet slechts in beperkte mate in een overgangsrecht: een op het moment van inwerkingtreden lopende termijn wordt een vijfjaarstermijn (artikel 10 lid 4 Mrl.). Omdat de BMW een vervaltermijn van korter dan vijfjaar kende, moest de Benelux wet1

Zie voor het overgangsrecht ook Van Oerle inBMM Bulletin 1995, nr.3, blz. 15 e.v. en IEC, aant. 3.11 bij art. 5 BMW, blz. Me II- art. 5-28

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

gever een overgangsbepaling geven om de op het moment van inwerkingtreden lopende driejaarstermijn om te zetten in een vijfjaarstermijn. Dat is dan ook de strekking van artikel IV, dat aldus moet worden verstaan dat in geval de in artikel 5 onder 3 (oud) bedoelde termijn van drie jaar loopt op het moment van inwerkingtreden, die termij n wordt verlengd tot vijfjaar. Dit staat ook letterlijk te lezen in de memorie van toelichting op artikel IV. Uit het overgangsrecht van de artikelen IV en V volgt dus niet dat artikel 14C BMW (nieuw) alleen van toepassing is op binnen drie jaar voorafgaand aan of na het inwerkingtreden ingeschreven merken. De memorie van toelichting op artikel V stelt buiten twiifel dat het de bedoeling van de Benelux wetgever is een in beginsel vervallen recht door een alsnog of wederom in gebruik nemen te helen. Op de ingevolge het oude artikel 5 onder 3 vervallen merken is het nieuwe artikel 14C van toepassing. De Benelux wetgever heeft zich echter gerealiseerd dat dit onredelijk zou kunnen uitpakken voor de derde, die vóór 1-1-1996 werd geconfronteerd met een inmiddels opgenomen gebruik, waar hij zich onder het oude recht geen zorgen over hoefde te maken; het merk was immers vervallen. Daarom bepaalt artikel V dat op gebruik vóór 1-1-1996 geen beroep kan worden gedaan. De memorie voegt daar echter voor alle duidelijkheid aan toe: daaruit volgt dat zij wel beroep kunnen doen op een gebruik dat plaats vindt na die datum.

De merkhouder, die weet dat er een ouder identiek of overeenstemmend merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten bestaat, en die zich tot 1-1-1996 over het bestaan van dat merk geen zorgen maakte, omdat hij had vastgesteld dat het niet werd gebruikt, doet er dus verstandig aan een actie tot vervallenverklaring jegens dit merk te ondernemen teneinde te voorkomen dat hij dat niet meer kan als de derde (of een derde die dit merk koopt) dat merk in gebruik neemt. Daardoor herleeft dat oudere merk immers, zij het dat het niet tegen zijn eigen merk kan worden ingezet. Het verplicht tot coëxistentie. Dit volgt uit artikel 14C lid 2 BMW.2 Ste.

Nr. 57 Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, 21 februari 2003 (bezwaar nieuwheidsonderzoek) Mr. J.W. Sentrop Art. 8:54, lid 1 Awb De rechtbank sluit het onderzoek voordat partijen zijn gehoord, omdat het beroep kennelijk ongegrond is. Art. 1:3 Awbj° artt. 36 en 32, leden 1,2 en 4R0W1995 De mededeling betreffende het resultaat van het nieuwheidsonderzoek is als zodanig niet op rechtsgevolg gericht. De aanvrage van eiser was gericht op het verkrijgen van een 20-jarig octrooi; dat zalaan eiser ookworden verleend. De briefvans december2001 heeft daarop geen betrekking. Het Bureau I E . heeft op goede gronden de 2 De Merkenrichtlijn kent geen overeenkomstige bepaling. Het gemeenschapsmerk kent de coëxistentie enkel ingeval van een gedogen.

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

3 6 5

brief van 3 december zooi niet als een besluit in de zin van art. 1 -.3, van de Algemene Wet Bestuursrecht, hetgeen betekent dat eerste lid Awb aangemerkt, zodat eiser tevens op goede grondenaanvrager in in haar bezwaar niet ontvankelijk moet worden zijn bezwaar niet ontvankelijk is verklaard. verklaard. 3.3 Het vorenstaande standpunt heeft het Bureau telefoArt. 17, lid z en Regel 39 PCT-verdrag nisch aan de octrooigemachtigde van aanvrager, dr. J. J. HutBureau I. E.: aanvrager heeft een nieuwheidsonderzoek van in-ter, meegedeeld en daarbij gevraagd of aanvrager dienaanternationaal type gevraagd. De stelling van aanvrager dat uitsluigaande nog verweer wilde voeren tijdens een hoorzitting tend de bepalingen van de Row 95 van toepassing zijn is onjuist; invan het Bureau. tegendeel zijn op een nieuwheidsonderzoek van internationaal type Op 12 februari 2002 heeft dr. Hutter telefonisch meegedeeld de bepalingen van deRijksoctrooiwet 1995 niet van toepassing. af te zien van een hoorzitting van het Bureau voor de IndusRb.: Uit artikel 17, UdzenRegel39 blijkt dat het EOB alsinstantie triële Eigendom. voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek, de bevoegdheid toekomt in bepaalde gevallen geen literatuuronderzoek uit te voeren; een van 4 Ten overvloede t.a.v. de gegrondheid van het bezwaar de genoemde gevallen deed zich bij de aanvrage van eiser voor. 4.1 Ten overvloede stelt het Bureau vast, dat ook indien het bezwaar wel zou kunnen worden beoordeeld, dit niet tot een gegrond verklaring van het bezwaar zou leiden, op P.P. A. Berk te Zwolle, eiser, grond van de navolgende overwegingen. tegen Bureau voor de Industriële Eigendom, verweerder. 4.2 Zoals ook het bezwaarschrift vermeldt, geeft het nieuwheidsrapport aan dat geen nieuwheidsonderzoek is gedaan voor deze octrooiaanvrage omdat de conclusies vala Beschikking Bureau voor de Industriële Eigendom, 14 felen onder de uitzondering van octrooieerbaarheid genoemd bruari 2002 (mr. J.L. Driessen)* in artikel 52 (2) en (3) van het Europees Octrooiverdrag (in deze bepaling is onder meer aangegeven dat computer2 Het bezwaar programmatuur als zodanig niet octrooieerbaar is). De onIn het bezwaarschrift wordt bezwaar gemaakt tegen het niet derzoeker heeft geen technisch probleem kunnen vaststeluitvoeren van het nieuwheidsonderzoek voor de genoemde len dat mogelijkerwijs op een niet voor de hand liggende conclusies van de octrooiaanvrage 1018961. manier zou moeten worden opgelost. 3 Het oordeelvan het Bureau voor de Industriële Eigendom 4.3 Aanvrager heeft in het bezwaarschrift (samengevat) het 3.1 De ontvankelijkheid van het bezwaar volgende aangevoerd: Alvorens de bezwaren inhoudelijk in behandeling te nea De Octrooiraad heeft (sinds) 1985 beslist dat een computer men, dient het Bureau vast te stellen of tegen de onderhageladen met computerprogrammatuur principieel octrooieerbaar is vige mededeling betreffende het resultaat van het en dat een aan een computerprogramma gerelateerde werkwijze nieuwheidsonderzoek bezwaar kan worden gemaakt op principieel voor octrooiering in aanmerking kan komen. Het in het grond van de Algemene Wet Bestuursrecht. nieuwheidsrapport verwoorde standpunt van het Bureau I. E. is derhalve niet houdbaar. 3.2 Het Bureau overweegt daarover het volgende: b Het wordt principieel onjuist geacht dat in het 1 Artikel 1:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht (hierna nieuwheidsrapport wordt verwezen naar artikelen van het Awb) bepaalt dat onder het maken van bezwaar wordt verEuropees Octrooiverdrag (EOV). De aanvrage is in Nederstaan het vragen van een voorziening tegen een besluit bij land ingediend en zal onder de maatstaven van de Nederhet bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. landse wet moeten worden beoordeeld. 2 Voorts definieert artikel 1:3 Awb een besluit in het eerste c Ook indien het in de bedoeling van de wetgever (van de lid als een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling, terwijl in het tweede Rijksoctrooiwet 1995) had gelegen het strengere regiem van het EOV te volgen, in plaats van het regiem van de Octrooilid is bepaald dat een beschikking is een besluit dat niet van raad, betreft de aanvrage wel degelijk een technische leer. algemene strekking is, alsmede... Aanvrager verzoekt het Bureau alsnog het nieuwheids3 Het Bureau is van oordeel dat de mededeling betreffende onderzoek uit te voeren. het resultaat van het nieuwheidsonderzoek geen beslissing betreft die een rechtshandeling inhoudt, aangezien de mededeling niet gericht is op enig rechtsgevolg en er volgens de 4.4 Het Bureau stelt vast dat aanvrager gebruik heeft gegeldende regels ook geen rechtsgevolgen aan zijn verbonmaakt van de mogelijkheid, die artikel 34, lid 2 van de Rijksden. Immers de rechten van aanvrager voortvloeiend uit de octrooiwet 1995 (Row 95) aan aanvragers biedt om te vraonderhavige octrooiaanvrage waarvoor het nieuwheidsgen om een nieuwheidsonderzoek van internationaal type, als onderzoek is uitgevoerd, worden niet beïnvloed door het bedoeld in artikel 15, vijfde lid, onder a, van het resultaat van dit nieuwheidsonderzoek, nu op de aanvrage Samenwerkingsverdrag (het op 19 juni 1970 te Washington overeenkomstig de bepalingen van de Rijksoctrooiwet 1995 tot stand gekomen Verdrag tot samenwerking inzake oc(i.h.b. artikel 36) een octrooi voor de duur van 20 jaar zal trooien (Trb. 1973, 20), in artikel 1 Row 95 gedefinieerd als worden verleend; Samenwerkingsverdrag). 4 Derhalve kan noch de brief van 24 september 2001 [lees: 3 Artikel 15 van het Samenwerkingsverdrag bepaalt in het december 2001], noch het daarbij gevoegde resultaat van het eerste lid (in de Nederlandse vertaling): onderzoek worden beschouwd als een beschikking in de zin Elke internationale aanvrage wordt aan een internationaal nieuwheidsonderzoekonderworpen;inlid4:DeInstantievoorInternationaal Nieuwheidsonderzoek bedoeld in artikel 16 tracht zoveel " Zie ook voor een overeenkomstige uitspraak: Bureau I.E. 24 januari van de van belang zijnde stand van de techniek te vinden als haar Z002, BIE. 2002, nr. 56, blz. 317. Red.

3 6 6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

mogelijkheden toelaten en raadpleegt in elk geval de in het Reglement aangegeven documentatie; en in lid 5: alndien de nationalewetgevingvan de Verdragsluitende Staat zulks toelaat, kan de aanvrager die een nationale aanvrage indient bij het nationale bureau van of optredend voor een zodanige Staat, met inachtneming van de bepalingen van deze wetgeving, verzoeken met betrekking tot een zodanige aanvrage een nieuwheidsonderzoek te verrichten dat gelijksoortig is met een internationaal nieuwheidsonderzoek ('nieuwheidsonderzoek van internationaal type'). blndien de nationalewetgevingvan de Verdragsluitende Staat zulks toelaat kan het nationale bureau van of optredend voor een zodanige Staat een bij hem ingediende nationale aanvrage aan een nieuwheidsonderzoek van internationaal type onderwerpen. c Het nieuwheidsonderzoek van internationaal type wordt verricht door de Instantie voor Internationaal Onderzoek, bedoeld in artikel 16, die bevoegd zou zijn voor een internationaal nieuwheidsonderzoekindiendenationaleaanvrageeeninternationaleaanvrage zou zijn en zou zijn ingediend bij het bureau bedoeld onder aenb.... Voorts bepaalt artikel 17 in lid z.a.: Indien de Instantie van Internationaal Nieuwheidsonderzoek van oordeel is i dat de internationale aanvrage betrekking heeft op een onderwerp waarover de Instantie voor Internationaal nieuwheidsonderzoek nietingevolgehetReglementeennieuwheidsonderzoekbehoeftteverrichten, of ii..., verklaart genoemde Instantie dit en stelt zij de aanvrager en het Internationale Hureau ervan in kennis dat er geen verslag van het Internationale nieuwheidsonderzoek zal worden opgesteld. Regel 39.1 van het Samenwerkingsverdrag vermeldt, dat een nieuwheidsonderzoek betreffende een internationale aanvrage niet kan worden verlangd voor zover het onderwerp ligt op het gebied van vi: programma's voor rekenautomaten, voor zover Deze regel komt overeen met de bepaling van het Europees Octrooi Verdrag, in artikel 52, lid 2 dat... in het bijzonder niet als uitvindingen worden beschouwd: a.... c stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor het spelen of voor de bedrijfsvoering, alsmede computerprogramma's. 4.5 Vast staat dat het Bureau voor de Industriële Eigendom geen Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek is (vergelijk ook bijv. S&J 73-V, blz. 76), en dat het Europees Octrooibureau (EOB) de Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek is die het onderzoek van internationaal type genoemd in artikel 34, lid 2 van de Row 95 zal uitvoeren. 4.6 Uit het hiervoor aangehaalde artikel 15, lid 5a blijkt, dat op een onderzoek van internationaal type de bepalingen van het Samenwerkingsverdrag van toepassing zijn. De onder bezwaar a opgenomen verwijzingen naar oordelen van de Octrooiraad acht het Bureau dan ook niet relevant. Deze oordelen heeft de Octrooiraad gegeven op grond van de beoordelingsbevoegdheid die stoelde op de Rijksoctrooiwet(i9io). Het onderhavige nieuwheidsrapport is bovendien niet opgemaakt onder verantwoordelijkheid van de Octrooiraad (en evenmin van het Bureau I.E.), maar onder verantwoordelijkheid van het EOB, de Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek.

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

Conform de artikelen 15 en 17, tweede lid, van het Samenwerkingsverdrag is het aan het EOB te bepalen hoever haar mogelijkheden tot het verrichten van een nieuwheidsonderzoek reiken, dat wil zeggen welke onderwerpen wel, en welke onderwerpen niet door zijn medewerkers moeten worden onderzocht. In het kader van onderhavige het nieuwheidsonderzoek heeft de onderzoeker bij het EOB vastgesteld (en ook mogen vaststellen) dat op grond van de bepaling van artikel 52 het onderzoek niet kan worden uitgevoerd. Daarmee is het nieuwheidsonderzoek voltooid. De vaststelling dat het onderwerp van de onderhavige aanvrage niet wordt onderzocht, is een vaststelling die buiten de verantwoordelijkheid van het Bureau I.E. valt. 4.7 Uit het vorenstaande blijkt eveneens dat de stelling van aanvrager onder b dat uitsluitend de bepalingen van de Row 95 van toepassing zijn onjuist is; integendeel, op het nieuwheidsonderzoek van internationaal type zijn de bepalingen van de Row 95 niet van toepassing. 4.8 De stelling onder c is impliciet reeds beantwoord: de bepalingen van het Europees Octrooi Verdrag zijn hier van toepassing; het oordeel dat de materie van de octrooiaanvrage valt onder de uitzondering van artikel 52 (2) en (3) is genomen door de Instantie van Internationaal nieuwheidsonderzoek. Op het materiële argument van aanvrager zal het Bureau derhalve niet ingaan, nog daargelaten de vraag of het Bureau bevoegd is een oordeel over dit argument te geven. 4.9 Na hetgeen hiervoor is overwogen is er geen aanleiding in te gaan op het verzoek alsnog een nieuwheidsonderzoek te verrichten, nog daargelaten dat het uitvoeren van het gevraagde nieuwheidsonderzoek van internationaal type is voorbehouden aan het Europees Octrooi Bureau als Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek en het Bureau I. E. dus aan het verzoek niet zou kunnen voldoen. 5 Conclusie Op grond van het vorenstaande moet aanvrager niet ontvankelijk worden verklaard. Enz. b De Rechtbank, enz. Ontstaan en loop van het geding Eiser heeft via zijn octrooigemachtigde op 14 september 2001 een aanvrage om octrooi volgens de bepalingen van de Rijksoctrooiwet 1995 (verder: Row 1995) bij verweerder ingediend. Deze aanvraag is bij verweerder bekend onder nummer 1018961. Bij brief van 3 december 2001 heeft verweerder eisers octrooigemachtigde in kennis gesteld van de resultaten van het zogeheten nieuwheidsonderzoek van internationaal type als bedoeld in artikel 34, tweede lid, Row 1995. Een rapportage betreffende dat onderzoek was bijgesloten. Tegen die mededeling heeft eiser bij bezwaarschrift van 14 januari 2002 bij verweerder bezwaar gemaakt. Bij telefonische mededeling van 12 februari 2002 van zijn octrooigemachtigde heeft eiser afgezien van de mogelijkheid op zijn bezwaar te worden gehoord. Bij besluit van 14 februari 2002 is eiser door verweerder in zijn bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

16

J U L I

2 0 0 3

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Tegen dat besluit heeft eiser bij beroepschrift van 25 maart 2002 bij de rechtbank beroep ingesteld. Bij brief van 29 april 2002 zijn de gronden van het beroep aangevuld. Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken ingezonden alsmede een verweerschrift, gedateerd 4 juni 2002. Bij brief van 22 januari 2003 heeft de rechtbank verweerder enkele vragen voorgelegd, die bij brief van 4 februari 2003 door verweerder zijn beantwoord. Motivering Ingevolge artikel 8:54, eerste lid, van de Awb kan de rechtbank, totdat partijen zijn uitgenodigd om op een zitting van de rechtbank te verschijnen, het onderzoek sluiten, omdat a zij kennelijk onbevoegd is; b het beroep kennelijk niet-ontvankelijk is; c het beroep kennelijk ongegrond is; d het beroep kennelijk gegrond is. De rechtbank ziet aanleiding om in dit beroep van deze bevoegdheid gebruik te maken. De rechtbank merkt allereerst op dat in het thans bestreden besluit (blz. 2, regel 20) in plaats van de aldaar genoemde datum dient te worden gelezen: 3 december 2001. Tussen partijen is in geschil de vraag of verweerders brief van 3 december 2001 moet worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb: een schriftelijke beslissing, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. In de evengenoemde brief is aan eiser mededeling gedaan van het resultaat van het nieuwheidsonderzoek als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Row 1995. In het thans bestreden besluit heeft verweerder aangegeven dat die mededeling niet is gericht op enig rechtsgevolg, nu op de aanvrage van eiser ingevolge artikel 36 Row 1995 een octrooi voor de duur van 20 jaar zal worden verleend en het resultaat van het nieuwheidsonderzoek daarop niet van invloed is. Eiser heeft betoogd dat hem in evengenoemde brief de in artikel 34, tweede lid, Row 1995 neergelegde aanspraak op een nieuwheidsonderzoek van internationaal type door verweerder is ontzegd. Daarin is het rechtsgevolg gelegen dat door verweerders brief is ontstaan. Subsidiair heeft eiser gesteld dat, indien de rechtbank van oordeel zou zijn dat de evenbedoelde wettelijke aanspraak wel zou zijn vervuld, het door verweerder ingestelde onderzoek naar de stand van de techniek met betrekking tot het onderwerp van de octrooiaanvrage niet aan de vereisten daarvoor voldoet, omdat de aanvraag niet heeft geleid tot een literatuuronderzoek. Voorts heeft eiser aangevoerd dat het rechtsgevolg voor eiser tevens daarin bestaat dat verweerders weigering de aanvrage conform artikel 34, tweede lid, Row 1995 te behandelen in feite neerkomt op een weigering van de aanvrage op de grond dat de uitvinding niet octrooieerbaar zou zijn zonder dat verweerder zulks expliciet heeft beslist. Verweerder zal integendeel wel octrooi verlenen, maar zonder literatuurrapport is een dergelijke octrooiverlening in feite zonder waarde.

E I G E N D O M

3 6 7

Verweerder heeft betoogd dat eisers stelling dat verweerder hem een wettelijke aanspraak betwist onjuist is. De Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek is blijkens artikel 34, eerste lid, Row 1995 het Europees Octrooibureau. Die instantie heeft het onderzoek verricht en heeft daarbij vastgesteld dat de voorwaarden voor het daadwerkelijk verrichten van een nieuwheidsonderzoek niet zijn vervuld. Verder wijst verweerder er op dat het indienen van een verzoek om nieuwheidsonderzoek niet tevens recht geeft op een daadwerkelijk uitgevoerd literatuuronderzoek. Ook het Europees Octrooibureau heeft ingevolge artikel 17, tweede lid, jo. Regel 39 van het Samenwerkingsverdrag de mogelijkheid geen literatuuronderzoek uit te voeren. Van die mogelijkheid heeft het Europees Octrooibureau hier gebruik gemaakt. Verder heeft verweerder gemotiveerd bestreden dat het octrooi dat zal worden verleend op de aanvrage van eiser zonder waarde is. De rechtbank overweegt als volgt. De aanvrage van eiser was gericht op het verkrijgen van een octrooi op zijn vinding voor 20 jaren ingevolge artikel 36 Row 1995. Door verweerder is onweersproken gesteld, dat aan eiser een 20-jarig octrooi op zijn vinding zal worden verleend, hetgeen ook uit het thans bestreden besluit blijkt. De brief van 3 december 2001 heeft op die beslissing evenwel geen betrekking. Daaruit blijkt slechts dat het Europees Octrooibureau een nieuwheidsonderzoek van internationaal type heeft uitgevoerd en wat de resultaten daarvan waren. De rechtbank is van oordeel dat die mededeling als zodanig niet op rechtsgevolg was gericht. Daarbij wordt overwogen dat, zoals verweerder in het verweerschrift onweersproken heeft gesteld en zoals blijkt uit het bepaalde in artikel 17, tweede lid, en Regel 39 van het Samenwerkingsverdrag (Patent Cooperation Treaty, Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, Washington, 19 juni 1970, Trb. 1973,20), het Europees Octrooibureau als instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek de bevoegdheid toekomt in bepaalde gevallen geen literatuuronderzoek uit te voeren. Een van de aldaar genoemde gevallen deed zich bij de aanvrage van eiser voor. Verweerders brief van 3 december 2001 is daarom door verweerder in bezwaar op goede gronden niet als besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb aangemerkt, zodat verweerder tevens op goede gronden eiser in zijn bezwaar niet-ontvankelijk heeft verklaard. Het beroep is mitsdien kennelijk ongegrond. De rechtbank acht geen termen aanwezig om één van de partij en te veroordelen in de door de andere partij gemaakte proceskosten. Beslissing De Rechtbank 's-Gravenhage, Rechtdoende: Verklaart het beroep ongegrond. Enz.

I J B L A D

N D U S T R I E L E

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 3

H^HHHHH!^HI^^^HIHHHHHHHBMI99 Grotius specialisatie opleiding: 'Informaticarecht' Van september 2003 tot en met juni 2004 organiseert de Grotius Academie in samenwerking met de VIRA de VIRA/ Grotius specialisatie-opleidng 'Informaticarecht'. De opleiding is gericht op advocaten en juristen uit het bedrijfsleven met driejaar werkervaring op het gebied van informatica en recht. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Hoofddocenten: prof. mr. KW. Grosheide en mr. A.R Meijboom. Locatie: Planetarium Gaasperplas te Amsterdam (Z-O) (eerste twee dagen: Golden Tulip Efteling Hotel, Kaatsheuvel). Prijs: € 4795,-Geïnteresseerden kunnen zich voor meer informatie en het totale programma wenden tot: Grotius Academie, tel. 0243611215, e-mail: [email protected], internet: www.cpo.nl, kies voor 'onderwijsactiviteiten', 'Grotius Academie'. Actualiteiten Auteursrecht Voor de tiende opeenvolgende keer wordt de jaarlijkse cursus Actualiteiten Auteursrecht gegeven. De dit jaar te behandelen actuele onderwerpen treft u hieronder aan:

- Schadevergoeding en winstafdracht bij inbreuk op auteursrecht, mw. mr. T. E. Deurvorst, advocaat te Amsterdam; - Recente jurisprudentie auteursrecht, mr. DJ.G. Visser, voornoemd; - Piraterijbestrijding op en buiten internet, mr. TJ. Kuik, directeur stichting BREIN (Bescherming Entertainmentindustrie Nederland); - Reprorecht in de praktijk, mr. DJ.G. Visser, voornoemd. Doelgroep: Advocaten en andere juristen met interesse in intellectuele eigendom. Didaktiek: Inleidingen met gelegenheid tot vragen en discussie. Aantal deelnemers: ongeveer 70 personen. Plaats: Leiden. Prijs: € 795,- (vrij van BTW) incl. cursusmateriaal, consumpties en 'aangeklede borrel'. Permanente Opleiding: Nederlandse Orde van Advocaten: 8 punten. Inlichtingen en inschrijving: Bureau Juridisch Post Academisch Onderwijs Leiden, Hugo de Grootstraat 32, 2311 XK Leiden, tel. 071-5278666, fax. 071-5277895. Beroepsopleiding merken- en modellengemachtigde

Programma en docenten (maandagen 6,13 en 20 oktober 2003 van 16.00-19.00 uur); - Recente wet- en regelgeving auteursrecht, mr. D.W. F. Verkade, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden; - Evaluatie van wetsvoorstel 28 482, implementatie van de richtlijn Auteursrecht in de informatiemaatschappij, mr. DJ.G. Visser, universitair docent auteursrecht aan de Universiteit Leiden, tevens advocaat te Amsterdam;

Op 26 juni jl. is de i e Beroepsopleiding voor merken- en modellengemachtigde afgerond met een mondeling examen (vgl. de aankondiging in Bijblad I.E. 2002, blz. 244). Na afloop kregen 21 van de 26 deelnemers het Getuigschrift uitgereikt, waarvan 5 met het predikaat Cum lande.

Personeel

trooiraad in vaste algemene dienst bij het Ministerie van Economische Zaken, is op haar verzoek met ingang van 1 juli 2003 overgeplaatst van het Bureau voor de Industriële Eigendom naar de Economische Voorlichtingsdienst.

Aan mevrouw TJ.C.M. de Jong, managementassistente Directiesecretariaat in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 augustus 2003 eervol ontslag verleend. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 9 mei 2003, nr. P03/056.) De heer M.A.G. van Scheijndel, medewerker acquisitie in vaste algemene dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom van het Ministerie van Economische Zaken, is op zijn verzoek met ingang van 1 juni 2003 overgeplaatst naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mevrouw M.B. Rozendaal-Pluimert, stafmedewerker Oc-

Register van Octrooigemachtigden De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat op zij n verzoek op 21 mei 2003 in het register van octrooigemachtigden is heringeschreven de heer drs. Y.U. Lavy. Voorts zij n op hun verzoek mevrouw dr. ir. M. N. Webster en de heren dr. F.R. van den Berg, drs. P.L.H Jennen, ir. AJ. Maas, dr. RJ. Aerts en ir. C.H.W.F. Houben op 17 juni 2003 ingeschreven in het register van octrooigemachtigden.