PUTUSAN Nomor
76/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Merek pad a peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; FOX RACING INC. Berkedudukan di 18400 Sutter Bouleverd, Morgan Hill, California 95037, USA, dalam hal ini diwakili Kuasanya Endra Agus Prabawa, SH. dkk, Para Pengacara & Penasehat Hukum pada Amroos & Partners Law Office, berkantor di Jalan Permata Hijau Raya Kav. B-29, Senayan, Jakarta 12210, Indonesia, berdasarkan Sural Kuasa Khusus tanggal 14 April 2003, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWAN 1. YENDI FUTANTO. dahulu beralamat di Jalan Melati Indah 11/30 Cengkareng, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGATI; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ca DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA ca DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ca DIREKTORA T MEREK. Berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang 15119, dalam hal ini diwakili Kuasanya Jujun Zaenuri, SH. dkk, selaku pegawainya, berdasarkan Sural Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2003, selanjutnya disebut sebagai TERGUGA T II ; PENGADILAN NIAGA terse but ; Telah membaca perkara tersebut;
sural-sural
yang
terdapat
Putusan Nomor 76/Merekl2003/PN.
dalam
Niaga.Jkt. Pst.
berkas
> 217
Telah berperkara
mendengar ;
keterangan
kedua
belah
pihak
yang
Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;
IENTANG Menimbang,
DUDUKNYA PERKARA
bahwa
penggugat
dengan
sural
gugatannya
tanggal 09 Oktober 2003 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2003 dibawah Register perkara No. 76/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; 1.
Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang berhak alas merek terkenal FOX dan Lukisan Kepala Rubah yang sudah terdaftar di berbagai negara dan telah pula dimohonkan pendaftarannya pada Oepartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.q. Oirektorat Merek dengan Nomor-nomor Agenda sebagai berikut : a.
000-2002 melindungi
10484-10594 pad a tanggal 22 Mei 2002 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 09
(Bukti P-1); b.
000-2002 10485-10595 pad a tanggal 22 Mei 2002 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 16 (Bukti P-2);
c.
000-2002 10486-10596 pada tanggal 22 Mei 2002 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 18 (Bukti P-3);
d.
2.
000-2003 9012-9098 pada tanggal 15 April 2003 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 (Bukti P-4); .-
Bahwa kala FOX selain digunakan sebagai merek PENGGUGAT, juga digunakan sebagai nama perusahaan/ nama badan hukum PENGGUGA T yaitu FOX RACING, INC., agar masyarakat konsumen mengetahui bahwa produk-produk
yang menggunakan berasal
218
kala FOX dan lukisan
dari perusahaan
PENGGUGA
kepala Rubah
T;
< Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga: MEREK (7)
~ 7. 6. 5. 4.
3.
Putusan Nomor 76/Merekl2003/PN.
Nlaga.Jkt. Pst.
> 219
8.
Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari TERGUGAT I mendaftarkan "FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah" sebagai mereknya (Bukti P-5), kecuali dengan itikad buruk hendak membonceng pada keterkenalan merek PENGGUGAT untuk menikmati keuntungan dengan mudah, sehingga menurut Penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 pendaftaran merek TERGUGAT I (Bukti P-5) tersebut seharusnya ditolak. Bahwa ada seribu satu kala atau kombinasi kala lain yang dapat digunakan oleh TERGUGA T I untuk merek dari produknya tanpa harus menjiplak merek PENGGUGAT. Perbuatan in; bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan serta maksud dan tujuan dari Undang-undang No. 15 Tahun 2001 untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal (Bandingkan dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris).
9.
Bahwa dapat dipastikan, tanpa diilhami merek terkenal milik PENGGUGAT, TERGUGAT I tidak akan pernah memikirkan untuk mendaftarkan "FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah" sebagai mereknya. Bahkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 220K/Pdt/1986 secara tegas pula menyatakan bahwa pengusaha lokal seperti TERGUGA T I sekarang ini wajib menggunakan merek dengan identitas nasional, bukan menjiplak nama atau merek asing karena dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul barang.
10. Bahwa mengingat merek TERGUGAT I "FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah" nomor pendaftaran 498770 dikabulkan pendaftarannya pada tanggal 26 Februari 2002 (Bukti P-5), sehingga gugatan PENGGUGAT ini masih dapat diajukan sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001; 11. Bahwa TERGUGAT II ikut digugat hanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 71 Undang-undang No. 15 Tahun 2001, yaitu melaksanakan putusan pengadilan tentang pembatalan merek TERGUGAT I serta mencoret merek tersebut dari Daftar Umum TERGUGA T II dan kemudian mengumumkan pembatalan merek TERGUGA T I dalam Berita Resmi Merek.
220
< Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga: MEREK
Maka berdasarkan semua alasan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan berikut: gugatan
PENGGUGA
tersebut, putusan
sudilah sebagai
1.
Mengabulkan
T untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek terkenal FOX dan Lukisan Kepala Rubah (Bukti P-1 s.d. P-4) di wilayah Republik Indonesia untuk membedakan hash produksi PENGGUGAT dengan hasil produksi pihak lain;
3.
Menyatakan merek TERGUGA T I "FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah" dengan nomor pendaftaran 498770 (Bukti P-5), mempunyai persamaan pad a pokoknya dengan merek terkenal FOX dan Lukisan Kepala Rubah milik PENGGUGAT (Bukti P-
1 s.d. P-4); 4.
Menyatakan merek TERGUGAT "FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah" dengan nomor pendaftaran 498770 (Bukti P-5) menyerupai nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, dalam hal ini PENGGUGAT;
5.
Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT I mengajukan pendaftaran merek "FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah" dengan nomor pendaftaran 498770 (Bukti P-5) mengandung itikad tidak baik karena meniru merek terkenal FOX dan Lukisan Kepala Rubah (Bukti P-1 s.d. P-4) mHik PENGGUGA T;
6.
Menyatakan batal merek TERGUGA T I "FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah" dengan nomor pendaftaran 498770 (Bukti P-5) dalam Daftar Umum TERGUGAT II dengan segala akibat hukumnya;
7.
Memerintahkan TERGUGAT II untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek TERGUGA T I "FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah" dengan nomor pendaftaran 498770 (Bukti P-5) dalam Daftar Umum TERGUGAT II;
8.
Menghukum
TERGUGAT
I membayar
biaya perkara
menu rut
hukum.
Putusan Nomor 76/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.
> 221
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat den Tergugat II datang menghadap di Persidangan yang diwakili oleh masing-masing Kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat I tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya berdasarkan Relaas Panggilan melalui iklan surat kabar Rakyat Merdeka masingmasing tanggal 24 Oktober 2003 dan tanggal 31 Oktober 2003 ; Menimbang, bahwa karena Tergugat I tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Tergugat I harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I ; Menimbang, selanjutnya dipersidangan telah diusahakan mendamaikan para pihak yang hadir di persidangan, akan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan membacakan surat gugatan, yang mana isinya dipertahankan oleh Penggugat ;
untuk tetapi yang tetap
Menimbang, bahwa terhadap gugatan terse but Tergugat II telah mengajukan jawaban masing-masing sebagai berikut ; 1.
Bahwa Tergugat II secara tegas menolak serta membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya telah diakui secara tegas.
2.
Bahwa benar Tergugat I adalah pemilik merek kata "FOX SPORT + LUKISAN" yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek daftar Nomor 498770 tanggal 26 Februari 2002 melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 yaitu : segala macam pakaian jadi yaitu pakaian pria/wanita/anakanak, pakaian luar/dalam, kaos, kemeja, celana, celana dalam, kutang wanita (BH), rok wanita, jaket, dasi, topi, kopiah, jas, kaos kaki, kaos tangan, kaos oblong, kaos singlet, jas hujan, sepatu, sandal, ikat pinggang, ban pinggang, segala pakaian jadi untuk keperluan olah raga.3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu
222
~ Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga: MEREK (7)
tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.4.
Bahwa berdasarkan
pada pasal 3 dan pasal 28 Undang-
Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek, maka secara jelas dan tegas hanya Tergugat I yang diberi hak khusus oleh Negara untuk menggunakan dan atau memberi ijin kepada siapapun untuk menggunakan merek "FOX SPORT + LUKISAN" dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun. 5.
Bahwa
gugatan
Penggugat
adalah
gugatan
Pembatalan
terhadap merek terdaftar maka sudah sepatutnya gugatan didasarkan pada pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, dan pada gugatan Penggugat menyebutkan bahwa alasan gugatan pembatalan dalam perkara ini didasarkan ketentuan pasal 4 dan pasal 6 (1) huruf b yaitu tentang
pada itikad
buruk dan persamaan pada pokoknya maupun keseluruflan dengan merek yang sudah terkenal 6.
Bahwa dengan demikian maka benar antara merek Penggugat
; haruslah dibuktikan apakah dan Tergugat I mempunyai
persamaan pad a pokoknya maupun keseluruhannya
dengan
merek terkenal dan apakah benar merek Tergugat I terdaftar dalam Daftar Umum Merek didaftarkan dengan itikad buruk ; Tentang
Merek Terkenal
7.
Bahwa tentang merek terkenal dalam ketentuan penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf b UU No. 15/2001 menyebutkan ukuran suatu merek terkenal didasarkan pada : "memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Oi samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh Karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran di beberapa negara. Apabila hal-hat diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei gun a memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya. II
8.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur-unsur dikatakan sebagai merek terkenal yaitu ; Putusan Nomor 76/Merekl2003/PN.
yang dapat
Niaga.Jkt. Pst.
> 223
.Pengetahuan .Reputasi
umum masyarakat Merek-merek
mengenai
merek tersebut;
terkenal;
.Promosi-promosi; .Pendaftaran
di beberapa
negara;
.Hasil SuIVei yang dilakukan mandiri; 9.
oleh lembaga
yang bersifat
Bahwa dengan demikian Penggugat yang mengaku dirinya sebagai merek terkenal dalam gugatannya, unsur-unsur tersebut diatas harus dipenuhi sebagai merek terkenal, dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas.
Tentang Itikad Buruk 10. Bahwa tentang itikad buruk Tergugat I sangatlah tidak relevan karena merek Tergugat I terdaftar dalam Daftar Umum Merek karena merek hanya dapat didaftarkan oleh pemilik merek yang beritikad baik. 11. Bahwa merek tergugat I terdaftar dalam Daftar Umum Merek telah memenuhi aturan hukum yang ada baik persyaratan formalitasnya maupun pada waktu pemeriksaan substantif tidak bertentangan dengan pasal 4, 5 dan 6 UU No. 14 tahun 1997 tentang merek (karena Tergugat I didaftarkan pada masa UU No. 14 tahun 1997 tentang Merek) dengan demikian oleh Direktorat Merek didaftarkan dalam daftar Umum Merek sesuai
dengan permohonannya. 12. Bahwa disamping itu pada waktu diumumkan dalam Berita Resmi Merek seri B ternyata Penggugat tidak mengajukan keberatan atas pendaftaran merek Tergugat I tersebut dan sekarang Penggugat mengajukan pembatalan terhadap merek Tergugat dengan demikian menu rut hemat Tergugat I Penggugatlah yang mempunyai itikad tidak baik. 13. Bahwa untuk menilai apakah merek terse but diajukan oleh Pemohon yang beritikad buruk, maka untuk menilai hal tersebut yaitu didasarkan kepada ketenaran pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (penjelasan pasal 4 (1) UU No. 15 tahun 2001). 224
"
Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga: MEREK (7)
14. Berdasarkan hal terse but Penggugat berkewajiban pula untuk -membuktikan letak itikad buruk dari Tergugat I agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat menilai secara formil alas dalil-dalil Penggugat sekarang ini. 15. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas terbukti gugatan Penggugat sekarang ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 68 Jo Pasal 4 Jo Pasal 6 (1) UU No. 15 Tahun 2001 dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda; 1.
Bukti P-1
.Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "FOX dan Lukisan Kepala Rubah" atas nama PENGGUGAT No. Agenda 000-2002 10484-10594 tanggal 22 Mei 2002 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 ;
2.
Bukti P-2
.Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "FOX dan Lukisan Kepala Rubah" atas nama PENGGUGAT No. Agenda 000-2002 10485-10595 tanggal 22 Mei 2002 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 16 ;
3.
Bukti P-3
.Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "FOX dan Lukisan Kepala Rubah" alas nama PENGGUGAT No. Agenda 000-2002 10486-10596 tanggal 22 Mei 2002 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 18 ;
4.
Bukti P-4
.Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "FOX dan Lukisan Kepala Rubah" alas nama PENGGUGAT No. Agenda 000-2003 9012-9098 tanggal 15 April 2003 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 ; .
Putusan Nomor 76/Merek/2003/PN.
Niaga.Jkt. Pst.
> 225
5. 6. 7.
Bukti P-5
Petikan Resmi Pendaftaran Merek "FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah" atas nama TERGUGA T I di bawah nomor 498770 tanggal 26 Februari 2002 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 ;
Bukti P-6a
Pernyataan resmi tersumpah (Affidavit) dari Elizabeth P. Alexander, Paralegal dari kantor hukum Gray Gary Ware & Freidenrich yang menyatakan bahwa benar merek "FOX dan Lukisan Kepala Rubah" atas nama PENGGUGA T telah terdaftar di beberapa negara di dunia yang mana Salinan Sertifikat Mereknya telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana juga telah dinotarisasi dan dilegalisasi;
Bukti P-6b
Terjemahan
8.
Bukti P-7a
Pernyataan resmi tersumpah (Affidavit) dari Elizabeth P. Alexander, Paralegal dari kantor hukum Gray Gary Ware & Freidenrich yang menyatakan bahwa merek "FOX dan Lukisan Kepala Rubah" milik PENGGUGAT telah dipromosikan di beberapa media massa di dunia, yang mana telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana juga telah dinotrarisasi dan dilegalisasi;
9.
Bukti P-7b
T erjemahan
10.
Bukti P-8a
Pernyataan resmi tersumpah (Affidavit) dari Elizabeth P. Alexander, Paralegal dari kantor hukum Gray Gary Ware & Freidenrich yang menyatakan bahwa PENGGUGAT menerbitkan katalog-katalog dengan merek "FOX dan Lukisan Kepala Rubah", yang mana telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana juga telah dinotarisasi dan diiegalisasi ;
11
Bukti P-8b
Terjemahan
226
< Himpunan Putusan-putusan Pengadi/an Niaga: MEREK (7)
resmi tersumpah
resmi tersumpah
resmi tersumpah
dari P-6a;
dari P- 7.a ;
dari P-8.a ;
12.
Bukti P-9
13
Bukti P-10
.Bukti pemakaian produk PENGGUGAT "FOX dan Lukisan Kepala Rubah" pad a majalah DIRT BIKE edisi April 2003 yang beredar di Asia dan Australia; Putusan
resmi
Pengadilan
Niaga
Jakarta
Pusat No. 59/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT. PST, tanggal 30 September 2003 dalam perkara FOX RACING, INC. melawan YENDI FUTANTO yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa merek PENGGUGAT adalah merek terkenal ; II
Menimbang, menyatakan
bahwa alas kesempatan di persidangan tidak
yang diberikan Tergugat mengajukan surat-surat
buktinya; Menimbang, bahwa alas kesempatan yang diberikan para pihak menyatakan dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ; Menimbang, tidak mengajukan
bahwa Penggugat dan Tergugat Kesimpulan dalam perkara ini ;
II menyatakan
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan Menimbang, telah memohon
yang bersangkutan bahwa
putusan
pad a akhirnya
; Penggugat
dan Tergugat
II
;
TENTANGHUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud adalah seperti tersebut diatas ;
dan tujuan
gugatan
penggugat
Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat II, sesuai hukum pembuktian kepada Penggugat terbeban membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya kepada Tergugat II terbeban
pula membuktikan
dalil sangkalannya
;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan sural-sural bukti tertanda P-1 sId P-10 dan untuk membuktikan sangkalannya Tergugat II tidak mengajukan sural bukti; Putusan Nomor 76/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.
> 227
Menimbang, bahwa berdasarkan sural gugatan, jawaban dan sural-sural bukti yang diajukan dipersidangan terdapat adanya fakta yang tidak diperselisihkan yaitu ; 1. " 2.
Bahwa merek FOX dan Lukisan kepala Rubah Penggugat adalah sebagai merek yang telah terdaftar pula diberbagai dan telah pula mendaftarkan mereknya tersebut di Indonesia; Bahwa Tergugat I adalah pemilik merek FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah yang telah terdaftar di Tergugat II dibawah No. 498770 untuk melindungi jenis barang dalam kelas
25; Menimbang, bahwa sebaliknya dari jawab menjawab dari para pihak dipersidangan terdapat fakta yang menjadi perselisihan hukum adalah ; 1.
Apakah merek FOX dan Lukisan kepala Rubah milik Penggugat sebagai merek terkenal atau bukan ;
2.
Masalah
persamaan
3.
Masalah
itikad tidak baik;
Menimbang, kan perselisihan dibawah ini ;
pad a pokoknya;
bahwa selanjutnya hukum tersebut
Majelis akan mempertimbangsebagaimana akan diuraikan
Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa merek FOX dan Lukisan kepala Rubah Penggugat merupakan merek terkenal dan telah terdaftar diberbagai negara serta telah dipakai dan dipromosikan secara luas dan terus menerus ; Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat II mendalilkan bahwa merek Tergugat I telah terdaftar pada Tergugat II sehingga diberikan hak eksklusif alas merek oleh negara untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu ; Menimbang, bahwa kriteria merek terkenal menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undanq No. 15 tahun 2001 adalah pengetahuan umum masyarakat tentarlg suatu merek disbanding usaha yang bersangkutan, reputasi suatu merek yang diperoleh dengan promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi berbagai negara dan disertai dengan bukti pendaftaran merek berbagai negara ; 228
< Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga: MEREK (7)
di di
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6a sid P-9, telah terdapat fakta bahwa merek FOX dan Lukisan kepala Rubah Penggugat telah terdaftar diberbagai negara yaitu Argentina,Austria, Canada, Costa Rica, Czech Republik, Croatia, Perancis,Jerman, Hongkong, Italia; Jepang, Meuritius, Mexico, New Zealand,Norwegia, Peru, Singapura, Republik Slovakia, Afrika Selatan,Spanyol, Swiss, Taiwan, Thailand, Inggris dan di negara asalnyaAmerika, serta di Indonesia telah diajukan pendaftarannya pada Tergugat II (Vide bukti P-1 sid P-4.) ; Bahwa produk merek FOX dan lukisan kepada rubah Penggugat telah pula beredar dan dipromosikan di dunia Internasional dengan mengeluarkan berbagai katalog dan berbagai majalah dengan kegiatan promosi dan publikasi yang meluas, gencar dan besar-besaran serta terus menerus ; Menimbang, bahwa atas dasar fakta sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terbukti merek FOX dan Lukisan Kepala Rubah Penggugat sebagai merek terkenal, sehingga karena itu merek Penggugat tersebut harus dilindungi baik terhadap barang yang sejenis ataupun tidak sejenis ; Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 15 tahun 2001 yang dimaksud dengan persamaan pad a pokoknya adalah : kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sid P-4 dan P-6 sid P-9 serta membandingkan dengan bukti P-5, telah terdapat fakta bahwa merek FOX dan Lukisan Kepala Rubah Penggugat dengan merek FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah milik Tergugat I jika dilihat dari cara penempatan, cara penulisan atau bunyinya telah terdapat persamaan, sehingga keadaan seperti yang demikian akan menimbulkan kesan yang sarna dalam ingatan khalayak ramai, khususnya secara audio mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu dalam hal bunyi pengucapan, sehingga dapat memberikan kesan adanya hubu.ngan erat antara Tergugat I dengan pemilik Putusan Nomor 76/Merek/2003/PN.Niaga.JktPst.
~ 229
230
merek FOX dan Lukisan Kepada Rubah i.c. Penggugat dan berakibat pula dapat menimbulkan kekeliruan kepada khalayak ramai tentang anal-usul barang tersebut ; Menimbang, bahwa selain dari pada itu pendaftaran mereknya Tergugat I untuk melindungi jenis barang yang sarna dengan merek Penggugat, yaitu terhadap barang yang termasuk dalam kelas 25 ; Menimbang, terbukti merek
bahwa Tergugat
alas dasar I terdapat
pertimbangan di alas telah persamaan pada pokoknya
denganmereknyaPenggugat; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pendaftaran merek FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah alas nama Tergugat I tersebut dilandasi itikad baik, ataukah tidak ; Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 4 UndangUndang Merek No. 15 tahun 2001, yang dimaksud Pemohon beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian kepada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh dan menyesatkan masyarakat ; Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas unsur merek Tergugat I secara dominan adalah sarna pad a pokoknya dengan mereka Penggugat. Majelis berpendapat bahwa perolehan merek FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah Tergugat I tersebut adalah dilandasi adanya itikad untuk membonceng dan meniru ketenaran mereknya Penggugat ; Menimbang, bahwa oleh karena itu perolehan merek Tergugat tersebut dapat dikwalifisir sebagai dilandasi itikad tidak baik ;
I
Menimbang, bahwa karena pendaftaran merek FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah Tergugat I dilandasi itikad tidak baik,
maka
pendaftaran
dinyatakan
merek
batal dengan
Tergugat
Daftar No. 498770
segala akibat hukumnya
harus
;
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka tanpa mempertimbangkan sural-sural bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, Majelis menyatakan Penggugat telah < Himpunan Putu~n-putusan Pengadilan Niilga: MEREK (1)
berhasil membuktikan haruslah dikabulkan
dalil gugatannya, karenanya untuk seluruhnya, demikian
sebagai pihak yang dikalahkan, perkara ini ; Memperhatikan 2001 dan ketentuan
dihukum
untuk
gugatan terse but pula Tergugat I membayar
Pasal-Pasal dari Undang-Undang hukum lain yang bersangkutan;
biaya
No. 15 tahun
MENGADILI 1.
Mengabulkan
2.
Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek terkenal FOX dan Lukisan Kepala Rubah di wilayah Republik Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
3.
Menyatakan
Rubah
seluruh gugatan
merek Tergugat
dengan
Nomor
Penggugat
;
I FOX SPORT dan Lukisan Kepala
Pendaftaran
498770
persamaan pad a pokoknya dengan merek terkenal Lukisan Kepala Rubah milik Penggugat ;
mempunyai FOX dan
4.
Menyatakan merek Tergugat I FOX SPORT dan Lukisan Kepada Rubah dengan nomor pendaftaran 498770 menyerupai nama badan hukum yang dimiliki oleh Penggugat ;
5.
Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I mengajukan pendaftaran merek FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah dengan nomor pendaftaran 498770 mengandung itikad tidak baik;6. Menyatakan batal merek Tergugat I FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah dengan nomor pendaftaran 498770 dalam Daftar Umum Tergugat II dengan segala akibat hukumnya ;7. Memerintahkan Tergugat II untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Tergugat I FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah dengan nomor pendaftaran 498770 dalam Daftar Umum Tergugat II ;8. Menghukum Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,-
I untuk membayar (lima juta rupiah) ;
DEMIKIANLAH diputuskan dalam Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Putusan
Nomor
biaya
perkara
ini
rapat permusyawaratan Pusat pada hari SELASA,
76/Merekl2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.
.> 231
tanggal 9 Desember 2003, yang terdiri dari H. HERRI SWANTORO, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, S.H. dan Ny. ANDRIANI NURDIN, SH. MH., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggotaterseb dibantu oleh Ny. MARTI NTJE PIRSOUW KAINAMA sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat I;
Hakim-Hakim Anggota.
Hakim Ketua Majelis,
ttd.
ltd.H.
H. DWIARSO BUDI SANTIARTO. SH.
HERRI SWANTORO. SH.MH.
ttd.
Ny. ANDRIANI NURDIN. SH.MH.
Panitera Pengganti,
ttd. Ny. MARTINTJE PIRSOUW KAINAMA
232
(
Himpunan Putusan-putusan
Pengadilan Niaga.. MEREK
(7)
PUTUSAN Nomor
77/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Niaga pad a Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Merek pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: GIANNI VERSACE S.p.A., Suatu perseroan menurut Undangundang Negara bagian Italia, berkedudukan di Via Manzoni 38,20121 Milan, Italy, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. Endra Agung Prabawa, S.H., 2. Agus Tribowo Sakti, S.H. Pengacara dan Penasihat Hukum dari Amroos & Partners Law Office, JI. Permata Hijau Raya Kav. 8-29, Senayan, Jakarta 12210, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2002. Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT. Melawan: SUTARDJO JONO, beralamat di JI. Letjen S. Parman No. 71-A Medan. Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGA T. Pengadilan Niaga tersebut; Telah membaca berkas perkara berhubungan dengan perkara ini;
dan
TENT ANG DUDUKNY A PERKARA
surat-surat
yang
:
Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 7 Oktober 2003. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pad a Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pad a tgl. 10 Oktober 2003 dengan Register Perkara No. 77/Merek/2003/PN. Niaga.Jkt.Pst. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Putusan Nomor 77/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.
> 233
