2.
PUTUSAN Nomor
70/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan Pembatalan Merek pada tingkat pertama, di gedung yang khusus disediakan untuk itu di JI. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Pembatalan merek yang diajukan oleh : ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL, CO. L TD berkedudukan di Shang Street, Zhangzhou, Fujian Republik Rakyat China dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JOHAN SANTOSO, SH & AZIS GANDA SUCIPTA, SH, Pengacara-pengacara berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Komp. Duta Jayakarta Blok C/4 Jakarta 10730 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 November 2002 untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGA T ;
LAWAN 1
DHALIM SOEKODANU beralamat di JI. Kalianyar Wetan Buntu 2/6 Surabaya, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia R.I. c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek, beralamat di JI. Daan Mogot Km. 24 Tangerang 15119 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGA T: PENGADILAN NIAGA tersebut; Setelah membaca penetapan dalam berkas perkara ; Setelah membaca surat-surat yang diajukan para pihak ; Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak ; Putusan Nomor 70/Merek/2003/PN.
Niaga.Jkt. Pst.
> 131
Setelah mendengar
keterangan
para pihak ;
TENT ANG DUDUKNY A PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat melalui sural permohonannya tertanggal 03 September 2003 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dalam Register Perkara No. 70/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST. pad a tanggal 4 September 2003, pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut : 1.
Bahwa Penggugat adalah merupakan suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum China, dengan nama ZHANGZHOU PIENTZEHUANG.PHARMACEUTICAL, Co. L TO, yang didirikan sejak tahun 1957 ; .
2.
Bahwa penggugat adalah pemilik sah satu-satunya dari merek dagang "PI EN TZE HUANG" di negara asalnya yaitu Republik Rakyat China;
3.
Bahwa merek dagang "pien tze huang" milik Penggugat terdaftar di negara asal penggugat, yaitu :
ini telah
.Pada tanggal 20 Agustus 1989, terdaftar untuk kelas barang 31, dan telah disetujui perpanjangannya menjadi kelas barang 5 yang digunakan secara resmi pada bulan Pebruari 1992. Pada bulan Januari 1999 Merek "PIEN TZE HUANG" diluncurkan sebagai merek dagang China yang terkenal oleh kantor Manajemen Administrasi Perindustrian dan Perdagangan Republik Rakyat China. Pada tanggal 30 Agustus 1991 merek "PIEN TZE HUANG" juga didaftarkan dalam kelas 3 dan disetujui perpanjangannya pada tahun
2001 ; 4
Bahwa selain terdaftar di negara asalnya merek dagang "PIEN TZE HUANG" milik Penggugat juga telah terdaftar dibeberapa negara,
yaitu:
.OJ
Hong Kong terdaftar pada tanggal 12 Oesember 2001 untuk kelas barang 5, dengan daftar nomor tahun 2000 B 03012. (P-3).
.Oi
Jepang terdaftar pad a tanggal 5 Oesember 96, untuk kelas barang 5, dengan daftar nomor 3236705 (P-4).
132 " Himpunan Putusan-putusanPengadilanNiaga.. MEREK (7)
.OJ
Jepang terdaftar pada tanggal 18 Oktober 1997, untuk kelas barang 1, dengan nomor pendaftaran 4067438 (P-5).
5.
Selain dari pada itu jumlah penghasilan penjualan merek produk "PIEN TZE HUANG" MILIK Penggugat pad a tahun 2002 adalah sebesar 209.020.000,00,RMB (OUA RATUS SEMBILAN JUTA OUA PULUH RIBU RMB) (P-6);
6.
Bahwa
dengan
terdaftarnya
merek
"PI EN TZE HUANG"
milik
Penggugat Oi beberapa negara, yaitu China, Hongkong, Srilanka dan Jepang serta dengan jumlah penghasilan penjualan sebesar 209.020.000,00 RMB (dua ratus sembilan juta dua puluh ribu RMB) pad a tahun 2002, maka merek "PIEN TZE HUANG" MILIK Penggugat adalah merupakan merek terkenal ; 7.
Bahwa ternyata Penggugat harus mengalami bahwa atas nama Tergugat telah didaftarkan merek dagang "ZHANG ZHOU PIEN TZE HUANG" pad a kantor Turut Tergugat dibawah daftar No. 436646, tanggal 27 Januari 2000, untuk melindungi kelas barang OS, sebagaimana yang tersebut didalam bukti ;
8.
Bahwa pendaftaran merek oleh tergugat sebagaimana
"ZANG ZHOU PI EN TZE HUANG" tersebut dalam butir 7 diatas mem-
punyai persamaan pad a pokoknya dengan merek "PIEN TZE HUANG" milik Penggugat yang merupakan merek terkenal;9. Bahwa kecuali dari itu pendaftaran merek "ZANG ZHOU PI EN TZE HUANG" oleh Tergugat mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan nama perusahaan/badan penggugat yang sudah terkenal ;10.
hukum milik
Bahwa perbuatan tergugat sebagaimana tersebut didalam butir 7 diatas, jelas-jelas mengindikasikan adanya itikad tidak baik dari Tergugat yang telah mendaftarkan merek "ZHANG ZHOU PIEN TZE HUANG" menjadi atas nama Tergugat, serta jelasjelas telah merugikan Penggugat selaku pemilik merek "PI EN TZE HUANG" yang sah ;11.
Bahwa
Penggugat
sangat
berkeberatan
dengan
adanya
Pendaftaran Merek "ZHANG ZHOU PI EN TZE HUANG", No. Pendaftaran 436646 tanggal 27 Januari 2000, kelas barang OS, atas nama Tergugat, oleh karena didasari adanya itikad baik dari Tergugat ; Putusan Nomor 70/Merekl2003/PN.
Niaga.Jkt. Pst.
> 133
134
12. Bahwa oleh karena itu maka Penggugat bermaksud mengajukan pembatalan atas pendaftaran merek "ZHANG ZHOU PI EN TZE HUANG" No. Pendaftaran 436646, tanggal 27 Januari 2000, untuk kelas barang 05, atas nama Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Turut Tergugat, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 jo. rasa! 68 jo. rasa! 69 (2) UndangUndang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek 13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur didalam pasal 68 (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, maka Penggugat telah mengajukan permintaan pendaftaran merel
Tahun
2001
Tergugat
tentang
bersikap
Merek
sehingga
seyogyanya
Turut
netral dalam perkara ini ;
Berdasarkan pada alasan-alasan yang tersebut diatas, maka beserta ini penggugat mohon dengan hormat dan dengan sega!a kerendahan hati kepada pengadilan niaga Jakarta Pusat, sudilah kiranya berkenan menerima gugatan dari Penggugat ini, dan selanjutnya berkenan mengadili dan memberikan putusan hukum atas perkara ini, sebagai berikut : I.
Mengabu!kan
II.
Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tunggal dan satusatunya yang berhak untuk menggunakan merek dagang "PIEN TZE HUANG" di Indonesia;
III.
Menyatakan bahwa merek "PIEN TZE gugat adalah merupakan merek terkenal
IV.
Menyatakan bahwa merek "ZHANG ZHOU PIEN TZE HUANG" milik tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "PIEN TZE HUANG" milik penggugat yang merupakan merek terkenal;
V.
Menyatakan bahwa merek "ZHANG ZHOU PI EN TZE HUANG" milik Tergugat mempunyai persamaan pad a keseluruhannya (
Himpunan
gugatan
Putusan-putusan
Penggugat
Pengadi/an
untuk seluruhnya
Niaga:
HUANG" ;
MEREK
;
milik
Peng-
dengan nama perusahaan/badan sudah terkenal ;
hukum milik Penggugat
yang
Menyatakan Bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek "ZHANG ZHOU PI EN TZE HUANG" VII. Menyatakan batal atau setidak-tidaknya membatalkan merek "ZANG ZHOU PI EN TZE HUANG" dengan nomor pendaftaran 436646, tanggal 27 Januari 2000, untuk kelas barang 05, atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya ; VIII Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "ZHANG ZHOU PIEN TZE HUANG" dengan nomor pendaftaran 436646, tanggal 27 Januari 2000, untuk kelas barang 05, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan dan mengumumkannya dalam berita Resmi merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang merek yang berlaku ; IX.
Menghukum tergugat untuk timbul dalam perkara ini ;
ATAU SEMULA/SEBAGAI
membayar
seluruh
biaya
yang
PENGGANTINYA;
Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya atas perkara ini menurut peraturan perundang-undangan dan hukum (Ex Aequo et bono) ; Menimbang, bahwa pad a hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak hadir, Penggugat diwakili oleh kuasanya Johan Santoso, SH, sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasanya Wisnoe Widjaja, SH, dkk Pengacara berkantor di JI. Cempaka Putih Barat
17 No.
18 Jakarta
Pusat berdasarkan
Surat Kuasa
tertanggal 29 September 2003, Turut Tergugat Zaenuri, SH. pegawai pad a Direktorat Merek Kuasa Khusus tanggal 12 September 2003 ;
Khusus
diwakili oleh Jujun berdasarkan Surat
Menimbang bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara; tetapi tidak berhasil, kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat; Putusan Nomor 70/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.
> 135
Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dengan Jawabannya tertanggal 13 Oktober 2003, yang pad a pokoknya sebagai berikut : 1.
Bahwa tergugat secara tegas menolak serta membantah seluruh datil-datil gugatan Penggugat kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat ;
2.
Bahwa tidak benar datil penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak dari merek Pien Tze Huang yang sah di Indonesia;
3 .Bahwa
berdasarka,n Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya dan pasal 28 menyebutkan "Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat
diperpanjang"; 4
Bahwa berdasarkan pad a Pasal 3 dan pasal 28 UndangUndang no. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka secara jelas dan tegas hanya Tergugat yang diberi hak khusus oleh negara untuk menggunakan dan atau memberi ijin kepada siapapun
untuk menggunakan dalam tenggang
5-,;
merek "Zhang Zhou, Pien Tze Huang"
waktu 10 (sepuluh)
tahun ;
Bahwa tidak benar datil Penggugat yang menyatakan bahwa merek "Zhang Zhou Pien Tze Huang" milik tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik ;
6 .Bahwa
merek milik Tergugat telah terdaftar dalam daftar umum merek, sedangkan merek hanya dapat didaftarkan oleh pemilik yang beritikad baik dan telah memenuht aturan hukum yang ada baik persyaratan formalitasnya maupun pada waktu pemeriksaan substantif tidak bertentangan dengan pasal 4, 5, dan 6 Undang-undang No, 14 tahun 1997 tentang merek yang berlaku saat Tergugat mendaftarkan mereknya ;
136 < Himpunan Putusan-putusanPengadi/anNiaga.. MEREK (7)
7.
Bahwa Penggugat juga tidak mengajukan keberatan alas pendaftaran merek Tergugat saat diumumkan dalam Berita Resmi Merek Seri B, tetapi baru sekarang mengajukan pembatalan terhadap merek Tergugat yang justru menunjukkan itikad baik dari Penggugat ;
8
Bahwa merek "Zhang Zhou Pien Huang" milik Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama perusahaan/badan hukum milik Penggugat sepertiyang didalilkannya pad a angka 8 dan 9 ;
9
Bahwa Zhang Zhou adalah nama suatu desa/daerah di china, sedangkan Pien Tze Huang adalah sejenis obat-obatan yang harus diiris yang juga dapat diartikan raja obat, jadi Pien Tze Huang bukan merupakan sebuah kala yang memiliki daya pembedaan yang tinggi Sebagai contoh : bisa diumpamakan seperti Bakwan Malang atau Lumpia Semarang, dimana kala yang satu adalah jenis barang sedangkan kala yang lainnya menunjukkan nama daerah asal barang tersebut. Dalam hal ini kala Pien Tze Huang diibaratkan sebagai kala Bakwan atau Lumpia yang menunjukkan jenis barang, sehingga setiap orang termasuk Tergugat boleh menggunakan kala tersebut ;10. Bahwa masyarakat Indonesia mengenal kala Pien Tze Huang sebagai sejenis obat obatan dari China dan juga raja obat, dan merek yang dikenal dan terkenal di Indonesia untuk obat jenis Pien Tze Huang ini adalah merek "Zhang Zhou Pien Tze Huang" milik Tergugat. Hal ini dapat terlihat saat memesan pien Tze huang di taka obat maka produk merek "Zhang Zhou Pien Tze Huang" milik Tergugat yang akan diberikan ;11. Bahwa disamping itu bila dilihat secara keseluruhannya antara merek Tergugat dan Penggugat amatlah berbeda baik bentuk susunan kala yang ditonjolkan pad a kemasannya dan tala warnanya. Merek milik Tergugat menonjolkan kala Zhang Zhou, sedangkan merek milik Penggugat hanya ada kala Pien Tze Huang. Merek milik Tergugat berwarna merah, biru, hitam, dan putih, sedangkan merek milik Penggugat hitam dan putih. Mengenai pers.maan dalam lukisan huruf kanji hal tersebut karena memang hanya ada satu cara untuk menuliskan Pien Tze Huang dalam tulisan kanji, sehingga hal terse but tidak Putusan Nomor 70/Merekl2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.
"
137
boleh diperhitungkan sebagai suatu persamaan. Dengan demikian tidaklah mung kin khalayak ramai konsumen dapat terkecoh atau tersesat dalam membedakan kedua merek ini ; 12. Bahwa merek milik Penggugat bukanlah merek terkenal karena tidak memenuhi ketentuan ukuran suatu merek terkenal yang didasarkan pad a ketentuan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ; Jumlah, penghasilan penjualan seperti yang didalilkan oleh Penggugat bukanlah merupakan unsur yang dikatakan sebagai merek terkenal . Disamping itu juga m.asyarakat Indonesia tidak mengenal merek milik Penggugat dan tidak ada promosi tentang keberadaan merek milik'Penggugat di Indonesia. Justru merek milik Tergugatlah yang dikenal oleh khalayak ramai konsumen di Indonesia dan Penggugat yang dapat dikatakan mempunyai itikad tidak baik karena mendaftarkan merek yang sarna dengan merek milik Tergugat dan bermaksud untuk membonceng ketenaran milik Tergugat di Indonesia; Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga mengajukan jawabannya pad a tanggal 13 Oktober 2003 yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.
Bahwa Tergugat II secara tegas menolak serta membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya telah diakui secara tegas ;
2.
Bahwa benar tergugat I adalah Pemilik merek kala "ZANG ZHOU, PIEN TZE HUANG" yang telah terdaftar dalam daftar umum merek daftar Nomor 436646 tanggal 27 Januari 2000 melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 05 yaitu obat-obatan ;
3.
Bahwa berdasarkan pasal, 3 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyebutkan "Hak alas merek hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek terse but atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya";
38
4 Himpunan
Putusan-putusan
Pengadilan
Niaga..
MEREK
(7)
Bahwa berdasarkan
pada pasal 3 dan pasal 28 Undang-
Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, maka secara jelas dan tegas hanya Tergugat I yang diberi hak khusus oleh Negara untuk menggunakan dan atau memberi ijin kepada siapapun untuk menggunakan merek "ZANG ZHOU, PIEN TZE HUANG" dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun ; Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Pembatalan terhadap merek terdaftar, maka sudah sepatutnya gugatan pada pasal 68 Undang-Undang No. 15 tahun 2001. Dan pada gugatan Penggugat menyebutkan bahwa alasan gugatan pembatalan dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan pasal 4 dan pasal 6 (1) huruf b yaitu tentang itikad buruk dan Persamaan pada pokoknya maupunkeseluruhan dengan merek yang sudah terkenal ; 6.
Bahwa dengan demikian maka haruslah dibuktikan apakah antara merek Penggugat dan Tergugat I mempunyai persama-
an pada pokoknya maupun keseluruhannya
dengan merek
terkenal dan apakah benar merek Tergugat I terdaftar daftar Umum merek didaftarkan dengan itikad buruk ; Tentang
dalam
merek Terkenal
7.
Bahwa tentang merek terkenal dalam ketentuan penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf b UU No. 15/2001 menyebutkan ukuran suatu merek terkenal berdasarkan pad a : "Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Oi samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran di beberapa negara Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tida knya "
8
Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur-unsur dikatakan sebagai merek terkenal yaitu : -Pengetahuan
umum masyarakat
mengenai
yang dapat
merek tersebut;
Putusan Nomor 70/Merekl2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.
> 139
-Reputasi Merek-merek ~ Promosi-Promosi ;
9.
terkenal
-Pendaftaran
dibeberapa
-Hasil survei mandiri ;
yang
;
negara ;
dilakukan
oleh lembaga
yang
bersifat
Bahwa dengan demikian Penggugat yang mengaku dirinya sebagai merek terkenal dalam gugatannya, unsur-unsur tersebut diatas harus dipenuhi sebagai merek terkenal, dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas ;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti merek Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai merek terkenal karena tidak memenuhi unsur-unsur merek terkenal sebagaimana disebutkan dalam point 8 (delapan) ; 11. Bahwa Masyarakat Indonesia tidak mengenal merek Penggugat dan tidak ada satu promosi baik di media elektronik maupun di
media
masa
tentang
keberadaan
merek
Penggugat
di
Indonesia; Tentang
Itikad Buruk
12. Bahwa tentang Itikad Buruk Tergugat I sangatlah tidak relevan karena merek Tergugat I telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek karena merek hanya dapat didaftarkan oleh pemilik merek yang beritikad baik ; 13. Bahwa merek Tergugat I terdaftar dalam Daftar Umum Merek telah memenuhi aturan hukum yang ada baik persyaratan formalitasnya maupun pad a waktu pemeriksaan substantif tidak bertentangan dengan pasal 4, 5 dan 6 UU No. 14 tahun 1997 tentsng merek dengan demikian oleh Direktorat Merek didaftarkan dalam Daftar Umum Merek sesuai dengan permohonannya (pendaftaran merek Tergugat pada masa UU No. 14 tahun 1997 tentang merek) ; 14. Bahwa di samping itu pada waktu diumumkan dalam Berita Resmi Merek seri b ternyata Penggugat tidak mengajukan keberatan alas pendaftaran merek Tergugat I tersebut, dan sekarang Penggugat mengajukan pembatalan terhadap merek 140
< Himpunan
Putusan-putusan
Pengadi/an
Niaga:
MEREK
(7)
Tergugat dengan demikian Penggugatlah yang mempunyai
menurut hemat itikad tidak baik ;
Tergugat
I
15. Bahwa untuk menilai apakah merek tersebut diajukan oleh Pemohon yang beritikad buruk, maka untuk menilai hal tersebut yaitu yang didasarkan kepada ketenaran pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (penjelasan pasal 4 (1) UU No. 15
Tahun2001)
;
16. Bahwa dalam perkara sekarang ini yang mempunyai itikad tidak baik justru adalah Penggugat sendiri karena mendaftarkan merek yang sarna dengan merek Tergugat I yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek ; 17. Berdasarkan alasan-alasan hukum Tersebut diatas terbukti gugatan Penggugat sekarang ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 68 Jo. 4 Pasal 6 (1) UU No. 15 Tahun 2001 dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; Menimbang,
bahwa selanjutnya
Penggugat
mengajukan
replik-
nya tertanggal 21 Oktober 2003 sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan yang masing-masing jawabannya ;
dupliknya pada tanggal 4 September 2003, pad a pokoknya tetap pada gugatan dan
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti fotocopy surat bermeterai cukup dan masing-masing diberi tanda : P-1
Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan didirikan pada 28 Desember 1957 ;
Farmasi
P-2
Fotocopy Pendaftaran merek dagang "Pien Tzu Huang" milik Penggugat di negara asalnya, yaitu RRC;
P-3
Fotocopy Sertifikat Pendaftaran merek dagang Hang" milik Penggugat di negara Hongkong ;
P-4
Fotocopy Pendaftaran merek dagang "Pien Tzu Huang" milik Penggugat di negara Srilanka ;
Putusan Nomor 70/Merekl2003/PN.'Niaga.Jkt.
Zhangzhou,
"Pien
Pst.
Tzu
> 141
P- 5
Fotocopy Pendaftaran merek dagang "Pien Tzu Huang" milik Penggugat di negara Jepang ;
P-6
Fotocopy Pendaftaran merek dagang "Pien Tzu Huang" milik Penggugat di negara Jepang ;
P-7
Fotocopy Sertifikat keterangan penghasilan penjualan merek produk Pien Tze Huang milik Penggugat pada tahun 2002 ;
P-8
Fotocopy Pendaftaran merek Zhang Zhou Pien Tze Huang alas nama Tergugat, Oaftar No. 436646, 2000, kelas barang 05 ;
P-9
27 Januari
Contoh kemasaQ bungkus besar produk merek Pien Tze Huang milik Penggugat
P-10
tanggal
;
Contoh kemasan bungkus besar produk merek pien Tze huang milik Penggugat;
Bahwa bukti fotocopy sural sesuai dengan sural aslinya ;
tersebut
telah
diperiksa
ternyata
Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bukti folD copy sural bermeterai cukup dan masing-masing diberi tanda : T -1
.Fotocopy pendaftaran merek milik Tergugat daftar No, 436646 yang dikeluarkan Oepartemen Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2000 ;
T -2
.Kotak kemasan pembungkus dengan milik Tergugat daftar No. 436646 ;
T -3
.Fotocopy permintaan Pendaftaran Merek kepada Oirektorat Jendral HAKI pada tanggal 05 Agustus 2002 No. Agenda 0002002.16957.17155 ;
T -4
.Kotak buah
etiket merek
(asli)
kemasan pembungkus dengan etiket merek gambar leci dengan tulisan kala PIEN TZE HUANG milik
pihak lain; T -5
.Kotak kemasan pembungkus dengan etiket merek gambar buah Leci dengan tulisan kala PIAN ZI HUANG milik pihak
lain;
142 < Hlinpunan Putusan-putusanPengadi!anNiaga: MEREK (7)
Bahwa bukti fotocopy sural tersebut telah diperiksa ternyata dengan sural aslinya, kecuali bukti bertanda T -3 hanya , Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga mengajukan bukti sural TII-1 berupa fotocopy sertifikat merek daftar No. 436646 27 Januari 2000, alas nama Tergugat, setelah diperiksa tidak dapat ditunjukkan sural aslinya dan TII-2 berupa No. 06/Merek/2003/PN.Jkt.PST tanggal 24 April 2003, setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya ; Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan pad a tanggal 4 Desember 2003, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan in; maka segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian dari isi putusan ini ; Menimbang,
bahwa akhirnya
para pihak mohon putusan
;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA: Menimbang bahwa maksud dan adalah sebagaimana tersebut diatas ;
tujuan
gugatan
Penggugat
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh para Tergugat, maka menjadi kewajiban hukum bag; Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijs) ; Menimbang, bahwa masing telah mengajukan
Penggugat dan Para Tergugat masingbukti sebagaimana tersebut diatas ;
Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak di persidangan, Pengadilan mendapatkan hal-hal yang menjadi perselisihan hukum dan akan dipertimbangkan oleh Pengadilan yaitu : 1.
masalah merek "PIEN TZE HUANG" merek terkenal ;2.
masalah 3
adanya
keseluruhannya ; masalah pembatalan milik Tergugat ;
persamaan merek
pada
milik Penggugat
pokoknya
ZANG ZHOU
dan
sebagai
secara
PI EN TZE HUANG
Putusan Nomor 70/Merekl2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.
> 143
Ad.1. Masalah merek "PI EN TZE HUANG" merek terkenal ;
milik penggugat
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya bahwa dengan terdaftarnya merek "PIEN TZE HUANG" negara, yaitu China, Hongkong, Srilangka dan Jepang jumlah penjualan sebesar 209.020.000,00 RMB pad a maka merek "PIEN TZE HUANG" milik Penggugat merek terkenal ;
sebagai
mendalilkan dibeberapa dan dengan tahun 2002, merupakan
Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil Penggugattersebut, sebab unsur keterkenalan suatu merek didasarkan menu rut ketentuan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 tahun 2001, dan jumlah penghasilan penjualan seperti yang didalilkan Penggugat, bukanlah unsur dari merek terkenal ; Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga menolak dalil Penggugat tersebut sebab merek Penggugat tersebut tidak dikenal di masyarakat Indonesia, karena tidak ada satu promosi di media elektronik maupun media masa tentang keberadaan merek
Penggugat; Menimbang, bahwa dari beberapa versi hukum tersebut diatas Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek (selanjutnya disebut UU Merek), bahwa dapat dikategorikan sebagai merek terkenal apabila: -Pengetahuan
umum masyarakat
mengenai
merek tersebut
;
-Reputasi merek terkenal yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya, dan adanya pendaftaran merek tersebut di beberapa negara ; Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek "PIEN TZE HUANG" di China tahun 1991 (vide bukti P-2), di Jepang pada tahun 1997 dengan No. Pendaftaran 4067438 (vide bukti P-6) dan Hongkong pad a tahun 2001 dengan daftar nomor tahun 2000 B 03012 (vide bukti P-3), masing-masing untuk kelas barang 5 ; Menimbang, bahwa sesuai bukti bertanda P-2 didapat fakta hukum bahwa pada bulan Januari 1999 oleh Kantor Manajemen 144 < Himpunan Putusan-putusanPengadilanNiaga: MEREK (1)
Perindustrian dan Perdagangan Republik Rakyat merek dagang "PIEN TZE HUANG" sebagai merek dagang yang terkenal ; , .bahwa walaupun besarnya nilai penjualan suatu dengan merek tertentu bukan merupakan unsur dari merek sesuai penjelasan dalam Undang-Undang Merek, akan hal tersebut dapat dijadikan indikasi/petunjuk bahwa barang merek tersebut laku dipasaran dikenal oleh masyarakat Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 berupa .,didapat fakta hukum bahwa obat China dengan merek "PIEN TZE HUANG" produk Penggugat telah dikirim/diekspor ke berbagai negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Hongkong dengan nilai yang cukup besar ; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian tersebut terbukti bahwa merek "PI EN TZE HUANG" milik Penggugat merupakan merek terkenal karenanya petitum gugatan Penggugat angka II dan III haruslah dikabulkan ;Ad.2.
Masalah adanya keseluruhannya
persamaan
pada pokoknya dan secara
;
Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa merek "ZANG ZHOU PIEN TZE HUANG" milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "PEIN TZE HUANG" milik Penggugat, dan memiliki persamaan secara keseluruhan dengan nama badan hukum/perusahaan milik Penggugat ; Menimbang, bahwa Tergugat menolak-dalil Penggugattersebut dan mendalilkan bahwa Zhang Zhou adalah nama suatu daerah diChina, sedangkan Pien Tze Huang adalah jenis obat-obatan yang harus diiris atau dapat diartikan sebagai raja obat, sehingga semua orang termasuk Tergugat dapat menggunakan kala tersebut, selain itu merek Penggugat dan tergugat berbeda dalam bentuk susunan kala yang menonjol pada kemasan dan tala warnanya ; Menimbang, bahwa dari dua versi hukum mempertimbangkan sebagai berikut :
tersebut
Pengadilan
Putusan Nomor 70/Merek/2003/PN.Nlaga.Jkt.Pst.
> 145
Menimbang, bahwa sesuai bukti bertanda P-8 = T -1 = T 11-1 didapat fakta hukum bahwa Tergugat sebagai pemilik merek "ZHANG ZHOU PIEN TZE HUANG" untuk kelas barang 5, jenis obat-obatan, terdaftar dalam Sertifikat merek No. Pendaftaran 436646, tanggal 27 Januari 2000, sedangkan sesuai pertimbangan hukum dalam Ad. 1 diatas Penggugat sebagai merek terkenal "PI EN TZE HUANG" sehingga apabila merek milik Penggugat dan Tergugat tersebut diperbandingkan, terdapat kata dan ucapan yang sarna yaitu PI EN TZE HUANG (vide bukti bertanda P-10 dan T -2), selain itu merek Tergugat tersebut sarna dalam pengucapan maupun penulisannya dengan nama badan hukum/Perusahaan Penggugat yaitu ZHANG ZHOU PIEN TZE HUANG; Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan penilaian hukum diatas terbukti bahwa merek Tergugat tersebut, mempunyai
persamaan pad a pokoknya dengan merek Penggugat serta mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan nama badan hukum/perusahaan Penggugat karenanya Penggugat angka IV dan V haruslah dikabulkan Ad.3 Masalah pembatalan milik Tergugat ;
petitum
gugatan
;
merek ZHANG ZHOU PI EN TZE HUANG
Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat mendaftarkan merek ZHANG ZHOU PIEN TZE HUANG tersebut didasari itikad tidak baik serta jelas-jelas merugikan
Penggugat; Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut dan mendalilkan pendaftaran mereknya didasari itikad baik karena telah memenuhi persyaratan formalitasnya maupun pemeriksaan substantif, justru Penggugatlah yang beritikad tidak baik karena baru sekarang mengajukan pembatalan merek Tergugat ; dan
Menimbang, mendalilkan
bahwa Turut Tergugat bahwa Penggugatlah
menolak dalil yang beritikad
Penggugat tidak baik
karena mendaftarkan merek yang sarna dengan merek Tergugat yang telah terdaftar
dalam Daftar Umum Merek ;
Menimbang, bahwa dari beberapa versi hukum tersebut diatas Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :
146 " Himpunan Putusan-putusanPengadilanNiaga: MEREK (7)
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Ad. 1 dan Ad. 2 diatas, Penggugat telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu (diluar negeri) dan mereknya merupakan merek terkenal sehingga perbuatan Tergugat mendaftarkan mereknya
yang mempunyai persamaan pad a pokoknya dengan merek Penggugat dan mengandung persamaan secara keseluruhan dengan nama badan hukum/Perusahaan Penggugat, jelas dapat mengecoh dan menyesatkan konsumen, karena konsumen akan mengira bahwa produk/barang Tergugat tersebut adalah produk dari Penggugat sehingga hal tersebut dapat menimbulkan persaingan curang; Menimbang, bahwa andai kata Tergugat beritikad baik dalam mendaftarkan mereknya mengapa harus memakai merek ZHANG ZHOU PIEN TZE HUANG yang jelas dari kata-kata dan pengucapannya berasal dari geografis dan bahasa China atau mandarin, sedangkan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang seharusnya memakai merek dengan bahasa Indonesia atau menggambarkan geografis wilayah negara Indonesia, maka jelas dalam mendaftarkan mereknya Tergugat meniru atau setidaktidaknya terinspirasi merek Penggugat yang telah ada dan terkenal terlebih dahulu ; Menimbang, bahwa Pengadilan tidak sependapat dengan dalil Turut Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat beritikad tidak baik karena telah mendaftarkan merek yang sam a dengan merek Tergugat yang telah terdaftar dalam daftar umum merek, karena hal tersebut disyaratkan oleh Undang-Undang (vide pasal 68 ayat 2 UU Merek), untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar pihak yang berkepentingan (in casu Penggugat) harus mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat terlebih dahulu ; Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum diatas terbukti bahwa Tergugat dalam mendaftarkan mereknya didasari oleh itikad tidak baik karenanya petitum gugatan Penggugat angka VI haruslah dikabulkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Ad 1, Ad 2 dan Ad 3 tersebut diatas maka beralasan dan berdasar hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan batal merek "ZHANG ZHOU TZE HUANG" atas nama Tergugat, Nomor Pendaftaran 436646 tanggal 27 Januari 2000, untuk kelas barang 05, dengan segala Putusan Nomor 70/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.
> 147
4. 3. 2. 7.
akibat hukumnya, dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret merek tersebut dalam Daftar Umum Merek, apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap ; Menimbang, bahwa berdasar penilaian dan pertimbangan hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat angka VII dan VIII haruslah dikabulkan pula; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergug,at berada dalam pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini ; Menimbang, bahwa selain bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas Pengadilan menilai bahwa bukti lainnya tidak relevan dalam perkara ini dan haruslah dikesampingkan ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI: Mengabulkan
gugatan
Penggugat
untuk seluruhnya
;
Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya berhak atas merek "PI EN TZE HUANG" di Indonesia; Menyatakan merupakan
5.
HUANG"
milik
Penggugat
Menyatakan merek "ZHANG ZHOU PIEN TZE Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya "PIEN TZE HUANG" milik Penggugat ;
HUANG" milik dengan merek
Menyatakan
HUANG"
Tergugat dengan
6.
merek "PI EN TZE merek terkenal ;
dan yang
merek
"ZHANG
mempunyai
perusahaan/badan
ZHOU
persamaan
PIEN
TZE
secara
milik
keseluruhannya
hukum milik Penggugat
;
Menyatakan bahwa Tergugat telah mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek "ZHANG ZHOU PIEN TZE HUANG" pad a Kantor Turut Tergugat ; Menyatakan batal atas pendaftaran merek "ZHANG ZHOU PIEN TZE HUANG" atas nama Tergugat yang telah terdaftar di bawah Nomor Pendaftaran 436646, tanggal 27 Januari 2000 untuk kelas barang 05 ;
148
< Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga.. MEREK(7)
Memerintahkan turut Tergugat untuk mencatat pembatalan merek "ZHANG ZHOU PIEN TZE HUANG" yang telah terdaftar dibawah nomor pendaftaran 436646 alas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek ; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; Demikian
diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Niaga Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 17 2003, oleh kami DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH. Ketua Majelis, HERRI SWANTORO, SH. MH. dan MULJANI, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapdalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 18 Desember 2003, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. WIJI ASTUTI, SH Panitera Pengganti pad a Pengadilan Niaga tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd.
ttd.
1. HERRI SWANTORO, SH.MH.
DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH.
ttd. 2. MULJANI, SH.
PANITERA PENGGANTI ttd Hj. WIJI ASTUTI, SH.
Putusan Nomor 70/Merek/2003/PN.
Niaga.Jkt.
Pst.
>
149
