Kwade trouw of inbreuk?

A. Tsoutsanis

Mediaforum, vol. 14 (2002) nr. 7/8, p. 239 - 244

[email protected]. Kwade trouw of inbreuk? A. Tsoutsanis Alexander Tsoutsanis is advocaat te Amsterdam en verricht onderzoek naar de .nl-geschillenregeling (Universiteit Leiden). Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door het Nationaal Programma voor Informatietechnologie en Recht (ITeR).

De SIDN is druk bezig de aanbevelingen van het Eindrapport Domeinnaamdebat te implementeren. Alles wijst erop dat de SIDN kiest voor een inbreukcriterium en daarmee de UDRP met het daarin neergelegde kwade trouw criterium links zal laten liggen. In dit artikel wordt die keuze van de SIDN kritisch besproken. Inleiding “Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de implementatie van de aanbevelingen van het projectteam Domeinnaamdebat”. Dat is de eerste zin van het persbericht dat de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) op 6 mei publiceerde.1 Het vat stand van zaken en toekomstplannen van het .nl domein aardig samen: de SIDN gaat het .nl domein vernieuwen ! Spoorboekje voor die vernieuwingsoperatie is het Eindrapport Domeinnaamdebat. Hoofdthema van het Domeinnaamdebat is de inventarisatie van de mogelijkheden van een eigen geschillenregeling voor het .nl domein.2 Die geschillenregeling gaat er komen, want het bestuur van de SIDN heeft de aanbevelingen van het Eindrapport op 20 december 2001 overgenomen. Doel van dit alles: het bestrijden van domeinnaamkaping. Beschikbare mogelijkheden: UDRP... Geschillenregelingen ter voorkoming van domeinnaamkaping zijn er legio. De bekendste is de Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP). De UDRP beoogt misbruik tegen te gaan. Bij misbruikende domeinnaamregistraties kan overdracht of doorhaling van de domeinnaam worden bevolen.3 Voor de vaststelling of en wanneer sprake is van een misbruikende domeinnaamregistratie, heeft de UDRP een drie stappen toets ontwikkeld: (i) identiciteit of overeenstemming met een merk, (ii)

1

http://www.sidn.nl/sidn/flat/Nieuws/Categori_n/Nationaal/index.html . Eindrapport Domeinnaamdebat, p. 11. Andere onderwerpen zijn de liberalisatie van het uitgiftebeleid, territoriale beperkingen, de positie van privé-personen en privacy. 3 Artikel 4.i UDRP http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm . De UDRP is ook in de Nederlandse literatuur uitgebreid besproken. Zie onder meer: T.J.M. de Weerd & R.W. van Kralingen, Computerrecht 2001, p. 253; H.W. Wefers Bettink, Domeinnaamarbitrage onder de UDRP, Mediaforum 2001, p. 42. 2

Alle Intellectuele eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.

ontbreken van rechten of legitieme belangen en (iii) registratie en (/of 4) gebruik te kwader trouw.5 Sluitstuk en sleutelbegrip van het beslissingsmodel uit het WIPO 1 Report is de derde voorwaarde van kwade trouw. Het kwade trouw criterium bepaalt uiteindelijk of er sprake is van misbruik. De UDRP is nu 3 jaar van kracht en heeft zich ontpopt tot de belangrijkste geschillenregeling voor domeinnamen. Toen de UDRP in 1999 van start ging was deze geschillenregeling van toepassing op de drie belangrijkste generieke Top Level Domains (gTLD’s): de .com, .net en .org domeinen. Inmiddels dijt de reikwijdte van de UDRP in hoog tempo uit. De nieuwe gTLD’s .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name en .pro vallen ook onder het toepassingsbereik van de UDRP. Geldt de UDRP dan niet voor landcode Top Level Domains (ccTLD’s) als het .nl domein ? Nee, in beginsel niet. Voor ccTLD’s is de UDRP niet dwingend voorgeschreven. De UDRP is immers geen verdrag en schept als zodanig dus geen verplichtingen. Wel kunnen landen de UDRP vrijwillig onderschrijven. Twee tendensen zijn waarneembaar. Enerzijds formele acceptatie: een land verklaart de UDRP integraal van toepassing op zijn ccTLD. Anderzijds een wat minder formele weg: een land laat zich inspireren door de UDRP en neemt een paar (of juist heel veel) bepalingen van de UDRP (al dan niet in gewijzigde vorm) over waarin men heil ziet. De krenten-uit-de-pap methode dus. De formele weg wint aan populariteit. Binnen een jaar is het aantal ccTLD’s dat de UDRP formeel van toepassing verklaart verdubbeld. Inmiddels staat de teller op 21.6 Diverse landen maken ook gebruik van de informele(re) weg van de geheel of gedeeltelijke aanknoping. België (.be), Italië (.it), Amerika (.us) en Japan (.jp) knopen bijvoorbeeld grif aan bij de drie stappen toets uit de UDRP en het daarin neergelegde kwade trouw criterium. In 2000 werd de dekkingsgraad van de UDRP al op 70 % becijferd: op 65 % van alle uitgegeven gTLD’s en 5 % van alle uitgegeven ccTLD’s was de UDRP toen van toepassing.7 Bovenbeschreven ontwikkelingen terzake van de nieuwe gTLD’s en ccTLD’s zijn in deze cijfers nog niet meegenomen. Dit geldt ook voor de openstelling van gTLD’s voor meertalige (non ASCII) domeinnamen in (bijv.) het Chinees, Japans en Arabisch waardoor de gTLD’s stevig in aantal zullen toenemen. Samenvattend: de dekkingsgraad van de UDRP is sindsdien verder toegenomen. ...Of is er een alternatief? Zijn er naast de UDRP andere alternatieven? Duidelijk is dat de UDRP de belangrijkste geschillenregeling van dit moment is. Naast harde feiten als de grote dekkingsgraad en de ruime ervaring met domeinnaamgeschillen,8 pleit ook het internationaliseringstreven uit het overheidsbeleid voor adoptie van de UDRP als geschillenregeling voor het .nl domein. Aan de andere kant blijft het uitgangspunt 4

De UDRP vergt registratie en gebruik te kwade trouw. Er is een aanbeveling van de WIPO dat ccTLD’s bij de implementatie van een “nationale” UDRP variant ook mogen opteren voor registratie of gebruik te kwade trouw, hetgeen een aanmerkelijke versoepeling betekent omdat dan de enkele domeinnaamregistratie (zonder actief gebruik) ook al te kwader trouw kan zijn (WIPO ccTLD Best Practice Guidelines, p.10). De “nationale” UDRP varianten van België (.be), Amerika (.us) en Japan (.jp) hebben bijvoorbeeld van deze optie gebruik gemaakt. 5 Artikel 4.a UDRP. Zie specifiek over kwade trouw: P. Gey, “Bad Faith under ICANN’s Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”, EIPR 2001, p. 507. 6 http://arbiter.wipo.int/domains/guide/index.html 7 M. Mueller, Rough Justice. An analysis of ICANN’s Uniform Dispute Resolution Policy, Convergence Center, Syracuse: Syracuse University, School of Information Studies, Center for Science and Technology 2000, p. 5. 8 Bij de WIPO zijn inmiddels 3364 domeinnaamgeschillen afgedaan (stand per 30 maart 2002), http://arbiter.wipo.int/domains/statistics/results.html .


vrijwilligheid. De UDRP heeft geen dwingende rechtskracht voor ccTLD’s. Nationale staten kunnen dus ook besluiten om de UDRP niet in hun nationale geschillenregeling op te nemen. Hoe gaat de .nl geschillenregeling er uit zien ? Hoe gaat de .nl geschillenregeling er uit zien? Dat is medio mei nog niet duidelijk: de SIDN heeft nog geen officieel reglement gepubliceerd. We grijpen daarom maar terug op het Eindrapport Domeinnaamdebat. Over de procedurele aspecten (bijvoorbeeld: termijnen, rechtsmiddelen, vormvereisten) schenkt het Eindrapport betrekkelijk klare taal. Met de materiële aspecten (wanneer ben je als domeinnaamhouder in “overtreding”?) is het minder duidelijk gesteld. Het Eindrapport bevat geen harde voorwaarden voor het vaststellen van misbruik. In dit opzicht steekt het Eindrapport wat mager af bij eerdere pionierswetgeving afkomstig uit Amerika9 en van de World Intellectual Property Organization (WIPO).10 Het Eindrapport Domeinnaamdebat bevat twee aanbevelingen die ons enigszins inzichtelijk maken in de inhoudelijke criteria die bepalend moeten zijn voor de .nl geschillenregeling. Die aanbevelingen zijn: (1) aanvankelijke beperking tot merken handelsnaam inbreuk11 en (2) beoordeling aan de hand van het Nederlandse recht.12 De tekst van die aanbevelingen laat op zich zelf weinig los over de inhoudelijke criteria voor de .nl geschillenregeling. Het Eindrapport weigert op dit punt spijkers met koppen te slaan: of het voor of tegen de UDRP is staat nergens duidelijk te lezen. Nadere bestudering wijst uit dat het Eindrapport opteert voor een inbreukcriterium. Als inhoudelijke criteria dienen de inbreukcriteria uit het merkenen handelsnaamrecht. Met andere woorden: of en wanneer je als houder van een .nl domeinnaam in “overtreding” bent wordt bepaald door de regels zoals die in de Nederlandse wetgeving en overheidsrechtspraak zijn vastgelegd. Met name gaat het dan om artikel 13 Beneluxmerkenwet (BMW) en de artikelen 5, 5a en 5b Handelsnaamwet (HNW). Een en ander betekent ook dat het Eindrapport resp. de SIDN het kwade trouw criterium uit de UDRP afwijst. Die keuze om het kwade trouw criterium af te wijzen komt echter nergens in het Eindrapport duidelijk naar voren. Zowel beperking tot merk- of handelsnaaminbreuk (aanbeveling 1) als de beoordeling naar Nederlands recht (aanbeveling 2) sluiten het kwade trouw criterium niet uit. Enerzijds omdat diverse geschillenregelingen met een kwade trouw criterium (zoals de UDRP) ook tot merkinbreuk beperkt zijn. Anderzijds omdat kwade trouw ook in het Nederlandse recht is gecodificeerd. Sterker nog, kwade resp. goede trouw is in Nederland een juridisch ingeburgerd begrip.13 De onderliggende argumentatie van beide 9 IAHC Final Report 1997, nr. 7.1, 7.2, 7.2.3. Ook terug te vinden in: Policy Oversight Committee, Substantive guidelines concerning Administrative Domain Name Challenge Panels, Third Revised Draft, 16 januari 1998; Memorandum of Understanding for the Internet Council of Registrars (CORE-MoU), 19 oktober 1997, http://www.gtld-mou.org/docs/coremou.htm, art. 7; Interim Policy Oversight Committee, Memorandum of Understanding on the generic Top Level Domain Name Space of the internet Domain Name System (gTLD-MoU), 28 februari, 1997, http://www.gtld-mou.org/gTLD-MoU.html, art. 8. 10 WIPO, The Management of internet names and addresses: intellectual property issues, Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, 30 april, 1999 (WIPO 1 Report), http://wipo2.wipo.int/process1/index.html . 11 Overweging 62 Eindrapport Domeinnaamdebat. 12 Overweging 112 Eindrapport Domeinnaamdebat. 13 Zo valt bijvoorbeeld te wijzen op artikel 4 lid 6 Beneluxmerkenwet (BMW) en de artikelen 3:11 en 3:23 Burgerlijk Wetboek (BW).


aanbevelingen is op dit punt weinig steekhoudend: een groot deel van de relevante overwegingen lijkt even goed voor het criterium van inbreuk als kwade trouw te pleiten. De SIDN in sneltreinvaart: ook het juiste spoorboekje? Terug naar de eerste zin van dit artikel. Blijkens het persbericht van 6 mei is de SIDN hard bezig om het Eindrapport te implementeren. De SIDN mag dan in sneltreinvaart aan het werk zijn, ik vraag me af of het spoorboekje wel deugt. Het punt van de onderliggende argumentatie van de aanbevelingen is hierboven al besproken. Er zijn echter ook andere bezwaren. 1

Beperkingen van merken handelsnaaminbreuk

Een eerste bezwaar is dat de SIDN de beperkingen van merken handelsnaaminbreuk uit het oog verliest. De afgelopen vijf jaar is in Nederland heel wat geprocedeerd over .nl domeinnamen. Merkinbreuk, handelsnaaminbreuk en onrechtmatige daad kunnen inmiddels gelden als traditionele gronden om een gekaapte domeinnaam terug te krijgen. Meestal gebeurt dit met succes. Maar vaak - en de laatste tijd steeds vaker ook niet. Waarom? Jurisprudentieonderzoek wijst uit dat dit te maken heeft met de tegenstelling tussen actief en niet actief gebruik van een domeinnaam. Bij een niet actief gebruikte domeinnaam blijkt merken handelsnaaminbreuk niet of problematisch toepasbaar. A Merkinbreuk Allereerst merkinbreuk. Ter illustratie wijs ik op enkele wettelijke elementen van artikel 13-A BMW. Achtereenvolgens bespreek ik gebruik in het economisch verkeer, verwarringsgevaar en afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie. Gebruik in het economisch verkeer Voor de eis van gebruik in het economisch verkeer zijn de Tanderil criteria (nog steeds) maatgevend.14 Ook in domeinnaamcontext.15 Hoe zit dat bij een niet actief gebruikte domeinnaam? Westerbrink schreef in 1999 in haar ITeR rapport nog dat “het instellen van een inbreukactie op grond van art. 13A BMW weinig kans van slagen heeft omdat de gemiddelde domain name grabber listig genoeg is om de domeinnaam niet te gebruiken. Registratie alleen mag niet worden beschouwd als “gebruik”, als gevolg waarvan de merkhouder zich hiertegen niet kan verzetten. Art. 13A vereist namelijk in alle gevallen het gebruik van een merk of overeenstemmend teken in het economisch verkeer”.16 Die stelling is inmiddels door veel lagere rechtspraak ingehaald. Parallel met buitenlandse jurisprudentie heeft ook de Nederlandse rechtspraak geoordeeld dat het louter registreren van een domeinnaam merkgebruik in het economisch verkeer in de zin van artikel 13-A lid 1 BMW oplevert.17 Die kentering is niet zonder kritiek 14

BenGH 9 juli 1984, NJ 1985,101, nt. LWH; AA 1985, 28, nt. HCJ (Tanderil), r.o. 1.9. R.A.M. Quanjel, Loutere registratie van een domeinnaam en merkinbreuk, IER 2000, p. 125; H.W. Wefers Bettink, “Domeinnamen: merk of handelsnaam ?”, IER 1997, p. 170. 16 B. Westerbrink, De merkenen handelsnaamrechtelijke aspecten van het Domain Name System, Deventer: Kluwer 1999 (ITeR-reeks, nr 15), p. 360. 17 Pres. Rb Dordrecht 13 september 2001, www.domjur.nl (Ducab.nl); Hof Amsterdam 11 januari 2001, Computerrecht 2001, p. 94 (nt. PBH: Elsevier/Gaos II), r.o. 5.9; Hof Amsterdam 7 december 2000, Mediaforum 2001, p. 68 (nt. DJGV: Passies/Gaos 15


gebleven. Naast Vergani heeft bijvoorbeeld ook Visser ernstige kritiek.18 Visser vindt het een onzuivere doelredenering om het niet-gebruik van de domeinnaam toch te beschouwen als merkgebruik. Dit met name omdat een domeinnaam die hetzij in het geheel niet wordt gebruikt hetzij slechts doorverwijst naar een andere website niet als domeinnaam (als adres van een website) wordt gebruikt in de normale betekenis van het woord. 19 Verwarringsgevaar Een ander moeizaam punt is het element van verwarringsgevaar in artikel 13-A1 sub b BMW. Kan er merkenrechtelijke verwarring optreden bij de loutere domeinnaamregistratie? Uitgangspunt daarbij is het toetsingskader van Puma/Sabel en Canon/ Cannon.20 Een belangrijke norm is onder meer de totaalindruk die door de merken bij het publiek wordt opgeroepen. Bij niet actief gebruikte domeinnamen roept dit voor de hand liggende vragen op: hoe kan een publiek zich een (totaal)indruk vormen van iets dat zij niet ziet? Om welke publieksgroep gaat het dan, als die domeinnaamregistratie niet eens voor produkten of diensten wordt gebruikt? Dit illustreert dat de door het HvJ EG aangereikte toetsingsfactoren als totaalindruk en normconsument bezwaarlijk toepassing kunnen vinden bij niet actief gebruik van de (beweerdelijk inbreukmakende) domeinnaam en vindt ook steun bij Delesie die aan een beroep op artikel 13-A1 sub b BMW de voorwaarde verbindt van een operationele website.21 Verkade schrijft bovendien in zijn noot bij Canon/Cannon dat “de klassieke - ook door het HvJ EG tot uitgangspunt genomen - ratio van het merkenrecht is de voorkoming van herkomstverwarring.”22 Dit volgt ook uit de tiende considerans van de Merkenrichtlijn. Bij een niet actief gebruikte domeinnaam kan van verwarring omtrent herkomst mijns inziens geen sprake zijn omdat een teken dat niet voor produkten of diensten wordt gebruikt geen herkomstfunctie vervult. Daar komt nog bij dat bij een niet actief gebruikte domeinnaam niet duidelijk is voor welke waren of diensten het merk wordt gebruikt.23 Naast het gevolg van geen gebruik ter onderscheiding van waren en derhalve uitsluiting van de inbreukcriteria van artikel 13-A1 sub a, b of c BMW24, betekent dit ook dat toetsing van de soortgelijkheid van de waren (of diensten) niet mogelijk is. Niet alleen wordt daardoor een gefundeerde keuze voor hetzij artikel 13-A1 sub b (soortgelijke waren) hetzij sub c BMW (niet-soortgelijke waren) ernstig bemoeilijkt, ook wordt daarbij de in Canon/Cannon aangereikte wisselwerking tussen overeenstemming en soortgelijkheid doorgeknipt.25 Dit alles natuurlijk slechts in geval van een niet actief

II), r.o. 6.4; Pres. Rb. Arnhem 13 november 2000, www.domjur.nl (Ahold e.a./Namespace); Pres. Rb. Amsterdam 3 augustus 2000, www.domjur.nl (Mattic/Namespace), r.o. 4.2; Pres. Rb. Amsterdam 13 juli 2000, Mediaforum 2000, p. 318 (nt: DJGV, Albert Heijn e.a./Name Space e.a.); Pres. Rb Arnhem 25 oktober 1999, Computerrecht 2000/1, p. 53 (nt. DWFV: Klm.alitalia.com); Pres. Rb. ‘s-Gravenhage 11 augustus 1999, BIE 2001/66 (Firstalert.nl). 18 G.N. Vergani, “Electronic Commerce and Trade Marks in the United States: Domain Names Trade Marks and the ‘Use in Commerce Requirement’ on the Internet”, EIPR 1999, p. 450. 19 Visser, noot bij Pres. Rb. Amsterdam 13 juli 2000, Mediaforum 2000, p. 318 (nt: DJGV, Albert Heijn e.a./Name Space e.a.) 20 HvJ EG 11 november 1997, Jur. I-6191, NJ 1998,523 (nt. DWFV: Puma/Sabel); HvJ EG 29 september 1998, NJ 1999, 393 (nt. DWFV: Canon/ Cannon). Zie ook de dissertatie van R.P. Raas, Het Benelux Merkenrecht en de Eerste Merkenrichtlijn: overeenstemming over verwarring ? (diss. Leiden), Meijers-reeks MI-20, BJu: Den Haag, 2000. 21 K. Delesie, “Namaking van Beneluxmerken in Cyberspace”, RW 1999-2000, p. 868. 22 HvJ EG 29 september 1998, NJ 1999,393 (nt. DWFV: Canon/ Cannon). 23 Visser, Ars Aequi 2001, p. 51. 24 Pres. Rb. Haarlem 21 december 2001, r.o. 5.3, www.domjur.nl (Studiebeurs.nl); Hof Amsterdam 11 januari 2001, r.o. 5.11, Computerrecht 2001, p. 94 (nt. PBH: Elsevier/Gaos II); Hof Amsterdam 7 december 2000, r.o. 6.6, Mediaforum 2001, p. 68 (nt. DJGV: Passies/Gaos II). 25 J.H. Spoor, “De wisselwerking tussen overeenstemming en soortgelijkheid”, BMMB 1999, p. 137. Zie ook noot 20.


gebruikte domeinnaam, waarbij voorgenomen gebruik niet aanwezig dan wel aantoonbaar is. Afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie Afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie is een wettelijk bestanddeel bij de inbreukcriteria van artikel 13-A1 sub c en d BMW. Wanneer is er in een domeinnaamgeschil sprake van een dergelijke afbreuk? In de rechtspraak zijn - soms in samenhang - onder meer twee gevallen te ontdekken: (i) de (beoogde) verkoop van een domeinnaamregistratie; (ii) de blokkerende werking van een domeinnaamregistratie. Beide gronden zijn echter aan kritiek onderhevig omdat het bij afbreuk aan onderscheidend vermogen resp. reputatie vooral moet gaan om inbreukmakend gebruik. Vanuit merkenrechtelijke optiek is het immers moeilijk voorstelbaar dat een onderscheidingsteken dat niet wordt gebruikt tóch afbreuk kan doen aan een merk. Terzake van punt (i) schrijft Visser bijvoorbeeld “m.i. levert de verkoop aan een ander van een domeinnaam die met een merk overeenstemt op zich zelf geen afbreuk aan reputatie of onderscheidend vermogen op. Het gebruik dat die ander vervolgens van die domeinnaam gaat maken kan dat gevolg wel hebben, maar dat hangt af van de aard van dat gebruik”.26 Dan punt (ii) inzake de blokkerende werking. De blokkerende werking spruit voort uit de absolute uniciteit van de domeinnaam en is inherent aan het feit dat iedere domeinnaam een uniek internet-adres is dat dientegevolge ook maar één keer te vergeven is. De rechter schaart de blokkerende werking in een aantal gevallen onder de specifieke noemers van afbreuk aan reputatie27 resp. aan het onderscheidend vermogen.28 Visser heeft ook op deze redenering ernstige kritiek: “Dit brengt ons bij het punt dat het bij de merkenrechtelijke (of handelsnaamrechtelijke) beoordeling van domeinnaamkwesties eigenlijk altijd zou moeten gaan om het feitelijk, dreigende of beoogde gebruik dat van de bewuste domeinnaam zal worden gemaakt en niet om de verkoop ervan. Volgens mij is het principieel niet juist om de “blokkerende werking” van een domeinnaamregistratie in de merkenrechtelijke (of handelsnaamrechtelijke) beoordeling ervan mee te nemen.”29 Deze kritiek op merkinbreuk bij niet actief gebruikte domeinnamen is niet mals. Is de SIDN zich van deze controverses bewust? B Handelsnaaminbreuk Op de tweede plaats de problematische toepasbaarheid van handelsnaaminbreuk. Ook hier wringt de schoen bij niet actief gebruikte domeinnamen. Dit keer omdat de Handelsnaamwet (HNW) het voeren van een handelsnaam vooropstelt. Dat dit in domeinnaamgeschillen ook geldt, is al van begin af aan betoogd door Verkade die schrijft dat de domeinnaam bedrijfsmatig op Internet moet worden gebruikt.30 Idem ook Hugenholtz die meent dat er niet is voldaan aan de maatstaf van het voeren van een handelsnaam bij registratie of reservering van een domeinnaam.31 Een en ander 26

Noot Visser bij Pres. Rb Amsterdam 13 juli 2000, Mediaforum 2000, p. 318 (nt. DJGV: Albert Heijn e.a./ Namespace) Pres. Rb. ’s-Gravenhage 4 augustus 2000, www.domjur.nl (Deutsche Telekom/ Checkmate); Pres. Rb Amsterdam 13 juli 2000, Mediaforum 2000, p. 318 (nt. DJGV: Albert Heijn e.a./ Namespace). 28 Pres. Rb. Breda 1 maart 2000, www.domjur.nl (Esso/ Hace), r.o. 3.4, tevens afbreuk aan reputatie aangenomen. 29 Noot Visser bij Pres. Rb Amsterdam 13 juli 2000, Mediaforum 2000, p. 318 (nt. DJGV: Albert Heijn e.a./ Namespace). 30 D.W.F. Verkade & K. Th. M. Stöpetie, “Internet-domeinnamen, merkenrecht en handelsnaamrecht: een update”, in: J.M.A. Berkvens, N.E.D. Faber, S.C.J.J. Kortmann & A. Oskamp, Onderneming en ICT, Tjeenk Willink: Zwolle 2000, p. 88; D.W.F. Verkade, “Internet-domeinnamen, merkenrecht en handelsnaamrecht”,Computerrecht 1997, p. 3. Uitdrukkelijk bevestigd in Pres. Rb. Almelo 19 december 2001, www.domjur.nl (CNN/ C&N Solutions), r.o. 6. 31 Noot Hugenholtz bij Pres. Rb. Utrecht 6 juli 2000, Computerrecht 2001, p. 33 (nt. PBH: Gezondslapen.nl) en Pres. Rb. Amsterdam 10 augustus 2000, Computerrecht 2001, p. 33 (nt. PBH: Bravilor.nl) 27


brengt mee dat handelsnaaminbreuk bij een niet actief gebruikte domeinnaam geen uitkomst kan bieden.32 Dat de enkele domeinnaamregistratie nog geen voeren van de handelsnaam oplevert is bevestigd in Dikkerboom.com.33 Het Hof ‘s-Gravenhage steunt die opvatting in Zumpolle.nl II en stelt het voeren van een handelsnaam afhankelijk van de (aan de domeinnaam gekoppelde) website.34 Bovenstaande voorbeelden illustreren dat merken handelsnaaminbreuk het bij niet actief gebruikte domeinnamen knap lastig hebben. Niet voor niets schreef Visser in Mediaforum al eens eerder dat het merkenen handelsnaamrecht domeinnaamkaping in veel gevallen niet kan doorbreken.35 Waarom denkt de SIDN van wel? Ondertussen is dit probleempunt niet aanwezig bij het kwade trouw criterium van de UDRP: de aanbevolen “nationale” UDRP variant van registratie of gebruik te kwader trouw is even effectief in gevallen van actief als niet actief domeinnaamgebruik.36 Is de SIDN van de wezenlijke beperkingen van merken handelsnaaminbreuk op de hoogte? Ik twijfel. Juist deze criteria wil de SIDN gaan gebruiken in de .nl geschillenregeling. Mijns inziens is dit onwenselijk: de SIDN zet de Nederlandse internetgemeenschap hiermee 0-1 achter op de domeinnaamkaper. 2

Te ingewikkeld: ondergraving laagdrempeligheid

Een tweede bezwaar is dat een belangrijke doelstelling van het Eindrapport ondergraven wordt. Het belang van een laagdrempelige procedure is daarin steeds vooropgesteld. De keuze voor merken handelsnaaminbreuk gaat daar echter lijnrecht tegen in. Artikel 13 Beneluxmerkenwet (BMW) moge voor de gespecialiseerde merkenjurist gesneden koek zijn, maar voor de leek is het een draak van een wetsartikel. De ingewikkelde toepassingsvoorwaarden, de fijnmazige jurisprudentie en de verwevenheid met andere merkenrechtelijke leerstukken als uitputting, onderscheidend vermogen en non-usus maakt dit tot een complex geheel. Moet de .nl domeinnaamhouder dit allemaal in de vingers hebben? Daar komt nog bij dat het (merken)recht tegenwoordig geëuropeaniseerd is. Het Nederlandse merkenrecht wordt - tezamen met haar Beneluxburen - al weer 10 jaar geregeerd door Europese richtlijnen uit Brussel en de hoogste Europese rechter (HvJ EG) uit Luxemburg. Kortom: merkinbreuk is pittige kost. Vaak wordt daarvoor verwezen naar een gespecialiseerde advocaat of ervaren merkengemachtigde. Die (dure) rechtsbijstand wil de SIDN in de .nl geschillenregeling juist vermijden,37 hetgeen dus dankzij de keus voor de ingewikkelde criteria van merken handelsnaaminbreuk niet lukken gaat. De SIDN helpt de bedoelde laagdrempeligheid effectief om zeep. 32 Bevestigend: Visser, noot bij Pres. Rb. Utrecht 24 februari 2000, Mediaforum 2000, p. 147 (nt. DJGV: Passies/ Gaos I ); Noot Goethals bij Vz. Rb. 27 november 1997, Computerrecht 1998, p. 26 (nt. P. Goethals: Cockerill Sambre/ Capricom); H.W. Wefers Bettink, “Domeinnamen: merk of handelsnaam ?”, IER 1997, p. 169-170. 33 Pres. Rb. Utrecht 16 november 2000, Computerrecht 2001, p. 34 ; www.domjur.nl (nt. DJGV: Dikkerboom.com). 34 Hof ‘s-Gravenhage 31 januari 2002, www.domjur.nl (Zumpolle.nl II), r.o. 4 35 Visser, noot bij Pres. Rb. Utrecht 24 februari 2000, Mediaforum 2000, p. 147 (nt. DJGV: Passies/ Gaos I). Terzijde: de rechter wil er dan in kort geding nog wel een mouw aan passen ingeval van voorgenomen toekomstig gebruik (mits resulterend in een reële dreiging van inbreuk), maar dan houdt het officieel op. Diverse rechters zijn dan nog wel zo bereidwillig om in gevallen van evident misbruik met veel creatief beredeneer inbreuk aan te nemen, bijvoorbeeld via de boven besproken blokkerende werking, maar dat heeft meer van doen met het bereiken van een maatschappelijk wenselijk resultaat dan het juist toepassen van de wettelijke regels van merken handelsnaaminbreuk. 36 Zie noot 4. 37 Eindrapport Domeinnaamdebat, overweging 110.


Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan ? De drie stappen toets van de UDRP is in 1999 specifiek ontworpen vanuit de gedachte van een simpele en efficiënte procedure.38 Recente evaluaties en de toenemende populariteit bevestigen dit beeld: een breed internationaal publiek maakt van de UDRP gebruik. Waarom gaat de SIDN hier aan voorbij? 3 Ongeschikt platform voor gefaseerde verruiming naar andere typen domeinnaamgeschillen Een derde bezwaar is dat de .nl geschillenregeling onvoldoende op haar toekomst is voorbereid. Domeinnaamgeschillen zijn niet beperkt tot merken handelsnaaminbreuk: conflicten met persoonsnamen en geografische aanduidingen zijn bijvoorbeeld ook aan de orde van de dag. Minder frequent, maar niettemin een probleem vormen de geschillen over pharmaceutische aanduidingen en namen van intergouvernementele organisaties. Kortom: over iedere aanduiding kan een domeinnaamgeschil ontstaan. De wettelijke inbreukcriteria van het merkenen handelsnaamrecht zijn beperkt tot merken en handelsnamen. Ze kunnen niet als platform dienen voor andere typen onderscheidingstekens als bijvoorbeeld persoonsnamen.39 De UDRP heeft die mogelijkheid wel. Zo laten de UDRP-varianten in België (.be) en Italië (.it) zien dat de drie stappen toets van de UDRP zich prima leent voor een graduele uitbouw naar domeinnaamconflicten met andere typen onderscheidingstekens.40 De charme is gelegen in de eenvoud: hetzelfde beslissingsmodel bestrijkt meer typen geschillen. Het voordeel voor de internetgemeenschap: geharrewar met en gewenning aan nieuwe criteria blijft achterwege. Eenvoud, transparantie en laagdrempeligheid blijven zo gediend. De SIDN is het aspect van de gefaseerde verruiming niet ontgaan. Dat kan ook moeilijk anders want gefaseerde verruiming van de UDRP is sinds het verschijnen van het WIPO 2 Report een belangrijk onderwerp op de agenda van de World Intellectual Property Organization (WIPO).41 Het Eindrapport Domeinnaamdebat en de SIDN houden er echter een andere visie op na: de aanpak van één beslissingsmodel voor meerdere (gefaseerd verruimde) typen geschillen, zoals in de "nationale" UDRP varianten van België en Italië, krijgt geen navolging. Voorts bevat het Eindrapport een voorstel om - naast de merken handelsnaamrechtelijke inbreukcriteria - later ook nog de onrechtmatige daad aan de .nl geschillenregeling toe te voegen. Dit getuigt van een tegenovergestelde visie, hetgeen juist tot meerdere beslissingsmodellen leidt.

38

WIPO 1 Report, nr. 182. Tenzij (natuurlijk) de persoonsnaam vatbaar is voor merk- of handelsnaambescherming. Overigens: recentelijk (21-24 mei 2002) heeft de SCT commissie van de WIPO geadviseerd om de UDRP (vooralsnog) niet open te stellen voor persoons- en handelsnamen. De discussie over de geografische aanduidingen wordt nog voortgezet. Hier tekent zich dus een tweedeling af: enerzijds blijft de internationale UDRP-variant beperkt tot merkgeschillen, anderzijds zijn er nationale UDRP-varianten die ook andere typen geschillen toelaten, zoals Italië en België. Of die tweedeling toe te juichen is, laat ik in het midden. Hier gaat het vooralsnog om de constatering dat de UDRP in beginsel als platform voor gefaseerde verruiming kan dienen, zonder dat de drie stappen toets en het daarin neergelegde kwade trouw criterium aanpassing behoeven. België en Italië kunnen ons daarin tot voorbeeld dienen. 41 WIPO, The recognition of rights and the use of names in the internet Domain Name System. Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, Geneva: WIPO 2001 (WIPO 2 Report), http://wipo2.wipo.int/process2/index.html . 39 40


Mijns inziens laat de SIDN hier een steek vallen. Als tijdens het Eindrapport Domeinnaamdebat al duidelijk was dat de wettelijke inbreukcriteria van het merkenen handelsnaamrecht geen optimaal platform opleveren voor een gefaseerde verruiming tot andere typen geschillen, waarom kiest de SIDN dan niet voor iets anders? De recente reglementswijziging in de Belgische .be geschillenregeling laat zien dat de UDRP in beginsel over graduele uitbouwmogelijkheden bezit, die naadloos aansluiten bij het bestaande beslissingsmodel.42 Toevoeging van nieuwe materiële criteria kan zo achterwege blijven, hetgeen mijns inziens om redenen van eenvoud, transparantie en laagdrempeligheid de voorkeur verdient. 4

Rechtsongelijkheid: ideële gegadigden in het gedrang

Het vierde bezwaar: de ideële gegadigden komen in het gedrang. Er zijn rechtsgeleerden die menen dat ideële gegadigden bij zelfregulering altijd de pineut zijn. Bij alternatieve geschillenbeslechting is dit niet anders. Vandaar dat sommigen pleiten voor een domeinnaamwet waardoor bescherming van ideële gegadigden en grondrechten beter gewaarborgd zou zijn.43 Ik laat dit hier in het midden. Wel rijst hier de vraag of merken handelsnaamhouders een onoirbare voorsprong krijgen op andere groepen belanghebbenden door de adoptie van de merkenen handelsnaamrechtelijke inbreuknormen in de .nl geschillenregeling. De groep ideële gegadigden zal alleen maar groter worden door de in het Eindrapport voorgestelde liberalisatie van het uitgiftebeleid en de toelating van particulieren tot second level domeinnamen. Het doet dan wat vreemd aan om die groep niet-merkhouders op te zadelen met een dominerende merkenrechtelijke inbreuknorm. In ieder geval is dat niet in hun belang. Mutatis mutandis geldt dit ook voor het handelsnaamrecht. Nu is het weliswaar zo dat door het hiervoor besproken element van gebruik in het economisch verkeer ideële gegadigden wel enigszins tegen de merkhouder beschermd worden (mits zij in het niet-economisch verkeer blijven). Maar juist door de ruime interpretatie van die eis in de Nederlandse domeinnaamrechtspraak, valt er voor de ideële gegadigden op dit punt veel te vrezen.44 Sanna schrijft dat bij de vormgeving van een toekomstige geschillenregeling in het achterhoofd moet worden gehouden dat er een grote groep domeinnamen bestaat die niet overeenkomen met merken.45 Terecht zegt Sanna nog dat een rechtsgeldig depot van een merk niet automatisch ook een recht geeft op de overeenstemmende domeinnaam: domeinnamen en merken zitten nou eenmaal niet in hetzelfde register.46 Levert adoptie van de merken handelsnaaminbreuk in de .nl geschillenregeling geen fundamentele ongelijkheid op ten nadele van de ideële gegadigden? Is hier sprake van een “inequality of arms”? Het gevaar daartoe is levensgroot aanwezig.

42 De geschillenregeling voor het .be domein is op 30 november 2001 gewijzigd. Het reglement is te raadplegen op www.dns.be . De .be geschillenregeling is uitgebreid met handelsnamen, vennootschapsnamen, geografische aanduidingen, oorsprong- en herkomstaanduidingen, persoonsnamen en benamingen van geografische entiteiten. 43 P.B. Hugenholtz, Symposium Intellectuele eigendom en alternatieve geschillenbeslechting, 28 mei 2002, PAO Universiteit Leiden; R.B. Bakels, Zelfregulering of “domeinnaam-ruimtelijke ordening”?, Mediaforum 2002-2, p. 37; Noot Hugenholtz bij WIPO 3 juni 2001, Computerrecht 2001, p. 277 (nt. PBH: Staten-generaal.com). 44 Zie ook Vergani, genoemd in noot 18. 45 M. Sanna, “Domeinnaam-vallen! Het onrechtmatig registreren van Internet-domeinnamen en de mogelijkheden voor een andere wijze van aanpak van het beheer van het Nederlandse domein”, Ars Aequi 2001, p. 533. 46 M. Sanna, “Domeinnaam-vallen! Het onrechtmatig registreren van Internet-domeinnamen en de mogelijkheden voor een andere wijze van aanpak van het beheer van het Nederlandse domein”, Ars Aequi 2001, p. 528.


In de UDRP worden ideële gegadigden in principe beschermd. Misbruik wordt alleen aangenomen ingeval valide rechten of legitieme belangen ontbreken (stap 2 in het UDRP beslissingsmodel).47 De UDRP lijkt op dit punt beter berekend dan de inbreukcriteria voor de .nl geschillenregeling. Heeft de SIDN aan dit alles gedacht? Het zou wrang zijn om enerzijds het uitgiftebeleid te liberaliseren en particulieren toe te laten tot second level domeinnamen en anderzijds diezelfde groep particulieren te onthalen met een geschillenregeling die duidelijk niet in hun - al dan niet ideële belang is geschreven. 5

In strijd met de WIPO ccTLD Best Practice Guidelines

Het vijfde punt van kritiek is dat het Eindrapport resp. de SIDN in strijd handelen met de WIPO ccTLD Best Practice Guidelines.48 De WIPO ccTLD Best Practice Guidelines zijn op 1 juni 2001 gepubliceerd.49 Ze zijn bedoeld als (vrijwillige) leidraad voor beheerders van ccTLD’s en bevatten mede aanwijzingen voor nationale geschillenregelingen van ccTLD’s. In de WIPO ccTLD Best Practice Guidelines worden zowel de WIPO 1 en WIPO 2 rapporten als de UDRP nadrukkelijk aangehaald als elementaire grondslagen.50 De richtlijnen omschrijven de UDRP als een “excellent reference model and a valuable starting basis” en bevatten een uitvoerige opsomming van de diverse voordelen die aan de UDRP verbonden zijn.51 Kortom: de WIPO ccTLD Best Practice Guidelines propageren uitdrukkelijk de UDRP.52 Opvallend is dat het Eindrapport Domeinnaamdebat resp. de SIDN niet nader in gaan op de voordelen van de UDRP. Dat is opmerkelijk, want de voordelen van de UDRP klinken als een klok. Mooier dan de WIPO kan ik het niet zeggen, ik verwijs de geïnteresseerde lezer naar de tekst van de richtlijnen zelf.53 Duidelijk is in ieder geval dat de SIDN van deze voordelen niet wil weten. Dit wekt mijn bevreemding. De SIDN gaat volledig voorbij aan het feit dat het beslissingsmodel van de UDRP een beproefde methode is die leidt tot grotere uniformiteit. Een lappendekken van nationale geschillenregelingen(tjes) wordt zo vermeden, hetgeen ook recht doet aan het multijurisdictionele karakter van internet. Bovendien heeft dit tot gevolg dat transnationale handhavingskosten voor domeinnaamhouders en internetgemeenschappen omlaag gaan (schaalvergroting = lagere kosten). De SIDN wil er (vooralsnog) niet aan. Een heroverweging waard? 6 In strijd met internationaliseringsstreven uit Nota Toetsing SIDN en de Nota Wes

47

Artikel 4.a.(ii) juncto 4.c UDRP. Een belangrijk strijdigheid is ook dat de SIDN in de .nl geschillenregeling een beroep op de rechter wil uitsluiten. Artikel 4.k UDRP en de WIPO ccTLD Best Practice Guidelines (p. 8) sluiten een beroep op de gewone rechter juist niet uit. 49 WIPO, ccTLD Best Practices for the Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes (WIPO ccTLD Best Practice Guidelines), Versie 1, 20 juni 2001 http://ecommerce.wipo.int/domains/cctlds/bestpractices/index.html . 50 WIPO ccTLD Best Practice Guidelines, p. 2, 6, 9-12. 51 WIPO ccTLD Best Practice Guidelines, p. 9-10. Hetgeen ook aansluit bij annex VIII, p. 2 - 3 van het WIPO 1 Report. 52 Het Europese samenwerkingsverband van beheerders van Europese ccTLD’s (CENTR) heeft overigens ook richtlijnen uitgevaardigd. Deze CENTR Best Practice Guidelines bevatten nauwelijks concrete materiële normen. In tegenstelling tot de WIPO ccTLD Best Practice Guidelines bevatten de CENTR Best Practice Guidelines geen verwijzing naar de UDRP of het daarin vervatte beslissingsmodel. (CENTR Best Practice Guidelines, versie 2, 10 mei 2001, http://www.centr.org/docs/legal/bestpractice.html ). 53 http://ecommerce.wipo.int/domains/cctlds/bestpractices/index.html . 48


Het zesde en laatste bezwaar: de SIDN druist in tegen de Nota Toetsing SIDN en de Nota Wes. Begin juli 2001 heeft het kabinet aan de Tweede Kamer de Nota Toetsing Werkwijze Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (Nota Toetsing SIDN) aangeboden. Het standpunt van het kabinet is geformuleerd in de Nota Toetsing SIDN. Kernpunten van die nota zijn onder meer internationale aanpak en aansluiting en implementatie van de UDRP. Het internationaliseringsstreven komt ook terug in de Nota Wetgeving voor de elektronische snelweg (Nota Wes).54 De Nota Wes bevat onder meer hoofdlijnen voor het Nederlandse wetgevingsbeleid. In het daarvoor geformuleerde toetsingskader krijgt het belang van internationale ontwikkelingen veel aandacht. Zo stelt de nota dat bij probleemoplossing internationale aanpak de voorkeur verdient en dat eventuele problemen dusdoende op een zo hoog mogelijk internationaal niveau aangepakt dienen te worden. De ratio achter deze internationale visie op nationaal beleid is het globale wereldwijde karakter van het internet.55 Een meer politieke reden is voorts gelegen in het door de Europese Commissie aangekondigde .eu domein. De verwachting van het kabinet is dat er voor het .eu domein ook een geschillenbeslechtingprocedure in werking zal treden en het kabinet acht het wenselijk dat Nederland zich zoveel mogelijk aansluit bij deze internationale ontwikkeling.56 Het Eindrapport Domeinnaamdebat laat het echter op het punt van het internationaliseringsstreven volledig afweten en vaart een puur nationale koers. Het predikt uitdrukkelijk behoud van bestaande nationale rechtsnormen en gaat daarmee voorbij aan het internationaliseringsstreven uit de Nota Wes en de Nota Toetsing SIDN.57 Ik vind het opmerkelijk dat overheidsbeleid zo snel en zo makkelijk kan worden doorkruist. Nog opmerkelijker is dat de SIDN meent alle zegen en goedkeuring van de overheid te hebben. Dat is althans te lezen in notulen.58 Ik vind dat kras: of de overheid ligt te slapen of wat de SIDN zegt is niet waar. Kan een ambtenaar of politicus hier achteraan gaan? Noodrem? Aan het slot van deze bijdrage nog één keer terug naar het begin van dit artikel: uit het persbericht van 6 mei blijkt dat de SIDN in sneltreinvaart aan het werk is. In dit artikel uitte ik mijn twijfels over de kwaliteit van het spoorboekje: het Eindrapport Domeinnaamdebat deugt niet. Dendert de SIDN in sneltreinvaart af op een geschillenregeling waar veel aan schort? Ik meen van wel. Mijns inziens zijn merken handelsnaamhouders, ideële gegadigden, de overheid en de Nederlandse internetgemeenschap niet bij een inbreukcriterium voor de .nl geschillenregeling gebaat. Er is een beter alternatief: de drie stappen toets uit de UDRP met het daarin neergelegde kwade trouw criterium. Waar zit de noodrem? 54

Nota Toetsing SIDN, p. 28. Nota Toetsing SIDN, p. 10: “Vanwege het globale karakter van het internet is het van belang dat bij het ontwikkelen van nationaal beleid rekening gehouden wordt met de internationale ontwikkelingen”. 56 Verordening 733/2002, OJ L 113/4 is op 30 april 2002 in werking getreden. 57 De ook in de Nederlandse literatuur uitgesproken wens om internationale rechtsnormen te laten prevelaren boven nationale regels wordt dus in het Eindrapport Domeinnaamdebat niet gehonoreerd. Zie bijvoorbeeld terzake van electronische ADR’s de bijdrage “eADR of ODR: wereldwijde geschillenoplossing, wereldwijd recht ?” van Lodder in Computerrecht 2001/5, p. 232. 58 In de Notulen Vergadering Raad van Deelnemers SIDN, 19 december 2001 is de volgende opmerking van een lid van het projectteam Domeinnaamdebat te lezen: “We hebben de zegen van de overheid en alle aanbevelingen zijn gecheckt bij het Ministerie van Justitie”, http://www.sidn.nl/sidn/flat/Algemeen/Over_SIDN/De_organisatie/Raad_van_Deelnemers/index.html . 55


Kwade trouw of inbreuk?

Recommend Documents