DE BESCHERMINGSOMVANG VAN EEN MERK IN DE VS

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-14

DE BESCHERMINGSOMVANG VAN EEN MERK IN DE VS

Masterproef van de opleiding ‘Master in de rechten’

Ingediend door Jonathan Blondeel (Studentennr. 00904757)

Promotor: Prof. Dr. Hendrik Vanhees Commissaris: Kristof Maresceau

“The single largest source of intangible value in a company is its trademark” – David Haigh

 

i  

 

WOORD VOORAF Apple, McDonalds, Nike, Coca-Cola, … Dit zijn allemaal merken die tot de verbeelding spreken. Iedereen kent ze en iedereen weet waarvoor ze staan. Een merk is een extreem waardevol bezit waarvoor ondernemingen verrassend ver willen gaan om het te beschermen. Het leek me dan ook interessant om te onderzoeken in welke mate merken beschermd worden door het recht. Ik ben altijd sterk aangetrokken geweest door de Verenigde Staten en sinds mijn semester aan de University of Miami School of Law, in het kader van het Socrates uitwisselingsprogramma, was ik ervan overtuigd dat ik mijn Masterproef zou schrijven over een tak van het Amerikaanse recht. Breng deze twee elementen tezamen en je krijgt een thesis over de beschermingsomvang van een merk in de VS. Ik zou in de eerste plaats mijn promotor Professor Dr. Hendrik Vanhees willen bedanken omdat hij me de mogelijkheid bood om over dit onderwerp een thesis te schrijven. Daarnaast wens ik ook de Universiteit van Gent en de University of Miami te bedanken omdat zij mij de kans hebben gegeven om een semester aan een Amerikaanse universiteit te studeren. Dit heeft mijn ogen geopend voor een heel andere manier van denken over het recht en heeft mijn interesse voor het Amerikaanse intellectueel eigendomsrecht alleen maar aangewakkerd. Ten slotte, zou ik mijn ouders willen bedanken voor de mentale en financiële steun gedurende mijn studies Rechten, en Daphné Sprengers voor het nalezen van mijn tekst en het aanbrengen van de nodige correcties. Deze Masterproef is tot stand gekomen in het kader van mijn opleiding Rechten aan de Universiteit Gent. Het is het sluitstuk van mijn opleiding. Hiermee sluit ik ook een hoofdstuk in mijn leven af. Het zijn vijf boeiende, leuke en heel leerrijke jaren geweest. Daarvoor wil ik de Universiteit van Gent en de Rechtenfaculteit dan ook heel erg bedanken. Jonathan Blondeel GENT, 15 mei 2014  

ii  

LIJST VAN AFKORTINGEN ACPA

Anticybersquatting Consumer Protection Act

CBP

U.S. Customs & Border Protection

CFR

Code of Federal Regulations

FTDA

Federal Trademark Dilution Act

ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

IPPR

Intellectual Property Rights e-Recordation

PTO

United States Patent and Trademark Office

TDRA

Trademark Dilution Revision Act

TRIPS

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

UDRP

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

USC

United States Code

VS

Verenigde Staten

WIPO

World Intellectual Property Organization

WTO

World Trade Organization

 

iii  

 

INHOUDSTAFEL   HOOFDSTUK 1: INLEIDING  ......................................................................................................  1  

  HOOFDSTUK 2: AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIEËN GEBASEERD OP VERWARRING  ................................................................................................................................  4  

  §1 EVOLUTIE VAN DE VERWARRINGSSTANDAARD  .............................................................................  5  

   

1. Consumentenverwarring als grond voor het vinden van een inbreuk op een merk  ........  5   2. Werkelijke verwarring ten opzichte van waarschijnlijke verwarring  ..................................  6  

  3. Verwarring door wie?  .............................................................................................................................  7  

   

4. Verwarring met betrekking tot wat?  ..................................................................................................  8   5. Besluit  ............................................................................................................................................................  9  

  §2 DE VEREISTE VAN VERVOLGBAAR ‘GEBRUIK’  ................................................................................  9  

   

1. ‘Het gebruik van een merk’ als drempelvoorwaarde  .................................................................  9   2. Doctrine van ‘het gebruik als een merk’  ......................................................................................  11  

  3. Doctrine van ‘het commercieel gebruik’  ......................................................................................  13  

   

§3 DE FACTORENANALYSE VOOR DE WAARSCHIJNLIJKHEID VAN VERWARRING  ...................  14   1. Algemeen  ...................................................................................................................................................  14  

  2. De praktijk  ................................................................................................................................................  19  

   

3. Bewijs van de factoren  .........................................................................................................................  20   4. Bespreking van de belangrijkste factoren  ....................................................................................  21  

 

i. Gelijkenis tussen de merken  ...........................................................................................................................................  21  

  ii. Sterkte van het merk  .........................................................................................................................................................  23  

  iii. Intentie van de verweerder  ............................................................................................................................................  26  

 

v. Werkelijke verwarring  .....................................................................................................................................................  28  

  vi. Verbondenheid van de goederen/handelskanalen/bridging the gap  ................................................................  28  

  §4 HET TOEPASSEN VAN DE MULTI-FACTORTEST  ..............................................................................  31  

     

1. Internet  .......................................................................................................................................................  31  

iv  

2. Witte producten  ......................................................................................................................................  32  

  3. Promotionele goederen  .......................................................................................................................  35  

   

§5 VERWARRING WEG VAN HET TIJDSTIP VAN VERKOOP  ...............................................................  37   1. Verwarring vóór de verkoop  .............................................................................................................  37  

  2. Verwarring na de verkoop  ..................................................................................................................  40  

   

§6 OMGEKEERDE VERWARRING  ..............................................................................................................  42   §7 INDIRECTE AANSPRAKELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR HULPPERSONEN  .........  45  

  1. Medeaansprakelijkheid  ........................................................................................................................  45  

  2. Aansprakelijkheid voor hulppersonen  ...........................................................................................  47  

  §8 PARALLELLE VORDERING ONDER PARAGRAAF 43(A) LANHAM ACT VOOR ONGEREGISTREERDE MERKEN  ..................................................................................................................  47  

  HOOFDSTUK 3: AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIEËN NIET GEBASEERD OP VERWARRING  ..............................................................................................................................  49  

  §1 BESCHERMING TEGEN VERWATERING  .............................................................................................  49  

   

1. De federale wet naast de statelijke wetten  ...................................................................................  49   2. Verwatering onder de Federal Trademark Dilution Act van 1995  ....................................  51  

  3. Verwatering onder de Trademark Dilution Revision Act van 2006  ...................................  53  

   

4. De vormen van verwatering: ‘Tarnishment’ en ‘Blurring’  ...................................................  56   i. Blurring  ..................................................................................................................................................................................  56  

  ii. Tarnishment  ........................................................................................................................................................................  59  

  5. Verwatering onder de Lanham Act paragraaf 2(f)  ...................................................................  61  

   

§2 BESCHERMING TEGEN ‘CYBERSQUATTING’  ...................................................................................  61   1. Bescherming onder de verwateringswetgeving  ..........................................................................  62  

  2. Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA): Paragraaf 43(d) van de Lanham Act  ...................................................................................................................................................  62  

 

i. De vordering in personam onder paragraaf 43(d)(1) van de Lanham Act  .....................................................  63  

  ii. De vordering in rem onder paragraaf 43(d)(2) van de Lanham Act  ................................................................  66  

   

3. ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)  ................................  67  

v  

 

4. De Relatie tussen de UDRP en de ACPA  .....................................................................................  70  

  §3 BESCHERMING TEGEN VERVALSING  .................................................................................................  71  

   

1. Burgerlijke aansprakelijkheid voor vervalsing  ..........................................................................  72   2. Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor vervalsing  ..................................................................  74  

  3. Bescherming tegen invoer van vervalste goederen  ..................................................................  76  

  HOOFDSTUK 4: DE TERRITORIALE REIKWIJDTE VAN DE BESCHERMING  ..  79  

 

§1 BINNENLANDSE TERRITORIALITEIT  ..................................................................................................  79  

  1. Geografische limieten op common-law rechten  ........................................................................  79  

  2. Geografische limieten en geregistreerde rechten  .....................................................................  83  

  §2 INTERNATIONALE TERRITORIALITEIT  ..............................................................................................  86  

   

1. De territoriale aard van het Amerikaanse merkenrecht  .........................................................  86   2. De extraterritoriale afdwinging van het Amerikaanse merkenrecht  .................................  88  

  HOOFDSTUK 5: PARALLEL IMPORTS  ...............................................................................  90  

  HOOFDSTUK 6: TOEGESTAAN GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK  ..................  96  

 

§1 NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK  ...........................................................  96  

  §2 EERLIJK GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK  ...................................................................................  97  

   

1. Beschrijvend Eerlijk Gebruik  ............................................................................................................  98   2. Nominatief Eerlijk Gebruik  ..............................................................................................................  102  

  §3 HET GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK IN NIEUWSVERSLAGGEVING  ................................  105  

  §4 HET GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK OP ONVERVALSTE GOEDEREN: ‘FIRST SALE’ DOCTRINE  .....................................................................................................................................................  106  

   

1. Eerste verkoop binnen de Verenigde Staten  ..............................................................................  106   i. Opnieuw verpakte goederen  .........................................................................................................................................  107  

  ii. Opgeknapte goederen  ....................................................................................................................................................  109  

 

iii. Verwarring na de verkoop  ..........................................................................................................................................  110  

  2. Eerste verkoop buiten de Verenigde Staten  ...............................................................................  111  

   

vi  

§5 HET GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK IN PARODIE OF SPEECH  ..........................................  112  

  1. Parodie en de klassieke vordering omwille van een inbreuk op een merk  ....................  112  

   

2. Parodie en de vordering omwille van verwatering  ................................................................  115  

HOOFDSTUK 7: BESLUIT  ......................................................................................................  117  

  BIBLIOGRAFIE  ..........................................................................................................................  122  

 

vii  

 

HOOFDSTUK 1: INLEIDING   1.

Het Amerikaans merkenrecht beschermt het gebruik van benamingen die

goederen of diensten in de handel identificeren en onderscheiden. Een prima facie zaak voor de inbreuk op het merkenrecht in de VS vereist het bewijs van twee elementen: (1) prioriteit in het gebruik van het merk, de naam als een merk, het dienstmerk of de handelsnaam door de eiser en (2) een strijdig gebruik door de verweerder van een identiek of gelijkaardig merk of naam.1 2.

Omdat het niet zozeer de bedoeling is van deze Masterproef om te

onderzoeken hoe het recht op bescherming van een merk in de VS ontstaat en wat de voorwaarden van deze bescherming zijn, zal ik me, wat het eerste element betreft, beperken tot een korte beschrijving in deze paragraaf . Merkrechten ontstaan in de VS door middel van gebruik, niet registratie. Eenmaal een partij een merk begint te gebruiken in de handel, begint hij common-law rechten te verwerven in het merk. Dus bij common-law merken (d.w.z. ongeregistreerde merken) met een inherente onderscheidingskracht, verwerft de onderneming die het merk als eerste gebruikt in een bepaald marktgebied het recht op bescherming van het merk in dat marktgebied. Voor common-law merken die niet beschikken over inherente onderscheidingskracht maar die ‘secondary meaning’2 hebben verworven, geldt de regel dat de onderneming wiens merk of naam het eerst ‘secondary meaning’ verwerft in een bepaald marktgebied, de titularis wordt van het merk in dat marktgebied. Federale registratie van een merk met inherente of verworven onderscheidingskracht, daarentegen, vestigt rechten in het merk voor de hele VS. Dit wil zeggen dat degene die het merk heeft geregistreerd, de vermoedelijke titularis is van het merk en dit over het hele land, tenzij anderen, voorafgaand aan de registratie, reeds common-law prioriteit hebben verworven in hetzelfde of een gelijkaardig merk.

                                                                                                                1

Charles R. McManis, Intellectual Property and Unfair Competition in a Nutshell, 172 (6th Een merk verwerft dit als de producent het goed waaraan het merk verbonden is zodanig verhandelt dat de consumenten het merk enkel nog associëren met die producent of dat specifiek type van goederen. 2

 

1  

 

3.

Om na te gaan of er sprake is van een inbreuk op een common-law of een

federaal geregistreerd merk, moet men onderzoeken of de verweerder hetzelfde of een gelijkaardig merk gebruikt heeft op een wijze die een ‘waarschijnlijkheid van verwarring’3 creëert. De klassieke aansprakelijkheidstheorie op basis van verwarring, zoals terug te vinden in paragraaf 32 van de Lanham Act, zal ik uiteenzetten in hoofdstuk 2. 4.

Aansprakelijkheid is echter niet beperkt tot inbreuken omwille van het gebruik

van een identiek of gelijkaardig merk. Noch is het noodzakelijkerwijze beperkt tot het gebruik van een verwarrend gelijkaardig merk of tot het gebruik van een gelijkaardig merk in associatie met goederen, diensten of ondernemingen die rechtstreeks met elkaar concurreren. Een aantal state trademark statutes voorzien in een alternatieve test voor de inbreuk op bepaalde merken en namen met een inherente onderscheidingskracht. Hierbij wordt er nagegaan of, in de afwezigheid van enige waarschijnlijkheid

van

verwarring,

er

toch

een

mogelijkheid

is

dat

de

onderscheidende kwaliteit van het merk of de naam zal verwateren door het gebruik door de verweerder van een identiek of gelijkaardig merk. In 1996, werd de Lanham Act geamendeerd om te voorzien in federale bescherming tegen verwatering van ‘beroemde’ merken en in 1999 heeft Congress de Lanham Act nog verder geamendeerd om te voorzien in bescherming tegen ‘cyberpiracy’. Daarnaast blijft vervalsing een enorm probleem. In tegenstelling tot de klassieke zaken van aansprakelijkheid voor de inbreuk op het Amerikaans merkenrecht, vereisen verwatering, cyberpiracy noch vervalsing een bewijs van mogelijke verwarring bij de consumenten.

Ik

bespreek

deze

niet

op

verwarring

gebaseerde

aansprakelijkheidstheorieën dan ook in hoofdstuk 3. 5.

De territoriale reikwijdte van de bescherming van merken in de VS en de

extraterritoriale afdwinging van Amerikaanse merken in het buitenland analyseer ik in hoofdstuk 4.

                                                                                                                3

 

De zogenaamde ‘likelihood of confusion’.

2  

6.

Paragraaf 42 van de Lanham Act verbiedt de niet-toegestane invoer van

buitenlandse goederen die hetzelfde merk dragen als een geldig Amerikaans merk, in zover de goederen materieel en fysiek verschillen van de Amerikaanse goederen en dit ongeacht de echtheid van het buitenlandse merk of de affiliatie tussen de producerende ondernemingen. 4 De zogenaamde ‘parallel imports’ bekijk ik in hoofdstuk 5. 7.

Niet elk gebruik van andermans merk of naam is een inbreuk op het

Amerikaans merkenrecht. Een eiser die een prima facie zaak heeft zal misschien toch alle of bepaalde remedies worden ontzegd. Verweerders kunnen namelijk bepaalde verdedigingen laten gelden, die ofwel gebaseerd zijn op de eerlijkheid van hun gedrag (zoals ‘Fair Use’ of eerlijk gebruik, het gebruik van andermans merk in een parodie of om kritische commentaar te geven, alle vormen van nieuwsverslaggeving en het nietcommercieel gebruik van een merk) ofwel het gevolg zijn van het wangedrag van de eiser (de zogenaamde ‘defense of unclean hands’). De belangrijkste vormen van toegestaan gebruik van andermans merk zet ik uiteen in hoofdstuk 6. 8.

In deze Masterproef probeer ik een algemeen overzicht te geven van de

instrumenten die het Amerikaanse recht aanreikt om merken op een adequate manier te beschermen binnen een nationale en internationale context.

     

                                                                                                                4

 

Lever Brothers Co. v. U.S., 877 F.2d 101 (D.C.Cir.1989).

3  

 

HOOFDSTUK 2: AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIEËN GEBASEERD OP VERWARRING   9.

Dit hoofdstuk analyseert de belangrijkste aansprakelijkheidstheorieën

gebaseerd op verwarring, onder dewelke titularissen van een merk hun geregistreerde en ongeregistreerde merkenrechten kunnen afdwingen. Het artikel dat deze materie beheerst voor geregistreerde merken is paragraaf 32 van de Lanham Act:5 “§1114. (§32) Remedies; Infringement… (1) Any person who shall, without the consent of the registrant (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive … … shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided.”6 Paragraaf 32 van de Lanham Act voorziet dus dat een partij die, zonder toestemming, een geregistreerd merk van een ander, kopieert, reproduceert of imiteert in de handel als deel van de distributie van goederen of diensten, op een manier die naar alle waarschijnlijkheid verwarring creëert tussen de twee merken, burgerlijk aansprakelijk zal zijn voor een inbreuk op het merkenrecht. 10.

Het bewijs van ‘waarschijnlijkheid van verwarring’ is zowel noodzakelijk als

voldoende om vast te stellen dat een tweede gebruiker een inbreuk heeft gepleegd op de eerste gebruiker zijn common-law of federaal geregistreerd merk. Het is daarentegen niet vereist om aan te tonen dat de tweede gebruiker de specifieke bedoeling had om bij de consumenten verwarring te stichten met betrekking tot de oorsprong van de goederen, noch dat dergelijke verwarring al in feite heeft plaatsgevonden. Er moet dus enkel aangetoond worden dat een zekere verwarring naar alle waarschijnlijkheid zal plaatsvinden. Het is ook niet nodig om vast te stellen dat de tweede gebruiker, de eerste gebruiker zijn merk gehanteerd heeft om een identiek product, dienst of onderneming te identificeren maar enkel dat de merken van de eerste en de tweede gebruiker voldoende gelijkaardig zijn en dat het goed, de                                                                                                                 5 6

 

15 U.S.C. § 1114 (1)(a) (2006). Citaat van het belangrijkste deel en eigen onderlijning.

4  

dienst of de onderneming die ze vertegenwoordigen voldoende gerelateerd zijn zodat ze een waarschijnlijkheid van verwarring creëren.7 11.

Men mag niet vergeten dat men enkel rechten kan afdwingen die rechtsgeldig

tot stand gekomen zijn. Een noodzakelijke voorwaarde voor het bewijzen van een inbreuk op een merk is dan ook dat men een rechtsgeldig merk bezit. Er kan namelijk geen inbreuk zijn op een ongeldig merk.8 Om een inbreuk op een merk te bewijzen onder de Lanham Act, moet de eiser bewijzen dat: (1) hij de titularis is van het merk; (2) het merk geldig en wettelijk te beschermen valt; en (3) het gebruik van het merk door de verweerder, voor het identificeren van goederen of diensten, naar alle waarschijnlijkheid in staat is om verwarring te creëren.9 12.

Eerst zullen we kijken hoe de verwarringsstandaard is ontwikkeld (§1). Hierna

analyseren we de huidige leer, hetgeen kennis vereist van de verschillende types van vervolgbaar gebruik onder de Lanham Act (§2) en van de multi-factortest voor de waarschijnlijkheid van verwarring (§3). Vervolgens beschouwen we hoe die multifactor test wordt toegepast in bepaalde specifieke situaties (§4), bekijken we verwarringstheorieën weg van het tijdstip van de verkoop (§5) en de theorie van de ‘omgekeerde verwarring’ (§6). Ten slotte, onderzoeken we vormen van indirecte aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor hulppersonen (§7), alsmede de vordering onder paragraaf 43(a) van de Lanham Act voor ongeregistreerde merken (§8).

§1 EVOLUTIE VAN DE VERWARRINGSSTANDAARD 1. Consumentenverwarring als grond voor het vinden van een inbreuk op een merk   13.

Paragraaf 16 van de Trademark Act van 1905 schreef voor dat iemand

aansprakelijk was als hij een geregistreerd merk kopieerde of imiteerde en deze kopie aanbracht op goederen die substantieel dezelfde beschrijfbare eigenschappen hadden als deze vooropgesteld in de registratie. Het voorzag dus niet uitdrukkelijk in een verwarringsstandaard, noch erkende het misleiding van de consument als een grond                                                                                                                 7

Charles R. McManis, Intellectual Property and Unfair Competition in a Nutshell, 177-178 (6th ed. 2009). 8 Tie Tech, Inc. v. Kinedyne Corp., 296 F.3d 778, 783 (9th Cir. 2002). 9 Checkpoint Sys., Inc. v. Check Point Software Technologies, Inc., 269 F.3d 270, 279 (3d Cir. 2001).

 

5  

 

voor het vaststellen van een inbreuk op het merkenrecht. Maar over de jaren heen begonnen rechtbanken de Act een concept van consumentenverwarring toe te schrijven, voornamelijk in zaken betreffende verbonden maar niet-concurrerende goederen. Tegen 1946, het jaar waarin de Lanham Act werd aangenomen, was de stelling dat consumentenverwarring doorslaggevend is voor aansprakelijkheid, al stevig verankerd in de rechtspraak. Het rapport van de Senaat bij de Lanham Act stelde uitdrukkelijk dat de doelstelling van het merkenrecht niet alleen de bescherming van de investeringen in goodwill door de titularissen van merken inhield, maar ook het beschermen van het consumerend publiek tegen misleiding.

10

Daarenboven

incorporeerde de taal van de Lanham Act uitdrukkelijk een verwarringsstandaard: “… with which such use is likely to cause confusion or mistake or to deceive purchasers as to the source of origin of such goods or services;…”   Sinds de inwerkingtreding van de Lanham Act, heeft het Amerikaanse merkenrecht het concept van consumentenmisleiding omarmd en zijn de rechtbanken zich beginnen focussen op consumentenverwarring in zaken betreffende de inbreuk op een merk.11

2. Werkelijke verwarring ten opzichte van waarschijnlijke verwarring   14.

Onder de Trademark Act van 1905 ontstond het recht om een inbreuk op een

geregistreerd merk te beteugelen enkel als het overtredende merk aangebracht was op goederen met dezelfde beschrijvende eigenschappen als de goederen van de registrator. In de praktijk werd de zin “goederen met dezelfde beschrijvende eigenschappen” door sommige rechtbanken restrictief en door andere extensief                                                                                                                 10

S. Rep. No. 1333, 79th Cong., 2d Sess. 3 (1946). Met als grondgedachte het voorkomen van schade aan het consumerend publiek. Want vele consumenten zijn bereid om hoge prijzen te betalen voor bepaalde goederen die een bekend merk dragen omdat ze geloven dat zulke goederen dezelfde hoge kwaliteit bezitten als traditioneel wordt verwacht van de titularis van het merk. Dus de inbreuk op een merk ontneemt het consumerend publiek de voordelen van hun koopjes en de reputatie en goodwill van de titularis van het merk wordt overeenkomstig beschadigd. Dus bijkomend aan de schade die wordt veroorzaakt aan de titularis van het merk, wordt het consumerend publiek op dezelfde manier gekwetst door een inadequate juridische reactie op een inbreuk op een merk. (Playboy Enterprises, Inc. v. Baccarat Clothing Co., Inc., 692 F.2d 1272, 1275 (9th Cir. 1982)). 11

 

6  

geïnterpreteerd, waardoor niemand juist wist wat het eigenlijk betekende. De strikte interpretatie vereiste dat de goederen identiek moesten zijn en sommige rechtbanken waren van oordeel dat er werkelijk verwarring van goederen moest plaatsvinden. Vele andere rechtbanken, daarentegen, redeneerden dat als de goederen ietwat verbonden waren, de kopers misschien verkeerdelijk zouden kunnen denken dat de goederen van beide partijen voortkomen uit dezelfde bron.12 15.

Vandaag wijzen zowel de moderne wetgeving als de rechtspraak de vereiste

van het aantonen van werkelijke verwarring stevig af. Paragraaf 32(1)(a) van de Lanham Act stelt dat de verweerder aansprakelijk is wanneer het niet toegelaten gebruik van het in geding zijnde merk door de verweerder naar alle waarschijnlijkheid verwarring creëert.13

3. Verwarring door wie?   16.

De consument die verward moet zijn, is de redelijke voorzichtige koper van

het product in kwestie.14 In de originele versie van de Lanham Act (1946), vereiste paragraaf 32(1)(a) dat de titularis van een merk aantoonde dat het gebruik van het merk door de beweerde overtreder naar alle waarschijnlijkheid verwarring zou creëren, vergissing zou veroorzaken of kopers zou misleiden met betrekking tot de oorsprong van zulke goederen of diensten. In 1962 amendeerde Congress paragraaf 32(1)(a) waardoor vervolgbare verwarring niet langer beperkt was tot directe ‘kopers’. Verschillende rechtbanken stellen inderdaad dat het amendement de reikwijdte van de Lanham Act heeft uitgebreid om zo verwarring vóór de verkoop en verwarring na de verkoop door het consumerend publiek te erkennen. Aangezien het de bedoeling was van Congress om zowel de reputatie van de producenten als de kopers te beschermen, is de bescherming van de Lanham Act niet beperkt tot verwarring op het tijdstip van de verkoop.1516

                                                                                                                12  Daphne Robert, Commentary on the Lanham Trade-Mark Act, 86 TRADEMARK REP. 373 (1996).   13

Zie meer hierover later. Zie ook randnummer 42. 15 Escerzio v. Roberts, 944 F.2d 1235, 1245 (6th Cir. 1991); Checkpoint Sys., Inc. v. Check Point Software Technologies, Inc., 269 F.3d 270, 295 (3d Cir. 2001). 16 Zie meer hierover later in ‘§5 Verwarring weg van het tijdstip van verkoop’. 14

 

7  

 

17.

Het feit dat de redelijke voorzichtige consument verward moet zijn, zou erop

kunnen wijzen dat minstens de helft van het consumerend publiek verward moet zijn opdat er sprake zou zijn van een inbreuk op een merk.17 De rechtbanken vereisen echter niet dat de eiser dit aantoont. De waarschijnlijke verwarring van een aanmerkelijk aantal werkelijke of toekomstige kopers van een product of een dienst, is immers voldoende om aansprakelijkheid te creëren. Een aanmerkelijk aantal betekent niet noodzakelijk een meerderheid. Waarschijnlijkheid van verwarring wordt op een regelmatige basis vastgesteld als 10 tot 15 percent van de consumenten verward zijn.18 Eén rechtbank is zelfs zo ver gegaan door te stellen dat de wet geen numerieke standaard vooropstelt voor misleide kopers en dat verwarrende gelijkenis vastgesteld kan worden via het bewijs van zelfs een klein aantal werkelijke vergissingen begaan door gemiddelde consumenten.19

4. Verwarring met betrekking tot wat?   18.

Zoals hierboven vermeld, amendeerde Congress in 1962 paragraaf 32(1)(a)

van de Lanham Act. Hierbij schrapte ze niet alleen de verwijzing naar ‘kopers’ maar ook de zin “bron van oorsprong van zulke goederen en diensten”. Dit wil zeggen dat de Lanham Act vandaag enkel een bewijs vereist van de waarschijnlijkheid van verwarring, vergissing of misleiding. Een belangrijke vraag die zich nu stelt is waarover de relevante doelgroep verward moet zijn. Moet er aangetoond worden dat consumenten waarschijnlijk de goederen van de verweerder zouden aankopen in plaats van de goederen van de eiser? Of is het voldoende dat men aantoont dat de consumenten waarschijnlijk zouden geloven dat de goederen van de verweerder eigenlijk hun oorsprong vinden bij de eiser? Of is het voldoende dat men aantoont dat de consumenten waarschijnlijk zouden geloven dat er enige affiliatie of verbinding bestaat tussen de verweerder en de eiser? 19.

Hoewel er uit een certiorari petitie uit een rechtszaak in 2006 blijkt dat er

verdeeldheid bestaat tussen de Circuits met betrekking tot het voorwerp van

                                                                                                                17

Al bij al, als de mediane consument niet redelijk is, wie dan wel? Robert P. Merges et al., Intellectual Property in the New Technological Age, 882 (6th ed. 2012).   19 McCormick & Co. v. B. Manischewitz Co., 206 F.2d 744 (6th Cir. 1953). 18

 

8  

verwarring20, kan in het algemeen gesteld worden dat de consument verward moet zijn over de affiliatie, de verbinding of de associatie van de verweerder met de titularis van het merk, of over de oorsprong, de sponsoring of goedkeuring van de goederen, diensten of commerciële activiteiten door de titularis van het merk. Het schrappen van de woorden ‘source of origin’ in 1962 suggereert immers, minstens impliciet, dat waarschijnlijke verwarring met betrekking tot een beweerde affiliatie van de verweerder met de eiser of met betrekking tot een sponsoring door de eiser, ook een vorm is van waarschijnlijke verwarring, naast de traditionele verwarring met betrekking tot de oorsprong van de goederen.21

5. Besluit   20.

In

deze

paragraaf

hebben

we

gezien

dat

de

rechtbanken

een

verwarringsstandaard gebruiken die vooruitkijkend (‘waarschijnlijkheid van’) is, breder is dan loutere verwarring door kopers en breder is dan louter verwarring wat betreft de oorsprong. Dit zijn de overkoepelende basisparameters van de moderne verwarringstheorie.

§2 DE VEREISTE VAN VERVOLGBAAR ‘GEBRUIK’ 1. ‘Het gebruik van een merk’ als drempelvoorwaarde   21.

De beweerde overtreder moet het merk van de eiser gebruikt hebben op een

bepaalde manier opdat er sprake zou zijn van aansprakelijkheid. De rechtbanken in de VS zijn het tot op vandaag niet eens welke soorten gebruik van de verweerder vervolgbaar zijn onder de Lanham Act. In recente jaren is het zelfs nog minder duidelijk geworden. De rechtbanken hebben het ook moeilijk om veel hulp te vinden in de taal van de artikels van de Lanham Act met betrekking tot inbreuken op een merk. Paragraaf 32(1)(a) van de Lanham Act stelt namelijk elkeen aansprakelijk die:

                                                                                                                20  Zie M2 Software Inc. v. Madacy Entertainment, 126 S. Ct. 1772 (2006): de petitie stelt namelijk dat in bepaalde Circuits aansprakelijkheid rust op de vaststelling dat het gebruik van de verweerder naar alle waarschijnlijkheid verwarring creëert met betrekking tot oorsprong, sponsoring, goedkeuring, connectie of een andere soort affiliatie. In andere Circuits daarentegen rijst aansprakelijkheid enkel als er een bewijs is van waarschijnlijkheid van directe vergissing door de koper met betrekking tot de oorsprong van de goederen (certiorari werd afgewezen). 21  Mark D. Janis, Trademark and Unfair Competition Law in a Nutshell, 205 (2013).    

 

9  

 

“shall, without the consent of the registrant… use in commerce any reproduction… of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods and services if such use is likely to cause confusion.”22 Ondanks deze onduidelijkheid staat het wel vast dat het gebruik van een beschermd merk door de verweerder een voorwaarde is voor het vinden van een inbreuk op de Lanham Act. 23 Daarenboven is, buiten de internet context, rechtspraak van de Amerikaanse rechtbanken over het element ‘gebruik’, in een prima facie zaak betreffende de inbreuk van een merk, vrij zeldzaam.24 In de grote meerderheid van de rechtszaken betreffende de inbreuk van een merk zullen de rechtbanken snel concluderen dat de activiteiten van de beweerde overtreder een vervolgbaar gebruik uitmaken en zullen ze overgaan tot de analyse van de waarschijnlijkheid van verwarring. 22.

In de Holiday Inns zaak stelde het Sixth Circuit dat de verweerders het merk

van de eiser niet commercieel hadden gebruikt wanneer deze het telefoonnummer 1800-H0LIDAY (de ‘o’ was vervangen door het getal 0) hadden ontwikkeld en hadden gebruikt om te profiteren van de faam van Holiday Inns. Ze hadden namelijk dit nummer niet geadverteerd maar ze hoopten consumenten die het correcte nummer verkeerd hadden gedraaid te onderscheppen.25 Op basis van de Holiday Inns zaak besloot het Eight Circuit dat het in licentie geven van een tolvrij nummer, zonder meer, geen gebruik is in de zin van de Lanham Act, zelfs wanneer één mogelijke alfanumerieke vertaling van zulk nummer het beschermde merk zou spellen.26                                                                                                                   22

15 U.S.C. § 1114 (1)(a) (2006). Eigen onderlijning. Holiday Inns, Inc. v. 800 reservations, Inc., 86 F.3d 619 (6th Cir. 1996), cert. denied, 519 U.S. 1093 (1997). 24 Voor de opkomst van het internet, was dit meestal zo duidelijk dat de rechtbanken weinig aandacht besteedden aan deze vereiste. Als de verweerder een goed had verkocht dat een merk droeg dat gelijkaardig was aan het merk van de eiser, was er geen analyse noodzakelijk omtrent de vereiste van gebruik. In cyberspace is dit echter niet altijd even duidelijk. De analyse kan bijvoorbeeld draaien om website ‘metatags’. Dit is verborgen code die normaal niet zichtbaar is voor de gebruiker. 25 Holiday Inns, Inc. v. 800 reservations, Inc., 86 F.3d 619 (6th Cir. 1996), cert. denied, 519 U.S. 1093 (1997).   26 DaimlerChrysler AG v. Bloom, 315 F.3d 932 (8th Cir. 2003). In deze zaak had Bloom, de eigenaar van een Mercedes-Benz garage, het telefoonnummer 1-800-637-2333 verworven. Één vertaling hiervan is 1-800-MERCEDES. Bloom vormde een onderneming, MBZ, die het gebruik van het nummer in licentie gaf aan verschillende andere Mercedes garages. DaimlerChrysler, de titularis van het merk MERCEDES voor auto’s, stelde een vordering in omdat Bloom weigerde af te zien van het nummer. 23

 

10  

2. Doctrine van ‘het gebruik als een merk’ 23.

De 1-800 Contacts zaak articuleert een ‘gebruik als een merk’ vereiste, ook

soms ‘merkgebruik’ 27 genoemd, die verder gaat dan de drempelvereiste van het gebruik ‘van een merk’.28 Merkgebruik is de toepassing van een merk op een manier die consumenten uitnodigt om het merk te associëren met de goederen of diensten die de gebruiker te koop of ter verdeling aanbiedt en ze uitnodigt om te vertrouwen op het merk voor informatie over de bron, de sponsoring of de affiliatie van die goederen of diensten. 29 Dit wil zeggen dat de activiteiten van de verweerder moeten plaats gevonden hebben om concurrerende goederen of diensten te promoten of om enig commercieel voordeel te verwerven.

30

Het gebruik in kwestie moet ook

ongeautoriseerd zijn. In de nasleep van de 1-800 Contacts zaak, was er verdeeldheid onder de geleerden over de vereiste van het gebruik als een merk. Sommigen waren voor de vereiste van merkgebruik, anderen stelden dat de drempelvereiste van gebruik als een merk door de verweerder geen fundering vond in de Lanham Act en twijfelden over het feit of merkgebruik een concept is dat veel zekerheid biedt aan de rechtbanken.31 Maar de balans van de rechtsleer lijkt te leunen in het voordeel van een vereiste van ‘merkgebruik’ die lijkt op de vereiste die werd opgelegd door het Second Circuit in de 1-800 Contacts zaak.32

                                                                                                                27

‘Trademark use’. 1-800 Contacts, Inc. v. Whenu.com, Inc., 414 F.3d 400 (2d Cir. 2005). In deze zaak verkocht de verweerder, WhenU, software die ervoor zorgde dat pop-up advertenties verschenen op een computerscherm als reactie op het invullen van zoektermen door een gebruiker. Telkens wanneer een gebruiker een zoekterm invulde om de website van de eiser, 1-800 Contacts, te bezoeken, kon deze geconfronteerd worden met een pop-up advertentie van allerlei concurrerende opticiens. De software code omvatte namelijk de URL van de website van de eiser (www.1800contacts.com) en vermoedelijk van nog vele anderen. Het Hof oordeelde desondanks dat WhenU geen vervolgbaar gebruik had gemaakt van het merk van de eiser. Het opnemen van de website van de eiser in de code van de verweerder was namelijk geen vervolgbaar gebruik omdat dit enkel een intern gebruik van een merk uitmaakte op een manier die het merk niet communiceerde naar het publiek. Ook het gebruik van de URL van de eiser om pop-up advertenties te ontketenen werd niet beschouwd als vervolgbaar gebruik. 29 Margreth Barrett, Internet Trademark Suits and the Demise of “Trademark Use”, 39 U.C. DAVIS L. REV. 371, 375 (2006). 30 Freecycle Network, Inc. v. Oey, 505 F.3d 898, 903 (9th Cir. 2007). 31 Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law, 92 IOWA L. REV. 1597, 1647-1649 (2007). 32  Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Trademarks and Unfair Competition: law and policy, 492 (3d ed. 2010). 28

 

11  

 

24.

Er is al heel wat rechtspraak geweest over aansprakelijkheid voor ‘keyword

advertising’.33 In sommige rechtszaken daagden de titularissen van een merk hun concurrenten voor de rechtbank omdat ze keywords aankochten, terwijl in andere rechtszaken de titularissen van een merk de zoekmachines voor de rechtbank daagden wegens de verkoop van keywords. De rechtbanken waren verdeeld over de vraag of de verweerders in beide soort zaken konden winnen door zich te beroepen op de vereiste van merkgebruik. Sommige rechtbanken (voornamelijk in het Second Circuit) weigerden aansprakelijkheid voor de aankoop van keywords vast te stellen omdat de aankoop geen gebruik als een merk inhield zoals vereist door 1-800 Contacts.34 Andere rechtbanken nuanceerden 1-800 Contacts35 of namen een meer uitgebreide benadering aan met betrekking tot de soorten gebruik die vervolgbaar zouden kunnen zijn onder de Lanham Act.36 In de Rescuecom zaak stelde het Second Circuit dat het gebruik van het merk ‘Rescuecom’ door Google een gebruik in de handel uitmaakte onder de Lanham Act.37 Het lijkt erop dat de rechtbanken de analyse van Rescuecom zullen volgen, door te beslissen dat de verkoop van keywords een vervolgbaar gebruik uitmaakt, en dat ze dezelfde analyse ook zullen toepassen bij het oordelen dat het aankopen van keywords op een gelijkaardige wijze een vervolgbaar

                                                                                                                33

Deze praktijk houdt in dat reclame gelinkt wordt aan specifieke woorden of zinnen (keywords). Personen die goederen of diensten aanprijzen kunnen bepaalde keywords kopen van vb. Google en als een gebruiker dan zoekt naar een aangekocht keyword, dan zal Google de advertentie en de link van die personen weergeven in de zoekresultaten. 34 Vb. Merck & Co., Inc. v. MSD Technology, L.P., 425 F. Supp. 2d 402 (S.D.N.Y. 2006). 35 Vb. North American Medical Corp. v. Axiom Worldwide, Inc., 522 F.3d 1211 (11th Cir. 2008). 36 Vb. Edina Realty, Inc. v. TheMLSonline.com, 80 U.S.P.Q.2d (BNA) 1039 (D. Minn. 2006). 37 Rescuecom Corp. v. Google, Inc., 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009). In deze zaak gebruikte Google een systeem, AdWords, via hetwelke personen die goederen of diensten aanprijzen keywords konden kopen. Daarnaast voorzag Google ook in een ‘Keyword Suggestion Tool’, een systeem dat additionele keywords aanraadde om te kopen. Voorafgaand aan de Rescuecom rechtspraak raadde Google merken aan en in het bijzonder het Rescuecom merk. Dus concurrenten van Rescuecom konden van Google het keyword ‘Rescuecom’ kopen zodat de advertenties van deze concurrenten zouden verschijnen in de zoekresultaten van Google wanneer een gebruiker de term ‘Rescuecom’ invulde als zoekterm. Daarom stelde Rescuecom een vordering in voor onder meer de inbreuk op zijn merk. Het grote verschil met het gebruik door WhenU van de 1-800 Contacts URL in de 1-800 Contacts zaak, is dat Google hier het keyword, dat overeenstemde met het RESCUECOM merk, aanraadde en verkocht aan adverteerders. In de 1-800 Contacts zaak had de verweerder nooit het merk van de eiser afgebeeld, in tegenstelling tot Google die het merk van Rescuecom afbeeldde, aanbood en verkocht aan adverteerders-klanten van Google. De activiteiten van Google konden dus niet beschouwd worden als intern gebruik.

 

12  

gebruik uitmaakt. 38 Dit houdt echter niet in dat de rechtbanken de verweerder automatisch aansprakelijk zullen stellen. Er zal nog altijd een waarschijnlijkheid van verwarring moeten aangetoond worden.39

3. Doctrine van ‘het commercieel gebruik’ 25.

In de Bosley zaak stelde het Ninth Circuit dat een persoon niet aansprakelijk

kan worden gesteld voor de inbreuk op een merk omdat het de naam van een onderneming gebruikt bij het creëren van een website die kritisch is voor de handelspraktijken van die onderneming. De Lanham Act moet namelijk toegepast worden in commerciële contexten en verbiedt niet elk ongeautoriseerd gebruik van een merk. Er moet nagegaan worden of het merk wordt gebruikt in verbinding met de verkoop van goederen of diensten. Als dat niet het geval is, dan is het gebruik van het merk niet-commercieel en vindt er geen overtreding plaats van de Lanham Act. De schade die de onderneming mogelijks lijdt komt voort uit de kritiek op de diensten van die onderneming en niet uit de verkoop door een concurrent van een gelijkaardig product onder het merk van de onderneming, omdat geen enkele consument per vergissing een dienst zal kopen van degene die kritiek geeft omdat hij denkt dat de dienst wordt aangeboden door de onderneming.40 26.

In een andere zaak, die de doctrine van Bosley toepaste, concludeerde de

rechtbank dat een verweerder niet was overgegaan tot vervolgbaar ‘commercieel’ gebruik. De organisatie van de eiser was opgericht om kritiek te geven op de Church of Jesus Christ of Latter Day Saints en het deed dit via zijn website en een boekenwinkel. De organisatie van de verweerder werd gebruikt om deze kritieken te                                                                                                                 38

Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc., 638 F.3d 1137 (9th Cir. 2011). 39 Zie randnummer 49. 40 Bosley Medical Institute, Inc. v. Kremer, 403 F.3d 672 (9th Cir. 2005). In deze zaak had Michael Steven Kremer, een voormalige patiënt van het Bosley Medical Institute, de domeinnaam www.BosleyMedical.com, als ook www.BosleyMedicalViolations.com laten registreren via dewelke hij kritiek gaf op Bosley omdat hij ontevreden was over zijn ervaring bij het Bosley Medical Institute. Kremer verdiende niets aan de website en verkocht geen goederen of diensten via de website. Maar de website bevatte wel een link naar BosleyMedicalViolations.com, de andere website van Kremer die een link legde naar alt.baldspot newsgroup die reclame bevatte voor ondernemingen die concurreerden met Bosley, en de Public Citizen website, die Kremer vertegenwoordigde in de rechtszaak. De rechtbank was van oordeel dat dit geen gebruik in verbinding met een goed of een dienst uitmaakte.

 

13  

 

beantwoorden. De verweerder had namelijk een website opgericht die de website van de eiser imiteerde en bekritiseerde. Hiervoor gebruikte ze het merk van de eiser. De rechtbank gaf 3 redenen waarom de activiteiten van de verweerder geen vervolgbaar gebruik uitmaakten: 1. De homepage van de verweerder is grotendeels niet-commercieel van aard en bevat enkel een onopvallende link naar de online boekenwinkel van de verweerder. 2. De verweerder in een zaak betreffende de inbreuk op een merk moet het merk gebruiken in verbinding met de goederen of diensten van een concurrerende producent en niet louter om commentaar te geven op de goederen of diensten van de titularis van het merk. 3. Het internet is een instrument van de handel dus het gebruik van een merk op het internet is een gebruik ‘in de handel’ in de juridische zin van het woord. Maar hieruit volgt niet dat elk gebruik van een merk op het internet een gebruik is in verbinding met goederen of diensten.41

§3 DE FACTORENANALYSE VOOR DE WAARSCHIJNLIJKHEID VAN VERWARRING

1. Algemeen 27.

In §1 hebben we de algemene parameters van de verwarringstheorie

onderzocht. Wanneer de rechtbanken de ‘waarschijnlijkheid van verwarring’-theorie toepassen, gebruiken ze een specifieke test. Deze test is gebaseerd op een evenwicht van verschillende factoren. Zo’n typische opsomming van factoren kan onder meer gevonden worden in de Polaroid-zaak:42 “(Likelihood of confusion) is a function of many variables: the strength of (the) mark, the degree of similarity between the two marks, the proximity of the products, the likelihood that the prior owner will bridge the gap, actual confusion, and the reciprocal of defendant’s good faith in adopting its own mark, the quality of the defendant’s product, and the sophistication of the buyers. Even this extensive catalogue does not exhaust the possibilities --- the court may have to take still other variables into account.”

                                                                                                                41  Utah

Lighthouse Ministry v. Foundation for Apologetic Information and Research, 527 F.3d 1045 (10th Cir. 2008).   42 Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961).

 

14  

De multi-factortests voor waarschijnlijkheid van verwarring vinden hun oorsprong in de Restatement of Torts §731 (1938). Toen rechtbanken de aansprakelijkheid voor de overtreding van het merkenrecht begonnen uit te breiden tot zaken in welke de goederen of diensten van de titularis van het merk en de beweerde overtreder niet identiek waren, hadden de rechtbanken nood aan een test die duidelijk maakte hoe de gelijkenis tussen goederen of diensten woog ten opzichte van andere potentiële aanwijzingen van verwarring. Geleidelijk aan ontwikkelden de rechtbanken een multi-factortest voor zaken met betrekking tot niet gerelateerde goederen en uiteindelijk werden verschillende vormen van multi-factortests toegepast voor alle rechtszaken inzake de inbreuk op een merk. Er moet op gewezen worden dat een verwarringsanalyse meer inhoudt dan het louter aanvinken van een ‘ja’ of ‘nee’ vakje naast elke factor om vervolgens het resultaat op te tellen. Het zou een strenge analyse moeten zijn die elke individuele factor doordacht adresseert en erkent dat elke factor kan voorzien in een verschillend inzicht in de relevante confrontatie van de consument met het merk in kwestie. 28.

In de tabel hieronder worden de multi-factortests, die rechtbanken in de

verschillende Circuits vaak toepassen, opgesomd. 43 De namen van de tests zijn afgeleid van de namen van de leidinggevende zaken in de respectievelijke jurisdicties. First Circuit Boston Athletic Ass’n Sullivan, 867 F.2d 22, 29-34 (1st Cir. 1989); Keds Corp. v. Renee International Trading Corp., 888 F.2d 215 (1st Cir. 1989).

Second Circuit ‘Polaroid’ Factoren Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961), cert. denied, 368 U.S. 820 (1961); Playtex Products, Inc. v. Georgia-Pacific Corp., 390 F.3d 158 (2d Cir. 2004).

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

De gelijkenis tussen de merken; De gelijkenis tussen de goederen; De relatie tussen de handelskanalen van de partijen; De relatie tussen de aanprijzing van de partijen; De categorieën van toekomstige kopers; Bewijs van werkelijke verwarring; De intentie van de verweerder om het merk te gebruiken; en 8. De sterkte van het merk van de eiser. 1. 2. 3. 4.

De sterkte van het merk van de eerste gebruiker; De graad van gelijkenis tussen de twee merken; De verbondenheid van de goederen; De waarschijnlijkheid dat de oorspronkelijke titularis zal overgaan tot ‘bridging the gap’44; 5. Werkelijke verwarring;

                                                                                                                43

Figuur 7-1 in Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Trademarks and Unfair Competition: law and policy, 506-508 (3d ed. 2010). 44  Zie infra randnummer 46.

 

15  

 

6. De goede trouw van de latere gebruiker bij het toepassen van zijn eigen merk; 7. De kwaliteit van het product van de verweerder; en 8. De verfijndheid van de kopers.

Third Circuit ‘Lapp’ Factoren Interpace Corp. v. Lapp, Inc., 721 F.2d 460 (3d Cir. 1983); KOS Pharmaceuticals, Inc. v. Andrx Corp., 369 F.3d 700 (3d Cir. 2004).

Fourth Circuit ‘Pizzeria Uno’ Factoren Pizzeria Uno Corp. v. Temple, 747 F.2d 1522 (4th Cir. 1984); CareFirst of Maryland, Inc. v. First Care, P.C., 434 F.3d 263 (4th Cir. 2006). Cf. Sara Lee Corp. v. Kayser-Roth Corp., 81 F.3d 455 (4th Cir. 1996) (suggererend dat rechtbanken de Pizzeria Uno test mogen aanvullen met andere factoren).

Fifth Circuit Roto-Rooter Corp. v. O’Neal, 513 F.2d 44, 45 (5th Cir. 1975); Scott Fetzer Co. v. House of Vacuums Inc., 381 F.3d 477 (5th Cir. 2004). Cf. Oreck Corp. v. U.S. Floor Systems, Inc., 803 F.2d 166 (5th Cir. 1986) (beveelt een 8factor test aan), cert. denied, 481 U.S. 1069 (1987).

 

1. De graad van gelijkenis tussen het merk van de titularis en het merk waarvan beweerd wordt dat het een inbreuk pleegt; 2. De sterkte van het merk van de titularis; 3. De prijs van de goederen en andere factoren die indicatief zijn voor de zorg en de aandacht die verwacht wordt van consumenten bij het maken van een aankoop; 4. De hoeveelheid tijd waarin de verweerder gebruik gemaakt heeft van het merk zonder bewijs dat werkelijke verwarring opkwam; 5. De intentie van de verweerder bij het gebruiken van het merk; 6. Het bewijs van werkelijke verwarring; 7. Of dat de goederen al dan niet, hoewel niet concurrerend, worden verhandeld via dezelfde handelskanalen en geadverteerd worden via dezelfde media; 8. De mate waarin de doelen van de verkoopinspanningen van de partijen dezelfde zijn; 9. De relatie tussen de goederen in hoofde van de consumenten omwille van de gelijkenis van functie; en 10. Andere factoren die suggereren dat het consumerende publiek kan verwachten dat de oorspronkelijke titularis een goed zou vervaardigen in het marktgebied van de verweerder of dat het waarschijnlijk is dat hij zou uitbreiden naar dat marktgebied. 1. De sterkte of onderscheidingskracht van het merk; 2. De gelijkenis tussen de twee merken; 3. De gelijkenis tussen de goederen/diensten die de merken identificeren; 4. De gelijkenis tussen de faciliteiten die de twee partijen gebruiken in hun ondernemingen; 5. De gelijkenis van de aanprijzing die wordt gebruikt door beide partijen; 6. De intentie van de verweerder; en 7. Werkelijke verwarring. 1. Het soort merk waarop beweerdelijk een inbreuk is gepleegd; 2. De gelijkenis tussen de twee merken; 3. De gelijkenis tussen de goederen/diensten; 4. De identiteit van de kleinhandelaars en de kopers; 5. De identiteit van de gebruikte aanprijzingsmedia; 6. De bedoeling van de verweerder; en 7. Elk bewijs van werkelijke verwarring.

16  

Sixth Circuit ‘Frisch’s’ Factoren Frisch’s Restaurants v. Elby’s Big Boy, 670 F.2d 642 (6th Cir. 1982), cert. denied, 459 U.S. 916 (1982); AutoZone, Inc. v. Tandy Corp., 373 F.3d 786 (6th Cir. 2004).

Seventh Circuit Helene Curtis Industries, Inc. v. Church & Dwight Co., 560 F.2d 1325, 1330 (7th Cir. 1977), cert. denied, 434 U.S. 1070 (1978); Sullivan v. CBS Corp., 385 F.3d 772 (7th Cir. 2004).

Eight Circuit ‘SquirtCo’ Factoren SquirtCo v. Seven-Up Co., 628 F.2d 1086 (8th Cir. 1980); Frosty Treats Inc. v. Sony Computer Entertainment America Inc., 426 F.3d 1001 (8th Cir. 2005).

Ninth Circuit ‘Sleekcraft’ Factoren AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979).

Tenth Circuit Sally Beauty Co. v. Beautyco, Inc., 304 F.3d 964 (10th Cir. 2002); Australian Gold, Inc. v. Hatfield, 436 F.3d 1228 (10th Cir. 2006).

 

1. De sterkte van het merk van de eiser; 2. De verbondenheid tussen de goederen of diensten die worden aangeboden door de partijen; 3. De gelijkenis tussen de merken; 4. Elk bewijs van werkelijke verwarring; 5. De handelskanalen gebruikt door de partijen; 6. De vermoedelijke graad van zorg en verfijndheid die een koper aan de dag legt; 7. De intentie van de verweerder; en 8. De waarschijnlijkheid dat beide partijen hun productielijn zullen uitbreiden, gebruik makend van het merk. 1. De graad van gelijkenis tussen de merken wat betreft het voorkomen en de suggestie; 2. De gelijkenis van de goederen waarvoor de naam wordt gebruikt; 3. Het gebied en de manier van gelijklopend gebruik; 4. De graad van zorg die normalerwijze wordt uitgeoefend door consumenten; 5. De sterkte van het merk van de eiser; 6. Werkelijke verwarring; en 7. De intentie van de verweerder om een deel van zijn goederen aan te smeren als die van een ander. 1. De sterkte van het merk van de titularis; 2. De gelijkenis tussen het merk van de titularis en het merk van de beweerde overtreder; 3. De graad waarin de goederen met elkaar concurreren; 4. De bedoeling van de beweerde overtreder om zijn eigen goederen voor te doen als die van de titularis van het merk; 5. Gevallen van werkelijke verwarring; en 6. Het type goed, zijn kosten en de verkoopsvoorwaarden. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

De sterkte van het merk; De verbondenheid van de goederen; De gelijkenis tussen de merken; Het bewijs van werkelijke verwarring; De gebruikte handelskanalen; Het type goed en de graad van zorg die normalerwijze wordt uitgeoefend door de koper; 7. De intentie van de verweerder bij het kiezen van het merk; en 8. De waarschijnlijkheid dat de productielijn wordt uitgebreid. 1. De graad van gelijkenis tussen de merken; 2. De intentie van de beweerde overtreder bij het gebruiken van zijn merk;

17  

 

3. Bewijs van werkelijke verwarring; 4. De relatie tussen de goederen of diensten die worden verhandeld door de concurrerende partijen wat betreft het gebruik en de manier van verhandeling; 5. De graad van zorg die normalerwijze wordt uitgeoefend door kopers; en 6. De sterkte of de zwakte van de merken.

Eleventh Circuit AmBrit, Inc. v. Kraft, Inc., 812 F.2d 1531 (11th Cir. 1986); Dippin’ Dots, Inc. v. Frosty Bites Distribution, LLC, 369 F.3d 1197 (11th Cir. 2004).

D.C. Circuit Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Seccional Metropolitana de Washington-DC, Maryland y Virginia v. Partido Revolucionario Dominicano, Seccional de Maryland y Virginia, 312 F. Supp. 2d 1 (D.D.C. 2004).

Federal Circuit ‘DuPont’ Factoren In re E.I. Du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973); Palm Bay Imports, Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee En 1772, 396 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2005).

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

De sterkte van de merken; De gelijkenis tussen de merken; De gelijkenis tussen de goederen; De gelijkenis tussen kleinhandelaars en kopers; De gelijkenis tussen de gebruikte aanprijzingsmedia; De intentie van de verweerder; en Werkelijke verwarring.

1. 2. 3. 4.

De sterkte van het merk van de eerste gebruiker; De graad van gelijkenis tussen de twee merken; De verbondenheid van de goederen; De waarschijnlijkheid dat de oorspronkelijke titularis zal overgaan tot ‘bridging the gap’; 5. Werkelijke verwarring; de verfijndheid van de kopers; 6. De goede trouw van de latere gebruiker bij het toepassen van zijn eigen merk; 7. De kwaliteit van het goed van de verweerder. 1. De gelijkenis of ongelijkaardigheid tussen de merken in hun geheel op het vlak van voorkomen, geluid, connotatie en commerciële indruk; 2. De gelijkenis of ongelijkaardigheid en de aard van de goederen of diensten zoals beschreven in een applicatie of registratie of in verband met welke een eerder merk in gebruik is; 3. De gelijkenis of ongelijkaardigheid van gevestigde en naar alle waarschijnlijkheid voort blijvend bestaande handelskanalen; 4. De voorwaarden waaraan en de kopers aan wie wordt verkocht, d.w.z. impulsieve ten opzichte van veilige, doordachte aankopen; 5. De bekendheid van het eerste merk (verkoop, aanprijzing, de periode van gebruik); 6. Het aantal en de aard van gelijkaardige merken die in gebruik zijn voor gelijkaardige goederen; 7. De aard en de omvang van enige werkelijke verwarring; 8. De lengte van de periode gedurende dewelke en de voorwaarden waaronder gelijklopend gebruik heeft plaatsgevonden zonder bewijs van werkelijke verwarring; 9. De verscheidenheid aan goederen waarop een merk gebruikt of niet gebruikt is (huismerk, familiemerk, productmerk);

18  

10. Het marktraakvlak tussen de kandidaat en de titularis van een eerder merk; 11. De mate waarin de kandidaat een recht heeft om anderen uit te sluiten om gebruik te maken van zijn merk op zijn goederen; 12. De omvang van mogelijke verwarring, d.w.z. de minimis of substantieel; en 13. Elk ander gevestigd feit dat bewijs levert van het effect van het gebruik.

Het valt op dat de verschillende tests allemaal hetzelfde patroon volgen. Alle tests gebruiken factoren zoals: (1) de intentie van de beweerde overtreder, (2) werkelijke verwarring, (3) een variëteit aan factoren die verzameld kunnen worden onder de term ‘marktfactoren’.

2. De praktijk 29.

De rechtbanken in de VS hebben er op gewezen dat de verwarringsfactoren

enkel dienen als een heuristisch instrument bij het helpen bepalen of er verwarring bestaat.45 Ze zijn dus bedoeld als een aanpasbaar middel om consumentenverwarring vast te stellen en ze zijn niet-exhaustief. 46 Toch komt het niet vaak voor dat rechtbanken factoren toevoegen aan de verwarringsanalyse.47 Daarenboven kunnen, in sommige Circuits, de rechtbanken de beschikkingsbevoegdheid hebben om te beslissen wanneer een volwaardige factorenanalyse noodzakelijk is en wanneer niet. Dit zorgt voor wat discussie. Een rechtbank van het Fifth Circuit is van mening dat wanneer een verweerder gebruik maakt van een merk dat identiek is aan het merk van de eiser voor dezelfde diensten, verwarring duidelijk is en een factorenanalyse misschien niet meer nodig is.48 Een rechtbank van het Ninth Circuit drukt dan weer zijn bezorgdheid uit dat wanneer een rechter steunt op de waargenomen ongelijkaardigheid van merken om geen waarschijnlijkheid van verwarring te vinden, er misschien een gevaar kan zijn dat de eigen subjectieve indrukken van de rechter de

                                                                                                                45

Sullivan v. CBS Corp., 385 F.3d 772 (7th Cir. 2004). Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc., 638 F.3d 1137 (9th Cir. 2011); Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 676 F.3d 144 (4th Cir. 2012). 47 Maar het gebeurt wel soms. Zie vb. Tana v. Dan Tanna’s, 611 F.3d 767 (11th Cir. 2010). In deze zaak werd de mogelijkheid besproken om de geografische scheiding tussen de partijen toe te voegen als een verwarringsfactor. 48 Paulsson Geophysical Services, Inc. v. Sigmar, 529 F.3d 303 (5th Cir. 2008). 46

 

19  

 

analyse zullen domineren en zo de multi-factortest zullen ondermijnen. 49 Een rechtbank uit het Seventh Circuit besluit daarentegen dat een rechter de multifactortest volledig achterwege mag laten, als de rechter met zekerheid weet dat de consumenten niet verward zijn.50 Professor Barton Beebe heeft een empirische studie gedaan over de toepassing van de multi-factortest door de rechtbanken. Uit deze studie volgt dat rechtbanken regelmatig de multi-factortests omzeilen, door bij het beslissen van zaken voornamelijk te steunen op een handvol factoren: gelijkenis tussen de merken, de intentie van de verweerder (enkel als het wijst op een waarschijnlijkheid van verwarring) en de verbondenheid van de goederen (enkel als het niet wijst op een waarschijnlijkheid van verwarring).51

3. Bewijs van de factoren 30.

De multi-factortests vereisen het bewijs met betrekking tot elk van de

factoren. De vraag die zich nu stelt is in welke mate de factoren bewezen kunnen worden door middel van een getuigenis van een expert. Het komt vaak voor dat procespartijen een expert aanbieden om te getuigen over een enquête bij het grote publiek met betrekking tot werkelijke verwarring. Dit wordt in het algemeen aanvaard. Het gebruik van een getuigenis van een expert bij het bewijs van andere factoren of bij het nagaan van de algemene wisselwerking tussen de factoren, wordt daarentegen minder geaccepteerd. 31.

Een tweede vraag die zich stelt is in hoeverre de rechtbanken moeten eisen

van de partijen om empirische steun aan hun argumenten (met betrekking tot de factoren) te geven. Het is belangrijk om in gedachte te houden dat veel van deze factoren onrechtstreekse maatstaven zijn, dit wil zeggen indirect bewijs van vermoedelijk consumentengedrag en -voorkeuren. Rechters en advocaten die de factoren toepassen zijn zelf ook consumenten met hun eigen subjectieve voorkeuren, maar hun voorkeuren zijn misschien volledig irrelevant in een doordachte verwarringsanalyse. De waarschijnlijkheid van verwarringsanalyse vraagt dus van rechters en advocaten dat ze zich in de plaats stellen van de relevante consumenten.                                                                                                                 49

Jada Toys, Inc. v. Mattel, Inc., 518 F.3d 628 (9th Cir. 2008). Top Tobacco, L.P. v. North Atlantic Operating Co., Inc., 509 F.3d 380, 381 (7th Cir. 2007).     51 Barton Beebe, An Emperical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, 94 CAL. L. REV. 1581, 1600 (2006). 50

 

20  

Maar ze mogen er niet zomaar van uitgaan dat hun eigen subjectieve indrukken en hypotheses met betrekking tot denkprocessen van de consument, gevormd door de omstandigheden die duidelijk blijken uit het bewijs, de werkelijke inzichten en denkprocessen van de consument in reële marktomstandigheden kunnen voorspellen. De stelling dat een mens zich volledig in de plaats kan stellen van de relevante consument (de zogenaamde ‘Vulcan Mind Meld’52) is een utopie. Het idee dat we volledig dezelfde ideeën en indrukken kunnen delen als die van een consument is onwaarschijnlijk.53 Uit de studie van Professor Barton Beebe blijkt ook dat bewijs door middel van enquêtes slechts een verrassend kleine rol speelt bij de besluitneming in rechtszaken.54

4. Bespreking van de belangrijkste factoren i. Gelijkenis tussen de merken   32. De graad van gelijkenis tussen merken wordt traditioneel bepaald door te kijken naar de gelijkenis in klank, zicht en betekenis, onder de werkelijke marktomstandigheden waarin ze worden gebruikt.55 Zo kunnen merken misschien wel visueel worden onderscheiden, maar kunnen ze hetzelfde of verwarrend gelijkaardig klinken.56 Aan de andere kant is het mogelijk dat twee merken onderscheiden kunnen worden via het zicht en het gehoor maar dat ze toch een verwarrende gelijkaardige betekenis hebben.57 The Restatement (Third) of Unfair Competition §21(a) stelt dat met betrekking tot de gelijkenisfactor de rechtbanken rekening moeten houden met: !

De algemene indruk die gecreëerd wordt door de merken wanneer ze gebruikt worden bij het verhandelen van de goederen of diensten of bij het identificeren van de respectievelijke ondernemingen;

!

De uitspraak van de merken;

                                                                                                                52

Verwijst naar een techniek waarbij de Vulcans, een fictieve bevolking uit de Amerikaanse sciencefiction-televisieserie Star Trek, gedachten, ervaringen, herinneringen en kennis van een ander individu kunnen delen (vorm van telepathie). 53 William E. Gallagher & Ronald C. Goodstein, Inference Versus Speculation in Trademark Infringement Litigation: Abandoning the Fiction of the Vulcan Mind Meld, 94 TRADEMARK REP. 1229, 1232 (2004). 54 Barton Beebe, An Emperical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, 94 CAL. L. REV. 1581, 1622 (2006). 55  Charles R. McManis, Intellectual Property and Unfair Competition in a Nutshell, 181 (6th ed. 2009); Mark D. Janis, Trademark and Unfair Competition Law in a Nutshell, 214 (2013).   56 Vb. Esso, Inc. v. Standard Oil Co., 98 F.2d 1 (8th Cir. 1938): ‘Esso’ t.o.v. ‘S.O.’. 57 Vb. Hancock v. American Steel & Wire Co., 203 F.2d 737 (Cust. & Pat.App. 1953): ‘Tornado’ t.o.v. ‘Cyclone’ m.b.t. omheiningen.

 

21  

 

!

De vertaling van enig vreemd woord dat voorkomt in de merken;

!

De verbale vertaling van afbeeldingen, illustraties of ontwerpen die voorkomen in de merken;

! 33.

De suggesties, connotaties of betekenissen van de merken. 58 Het nagaan of twee merken gelijkaardig zijn vereist een meer grondige

analyse dan het louter naast elkaar bekijken van de twee merken in de rechtszaal. Want een dergelijke zijde-bij-zijde vergelijking zou kunnen leiden tot vergissingen. De rechtbank moet proberen de confrontatie van de consument met het merk te simuleren en de gelijkenis in te schatten met die realiteit in gedachte. De Lanham Act vereist namelijk dat een rechtbank de overeenkomstigheid tussen de goederen analyseert in het licht van de wijze waarop de merken effectief worden voorgesteld in de verkoopcontext.59 De werkelijke marktomstandigheden waarin het merk wordt gebruikt zijn dus uiterst relevant. Merken zullen misschien verwarrend gelijkaardig zijn wanneer ze worden aangebracht op identieke goederen die naast elkaar, op dezelfde schaf, worden verkocht. Maar het resultaat zou verschillend kunnen zijn wanneer concurrerende of niet-concurrerende goederen worden verhandeld op volledig uiteenlopende manieren. Soortgelijke merken zullen eerder verwarrend zijn als het merk van de eiser een inherente onderscheidingskracht heeft of als de eiser een familie van merken heeft ontwikkeld 60 61 , maar ze zullen minder waarschijnlijk verwarrend zijn als de eiser een gemeenschappelijk generisch of beschrijvend element heeft geïncorporeerd in het merk. 34.

Waar de rechtbanken initieel de gelijkenis tussen de merken op zich

analyseren, zullen ze uiteindelijk alle factoren samen moeten wikken en wegen. Hierbij is er volgens vele rechtbanken een verband tussen de gelijkenisfactor en de factor met betrekking tot de verbondenheid van goederen/diensten. Dit wordt ook wel                                                                                                                 58

Restatement (Third) of Unfair Competition §21(a) (1995). Malletier v. Burlington Coat Factory Warehouse, Inc., 426 F.3d 532 (2d Cir. 2005). 60 Vb. ‘Kodak’, ‘Kodacolor’, ‘Kodachrome’; vb. het gebruik van ‘Mc’ in verschillende producten van McDonalds. 61 ‘Family of marks’ doctrine: om te bewijzen dat een familie van merken bestaat, moet de titularis van het merk aantonen dat hij een groep van merken bezit die een herkenbare gemeenschappelijke eigenschap hebben, waarbij (1) de groep van merken samen gebruikt en gepromoot wordt op zo’n wijze dat het publiek de gemeenschappelijke eigenschap associeert met de titularis van het merk en (2) de gemeenschappelijke eigenschap kenmerkend is.   Zie J & J Snack Foods Corp. v. McDonald’s Corp., 932 F.2d 1460 (Fed. Cir. 1991). 59

 

22  

eens de ‘sliding scale’ genoemd. Als de merken voorkomen op virtueel identieke goederen of diensten, dan daalt de graad van gelijkenis die nodig is om te besluiten tot mogelijke verwarring.62 Zo zal er minder overeenstemming tussen de merken vereist zijn, opdat verwarring van de consument aannemelijk zou zijn, als de consument geconfronteerd wordt met twee gerelateerde goederen of diensten binnen dezelfde markt. Aan de andere kant, zal de consument toch vaak makkelijk een onderscheid kunnen maken tussen twee goederen als de merken in een verschillende context worden aangetroffen, zelfs al zijn de twee merken identiek.63 35.

De gelijkenisfactor is veruit de meest invloedrijke in de multi-factoranalyse.64

Maar men moet oppassen dat men niet een doorslaggevende betekenis geeft aan deze factor alleen. Dit wordt bevestigd in de Jada Toys-zaak:65 “… we have never countenanced a likelihood of confusion determination based on a consideration of dissimilarity alone or, indeed, on the consideration of any single factor. Instead, we have regularly applied all the relevant factors, noting that a final likelihood of confusion determination may rest on those factors that are of the most relative importance in any particular case…” Dus ook al zullen zeer ongelijkaardige merken bijna nooit een betekenisvolle waarschijnlijkheid van verwarring met zich meebrengen, toch zal ongelijkaardigheid op zichzelf de nood om het bewijs van andere belangrijke factoren te onderzoeken niet ongedaan maken. Maar als de merken identiek zijn en de goederen en diensten van de partijen identiek zijn, mag de rechtbank uitgaan van een waarschijnlijkheid van verwarring. Art. 16 van TRIPS stelt namelijk dat in dit geval men moet uitgaan van een waarschijnlijkheid van verwarring. ii. Sterkte van het merk   36. Het feit dat een merk sterk moet zijn voor de doeleinden van de verwarringsanalyse kan slaan op twee soorten sterktes:

                                                                                                                62  Century 21 Real Estate Corp. v. Century Life of America, 970 F.2d 874, 877 (Fed. Cir. 1992). 63 Nautilus Group, Inc. v. ICON Health & Fitness, Inc., 372 F.3d 1330, 1345 (Fed. Cir. 2004). 64 Barton Beebe, An Emperical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, 94 CAL. L. REV. 1581, 1600 (2006). 65 Jada Toys, Inc. v. Mattel, Inc., 518 F.3d 628, 633-634 (9th Cir. 2008).

 

23  

 

!

Conceptuele of inherente sterkte: hierbinnen wordt een onderscheid gemaakt tussen merken met een inherente onderscheidingskracht, dit wil zeggen merken die arbitrair of apart zijn in relatie met de goederen of diensten op dewelke ze worden gebruikt, en merken die generisch, beschrijvend of suggestief zijn ten opzichte van die goederen. De eerste soort zijn dan de sterke merken.66

!

Marktsterkte of verworven onderscheidingskracht: dit betekent dat het merk een uitgebreide bekendheid geniet op de marktplaats. Het voorname gebruik van het merk in de handel heeft namelijk geresulteerd in een hoge graad van herkenning door de consumenten.67

37.

Wat betreft de conceptuele sterkte, kent de wet een ruime en aanzienlijke

bescherming toe aan merken die arbitrair of bijzonder zijn in relatie tot de producten op dewelke ze worden gebruikt en een mindere bescherming, of zelfs helemaal geen bescherming, aan merken die bestaan uit woorden die de goederen of hun attributen identificeren of beschrijven. 68 Hiervoor bestaan er twee redenen die betrekking hebben op marktefficiëntie. Het hoofddoel van het merkenrecht is het vermijden van verwarring op de marktplaats. Het doel waarvoor het merkenrecht een exclusief recht toekent aan handelaars om een naam of een symbool te gebruiken in hun marktgebied is identificatie, zodat de handelaars goodwill kunnen opbouwen voor hun goederen gebaseerd op vroegere bevredigende prestaties en zodat het consumerend publiek kan rekenen op een merk als garantie dat de gemerkte goederen of diensten afkomstig zijn van de handelaar die hun in het verleden tevreden heeft gesteld. 69 Op hetzelfde moment, vereisen het publieke belang en de efficiëntie dat elke handelaar die handelt in een bepaalde categorie van goederen, toegelaten wordt om te verwijzen naar de goederen aan de hand van hun naam en om beweringen te maken over hun kwaliteit. Dus een handelaar die bijvoorbeeld balpennen verkoopt onder het merk ‘BALPEN’ en probeert te voorkomen dat andere verkopers van balpennen dit woord gebruiken in hun verkoop, zoekt een voordeel dat het merkenrecht niet gunt. Het merkenrecht beschermt namelijk niet het exclusieve recht op een reclameboodschap maar enkel het                                                                                                                 66

Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976). TCPIP Holding Co. v. Haar Communications Inc., 244 F.3d 88, 100 (2d Cir. 2001).   68 Virgin Enterprises Ltd. v. Nawab, 335 F.3d 141 (2d Cir. 2005). 69 Estee Lauder Inc. v. The Gap, Inc., 108 F.3d 1503, 1510 (2d Cir. 1997). 67

 

24  

exclusieve recht op een identificatiesymbool. Dus het merkenrecht kent een ruimere bescherming toe aan merken die exclusief dienen als identificatiesymbolen en minder bescherming wanneer het toekennen van exclusiviteit de toegang van anderen tot het volledige bereik van het discours met betrekking tot hun goederen zou verminderen.70 Het is ook zo dat als een merk arbitrair of apart is en geen referentie maakt naar de aard van de goederen die het vertegenwoordigt, consumenten, die het merk zoeken op andere objecten die worden aangeboden op de markt, naar alle waarschijnlijkheid er van uit zullen gaan dat ze allemaal komen van dezelfde bron, omwille van de arbitraire aard van de keuze van het merk.71 Dus hoe ongewoner, hoe meer arbitrair en bijzonder een merk is, hoe minder waarschijnlijk het wordt dat twee onafhankelijke entiteiten allebei het merk gekozen hebben. Het doel van het vermijden van consumentenverwarring dicteert dus dat inherente distinctieve, arbitraire of aparte merken, dit wil zeggen sterke merken, een bredere bescherming krijgen dan zwakke merken, dit wil zeggen merken die beschrijvend of suggestief zijn van de producten op dewelke ze worden gebruikt.72 38.

De tweede betekenis van sterkte van een merk is beroemdheid of verworven

onderscheidingskracht. Als een merk gedurende een lang tijd prominent en notoir gebruikt werd in de handel, bestaat er een hoge waarschijnlijkheid dat consumenten het merk zullen herkennen omwille van het gebruik in het verleden. Wijdverspreide consumentenherkenning van een merk dat voorheen gebruikt werd in de handel vergroot de waarschijnlijkheid dat consumenten er vanuit zullen gaan dat het de voorgaande

familiaire

gebruiker

identificeert,

en

daardoor

zal

het

de

waarschijnlijkheid van consumentenverwarring verhogen als de nieuwe gebruiker niet verbonden is met de eerste gebruiker.73 Deze toegevoegde waarschijnlijkheid van                                                                                                                 70

TCPIP Holding Co. v. Haar Communications Inc., 244 F.3d 88, 100 (2d Cir. 2001); Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208, 215 (2d Cir. 1999); Otokoyama Co. Ltd. v. Wine of Japan Import, Inc., 175 F.3d 266, 270 (2d Cir. 1999). 71 Virgin Enterprises Ltd. v. Nawab, 335 F.3d 141 (2d Cir. 2005). Vb. Als consumenten vertrouwd geraken met tandpasta die wordt verkocht onder een nogal ongewoon, arbitrair merk, zoals ZzaaqQ, en later datzelfde inherent distinctieve merk zien verschijnen op een ander product, zullen ze naar alle waarschijnlijkheid er van uitgaan, ongeacht het verschil tussen de producten, dat het tweede product afkomstig is van dezelfde producent als het eerste. 72 Vb. Het merk ‘Verrukkelijk’ dat wordt gebruikt voor twee of meer voedselproducten. Consumenten die dit zien zullen minder geneigd zijn om te denken dat al deze producten afkomstig zijn van dezelfde producent. 73 Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208, 216-217 (2d Cir. 1999).

 

25  

 

consumentenverwarring die voortkomt uit het gebruik door een tweede gebruiker van een beroemd merk rechtvaardigt dat er een bredere bescherming wordt gegeven aan een dergelijk beroemd merk, tenminste als het ook inherente onderscheidingskracht heeft.74 39.

Professor Barton Beebe is van mening dat de rechtbanken helemaal geen

rekening moeten houden met de conceptuele sterkte of het enkel zouden moeten beschouwen als een factor bij het bepalen van de werkelijke marktsterkte. 75 De rechtbank in de Boston Duck Tours-zaak daarentegen stelt dat het louter steunen op de marktsterkte problematisch zou kunnen zijn in bepaalde zaken. Want als men de sterkte van een merk enkel meet op basis van praktische, commerciële factoren, dan loopt men het risico dat men het merk een ruimere bescherming geeft dan rechtmatig is.76 iii. Intentie van de verweerder   40. Als de intentie van de verweerder slechts één van de factoren is, dan zou de eiser theoretisch gezien een inbreuk op zijn merk kunnen aantonen zonder enig bewijs te leveren van de bedoeling van de verweerder om te verwarren. Dit is het geval. Ook al wordt de subjectieve goede trouw van de verweerder onweerlegbaar vastgesteld, toch zal de eiser een inbreuk op zijn merk kunnen bewijzen. Er moet wel op gewezen worden dat het niet gaat om de intentie om te kopiëren, maar om de intentie om te profiteren van de goodwill van de titularis van het merk. 41.

De bedoeling van de verweerder is altijd moeilijk om aan te tonen en is

meestal een zaak van inferentie en/of veronderstellingen. Vandaar dat in sommige rechtbanken het bewijs van gelijkenis tussen de merken, samen met het bewijs dat de verweerder kennis had van het merk van de eiser, een vermoeden van kwade trouw doet ontstaan.77 Ook al wordt kwade trouw niet langer gezien als een noodzakelijk                                                                                                                 74

Virgin Enterprises Ltd. v. Nawab, 335 F.3d 141 (2d Cir. 2005). Barton Beebe, An Emperical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, 94 CAL. L. REV. 1581, 1636-1637 (2006). Volgends Beebe is de inherente of conceptuele sterkte slechts één van de factoren, zoals de uitgaves voor advertising, de termijn waarin het merk werd gebruikt, de opbrengsten verbonden aan het merk en het gebruik door derden, die de rechtbank in rekening moet nemen bij het bepalen van de werkelijke sterkte van het merk. 76 Boston Duck Tours, LP v. Super Duck Tours, LLC, 531 F.3d 1 (1st Cir. 2008). 77 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, §23:115 (4th ed. 2011). 75

 

26  

element voor het hardmaken van een inbreuk op een merk, toch zal het bewijs van frauduleuze intenties als relevant en zelfs doorslaggevend worden beschouwd bij het beslissen over de waarschijnlijkheid van verwarring. De rechtbanken gaan er namelijk van uit dat elke gerichte poging om verwarring te creëren naar alle waarschijnlijkheid succesvol zal zijn. Dus het bewijs van kwade trouw creëert een bijna onweerlegbaar vermoeden van waarschijnlijkheid van verwarring.78 iv. Verfijndheid van de koper; redelijke voorzichtige koper 42.

De rechtbanken stellen zich in het algemeen de vraag of een normale koper

van een goed of een dienst mogelijks verward zou kunnen zijn onder de werkelijke marktomstandigheden. De rechtbanken zijn het wel niet eens over de vraag of de ‘normale koper’ redelijk voorzichtig is, of haastig, achteloos en makkelijk te misleiden is. In het algemeen kan van de normale koper verwacht worden dat hij de hoeveelheid zorg uitoefent die passend is voor de keuze die wordt gemaakt. Zo zal van een koper van kauwgom niet dezelfde hoeveelheid zorg worden verwacht als van een koper van een gouden ring. Noch kan er verwacht worden dat een kind dezelfde hoeveelheid zorg uitoefent als een volwassene. Rechtbanken gebruiken dan ook vaak de prijs van de goederen of diensten als indicatie voor de hoeveelheid zorg die een redelijke voorzichtige koper zou moeten uitoefenen. De rechtbanken gaan uit van een hoger niveau van voorzichtigheid en zorg wanneer de goederen duur zijn, en een lager niveau van zorg wanneer de goederen niet duur zijn en/of gemarket worden voor impulsieve aankopen.79 43.

Wanneer het goed daarentegen normalerwijze wordt aangekocht door

professionelen, kan een aanzienlijk onderscheidingsvermogen worden verwacht aan de kant van de koper. Professionele kopers zijn namelijk deskundiger en beter in staat om een onderscheid te maken tussen leveranciers. Ze kennen de markt en zullen minder waarschijnlijk misleid of verward worden dan ongetrainde consumenten door de gelijkenis tussen verschillende merken.80 Hierdoor wordt de kans op verwarring bij                                                                                                                 78

Charles R. McManis, Intellectual Property and Unfair Competition in a nutshell, 178 (6th ed. 2009).   79  Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Trademarks and Unfair Competition: law and policy, 539 (3d ed. 2010).   80 Virgin Enterprises Ltd. v. Nawab, 335 F.3d 141 (2d Cir. 2005).

 

27  

 

de aankoop sterk gereduceerd.81 Rechtbanken zouden dan ook best niet proberen verwarring vast te stellen door de ogen van het algemeen publiek indien de relevante consumenten van de goederen of diensten specialisten zijn. 82 Als de doelgroep daarentegen divers is, omdat de goederen van de eiser en de verweerder verhandeld worden aan verschillende soorten afnemers, zouden de rechtbanken de minst gesofisticeerde groep moeten nemen als de relevante koper voor de doeleinden van de verwarringsanalyse.83 v. Werkelijke verwarring   44. Al sinds lange tijd hanteren de rechtbanken in de VS het principe dat werkelijke verwarring geen vereiste is voor het vaststellen van een inbreuk op het merkenrecht. Waarschijnlijkheid van verwarring kan immers zelfs in afwezigheid van enig bewijs van werkelijke verwarring gevonden worden. Enkel de waarschijnlijkheid van verwarring moet worden aangetoond.

84

Er is echter geen sprake van

aansprakelijkheid als de titularis van het merk bewijst dat er slechts een ‘mogelijkheid’ van verwarring is.85 Werkelijke verwarring is dus slechts één factor in de verwarringsanalyse. Maar als de titularis, op wiens merk een inbreuk wordt gepleegd, een schadevergoeding wil verkrijgen voor werkelijke schade wegens een inbreuk in het verleden, dan geldt dit principe niet. In dat geval zal hij werkelijke verwarring, die leidt tot werkelijke schade in de vorm van gederfde winst of andere schade, moeten aantonen.86 Het is vaste rechtspraak van het Second Circuit dat eisers werkelijke verwarring moeten aantonen om een schadevergoeding te verkrijgen of ze moeten bewijzen dat de handelingen van de verweerder intentioneel misleidend waren waardoor een weerlegbaar vermoeden van verwarring bij de consumenten ontstaat.87 vi. Verbondenheid van de goederen/handelskanalen/bridging the gap 45.

In het begin van de 20ste eeuw beperkten sommige rechtbanken de rechten van

de titularis van een merk, door enkel een rechtsgeldige grond tot procederen te                                                                                                                 81

Vb. Abercrombie & Fitch Co. v. Moose Creek, Inc., 486 F.3d 629, 634 (9th Cir. 2007). Vb. Caliber Automotive Liquidators, Inc. v. Premier Chrysler, Jeep, Dodge, LLC, 605 F.3d 931 (11th Cir. 2010).     83 Mark D. Janis, Trademark and Unfair Competition Law in a Nutshell, 229 (2013). 84 Vb. Venture Tape Corp. v. McGills Glass Warehouse, 540 F.3d 56 (1st Cir. 2008). Het bewijs van werkelijke verwarring is niet vereist. 85 Zie A&H Sportswear Inc. v. Victoria’s Secret Stores Inc., 166 F.3d 197 (3d Cir. 1999).   86 Web Printing Controls Co. v. Oxy-Dry Corp., 906 F.2d 1202 (7th Cir. 1990). 87 Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd. v. Walt Disney Co., 145 F.3d 481 (2d Cir. 1998). 82

 

28  

erkennen in het geval dat nieuwkomers het merk van de titularis gebruikten op goederen die identiek waren aan de goederen van de titularis van het merk.88 Als de nieuwkomers het merk daarentegen gebruikten op goederen die niet concurreerden met de goederen van de titularis van het merk, dan kon de titularis zijn rechten niet laten gelden. Dit was het geval, zelfs al zou de titularis van het merk misschien later zijn business uitbreiden of zelfs al waren de goederen van de nieuwkomer nauw verbonden met de goederen van de titularis van het merk. Deze strikte benadering met betrekking tot niet-concurrerende goederen begon al gauw te verzwakken. In de Aunt Jemima zaak was de rechtbank duidelijk bereid om de rechten van de titularis van een merk uit te breiden tot het gebruik van een merk op verbonden goederen. 89 Verschillende rechtbanken volgden het precedent van de Aunt Jemima zaak.90 Dus in de periode tussen 1917 en 1929 werd het algemeen aanvaard dat werkelijke competitie tussen de partijen van een zaak of werkelijke competitie tussen de goederen die worden verkocht door die partijen, geen essentiële vereiste was. Vanaf dan werd erkend dat de belangrijkste overweging voor een rechtbank niet het al dan niet bestaan van competitie was, maar eerder de mogelijke misleiding van het consumerend publiek. In de Lanham Act van 1946 schrapte Congress de woorden ‘same descriptive properties’ uit de Trademark Act van 190591 en zo liet het zijn goedkeuring kennen over het gebruik van de ‘verbondenheid van de goederen’-regel in federale zaken met betrekking tot merken. De amendementen aan de Lanham Act in 1962 die de woorden

                                                                                                                88  Vb. Borden Ice Cream Co. v. Borden’s Condensed Milk Co., 201 F. 510 (7th Cir. 1912).   89

Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co., 247 F. 407 (2d Cir. 1917), cert. denied, 245 U.S. 672 (1918). In deze zaak gebruikte de eiser AUNT JEMIMA op pannenkoekenbeslag en de verweerder wou AUNT JEMIMA gebruiken op pannenkoekensiroop. De rechtbank weigerde gebonden te zijn door de notie van identieke goederen. 90  Vb. Yale Electric Corp. v. Robertson, 26 F.2d 972 (2d Cir. 1928). Rechter Learned Hand ging hier nog verder. In deze zaak had Yale & Towne Mgf. Co. het merk YALE gebruikt voor sloten en sleutels en Yale Electric gebruikte het merk YALE voor zaklampen en batterijen. Hand legde de nadruk op het gevaar voor de reputatie van Yale & Towne, zelfs in de afwezigheid van werkelijke concurrentie tussen Yale & Towne en Yale Electric, en hij concludeerde dat een waarschijnlijkheid van verwarring zou kunnen voorkomen.     91 De Trademark Act van 1905 stelde namelijk dat voor het ontkennen van registratie en voor het vaststellen van een inbreuk, verwarrend gelijkaardige merken moesten gebruikt worden op goederen die ‘the same descriptive properties’ hebben.

 

29  

 

‘source of origin’ schrapten92, hebben het nog makkelijker gemaakt voor rechtbanken om aansprakelijkheid te vinden in zaken waarbij verbonden goederen of zelf nietconcurrerende goederen in het geding zijn. Heel wat rechtszaken hierna illustreren dat rechtbanken aansprakelijkheid blijven vinden in zaken met niet-concurrerende goederen als andere factoren van de verwarringsanalyse wijzen op verwarring.93 46.

Hetgeen ook relevant kan zijn in de verwarringsanalyse is het vooruitzicht dat

de titularis van een merk mogelijks zijn handelszaken zal uitbreiden tot de markt van de verbonden goederen. De waarschijnlijkheid van verwarring neemt namelijk toe als de titularis van een merk zich manifesteert in dezelfde handelskanalen als de beweerde overtreder. Dit noemt men ook wel het ‘bridging-the-gap’ argument. Dit argument kan het best uitgelegd worden via een voorbeeld: sinds 1940 bestaan in New York twee restaurants naast elkaar met een gelijkaardige naam. Het ene restaurant heeft als naam ‘Patsy’s Pizzeria’ (een pizzeria gelegen in East Harlem) en het andere heeft als naam ‘Patsy’s’ (een restaurant gelegen in Manhattan). Patsy’s Pizzeria is enkele jaren eerder geopend dan Patsy’s. Stel nu dat Patsy’s in de jaren ’90 begint met het op de markt brengen van een pastasaus onder de naam ‘Patsy’s’. Het ‘bridging-the-gap’ argument houdt dan in dat de sausmarkt voldoende nauw verbonden is met de restaurantmarkt zodanig dat de titularis van een restaurantmerk (Patsy’s Pizzeria) kan verhinderen dat een ander (Patsy’s) een gelijkaardig merk gebruikt in de sausmarkt. Op deze manier wordt de mogelijkheid van de titularis om in de toekomst toe te treden tot de sausmarkt, gebruikmakend van zijn restaurantmerk, bewaard.94 Doorslaggevend hierbij is niet de werkelijke bedoeling van de titularis van het merk om uit te breiden tot de verbonden markt, maar de perceptie van de consument over de waarschijnlijkheid van uitbreiding.95 47.

Ten slotte zal ook het verschil in gebruikte handelskanalen een belangrijke rol

spelen bij het vaststellen van waarschijnlijke verwarring. Als de ene partij                                                                                                                 92

Zie supra ‘§1 Evolutie van de verwarringsstandaard’. Vb. Syntex Labs, Inc. v. Norwich Pharmacal Co., 437 F.2d 566 (2d Cir. 1971); Vb. McDonald’s Corp. v. Druck and Gerner D.D.S., P.C. d/b/a McDental, 814 F. Supp. 1127 (N.D.N.Y. 1993). 94  Patsy’s Brand Inc. v. I.O.B. Realty Inc., 317 F.3d 209 (2d Cir. 2003). 95  Elvis Presley Enterprises Inc. v. Capece, 141 F.3d 188 (5th Cir. 1998); Westchester Media v. PRL USA Holdings, Inc., 214 F.3d 658 (5th Cir. 2000). 93

 

30  

bijvoorbeeld zijn goederen enkel verhandelt aan een specifieke doelgroep via een showroom en een garage met vergunning en de andere partij zijn goederen verhandelt aan het algemeen publiek via kleinhandelszaken in winkelcentra, catalogussen en een website, dan zal dit verschil in handelskanalen sterk wegen tegen de vaststelling van waarschijnlijke verwarring.96

§4 HET TOEPASSEN VAN DE MULTI-FACTORTEST   48.

In deze paragraaf wordt de toepassing van de multi-factortest in specifieke

omstandigheden eens van naderbij bekeken. De overkoepelende kwestie in de rechtszaken met betrekking tot deze paragraaf is de vraag of rechtbanken de multifactortest zouden moeten herformuleren om rekening te houden met de nuances van een specifieke context, door vb. bepaalde factoren te verheffen boven anderen, gebruik te maken van vermoedens of gebruik te maken van andere middelen. Moeten rechtbanken in deze zaken specifieke regels ontwikkelen voor specifieke omstandigheden of moeten ze in de plaats de standaard multi-factortest toepassen op alle zaken?

1. Internet   49.

De analyse die de federale rechtbanken vandaag uitvoeren, in zaken waarbij

merken worden gebruikt op het internet, bestaat uit twee of drie stappen. Eerst zal men nagaan of er sprake is van commercieel gebruik. Dit werd echter al uitvoerig besproken hierboven.97 Als dit het geval is, zullen de rechtbanken nagaan of het gebruik een waarschijnlijkheid van verwarring heeft gecreëerd. Dit zal gebeuren via de klassieke verwarringsanalyse. Het Ninth Circuit hield in het verleden dat, binnen de internet context, de volgende drie factoren de belangrijkste verwarringsfactoren waren: (1) de gelijkenis tussen de merken; (2) de verbondenheid van de goederen of de diensten; en (3) het gelijktijdig gebruik van het internet als een handelskanaal.98 Dit noemde men ook wel de ‘Internet Triniteit’ of de ‘Internet Troika’. Als deze Internet Triniteit suggereerde dat verwarring waarschijnlijk was, moesten de andere                                                                                                                 96  Big Dog Motorcycles LLC v. Big Dog Holdings, Inc., 402 F. Supp. 2d 1312 (D. Kan. 2005). 97 Zie supra randnummers 21-26. 98 Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999); Goto.com, Inc. v. Walt Disney Co., 202 F.3d 1199 (9th Cir. 2000); Perfumebay.com Inc. v. eBay Inc., 506 F.3d 1165, 1173-1174 (9th Cir. 2007).

 

31  

 

factoren sterk wegen tegen een waarschijnlijkheid van verwarring om het vinden van een inbreuk te voorkomen. Als daarentegen de Internet Triniteit niet duidelijk wees op een waarschijnlijkheid van consumentenverwarring, kon een rechtbank de analyse enkel concluderen door het balanceren van al de andere factoren binnen de unieke context van elk zaak.99 Maar ondertussen heeft het Ninth Circuit deze benadering achterwege gelaten door te erkennen dat het niet logisch is om prioriteit te geven aan dezelfde drie factoren voor elk type van potentiële commerciële activiteit online, gelet op de polyvalente aard van het internet en de steeds nieuwere manieren waarop iedereen gebruik maakt van technologie.

100

Als er sprake is van een

waarschijnlijkheid van verwarring, zullen de rechtbanken de verweerder veroordelen wegens de inbreuk op een merk en is de kous af. Indien er daarentegen geen consumentenverwarring wordt vastgesteld, kan de verweerder toch nog niet op zijn lauweren rusten. De rechtbanken kunnen namelijk de doctrine van verwarring vóór de verkoop hanteren om tot de vaststelling van een inbreuk te komen. Deze figuur wordt later uitvoerig besproken. De volgende tekening geeft een overzicht van de verschillende stappen in de analyse:

                                                                                                                                99

Perfumebay.com Inc. v. eBay Inc., 506 F.3d 1165, 1173-1174 (9th Cir. 2007). Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc., 638 F.3d 1137 (9th Cir. 2011). 100

 

32  

2. Witte producten 50.

Witte producten, in de VS ‘private label goods’ genoemd, zijn producten die

de eigen merknaam dragen van een retailer maar voor de rest het algemeen voorkomen of de ‘trade dress’101 van leidinggevende merkproducten imiteren door het kopiëren van de hoeveelheden, de kleuren en de etikettering van dergelijke merkproducten. Door het imiteren van de trade dress van concurrenten, maken producenten van witte producten het makkelijker voor de consument om hun goederen te erkennen voor wat ze zijn: lager geprijsde alternatieven voor gemerkte goederen (in het algemeen ongeveer 25% goedkoper). Deze producten worden geproduceerd door een bepaald bedrijf om op de markt te worden gebracht door een ander bedrijf onder diens eigen merknaam. Ze worden in het algemeen gemaakt met hetzelfde actieve ingrediënt als het nationaal merkproduct waarmee het witte product concurreert. Private label goods zijn een significante speler in de kleinhandel in de VS. In 2013 bestreek de totale verkoop van goederen in supermarkten en drugstores een waarde van $ 643 miljard, waarvan $ 112 miljard de verkoop van witte producten vertegenwoordigt. 102 Producten met de naam van een winkel als merk, het zogenaamde huismerk, zijn een soort van witte producten. Dergelijke producten worden vaak gevonden op de winkelschappen naast de analoge nationaal gemerkte producten. De verpakking van zulke producten incorporeert referentiepunten om de consumenten uit te nodigen om ze te vergelijken met de nationaal merkproducten. De prijzen voor de producten worden normaal gezien opvallend afgebeeld zodat de consumenten het verschil in prijs tussen huismerken en nationale merken makkelijk kunnen zien. 51.

De producenten van witte producten hebben het vaak moeilijk met de vraag

hoe dicht ze kunnen komen bij de verpakking van een concurrerend gemerkt goed zonder een inbreuk te plegen op het Amerikaans merkenrecht. De rechtbanken in de                                                                                                                 101

Dit is een juridische term die in het algemeen verwijst naar de karakteristieken van het visueel voorkomen van een goed of van zijn verpakking, die de bron van het goed aanduiden voor de consumenten. Trade dress wordt beschermd door de Lanham Act om consumenten te beschermen tegen een verpakking of een verschijning van een goed die wordt ontworpen om een ander goed te imiteren. 102 Todd Hale, How 10 Retailers are Pushing Private Label’s Potential, http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2014/how-10-retailers-are-pushing-private-labelspotential.html (last visited May 07, 2014).

 

33  

 

VS hebben op een consistente manier gekeken naar de plaatsing van de eigen merknaam of het logo van de retailer als een doorslaggevende factor bij het bepalen of consumenten naar alle waarschijnlijkheid zullen worden verward en of de verpakking de Lanham Act schendt. Hierbij verwijzen ze vaak naar de beslissing in Bristol-Myers Squibb zaak. Dit was namelijk één van de eerste zaken waarbij gesteld werd dat het opvallend afbeelden van een logo een sterk verweer is tegen een vordering wegens inbreuk op trade dress, zelfs wanneer de kleuren, het uitzicht, en andere designelementen de verpakking van de eerste gebruiker sterk imiteren.103 De rechtbank stelde namelijk dat de opvallende aanwezigheid van welbekende handelsnamen sterk helpt bij het weerleggen van enig vermoeden van consumentenverwarring dat voortkomt uit elk van de andere verwarringsfactoren. Deze zaak had dan wel geen betrekking op witte producten maar een gelijkaardige logica werd toegepast in de private label context: als het witte product duidelijk wordt geëtiketteerd en gedifferentieerd van het nationaal merk, is er geen waarschijnlijkheid van verwarring.104 Maar het incorporeren van het logo of van het huismerk alleen, is niet voldoende om aansprakelijkheid onder de Lanham Act te vermijden. De producenten van witte producten genieten dus geen per se immuniteit louter omwille van het feit dat hun huismerk of logo ergens voorkomt op de verpakking, die beweerdelijk een inbreuk uitmaakt. De Lanham Act steunt een dergelijke per se regel namelijk niet. De rechtbanken moeten zich daarentegen fixeren op de vraag of twee trade dresses zodanig gelijkaardig zijn dat ze een echte waarschijnlijkheid van verwarring creëren. Witte producten kunnen weggeraken met een beetje meer gelijkenis dan de producten van andere verweerders als ze een welbekende merknaam opvallend afbeelden op hun verpakkingen. Maar wanneer ze een nationaal merk kopiëren, worden ze niet immuun voor een vordering wegens een inbreuk op de Lanham Act, door het louter plaatsen van een uiterst klein differentiërend etiket.105 Rechtbanken moeten rekening houden met het feit dat de naam of het logo van de winkel opvallend wordt afgebeeld op de verpakking bij het analyseren van de verwarringsfactoren, in het bijzonder de gelijkenisfactor, maar ditzelfde feit mag niet beschouwd worden als een onafhankelijk verweer dat de verwarringsfactoren overbodig maakt. Het opvallend afbeelden van de naam van de winkel of het                                                                                                                 103

Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-PPC, Inc., 973 F.2d 1033 (2d Cir. 1992). Conopco, Inc. v. May Dep’t Stores Co., 46 F.3d 1556 (Fed. Cir. 1994). 105 McNeil Nutritionals, LLC v. Heartland Sweeteners, LLC, 511 F.3d 350 (3d Cir. 2007). 104

 

34  

huismerk op de verpakking is dus een noodzakelijke, maar niet een voldoende vereiste om aansprakelijkheid onder de Lanham Act te vermijden.

3. Promotionele goederen   52.

Promotionele goederen zijn goederen die niet gerelateerd zijn aan de primaire

activiteit van de titularis van een merk. Ze concurreren niet met de producten wiens merk ze dragen. Dergelijke goederen hebben twee functies: (1) het aanprijzen van de primaire goederen of diensten van de merkhouder; en (2) het aantonen van de verbondenheid van de eigenaar van de promotionele goederen met de merkhouder.106 Deze goederen worden soms vervaardigd door de merkhouder zelf, maar in de meeste gevallen worden ze vervaardigd door professionele producenten via een licentieovereenkomst. Voor de eigenaars van beroemde merken, vertegenwoordigen promotionele goederen een steeds groter wordende bron van additionele inkomsten en winst.107 Het gebruik van merken op promotionele goederen noemt men ‘trademark merchandising’.108 Zoals uiteengezet hierboven, heeft het amendement van 1962 van de Lanham Act ervoor gezorgd dat ook verwarring met betrekking tot sponsoring vervolgbaar is onder de klassieke verwarringstheorie.109 Dit type van verwarring ontstaat uit een foutieve overtuiging dat, ten gevolge van de gelijkenis tussen de merken van de partijen, de goederen of diensten van de nieuwkomer op één of andere manier verbonden zijn of onderschreven worden door de oorspronkelijke titularis van het merk. Een embleem of een logo op een promotioneel goed kan dan ook op een secundaire wijze dienen als een merk, als consumenten uit de aanwezigheid van het logo afleiden dat het promotioneel goed gesponsord wordt of op een andere manier                                                                                                                 106

Chad Gilson, Putting the Brakes on Monopolistic Expansion: Where the First Sale Defense Stands Against Post-Sale Confusion in the Wake of Au-Tomotive Gold v. Volkswagen, 37 U. DAYTON L. REV. 223, 239 (2012). 107 Irene Calboli, The Case for a Limited Protection of Trademark Merchandising, 2011 U. ILL. L. REV. 865, 868 (2011).   108 Vb. Harley Davidson vesten of Harley Davidson sleutelhangers; vb. Koffietassen met het logo van een basketbal- of baseballteam op; vb. T-shirts met daarop het embleem van een universiteit. 109 Zie supra randnummers 18-19. Ten gevolge hiervan begonnen een groeiend aantal rechtbanken in het begin van de jaren ’70 te erkennen dat merkhouders het recht hebben om de ongeautoriseerde verdeling van promotionele goederen tegen te houden, in de eerste plaats wanneer deze merkhouders rechtmatige licentieovereenkomsten hadden gesloten.

 

35  

 

onderschreven wordt door de titularis van het merk.110 Dit doet zich vooral voor bij sportemblemen die worden gebruikt om teams aan te prijzen en producten te onderschrijven. Het is niet onredelijk om te besluiten dat een consument die het embleem of de naam van een team op (of verbonden met) een goed of dienst ziet, ervan uit zou kunnen gaan dat er een soort sponsoring of associatie bestaat tussen de verkoper van het product en het team.111 Consumenten zullen hiervan uitgaan omdat het Amerikaans merkenrecht een licentie vereist om promotionele goederen te produceren. Dus als de wet een goedkeuring vereist, zullen consumenten ervan uitgaan dat deze goedkeuring werd gegeven wanneer ze de promotionele goederen beschouwen. Dit betekent echter niet dat waarschijnlijkheid van verwarring vastgesteld kan worden door enkel aan te tonen dat de verweerder gebruik heeft gemaakt van een merk met de kennis dat het consumerend publiek zich bewust zou zijn van de oorsprong van het merk (zoals nogal extreem gesteld in de Boston Hockey zaak112). Er bestaat dus geen algemeen principe dat de zekere kennis van de verkopers aanleiding geeft tot de onontkoombare gevolgtrekking van verwarring. 113 Het aantonen van de waarschijnlijkheid van verwarring via een verwarringsanalyse zal in merchandisingzaken nog steeds vereist zijn.114

                                                                                                                110

International Order of Job’s Daughters v. Lindeburg & Co., 633 F.2d 912 (9th Cir. 1980). Bd. of Supervisors for Louisiana State Univ. v. Smack Apparel Co., 550 F.3d 265 (5th Cir. 2008). In deze zaak waren de eisers vier Amerikaanse universiteiten en een licentienemer van deze universiteiten. Elk universiteit heeft zijn eigen kleurencombinaties (vb. paars en goud voor Louisiana State University) die onmiddellijk herkenbaar zijn voor mensen die bekend zijn met de universiteiten. Deze kleurencombinaties worden gebruikt op gebouwen, brochures, aanwijzingsborden op campus, maar ook op de uniformen van de American football teams van deze universiteiten. De wedstrijden van deze teams worden soms uitgezonden op nationale televisie en daardoor worden deze kleuren erkend door miljoenen sportfans. De universiteiten hadden, in casu, een licentie toegekend aan Collegiate Licensing Company voor de verkoop van T-shirts met daarop de kleuren en de merken van de eisers. De verweerder, Smack Apparel Company, produceerde T-shirts, zonder licentie, gericht op de fans van college sportteams en gebruikte op deze T-shirts de kleuren en geprinte slogans die geassocieerd worden met de universiteiten. Deze T-shirts werden vaak verkocht naast de Tshirts die werden verkocht onder een officiële licentie. Elke T-shirt bevatte ook het eigen logo van Smack. De vier universiteiten en de licentienemer stelden een vordering in voor de inbreuk op een federaal merk. 112 Boston Professional Hockey Association, Inc. v. Dallas cap. & Emblem MFG, Inc., 510 F.2d (5th Cir.), cert. denied, 423 U.S. 868 (1975). 113 Kentucky Fried Chicken Corp. v. Diversified Packaging Corp., 549 F.2d 368 (5th Cir. 1977). 114 Bd. of Supervisors for Louisiana State Univ. v. Smack Apparel Co., 550 F.3d 265 (5th Cir. 2008). 111

 

36  

§5 VERWARRING WEG VAN HET TIJDSTIP VAN VERKOOP   53.

Het concept verwarring, zoals terug te vinden in de Lanham Act, is niet

beperkt tot verwarring die zich voordoet op het tijdstip van de verkoop. Er kan zich namelijk een inbreuk op een merk voordoen zonder dat het vereist is dat er een waarschijnlijkheid van verwarring is op het tijdstip van de verkoop. Zo kan er zich een tijdelijke verwarring voordoen vóór de verkoop. Daarnaast kan er ook verwarring gecreëerd worden na de verkoop van het goed of de dienst. Deze twee vormen van verwarring die in het Amerikaans merkenrecht respectievelijk ‘Initial interest confusion’ en ‘Post-sale confusion’ worden genoemd, worden uiteengezet in deze paragraaf.

1. Verwarring vóór de verkoop 54.

‘Initial interest confusion’, ook wel ‘pre-sale confusion’ genoemd, kan

omschreven worden als een tijdelijke verwarring die wordt verdreven vóór de aankoop wordt gedaan. Dit kan het best geïllustreerd worden aan de hand van een bekend hypothetisch voorbeeld met betrekking tot twee videotheken.115 De concurrent van West Coast Video, Blockbuster Video, plaatst een reclamebord op de autostrade dat zegt dat er een West Coast Video winkel gelegen is bij de volgende afrit. Maar eigenlijk is het een Blockbuster Video winkel. De consument, die verwacht dat hij een West Coast Video winkel zal aantreffen, ziet daarentegen de Blockbuster Video winkel en hij zal beslissen om de geschikte vervanger te begunstigen. Ook al is de initiële verwarring verdreven, toch maakt Blockbuster misbruik van de verworven goodwill van het merk van West Coast Video. 55.

Zelfs al komt de consument uiteindelijk de werkelijke identiteit van de bron

van het product te weten of ook al vindt er geen werkelijke verkoop plaats, toch is er schade aan het merk. Die schade kan zich manifesteren op drie manieren: 1. De oorspronkelijke afleiding van de interesse van de toekomstige consument naar een bron waarvan hij of zij foutief denkt dat ze geautoriseerd is;

                                                                                                                115

Voor het eerst gebruikt in Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999).

 

37  

 

2. Het potentieel effect van die afleiding op de ultieme beslissing van de consument om al dan niet aan te kopen, veroorzaakt door een verkeerde indruk dat twee bronnen van een product geassocieerd zouden kunnen zijn; en 3. De initiële geloofwaardigheid die de koper zou kunnen toekennen aan de overtreder zijn producten-consumenten consideratie, hetgeen anders niet gerechtvaardigd zou zijn en gebouwd kan zijn op de sterkte van het beschermde merk, de reputatie en de goodwill van de titularis van dat merk.116 56.

Zoals eerder gezegd, vinden de rechtbanken steun voor de aansprakelijkheid

voor ‘initial interest confusion’ in het amendement van de Lanham Act van 1962. Dit amendement breidde de bescherming van merken uit om die zaken te behelzen waarbij een merk verwarring vóór de verkoop creëert.117 De verwarring vóór de verkoop is geen onafhankelijke theorie. Het is een variant van de standaard verwarringstheorie. Wanneer rechtbanken verwarring vóór de verkoop vaststellen, hebben ze de neiging om de verwarringsfactoren in te roepen. Maar ze moeten deze factoren aanpassen aan de bijzondere context in kwestie. Zo zal het vaststellen van vervolgbare verwarring vóór de verkoop op het internet grotendeels afhangen van de verbondenheid van de aangeboden goederen of diensten en het niveau van zorg dat uitgeoefend wordt door de consument.118 De verschillende Circuits hebben echter een uiteenlopende houding ten opzichte van de figuur van verwarring vóór de verkoop. Zo stellen het Fifth en het Ninth Circuit dat werkelijke consumentenverwarring noodzakelijk is opdat er sprake zou zijn van verwarring vóór de verkoop.119 Het Sixth en het Tenth Circuit, daarentegen, beweren dat het afleiden van consumenten, zelfs in afwezigheid van verwarring, neerkomt op misbruik en dus een inbreuk op de Lanham Act via de doctrine van verwarring vóór de verkoop.120 Het Fourth en het Seventh Circuit vereisen consumentenverwarring                                                                                                                 116

Australian Gold, Inc. v. Hatfield, 436 F.3d 1228 (10th Cir. 2006). Checkpoint Sys., Inc. v. Check Point Software Technologies, Inc., 269 F.3d 270, 295 (3d Cir. 2001). 118 Interstellar Starship Services, Inc. v. Epix, Inc., 304 F.3d 936 (9th Cir. 2002). 119 Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999); FPX v. Google, 276 F.R.D. 543 (5th Cir. 2011). 120 Paccar Inc. v. TeleScan Techs, L.L.C., 115 F.Supp. 2d 772 (E.D. Mich. 2000), aff’d in part and vacated in part, 319 F.3d 243 (6th Cir. 2003); Australian Gold, Inc. v. Hatfield, 436 F.3d 1228 (10th Cir. 2006). 117

 

38  

maar daarenboven moet de eiser ook financieel verlies geleden hebben.121 Als dit niet het geval is, dan zal de rechtbank geen inbreuk kunnen vaststellen, ook al is er duidelijk sprake van consumentenverwarring.122 Het Second Circuit gaat nog een stap verder en stelt dat de verweerder de werkelijke bedoeling moet gehad hebben om de consument te misleiden opdat er sprake zou kunnen zijn van verwarring vóór de verkoop.123 De rechtbanken van het Eight en het Eleventh Circuit, ten slotte, moeten de doctrine van verwarring vóór de verkoop nog erkennen in zijn geheel. Deze laatsten gebruiken namelijk enkel de klassieke verwarringsanalyse in dergelijke zaken. 124 Totdat de definitie van ‘initial interest confusion’ onbetwistbaar wordt vastgelegd door de Supreme Court of door Congress, gaat men er het best vanuit dat de meest brede definitie, die van het Tenth Circuit in Australian Gold, het toepasselijk recht is.125 57.

Zaken met betrekking tot verwarring vóór de verkoop doen zich vaak voor op

het internet omdat dit medium zeer gevoelig is voor de zogenaamde ‘bait-and-switch’ tactiek. Hierbij gebruikt de verweerder een merk om potentiële consumenten aan te trekken tot een bepaalde website die producten aanbiedt van de concurrenten van de titularis van het merk. De Designer Skin rechtbank stelt wel dat er enkel een ‘baitand-switch’ plaatsvindt als die website enkel producten aanbiedt van de concurrenten van de merkhouder en niet als de website zowel echte producten van de merkhouder als producten van zijn concurrenten aanbiedt.126 Het feit dat deze zaken zich vaak voordoen op het internet betekent niet dat de verwarring vóór de verkoop beperkt is tot het gebruik van merken op het internet. Ook voordat het internet populair werd als commercieel medium hebben rechtbanken verwarring vóór de verkoop erkend in

                                                                                                                121

Lamparello v. Falwell, 360 F.Supp. 2d 768 (E.D. Va. 2004), rev’d and remanded, 420 F.3d 309 (4th Cir. 2005). 122 Beverly Stayart v. Yahoo, Inc., 651 F.Supp. 2d. 436 (7th Cir. 2009). 123 Savin Corp. v. Savin Group, 68 U.S.P.Q.2d 1893 (S.D.N.Y. 2003), aff’d in part and rev’d in part, 391 F.3d 439 (2d Cir. 2004). 124 Sensient Technologies Corporation v. SensoryEffects Flavor Company, 613 F.3d 754 (8th Cir. 2010); Unique Sports Products, Inc. v. Ferrari Importing Co., 2011 WL 284442 (N.D. Ga. 2011). 125 Clifford D. Scott, Trademark Strategy in the Internet Age: Customer Hijacking and the Doctrine of Initial Interest Confusion, 89 JOURNAL OF RETAILING 176, 181 (2013). 126 Designer Skin LLC v. S&L Vitamins Inc., 560 F. Supp. 2d 811 (D. Ariz. 2008).

 

39  

 

enkele zaken, ook al gebruikten ze niet altijd het ‘initial interest’ label.127 En ook meer recentelijk deden er zich nog zaken voor buiten de context van het internet waarbij er beschuldigingen waren van verwarring vóór de verkoop.128

2. Verwarring na de verkoop 58.

Zoals de term het zelf zegt zullen kopers bij verwarring na de verkoop naar

alle waarschijnlijkheid producten met elkaar verwarren na de verkoop van zulke goederen en diensten.129 Deze vorm van verwarring doet zich voornamelijk voor bij de verkoop van vervalste goederen en zogenaamde ‘knock-offs’.130 Deze goederen kunnen het consumerend publiek en de originele producent schade toebrengen op verschillend manieren:131 1. Het kijkend consumerend publiek, als ook de latere kopers, kunnen misleid worden als er expertise nodig is om het originele goed te onderscheiden van het vervalste goed; 2. De koper van een origineel goed zou schade kunnen lijden als het alom bestaan van vervalste goederen de waarde van het origineel doet dalen doordat de voorafgaand bestaande schaarste wordt beëindigd; 3. Consumenten die producten van hoge kwaliteit verlangen zouden schade kunnen lijden als de originele producent zijn investering in kwaliteit verlaagt om zo economisch beter te kunnen concurreren met de minder dure vervalste goederen;                                                                                                                 127

Vb. Pebble Beach Co. v. Tour 18 I, Ltd., 942 F. Supp. 1513, 1552 (S.D. Tex. 1996), aff’d, 155 F.3d 526 (5th Cir. 1998); vb. Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp., 818 F.2d 254, 257 (2d Cir. 1987). 128 Vb. Gibson Guitar Corp. v. Paul Reed Smith Guitars, LP., 423 F.3d 539 (6th Cir. 2005), cert. denied, 126 S.Ct. 2355 (2006). 129 Vb. in Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co., 799 F.2d 867 (2d Cir. 1986), had Levi Strauss niet alleen zijn merk en jeans labels geregistreerd, maar ook het naaipatroon (‘stitching pattern’) op de achterzakken van zijn jeans. Lois Sportswear verkocht jeans met duidelijk verschillende labels, maar met een identiek naaipatroon. De rechtbank hield dat er geen bewijs was van werkelijke verwarring door kopers, maar dat ‘niet-kopers’, die voorbijgangers zagen die deze jeans droegen, naar alle waarschijnlijkheid verward zouden zijn. 130 Vb. Een Rolex horloge gekocht voor een prijs van $ 25 bij een anonieme straatverkoper. 131 General Motors Corp. v. Keystone Automotive Indus., Inc., 453 F.3d 351, 358 (6th Cir. 2006); Zie ook Ferrari S.P.A. Esercizio v. Roberts, 944 F.2d 1235 (6th Cir. 1991), cert. denied, 505 U.S. 1219 (1992); Mastercrafters Clock & Radio Co. v. Vacheron & ConstantinLe Coultre Watches, Inc., 221 F.2d 464 (2d Cir. 1955); en Rolex Watch U.S.A., Inc. v. Canner, 645 F. Supp. 484, 492 (S.D. Fla. 1986).

 

40  

4. De reputatie van kwaliteit van de originele producent zou schade kunnen lijden als individuen een inferieur vervalst goed per vergissing beschouwen als het origineel; 5. De reputatie van de originele producent met betrekking tot zeldzaamheid zou schade kunnen lijden door de injectie van vervalste goederen op de markt; en 6. De originele producent zou schade kunnen lijden als de verkoop daalt omwille van de vrees van het consumerend publiek dat hetgeen ze aankopen niet het origineel zou kunnen zijn. Net zoals bij verwarring vóór de verkoop, vindt de aansprakelijkheid voor verwarring na de verkoop zijn rechtvaardiging in het amendement van de Lanham Act van 1962. En ook hier zullen de rechtbanken, die verwarring na de verkoop moeten vaststellen, in het algemeen gebruik maken van de standaard verwarringsanalyse. Hierbij kan het wel zijn dat bepaalde verwarringsfactoren moeten worden aangepast. Daarenboven moeten rechtbanken er op toezien dat ze ideeën en werken van het openbaar domein, waarvan de exploitatie kan leiden tot economische efficiëntie, meer competitie en lager kosten voor de consumenten, niet te veel beschermen.132 59.

Wanneer we spreken over verwarring op het tijdstip van de verkoop, dan

hebben we het over verwarring in hoofde van de koper. Maar in hoofde van wie is er verwarring bij verwarring na de verkoop? Dit is belangrijk voor het bepalen in welke mate er rekening moet gehouden worden met de zorg en de verfijndheid van de kopers. De correcte analyse van deze factor hangt af van de vraag of de beweerde verwarring na de verkoop plaatsvindt in hoofde van de leden van het algemeen publiek die de goederen na de verkoop zien of in hoofde van potentiële kopers die de goederen na de verkoop zien. In de eerste hypothese zou de graad van zorg en verfijndheid van de consumenten irrelevant moeten zijn. Maar als de eventueel toekomstige kopers verward zijn, moet er nagegaan worden hoeveel zorg ze uitoefenen wanneer ze de goederen na de verkoop zien. Aangezien de rechtbanken in de VS het niet eens zijn over de vraag of verwarring zich moet voordoen in hoofde van het algemeen publiek of enkel in hoofde van potentiële kopers, hebben ze in het verleden ook niet uniform geoordeeld over de factor van zorg en verfijndheid in een                                                                                                                 132

General Motors Corp. v. Keystone Automotive Indus., Inc., 453 F.3d 351, 358 (6th Cir. 2006).

 

41  

 

context van verwarring na de verkoop. In de Hermes zaak hield het Hof dat de visie van het algemeen consumerend publiek determinerend is. 133 Het feit dat de consumenten in casu gesofisticeerd waren speelde geen rol. Verwarring na de verkoop bij potentiële consumenten kan zich namelijk voordoen zelfs al zijn de kopers in kwestie heel deskundig op het gebied van de producten.134 In de Urban Gorilla zaak daarentegen verwees het Hof, in zijn analyse van de factor van zorg en verfijndheid van de consument, naar de consumenten van het product van de eiser en niet naar het algemeen consumerend publiek.135

§6 OMGEKEERDE VERWARRING   60.

In een traditionele rechtszaak betreffende de inbreuk op een merk beweert de

merkhouder dat de nieuwkomer op de markt zich de goodwill van de merkhouder probeert toe te eigenen door verwarring te genereren met betrekking tot de bron van de goederen of diensten. Dit wil zeggen dat de nieuwkomer een merk gebruikt dat verwarrend gelijkaardig is aan het merk van de merkhouder, zodat consumenten naar alle waarschijnlijkheid zullen concluderen dat de goederen of diensten van de nieuwkomer eigenlijk hun oorsprong vinden bij of geaffilieerd zijn met het merk van de merkhouder. Dit noemt men ook wel ‘forward confusion’. Omgekeerde verwarring of ‘reverse confusion’ doet zich voor wanneer een nieuwkomer (vaak een grotere onderneming) een merk gebruikt dat verwarrend gelijkaardig is aan dat van een reeds bestaande merkhouder (vaak een kleinere entiteit) en op een zodanig uitvoerige manier zijn goederen of diensten aanprijst en promoot dat het de reputatie van de originele merkhouder overweldigt. Het resultaat is dat de consumenten ertoe worden gebracht te denken dat de goederen van deze merkhouder eigenlijk hun oorsprong vinden bij de nieuwkomer, terwijl dit niet zo is.136 Bij omgekeerde verwarring doet schade zich dus voor omdat:                                                                                                                 133

Hermes Int. v. Lederer De Paris Fifth Ave., 219 F.3d 104 (2d Cir. 2000). In deze zaak verkocht de verweerder Lederer vervalste handtassen van de eiser Hermes. Lederer argumenteerde dat gesofisticeerde kopers van de Hermes handtassen niet zouden geloven dat de vervalste handtassen van Lederer originele Hermes producten waren, ook al zouden leden van het algemeen consumerend publiek naar alle waarschijnlijkheid niet in staat zijn geweest om een onderscheid te maken tussen de twee producten. Maar dit argument werd verworpen door de rechtbank. 134 CAE, Inc. v. Clean Air Engineering, Inc., 267 F.3d 660, 683 (7th Cir. 2001).     135 General Motors Corp. v. Urban Gorilla, LLC, 500 F.3d 1222 (10th Cir. 2007). 136 Vb. Bob en Peter verhandelen al een hele tijd appelsap onder de naam ‘Appleon’ in enkele kleine steden. Op een bepaald moment komt Pepsi op de markt en begint Appleon appelsap te

 

42  

!

Huidige of toekomstige klanten van de originele merkhouder het product van deze merkhouder zullen associëren met het inferieur product dat aangeboden wordt door de nieuwkomer; of omdat

!

Het gebruik door de nieuwkomer van het merk de markt satureert en de originele merkhouder overweldigt zodanig dat deze merkhouder de waarde van zijn merk, zijn productidentiteit, zakelijke identiteit, de controle over zijn goodwill en reputatie en zijn mogelijkheid om tot nieuwe markten toe te treden verliest.137

De doctrine van omgekeerde verwarring is dus bedoeld om kleine, reeds bestaande merkhouders in staat te stellen hun merkenrechten te beschermen tegen nieuwkomers wiens merken commerciële sterkte hebben verkregen via extensieve marketing. Zonder deze doctrine zouden grote nieuwkomers immers de merken van kleinere reeds bestaande merkhouders ongestraft naar zich toe kunnen trekken, waardoor de stimulans van de reeds bestaande merkhouder om te investeren in het opbouwen van goodwill wordt geërodeerd. Aangezien een reeds bestaande merkhouder enkel kennis kan nemen van het gebruik door de nieuwkomer van zijn merk via de reclamecampagne van de nieuwkomer, zal de toepassing van de doctrine resulteren in een verlies voor de nieuw speler van substantiële geldsommen die reeds geïnvesteerd zijn in de marketing en promotie van de goederen onder het merk. Daarom kan omgekeerde verwarring een krachtig wapen zijn in het arsenaal van minder bekende ondernemingen om hun merkenrechten te beschermen en om te gebruiken als stok achter de deur ten opzichte van grotere gebruikers van het merk. Maar de theorie omtrent omgekeerde verwarring wordt niet erkend in alle jurisdicties. Nieuwkomers die een merk hebben gevestigd in één productcategorie en willen uitbreiden naar een andere kunnen immers geconfronteerd worden met een kleine, reeds bestaande merkhouder. Hierdoor wordt innovatie in hoofde van nieuwkomers tegenhouden.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            verkopen via een nationale distributieketen. Pepsi, de nieuwkomer in dit scenario, probeert hier niet te profiteren van de reputatie van Bob en Peter dus consumenten zullen niet verward zijn in de zin van forward confusion. Maar ze kunnen wel omgekeerd verward zijn. Ze zullen namelijk Appleon associëren met Pepsi en misschien zelfs denken dat Bob en Peter eigenlijk de nieuwkomers zijn die proberen te profiteren van de reputatie van Pepsi. 137 Attrezzi LLC v. Maytag Corp., 436 F.3d 32 (1st Cir. 2006).

 

43  

 

61.

De vereiste van waarschijnlijkheid van verwarring bestaat zowel bij ‘forward

confusion’ als bij ‘reverse confusion’. Het loutere feit dat een rechtszaak wordt bestempeld als een zaak betreffende omgekeerde verwarring, verandert de verwarringsanalyse niet op een significante wijze.138 Bepaalde verwarringsfactoren krijgen wel een andere invulling. Zo zal het niet van belang zijn of de verweerder de intentie had om te profiteren van de goodwill van de merkhouder, maar eerder of de verweerder de intentie had om de originele merkhouder te overweldigen en de markt te satureren om zo de eiser de mogelijkheid te ontnemen om zijn eigen goodwill op te bouwen. Bij deze analyse moeten de rechtbanken in acht nemen of de verweerder adequaat heeft gezocht naar andere ondernemingen die gelijkaardige goederen produceren onder hetzelfde of een gelijkaardig merk.139 Het feit dat de verweerder dit op een inadequate manier heeft gedaan zal niet automatisch wijzen op kwade trouw, tenzij er bewijs is dat het de bedoeling was van de verweerder om verwarring bij de consumenten te zaaien of om de goodwill of reputatie van de originele merkhouder uit te buiten.140 Wat betreft de sterktefactor stelt de A&H rechtbank dat men bij de analyse van de sterkte van het merk bij omgekeerde verwarring best rekening houdt met het feit dat: (1) de relatieve commerciële sterkte van het merk van de nieuwkomer omgekeerde verwarring begunstigt, en dat (2) de relatieve conceptuele sterkte van het merk van de originele merkhouder omgekeerde verwarring begunstigt. 141 Andere rechtbanken daarentegen voeren een standaardanalyse uit van de sterke van het merk voor zowel ‘forward’ als ‘reverse confusion’. 142 Ten slotte, wat de werkelijke verwarring betreft, stelt de A&H rechtbank dat het aantonen van reële verwarring in een zaak betreffende omgekeerde verwarring voor een deel mag rusten op het bewijs van effectieve ‘forward confusion’. Zaken kunnen dus bewijs van zowel ‘forward’ als omgekeerde werkelijke verwarring met zich meebrengen.143 Andere factoren uit de standaard verwarringsanalyse, zoals de gelijkenis tussen de producten/diensten, de gelijkenis tussen de handelskanalen en de verfijndheid van de consument, zullen op dezelfde wijze beoordeeld worden als bij ‘forward confusion’.                                                                                                                 138

Current Communications Group LLC v. Current Media LLC, 76 U.S.P.Q.2d (BNA) 1686, 1692 (S.D. Ohio 2005). 139 Fisons Horticulture, Inc. v. Vigoro Indus., Inc., 30 F.3d 466, 480 (3d Cir. 1994). 140 Star Indus., Inc. v. Bacardi & Co., Ltd., 412 F.3d 373 (2d Cir. 2005). 141  A&H  Sportswear,  Inc.  v.  Victoria’s  Secret  Stores,  Inc.,   237   F.3d   198   (3d   Cir.   2000);   zie   ook  Attrezzi LLC v. Maytag Corp., 436 F.3d 32 (1st Cir. 2006).   142 M2 Software, Inc. v. Madacy Entertainment, 421 F. 3d 1073 (9th Cir. 2005). 143 A&H Sportswear, Inc. v. Victoria’s Secret Stores, Inc., 237 F.3d 198 (3d Cir. 2000).

 

44  

§7 INDIRECTE AANSPRAKELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR HULPPERSONEN

  62.

Aansprakelijkheid voor de inbreuk op een merk strekt verder dan degenen die

werkelijk goederen of diensten aanbieden onder het merk van een ander. Zelfs al controleert een producent andere actoren in de distributieketen niet rechtstreeks, toch kan hij verantwoordelijk worden gesteld voor hun onrechtmatige handelingen in bepaalde omstandigheden.

1. Medeaansprakelijkheid   63.

Als een producent of distributeur intentioneel anderen aanspoort om een

inbreuk te plegen op een merk of als hij zijn product blijft leveren aan iemand waarvan hij weet of moet weten dat deze een inbreuk pleegt op een merk, dan is hij medeaansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt ten gevolge van het bedrog.144 Dit noemt men ook wel de ‘Inwood standaard’. Een persoon is namelijk medeaansprakelijk voor een inbreuk op een merk als hij de instrumenten levert die een ander in staat stelt om een inbreuk te plegen op een merk, wetende dat de andere een inbreuk zal plegen of redelijkerwijze verwacht kan worden een inbreuk te plegen. Dit betekent met kennis van zaken of roekeloos het merkenrecht helpen te schenden of een inbreuk aan te sporen. Paragraaf 27 van de Restatement (Third) of Unfair Competition past een gelijkaardige standaard toe voor indirecte aansprakelijkheid: “Een persoon die goederen of diensten verhandelt aan een derde, die de goederen of diensten verder verhandelt, op een manier die de derde onderwerpt aan aansprakelijkheid voor een inbreuk onder de regel in §20, is medeaansprakelijk als: (a) hij intentioneel de derde ertoe aanzet om onrechtmatig te handelen; of (b) hij niet de nodige voorzorgen neemt tegen het plaatsvinden van onrechtmatig gedrag van de derde in omstandigheden waarbij onrechtmatig gedrag redelijkerwijze kan worden verwacht.”145 64.

Het is niet voldoende dat iemand louter kan voorzien dat de geleverde

instrumenten zouden kunnen gebruikt worden door een ander om inbreuk te plegen op                                                                                                                 144

Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844 (1982); Coca-Cola Co. v. Snow Crest Beverages, Inc., 64 F. Supp. 980, 989 (D. Mass. 1946). 145 Restatement (Third) of Unfair Competition § 27 (1995).

 

45  

 

een merk. Er kan namelijk geen medeaansprakelijkheid zijn zonder aanwezigheid of zonder bewijs van directe aansprakelijkheid. 146 Het tweede deel van de Inwood standaard vereist dat de eiser aantoont dat de verweerder (de indirect aansprakelijke) bleef leveren aan de directe aansprakelijke, waarvan hij wist of redelijkerwijze behoorde te weten dat deze een inbreuk pleegde op een merk. Aan deze vereisten is zeker voldaan als de indirect aansprakelijke voorzag en wou dat een bepaalde derde een inbreuk zou plegen.147 De voorwaarde dat de verweerder (weet of) behoort te weten dat een derde inbreuk pleegt op een merk, legt geen verplichting op om voorzorgen te nemen tegen inbreuken door verkopers. Er moet enkel nagegaan worden of een redelijk voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden dit zou weten.148 65.

De Inwoord standaard stelt dat producenten andermans inbreuk op een merk

kunnen faciliteren, maar er kunnen zich ook vragen over medeaansprakelijkheid voordoen wanneer een dienstverlener andermans inbreuk faciliteert. De eBay rechtbank bevestigde dat de Inwood standaard ook van toepassing is op het verlenen van diensten.149 Daarbij moet er dan nagegaan worden of de dienstverlener directe controle en monitoring uitoefende op de middelen die gebruikt werden door de derde om een inbreuk te plegen.150 Maar een dienstverlener is niet medeaansprakelijk onder de Inwood standaard louter omwille van het feit dat hij niet heeft geanticipeerd dat anderen zijn dienst zouden gebruiken om een inbreuk te plegen op een beschermd merk. 66.

In bepaalde zaken komt de aansprakelijkheid van drukkers of uitgevers in het

gedrang omwille van het plegen van een inbreuk op een merk door het afprinten van onder meer advertenties in opdracht van hun klanten. In dergelijke zaken zouden de klanten als potentieel medeaansprakelijk kunnen worden beschouwd, terwijl de                                                                                                                 146

Charles R. McManis, Intellectual Property and Unfair Competition in a nutshell, 213 (6th ed. 2009). 147 Sealy, Inc. v. Easy Living, Inc., 743 F.2d 1378, 1382 (9th Cir. 1984).   148 Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Servs., Inc., 955 F.2d 1143 (7th Cir. 1992). 149 Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010), cert. denied, 131 S.Ct. 647 (2010). 150 Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions Inc., 985 F. Supp. 949 (C.D. Cal. 1997), aff’d, 194 F.3d 980 (9th Cir. 1999); Perfect 10, Inc. v. Visa Int’l Serv. Ass’n., 494 F.3d 788 (9th Cir. 2007).

 

46  

drukkers en uitgevers zouden kunnen beschouwd worden als de onderliggende rechtstreekse overtreders. Maar de Lanham Act beperkt de aansprakelijkheid van drukkers en uitgevers die kunnen aantonen dat hun activiteiten ‘onschuldig’ waren. Paragraaf 32(2)(A) van de Lanham Act voorziet namelijk dat, in die omstandigheden, de titularis van het merk enkel recht heeft op een rechterlijk verbod dat verbiedt om nog te printen in de toekomst.151

2. Aansprakelijkheid voor hulppersonen   67.

Aansprakelijkheid voor hulppersonen doet zich enkel voor als de verweerder

en de overtreder een schijnbaar of werkelijk partnerschap hebben, de bevoegdheid hebben om elkaar te binden bij transacties met derden of mede-eigendom of gezamenlijke controle uitoefenen over het product dat de inbreuk pleegt.152 Er zijn dus 3 alternatieve wegen naar aansprakelijkheid voor hulppersonen: 1. Schijnbaar of werkelijk partnerschap; 2. De bevoegdheid om te binden; of 3. Mede-eigendom of gezamenlijke controle.

§8 PARALLELLE VORDERING ONDER PARAGRAAF 43(a) LANHAM ACT VOOR ONGEREGISTREERDE MERKEN

  68.

Een vordering wegens de inbreuk op een merk onder paragraaf 32(1)(a) van

de Lanham Act gaat vaak gepaard met een vordering onder paragraaf 43(a)(1)(A) van de Lanham Act. Dit artikel stelt: “§1125. (§43) False Designations of Origin and False Descriptions Forbidden (a) Civil action (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which --(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person…

                                                                                                                151

15 U.S.C. § 1114(2)(A) (2006). Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Servs., Inc., 955 F.2d 1143 (7th Cir. 1992); Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259 (9th Cir. 1996). 152

 

47  

 

… shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.”153 De vordering onder paragraaf 43(a)(1)(A) van de Lanham Act is een parallelle vordering die van toepassing is op ongeregistreerde merkenrechten en wordt ook wel de vordering omwille van valse aanduiding van oorsprong of de vordering omwille van oneerlijke competitie genoemd. Onder paragraaf 43(a)(1)(A) is de verweerder aansprakelijk als hij andermans merk verwarrend gelijkaardig gebruikt en hierdoor suggereert dat de eiser geaffilieerd is met de goederen of diensten van de verweerder of dat hij ze sponsort of onderschrijft. Paragraaf 43(a) is dan ook al vaak gebruikt door beroemdheden die verhaal zoeken omwille van de associatie van hun naam met producten die ze niet hebben onderschreven. Een groot verschil met paragraaf 32 is dat paragraaf 43(a) niet vereist dat het merk van de eiser geregistreerd is. Niettemin zijn dezelfde verwarringstheorieën van toepassing, ongeacht of de zaak gaat over geregistreerde of ongeregistreerde merken. De vraag of de vordering wordt ingesteld onder paragraaf 32 of onder paragraaf 43(a) van de Lanham Act is dus niet dispositief.154 In de praktijk zullen titularissen van geregistreerde merken dan ook vaak hun vordering instellen onder paragraaf 32 en onder paragraaf 43(a) als alternatief.

                                                                                                                  153

15 U.S.C. § 1125(a)(1)(A) (2006). Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Trademarks and Unfair Competition: law and policy, 459 (3d ed. 2010). 154

 

48  

HOOFDSTUK 3: AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIEËN NIET GEBASEERD OP VERWARRING   69.

In dit hoofdstuk bekijken we de theorieën met betrekking tot de afdwinging

van merken, die niet gebaseerd zijn op verwarring. We beschouwen de bescherming tegen verwatering onder paragraaf 43(c) van de Lanham Act (§1); de bescherming tegen cybersquatting onder paragraaf 43(d) van de Lanham Act (§2); en de verschillende remedies voor vervalsing (§3).

§1 BESCHERMING TEGEN VERWATERING 70.

Het kan niet altijd bewezen worden dat consumenten naar alle

waarschijnlijkheid verward worden door een conflicterend merk. Als het merk van de eiser voldoende bekend is, kan het ook zijn dat het gebruik ervan het merk verwatert. De vordering omwille van verwatering verschilt dus sterk van de klassieke vordering (omwille van waarschijnlijkheid van verwarring) omdat ze gebaseerd is op de veronderstelling dat schade kan worden toegebracht aan een merkhouder, zelfs in de afwezigheid van consumentenverwarring. Bescherming tegen verwatering werd dus ontwikkeld om merkhouders te beschermen tegen een gebruik van hun merk door derden zoals vb. NIKE computers of KODAK sportschoenen. Het concept van verwatering wordt zowel beheerst door een federale wet als door antiverwateringsstatuten die werden aangenomen door bepaalde Amerikaanse staten.

1. De federale wet naast de statelijke wetten 71.

Een aantal staten, met inbegrip van New York, Illinois en Californië, hebben

wetten aangenomen die gelijkaardig zijn aan paragraaf 12 van de 1964 Model State Trademark Act, die stelde dat: “Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark registered under this Act, or a mark valid at common law, or a trade name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.”155 Dus onder deze wetten zal de verweerder, zelfs in de afwezigheid van concurrentie tussen de partijen of bij afwezigheid van verwarring m.b.t. de oorsprong van de                                                                                                                 155

Charles R. McManis, Intellectual Property and Unfair Competition in a nutshell, 200 (6th ed. 2009).

 

49  

 

goederen of diensten, aansprakelijk zijn als de onderscheidende kwaliteit van het merk van de eiser wordt verwaterd. Op federaal niveau daarentegen werd in 1996 paragraaf 43 van de Lanham Act geamendeerd via de Federal Trademark Dilution Act (FTDA) om te voorzien in een federale bescherming tegen verwatering van ‘beroemde’ merken. In 2006 werd de FTDA dan weer geamendeerd via de Trademark Dilution Revision Act (TDRA). Paragraaf 43(c)(1) van de Lanham Act luidt vandaag als volgt: “Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner’s mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.”156 Deze federale wet geeft dus een recht aan de titularissen van een beroemd merk om dergelijke

merken

te

beschermen

tegen

de

beschadiging

van

hun

onderscheidingskracht, ongeacht of het conflicterend merk verbonden is met dezelfde goederen of diensten als het beroemde merk. 72.

Ook al zijn de federale wet en de statelijke wetten beiden ontworpen om

bescherming te bieden aan sterke, welbekende merken en namen, zelfs bij afwezigheid van enige verwarring, toch zijn er een aantal belangrijke verschillen in de bewoording van de wetten. Dit zou strijdige gevolgen met zich mee kunnen brengen met betrekking tot de strekking van de federale en de statelijke bescherming. Zo wordt federale bescherming uitdrukkelijk beperkt tot ‘beroemde’ merken, terwijl de statelijke wetten deze uitdrukkelijke beperking niet kennen. Daarnaast bevat de TDRA specifieke uitzonderingen zoals nominatief of beschrijvend ‘fair use’, nieuwsverslaggeving en niet-commercieel gebruik van merken, terwijl de statelijke wetten vaak geen vergelijkbare artikels bevatten. Ten slotte, kennen de statelijke wetten m.b.t. verwatering als sanctie enkel een verbod toe om het merk nog verder te gebruiken, terwijl de TDRA daarenboven ook voorziet in een schadevergoeding en de vernietiging van de overtredende goederen, als er kan worden aangetoond dat de                                                                                                                 156

 

15 U.S.C. § 1125(c) (2006).

50  

verweerder de kwaadwillige bedoeling had om te profiteren van de merkhouder zijn reputatie of de bedoeling had om verwatering te veroorzaken.157

2. Verwatering onder de Federal Trademark Dilution Act van 1995 In 1995 werd het wetsvoorstel voor een wet omtrent verwatering 158

73.

geïntroduceerd in het Amerikaanse Parlement. Het werd zonder al te veel discussie aangenomen door het parlement en het wetsvoorstel werd ingediend bij de Senaat op 29 december 1995159. Op dezelfde dag werd het aangenomen in de Senaat en kort daarna werd het ingeschreven in de wet. Paragraaf 43(c)(1) van de Lanham Act van 1995 stelde dat de titularis van een beroemd merk recht had op een verbod tegen het commercieel gebruik van zijn merk door een andere persoon, als dergelijk gebruik begon nadat het merk beroemd was geworden en verwatering veroorzaakte van de onderscheidende kwaliteit van het merk. Bij het bepalen of een merk onderscheidingskracht had en of het beroemd was, kon een rechtbank rekening houden met, maar was niet beperkt tot de volgende factoren: !

De graad van inherente of verworven onderscheidingskracht van het merk;

!

De duur en de omvang van het gebruik van het merk in verbinding met de goederen of diensten voor dewelke het merk wordt gebruikt;

!

De duur en de omvang van de aanprijzing en de publiciteit van het merk;

!

De geografische omvang van het marktgebied waarin het merk wordt gebruikt;

!

De handelskanalen van de goederen en diensten waarvoor het merk wordt gebruikt;

!

De graad van erkenning van het merk in de marktgebieden en handelskanalen gebruikt door de merkhouder en de persoon tegen wie een verbod wordt gevraagd;

!

De aard en de omvang van het gebruik van dezelfde of gelijkaardige merken door derde partijen; en

!

Of een merk geregistreerd werd onder de Act van 3 maart 1881 of onder de Act van 20 februari 1905 of in het algemeen register.160

                                                                                                                157

15 U.S.C. § 1125(c)(5) (2006) juncto 15 U.S.C. § 1117(a) en § 1118 (2006). H.R. 1295, 104th Cong., 1st Sess. (1995-1996). 159 Als S. 1513. 160 15 U.S.C. § 1125(c)(1) (1995). 158

 

51  

 

74.

De term ‘verwatering’ werd uitgelegd in paragraaf 45 van de Lanham Act.

Volgens deze paragraaf betekende verwatering het verminderen van de capaciteit van een merk om goederen of diensten te identificeren en te onderscheiden, ongeacht de aanwezigheid of afwezigheid van concurrentie tussen de titularis van het beroemd merk en andere partijen of de waarschijnlijkheid van verwarring, vergissing of misleiding.161 Daarnaast bepaalde paragraaf 43(c)(4) van de Lanham Act wel dat fair use van een beroemd merk, niet-commercieel gebruik en alle vormen van nieuwsverslaggeving en nieuwscommentaar niet vervolgbaar waren onder deze paragraaf.162   75.

Rond de versie van 1995 van paragraaf 43(c) bestonden er een aantal

onduidelijkheden die niet bijdroegen tot de rechtszekerheid. Zo voorzag paragraaf 43(c) dat de titularis van een beroemd merk het recht had op een verbod tegen het commercieel gebruik door een ander van zijn merk, als dat gebruik “verwatering van de onderscheidende kwaliteit van dat beroemde merk veroorzaakte”. De rechtbanken waren het niet eens over de vraag of hierdoor een waarschijnlijkheid van verwateringstandaard of een werkelijke verwatering-standaard werd gecreëerd. In de Victoria’s Secret zaak heeft de Supreme Court deze discussie beslecht door te oordelen dat paragraaf 43(c) een bewijs van werkelijke verwatering vereiste.163 Het grote probleem hierbij was dat het Hof er niet in geslaagd was degelijke richtlijnen aan te bieden om werkelijke verwatering te bewijzen.164 Daarnaast gebruikte deze paragraaf duidelijk de beroemdheidsvereiste als een filteringsmechanisme. Maar de multi-factortest om te bepalen of een merk beroemd was, werd allesbehalve uniform toegepast door de rechtbanken. In bepaalde zaken kwamen de rechtbanken tot conclusie dat nationale merken ‘onbetwistbaar beroemd’ waren voor de doeleinden van paragraaf 43(c)

                                                                                                                161

15 U.S.C. §1127 (1995). 15 U.S.C. § 1125(c)(4) (1995); Mattel, Inc. v. Universal Music International, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002). 163 Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003). Het Hof vond het doorslaggevend dat Congress de woorden ‘likelihood of dilution’ niet had gebruikt, woorden die wel werden gebruikt in een aantal statelijke wetten. 164 Het Hof stelde dat direct bewijs van verwatering niet noodzakelijk was als werkelijke verwatering kon worden bewezen aan de hand van omstandig bewijs. De rechtbanken hadden het zeer moeilijk om te bepalen wat deze vage verwijzing naar omstandig bewijs precies betekende. 162

 

52  

zonder al te veel analyse.165 In andere zaken concludeerden de rechtbanken dan weer dat merken, die niet echt welbekend waren bij iedereen, voldeden aan de beroemdheidsvereisten.166 Beroemdheid in een nichemarkt was dus voor bepaalde rechtbanken voldoende. Ten slotte was er ook onduidelijkheid over de vraag of merken met een verworven onderscheidingskracht recht hadden op de bescherming van paragraaf 43(c) tegen verwatering.167 In een poging om deze onzekerheden in de originele wet te verhelpen en om de controverse rond de beslissing in Victoria’s Secret te adresseren, nam Congress de Trademark Dilution Revision Act of 2006 aan.

3. Verwatering onder de Trademark Dilution Revision Act van 2006 76.

Congress reageerde relatief snel op de Victoria’s Secret zaak. In 2005 werd de

Trademark Dilution Revision Act of 2005 goedgekeurd in het Parlement.168 In maart 2006 keurde de Senaat zijn eigen versie van de wetgeving goed.169 In oktober 2006 werd de Trademark Dilution Revision Act (TDRA) uiteindelijk wet. De meest belangrijke verandering die door de TDRA aan paragraaf 43(c) werd aangebracht, was

het

vervangen

van

“verwatering

veroorzaakt”

door

“zal

naar

alle

waarschijnlijkheid verwatering veroorzaken”.170 Hierdoor is niet langer het bewijs van werkelijke verwatering vereist maar volgt aansprakelijkheid uit het bewijs van een waarschijnlijkheid van verwatering. Op deze manier werd Victoria’s Secret overruled door de wetgever. De wetgeving van 2006 specifieert ook dat paragraaf 43(c) van toepassing is op merken die onderscheidingskracht hebben, ongeacht of het gaat om inherente of verworven onderscheidingskracht. 171 Om een succesvolle vordering wegens verwatering in te stellen onder de TDRA moet de eiser aantonen dat:                                                                                                                 165

Anheuser-Busch Inc. v. Andy’s Sportswear Inc., 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1542 (N.D. Cal. 1996). Hier stelde de rechtbank dat BUDWEISER beroemd was voor bier voor de doeleinden van paragraaf 43(c). 166 Vb. Jews for Jesus v. Brodsky, 993 F. Supp. 282 (D.N.J.), aff’d, 159 F.3d 1351 (3d Cir. 1998); vb. Nailtiques Cosmetic Corp. v. Salon Sciences Corp., 41 U.S.P.Q.2d (BNA) 1995 (S.D. Fla. 1997). 167 Vb. TCPIP Holdings, Inc. v. Haar Comm., Inc., 244 F.3d 88 (2d Cir. 2001). In deze zaak stelde de rechtbank dat enkel merken met een inherente onderscheidingskracht recht hadden op bescherming tegen verwatering onder paragraaf 43(c). 168 H.R. 683, 109th Cong. (2005-2006). 169 152 Cong. Rec. S1921 (daily ed. March 8, 2006). 170 15 U.S.C. § 1125(c)(1) (2006). 171 Op deze manier legde de wetgever de beslissing van het Second Circuit in de TCPIP zaak naast zich neer, dat stelde dat enkel merken met een inherente onderscheidingskracht recht hadden op bescherming.

 

53  

 

!

De eiser in het eigendom is van een beroemd merk met onderscheidingskracht;

!

De verweerder begonnen is met het gebruiken van het merk in de handel waardoor het beroemde merk beweerdelijk wordt verwaterd;

!

Een gelijkenis tussen het merk van de verweerder en het beroemde merk aanleiding geeft tot een associatie tussen de merken; en dat

!

Die associatie naar alle waarschijnlijkheid de onderscheidingskracht van het beroemde merk schaadt of naar alle waarschijnlijkheid de reputatie van het beroemde merk aantast.172

77.

Net zoals in de wetgeving van 1995, heerst in de wetgeving van 2006 de visie

dat beroemdheid een belangrijke rol zou moeten spelen in het beperken van de beschikbaarheid van de bescherming tegen verwatering.173 Maar de TDRA past de definitie van ‘beroemd’ aan door duidelijk te maken dat een beroemd merk alom bekend moet zijn bij het algemeen consumerend publiek van de Verenigde Staten. Het reikt hierbij een aantal factoren aan die kunnen helpen bij het vaststellen of het merk die vereiste graad van bekendheid bezit: !

De duur, omvang en geografische reikwijdte van de aanprijzing en publiciteit van het merk door de titularis van het merk of derde partijen;

!

De hoeveelheid, het volume en de geografische reikwijdte van de verkoop van goederen of diensten die worden aangeboden onder het merk;

!

De omvang van de werkelijke herkenning van het merk; en

!

Of een merk geregistreerd werd onder de Act van 3 maart 1881 of onder de Act van 20 februari 1905 of in het algemeen register.174

                                                                                                                172

Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007). Men zou zich de vraag kunnen stellen of dit wel logisch is. De beroemdheidsvereiste bestaat omdat titularissen van beroemde merken het meest nood hebben aan een vordering gebaseerd op verwatering omdat zij het meest te verliezen hebben op het vlak van unieke associatie van hun goederen of diensten met het merk (en ook op het vlak van geld dat werd geïnvesteerd in goodwill). Daarnaast zullen beroemde merken ook eerder het doelwit zijn van verwatering dan minder beroemde merken. Maar men zou ook kunnen zeggen dat beroemde merken, omwille van die beroemdheid, bestendiger zijn tegen verwatering dan minder beroemde merken. Beroemdheid betekent immers dat er een krachtige, unieke associatie bestaat tussen het merk en de goederen of diensten van de merkhouder. Is het dan niet beter om bescherming tegen verwatering enkel toe te kennen aan zwakkere merken? 174 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A) (2006). 173

 

54  

De wet van 2006 vereist dat het merk wordt herkend door het algemeen consumerend publiek van de Verenigde Staten. Dit wil zeggen dat de nieuwe versie van paragraaf 43(c) merken die regionaal of lokaal beroemd zijn achterlaat zonder remedie tegen verwatering.175 Daarnaast lijkt de wet van 2006 ook de stelling, dat beroemdheid in een nichemarkt zou kunnen volstaan voor de doeleinden van paragraaf 43(c), te verwerpen. De rechtspraak volgt de wetgever hierin.176 Men moet in gedachte houden dat de verweerder enkel aansprakelijk kan worden gesteld als hij het merk heeft gebruikt op enig ogenblik nadat het merk beroemd was geworden. De beroemdheid van het merk wordt gemeten vanaf het moment dat de verweerder het merk aannam en gebruikte.177 Als de verweerder het merk aannam en gebruikte voordat het merk in kwestie beroemd werd, zal hij niet aansprakelijk zijn en het feit dat het merk later beroemd werd, zal de voormalige legale activiteit van de verweerder niet omzetten in een illegale activiteit. 78.

De wetgeving van 1995 sloot de verpakking of de verschijning van

goederen178 niet uit van de vordering omwille van verwatering maar het omarmde dit ook niet uitdrukkelijk. De wetgeving van 2006 erkent de verwatering van de verpakking of verschijning van goederen niet rechtsreeks, maar via een artikel over de bewijslast. Dit artikel stelt dat de persoon die beweert dat er sprake is van verwatering, moet bewijzen dat de verpakking of verschijning van het goed niet functioneel is en beroemd is en als de verpakking of verschijning een federaal geregistreerd merk inhoudt, dat de ongeregistreerde materie beroemd is afzonderlijk en apart van het geregistreerde merk.179

                                                                                                                175

Titularissen van dergelijke merken kunnen wel nog proberen procederen onder de statelijke verwateringswetten. 176 Milbank Tweed Hadley & McCloy LLP v. Milbank Holding Corp., 82 U.S.P.Q.2d (BNA) 1583 (C.D. Cal. 2007). De rechtbank concludeert dat loutere nicheberoemdheid niet voldoet aan de vereiste van de wet van 2006 dat het merk moet herkend worden door het algemeen consumerend publiek; Top Tobacco, L.P. v. North Atlantic Operating Co., Inc., 509 F.3d 380, 384 (7th Cir. 2007). De verwijzing in de wet naar ‘het algemeen publiek’ elimineert de nichemarktberoemdheid. 177 Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 676 F.3d 144 (4th Cir. 2012). 178 Dit noemt men in het Amerikaans merkenrecht ‘trade dress’. 179 15 U.S.C. § 1125(c)(4) (2006).

 

55  

 

79.

Net zoals bij de FTDA voorziet de TDRA in drie uitsluitingen van vervolging

voor verwatering: (1) eerlijk gebruik; (2) elke vorm van nieuwsverslaggeving en nieuwscommentaar; en (3) elk non-commercieel gebruik van een merk.180 De definitie van verwatering in paragraaf 45 van de Lanham Act werd geschrapt en werd vervangen door definities van verwatering in paragraaf 43(c)(2)(B) en (C). De wetgeving van 2006 erkent hiermee uitdrukkelijk twee vormen van verwatering: verwatering door ‘blurring’ en verwatering door ‘tarnishment’. Deze twee vormen van verwatering worden hieronder gedetailleerd uiteengezet.

4. De vormen van verwatering: ‘Tarnishment’ en ‘Blurring’ 80.

Zoals hierboven reeds vermeld, bestaan er twee vormen van verwatering:

verwatering door blurring en verwatering door tarnishment. Rechter Posner legt via een gemakkelijk voorbeeld uit wat er moet verstaan worden onder deze begrippen.181 Het vertrekpunt is de in de VS bekende juwelierszaak Tiffany: i. Blurring 81.

Stel dat een duur restaurant zichzelf ook ‘Tiffany’ noemt. Er is slechts een

klein gevaar dat het consumerend publiek zal denken dat ze interageren met een bedrijfstak van de Tiffany juwelierszaak. Maar als de consumenten de volgende keer de naam ‘Tiffany’ zien, zullen ze misschien zowel denken aan het restaurant als aan de juwelierszaak en op die manier zal de krachtdadigheid van de naam als identificatiemiddel van de winkel verminderen. Consumenten zullen harder moeten nadenken om de naam als de naam van de winkel te herkennen, hetgeen neerkomt op een hogere inbeeldingskost. Hierdoor wordt de onderscheidingskracht van het beroemde merk aangetast doordat het merk niet alleen meer doet denken aan de eerste gebruiker maar ook aan de tweede gebruiker van het merk. Het leidt dus tot een vermenigvuldiging van betekenissen voor het merk.182 Dit noemt men verwatering door blurring. De bezorgdheid bij deze vorm van verwatering is dat de zoekkosten van de consument zullen stijgen wanneer een merk geassocieerd wordt met een variëteit aan niet gerelateerde producten. Andere voorbeelden hiervan zijn: Nike violen, Buick aspirine tabletten, Kodak piano’s, Bulova jurken,…                                                                                                                 180

15 U.S.C. §1125(c)(3)(A), (B) en (C) (2006). Ty Inc. v. Perryman, 306 F.3d 509 (7th Cir. 2002). 182 Visa Int’l Service Assoc. v. JSL Corp., 610 F.3d 1088 (9th Cir. 2010). Dit fenomeen beschouwt men als de essentie van verwatering door blurring. 181

 

56  

82.

Congress heeft blurring gedefinieerd in de wetgeving van 2006. Daarin wordt

gesteld dat verwatering door blurring het verband is dat voortkomt uit de gelijkenis tussen een merk en een beroemd merk en dat de onderscheidingskracht van het beroemd merk beschadigt.183 Vóór de wetgeving van 2006 had rechter Sweet in de Mead Data zaak een aantal factoren aangereikt om verwatering door blurring te analyseren. Deze ‘Sweet’ factoren zijn de volgende: (1) de gelijkenis tussen de merken; (2) de gelijkenis met de producten die worden gedekt door het merk; (3) de verfijndheid van de consumenten; (4) roofzuchtige intentie; (5) de beroemdheid van het oudere merk; en (6) de beroemdheid van het jongere merk.184 Deze factoren, die vaak werden ingeroepen door de procespartijen, werden op een inconsistente manier toegepast door de rechtbanken.185 Dit zorgde voor niet al te veel rechtszekerheid. Op het moment dat de TDRA werd aanvaard in de Senaat, was er dan ook nog geen definitieve test voor verwatering door blurring. De wetgever heeft dit proberen oplossen door een aantal factoren in de wet te schrijven waarmee de rechtbank onder meer rekening kan houden bij het bepalen of een merk naar alle waarschijnlijkheid verwatering door blurring zou kunnen veroorzaken:186 !

De graad van gelijkenis tussen het merk en het beroemd merk. Het merk en het beroemde merk moet echter niet identiek zijn. Dit zou immer inconsistent zijn met de taal van paragraaf 43(c)(2)(B)(i) van de Lanham Act (‘degree of similarity’). 187 Het is zelfs niet vereist dat het overtredend merk en het beroemd merk substantieel gelijkaardig zijn.188

                                                                                                                183

15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B) (2006). Mead Data Cent. v. Toyota Motor Sales U.S.A., Inc., 875 F.2d 1026, 1035 (2d Cir. 1989) (Sweet, J., concurring).   185 Zie vb. Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Dev., 170 F.3d 449 (4th Cir.), cert. denied, 528 U.S. 923 (1999); Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc., 233 F.3d 456 (7th Cir. 2000). Volgens de rechtbanken in beide zaken speelde enkel de gelijkenis tussen de merken en de beroemdheid van het oudere merk een relevante rol onder de federale wet; Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999). De rechtbank in deze zaak was zeer sceptisch over de vraag of er zelfs een factortest moest zijn voor verwatering door blurring. 186 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B) (2006). 187 Zie ook Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co., 633 F.3d 1158 (9th Cir. 2011). 188 Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97 (2d Cir. 2009). In de Starbucks zaak ging het Second Circuit akkoord met de lagere rechtbank dat de merken van de eiser en de verweerder ongelijkaardig waren, maar ze weigerde aan de (on)gelijkenis een dispositieve betekenis te geven. Het Second Circuit blijft dus trouw aan de wet maar zegt niet dat er een speciale betekenis moet worden gegeven aan de gelijkenisfactor. 184

 

57  

 

!

De graad van inherente of verworven onderscheidingskracht van het beroemde merk. In de Louis Vuitton zaak accepteerde het hof dat de sterkte van het beroemde merk in werkelijkheid blurring tegenwerkt, ook in de context van een parodie.189

!

De mate waarin de titularis van het beroemde merk zijn merk substantieel exclusief gebruikt.

!

De graad van herkenning van het beroemde merk. Hetzelfde als bij puntje 2 geldt hier.

!

De vraag of de gebruiker van het merk de bedoeling had om een band te creëren met het beroemde merk. De rechtbank in de Starbucks zaak maakt een onderscheid tussen de intentie van de verweerder om zijn merk te associëren met het merk van de eiser en de kwade trouw. Hieraan voegt het toe dat er geen bewijs van kwade trouw vereist is.190

!

Enig werkelijk verband tussen het merk en het beroemde merk. Een vraag hierbij is welk gewicht er gehangen moet worden aan het bewijs via een enquête. Het belang dat wordt gegeven aan dit bewijsmiddel verschilt van zaak tot zaak, afhankelijk van de specifieke omstandigheden.191 Het is wel vereist dat de resultaten van de enquête ten minste het bewijs leveren dat consumenten de vereiste mentale associatie tussen de merken hebben gemaakt.

192

Maar bewijs via een enquête is niet vereist om een

waarschijnlijkheid van verwatering vast te stellen.193 De lijst van verwateringsfactoren uit paragraaf 43(c)(2)(B) van de Lanham Act is niet-exhaustief. Maar tot op vandaag zijn de rechtbanken nog niet geneigd geweest om te berusten op andere factoren dan degene die expliciet opgenomen zijn in de wet.

                                                                                                                189

Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007). Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97 (2d Cir. 2009). 191 Vergelijk Nike, Inc. v. Nikepal Int’l, Inc., 2007 WL 2782030 (E.D. Cal. 2007). Een enquête toonde aan dat 87% van de deelnemers het merk van de verweerder, NIKEPAL voor laboratoriumdiensten en goederen, associeerden met het merk van de eiser, NIKE voor sportgoederen en sportkledij; met V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 558 F. Supp. 2d 734 (W.D. Ky. 2008), aff’d, 605 F.3d 382 (6th Cir. 2010). Anekdotisch bewijs van een enkele beledigde voorbijganger was niet minder imperatief dan het bewijs in Nikepal. 192 Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Dev., 170 F.3d 462, 463 (4th Cir. 1999). 193 Visa Int’l Service Assoc. v. JSL Corp., 610 F.3d 1088 (9th Cir. 2010). 190

 

58  

ii. Tarnishment 83.

Stel nu dat het restaurant dat de naam ‘Tiffany’ aanneemt, eigenlijk een

striptease bar is. Opnieuw zal de consument niet denken dat de striptease bar behoort tot dezelfde eigenaar als die van de juwelierszaak. Maar telkens de consument denkt aan het woord ‘Tiffany’, zal zijn beeld van de hoogstaande juwelierszaak bevlekt worden door de associatie van het woord met een striptease bar. Dit is een vorm van verwatering door tarnishment. De bezorgdheid bij deze vorm van verwatering is dat de reputatie van het beroemde merk wordt beschadigd. Dit volgt duidelijk uit de definitie die werd ingevoerd via de wetgeving van 2006: “Verwatering door tarnishment is het verband dat voortkomt uit de gelijkenis tussen een merk en een beroemd merk en dat de reputatie van een beroemd merk beschadigt.”.194 Dus om een succesvolle vordering wegens verwatering door tarnishment in te stellen moet de eiser aantonen dat het merk van de verweerder de reputatie van het beroemde merk van de eiser beschadigt.195 Andere voorbeelden hiervan zijn: het gebruik van de domeinnaam ‘adultsrus.com’ en de term ‘Adults R us’ op een website die seksuele toestellen en kledij te koop stelt 196 , het gebruik van de naam ‘Victor’s Little Secret’ voor seksspeelgoed en voor een winkel die dat verkoopt197, het verhandelen van posters met daarop gedrukt ‘Enjoy Cocaine’198, … 84.

In tegenstelling tot verwatering door blurring, voorziet de TDRA geen hulp bij

het bepalen van wat de eiser moet aantonen om een waarschijnlijkheid van tarnishment te bewijzen. Het artikel over verwatering door tarnishment geeft namelijk geen lijst van factoren waarmee rekening kan worden gehouden zoals bij verwatering door blurring.199 Het vermeldt enkel de hierboven vermelde definitie van verwatering door tarnishment. De vraag naar wat tarnishment precies inhoudt blijft dus                                                                                                                 194

15 U.S.C. § 1125(c)(2)(C) (2006). Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007). 196 Toys “R” Us, Inc. v. Akkaoui, 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1836 (N.D. Cal. 1996). De verweerder berokkende duidelijk schade aan de reputatie van het beroemde merk Toys “R” Us en Kids “R” Us voor speelgoed en kledij voor kinderen. 197 V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 605 F.3d 382 (6th Cir. 2010). Schade werd berokkend aan de reputatie van het beroemde merk Victoria’s Secret.     198 Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp. 1183 (E.D.N.Y. 1972). De verweerder berokkende schade aan de reputatie van het beroemde merk Coca-Cola want de posters gebruikten hetzelfde lettertype en kleurenschema (rood en wit) als de advertenties “Enjoy Coca-Cola” van Coca-Cola. 199 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B) (2006). 195

 

59  

 

grotendeels onbeantwoord, waardoor de rechtbanken de omvang van de vordering omwille van verwatering door tarnishment zaak per zaak moeten bepalen. De rechtbanken hebben dan ook uiteenlopende visies over wat onder hieronder moet worden verstaan. Zo oordeelde het Sixth Circuit in hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank in de Victoria’s Secret zaak dat als een merk, dat duidelijk geassocieerd wordt met een beroemd merk, wordt gebruikt om seksgerelateerde goederen of diensten te verkopen, er een sterk weerlegbaar vermoeden of ten minste een sterke inferentie bestaat dat het nieuwe merk in kwestie naar alle waarschijnlijkheid het beroemde merk zal bevlekken. 200 De titularis van het nieuwe merk moet dus bewijzen dat er geen kans op tarnishment bestaat om het vermoeden van verwatering te weerleggen.201 Op die manier bevestigde en onderstreepte het Sixth Circuit niet alleen de toepassing van de waarschijnlijkheid van verwateringstandaard zoals wordt uiteengezet in de TDRA, maar het introduceerde ook een nieuwe standaard voor verwatering door tarnishment van beroemde merken die geassocieerd worden met seksuele producten. Maar deze beslissing moet beschouwd worden als een rariteit202 en mag niet dienen als een hulpmiddel bij het toepassen van de TDRA standaard.203 Men moet daarentegen naar de beslissing kijken van het Second Circuit in de Starbucks zaak. In deze staak stelde het Hof dat een merk bevlekt kan worden als het gelinkt wordt aan producten van slechte kwaliteit of als het wordt voorgesteld in een ongezonde of onsmakelijke context, met als resultaat dat het publiek het gebrek aan kwaliteit of het gebrek aan prestige in de goederen van de verweerder zal associëren                                                                                                                 200

V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 605 F.3d 382 (6th Cir. 2010). Het vermoeden heeft dus een ‘res ipsa loquitor’-achtig effect. Het plaats op de titularis van het nieuwe merk de bewijslast om aan te tonen dat er geen waarschijnlijkheid of mogelijkheid van tarnishment bestaat. Dit vermoeden kan dan ook overkomen worden via bewijs dat de mogelijkheid weerlegt dat sommige consumenten het nieuwe merk zowel beledigend als schadelijk voor de reputatie en schadelijk voor het gunstige symbolisme van het oude merk zullen vinden. 202 De creatie van het weerlegbaar vermoeden door het Sixth Circuit, hetgeen voornamelijk gerechtvaardigd wordt door een grote fout in het lezen van de wetsgeschiedenis van de TDRA, breidt namelijk de rechten van merkhouders uit tot buiten hetgeen door Congress werd bedoeld. De ‘dissenting judge’ was dan ook van oordeel dat deze verschuiving van bewijslast geen steun vindt in de wet. De bewijslast om waarschijnlijkheid van verwatering door tarnishment aan te tonen moet dan ook blijven bij de beroemde merkhouder. 203 Britt N. Lovejoy, Tarnishing the Dilution by Tarnishment Cause of Action: Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc. and V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, Compared, 26 BERKELEY TECHNOLOGY L.J. 623, 625 (2011). 201

 

60  

met niet gerelateerde goederen van de eiser. Daarnaast concludeerde het Hof ook dat de relevante vraag niet is of een consument het negatief luidende jongere merk zou kunnen associëren met het beroemde oudere merk, maar wel of dergelijke associatie werkelijk de positieve indrukken van de consumenten over de producten van de merkhouder (hier Starbucks Coffee) naar alle waarschijnlijkheid zal schaden. 204 Omdat deze redenering de schade, die naar alle waarschijnlijkheid resulteert uit het gebruik van het merk door de verweerder, vaststelt en niet veronderstelt, wordt de geëvolueerde verwateringsstandaard op een meer accurate wijze toegepast in de Starbucks beslissing. Rechtbanken zouden dan ook het best steunen op de redenering van het Second Circuit in toekomstige tarnishment zaken.

5. Verwatering onder de Lanham Act paragraaf 2(f) 85.

Aan een merk dat verwatering onder paragraaf 43(c) veroorzaakt als het wordt

gebruikt,

kan

registratie

geweigerd

worden.

Daarenboven

kan

een

registratieprocedure voor zo’n merk onderbroken worden, mits het volgen van de juiste procedure.205

§2 BESCHERMING TEGEN ‘CYBERSQUATTING’ 86.

Merkhouders kennen een grote waarde toe aan het hebben van domeinnamen

die identiek of gelijkaardig zijn aan hun merken. Omdat aan merkhouders geen voorkeur wordt toegekend bij het verwerven van de registratie van een domeinnaam die overeenkomt met hun merk, bestaat de kans dat de corresponderende domeinnaam geregistreerd wordt door een derde partij. Sommige ‘entrepreneurs’ hebben juist dat gedaan en wouden zo de waarde die merkhouders vasthangen aan de registratie van zulke domeinnamen exploiteren door grote sommen geld te eisen voor de overdracht van de domeinnaam aan de merkhouder. Deze activiteit noemt men ‘cybersquatting’                                                                                                                 204

Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97, 103 (2d Cir. 2009). In deze zaak produceerde en verkocht de verweerder Black Bear geroosterde koffiebonen en gerelateerde goederen via mail order en internet order, alsook in een klein aantal supermarkten in New England. In april 1997, begon Black Bear een donker geroosterde blend van koffie te verkopen onder de namen ‘Charbucks Blend’ en ‘Mister Charbucks’. Starbucks was van mening dat ‘Charbucks’ de positieve reputatie van Starbucks schaadde door het veroorzaken van negatieve associaties met Starbucks in hoofde van de consumenten, in het bijzonder het beeld van bittere te ver geroosterde koffie. Het Hof hield echter dat tarnishment niet waarschijnlijk was omdat een louter associatie tussen ‘Charbucks’ en ‘Starbucks’, gekoppeld aan een negatieve indruk over de naam ‘Charbucks’, onvoldoende is om een waarschijnlijkheid van verwatering door tarnishment vast te stellen. 205 15 U.S.C. § 1052(f) (2006).

 

61  

 

of ‘cyberpiracy’. Dit is dus de praktijk waarbij een beroemd merk van een ander wordt geregistreerd als deel van een domeinnaam op het internet, om zo het product of de handelspraktijken van de merkhouder te bekritiseren of louter om in een positie terecht te komen waarbij men de merkhouder kan aanbieden om de rechten om het merk als domeinnaam te gebruiken, terug te verkopen. 206 Uiteindelijk werd cybersquatting verboden via een aantal wetten, welke hieronder nader worden bekeken.

1. Bescherming onder de verwateringswetgeving 87.

Toen de praktijk van cybersquatting voor het eerst plaats vond, was het meest

effectieve wapen voor de merkhouders de vordering op basis van verwatering.207 Het probleem was dat cybersquatting zaken niet altijd makkelijk te passen waren in de klassieke doctrine van merkinbreuk of de doctrine van verwatering. Daarom heeft Congress in 1999 de Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) aangenomen.

2. Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA): Paragraaf 43(d) van de Lanham Act 88.

In 1999 nam Congress additionele wetgeving aan die gericht was op het

verhelpen van het probleem van cybersquatting. Paragraaf 3002(a) van de Anticybersquatting Consumer Protection Act werd opgenomen in paragraaf 43(d) van de Lanham Act.208 De ACPA creëert een burgerlijke vordering tegen eenieder die probeert een domeinnaam te registeren, te verhandelen of te gebruiken die identiek of verwarrend gelijkaardig is aan een merk of een beroemd merk verwatert, voor zover er een bedoeling te kwader trouw is om te profiteren van dat merk. Paragraaf 43(d) van de Lanham Act voorziet dus in twee gerelateerde vorderingen: (1) een vordering in personam tegen de cybersquatter, gegrond op de registratie te kwader trouw of het

                                                                                                                206

Charles R. McManis, Intellectual Property and Unfair Competition in a nutshell, 208-209 (6th ed. 2009). 207 Zie vb. Panavision International, L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998). De rechtbank hield dat een cybersquatter die ‘Panavision’ had geregistreerd als domeinnaam voldoende commercieel gebruik had gemaakt van een merk om tot verwatering te besluiten onder zowel de federale verwateringswet als de verwateringswet van Californië. 208 Pub. L. No. 106-113, tit. III.    

 

62  

gebruik te kwader trouw van de domeinnaam; en (2) een vordering in rem tegen de domeinnaam zelf als persoonlijke bevoegdheid ontbreekt.209 i. De vordering in personam onder paragraaf 43(d)(1) van de Lanham Act 89.

Opdat een eis omwille van cyberpiracy zou slagen, moet de eiser bewijzen dat

het merk in kwestie onderscheidingskracht heeft of beroemd is, dat de domeinnaam identiek of verwarrend gelijkaardig is aan het merk en dat de verweerder de domeinnaam heeft geregistreerd, verhandeld of gebruikt met een bedoeling om te profiteren van het merk. Vorderingen onder de ACPA zijn bijkomend aan andere civiele vorderingen of remedies die normaal van toepassing zijn. Deze wet sluit immers de wetgeving van de Amerikaanse staten niet uit, dus vorderingen onder statelijke wetten zijn ook beschikbaar voor de eiser. 90.

De eerste vereiste opdat een vordering tegen cybersquatting zou slagen, is dat

het merk in kwestie onderscheidingskracht heeft of beroemd is. Dit wordt op dezelfde manier nagegaan als bij een vordering omwille van verwatering.210 91.

De tweede vereiste is dat de domeinnaam identiek of verwarrend gelijkaardig

is aan het merk van de eiser. De Sporty’s Farm rechtbank merkte op dat ‘verwarrend gelijkaardig’ een andere standaard is dan de waarschijnlijkheid van verwarringstandaard bij een inbreuk op een merk.211 De vraag onder de ACPA is niet of de domeinnamen die werden geregistreerd naar alle waarschijnlijkheid zullen worden verward met de domeinnaam van de eiser, maar of ze identiek of verwarrend gelijkaardig zijn aan het merk van de eiser.212 Daarnaast is het feit dat verwarring over de bron of de sponsoring van een website zou kunnen worden opgelost door het bezoeken van de website irrelevant voor de vraag of de domeinnaam zelf identiek of verwarrend gelijkaardig is aan het merk van de eiser.213 Uitzonderlijk zijn er wel

                                                                                                                209

15 U.S.C. § 1125(d) (2006). Zie 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A) (2006) en supra randnummer 77. 211 Sporty’s Farm L.L.C. v. Sportsman’s Market, Inc., 202 F.3d 489 (2d Cir.), cert. denied, 530 U.S. 1262 (2000); Zie ook DSPT Int’l, Inc. v. Nahum, 624 F.3d 1213 (9th Cir. 2010). 212 Coca-Cola Co. v. Purdy, 382 F.3d 774, 783 (8th Cir. 2004). 213 Coca-Cola Co. v. Purdy, 382 F.3d 774, 783 (8th Cir. 2004). 210

 

63  

 

rechtbanken die dezelfde waarschijnlijkheid van verwarringstest toepassen op de klassieke eis omwille van de inbreuk op een merk en de eis onder de ACPA.214 92.

De laatste vereiste is dat er kwade trouw bestaat in hoofde van de verweerder.

Om te bepalen of de verweerder te kwader trouw heeft gehandeld, voorziet de ACPA in een niet-exhaustieve lijst van factoren. Een rechtbank kan rekening houden met, maar is niet gelimiteerd tot de volgende factoren:215 !

Merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van de verweerder in de domeinnaam;

!

De mate waarin de domeinnaam bestaat uit de juridische naam van de verweerder of een naam die anders in het algemeen gebruikt wordt om de verweerder te identificeren;

!

Het vorig gebruik door de verweerder van de domeinnaam in verband met het te goeder trouw aanbieden van enige goederen of diensten;

!

Het te goeder trouw niet-commercieel gebruik of eerlijk gebruik door de verweerder van het merk op een site die toegankelijk is onder de domeinnaam;

!

De intentie van de verweerder om consumenten af te leiden van de online locatie van de merkhouder op een site die toegankelijk is onder de domeinnaam, die de goodwill, die wordt voorgesteld door het merk, zou kunnen schaden, en dit ofwel voor commerciële opbrengst of met de bedoeling om het merk te bevlekken of verdacht te maken, door het creëren van een waarschijnlijkheid van verwarring met betrekking tot de bron, de sponsoring, de affiliatie of het endossement van de site;216

!

Het aanbod van de verweerder om de domeinnaam over te dragen, te verkopen of op een andere manier toe te wijzen aan de merkhouder of enige derde partij om een financiële opbrengst te verkrijgen zonder de domeinnaam te hebben gebruikt, of te willen hebben gebruikt in een aanbieding te goeder trouw van goederen of diensten. Of het vroegere gedrag van de verweerder dat wijst op een patroon van zulk gedrag;

                                                                                                                214

Smith v. Wal-Mart Stores, Inc., 537 F. Supp. 2d 1302, 1315-1316 (N.D. Ga. 2008). 15 U.S.C. § 1125(d)(1)(B)(i) (2006). 216 Zie vb. Shields v. Zuccarini, 254 F.3d 476 (3d Cir. 2001). De rechtbank concludeerde dat de verweerder te kwader trouw had gehandeld omdat hij 5 domeinnamen had geregistreerd en gebruikt om klanten weg te leiden van de website van de merkhouder en zo de goodwill verbonden aan het merk van de eiser had geschaad. 215

 

64  

!

De voorziening door de verweerder van materiaal en misleidende valse contactinformatie bij het appliceren voor de registratie van de domeinnaam, de opzettelijke mislukking van de verweerder om accurate contactinformatie aan te houden of het vroegere gedrag van de verweerder dat wijst op een patroon van zulk gedrag;

!

De registratie of verwerving door de verweerder van meerdere domeinnamen, waarvan de verweerder weet dat ze identiek of verwarrend gelijkaardig zijn aan merken van anderen die onderscheidingskracht hebben op het moment van de registratie van zulke domeinnamen, ongeacht de goederen of diensten van de partijen; en

!

De mate waarin het merk, dat geïncorporeerd is in de verweerder zijn domeinnaam, al dan niet onderscheidingskracht heeft en beroemd is in de betekenis van paragraaf 43(c)(1) van de Lanham Act.

Paragraaf 43(d)(1)(B)(ii) van de Lanham Act bepaalt dat er geen sprake van kwade trouw kan zijn in het geval dat de rechtbank vaststelt dat de verweerder geloofde en redelijke gronden had om te geloven dat het gebruik van de domeinnaam een eerlijk gebruik was of legaal was op een andere manier.217 Dit noemt men de ‘safe harbor defense’. Maar de rechtbanken hebben benadrukt dat dit verweer slechts in de meest ongewone zaken mag gebruikt worden.218 Dit wil zeggen dat een verweerder die slechts gedeeltelijk te kwader trouw handelt, zich niet kan beroepen op dit verweer. 93.

De ACPA bevat geen vereiste van commercieel gebruik. Gebruik is namelijk

slechts één mogelijke manier om de ACPA te overtreden (“heeft geregistreerd, verhandeld of gebruikt”). Toelaten dat een cybersquatter een domeinnaam registreert met de bedoeling te profiteren, maar hem de wet laten omzeilen door nietcommercieel gebruik te maken van het merk, zou ingaan tegen de geest van de wet.219 Het feit dat een domeinnaam wordt gebruikt in verbinding met een site die nietcommercieel is of eerlijk gebruik maakt van het merk, betekent dan ook niet noodzakelijk dat er geen kwade trouw bestaat in hoofde de registrator van de                                                                                                                 217

15 U.S.C. § 1125(d)(1)(B)(ii) (2006). GoPets Ltd. v. Hise, 657 F.3d 1024 (9th Cir. 2011); Lahoti v. VeriCheck, Inc., 586 F.3d 1190, 1203 (9th Cir. 2009). 219 Bosley Med. Inst. v. Kremer, 403 F.3d 672, 679 (9th Cir. 2005). 218

 

65  

 

domeinnaam. 220 Het was namelijk niet de bedoeling van de wetgever om een achterdeurtje te creëren, door de registrator van een domeinnaam toe te laten om de toepassing van de wet te ontlopen door louter een website te maken die geen inbreuk pleegt onder een illegale domeinnaam.221 Dit betekent ook dat de uitzondering van niet-commercieel gebruik van paragraaf 43(c)(4)(B) van de Lanham Act niet van toepassing is op cyberpiracy. Één van de negen factoren waarmee de rechtbank rekening moet houden bij het vaststellen van kwade trouw, is “het te goeder trouw niet-commercieel gebruik of eerlijk gebruik door de verweerder van het merk op een site die toegankelijk is onder de domeinnaam”.222 Deze factor zou betekenisloos zijn als de wet elk niet-commercieel gebruik van een merk in een domeinnaam zou vrijstellen. ii. De vordering in rem onder paragraaf 43(d)(2) van de Lanham Act 94.

De vordering in rem gecreëerd door paragraaf 43(d)(2) van de Lanham Act

stelt merkhouders van Amerikaanse merken in staat om de terugkeer te verzekeren van domeinnamen vanwege cybersquatters en andere registrators die een domeinnaam hebben geregistreerd zonder toestemming van de merkhouder. De reikwijdte van het artikel, zowel wat betreft het geografische bereik als wat betreft het type van gedrag waarover het bevoegdheid heeft, is het voorwerp geweest van heel wat rechtspraak. Het wordt namelijk grondwettelijk betwist. 223 De bevoegdheid in rem van een rechtbank is slechts bedoeld als een back-up optie, die enkel op de voorgrond treedt indien de rechtbank geen persoonlijke bevoegdheid heeft.224 95.

In het begin interpreteerden de rechtbanken de taal van het artikel als

suggererend dat de elementen van de vordering in rem dezelfde zijn als wanneer er persoonlijke bevoegdheid is onder paragraaf 43(d)(1) van de Lanham Act. De Harrods rechtbank hield dat paragraaf 43(d)(2) een vordering in rem toelaat voor de overtreding van paragrafen 43(a), 43(c) en 43(d)(1).225 Ook bij deze vordering is de                                                                                                                 220

Coca-Cola Co. v. Purdy, 382 F.3d 774, 778 (8th Cir. 2004). H.R. Rep. No. 106-412 at 11 (1999). 222 15 U.S.C. § 1125(d)(1)(B)(i)(IV) (2006). 223 Er zijn voornamelijk grondwetrechtelijke klachten over de bepalingen met betrekking tot de bevoegdheid van de rechtbank die zich over deze vordering mag uitspreken. Hier ga ik echter niet verder op in want dit bevindt zich buiten de sfeer van deze thesis.     224 Zie vb. Porsche Cars N.A., Inc. v. Porsche.net, 302 F.3d 248 (4th Cir. 2002). 225 Harrods Ltd. v. Sixty Internet Domain Names, 302 F.3d 214 (4th Cir. 2002). 221

 

66  

bedoeling te kwader trouw om te profiteren een noodzakelijk element.226 Elk artikel van de ACPA reflecteert namelijk de bedoeling van Congress om het cybersquatting probleem te verhelpen en niet de onschuldige of te goeder trouw registratie van domeinnamen die op bestaande merken een inbreuk zouden kunnen plegen.227 Het kan zijn dat twee ondernemingen beiden legitieme aanspraken hebben op hetzelfde merk, maar in verschillende geografische gebieden. Congress had niet de bedoeling om de rechten van legitieme gebruikers van een merk te verstoren bij het aannemen van de ACPA. Maar rechtbanken moeten wel oppassen dat ze de factoren voor het vinden van kwade trouw niet toepassen op een manier die altijd leidt tot de vaststelling van kwade trouw. Als de persoon die gelijktijdig maar rechtmatig andermans merk gebruikt daarentegen een domeinnaam registreert met de intentie om zijn gebruik van het gedeelde merk uit te breiden buiten zijn geografisch beperkt gebied, dan wordt de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd zoals uitgelijnd in de ACPA.228

3. ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) 96.

Op verzoek van de Amerikaanse regering heeft de Wereldorganisatie voor de

Intellectuele Eigendom (WIPO229) sinds juli 1998 een extensief internationaal proces van consultaties gehouden (‘the WIPO Process’). Het doel van dit proces was het doen van aanbevelingen aan de corporatie die instaat voor het beheren van het domeinnaamsysteem, de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), over bepaalde vragen die voortkomen uit het raakvlak tussen domeinnamen en intellectuele eigendomsrechten. In het finale rapport 230 werd gesteld dat ICANN een

geschilbeslechtingsbeleid

moest

aannemen

waaronder

een

uniforme

administratieve geschilbeslechtingsprocedure beschikbaar zou worden gesteld voor geschillen omtrent domeinnamen in alle generische top level domeinen (.com, .net en .org).231                                                                                                                

BroadBridge Media, L.L.C. v. Hypercd.com, 106 F. Supp. 2d 505, 511 (S.D.N.Y. 2000).   Harrods Ltd. v. Sixty Internet Domain Names, 157 F. Supp. 2d 658 (E.D. Va. 2001), rev’d in part and aff’d in part, 302 F.3d 214 (4th Cir. 2002). 228 Harrods Ltd. v. Sixty Internet Domain Names, 302 F.3d 214 (4th Cir. 2002). 229 World Intellectual Property Organization.   230 World Intellectual Property Organization, Final Report of the Internet Domain Name Process (executive summary, April 30, 1999), http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/finalreport.html (last visited May 05, 2014). 231 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). 226 227

 

67  

 

97.

Op 24 october 1999 werd de Uniform Domain Name Dispute Resolution

Policy goedgekeurd door ICANN. Paragraaf 4 van de UDRP stelt dat een verplichte administratieve procedure moet gestart worden bij een service provider die aan administratieve geschillenbeslechting doet (de ‘Provider’)232, als een derde partij bij de bevoegde Provider beweert dat (1) je domeinnaam identiek of verwarrend gelijkaardig is aan een merk of dienstmerk in dewelke de derde partij rechten heeft; en dat (2) je geen rechten of legitieme belangen hebt met betrekking tot de domeinnaam233; en dat (3) jouw domeinnaam geregistreerd is en te kwader trouw wordt gebruikt.234 Dit zijn complementaire voorwaarden dus de derde partij moet bewijzen dat elk van deze drie elementen aanwezig zijn. Als de elementen, die hierboven worden opgesomd, worden bewezen, heeft de klager recht op een remedie. De remedies zijn echter beperkt tot de annulering van het gebruik van de domeinnaam door de verweerder of de overdracht van de domeinnaamregistratie aan de klager.235 De

overdracht

van

de

domeinnaamregistratie

onder

de

UDRP

door

geschilbeslechtingsproviders, goedgekeurd door ICANN, gebeurt wel zonder tussenkomst van enig nationaal of conventionele internationale instelling.236 Verder worden ook een aantal omstandigheden opgesomd, die, als ze aanwezig zijn, het bewijs leveren van de registratie en het gebruik van de domeinnaam te kwader trouw:237 !

Omstandigheden die erop wijzen dat je de domeinnaam hebt geregistreerd of hebt verworven met als primaire doelstelling het verkopen, het verhuren of op een andere manier overdragen van de domeinnaamregistratie aan de klager die eigenaar is van het merk of aan een concurrent van die klager, tegen een waardevolle vergoeding die groter is dan je gedocumenteerde out-of-pocket kosten rechtstreeks verbonden aan de domeinnaam; of

!

Je hebt de domeinnaam geregistreerd om te voorkomen dat de eigenaar van het merk, het merk opneemt in een overeenstemmende domeinnaam, voor zover er een patroon van zulk gedrag bestaat; of

                                                                                                                232

Het moet één van de service providers zijn die op de lijst staan op http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/providers. 233 Om na te gaan of je rechten of legitieme belangen hebt in de domeinnaam, zie paragraaf 4(c)(i), (ii) en (iii) UDRP. 234 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy § 4(a). 235 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy § 4(i). 236 Men kan zich vragen stellen bij dit gebrek aan nationale politieke betrokkenheid. 237 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy § 4(b).

 

68  

!

Je hebt het merk voornamelijk geregistreerd met als doelstelling de handelszaken van een concurrent te verstoren; of

!

Door het gebruiken van de domeinnaam heb je opzettelijk, voor het verkrijgen van een commerciële opbrengst, geprobeerd om internet gebruikers te lokken naar jouw website of een andere online locatie, door het creëren van een waarschijnlijkheid van verwarring met het merk van de klager wat betreft de bron, de sponsoring, affiliatie of endossement van jouw website of locatie of van een goed of dienst op je website of locatie.

98.

Sinds zijn goedkeuring 14 jaar geleden, is de UDRP de internationale

standaard geworden voor het oplossen van cybersquatting geschillen, ongeacht of er internationale of enkel Amerikaanse partijen bij het geschil betrokken zijn. Merkhouders zijn succesvol geweest in meer dan 80 percent van de zaken die werden ingesteld. Ondanks dit succes in verschillende snel opeenvolgende geschillen, is er toch heel wat kritiek van geleerden op de UDRP. Naast de onvermijdbare bedenkingen omtrent bepaalde beslissingen in rechtszaken, hebben de critici ook hun aandacht gevestigd op procedurele details die de onpartijdigheid (of ten minste de schijn van onpartijdigheid), die de UDRP en de ICANN proberen te behouden, aantasten. Een voorbeeld hiervan is dat de keuze van de geschilbeslechtingsprovider altijd wordt gemaakt door de klager en het is aangetoond dat de kans op succes van de klagers verschilt van provider tot provider. Het gebruik van een verspreid geschilbeslechtingssysteem leidt onvermijdelijk tot inconsistente beslissingen. 238 Scott Donahey, een prominente commentator, stelt dan ook voor om een soort tribunaal op te richten dat zou luisteren naar hogere beroepen tegen beslissingen van het UDRP panel. 239 De UDRP bevat namelijk geen enkele bepaling die een administratief hoger beroep mogelijk maakt. Het enige dat een verliezende partij kan doen, is een nieuwe rechtszaak starten onder het nationaal recht voor een nationale rechtbank en zo de beslissing van het UDRP panel schorsen. Hiervoor beschikt ze

                                                                                                                238

Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Trademarks and Unfair Competition: law and policy, 685 (3d ed. 2010). 239 M. Scott Donahey, Adding Appeals Procedure to Dispute Resolution Policy Might Satisfy ICANN Critics, 6 ELEC. COMM. & L. REP. 33 (2001).

 

69  

 

slechts over een termijn van tien dagen vanaf de datum waarop het oordeel van het UDRP panel, om de domeinnaam te annuleren of over te dragen, wordt geveld.240

4. De Relatie tussen de UDRP en de ACPA 99.

De ACPA heeft paragraaf 32 van de Lanham Act aangepast. Hierdoor

introduceerde het een bepaling die de registrator van een domeinnaam, wiens domeinnaam werd geannuleerd of overgedragen onder de UDRP, toelaat om een burgerlijke vordering bij een Amerikaanse federale rechtbank in te stellen tegen de partij die gelijk heeft gekregen, om vast te stellen dat de registratie en het gebruik van de domeinnaam wettelijk was (onder de Lanham Act). 241 Dusver heeft enkel de Verenigde Staten een dergelijke specifieke bepaling aangenomen. Maar zoals hierboven beschreven, overwegen verschillende bepalingen van de UDRP duidelijk het gebruik van nationale rechtbanken als registrators van domeinnamen (of merkhouders) niet tevreden zijn over het resultaat van het UDRP panel. 242 Desondanks hebben slechts zeer weinig verliezende partijen onder de UDRP al een beroep gedaan op nationale rechtbanken en de rechtspraak is dan ook schaars. Het wordt geschat dat tegen minder dan één percent van de beslissingen hoger beroep wordt ingesteld. 100.

Amerikaanse rechtbanken weigeren om enig gewicht te hangen aan UDRP

beslissingen in rechtszaken tussen dezelfde partijen onder de Lanham Act. Een verklaring van overeenstemming met de ACPA heeft voorrang op de vaststelling van een overtreding van de UDRP, als deze twee bepalingen elkaar overlappen. De toepassing van de UDRP door een panel vereist namelijk dat kwesties van Amerikaans recht worden opgelost. De UDRP creëert immers geen nieuw recht maar het past enkel bestaand recht toe.243 De toepassing van de kleinste gemene deler van internationaal overeengekomen principes met betrekking tot het misbruik van merken, eerder dan het creëren van nieuw recht, maakt deel uit van de fundamentele structuur van de UDRP.                                                                                                                 240

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy § 4(k). 15 U.S.C. § 1114(2)(D)(v) (2006). 242 Barcelona.com, Inc. v. Excelentisimo Ayuntamiento De Barcelona, 189 F. Supp. 2d 367 (E.D. Va. 2002), rev’d, 330 F.3d 617 (4th Cir. 2003), Civ. Action 00-1412-A (E.D. Va. 2003). 243 Sallen v. Corinthians Licenciamentos, 273 F.3d 14 (1st Cir. 2001). 241

 

70  

§3 BESCHERMING TEGEN VERVALSING 101.

In paragraaf 45 van de Lanham Act wordt een vervalst merk gedefinieerd als:

“a spurious mark which is identical with, or substantially indistinguishable from, a registered mark.”244 Vervalsing is dus het zonder toestemming plaatsen van een merk op goederen of diensten die worden vervaardigd, verdeeld en verkocht aan consumenten alsof het de echte producten zijn, hetgeen naar alle waarschijnlijkheid verwarring, vergissing of misleiding creëert. De economische impact van vervalsing is enorm. In het fiscaal jaar 2013, werden er in de VS bijna 25.000 inbeslagnames gedaan door de U.S. Customs & Border Protection (CBP) met een waarde van $ 1,74 miljard. Uit de volgende figuur blijkt dat in de laatste 10 jaar het aantal inbeslagnames in de VS van vervalste goederen meer dan verdriedubbeld is.245

Gezien de economische gevolgen en de mogelijke gezondheids- en veiligheidszorgen die vervalste medicijnen, vervalst voedsel en speelgoed met zich meebrengen, nemen merkhouders best anti-vervalsingsmaatregelen.                                                                                                                 244

15 U.S.C. § 1127 (2006). Homeland Security, Intellectual Property Rights Seizures Statistics Fiscal Year 2013, http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/2013%20IPR%20Stats.pdf (last visited May 05, 2014). Ten opzichte van het fiscaal jaar 2012, zijn het aantal inbeslagnames met bijna 7% gestegen van 22.848 naar 24.361 en de door de producenten gesuggereerde retail prijs van de goederen, mochten ze niet vervalst geweest zijn, is gestegen met 38%, van $ 1.262.202.478 naar $ 1.743.515.581. We zien ook dat de meeste vervalste goederen afkomstig zijn van China en Hong Kong met respectievelijk 68% en 25% van de inbeslagnames. 245

 

71  

 

102.

Het Amerikaanse recht bevat vandaag een brede waaier aan remedies voor de

vervalsing van merken. Het verhandelen van vervalste goederen of diensten is een misdrijf dat onderworpen is aan boetes of een gevangenisstraf onder de Trademark Counterfeiting Act van 1984. Daarnaast kan de regering de vervalste goederen confisqueren en bevelen om ze te laten vernietigen. Maar er bestaan ook burgerlijke vorderingen tegen vervalsing. Deze kunnen teruggevonden worden in paragraaf 32 van de Lanham Act. Hieronder wordt er een kort overzicht gegeven van de toepasselijke wetsbepalingen en rechtspraak.

1. Burgerlijke aansprakelijkheid voor vervalsing 103.

De Lanham Act voorziet in burgerrechtelijke remedies voor de vervalsing van

merken. Paragraaf 32(1)(a) van de Lanham Act, de bepaling met betrekking tot inbreuken op geregistreerde merken, verwijst uitdrukkelijk naar vervalsing: “Any person who shall, without the consent of the registrant --- use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark…”246 Voor de doelstellingen van aansprakelijkheid onder de Lanham Act kan vervalsing dus beschouwd worden als een soort inbreuk op een merk, ook al is het een bijzonder kwaadaardige omdat het zeer dichte kopiëring van een geregistreerd merk met zich meebrengt. Het vaststellen van burgerlijke aansprakelijkheid in een zaak met betrekking tot vervalsing houdt dus een analyse in zoals we gezien hebben in hoofdstuk 2. Deze analyse zal vaak redelijk makkelijk zijn in een vervalsingszaak omdat de verweerder beweerdelijk hetzelfde (of een zeer gelijkaardig) merk gebruikt op dezelfde (of zeer gelijkaardige) goederen met de intentie te profiteren van de goodwill van de merkhouder. Maar opdat er sprake is van vervalsing moet het merk gebruikt worden door een derde partij op zo’n manier dat het merk substantieel niet onderscheidbaar is van het authentieke merk. 247 Aan de andere kant zullen consumenten die de vervalste goederen kopen in bepaalde zaken niet werkelijk verward zijn op het ogenblik van de verkoop. 248 Theorieën met betrekking tot verwarring na de verkoop kunnen hier belangrijk zijn. Op dezelfde manier kunnen                                                                                                                 246

15 U.S.C. § 1114(1)(a) (2006). Eigen onderlijning. Colgate-Palmolive Co. v. J.M.D. All-Star Import & Export Inc., 486 F. Supp. 2d 286 (S.D.N.Y. 2007). COLDDATE voor tandpasta was niet substantieel niet onderscheidbaar van COLGATE voor tandpasta en dus was het geen vervalst merk. 248  Een   consument   die   een   uurwerk   koopt,   dat   het   merk   ROLEX   draagt,   van   een   straatverkoper  voor  $  10  gelooft  zeker  niet  dat  het  uurwerk  een  authentieke  ROLEX  is.     247

 

72  

hypotheses met betrekking tot indirecte aansprakelijkheid een rol spelen als de merkhouder zich probeert te richten tot degenen die de verkopers faciliteren in het vervalsen van goederen. 104.

In tegenstelling tot de vrij makkelijke analyse van aansprakelijkheid, zijn er

heel wat praktische moeilijkheden bij het vastleggen van commercieel betekenisvolle remedies voor vervalsing. Een gewoon verbod of een schadevergoeding zal moeilijk afdwingbaar zijn. De Lanham Act beantwoordt deze moeilijkheden op verschillende manieren. Paragraaf 34(d)(1)(A) voorziet dat, onder specifieke omstandigheden, de merkhouder een confiscatiebevel kan verkrijgen van een rechter zonder dat de tegenpartij aanwezig moet zijn.249 Vóór de Anti-Counterfeiting Consumer Protection Act van 1996 konden deze ex parte confiscaties enkel uitgevoerd worden door de federale politie. Maar deze wet heeft de Lanham Act geamendeerd en sindsdien mogen ook de statelijke en de lokale politie vervalste goederen in beslag nemen. Paragraaf 35(b) van de Lanham Act voorziet in een verplichte drievoudige schadevergoeding voor werkelijke schade en een vergoeding voor advocatenkosten bij elke overtreding van paragraaf 32(1)(a) van de Lanham Act die bestaat uit het intentioneel gebruiken van een merk of benaming in verbinding met de verkoop, het te koop aanbieden of de verdeling van goederen of diensten, wetende dat het merk of de benaming een vervalst merk is.250 Daarnaast kan de titularis van het merk ook een beroep doen op paragraaf 35(c) van de Lanham Act. Dit artikel specifieert de bedragen van schadevergoedingen, gaande van $ 1.000 tot $ 2.000.000 per type van goed.

251

Dit wil zeggen dat een rechter aan de prevalerende eiser een

schadevergoeding kan toekennen tussen $ 1.000 en $ 200.000 per vervalst merk voor elk type van verkochte goederen of diensten. Maar als de rechtbank tot de conclusie komt dat het gebruik van het vervalste merk kwaadwillig is, kan de rechtbank een schadevergoeding toekennen tot en met $ 2.000.000 per vervalst merk per type van verkochte goederen of diensten.252 De schadevergoedingen van paragraaf 35(c) van de Lanham Act kunnen niet alleen toegekend worden in zaken betreffende directe                                                                                                                 249

15 U.S.C. § 1116(d)(1)(A) (2006). 15 U.S.C. § 1117(b) (2006). 251 Gabbanelli Accordions & Imports, LLC v. Ditta Gabbanelli Ubaldo di Elio Gabbanelli, 575 F.3d 693 (7th Cir. 2009). De rechtbank hield dat het fout is om de schadevergoeding vast te stellen voor elk verkocht vervalst goed, in tegenstelling tot elk type van verkocht vervalst goed. 252 15 U.S.C. § 1117(c)(1) en (2) (2006). 250

 

73  

 

inbreuk op een merk, maar er kan ook een beroep op worden gedaan in vervalsingszaken waarbij de verweerder medeaansprakelijk is.253 Deze buitengewone remedies van paragraaf 34 en 35 zijn wel gebaseerd op een iets nauwere definitie van ‘een vervalst merk’ in paragraaf 34(d)(1)(B).254 Het merk dat vervalst wordt, moet geregistreerd zijn in het Hoofdregister van het United States Patent and Trademark Office, ook al weet degene op wie verhaal wordt gezocht dit niet.255 Bovendien moet het vervalste merk een onechte benaming zijn die identiek is aan of substantieel niet onderscheidbaar is van een benaming waaraan de remedies van de Lanham Act beschikbaar worden gesteld.256 Ten slotte, is er ook nog paragraaf 36 van de Lanham Act. Dit is het artikel dat de vernietiging van de vervalste goederen toelaat.257 Maar dit artikel vereist dat de vervalste status van de goederen wordt vastgesteld. Vooraleer de merkhouder zich dus kan ontdoen van de goederen, moet hij eerst (laten) vaststellen dat de goederen vervalst zijn.258 Het doel van een confiscatiebevel in civiele vervalsingszaken is namelijk niet noodzakelijk het faciliteren van het verwijderen van de goederen. Het confiscatiebevel is daarentegen bedoeld om te dienen als een bewijsrechtelijk mechanisme, dat het bewijs voor een rechtszaak bewaart, dat anders vernietigd of verborgen zou kunnen worden door de vervalser als het geplaatst wordt op de dagvaarding. Hierdoor wordt het meer waarschijnlijk dat de merkhouder volledig gecompenseerd zal worden via een schadevergoeding.259

2. Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor vervalsing 105.

Om onvolkomenheid van de civiele remedies tegen vervalsing te verhelpen en

omwille van de belangen van de consumenten, nam Congress de Trademark Counterfeiting Act van 1984 aan. Hierdoor werden federale criminele straffen voor het vervalsen van merken gecreëerd. Paragraaf 2320 van de Trademark Counterfeiting Act voorziet in een criminele straf 260 voor elkeen die intentioneel goederen of                                                                                                                 253

Louis Vuitton Malletier S.A. v. Akanoc Solutions, Inc., 658 F.3d 936 (9th Cir. 2011). Deze definitie sluit aan bij de definitie die gebruikt wordt in de strafrechtelijke wetten. 255 15 U.S.C. § 1116(d)(1)(B)(i) (2006). 256 15 U.S.C. § 1116(d)(1)(B)(ii) (2006). 257 15 U.S.C. § 1118 (2006). 258 Nat’l Ass’n for Stock Car Auto Racing, Inc. v. Doe, 89 U.S.P.Q.2d (BNA) 1551 (W.D.N.C. 2008). 259 Nat’l Ass’n for Stock Car Auto Racing, Inc. v. Doe, 89 U.S.P.Q.2d (BNA) 1554 (W.D.N.C. 2008). 260 Een veroordeling onder paragraaf 2320(a) van de Trademark Counterfeiting Act kan de verweerder onderwerpen aan substantiële boetes en/of een gevangenisstraf. 254

 

74  

diensten verhandeld en met kennis van zaken een vervalst merk gebruikt op of in verbinding met die goederen of diensten.261 In maart 2006 is de Stop Counterfeiting in Manufactured Goods Act in werking getreden. Deze wet amendeerde paragraaf 2320 van de Trademark Counterfeiting Act op verschillende wijzen. Onder meer door het toevoegen van de zinsnede die de verkoop verbiedt van “etiketten, patches, stickers, badges, emblemen, medaillons, charms, dozen, containers, blikken, kisten, hangtags, documentatie of verpakking van elk type of aard, wetende dat een vervalst merk daarop toegepast is”.262 Sommige Amerikaanse staten hebben tevens criminele wetten aangenomen die overeenkomen met 18 U.S.C. § 2320. Zowel bij deze statelijke wetten als bij paragraaf 2320 van de Trademark Counterfeiting Act is het vereist dat het beweerde vervalste item identiek is aan of substantieel niet onderscheidbaar is van het geregistreerde merk in kwestie.263264 Daarnaast is het ook vereist dat het gebruik van het merk naar alle waarschijnlijkheid verwarring veroorzaakt. 265 Maar het aantonen van waarschijnlijke verwarring na de verkoop volstaat266 dus er moet niet aangetoond worden dat de consumenten verward waren door de vervalste goederen op het ogenblik van de verkoop. De federale wet maakt het ook een misdrijf om met kennis van zaken te handelen in vervalste of onwettige etiketten die worden bevestigd op of ontworpen zijn om bevestigd te worden op software. 267 Congress heeft paragraaf 2320 van de Trademark Counterfeiting Act nog eens geamendeerd in 2011. Hierdoor heeft ze de straffen nog strenger gemaakt en heeft ze uitdrukkelijk samenzwering om te handelen in vervalste goederen opgenomen als een verboden daad.

                                                                                                                261

18 U.S.C. § 2320(a)(1). 18 U.S.C. § 2320(a)(2). 263 18 U.S.C. § 2320(f)(1)(A)(ii). 264 Zie vb. State v. Troisi, 901 N.E.2d 856 (Ohio Ct. App. 11th Dist. 2008). 265 18 U.S.C. § 2320(f)(1)(A)(iv). 266 United States v. Foote, 413 F.3d 1240 (10th Cir. 2005). 267 Zie vb. Microsoft Corp. v. Pronet Cyber Technologies, Inc., 593 F. Supp. 2d 876 (E.D. Va. 2009). De rechtbank hield dat de vereiste ‘met kennis van zaken’ betekent dat de verweerder moet weten dat de etiketten niet authentiek zijn maar niet dat de verweerder moet weten dat de activiteit onwettelijk is. 262

 

75  

 

3. Bescherming tegen invoer van vervalste goederen 106.

Wanneer vervalste goederen van overzees komen, kunnen merkhouders

gebruik maken van een variëteit aan bepalingen uit de Lanham Act 268, als ook remedies die beschikbaar zijn via de U.S. Customs Service. Zo handhaaft U.S. Customs & Border Protection, een bureau van de Department of Homeland Security, een registratiesysteem voor merken om te helpen in de globale strijd tegen de invoer van goederen die een inbreuk plegen op de merken die opgetekend staan in het Hoofdregister. Merken kunnen online opgetekend worden bij de CBP door gebruik te maken van het Intellectual Property Rights e-Recordation (IPRR) systeem, te vinden op http://apps.cbp.gov/e-recordations. Men kan dit ook manueel doen, via papier, maar dit zal meer kosten en de periode tussen de optekening en de afdwinging door het personeel zal een stuk langer zijn.269 Daarnaast bestaat ook het e-Allegations systeem waarmee merkhouders beweerdelijke inbreuken elektronisch kunnen melden. De additionele informatie die in deze twee systemen gegeven wordt, helpt de CBP op een significante wijze bij het opsporen van inbreuken. CBP beambten houden toezicht op de invoer van goederen in meer dan 300 Amerikaanse havens om de import van goederen die vervalste merken dragen te voorkomen en ze kunnen mogelijke vervalste goederen aanhouden op basis van redelijke verdenking.270 Binnen de vijf dagen na de beslissing tot aanhouding zal de CBP de importeur op de hoogte stellen van deze beslissing.271 De CBP beschikt dan over 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van aankomst van de vervalste goederen in de VS, om de goederen te                                                                                                                 268

Zo verbiedt paragraaf 42 van de Lanham Act, wat betreft geregistreerde merken, de invoer van goederen die federaal geregistreerde merken kopiëren of simuleren. Wat betreft ongeregistreerde merken, verbiedt paragraaf 43(b) van de Lanham Act de invoer van goederen die gemerkt of geëtiketteerd zijn in strijd met paragraaf 43(a) van de Lanham Act. 269 Omdat in dit geval een gecertificeerde kopie vereist is van elke registratie die men wenst te beschermen. Hiervoor moet men een heffing betalen bij het Patent and Trademark Office. Daarnaast moet men ook kopieën van ondersteunende documenten overhandigen. Dit is echter geen vereiste als men online registreert. 270 19 CFR § 133.21(b). 271 19 CFR § 133.21(b)(1) juncto 19 CFR § 151.16(c). De kennisgeving van Customs bevat de volgende informatie: (1) dat de goederen zijn aangehouden, met inbegrip van de datum waarop de goederen werden aangeboden voor onderzoek; (2) de specifieke reden voor de aanhouding; (3) de vooropgestelde duur van de aanhouding; (4) de aard van de tests of onderzoeken die moeten worden uitgevoerd; en (5) de aard van enige informatie die, als ze zou overgedragen worden aan Customs, de beslissing over de aanhouding zou versnellen. Daarnaast zal de kennisgeving de importeur ook informeren over het feit dat bepaalde informatie met betrekking tot de aangehouden goederen zou overgemaakt kunnen worden aan de titularis van het merk opdat deze titularis de CBP zou kunnen helpen bij het bepalen of de merken vervalst zijn.

 

76  

examineren en te beslissen of de goederen toegang mogen krijgen tot de VS.272273 Maar de remedie die U.S. Customs zal opleggen voor rekening van de titularis van het merk hangt af van: (1) of het merk geregistreerd is; (2) of het merk is opgetekend bij de Customs Service; en (3) of de geïmporteerde goederen een vervalst merk of een verwarrend gelijkaardig merk dragen. De tabel hieronder vat de meest relevante regels samen:274 Geregistreerd?

Opgetekend?

Vervalst?

Remedie

JA

JA

JA

Verplichte inbeslagname – 19 U.S.C. § 1526(e)

JA

NEE

JA

Onderworpen aan mogelijke inbeslagname – 19 U.S.C. § 1595a(c)(2)(C)

JA

JA

NEE, maar verwarrend gelijkaardig

Onderworpen aan mogelijke inbeslagname – 19 U.S.C. § 1595a(c)

NEE

NEE

JA

Onderworpen aan mogelijke inbeslagname – 19 U.S.C. § 1595a(c)

JA

NEE

NEE, maar verwarrend gelijkaardig

Niet onderworpen aan inbeslagname

                                                                                                                272

Askan Deutsch & Robert Zimmerman, Customs Seizure Proceedings in the European Union and the United States, 9 JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW & PRACTICE 276, 283 (2014). 273 19 CFR § 151.16(b) en (e). Customs zal binnen de vijf dagen, vanaf de datum waarop de goederen worden aangeboden voor onderzoek, beslissen of ze de goederen zullen vrijlaten of aanhouden. Binnen de 30 dagen, vanaf de datum waarop de goederen worden aangeboden voor onderzoek, wordt een definitieve beslissing genomen over de het verlenen van toegang tot de VS van de inbeslaggenomen goederen. 274 Mark D. Janis, Trademark and Unfair Competition Law in a Nutshell, 292 (2013).

 

77  

 

NEE

NEE

NEE, maar verwarrend gelijkaardig

Niet onderworpen aan inbeslagname

De CBP mag ook boetes opleggen aan individuen die hulp bieden bij de invoer van goederen die een vervalst merk dragen met het oog op publieke distributie. Bij de eerste overtreding zal de boete niet meer bedragen dan de waarde die de goederen zouden gehad hebben mochten ze onvervalst geweest zijn. Bij de tweede en elke volgende inbeslagname, zal de boete niet hoger zijn dan twee keer die waarde.275 Als de goederen in beslag worden genomen, zal Customs bepaalde informatie overdragen aan de merkhouder en dit binnen 30 dagen na de bekendmaking van de inbeslagname.276 De merkhouder kan dan een staal verkrijgen van de geïmporteerde goederen voor een meer gedetailleerd onderzoek.277 Maar als de merkhouder, binnen de 30 dagen na de bekendmaking van de inbeslagname, geen geschreven toestemming voor de invoer van de goederen overdraagt, dan bestaan er twee mogelijke gevolgen. Ofwel worden de goederen wegens de overtreding van het Amerikaans merkenrecht onmiddellijk verbeurdverklaard en worden ze verkocht of vernietigd, voor zover ze niet onveilig zijn of een gevaar vormen voor de gezondheid.278 Ofwel kan de CBP een administratieve ‘inpandgevingsprocedure’ starten. Hierbij worden de goederen aangehouden als een zekerheid in afwachting van de betaling door de overtreder van een geldelijke boete. Als de boete niet wordt betaald, dan zullen de goederen verkocht worden om de boete te betalen. De importeur heeft wel het recht om de inbeslagname en de verbeurdverklaring van de goederen aan te vechten, met inbegrip van het recht om opheffing van de inpandgeving aan te vragen.279

                                                                                                                  275

19 CFR § 133.27(a) en (b). 19 CFR §133.21(d). Deze informatie houdt in: (1) de datum van invoer; (2) de haven waar de goederen binnen zijn gekomen; (3) een beschrijving van de goederen; (4) de betrokken hoeveelheid aan goederen; (5) de naam en het adres van de producent; (6) het land van oorsprong van de producent; (7) de naam en het adres van de exporteur; en (8) de naam en het adres van de importeur. 277 19 CFR § 133.21(e). 278 19 CFR §133.21(f) juncto § 133.52(c). 279 19 CFR §171.0. 276

 

78  

HOOFDSTUK 4: DE TERRITORIALE REIKWIJDTE VAN DE BESCHERMING   107.

De

geografische

omvang

van

de

common-law

bescherming

voor

ongeregistreerde merken is beperkt tot de markt waarin het merk of de naam daadwerkelijk wordt gebruikt. Federale registratie daarentegen geeft een exclusief recht aan de registrator om het merk te gebruiken voor heel de Verenigde Staten. Dus eens een merk federaal geregistreerd wordt, heeft de registrator de macht om eender waar in de Verenigde Staten het gebruik van verwarrend gelijkaardige merken tegen te houden, behalve in die gebieden waar het merk reeds voor de registratie doorlopend werd gebruikt. 108.

Aangezien de handel meer en meer globaliseert en communicatienetwerken

ondernemingen in staat stellen om informatie over hun merken goedkoper en efficiënter te verspreiden, wordt het steeds belangrijker voor ondernemingen en hun adviseurs om te begrijpen wat de geografische omvang en de limieten zijn van de rechten die vasthangen aan merken.280 Gelet op het territorialiteitsprincipe van het Verdrag van Parijs281, zijn de nationale geografische grenzen van de bescherming van merken bijzonder strikt. Ondanks de traditionele territoriale aard van het Amerikaanse merkenrecht, zullen sommige rechtbanken het Amerikaanse merkenrecht toch toepassen op bepaalde zaken waarbij geen inbreuk wordt gepleegd op een merk in de Verenigde Staten maar in het buitenland. Op die manier wordt er een extraterritoriale strekking gegeven aan de Lanham Act.

§1 BINNENLANDSE TERRITORIALITEIT 1. Geografische limieten op common-law rechten 109.

Zoals besproken in de inleiding, stelt de regel voor prioriteit van

(ongeregistreerde) merkenrechten dat degene die het merk voor het eerst gebruikt in de handel, de titularis wordt van de rechten die in dat merk vervat zitten. Maar deze ‘first to use’ regel wordt voor een deel ingeperkt door de ‘Tea Rose-Rectanus’ of de                                                                                                                 280

Graeme W. Austin, The territoriality of United States Trademark Law, ARIZONA LEGAL STUDIES, Discussion Paper No. 06-20, 1 (2006). 281 Art. 6 Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom.

 

79  

 

‘verafgelegen te goeder trouw gebruiker’ doctrine. Deze leer is een common-law regel die de geografische reikwijdte van merkenrechten vaststelt. Ze stelt dat de regel van prioriteit niet van toepassing is als hetzelfde merk gelijktijdig wordt gebruikt door twee producenten in verschillende markten die afgezonderd en ver verwijderd zijn van elkaar, zodat het merk in de verschillende markten een andere betekenis heeft.282 Dus in een normale zaak waar partijen met elkaar concurreren onder hetzelfde merk en in dezelfde markt, zal prioriteit in gebruik de zaak beslechten. Maar waar twee partijen onafhankelijk van elkaar hetzelfde merk op dezelfde categorie van goederen gebruiken maar in afzonderlijke markten die volledig van elkaar verwijderd zijn, zal de vraag naar voorrang in toe-eigening juridisch irrelevant zijn.283 Dit wil zeggen dat prioriteit in één geografisch gebied in de VS niet noodzakelijk voldoende is om prioriteit vast te stellen in een ander gebied. De eerste gebruiker van het merk zal dan ook niet noodzakelijk in staat zijn om een nieuwe gebruiker te stoppen, voor zover de nieuwe gebruiker zich bevindt in een gebied dat ver verwijderd is van het gebied van de eerste gebruiker. Het praktische gevolg hiervan is dat de ene gebruiker prioriteit heeft in een bepaald gebied, terwijl een andere gebruiker prioriteit heeft met betrekking tot hetzelfde merk in een ander gebied. De ratio van deze doctrine is dat het onwaarschijnlijk is dat in een ver afgelegen gebied, waar het weinig waarschijnlijk is dat iemand de eerdere gebruiker kent, consumenten verward zouden zijn door het gebruik van het merk door de tweede gebruiker.284 De titularis van een merk mag namelijk geen markten monopoliseren tot waar zijn handel nooit is geraakt en waarin het merk niet zijn goederen, maar de goederen van een ander vertegenwoordigt.285 110.

Opdat de doctrine van toepassing zou zijn, is het vereist dat de nieuwe

gebruiker het merk te goeder trouw gebruikt buiten het gebied van de eerste gebruiker. Dit wil zeggen dat de nieuwe gebruiker het merk niet mag gekozen hebben met de bedoeling te profiteren van de reputatie van de goederen van de eerste gebruiker of om de uitbreiding van de handel van de eerste gebruiker uit te stellen. Een nieuwe gebruiker handelt niet te goeder trouw als hij de bedoeling heeft of                                                                                                                 282

United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 U.S. 90 (1918). Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403 (1916). Deze rechtszaak noemt men ook de ‘Tea Rose’ zaak. 284 Grupo Gigante SA De CV v. Dallo & Co., Inc., 391 F.3d 1088, 1097 (9th Cir. 2004). 285 National Association for Healthcare Communications v. Central Arkansas Area on Aging, Inc., 257 F.3d 372 (8th Cir. 2001).   283

 

80  

verwacht dat zijn gebruik van het merk een waarschijnlijkheid van verwarring zal creëren, onmiddellijk of in de toekomst, met de goederen, diensten of business van de eerste gebruiker. De meerderheid van de rechtbanken is van mening dat het feit dat de nieuwe gebruiker kennis had van het gebruik van het merk door de eerste gebruiker, op het ogenblik dat hij het merk aannam, op zich voldoende is om stellen dat de nieuwe gebruiker niet te goeder trouw heeft gehandeld. Het Fifth Circuit steunt deze meerderheidsvisie niet en stelt dat kennis van gebruik slechts één element is bij het nagaan van de goede trouw.286 Dit houdt in dat kennis van gebruik niet dispositief is in de afwezigheid van bewijs van de bedoeling om te profiteren van de goodwill of de reputatie van de eerste gebruiker.287 Als kennis van gebruik elk argument van goede trouw aan de kant zou schuiven, zou de Tea Rose doctrine virtueel dode letter worden. Het is dan ook aangewezen om een regel te hebben die meer vereist dan het aantonen van loutere kennis van gebruik om een bewering van goede trouw te ondermijnen. 111.

Er bestaat geen simpele regel om te bepalen of concurrerende gebruikers van

een merk ver van elkaar verwijderd zijn voor de doelstelling van de Tea Rose leer. Het gaat hier namelijk niet alleen over een kwestie van afstand, maar ook en vooral over

de

omvang

van

consumentenherkenning.

De

omvang

van

consumentenherkenning wordt afgeleid uit een combinatie van vele factoren, met inbegrip van de aard van de onderliggende goederen of diensten en de aard en de omvang van de aanprijzingsinspanningen van de partijen. Sommige rechtbanken bepalen de geografische locatie van gebruik door de marktpenetratie te analyseren. Zo heeft het Eight Circuit een multi-factortest ontwikkeld om de marktpenetratie na te gaan. Hierbij houdt ze rekening met onder meer vier factoren: (1) de dollarwaarde van de omzet van de eerste gebruiker op het ogenblik dat de nieuwe gebruikers de markt binnentraden; (2) het aantal klanten vergeleken met de populatie van de staat; (3) de relatieve en potentiële groei van verkoop; en (4) de tijdsduur sinds belangrijke verkopen. Marktpenetratie moet niet groot zijn opdat de eerste gebruiker recht zou hebben op bescherming, maar het moet significant genoeg zijn om een waarschijnlijkheid van verwarring te creëren bij consumenten in dat gebied tussen de                                                                                                                 286 287

 

C.P. Interests, Inc. v. California Pools, Inc., 238 F.3d 690 (5th Cir. 2001). El Chico, Inc. v. El Chico Cafe, 214 F.2d 721, 726 (5th Cir. 1954).

81  

 

producten van de nieuwkomer en de producten van de eerste gebruiker. 288 Dus wanneer de activiteiten van de eerste gebruiker in een ver afgelegen gebied zo klein, sporadisch en inconsequent zijn dat zijn marktpenetratie de minimis is, dan heeft hij geen recht op bescherming tegen een latere aanname te goeder trouw van het merk door een tweede gebruiker in dat gebied. Bij het afbakenen van het gebied van gebruik moet er tevens rekening gehouden worden met het feit dat de geografische reikwijdte van prioriteit zich uitstrekt buiten de regio waarin de eerste gebruiker het merk werkelijk heeft aangewend, als de associatie van het merk met die gebruiker bekend is bij toekomstige kopers in andere gebieden.289 Een bestaande titularis van een merk die een business voert die niet inherent lokaal is 290 , moet namelijk ademruimte gegeven worden om exclusieve rechten te kunnen verzekeren buiten de strikte grenzen van de geografische zone waarbinnen hij al werkelijke markpenetratie en goodwill heeft ontwikkeld. Dit noemt men ook wel de ‘natural expansion doctrine’. 112.

De rechtbanken in de VS ondervinden geen problemen bij het toepassen van

de Tea Rose doctrine op specifieke geografische locaties, maar ze hebben nog geen duidelijkheid geschept over hoe deze doctrine zich verhoudt tot het gelijktijdig gebruik van merken op het internet.291 Ze moeten namelijk nog definitief bepalen wat de fysieke grenzen zijn, als er al zijn, van het gebruik van een merk op het internet. Ook het Amerikaans merkenrecht biedt niet veel hulp want het behandelt niet hoe geografische limieten gevestigd kunnen worden voor common-law merkgebruikers

                                                                                                                288

Sweetarts v. Sunline, Inc., 380 F.2d 923 (1967).; National Association for Healthcare Communications v. Central Arkansas Area on Aging, Inc., 257 F.3d 372 (8th Cir. 2001). 289 Restatement (Third) of Unfair Competition §19, cmt. (b) (1995).   290 Vb. Het produceren van auto-onderdelen. 291 Het Amerikaans merkenrecht werd namelijk ontwikkeld met het merk van een ‘brick-andmortar business’ in gedachte. Dit wil zeggen dat het zich focust op ondernemingen met een vaste locatie als epicentrum. Toen het internet werd opengesteld voor commercieel gebruik in 1991, was het exceptioneel dat een onderneming informatie plaatste over zichzelf op een website, maar vandaag lijkt het eerder exceptioneel dat een onderneming geen website heeft om potentiële consumenten te informeren en te begeleiden. Daarenboven zullen ondernemingen bijna altijd hun merk op een prominente wijze afbeelden om hun naam, die de aangeboden goederen of diensten identificeert, in de gedachten van de consumenten te planten. De meeste ondernemingen die een stabiel en kwaliteitsvol product willen overbrengen zouden dan ook best een online aanwezigheid hebben die, ten minste, potentiële consumenten informeert over de goederen en diensten van de onderneming.

 

82  

die adverteren op het internet en enkel online diensten aanbieden.292 De rechtspraak hieromtrent staat nog in zijn kinderschoenen en er bestaat geen consensus of een gevestigde regel over wat de omvang is van de rechten die het ‘Internet-only use’ verstrekt aan ondernemingen. In de literatuur worden er allerlei oplossingen aangereikt voor dit probleem, gaande van het afbakenen van een zone van goodwill op het internet, het plaatsen van een disclaimer op de website van de nieuwkomer, tot een herziening van de Lanham Act293, maar uiteindelijk valt het nog af te wachten hoe de rechtbanken en Congress deze hinderpaal zullen overkomen.

2. Geografische limieten en geregistreerde rechten   113.

Ook al is federale registratie niet vereist om rechten in een merk te vestigen of

af te dwingen, biedt het wel een voordeel. Het verleent namelijk aan de registrator vermoedelijke rechten in het merk over heel de VS, ongeacht de geografische gebieden waarin de titularis het merk werkelijk gebruikt.294 Maar dit principe geldt niet als het merk reeds voor de registratie doorlopend te goeder trouw werd gebruikt door een andere gebruiker. Bovendien wordt het principe gecorrigeerd door de ‘Dawn Donut Rule’. Deze regel stelt dat als het gebruik van het merk door de registrator en de ongeautoriseerde gebruiker beperkt blijft tot geografisch afzonderlijke markten, met geen waarschijnlijkheid dat de registrator zijn gebruik zal uitbreiden tot de markt van de verweerder, zodat geen publieke verwarring mogelijk is, dan heeft de registrator geen recht op verhaal tegen het gebruik van het merk door de verweerder.295 Dawn Donut vestigt zo een per se regel296 tegen rechterlijke verboden als de partijen niet concurreren in dezelfde geografische markt, omdat er zich geen waarschijnlijkheid van verwarring voordoet, tenzij en tot wanneer de federale                                                                                                                 292

Adam V. Burks & Dirk D. Lasater, Comment: Location? Location? Location?: a New Solution to Concurrent Virtual Trademark Use, 11 WAKE FOREST J. BUS. & INTELL. PROP. L. 329, 334 (2010-2011). 293 Zie vb. Adam V. Burks & Dirk D. Lasater, Comment: Location? Location? Location?: a New Solution to Concurrent Virtual Trademark Use, 11 WAKE FOREST J. BUS. & INTELL. PROP. L. 329, 336-352 (2010-2011). Een uiteenzetting van al deze oplossingen zou me te ver brengen. 294 15 U.S.C. § 1057(b) en (c) (2006). 295 Dawn Donut Co., Inc. v. Hart’s Food Stores, Inc., 267 F.2d 358 (2d Cir. 1959); Minnesota Pet Breeders, Inc. v. Schell & Kampeter, Inc., 41 F.3d 1242, 1246 (8th Cir. 1994); National Association for Healthcare Communications, Inc. v. Central Arkansas Area on Aging, Inc., 257 F.3d 732 (8th Cir. 2001). 296 Dit is een regel die altijd van toepassing is vanaf aan de voorwaarden voldaan is. Dit in tegenstelling tot een ‘rule of reason’, waarbij er gekeken wordt naar alle omstandigheden van de zaak.

 

83  

 

registrator aantoont dat hij naar alle waarschijnlijkheid zal toetreden tot het handelsterritorium van de nieuwe gebruiker. De registrator heeft dus een recht over heel de VS, maar de remedie van een rechterlijk verbod tegen het gebruik van het merk door de verweerder zal pas opgelegd worden als de registrator aantoont dat er een waarschijnlijkheid is dat hij zal uitbreiden tot het betwiste territorium.297 Dus ook hier zal marktpenetratie een belangrijke rol spelen. Want een gebrek aan werkelijke marktpenetratie en een gebrek aan intentie om tot een bepaalde markt uit te breiden zal ervoor zorgen dat de registrator zijn merk niet kan beschermen tegen een gebruik van het merk door een nieuwkomer in een ver afgelegen territorium. 114.

Men kan zich de vraag stellen of de Dawn Donut Regel vandaag nog werkbaar

is. Toen deze regel tot stand kwam, speelde de fysieke aanwezigheid en de geografische locatie van een onderneming een belangrijke rol bij het bepalen waar de onderneming haar goederen of diensten verkocht of aanbood. Maar vandaag, in een tijd waar het internet meer en meer de geografische barrières ontmantelt, kan geografische nabijheid irrelevant, onbekend bij de gemiddelde consument of slechts minimaal van belang zijn. Een per se regel die dan stelt dat er geen mogelijkheid van verwarring is als de partijen geografisch ver van elkaar verwijderd zijn en dat een federale registrator in die omstandigheden geen recht heeft op een rechterlijk verbod, lijkt onhoudbaar. Het Sixth Circuit heeft dan ook de Dawn Donut Regel verworpen door te stellen dat geografische afgelegenheid slechts één factor is die in beschouwing moet worden genomen bij het bepalen of er waarschijnlijkheid van verwarring is.298 Naast het Sixth Circuit heeft geen enkele andere rechtbank uitdrukkelijk de Dawn Donut Regel verworpen of overruled, maar velen hebben wel zijn relevantie in vraag gesteld. Rechtbanken passen de regel dan ook niet meer toe als een per se regel.299 Als de partijen diensten aanbieden die nog altijd verbonden zijn aan een fysieke of geografische locatie (vb. restaurants of clubs), zullen de rechtbanken meer geneigd

                                                                                                                297

J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, § 26:33 (4th ed. 2011). 298 Circuit City Stores, Inc. v. CarMax, Inc., 165 F.3d 1047 (6th Cir. 1999). 299 Zie vb. Capitol Federal Savings Bank v. Eastern Bank Corp., Case No. 1:07-cv-11342RCL (D. Mass. 2007); A.Z. Johnson, Jr., Inc. v. Sosebee, 397 F.Supp. 2d 706, 710 n. 1 (D.S.C. 2005).

 

84  

zijn om de Dawn Donut Regel toe te passen.300 Als daarentegen het internet wordt gebruikt als handelskanaal, eerder dan als een aanprijzingsmedium, dan is de Dawn Donut regel minder houdbaar. Als twee partijen producten te koop aanbieden via het internet, zal hun fysieke locatie niet relevant zijn bij de evaluatie van de waarschijnlijkheid van verwarring. De werkelijke marktpenetratie en de zone van uitbreiding zullen ofwel niet kunnen worden vastgesteld ofwel zullen ze enkel kunnen worden gedetermineerd aan de hand van arbitraire analyses. 301 Een federale registrator heeft in die omstandigheden dan ook een betere kans om een rechterlijk verbod te verkrijgen.302 Maar uiteindelijk biedt de Dawn Donut Regel aan de nieuwe gebruiker slechts een tijdelijk verweer. Want eens de federale registrator toetreedt tot de markt van de nieuwkomer, zal hij recht hebben op een rechterlijk verbod. 115.

De common-law regel dat gebruikers, die te goeder trouw gelijktijdig een

merk hanteren op van elkaar verwijderde locaties, verder het merk mogen blijven utiliseren in hun territorium van gebruik, wordt ook gereflecteerd in de merkregistratiepraktijk. Geschillen hierover worden namelijk vaak opgelost via private overeenkomsten tussen de partijen. De Lanham Act moedigt zulke overeenkomsten aan door te voorzien in een gelijktijdige registratie van merken. De United States Patent and Trademark Office (PTO) zal hierbij federale registratie van hetzelfde merk toekennen voor elke gelijktijdige gebruiker in hun territorium.303 Op die manier zal meer dan één registrator registratie van hetzelfde of een gelijkaardig merk verkrijgen, maar voor verschillende delen van de Verenigde Staten. Maar paragraaf 2(d) van de Lanham Act vereist dat zulke gelijktijdige registratie niet naar alle waarschijnlijkheid verwarring veroorzaakt bij de kopers of anderen. Daarenboven oordeelde de rechtbank in de Beatrice Foods zaak dat overeenkomsten tussen partijen in het algemeen gerespecteerd moeten worden door de PTO. Als twee partijen bijvoorbeeld overeenkomen om een gebied open te laten, vereist niets dat de PTO                                                                                                                 300

Zie vb. Brennan’s Inc. v. Brennan’s Restaurant, L.L.C., 360 F.3d 125, 134-35 (2d Cir. 2004); 24 Hour Fitness USA, Inc. v. 24/7 Tribeca Fitness, LLC, 447 F.Supp. 2d 266 (S.D.N.Y. 2006); Tana v. Dantanna’s, 96 U.S.P.Q.2d 1001, 1010 (11th Cir. 2010). 301 Adam V. Burks & Dirk D. Lasater, Comment: Location? Location? Location?: a New Solution to Concurrent Virtual Trademark Use, 11 WAKE FOREST J. BUS. & INTELL. PROP. L. 329, 333 (2010-2011). 302 Zie vb. Rebel Debutante LLC v. Forsythe Cosmetic Group, Ltd., No. 1:11cv00113 (M.D.N.C. 2011). 303 15 U.S.C. § 1052(d) (2006).

 

85  

 

registraties zou toekennen die tegengesteld zijn aan dergelijke overeenkomst. Enkel wanneer het absoluut noodzakelijk is om een waarschijnlijkheid van verwarring tegen te gaan, moet een overeenkomst tussen de partijen aan de kant worden gezet.304 Als een tweede gebruiker als eerste een federale registratie heeft verkregen, zal deze registrator recht hebben op rechten in het merk over heel de VS, uitgezonderd het marktgebied van de eerste gebruiker.305

§2 INTERNATIONALE TERRITORIALITEIT 1. De territoriale aard van het Amerikaanse merkenrecht 116.

Volgens het territorialiteitsprincipe danken merkenrechten hun bestaan aan de

soevereine machten van individuele naties. Dit principe is eigen aan het Amerikaans merkenrecht.306 Het houdt in dat merkenrechten worden verkregen op een land-perland basis. Als een Amerikaanse onderneming goederen of diensten wil verhandelen onder een bepaald merk in een aantal verschillende landen, bijvoorbeeld de VS, België en Australië, dan zal de onderneming merkenrechten moet verwerven onder de wetten

van

elke

van

deze

drie

staten.

Het

tweede

aspect

van

het

territorialiteitsprincipe houdt in dat het merkenrecht van één staat in het algemeen niet kan worden toegepast binnen de grenzen van een andere staat. Dit impliceert dat, in een rechtszaak met beschuldigingen van een inbreuk op merk in één of meerdere vreemde naties, de titularis van het merk naar alle waarschijnlijkheid de wetten zal moeten inroepen van elk van de individuele staten, in welke merkenrechten werden verkregen door de eiser en in welke merkenrechten beweerdelijk werden geschonden door de verweerder. Vanuit een Amerikaans perspectief betekent dit dat registratie of eerste gebruik van een merk in de VS een voorwaarde is om een verhaal te hebben tegen de inbreuk op een merk.307                                                                                                                 304

In re Beatrice Foods Co., 429 F.2d 466 (C.C.P.A. 1970). Wiener King, Inc. v. Wiener King Corp., 615 F.2d 512 (Cust. & Pat. App. 1980).   306 Person’s co., Ltd. V. Christman, 900 F.2d 1565, 1569-69 (Fed. Cir. 1990). In deze zaak had een Japanse onderneming het merk PERSON’S voor kledij in Japan populair gemaakt. Maar deze onderneming had geen registratie gevraagd voor het merk onder paragraaf 44 van de Lanham Act. Een Amerikaanse burger had hierna het merk PERSON’S tegengekomen in Japan en had dit merk aangenomen, gebruikt en federaal geregistreerd voor sportkledij in de VS. De rechtbank besloot dat de Japanse onderneming geen enkel verhaal had tegen de Amerikaan; zie ook Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co., 234 F.2d 633, 639 (2d Cir. 1956); Barcelona.com, Inc. v. Excelentisimo Ayuntamiento de Barcelona, 330 F. 3d 617, 628 (4th Cir. 2004). 307 Almacenes Exito v. El Gallo meat Market, Inc., 381 F.Supp. 2d 324, 326 (S.D.N.Y. 2005). 305

 

86  

117.

Meer recentelijk hebben sommige federale rechtbanken geoordeeld dat

ondernemingen, die merken vestigen in de buitenlandse handel, kunnen voorkomen dat anderen gebruik maken van identieke of gelijkaardige merken in de VS, ook al heeft de onderneming geen goederen verhandeld of diensten verleend onder het merk op de Amerikaanse markt. Art. 6bis van het Verdrag van Parijs stelt namelijk dat lidstaten verplicht zijn om de registratie van een merk te weigeren of een registratie te annuleren en om het gebruik van een merk te verbieden dat een reproductie, een imitatie of een vertaling inhoudt en dat ertoe geneigd is om verwarring te creëren met een merk dat alom bekend is in dat land als zijnde een merk van een persoon die recht heeft op de voordelen van het Verdrag van Parijs en dat gebruikt wordt op identieke of gelijkaardige goederen.308 In de Grupo Gigante zaak werd deze ‘bekende merken doctrine’ voor het eerst toegepast. De rechtbank redeneerde dat een vreemde handelaar prioriteit in een merk kan verkrijgen in de VS als een substantieel percentage van de relevante Amerikaanse markt familiair is met het vreemde merk.309 Op deze manier zou deze doctrine vreemde titularissen van merken in staat kunnen stellen om merkenrechten te vestigen in de VS, bijna volledig op basis van marktactiviteit in een vreemde natie. Maar de verplichting van art. 6bis van het Verdrag van Parijs is niet zelf-executoir. Dit wil zeggen dat Congress ze eerst expliciet moet incorporeren in de Lanham Act. Hier knelt het schoentje. Congress heeft nog niet expliciet een bekende merken doctrine opgenomen in de wet. Daarenboven staan Amerikaanse rechtbanken in het algemeen opvallend weigerachtig ten opzichte van het erkennen dat art. 6bis van het Verdrag van Parijs, de Lanham Act zelf of de common-law van merken in de VS enige juridische verplichting opleggen aan Amerikaanse rechtbanken om vreemde merken die alom bekend zijn in de VS te beschermen.310                                                                                                                 308

Art. 6bis Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom. 309 Grupo Gigante v. Dallo & Co., 391 F.3d 1088 (9th Cir. 2004). 310 Zie vb. ITC Ltd. v. Punchgini, Inc., 482 F.3d 135 (2d Cir. 2007). In deze zaak oordeelde de rechtbank dat er geen juridische verplichting bestaat, noch onder het Verdrag van Parijs noch onder federaal recht, om alom bekende merken van onderdanen van lidstaten van het Verdrag van Parijs te beschermen; Zie ook ITC Ltd. v. Punchgini, Inc., 880 N.E.2d 852 (2007). De rechtbank weigert uitdrukkelijk om de bekende merken doctrine te erkennen; Almacenes Exito v. El Gallo meat Market, Inc., 381 F.Supp. 2d 324, 326 (S.D.N.Y. 2005). De rechtbank weigerde om enige rechten te erkennen onder de Lanham Act voor bekende merken die enkel gebruikt werden in vreemde territoria, ook al had het merk van de eiser een significante reputatie in de Verenigde Staten.

 

87  

 

2. De extraterritoriale afdwinging van het Amerikaanse merkenrecht   118.

Het kan zijn dat een partij, die duidelijk merkenrechten bezit in de VS, gedrag

wil beteugelen dat zich voor een groot deel voordoet in het buitenland. Dit impliceert de extraterritoriale toepassing van de Lanham Act om Amerikaanse merkenrechten te beschermen. Ondanks het belang dat de Amerikaanse rechtbanken hechten aan het territorialiteitsprincipe, hebben diezelfde rechtbanken ook erkend, in bepaalde omstandigheden, dat het Amerikaanse merkenrecht kan worden toegepast op illegale activiteiten in het buitenland. Dit werd voor het eerst geponeerd in Steele v. Bulova. De rechtbank hield dat het algemeen aanvaard was dat Congress de macht heeft om gedragsregels voor te schrijven aan zijn onderdanen die verder reiken dan de territoriale grenzen van de VS. Het oordeel van de rechtbank dat de Lanham Act extraterritoriaal mag worden toegepast rustte voornamelijk op het feit dat het gedrag van de verweerder een substantieel effect had op de Amerikaanse handel.311 De beslissing in Steele v. Bulova liet een aantal onbeantwoorde vragen achter.312 De Supreme Court had niet uitgelegd welke feiten in de zaak essentieel waren voor aansprakelijkheid of welk gewicht aan die feiten moest worden gehangen. De lagere rechtbanken hadden het dan ook moeilijk met deze en gelijkaardige vragen na de beslissing. 119.

Vier jaar na Steele v. Bulova, distilleerde het Second Circuit uit deze

beslissing een driedelige test om te bepalen wanneer een rechtbank de Lanham Act mag toepassen op activiteiten in een buitenlandse jurisdictie. Allereerst moet het gedrag van de verweerder een substantieel effect hebben op de Amerikaanse handel. Ten tweede, moet de verweerder een Amerikaans burger zijn. Ten slotte, moet er nagegaan worden of de extraterritoriale toepassing van de Lanham Act conflicteert                                                                                                                 311

Steele v. Bulova Watch Co., 344 U.S. 280 (1952). In deze zaak had de verweerder Steele, een Amerikaanse burger, horlogeonderdelen zonder merk gekocht in Zwitserland en in de Verenigde Staten. In Mexico stak hij de horloges in elkaar en plaatste hij het merk BULOVA erop. Ook al verkocht Steele de horloges enkel in Mexico, toch waren een belangrijk aantal horloges op de Amerikaanse markt terechtgekomen. De Supreme Court oordeelde dat de Lanham Act kon toegepast worden op de verweerder zijn gedrag omdat Steele een Amerikaans burger was en zijn gedrag gevolgen had in de VS. 312 Wat als geen enkele horloge was opgedaagd in de VS? Wat als Steele geen onderdelen had gekocht in de VS? Wat als Steele geen Amerikaans burger was geweest? Wat als de Mexicaanse registratie van Steele niet geannuleerd was geweest? De rechtbank beantwoordde niet alleen deze vragen niet, ze gaf zelfs geen suggesties over hoe die vragen moesten worden opgelost.

 

88  

met merkenrechten die gevestigd zijn onder vreemd recht.313 Dit noemt men ook wel de Vanity Fair factoren. De afwezigheid van één van de factoren wordt aanzien als bepalend maar de afwezigheid van twee factoren is fataal. De meeste Circuits passen vandaag een bepaalde versie van deze driedelige test toe. 314 Het Ninth Circuit, daarentegen, past een meer gecompliceerde test toe dat het ontwikkelde voor de extraterritoriale toepassing van het Amerikaans mededingingsrecht. 315 Het First Circuit heeft meer recentelijk nog een andere benadering aangenomen die verschilt van de benadering in Vanity Fair. Zo stelde het dat wanneer de verweerder geen Amerikaanse burger is, een aparte test aangewezen is. Volgens de rechtbank is de vraag of de activiteiten van de verweerder een substantieel effect hebben op de Amerikaanse handel, de enige factor die relevant is voor het bestaan van bevoegdheid onder de Lanham Act om buitenlands gedrag te regelen.316 Het verschil in testen die worden gebruikt en de onzekere aard van deze testen hebben tot gevolg dat de extraterritoriale reikwijdte van de Lanham Act verschilt van Circuit tot Circuit. Het belangrijkste dat men hierbij moet onthouden is dat de Amerikaanse rechtbanken in sommige situaties de Lanham Act toepassen op buitenlands gedrag, zelfs bij afwezigheid van een inbreuk in de Verenigde Staten.            

                                                                                                                313

Vanity Fair Mills v. Eaton Co., 234 F.2d 633 (2d Cir.1956). P. Goldstein & M. Trimble, International Intellectual Property Law, 6 (3d ed. 2012). 315 Zie Reebok International, Ltd. v. Marnatech Enters, Inc., 970 F.2d 552, 555 (9th Cir. 1992). Deze test vereist enkel dat de activiteiten van de verweerder ‘enig’ effect hebben in de VS, hetgeen minder streng is dan de substantieel effect test van het Second Circuit. Het Ninth Circuit balanceert en houdt wel rekening met meer factoren: de graad van conflict met het vreemde recht of beleid dat zich zou voordoen als de Lanham Act zou worden toegepast op de buitenlandse activiteit; de nationaliteiten van de partijen en de locatie van hun voornaamste vestigingen; het relatief belang van het effect van de activiteiten van de verweerder op de VS vergeleken met de effecten op andere naties; de vraag of de verweerder de bedoeling had om de Amerikaanse handel te schaden of aan te tasten; en het relatief belang van de inbreuken op de rechten van de titularis van het merk in de VS in verhouding tot het buitenlands gedrag. 316 McBee v. Delica Co., 417 F.3d 107, 123-124 (1st Cir. 2005). Het hof hield dat beweren dat het hebben van een website in een vreemde taal, waar ze ook wordt gehost, automatisch bereikbaar is onder de Lanham Act voor zover ze zichtbaar is in de VS, zinloos zou zijn. 314

 

89  

 

HOOFDSTUK 5: PARALLEL IMPORTS 120.

Parallel imports, ook wel ‘grijze markt’ goederen genoemd317, zijn goederen

die in het buitenland worden geproduceerd en een onvervalst merk dragen dat identiek of substantieel niet-onderscheidbaar is van een merk in het eigendom van en geregistreerd door een Amerikaanse burger of onderneming.318 Deze goederen dragen met andere woorden een legitiem merk maar worden geïmporteerd in de VS zonder de toestemming van de titularis van het Amerikaanse merk (door vb. een onafhankelijke licentienemer). In de K Mart zaak identificeerde de rechtbank drie gevallen waarbij een goed kan beschouwd worden als een grijze markt goed: !

Het prototype grijze markt slachtoffer is een binnenlandse onderneming die het recht koopt van een onafhankelijke buitenlandse onderneming om die laatste zijn merk te registreren en te gebruiken als een Amerikaans merk en om de in het buitenland geproduceerde goederen te verkopen in de VS.

!

De tweede context is een situatie waarbij een binnenlandse onderneming het Amerikaanse merk registreert voor goederen die in het buitenland worden geproduceerd door een geaffilieerde producent.

!

In de derde context, ten slotte, geeft een binnenlandse titularis van een Amerikaans merk de toestemming aan een onafhankelijke buitenlandse producent om dat merk te gebruiken. Meestal verkoopt de merkhouder aan de buitenlandse producent het exclusieve recht om het merk te gebruiken op een bepaalde vreemde locatie, maar onderwerpt hij dit recht aan de voorwaarde dat de buitenlandse producent belooft dat hij zijn goederen, die het merk dragen, niet zal importeren in de VS.319

121.

Volgens 19 U.S.C. § 1526 is het onwettig om merchandise van buitenlandse

makelij te importeren in de VS als zulke merchandise een merk draagt dat in het eigendom is van een burger van de VS, tenzij de eigenaar van dat merk geschreven toestemming heeft gegeven en die toestemming wordt voorgelegd op het moment dat                                                                                                                 317

De term grijze markt goederen wordt gebruikt om deze goederen te onderscheiden van goederen die worden verkocht op de zwarte markt. Het verschil is dat grijze markt goederen niet worden verkocht via illegale handelskanalen. Ze worden daarentegen verkocht via legale maar ongeautoriseerde of onbedoelde handelskanalen. 318 19 CFR § 133.23(a). 319 K Mart Corp. v. Cartier, Inc., 486 U.S. 281, 285 (1987).

 

90  

de goederen binnenkomen in de VS.320 Ook paragraaf 42 van de Lanham Act voorziet dat geen enkel artikel van geïmporteerde merchandise zal toegelaten worden in de VS indien het een federaal geregistreerd merk of de naam van een binnenlandse of buitenlandse onderneming, die gevestigd is in een land dat via een verdrag, een akkoord of een wet bepaalde rechten toekent aan Amerikaanse burgers, kopieert of simuleert.321 122.

In de jaren ‘30 heeft de Customs Service een ‘affiliatie exceptie’ aangenomen

voor zowel paragraaf 526 van de Tariff Act als voor de toen geldende bepaling van de Lanham Act (nu paragraaf 42). Paragraaf 526 van de Tariff Act van 1930 (nu 19 U.S.C. § 1526) stond namelijk niet toe aan een Amerikaanse onderneming die een nauwe relatie had met een buitenlandse merkhouder om parallel imports te verbieden want zo’n verbod in dergelijke omstandigheden zou een beperking van de handel uitmaken in strijd met het Amerikaanse mededingingsrecht. douaneregelgeving

322

De huidige

van de U.S. Customs Service voorziet dan ook in een

uitzondering op het verbod op parallel imports als de buitenlandse en Amerikaanse merken in eigendom gehouden worden door dezelfde entiteit, maar ook als de buitenlandse en Amerikaanse eigenaars moeder- en dochtervennootschap zijn of onderworpen zijn aan gemeenschappelijke controle of nog als een geregistreerd merk wordt aangebracht op de goederen met goedkeuring van de buitenlandse titularis die dezelfde is als de Amerikaanse titularis.323 De theorie achter deze regelgeving is dat de merkhouder geen inbreuk kan plegen op zijn eigen merk. 324 Maar deze douaneregelgeving werd aangevochten als zijnde inconsistent met 19 U.S.C. § 1526. In de K Mart Zaak handhaafde de Supreme Court de douaneregelgeving maar het beantwoordde niet de vraag of de douaneregelgeving ook strookte met paragraaf 42 van de Lanham Act.325 In de Lever Brothers zaak, legde het Hof de affiliatie exceptie naast zich neer, door te stellen dat paragraaf 42 van de Lanham Act buitenlandse                                                                                                                 320

19 U.S.C. § 1526(a). 15 U.S.C. § 1124 (2006).   322 United States v. Guerlain, Inc., 155 F.Supp. 77 (S.D.N.Y. 1957). De beslissing in deze rechtszaak werd later verlaten op verzoek van de regering, maar de Bureau of Customs (vandaag de U.S. Customs Service) herzag zijn douaneregelgeving omwille van deze zaak. 323 19 CFR § 133.23(d)(1). 324 Charles R. McManis, Intellectual Property and Unfair Competition in a nutshell, 198 (6th ed. 2009). 325 K Mart Corp. v. Cartier, Inc., 486 U.S. 281 (1988). 321

 

91  

 

goederen, die fysiek verschillend zijn en die een merk dragen dat identiek is aan een geldig Amerikaans merk, weert, ongeacht het onvervalste karakter van het merk in het buitenland en “ongeacht de affiliatie tussen de producerende ondernemingen”. Dit omwille van het feit dat, als fysiek verschillende goederen verhandeld zouden worden onder identieke merken, hieruit verwarring zou kunnen resulteren. 326 De Lever Brothers redenering omtrent paragraaf 42 van de Lanham Act werd algemeen aanvaard en de zaken betreffende grijze markt goederen concentreerden zich vanaf dan voornamelijk op de vraag of de grijze markt goederen materieel verschillen van de corresponderende lokale goederen. 123.

Grijze markt goederen mogen immers niet tegengehouden worden als de

goederen die worden geïmporteerd niet materieel verschillen van de artikelen waarvoor de Amerikaanse merkhouder zijn toestemming heeft gegeven om ze te importeren of te verkopen in de VS.327 Grijze markt goederen kunnen a contrario wel tegengehouden worden als de geïmporteerde goederen materieel verschillend zijn, ook al dragen ze identieke merken.328 Dit wil zeggen dat paragraaf 42 van de Lanham Act de ongeautoriseerde invoer verbiedt van buitenlandse goederen, die een merk dragen dat identiek is aan een geldig Amerikaans merk, ongeacht de verbondenheid tussen de buitenlandse producent en de Amerikaanse merkhouder. Daarenboven is het vereist dat de geïmporteerde goederen materieel en fysiek verschillen van de Amerikaanse goederen. Zoals hierboven uiteengezet kan de affiliatie uitzondering van de U.S. Customs Service op het verbod van ongeautoriseerde imports van paragraaf 42 van de Lanham Act niet meer worden toegepast. Dit omdat men de goodwill van de Amerikaanse onderneming wil beschermen en de verwarring of misleiding van de consument, met betrekking tot de kwaliteit en de aard van het product dat het merk draagt, wil tegengaan.329 De regionale Circuits en het Federal Circuit passen dus een                                                                                                                 326

Lever Brothers Co. v. United States of America, 877 F.2d 101 (D.C. Cir. 1989), later proceeding 981 F.2d 1330 (D.C. Cir. 1993). 327 19 CFR 133.23(d)(2). 328 Lever Brothers Co. v. U.S., 877 F.2d 101 (D.C. Cir. 1989). 329 Societe Des Produits Nestle v. Casa Helvetia, Inc., 982 F.2d 633, 25 U.S.P.Q.2d 1256 (1st Cir. 1992). De rechtbank hield dat de buitenlandse houder van het Amerikaanse merk PERUGINA en zijn Puerto Ricaanse dochtervennootschap die Italiaanse PERUGINA chocolade importeerde, de invoer van PERUGINA chocolade die gemaakt werd onder licentie in Venezuela kon tegenhouden omdat het product materieel verschillend is in smaak. Het hof verwees naar de waarschijnlijkheid van consumentenverwarring en het verlies van goodwill en integriteit van het merk.

 

92  

standaard

van

materialiteit

toe,

vatbaar

voor

overwegingen

van

consumentenbescherming en steun voor de integriteit van merken van Amerikaanse leveranciers, rekening houdend met de territoriale aard van geregistreerde merken in een context van internationale handel.330 19 U.S.C. § 1526 daarentegen voorziet een mogelijkheid voor de merkhouder om zelfs onvervalste goederen die niet materieel verschillend zijn tegen te houden. Het artikel wordt namelijk geïnterpreteerd op een manier dat het voorziet in een vordering tegen importeurs en verkopers van grijze markt goederen, zelfs als de U.S. Customs Service de goederen niet tegenhoudt op het moment dat ze de VS binnenkomen en er geen materieel verschil bestaat tussen de geïmporteerde goederen en de artikelen die binnen de VS worden verkocht.331 Verscheidene beslissingen 332 implementeren de redenering dat het consumerend publiek, dat een merk associeert met goederen die bepaalde karakteristieken hebben, naar alle waarschijnlijkheid zou verward of misleid worden door goederen die hetzelfde merk dragen maar materieel verschillende karakteristieken hebben. Deze verwarring of misleiding erodeert de goodwill die werd verworven door de Amerikaanse merkhouder. Dus de basisvraag in grijze markt zaken met betrekking tot goederen van vreemde origine is niet of het merk geldig werd aangebracht op de goederen, maar of er verschillen zijn tussen het buitenlands en het Amerikaans product en als dit het geval is, of de verschillen materieel zijn. De rechtbanken hebben een lage drempel van materialiteit toegepast, die niet meer vereist dan het aantonen dat consumenten naar alle waarschijnlijkheid de verschillen tussen de buitenlandse en Amerikaanse producten zouden beschouwen als significant wanneer ze het goed aankopen. Zulke verschillen zouden namelijk voldoen om de goodwill van de Amerikaanse bron te eroderen.333 Enige hogere drempel zou de investering in de goodwill van het product door de producent in gevaar brengen en zou onterecht de                                                                                                                

Gamut Trading Co. v. ITC, 200 F.3d 775 (Fed. Cir. 1999).   Zie vb. Olympus Corp. v. U.S., 792 F.2d 315, 319-20 (2d Cir. 1986); Vivitar Corp. v. U.S., 761 F.2d 1552, 1559-60 (Fed. Cir. 1985), cert. denied, 474 U.S. 1055, 106 S. Ct. 791, 88 L. Ed. 2d 769 (1986); United States v. Eighty-Three Rolex Watches, 992 F.2d 508, 511 (5th Cir. 1993); Vittoria N. Am., L.L.C. v. Euro-Asia Imprts Inc., 278 F.3d 1076 (10th Cir. 2001). 332 Original Appalachian Artworks v. Granada Electronics, 816 F.2d 68, 73, 2 U.S.P.Q.2d 1343, 1346 (2d Cir. 1987); Martin’s Herend Imports Inc. v. Diamond & Gem Trading USA, Co., 112 F.3d 1296, 42 U.S.P.Q.2d 1801 (5th Cir. 1997); Lever Brothers Co. v. United States, 981 F.2d 1330, 25, U.S.P.Q.2d 1579 (D.C. Cir. 1993); Gamut Trading Co. v. ITC, 200 F.3d 775 (Fed. Cir. 1999). 333 Gamut Trading Co. v. ITC, 200 F.3d 775 (Fed. Cir. 1999). 330 331

 

93  

 

consumenten onderwerpen aan potentiële verwarring door de band tussen het beschermde merk en zijn geassocieerde bundel van karaktertrekken door te knippen.334 Het is echter niet vereist dat de materiële verschillen fysiek van aard zijn. Materiële verschillen die de aansprakelijkheid in het gedrang brengen voor een inbreuk via grijze goederen kunnen zowel fysiek als niet-fysiek van aard zijn.335 De geschikte test mag dus niet strikt beperkt worden tot uiterlijke discrepanties. Andere ongelijkheden, zoals verschillen in garantie of dienst na verkoop, kunnen de producten verschillend maken op de manier zoals bedoeld in de Lanham Act. Ook afwijkingen in etikettering en andere geschreven zaken werden al beschouwd als materieel, op basis van de criteria van waarschijnlijkheid van consumentenverwarring en bezorgdheid over het effect van niet ingeloste consumentenverwachtingen op de reputatie en de goodwill van de merkhouder.336 124.

Omwille van het totale gebrek aan authenticiteit bij vervalste goederen, zullen

de sancties voor de poging om goederen te importeren die een vervalst merk dragen strenger zijn dan de sancties voor de poging om grijze markt goederen te importeren. Maar de procedure met betrekking tot grijze markt goederen verschilt niet zo sterk van de procedure om te bepalen of een beweerdelijk vervalst goed in beslag genomen of vrijgelaten moet worden. Aangezien men consumentenverwarring wil vermijden en wil verzekeren dat de geïmporteerde goederen veilig zijn, heeft de CBP de bevoegdheid om bepaalde stappen te nemen die ervoor zorgen dat de goederen die een inbreuk plegen nooit de handelskanalen zullen bereiken. Als de CBP beambten botsen op verboden grijze markt goederen, moeten ze die goederen toegang weigeren tot de VS en ze aanhouden. Dergelijke artikelen zullen vastgehouden worden voor een periode van 30 dagen vanaf de datum waarop de goederen onderworpen werden aan                                                                                                                 334

Societe Des Produits Nestle v. Casa Helvetia, Inc., 982 F.2d 633, 25 U.S.P.Q.2d 1263 (1st Cir. 1992). 335 SKF USA, Inc. v. ITC, 423 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2005), cert. denied, 548 U.S. 904 (2006). Hierdoor maakte het Federal Ciruit hetgeen enkel impliciet beweerd werd in Gamut, expliciet. De rechtbank in Gamut had namelijk enkel de term ‘materiële verschillen’ en niet ‘fysieke verschillen’ gehanteerd om de precieze test te omschrijven die moet worden toegepast in de context van grijze markt goederen. 336 Osawa & Co. v. B & H Photo, 589 F.Supp. 1163 (S.D.N.Y. 1984); Fender Musical Instruments Corp. v. Unlimited Music Center, Inc., 35 U.S.P.Q.2d 1053 (D. Conn. 1995). In deze zaken werden materiële verschillen vastgesteld, voor een deel gebaseerd op verschillen in diensten en garanties tussen de geautoriseerde en grijze markt goederen, alsook bijbehorende documenten zoals gebruikshandleidingen. Dit zijn niet-fysieke karaktertrekken die desondanks werden bestempeld als zijnde materiële verschillen voor consumenten.

 

94  

het onderzoek van de douane. De importeur moet op de hoogte gesteld worden van de beslissing tot aanhouding binnen 5 dagen na de beslissing.337 Als de importeur er niet in slaagt om binnen de aanhoudingsperiode van 30 dagen aan te tonen dat één van de hierboven beschreven uitzonderingen van toepassing is, zullen de inbeslagname- en verbeuringsprocedures in werking treden.338 Daarenboven kan de CBP, binnen een periode van 30 dagen na de kennisgeving, de Amerikaanse merkhouder op de hoogte stellen van de aanwezigheid van de grijze markt goederen om assistentie te verkrijgen bij het bepalen of die goederen een inbreuk plegen op het merk van de Amerikaanse titularis.339 Net zoals bij de invoer van vervalste goederen, kan de merkhouder ook hier een staal van de geïmporteerde goederen verwerven voor een meer gedetailleerd onderzoek.340 Als de CBP, geholpen door de Amerikaanse merkhouder, vindt dat de grijze markt goederen een inbreuk plegen op het merk van de Amerikaanse titularis, mag ze de goederen in beslag nemen en beginnen de verbeurings- en inpandgevingsprocedures. Maar ook hier behoudt de importeur het recht om de inbeslagname en de verbeurdverklaring van de goederen aan te vechten en kan hij vragen aan Customs om de administratieve inpandgeving op te heffen.

                                                                                                                  337

19 CFR § 133.25(a). 19 CFR § 133.23(f).   339 19 CFR § 133.25(b). Customs zal dan de volgende informatie geven aan de merkhouder: (1) de datum van de invoer; (2) de haven waar de goederen zijn binnengekomen; (3) een beschrijving van de goederen; (4) de betrokken hoeveelheid aan goederen; en (5) het land van oorsprong van de goederen. 340 19 CFR § 133.25(c). 338

 

95  

 

HOOFDSTUK 6: TOEGESTAAN GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK   125.

Om aansprakelijkheid vast te stellen wegens de inbreuk op een merk, moet een

merkhouder bewijzen dat de ongeautoriseerde activiteiten van de beweerdelijke overtreder een gebruik uitmaken dat vervolgbaar is onder de Lanham Act. De vraag die wordt gesteld in dit hoofdstuk is of bepaalde vormen van ongeautoriseerd gebruik van andermans merk wettelijk moeten worden toegelaten. Het gaat dus over zaken waarbij de activiteiten van de verweerder weldegelijk een vervolgbaar gebruik uitmaken en een waarschijnlijke verwatering of waarschijnlijkheid van verwarring veroorzaken maar waarbij de aard van het gebruik tot gevolg heeft dat de verweerder immuun is voor aansprakelijkheid, ondanks de verwarring of verwatering. 126.

Eerst bekijken we de doctrine van niet-commercieel gebruik (§1) en eerlijk

gebruik341 (§2). Daarna wordt er wat dieper ingegaan op het gebruik van andermans merk in nieuwsverslaggeving (§3). Vervolgens analyseren we de ‘first sale’ doctrine, waarbij de koper van goederen, die een onvervalst merk dragen, het merk verder probeert te gebruiken in verbinding met de herverkoop van de aangekochte goederen, soms nadat hij de goederen of hun verpakking heeft veranderd (§4). Ten slotte, worden enkele zaken onder de loep genomen waarbij de ongeautoriseerde gebruiker van een merk beweert dat hij het merk gebruikt in een parodie, om kritiek te geven of voor andere doeleinden waarbij het belang van meningsuiting voorgaat op het merkbelang (§5).

§1 NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK   127.

Er bestaan twee soorten verweren wegens niet-commercieel gebruik van

andermans merk: één tegen klassieke vorderingen wegens de inbreuk op een merk en één tegen vorderingen wegens verwatering van andermans merk. Als iemand je dagvaart omwille van een inbreuk op zijn/haar merk, kan je jezelf verdedigen door te argumenteren dat je het merk niet hebt gebruikt in verbinding met de verkoop van goederen of diensten.342 Dit komt namelijk neer op een niet-commercieel gebruik van

                                                                                                                341 342

 

De zogenaamde ‘doctrine of fair use’. Bosley Medical Institute, Inc. v. Kremer, 403 F.3d 672 (9th Cir. 2005).

96  

het merk en dit is niet strijdig met de Lanham Act. 343 Spijtig genoeg, hebben verschillende rechtbanken uiteenlopende visies over wat kwalificeert als een gebruik in verbinding met de verkoop van goederen en diensten op het internet. Sommige rechtbanken hebben geoordeeld dat het louter registreren van een domeinnaam en het wegleiden van consumenten van een andere website gebruik kan uitmaken in verbinding met goederen en diensten. Andere rechtbanken hebben zich verzet tegen deze visie en hebben geoordeeld dat het hosten van reclame of het linken naar commerciële websites voldoende is om gebruik in verbinding met goederen en diensten vast te stellen.344 Als iemand je daarentegen dagvaart omwille van de verwatering van zijn/haar merk, kan je argumenteren dat jouw gebruik van het beroemde merk niet-commercieel was. Congress heeft dit verweer gecreëerd, in paragraaf 43(c)(3)(C) van de Lanham Act345, uit bezorgdheid dat vorderingen omwille van verwatering afbreuk zouden doen aan de First Amendment rechten van critici en commentatoren. De rechtbanken hebben dit verweer ruim geïnterpreteerd door te stellen dat elke meningsuiting die meer doet dan het voorstellen van een commerciële transactie ‘niet-commercieel’ is.346 Dit betekent dat als je een beroemd merk van een merkhouder gebruikt om te rapporteren over, commentaar te geven op of kritiek te geven op de merkhouder of zijn goederen of diensten, je gebruik naar alle waarschijnlijkheid als niet-commercieel zal worden beschouwd. Dit verweer zal je ook beschermen als je een beroemd merk hebt gebruikt in een parodie347 of een ander politiek of artistiek werk.

§2 EERLIJK GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK 128.

In het Amerikaans merkenrecht blijft eerlijk gebruik een inaccurate catch-all

term voor een variëteit aan gerelateerde doctrines. 348 Rekening houdend met de leidinggevende rechtspraak, kan je de doctrine van eerlijk gebruik onderverdelen in twee categorieën: ‘beschrijvend’ of ‘klassiek’ eerlijk gebruik en ‘nominatief’ eerlijk                                                                                                                 343

Zie ook supra randnummer 25. Vb. Taubman v. Webfeats, 319 F.3d 770 (6th Cir. 2003). 345 15 U.S.C § 1125(c)(3)(C) (2006). 346 Vb. Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc., 225 F.3d 1180, 1184 (9th Cir. 2001). 347 Zie infra randnummer 148. 348 In tegenstelling tot copyright fair use is trademark fair use een relatief onderontwikkelde doctrine met weinig gerapporteerde beslissingen. 344

 

97  

 

gebruik. De lijn tussen deze twee categorieën is niet altijd even duidelijk dus het onderscheid tussen de twee is niet scherp.

1. Beschrijvend Eerlijk Gebruik 129.

De doctrine van beschrijvend of klassiek eerlijk gebruik kan teruggevonden

worden in verschillende wettelijke bepalingen. Zo wordt de doctrine omschreven in de Restatement (Third) of Unfair Competition. 349 Een gelijkaardige doctrine van beschrijvend eerlijk gebruik kan gevonden worden in de Lanham Act.350 Daarnaast is eerlijk gebruik ook relevant in zaken met betrekking tot verwatering. 351 Eerlijk gebruik laat anderen toe om een beschermd merk te gebruiken om de karakteristieken van hun eigen goederen te beschrijven, op voorwaarde dat het gebruik te goeder trouw is en het beschermd merk niet als een merk wordt gebruikt. Doorslaggevend hierbij is niet of het woord of de afbeelding wordt geclassificeerd als beschrijvend, maar wel of het gebruik door de verweerder van het beschermde woord of van de beschermde afbeelding beschrijvend is. 352 Het eerlijk gebruik concept in het Amerikaanse merkenrecht reflecteert de gelimiteerde aard van merkenrechten. Merkenrechten mogen namelijk geen vulgaire eigendomsrechten worden die resulteren in de verwijdering van bepaalde woorden uit de taal. Beschrijvend eerlijk gebruik verbiedt dan ook dat een merkregistrator een beschrijvende term opeist om exclusief te gebruiken en zo anderen belet om op een accurate wijze de                                                                                                                 349

Restatement (Third) of Unfair Competition §28 (1995): “In an action for infringement of a trademark, trade name, collective mark, or certification mark, it is a defense that the term used by the actor is descriptive or geographically descriptive of the actor’s goods, services, or business, or is the personal name of the actor or a person connected with the actor, and the actor has used the term fairly and in good faith solely to describe the actor’s goods, services, or business or to indicate a connection with the named person.”. 350 15 U.S.C. § 1115(b)(4) (2006): “One of the preserved defenses against incontestable registrations is that the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, of the party’s individual name in his own business, or of the individual name of anyone in privity with such party, or of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin…”. 351 15 U.S.C. § 1125(c)(3)(A) (2006): “The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection: (A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person’s own goods or services, including use in connection with: (i) Advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or (ii) Identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.”. 352  Car-Freshner Corp. v. S.C. Johnson, 70 F.3d 267, 269 (2d Cir. 1995).  

 

98  

karakteristieken van hun goederen te omschrijven.353 Dit principe is dus van groot belang want het beschermt het recht van de gemeenschap om gebruik te maken van woorden of beelden in hun primaire beschrijvende betekenis, in tegenstelling tot de exclusiviteit van de merkhouder.354 Eisen met betrekking tot beschrijvend eerlijk gebruik doen zich meestal voor als een verweerder een bepaalde term heeft gebruikt om zijn eigen goederen of diensten te beschrijven en de eiser dezelfde term gebruikt heeft om de bron van zijn goederen of diensten te identificeren. Een producent van snoep bijvoorbeeld zou vrij moeten zijn om de term ‘sweet’ te gebruiken om zijn snoep te beschrijven, ondanks het feit dat een producent van auto’s rechten bezit in het merk SWEET voor wagens.355 130.

De rechtbanken waren het niet eens over waar beschrijvend eerlijk gebruik

moest gesitueerd worden in verhouding tot de verwarringsanalyse. Bepaalde Circuits hielden dat het klassieke eerlijk gebruik verweer niet beschikbaar was als er een waarschijnlijkheid van consumentenverwarring bestond met betrekking tot de oorsprong van het goed.356 Dit wou zeggen dat als een eiser kon bewijzen dat het gebruik door de verweerder naar alle waarschijnlijkheid verwarring zou veroorzaken, de verweerder niet meer kon opwerpen dat het gebruik eerlijk was. Andere rechtbanken daarentegen weigerden het voorstel te accepteren dat het bestaan van verwarring een eis van eerlijk gebruik teniet doet.357 Uiteindelijk heeft de Supreme Court deze discussie beslecht in de KP Permanent zaak door te stellen dat een partij het verweer van eerlijk gebruik mag opwerpen in een zaak met betrekking tot de inbreuk op een merk, zonder dat deze partij de waarschijnlijkheid van verwarring moet tenietdoen. De Supreme Court aanvaardt dus dat een bepaalde vorm van                                                                                                                 353

New Kids on the Block v. News Am. Publ’g Inc., 971 F.2d 302, 306 (9th Cir. 1992). Car-Freshner Corp. v. S.C. Johnson, 70 F.3d 267, 269 (2d Cir. 1995). 355 Dit voorbeeld werd gebruikt in Car-Freshner Corp. v. S.C. Johnson, 70 F.3d 267, 269 (2d Cir. 1995); Voor andere voorbeelden zie ook Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc., 64 F.3d 1055 (7th Cir. 1995); Cosmetically Sealed Indus., Inc. v. Chesebrough-Pond’s USA co., 125 F.3d 28 (2d Cir. 1997); Wonder Labs, Inc. v. Procter & Gamble Co., 728 F.Supp. 1058 (S.D.N.Y. 1990). 356 Cairns v. Franklin Mint Co., 292 F.3d 1139, 1151 (9th Cir. 2002); Brother Records, Inc. v. Jardine, 318 F.3d 900, 907 n.4 (9th Cir. 2003); PACCAR Inc. v. Telescan Technologies, L.L.C., 115 F. Supp.2d 772 (E.D. Mich. 2000); Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983). 357 Zie vb. Cosmetically Sealed Indus., Inc. v. Chesebrough-Pond’s USA co., 125 F.3d 28 (2d Cir. 1997); Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc., 64 F.3d 1059 (2d Cir. 1995); Shakespeare Co. v. Silstar Corp. of America, Inc., 9 F.3d 1091, 1092-1099(4th Cir. 1993). 354

 

99  

 

consumentenverwarring compatibel is met eerlijk gebruik. Dit houdt in dat het gebruik van een gelijkaardige naam door een ander om waarheidsgetrouw zijn eigen goederen of diensten te beschrijven niet legaal of moreel verkeerd is, ook al heeft dat gebruik tot gevolg dat het consumerend publiek zich vergist over de oorsprong of de eigendom van het goed of de dienst.358 De ratio van deze beslissing is dat het niet logisch is om te beweren dat een verweer niet mag worden opgeworpen in de enige situatie waarin het relevant wordt. De Supreme Court wou echter niet de rol van de graad van consumentenverwarring bij het verweer van eerlijk gebruik volledig uitsluiten. Dit bracht heel wat vragen359 en onzekerheid met zich mee. Men kan namelijk stellen dat, in het zog van de beslissing in KP Permanent, verweerders beschrijvend gebruik kunnen misbruiken als vermomming om vrijer om te springen met het gebruik van een merk van een grote concurrent. Dit probleem wordt alleen maar erger wanneer de merken in kwestie minder beschrijvend zijn en meer gelijkaardig zijn aan bijzondere en arbitraire termen. De Supreme Court had de rechtszaak teruggezonden naar het Ninth Circuit voor herziening en deze heeft bevestigd dat de graad van consumentenverwarring een rol blijft spelen bij het evalueren van eerlijk gebruik en het heeft enkele relevante factoren aangereikt die in acht moeten worden genomen door de jury bij het bepalen van eerlijk gebruik.360 131.

Een verweer van beschrijvend eerlijk gebruik wordt aanvaard als de

verweerder kan bewijzen dat zijn gebruik (1) geen gebruik als een merk inhoudt; (2) beschrijvend is; en (3) te goeder trouw is.361 De vraag of de verweerder een term beschrijvend heeft gebruikt en de vraag of de verweerder een term al dan niet als een

                                                                                                                358

KP Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111 (2004). Mogen de rechtbanken vrij beslissen dat verwarring volledig irrelevant is voor eerlijk gebruik of kunnen ze stellen dat het een dominante overweging is bij eerlijk gebruik?; Als het verweer van eerlijk gebruik een bepaalde graad van consumentenverwarring met zich meebrengt, hoeveel consumentenverwarring volstaat er dan om het verweer van eerlijk gebruik uit te sluiten? 360 KP Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 408 F.3d 596 (9th Cir. 2005). Deze factoren zijn: de graad van waarschijnlijke verwarring, de sterkte van het merk, de beschrijvende aard van de term die gebruikt wordt voor het goed of de dienst dat wordt aangeboden door de verweerder en de beschikbaarheid van alternatieve beschrijvende termen, de mate waarin term werd gebruikt vóór de registratie van het merk en alle verschillen tussen de tijd en de contexten waarin de verweerder de term heeft gebruikt. 361 EMI Catalogue P’ship v. Hill, Holliday, Connors, & Cosmopulos, Inc., 228 F. 3d 56, 64 (2d Cir. 2000). 359

 

100  

merk heeft gebruikt, zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde munt.362 Een gebruik is enkel beschrijvend als het (1) een gebruik inhoudt van de individuele naam van de verweerder in verbinding met zijn of haar onderneming; of (2) een gebruik inhoudt dat de goederen of de diensten omschrijft of hun geografische oorsprong schetst.363 Gebruiken als een merk betekent dat de term gehanteerd wordt als een symbool om het merk te associëren met een bepaalde producent en om publieke aandacht te trekken, rekening houdend met de fysieke aard van het gebruik in termen van grootte, plaats en andere karakteristieken in vergelijking met het voorkomen van andere beschrijvende materie of andere merken, alsook de aanwezigheid of afwezigheid van voorzorgsmaatregelen zoals etikettering of andere instrumenten om het risico te minimaliseren dat de term zal worden begrepen in de zin van een merk.364 Wat de goede trouw betreft, kan gesteld worden dat de juridische standaard voor goede trouw in de context van eerlijk gebruik dezelfde is als de juridische standaard voor goede trouw in elke andere merkcontext. Er moet dus nagegaan worden of de beweerdelijke overtreder de bedoeling had om te profiteren van de goodwill van de merkhouder door verwarring te creëren met betrekking tot de bron van de goederen of diensten.365 Als het bewijs aantoont dat er een gebrek is aan goede trouw, zal het verweer van beschrijvend eerlijk gebruik naar alle waarschijnlijkheid worden afgewezen.366 132.

Een andere vraag die zich stelt, is of het verweer van beschrijvend eerlijk

gebruik kan worden aangewend als het merk, waarop beweerdelijk een inbreuk wordt gepleegd, een non-verbaal merk is. Deze vraag doet zich voornamelijk voor bij zaken waarbij de verpakking en de verschijning van het goed beschermd zijn. Ook in deze zaken kan het verweer van beschrijvend eerlijk gebruik succesvol worden opgeworpen door een verweerder die ervan wordt beschuldigd dat hij een inbreuk heeft gepleegd op de trade dress van de eiser.367 Het verweer van eerlijk gebruik kan                                                                                                                 362

Whirlpool Properties, Inc. v. LG Electronics U.S.A., Inc., 2005 WL 3088339, *20 (W.D. Mich. 2005). 363 Fortune Dynamic, Inc. v. Victoria’s Secret Stores Brand Mgmt., Inc., 618 F.3d 1025 (9th Cir. 2010). 364 JA Apparel v. Abboud, 568 F.3d 390 (2d Cir. 2009). 365 International Stamp Art, Inc. v. United States Postal Service, 456 F.3d 1270 (11th Cir. 2006); Zie ook JA Apparel v. Abboud, 568 F.3d 390 (2d Cir. 2009). 366 Tdata, Inc. v. Aircraft Tech. Pub., 411 F.Supp. 2d 901 (S.D. Ohio 2006). 367 Car-Freshner Corp. v. S.C. Johnson, 70 F.3d 267, 269 (2d Cir. 1995). In deze zaak verkocht eiser Car-Freshner Corporation luchtverversers voor auto’s met de geur en in de vorm van een denneboom onder het merk ‘Little Tree’. Tijdens Kerstmis verkocht verweerder

 

101  

 

dus ook opgeworpen worden met betrekking tot inbreuken op het design van een goed.368

2. Nominatief Eerlijk Gebruik 133.

Het verweer van nominatief eerlijk gebruik houdt in dat het toegelaten is om

andermans merk te gebruiken in vergelijkende reclame, nieuwsverslaggeving, commentaar, kritiek en parodie om het product van de merkhouder te identificeren, zolang de producten niet verkeerd worden voorgesteld of er geen verwarring is met betrekking tot hun bron of sponsoring. Dus waarheidsgetrouwe vergelijkende reclame is toegelaten. Deze regel is gebaseerd op het feit dat het verlenen van informatie over de bron en de sponsoring van een product de enige juridisch relevante functie is van een merk. 369 De Lanham Act identificeert niet uitdrukkelijk een doctrine met betrekking tot nominatief eerlijk gebruik. Het is dus een leer die gecreëerd werd door de rechtspraak. Het verschil tussen nominatief eerlijk gebruik en beschrijvend eerlijk gebruik, houdt in dat nominatief eerlijk gebruik toepasselijk is als de verweerder het                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             S.C. Johnson plug-in luchtverversers met de geur en in de vorm van een denneboom onder de naam ‘Holiday Pine Potpourri’ en onder het merk ‘Glade Plug-Ins’. Car-Freshner daagde Johnson voor de rechtbank omdat de verkoop door Johnson van luchtverversers in de vorm van een denneboom een inbreuk zou plegen op de merkenrechten die Car-Freshner heeft in de denneboomvorm en in zijn merk. Johnson wierp het verweer van beschrijvend eerlijk gebruik op. Het Second Circuit gaf Johnson gelijk door te stellen dat het gebruik door Johnson eerlijk gebruik was aangezien het beschrijvend was van de karakteristieken van de goederen van de verweerder (een denneboomgeur en een Kerstmisthema); Zie ook Herman Miller, Inc. v. A. Studio s.r.l., 2006 WL 1307904 (W.D. Mich. 2006). 368 International Stamp Art, Inc. v. United States Postal Service, 456 F.3d 1270 (11th Cir. 2006). 369 R.G. Smith v. Chanel, Inc., 402 F.2d 562 (9th Cir. 1968). Chanel maakt een populaire, dure parfum die ‘Number 5’ wordt genoemd. Smith had parfum gemaakt die bijna juist hetzelfde rook en verkocht het aan een veel goedkopere prijs. Daarenboven schreef Smith op de doos dat zijn parfum hetzelfde rook als Number 5. Chanel daagde Smith voor de rechtbank, maar deze hield dat Smith in reclame mocht beweren dat zijn product equivalent is aan het product van Chanel. Dit lijkt op het eerste gezicht oneerlijk omdat de concurrent op deze manier kan profiteren van de goodwill en de reputatie van de merkhouder. Deze merkhouder heeft namelijk heel wat geld en moeite gestoken in het bekend maken van het merk. Maar merkhouders hebben geen recht om het verlangen van het publiek naar een niet-gepatenteerd product te monopoliseren, ook al hebben ze dat verlangen zelf gecreëerd met veel moeite en kosten. Het voorbehouden van een merk als een manier om de producten van een merkhouder te identificeren dient namelijk een belangrijk openbaar doel. Het maakt effectieve concurrentie mogelijk in een complexe, onpersoonlijke marktplaats door manieren te voorzien via dewelke consumenten producten kunnen identificeren die hun tevreden stellen en die een producent belonen met voortgezette begunstiging. Zonder dergelijke vorm van productidentificatie kan geïnformeerde consumentenkeuze en kwalitatief betekenisvolle competitie niet bestaan. Door te profiteren, dient de kopieerder dus een belangrijk openbaar belang door het aanbieden van vergelijkbare producten aan lagere prijzen.

 

102  

merk van de eiser heeft gebruikt om het product van de eiser te beschrijven, ook al is het ultieme doel het beschrijven van zijn eigen product. Beschrijvend eerlijk gebruik daarentegen is toepasselijk als de verweerder het merk van de eiser heeft gebruikt om enkel zijn eigen product te beschrijven en helemaal niet om het merk te beschrijven van de eiser. 370 Nominatief eerlijk gebruik is dus niet zo verschillend van beschrijvend eerlijk gebruik dat het een sterk verschillende behandeling rechtvaardigt, aangezien de verweerder uiteindelijk het merk van de eiser op een nominatieve manier gebruikt om zijn eigen goederen of diensten te beschrijven.371 Het Ninth Circuit heeft een driedelige test aangenomen, onder dewelke een verweerder nominatief eerlijk gebruik kan opwerpen. Hij kan dit doen door te bewijzen dat (1) het goed of de dienst in kwestie niet makkelijk identificeerbaar is zonder het gebruik van het merk; (2) slecht zoveel van het merk of van de merken werd gebruikt als redelijk noodzakelijk om het goed of de dienst te identificeren; en (3) de gebruiker niets deed dat sponsering of goedkeuring van de merkhouder suggereert.372 Dit wordt ook wel de ‘New Kids on the Block test’ genoemd. 134.

Net zoals bij beschrijvend eerlijk gebruik, stelt zich hier de vraag naar de

verhouding van nominatief eerlijk gebruik tot de verwarringsanalyse. In de hierboven beschreven KP Permanent zaak hield de Supreme Court dat een verweerder die beschrijvend eerlijk gebruik opwierp, niet de afwezigheid van een waarschijnlijkheid van verwarring moest aantonen. Maar de KP Permanent beslissing beantwoordde niet expliciet de vraag of een verweerder die nominatief eerlijk gebruik opwerpt, moet aantonen dat verwarring onwaarschijnlijk is. Hierdoor bleef er heel wat onenigheid bestaan tussen de verschillende Circuits. Zo concludeerde het Ninth Circuit oorspronkelijk dat de New Kids on the Block test de klassieke verwarringsanalyse verving in de context van eerlijk gebruik.373 Het Sixth Circuit, daarentegen, wees de                                                                                                                 370

Cairns v. Franklin Mint Co., 292 F.3d 1139, 1152 (9th Cir. 2002). Century 21 Real Estate Corp. v. Lendingtree, Inc., 425 F.3d 211 (3d Cir. 2005). 372 New Kids on the Block v. News Am. Publ’g Inc., 971 F.2d 302, 308 (9th Cir. 1992). In deze zaak had USA Today de naam van de muziekgroep ‘New Kids on the Block’ gebruikt in verbinding met een nieuwsbericht en een poll over de band. Omdat het gebruik van de naam op een accurate wijze verwees naar de band, omdat er geen enkele andere manier was om te verwijzen naar de band dan via hun naam en omdat er geen suggestie van goedkeuring of sponsoring was, werd geoordeeld dat het gebruik van de naam van de band rechtmatig was. 373 Cairns v. Franklin Mint. Co., 292 F.3d 1139, 1150 (9th Cir. 2002); Playboy Enters., Inc. v. Welles, 279 F.3d 796, 810 (9th Cir. 2002). Het toepassen van de standaard waarschijnlijkheid 371

 

103  

 

test van het Ninth Circuit af en stelde dat de eisen met betrekking tot nominatief eerlijk gebruik moesten beheerst worden door de standaard multi-factortest voor verwarring. 374 Het Fifth Circuit hield dan weer dat een nominatief gebruik een gebruik moest zijn dat geen verwarring veroorzaakt.375 In een meer recente beslissing heeft het Third Circuit KP Permanent geïnterpreteerd op een manier dat de eiser altijd de last draagt om waarschijnlijkheid van verwarring aan te tonen.376 Steunend op de taal van de KP Permanent zaak, erkende het hof dat een nominatief eerlijk gebruik kan bestaan naast een bepaald niveau van verwarring. Hierbij introduceerde het een tweedelige test: een waarschijnlijkheid van verwarring analyse gevolgd door een driedelige nominatief eerlijk gebruik test. Maar de Century 21 meerderheid was van oordeel dat vele factoren die traditioneel in acht genomen worden bij de verwarringsanalyse, irrelevant zijn in de context van nominatief eerlijk gebruik en dat enkel vier factoren moeten in acht genomen worden: (1) de graad van consumentenzorg; (2) de duur dat de verweerder gebruik heeft gemaakt van het merk van de eiser zonder bewijs van werkelijke verwarring; (3) de bedoeling van de verweerder bij het aannemen van het merk; en (4) het bewijs van werkelijke verwarring. Als de eiser er in slaagt om, aan de hand van deze aangepaste verwarringsanalyse, aan te tonen dat er sprake is van een waarschijnlijkheid van verwarring, is het noodzakelijk om na te gaan of het gebruik van de verweerder een nominatief eerlijk gebruik uitmaakt, door te onderzoeken of (1) het gebruik van het merk van de eiser noodzakelijk is om zowel het goed of de dienst van de eiser als dat van de verweerder te beschrijven; (2) de verweerder slechts zoveel van het merk van de eiser gebruikt als redelijk noodzakelijk voor het beschrijven van de goederen of diensten van de eiser; en (3) het gedrag en de taal van de verweerder de echte en accurate relatie tussen de goederen of diensten van de eiser en de verweerder reflecteert. Het is de verweerder die dit moet bewijzen.377 Onlangs heeft het Ninth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             van verwarring test zou leiden tot de onjuiste conclusie dat virtueel elk nominatief gebruik verwarrend is. 374 Paccar Inc. v. Telescan Techs., L.L.C., 319 F.3d 243, 256 (6th Cir. 2003). 375 Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd., 155 F.3d 526, 546 (5th Cir. 1998). 376 Century 21 Real Estate Corp. v. Lendingtree, Inc., 425 F.3d 211 (3d Cir. 2005); 377 Rechter D. Michael Fisher uitte een dissenting opinion. Hij vond het namelijk verkeerd dat nominatief eerlijk gebruik werd behandeld als een verweer waardoor de verweerder immuun is voor aansprakelijkheid, eerder dan een vorm van gebruik die geen inbreuk pleegt op een merk. Hij bekritiseerde ook de verkorte waarschijnlijkheid van verwarring test omdat hierdoor de bewijslast van de eiser ontoelaatbaar wordt verminderd. Hij raadde een meer uitgebreide test aan die rekening zou houden met: (1) de graad van consumentenzorg; (2) de

 

104  

Circuit zich opnieuw uitgesproken over het verweer van nominatief eerlijk gebruik. In de Tabari zaak hield het namelijk dat de verweerder die nominatief eerlijk gebruik wil opwerpen, enkel moet aantonen dat hij het merk heeft gebruikt om te verwijzen naar een gemerkt goed of dienst. Hierdoor verschuift de bewijslast naar de titularis van het merk. Hij zal een waarschijnlijkheid van verwarring moeten aantonen aan de hand van de New Kids test.378

§3 HET GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK IN NIEUWSVERSLAGGEVING   135.

Het Amerikaans merkenrecht laat niet toe dat de titularis van een merk zijn

merkenrechten doet gelden om een halt toe te roepen aan nieuwsverslaggeving over zichzelf of over zijn goederen of diensten. Van dergelijke nieuwsverslaggeving tref je elke dag voorbeelden aan op de voorpagina’s van kranten, de homepages van nieuwssites en talloze blogs. Mainstream verslaggevers en niet-traditionele journalisten rapporteren stelselmatig over overnames, ontslagen, herstructureringen, … zonder zich zorgen te maken over het feit dat ze een inbreuk zouden plegen op de merken van de bedrijven en organisaties waarover ze schrijven of dat ze deze merken zouden verwateren. Hiervoor zijn verschillende redenen. Er is geen risico op verwarring tussen de nieuwsbron en de titularis van het merk. Daarenboven beschermt de leer van het nominatief eerlijk gebruik dergelijk gebruik van een merk. Ten slotte werd voor verwatering ‘nieuwsverslaggeving en nieuwscommentaar’ uitdrukkelijk opgenomen als een uitzondering in paragraaf 43(c)(3)(B) van de Lanham Act379. Één rechtbank heeft geoordeeld dat de kritische commentaar van een blogger op een bedrijf kon gekwalificeerd worden als nieuwsverslaggeving en nieuwscommentaar.380 Dit is echter slechts één rechtszaak dus het valt nog te bezien hoe de rechtbanken ‘nieuwsverslaggeving en nieuwscommentaar’ zullen definiëren, gelet op de verschillende soorten van nieuwe media die de grens tussen de verslaggever en de consument van nieuws doen vervagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             duur van het gebruik door de verweerder zonder bewijs van werkelijke verwarring; (3) de bedoeling van de verweerder; (4) bewijs van werkelijke verwarring; (5) de handelskanalen; (6) de identiteit van de doelen van de verkoopinspanningen; (7) de relatie tussen de goederen of diensten in hoofde van de consumenten; en (8) andere factoren die suggereren dat de consumenten zouden kunnen verwachten dat de goederen van de partijen afkomstig zijn van één bron. 378 Toyota Motor Sales U.S.A., Inc. v. Tabari, 610 F.3d 1171 (9th Cir. 2010). 379 15 U.S.C. § 1125(c)(3)(B) (2006). 380 BidZirk, LLC v. Smith, 2007 WL 3119445 (D.S.C. 2007).

 

105  

 

§4 HET GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK OP ONVERVALSTE GOEDEREN: ‘FIRST SALE’ DOCTRINE 136.

De leer die bekend staat als de ‘first sale’ doctrine of de ‘uitputting van

rechten’ doctrine, behandelt een gemeenschappelijk raadsel in het Amerikaans intellectueel eigendomsrecht. Het raadsel doet zich voor als de houder van een intellectueel eigendomsrecht producten of diensten verkoopt zonder het bijvoegen van een uitdrukkelijke licentie als deel van de transactie. Bij afwezigheid van een uitdrukkelijke licentie, kan de omvang van de toestemming voor de koper om het aangekochte item te exploiteren onduidelijk zijn. Bij het merkenrecht zijn de exclusieve rechten echter minder absoluut dan bij patenten of copyrights dus de nood aan een first sale doctrine is minder sterk. De Lanham Act incorporeert dan ook geen uitdrukkelijk ‘first sale’ verweer. De nood om een ‘first sale’ concept in acht te nemen bij het merkenrecht doet zich in het algemeen voor in zaken waarbij één partij onvervalste381 gemerkte goederen aankoopt en de vervolgens de originele goederen of de aangepaste goederen wenst door te verkopen onder het merk. De first sale doctrine in het merkenrecht houdt in dat het recht van een producent om de distributie van zijn gemerkte goederen te controleren niet verder strekt dan de eerste verkoop van het goed.382 Via de first sale regel kan de koper van een goed dat geleverd werd door een merkhouder, dat goed opnieuw verkopen met het merk van de merkhouder erop. Hieronder wordt uiteengezet op welke manier de rechtbanken de first sale doctrine hebben toegepast bij een eerste verkoop binnen de Verenigde Staten en bij een eerste verkoop buiten de Verenigde Staten.

1. Eerste verkoop binnen de Verenigde Staten   137.

Zoals hierboven reeds beschreven, staat de first sale regel aan kopers van

fysieke manifestaties van intellectuele eigendom toe dat ze deze objecten opnieuw verkopen zonder beperkingen uit het intellectueel eigendomsrecht. Het is de essentie van de first sale doctrine dat een koper die niet meer doet dan het opslaan, het uitstallen en het doorverkopen van een product onder het merk van de producent geen

                                                                                                                381

Onvervalst in de zin dat het merk werd aangebracht op de goederen en de goederen op de markt werden gebracht door of met toestemming van de merkhouder. 382 Sebastian Intern., Inc. v. Longs Drug Stores Corp., 53 F.3d 1073, 1074 (9th Cir. 1995) (citing Prestonettes, Inc. v. Coty, 264 U.S. 359 (1924)).

 

106  

enkel recht, dat de Lanham Act toekent aan die producent, schendt.383 Maar als een gemerkt goed dat aangepast is door de koper op één of andere manier wordt verhandeld aan derden, is er een mogelijkheid van consumentenverwarring over de bron, de kwaliteiten en karakteristieken van het artikel. Dit creëert een conflict tussen de first sale regel, hetgeen concurrentie tussen nieuwe en gebruikte of aangepaste producten aanspoort, en het doel van het merkenrecht om te vermijden dat consumenten worden misleid. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen twee zaken: zaken waarbij andermans merk wordt gebruikt op onvervalste goederen die opnieuw werden verpakt om opnieuw verkocht te worden en zaken waarbij andermans merk wordt gebruikt op onvervalste goederen die werden opgeknapt om opnieuw te worden verkocht. Er zijn namelijk twee situaties waarbij de first sale doctrine partijen, die goederen opnieuw verkopen, niet beschermt: (1) als de kennisgeving dat het item opnieuw verpakt werd inadequaat is en (2) als de opnieuw verkochte goederen materieel verschillend zijn van de goederen die worden verkocht door de merkhouder.384 i. Opnieuw verpakte goederen 138.

De koper van een onvervalst goed heeft op grond van zijn eigendomsrecht het

recht om hetgeen hij gekocht heeft samen te stellen of te veranderen, om het origineel of het aangepast product te verdelen en om op het op die manier verder te verhandelen.385 Maar als een partij het gemerkte product van een ander incorporeert in een nieuw product, zijn de rechtbanken het erover eens dat het first sale verweer enkel van toepassing is als het resulterende nieuw product op een adequate wijze is gemerkt zodat het zijn bron aanduidt en verwarring bij de consumenten wordt vermeden. Het is dus toegestaan aan een koper om gemerkte goederen opnieuw te verpakken en door te verkopen onder condities die het risico op consumentenverwarring minimaliseren. Dit wil zeggen dat hij de context waarin het merk wordt voorgesteld aan de consumenten kan veranderen, zolang dat dit geen waarschijnlijke verwarring tot

                                                                                                                383

Sebastian Intern., Inc. v. Long Drug Stores Corp., 53 F.3d 1076 (9th Cir. 1995). Brilliance Audio, Inc. v. Haight’s Cross Commc’ns, Inc., 474 F.3d 365, 369-370 (6th Cir. 2007).   385 Prestonettes, Inc. v. Cory, 264 U.S. 359 (1924). 384

 

107  

 

gevolg heeft. Degene die het goed opnieuw verkoopt mag de consumenten namelijk niet misleiden over de aard van zijn relatie met de merkhouder.386 139.

De Lanham Act legt geen aansprakelijkheid op voor de verkoop van

onvervalste goederen die een echt merk dragen, zelfs al werd deze niet geautoriseerd door de merkhouder omdat een dergelijke verkoop niet inherent verwarring of verwatering veroorzaakt. 387 Hierop bestaan er echter twee uitzonderingen: een uitzondering met betrekking tot het opnieuw verpakken van een goed en een uitzondering met betrekking tot kwaliteitscontrole. De eerste uitzondering houdt in dat een verweerder, die er niet in slaagt om de consumenten op de hoogte te stellen dat hij de goederen uit de originele verpakking heeft gehaald en de goederen opnieuw heeft verpakt, het voordeel van de first sale doctrine verliest. 388 Onder de kwaliteitscontroledoctrine kan de distributie van een product, dat niet beantwoordt aan de standaarden van de kwaliteitscontrole van de merkhouder, resulteren in een devaluatie van het merk doordat het imago ervan wordt bevlekt. 389 Als dit zich voordoet dan wordt het niet-conformerende goed, voor de doeleinden van de Lanham Act, niet beschouwd als een onvervalst product en zal zijn distributie een inbreuk uitmaken op het merkenrecht. Daarnaast geldt de exceptie van kwaliteitscontrole ook als er een gebrek (of een potentieel gebrek) bestaat in het product zelf, dat de consument niet gemakkelijk kan ontdekken.390 Dus degene die een goed opnieuw verkoopt, heeft het recht om te profiteren als een soort ‘free-rider’ van de inspanningen van de originele producent, maar het is noodzakelijk dat hij het goed op zodanige wijze etiketteert dat de dubbele doelstelling van vermijden van verwarring en promoten van concurrentie wordt verwezenlijkt.                                                                                                                 386

Zo mag degene die opnieuw verkoopt zich niet ten onrechte voordoen als een geautoriseerde verdeler of een licentiehouder van de merkhouder. Om te vermijden dat er verwarring plaats vindt, zou de verkoper best een disclaimer opnemen die elke relatie met de merkhouder uitsluit. 387 Zino Davidoff SA v. CVS Corp., 571 F.3d 328 (2d Cir.2009). 388 Enesco Corp. v. Price/Costco Inc., 146 F.3d 1083 (9th Cir. 1998). 389 Enesco Corp. v. Price/Costco Inc., 146 F.3d 1083 (9th Cir. 1998); Warner-Lambert Co. v. Northside Dev. Corp., 86 F.3d 3, 6 (2d Cir. 1996); El Greco Leather Prods. Co., Inc. v. Shoe World, Inc., 806 F.2d 392, 395 (2d Cir. 1986). 390 Matrix Essentials, Inc. v. Emporium Drug Mart, Inc., 988 F.2d 587, 591 (5th Cir. 1993); Shell Oil Co. v. Commercial Petroleum, Inc., 928 F.2d 104 (4th Cir. 1991). In deze zaak kon een verkoper van petroleum die olie opnieuw verkocht onder de merken van Shell Oil zich niet beroepen op de first sale exceptie. Hij had namelijk niet voldaan aan de vereisten inzake het kuisen van de tanken en de pompen van Shell. Dit was een tekortkoming die de consumenten onmogelijk hadden kunnen ontdekken.

 

108  

ii. Opgeknapte goederen 140.

Een partij heeft het recht om een goed dat geproduceerd is door een ander te

verkopen en om te zeggen dat het door die persoon geproduceerd werd, door het merk van die laatste te behouden om zo de oorsprong van de goederen aan te duiden. Als de goederen die worden verkocht tweedehandsgoederen zijn en ze hersteld worden, kan de verkoper nog altijd het merk op de goederen behouden, als hij duidelijk maakt aan de consumenten dat deze goederen niet de goederen zijn van de originele producent maar hersteld werden door hem.391 De vraag of de aangepaste goederen even goed zijn als de originele goederen is dan ook niet belangrijk. Doorslaggevend is of de koper op de hoogte werd gesteld van de ware feiten. Daarnaast geldt de first sale doctrine enkel als de verkoper geen goederen verkoopt die materieel verschillend zijn van de goederen die verkocht werden door de merkhouder. Een materieel verschillend goed is namelijk niet onvervalst en daarom zal de ongeautoriseerde verkoop ervan een inbreuk op een merk uitmaken.392 Deze regel is consistent met de bedoeling van de Lanham Act omdat materieel verschillende goederen die hetzelfde merk hebben, consumenten zouden kunnen verwarren en de goodwill van de consumenten ten opzichte van het merk zou kunnen eroderen. Niet zomaar elk verschil zal echter consumentenverwarring veroorzaken. Een materieel verschil is een verschil dat consumenten als relevant beschouwen voor hun beslissing om een product al dan niet aan te kopen.393 De rechtspraak steunt de stelling dat het opnieuw verkopen van een gemerkt goed dat aangepast werd, resulterend in fysieke verschillen in het product, een waarschijnlijkheid van consumentenverwarring kan creëren. Zulke aanpassing voldoet dan ook aan de uitzondering van materiële verschillen en geeft aanleiding tot een eis omwille van een inbreuk op een merk.

                                                                                                                391

Champion Spark Plug Co. v. Sanders, 156 F.2d 488, 491 (2d Cir. 1946), aff’d, 331 U.S. 125 (1947). 392 Davidoff & CIE, S.A. v. PLD International Corp., 263 F.3d 1297 (11th Cir. 2001); Societe Des Produits Nestle v. Casa Helvetia, Inc., 982 F.2d 664 (1st Cir. 1992); Original Appalachian Artworks v. Granada Electronics, 816 F.2d 73 (2d Cir. 1987); Iberia Foods Corp. v. Romeo, 150 F.3d 302-3 (3d Cir. 1998); Martin’s Herend Imports Inc. v. Diamond & Gem Trading USA, Co., 112 F.3d 1296, 1302 (5th Cir. 1997); Enesco Corp. v. Price/Costco Inc., 146 F.3d 1087 (9th Cir. 1998). 393 Davidoff & CIE, S.A. v. PLD International Corp., 263 F.3d 1297 (11th Cir. 2001).

 

109  

 

iii. Verwarring na de verkoop 141.

In de meeste first sale zaken waarbij het gemerkte product wordt

geïncorporeerd in een nieuwe product, kan consumentenverwarring vermeden worden via een disclaimer of een uitleg op het moment van de verkoop van het resulterende aangepaste product. Maar aangezien zulke disclaimers in het algemeen niet kunnen gezien worden door observanten van producten na de verkoop, kan de waarschijnlijkheid van verwarring na de verkoop dit verweer ontoepasbaar maken in bepaalde zaken. Dit zijn zaken waarbij iemand anders dan de rechtstreekse koper van de goederen naar alle waarschijnlijkheid verward zou kunnen zijn over de bron van het product. Het Ninth Circuit heeft in de Au-Tomotive Gold zaak beslist dat de first sale regel niet van toepassing is op verkopers (die goederen opnieuw verkopen) wiens gedrag naar alle waarschijnlijkheid leidt tot verwarring na de verkoop, zelfs al hebben ze de kopers waarheidsgetrouw geïnformeerd over de oorsprong van de goederen die ze verkopen. 394 Als de eiser met andere woorden kan aantonen dat er een waarschijnlijkheid van verwarring na de verkoop bestaat, is de first sale doctrine niet langer van toepassing. Enkel als er geen waarschijnlijkheid van verwarring bestaat, zal men deze leer toepassen. Dus als we de redenering van het Ninth Circuit volgen, is de first sale regel helemaal geen verweer bij verwarring na de verkoop. Deze beslissing kan dan ook in vraag gesteld worden. Deze interpretatie van de first sale regel doet namelijk denken aan de redenering die het Ninth Circuit hanteerde in de hierboven beschreven KP Permanent zaak. In die zaak hield het Ninth Circuit dat de verweerder enkel kon genieten van het beschrijvend eerlijk gebruik verweer als er zich geen waarschijnlijkheid van verwarring voordeed ten gevolge van het beschrijvend gebruik van het merk. Er kon dus geen eerlijk gebruik plaatsvinden als                                                                                                                 394

Au-Tomotive Gold Inc. v. Volkswagen of America, Inc., 603 F.3d 1133 (9th Cir. 2010). In deze zaak kocht Au-Tomotive Gold onvervalste ‘VW’ badges van Volkswagen en paste ze aan en monteerde ze op nummerplaten. Daarna werden de nummerplaten verpakt met etiketten die uitlegden dat de nummerplaten niet werden geproduceerd of gesponsord door Volkswagen en werden ze verkocht. Au-Tomotive Gold beweerde dat haar verkoop van de nummerplaten beschermd was onder de first sale doctrine. De rechtbank verwierp dit verweer echter. Het stelde dat het waarschijnlijk was dat een persoon op straat die een Auto Gold nummerplaat met een VW badge ziet, deze nummerplaat zou associëren met Volkswagen. Daarenboven was het van mening dat de disclaimer op de verpakking van de nummerplaten niets deed om deze verwarring na de verkoop te verdrijven. Doordat de producent profiteerde van een merk via de verwarring na de verkoop met betrekking tot de oorsprong van het product, was de producent een ‘free-rider’.

 

110  

er een waarschijnlijkheid van verwarring bestond.395 De Supreme Court besloot echter dat deze interpretatie contradictoir was met de letter van de wet en de logica zelve en trok de beslissing van het Ninth Circuit in en zond de zaak terug. Net zoals bij beschrijvend eerlijk gebruik is de first sale doctrine gebaseerd op de concurrentievoordelen van free-riding. Het toestaan van herconditionering en herstel, alsook het toestaan dat nieuwe goederen worden geproduceerd die andermans merk incorporeren, bevordert de mededinging en bevoordeelt de consumenten. Het zou dan ook logisch zijn om een gelijkaardige positie in te nemen als bij beschrijvend eerlijk gebruik ten opzichte van het verweer gebaseerd op first sale. In de plaats van geen gewicht te geven aan de first sale regel als verwarring na de verkoop mogelijk is, zou de benadering van de Supreme Court moeten toegepast worden. Hierbij wordt freeriding in een zekere mate toegestaan en tegelijkertijd wordt een bepaalde mogelijkheid van verwarring getolereerd.396 Free-riding op zich zou alleszins geen reden mogen zijn om te besluiten dat de first sale regel geen verweer vormt tegen een inbreuk op een merk gebaseerd op verwarring na de verkoop.

2. Eerste verkoop buiten de Verenigde Staten   142.

De first sale analyse wordt iets wat gecompliceerder als de eerste verkoop zich

voordoet buiten de Verenigde Staten. De territoriale aard van intellectuele eigendomsrechten botst met een absolutistische visie van vrije internationale handel van goederen. De uitputtingsdoctrine medieert in bepaalde mate dat conflict, door te bepalen of en in welke mate de houder van rechten in land A zijn rechten kan afdwingen en dus de toegang van onvervalste goederen, die op de markt werden gebracht in land B door de merkhouder, in land A kan voorkomen. Maar internationaal recht legt hieromtrent geen regel op. Artikel 6 van TRIPS laat WTO lidstaten uitdrukkelijk toe om een regel van nationale uitputting (dit wil zeggen dat de verkoop plaats moet vinden in de lidstaat) of een regel van internationale uitputting (dit wil zeggen dat een geautoriseerde verkoop in eender welk land de rechten van de houder uitput) aan te nemen.397 Wetten van de Verenigde Staten gaan er reeds lang                                                                                                                 395

KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 328 F.3d 1072 (9th Cir. 2003). David W. Barnes, Free-Riders and Trademark Law’s First Sale Rule, 27 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECHNOLOGY L.J. 457, 496 (2010). 397 Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health § 5(d): “Het effect van de artikels die relevant zijn voor de uitputting van intellectuele eigendomsrechten is dat elke Lidstaat vrij wordt gelaten om zijn eigen regime voor zulke uitputting te vestigen zonder betwisting, 396

 

111  

 

van uit dat eens een onvervalst gemerkt goed op de globale marktplaats, waar dan ook in de wereld, wordt geplaatst door of met de toestemming van de merkhouder, de merkhouder de verdere distributie van dat goed niet langer kan controleren onder een theorie van inbreuk op een merk. Deze theorie van parallel imports wordt beschouwd als een regel van universele of internationale uitputting. In de Verenigde Staten doen kwesties met betrekking tot grijze markt goederen zich niet enkel voor in de context van een inbreuk op een merk, maar ook in de context van afdwinging door de douane. Parallel imports werden echter al uitvoerig besproken hierboven.398

§5 HET GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK IN PARODIE OF SPEECH   143.

Amendment I van de Amerikaanse grondwet luidt als volgt:

“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”399

1. Parodie en de klassieke vordering omwille van een inbreuk op een merk   144.

Het eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet beschermt de vrijheid

van meningsuiting. Artistieke expressie maakt daar een deel van uit. Parodie is een vorm van artistieke meningsuiting en wordt dan ook beschermd door het eerste Amendement.400 Parodie en satire verdienen substantiële vrijheid, zowel als een vorm van entertainment als een vorm van sociale en literaire kritiek.

401

Een

drempelvoorwaarde hierbij is wel dat het werk van de verweerder een artistieke expressie is en niet louter een commerciële meningsuiting.402 Het ‘First Amendment’ verweer geldt dus niet voor alle vormen van expressie. Maar aan de andere kant gaat de bescherming van een merk niet verloren louter omdat het beweerdelijk overtredend

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            onderworpen aan de meestbegunstigings- en nationale behandeling principes van artikel 3 en 4.”. 398 Zie supra ‘Hoofdstuk 5: Parallel Imports’. 399 U.S. Const. amend. I. 400 Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Double-day Dell Pub. Group, 886 F.2d 490, 493 (2d Cir. 1989); Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications, 28 F.3d 769 (8th Cir. 1994). 401 Berlin v. E.C. Publications, Inc., 329 F.2d 541 (2d Cir. 1964), cert. denied, 379 U.S. 822, 85 S. Ct. 46, 13 L.Ed.2d 33 (1964). 402 Facenda v. N.F.L. Films, Inc., 542 F.3d 1007 (3d Cir. 2008).

 

112  

gebruik verbonden is met een werk van artistieke expressie.403 Partijen hebben dus geen absoluut recht op basis van het eerste Amendement om andermans merk te gebruiken in een parodie. Een parodie die een waarschijnlijkheid van verwarring creëert kan dan ook aanleiding geven tot aansprakelijkheid wegens een inbreuk op een merk.404 Parodie veroorzaakt dus een conflict tussen het toelaten van artistieke expressie en het vermijden van consumentenverwarring. De hoeksteen van parodie is namelijk imitatie. Het moet dus twee simultane en contradictoire boodschappen overdragen: dat het het origineel is maar ook dat het niet het origineel is maar een parodie. Als het enkel het eerste doet maar niet het tweede, dan is het niet enkel een slechte parodie maar ook kwetsbaar onder het merkenrecht, aangezien de consument zal verward worden.405 145.

Er is geen eenvoudige standaardregel aan de hand waarvan rechtbanken

kunnen nagaan wanneer een potentieel verwarrende parodie valt binnen de bescherming van het eerste Amendement. Daarom is het aangewezen om bij het beslissen van de reikwijdte van de Lanham Act, in een zaak waar er wordt beweerd dat een expressief werk een inbreuk pleegt op een merk, het publieke belang in de vrijheid van meningsuiting af te wegen tegen het publieke belang in het vermijden van consumentenverwarring. Deze benadering houdt rekening met de ultieme test in het merkenrecht, namelijk de waarschijnlijkheid van verwarring met betrekking tot de bron van de goederen in kwestie.406 Dit wil dus zeggen dat de Lanham Act van toepassing moet worden geacht op artistieke werken enkel en alleen wanneer het publieke belang in het vermijden van consumentenverwarring zwaarder weegt dan het publieke belang in de vrijheid van meningsuiting.407 Omwille van deze delicate balans zal het gebruik door een artistiek werk van een merk, hetgeen anders de Lanham Act zou schenden, niet vervolgbaar zijn, tenzij het gebruik van het merk geen enkele artistieke relevantie heeft voor het onderliggende werk of tenzij het expliciet misleidt met betrekking tot de bron van inhoud van het werk (als het toch enige artistieke                                                                                                                 403

Silverman v. CBS Inc., 870 F.2d 40, 49 (2d Cir. 1989). Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Double-day Dell Pub. Group, 886 F.2d 494 (2d Cir. 1989); L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26, 32 n. 3 (1st Cir. 1987). 405 Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Double-day Dell Pub. Group, 886 F.2d 490, 493 (2d Cir. 1989). 406 Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications, 28 F.3d 769 (8th Cir. 1994). 407 Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994, 999 (2d Cir. 1989). 404

 

113  

 

relevantie heeft).408 Dit wordt ook wel de ‘Rogers test’ of de ‘artistieke relevantie test’ genoemd.409 146.

Naast de Rogers test bestaan er nog andere visies over de balans tussen

merkenrechten en de belangen met betrekking tot meningsuiting. In de Mutual Omaha zaak beweerde de rechtbank dat merken een vorm van eigendom zijn en dat eigendomsrechten in het algemeen niet moeten zwichten voor de uitoefening van rechten verbonden aan het eerste Amendement als er adequate alternatieve wegen beschikbaar zijn voor de verweerder.410 Een andere visie op het verweer van parodie houdt in dat deze enkel bijdraagt tot de klassieke verwarringsanalyse. Parodie is dan geen verweer op zich maar eerder één van de factoren waar rekening mee moet worden gehouden en die weegt tegen het vinden van een waarschijnlijkheid van verwarring.411 De verwarringsanalyse zou dan gewoon begrensd worden door de overwegingen van het eerste Amendement. Hierbij wordt het gebruik door de verweerder van een merk beschermd tegen aansprakelijkheid op basis van verwarring voor zover de publieke belangen in vrije meningsuiting duidelijk zwaarder wegen dan de potentiële verwarring op de marktplaats. Aangezien minimale hoeveelheden aan verwarring onvoldoende zullen zijn om het ideaal van vrije meningsuiting te overkomen, zal de balans vermoedelijk de artiest-verweerder bevoordelen en zal ze hem toelaten om een vordering gebaseerd op verwarring succesvol te weerleggen.412 Het Sixth Circuit heeft in de Rosa Parks zaak deze drie benaderingen (de verwarringsbenadering, de ‘alternatieve wegen’ benadering en de ‘artistieke relevantie’ test) beoordeeld. De rechtbank wees de verwarringsbenadering af omdat deze benadering te kort doet aan de waarden van het eerste Amendement wanneer ze                                                                                                                 408

E.E.S. Entertainment 2000 v. Rock Star Videos, Inc., 547 F.3d 1099 (9th Cir. 2008); Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894, 902 (9th Cir. 2002); Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 999 (2d Cir. 1989). 409 Vb. The University of Alabama Bd. of Trustees v. New Life Art, Inc., 683 F.3d 1266 (11th Cir. 2012). In deze zaak had een artiest, Moore, afbeeldingen geschilderd die de American football spelers van de University of Alabama weergaven, noodzakelijkerwijze met inbegrip van de uniformen, de helmontwerpen en de kleuren van de universiteit. Het Hof oordeelde dat het gebruik van de merken en de trade dress van de universiteit in de schilderijen artistiek relevant was voor de opdracht van Moore om beroemde scenes van de Alabama football geschiedenis af te beelden. 410 Mutual of Ohama Ins. Co. v. Novak, 836 F.2d 397 (8th Cir. 1987). 411 Elvis Presley Ent., Inc. v. Capece, 141 F.3d 188 (5th Cir. 1998). 412 Pratheepan Gulasekaram, Policing the Border Between Trademarks and Free Speech: Protecting Unauthorized Trademark Use in Expressive Works, 80 WASH. L. REV. 887, 922 (2005).

 

114  

wordt toegepast op artistieke expressie. Ze wees ook de ‘alternatieve wegen’ benadering af aangezien deze test rechtbanken onnodig zou verwikkelen in een proces van betitelen van artistieke werken. Rechtbanken zouden namelijk niet enkel gevraagd worden om te bepalen of een titel redelijk ‘artistiek’ is maar ook of een titel ‘noodzakelijk’ is om het idee te communiceren. De Rogers test werd dus beschouwd als het beste alternatief.413

2. Parodie en de vordering omwille van verwatering 147.

Parodie zal ook een rol spelen bij vorderingen omwille van verwatering. Zoals

we al weten, zal schade zich voordoen bij verwatering zelfs als de consumenten niet verward zijn over de bron van de goederen. De TDRA creëert drie verweren tegen verwatering: (1) eerlijk gebruik (met uitzonderingen); nieuwsverslaggeving en nieuwscommentaar; en (3) niet-commercieel gebruik. De TDRA voorziet dus in een compleet verweer tegen een vordering omwille van verwatering en het laat toe dat een parodie kan beschouwd worden als een (nominatief) eerlijk gebruik. Maar het breidt het verweer van eerlijk gebruik niet uit tot parodieën die worden gebruikt als een merk. Dus parodie is niet automatisch een volledig verweer tegen een vordering omwille van verwatering als de verweerder de parodie gebruikt om de bron van zijn goederen aan te wijzen, dit wil zeggen als een merk.414 Dit betekent echter niet dat een rechtbank het bestaan van een parodie die gebruikt wordt als een merk moet negeren en het sluit niet uit dat een rechtbank de parodie kan beschouwen als één van de omstandigheden die in rekening moeten worden genomen bij het bepalen of de eiser een geldige vordering heeft omwille van verwatering. De rechtbank kan namelijk rekening houden met alle relevante factoren. 415 Het gebruik door een verweerder van een merk als een parodie is dus relevant voor de overkoepelende vraag of het gebruik door de verweerder naar alle waarschijnlijkheid de onderscheidingskracht van het beroemde merk schaadt.

                                                                                                                413

Rosa Parks v. LaFace Records, 329 F.3d 437 (6th Cir. 2003). Zie 15 U.S.C. § 1125(c)(3)(A)(ii) (2006). Het parodiëren van een beroemd merk is enkel beschermd door het eerlijk gebruik verweer als de parodie geen aanduiding is van de bron van de eigen goederen of diensten van de verweerder. 415 15 U.S.C. §1125(c)(2)(B) (2006). 414

 

115  

 

148.

Daarnaast kan er bij verwatering ook een onderscheid gemaakt worden tussen

commercieel en niet-commercieel gebruik. Paragraaf 43(c)(3)(C) van de Lanham Act voorziet namelijk dat niet-commercieel gebruik van een merk niet vervolgbaar is als verwatering. In de Barbie Girl zaak416 werden de voorbereidende werkzaamheden bekeken van deze uitzondering onder de toen geldende versie van de Lanham Act (1995). Er werd gesteld dat ‘niet-commercieel gebruik’ verwijst naar een gebruik dat volledig bestaat uit niet-commerciële of volledige constitutioneel beschermde meningsuiting. Parodieën vallen hieronder. De sponsors van de Lanham Act hadden er namelijk over gewaakt dat de toen voorgestelde wet niet-commerciële expressie, zoals parodie, satire, redactionele en andere vormen van expressie die geen deel uitmaken van een commerciële transactie, niet zou verbieden of bedreigen.417 De wetsgeschiedenis suggereert dat de sponsors van de wet steunden op de ‘nietcommercieel gebruik’-exceptie om bezorgdheid over het eerste Amendement te stillen. Om te kijken of een bepaalde zaak onder deze exceptie valt moet er gekeken worden naar de definitie van commerciële meningsuiting. De essentie van commerciële meningsuiting is dat het niet meer doet dan het voorstellen van een commerciële transactie.418 Dus als een meningsuiting meer doet dan het voorstellen van een commerciële transactie, dan is het niet puur commercieel en heeft het recht op volledige bescherming van het eerste Amendement. Niets wijst erop dat deze redenering niet eveneens kan behouden worden onder de nieuwere versie van de Lanham Act (2006).                                                                                                                                             416

Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894, 902 (9th Cir. 2002). 141 Cong. Rec. S19306-10, S19310 (daily ed. Dec. 29, 1995); 141 Cong. Rec. H14317-01, H14318 (daily ed. Dec. 12, 1995). 418 Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc., 225 F.3d 1180, 1184 (9th Cir. 2001). 417

 

116  

HOOFDSTUK 7: BESLUIT   149.

In het algemeen kunnen we concluderen dat de bescherming van merken in de

VS gebaseerd is op twee soorten van aansprakelijkheidstheorieën. Theorieën die gebaseerd zijn op verwarring en theorieën die niet gebaseerd zijn op verwarring.   Aan de ene kant worden merkhouders onder het Amerikaans merkenrecht beschermd tegen een verwarrend gebruik van hun merk door een ander. Consumentenverwarring is hierbij een noodzakelijke vereiste om tot aansprakelijkheid te komen. Voor het vaststellen van consumentenverwarring, hanteren de rechtbanken in de VS een verwarringsstandaard die vooruitkijkend is (‘waarschijnlijkheid van’), breder is dan loutere verwarring door kopers en breder is dan louter verwarring wat betreft de oorsprong van de goederen of diensten. Opdat er echter sprake zou zijn van aansprakelijkheid, moet de beweerde overtreder het merk gebruiken in verbinding met de verkoop van goederen en diensten. Om na te gaan of er sprake is van een waarschijnlijkheid van verwarring, hanteren de rechtbanken in de VS elk hun eigen multi-factortest. Deze tests volgen allemaal grotendeels hetzelfde patroon. In bepaalde specifieke omstandigheden (internet, merchandising, witte producten) kan het wel zijn dat de verwarringsfactoren op een andere manier moeten worden geanalyseerd om zo rekening te houden met de nuances van de specifieke context. Het concept verwarring is daarenboven niet beperkt tot verwarring die zich voordoet op het tijdstip van de verkoop. Verwarring kan zich namelijk ook manifesteren vóór of na de verkoop. Voor het vaststellen van dergelijke vormen van verwarring, zullen de rechtbanken in het algemeen gebruik maken van de standaard verwarringsanalyse. Het kan wel zijn dat bepaalde verwarringsfactoren moeten worden aangepast. Daarnaast bestaat er ook nog zoiets als omgekeerde verwarring. Ook hier zullen bepaalde verwarringsfactoren een andere invulling krijgen. Aansprakelijkheid voor de inbreuk op een merk wordt, ten slotte, niet beperkt tot degene die de goederen of diensten verkoopt onder het merk van een ander. Onder bepaalde omstandigheden kunnen producenten, distribiteurs en hulppersonen immers medeaansprakelijk gesteld worden voor een inbreuk op een merk door een ander. Aan de andere kant worden merkhouders ook beschermd tegen een ongeautoriseerd gebruik van hun merk dat geen consumentenverwarring veroorzaakt. Allereerst,  

117  

 

worden merken beschermd tegen beschadiging van hun onderscheidingskracht of reputatie (verwatering). Ook hier passen de rechtbanken een verwateringsstandaard toe die vooruitkijkend is. Opdat een persoon aansprakelijk kan worden gesteld wegens verwatering van andermans merk, is het wel vereist dat het merk van de eiser beroemd is, onderscheidingskracht heeft en dat de verweerder het merk pas heeft gebruikt nadat het merk beroemd geworden was. In de Lanham Act wordt een onderscheid gemaakt tussen twee vormen van verwatering: verwatering door ‘blurring’, waarbij de onderscheidingskracht van het merk wordt beschadigd en verwatering door ‘tarnishment’, waarbij de reputatie van het merk wordt beschadigd. Ten tweede, worden merken beschermd tegen cybersquatting. De Anticybersquatting Consumer Protection Act voorziet in twee gerelateerde vorderingen om deze bescherming te realiseren: (1) een vordering in personam tegen de cybersquatter; en (2) een vordering in rem tegen de domeinnaam zelf. Ook op internationaal niveau wordt er voorzien in bescherming tegen cyberpiracy door middel van de ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Ten slotte, worden merken onder deze aansprakelijkheidstheorieën ook beschermd tegen vervalsing. Daarvoor beschikt het Amerikaanse recht over een brede waaier aan remedies. Er wordt niet alleen voorzien in burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het vervalsen van merken, maar ook de U.S. Customs Service zal tussenkomen om de invoer van goederen die vervalste merken dragen te voorkomen. 150.

Wat betreft de territoriale omvang van de bescherming van merken onder het

Amerikaans merkenrecht, moet er een onderscheid gemaakt worden tussen geregistreerde en ongeregistreerde merken. De bescherming van ongeregistreerde merken is beperkt tot de markt waarin het merk werkelijk wordt gebruikt. Ten gevolge van de Tea Rose doctrine kan het wel zijn dat de ene gebruiker van een merk het recht heeft om het merk te gebruiken in een bepaald gebied, terwijl een andere gebruiker het recht heeft om hetzelfde merk te gebruiken in een ander gebied. Hierbij is het wel vereist dat het merk te goeder trouw gelijktijdig gebruikt wordt in verschillende markten die afgezonderd en ver verwijderd zijn van elkaar. Geregistreerde merken, daarentegen, worden beschermd over heel de VS, behalve in de gebieden waar het merk reeds voor de registratie doorlopend werd gebruikt. Dit principe wordt echter gecorrigeerd door de ‘Dawn Donut Rule’.

 

118  

Het Amerikaans merkenrecht wordt gekenmerkt door een territoriale aard. Dit betekent dat registratie of gebruik van een merk in de VS een voorwaarde is om een verhaal te hebben tegen de inbreuk op een merk. Dit moet echter genuanceerd worden. Een vreemde handelaar kan prioriteit in een merk verkrijgen in de VS als een substantieel percentage van de relevante Amerikaanse markt familiair is met het vreemde merk. Deze ‘bekende merken doctrine’ is echter nog niet opgenomen in de Lanham Act en wordt betwist door heel wat Amerikaanse rechtbanken. Daarnaast kan onder bepaalde voorwaarden het Amerikaans merkenrecht toegepast worden op illegale activiteiten in het buitenland, zelfs bij afwezigheid van een inbreuk in de VS. 151.

Amerikaanse merkhouders worden ook beschermd tegen de invoer van

goederen die een legitiem merk dragen, dat identiek of substantieel nietonderscheidbaar is van een merk in het eigendom van en geregistreerd door een Amerikaanse burger of onderneming, maar die worden geïmporteerd in de VS zonder de toestemming van de titularis van het Amerikaans merk. Dit noemt men ‘parallel imports’. Zowel de douaneregelgeving van de U.S. Customs Service als de Lanham Act verbieden de invoer van zogenaamde ‘grijze markt’ goederen. Onder de Lanham Act is het wel vereist dat de geïmporteerde goederen materieel verschillen van de artikelen waarvoor de Amerikaanse merkhouder zijn toestemming heeft gegeven om ze te importeren of te verkopen in de VS. Als dit niet het geval is, mogen de grijze markt goederen niet tegengehouden worden (omwille van de ‘first sale’ doctrine). 152.

Bepaalde vormen van ongeautoriseerd gebruik van andermans merk moeten

wettelijk worden toegelaten onder het Amerikaans merkenrecht. Zo zal het nietcommercieel gebruik van andermans merk niet vervolgbaar zijn onder de Lanham Act. Ook het gebruik van andermans merk in nieuwsverslaggeving over de merkhouder of over zijn goederen of diensten kan men niet tegenhouden. Daarnaast bestaat ook de doctrine van eerlijk gebruik, die toelaat aan anderen om een beschermd merk te gebruiken om de karakteristieken van hun eigen goederen te beschrijven (beschrijvend eerlijk gebruik) of om het product van de merkhouder te identificeren door het merk te gebruiken in vergelijkende reclame, nieuwsverslaggeving, commentaar, kritiek of parodie (nominatief eerlijk gebruik). Daarenboven is het, op basis van de ‘first sale’ doctrine, ook toegestaan aan de koper van een goed om dat goed opnieuw te verkopen met het merk van de merkhouder erop. Deze regel moet  

119  

 

wel genuanceerd worden als de goederen opnieuw worden verpakt of worden opgeknapt voordat ze doorverkocht worden, zeker in de context van verwarring na de verkoop. De first sale doctrine geldt ook als de eerste verkoop plaatsvindt buiten de VS, aangezien men in het Amerikaans merkenrecht uitgaat van een regel van internationale uitputting. Ten slotte, beschermt het eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet personen die andermans merk gebruiken in een parodie, om kritiek te geven of voor andere doeleinden waarbij het belang van meningsuiting voorgaat op het merkbelang. 153.

Gelet op het voorgaande, kunnen we stellen dat het Amerikaanse merkenrecht

een ruime waaier aan juridische instrumenten aanreikt om Amerikaanse merken op een adequate wijze te beschermen, zowel binnen als buiten de Verenigde Staten. De wetgeving is vrij modern en er is een enorme hoeveelheid aan rechtspraak om op terug te vallen. Maar dit maakt het soms ook vrij complex om een helder beeld te vormen over bepaalde rechtsvragen. Het gebeurt namelijk vaak dat er verdeeldheid bestaat onder de verschillende Circuits. Hierdoor blijven soms heel wat onduidelijkheden onopgelost. Zo zijn de Circuits het niet eens over welke soorten gebruik van een merk vervolgbaar zijn onder de Lanham Act, hetgeen expliciet tot uiting komt in de context van het internet. Daarnaast is het ook niet duidelijk in hoeverre rechtbanken de beschikkingsbevoegdheid hebben om te beslissen of een volwaardige factorenanalyse al dan niet noodzakelijk is binnen de klassieke verwarringsanalyse. In deze Masterproef worden er ook nog andere gevallen van dergelijke

onverdeeldheid

uiteengezet.

In

bepaalde

gevallen

wordt

deze

onverdeeldheid ongedaan gemaakt door een tussenkomst van de Supreme Court of Congress, maar dit is spijtig genoeg niet steeds het geval. Daarnaast hanteren de Circuits ook te vaak verschillende tests met betrekking tot bepaalde rechtsvragen. Zo gebruikt elk Circuit een eigen multi-factortest om te bepalen of er sprake is van een waarschijnlijkheid van verwarring. Wat betreft de extraterritoriale toepassing van het Amerikaanse merkenrecht worden evenzeer verschillende tests gehanteerd binnen de verschillende Circuits. Ook hiervan kunnen nog andere voorbeelden worden aangehaald. Omwille van deze twee fenomenen, hangt de oplossing van een geschil vaak af van bij welk Circuit de zaak aanhangig wordt gemaakt en dit draagt niet bij tot de rechtszekerheid. Hetzelfde geldt voor de wisselwerking tussen de wetgeving op federaal en statelijk niveau, die sterk afhangt van staat tot staat. In bepaalde gevallen  

120  

zal de wetgeving op federaal niveau complementair zijn aan de wetgeving op statelijk niveau, maar in andere gevallen zal deze wetgeving contradictoir zijn. Het gebeurt ook dat verschillende regelgevingen naast elkaar bestaan en elkaar tegenspreken, zowel op nationaal als op internationaal vlak. Het Amerikaans merkenrecht is dus zeker nog vatbaar voor verbeteringen. Maar men kan zich de vraag stellen of deze problemen niet te wijten zijn aan de Amerikaanse manier van rechtspreken en het Amerikaanse staatsbestel, eerder dan aan het merkenrecht in se. 154.

Er bestaan twee grote uitdagingen voor het Amerikaans merkenrecht in de

toekomst. Ten eerste, worden merkhouders meer en meer geconfronteerd met vervalste goederen, die voornamelijk hun oorsprong vinden in de Aziatische landen. Om te reageren op deze groeiende activiteiten van vervalsers, moeten de Amerikaanse autoriteiten en de wetgever blijven zoeken naar nieuwe manieren om dit fenomeen tegen te gaan en de rechten van de merkhouders af te dwingen. Een twee uitdaging bestaat uit het toepassen van de bestaande theorieën binnen de context van het internet. Zo hebben we gezien dat het Amerikaans merkenrecht nog niet in staat is om op een adequate manier een oplossing te bieden voor het vraagstuk van het gelijktijdig gebruik van eenzelfde merk op het internet. Daarnaast zijn er de moeilijkheden rond ‘keyword advertising’. Ondanks het feit dat er binnen de Circuits eensgezindheid lijkt te bestaan over het feit dat keyword advertising een vervolgbaar commercieel gebruik uitmaakt onder de Lanham Act, hebben de Amerikaanse rechtbanken het moeilijk met de vraag of deze praktijk een inbreuk op een merk uitmaakt, en als dat het geval is, welke soort test ze moeten toepassen. Tot dusver hebben de rechtbanken erkend dat de doctrine van verwarring vóór de verkoop kan toegepast worden op deze zaken, maar in de meeste zaken blijven ze gebruik maken van de klassieke verwarringsanalyse. Het probleem hierbij is dat in beide gevallen er nog altijd een bepaalde vorm van werkelijke of waarschijnlijke verwarring moet aangetoond worden. Als de rechtbanken deze twee doctrines dus blijven toepassen in zaken met betrekking tot keyword advertising, zullen merkhouders blijven verliezen want het is bijna onmogelijk om een waarschijnlijkheid van verwarring aan te tonen als de tekst van de inbreuk plegende advertentie het aangekochte merk niet bevat. De rechtbanken zouden dan ook best elke analyse die gebaseerd is op verwarring achterwege laten en gebruik maken van een andere test. Het valt nog af te wachten of de Circuits een voor de merkhouders gunstigere test zullen ontwikkelen in de toekomst.  

121  

 

BIBLIOGRAFIE RECHTSPRAAK

http://www.uscourts.gov/uscourts/images/CircuitMap.pdf

D.C. Circuit (Washington) Courts of Appeals: o Lever Brothers Co. v. United States, 981 F.2d 1330, 25, U.S.P.Q.2d 1579 (D.C. Cir. 1993). o Lever Brothers Co. v. United States of America, 877 F.2d 101 (D.C. Cir. 1989), later proceeding 981 F.2d 1330 (D.C. Cir. 1993). o Lever Brothers Co. v. U.S., 877 F.2d 101 (D.C.Cir.1989). District Courts: o Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Seccional Metropolitana de Washington-DC, Maryland y Virginia v. Partido Revolucionario Dominicano, Seccional de Maryland y Virginia, 312 F. Supp. 2d 1 (D.D.C. 2004). First Circuit (Boston) Courts of Appeals: o o o o o  

Boston Duck Tours, LP v. Super Duck Tours, LLC, 531 F.3d 1 (1st Cir. 2008). Venture Tape Corp. v. McGills Glass Warehouse, 540 F.3d 56 (1st Cir. 2008). Attrezzi LLC v. Maytag Corp., 436 F.3d 32 (1st Cir. 2006). McBee v. Delica Co., 417 F.3d 107, 123-124 (1st Cir. 2005). Sallen v. Corinthians Licenciamentos, 273 F.3d 14 (1st Cir. 2001). 122  

o Societe Des Produits Nestle v. Casa Helvetia, Inc., 982 F.2d 633, 25 U.S.P.Q.2d 1256 (1st Cir. 1992). o Boston Athletic Ass’n Sullivan, 867 F.2d 22, 29-34 (1st Cir. 1989). o Keds Corp. v. Renee International Trading Corp., 888 F.2d 215 (1st Cir. 1989). o L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26, 32 n. 3 (1st Cir. 1987). District Courts: o Capitol Federal Savings Bank v. Eastern Bank Corp., Case No. 1:07-cv11342-RCL (D. Mass. 2007). o Coca-Cola Co. v. Snow Crest Beverages, Inc., 64 F. Supp. 980, 989 (D. Mass. 1946). Second Circuit (New York) Courts of Appeals: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  

Rescuecom Corp. v. Google, Inc., 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009). Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97 (2d Cir. 2009). JA Apparel v. Abboud, 568 F.3d 390 (2d Cir. 2009). Zino Davidoff SA v. CVS Corp., 571 F.3d 328 (2d Cir.2009). ITC Ltd. v. Punchgini, Inc., 482 F.3d 135 (2d Cir. 2007). Virgin Enterprises Ltd. v. Nawab, 335 F.3d 141 (2d Cir. 2005). Star Indus., Inc. v. Bacardi & Co., Ltd., 412 F.3d 373 (2d Cir. 2005). Malletier v. Burlington Coat Factory Warehouse, Inc., 426 F.3d 532 (2d Cir. 2005). 1-800 Contacts, Inc. v. Whenu.com, Inc., 414 F.3d 400 (2d Cir. 2005). Playtex Products, Inc. v. Georgia-Pacific Corp., 390 F.3d 158 (2d Cir. 2004). Brennan’s Inc. v. Brennan’s Restaurant, L.L.C., 360 F.3d 125, 134-35 (2d Cir. 2004). Savin Corp. v. Savin Group, 68 U.S.P.Q.2d 1893 (S.D.N.Y. 2003), aff’d in part and rev’d in part, 391 F.3d 439 (2d Cir. 2004). Patsy’s Brand Inc. v. I.O.B. Realty Inc., 317 F.3d 209 (2d Cir. 2003). TCPIP Holding Co. v. Haar Communications Inc., 244 F.3d 88, 100 (2d Cir. 2001). Hermes Int. v. Lederer De Paris Fifth Ave., 219 F.3d 104 (2d Cir. 2000). EMI Catalogue P’ship v. Hill, Holliday, Connors, & Cosmopulos, Inc., 228 F. 3d 56, 64 (2d Cir. 2000). Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208, 215 (2d Cir. 1999). Otokoyama Co. Ltd. v. Wine of Japan Import, Inc., 175 F.3d 266, 270 (2d Cir. 1999). Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd. v. Walt Disney Co., 145 F.3d 481 (2d Cir. 1998). Estee Lauder Inc. v. The Gap, Inc., 108 F.3d 1503, 1510 (2d Cir. 1997). Cosmetically Sealed Indus., Inc. v. Chesebrough-Pond’s USA co., 125 F.3d 28 (2d Cir. 1997). Warner-Lambert Co. v. Northside Dev. Corp., 86 F.3d 3, 6 (2d Cir. 1996). Car-Freshner Corp. v. S.C. Johnson, 70 F.3d 267, 269 (2d Cir. 1995). Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-PPC, Inc., 973 F.2d 1033 (2d Cir. 1992).

123  

 

o Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Double-day Dell Pub. Group, 886 F.2d 490, 493 (2d Cir. 1989). o Silverman v. CBS Inc., 870 F.2d 40, 49 (2d Cir. 1989). o Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994, 999 (2d Cir. 1989). o Mead Data Cent. v. Toyota Motor Sales U.S.A., Inc., 875 F.2d 1026, 1035 (2d Cir. 1989). o Original Appalachian Artworks v. Granada Electronics, 816 F.2d 68, 73, 2 U.S.P.Q.2d 1343, 1346 (2d Cir. 1987). o Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp., 818 F.2d 254, 257 (2d Cir. 1987). o Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co., 799 F.2d 867 (2d Cir. 1986). o Olympus Corp. v. U.S., 792 F.2d 315, 319-20 (2d Cir. 1986). o El Greco Leather Prods. Co., Inc. v. Shoe World, Inc., 806 F.2d 392, 395 (2d Cir. 1986). o Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976). o Syntex Labs, Inc. v. Norwich Pharmacal Co., 437 F.2d 566 (2d Cir. 1971). o Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961). o Dawn Donut Co., Inc. v. Hart’s Food Stores, Inc., 267 F.2d 358 (2d Cir. 1959). o Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co., 234 F.2d 633, 639 (2d Cir. 1956). o Mastercrafters Clock & Radio Co. v. Vacheron & Constantin- Le Coultre Watches, Inc., 221 F.2d 464 (2d Cir. 1955). o Yale Electric Corp. v. Robertson, 26 F.2d 972 (2d Cir. 1928). District Courts: o Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc., 576 F. Supp. 2d 463, 470 (S.D.N.Y. 2008). o Colgate-Palmolive Co. v. J.M.D. All-Star Import & Export Inc., 486 F. Supp. 2d 286 (S.D.N.Y. 2007). o ITC Ltd. v. Punchgini, Inc., 880 N.E.2d 852 (N.Y. 2007). o 24 Hour Fitness USA, Inc. v. 24/7 Tribeca Fitness, LLC, 447 F.Supp. 2d 266 (S.D.N.Y. 2006). o Merck & Co., Inc. v. MSD Technology, L.P., 425 F. Supp. 2d 402 (S.D.N.Y. 2006). o Almacenes Exito v. El Gallo meat Market, Inc., 381 F.Supp. 2d 324, 326 (S.D.N.Y. 2005). o BroadBridge Media, L.L.C. v. Hypercd.com, 106 F. Supp. 2d 505, 511 (S.D.N.Y. 2000). o Fender Musical Instruments Corp. v. Unlimited Music Center, Inc., 35 U.S.P.Q.2d 1053 (D. Conn. 1995). o McDonald’s Corp. v. Druck and Gerner D.D.S., P.C. d/b/a McDental, 814 F. Supp. 1127 (N.D.N.Y. 1993). o Wonder Labs, Inc. v. Procter & Gamble Co., 728 F.Supp. 1058 (S.D.N.Y. 1990). o Osawa & Co. v. B & H Photo, 589 F.Supp. 1163 (S.D.N.Y. 1984). o Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp. 1183 (E.D.N.Y. 1972). o United States v. Guerlain, Inc., 155 F.Supp. 77 (S.D.N.Y. 1957).

 

124  

Third Circuit (Philadelphia) o Facenda v. N.F.L. Films, Inc., 542 F.3d 1007 (3d Cir. 2008). o McNeil Nutritionals, LLC v. Heartland Sweeteners, LLC, 511 F.3d 350 (3d Cir. 2007). o Century 21 Real Estate Corp. v. Lendingtree, Inc., 425 F.3d 211 (3d Cir. 2005). o KOS Pharmaceuticals, Inc. v. Andrx Corp., 369 F.3d 700 (3d Cir. 2004). o Dluhos v. Strasberg, 321 F.3d 365, 371-374 (3d Cir. 2003). o Brother Records, Inc. v. Jardine, 318 F.3d 900, 907 n.4 (9th Cir. 2003). o Shields v. Zuccarini, 254 F.3d 476 (3d Cir. 2001). o Checkpoint Sys., Inc. v. Check Point Software Technologies, Inc., 269 F.3d 270, 279 (3d Cir. 2001). o A&H Sportswear, Inc. v. Victoria’s Secret Stores, Inc., 237 F.3d 198 (3d Cir. 2000). o A&H Sportswear Inc. v. Victoria’s Secret Stores Inc., 166 F.3d 197 (3d Cir. 1999). o Jews for Jesus v. Brodsky, 993 F. Supp. 282 (D.N.J.), aff’d, 159 F.3d 1351 (3d Cir. 1998). o Iberia Foods Corp. v. Romeo, 150 F.3d 302-3 (3d Cir. 1998). o Fisons Horticulture, Inc. v. Vigoro Indus., Inc., 30 F.3d 466, 480 (3d Cir. 1994). o Interpace Corp. v. Lapp, Inc., 721 F.2d 460 (3d Cir. 1983). Fourth Circuit (Richmond) Courts of Appeals o Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 676 F.3d 144 (4th Cir. 2012). o Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007). o CareFirst of Maryland, Inc. v. First Care, P.C., 434 F.3d 263 (4th Cir. 2006). o Lamparello v. Falwell, 360 F.Supp. 2d 768 (E.D. Va. 2004), rev’d and remanded, 420 F.3d 309 (4th Cir. 2005). o Barcelona.com, Inc. v. Excelentisimo Ayuntamiento De Barcelona, 189 F. Supp. 2d 367 (E.D. Va. 2002), rev’d, 330 F.3d 617 (4th Cir. 2003), Civ. Action 00-1412-A (E.D. Va. July 16, 2003). o Porsche Cars N.A., Inc. v. Porsche.net, 302 F.3d 248 (4th Cir. 2002). o Harrods Ltd. v. Sixty Internet Domain Names, 302 F.3d 214 (4th Cir. 2002). o Sara Lee Corp. v. Kayser-Roth Corp., 81 F.3d 455 (4th Cir. 1996). o Shakespeare Co. v. Silstar Corp. of America, Inc., 9 F.3d 1091, 1092-1099(4th Cir. 1993). o Shell Oil Co. v. Commercial Petroleum, Inc., 928 F.2d 104 (4th Cir. 1991). o Pizzeria Uno Corp. v. Temple, 747 F.2d 1522 (4th Cir. 1984). District Courts: o Rebel Debutante LLC v. Forsythe Cosmetic Group, Ltd., No. 1:11cv00113 (M.D.N.C. 2011). o Microsoft Corp. v. Pronet Cyber Technologies, Inc., 593 F. Supp. 2d 876 (E.D. Va. 2009).  

125  

 

o Nat’l Ass’n for Stock Car Auto Racing, Inc. v. Doe, 89 U.S.P.Q.2d (BNA) 1551 (W.D.N.C. 2008). o BidZirk, LLC v. Smith, 2007 WL 3119445 (D.S.C. 2007). o A.Z. Johnson, Jr., Inc. v. Sosebee, 397 F.Supp. 2d 706, 710 n. 1 (D.S.C. 2005). Fifth Circuit (New Orleans) o FPX v. Google, 276 F.R.D. 543 (5th Cir. 2011). o Paulsson Geophysical Services, Inc. v. Sigmar, 529 F.3d 303 (5th Cir. 2008). o Bd. of Supervisors for Louisiana State Univ. v. Smack Apparel Co., 550 F.3d 265 (5th Cir. 2008). o Scott Fetzer Co. v. House of Vacuums Inc., 381 F.3d 477 (5th Cir. 2004). o C.P. Interests, Inc. v. California Pools, Inc., 238 F.3d 690 (5th Cir. 2001). o Westchester Media v. PRL USA Holdings, Inc., 214 F.3d 658 (5th Cir. 2000). o Pebble Beach Co. v. Tour 18 I, Ltd., 942 F. Supp. 1513, 1552 (S.D. Tex. 1996), aff’d, 155 F.3d 526 (5th Cir. 1998). o Elvis Presley Enterprises Inc. v. Capece, 141 F.3d 188 (5th Cir. 1998). o Martin’s Herend Imports Inc. v. Diamond & Gem Trading USA, Co., 112 F.3d 1296, 42 U.S.P.Q.2d 1801 (5th Cir. 1997). o Matrix Essentials, Inc. v. Emporium Drug Mart, Inc., 988 F.2d 587, 591 (5th Cir. 1993). o United States v. Eighty-Three Rolex Watches, 992 F.2d 508, 511 (5th Cir. 1993). o Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983). o Kentucky Fried Chicken Corp. v. Diversified Packaging Corp., 549 F.2d 368 (5th Cir. 1977). o Roto-Rooter Corp. v. O’Neal, 513 F.2d 44, 45 (5th Cir. 1975). o El Chico, Inc. v. El Chico Cafe, 214 F.2d 721, 726 (5th Cir. 1954). Sixth Circuit (Cincinnati) Courts of Appeals: o V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 605 F.3d 382 (6th Cir. 2010). o V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 558 F. Supp. 2d 734 (W.D. Ky. 2008), aff’d, 605 F.3d 382 (6th Cir. 2010). o Brilliance Audio, Inc. v. Haight’s Cross Commc’ns, Inc., 474 F.3d 365, 369370 (6th Cir. 2007). o General Motors Corp. v. Keystone Automotive Indus., Inc., 453 F.3d 351, 358 (6th Cir. 2006). o AutoZone, Inc. v. Tandy Corp., 373 F.3d 786 (6th Cir. 2004). o Paccar Inc. v. Telescan Techs., L.L.C., 319 F.3d 243, 256 (6th Cir. 2003). o Paccar Inc. v. TeleScan Techs, L.L.C., 115 F.Supp. 2d 772 (E.D. Mich. 2000), aff’d in part and vacated in part, 319 F.3d 243 (6th Cir. 2003). o Rosa Parks v. LaFace Records, 329 F.3d 437 (6th Cir. 2003). o Taubman v. Webfeats, 319 F.3d 770 (6th Cir. 2003). o Circuit City Stores, Inc. v. CarMax, Inc., 165 F.3d 1047 (6th Cir. 1999). o Escerzio v. Roberts, 944 F.2d 1235, 1245 (6th Cir. 1991). o McCormick & Co. v. B. Manischewitz Co., 206 F.2d 744 (6th Cir. 1953).

 

126  

District Courts: o Herman Miller, Inc. v. A. Studio s.r.l., 2006 WL 1307904 (W.D. Mich. 2006). o Tdata, Inc. v. Aircraft Tech. Pub., 411 F.Supp. 2d 901 (S.D. Ohio 2006). o Whirlpool Properties, Inc. v. LG Electronics U.S.A., Inc., 2005 WL 3088339, *20 (W.D. Mich. 2005). o Current Communications Group LLC v. Current Media LLC, 76 U.S.P.Q.2d (BNA) 1686, 1692 (S.D. Ohio 2005). o PACCAR Inc. v. Telescan Technologies, L.L.C., 115 F. Supp.2d 772 (E.D. Mich. 2000). Seventh Circuit (Chicago) o Gabbanelli Accordions & Imports, LLC v. Ditta Gabbanelli Ubaldo di Elio Gabbanelli, 575 F.3d 693 (7th Cir. 2009). o Beverly Stayart v. Yahoo, Inc., 651 F.Supp. 2d. 436 (7th Cir. 2009). o Top Tobacco, L.P. v. North Atlantic Operating Co., Inc., 509 F.3d 380, 381 (7th Cir. 2007).     o Sullivan v. CBS Corp., 385 F.3d 772 (7th Cir. 2004). o Ty Inc. v. Perryman, 306 F.3d 509 (7th Cir. 2002). o CAE, Inc. v. Clean Air Engineering, Inc., 267 F.3d 660, 683 (7th Cir. 2001).     o Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc., 233 F.3d 456 (7th Cir. 2000). o Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc., 64 F.3d 1055 (7th Cir. 1995).   o Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Servs., Inc., 955 F.2d 1143 (7th Cir. 1992). o Web Printing Controls Co. v. Oxy-Dry Corp., 906 F.2d 1202 (7th Cir. 1990). o Borden Ice Cream Co. v. Borden’s Condensed Milk Co., 201 F. 510 (7th Cir. 1912). Eight Circuit (St. Louis) Courts of Appeals: o Sensient Technologies Corporation v. SensoryEffects Flavor Company, 613 F.3d 754 (8th Cir. 2010). o State v. Troisi, 901 N.E.2d 856 (Ohio Ct. App. 11th Dist. 2008). o Frosty Treats Inc. v. Sony Computer Entertainment America Inc., 426 F.3d 1001 (8th Cir. 2005). o Coca-Cola Co. v. Purdy, 382 F.3d 774, 783 (8th Cir. 2004). o DaimlerChrysler AG v. Bloom, 315 F.3d 932 (8th Cir. 2003). o National Association for Healthcare Communications v. Central Arkansas Area on Aging, Inc., 257 F.3d 372 (8th Cir. 2001). o Minnesota Pet Breeders, Inc. v. Schell & Kampeter, Inc., 41 F.3d 1242, 1246 (8th Cir. 1994). o Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications, 28 F.3d 769 (8th Cir. 1994). o Mutual of Ohama Ins. Co. v. Novak, 836 F.2d 397 (8th Cir. 1987). o SquirtCo v. Seven-Up Co., 628 F.2d 1086 (8th Cir. 1980). o Sweetarts v. Sunline, Inc., 380 F.2d 923 (8th Cir. 1967). o Esso, Inc. v. Standard Oil Co., 98 F.2d 1 (8th Cir. 1938).

 

127  

 

District Courts: o Edina Realty, Inc. v. TheMLSonline.com, 80 U.S.P.Q.2d (BNA) 1039 (D. Minn. 2006). Ninth Circuit (San Francisco) Courts of Appeals: o Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co., 633 F.3d 1158 (9th Cir. 2011). o GoPets Ltd. v. Hise, 657 F.3d 1024 (9th Cir. 2011). o Louis Vuitton Malletier S.A. v. Akanoc Solutions, Inc., 658 F.3d 936 (9th Cir. 2011). o Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc., 638 F.3d 1137 (9th Cir. 2011). o Toyota Motor Sales U.S.A., Inc. v. Tabari, 610 F.3d 1171 (9th Cir. 2010). o Fortune Dynamic, Inc. v. Victoria’s Secret Stores Brand Mgmt., Inc., 618 F.3d 1025 (9th Cir. 2010). o DSPT Int’l, Inc. v. Nahum, 624 F.3d 1213 (9th Cir. 2010). o Visa Int’l Service Assoc. v. JSL Corp., 610 F.3d 1088 (9th Cir. 2010). o Au-Tomotive Gold Inc. v. Volkswagen of America, Inc., 603 F.3d 1133 (9th Cir. 2010). o Lahoti v. VeriCheck, Inc., 586 F.3d 1190, 1203 (9th Cir. 2009). o E.E.S. Entertainment 2000 v. Rock Star Videos, Inc., 547 F.3d 1099 (9th Cir. 2008). o Jada Toys, Inc. v. Mattel, Inc., 518 F.3d 628 (9th Cir. 2008). o Abercrombie & Fitch Co. v. Moose Creek, Inc., 486 F.3d 629, 634 (9th Cir. 2007). o Perfumebay.com Inc. v. eBay Inc., 506 F.3d 1165, 1173-1174 (9th Cir. 2007). o Perfect 10, Inc. v. Visa Int’l Serv. Ass’n., 494 F.3d 788 (9th Cir. 2007). o Freecycle Network, Inc. v. Oey, 505 F.3d 898, 903 (9th Cir. 2007). o KP Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 408 F.3d 596 (9th Cir. 2005). o Bosley Medical Institute, Inc. v. Kremer, 403 F.3d 672 (9th Cir. 2005). o M2 Software, Inc. v. Madacy Entertainment, 421 F. 3d 1073 (9th Cir. 2005). o Grupo Gigante SA De CV v. Dallo & Co., Inc., 391 F.3d 1088, 1097 (9th Cir. 2004). o Tie Tech, Inc. v. Kinedyne Corp., 296 F.3d 778, 783 (9th Cir. 2002). o Entrepreneur Media Inc. v. Smith, 279 F.3d 1135 (9th Cir. 2002). o Interstellar Starship Services, Inc. v. Epix, Inc., 304 F.3d 936 (9th Cir. 2002). o Mattel, Inc. v. Universal Music International, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002). o Cairns v. Franklin Mint Co., 292 F.3d 1139, 1151 (9th Cir. 2002). o Playboy Enters., Inc. v. Welles, 279 F.3d 796, 810 (9th Cir. 2002). o Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894, 902 (9th Cir. 2002). o Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc., 225 F.3d 1180, 1184 (9th Cir. 2001). o Goto.com, Inc. v. Walt Disney Co., 202 F.3d 1199 (9th Cir. 2000). o Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp, 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999). o Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions Inc., 985 F. Supp. 949 (C.D. Cal. 1997), aff’d, 194 F.3d 980 (9th Cir. 1999).  

128  

o o o o o o o o o o o

Panavision International, L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998). Enesco Corp. v. Price/Costco Inc., 146 F.3d 1083 (9th Cir. 1998). Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259 (9th Cir. 1996). Sebastian Intern., Inc. v. Longs Drug Stores Corp., 53 F.3d 1073, 1074 (9th Cir. 1995). Reebok International, Ltd. v. Marnatech Enters, Inc., 970 F.2d 552, 555 (9th Cir. 1992). New Kids on the Block v. News Am. Publ’g Inc., 971 F.2d 302, 306 (9th Cir. 1992). Sealy, Inc. v. Easy Living, Inc., 743 F.2d 1378, 1382 (9th Cir. 1984).   Playboy Enterprises, Inc. v. Baccarat Clothing Co., Inc., 692 F.2d 1272, 1275 (9th Cir. 1982). International Order of Job’s Daughters v. Lindeburg & Co., 633 F.2d 912 (9th Cir. 1980). AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979). R.G. Smith v. Chanel, Inc., 402 F.2d 562 (9th Cir. 1968).

District Courts: o Designer Skin LLC v. S&L Vitamins Inc., 560 F. Supp. 2d 811 (D. Ariz. 2008). o Milbank Tweed Hadley & McCloy LLP v. Milbank Holding Corp., 82 U.S.P.Q.2d (BNA) 1583 (C.D. Cal. 2007). o Nike, Inc. v. Nikepal Int’l, Inc., 2007 WL 2782030 (E.D. Cal. 2007). o Anheuser-Busch Inc. v. Andy’s Sportswear Inc., 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1542 (N.D. Cal. 1996). o Toys “R” Us, Inc. v. Akkaoui, 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1836 (N.D. Cal. 1996). Tenth Circuit (Denver) Courts of Appeals: o Utah Lighthouse Ministry v. Foundation for Apologetic Information and Research, 527 F.3d 1045 (10th Cir. 2008). o General Motors Corp. v. Urban Gorilla, LLC, 500 F.3d 1222 (10th Cir. 2007). o Australian Gold, Inc. v. Hatfield, 436 F.3d 1228 (10th Cir. 2006). o United States v. Foote, 413 F.3d 1240 (10th Cir. 2005). o Sally Beauty Co. v. Beautyco, Inc., 304 F.3d 964 (10th Cir. 2002). o Vittoria N. Am., L.L.C. v. Euro-Asia Imprts Inc., 278 F.3d 1076 (10th Cir. 2001). District Courts: o Big Dog Motorcycles LLC v. Big Dog Holdings, Inc., 402 F. Supp. 2d 1312 (D. Kan. 2005). Eleventh Circuit (Atlanta) Courts of Appeals: o The University of Alabama Bd. of Trustees v. New Life Art, Inc., 683 F.3d 1266 (11th Cir. 2012).  

 

129  

 

o Caliber Automotive Liquidators, Inc. v. Premier Chrysler, Jeep, Dodge, LLC, 605 F.3d 931 (11th Cir. 2010).     o Tana v. Dan Tanna’s, 611 F.3d 767 (11th Cir. 2010).   o Tana v. Dan Tanna’s, 96 U.S.P.Q.2d 1001, 1010 (11th Cir. 2010). o North American Medical Corp. v. Axiom Worldwide, Inc., 522 F.3d 1211 (11th Cir. 2008). o International Stamp Art, Inc. v. United States Postal Service, 456 F.3d 1270 (11th Cir. 2006). o Dippin’ Dots, Inc. v. Frosty Bites Distribution, LLC, 369 F.3d 1197 (11th Cir. 2004). o Davidoff & CIE, S.A. v. PLD International Corp., 263 F.3d 1297 (11th Cir. 2001). o AmBrit, Inc. v. Kraft, Inc., 812 F.2d 1531 (11th Cir. 1986). District Courts: o Unique Sports Products, Inc. v. Ferrari Importing Co., 2011 WL 284442 (N.D. Ga. 2011). o Smith v. Wal-Mart Stores, Inc., 537 F. Supp. 2d 1302, 1315-1316 (N.D. Ga. 2008). o Nailtiques Cosmetic Corp. v. Salon Sciences Corp., 41 U.S.P.Q.2d (BNA) 1995 (S.D. Fla. 1997). o Rolex Watch U.S.A., Inc. v. Canner, 645 F. Supp. 484, 492 (S.D. Fla. 1986). Federal Circuit (Washington) o Palm Bay Imports, Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee En 1772, 396 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2005). o Nautilus Group, Inc. v. ICON Health & Fitness, Inc., 372 F.3d 1330, 1345 (Fed. Cir. 2004). o Gamut Trading Co. v. ITC, 200 F.3d 775 (Fed. Cir. 1999). o Conopco, Inc. v. May Dep’t Stores Co., 46 F.3d 1556 (Fed. Cir. 1994). o Century 21 Real Estate Corp. v. Century Life of America, 970 F.2d 874, 877 (Fed. Cir. 1992). o J & J Snack Foods Corp. v. McDonald’s Corp., 932 F.2d 1460 (Fed. Cir. 1991). o Person’s co., Ltd. V. Christman, 900 F.2d 1565, 1569-69 (Fed. Cir. 1990). o Wiener King, Inc. v. Wiener King Corp., 615 F.2d 512 (Cust. & Pat. App. 1980). o In re E.I. Du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973). o In re Beatrice Foods Co., 429 F.2d 466 (C.C.P.A. 1970). o Hancock v. American Steel & Wire Co., 203 F.2d 737 (Cust. & Pat.App. 1953). U.S. Supreme Court o Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010), cert. denied, 131 S.Ct. 647 (2010). o SKF USA, Inc. v. ITC, 423 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2005), cert. denied, 548 U.S. 904 (2006).  

130  

o Gibson Guitar Corp. v. Paul Reed Smith Guitars, LP., 423 F.3d 539 (6th Cir. 2005), cert. denied, 126 S.Ct. 2355 (2006). o M2 Software Inc. v. Madacy Entertainment, 126 S. Ct. 1772 (2006). o KP Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111 (2004). o Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003). o Sporty’s Farm L.L.C. v. Sportsman’s Market, Inc., 202 F.3d 489 (2d Cir.), cert. denied, 530 U.S. 1262 (2000). o Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Dev., 170 F.3d 449 (4th Cir. 1999), cert. denied, 528 U.S. 923 (1999). o Holiday Inns, Inc. v. 800 reservations, Inc., 86 F.3d 619 (6th Cir. 1996), cert. denied, 519 U.S. 1093 (1997). o Ferrari S.P.A. Esercizio v. Roberts, 944 F.2d 1235 (6th Cir. 1991), cert. denied, 505 U.S. 1219 (1992). o K Mart Corp. v. Cartier, Inc., 486 U.S. 281, 285 (1988). o Vivitar Corp. v. U.S., 761 F.2d 1552, 1559-60 (Fed. Cir. 1985), cert. denied, 474 U.S. 1055, 106 S. Ct. 791, 88 L. Ed. 2d 769 (1986). o Oreck Corp. v. U.S. Floor Systems, Inc., 803 F.2d 166 (5th Cir. 1986), cert. denied, 481 U.S. 1069 (1987). o Frisch’s Restaurants v. Elby’s Big Boy, 670 F.2d 642 (6th Cir. 1982), cert. denied, 459 U.S. 916 (1982). o Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844 (1982). o Helene Curtis Industries, Inc. v. Church & Dwight Co., 560 F.2d 1325, 1330 (7th Cir. 1977), cert. denied, 434 U.S. 1070 (1978). o Boston Professional Hockey Association, Inc. v. Dallas cap. & Emblem MFG, Inc., 510 F.2d (5th Cir.), cert. denied, 423 U.S. 868 (1975). o Berlin v. E.C. Publications, Inc., 329 F.2d 541 (2d Cir. 1964), cert. denied, 379 U.S. 822, 85 S. Ct. 46, 13 L.Ed.2d 33 (1964). o Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961), cert. denied, 368 U.S. 820 (1961). o Steele v. Bulova Watch Co., 344 U.S. 280 (1952). o Champion Spark Plug Co. v. Sanders, 156 F.2d 488, 491 (2d Cir. 1946), aff’d, 331 U.S. 125 (1947). o Prestonettes, Inc. v. Cory, 264 U.S. 359 (1924). o Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co., 247 F. 407 (2d Cir. 1917), cert. denied, 245 U.S. 672 (1918). o United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 U.S. 90 (1918). o Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403 (1916).

 

131  

 

WETGEVING Internationale wetgeving o TRIPS Agreement. o Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom. o ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). Amerikaanse wetgeving o o o o o o o o o o

Lanham Act (1946, 1995, 2006). Trademark Dilution Revision Act of 2006. Stop Counterfeiting in Manufactured Goods Act of 2006. Anticybersquatting Consumer Protection Act (Trademark Cyberpiracy Prevention Act) of 2003. Anti-Counterfeiting Consumer Protection Act of 1996. Federal Trademark Dilution Act of 1995. Restatement (Third) of Unfair Competition (1995). Trademark Counterfeiting Act of 1984. Smooth-Hawley Tariff Act of 1930. Code of Federal Regulations.

Voorbereidende werkzaamheden Bij de ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP): o

World Intellectual Property Organization, Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process (executive summary, April 30, 1999), http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/finalreport.html (last visited May 05, 2014).

Bij de Trademark Dilution Revision Act of 2006: o 152 Cong. Rec. S1921 (daily ed. March 8, 2006). o H.R. 683, 109th Cong. (2005-2006). Bij de Federal Trademark Dilution Act of 1995: o o o o

141 Cong. Rec. S19306-10, S19310 (daily ed. Dec. 29, 1995). S. 1513, 104th Cong. (1995-1996). H.R. 1295, 104th Cong., 1st Sess. (1995-1996). 141 Cong. Rec. H14317-01, H14318 (daily ed. Dec. 12, 1995).

Bij de Anticybersquatting Consumer Protection Act of 2003: o H.R. Rep. No. 106-412, 106th Cong. (1999). o Pub. L. No. 106-113, tit. III.     Bij de Lanham Act (1946):  

132  

o S. Rep. No. 1333, 79th Cong., 2d Sess. 3 (1946).

RECHTSLEER Boeken o Mark D. Janis, Trademark and Unfair Competition Law in a Nutshell (2013). o Robert P. Merges et al., Intellectual Property in the New Technological Age (6th ed. 2012). o P. Goldstein & M. Trimble, International Intellectual Property Law (3d ed. 2012).  

 

o J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (4th ed. 2011).   o Sheldon W. Halpern et al., Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark (3d ed. 2011). o Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy (3d ed. 2010).   o Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy (3d ed. 2010).   o Charles R. McManis, Intellectual Property and Unfair Competition in a Nutshell (6th ed. 2009).  

Artikels o Askan Deutsch & Robert Zimmerman, Customs Seizure Proceedings in the European Union and the United States, 9 JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW & PRACTICE 276 (2014). o Clifford D. Scott, Trademark Strategy in the Internet Age: Customer Hijacking and the Doctrine of Initial Interest Confusion, 89 JOURNAL OF RETAILING 176 (2013). o David A. Simon, The Confusion Trap: Rethinking Parody in Trademark Law, 88 WASH. L. REV. 1021 (2013). o Chad Gilson, Putting the Brakes on Monopolistic Expansion: Where the First Sale Defense Stands Against Post-Sale Confusion in the Wake of Au-Tomotive Gold v. Volkswagen, 37 U. DAYTON L. REV. 223 (2012). o Fallon R. Scholl, Abandoning Consumer Confusion in Keyword Advertising Trademark Infringement Cases: Proposal for a Modified Dilution Analysis, 17 INTELL. PROP. L. BULL. 47 (2012).  

133  

 

o Britt N. Lovejoy, Tarnishing the Dilution by Tarnishment Cause of Action: Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc. and V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, Compared, 26 BERKELEY TECHNOLOGY L.J. 623 (2011).     o Irene Calboli, The Case for a Limited Protection of Trademark Merchandising, 2011 U. ILL. L. REV. 865 (2011).

 

 

o Adam V. Burks & Dirk D. Lasater, Comment: Location? Location? Location?: a New Solution to Concurrent Virtual Trademark Use, 11 WAKE FOREST J. BUS. & INTELL. PROP. L. 329 (2010-2011). o Rachel R. Friedman, No Confusion Here: Proposing a New Paradigm for the Litigation of Keyword Advertising Trademark Infringement Cases, 12 VAND. J. ENT. & TECH. L. 355 (2010). o David W. Barnes, Free-Riders and Trademark Law’s First Sale Rule, 27 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECHNOLOGY L.J. 457 (2010).

  o Lauren Albert & David Reichenberg, When Private Labels Need a Closer Look, IP LAW & BUSINESS (2009).     o Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law, 92 IOWA L. REV. 1597 (2007). o Graeme W. Austin, The territoriality of United States Trademark Law, ARIZONA LEGAL STUDIES, Discussion Paper No. 06-20 (2006). o Margreth Barrett, Internet Trademark Suits and the Demise of “Trademark Use”, 39 U.C. DAVIS L. REV. 371 (2006).

 

o Barton Beebe, An Emperical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, 94 CAL. L. REV. 1581 (2006).   o William G. Barber, The Trademark Dilution Revision Act of 2005: Breathing Life Back into the Federal Dilution Statute, 16 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 1113, 1114 (2005).

  o Pratheepan Gulasekaram, Policing the Border Between Trademarks and Free Speech: Protecting Unauthorized Trademark Use in Expressive Works, 80 WASH. L. REV. 887 (2005).     o William E. Gallagher & Ronald C. Goodstein, Inference Versus Speculation in Trademark Infringement Litigation: Abandoning the Fiction of the Vulcan Mind Meld, 94 TRADEMARK REP. 1229 (2004).      

o M. Scott Donahey, Adding Appeals Procedure to Dispute Resolution Policy Might Satisfy ICANN Critics, 6 ELEC. COMM. & L. REP. 33 (2001).   o Daphne Robert, Commentary on the Lanham Trade-Mark Act, 86 TRADEMARK REP. 373 (1996).  

 

134  

Online bronnen o Todd Hale, How 10 Retailers are Pushing Private Label’s Potential, http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2014/how-10-retailers-are-pushingprivate-labels-potential.html (last visited May 07, 2014). o Homeland Security, Intellectual Property Rights Seizures Statistics Fiscal Year 2013, http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/2013%20IPR%20Stats.pdf (last visited May 05, 2014).

 

135