Een nietig verklaard Beneluxmerk- of modelrecht:
Wat zijn de gevolgen?
Door H.G.D. Bongers s.1259342 Scriptiecoördinator dhr. mr. P.G.F.A. Geerts Vakgroep Handelsrecht en Arbeidsrecht Rijksuniversiteit Groningen Datum 3 juli 2008
Inhoudsopgave Hoofdstuk I
Inleiding ........................................................................................................... 3
Hoofdstuk II Het begrip nietigheid....................................................................................... 5 2.1 Merk ................................................................................................................................ 5 2.2 Model............................................................................................................................... 6 Hoofdstuk III Nietigheid en de vermogensrechtelijke gevolgen ........................................ 8 3.1 Nederland ......................................................................................................................... 8 3.1.1 Licentieovereenkomst ............................................................................................. 8 3.1.2 Vaststellingsovereenkomst.................................................................................... 27 3.1.3 Gerechtelijke beslissing......................................................................................... 30 3.1.4 Schadevergoeding ................................................................................................. 34 3.2 België en Luxemburg...................................................................................................... 35 3.2.1 Licentieovereenkomst ........................................................................................... 36 3.2.2 Vaststellingsovereenkomst.................................................................................... 45 3.2.3 Gerechtelijke beslissing......................................................................................... 47 3.2.4 Schadevergoeding ................................................................................................. 50 3.3 Gevolgen toepassing nationaal vermogensrecht: bescherming derde per Beneluxland verschillend? ........................................................................................................................ 51 3.3.1 Conclusie algemeen............................................................................................... 51 3.3.2 Conclusie licentieovereenkomst............................................................................ 52 3.3.3 Conclusie vaststellingsovereenkomst.................................................................... 53 3.3.4 Conclusie gerechtelijke beslissing ........................................................................ 54 3.3.5 Conclusie schadevergoeding ................................................................................. 56 Hoofdstuk IV Rechtsvergelijking ....................................................................................... 57 4.1 Duitsland ........................................................................................................................ 57 4.1.1 IE-wetgeving ......................................................................................................... 57 4.1.2 Praktijk naar Duits vermogensrecht: de licentieovereenkomst, vaststellingsovereenkomst, de gerechtelijke beslissing en schadevergoeding................. 59 4.1.3 Conclusie IE-recht en het Duitse vermogensrecht ............................................... 62 4.1.4 Vergelijking uitkomst in Nederland en Duitsland................................................. 63 4.2 Groot-Brittannië............................................................................................................. 64 4.2.1 IE-wetgeving ......................................................................................................... 64 4.2.2 Praktijk naar Engels vermogensrecht: de licentieovereenkomst, vaststellingsovereenkomst, de gerechtelijke beslissing en schadevergoeding................. 66 4.2.3 Conclusie IE-recht en het Engelse vermogensrecht .............................................. 69 4.2.4 Vergelijking uitkomst in Nederland enGroot-Brittannië ...................................... 69 Hoofdstuk V Conclusie: ....................................................................................................... 71 Bijlage I
Overzicht IE-bepalingen ........................................................................................ 74 -1-
Bijlage II Lijst van verkort aangehaalde literatuur en bronnenuitgaven ............................... 77 Bijlage III Regelgeving (wetsartikelenregister) ..................................................................... 82 Bijlage IV Jurisprudentieregister............................................................................................ 84
-2-
Hoofdstuk I Inleiding Zowel in de Gemeenschapsmerken- en modellenverordening als in de octrooiwetgeving van de Beneluxlanden is er een bepaling over te vinden, maar niet in de Merken- en Modellenrichtlijn en het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna BVIE). Over welke bepaling ik het heb? Een bepaling die de rechtsgevolgen van een nietigverklaring van een merk of model regelt. Het belang van een dergelijke bepaling komt in de volgende situaties aan de orde. Een merk- of modelhouder, ook wel deposant genoemd, sluit een licentieovereenkomst met een tweede persoon. Deze tweede persoon, de licentienemer, mag het merk of model exploiteren waarvoor hij als tegenprestatie zogeheten royalties betaalt. Bij deze royalties kan het, al naar gelang het merk of model en het gebruik door de licentienemer, om aanzienlijke bedragen gaan. Naderhand wordt het merk- of modelrecht nietig verklaard. Is er een mogelijkheid voor de licentienemer om zijn reeds betaalde royalties terug te vorderen, en zo ja, op welke juridische basis? Of is terugvordering helemaal niet mogelijk? Een andere situatie, maar met soortgelijke problematiek, is die waarin een merk- of modelhouder een ander ervan beschuldigt inbreuk te maken op zijn merk- of modelrecht. De vermeende inbreukmaker betaalt aan de deposant een schadevergoeding. De betaling van deze schadevergoeding kan zowel op grond van een gerechtelijke beslissing plaatsvinden als op grond van een vaststellingsovereenkomst. Het merk of model wordt naderhand nietig verklaard. De vraag is nu of ook hier een juridische grond bestaat waarop de vermeende inbreukmaker zich kan beroepen om zijn reeds betaalde schadevergoeding terug te vorderen. In bovengenoemde situaties staat de vraag centraal wat de nietigheid van het Intellectuele Eigendomsrecht (hierna IE-recht) voor gevolgen heeft voor de grondslag van de licentie- respectievelijk vaststellingsovereenkomst en de gerechtelijke beslissing. De nietigheid van een IE-recht ziet namelijk in beginsel alleen toe op het IE-recht zelf en niet op de vermogensrechtelijke gevolgen. Naast het vraagstuk of reeds betaalde gelden teruggevorderd kunnen worden bestaat de vraag of er ook schadevergoeding geëist kan worden op grond van het feit dat de IE-houder zich jegens de licentienemer of de vermeende inbreukmaker beroepen heeft op een recht wat achteraf niet blijkt te hebben bestaan. De hierboven weergegeven problematiek van de rechtsgevolgen wordt veroorzaakt doordat er in het BVIE geen bepaling over de rechtsgevolgen is opgenomen. Er wordt slechts vermeld dat een nietigverklaring terugwerkende kracht heeft; het verdrag zwijgt echter over de rechtsgevolgen die deze terugwerkende kracht van de nietigverklaring met zich mee brengt. Aangezien er in het BVIE geen bepaling opgenomen is inzake de rechtsgevolgen, is het de vraag waar het antwoord dan wel gevonden kan worden. Het lijkt er in beginsel op dat de oplossing dient te worden gezocht in de toepassing van het vermogensrecht van de Beneluxlanden. Vermogensrechtelijke begrippen komen dan ook aan bod. Ook de mogelijkheid van analoge toepassing van andere IE wetgeving staat echter wellicht ook open. Het is hierbij van belang of het verschil in toepassing (nationale vermogensrecht vs. analoge toepassing) uitmaakt ten aanzien van het te bereiken resultaat. De volgorde van de scriptie is als volgt. Allereerst zal ik de vraagstelling ontleden waarbij ik het begrip nietigheid van een merk- of modelrecht bespreek. Hierna zal ik uiteenzetten wat voor gevolgen de nietigheid van het IE-recht heeft voor de grondslag van (licentie/vaststellings) overeenkomsten en gerechtelijke beslissingen ingevolge het nationale vermogensrecht van de Beneluxlanden. Vervolgens vergelijk ik de uitkomsten die voortvloeien uit de toepassing van het vermogensrecht enerzijds en analoge toepassing van de IE-bepaling uit andere IE-wetgeving anderzijds met elkaar. In het laatste hoofdstuk behandel ik het Duitse en Engelse rechtsstelsel om weer te geven hoe daar de materie van de -3-
rechtsgevolgen van een nietigverklaring geregeld is. Interessant is het om ook hierbij de uitkomst naar nationaal IE-recht en naar nationaal vermogensrecht met elkaar te vergelijken. Ten slotte treft u in mijn conclusie een samenvatting aan van mijn bevindingen.
-4-
Hoofdstuk II Het begrip nietigheid Om de hoofdvraag van deze scriptie te kunnen beantwoorden, i.e. wat de rechtsgevolgen zijn van de nietigverklaring van een merk of modeldepot, is het allereerst van belang te kijken naar wat het begrip nietigheid in het merk- en modellenrecht inhoudt. Het uitgangspunt vormt hierbij het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). 2.1 Merk Artikel 2.28 BVIE (artikel 14 BMW oud) betreft de mogelijkheid van iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, om de nietigheid van het depot in te roepen.1 Het artikel bevat limitatieve nietigheidsgronden 2 die betrekking kunnen hebben op relatief of absoluut ontoelaatbare merken. Absoluut ontoelaatbare merken zijn, zoals de naam al aangeeft, absoluut ontoelaatbaar. Relatief ontoelaatbare merken zijn merken die in strijd komen met de rechten van derden.3 De termijn van het inroepen van de gronden varieert van geen (art.2.28 lid 1 a t/m e en lid 3 a BVIE) tot 3 en 5 jaar (art 2.28 lid 1 sub f jo. lid 3 sub b BVIE). De nietigheid van een merk werkt in beginsel erga omnes (jegens ieder) en retroactief.4 Wanneer de rechter beslist dat een merk nietig is, betekent dit automatisch de schrapping van het merk in het register. Hierdoor krijgt de nietigheid een erga omnes effect. Het retroactieve effect zit hierin, dat doorhaling van het merk betekent dat het merkrecht moet worden geacht vanaf het begin af aan niet te hebben bestaan. Aangezien de nietigheid dus terug werkt tot op het moment van inschrijving, moet geconstateerd worden dat het deugdelijke merk achteraf slechts een schijnrecht blijk te zijn geweest. De terugwerkende kracht werking van nietigheid (ex tunc) is datgene waar de hoofdvraag in deze scriptie om draait; het doet namelijk de vraag rijzen wat het effect is op hetgeen in de periode tussen het depot en de nietigverklaring gebeurd is.5 De genoemde ex tunc werking van de nietigheid geeft meteen het onderscheid weer tussen verval (genoemd in de artikelen 2.26 en 3.22 BVIE) en nietigheid. Een vervallenverklaring heeft namelijk geen terugwerkende kracht. Nietigheid moet ook duidelijk onderscheiden worden van ontbinding en opzegging. Deze laatste rechtsfiguren hebben, evenals een vervallenverklaring, geen terugwerkende kracht. Ook zij werken dus ex nunc. Hoewel een nietigverklaring jegens een ieder werkt wil dat niet zeggen dat de gronden ook bindend zijn. Het nietig verklaarde merk kan opnieuw worden gedeponeerd en dan zal opnieuw worden bekeken of dezelfde gronden gelden. Omstandigheden kunnen veranderen (bv. een teken waarvan is vastgesteld dat het geen onderscheidend vermogen heeft kan in de 1 Alleen de belanghebbende mag de nietigheid inroepen. In de artikel 2.28 lid 1BVIE genoemde gevallen valt hieronder ook het Openbaar Ministerie. Het begrip belanghebbende dient overigens ruim te worden uitgelegd. Zo valt daaronder een ieder die de nietigheid als verweer inroept of een reconventionele vordering tot nietig- of vervallenverklaring wil instellen. Zie ook Hagemans en Folmer (2005), p. 243. 2 Zie Gielen en Wichers Hoeth (1992), p. 531 e.v., zie ook Gielen (2006), p. 120 e.v. 3 Zie Empel en Geerts (2005), p. 90 e.v. 4 De terugwerkende kracht blijkt uit de MvT bij artikel 14 C BMW (oud), het huidige artikel 2.27 BVIE. Zie tevens Hagemans en Folmer (2005), p. 243. 5 Zie Gielen en Wichers Hoeth (1992), p. 532.
-5-
loop der tijd ingeburgerd zijn geraakt) zodat er op een later tijdstip wel aan de vereisten voor een depot wordt voldaan.6 De nietigverklaring van een inschrijving kan ingevolge art 2.30 BVIE (artikel 16 BMW oud) alleen het merk in zijn geheel betreffen.7 Als laatste dient nog vermeld te worden dat artikel 2.29 BVIE bepaalt dat de houder van een merk, die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende 5 jaren, zich niet meer op grond van zijn oudere recht op de nietigheid van het jongere recht kan beroepen ex artikel 2.28 lid 3 BVIE tenzij het te kwader trouw gedeponeerd is. 2.2 Model Titel 3 BVIE gaat over tekeningen en modellen. Artikel 3.23 BVIE (artikel 15 BTMW oud) is vergelijkbaar met artikel 2.28 BVIE en gaat over het inroepen van de nietigheid. Ook hier kan iedere belanghebbende met inbegrip van het Openbaar Ministerie de nietigheid inroepen. Artikel 3.6 BVIE (artikel 4 BTMW oud) geeft verdere beperkingen aan waarbij geen recht op een tekening of model wordt verkregen door inschrijving.8 Nietigheid heeft ook hier, evenals in het merkenrecht, retroactief effect en erga omnes werking.9 Dit retroactieve effect geeft, evenals behandeld bij de bespreking van nietigheid in het merkenrecht, het verschil weer tussen nietigverklaring, verval en afstand. Verval en afstand hebben een ex nunc werking in tegenstelling tot de ex tunc werking van de nietigheid. De nietigverklaring van een model kan, evenals het geval is bij een merk, ex artikel 3.24 BVIE (artikel 19 BTMW oud) het model alleen in zijn geheel betreffen. Met het oog op het verschil in werking van verval en nietigheid (ex nunc vs. ex tunc), is er een bepaling die niet in het merkenrecht voorkomt maar wel in het modellenrecht. Het gaat hierbij om artikel 3.23 lid 6 BVIE (artikel 15 BTMW oud).10 Deze bepaling bepaalt dat de inschrijving van het depot van een tekening of model ook na verval of afstand nietig kan worden verklaard.11 6
Zie HR 30 maart 2001, NJ 2001, 321 m.nt. DWFV, BIE 2002, 211 m.nt. Ste (Chien Pu Wan). In de Memorie van Toelichting bij het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken en de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken wordt de volgende reden opgegeven. ‘’Een uit meer bestanddelen samengesteld merk kan, in zijn geheel genomen, voldoende van elk ander onderscheiden zijn, ofschoon die bestanddelen, afzonderlijk genomen, met vroegere merken in strijd zouden raken. Een nietigverklaring (…) die zou leiden tot handhaving van slechts een gedeelte van het oorspronkelijke geheel, zou dan ook het naast elkaar bestaan van overeenstemmende merken ten name van verschillende houders kunnen teweegbrengen. Artikel 16 (oud nu art. 2.30 BVIE) beoogt dit ontoelaatbare gevolg te voorkomen (…).’’ 8 Artikel 4 en 15 BTMW (oud) thans te vinden in artikel 3.6 resp. artikel 3.23 BVIE zijn gewijzigd in 2002. Artikel II van het protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van het BTMW bepaalt dat de artikelen 4 en 15 BTMW zoals deze luiden na 1 december 2003 (artikel 3.6 en artikel 3.23 BVIE), niet van toepassing zullen zijn op rechten die voortvloeien uit een voor genoemd tijdstip voor het Beneluxgebied uit een internationaal depot voortvloeiend recht. Op rechten die voortvloeien uit voor 1 december 2003 verrichte depots, ook als de inschrijving van het depot plaatsvindt na deze datum, blijven de artikelen 4 en 15 BTMW (oud) van toepassing zoals deze luidden voor 1 december 2003. Zie Gemeenschappelijk Commentaar 2002, p. 30. Voor de artikelen 4 en 15 BTMW voor 1 december 2003 zie Vanhees (2006), p. 174; zie ook Verkade (1998), p. 268 resp. p. 291. 9 Zie Geerts (2005), p. 368; zie verder Vanhees (2006), p. 171; zie ook Wichers Hoeth (2007), p. 180. 10 Het artikel is gebaseerd op artikel 11 lid 9 van de Modellenrichtlijn (98/71/EG). 11 De vraag is nu wat de achterliggende gedachte is van de mogelijkheid om een model na een verval of afstand alsnog nietig te kunnen verklaren. Volgens het Gemeenschappelijk Commentaar bij artikel 15 lid 6 BTMW oud kan het in sommige gevallen voor een derde van belang zijn om ook, nadat het model is vervallen of er afstand 7
-6-
Tot zover een beschrijving van de term nietigheid en de gevolgen van een nietigverklaring voor het desbetreffende IE-recht. In het volgende hoofdstuk zal ik de vermogensrechtelijke gevolgen uiteenzetten. Hierbij worden de gevolgen van de nietigverklaring voor de licentieovereenkomst, de vaststellingsovereenkomst en de gerechtelijke beslissing besproken.
van is gedaan, nog nietigverklaring te kunnen vorderen. Als voorbeeld wordt gegeven de situatie waarin een modelhouder ten aanzien van een derde met succes een beroep op zijn modelrecht heeft gedaan waarna hij afstand van zijn model doet of waarna het modelrecht vervallen wordt verklaard, zie Gemeenschappelijk Commentaar 2002, p. 25. Hoewel in het Gemeenschappelijk Commentaar verder geen nadere uitleg hierover gegeven wordt, kan, met het oog op het verschil in werking tussen verval en afstand aan de ene en nietigheid aan de andere kant, beredeneerd worden dat de gedachte is dat door nietigverklaring de derde de mogelijkheid krijgt de ex-modelrechthouder aansprakelijk te stellen voor de schade die hij tengevolge van een tijdelijke, achteraf bezien onjuiste modelrechtpretentie heeft geleden. Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat in beginsel aan derden de mogelijkheid wordt geboden om financiële gelden terug te vorderen indien het model achteraf nietig blijkt te zijn. Zie Geerts (2005) p. 367; Vanhees (2006), p. 172.
-7-
Hoofdstuk III Nietigheid en de vermogensrechtelijke gevolgen Een interessante situatie ontstaat nu wanneer er een (licentie- of vaststellings)overeenkomst gesloten is óf er een gerechtelijk vonnis uitgesproken is dat gebaseerd is op een geldig merkof modelrecht. De nietigheid van het recht ziet immers in beginsel alleen toe op de nietigheid van het betreffende merk of model en niet op de vermogensrechtelijke betrekkingen die aangegaan zijn naar aanleiding van het (geldige) IE-recht. De centrale vraag is dan ook wat voor gevolgen de nietigheid van het IE-recht heeft op een voor de nietigverklaring gesloten overeenkomst of op een voor de nietigverklaring uitgesproken gerechtelijke beslissing. Deze hoofdvraag resulteert in de onderzoeksvraag van deze scriptie namelijk wat voor gevolgen een nietigverklaring van een merk- of modelrecht heeft op reeds betaalde gelden die naar aanleiding van een overeenkomst of een gerechtelijke beslissing door de licentienemer respectievelijk de vermeende inbreukmaker betaald zijn aan de IE-houder. Vervalt door de nietigverklaring de grondslag van de overeenkomst of het vonnis en kunnen op grond hiervan reeds betaalde gelden (royalties respectievelijk schadevergoedingen) teruggevorderd worden? Naast de vraag of reeds betaalde gelden teruggevorderd kunnen worden bestaat de vraag of bovenop de claim van teruggave van reeds betaalde gelden, wellicht ook nog een schadevergoeding kan worden gevorderd naar aanleiding van de geleden schade. Het BVIE bevat geen bepaling die de rechtsgevolgen regelt van een nietigverklaring van een merk of model en derhalve wordt er vanuit het Benelux IE-recht geen antwoord gegeven op bovenstaande vraag. Het antwoord lijkt dan ook in beginsel te moeten worden gezocht in het nationale vermogensrecht van de Beneluxlanden. Hieronder volgt daarom een uiteenzetting van het vermogensrecht van de Beneluxlanden waarbij allereerst het Nederlandse vermogensrecht besproken wordt. 3.1 Nederland 3.1.1 Licentieovereenkomst In de situatie van de licentieovereenkomst is een vonnis van de Rechtbank Amsterdam uit 2007 van belang.12 Het betrof hierbij een vordering tot nietigverklaring van een Benelux gedeelte van een internationaal modellendepot (naar aanleiding van een reeds nietig verklaard Frans model) en de gevolgen van deze nietigverklaring voor de reeds betaalde royalties die betaald waren op grond van een tussen partijen gesloten licentieovereenkomst. De rechtbank honoreerde (ten dele) het beroep op onvoorziene omstandigheden; de nietigverklaring van het Franse model leverde een voor partijen onvoorziene omstandigheid ex artikel 6:258 BW op. ‘’Met de nietigverklaring van het Franse model op 22 oktober 2001, is de noodzaak om een licentieovereenkomst voor Frankrijk te sluiten voor Agerti te komen vervallen, welke omstandigheid van dien aard wordt geacht dat Itcon c.s. naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst per die datum niet mocht verwachten.’’13 De rechtbank zag hierin aanleiding de overeenkomst te wijzigen, doch uitsluitend ten aanzien van het Franse deel van de overeenkomst. Hierbij werd overwogen dat er onvoldoende reden was om terugwerkende kracht aan deze wijziging te verlenen voor de periode voorafgaand aan 22 oktober 2001. Voorop werd gesteld dat de rechter terughoudend dient te zijn bij de toepassing van artikel 6:258 BW, hetgeen temeer 12 13
Rb Amsterdam, 30 mei 2007 (Agerti/Itcon), LJN BA6283. R.o. 4.18. -8-
geldt voor het verlenen van terugwerkende kracht aan de ontbinding of wijziging van de overeenkomst. (…) De omstandigheid dat het model ook hier voor de Benelux en voorts in andere landen mogelijk in de toekomst nietig zal worden verklaard, is voorts onvoldoende om de inmiddels reeds geëindigde overeenkomst (met terugwerkende kracht) op grond van onvoorziene omstandigheden te ontbinden of de gevolgen ervan te wijzigen.’’14 De rechtbank wijzigde uiteindelijk de overeenkomst in die zin dat de na vernietiging van het Franse model betaalde licentievergoeding werd verminderd met 20%, het aandeel van de omzet van Agerti (de licentienemer) in Frankrijk. Op grond van het vonnis kan geconcludeerd worden dat reeds betaalde royalties vóór de nietigverklaring van het model niet terugbetaald dienen te worden; slechts vanaf het moment dat de nietigverklaring in Frankrijk werd uitgesproken, zijnde het moment waarop de feitelijke situatie niet meer in overeenstemming was met de intenties van de partijen, dienen de reeds betaalde royalties, voor zover het het Franse model betreft, door Itcon terugbetaald te worden. Het lijkt er dus op dat de nietigverklaring van het modelrecht (en de daarbij behorende terugwerkende kracht) niet tot het gevolg heeft dat de grondslag van de overeenkomst met terugwerkende kracht komt te vervallen. Omdat de grondslag blijft bestaan, kunnen reeds betaalde royalties vóór de nietigverklaring van het IE-recht niet teruggevorderd worden. Deze redenering lijkt tegenstrijdig. Immers, dankzij de terugwerkende kracht van de nietigverklaring van een model lijkt de oorzaak voor de overeenkomst ook met terugwerkende kracht te komen vervallen, waardoor de overeenkomst nietig is en op grond van onverschuldigde betaling restitutie dient plaats te vinden. Deze gedachtegang is echter onder het huidige recht niet juist meer. Het onder het oude recht voor de geldigheid van een overeenkomst gestelde oorzaakvereiste is in het huidige wetboek niet teruggekeerd.15 De functie van het oorzaakvereiste16 is overgenomen door andere (ten dele nieuwe) bepalingen waaronder een bepaling (artikel 6:229 BW) over de vernietigbaarheid van voortbouwende overeenkomsten.17 Naast deze bepaling wordt de functie van de vroegere bepaling van het oorzaakvereiste ook vervuld door dwaling (artikel 6:228 BW), misbruik van recht en onvoorziene omstandigheden (artikel 6: 258 BW).18 Het beginsel van het oorzaakvereiste is in deze bepalingen op grond van de redelijkheid en billijkheid in verschillende gevallen op andere wijze uitgewerkt op zodanige wijze dat de overeenkomst door het wegvallen van de oorzaak niet komt te vervallen.19 Aangezien er door de licentienemer bij de terugvordering van reeds betaalde royalties geen beroep kan worden gedaan op het ontbreken van de oorzaak van de overeenkomst, is de vraag 14
R.o. 4.18. Artikel 1356 BW oud noemde 4 voorwaarden vereist voor overeenkomsten waarbij als vierde eis een geoorloofde oorzaak werd opgevoerd. In artikel 1371 oud BW werd vervolgens. In ons huidige recht is echter het vereiste dat naast de toestemming van partijen en een bepaalbaarheidsvereiste nog een grond voortoestemming aanwezig moet zijn niet opgenomen. 16 Het oorzaakvereiste strekt tot ter voorkoming van onredelijk benadeling van een partij bij een overeenkomst. 17 Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 238. 18 Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 239, p. 237 en Parl. Gesch. Boek 6, p. 896 e.v. Opmerkelijk is dat er vaak een samenloop is tussen dwaling en de voortbouwende overeenkomst. In dat geval heeft de benadeelde de keuze tussen de vernietigingsgronden van artikel 6:228 BW en 6:229 BW. De bepalingen hebben verder gemeen dat zij beide het risico-element kennen: de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval kunnen er voor zorgen dat het ontbreken van een rechtsverhouding waarop is voortgebouwd of de dwaling, voor rekening van de benadeelde moet blijven. 19 Zie Parl. Gesch. Boek 6, p. 896 e.v. 15
-9-
of de licentienemer een beroep kan doen op (één van) de rechtsfiguren die de functie van de vroegere bepaling van het oorzaakvereiste opvangen om reeds betaalde royalties terug te vorderen. Het vonnis van de Rechtbank Amsterdam geeft hierbij een adequate praktijksituatie weer. Door de licentienemer wordt een beroep gedaan op de rechtsfiguren van dwaling en onvoorziene omstandigheden20 om op grond hiervan reeds betaalde royalties terug te vorderen. Het door de licentienemer gedane beroep op dwaling is door de rechtbank niet gehonoreerd. Hoewel een beroep op onvoorziene omstandigheden (in casu deels) wel slaagt, oordeelt de rechter dat een geslaagd beroep hierop niet tot het gevolg heeft dat reeds betaalde royalties vóór de nietigverklaring van een model teruggevorderd kunnen worden. Hoewel ik hieronder de overwegingen van de rechter zal onderzoeken waarbij de vraag centraal staat of de rechter mijns inziens blijk geeft van een juiste rechtsopvatting, lijkt het er in beginsel dus op dat dwaling en onvoorziene omstandigheden geen grond vormen om reeds betaalde royalties vóór de nietigverklaring van een model- en evenzo een merkenrecht, terug te kunnen vorderen. Naast dwaling en onvoorziene omstandigheden is, zoals reeds vermeld, tevens de nieuwe bepaling van de voortbouwende overeenkomst (artikel 6:229 BW) in het nieuwe burgerlijk wetboek opgenomen om de functie van het oorzaakvereiste te vervullen. De rechtsfiguur van de voortbouwende overeenkomst komt echter niet terug in het vonnis. Hoewel er in het geval van een licentieovereenkomst mijns inziens ook geen sprake is van een voortbouwende overeenkomst, wil ik deze rechtsfiguur wel toelichten aangezien men in eerste instantie wel degelijk zou kunnen menen dat op grond van de voortbouwende overeenkomst reeds betaalde royalties door de licentienemer teruggevorderd zouden kunnen worden. Daarnaast komt de figuur bij een andere overeenkomst, de hierna te bespreken vaststellingsovereenkomst, wél aan de orde. Artikel 6:229 BW bepaalt dat: ‘’Een overeenkomst die de strekking heeft voort te bouwen op een reeds tussen partijen bestaande rechtsverhouding, vernietigbaar is, indien deze rechtsverhouding ontbreekt, tenzij dit in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening van degene die zich op dit ontbreken beroept, behoort te blijven.’’ Toepassing van dit artikel zou het volgende betekenen. De terugwerkende kracht van de nietigheid van een merk- of modelrecht heeft tot gevolg dat het recht geacht moet worden vanaf begin af aan niet te hebben bestaan. De rechtsverhouding tussen partijen zou hierdoor ontbreken waardoor de overeenkomst vernietigbaar is en reeds betaalde royalties op grond van onverschuldigde betaling (artikel 6:203 BW) in beginsel terugbetaald dienen te worden.21 De voortbouwende overeenkomst is echter niet van toepassing op deze situatie om de 20
Deze rechtsfiguren vangen zoals reeds aangegeven de functie van het oorzaakvereiste op. De terugwerkende kracht van de nietigverklaring van een merk of model zorgt ervoor dat geacht moet worden dat het merk vanaf het begin af aan niet heeft bestaan. De basis voor de licentieovereenkomst bestaat derhalve met terugwerkende kracht ook niet. Op grond van artikel 6:229 BW zou er sprake zijn van een voortbouwende overeenkomst waardoor de overeenkomst vernietigbaar is en restitutie moet plaatsvinden. Deze restitutieverplichting impliceert dat reeds betaalde royalties terug betaald dienen te worden. Echter, de relativeringsgedachte -die gebaseerd is op de redelijkheid en billijkheid- is hierbij een belangrijk goed. Nietigheid en de terugwerkende kracht hiervan mag dus niet verder ingrijpen dan haar ratio rechtvaardigt. Zelfs als dit artikel wel van toepassing zou zijn geweest dan nog zouden dus -in het kader van redelijkheid en billijkheid- hoogstwaarschijnlijk niet alles reeds betaalde royalties teruggevorderd kunnen worden. 21
- 10 -
volgende reden. Een belangrijk vereiste is dat er een reeds tussen partijen bestaande rechtsverhouding moet bestaan. Op deze bestaande rechtsverhouding dient een volgende overeenkomst voort te bouwen. In de situatie van de licentieovereenkomst is er geen sprake van een reeds bestaande rechtsverhouding waardoor de licentieovereenkomst niet kan worden gezien als een voortbouwende overeenkomst. In het IE-recht is immers slechts sprake van maar één rechtsverhouding; het (alleen) recht van de IE-houder om gebruik te maken van zijn recht. Dit IE-recht zorgt dus niet an sich voor een rechtsverhouding tussen partijen. De licentieovereenkomst is derhalve de enige bestaande rechtsverhouding tussen partijen; niet gezegd kan worden dat deze voortbouwt op een andere. Een vergelijking met de hiervoor genoemde vaststellingsovereenkomst verduidelijkt de situatie. Bij een vaststellingsovereenkomst, gesloten naar aanleiding van een vermeende inbreuk op een IE-recht, bepalen partijen welk bedrag de pleger van een onrechtmatige daad moet betalen. De vaststellingsovereenkomst bouwt derhalve voort op de reeds bestaande rechtsverhouding, namelijk die betreffende de onrechtmatige daad. De onrechtmatige daad is weer begaan naar aanleiding van een inbreuk op een IE-recht. Het IE-recht gaat dus aan de reeds bestaande rechtsverhouding (de onrechtmatige daad) vooraf. In het geval van de licentieovereenkomst ontbreekt er dus een reeds bestaande rechtsverhouding. Het IE-recht gaat immers rechtstreeks vooraf aan de licentieovereenkomst. Geconcludeerd kan worden dat artikel 6:229 BW niet van toepassing is op de situatie van de licentieovereenkomst. 22 Het lijkt er dus op dat de licentienemer het slachtoffer wordt van het feit dat in het huidige recht het oorzaakvereiste niet meer bestaat. De bepalingen die de functie van het vroegere oorzaakvereiste overnemen (d.w.z. de voortbouwende overeenkomst, de dwaling en de onvoorziene omstandigheden) zijn in het geval van de licentieovereenkomst niet toereikend genoeg om reeds betaalde royalties voor de nietigverklaring van een merk- of modelrecht terug te kunnen vorderen. Helaas is het vonnis van de Rechtbank Amsterdam de enige uitspraak op dit gebied die betrekking heeft op de licentieovereenkomst en het terugvorderen van reeds betaalde royalties. Het is dan ook van belang om de rechtsfiguren, waarop de partijen zich beroepen, te bespreken en te onderzoeken of de rechtbank blijk heeft gegeven van een juiste rechtsopvatting. Belangrijk is het of er -naast het oordeel van de rechtbank- ook nog een andere uitkomst mogelijk is op grond van het Nederlandse vermogensrecht op basis waarvan wél reeds betaalde royalties voor de nietigverklaring van een merk of model teruggevorderd kunnen worden door de licentienemer. Voordat ik de argumenten van de rechtbank bespreek, eerst kort nog even iets over de vermogensrechtelijke begrippen nietigheid en vernietigbaarheid die ook in het vonnis naar voren komen. *Nietigheid en vernietigbaarheid (en de rechtsgevolgen) Bij een nietige overeenkomst ontbreekt van meet af aan de door partijen, met het sluiten van de overeenkomst, beoogde rechtsgevolgen. 22
Mocht hij zich hier wel op hebben kunnen beroepen (i.e. er had wel een bestaande rechtsverhouding bestaan) dan staat waarschijnlijk diens risicoaansprakelijkheid, welke geldt volgens de verkeersopvatting, terugbetaling van de royalties in de weg. - 11 -
Bij een vernietigbare overeenkomst echter is er sprake van een volkomen geldige rechtshandeling met dien verstande dat daaraan een bijzonderheid kleeft; door vernietiging wordt haar geldigheid ontnomen.23 Vernietiging heeft ex artikel 3:53 BW als hoofdregel dat zij terugwerkende kracht heeft. Dit heeft tot gevolg dat de vernietiging terugwerkt tot het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht. Met andere woorden, de overeenkomst ontbeert van meet af aan de beoogde rechtsgevolgen als ware de overeenkomst van meet af aan nietig geweest.24 De terugwerkende kracht van de vernietiging heeft het gevolg dat de rechtsverhouding tussen de partijen wordt hersteld in de staat waarin deze voor het aangaan der overeenkomst was.25 De wederpartij van degene die zich op de vernietigingsgrond beroept, is behalve tot teruggave van het ontvangende, verplicht tot vergoeding van eventueel geleden schade indien de vernietigingsgrond aan zijn schuld te wijten is.26 De gevolgen van de van rechtswege intredende nietigheid kunnen worden vastgesteld met toepassing van grotendeels dezelfde beginselen die gelden met betrekking tot de vernietigde rechtshandelingen.27 Waar de aard van de nietigheid ex tunc werking met zich meebrengt, heeft in geval van vernietiging de terugwerkende kracht tot gevolg dat ook vernietiging ex tunc werking verkrijgt. De consequentie van terugwerkende kracht is dat al hetgeen is gepresteerd als onverschuldigd kan worden teruggevorderd op grond van een beroep op onverschuldige betaling ex art 6:203 BW. De herziening van het Burgerlijk Wetboek in 1992 veranderde de positie van de restitutie zodat er in het huidige recht een belangrijke plaats wordt toegekend aan de zogenoemde relativeringsgedachte.28 In de kern houdt deze gedachte in dat een nietigheid als inbreuk op de rechtshandelingsvrijheid niet verder mag ingrijpen dan haar ratio rechtvaardigt. Hierbij dient bij het doorvoeren van nietigheden en vernietiging waar mogelijk gezocht te worden naar een oplossing die toegespitst is op de omstandigheden van het geval. Dit kan tot gevolg hebben dat rechtsgevolgen gedeeltelijk in stand blijven of dat er juist voortgegaan wordt met gewijzigde rechtsgevolgen.29 Tot zover de begrippen nietigheid en vernietigbaarheid en hun rechtsgevolgen naar Nederlands recht. Hieronder zal ik de rechtsgronden uit het vonnis bespreken waarbij ik de indeling aanhoudt zoals deze ook in het vonnis naar voren komt. Bij elke rechtsgrond geef ik eerst het betreffende wetsartikel weer. Hierna komt de uitspraak van de rechter ter sprake. Als laatste bespreek ik de algemene theorie die bij het desbetreffende wetsartikel hoort -voor zover in casu relevant- alvorens op grond van deze theorie mijn mening te geven over de uitspraak van de rechter. *Dwaling 23
Zie Brahn en Reehuis (2007), p. 211. Hierbij moet opgemerkt worden dat zolang de overeenkomst niet vernietigd is, zij de beoogde rechtsgevolgen van de partijen heeft. 25 Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 483, p. 510. 26 De schadevergoedingsvordering is gebaseerd op de onrechtmatige daad. 27 Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 488, p. 515. 28 Zie Parl. Gesch. Boek 3, p. 241; Hartkamp (2002), nr. 21 en Hammerstein en Vranken (1998), nr. 8 e.v. 29 Zie Hartlief (2002), p. 266. e.v. 24
- 12 -
Artikel 6:228 BW: 1.Een overeenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van dwaling is vernietigbaar indien a. de dwaling te wijten is aan inlichtingen van de wederpartij, tenzij deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou worden gesloten; b. indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende partij had behoren in te lichten; c. indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde onjuiste veronderstelling als de dwalende is uitgegaan, tenzij zij ook bij en juiste voorstelling van zaken niet had behoeven te begrijpen dat de dwalende daardoor van het sluiten van de overeenkomst zou worden afgehouden. 2. De vernietiging kan niet worden gegrond op een dwaling die een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft of die in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening van de dwalende behoort te blijven.
Vonnis De rechtbank verwerpt het beroep op dwaling. Agerti heeft onvoldoende toegelicht waaruit blijkt dat ten tijde van de overeenkomst inlichtingen zijn verstrekt die tot een onjuiste voorstelling van zaken hebben geleid aan de zijde van Agerti. Belangrijk is dat de rechtbank van mening is dat het feit dat de overeenkomst zelf uitgaat van een geldig modelrecht hiertoe onvoldoende is. Op het moment van sluiten was er in Frankrijk nog sprake van een geldig modelrecht. 30 De dwaling kan ook niet voortvloeien uit een schending van een op de modelhouder rustende mededelingsplicht aangezien de rechtbank van mening is dat redelijkerwijs niet kon worden verwacht dat zij de tegenpartij op voorhand in algemene zin (ongevraagd) informeerden over de mogelijke nietigheidsgronden van een model. De nietigverklaring van het Franse model heeft ook pas plaats gevonden na het sluiten van de overeenkomst.31 Het beroep op wederzijdse dwaling faalt ook. De mogelijkheid van nietigverklaring betreft wel degelijk een ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst uitsluitend toekomstige omstandigheid zoals bedoel in artikel 6:228 lid 2 BW. Ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was de (mogelijke) nietigverklaring van het model nog helemaal niet aan de orde, terwijl de enkele wettige mogelijkheid tot het instellen van een vordering tot nietigverklaring altijd bestaat bij modelrechten, evenals bij bijvoorbeeld merkenrechten, welke omstandigheid krachtens de huidige verkeersopvattingen voor rekening van Agerti behoort te blijven. De omstandigheden dat de nietigheid van een modeldepot terugwerkende kracht heeft doet aan een en ander niet af.32 Theorie Artikel 6:228 lid 1 sub a en b BW geeft de eenzijdige dwaling en sub c de wederzijdse dwaling weer. Als eerste zal ik hier de eenzijdige dwaling behandelen. Daarna komt de wederzijdse dwaling aan de orde. Aangezien het hier te ver gaat om het gehele leerstuk uitvoerig te bespreken, beperk ik mij hier tot de opmerkingen inzake het dwalingsleerstuk die in het kader van de bespreking van mijn hoofdvraag van belang zijn.33
30
R.o. 4.13. R.o. 4.14. 32 R.o. 4.15. 33 Zie voor meer informatie over dwaling: Smits (2002), p. 59-78. 31
- 13 -
Zoals vermeld, wordt de eenzijdige dwaling geregeld in sub 1 lid a en b van artikel 6:228 BW. Bij de vereisten zoals genoemd in sub a en b gaat het om een inlichting en mededelingsplicht; in het eerste geval is de dwaling te wijten aan een inlichting van de wederpartij, in het tweede geval is de dwaling juist te wijten aan het feit dat de wederpartij een mededeling had moeten doen en dit niet gedaan heeft. Allereerst het volgende over de inlichtingen. Het feit dat inlichtingen volkomen te goeder trouw zijn gegeven staat een beroep op dwaling niet in de weg. De HR heeft in een tweetal toonaangevende arresten34 overwogen dat men in de regel af mag gaan op de juistheid van de door de wederpartij gedane mededelingen en dat de wederpartij in strijd met de goede trouw (redelijkheid en billijkheid) zou handelen indien zij ter afwering van een beroep op dwaling zou aanvoeren dat ten onrechte op de juistheid van haar mededelingen is vertrouwd. Artikel 6:228 BW leidt volgens de vaste rechtspraak tot hetzelfde resultaat.35 Er bestaan echter uitzonderingen op de hoofdregel dat men mag uitgaan van een mededeling. Eén hiervan vormt het geval waarin de wederpartij niet hoefde te verwachten dat de ander de overeenkomst zou sluiten zonder zelf een onderzoek in te stellen. Lid 2 maakt het dan mogelijk om ondanks de mededeling van de wederpartij, de dwaling in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het concrete geval voor risico van de dwalende te laten komen. Lid 2 komt hieronder verder aan de orde.36 Tot zover de relevante informatie inzake de inlichtingen zoals genoemd in artikel 6:228 lid 1 sub a BW. Nu volgt de schending van de mededelingsplicht ex artikel 6:228 lid 1 sub b BW. Of er een mededelingsplicht bestaat is afhankelijk van een aantal zaken. Over het algemeen zal er geen mededelingsplicht bestaan wanneer de wederpartij er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat de feiten reeds bij de dwalende bekend zijn of dat ze hem nog voor het aangaan van de overeenkomst bekend zullen worden. Van belang is onder andere de deskundigheid van de wederpartij; mag de wederpartij veronderstellen dat de dwalende op de hoogte is van mogelijkheid tot dwaling? De wederpartij zal naarmate zij zelf deskundiger is veelal een ruimere mededelingsplicht hebben; aan de andere kant slinkt deze verplichting weer naarmate de dalende zelf een grotere deskundigheid bezit.37 Het is denkbaar dat de wederpartij in verband met hetgeen hij wist of behoorde te weten de dwalende op de hoogte te brengen, echter, een dergelijke verplichting tot ‘preventief’ inlichten wordt niet snel aangenomen.38 Het gaat er per saldo om wat de wederpartij had moeten melden en niet zozeer om wat zij, ter voorbereiding van een eventuele melding, wellicht had moeten doen (onderzoeken). Artikel 6:228 lid 1 sub c BW bepaalt de wederzijdse dwaling.39 De betwiste veronderstelling moet in dit geval ook aan de zijde van de wederpartij bij de totstandkoming van het contract een rol hebben gespeeld. De gedachte hierbij dat de bewuste dwaling ook voor de wederpartij steeds causaal moet zijn geweest (m.a.w. dat ook zij bij een juiste voorstelling van zaken de
34
HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 m.nt. LEHR, Baris-Riezenkamp; AA 1957/1958, p. 103 m.nt. G en 21 januari 1966, NJ 1966, 183 m.nt. GJS (Booy/Wisman). 35 Zie HR 19 september 2003, RvdW 2003, 146 zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 183 ev. 36 Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 241. 37 Zie Cohen Henriquez (1976), p. 631: ‘’het gaat er hierbij om hoe de ander zich presenteert en niet om de vraag of men feitelijk gesproken deskundig is.’’ 38 Zie Commentaar Burgerlijk Wetboek 1998 p.1861 MvA II, Parl. Gesch. Boek 6, p. 909. 39 Vgl. Smits (1993), p. 499-514. - 14 -
overeenkomst niet of niet op deze zelfde voorwaarden zou hebben gesloten) is hierbij onjuist.40 Tot zover artikel 228 lid 1 BW. Lid 2 van het artikel vermeldt wanneer er geen beroep kan worden gedaan op art. 6:228 BW. De vernietiging kan niet worden gegrond op een (eenzijdige of wederzijdse) dwaling die een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft of die in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor de rekening van de dwalende behoort te blijven.41 De dwalingsregeling betreft slechts de situatie ten tijde van het aangaan der overeenkomst. De HR heeft echter bepaald dat vernietiging wel mogelijk is indien een in de toekomst betreffende dwaling tot een dwaling in het heden kan worden herleid.42 Dit sluit aan op het artikel welke zegt dat het niet mag gaan om een uitsluitend toekomstige omstandigheid.43 Wanneer gaat het nu precies om een uitsluitend toekomstige omstandigheid? Aan vele zaken kunnen belangrijke eigenschappen worden toegekend die niet duurzaam zijn. In Asser wordt de koopovereenkomst als voorbeeld gebruikt. Een voorbeeld vormt een in goede staat verkerende auto die na aankoop gebreken kan krijgen. Na het intreden van deze gebeurtenis mist de auto een eigenschap die door de koper van beslissende betekenis wordt geacht. Had de koper geweten dat de zaak die eigenschap in een nabije toekomst zou verliezen dan zou hij de overeenkomst niet hebben gesloten. Niettemin kan in een dergelijk geval een beroep op dwaling niet worden gedaan.44 De wetgever heeft de contractspartij tot op zekere hoogte willen beschermen tegen de gevolgen van dwaling, maar het is niet zijn bedoeling geweest haar te ontheffen van het risico van onvoorziene gebeurtenissen en kwade kansen.45 Afgezien van een uitsluitend toekomstige omstandigheid, kan de vernietiging ook niet worden gegrond op een dwaling die in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval (waaronder en contractueel beding) voor rekening van de dwalende behoort te blijven. De aard van de overeenkomst kan meebrengen dat geen beroep op dwaling kan worden gedaan. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de dwalingskans uitdrukkelijk of stilzwijgend in de overeenkomst is verdisconteerd.46 Bij de in het verkeerde geldende opvattingen komt de onderzoeksplicht om de hoek kijken; er moet rekening worden gehouden met de omstandigheid dat door middel van een zelfstandig onderzoek de dwaling had kunnen voorkomen. Het is namelijk niet de bedoeling dat de ene contractant de dupe wordt van de fouten, nalatigheid, onervarenheid, de domheid of de onvoorzichtigheid van de andere
40
Als voorbeeld in Asser wordt genoemd het geval waarin een verkoper aan een koper een (door beider veronderstelde) antieke kast verkoopt terwijl later blijkt dat de kast namaak is. De koper zou bij kennis van de verkoop hebben afgezien, de verkoper echter zou voor hetzelfde bedrag juist wel de antieke kast van de hand hebben willen doen. Dit voorbeeld geeft weer dat voor een geslaagd beroep op wederzijdse dwaling het niet zo hoeft te zijn dat ook de wederpartij bij een juiste voorstelling van zaken zou hebben afgezien van een overeenkomst. 41 Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 189, p. 184. 42 HR 3 november 1972, NJ 1973,37 m.nt. GJS Smeden/Christelijk onderwijs, HR 21 januari 1966, NJ 1966, 183, m.nt. GJS Booy/Wisman. 43 Indien er wel sprake is van een uitsluitend toekomstige omstandigheid kan men geen beroep doen op dwaling, echter dergelijke omstandigheden zouden echter wel aanleiding kunnen vormen voor een beroep op onvoorziene omstandigheden zoals genoemd in artikel 6:258 BW. 44 Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 189, p. 185. 45 Zie Parl Gesch Boek 6, p. 903 en 969. 46 Zie Brahn en Reehuis (2007), nr. 399, p. 220. - 15 -
contractant.47 De HR heeft bepaald dat op de contractant in spé een gehoudendheid rust om binnen redelijke grenzen maatregelen te nemen om te voorkomen dat hij onder invloed van dwaling zijn toestemming geeft.48 Van belang is hierbij dus wat redelijkerwijs qua onderzoek kan worden gevergd van een contractant.49 Of de contractant dwaling aan zichzelf te wijten heeft zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld.50 Tot slot is nog het vermelden waard dat een beroep op dwaling niet een beroep op een andere vernietigingsgrond uitsluit; evenmin sluiten de mogelijkheid van een beroep op dwaling en die van een beroep op wanprestatie elkaar uit. Mijn mening Mijns inziens heeft de rechtbank blijk gegeven van een juiste rechtsopvatting door te oordelen dat de dwaling noch te wijten is aan een inlichting van Itcon, noch dat deze te maken heeft met een mededelingsplicht die Itcon verzaakt heeft. Met betrekking tot de inlichtingsplicht kan het volgende gezegd worden. Men mag in de regel uitgaan van de juistheid van de door de wederpartij gedane mededelingen. Uitzondering hierop is het geval waarin de wederpartij niet hoefde te verwachten dat de ander de overeenkomst zou sluiten zonder zelf een onderzoek in te stellen. De dwalende sluit een overeenkomst dat als basis de exploitatie van het IE-recht heeft. Het contract veronderstelt een geldig IE-recht. Kan dit dan gezien worden als een inlichting van de kant van Itcon dat er een geldig merk- of modelrecht bestaat? De rechtbank is van mening dat het niet voldoende is dat het contract zelf uitgaat van een geldig modelrecht. Er moet dus nog sprake zijn van een andere inlichting. In casu blijkt onvoldoende toegelicht dat er ook sprake is van een andere inlichting. Mijns inziens is inderdaad het feit dat het contract uitgaat van een geldig IE-recht niet voldoende om van een inlichting te spreken. En zelfs al zou er wel sprake zijn van een inlichting, dan nog was deze inlichting ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet onjuist aangezien er wel degelijk sprake was van een geldig recht. Dwaling gegrond op een inlichting is dus niet van toepassing. Er bestaat geen mededelingsplicht wanneer de wederpartij er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat de feiten reeds bij de dwalende bekend zijn of dat ze hem nog voor het aangaan van de overeenkomst bekend zullen worden. Zoals tevens gezegd is deskundigheid van de wederpartij van belang. Over het algemeen mag worden aangenomen dat partijen die een licentieovereenkomst aangaan met betrekking tot een IE-recht deskundig (zouden moeten) zijn. In ieder geval gaat die deskundigheid zo ver, of zou deze zo ver moeten gaan, dat ook de partij die de overeenkomst aangaat weet dat het IE-recht waarop zijn licentieovereenkomst gebaseerd is altijd naderhand nietig kan worden verklaard. Het feit dat IE-rechten naderhand nietig kunnen worden verklaard is een gegeven dat bekendheid geniet in de IE-wereld. Men zou mogen aannemen dat iemand die zich in deze wereld gaat begeven zich eerst laat 47
Dit staat ook wel bekend als onverschoonbare dwaling waarbij onder onverschoonbaar moet worden verstaan al te naïef, al te ondoordacht en te spontaan. 48 HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 m.nt. LEHR (Baris/Riezenkamp). 49 Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 194 p. 189; zie ook HR 13 februari 1981, NJ 1981, 441, m.nt. CJHB en HR 27 januari 1984, NJ 1984, 546. 50 Zie HR 13 maart 1981, NJ 1981, 442 (Hilders/de Galan). In deze zaak had Hilders, die als handelaar in onroerend goed de markt behoort te kennen, zich zelf op de hoogte zou stellen. Hij had dus niet klakkeloos af mogen gaan op de gegeven inlichtingen van de wederpartij. - 16 -
informeren over de mogelijkheden en gevaren van (het exploiteren van) een IE-recht. In ieder geval mag men niet van de wederpartij verwachten dat die de dwalende over eventuele gevaren van nietigheid gaat inlichten. Een dergelijke verplichting tot preventief inlichten is er in dit geval mijns inziens dan ook niet. Een beroep op wederzijdse dwaling lijkt hier aannemelijker; beide partijen zijn bij het sluiten van de overeenkomst van een geldig IE-recht uit gegaan, hetgeen achteraf gezien een onjuiste voorstelling van zaken is geweest. Echter, zoals artikel 6:228 lid 2 BW aangeeft kan vernietiging niet worden gegrond op dwaling die een uitsluitende toekomstige omstandigheid betreft of die voor de rekening van de dwalende moeten blijven.[cursivering HB] De rechtbank geeft tevens blijk van een juiste rechtsopvatting door te oordelen dat de dwaling omtrent de nietigheid een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft. Op het moment van het sluiten van de overeenkomst bestond er een geldig recht en was vernietiging nog niet aan de orde. Naast het feit dat de nietigverklaring een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft, behoort het risico dat een IE-recht achteraf nietig wordt verklaard m.i. inderdaad volgens de huidige verkeersopvattingen tot het risico en voor rekening van de dwalende te blijven. Het is voor een houder van een IE-recht in beginsel dan ook niet onrechtmatig om zich te beroepen op zijn IE-recht. Daarbij staat het hem ook vrij om licentieovereenkomsten af te sluiten die als grondslag het IE-recht hebben. Dit wordt anders indien de IE-houder wist of behoorde te weten dat zijn recht nietig was. In dat geval dient de nietigverklaring voor rekening van de IEhouder te blijven.51 *Wanprestatie en overmacht Artikel 6:74 BW: Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verlicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend. Artikel 6:75 BW: Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Vonnis
51
Zie voor het octrooirecht bv. HR 29 september 2006, LJN AU6098 (CFS Bakel/Stork m.nt. A-G Huydecoper); Hof ’s-Gravenhage 20 september 2001, IER 2001/57. Met name de conclusie van A-G Huydecoper bij het reeds aangehaalde arrest uit 2006 is van belangrijke waarde. ‘’Op grond van de contraargumenten en het feit dat de EG regelgeving, waarmee verwezen wordt naar de Handhavingsrichtlijn, ertoe strekt de handhaving van rechten van intellectuele eigendom effectiever te maken, heeft de gedachte voor een effectievere handhaving een lichte voorkeur boven de keus die handhaving wezenlijke beperkingen oplegt. Het gevolg dat de octrooihouder, om zijn recht effectiever te kunnen uitoefenen, meer beschermd wordt dan eventuele derden, is dat de hoofdregel in het octrooirecht luidt dat er in beginsel geen geld terug gevorderd kan worden na nietig verklaring van het octrooi, tenzij de octrooihouder wist of diende te beseffen dat er een grote kans bestond dat zijn octrooi nietig zou zijn’’ (noot 29). Het uitgangspunt -dat een IE-recht houder te goeder trouw niet onrechtmatig handelt indien hij zich op zijn IE-recht beroept- is m.i. in beginsel op elke IE-houder van toepassing . Deze aanname wordt ook ondersteund door A-G Huydecoper ‘’(…) ik weinig grond zie om (…) wezenlijk andere regels voor octrooien te hanteren dan voor andere rechten van intellectuele eigendom (…).’’(noot 39). Vgl. ook Brinkhof (1997), p. 279. - 17 -
De rechtbank oordeelt alleen dat het beroep op ontbinding van de overeenkomst door Agerti op grond van wanprestatie niet kan leiden tot terugbetaling van alle reeds door haar betaalde royaltybedragen aan Itcon. Krachtens art. 6:269 BW heeft ontbinding namelijk geen terugwerkende kracht zodat deze alleen voor de toekomst werkt. De rechtbank gaat verder niet in op het beroep op wanprestatie.52 Theorie Er is sprake van overmacht indien een tekortkoming niet toerekenbaar is. Bij overmacht bestaat in beginsel geen vergoeding van de door de tekortkoming veroorzaakte schade. Dit in tegenstelling tot wanprestatie waarbij deze verplichting wel bestaat (zie artikel 6:74 BW). De schuldenaar kan zich op overmacht beroepen in geval van een buiten zijn schuld ontstane en niet voor zijn risico komende tekortkoming in de nakoming. De tekortkoming zal hierbij vrijwel steeds bestaan uit een verhindering van de nakoming waarbij niet noodzakelijk is dat de tekortkoming voor een ieder volstrekt onmogelijk is; ook een onmogelijk of praktisch te bezwaarlijke nakoming valt onder verhindering.53 Hoewel er zoals reeds gezegd meestal sprake zal zijn van een verhindering is dit echter geen voorwaarde voor een beroep op overmacht; in uitzonderingsgevallen kan ook zonder verhindering een beroep op overmacht mogelijk zijn. Een beroep op overmacht wordt niet toegelaten indien de oorzaak van de belemmering voorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de verbintenis. Voorzienbaar houdt meer in dan alleen ‘mogelijk te achten’. Zou dit niet zo zijn dan zou een beroep op overmacht nooit slagen omdat vrijwel alles voor mogelijk moet worden gehouden. Het ogenblik waarop de belemmering niet te voorzien moet zijn geweest is dat van het aangaan der verbintenis. Een beroep op overmacht staat een schuldenaar dus niet in de weg indien de belemmering op het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst nog niet voorzienbaar was maar pas daarna voorzienbaar is geworden. 54 Naast voor de schuldenaar voorzienbare omstandigheden, is de schuldenaar ook aansprakelijk voor hem persoonlijk treffende omstandigheden zoals onbekwaamheid en onervarenheid. Mijn mening De vraag is of er sprake is van wanprestatie; kan de tekortkoming worden toegerekend aan de IE-houder, in dit geval Itcon? Het IE-recht is nietig verklaard waardoor de licentiegever tekort schiet in zijn prestatie m.b.t. de licentieovereenkomst. Mijns inziens is de nietigverklaring van het IE-recht een omstandigheid die krachtens de verkeersopvattingen voor rekening van de derde behoort te blijven.55 Hieruit vloeit voort dat het in beginsel de schuldenaar (IE-houder) niet kan worden toegerekend dat hij door de nietigverklaring van zijn IE-recht tekort komt in zijn prestatie.56 Hij kan in mijn ogen daarom een beroep doen op overmacht. Een beroep op overmacht wordt niet gehonoreerd indien de 52
R.o. 4.17. Zie Asser-Hartkamp 4 I (2004), nr. 321, p. 243. 54 Zie Asser-Hartkamp 4 I (2004), nr. 332, p. 253. 55 Vgl. voor het octrooirecht HR 29 september 2006, LJN AU6098 (CFS Bakel/Stork m.nt. A-G Huydecoper); Hof ’s-Gravenhage 20 september 2001, IER 2001/57; Vgl. ook Brinkhof (1997), p. 279. 56 Dit is dus anders indien de IE-houder wist of behoorde te weten dat zijn recht nietig was. Zo kan betoogd worden dat als de IE-houder zijn recht handhaaft terwijl hij ernstig vermoeden heeft dat zijn recht nietig is en dit IE-recht naderhand inderdaad nietig blijkt te zijn de nietigverklaring voor zijn eigen rekening behoort te blijven. Vgl. voor het octrooirecht HR 29 september 2006 (CFS Bakel/Stork) LJN AU6098. 53
- 18 -
oorzaak van de belemmering voorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de verbintenis. Hierbij moet voorzienbaar meer zijn dan alleen ‘’mogelijk achten’’. Een IE-recht kan naderhand altijd nietig verklaard worden. Op het moment van sluiten van een overeenkomst zou men daarom een nietigverklaring mogelijk kunnen worden geacht. Voorzienbaarheid moet alleen meer zijn dan dat. Een IE-houder te goeder trouw weet niet beter dan dat zijn IErecht geldig is en daarom kan het hem dan ook niet verweten worden als naderhand zijn merk toch nietig blijkt te zijn.57 Zoals reeds gezegd is het niet onrechtmatig als een IE-houder zich tegenover een ander op zijn recht beroept. Hij mag dus ook rechtsgeldig een overeenkomst sluiten dat gebaseerd is op dit IE-recht. *Ontbinding Art 6:265 BW: 1. Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen rechtvaardigt. 2. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de schuldenaar in verzuim is. Artikel 6:269 BW: De ontbinding heeft geen terugwerkende kracht behoudens dat een aanbod tot nakoming, gedaan nadat de ontbinding is gevorderd, geen werking heeft, indien de ontbinding wordt uitgesproken. Artikel 6:271BW: Een ontbinding bevrijdt de partijen van de daardoor getroffen verbintenissen. Voor zover deze reeds zijn nagekomen, blijft de rechtsgrond voor deze nakoming in stand, maar ontstaan voor partijen een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties.
Vonnis Aan een inhoudelijke beoordeling of de overeenkomst voor een (gedeeltelijke) ontbinding in aanmerking zou zijn gekomen komt de rechtbank niet toe bij gebrek aan belang. De rechtbank baseert dit op het feit dat het doel van Agerti is om betaalde royalties terug te vorderen maar dat dit doel door ontbinding per definitie niet bewerkstelligd kan worden aangezien ontbinding geen terugwerkende kracht heeft.58 Theorie Onder de artikelen 1302 en 1303 oud BW was het een vereiste dat ontbinding slechts mogelijk is indien de tekortkomingen aan de schuldenaar kunnen worden toegerekend. In het huidige BW is dit geen vereiste meer; zoals in het artikel blijkt kan iedere tekortkoming in tot ontbinding leiden. Ontbinding is dus niet alleen in het geval van wanprestatie maar ook in het geval van overmacht mogelijk.59 De grondslag van de ontbindingsbevoegdheid is gelegen in de billijkheid. Het zou in strijd zijn met de gerechtigheid en met de normen der moraal, indien de ene partij de haar toegezegde prestatie verkrijgt of behoudt, zonder van haar kant te presteren wat zij in ruil daarvoor had toegezegd.60 57
Dit is m.i. zeker het geval indien de IE-houder onderzoek heeft verricht naar zijn merk of model. R.o. 4.17. 59 Zie Brahn en Reehuis (2007), nr. 574, p. 327. 60 Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 510, p. 535. 58
- 19 -
Onder het oude BW had ontbinding retroactief effect wat inhoudt dat ontbinding terugwerkende kracht had. Inmiddels is men hiervan terug gekomen zodat onder ons nieuwe recht bij een geslaagd beroep op ontbinding de rechtsgrond in beginsel niet komt te vervallen zodat van onverschuldigde betaling geen sprake kan zijn. Dit wordt ook uitdrukkelijk vermeld in artikel 6:271 BW. In het artikel is daarom een eigen regeling voor ongedaanmaking opgenomen die overigens wel in sterke mate op de onverschuldige betaling aansluit.61 Mijn mening In beginsel zou ontbinding gevorderd kunnen worden. Hoewel er mijns inziens sprake is van overmacht aan de kant van de licentiegever (in casu Itcon) kan er, aangezien verwijtbaarheid onder het huidige recht niet meer een vereiste is, een beroep op ontbinding worden gedaan door de licentienemer (Agerti). Echter, Agerti wil het rechtsgevolg bewerkstelligen dat zij reeds betaalde royalties terug kan vorderen. Ontbinding heeft geen ex tunc werking waardoor Agerti, indien een beroep op ontbinding gehonoreerd zou worden, niet de gewenste teruggave verkrijgt. Ontbinding heeft in dat opzicht dus geen enkel effect. In het kader van billijkheid zou het dan ook rechtens niet juist zijn om een beroep op ontbinding van de overeenkomst te accepteren. *Onvoorziene omstandigheden Artikel 6:258 BW: 1. De rechter kan op verlangen van een der partijen de gevolgen van een overeenkomst wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Aan de wijziging of ontbinding kan terugwerkende kracht worden verleend. 2. Een wijziging of ontbinding wordt niet uitgesproken, voor zover de omstandigheden krachtens de aard van de overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van degene die zich erop beroept. 3.Voor de toepassing van dit artikel staat degene op wie een recht of een verplichting ut een overeenkomst is overgegaan, met een partij bij die overeenkomst gelijk.
Vonnis De rechter acht het beroep op onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258 BW) deels geslaagd. Hiertoe overwoog de rechter dat de nietigverklaring van het Franse model een voor de partijen onvoorziene omstandigheid oplevert aangezien niet is gebleken dat zij verdisconteerd is in de overeenkomst. Met de nietigverklaring van het Franse model is de noodzaak voor Agerti om een overeenkomst voor Frankrijk te sluiten, zodat Itcon naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst per die datum van de nietigverklaring niet mocht verwachten. De rechter is echter wel van oordeel dat terughoudendheid moet worden toegepast bij de toepassing van artikel 6:258 BW hetgeen temeer geldt voor het verlenen van terugwerkende kracht aan de ontbinding van de overeenkomst. De rechter verleent geen terugwerkende kracht aan de wijziging voor de periode voorafgaand aan de nietigverklaring van het Franse model. Zeker in het geval als het onderhavige, waarin een groot deel van de overeenkomst is uitgevoerd ten tijde van de nietigverklaring van het Franse model evenals het feit dat de nietigverklaring van het Franse model slechts invloed heeft op een klein deel van de overeenkomst die betrekking heeft op de hele EU, acht de 61
Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 527, p. 552. - 20 -
rechtbank onvoldoende toegelicht op grond waarvan ontbinding of wijziging van de overeenkomst met terugwerkende kracht voor de gehele overeenkomst redelijk zou zijn. De omstandigheid dat het model ook hier voor de Benelux en voorts in andere landen mogelijk in de toekomst nietig zal worden verklaard, is voorts onvoldoende om de inmiddels reeds geëindigde overeenkomst (met terugwerkende kracht) op grond van onvoorziene omstandigheden te ontbinden of de gevolgen ervan te wijzigen.62 Theorie Onder onvoorziene omstandigheden moet worden verstaan omstandigheden, ingetreden na het sluiten van de overeenkomst, die partijen niet (uitdrukkelijk of stilzwijgend) in hun overeenkomst hebben verdisconteerd, omstandigheden waarin zij niet hebben voorzien.63 De uitdrukking onvoorziene omstandigheden moet dus niet in haar letterlijke betekenis worden toegepast. Het gaat er slechts om of de partijen het intreden van deze overeenkomst al dan niet hebben verdisconteerd in de voorwaarden waaronder zij tot de overeenkomst zijn toegetreden.64 Onverschillig is of partijen al dan niet feitelijk aan de mogelijkheid van het intreden der omstandigheden hebben gedacht, dus deze hebben voorzien; en eveneens of die omstandigheden redelijkerwijze voorzienbaar waren of niet. In de praktijk zal echter uiteraard naarmate de desbetreffende omstandigheden minder ver buiten het voorstellingsvermogen c.q. de feitelijke voorstellingen van partijen liggen, eerder het vertrouwen worden opgewekt dat er rekening mee is gehouden. Van belang is hierbij artikel 3:35 BW dat over gerechtvaardigd vertrouwen gaat: ‘’Tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mocht toekennen, heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking, kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil’’. Meestal zal het gaan om na het sluiten van de overeenkomst gewijzigde omstandigheden waarbij het zal gaan om onvoorziene omstandigheden die de gehele grondslag van de overeenkomst doen ontvallen.65 Echter, ook bedingen van ondergeschikt belang vallen onder het artikel. De onvoorziene omstandigheden kunnen algemeen van aard zijn of slechts op een of meer bepaalde overeenkomsten uitwerking hebben.66 In de Parlementaire Geschiedenis67 wordt vermeld dat slechts bij hoge uitzondering zal zijn voldaan aan het vereiste, dat de omstandigheden van dien aard moeten zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. De reden is dat redelijkheid en billijkheid in de eerste plaats trouw aan het gegeven woord vereisten; de rechter moet de bepaling dan ook terughoudend hanteren. De HR heeft het vereiste van terughoudendheid toegepast in zijn arresten.68 Uit deze arresten valt namelijk af te leiden dat een afwijzing op het beroep van onvoorziene omstandigheden summier mag worden gemotiveerd, maar dat juist aan een geslaagd beroep zware eisen moeten worden gesteld, zowel aan de stelplicht van de eiser als aan de motivering van de rechter die het beroep aanvaardt.69 62
R.o. 4.18. Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 333, p. 346. 64 Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 332, p. 344. 65 Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 334, p. 348, ‘’Wegfall der Geschaftsgrundlage’’ zie § 313 BGB. 66 Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 337, p. 352. 67 Zie Parl. Gesch. Boek 6 p. 974. 68 HR 27 april 1984, NJ 1984, 679, HR 20 februari 1998, NJ 1998, 493. 69 Zie Asser-Hartkamp, 4 II (2005), nr. 334 p. 348. 63
- 21 -
Lid 2 van het artikel bepaalt dat een wijziging of ontbinding niet wordt uitgesproken indien de omstandigheden waarop een partij zich beroept, krachtens de aard van de overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Deze bepaling vormt een uitwerking van het eerste lid; indien een omstandigheid voor het risico moet blijven van een partij, is niet voldaan aan lid 1 dat de wederpartij geen ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst mag verlangen.70 Mijn mening De rechter is van mening dat de nietigverklaring van het Franse model een onvoorziene omstandigheid is. Ik ben inderdaad ook die mening toegedaan. De omstandigheid van nietigverklaring heeft zich na het sluiten van de overeenkomst voorgedaan. Door deze nietigverklaring is de grondslag, voor zover het het nietig verklaarde model betreft, voor de overeenkomst te komen vervallen. De rechter heeft blijk gegeven van een juiste rechtsopvatting door te overwegen dat men terughoudend dient te zijn bij het toepassen van de bepaling. Deze terughoudendheid komt ook terug in het vonnis waarin vermeld wordt dat er geen terugwerkende kracht wordt verleend aan de wijziging van de overeenkomst voor de periode voorafgaand aan de nietigverklaring van het Franse model. De redelijkheid en billijkheid heeft tot gevolg dat alleen reeds betaalde royalties vanaf de datum van nietigverklaring van het Franse model teruggevorderd kunnen worden. Een beroep op terugbetaling van de royalties, betaalt vóór de nietigverklaring van het Franse model, zal daarom niet slagen. Een groot deel van de overeenkomst is tussen partijen reeds uitgevoerd ten tijde van de nietigverklaring van het Franse model waardoor het niet redelijk zou zijn om van de IE-houder te verlangen dat hij alle royalties weer terugbetaalt. Agerti heeft immers ook genoten van het gebruik van het model.71 Verder vormde het Franse model slechts een gedeelte van de gehele overeenkomst. Complete terugbetaling van royalties o.g.v. wijziging of ontbinding van de overeenkomst zou dus in dat opzicht ook niet redelijk zijn. Slechts indien er al royalties betaald waren geweest, maar Agerti nog geen of slechts beperkt ongestoord gebruiksgenot had gehad van het model, zou het in dat geval wel in de redelijkheid en billijkheid hebben gelegen om reeds betaalde royalties terug betaald te krijgen. 70
Vgl. Parl. Gesch. Boek 6 p. 970 tevens zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 334, p. 348. De vraag kan rijzen hoe men gebruiksgenot kan hebben verkregen van iets wat eigenlijk (met terugwerkende kracht) niet heeft bestaan. Deze vraag is echter m.i. meer een rechtsfilosofische vraag. Betoogd kan worden dat het niet hebben bestaan van het IE-recht een fictie is aangezien de licentienemer aantoonbaar feitelijk voordeel heeft genoten in de vorm van inkomsten ten tijde van de periode van de licentieovereenkomst. Dit feitelijk voordeel blijft ondanks de nietigverklaring van het IE-recht wel bestaan. Indien de opvatting anders zou luiden dat zou dit tot het resultaat leiden dat de licentienemer altijd zijn reeds betaalde royalties terug zou kunnen vorderen indien het IE-recht waarop de overeenkomst gebaseerd is nietig blijkt te zijn (terwijl in de meeste gevallen reeds inkomsten verworven zijn) hetgeen tot de merkwaardige situatie zou leiden dat het juist in het voordeel van de licentienemer is als het IE-recht nietig verklaard wordt. Niet alleen ligt misbruik dan op de loer, tevens zou de licentiegever te goeder trouw te allen tijde bedacht dienen te zijn op een eventuele nietigverklaring van zijn IE-recht waardoor de reeds ontvangen royalties terugbetaald zouden moeten worden. Zo zou er een situatie ontstaan die bij de licentiegever tot de verplichting leidt om a. de royalties te sparen of b. een verzekering af te sluiten zodat hij alle royalties kan terugbetalen voor het geval zijn merk achteraf nietig verklaard wordt. Beide opties kunnen redelijkerwijs echter niet van een IE-houder te goeder trouw verlangd worden. Een dergelijke opvatting zou overigens ook in strijd zijn met de geldende verkeersopvattingen krachtens welke de IEhouder te goeder trouw die niet wist of behoorde te weten dat zijn IE-recht nietig was beschermd dient te worden. Zie ook voetnoot 51. 71
- 22 -
Het feit dat Agerti ongestoord gebruiksgenot heeft ontvangen is echter de reden dat de rechtbank de overeenkomst slechts wil wijzigen (hetgeen niet zo ver gaat als ontbinding) en dat zelfs niet helemaal maar slechts gedeeltelijk en wel voor zover het gaat om het Franse model.72 Het is opmerkelijk dat de rechter artikel 6:258 lid 2 BW niet ter sprake brengt. Lid 2 van het artikel geeft aan dat een wijziging of ontbinding niet wordt uitgesproken voor zover de omstandigheden krachtens de in het verkeer gelden opvattingen voor rekening van degene die zich erop beroept (in casu de licentienemer Agerti) behoort te blijven. Zoals de rechter zelf in zijn vonnis overwoog ‘’(…) de enkele wettelijke mogelijkheid tot het instellen van een vordering tot nietigverklaring altijd bestaat bij modelrecht welke omstandigheden krachtens de huidige verkeersopvatting voor rekening van Agerti behoort te blijven.’’ De opvatting van de rechter impliceert dus dat volgens de verkeersopvatting de nietigverklaring een omstandigheid betreft die voor het risico van Agerti behoort te blijven. Het gegeven dat het risico van de nietigverklaring op Agerti rust komt vervolgens tijdens de bespreking van het beroep op onvoorziene omstandigheden niet meer ter sprake. Indien de lijn van het op Agerti rustende risico wel doorgetrokken wordt -ik zie niet in waarom dit in beginsel niet het geval zou kunnen zijn- dan zou dit voor Agerti betekenen dat een beroep op de ontbinding of wijziging van de overeenkomst ex artikel 6:258 BW helemaal niet mogelijk zou zijn, zodat per definitie reeds betaalde royalties niet terug kunnen worden gevorderd. De rechtbank heeft echter, ondanks deze risicogedachte, overwogen dat een beroep op onvoorziene omstandigheden in beginsel wel mogelijk is. In het vonnis is de rechter tot de conclusie gekomen dat het beroep op onvoorziene omstandigheden gedeeltelijk slaagt wat tot gevolg heeft dat reeds betaalde royalties na de nietigverklaring terugbetaald dienen te worden. De rechter baseert dit op het feit dat Agerti na de nietigverklaring van het Franse model geen ongestoord gebruiksgenot ontvangen heeft ten aanzien van het Franse model, terwijl zij wel royalties betaald heeft om ongestoord gebruiksgenot te ontvangen. De (beperkende) werking van de redelijkheid en billijkheid zou zich er dan ook tegen verzetten als de overeenkomst ook na de nietigverklaring ongewijzigd in stand zou blijven. Hoewel de rechtbank via een andere weg tot het resultaat is gekomen dat het beroep op onvoorziene omstandigheden gedeeltelijk slaagt, (zij heeft immers in beginsel een beroep op artikel 6:258 BW mogelijk geacht ondanks de risicogedachte)73 zou zelfs op grond van de risicogedachte een beroep op onvoorziene omstandigheden wellicht gedeeltelijk slagen. Betoogd zou kunnen worden dat de risicogedachte betrekking heeft op (de periode voorafgaand aan) de nietigverklaring van het IE-recht (en daardoor ook op de gelden die gedurende die periode naar aanleiding van het geldige recht betaald zijn) en dat deze gedachte derhalve niet zo ver reikt dat ook de situatie na de nietigverklaring (en de gelden die daarna betaald zijn) hieronder kan worden geschaard. Het zou in dat geval mogelijk zijn om reeds betaalde gelden na de nietigverklaring wel terug te vorderen.74 72
Zie Rb Amsterdam 30 mei 2007 (Agerti/Itcon) LJN BA6283, r.o. 4.20. Op grond van het reeds ontvangen ongestoorde gebruiksgenot gedurende de looptijd van de overeenkomst is de rechter tot de conclusie gekomen dat reeds betaalde royalties voor de nietigverklaring niet teruggevorderd kunnen worden. 74 Het risico van nietigverklaring rust alleen op de derde indien niet gesteld kan worden dat de IE-houder wist of behoorde te weten dat zijn IE-recht nietig was. Nu zijn IE-recht nietig verklaard is kan hij zich dan ook niet meer beroepen op de risicogedachte. 73
- 23 -
*Onverschuldige betaling Artikel 6:203 BW: 1. Degene die een ander zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven, is gerechtigd dit van de ontvanger als onverschuldigde betaling terug te vorderen. 2. Betreft de onverschuldigde betaling een geldsom, dan strekt de vordering tot teruggave van een gelijk bedrag. 3. Degene die zonder rechtsgrond een prestatie van andere aard heeft verricht, heeft eveneens jegens de ontvanger recht op ongedaanmaking daarvan.
Vonnis De overeenkomst tussen Agerti en Itcon wordt niet met volledige terugwerkende kracht vernietigd of ontbonden waardoor niet kan worden gezegd dat Agerti zonder enige rechtsgrond betalingen aan Itcon heeft verricht.75 Theorie Hoewel het rechtsfiguur van onverschuldigde betaling te zien is als een specifieke uitwerking van ongerechtvaardigde verrijking (artikel 6:212 BW) heeft zij in principe een eigen plaats naast die uit ongerechtvaardigde verrijking.76 De essentie van onverschuldigde betaling is dat zonder rechtsgrond is gepresteerd, verrijking is daarvoor geen noodzakelijke voorwaarde. De grondslag van de ongerechtvaardigde verrijking ligt in de verrijking ten koste van de ander waarbij het niet noodzakelijk is dat voor de actie uit ongerechtvaardigde verrijking een rechtsgrond ontbreekt. Samenloop doet zich voor indien de rechtsgrond ontbreekt en indien er tevens sprake is van verrijking/verarming.77 Inzake onverschuldigde betaling kunnen er twee gevallen onderscheiden worden. In het eerste geval is er van meet af aan geen rechtsgrond geweest, in het tweede geval is er ooit een rechtsgrond geweest voor betaling maar die is met terugwerkende kracht komen te vervallen, zodat de aanvankelijk verschuldigde betaling van meet af aan onverschuldigd blijkt te zijn geweest.78 Artikel 6:203 BW geeft hierbij degene die onverschuldigd heeft betaald jegens de ontvanger een recht op ongedaanmaking hetgeen onverschuldigd is verricht, niet de vergoeding van de schade. Mijn mening Mijns inziens is de mening van de rechtbank inderdaad de enige juiste rechtsopvatting. De overeenkomst wordt -overigens compleet rechtens- niet met volledige terugwerkende kracht ontbonden waardoor de rechtsgrond voor betaling (voor zover het de reeds betaalde royalties betreft voor de nietigverklaring van het model) blijft bestaan. In casu is er overigens ook geen sprake van ongerechtvaardigde verrijking; de licentienemer (Agerti) heeft voor de nietigverklaring ongestoord gebruiksgenot gehad van het model zodat niet gesteld kan worden dat de betaalde royalties ongerechtvaardigde verrijking van de IE-houder (Itcon) tot gevolg hebben gehad. Daarom kan niet gesteld worden dat de verrijking van de IE-houder ten koste is gegaan van de licentienemer.79 75
R.o. 4.19. Zie Van Maanen (2001), p. 29. 77 Dit blijkt zowel uit de wettekst, de parlementaire geschiedenis als uit jurisprudentie van de HR aldus Van Maanen (2001), p. 29. 78 Zie Brahn en Reehuis (2007), nr. 657, p. 382. 79 De terugwerkende kracht van het IE-recht doet hier niets aan af; zie voetnoot 71. 76
- 24 -
Andere mogelijkheden? Tot zover de bespreking van de rechtsgronden zoals genoemd in het vonnis. Zoals reeds vermeld is de uitkomst van het vonnis gebaseerd op de redelijkheid en billijkheid ex artikel 6:258 BW. Op grond hiervan kunnen in casu alleen reeds betaalde royalties na de nietigverklaring van het modelrecht teruggevorderd worden. Reeds betaalde royalties voor de nietigverklaring van het modelrecht kunnen hier niet teruggevorderd worden aangezien de licentienemer gedurende de periode voorafgaande aan de nietigverklaring reeds gebruiksgenot heeft gehad. Artikel 6:258 BW is echter niet het enige artikel waar de werking van de redelijkheid en billijkheid in ons Nederlandse verbintenissenrecht naar voren komt. Naast artikel 6:258 BW kent ons recht ook artikel 6:248 BW. De vraag is of dit artikel ook als grondslag zou kunnen worden gebruikt voor terugbetaling van royalties. * Wet, gewoonte, redelijkheid en billijkheid Artikel 6:248 BW luidt als volgt: 1. Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien. 2. Een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Lid 1 van het artikel geeft de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid weer, lid 2 de beperkende.80 *Verhouding artikelen 6:248 BW en 6:258 BW In beide artikelen vormt het criterium van (de beperkende werking van) redelijkheid en billijkheid de basis. De vraag rijst wat de verhouding tussen de twee artikelen is. Zoals uit het gestelde in Asser geconcludeerd kan worden is artikel 6:258 BW te beschouwen als een wettelijke toepassing van de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid en in geval van wijziging tevens van de aanvullende werking daarvan.81 Daarom kan artikel 6:258 BW worden beschouwd als een lex specialis op artikel 6:248 BW.82 Artikel 6:258 BW vormt hierbij als het ware de buitengrens van artikel 6:248 BW.83 Bij de rechter wil ook nog wel 80
Zie Brahn en Reehuis (2007), nr. 479-485, p. 262-265. Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 335, p. 350. Dit houdt niet in dat er geen verschillen bestaan tussen de twee artikelen. Zo leidt artikel 248 lid 2 tot een beperking van een regel, terwijl artikel 6:258 de regel wijzigt of zelfs ontbindt. Verder hebben in artikel 6:248 BW redelijkheid en billijkheid van rechtswege werking, terwijl de redelijkheid en billijkheid in artikel 6:258 BW werking hebben dankzij ingrijpen van een rechter. 82 Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 341a, p. 357. Vgl. HR 27 april 1984, NJ 1984, 679 en Parl. Gesch. Boek 6 p. 974. 83 Men kan niet met een beroep op artikel 6:248 BW bereiken dat de rechter de overeenkomst wijzigt of ontbindt als bedoeld in artikel 6:258 BW. Echter, ook in het geval van onvoorziene omstandigheden kan een partij zich op artikel 6:248 BW beroepen, met dien verstande dat dit, indien het beroep slaagt, op de in dat artikel (en dus niet de in artikel 6:258 BW) geregelde rechtsgevolgen leidt. In praktijk kan dit echter wel tot dezelfde gevolgen leiden als de toepassing van artikel 6:258 BW omdat het geheel of gedeeltelijk buiten toepassing laten van een als gevolg van de overeenkomst geldende regel (al dan niet in combinatie met aanvulling krachtens artikel 248 lid 1) op hetzelfde kan neerkomen als een wijziging of ontbinding van die overeenkomst. Het is echter niet hetzelfde en de rechter heeft bij toepassing van artikel 6:248 BW ook niet de beschikking over dezelfde 81
- 25 -
eens verwarring ontstaan tussen beide bepalingen; de rechter kan een beroep op artikel 6:258 BW opvatten als een beroep op artikel 6:248 BW en andersom. In de praktijk blijkt dus dat er processueel gezien niet altijd een waterdicht onderscheid bestaat.84 Mijn mening Het lijkt er op dat als de rechter een beroep kan doen op artikel 6:258 BW er in beginsel geen beroep openstaat op grond van artikel 6:248 BW. De eerste bepaling is een lex specialis van de tweede. In casu heeft de rechter dan ook juist gehandeld door artikel 6:258 BW toe te passen en niet (de redelijkheid en billijkheid van) artikel 6:248 BW. Hoewel artikel 6:248 BW niet van toepassing is omdat er een beroep ex artikel 6:258 BW openstaat, maakt dit ten aanzien van het resultaat voor de licentienemer niet uit. Beide artikelen zijn gegrond op de redelijkheid en billijkheid en op grond van beide artikelen zullen alleen reeds betaalde royalties na de nietigverklaring terugbetaald kunnen worden en dus niet de betaalde royalties voor de nietigverklaring. Zelfs indien de risicogedachte niet naar voren wordt gebracht (op grond waarvan een beroep op de ontbindings- of wijzigingsactie van de overeenkomst ex artikel 6:258 BW niet uitgeoefend kan worden) heeft een beroep op onvoorziene omstandigheden in casu niet het gevolg dat reeds betaalde royalties voor de nietigverklaring teruggevorderd kunnen worden aangezien er immers reeds (ongestoord) gebruiksgenot van het modelrecht verschaft is voordat het model nietig verklaard is. Slechts indien er geen of maar beperkt gebruiksgenot is verschaft kan er betoogd worden dat er een verrekening plaats dient te vinden tussen het gebruiksgenot (de opbrengsten) en de betaalde royalties. Wat hierbij het uiteindelijke resultaat is zal afhangen van de omstandigheden van het geval. 3.1.1.1 Tussentijdse conclusie licentieovereenkomst Onder het Nederlands recht is -in tegenstelling tot het Belgische en Luxemburgse recht zoals in de hierop volgende paragrafen nog aan de orde komt- een overeenkomst zonder oorzaak niet nietig. De (terugwerkende kracht van de) nietigverklaring van een merk- of modelrecht heeft daarom niet het gevolg dat de grondslag voor de overeenkomst ook met terugwerkende kracht komt te vervallen, waardoor niet gezegd kan worden dat de licentienemer reeds betaalde royalties voor de nietigverklaring zou kunnen terugvorderen op grond van onverschuldigde betaling. De functie van het vroegere oorzaakvereiste wordt voor een belangrijk gedeelte opgevangen door de rechtsfiguren van de voortbouwende overeenkomst (artikel 6:229 BW), dwaling (artikel 6:228 BW) en de onvoorziene omstandigheden (6:258 BW). De vraag is of de licentienemer een geslaagd beroep kan doen op één van deze rechtsfiguren en indien dit mogelijk is of een geslaagd beroep tot gevolg heeft dat de licentienemer reeds betaalde royalties voor de nietigverklaring van het IE-recht kan terugvorderen. De voortbouwende overeenkomst is in de situatie van de licentieovereenkomst, waarbij er niet een reeds bestaande rechtsverhouding tussen partijen bestaat, niet van sanctiemogelijkheden zoals gesteld in artikel 6:260 BW welke nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 6:258 BW en artikel 6:259 BW inluidt. 84 Zie bijvoorbeeld HR 25 februari 2000, NJ 2000, 471 waarbij een beroep op artikel 6:258 BW opgevat als een beroep op artikel 6:248 BW lid 2 omdat degene die het beroep op artikel 6:258 BW doet daaraan niet het inroepen van de sancties koppelt, en HR 28 november 1997, NJ 1998, 659 waarbij een beroep op artikel 248 lid 2 opgevat wordt als een beroep op artikel 6:258 BW omdat de rechter in de stellingen een verlangen leest van een beroep op artikel 6:258 BW. - 26 -
toepassing. Ook is besproken dat een beroep op dwaling niet mogelijk is. Aangezien de nietigverklaring van een merk- of modelrecht een toekomstige omstandigheid betreft, lijkt in casu de enige mogelijkheid die open blijft voor de licentienemer de leer van de onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258 BW). Op grond van deze leer kan de licentienemer trachten reeds betaalde royalties voor de nietigverklaring terug te vorderen. De rechter zal in de meeste gevallen hoogstwaarschijnlijk van mening zijn dat, met het oog op het reeds ongestoord verkrijgen van het gebruikgenot, op grond van de redelijkheid en billijkheid, reeds betaalde royalties voor de nietigverklaring niet kunnen worden teruggevorderd. Slechts in die gevallen waarin er een groot bedrag betaald is, maar nog niet of nauwelijks gebruik gemaakt is van het IE-recht, zal het in de redelijkheid en billijkheid liggen om reeds betaalde royalties voor de nietigverklaring terug te betalen aan de licentiehouder. Reeds betaalde royalties na de nietigverklaring daarentegen kunnen hoogstwaarschijnlijk op grond van de redelijkheid en billijkheid wel teruggevorderd worden. Dit is zeker het geval wanneer de licentienemer door de nietigverklaring niet het ongestoorde gebruiksgenot heeft verkregen en de licentieovereenkomst in zoverre nutteloos is geworden. De toepassing van de redelijkheid en de billijkheid zal echter van geval tot geval bekeken worden. Indien er een beroep mogelijk is op artikel 6:258 BW zal er geen beroep kunnen worden gedaan op artikel 6:248 BW. Lex specialis gaat immers voor de lex generalis. 3.1.2 Vaststellingsovereenkomst Bij de bespreking van de licentieovereenkomst is tevens de vaststellingsovereenkomst kort aan de orde gekomen. Er is sprake van een vaststellingsovereenkomst indien een IE-houder een vermeende inbreukmaker gesommeerd heeft om te stoppen met zijn inbreukmakende handelingen en deze inbreukmaker naar aanleiding van deze sommatie aan de IE-houder schadevergoeding betaald heeft. De betaling van de schadevergoeding is in dit geval dus niet gebaseerd op een gerechtelijke beslissing maar op een overeenkomst die beide partijen aangegaan zijn naar aanleiding van een vermeende inbreuk op een IE-recht. De vraag is nu wat de nietigverklaring van een merk- of modelrecht voor gevolg heeft voor de grondslag van de vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst wordt besproken in artikel 7:900 lid 1 BW. Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil betreffende hetgeen tussen hen rechtens geldt, zich jegens elkaar aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken.[cursivering HB] Theorie Het oude BW bevatte, zoals dat thans nog het geval is in het Belgische en Luxemburgse recht, niet de rechtsfiguur van de vaststellingsovereenkomst maar die van de dading. Deze dadingsovereenkomst was bij ons in de artikelen 1888-1901 oud BW te vinden. Onze huidige vaststellingsovereenkomst is ruimer dan het begrip dading.85
85
Zie voor meer informatie Van Rossum (2001), p. 2. e.v. - 27 -
Een vaststellingsovereenkomst is een wederkerige, verbintenisscheppende overeenkomst waarbij partijen zich ter voorkoming of beëindiging van onzekerheid of geschil binden aan een tot een vaststelling leidende beslissing over wat tussen hen rechtens is. Zij aanvaarden daarbij dat deze vaststelling mogelijk afwijkt van wat tussen hen rechtens was.86 [cursivering HB] Uit de omschrijving van artikel 7:900 BW lid 1 blijkt dat de vaststellingsovereenkomst een normale, verbintenisscheppende overeenkomst is gelijk aan iedere andere obligatoire overeenkomst (ex artikel 6:213 BW). De gewone bepalingen die voor de obligatoire overeenkomsten gelden, zijn dan ook van toepassing op de vaststellingsovereenkomst. 87 Vaststellingsovereenkomsten worden in de regel aangeduid als een voortbouwende overeenkomst (artikel 6:229 BW).88 De overeenkomst is derhalve vernietigbaar indien de rechtsverhouding ontbreekt, tenzij dit in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of omstandigheden van het geval voor rekening van diegene die zich erop beroept moet blijven.89 Als partijen in de onzekerheid verkeren óf er wel tussen hen een verbintenis tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad bestaat en om een procedure over dit geschilpunt te voorkomen een vaststellingsovereenkomst aangaan en de tot schadevergoeding aangesprokene zich verbindt tot een zeker bedrag te betalen terwijl later blijkt dat hij niets verschuldigd is, dan kan hij deze vaststellingsovereenkomst niet bestrijden. Het feit dat naderhand blijkt dat hij niets verschuldigd is, komt nu eenmaal voor zijn eigen risico.90 Een beroep op dwaling is mogelijk als de onjuiste voorstelling van zaken betrekking heeft op een zekerheid die aan de vaststellingsovereenkomst ten grondslag heeft gelegen, zoals wanneer partijen een vaststellingsovereenkomst aangaan over de hoogte van een schadevergoeding die één van hen verschuldigd is wegens een door haar gepleegde onrechtmatige daad, terwijl later blijkt dat er helemaal geen schadevergoedingsverbintenis bestaat omdat er geen aansprakelijkheid is. Een beroep op dwaling zal echter in beginsel niet opgaan wanneer de dwaling betrekking heeft op omstandigheden waarover nu juist een
86
Zie Asser-Hartkamp 5 IV (2004), nr. 281, p. 237 e.v. Voor het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is het dus voldoende dat er een onzekerheid tussen partijen bestaat. 87 Zie Van Rossum (2001), p. 8. 88 De toepasselijkheid van artikel 6:229 BW dient evenwel in geval van een vaststellingsovereenkomst terughoudend te worden toegepast. De toepassing wordt in belangrijke mate mede bepaald door de aard van de vaststellingsovereenkomst aldus Van Rossum (2001), p. 8 en p. 32. Zo ook Valk (1998), p. 1864 ‘’Een beroep op het artikel is niet mogelijk ten aanzien van een rechtsverhouding die partijen bij overeenkomst juist hebben vastgesteld, doch slechts ten aanzien van partijen als zeker en onbetwist aan de vaststellingsovereenkomst ten grondslag hebben gelegd’’ . Indien partijen in casu een vaststellingsovereenkomst sluiten ten aanzien van een (al dan bestaande) inbreuk waarbij het gemeenschappelijke standpunt bestaat dat het IE recht geldig is, dan kan artikel 6:229 BW op de vaststellingsovereenkomst worden toegepast. Een beroep op artikel 6:229 BW is in casu derhalve niet mogelijk indien er op het moment van sluiten een onzekerheid bestaan ten aanzien van de geldigheid van het IE-recht. Aangezien in de meeste gevallen sprake zal zijn van het eerste geval -indien onzekerheid zal bestaan omtrent het IE-recht zelf zal men hoogstwaarschijnlijk geldigheid van het IE-recht (op gerechtelijk niveau) betwisten- zal voor wat betreft de vaststellingsovereenkomst in de IE-wereld in de meeste gevallen een beroep op artikel 6:229 BW mogelijk zijn. 89 In artikel 6:228 lid 2 BW (dwaling) vindt men dezelfde genoemde uitzonderingen aldus Van Rossum (2001), p. 10. 90 Zie Van Rossum (2001), p. 10 e.v. Hoewel de mogelijkheid van een partij om zich te beroepen op de nakoming van een afspraak in een vaststellingsovereenkomst kan worden beperkt door de redelijkheid en billijkheid is dat m.i. niet in casu het geval. Voor een geslaagd beroep hierop heeft de HR geoordeeld dat het dan wel onaanvaardbaar moet zijn dat deze partij zich op de overeenkomst beroept (HR 7 mei 1997, BNB 1997, 221) In het kader van de heersende leer van de risicoaansprakelijkheid die rust op de wederpartij is m.i. een geslaagd beroep op de (beperkende werking van de) redelijkheid en billijkheid dan ook niet mogelijk. - 28 -
onzekerheid of geschil bestond, omdat de vaststelling er juist toe dient om deze te beëindigen.91 Praktijk De bepalingen die voor de obligatoire overeenkomst gelden zijn ook van toepassing op de vaststellingsovereenkomst. In beginsel betekent dit ook dat een beroep op artikel 6:258 BW (onvoorziene omstandigheden) mogelijk is. Zoals hierboven reeds besproken is zal een dergelijk beroep alleen slagen indien ongewijzigde instandhouding van de vaststellingsovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Lid 2 van het artikel bepaalt dat een wijziging of ontbinding van de overeenkomst niet wordt uitgesproken voor zover de omstandigheden krachtens de verkeersopvattingen voor rekening komen van degene die zich erop beroept. Hoewel de nietigverklaring een onvoorziene omstandigheid betreft, kan wellicht betoogd worden dat een beroep op onvoorziene omstandigheden niet slaagt, aangezien het risico dat een IE-recht nietig verklaard wordt een omstandigheid betreft dat voor de rekening van de derde (in dit geval de vermeende inbreukmaker) behoort te blijven.92 Een IE-houder te goeder trouw handelt in beginsel niet onrechtmatig als hij zich op zijn recht beroept.93 Mocht dus achteraf blijken dat het merk of model nietig is dan valt deze nietigheid onder het risico van de vermeende inbreukmaker en is het voor hem niet mogelijk reeds betaalde schadevergoeding terug te vorderen. Dit lijkt zeker betoogd te kunnen worden in het geval van een vaststellingsovereenkomst. De vermeende inbreukmaker heeft immers schadevergoeding afgedragen zonder de geldigheid van het IErecht te betwisten. Indien naderhand blijkt dat dit IE-recht nietig is komen de risico’s voor zijn rekening. Wellicht zou als tegenargument genoemd kunnen worden dat het niet redelijk is om aan een derde tegen te werpen dat hij het IE-recht niet gerechtelijk betwist heeft. Vaak worden vaststellingsovereenkomsten juist gesloten om dure gerechtelijke procedures te voorkomen. Het is alleen nu eenmaal een feit dat een IE-recht naderhand altijd nietig verklaard kan worden en het risico dat dit gebeurt dient te rusten op de vermeende inbreukmaker. Gelet op het uitgangspunt dat de IE-houder te goeder trouw beschermd dient te worden, zou het vanuit die optiek dan ook rechtens niet juist zijn om anders te oordelen. Vanzelfsprekend is de situatie anders indien de IE-houder wist of had behoren te weten dat zijn recht nietig zou zijn. In dat geval dient hij zelf het risico van nietigverklaring te dragen en daarom de reeds ontvangen schadevergoeding aan de vermeende inbreukmaker terug te betalen. Mocht een beroep op onvoorziene omstandigheden wel slagen, dan werkt de ontbinding in beginsel ex nunc zodat het nog maar de vraag is of de rechter bepaalt dat er voldoende zwaarwegende belangen zijn om terugwerkende kracht aan de ontbinding te verlenen, zodat reeds betaalde schadevergoeding teruggevorderd kan worden. Naast artikel 6:258 BW is er wellicht nog een andere mogelijkheid om reeds betaalde schadevergoeding terug te vorderen via een beroep op vernietiging van de overeenkomst ex artikel 6:229 BW. Aangezien een vaststellingsovereenkomst in het Nederlandse recht onder de voortbouwende overeenkomst valt, is deze vernietigbaar indien de rechtsverhouding 91
Zie Asser-Hartkamp 5 IV (2004), nr. 281, p. 237 e.v. Zoals de Rechtbank Amsterdam ook in een vonnis uit 2007 overwoog ‘’(…) de enkele wettelijke mogelijkheid tot het instellen van een vordering tot nietigverklaring altijd bestaat bij modelrecht, evenals bij bijvoorbeeld merkenrechten, welke omstandigheden krachtens de huidige verkeersopvatting voor rekening van Agerti (in casu de licentienemer) behoort te blijven’’. Rb Amsterdam 30 mei 2007 (Agerti/Itcon), LJN BA6283, r.o. 4.15. 93 Zie de uiteenzetting in voetnoot nr. 51. 92
- 29 -
ontbreekt. Deze rechtsverhouding ontbreekt hier omdat het merk of model nietig is verklaard. De grondslag voor de overeenkomst is derhalve door de nietigverklaring van het merk- of modelrecht te komen vervallen. In beginsel betekent dit dat de vermeende inbreukmaker een beroep op vernietiging van de overeenkomst kan doen om zo restitutie af te dwingen op grond van onverschuldigde betaling ex artikel 6:203 BW. Hierdoor zou de vermeende inbreukmaker reeds betaalde schadevergoeding voor de nietigverklaring kunnen terugvorderen. Echter, het tweede gedeelte van artikel 6:229 BW bepaalt dat vernietiging van een overeenkomst niet mogelijk is indien het ontbreken van de rechtsverhouding in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen, of omstandigheden van het geval, voor rekening dient te blijven van diegene die zich erop beroept; in dat geval blijft de overeenkomst bestaan. De vernietigingsactie ex artikel 6:229 BW kan niet uitgeoefend worden, aangezien wederom betoogd kan worden dat de nietigverklaring van het IE-recht voor rekening en risico van de vermeende inbreukmaker komt. Dit heeft dan tot gevolg dat betaalde schadevergoeding uiteindelijk niet terugbetaald dient te worden.94 Mijns inziens is overigens een beroep op ongerechtvaardigde verrijking op grond van het risico dat op de vermeende inbreukmaker rust ook niet mogelijk. Betoogd zou kunnen worden dat de vermeende inbreukmaker door de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen het risico van een nietigverklaring aanvaardt, waardoor er weliswaar sprake is van verrijking aan de kant van de IE-houder indien het IE-recht nietig blijkt te zijn, maar dat deze verrijking niet ongerechtvaardigd is.95 Het voorafgaande zou slechts anders zijn indien de IE-houder wist of behoorde te weten dat zijn IE-recht nietig was.96 Tot slot dient nog vermeld te worden dat vernietiging van de vaststellingsovereenkomst wegens dwaling niet mogelijk is aangezien de nietigverklaring van het IE-recht een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft. 3.1.3 Gerechtelijke beslissing
94
Hoewel tegenstijdig met de risicogedachte (deze rust nu krachtens de verkeersopvattingen nu eenmaal op alle derden die betrekkingen aangaan ten aanzien van het geldige IE-recht zonder onderscheid te maken binnen deze categorie) zou het wellicht in zeer schrijnende gevallen denkbaar kunnen zijn dat een beroep op de redelijkheid en billijkheid tot het gevolg heeft dat reeds betaalde schadevergoeding al dan niet ten dele terugbetaald dient te worden. Dit is echter afhankelijk van de bijzondere omstandigheden van het geval. 95 Voor meer informatie zie Van Maanen (2001), p. 17 e.v. Overigens kan gesteld worden dat niet alleen de vermeende inbreukmaker er vrijwillig voor heeft gekozen een overeenkomst te sluiten en derhalve niet het IErecht gerechtelijk te betwisten, maar dat het een algemeen gegeven is dat een IE-recht naderhand nietig kan worden verklaard hetgeen krachtens de verkeersopvattingen voor rekening van de vermeende inbreukmaker behoort te blijven. 96 Vgl inzake het octrooirecht HR 29 september 2006, LJN AU6098 (CFS Bakel/Stork m.nt. A-G Huydecoper), r.o. 5.10 ‘’Ook als zou vast komen te staan dat CFS is verrijkt ten koste van Stork door zich tegenover (…) en derden te beroepen op haar achteraf vernietigde octrooi, leidt dit niet zonder meer tot toewijzing van een op artikel 6:212 BW gebaseerde vordering, nu daarvoor mede noodzakelijk is dat die verrijking in relatie tot Stork een ongerechtvaardigd karakter heeft. (…) oordeel van het Hof dat het CFS vrijstond zich tegenover derden op haar octrooirecht te beroepen, ligt besloten dat aan deze laatste voorwaarde niet is voldaan. De omstandigheid dat de vernietiging van het octrooi van CFS terugwerkende kracht heeft, brengt hierin geen wijziging.’’ A-G Huydecoper voegt hieraan in zijn conclusie van 26 maart 2006 toe dat de ‘’desbetreffende vermogenswijzigingen vloeiden (…) voort uit legitieme handelstransacties in het kader van ‘’normaal’’ handelsverkeer.’’ De A-G ziet geen reden om van ongerechtvaardigde vermogensverschuiving te spreken alleen omdat het octrooi van CFS als nietig moet worden aangemerkt. ‘’Gegeven dat CFS volgens het hof rechtmatig te werk is gegaan, blijft gelden dat haar (eventuele) verrijking ten koste van Stork, als uitvloeisels van overigens legitieme transacties, niet als ongerechtvaardigd mag worden beschouwd.’’ (overweging 33) - 30 -
Naast schadevergoeding, die betaald is op basis van een vaststellingsovereenkomst, is er ook nog de situatie dat schadevergoeding betaald is op grond van een gerechtelijke beslissing. De vraag is wat de terugwerkende kracht van de nietigverklaring van het merk- of modelrecht voor invloed heeft op de betaalde schadevergoeding naar aanleiding van een gewezen gerechtelijke beslissing. Als uitgangspunt zou gedacht kunnen worden dat door de nietigverklaring van een merk- of modelrecht de grondslag van het vonnis, dat gebaseerd is op een geldig IE-recht, met terugwerkende kracht komt te vervallen. De IE-houder zou daarom door de betaling van de schadevergoeding ongerechtvaardigd verrijkt zijn waardoor de vermeende inbreukhouder op grond van ongerechtvaardigde verrijking ex artikel 6:212 BW zijn reeds betaalde schadevergoeding zou kunnen terugvorderen. Dit uitgangspunt wordt echter doorkruist door de status van een onherroepelijk en ten uitvoer gelegd vonnis (in samenhang met de werking van het rechtssysteem) waardoor niet gezegd kan worden dat de betaling van de schadevergoeding zonder rechtsgrond is geschied indien achteraf blijkt dat het IE-recht nietig is. Het antwoord op de vraag wat de nietigverklaring van een IE-recht voor gevolg heeft op een gerechtelijke beslissing is dan ook mede afhankelijk van de juridische status van een dergelijke beslissing. Indien er sprake is van een vonnis in een bodemprocedure dat nog niet in kracht van gewijsde is gegaan of een kort geding, dan kan de vermeende inbreukmaker in beginsel de reeds betaalde schadevergoeding terugvorderen. Uit de rechtspraak blijkt dat de IE-houder dient te weten dat een kort geding alleen maar een voorlopige voorziening is die in een bodemprocedure teniet kan worden gedaan.97 Betaalde schadevergoeding op grond van een kort geding (k.g.) kan dan ook door de vermeende inbreukmaker teruggevorderd worden indien achteraf blijkt dat het IE-recht nietig is.98 Echter, ook in het geval van een bodemprocedure waarbij een beroep cq. cassatie mogelijk is (met andere woorden, het vonnis is nog niet in kracht van gewijsde gegaan), kan de uitspraak teniet worden gedaan en derhalve reeds betaalde schadevergoeding teruggevorderd worden. Echter, in veel gevallen wordt het vonnis bij toegekende geldbedragen uitvoerbaar verklaard bij voorraad ex artikel 233 Rv, hetgeen betekent dat het bedrag ondanks dat het vonnis nog niet in kracht van gewijsde is gegaan toch betaald dient te worden. Mocht in hoger beroep het vonnis vernietigd worden dan dient het bedrag alsnog te worden terugbetaald op grond van onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking.99 De situatie is anders indien er sprake is van een vonnis van een bodemprocedure dat reeds wel in kracht van gewijsde is gegaan en ten uitvoer is gelegd. Ex artikel 236 Rv hebben beslissingen die de rechtsbetrekking in geschil betreffen en vervat zijn in een kracht van 97
De kortgedingrechter kan niet ten principale als bodemrechter beslissen, zij geeft een voorlopig oordeel waarbij zij feitelijk gezien geen schadevergoeding toekent maar slechts een voorschot. Vaak is dit bedrag echter voldoende voor de wederpartij om niet verder te procederen. In ieder geval is het duidelijk dat het geld, toegezegd in een k.g. achteraf weer kan worden teruggevorderd. Zie HR 9 februari 1996, NJ 1998/2 (Spiro/Flamco). 98 Zo ook Gielen (1998), p. 579 ‘heeft de houder van een later vernietigd octrooi derhalve een verbod in kort geding ten uitvoer gelegd dan is hij schadeplichtig.’ Zie voor meer informatie over het kort geding: TonkensGerkema (2005), p. 388 e.v., met name p. 392. 99 In dat geval ontbreekt ook de rechtsgrond waardoor er m.i. een samenloop plaatsvindt van onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. De verarmde kan hierdoor kiezen tussen een beroep op artikel 6:203 BW (onverschuldigde betaling) en artikel 6:212 BW (ongerechtvaardigde verrijking). - 31 -
gewijsde gegaan vonnis in een ander geding tussen dezelfde partijen bindende kracht. Ex artikel 382 Rv kan een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan op vordering van een partij alleen worden herroepen100 indien het vonnis a. berust op bedrog door de wederpartij in geding gepleegd, b. berust op stukken, waarvan de valsheid na het vonnis erkend is of bij gewijsde is vastgesteld, of c. indien de partij na het vonnis stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.101 Indien de IE-houder te goeder trouw is geweest (i.e. niet gezegd kan worden dat hij wist of behoorde te weten dat zijn IE-recht nietig zou zijn) ten tijde van de behandeling en het uitspreken van het in kracht van gewijsde gegane en ten uitvoer gelegde vonnis, dan is een beroep op herroeping ex artikel 382 Rv niet mogelijk. In dat geval is er immers noch sprake van bedrog door de IE-houder, noch zijn er door hem stukken van beslissende aard achtergehouden. Mijn inziens kan ook niet gesteld worden dat het vonnis berust op valse stukken die na het vonnis erkend zijn. In dit geval heeft dat niets te maken met de goede trouw van de IE-houder -tegen een op valse stukken gebaseerd vonnis staat ook bij goede trouw van de partij die de stukken heeft overlegd herroeping open-102 maar met het feit dat ten tijde van het vonnis de nietigverklaring van het IE-recht nog helemaal niet aan de orde was. Op dat moment was er dus sprake van een geldig recht zodat de overlegde stukken van de IEhouder niet naderhand gekwalificeerd kunnen worden als vals. De omstandigheid dat de nietigheid van een IE-recht terugwerkende kracht heeft doet hier niets aan af.103 Mijns inziens is er ook geen andere wettelijke bepaling op grond waarvan reeds betaalde schadevergoeding teruggevorderd zou kunnen worden. Voor de verrijking van de IE-houder bestaat immers een geldige titel, namelijk de rechterlijke veroordeling. Terugvordering op grond van ongerechtvaardigde verrijking zou daarom neerkomen op vernietiging buiten de geregelde rechtsmiddelen om. Een dergelijke vordering zou dan ook in strijd komen met het gesloten stelsel. Relevante jurisprudentie betreffende een in kracht van gewijsde gegaan vonnis en een beroep op ongerechtvaardigde verrijking is helaas niet beschikbaar. De HR heeft echter wel over een in gezag van gewijsde gegaan vonnis en onverschuldigde betaling geoordeeld. De HR heeft geoordeeld dat een vordering uit onverschuldigde betaling van hetgeen betaald is uit hoofde van een eerdere rechterlijke uitspraak ontoelaatbaar is.104 Een in gezag van gewijsde gegaan vonnis is een onaantastbaar vonnis. Een gedaagde mag dan ook niet onder de naam 100
Zie Kamerstukken II 1999-2000, 26855, nr. 3 (MvT). Overigens houdt herroepen niet in dat er sprake is van een nieuw geding, het houdt in dat een reeds gewezen geding dat in kracht van gewijsde is gegaan weer heropend wordt. Zie voor meer informatie Winters (2005), p. 525 e.v. 101 Hoewel herroeping heropening van de zaak betekent, schorst herroeping in beginsel de tenuitvoerlegging van het vonnis niet. De rechter kan echter anders bepalen (artikel 386 Rv). 102 Zie Wedeven en Korthals Altes (Burgerlijke rechtsvordering), aantekening 23 (Rv oud). De onder lid b en c vermelde rechtsgronden in het nieuwe artikel 382 Rv, in werking getreden op 1 januari 2002, zijn in materieel opzicht niet gewijzigd ten op zicht van het oude artikel; zie Korthals Altes (Burgerlijke rechtsvordering), aantekening 5. 103 Vgl. Rb Amsterdam 30 mei 2007 (Agerti/Itcon), LJN BA6283, r.o. 4.15: ‘’ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was de (mogelijke) nietigverklaring van het model nog helemaal niet aan de orde, terwijl de enkele wettelijke mogelijkheid tot het instellen van een vordering tot nietigverklaring altijd bestaat bij modelrechten, evenals bijvoorbeeld merkenrechten, welke omstandigheden krachtens de huidige verkeersopvattingen voor rekening van Agerti (de licentienemer) behoort te blijven. De omstandigheid dat de nietigheid van een modeldepot terugwerkende kracht heeft, doet aan een en ander niet af.’’[cursivering HB] 104 HR 14 oktober 1988, NJ 89,413 (Wijnberg c.s./W.F.H.); HR 27 januari 1889, NJ 89, 588 (Jamin/Geels) hierin wordt geoordeeld dat de vergoeding gegeven naar aanleiding van een (achteraf bezien) nietig arbeidscontract onaantastbaar was. Zie verder HR 27 november 1992, NJ 93,570 (Aegon/de Ontvanger); zie Gras (1994), p. 141. - 32 -
‘onverschuldigde betaling’ terugvorderen wat hij op grond van een definitieve toewijzing moest betalen. Belangrijk is dat de rechter geoordeeld heeft dat de betaling van de schadevergoeding niet zonder rechtsgrond is geschied, omdat de betaling haar grond vond in het vonnis waartoe de vermeende inbreukmaker werd veroordeeld.105 Zou de vermeende inbreukmaker wel op grond van onverschuldigde betaling reeds betaalde schadevergoeding, kunnen terugvorderen, dan zou het gehele rechtssysteem ondermijnd worden. Hoewel onverschuldigde betaling in principe een eigen plaats heeft naast ongerechtvaardigde verrijking vormt zij wel een specifieke uitwerking van deze laatste rechtsfiguur.106 Mijns inziens geldt de redenering van de HR ten aanzien van de onverschuldigde betaling dan ook voor de ongerechtvaardigde verrijking. De HR heeft geoordeeld dat een gerechtelijke beslissing die in gezag van gewijsde is gegaan de grondslag vormt voor de betaling zodat er niet kan worden gezegd dat de betaling onverschuldigd is. Uit dit oordeel volgt echter niet dat er ook geen sprake van ongerechtvaardigde verrijking kan zijn. Immers, het is voor een actie uit ongerechtvaardigde verrijking niet noodzakelijk dat een rechtsgrond ontbreekt zodat zelfs wanneer er een rechtsgrond bestaat (en er dus geen sprake is van onverschuldigde betaling) er in beginsel nog wel sprake kan zijn van ongerechtvaardigde verrijking. Waar het hier om draait is dat de gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan niet alleen de grondslag vormt voor de betaling van de schadevergoeding, maar tevens een rechtvaardiging voor de daarmee gepaard gaande vermogensaanwas.107 Met andere woorden, er is sprake van verrijking maar deze is niet ongerechtvaardigd omdat de gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan zowel de grondslag vormt voor de verrijking als voor de rechtvaardiging hiervan. Elke andere redenering zou immers, zoals reeds eerder vermeld, het gezag van een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing ondermijnen. In mijn conclusie word ik bijgestaan door de toelichting op artikel 52 MarkenG.108 Hoewel het hier om een Duitse bepaling gaat, bevatten zowel de Gemeenschapsmerken- en modellenverordening (welke zelfs als voorbeeld diende voor de Duitse bepaling) als de nationale octrooiwetten van België en Luxemburg109 een gelijkluidende bepaling. Afgezien van het commentaar op de Duitse bepaling wordt bij geen van deze bepalingen de relatie tot de zinsnede ‘onverminderd de bepalingen inzake de ongerechtvaardigde verrijking’ en de gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan toegelicht. Daarom geef ik hier het Duitse commentaar weer dat mijns inziens ook van toepassing is op de gelijkluidende bepalingen in de hierboven genoemde wetgeving. Het commentaar luidt dat een ‘bereicherungsrechtliche Rückforderung’ (een vordering op grond van ongerechtvaardigde verrijking) uitgesloten is indien er sprake is van een in kracht van gewijsde gegaan en ten uitvoer gebrachte gerechtelijke beslissing. De zinsnede ‘onverminderd de bepalingen inzake ongerechtvaardigde verrijking’ is een té algemeen voorbehoud en dient in zover het een in kracht van gewijsde en ten uitvoer gelegd vonnis betreft dan ook ‘einzuschränken’ (beperkt) te worden.110
105
Zie ook Gras (1994), p. 141 e.v. Zie hoofdstuk III. 107 Zie ook Van Manen (2001), p. 29. 108 Dit artikel komt in hoofdstuk IV nog ter sprake 109 Zie Bijlage I. De Nederlandse octrooiwetgeving bevat artikel 75 lid 6. In dit artikel komt echter niet de zinsnede ‘onverminderd de bepalingen inzake ongerechtvaardigde verrijking’ voor zoals wel het geval is bij de octrooibepalingen van België en Luxemburg. 110 Zie Ekey en Klippel (2003), p. 571. 106
- 33 -
Hoewel niet vermeld wordt wat de achtergrond is van deze beperking, vindt zij mijns inziens haar oorsprong in de juridische status van een gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en ten uitvoer is gelegd. 3.1.4 Schadevergoeding * Onrechtmatige daad Artikel 6:162 BW: 1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. 2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. 3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt
Theorie De verplichting tot schadevergoeding volgt volgens de heersende opvatting in Nederland alleen dan indien de wederpartij door of bij het aangaan van de overeenkomst in strijd heeft gehandeld met hetgeen in het maatschappelijke verkeer wordt betaamd.111Artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) vormt normaal gesproken de grondslag. Dit betekent dat de vernietigingsgrond aan schuld te wijten moet zijn. Dit is niet problematisch wanneer het gaat om bedrog, bedreiging of misbruik van omstandigheden, omdat hierbij steeds sprake is van een onrechtmatige gedraging.112 In navolging van artikel 6:162 BW bepaalt artikel 6:74 BW dat iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis de schuldenaar verplicht, de schade die de schuldeiser daardoor leidt te vergoeden, tenzij de tekortkoming niet toe te rekenen is aan de schuldenaar. Ook hier vormt verwijtbaarheid de basis; indien er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW) hoeft in beginsel geen schadevergoeding betaald te worden. Op de hoofdregel, dat de schuldeiser in geval van overmacht geen recht heeft op schadevergoeding, bestaat de uitzondering ex artikel 6:78 BW. Deze uitzondering is van toepassing indien de schuldenaar in verband met zijn tekortkoming een voordeel geniet dat hij bij een behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De schuldeiser heeft dan alsnog ex artikel 6:78 BW recht op schadevergoeding ten hoogste van het bedrag van dit voordeel waarbij de regels inzake ongerechtvaardigde verrijking gelden.113 Artikel 6:101 BW gaat over de verminderingsplicht vanwege eigen schuld van de benadeelde. Deze schuld houdt in dat de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de
111
Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 487. Anders ligt het bij dwaling waar een schadevergoedingsplicht niet evident is omdat de wederpartij van de dwalende te goeder trouw kan zijn waardoor zij niet onrechtmatig heeft gehandeld. Hierbij is het van belang om onderscheid te maken tussen de verschillende dwalingscategorieën; schending van de mededelingsplicht zoals genoemd in artikel 6:228 lid 1 sub b BW zal eerder dan in andere dwalingsgevallen zoals genoemd in artikel 6:228 lid 1 sub a BW (onjuiste mededeling) onder de noemer onrechtmatige gedraging vallen. Zie AsserHartkamp 4 II (2005), nr. 487, Chao-Duivis (1990), p. 261. Zie verder Chao-Duivis (1996), p. 335 e.v. 113 Deze uitzondering zal niet vaak van toepassing zijn omdat de schuldenaar als regel geen voordeel geniet wanneer hij door overmacht niet kan presteren. Zie Brahn en Reehuis (2007), nr. 560, p. 315. 112
- 34 -
benadeelde kan worden toegerekend.114 In het geval van een schadevergoeding komt overigens het negatieve en niet het positieve contractsbelang voor vergoeding in aanmerking.115 Praktijk Een recht op schadevergoeding voor de licentienemer en de vermeende inbreukmaker bestaat in het Nederlandse vermogensrecht alleen als de merk- of modelhouder een onrechtmatige daad heeft begaan. De IE-houder kan alleen maar een onrechtmatige daad begaan indien deze daad aan hem verwijtbaar is. De vraag is nu of het de IE-houder verweten kan worden als zijn merk- of modelrecht achteraf nietig blijkt te zijn. Mijns inziens is dit niet het geval bij een IEhouder te goeder trouw; er is er sprake van overmacht (ex artikel 6:75 BW). Het is een feit dat het instellen van een vordering tot nietigverklaring bij een merk- of modelrecht altijd mogelijk is. Volgens de verkeersopvatting dient het risico dat het merk of model achteraf nietig blijkt te zijn dan ook op de licentienemer respectievelijk de vermeende inbreukmaker te rusten. Een merk- of modehouder te goeder trouw handelt in beginsel dan ook niet onrechtmatig als hij zich jegens derden op zijn recht beroept.116 Daarom kan niet worden gezegd dat er sprake is van verwijtbaarheid aan de kant van de merk- of modelhouder te goeder trouw op grond waarvan ex artikel 6:162 BW schadevergoeding zou kunnen worden geëist.117 Artikel 6:78 BW is niet van toepassing. De schuldenaar (de IE-houder) geniet hier niet een voordeel dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De betaalde gelden (royalties respectievelijk schadevergoeding) zijn gebaseerd op een geldig IE-recht. Indien het IE-recht niet nietig zou zijn verklaard, waardoor de schuldenaar wel zijn verplichtingen behoorlijk zou zijn nagekomen (zijn IE-recht zou in dat geval immers een geldig IE recht zijn), dan zou de IE-houder hetzelfde voordeel hebben gehad als dat hij nu heeft nu zijn IErecht niet geldig blijkt te zijn. 3.2 België en Luxemburg Voordat ik verder ga met de bespreking van de licentieovereenkomst, de vaststellingsovereenkomst en de gerechtelijke beslissing naar het nationale recht van de andere Beneluxlanden, dient opgemerkt te worden dat ik alleen het Belgische recht uitvoerig zal bespreken; een uitgebreide bespreking van het Luxemburgse recht wordt in deze scriptie dan ook buiten beschouwing gelaten.118 Aangezien de tekst van de wetsartikelen van beide 114
Een voorbeeld op het gebied van dwaling kan verduidelijken wat dit in concreto betekent. Een dwalende waarbij de wederpartij een onjuiste mededeling heeft gedaan die verweten kan worden (in de zin van schuld hebben) aan de wederpartij, kan vernietiging van de overeenkomst eisen op grond van art 6:228 lid 1 sub a BW. Tevens wordt er voldaan aan artikel 6:162 BW (er is een onrechtmatige gedraging van de wederpartij dankzij dit schuldvereiste) waardoor in beginsel aanspraak op schadevergoeding kan worden gemaakt. Echter, als blijkt dat de dwalende zelf onvoldoende onderzoek heeft gedaan dan kan artikel 6:101BW een rol spelen bij de bepaling van een eventuele schadevergoeding. 115 Zie Asser -Hartkamp 4 II (2005), nr. 487, p. 512 e.v. met verwijzingen. Afdeling 10 van boek 6 regelt verder de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding. 116 Zie voor het modelrecht Rb. Amsterdam 30 mei 2007 (Agerti/Itcon), LJN BA6283, R.o. 4.1.5, eenzelfde opvatting in het octrooirecht zie Hof ’s Gravenhage, 20 september 2001, IER 2001/51. 117 Artikel 6:74 BW vereist immers ook voor het ontstaan van een verbintenis tot schadevergoeding een toerekenbare tekortkoming. Zie voor meer informatie Brahn en Reehuis (2007), nr. 560, p. 315. 118 Voor tekst en commentaar op de artikelen uit de CCL verwijs ik naar de website van le governement du Grand Duché de Luxembourg <www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/index.html#code_civil>. - 35 -
landen vrijwel altijd gelijkluidend is, geef ik bij de bespreking van de rechtsfiguren naar Belgisch recht voor zover mogelijk wel het desbetreffende Luxemburgse artikel weer.119 3.2.1 Licentieovereenkomst Helaas is er in de Belgische jurisprudentie geen soortgelijke uitspraak aanwezig als het, tijdens de bespreking van het Nederlandse vermogensrecht, aangehaalde vonnis van de Rechtbank Amsterdam. Voor een mogelijke uitkomst in het Belgische recht in de situatie van de licentieovereenkomst houd ik met de bespreking van de rechtsgronden dezelfde volgorde aan als ik bij de bespreking van het Nederlandse recht gedaan heb. Het verschil is dat ik de ‘praktijk’ en ‘mijn mening’, hetgeen ik bij de bespreking van het Nederlandse recht per rechtsgrond behandeld heb, in geval van het Belgische recht alleen aan het eind bespreek, nadat ik alle rechtsgronden en de hierbij behorende theorieën besproken heb.120 De terminologie die hierbij gebruikt wordt is als volgt; het Belgisch Burgerlijk Wetboek wordt afgekort tot BBW en de Code Civil du Luxembourg tot CCL. *Voortbouwende overeenkomst vs. oorzaak vereiste Artikel 1108 BBW: Tot de geldigheid van een overeenkomst zijn vier voorwaarden vereist; De toestemming van de partij die zich verbindt; Haar bekwaamheid om contracten aan te gaan; Een bepaald voorwerp als inhoud van de verbintenis; Een geoorloofde oorzaak van verbintenis. Article 1108 CCL: Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention: -le consentement de la partie qui s’obliger; -sa capacité de contacter, - un objet certain qui forme la matière de l’engagement; -une cause licite dans l’obligation. Artikel 1131 BBW: Een verbintenis aangegaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak of uit een ongeoorloofde oorzaak geen gevolg kan hebben. Article 1131 CCL: L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Theorie Het Belgische en Luxemburgse recht omvat, in tegenstelling tot het huidige Nederlandse recht, wél het oorzaakvereiste.121 De rechtsfiguur van de voortbouwende overeenkomst is dan ook een figuur die noch in het Belgisch Burgerlijk Wetboek noch in de Luxemburgse Code Civil terugkomt. Bij wederkerige verbintenissen kan worden gezegd dat de oorzaak van de verbintenis het determinerende motief of de doorslaggevende beweegreden is voor de rechtshandeling. De oorzaak moet [1] bestaan, [2] aanwezig blijven, [3] niet uitgedrukt en [4] geoorloofd zijn.122
119
Aangezien zowel de achtergrond als de tekst van de wetsartikelen uit het Burgerlijk Wetboek (Code Civil) gelijkluidend is voor beide landen kan wellicht gesteld worden dat ook de toepassing van deze artikelen niet erg uiteen zal lopen. In hoeverre deze veronderstelling juist is kan ik echter niet met zekerheid zeggen, omdat (een gelijkluidende) tekst van een wetsartikel in beginsel wel degelijk anders geïnterpreteerd kan worden. Hier dient meer onderzoek naar te worden gedaan. 120 Het Belgische Burgerlijk wetboek is te vinden op <www.juridat.be>, de Luxemburgse Code Civil op de site van le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg <www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/ codes/index.html#code_civil>. 121 Onder ons oude BW kende ook het Nederlandse recht het oorzaakvereiste; zie artikelen 1356 en 1371 BW (oud). 122 Artikel 1131 BBW en Artikel 1131 CCL geven aan wanneer een oorzaak ongeoorloofd is; zie verder voor het oorzaakvereiste: De Corte (2001), nr. 1535, p. 529; Stijns (2005), nr. 139, p. 101 e.v. - 36 -
Wat er onder het begrip oorzaak moet worden verstaan wordt niet in de wet uitgelegd. Uit de rechtsleer wordt echter duidelijk dan de oorzaak duidt op ‘het waarom iemand zich verbindt’, met andere woorden op de grondslag voor de gebondenheid van de partijen.123 Een overeenkomst zonder oorzaak is nietig. De nietigverklaring betekent in beginsel dat de overeenkomst geen enkel rechtsgevolg teweeg mag brengen; zij wordt geacht vanaf het begin af aan niet te hebben bestaan. Zoals hieronder bij de nietigheid ter sprake wordt gebracht kan er wel modulering van de radicale nietigheidssanctie plaatsvinden door de rechter.124 *Nietigheid/vernietigbaarheid (en de rechtsgevolgen) Artikel 1117 BBW: Een overeenkomst die door dwaling, geweld of bedrog is aangegaan is niet van rechtswege nietig; zij levert slechts grond op voor een vordering tot nietigverklaring of vernietiging, in de gevallen en op de wijze, bepaald in afdeling VII van hoofdstuk V van deze titel. Article 1117 CCL: La convention contracté par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
Theorie Afdeling VII van zowel het BBW als de CCL regelt de vordering tot nietigverklaring of vernietiging van de overeenkomsten. Het gevolg van de nietigverklaring van een overeenkomst is hetzelfde als naar Nederlands recht: nadat eenmaal de nietigheid van een rechtshandeling uitgesproken is, wordt deze geacht nooit in de rechtsorde te hebben bestaan. Nietigheid heeft terugwerkende kracht dus ex tunc werking.125 Alles wat partijen over en weer gepresteerd hebben dient te worden teruggegeven in het kader van de restitutio in integrum. In de rechtsleer is echter de laatste jaren geopperd dat de nietigheidssanctie niet verder mag gaan dan het doel waardoor het proportionaliteitsbeginsel in beeld is gekomen.126 Restitutieplichten zijn vaak zeer ingrijpend en worden daarom in het rechtsverkeer vaak als problematisch, ongewenst of storend bestempeld.127 Naast enkele wettelijke beperkingen, zijn matigingen van de nietigheidssanctie ook terug te vinden in de rechtspraak en de rechtsleer. Zo wordt, volledig analoog aan wat gebeurt bij ontbinding wegens wanprestatie, verdedigd dat bij contracten met opeenvolgende of met doorlopende prestaties128 eerder de regel geldt van de niet-terugwerkende kracht of van de ongedaanmaking slechts voor de toekomst. Bij dergelijke duurcontracten kunnen de opeenvolgend129 of doorlopend130 geleverde prestaties onmogelijk worden teruggegeven of 123
Zie Ghestin (1993), nr. 814. De benadering van het oorzaakvereiste kan zowel objectief als subjectief. plaatsvinden. 124 Zie Stijns (2005), nr. 179, p. 129 e.v. 125 Zie De Corte (2001), nr. 1542, p. 530 en nr. 1543, p. 531, vindplaats: <www.users.urgent.be/~rdecorte/ documenten/doctrine/%5B3%5Dcontractueel.pdf>. Zie tevens Stijns (2005), nr. 174, p. 124. e.v. 126 Zie Stijns (2002), p. 227 e.v.; zie tevens Van Gerven en Covemaeker (2001), p. 91 ‘Omdat nietigheid een sanctie is, is het aangewezen haar, bij de toepassing ervan, zo goed mogelijk op maat te snijden van de concrete omstandigheden van het geval. (…) Dit betekent uiteraard dat men aan de rechter toelaat de belangen van partijen en derden tegen elkaar af te wegen (…).’ 127 Zie Roodhooft (verbintenissenrecht). 128 Zie voor deze begrippen Fontaine (1990), nrs. 36-37; Glansdorff (1991), nr. 10. 129 Bv. het op geregelde tijdstippen betalen van een huurprijs of een verzekeringspremie. - 37 -
worden zij geacht in evenwicht te zijn. Een voorbeeld van een dergelijk voortdurend contract is de huurovereenkomst. Indien een huurcontract nietig wordt verklaard, hoeft de betaalde huur niet te worden terugbetaald voor de periode die de betrokkene effectief in het huis verbleef.131 De bevoegdheid om de restituties te weigeren is, zoals blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie, facultatief. Het Hof mag restituties afwijzen ‘hetzij omdat hij van oordeel is dat het aldus aan een van de contractanten toegekende voordeel de preventieve rol van de sanctie van (absolute) nietigheid in het gedrang zou brengen, hetzij nog omdat hij meent dat de sociale orde vereist dat een van de medecontractanten zwaarder moet worden getroffen.’132 De rechter kan dus een storende of schokkende teruggave vermijden. Het Belgisch Burgerlijk Wetboek kent geen geheel van regels aangaande de nietigheid.133 De nietigheidsleer is dan ook voornamelijk het werk geweest van de rechtspraak en de rechtsleer. Zij is dan ook aan verandering onderhevig. * Dwaling Artikel 1110 BBW: Dwaling is alleen dan een oorzaak van nietigheid van de overeenkomst, wanneer zij de zelfstandigheid betreft van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt. Zij is geen oorzaak van nietigheid, wanneer zij alleen de persoon betreft met wie men bedoelde te handelen, tenzij de overeenkomst hoofdzakelijk uit aanmerking van deze persoon is gegaan. Article 1110 CCL: L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Theorie De dwaling is een onjuiste voorstelling van zaken die één van de partijen of allebei ertoe brengt een rechtshandeling te stellen waar die partij de rechtshandeling niet zou hebben gesteld, had zij de juiste toedracht gekend; met andere woorden een partij heeft zich vergist over een essentieel onderdeel van de verbintenis.134 De dwalende partij kan zich tot de rechter wenden om nietigheid van de overeenkomst te vorderen.135 Wil een beroep op nietigheid wegens dwaling slagen dan moet er aan een tweetal voorwaarden worden voldaan waarvan de eerste in artikel 1110 BBW is opgenomen en de tweede door de rechtspraak is toegevoegd. De eerste voorwaarde luidt dat dwaling alleen dan aanleiding kan geven tot nietigheid indien zij betrekking heeft op een essentieel onderdeel van de rechtshandeling dat wil zeggen, dat zonder de dwaling de rechtshandeling niet gesteld zou zijn (kenbaarheidsvereiste).136 130
Bv. het verschaffen van huurgenot of van een verzekeringsdekking. Zie De Corte (2001), nr. 1543, p. 531. 132 Cass. 24 september 1976, A.C. 1977, 98, Pas. 1977, 101, R.W. 1976-77, 2269, J.T. 1977, 471; Cass. 8 december 1966, A.C. 1967, 450, Pas. 1967, 434, met conclusie Proc.-Gen.Hayoit de Termicourt; meer recent Cass. 5 september 1996, A.C. 1996, 708, Pas. 1996, 760, Rec. Cass. 1997, 224, met noot I. Claeys. 133 Zie Coipel (1999), nr. 90; Cornelis 2000, nr. 534. Opmerking: Aangezien de Luxemburgse Code Civil eenzelfde bepalingen kent als het Belgische Burgerlijk Wetboek kan hetzelfde gezegd worden over het Luxemburgse recht. 134 Zie De Corte (2001), nr. 1525, p. 525. 135 Waar een geslaagd beroep op dwaling in het Belgische recht nietigheid van een overeenkomst tot gevolg heeft, is ex artikel 6:228 NBW een overeenkomst vernietigbaar als een beroep op dwaling slaagt. 136 Zie Dambre e.a. (2007), artikel 1110 p. 395; zie ook Cass. 27 oktober 1995, Arr. Cass. 1995, 920, Pas 1995, 950, J.T. 1996, 61 en R.W. 1996-97, 298. Artikel 6:228 BW vereist dat de overeenkomst bij een juiste 131
- 38 -
Het tweede vereiste van verschoonbaarheid wordt niet in artikel 1110 BBW vermeld maar is ontstaan in de rechtspraak. Zelfs wanneer er sprake is van een essentieel onderdeel van de rechtshandeling dan nog kan dwaling pas aanleiding geven tot nietigheid indien de dwaling verschoonbaar is hetgeen wil zeggen dat de vergissing die aan de grondslag van de dwaling ligt ook zou zijn begaan door een redelijk voorzichtig persoon. Dwaling mag dus niet te wijten zijn aan het eigen gedrag (zoals gebrek aan kennis, onzorgvuldigheid, slordigheid etc.) van de dwalende.137 Opvallend is, in vergelijking met hetzelfde Nederlandse vereiste, dat in het Belgische recht groot gewicht wordt gehecht aan het verschoonbare karakter van de dwaling. De houding van de dwalende wordt in de rechtspraak op strenge wijze getoetst. Hierbij speelt mee dat het recht op informatie vreemd is in het Belgische dwalingsfiguur. Uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van de dwalende.138 Dit wordt slechts anders indien sprake is van een bijzondere relatie tussen partijen. In het Belgische recht speelt de mededelingsplicht bij dwaling een minder prominente rol dan in het Nederlandse recht. Een reden hiervoor is wellicht dat de wil voor contractuele gebondenheid in het Belgische recht meer centraal staat dan in het Nederlandse recht waar in het kader van de dwaling het accent is verschoven van de gebrekkige wil van de dwalende naar zijn gerechtvaardigd vertrouwen en het toerekenbare gedrag van de wederpartij.139 Echter, het Hof van Cassatie is met een arrest uit 1988 waarin het belang van de vertrouwensleer en het gerechtvaardigde vertrouwen als basis voor contractuele gebondenheid werd benadrukt, dichter bij de Nederlandse benadering gekomen.140 Evenals naar Nederlands recht geeft ook naar Belgisch recht dwaling, gegrond op een uitsluitend toekomstige omstandigheid, geen recht op vernietiging resp. nietigheid van de overeenkomst. 141 Hoewel dit niet met zoveel woorden uit de wettekst blijkt, wordt in het algemeen aangenomen dat enkel een dwaling die bestaat op het ogenblik van de contractssluiting in aanmerking wordt genomen.142 * Wanprestatie/overmacht Wanprestatie: voorstelling van zaken niet gesloten zou zijn geweest (kenbaarheidvereiste). Dit sluit aan op het vereiste van artikel 1110 BBW, dat verlangt dat het om een essentieel onderdeel van de rechtshandeling gaat hetgeen hetzelfde inhoudt als het vereiste in artikel 6:228 NBW. 137 Zie De Corte (2001), nr. 1525 en 1526, p. 525 e.v.; zie ook Dambre e.a. (2007), p. 395; zie Cass. 20 april 1978, Arr. Cass. 1978, 960 en Pas. 1978, I, 950: dwaling die een normaal redelijk mens niet zou begaan is geen wilsgebrek in de zin van artikel 1109 en 1110 BW. De nietigheidsvordering die daarop steunt is niet gegrond. In het Nederlandse recht is ook het vereiste van verschoonbaarheid te vinden en wel in artikel 6:228 lid 2 BW: ‘’dwaling mag niet in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening van de dwalende komen’’. 138 Vgl. Wilms (1980). 139 Zie Van Rossum (2000), p. 283 e.v. 140 Cass. 20 juni 1988, R.W. 1989-1990, 1425 m.nt. A. van Oevelen. 141 Naar Belgisch recht heeft een geslaagd beroep op dwaling nietigheid van de overeenkomst tot gevolg, terwijl een geslaagd beroep naar Nederlands recht vernietiging met zich meebrengt. 142 Zie Van Gerven en Covemaeker (2006), p. 120-121; zie tevens J. Smits, werkzaam bij Tilburg Institute of Comparative and Transnational Law (TICOM), persoonlijke communicatie, mei 2008, referentie: <www.venus.tue.nl/epcgi/ep_detail.opl?fac_id=98&rn=19921920&taal=US&hash=0giKFANqQ5RuST4Z940M TluUc5>. ‘’Mij lijkt dat ook naar Belgisch recht dwaling in een uitsluitend toekomstige omstandigheid geen recht geeft op vernietiging van de overeenkomst. Dat zal naar Belgisch recht echter niet met zoveel woorden in de wet staan, maar volgen uit toepassing van bijvoorbeeld de eis dat de dwaling niet voor risico van de dwalende mag zijn’’. - 39 -
Artikel 1146 BBW: Schadevergoeding is dan eerst verschuldigd wanneer de schuldenaar in gebreke is zijn verbintenis na te komen, behalve indien hetgeen de schuldenaar zich verbonden heeft te geven of te doen, niet kon gegeven of gedaan worden dan binnen een bepaalde tijd, die hij heeft laten voorbij gaan. Article 1146 CCL: Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donnero u de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. Overmacht: Artikel 1147 BBW: De schuldenaar wordt, indien daartoe grond bestaat, veroordeelt tot het betalen van schadevergoeding, hetzij wegens niet uitvoerig van de verbintenis, hetzij wegens vertraging in de uitvoerig, wanneer hij niet bewijst dat het niet nakomen het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, en hoewel er zijnerzijds geen kwade trouw is. Article 1147 CCL: Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Artikel 1148 BBW: Geen schadevergoeding is verschuldigd, wanneer de schuldenaar door overmacht of toeval verhinderd is geworden datgene te geven of te doen waartoe hij verbonden was, of datgene gedaan heeft wat hem verboden was. Article 1148 CCL: Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Theorie Wil een vorm van niet nakoming als wanprestatie of contractbreuk kunnen worden beschouwd en derhalve aanleiding geven tot contractuele aansprakelijkheid, dan moet zij in principe te wijten zijn aan de persoonlijke fout van de in gebreke blijvende contractspartij.143 Ex artikelen 1147 en 1148 BBW/CCL kan de debiteur geen aansprakelijkheid oplopen indien de niet-nakoming van de overeenkomst “het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend.’’ Overmacht bevrijdt de schuldenaar van zijn verbintenis. Om van overmacht te kunnen spreken wordt een gebeurtenis vereist die de uitvoering van de verbintenis volledig onmogelijk maakt. Deze gebeurtenis moet afhankelijk zijn van de wil van de schuldenaar en mag niet door hem te voorzien zijn.144 De begrippen vreemde oorzaak, overmacht en toeval worden in het Belgische recht doorgaans als synoniemen gebruikt. Het begrip overmacht duidt op voorvallen die ingrijpen buiten elk aanwijsbaar menselijk handelen om. De vreemde oorzaak verwijst naar dezelfde categorie voorvallen maar daarnaast ook naar voorvallen die te wijten zijn aan handelingen van individuele derden voor wiens handelen de debiteur niet verantwoordelijk is.145 Onder onafhankelijke derde valt ook de schuldeiser zelf; door zijn eigen doen of nalaten kan de schuldeiser immers voor een toestand zorgen die de nakoming voor de debiteur onmogelijk maakt.
143
Zie Stijns (2005), nr. 198, p. 142 e.v.; Dambre e.a. (2007), p. 411. Zie Stijns (2005), nr. 208, p. 149; zie ook De Corte (2001), nr. 1587, p. 544; zie Dambre e.a. (2007), p. 424 e.v.; zie verder voor het Luxemburgse artikel de website van le governement du Grand Duché de Luxembourg <www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L3_T3_contrats_obligations_conventionnelles.p df>. 145 Zie Stijns (2005), nr. 208, p. 150. 144
- 40 -
Indien de onmogelijkheid tot nakoming van blijvende aard is, dan is de debiteur van rechtswege bevrijdt van zijn prestatieplicht.146 Indien de nakoming van de verbintenis derhalve niet volkomen onmogelijk is, doch alleen maar moeilijker of duurder, dan is er geen overmacht aanwezig.147 * Ontbinding Artikel 1184 BBW: In wederkerige contracten is de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat een van beide partijen haar verbintenis niet nakomt In dit geval is het contract niet van rechtswege ontbonden. De partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, heeft de keus om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding. De ontbinding moet in rechte gevorderd worden, en aan de verweerder kan, naar gelang van de omstandigheden, uitstel worden verleend. Article 1184 CCL: La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Theorie Ontbinding betekent dat de overeenkomst beëindigd wordt ten nadele van de in gebreke gebleven partij. Door de ontbinding worden beide partijen van hun verbintenissen bevrijd. De ontbinding heeft niet tot gevolg dat de eerdere uitgevoerde prestaties, wanneer ze niet ongedaan kunnen worden gemaakt, worden vernietigd. De ontbinding werkt, in tegenstelling tot ontbinding naar Nederlands recht, in de regel ex tunc. Dit houdt in dat het in beginsel tot bij de contractssluiting werkt.148 De contractspartijen worden derhalve in de situatie geplaatst waarin zij zich zouden hebben bevonden indienzij niet hadden gecontracteerd.149 Het gevolg hiervan is dat partijen de reeds ontvangen prestaties moeten teruggeven.150 Voor het ontstaan van een bevoegdheid tot ontbinding wordt het vereiste gesteld dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. Ontbinding is derhalve mogelijk op grond van wanprestatie maar niet op grond van overmacht. 151 Bij een beroep op ontbinding vindt er vooraf een (marginale) redelijkheidscontrole plaats of er geen misbruik van het ontbindingsrecht plaatsvindt. De rechter toetst derhalve de opportuniteit van de ontbinding. Met andere woorden, de rechter dient ervoor te zorgen dat de 146
Zie Stijns (2005), nr. 214, p. 152. Zie Dambre e.a. (2007), p. 425. 148 Voor een uitgebreidere bespreking zie Stijns (1994), nrs. 211-227. 149 Zie bv. Cass. 6 juni 1996, Pas, 1996, I, 549, R.W. 1997-98, 1049. 150 Waar in België het uitgangspunt is dat ontbinding terugwerkende kracht heeft (ex tunc werking), is dit in Nederland het tegenovergestelde en werkt zij juist in beginsel ex nunc; de rechtsgevolgen in Nederland treden pas in op moment van de ontbinding en niet zoals in België tot aan de contractsluiting. Ontbinding heeft onder het Belgische recht dus eenzelfde werking als nietigheid. 151 Voor een (beroep op) ontbinding is in Nederland geen verwijtbaarheid vereist. Zie ook Stijns (2005), nr. 268, p. 191 e.v. 147
- 41 -
gekozen sanctie van ontbinding aangepast is aan de ernst van de tekortkomingen.152 Deze toetsing is vooral van belang omdat de terugwerkende kracht van de ontbinding ervoor zorgt dat ontbinding een ingrijpende sanctie is. *Onvoorziene omstandigheden Het Belgische recht bevat, in tegenstelling tot het Nederlandse recht, geen bepaling inzake onvoorziene omstandigheden.153 Er heerst in het Belgische recht een wantrouwen ten opzichte van deze imprevisieleer. De onaantastbaarheid van het "pacta sunt servanda"-beginsel verhindert dat rechtsgeldig tot stand gekomen overeenkomsten aangepast worden in gevallen waarin, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht154 Het staat de contractspartijen overigens vrij om in hun overeenkomst een regeling te voorzien met betrekking tot latere omstandigheden. Indien zij echter nalaten om dit te doen dan zijn zij overgedragen aan de ‘pacta sunt servanda’ en zullen zij de gevolgen moeten dragen van de later ingetreden omstandigheden.155 De afwezigheid van een wettelijke bepaling van de leer van de onvoorziene omstandigheden hadden de rechters ertoe kunnen aanzetten om zelf het initiatief te nemen en regulerend op te treden teneinde het door onvoorziene omstandigheden verbroken contractuele evenwicht te herstellen. Dit is echter niet gebeurd, sterker nog, de verwerping van de leer is terug te vinden in een aantal arresten.156 Hieruit blijkt dat billijkheidsoverwegingen, gebaseerd op het ten gevolge van onvoorziene omstandigheden verbroken contractuele evenwicht, de contractinhoud niet kunnen wijzigen of de toepassing ervan terzijde kunnen stellen.157 Ook in de toekomst ziet het er niet naar uit dat de visie betreffende de imprevisieleer in de Belgische rechtsleer en rechtspraak zal veranderen.158 De vraag is nu of er binnen het Belgische rechtssysteem alternatieven zijn van de onvoorziene omstandigheden die tot eenzelfde resultaat kunnen leiden. Het antwoord kan waarschijnlijk gezocht worden in de leer van overmacht. Situaties van imprevisie kunnen onder een ruime definitie van overmacht worden gebracht.159 * Onverschuldigde betaling
152
Zie Stijns (2005), nr. 274, p. 195. De Luxemburgse Code Civil bevat ook geen bepaling van de onvoorziene omstandigheden in haar burgerlijk recht. Ik heb helaas geen informatie gevonden of deze leer -in tegenstelling tot in België- zich wel ontwikkeld heeft in de Luxemburgse rechtspraak. Hoogstwaarschijnlijk (in het kader van het vasthouden aan de pacta sunt servanda leer) is dit echter niet het geval. 154 Zie Vael (2000), p. 180 e.v.; zie ook Stijns (2005), nr. 218, p. 155 e.v. Op het gebied van de imprevisieleer staat België samen met Frankrijk vrij geïsoleerd ten opzichte van naburige rechtssystemen waarin de imprevisieleer, of een variant ervan, wel rechtsingang heeft gevonden, hetzij via de rechtspraak, zoals o.m. in Zwitserland, Duitsland en Groot-Brittannië het geval is, hetzij op grond van een uitdrukkelijke wettelijke bepaling, zoals in Italië, Griekenland en Nederland. Zie voor meer informatie: Rodière (1986) (over de situatie van o.a. Frankrijk, Duitsland, Engeland, Italië, Nederland en België); Perillo (1996). Zie verder over het afwijkende Franse en Belgische recht Herbots (1995); Malaurie en Aynès (2001) nr. 615-621 en nr. 611 voor een vergelijking met het Nederlandse artikel 6:258 BW. 155 Zie Vael (2000), p. 180 e.v. 156 Cass. 19 mei 1921, Pas, 1921, I, 380; Cass. 30 oktober 1924, Pas, 1924, I, 565, latere arresten: Cass. 7 februari 1994, A.C. 1994, 146, Cass. 14 april 1994, A.C. 1994, 369. 157 Tenzij er sprake is van rechtsmisbruik. Zie Cass, 14 april 1994, A.C. 1994, 369. 158 Zie Vael, (2000) p. 181. 159 Zie Vael (2000) p. 235 e.v.; zie ook Stijns (2005), nr. 221, p. 157. 153
- 42 -
Artikel 1235 BBW: Iedere betaling onderstelt een schuld: hetgeen betaald is zonder verschuldigd te zijn, kan worden teruggevorderd. Geen terugvordering kan plaatshebben ten opzichte van natuurlijke verbintenissen die men vrijwillig voldaan heeft. Article 1235 CCL: Tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Theorie Een overeenkomst die nietig of vernietigbaar is op grond van (het wettelijk) vermoeden van een gebrek in de toestemming, doet geen natuurlijke verbintenis ontstaan, vermits de wil essentieel is bij de totstandkoming van de verbintenis. Slechts een betaling zonder oorzaak is onverschuldigd; zij is bijvoorbeeld niet onverschuldigd indien zij haar oorzaak vindt in een gerechtelijke beslissing.160 *Redelijkheid en billijkheid Artikel 1134 BBW: Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben aangegaan, tot wet. Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet herkend. Zij moeten te goeder trouw ten uitvoer worden gebracht. Article 1134 CCL: Les Conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceuz qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Artikel 1135 BBW: Overeenkomsten verbinden niet alleen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaalds is, maar ook tot alle gevolgen die door de billijkheid, het gebruik of de wet aan de verbintenis, volgens de aard ervan, toekend. Article1135 CCL: Les conventions obligent non seulemant à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Theorie In België ligt de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid verankerd in artikel 1135, de matigende (beperkende) werking van de redelijkheid en billijkheid in artikel 1134 lid 3. Krachtens de aanvullende functie van de goede trouw is het de rechter toegestaan om bij leemte in het contract -zelfs los van enig interpretatieprobleem- bijkomende verplichtingen aan de contractpartijen op te leggen, buiten de contractuele plichten die reeds in het contract gestipuleerd werden of die aan het contract, als gevolg van zijn aard, worden toegevoegd krachtens de wet of het gebruik.161 De aanvullende werking wordt casuïstisch bekeken hetgeen inhoudt dat er door de rechter rekening gehouden wordt met het referentiegedrag van een redelijke en dus van een zorgvuldige contractant in dezelfde omstandigheden geplaatst.162
160
Dambre e.a. (2007), p. 491 e.v., Cass. 16 mei 2002, R.W. 2002-03, 659, noot V. Sagaert, “Kan een betaling in uitvoering van een rechterlijke beslissing een onverschuldigde betaling zijn?’’ De verhouding tussen een gerechtelijke beslissing en onverschuldigde betaling komt later in dit hoofdstuk uitgebreid ter sprake. 161 Zie Stijns (2005), nr. 82, p. 61 e.v. 162 Zie Vermander (2005), p. 41. De casuïstische benadering maakt het moeilijk om een algemene leidraad te geven, echter in de rechtsleer worden de aanvullende verplichtingen enigszins gegroepeerd. - 43 -
Het begrip billijkheid uit artikel 1135 BBW doet denken aan het begrip ‘goede trouw’ van artikel 1134 lid 3 BBW Dit laatste artikel bepaalt, zoals hierboven reeds uiteen is gezet, dat overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer moeten worden gebracht. Een groot gedeelte van de Belgische rechtsleer aanvaardt dat het begrip ‘billijkheid’ uit artikel 1135 BBW dezelfde lading dekt als de ‘goed trouw’, minstens beschouwt men de ‘billijkheid’ uit voornoemd artikel 1135 als een toepassing van artikel 1134 lid 3 BBW.163 Met betrekking tot de beperkende werking wordt in België in beginsel een terughoudend beleid gevoerd; er dient een marginale toetsing door de rechter plaats te vinden. De beperkende werking wordt slechts aanvaard indien en voor zover er sprake is van misbruik van recht.164 Er is sprake van rechtsmisbruik wanneer een bepaalde rechtsoefening de grenzen te buiten gaat van de normale rechtsuitoefening in dezelfde omstandigheden. Hierbij moet acht worden geslagen op alle omstandigheden van de zaak.165 Gelet op het feit dat misbruik van recht een maatstaf geeft die zwaardere eisen aan de stelplicht en bewijslast stelt dan de maatstaf van goed trouw (redelijkheid en billijkheid) kan worden gesteld dat in België wat de toepassing van de beperkende werking van de goede trouw (redelijkheid en billijkheid) betreft, een terughoudender beleid wordt gevoerd dan in Nederland.166 3.2.1.1 Tussentijdse conclusie licentieovereenkomst Zowel het Belgische als het Luxemburgse recht bevat, in tegenstelling tot het huidige Nederlandse recht, het oorzaakvereiste. Waar naar Nederlands recht niet gesteld kan worden dat een overeenkomst zonder oorzaak nietig is, is dit naar Belgisch en Luxemburgs recht ex artikel 1131 BBW/ artikel 1131 CCL wel het geval. De terugwerkende kracht van de nietigverklaring van een merk of model heeft tot gevolg dat de oorzaak van de licentieovereenkomst met terugwerkende kracht komt te vervallen. Een overeenkomst zonder oorzaak is nietig waardoor in beginsel restitutie dient plaats te vinden op grond van onverschuldigde betaling. Hoewel in beginsel restitutie het uitgangspunt is, zullen in de praktijk bij duurcontracten (waaronder de licentieovereenkomst vaak ook valt) geleverde prestaties in het kader van het proportionaliteitsvereiste niet terug gevorderd kunnen worden. Het proportionaliteitsvereiste vereist dat de terugwerkende kracht van de nietigheid door de rechter moet kunnen worden afgewogen en bepaald. Derhalve kan betoogd worden dat indien de licentienemer reeds (ongestoord) gebruiksgenot heeft verkregen van het IE-recht voor de nietigverklaring, reeds betaalde royalties met het oog op het verkregen gebruiksgenot niet teruggevorderd kunnen worden.167 Dit zal alleen anders kunnen zijn indien de licentienemer reeds (een groot bedrag aan) royalties betaald heeft maar nog niet (of slechts weinig) gebruiksgenot heeft verkregen. Reeds betaalde royalties na de nietigverklaring kunnen wellicht wel teruggevorderd worden op grond van het feit dat door de nietigverklaring van het IE-recht de licentienemer niet ongestoord gebruiksgenot heeft verkregen. Echter, wanneer de licentienemer wel ongestoord gebruiksgenot heeft verkregen dan zal ook deze vordering hoogstwaarschijnlijk op grond van het proportionaliteitsvereiste niet mogelijk zijn. Opgemerkt dient te worden dat, gelijk naar Nederlands recht, dwaling op grond van een uitsluitend toekomstige omstandigheid ook onder de Belgische wetgeving geen recht geeft op 163
Zie Vermander (2005) p. 38. Zie Rijken (1994), p. 8. 165 Zie Stijns (2005), nr. 9, p. 68. 166 Zie Rijken (1994), p. 8. 167 Voor de bespreking van de vraag of wel gesteld kan worden dat iemand gebruiksgenot heeft gekregen van een recht wat bij nader inzien nooit bestaan heeft verwijs ik naar mijn uiteenzetting in voetnoot nr. 71. 164
- 44 -
vernietiging resp.nietigheid van de overeenkomst. Een beroep op dwaling is dus naar beide rechtsstelsels uitgesloten. 3.2.2 Vaststellingsovereenkomst Theorie en praktijk Een soortgelijke rechtsfiguur als de vaststellingsovereenkomst treft men in het Belgische en Luxemburgse recht aan in de vorm van de dading. Tussen de twee rechtsfiguren is echter wel een verschil; het Nederlandse begrip vaststellingsovereenkomst is aanmerkelijk ruimer dan het Belgische en Luxemburgse begrip dading. Voor het sluiten van een overeenkomst van dading is een geschil vereist, terwijl het voor het sluiten van een vaststellingsovereenkomst voldoende is dat er tussen partijen onzekerheid bestaat over wat tussen hen rechtens geldt. Een loutere (objectieve) onzekerheid over een punt van de rechtsverhouding tussen partijen, zonder dat daarover een betwisting of een verschil van mening tussen partijen bestaat, lijkt nog steeds onvoldoende om een overeenkomst te kunnen kwalificeren als dading. Wensen partijen niettegenstaande het feit dat er geen betwisting is toch hun wederzijdse rechten vast te leggen in een overeenkomst, dan is deze overeenkomst geen dading, bij gebreke van ‘een bestaand of toekomstig geschil’ maar een andere vaststellingsovereenkomst. De soorten vaststellingsovereenkomsten in het Belgische recht zijn: de gemeenrechtelijke vaststellingsovereenkomst, de dadingsovereenkomst, de partijbeslissing, het bindendadvies en de bindende derdenbeslissing.168 Het lijkt er op dat, indien er een vaststellingsovereenkomst gesloten wordt over louter een onzekerheid, er slechts sprake kan zijn van een gemeenrechtelijke vaststellingsovereenkomst.169 De gemeenrechtelijke vaststellingsovereenkomst, die per hypothese geen gestalte heeft verkregen in een bijzonder rechtsfiguur, wordt bij gebrek aan een bijzondere wettelijke regeling geregeld door het algemene verbintenissenrecht.170 De dading daarentegen is als een bijzondere vaststellingsovereenkomst speciaal wettelijk vastgelegd. De vraag is nu wat voor gevolgen de nietigheid van een IE-recht heeft voor zowel de grondslag van een gemeenrechtelijke- als de dadingsvaststellingsovereenkomst. Zoals reeds vermeld wordt de gemeenrechtelijke vaststellingsovereenkomst geregeld door het algemene vermogensrecht. Wat reeds ter sprake is gekomen ten aanzien van de licentieovereenkomst is derhalve ook van toepassing op de gemeenrechtelijke vaststellingsovereenkomst. Nietigverklaring van het IE-recht heeft tot gevolg dat de oorzaak van de overeenkomst komt te vervallen waardoor in beginsel restitutie dient plaats te vinden. Het lijkt er dus op dat reeds betaalde schadevergoeding in beginsel terugbetaald dient te worden. Wellicht zou echter in navolging van de verkeersopvattingen naar Nederlands recht betoogd kunnen worden dat het risico van een nietigverklaring van het IE-recht voor rekening 168
Zie Tilleman e.a (2000), nr. 54, p. 26. Die conclusie trek ik naar aanleiding van de toelichting op de reeds vermelde soorten vaststellingsovereenkomsten in Tilleman 2000, nr. 54, p. 26. De vraag kan opkomen waarom een vermeende inbreukmaker die een inbreuk betwist een vaststellingsovereenkomst zou sluiten (en derhalve een schikking treft) in plaats van gerechtelijke stappen te ondernemen om nietigheid van het IE-recht te vorderen. Een belangrijke reden zou kunnen zijn het willen vermijden van dure gerechtelijke procedures. 170 Zie Crahay (1984). 169
- 45 -
van de derde (hier de vermeende inbreukmaker) behoort te blijven en dat dit slechts anders is indien de IE-houder wist of behoorde te weten dat zijn IE-recht nietig is. Dit uitgangspunt zou niet alleen overeenkomen met de Nederlandse verkeersopvattingen, ook krachtens de Europese leer dient een IE-houder te goeder trouw in beginsel beschermd te worden.171 Tot zover de gemeenrechtelijke vaststellingsovereenkomst. Hieronder komt ter sprake wat de nietigheid van het IE-recht voor de grondslag van de dading betekent. Allereerst de wetsartikelen: Artikel 2044 BBW: Dading is een contract, waarbij partijen een gerezen geschil beëindigen, of een toekomstig geschil voorkomen. Dit contract moet schriftelijk opgemaakt worden. Article 2044 CCL: La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Artikel 2054 BBW: Vernietiging van een dading kan eveneens gevorderd worden, wanneer de dading is aangegaan ter uitvoering van een titel die nietig was, behalve in het geval dat partijen uitdrukkelijk over de nietigheid een dading hebben aangegaan. [cursivering HB] Artikel 2054 CCL: Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité. [cursivering HB]
Artikel 2052 BBW bepaalt dat ‘’dadingen tussen partijen kracht van gewijsde hebben in hoogste aanleg. Men kan er niet tegen op komen uit hoofde van dwaling omtrent het recht of uit hoofde van benadeling.’’ Niettemin kan een dading vernietigd worden 1. Wanneer er een dwaling heeft plaatsgehad in de persoon of omtrent het voorwerp van geschil (artikel 2053 BBW/CCL); 2. Wanneer de dading is aangegaan ter uitvoering van een titel die nietig was, behalve in het geval dat partijen uitdrukkelijk over de nietigheid een dading hebben aangegaan (artikel 2054 BBW/CCL). Artikel 2054 voorziet het geval van nietigheid van een dading hoofdens gebrek aan voorwerp of oorzaak. In een dergelijk geval is artikel 2052 BBW niet van toepassing waardoor het niet uitmaakt of partijen in rechte of in feite gedwaald hebben.172 Van belang is nu ten eerste wat er onder het begrip ‘titel’ in de artikelen wordt bedoeld, met name het begrip zoals genoemd in artikel 2054 BBW. Waarom is dit van belang? De dading is aangegaan naar aanleiding van een geschil betreffende inbreuk van een merk- of modelrecht. De vraag is nu wat exact aan de dading ten grondslag ligt. Betoogd zou kunnen worden het inbreukgeschil en niet het IE-recht zelf. Een geschil kan immers per definitie niet nietig worden verklaard. Het lijkt per saldo dan ook te gaan om de titel voorafgaand aan het geschil hetgeen dus het IE-recht is. Er kan dus betoogd worden dat het geschil in wezen om de toepasselijkheid van het IE-recht gaat en dat onder het begrip ‘titel’ het IE-recht behoort te vallen. De toelichting op het artikel lijkt dit ook te impliceren: ‘’Ratio legis is dat partijen bij het sluiten van een dading aangaande een geschil betreffende hun respectieve rechten of omtrent de gevolgen van een rechtshandeling, van het geldige bestaan van de IErechtshandeling zijn uitgegaan. Is de handeling daarentegen voor nietigverklaring vatbaar, dan is de dading die over de nietige rechtshandeling werd aangegaan ook nietig. De nietigheid van de dading zelf vloeit voort uit de opvatting dat een dading een bestaande of toekomstige 171
Vgl. ten aanzien van het Nederlandse octrooirecht HR 29 september 2006, LJN AU6098 (CFS Bakel/Stork m.nt. A-G Huydecoper); vgl. ook Brinkhof (1997), p. 279. 172 Hof van Beroep te Brussel 15 april 1959, Pas. 1960, II, 65. - 46 -
betwisting vooronderstelt. Men stelt dat partijen geen rechten kunnen putten uit een nietige rechtshandeling en dat er bijgevolg geen betwisting kan ontstaan omtrent het bestaan of de draagwijdte van rechten’’.173 Op grond van bovenstaande informatie zou geconcludeerd kunnen worden dat het resultaat met betrekking tot de dadingsovereenkomst het volgende is. Dankzij de nietigverklaring van het IE-recht is de titel (i.e. het IE-recht) van de dading nietig. Ex artikel 2054 BBW kan nu op grond van deze nietige titel vernietiging van de dading worden gevorderd. Dankzij de vernietiging dient restitutie plaats te vinden met als gevolg dat reeds betaalde royalties in beginsel terugbetaald dienen te worden.174 Wellicht zou wederom betoogd kunnen worden dit lijkt zelfs aannemelijk- dat het risico van nietigverklaring op de vermeende inbreukmaker rust zodat de vermeende inbreukmaker geen beroep kan doen op vernietiging van de dading. Het gevolg zou zijn dat reeds betaalde schadevergoeding niet terug kan worden gevorderd. Aangezien er echter noch in artikel 2054 BBW zelf noch in de literatuur een uitzondering gegeven wordt op de (overigens strikte) bepaling van de dading, kan ik de uitkomst naar Belgisch recht niet met zekerheid voorspellen. Als laatste dient nog wel vermeld te worden dat volgens het tweede gedeelte van artikel 2054 BBW partijen niet de nietigverklaring kunnen vorderen van een dading die zij specifiek aangaande de nietigheid zelf van een rechtshandeling hebben gesloten. Het is evident dat partijen alsdan, op het ogenblik van het aangaan van de dading omtrent de nietigheid van de rechtshandeling, weet hebben van de nietigheid van de rechtshandeling en met kennis van zaken een dading omtrent de nietigheid sluiten.175 3.2.3 Gerechtelijke beslissing De burgerlijke rechtsvordering is voor België te vinden in het Gerechtelijk Wetboek (GW) en voor Luxemburg in de (Nouveau) Code de Procédure Civile (NCPC). De vraag is wat de nietigverklaring van een merk- of modelrecht in het Belgische recht voor gevolgen heeft voor de schadevergoeding die naar aanleiding van een gerechtelijke beslissing betaald is; is zij onverschuldigd betaald indien het merk of model nietig wordt verklaard en kan betoogd worden dat de IE-houder ongerechtvaardigd verrijkt is? De belangrijkste grond van verrijking is de onverschuldigde betaling. De onverschuldigde betaling is een rechtsfiguur die zowel in de Nederlandse als in de Belgische wetgeving voor komt, de ongerechtvaardigde verrijking daarentegen alleen in de Nederlandse wetgeving. In de Belgische rechtsspraak heeft zich echter een subsidiaire leer van de vermogensverschuiving zonder oorzaak ontwikkeld. Het Belgische Hof van Cassatie overwoog namelijk in een arrest van 27 mei 1909 dat ’’de leer zonder oorzaak als een subsidiaire billijkheidstheorie toepassing kan vinden’’. Hoewel er dus geen wettelijke bepaling inzake ongerechtvaardigde verrijking in het Belgisch Burgerlijk Wetboek te vinden 173
Zie Govaert (bijzondere overeenkomsten); zie tevens Veaux (1995). Er is helaas geen rechtspraak inzake de dadingsovereenkomst en een nietig IE-recht. Ik heb echter persoonlijk contact gehad met B. van Baeveghem, assisterend medewerker van de vakgroep Burgerlijk recht Universiteit Leuven, maart 2008, referentie: <www.lib.ugent.be/bibliografie/801001790820> en N. Hoekx, wetenschappelijk medewerker van het Instituut Contractenrecht Universiteit Leuven, maart 2008, referentie: <www.law.kuleuven.b/contracts/staff/NeleHoekx.pdf> op grond waarvan ik tot een dergelijke conclusie gekomen ben. 175 Zie Govaert (bijzondere overeenkomsten). 174
- 47 -
is, heeft de klassieke rechtsleer een algemene leer van de ongerechtvaardigde verrijking uitgewerkt. De rechtspraak draait rond eenzelfde soort beginsel. Het subsidiaire karakter brengt echter wel met zich mee dat, zodra er een andere rechtsvordering ter beschikking staat van de verarmde, men zich niet kan beroepen op ongerechtvaardigde verrijking. Helaas is er geen Belgische jurisprudentie aanwezig waarin de verhouding weergegeven wordt tussen en gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en de rechtsfiguur van de ongerechtvaardigde verrijking. Het Hof van Cassatie heeft zich echter in een leidinggevend arrest uit 2002 wel uitgesproken over de vraag of er sprake kan zijn van onverschuldigde betaling indien er een gerechtelijke beslissing aan ten grondslag ligt.176 Het Hof heeft geoordeeld dat een betaling niet onverschuldigd kan zijn indien zij haar oorzaak vindt in een gerechtelijke beslissing. ‘’Overeenkomstig artikel 20 van het Gerechtelijk Wetboek177 kunnen vonnissen slechts worden vernietigd door de rechtsmiddelen door de wet bepaald, te weten de gewone rechtsmiddelen van verzet en hoger beroep en de buitengewone rechtsmiddelen, zoals de voorziening in cassatie, het derdenverzet, het verzoek tot herroeping van gewijsde en het verhaal op de rechter, en voor zover hierin niet door partijen werd berust. (…) Een beslissing gaat bovendien in kracht van gewijsde zodra zij niet meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is (artikel 25 Gerechtelijk Wetboek). (…) Buiten de hoger vermelde gevallen komt het een rechter niet toe om een eerder door een andere rechter gewezen beslissing deels ongedaan te verklaren.’’178 Het Hof van Cassatie is verder van oordeel dat een geldig beroep op onverschuldigde betaling een miskenning is van een in kracht van gewijsde getreden vonnis (schending van artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemene rechtsbeginsel van de kracht van het strafrechtelijk gewijsde), evenals een miskenning van de regel dat een vonnis slechts kan worden bestreden door de aanwending van een door de wet voorgeschreven rechtsmiddel (schending van de artikelen 20, 21 van het Gerechtelijk Wetboek).179 V. Sagaert180 voegt in zijn noot bij het arrest het volgende hieraan toe: ‘’indien een terugvordering zou worden toegestaan, zou worden vastgesteld dat de betaling zonder oorzaak was terwijl de eerdere beslissing precies vaststelde dat de betaling wel een oorzaak had. Derhalve zou de mogelijkheid van een dergelijke terugvordering een onverenigbaarheid tot stand brengen tussen de twee rechtelijke uitspraken en het gezag van gerechtelijk gewijsde van de eerste uitspraak miskennen. De eerste gerechtelijk beslissing biedt op zichzelf een 176
De belangrijkste grond van verrijking is de onverschuldigde betaling. De onverschuldigde betaling is een rechtsfiguur dat zowel in de Nederlandse als in de Belgische wetgeving voor komt. De ongerechtvaardigde verrijking daarentegen alleen in de Nederlandse. In de Belgische rechtsspraak heeft zich echter een subsidiaire leer van de vermogensverschuiving zonder oorzaak ontwikkeld. Het Belgische Hof van Cassatie besliste namelijk in een arrest van 27 mei 1909 ’’de leer zonder oorzaak kan als een subsidiaire billijkheidstheorie toepassing vinden.’’ Hoewel er dus geen wettelijke bepaling inzake ongerechtvaardigde verrijking in het Belgisch Burgerlijk Wetboek te vinden is heeft de klassieke rechtsleer een algemene leer van de ongerechtvaardigde verrijking uitgewerkt. De rechtspraak draait rond eenzelfde soort beginsel. Het subsidiaire karakter brengt echter wel met zich mee dat zodra er een andere rechtsvordering ter beschikking staat van de verarmde hij zich niet kan beroepen op ongerechtvaardigde verrijking. 177 Art. 20 Gerechtelijk Wetboek: ‘’Middelen van nietigheid kunnen niet worden aangewend tegen vonnissen. Deze kunnen alleen worden vernietigd door de rechtsmiddelen bij de wet bepaald.’’ 178 Cass. 16 mei 2002, R.W. 2002-2003, nr. 17. 179 Ook in het Belgische recht heeft een beschikking van een kortgeding rechter geen gezag van rechterlijk gewijsde. De kortgedingrechter kan derhalve onder geen beding maatregelen bevelen die op definitieve en onherroepelijke wijze rechten van de partijen regelen (Cass., 9 september 1982, Arr. Cass., 1982-1983, p. 51. 180 Zie noot V. Sagaert, “Kan een betaling in uitvoering van een rechterlijke beslissing een onverschuldigde betaling zijn?’’ bij arrest Cass. 16 mei 2002, R.W. 2002-03, 659. - 48 -
‘causa’ voor de betaling die, behoudens de aanwending van rechtsmiddelen, onherroepelijk is.181 (…) Het feit dat de gerechtelijke beslissing die de betalingsplicht deed ontstaan werd gewezen op basis van onjuiste gegevens, doet geen afbreuk aan het gezag van gewijsde.’’182 Geconcludeerd kan worden dat, indien met het Hof van Cassatie wordt aangenomen dat een rechtelijke beslissing voldoende grondslag vormt voor de betaling, de gevolgen van de betaling in uitvoering van de rechtelijke beslissing ten laste van de schuldenaar blijven. Hij kan echter wellicht trachten via een andere weg dan onverschuldigde betaling reeds betaalde schadevergoeding terug te vorderen. Indien een rechterlijke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan staat ook onder het Belgische recht slechts één rechtsmiddel open namelijk herroeping ex artikel 1133 Gerechtelijk Wetboek (GW).183 Artikel 1133 GW: Een verzoek tot herroeping van het gewijsde kan worden ingediend om de volgende redenen: 1° indien er persoonlijk bedrog is geweest; 2° indien er, sedert de beslissing, beslissende stukken zijn aan het licht gekomen die door toedoen van de partij waren achtergehouden; 3° indien tussen dezelfde partijen, handelend in dezelfde hoedanigheid, onverenigbare beslissingen zijn gewezen over hetzelfde onderwerp en op dezelfde grond; 4° indien recht gedaan is op stukken, getuigenissen, verslagen van deskundigen of eden, die na de beslissing vals zijn bevonden of verklaard; 5° indien de beslissing berust op een vonnis of arrest in strafzaken dat naderhand vernietigd is; 6° indien de beslissing berust op een proceshandeling, verricht in naam van iemand die, hetzij daartoe geen uitdrukkelijke of stilzwijgende last heet gegeven, hetzij de handeling niet heeft bekrachtigd of bevestigd.
Indien een merken- of modellenhouder te goeder trouw is geweest (en er dus geen bedrog gepleegd is of er sprake is van valsheid in geschriften) dan is er mijns inziens ex artikel 1135 GW in casu geen enkele reden om een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing te herroepen en zo reeds betaalde schadevergoeding terug te vorderen. Zoals ik reeds uiteengezet heb bij de bespreking van de Nederlandse equivalent van het artikel (artikel 382 Rv), kan mijns inziens niet een beroep worden gedaan op valsheid van geschriften. Ten tijde van de gerechtelijke beslissing was de nietigverklaring van het IE-recht nog niet aan de orde zodat betoogd kan worden dat het vonnis gegrondvest is op een geldig IE-recht. De terugwerkende kracht van de nietigverklaring doet hier niets aan af.184
181
Zie ook Taelman (2001), nr. 72. Het Hof van Cassatie heeft zelfs geoordeeld dat bedrog niet kan leiden tot miskenning van het gezag van gewijsde indien geen enkele wettelijke bepaling dat toelaat. Cass. 1 maart 1951, Arr. Cass. 1951, 365. 183 Herroeping (‘’la requeste civile’’) van een gerechtelijke beslissing is voor wat betreft Luxemburg verwoord in artikel 617 NCPC dat als volgt luidt: ‘’Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, pour les causes ci-après: 1° s'il y a eu dol personnel; 2° si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties; 3° s'il a été prononcé sur choses non demandées; 4° s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé; 5° s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande; 6° s'il y a contrariété de jugement en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux; 7° si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires; 8° si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu, et que le jugement ait été contre celui pour qui elle était ordonnée; 9° si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement; 10° si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie.’’ 184 Zie de bespreking van artikel 382 Rv in paragraaf 3.1.3. Vgl. Rb Eerste Aanleg te Brussel, 13 mei 2005, I.R.D.I 2005, 432 ‘’Naar geldend recht blijft een toegekend octrooi immers geldig tot het na tegenspraak wordt vernietigd. De octrooihouder kan de rechten die het octrooi hem verschaft uitoefenen tot vast wordt gesteld dat het octrooi onterecht is verleend.’’ (r.o. 2.2.1, 6de alinea) 182
- 49 -
Wat voor Nederland geldt inzake ongerechtvaardigde verrijking is mijns inziens ook van toepassing op het Belgische recht. De gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan vormt niet alleen de grondslag voor de betaling van de schadevergoeding maar tevens een rechtvaardiging voor de verrijking van de IE-houder. De verrijking is dus niet ongerechtvaardigd omdat de gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan zowel de grondslag vormt voor de verrijking als voor de rechtvaardiging. Wederom zou mijns inziens ook naar Belgisch recht elke andere opvatting het gezag van een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing en de daarmee gepaarde rechtszekerheid ondermijnen. 3.2.4 Schadevergoeding * Onrechtmatige daad Artikel 1382 BBW: elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene verplicht door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden. Artikel 1382 CCL: Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il et arrivé, à le réparer. Artikel 1383 BBW: Iedere aansprakelijk is niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt. Article 1383 CCL: Chacunn est responsible du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Theorie De juridische grondslag voor de schadeplichtigheid is niet van contractuele maar van buitencontractuele aard welke terug te vinden is in de artikelen 1382 en 1383 BBW (onrechtmatige daad). Anders dan het Nederlandse recht maakt het Belgische recht als zodanig geen onderscheid tussen onrechtmatigheid en toerekening. Het foutvereiste omvat beide begrippen. In de literatuur worden 3 elementen van het foutbegrip onderscheiden: miskenning van een algemene zorgvuldigheidsnorm, voorzienbaarheid van schade en toerekeningsvatbaarheid.185 De kern van het foutvereiste vormt wel de miskenning van de algemene zorgvuldigheidsnorm welke verwijst naar gedrag van een normaal voorzichtige en redelijk mens, geplaatst in dezelfde omstandigheden als de aangesprokene. Hoewel het in beginsel gaat om een abstract referentiegedrag oordeelt de rechtspraak toch dat rekening kan worden gehouden met de persoonlijke vaardigheden en met de feitelijke externe omstandigheden. De lichtste fout volstaat.186 In het Belgische recht kan geen algemene plicht tot het verstrekken van volledige informatie worden gevonden. Het uitgangspunt is aldus dat er sprake is van een culpa in contrahendo wanneer er een spreekplicht bestaat.187 De onmogelijkheid van de informatieschuldeiser de
185
Zie Cornelis (1989), nr. 12-13. Zie De Boeck (2002), p. 84 e.v. 187 In de rechtspraak worden hierbij twee speerpunten geformuleerd die steeds terugkomen: de kennis van de informatieschuldenaar en de onwetendheid van de informatieschuldeiser. Wil men als contractpartij een geslaagd beroep kunnen doen op een informatieplicht in hoofde van haar wederpartij, dan is het 1. noodzakelijk dat die wederpartij zelf over de informatie beschikte of behoorde te beschikken, 2. moet er rekening worden gehouden met de omstandigheden van tijd en plaats 3. moet de contractpartij zelf legitiem ontwetend zijn. Met name dit 186
- 50 -
informatie te achterhalen of te kennen en de vertrouwensrelatie (die op haar beurt bestaat uit de aard van het contract, hoedanigheid van partijen of de reeds meegedeelde informatie) staan bij de beantwoording van de vraag of de contractpartij zelf legitiem ontwetend is, centraal.188 Naast de artikelen 1382 en 1383 BBW/CCL bevatten ook de artikelen 1147 en 1148 BBW/CCL het toerekenbaarvereiste. Krachtens artikel 1147 BBW/CCL kan de debiteur geen aansprakelijkheid oplopen indien niet-nakoming van de overeenkomst het gevolg is van een vreemde oorzaak. Ex artikel 1148 BBW/CCL is in het geval van overmacht dan ook geen schadevergoeding verschuldigd. Praktijk In het Belgische recht vormt de kern van de onrechtmatige daad het foutvereiste. De zorgvuldigheidsnorm, voorzienbaarheid en toerekeningsvatbaarheid zijn de elementen. Mijns inziens is er in casu op grond van het niet voldaan aan deze elementen geen sprake van een onrechtmatige daad waardoor er geen schadevergoeding gevorderd kan worden van de IE-houder. Een merk- of modelhouder te goeder trouw handelt volgens de zorgvuldigheidsnorm. Het feit dat zijn merk of model achteraf nietig blijkt te zijn kan ook niet aan hem worden verweten. Er is mijns inziens dan ook sprake van overmacht. Ex artikel 1148 BBW is er geen schadevergoeding verschuldigd in geval van overmacht. Evenals onder het Nederlandse recht zou wellicht betoogd kunnen worden dat ook onder het Belgische recht een risicoaansprakelijkheid rust op de derde die een betrekking aangaat ten aanzien van het IErecht. Een IE-houder te goeder trouw, die niet verweten kan worden dat zijn IE-recht naderhand nietig wordt verklaard, dient daarom niet veroordeeld te worden tot het betalen van schadevergoeding. Deze aanname wordt bevestigd door een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen uit 2005 waarin het Hof oordeelde dat ‘’Er enkel desgevallend een schadevergoeding verschuldigd kan zijn ingeval van nalatigheid of kwade trouw van de octrooihouder of in geval van verrijking zonder oorzaak.’’189 3.3 Gevolgen toepassing nationaal vermogensrecht: bescherming derde per Beneluxland verschillend? 3.3.1 Conclusie algemeen Het blijkt dat het Nederlands recht voor wat betreft het vermogensrecht andere uitgangspunten heeft dan het Belgische en Luxemburgse recht. Dit lijkt te impliceren, dat de uitkomst op de vraag wat de rechtsgevolgen zijn van een nietigverklaring, in de Beneluxlanden ook verschillend is. Het is echter de vraag of dit juist is. Zowel het Belgische als het Luxemburgse recht bevat geen artikel 6:258 BW (onvoorziene omstandigheden) maar wel artikel 1131 BBW/CCL (het oorzaakvereiste) dat
laatste vereiste is belangrijk, zij geeft de grens aan van de precontractuele informatieplicht welke wordt gevormd door de plicht van eenieder zichzelf te informeren. 188 De Boeck (2000), p. 199-213, nrs. 455-488. 189 Hof van Beroep te Antwerpen 8 november 2005 (Sara Lee v. N.V. Fort Koffiebranderij) I.R.D.I. 2005, 134. Zie ook Rb Eerste Aanleg te Brussel, 13 mei 2005, I.R.D.I. 2005, 432 ‘’Naar geldend recht blijft een toegekend octrooi immers geldig tot het na tegenspraak wordt vernietigd. De octrooihouder kan de rechten die het octrooi hem verschaft uitoefenen tot vast wordt gesteld dat het octrooi onterecht is verklaard.’’ Een dergelijke opvatting impliceert ook dat een octrooihouder te goeder trouw in beginsel niet onrechtmatig handelt door zich op zijn octrooirecht te beroepen. Hoewel het in deze arresten om een (Europees) octrooi gaat zie ik niet in waarom een dergelijke opvatting niet ook voor andere IE-rechten zou kunnen gelden. - 51 -
ons recht weer niet kent.190 Een nietigverklaring van een overeenkomst heeft dan wel weer in alle drie de landen dezelfde rechtsgevolgen; nietigheid werkt ex tunc zodat herstel in de vorige toestand dient plaats te vinden door middel van restitutie. Opmerkelijk is wel dat de sanctie nietigheid naar Belgisch recht vaker voorkomt. Zo wordt een overeenkomst naar Belgisch en Luxemburgs recht op grond van dwaling nietig verklaard, terwijl naar Nederlands recht een dergelijke overeenkomst vernietigbaar is. Dwaling is overigens, hoewel een dergelijke uitzondering niet expliciet in het Belgische en Luxemburgse wetsartikel genoemd wordt, onder alle drie wetgevingen uitgesloten, omdat de nietigverklaring van het IE-recht een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft. Verder heeft ontbinding naar Belgisch en Luxemburgs recht retroactief effect, terwijl naar Nederlands recht ontbinding in beginsel alleen voor de toekomst werkt. Aangezien ontbinding naar Belgisch en Luxemburgs recht een vergelijkbare (zware) sanctie is als een nietigverklaring, is ontbinding hier alleen mogelijk in geval van wanprestatie. In het Nederlandse recht is verwijtbaarheid geen voorwaarde voor een geslaagd beroep op ontbinding zodat ook in het geval van overmacht ontbinding in beginsel mogelijk is. In zowel het Belgische als het Luxemburgse en Nederlandse recht wordt de rechtsfiguur van de onverschuldigde betaling (artikel 6:203 NBW respectievelijk artikel 1235 BBW/CCL) erkend. De ongerechtvaardigde verrijking echter is een rechtsfiguur die alleen erkend wordt door het Nederlandse rechtsstelsel (artikel 6:212 NBW). De redelijkheid en billijkheid echter is weer een rechtsbeginsel dat in het rechtsstelsel van alle drie de landen als een belangrijke waarde verankerd ligt (artikel 6:248 NBW en artikelen 1134 jo. 1135 BBW/ CCL) waarbij onder te goeder trouw de redelijkheid en billijkheid wordt verstaan. Voor wat betreft het Belgische recht dient alleen wel weer te worden vermeld dat wat de toepassing van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid betreft een terughoudender beleid wordt gevoerd dan in Nederland.191 De vraag is nu wat voor invloed de bovengenoemde verschillen en overeenkomsten hebben op de beantwoording van de vraag wat de rechtsgevolgen zijn van een nietigverklaring van een merk of model ten aanzien van de grondslag van een licentieovereenkomst, een vaststellingsovereenkomst en een gerechtelijke beslissing. 3.3.2 Conclusie licentieovereenkomst In Nederland zou op grond van onvoorziene omstandigheden ex artikel 6:258 NBW (met als basis de redelijkheid en billijkheid) door de licentienemer een poging ondernomen kunnen worden om reeds betaalde royalties terug te vorderen. Een beroep op artikel 6:258 NBW heeft echter in beginsel geen terugwerkende kracht (ontbinding en wijziging hebben als hoofdregel naar Nederlands recht geen terugwerkende kracht) zodat reeds betaalde royalties voor de nietigverklaring van het IE-recht niet teruggevorderd kunnen worden. De rechter kan echter aan ontbinding of wijziging wel terugwerkende kracht verlenen op basis waarvan reeds betaalde gelden wel teruggevorderd kunnen worden. Deze verlening van terugwerkende kracht is echter aan strikte regels gebonden en wordt niet gemakkelijk toegewezen. Reeds betaalde royalties na de nietigverklaring kunnen op grond van de onvoorziene omstandigheden (en de daarbij behorende redelijkheid en billijkheid) wellicht wel 190
De rechtsfiguur van de voortbouwende overeenkomst ex artikel 6:229 NBW komt ook in het Belgische en Luxemburgse recht niet voor. Deze bepaling laat ik hier echter buiten beschouwing aangezien deze rechtsgrond ook in Nederland geen grond is waarop reeds betaalde royalties teruggevorderd zouden kunnen worden. Zie het gedeelte waarin het Nederlandse vermogensrecht is behandeld. 191 Hoogstwaarschijnlijk geldt dit ook ten aanzien van het Luxemburgse recht, dit kan ik echter niet met zekerheid vaststellen. - 52 -
teruggevorderd worden indien er aangetoond kan worden dat er geen sprake is geweest van ongestoord gebruiksgenot. Het Belgische en Luxemburgse recht erkent de leer van de onvoorziene omstandigheden niet zodat hierop geen beroep kan worden gedaan. In België en Luxemburg zou een licentienemer op grond van het oorzaakvereiste zoals genoemd in artikel 1131 BBW en CCL kunnen trachten om reeds betaalde royalties (betaald zowel voor als na de nietigverklaring) terug te vorderen. Waar naar Nederlands recht niet gesteld kan worden dat een overeenkomst zonder oorzaak nietig is, blijkt dit naar Belgisch en Luxemburgs recht wel het geval te zijn. De terugwerkende kracht van de nietigverklaring van een merk of model heeft tot gevolg dat de oorzaak met terugwerkende kracht komt te vervallen. Een overeenkomst zonder oorzaak is nietig op grond waarvan restitutie dient plaats te vinden. Gelet op bovengenoemde uitgangspunten lijkt het dat een licentienemer naar Belgisch recht in beginsel meer kans heeft om reeds betaalde royalties terug te vorderen. Hoewel de uitgangspunten verschillend zijn, blijkt echter opmerkelijk genoeg dat op grond van de redelijkheid en de billijkheid de resultaten in de praktijk uiteindelijk wel met elkaar overeenstemmen of in ieder geval niet heel erg uiteen zullen lopen. Een belangenafweging op grond van de werking van de redelijkheid en billijkheid geeft in het Nederlandse overeenkomstenrecht de doorslag of reeds betaalde royalties wel of niet teruggevorderd kunnen worden. Een belangrijk aspect van deze belangenafweging vormt het gebruiksgenot. Vaak zijn er niet alleen royalties betaald maar is er ook al op grote schaal ongestoord gebruik gemaakt van het IE-recht. Met het oog hierop is het niet meer dan redelijk dat, indien er reeds gebruikt is gemaakt van het IE-recht, in die mate als waarin er royalties betaald zijn, dat de royalties dan niet teruggevorderd kunnen worden. In het Belgische recht komt men tot een soortgelijke conclusie op grond van het proportionaliteitsvereiste. Hoewel in beginsel restitutie het uitgangspunt is, zullen in de praktijk bij duurcontracten (waaronder de licentieovereenkomst vaak ook valt) geleverde prestaties in het kader van het proportionaliteitsvereiste niet worden teruggegeven. De reeds betaalde royalties en het verkregen (ongestoorde) gebruiksgenot behoren in evenwicht te zijn. Hoewel de Belgische rechter in beginsel een terughoudender beleid voert ten aanzien van de (beperkende werking van de) redelijkheid en billijkheid dan de Nederlandse rechter, kan er geconcludeerd worden, dat in het geval van retroactiviteit van de nietigverklaring van de overeenkomst en de daarbij horende restitutieplichten, de Belgische rechter in praktijk op grond van het temperen van problematische of onwenselijke restitutieplichten hoogstwaarschijnlijk tot eenzelfde soort conclusie zal komen als de Nederlandse rechter. 3.3.3 Conclusie vaststellingsovereenkomst De bepalingen die voor de obligatoire overeenkomst gelden zijn ook van toepassing op de vaststellingsovereenkomst. In beginsel betekent dit ook dat een beroep op artikel 6:258 NBW (onvoorziene omstandigheden) mogelijk is. Hoewel de nietigverklaring een onvoorziene omstandigheid betreft, kan wellicht betoogd worden dat een beroep op onvoorziene omstandigheden niet slaagt aangezien de omstandigheid van nietigverklaring van een IE-recht een risico is dat voor rekening van de derde (in dit geval de vermeende inbreukmaker) behoort te blijven. Alleen indien de IE-houder wist of behoorde te weten dat zijn IE-recht nietig was kunnen reeds betaalde schadevergoedingen wel teruggevorderd worden. Mocht een beroep op onvoorziene omstandigheden wel slagen dan werkt de ontbinding in beginsel ex nunc zodat het nog maar de vraag is of de rechter bepaalt dat er voldoende zwaarwegende belangen zijn
- 53 -
om terugwerkende kracht aan de ontbinding te verlenen zodat reeds betaalde schadevergoeding teruggevorderd kan worden. Een vaststellingsovereenkomst (ex artikel 7:900 NBW) wordt naar Nederlands recht beschouwd als een voortbouwende overeenkomst (ex artikel 6:229 NBW). Indien het merk of model nietig wordt verklaard dan zou er ex artikel 6:229 NBW door de vermeende inbreukmaker in beginsel ook een beroep kunnen worden gedaan op vernietiging van de overeenkomst. Ik benadruk in beginsel, omdat in casu de vernietigingsactie niet uitgeoefend kan worden, aangezien wederom betoogd kan worden dat de nietigverklaring volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening en risico van de vermeende inbreukmaker dient te blijven, waardoor reeds betaalde schadevergoedingen ook in dit geval niet kunnen worden teruggevorderd indien het merk of model naderhand nietig blijkt te zijn. Mijns inziens is overigens een beroep op ongerechtvaardigde verrijking ook niet mogelijk. Betoogd zou kunnen worden dat de vermeende inbreukmaker door de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen het risico van een nietigverklaring aanvaardt, waardoor er weliswaar sprake is van verrijking aan de kant van de IE-houder indien het IE-recht nietig blijkt te zijn, maar dat deze verrijking niet ongerechtvaardigd is In het Belgische en Luxemburgse recht is het uitgangspunt tegenovergesteld; de terugwerkende kracht van de nietigverklaring van een merk of model heeft in het Belgische en Luxemburgse recht tot gevolg dat de oorzaak van de vaststellingsovereenkomst (bij zowel de gemeenrechtelijke vaststellingsovereenkomst als de dadingsovereenkomst) komt te vervallen. Hierdoor is de gemeenrechtelijke overeenkomst ex artikel 1131 BBW nietig en de dadingsovereenkomst ex artikel 2054 BBW vernietigbaar waardoor restitutie dient plaats te vinden en reeds betaalde royalties teruggevorderd kunnen worden. Aannemelijk is dat in navolging van Nederland ook hier betoogd kan worden dat het risico van nietigverklaring op de vermeende inbreukmaker rust, waardoor de nietigingssanctie niet uitgeoefend kan worden. Aangezien er echter noch in artikel 2054 BBW zelf noch in de literatuur een uitzondering gegeven wordt op de (overigens strikte) bepaling van de dading kan ik de uitkomst naar Belgisch recht niet goed voorspellen. 3.3.4 Conclusie gerechtelijke beslissing Gedacht zou kunnen worden dat het uitgangspunt is dat door de nietigverklaring van een merk- of modelrecht de grondslag van het vonnis, dat gebaseerd is op een geldig IE-recht, met terugwerkende kracht komt te vervallen. De IE-houder zou daarom door de betaling van de schadevergoeding ongerechtvaardigd verrijkt zijn, waardoor de vermeende inbreukhouder op grond van ongerechtvaardigde verrijking (ex artikel 6:212 NBW) zijn reeds betaalde schadevergoeding zou kunnen terugvorderen. Dit uitgangspunt wordt echter doorkruist door de status van een onherroepelijk en ten uitvoer gelegd vonnis (in samenhang met de werking van het rechtssysteem), waardoor niet gezegd kan worden dat de IE-houder door de betaling van de schadevergoeding ongerechtvaardigd verrijkt is indien achteraf blijkt dat het IE-recht nietig is. Relevante jurisprudentie betreffende een in gezag van gewijsde gegaan vonnis en een beroep op ongerechtvaardigde verrijking is helaas niet aanwezig. De HR heeft echter wel over een in gezag van gewijsde gegaan vonnis en onverschuldigde betaling geoordeeld. De HR heeft geoordeeld dat een vordering uit onverschuldigde betaling van wat betaald is uit hoofde van een eerdere rechterlijke uitspraak ontoelaatbaar is. Hoewel onverschuldigde betaling in principe een eigen plaats heeft naast ongerechtvaardigde verrijking, vormt zij wel een specifieke uitwerking van deze laatste rechtsfiguur.192 Mijns inziens geldt de redenering van de HR ten aanzien van de onverschuldigde betaling dan ook 192
Zie Hoofdstuk III, paragraaf 3.1, p. 25 voor een vergelijking tussen onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. - 54 -
voor de ongerechtvaardigde verrijking. De gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan vormt niet alleen de grondslag voor de betaling van de schadevergoeding maar tevens een rechtvaardiging voor de daarmee gepaard gaande vermogensaanwas. Met andere woorden, er is sprake van verrijking maar deze is niet ongerechtvaardigd omdat de gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan zowel de grondslag vormt voor de verrijking als de rechtvaardiging. Elke andere redenering zou immers, zoals reeds eerder vermeld, het gezag van een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing ondermijnen. Een in kracht van gewijsde gegaan bodemvonnis kan alleen ex artikel 382 Rv worden herroepen indien er sprake is van bedrog, valsheid van geschriften of indien er geschriften achter zijn gehouden. Naast deze herroeping is er geen ander rechtsmiddel om een in kracht van gewijsde gegaan bodemvonnis te veranderen. Geconcludeerd kan worden dat een beroep op herroeping niet zal slagen indien de IE-houder te goeder trouw is geweest. In dat geval is er immers noch sprake van bedrog door de IE-houder, noch zijn er door hem stukken van beslissende aard achtergehouden. Mijn inziens kan ook niet gesteld worden dat het vonnis berust op valse stukken die na het vonnis erkend zijn. Terugvordering op grond van onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking -en derhalve de status van het vonnis te niet doen- zou in het geval van de IE- houder te goeder trouw neerkomen op vernietiging buiten de geregelde rechtsmiddelen om; een dergelijke vordering zou in strijd komen met dit gesloten stelsel. Ook het Belgische Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat een betaling niet onverschuldigd kan zijn indien zij haar oorzaak vindt in een gerechtelijke beslissing. Het Hof is, evenals onze HR, van mening dat een geldig beroep op onverschuldigde betaling een miskenning is van een in kracht van gewijsde getreden vonnis (schending van artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemene rechtsbeginsel van de kracht van het strafrechtelijk gewijsde), evenals een miskenning van de regel dat een vonnis slechts kan worden bestreden door de aanwending van een door de wet voorgeschreven rechtsmiddel. Wat voor Nederland geldt betreffende ongerechtvaardigde verrijking is ook van toepassing op het Belgische recht. De gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan vormt niet alleen de grondslag voor de betaling van de schadevergoeding maar tevens een rechtvaardiging voor de verrijking van de IE-houder Indien een rechterlijke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan staat ook in het Belgische recht slechts één rechtsmiddel open namelijk herroeping (artikel 1133 Gerechtelijk Wetboek). Echter, ook naar Belgisch recht is het in casu niet mogelijk om een beroep te doen op herroeping indien de IE-houder te goeder trouw is geweest. Wederom geldt dat ten tijde van de gerechtelijke beslissing de nietigverklaring van het IE-recht nog niet aan de orde was, zodat betoogd kan worden dat het vonnis gegrondvest is op een geldig IE-recht. Geconcludeerd kan worden dat de situatie van de gerechtelijke beslissing in elk Beneluxland (in ieder geval voor wat betreft Nederland en België maar hoogstwaarschijnlijk kan dit ook beredeneerd worden ten aanzien van Luxemburg) tot dezelfde uitkomst leidt. Niet gezegd kan worden dat een betaling onverschuldigd is indien zij haar oorzaak vindt in een gerechtelijke beslissing. Tevens kan niet gesteld worden dat de IE-houder ongerechtvaardigd verrijkt is aangezien de in gezag van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing een rechtvaardiging vormt voor de verrijking van de IE-houder. Indien dit anders zou zijn zou de juridische status van een in kracht van gewijsde gegaan bodemvonnis ondermijnd worden. Slechts indien een IE-houder te kwader trouw is kan het vonnis ex artikel 382 Rv/artikel 1135 GW wellicht herroepen worden op grond waarvan reeds betaalde schadevergoeding teruggevorderd zou kunnen worden. Tegen een in kracht van gewijsde gegaan vonnis staat naast herroeping geen ander rechtsmiddel open, waardoor een IE-houder te goeder trouw de reeds betaalde schadevergoeding, die hij heeft betaald op grond van het in kracht van - 55 -
gewijsde gegaan vonnis, mag behouden. Dankzij de geldige titel van het vonnis heeft er in dat geval noch onverschuldigde betaling noch ongerechtvaardigde verrijking plaatsgevonden. 3.3.5 Conclusie schadevergoeding Zowel naar Nederlands als Belgisch en Luxemburgs recht vormt de nietigverklaring van het IE-recht, indien de IE-houder te goeder trouw, is een overmachtssituatie. Overmacht impliceert al dat er geen sprake kan zijn van verwijtbaarheid, waardoor er in beginsel geen schadevergoeding gevorderd kan worden door een derde die gelden aan de IE-houder betaald heeft (zie artikel 6:74 NBW en artikel 1148 BBW/CCL). Het feit dat een IE-recht naderhand nietig kan worden verklaard is derhalve ook een risico dat valt onder de risicoaansprakelijkheid van de derde. Vanzelfsprekend dient de IE-houder te kwader trouw wel schadevergoeding te betalen.
- 56 -
IV Rechtsvergelijking 4.1 Duitsland Zoals reeds eerder ter sprake is gekomen, bevat het Duitse recht een eigen merk- en modelrechtbepaling die bepaalt wat de rechtsgevolgen zijn van een nietigverklaring van een merk- of modelrecht. 4.1.1 IE-wetgeving Merk Artikel 52 van het Markengesetz, dat uit 1998 dateert, geeft ‘’die Wirkungen der Lösung wegen Verfalls oder Nichtigkeit’’ weer. Het artikel is afgeleid van artikel 54 GMeV en bevat derhalve exact dezelfde bewoordingen: (1) Die Wirkungen der Eintragung einer Marke gelten in dem Umfang, in dem die Eintragung wegen Verfalls gelöscht wird, als von dem Zeitpunkt der Erhebung der Klage auf Löschung an nicht eingetreten. In der Entscheidung kann auf Antrag einer Partei ein früherer Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist, festgesetzt werden. (2) Die Wirkungen der Eintragung einer Marke gelten in dem Umfang, in dem die Eintragung wegen Nichtigkeit gelöscht wird, als von Anfang an nicht eingetreten. (3) Vorbehaltlich der Vorschriften über den Ersatz des Schadens, der durch fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten des Inhabers einer Marke verursacht worden ist, sowie der Vorschriften über ungerechtfertigte Bereicherung berührt die Löschung der Eintragung der Marke nicht Entscheidungen in Verletzungsverfahren, die vor der Entscheidung über den Antrag auf Löschung rechtskräftig geworden und vollstreckt worden sind, und vor der Entscheidung über den Antrag auf Löschung geschlossene Verträge insoweit, als sie vor dieser Entscheidung erfüllt worden sind. Es kann jedoch verlangt werden, daß in Erfüllung des Vertrages gezahlte Beträge aus Billigkeitsgründen insoweit zurückerstattet werden, wie die Umstände dies rechtfertigen.
Nietigheid treedt in wegens een geslaagd beroep op de absolute nietigheidsgronden zoals genoemd in §50 Abs. 1 nr. 1 tot 4 MarkenG of wegens een geslaagd beroep op de relatieve nietigheidsgronden zoals genoemd in § 51 Abs. 1. Ook in Duitsland heeft nietigheid terugwerkende kracht waardoor zij een ex tunc werking verkrijgt.193 Om de werking van de ‘’Lösungsentscheidung (terugwerkende kracht van de nietigheid)’’ voor de betrokken Merkhouder te verzachten 194 ziet het artikel erop toe dat ‘rechtskräftig abgeschlossene Verletzungsverfahren’ (uitspraken inzake inbreukgedingen die ten uitvoer zijn gebracht en in kracht van gewijsde zijn gegaan) und ‘erfüllte Vertrage’ (reeds ten uitvoer gebrachte verdragen) door de nietigverklaring onberoerd blijven.195 Deze uitzondering op de werking van terugwerkende kracht geldt niet voor aanspraak op schadebepalingen vanwege 193
Aldus Fezer (2001), p. 1525; zie ook BGH 19 oktober 2000, GRUR 2001, 337 (Easypress). Het merkenrecht wordt ook in Duitsland beschouwd als een Ausschlisslichkeitsrecht ‘’dem Inhaber der eingetragenen Marke stehe IE-rechte aus der Marke zu.’’ Het lijkt er dan ook op dat de merkhouder te goeder trouw in beschermt dient te worden, zie Fezer (2001), p. 1522. 195 Een licentieovereenkomst die op het moment van de nietigverklaring nog in werking is valt niet onder de uitzondering van de werking van de terugwerkende kracht. 194
- 57 -
opzettelijk of nalatig gedrag van de merkhouder en aanspraak op ongerechtvaardigde verrijking.196 Het artikel bepaalt dus dat in beginsel de merkhouder algemeen gebonden is aan de rechtsprincipes van de Schadenerzatzes (schadebepalingen) en de ungerechtfertigen Bereichung (ongerechtvaardigde verrijking).197 ‘’Der Markeninhaber bleibt einem auf Grund der Ruckwirkung bestehenden Schadenersatzanspruch oder Bereichungsanspruch ausgesetzt.’’ Dit is bijvoorbeeld het geval indien een merkhouder bij het aangaan van de merkenlicentieovereenkomst van het verval of nietigheid van het merk afwist of behoorde te weten (s. §307 BGB).198 §52 Abs.3 Nr. 2 S. 2 bevat ook een ‘Billigkeitsregelung’; in het kader van billijkheid en voor zover de omstandigheden dit rechtvaardigen, kan er toch verlangd worden dat bedragen, die betaald zijn in het kader van voor de overeenkomst gesloten overeenkomsten, terugbetaald worden. Bij de beslissing om geld terug te betalen zijn de bijzondere omstandigheden van het concrete geval doorslaggevend. Met het billijkheidsbeginsel wordt dus bedoeld dat ’was man nach natürlichem Empfinden und gesundem Menschenverstand im Einzelfall für gerecht hält obwohl das gesetz eigentlich eine andere Regelung trifft.’’ Het gaat hierbij om een zeer flexibel rechtsbegrip.199 Als voorbeeld voor een geslaagd beroep wordt genoemd het geval waarin ‘’zwar die Zahlung Entgelts erfolg ist, aber die Benutzung der Marke noch nicht stattgefunden hat.’’200 Ex §52 kan geconcludeerd worden dat in beginsel gelden die betaald zijn vóór de nietigverklaring van het merk niet teruggevorderd kunnen worden van de IE-houder te goeder trouw, tenzij de billijkheid anders bepaalt. In ieder geval mag er geen sprake zijn van ongerechtvaardigde verrijking.201 Model In Duitsland wordt onderscheid gemaakt tussen het Gebrauchsmuster en het Geschmacksmuster. Het Gebrauchmuster is het gebruiksmodel (utility model), het Geschmacksmuster daarentegen is het siermodel (industrial design). Een vergelijking tussen het Duitse Geschmackmustergesetz,202 dat over (sier) modellen en industriële vormgeving gaat, en de Gemeenschapsmodellenverordening gaat helaas niet op. 196
Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts und zur Umsetz der Ersten Richtlinie 89/014/EWG zur Angleichung der Rechstvorschriften der Mitgliedstaten über die Marken, BT-Dr. 12/6581 te vinden op <www.dip.bundestag.de/btd/12/065/1206581.pdf)>, p. 97. 197 Zie Hoeller (2006). 198 Zie Fezer (2001), p. 1525. 199 Dhr. B. Seifert, Referent Recht und Fair Play Oldenburgische Industrie- und Handelskammer, persoonlijke communicatie, februari 2008, referentie: <www.ihk-oldenburg.de>. 200 Zie Fezer (2001), p. 1525. 201 Hierbij dient met betrekking tot een gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan het volgende vermeld te worden ‘’Ausgeschlossen ist damit in erster Linie die bereicherungsrechtliche Rückforderung (een vordering op grond van ongerechtvaardigde verrijking) des durch die Vollstreckung Erlangten. Da hierin die eigentliche Funktion des Abs. 3 Nr. 1 liegt, ist der zu weit gefasste allg. Vorbehalt insoweit einzuschränken’’ aldus Ekey en Klippel (2003), p. 571. 202 De wettekst is te vinden op <www.aufrecht.de/gesetze/geschmacksmustergesetz-vom-12-maerz-2004.html>. In Duitsland heeft men ook het Gebrauchsmustergesetz. Deze is echter van toepassing op het gebruiksmodel (utility design), dat op het octrooi lijkt. Het Geschmacksmustergesetz daarentegen, heeft betrekking op - 58 -
Dit is verklaarbaar aangezien het Duitse Geschmacksmustergesetz al eerder bestond dan de Gemeenschapsmodellenverordening; de eerste is in werking getreden in 1995, de laatste pas in 2002. §33 Geschmacksmustergesetz gaat over nietigheid waarbij Abs. 3 van het artikel alleen vermeldt dat ’’die Schutzwirkungen der Eintragung eines Geschmacksmusters gelten mit Eintritt der Rechtskraft des Urteils, mit dem die Nichtigkeit des Geschmacksmusters festgestellt wird, als von Anfang an nicht eingetreten(…).’’ Hiermee wordt gezegd dat nietigheid van een model terugwerkende kracht heeft. Uitzonderingen zoals vermeld in artikel 26 GMoV worden echter niet gegeven. Het gevolg is dat gelden die betaald zijn vóór de nietigverklaring van het modelrecht ex § 33 Abs. 3 in beginsel teruggevorderd kunnen worden. 4.1.2 Praktijk naar Duits vermogensrecht: de licentieovereenkomst, vaststellingsovereenkomst, de gerechtelijke beslissing en schadevergoeding De terminologie die gebruikt wordt is de afkorting BGB voor het Bürgerliches Gesetzbuch en ZPO voor de Zivilprozessordnung. Licentieovereenkomst De vraag is wat de consequenties van de nietigheid zullen zijn voor de licentieovereenkomst naar Duits contractenrecht. De nietigheid van het merk- of modelrecht heeft tot gevolg dat de licentieovereenkomst ex § 275 BGB paragraaf 1203 vanaf het begin af aan voor de licentiegever onmogelijk is geweest om te vervullen. De licentiegever heeft namelijk vanaf het begin af aan niet aan de termen van het contract kunnen voldoen omdat de terugwerkende kracht van de nietigverklaring van het merk tot gevolg heeft dat hij vanaf het begin af aan (dus ook bij het sluiten van het contract) geen geldig IE-recht heeft bezeten. Ex §326 lid 1 BGB verliest de licentiegever de aanspraak op de royalties. Uitsluiting van der Leistungspflicht (verlichting tot nakoming) is niet afhankelijk van het feit of de schuldenaar verantwoordelijk is voor de onmogelijkheid om na te komen.204 Het feit dat het voor de schuldenaar (in dit geval de licentiegever) vanaf het begin af aan onmogelijk is geweest om te presteren heeft niet tot gevolg dat de licentieovereenkomst ongeldig (nietig) is. §311a paragraaf 1 BGB bepaalt namelijk dat ‘’Der Wirksamkeit eines Vertrags steht es nicht entgegen, dass der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leisten braucht und das Leistungshindernis schon bei Vertragsschluss vorliegt.’’205 Alle verplichtingen naar aanleiding van de overeenkomst dienen echter, dankzij de terugwerkende kracht van de nietigverklaring, ongedaan te worden gemaakt. Beide partijen worden dus bevrijd van hun verplichtingen. Voor de licentiegever valt dit af te leiden uit §275 tekeningen, siermodellen en industriële vormgeving in het Engels ook wel industrial design genoemd. De Duitse benaming van de Gemeenschapsmodelverordening is het Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Het Beneluxmodel is ook een siermodel: ‘’als een model wordt beschouwd het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan’’ ex art. 3.1 lid 2 BVIE. Het Gebrauchsmuster en derhalve het Gebrauchsmustergesetz is hierbij dan ook niet van toepassing en wordt derhalve buiten beschouwing gelaten. 203 §275 paragraaf 1 met als aanheft ‘’Ausschluss der Leistungspflicht’’ bepaalt het volgende ‘’Der Anspruch auf Leistung ist ausgeschlossen, soweit diese fur den Schuldner der fur jedermann unmoglich ist.’’ 204 Zimmermann (2005), p. 44. Echter, voor een beroep op damage compensation (§280, 281 BGB) is het wel een vereiste dat de schuldenaar verantwoordelijk is voor het niet kunnen nakomen. 205 Onder het oude recht (§306 BGB oud) was een contract waarbij de uitvoering onmogelijk was nietig. Zie Zimmermann (2005), p. 62 e.v. - 59 -
Abs. 1 BGB, voor de licentienemer is deze bevrijding af te leiden uit §326 Abs.1 BGB. In dit laatste artikel wordt vermeld dat in het geval de licentiegever is ontslagen van zijn verplichting tot uitvoering, dit ook geldt voor de licentienemer. De verplichting om royalties te betalen bestaat in beginsel dus ook niet meer. De vraag is nu wat er gebeurt met de reeds betaalde royalties. §326 Absatz 4 bepaalt dat ‘’Soweit die nach dieser Vorschrift nicht geschuldete Gegenleistung bewirkt ist, kann das Geleistete nach den § 346 bis 348 zurückgefordert werden.’’ Dit betekent dus dat in beginsel reeds betaalde royalties teruggevorderd kunnen worden. Betoogd zou echter kunnen worden dat de restitutieverplichting (Erstattungspflicht) vervalt aangezien de licentienemer ook de zogenaamde Nutzungen ex §346 Absatz 1 terug dient te geven. Hieronder valt in dit geval het gebruiksgenot van het merk of model (zie voor definitie van Nutzungen §100 BGB). Hoogstwaarschijnlijk heeft de licentienemer een tijdlang ook gebruik kunnen maken van het IE-recht en aldus daarvan kunnen profiteren. 206 De conclusie is dat, hoewel in beginsel de licentiegever de reeds betaalde royalties volledig terug dient te betalen, deze restitutieverplichting op grond van de Nutzungen mogelijk (deels of volledig) teniet kan worden gedaan. Vaststellingsovereenkomst Wanneer een merkhouder van mening is dat een derde inbreuk heeft gemaakt op zijn IE-recht (ex §14 MarkenG) dan vindt er in de regel een zogenaamde Abmahnung (sommatie) plaats. De vermeende inbreukmaker komt daarom de gelegenheid toe om een duur proces te vermijden indien hij een, met de sommatiebrief meegestuurde, nalatigheidsverklaring ondertekent. Door deze te ondertekenen verplicht de vermeende inbreukmaker zich primair om voor de reeds bestaande inbreuk schadevergoeding te betalen en om in de toekomst zich niet weer schuldig te maken aan een inbreuk op het merk van de merkhouder. Rechtstechnisch kan er hierbij zowel sprake zijn van een vaststellingsovereenkomst ex §779 BGB207 als van een Unterlassungsvertrag dat niet met zoveel woorden in de wet geregeld is. Hoewel het ex §779 BGB voldoende is dat er een bepaalde onzekerheid (Ungewissheit) of geschil (Streit) in gedachten van partijen (of één van hen) leeft208 komt volgens dhr. Seifert in het merkenrecht in de regel het Unterlassungsvertrag toch niet door middel van een vaststelling ex §779 BGB tot stand aangezien er ‘’bei einer Abmahnung im Markenrecht häufig gar kein Streit über die Sach- und Rechtslage besteht’’ en in de regel ‘’der Abmahnende auch nicht will nachgeben, um den Fall abzuschließen.’’209 Dhr. Seifert is 206
Deze aanname wordt versterkt door het feit dat het Duitse recht ook zowel de aanvullende als beperkende werking kent ex §243 BGB. Voor meer informatie over de werking van de redelijkheid en billijkheid naar Duits recht Rijken (1994), p.8. 207 §779 BGB (Begriff des Vergleichs, Irrtum über die Vergleichsgrundlage): (1) Ein Vertrag, durch den der Streit oder die Ungewissheit der Parteien über ein Rechtsverhältnis im Wege gegenseitigen Nachgebens beseitigt wird (Vergleich), ist unwirksam, wenn der nach dem Inhalt des Vertrags als feststehend zu Grunde gelegte Sachverhalt der Wirklichkeit nicht entspricht und der Streit oder die Ungewissheit bei Kenntnis der Sachlage nicht entstanden sein würde. (2) Der Ungewissheit über ein Rechtsverhältnis steht es gleich, wenn die Verwirklichung eines Anspruchs unsicher ist. 208 ‘’Ungewiss kann vorhanden sein, ohne das sein Streit besteht, so gem II bei Unsicherh bzgl der Verwicklung eines Anspr, ebso Ungewissh über den Eintritt einer Beding god die künft REntwicklg. Es genügt, wenn sich Ungewissh od Streit auf Einzelpkte des im über unstreit Rverhältn bezieht, zB auf Fälligk, Verzinsg, ErfOrt, eine Einrede’’ aldus Palandt (2008), nr. 779, p. 1135. Ook in Nederland is de aanwezigheid van een onzekerheid voldoende voor het aangaan van een vaststellingsovereenkomst ex artikel 7:900 BW. In het Belgische en Luxemburgse recht dient er echter sprake te zijn van een geschil wil er een beroep kunnen worden gedaan op de wettelijke bepaling van de dadingsovereenkomst. 209 Dhr. B. Seifert, persoonlijke communicatie, mei 2008, referentie: <www.ihk-oldenburg.de>. - 60 -
derhalve van mening dat er in casu sprake is van het niet wettelijke geregelde Unterlassungsvertrag. Hieronder geef ik echter zowel de uitkomst op grond van §779 als het niet wettelijk geregelde Unterlassungsvertrag weer. De vraag is allereerst wat voor gevolg de nietigverklaring van een merk- of modelrecht heeft voor het Unterlassungsvertrag. Op grond van §313 BGB (onvoorziene omstandigheden)210 zou in beginsel de vermeende inbreukmaker kunnen trachten het Unterlassungsvertrag te beëindigen.211 Reeds betaalde bedragen kunnen dan op grond van § 812 (ongerechtvaardigde verrijking) 212 teruggevorderd worden. Echter, aangezien in §313 BGB wordt vermeld dat rekening dient te worden gehouden met ‘’der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung’’ zou betoogd kunnen worden dat het risico van nietigverklaring op de vermeende inbreukkamer rust, waardoor hij geen beroep kan doen op wijziging of ontbinding van de overeenkomst.213 Reeds betaalde schadevergoeding zou derhalve niet teruggevorderd kunnen worden. Betoogd zou kunnen worden dat de vermeende inbreukmaker door de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen, het risico van een nietigverklaring aanvaardt, waardoor er weliswaar sprake is van verrijking aan de kant van de IE-houder indien het IE-recht nietig blijkt te zijn, maar dat deze verrijking niet ongerechtvaardigd is. Het voorafgaande zou slechts anders zijn indien de IE-houder wist of behoorde te weten dat zijn IE-recht nietig was.214 Indien er wel sprake is van een geschil dan kan betoogd worden, indien hierover een Unterlassungsvertrag wordt gesloten, dat er sprake is van een vaststellingsovereenkomst ex §779 BGB. Wat betekent nu de nietigverklaring voor een vaststellingsovereenkomst ex §779 BGB? Op de vaststellingsovereenkomst zijn de gewone regels van het verbintenissenrecht van toepassing zoals hierboven bij de situatie van de licentieovereenkomst is weergegeven. In beginsel kan dan ook gesteld worden dat alle verplichtingen ten aanzien van de overeenkomst ongedaan dienen te worden gemaakt. Wellicht kan echter wederom gesteld worden dat de nietigverklaring in de risicosfeer van de vermeende inbreukmaker ligt. Gerechtelijke beslissing Wanneer nu de rechter van mening is dat er inderdaad sprake is van inbreuk op het recht van de merkhouder en daarom uitspreekt dat de inbreukmaker schadevergoeding moet betalen dan mag dus de merkhouder naar aanleiding van deze gerechtelijke uitspraak schadevergoeding 210
§313 BGB (1) Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des Vertrags verlangt werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. (2) Einer Veränderung der Umstände steht es gleich, wenn wesentliche Vorstellungen, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, sich als falsch herausstellen. (3) Ist eine Anpassung des Vertrags nicht möglich oder einem Teil nicht zumutbar, so kann der benachteiligte Teil vom Vertrag zurücktreten. An die Stelle des Rücktrittsrechts tritt für Dauerschuldverhältnisse das Recht zur Kündigung. 211 B. Seifert, persoonlijke communicatie, februari 2008. 212 Duitsland kent zowel bepalingen inzake onverschuldige betaling als ongerechtvaardigde verrijking: Leistungskondictiones (onverschuldigde betaling) en non-Leistungskondictiones of Eingriffskondictiones (ongerechtvaardigde verrijking) De eerste vordering strekt tot teruggave van wat oorspronkelijk vrijwillig was gegeven op grond van een bestaande maar later vernietigende dan wel ontbonden overeenkomst. De laatsten zijn de vordering tot teruggave van wat verkregen was door een niet toegestane en zelfs niet-foutieve aantasting van andermans goed. 213 Ook naar Duits recht kan gesteld worden dat de regel dat het in rechte geldend maken van pretenties die ongegrond worden bevonden in beginsel niet als onrechtmatig wordt aangemerkt. Zie overweging 10 t/m 13 in de conclusie van A-G Huydecoper bij HR 29 september 2006, LJN AU6098. 214 Wellicht kan analoog naar evenals naar Nederlands en Belgisch recht betoogd worden dat een IE-houder te goeder trouw in beginsel niet onrechtmatig handelt indien zijn IE-recht nietig blijkt te zijn. Dit is slechts anders indien de IE-houder wist of behoorde te weten dat zijn IE-recht nietig zou zijn. - 61 -
vorderen en dus de uitspraak ten uitvoer brengen. Heeft die ten uitvoerlegging plaats gevonden voordat het merk nietig wordt verklaard dan worden reeds betaalde gelden op grond van paragraaf 52 lid 3 nr. 1 in beginsel niet terugbetaald.215 Ook naar Duits recht kan er niet gesteld worden dat er sprake is van ongerechtvaardige verrijking indien schadevergoeding is gevorderd op grond van een gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en ten uitvoer is gelegd terwijl naderhand blijkt dat het IE-recht nietig is. Het commentaar op paragraaf 52 lid 3 nr. 1 lijkt deze aanname te bevestigen ‘’ausgeschlossen ist damit in erster Linie die ‘bereicherungsrechtliche Rückforderung’ (een vordering op grond van ongerechtvaardigde verrijking) des durch die Vollstreckung Erlangten. Wanneer voordat de tenuitvoerlegging plaats vindt het merk of model nietig wordt verklaard, dan is het een ander verhaal. Dan kan de inbreukmaker -hoewel er een uitvoerbaar vonnis ligt- zich tegen deze tenuitvoerlegging verweren door een klacht tegen de tenuitvoerlegging in te stellen ex §767 Zivilprozessordnung (ZPO). Een geslaagd beroep hierop zal niet de geldigheid van het vonnis wegnemen, echter, de ten uitvoerlegging kan onuitvoerbaar worden verklaard met het oog op de nietigverklaring van het merk.216 Schadevergoeding Ook in het Duitse recht kan er alleen schadevergoeding gevorderd worden indien er sprake is van verwijtbaarheid aan de kant van de merk- of modelhouder. Verwijtbaarheid is aanwezig indien de IE-houder bij het sluiten van de overeenkomst wist of behoorde te weten dat zijn merk of model nietig is (§311a lid 2, § 281, 282 BGB).217 De onrechtmatige daad, geregelt in §823-826 geeft ook weer dat er sprake van opzet dient te zijn en daarom verwijtbaarheid. Indien een merk- of modelhouder te goeder trouw is waarbij hem niet verweten kan worden indien naderhand zijn merk of model nietig wordt verklaard, dan is er mijns inziens geen grond voor de betaling van schadevergoeding. 4.1.3 Conclusie IE-recht en het Duitse vermogensrecht Met betrekking tot de licentieovereenkomst kan het volgende gezegd worden. Hoewel de uitgangspunten van §52 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG, op basis waarvan de merkhouder te goeder trouw in beginsel beschermd wordt, en het Duitse contractenrecht, op grond waarvan de merkhouder in beginsel niet beschermd wordt, op papier tegenovergesteld lijken te zijn, is de uitkomst voor de merkhouder in de praktijk wel hetzelfde. Reeds betaalde royalties op grond van voor de nietigverklaring gesloten en ten uitvoer gelegde overeenkomst hoeven indien er sprake is geweest van Nutzungen hoogstwaarschijnlijk niet terugbetaald worden. Artikel 33 van het GeschmG geeft, in tegenstelling tot artikel 52 MarkenG geen uitzondering op de terugwerkende kracht weer van een nietigverklaring. Ingevolge dit artikel dienen dus reeds betaalde royalties door de licentiegever wel terug te worden betaald wat in beginsel overeen lijkt te komen met het uitgangspunt in het contractenrecht. In beide gevallen lijkt de modelhouder in beginsel niet beschermd te worden. Echter, toepassing van het nationale recht leidt uiteindelijk ook hier tot het gevolg dat de modelhouder te goeder trouw reeds betaalde royalties niet hoeft terug te betalen indien de licentienemer gedurende de looptijd van de overeenkomst (ongestoord) gebruiksgenot (Nutzungen) heeft ontvangen. De situatie van de vaststellingsovereenkomst is als volgt. Ex § 52 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG is het de vraag of reeds betaalde schadevergoeding, betaald naar aanleiding van een overeenkomst, teruggevorderd kan worden. Indien er vanuit wordt gegaan dat de IE-houder 215
Zie dhr. B. Seifert, persoonlijk communicatie, februari 2007. Zie Ekey en Klippel 2003, nr. 11, p. 571. 217 Zie ook Zimmerman 2005, p. 108 e.v. 216
- 62 -
ongerechtvaardigd verrijkt is dan is dit wel mogelijk. Echter, betoogd zou kunnen worden dat de mogelijkheid van nietigverklaring een risico is dat rust op de vermeende inbreukmaker, zodat niet gesteld kan worden dat de IE-houder ongerechtvaardigd verrijkt is indien het IErecht nietig wordt verklaard. Indien men deze opvatting hanteert (een dergelijke opvatting lijkt ook o.a. uit de Handhavingsrichtlijn voort te vloeien) dan kan dus gesteld worden dat op grond van het Duitse artikel reeds betaalde schadevergoeding niet teruggevorderd kan worden; het ‘’onverminderd de bepalingen inzake ongerechtvaardigde verrijking’’ is dan immers niet van toepassing zodat de uitzondering van Abs. 3 Nr. 2 op de terugwerkende kracht van de nietigheid gewoon op de vaststellingsovereenkomst van toepassing is. Opmerkelijk is wel dat het modelrechtartikel in het Geschmacksmustergesetz geen uitzondering op de terugwerkende kracht van de nietigheid weergeeft wat impliceert dat de modelhouder -in tegenstelling tot de merkhouder- niet beschermd wordt en dat hij wel reeds betaalde schadevergoeding dient terug te betalen. De uitkomst naar nationaal vermogensrecht is als volgt. Het Duitse recht bevat zowel de wettelijk geregelde vaststellingsovereenkomst §779 als het niet wettelijk geregelde Unterlassungsvertrag. Op grond van de onvoorziene omstandigheden ex §313 BGB zou in beginsel de vermeende inbreukmaker kunnen trachten het Unterlassungsvertrag te beëindigen zodat reeds betaalde bedragen op grond van § 812 (ongerechtvaardigde verrijking) teruggevorderd kunnen worden. Wellicht zou echter ook hier wederom het argument kunnen worden toegepast dat het risico van nietigverklaring op de vermeende inbreukkamer rust waardoor hij geen beroep kan doen op wijziging of ontbinding van de overeenkomst. Reeds betaalde schadevergoeding zou derhalve niet teruggevorderd kunnen worden. Betoogd zou kunnen worden dat de vermeende inbreukmaker door de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen het risico van een nietigverklaring aanvaardt, waardoor er weliswaar sprake is van verrijking aan de kant van de IE-houder indien het IE-recht nietig blijkt te zijn, maar dat deze verrijking niet ongerechtvaardigd is. Het voorafgaande zou slechts anders zijn indien de IE-houder wist of behoorde te weten dat zijn IE-recht nietig was. Wat betekent nu de nietigverklaring voor een vaststellingsovereenkomst ex §779 BGB? Op de vaststellingsovereenkomst zijn de gewone regels van het verbintenissenrecht van toepassing zoals hierboven bij de situatie van de licentieovereenkomst is weergegeven. In beginsel kan dan ook gesteld worden dat alle verplichtingen ten aanzien van de overeenkomst ongedaan dienen te worden gemaakt. Wellicht kan echter wederom gesteld worden dat de nietigverklaring in de risicosfeer van de vermeende inbreukmaker ligt. Hoewel dus in beginsel de IE-houder naar Duits vermogensrecht in het geval van de vaststellingsovereenkomst niet beschermd lijkt te worden, zou de uitkomst op grond van het risico dat rust op de vermeende inbreukmaker wel zodanig kunnen zijn dat de IE-houder te goeder trouw reeds betaalde schadevergoeding niet dient terug te betalen. De gerechtelijke beslissing heeft in het nationale recht eenzelfde uitwerking als uit artikel 52 MarkenG blijkt. Niet kan gesteld worden dat de IE-houder ongerechtvaardigd verrijkt is, aangezien de in gezag van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing een rechtvaardiging vormt voor de verrijking van de IE-houder. 4.1.4 Vergelijking uitkomst in Nederland en Duitsland Paragraaf 313 BGB betreft, wat wij zouden noemen, de leer van de onvoorziene omstandigheden. In eerdere beschouwingen is reeds aan de orde gekomen dat de licentienemer naar Nederlands recht hoogstwaarschijnlijk alleen via de weg van artikel 6:258 BW (onvoorziene omstandigheden) kan trachten reeds betaalde royalties terug te vorderen. Naar Duits recht wordt in het geval van de licentieovereenkomst geen beroep gedaan op onvoorziene omstandigheden ex §313 BGB. Opmerkelijk is dat overeenkomstig ons artikel - 63 -
6:258 BW, §313 BGB ook alleen dan van toepassing is indien er sprake is van bijzonder zwaarwegende omstandigheden. Er kan daarom niet snel een (geslaagd) beroep op worden gedaan. Het Duitse artikel wordt ook alleen dan toegepast indien er geen beroep op andere voorschriften kan worden gedaan. Aangezien in casu gebruik kan worden gemaakt van de ‘’normale’’ voorschriften inzake ‘’des Rechts der Unmöglichkeit’’ ex § 275 en § 326 BGB, kan naar Duits recht het subsidiaire artikel §313 BGB derhalve niet toegepast worden. Naar Nederlands recht is er geen andere mogelijkheid voor de licentienemer dan om via de onvoorziene omstandigheden reeds betaalde royalties trachten terug te vorderen zodat naar Nederlands recht wel een beroep op dit, ook naar Nederlands recht, subsidiaire artikel kan worden gedaan. Hoewel de uitgangspunten verschillend zijn kan betoogd worden dat de uitkomst, met het oog op het reeds verkregen gebruiksgenot, na toepassing van de redelijkheid en billijkheid wel gelijkluidend is. Reeds betaalde royalties voor de nietigverklaring kunnen, indien er sprake is geweest van ongestoord gebruiksgenot, hoogstwaarschijnlijk niet teruggevorderd worden. Voor wat betreft de uitkomst van de Nederlandse vaststellingsovereenkomst en het Duitse vaststellingsovereenkomst (§ 779 en het niet wettelijk geregelde Unterlassungsvertrag) kan betoogd worden dat op grond van het risico, dat rust op de vermeende inbreukmaker, de uitkomst gelijkluidend is. Hoewel dus het uitgangspunt lijkt te zijn dat terugvordering mogelijk is (voor Nederland dankzij een beroep op artikel 6:229 BW (voortbouwende overeenkomst), artikel 6:258 BW (onvoorziene omstandigheden) of een beroep op artikel 6:212 BW (ongerechtvaardigde verrijking) en voor Duitsland vanwege een beroep op §313 BGB (onvoorziene omstandigheden), §812 (ongerechtvaardigde verrijking) kan wellicht betoogd worden dat het risico van de nietigverklaring voor rekening van de vermeende inbreukmaker behoort te blijven. Het gevolg is dat betaalde schadevergoeding niet teruggevorderd kan worden. Dit is slechts anders indien de IE-houder wist of behoorde te weten dat zijn IE-recht nietig zou zijn in welk geval reeds betaalde schadevergoeding wel teruggevorderd zou kunnen worden. De uitkomst van een gerechtelijke beslissing is wel weer hetzelfde op grond van de (juridische) status van een dergelijke beslissing. 4.2 Groot-Brittannië 4.2.1 IE-wetgeving Merk Groot-Brittannië heeft de Trade Mark Act uit 1994 waarvan sectie 47 lid 6 een korte bepaling bevat die over de nietigverklaring van een merk gaat: ‘’Where the registration of a trade mark is declared invalid to any extent, the registration shall to that extent be deemed never to have been made: Provided that this shall not affect transactions past and closed.’’ Section 47 (6) van de TMA kan in twee stappen worden weergegeven: 1. nietigheid heeft terugwerkende kracht, 2. uitzondering op stap 1: terugwerkende kracht (van de nietigheid) heeft geen invloed op transacties uit het verleden die al gesloten zijn. Waar in het Duitse merkenrecht218 twee uitzonderingen op de terugwerkende kracht worden genoemd, namelijk a beslissingen die voor de nietigverklaring in kracht van gewijsde zijn 218
Zie §52 Markengesetz. - 64 -
gegaan en ten uitvoer zijn gelegd en b. overeenkomsten die voor de nietigverklaring gesloten zijn, wordt in het Engelse merkenrecht het woord transacties gebruikt. De grote vraag is wat onder deze transacties moet worden verstaan. Kunnen de beide uitzonderingen zoals genoemd in het Duitse recht, hieronder worden geschaard? Helaas is er bij de Trade Mark Act geen officiële Memorie van Toelichting omdat men pas in 1999 is begonnen met ‘’explanatory notes’’ door het verantwoordelijke overheidsdepartement. Het Engelse handboek inzake merkenrecht “Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names uit 2005 219 bevat echter een korte passage over de gevolgen van nietigheid: ‘’The principal consequence of this provision is likely be that potential liability for infringement disappears with the invalid registration. This deeming provision does not affect transactions past and closed. Thus, a past assignment of the registration would not be affected, unless made on the strength of a representation that the mark was valid, which would give rise to a claim for damages/rescission. Equally, an agreement settling a claim for infringement could not be undone and would continue to be enforceable, unless the continued enforcement of an obligation depended upon the mark remaining on the Register. Any injunction previously granted to prevent further infringement of the registration in question would fall away as lacking foundation. If, however, the injunction was in absolute form, preventing any use of the mark xxxx, then the position is less clear. It there were dual claims for infringement of the registered trade mark and for passing off, then the injunction might continue to be supported by the claim for passing off and the continuing threat of damage to goodwill. If not, the injunction might be enforcable as being unreasonable restraint of trade. In cases where the point mattered, it would be possible to apply to the court to determine whether the injunction should be varied or discharged.’’
Bij de vraag of zowel royalties als damage compensation kunnen worden teruggevorderd blijkt dat er in beginsel twee mogelijkheden zijn. Zoals in de toelichting van Kerly’s wordt vermeld, lijkt de uitkomst te zijn dat ‘’past actions cannot be re-raised’’. Dit heeft tot gevolg dat acties die betrekking hebben op licentieovereenkomsten en inbreukprocedures verleden tijd (‘’past and closed’’) zijn en daarom niet meer voor een rechter kunnen worden gebracht. Reeds betaalde gelden kunnen dan ook niet teruggevorderd worden. De IE-houder lijkt dat ook beschermd te worden in alle opzichten. Echter, voor wat betreft de licentieovereenkomst zou het volgende gezegd kunnen worden. Licenties worden niet vermeld in section 47 van de TMA en de voorwaarden voor een licentie, inclusief royalty betalingen en hoe hiermee moet worden omgegaan, worden ook niet genoemd in de secties 28 tot en met 31 die over licenties gaan. Aangezien de Trade Mark Act alleen ‘’the management of trade mark en het register ‘’regelt, zou er dientengevolge geconcludeerd kunnen worden dat zowel het terugvorderen van royalties als van reeds betaalde schadevergoeding, een kwestie van het Engelse vermogensrecht is. 220 Zoals dhr. Davies ook aangaf in een schrijven: ‘’Sec 47(6) as you quite rightly indicate deals with invalidity and confirms that this shall not have an effect on transactions previously completed. As such if any licences (no longer extant), or assignments have been made and are now completed then from an IP point of view no liabilities arise from the invalidity of the mark. Contractual issues could arise however depending on the terms of the contract or any 219
Zie Kitchin (2005), paragraaf 10-034. Graham Attfield, Law section Manager Intellectual Property Office (IPO) UK, persoonlijke communicatie, oktober 2007, referentie op de website van het IPO: <www.ipo.gov.uk>.
220
- 65 -
express assurance of the validity of the mark with regard to damages or any equitable repayment of monies under the contract. Similarly if any injunction have been granted by the court no rights accrue to seek damages for a wrongful grant although the injunction would obviously lapse upon invalidity although bear in mind that in the UK claimants often pursue a double action for infringement of a trademark and also under the common law of passing off. If an injunction is granted under both elements it will remain in relation to the passing off action.’’221 Section 47 van de Trademark Act lijkt -hoewel het artikel zelf anders impliceert- niet aldus te moeten worden geïnterpreteerd dat in geen geval reeds betaalde royalties of schadevergoeding teruggevorderd zou kunnen worden indien achteraf blijkt dat het merk of model nietig is. Vanuit Trademark Act point of view kan wel blijken dat er geen aansprakelijkheden volgen op een nietigverklaring, het Engelse vermogensrecht kan anders bepalen. Model Het Groot-Brittannië heeft zowel een geregistreerd als een ongeregistreerd beschermingssysteem.222 Ik beperk mij hier tot het geregistreerde merk waarvan de Registered Design Act van 1949 de primaire wetgevingsbron is. Deze Act is geamendeerd door onder andere de Copyright, Designs en Patent Act uit 1988 (de ‘’CDPA’’) waarin de geconsolideerde vorm van de Registered Design Act 1949 wordt vermeld als Schedule 4. Schedule 4, section 11ZE betreft het ‘’effect of cancellation or invalidation of registration’’. Lid 2 van dit artikel gaat over nietigheid. Er wordt alleen vermeld dat nietigheid van een model terugwerkende kracht heeft: ’’Where the registrar declares the registration of a design invalid to any extent, the registration shall to that extent be treated as having been invalid from the date of registration or from such other date as the registrar may direct.’’ Een dergelijke uitzondering op de werking van de terugwerkende kracht zoals de bepaling uit de Trade Marks Act wel bevat, wordt er in het Engelse modelrecht dus niet gegeven. Hieruit kan worden afgeleid dat volgens het modelrecht -sinds de terugwerkende kracht volledige werking heeft- reeds betaalde royalties (en schadevergoedingen) in beginsel teruggevorderd kunnen worden. De houder van een Engels modelrecht lijkt, in tegenstelling tot de houder van een Engels merkenrecht, dus niet beschermd te worden. 4.2.2 Praktijk naar Engels vermogensrecht: de licentieovereenkomst, vaststellingsovereenkomst, de gerechtelijke beslissing en schadevergoeding Omdat het Engelse rechtssysteem andere uitgangspunten heeft dan het continentale systeem, zal ik alvorens de situaties naar contractenrecht te bespreken, eerst kort iets vermelden over het rechtssysteem als zodanig. Dit verduidelijkt de bespreking van het overeenkomstenrecht. Het Engelse recht kent de common law aan de ene kant en statute law aan de andere kant. Common law is judge-made law, statute law is law gemaakt door het Parliament. Een ander onderscheid vormt het verschil tussen ‘’common law’’ en ‘’equity’’. Equity is ook een vorm 221
Colin R. Davies, Head Intellectual Property Law Unit van de University of Glamorgan, persoonlijke communicatie, november 2007, referentie dhr. Davies op de website van de University of Glamorgan Law School, <www.people.glam.ac.uk/view/129/>. 222 Zie voor meer informatie UK Intellectual Property Office < www.ipo.uk> of <www.jenkins-ip.com> zie ook Cornish and Lewelyn (2003), Chapter 14. - 66 -
van ‘’judge-made law’’, echter, in dit geval van een ‘’speciale’’ rechtbank, namelijk de Court of Chancery. Equity betekent ‘’those rules of fairness or justice developed by the Court of Chancery, applicable in situations determined by that Court’’.223 In het continentale systeem is equity een inherent onderdeel van de bevoegheid en verantwoordelijkheden van de rechters wat niet het geval in Engeland is. Wanneer een Engelse rechter zijn ‘’equitable jurisdiction’’ inroept, betekent dit niet dat hij in de zaak kan beslissen naar wat hij rechtvaardig vindt. Door het inroepen van deze jurisdiction bevestigt hij echter dat hij de relevante common law rules in overweging heeft genomen en deze onbevredigend vindt (om welke reden dan ook) en een andere oplossing prefereert die gelegen is in de rules of equity. In de beperkte omstandigheden waarin equity toepasbaar is, vormt zij dus eigenlijk een tweede of alternatieve bron van case law, waarbij haar beginselen over het algemeen meer flexibel en toepasbaar zijn dan de common law beginselen.224 Tot zover een korte inleiding in het Anglo-Saksische rechtssysteem. Nietigverklaring van een merk- of modelrecht heeft ook naar Engels recht terugwerkende kracht wat dus betekent dat van meet af aan het merk wordt geacht niet te hebben bestaan. Wat zijn nu naar Engels contractenrecht de gevolgen van deze nietigverklaring voor de licentieovereenkomst? Licentieovereenkomst De overeenkomst is gebaseerd op het IE-recht. Nu dit recht (met terugwerkende kracht) nietig blijkt te zijn, is er naar Engels recht sprake van een common mistake met betrekking tot de quality (de geldigheid) of the subject of the mistake. In Bell v Lever Brothers, gaf Lord Atkin de leidende leer weer ‘’if the contract expressly or impliedly contained a term that a particular assumption is a condition of the contract, the contract is avoided if the assumption is not true’’.225 In casu betekent dit dus ook dat de licentieovereenkomst, gebaseerd op een geldig IE-recht, nietig is.226 Er is sprake van een separate mistake met betrekking tot de geldigheid van het contract zelf wat de mogelijkheid biedt om terugbetaling van de royalties te vorderen op grond van unjust enrichment.227 Echter, hoewel de licentienemer in beginsel alle reeds betaalde royalties terug kan vorderen, moet hij een ‘’counterrestitution’’ maken indien hij voordelen (lees gebruiksgenot) heeft ontvangen wat ten koste van de licentiegever gegaan is. Het is een ingewikkelde vraag wat
223
Zie Wincup (2006), p. 4 e.v. Zie Wincup (2006), p. 5. 225 Zie Bell v. Lever Brothers Ltd [1932] AC 161 House of Lords; Venn v. Smith-Mariott 1947) 177 LT 189 171; Griffiths v. Brymer King's Bench Div., 1903 19 T.L.R. 434; Sheikh Bros. v. Ochsner [1957] A.C. 136, Assoc Japanese Bank v. Credit du Nord [1989] 1 WLR 255 71 n. 226 Always Associates, The Risk of Mistake in Contract - Common Mistakes in Law and Equity, August 2008 <www.alway-associates.co.uk/legal-update/article.asp?id=123> ‘’There is no equitable jurisdiction to set aside a contract which is not void at common law. A contract will be void at common law where it is entered into on a common assumption about the existence of a certain state of affairs, no warranty by either party that the state of affairs exists and the non-existence of the state of affairs is not attributable to the fault of either party.’’ Zie voor meer informatie de casus Great Peace v. Tsavliris Salvage (International) Ltd [2002] 4 All ER 689. 227 Doordat het merk of model nietig verklaard is wordt deze geacht vanaf het begin af aan niet te hebben bestaan. De oorzaak van de overeenkomst valt weg. Nu de overeenkomst geen oorzaak meer heeft is deze in het Engelse recht nietig (void). Over unjust enrichment het volgende. Een algemene aanvaarding van de leer kwam met de uitspraak van de House of Lords uit 1991 inzake Lipkin Gorman v. Karpnale Ltd. [1991] A.C. 548. 224
- 67 -
‘ten koste van’ precies inhoudt, maar er zal in ieder geval een verrekening plaatsvinden met datgene wat de andere partij verkregen heeft.228 Vaststellingsovereenkomst De tweede situatie bevat in wezen een identiek scenario in het Engelse recht. Als teruggave mogelijk is dan is dat op grond van een common mistake met betrekking tot de geldigheid van het IE-recht dat ervoor zorgt dat het settlement contract nietig is. Echter, men zou ook naar Engels recht kunnen beredeneren dat het risico van nietigverklaring van een IE-recht op de vermeende inbreukmaker rust aangezien de vermeende inbreukmaker immers naar de rechter had kunnen stappen om inbreuk en nietigheid van het IE-recht te vorderen maar dit niet gedaan heeft.229 Op grond van deze risicogedachte kan derhalve betoogd worden dat, indien de vermeende inbreukmaker het risico neemt dat het IE-recht naderhand toch nietig wordt verklaard, de settlement agreement stand houdt en reeds betaalde schadevergoedingen niet teruggevorderd kunnen worden.230 Gerechtelijke beslissing ‘’If the judgment is reversed (eg on appeal) or set aside for any other reason, the money must be recoverable, because it just must be. (…) if the judgment is not set aside you can't ever get your money back.’’231 Ook in het Engelse recht is de ‘’judicial order’’, zodra deze in kracht van gewijsde is gegaan, de reden voor de betaling van de schadevergoeding geweest en niet de inbreuk op IE-rechten. Hoewel de betaling aan de IE-houder hem wel verrijkt heeft, is de IE-houder niet ongerechtvaardigd verrijkt, aangezien de gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan de betaalde schadevergoeding rechtvaardigt. Het feit dat het IE-recht naderhand nietig is verklaard doet aan dit gezag niets af. Schadevergoeding Het Engelse recht betreffende de onrechtmatige daad (‘’tort law’’) kent ook de ‘’duty of care’’ en de daarbij horende verwijtbaarheid. 228
D. Sheehan, Senior Lecturer in law, University of Norwhich UK, persoonlijke communicatie, maart 2008, meer informatie over dhr. Sheehan: <www1.uea.ac.uk/cm/home/schools/ssf/law/People/Academic/DSheehan.>. Opgemerkt dient te worden dat het Engelse recht -in tegenstelling tot het Nederlandse, Belgische, Luxemburgse en Duitse recht- geen algemeen geldende regels kent voor toepassing van de redelijkheid en billijkheid in het vermogensrecht. Zie voor meer informatie (waaronder rechtsvergelijking) G.J. Rijken, Redelijkheid en billijkheid, Deventer: Kluwer 1994, p. 9 e.v. 229 Zie voor een vergelijking ten aanzien van het octrooirecht: overwegingen 14 t/m 23 in de conclusie van 24 maart 2006 van A-G Huydecoper bij het arrest HR 29 september 2006, LJN AU6098. “Zoals ook elders pleegt te worden aangenomen geldt in het Groot-Brittannië als uitgangspunt dat het vrij staat procedures te beginnen of hiermee te dreigen. Wie zwicht voor sommatie, moet zelf de consequenties dragen als de claim naderhand ongegrond blijkt te zijn. (…) Bij dit alles geldt als grens: hij die te kwader trouw sommeert -bijvoorbeeld omdat hij weet dat zijn pretenties ongegrond zijn- handelt onrechtmatig.’’ 230 Assoc Japanese Bank v. Credit du Nord [1989] 1 WLR 255 71 n., McRae v. Commonwealth Disposals Commission [1951] 84 CLR 377. 231 D. Sheeman, persoonlijke communicatie, mei 2008. Ook het Engelse recht kent de rechtsfiguur van de ongerechtvaardigde verrijking in de bepaling van unjust enrichment; zij heeft zich zoals gebruikelijk in het Angel-Saksische systeem van geval tot geval ontwikkeld. Vier vragen staan hierbij centraal: 1. de vraag naar de verrijking van de verweerder, 2 de vraag of deze verrijking ten koste is gegaan van de ander, 3. de vraag of deze verrijking onrechtvaardig was, 4 de vraag of de verweerder zich kan beroepen op een ernstig verweermiddel. Wat betreft de vierde vraag kan de verweerder zich op verschillende verweermiddelen beroepen waarvan de voornaamste zijn: change of position, estoppel, bona fide purchase, receipt as agent, passing on, illegality, impossibility of restitutio in integrum and limitation. - 68 -
Van een IE-houder te goeder trouwkan mijns inziens daarom ook in het Engelse recht geen schadevergoeding worden gevorderd.232 4.2.3 Conclusie IE-recht en het Engelse vermogensrecht Volgens de TM Act worden ‘’transactions past and closed’’ uitgezonderd van de terugwerkende kracht van de nietigverklaring. Hoewel niet duidelijk is wat er precies onder transacties dient te worden verstaan, is het aannemelijk dat onder dit begrip zowel de situatie van de (licentie en vaststellings)overeenkomst als de gerechtelijke beslissing hieronder valt. In beginsel lijkt het er dus op dat de merkhouder in de drie genoemde situaties beschermd wordt doordat reeds betaalde gelden niet teruggevorderd kunnen worden. In de Registerd Design Act daarentegen wordt geen uitzondering gegeven op de terugwerkende kracht van een nietigverklaring. In beginsel lijken daarom zowel reeds betaalde royalties als reeds betaalde schadevergoedingen teruggevorderd te kunnen worden van de modelhouder. Hier lijkt het er dus op dat de modelhouder niet beschermd wordt. Naar Engels vermogensrecht lijkt het uitgangspunt te zijn in het geval van een licentieovereenkomst dat, op grond van een (common) mistake, terugbetaling van de royalties gevorderd kan worden. Indien de licentienemer echter reeds (ongestoord) gebruiksgenot heeft verkregen dan zal er waarschijnlijk een verrekening plaatsvinden. Op grond van het reeds verkregen gebruiksgenot zal derhalve in de praktijk blijken dat reeds betaalde royalties niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald dienen te worden. Het uitgangspunt in het Engelse recht mag dan wel zijn dat de merk- of modelhouder niet beschermd wordt, het resultaat van de verrekening zorgt wel voor een ‘’beschermend’’ effect. In het tweede geval kan er, indien er een settlement agreement is vastgesteld, hoogstwaarschijnlijk door de vermeende inbreukmaker geen beroep worden gedaan op terugbetaling van de royalties aangezien betoogd kan worden dat de nietigverklaring van het IE-rechtplaats een omstandigheid betreft dat voor risico en rekening van de vermeende inbreukmaker behoort te blijven. Indien er schadevergoeding geëind is naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak die reeds in kracht van gewijsde gegaan is, dan is terugvordering van de schadevergoeding per definitie niet mogelijk vanwege het gezag van een dergelijke uitspraak. Ingevolge section 47 (6) TMA wordt de merkhouder in beginsel beschermd door het Engelse IE-recht (er wordt een uitzondering gemaakt op de werking van de terugwerkende kracht) terwijl dit voor een modelhouder ingevolge section 11ZE RDA niet zo is (er wordt hier immers geen uitzondering gemaakt op de terugwerkende kracht). Naar Engels vermogensrecht kan betoogd worden dat de IE-houder, hoewel de uitgangspunten ongunstig zijn, hoogstwaarschijnlijk reeds ontvangen gelden niet terug hoeft te betalen op grond van reeds verkregen gebruiksgenot (in het geval van de licentieovereenkomst) en de risicogedachte (in het geval van de vaststellingsovereenkomst). Hoewel de houder van een merkenrecht zowel naar Engels IE-recht als naar Engels vermogensrecht beschermd lijkt te worden, lijkt het er op dat de houder van een modelrecht slechts naar Engels vermogensrecht wordt beschermd. 4.2.4 Vergelijking uitkomst in Nederland en Groot-Brittannië Uit bovenstaande beschouwingen blijkt dat de oplossing van zowel de situatie met de licentieovereenkomst als de vaststellingsovereenkomst in het Engelse recht wordt gevonden in de wilsgebreken en wel in de (common) mistake wat vertaald naar ons recht (wederzijdse) 232
Voor meer informatie zie Weir (1996). - 69 -
dwaling zou zijn ex art. 6:228 BW.233 Het een en ander heeft te maken met de terugwerkende kracht van de nietigverklaring, waardoor naar Engels recht -in tegenstelling tot het Nederlandse recht- het contract nietig is. De term hiervoor in het Engelse recht is ‘’initially impossibility’’. In het geval van onvoorziene omstandigheden (frustration) is er in beginsel juist wel sprake van een geldig recht (of een initially valid right). Tevens dient te worden opgemerkt dat er andere eisen worden gesteld aan de (common) mistake, dan aan onze dwaling. Hetzelfde geldt voor de vereisten van frustration, onvoorziene omstandigheden in ons recht (6:258 BW). Helaas gaat het hier te ver om uitgebreid in te gaan op het verschil in oplossing ten opzichte van het Nederlandse recht.234 Bij de oplossing van de problematiek van de rechtsgevolgen komt in het Engelse recht het rechtsbeginsel van de redelijkheid en billijkheid niet (of nauwelijks) voor. De reden is dat redelijkheid en billijkheid niet past in de common law traditie waardoor zij dan ook niet als een algemene verplichting wordt erkend. 235
233
Zie Dune (2004), p. 563 e.v. Misrepresentation valt evenwel onder onze term dwaling. Zie Whincup (2006) voor rechtsvergelijking tussen o.a. het Engelse en Nederlandse recht. Zie met name Chapter 10 Mistake en Chapter 12 Frustration. Hierin staat onder andere m.b.t. dwaling te vinden dat het naar Engels recht mogelijk is om aansprakelijkheid uit te sluiten onder dwaling, terwijl dit naar Nederlands recht is dit niet mogelijk. Ook blijkt uit artikel 6:228 BW dat het zwijgen van een partij het contract vernietigbaar kan maken als hij in het kader van wat hij wist of behoorde te weten met betrekking tot de fout, de andere partij had moeten informeren. In het Engelse recht bestaat geen overall verplichting om informatie te geven waar naar niet gevraagd wordt; ‘’one is not obliged to volunteer information and one cannot make a representation by silence.’’ Het is echter wel mogelijk om zwijgen als een positive assertion te zien: ’’a single word, or a nod or a wink or a shake of the head (...) believing the existence of a non-existing fact (…) would be sufficient ground for a Court of Equity to refuse a decree for a specific performance of the agreement.’’ aldus Lord Campbell in Walters v. Morgan [1861] 42 ER 1056. Naar Nederlands recht gaat de informatieplicht voor de onderzoeksplicht. 235 Zie bijvoorbeeld Bingham LJ in Interfoto Picture Library Ltd v Stiletto Visual Programmes Ltd [1989] QB 433. Hoewel de redelijkheid en billijkheid niet erkend wordt kan eenzelfde resultaat bereikt worden door speciale regels. Voor meer informatie zie Rijken (1994), p. 9. e.v. 234
- 70 -
V Conclusie Op grond van de rechtszekerheid had de Beneluxwetgever er voor kunnen kiezen om een bepaling, die de rechtsgevolgen regelt van een nietigverklaring van een merk- of modeldepot, op te nemen in het BVIE. De wetgever heeft dit echter niet gedaan. Door geen bepaling op te nemen in het BVIE lijkt het dan ook dat deze materie beheerst wordt door het nationale vermogensrecht van de landen. Het feit dat in de Merken- en Modellenrichtlijn staat vermeld dat de rechtsgevolgen van de nietigverklaring van een nationaal merk- of modelrecht aan het nationale recht worden overgelaten, lijkt dit ook te beamen. Naar aanleiding van deze overwegingen van zowel de Benelux- als de Gemeenschapswetgever, kunnen twee vragen gesteld worden: 1. Wordt de materie van de rechtsgevolgen inderdaad beheerst door het nationale recht van de Beneluxlanden of zijn er ook nog andere mogelijkheden? 2. Is het nationale recht inderdaad zo verschillend, dat de uitkomst op de vraag wat de rechtsgevolgen zijn van een nietigverklaring ook verschillend is naar gelang de toegepaste nationale wet van de Beneluxlanden? Bij het beantwoorden van vraag 1 heb ik onderzocht of andere IE-wetgevingen wel bepalingen bevatten die regelen wat de rechtsgevolgen van een nietigverklaring van een IErecht zijn. Dergelijke bepalingen, waaruit blijkt dat de IE-houder te goeder trouw in beginsel dient te worden beschermd, blijken zowel te vinden in de afzonderlijke octrooiwetten van de Beneluxlanden als de Gemeenschapsmerken- en modellenverordening. Dit brengt mij bij vraag 2: wat is de uitkomst als het nationale recht van de Beneluxlanden wordt toegepast en is deze uitkomst inderdaad zo verschillend naar gelang de nationale wet? Geconcludeerd kan worden dat ten aanzien van de situatie met de licentieovereenkomst de uitkomst in de praktijk niet eens zozeer zal verschillen naar gelang de toegepaste nationale wet. De uitgangspunten in het nationale overeenkomstenrecht van de Beneluxlanden kunnen dan wel verschillend zijn, het blijkt dat, met name door het rechtsbeginsel redelijkheid en billijkheid, de resultaten uiteindelijk niet erg uiteen lopen. Zowel naar Nederlands als naar Belgisch recht, lijkt het resultaat te zijn dat de licentiegever (i.e. de IE-houder) te goeder trouw beschermd wordt. Deze bescherming komt daarom in de meeste gevallen overeen met de bescherming voor de IE-houder zoals af te leiden valt uit de IE-wetgeving. De bescherming van de houder van een Beneluxmerk- of model lijkt daarom ten aanzien van het resultaat niet onder te doen voor de bescherming van een houder van een Gemeenschapsmerk- of model. Er dient hierbij wel opgemerkt te worden dat naar Belgisch recht het oorzaakvereiste in het beginsel wel tot een restitutieverplichting leidt indien het IErecht nietig blijkt te zijn, terwijl naar Nederlands recht het oorzaakvereiste niet erkend wordt zodat hier restitutie niet het uitgangspunt is. Het Belgische proportionaliteitsvereiste heeft echter hoogstwaarschijnlijk tot gevolg dat reeds betaalde royalties voor de nietigverklaring niet terug gevorderd kunnen worden van de IE-houder te goeder trouw. Dit zal -in navolging van Nederland- alleen niet zo zijn indien de licentienemer reeds een groot bedrag aan royalties betaald heeft, maar niet (of slechts in geringe mate) gebruik heeft gemaakt van het IE-recht. Naast de situatie van de licentieovereenkomst kent ook de situatie dat schadevergoeding betaald is naar aanleiding van een gerechtelijke beslissing eenzelfde uitkomst in de Beneluxlanden. Een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing kan in casu alleen worden herroepen indien er sprake is van bedrog of het achterhouden van stukken. Indien een IE-houder te goeder trouw is kan dan ook gesteld worden dat herroeping niet mogelijk is en dat derhalve reeds betaalde schadevergoeding door de vermeende inbreukmaker niet teruggevorderd kan worden. Niet kan gesteld worden dat de IE-houder indien zijn IE-recht nietig blijkt te zijn- ongerechtvaardigd verrijkt is, aangezien de - 71 -
gerechtelijke beslissing niet alleen de grondslag vormt voor de betaling maar tevens de rechtvaardiging. Elke andere redenering zou het gezag van een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing en hiermee de basis van het rechtsstelsel en de daarbij behorende rechtszekerheid ondermijnen. Een dergelijke opvatting ten aanzien van de gerechtelijke beslissing volgt ook uit de IE-bepalingen die uitzonderingen op de terugwerkende kracht van de IE-houder weergeven. Gelet op de IE-bepalingen kan daarom gesteld worden dat de IEhouder ook in de situatie van de gerechtelijke beslissing naar nationaal recht van de Beneluxlanden evenveel beschermd wordt als naar IE-recht. Ook ten aanzien van de gerechtelijke beslissing lijkt de houder van een Beneluxmerk- of modelrecht in beginsel niet minder beschermd te worden dan een Gemeenschapsmerken- of modellenhouder. De situatie van de vaststellingsovereenkomst ligt wat gecompliceerder. Naar Nederlands recht zou betoogd kunnen worden dat op grond van de risicogedachte, dat krachtens de verkeersopvattingen het risico van nietigverklaring op de vermeende inbreukmaker rust, het voor hem niet mogelijk is zich te beroepen op acties die tot terugvordering van zijn reeds betaalde schadevergoeding zouden kunnen leiden (te denken valt hierbij aan art. 6:258 NBW, art. 6:229 NBW en art. 6:212 NBW). Hoewel hij zich in beginsel wel op deze rechtsfiguren zou kunnen beroepen lijkt de uitkomst, dankzij de risicogedachte, zodanig te zijn dat dergelijke acties niet uitgeoefend kunnen worden. Wellicht zou in schrijnende gevallen op grond van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid wel een beroep op één (of meer) van deze rechtsfiguren kunnen worden gedaan. Mijns inziens zal hier echter niet snel sprake van kunnen zijn. Naar Belgisch recht is de uitkomst ook niet geheel duidelijk. Het uitgangspunt lijkt wederom tegenovergesteld te zijn aan het Nederlandse recht vanwege het oorzaakvereiste. De terugwerkende kracht van de nietigverklaring van een merk of model heeft in het Belgische en Luxemburgse recht tot gevolg dat de oorzaak van de vaststellingsovereenkomst (bij zowel de gemeenrechtelijke vaststellingsovereenkomst als de dadingsovereenkomst) komt te vervallen. Hierdoor is de gemeenrechtelijke overeenkomst ex artikel 1131 BBW nietig en de dadingsovereenkomst ex artikel 2054 BBW vernietigbaar waardoor restitutie dient plaats te vinden en reeds betaalde schadevergoedingen teruggevorderd kunnen worden. In navolging van Nederland zou ook hier betoogd kunnen worden dat het risico van nietigverklaring op de vermeende inbreukmaker rust, waardoor de nietigingssanctie niet uitgeoefend kan worden. De werking van de risicogedachte en het hiervan afhangende resultaat is echter niet helemaal zeker. Hoewel in de situatie van de vaststellingsovereenkomst de uitgangspunten naar nationaal vermogensrecht dusdanig lijken te zijn dat de IE-houder te goeder trouw niet beschermd wordt, lijkt de risicogedachte echter wel voor bescherming van de IE-houder te zorgen. In dat geval is de uitkomst dat de IE-houder te goeder trouw naar het nationale vermogensrecht van de Beneluxlanden evenzeer beschermd wordt als naar (de bepalingen uit) het IE-recht. De vraag rijst nu -aangezien een beroep op analoge toepassing gedaan zou worden ten aanzien van het te bereiken resultaat- of een beroep op analoge toepassing van (één van de) IE-bepaling(en) wel noodzakelijk is. De IE-houder lijkt op grond van een beroep op het Nederlandse recht uiteindelijk op eenzelfde soort resultaat uit te komen als ware de IEbepaling toegepast. Voor wat betreft Nederland zou dus gesteld kunnen worden dat analoge toepassing niet noodzakelijk is. De IE-houder verkrijgt op grond van het Belgische recht hoogstwaarschijnlijk evenveel bescherming als de IE-houder naar Nederlands recht verkrijgt en derhalve doet deze bescherming ook niet onder voor de bescherming die voortvloeit uit de IE-bepalingen. Dit geldt vrijwel zeker voor de situaties van de licentieovereenkomst en de gerechtelijke beslissing. Hoewel de vaststellingsovereenkomst een gecompliceerder verhaal is kan betoogd worden dat op grond van de risicogedachte ook hier tot een gelijkluidend resultaat zal worden gekomen. - 72 -
Analoge toepassing van (één van de) IE-bepaling(en) mag, op grond van de uitkomst die in de Beneluxlanden hoogstwaarschijnlijk gelijkluidend is aan de uitkomst die volgt uit toepassing van (één van de) IE-bepaling(en), dan wel niet noodzakelijk zijn, wenselijk is het wel. Nu het resultaat (i.e. wat de rechtsgevolgen zijn van een nietigverklaring) afhangt van het nationale recht van de Beneluxlanden, wordt de rechtszekerheid aangetast en de rechtsonzekerheid juist bevordert. De bescherming van de merk- en modelhouder is dan ook geenszins helemaal zeker. Dit lijkt tegenstrijdig te zijn met de opvatting die uit de verscheidene (Europese) wetgevingen en jurisprudentie gebleken is dat de IE-houder te goeder trouw die niet wist of behoorde te weten dat zijn merk- of modelrecht nietig was beschermd dient te worden tegen (de gevolgen van) een eventuele nietigverklaring. Analoge toepassing van (één van) de IE-bepaling(en) uit andere IE-wetgeving, waarin het uitgangspunt is dat de IE-houder te goeder trouw dient te worden beschermd, is dan ook zeker gewenst. Duitsland en Groot-Brittannië hebben ook een merkenrechtbepaling die de rechtsgevolgen regelt van de nietigverklaring van een merkenrecht. Hoewel naar hun nationale vermogensrecht het resultaat zal zijn dat de IE-houder te goeder trouw beschermd wordt, is het derhalve wenselijk geacht in het kader van rechtszekerheid om een dergelijke bepaling in hun IE-wetgeving op te nemen. De oudere Duitse en Engelse modellenwetgeving bevatten echter, in tegenstelling tot hun nieuwere merkenwetgeving, opmerkelijk genoeg een dergelijke bepaling niet. In de modellenwetgeving wordt alleen aangegeven dat de nietigverklaring van een modelrecht terugwerkende kracht heeft zodat het lijkt dat reeds betaalde gelden voor de nietigverklaring van het recht wel terug gevorderd kunnen worden. Uit het nationale vermogensrecht van de landen blijkt echter dat het resultaat -ook ten aanzien van het modelrecht- wel zodanig is dat de IE-houder te goeder beschermd wordt. Ook hier zou echter in het kader van rechtszekerheid betoogd kunnen worden dat, hoewel niet noodzakelijk, het wel wenselijk is dat de IE-bepaling uit hun merkenrecht ook in hun modellenwetgeving opgenomen wordt.
- 73 -
Bijlage I Overzicht IE-bepalingen Zoals vermeld bevat het BVIE geen bepaling die de rechtsgevolgen regelt van de nietigverklaring van een merk- of modelrecht. In het vorige hoofdstuk is echter reeds vermeld dat in verscheidene andere IE-wetgevingen (zowel merken- modellenwetgeving als octrooiwetgeving) wel een dergelijke bepaling wordt vermeld. Hieronder volgt een overzicht van de IE-bepalingen. Hierbij valt op dat de teksten van de gelijksoortige bepalingen in de meeste gevallen gelijkluidend is; in alle gevallen wordt een tweetal uitzonderingen gemaakt op de werking van de terugwerkende kracht van een nietigverklaring. Merken- en modellenwetgeving Gemeenschapsmerken- en modellenverordering (GMeV en GMoV) Artikel 54 GMeV en artikel 26 GMoV lid 2 en lid 3: 2. In de mate waarin het nietig verklaard is, wordt het Gemeenschapsmerk geacht van de aanvang af geen rechtsgevolgen als bedoeld in deze verordening te hebben gehad. 3. Onverminderd de nationale bepalingen betreffende vorderingen tot vergoeding van schade veroorzaakt door nalatigheid of kwade trouw van de merkhouder of betreffende onrechtvaardige verrijking, heeft de terugwerkende kracht van het verval of nietigheid geen invloed op: A een beslissing over inbreuk die vóór de vervallen- of nietigverklaring in kracht van gewijsde is gegaan en ten uitvoer gelegd is; B een vóór de vervallen- of nietigverklaring gesloten overeenkomst, voor zover die vóór die verklaring is uitgevoerd; uit billijkheidsoverwegingen kan echter terugbetaling worden geëist van de op grond van deze overeenkomst betaalde bedragen en wel in de mate als door de omstandigheden gerechtvaardigd is. Octrooiwetgeving Nederland Artikel 75 lid 5 en 6 Rijksoctrooiwet: 5. Een octrooi wordt geacht van de aanvang af geheel of gedeeltelijk niet de in de artikelen 53, 53a, 71, 72 en 73 bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad naar gelang het octrooi geheel of gedeeltelijk is vernietigd. 6. De terugwerkende kracht van de nietigheid heeft geen invloed op: a. een beslissing niet zijnde een voorlopige voorziening, ter zake van handelingen in strijd met het in de artikelen 53 en 53a bedoelde uitsluitend recht van de octrooihouder of van handelingen als bedoeld in de artikelen 71, 72 en 73, die voor de vernietiging in kracht van gewijsde is gegaan en ten uitvoer is gelegd; b. een voor de vernietiging gesloten overeenkomst, voor zover deze voor de vernietiging is uitgevoerd; uit billijkheidsoverwegingen kan echter terugbetaling worden geëist van op grond van deze overeenkomst betaalde bedragen in de mate als door de omstandigheden gerechtvaardigd is. België - 74 -
Artikel 50 paragraaf 1 en 2 van de Wet op de Uitvindingsoctrooien: 1. De gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van een octrooi terugwerkende kracht heeft tot op het ogenblik van het indienen van de octrooiaanvraag. 2. Onverminderd de bepalingen betreffende aanspraken op vergoeding van schade veroorzaakt door de nalatigheid of kwade trouw van de octrooihouder, of betreffende verrijking zonder oorzaak, de terugwerkende kracht van de nietigheid geen invloed heeft op: 1) een beslissing terzake van inbreuk die vóór de nietigverklaring in kracht van gewijsde is gegaan en ten uitvoer is gelegd; 2) een vóór de nietigverklaring gesloten overeenkomst, voor zover deze vóór de nietigverklaring is uitgevoerd; uit billijkheidsoverwegingen kan echter terugbetaling worden geëist van op grond van deze overeenkomst betaalde bedragen voor zover dit door de omstandigheden gerechtvaardigd is.’’ Luxemburg Artikel 51 lid 1 en 2 van de Loi Luxembourgeoise sur les brevets (Effets de la nullité du brevet): 1. La demande de brevet ainsi que le brevet auquel elle a donné lieu sont réputés n’avoir pas’ eu, dés l’origine, les effets prévus au présent titre, selon que le brevet est annulé en tout ou en partie’’ 2. Sous réserve de l’application des principes relatifs soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire du brevet, soit à, l’enrichement sans cause, l’effet rétroactif de la nullité du brevet n’affecte pas: a. les décisions en matière de contrefaçon passées en force de chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de nullité; b. les contrats conclus antéreiurement à la décision de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contract peut être réclamée pour des raisons d’équité, dans la mesure où les circonstances les justifient. Gemeenschapsoctrooi (tot dusver niet geratificeerd) Artikel 33 Gemeenschapsoctrooiverdrag: Rechtsgevolgen van herroeping en nietigheid van het Gemeenschapsoctrooi 1. Een Europese octrooiaanvrage waarin de Verdragsluitende Staten zijn aangewezen, en het Gemeenschapsoctrooi waartoe deze aanvrage heeft geleid, worden geacht van de aanvang af niet de in dit hoofdstuk genoemde rechtsgevolgen te hebben gehad naar gelang het octrooi geheel of gedeeltelijk nietig is verklaard. 2. Onverminderd de bepalingen van de nationale wetgeving betreffende aanspraken op vergoeding van schade veroorzaakt door nalatigheid of kwade trouw van de octrooihouder, of betreffende ongerechtvaardigde verrijking, heeft de terugwerkende kracht van de herroeping of van de nietigheid geen invloed op: a) een beslissing ter zake van inbreuk die vóór de herroeping of de nietigverklaring in kracht van gewijsde is gegaan en ten uitvoer is gelegd; b) een vóór de herroeping of de nietigverklaring gesloten overeenkomst, voor zover deze vóór de nietigverklaring of de herroeping is uitgevoerd; uit - 75 -
billijkheidsoverwegingen kan echter terugbetaling worden geëist van op grond van deze overeenkomst betaalde bedragen, en wel in de mate als door de omstandigheden gerechtvaardigd is. Artikel 29 Gemeenschapsoctrooiverordening: 1. Het Gemeenschapsoctrooi wordt geacht vanaf het begin af niet de in deze verordening bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad in de mate waarin het octrooi geheel of gedeeltelijk nietig is verklaard. 2. De terugwerkende kracht van de nietigheid van het octrooi heeft geen gevolgen voor: a. beslissingen over inbreuk die vóór de vervallen- of vernietigverklaring in kracht van gewijsde zijn gegaan en ten uitvoer zijn gelegd; b. vóórde vervallen- of nietigverklaring gesloten overeenkomsten, voor zover die vóór die verklaring zijn uitgevoerd; uit billijkheidsoverwegingen kan echter terugbetaling van de op grond van deze overeenkomst betaalde bedragen worden geëist en wel in de mate die door de omstandigheden worden gerechtvaardigd.
- 76 -
Bijlage II Lijst van verkort aangehaalde literatuur en bronnenuitgaven Nederland Asser-Hartkamp (2004) Asser-Hartkamp 4 I, De verbintenis in het algemeen, Deventer: Kluwer 2004, nr. 321, nr. 332. Asser-Hartkamp (2004) Asser-Hartkamp 5 IV, Bijzondere overeenkomsten, Deventer: Kluwer 2004, nr. 281. Asser-Hartkamp (2005) Asser-Hartkamp 4 II, Algemene leer der overeenkomsten, Deventer: Kluwer 2005, nr. 184, nr. 189, nr. 194, nr. 238, nr. 239, nr. 241, nr. 332-335, nr. 337, nr. 341a, nr. 483, nr. 487-488, nr. 510, nr. 527. Asser-Hijma (2001) Asser-Hijma, Koop en ruil, Deventer: Tjeenk Willink 2001, nr. 233. Brahn en Reehuis (2007) O.K. Brahn en W.H.M. Reehuis, Zwaartepunten van het vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2007, p. 211, p. 315, p. 327, p. 382, p. 262-265. Brinkhof (1997) J.J. Brinkhof, ‘de codificatie van de rechten van de intellectuele eigendom in boek 9 Burgerlijk Wetboek,’ BIE 1997, nr. 8, p. 279 e.v. Cohen Henriquez (1976) E. Cohen Henriquez, ‘Spreken is zilver, zwijgen is goud’, NJB 1976, p. 631. Chao-Duivis (1990) M.A.B. Chao-Duivis, ‘Schadevergoeding bij dwaling: de veroorzaker betaalt’, RM Themis 1990, p. 261. Chao-Duivis (1996) M.A.B. Chao-Duivis, Dwaling bij de totstandkoming van de overeenkomst, diss. KUB, Deventer: Kluwer 1996, p. 335. Empel en Geerts (2005) G. van Empel en P.G.F.A Geerts, Bescherming van de Intellectuele eigendom, Deventer: Kluwer 2005, p. 90 e.v. Geerts (2005) P.G.F.A. Geerts in: Ch. Gielen en D.W.F Verkade, Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom, Deventer: Kluwer 2005, p. 367-368. Gielen en Wichers Hoeth (1992) CH. Gielen en L. Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle: Tjeenk Willink 1992, p. 531, p. 532. Gielen (1998) CH. Gielen in: CH. Gielen en D.W.F. Verkade, Tekst en Commentaar Intellectuele Eigendom, Deventer: K1uwer 1998, p. 579. Gielen (2006) CH. Gielen, Kort begrip van het merkenrecht, Deventer: Kluwer 2006, p.120. Gras (1994) E. Gras, Kracht en gezag van gewijsde, De rechtskracht van einduitspraken van de burgerlijke rechter, Gouda: Quint 1994, p. 141. Hagemans en Folmer (2005) N. Hagemans en F.C. Folmer in: CH. Gielen & D.W.F Verkade, Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom, Deventer: Kluwer 2005, p. 243. Hammerstein en Vranken (1998) - 77 -
Hammerstein & Vranken, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, Mon. Nieuw BW A-10, Deventer: Kluwer 1998, nrs. 8 e.v. Hartkamp (2002) A.S. Hartkamp, Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht, Mon. NBW A-1, Deventer: Kluwer 2002, nr. 21. Hartlief (2002) T. Hartlief, De ‘gevolgen van vernietiging en van de nietigheid naar Nederlands recht: nuance plaats van de botte bijl’ in: J. Smits en S. Stijns (eds.), Totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen: Intersentia 2002, p. 266. e.v. Korthals (GRS) E. Korthals Altes, Burgerlijke rechtsvordering, Herroeping, Aantekening 5. Stukken waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of bij gewijsde is vastgesteld, bij t/m 0109-2003. Maanen (2001) G.E. van Maanen, Ongerechtvaardigde verrijking, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2001, p. 29. Parl. Gesch. Boek 3 Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Vermogensrecht in het Algemeen, Parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien door C.J. van Zeben en J.W. du Pon, m.m.v. M.M. Olthof, Deventer: Kluwer 1981, p. 241. Parl. Gesch. Boek 6 Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 6, Algemeen deel van het verbintenissenrecht, Parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien door C.J. van Zeben en J.W. du Pon, m.m.v. M.M.Olthof, Deventer: Kluwer 1981, p. 909, p. 970, p. 974, p. 896. Rossum (2001) A.A. van Rossum, De vaststellingsovereenkomst, Deventer: Kluwer 2001, p. 2, p. 8, p. 10, p. 29, p. 32. Smits (1993) J. Smits, ‘Iets over de grondslag van wederzijdse dwaling’, RM Themis 1993, p. 499514. Smits (2002) J. Smits, ‘Vertrouwensbescherming bij totstandkoming en dwaling naar Nederlands recht’ in: J. Smits & S. Stijns (eds.), Totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen: Intersentia 2002, p. 59-78. Tonkens-Gerkema (2005) W. Tonkens-Gerkema in: A.I.M. van Mierlo en C.J.J.C van Nispen, Tekst & Commentaar Burgelijke Rechtsvordering, Deventer: Kluwer 2005, p. 388 e.v., met name p. 392. Vanhees (2006) H. Vanhees, Het Beneluxmodel, Brussel: De Boeck en Larcier 2006, p.171-172, p. 174. Valk (1998) W.L. Valk in J.H. Nieuwenhuis e.a., Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer: Kluwer 1998, p. 1864. Verkade (1998) D. Verkade in: CH. Gielen en D.W.F Verkade, Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom, Deventer: Kluwer 1998, p. 268 respect. p. 291. - 78 -
Wedeven en Korthals Altes (GRS) L. Wedeven en voortgezet door E. Korthals Altes, Burgerlijke rechtsvordering, Requeste Civiel, Aantekening 23. Art. 382 (oud), no. 7: voor vals erkende of vals verklaarde stukken, bij t/m 01-01-2000, vindplaats: Plaza Kluwer, Groene Serie Privaatrecht, Rechtsvordering. Wichers Hoeth (2007) L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2007, p. 180. Winters (2005) B. Winters in: A.I.M. van Mierlo en C.J.J.C van Nispen, Tekst & Commentaar Burgelijke Rechtsvordering, Deventer: Kluwer 2005, p. 525. België De Boeck (2000) A. De Boeck, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen: Intersentia 2000, p.199-213, nrs. 455-488. De Boeck (2002) A. De Boeck, ‘De pre-contractuele aansprakelijkheid in België en de PECL’ in: J. Smits en S. Stijns, Totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen: Intersentia 2002, p. 84 e.v. Coipel (1999) M. Coipel, Elements de theorie generale des contrats, Diegem: Story-Scientia 1999, nr. 90. Cornelis (2000) L. Cornelis, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen: Intersentia 2000, nr. 534. Cornelis (1989) L. Cornelis, Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen: Maklu 1989, nr. 12-13. De Corte (2001) R.de Corte, Overzicht van het burgerlijk recht, Gent: Mys en Breesch 2001, nr.15251526, nr. 1535, 1542-1543, nr. 1587. Crahay (1984) P. Crahay, ‘’La convention relative au délai de préavis de l’employe licencie’’, J.T.T. 1984, 2. Dambre e.a. (2007) M. Dambre e.a., Burgerlijk Wetboek geannoteerd, Boek III, Titel III Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen, Brugge: die Keure 2007, p. 395, p. 411, p. 424-425, p. 491. Fontaine (1990) M. Fontaine, la retroactivité de la resolution des contrats pour inexecution fautive’’ (onder Cass. 8 oktober 1987), R.C.J.B. 1990, (397) nrs. 36-37. Van Gerven en Covemaeker (2006) W. van Gerven en S. Covemaeker, Verbintenissenrecht, Leuven: Acco 2006, p.120121. Ghestin (1993) J. Ghestin, Traité du droit civil: La formation du contrat, Paris: Librairie Générale de Droit et. de Jurisprudence 1993, nr. 814. Glansdorff (1991) - 79 -
F. Glansdorff, ‘La définition et les caracteristiques du contract à prestations successives’ in: Het contract met opeenvolgende prestaties, Brussel: Vlaams Pleitgenootschap 1991, (15), nr. 10. Govaert (bijzondere overeenkomsten) L. Govaert, “Dading”, “Art. 2044 BW” t/m “Art. 2058 BW’ in: Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer – Bijzondere overeenkomsten, Mechelen: Kluwer, losbladigen. Herbots (2001) J. Herbots, Contract Law in Belgium, Kluwer 1995. Perillo (1996) Joseph M. Perillo, Hardship and its Impact on Contractual Obligations: A Comparative Analysis, Rome 1996. Rijken 1994 G. J. Rijken, Redelijkheid en billijkheid, Deventer: Kluwer 1994, p. 8. Rodière (1986) R. Rodière, Les modifications du contrat au cours de son exécution en raison de circonstances nouvelles, Parijs: A. Pedone 1986. Roodhooft (Verbintenissenrecht) J. Roodhooft, Bestendig handboek verbintenissenrecht, Kluwer, losbladigen Rossum (2000) M. van Rossum ‘Mededelingsplichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten’ in: J. Smits en S. Stijns, Remedies in het Belgisch en Nederlands contractenrecht, Antwerpen: Intersentia 2000, p. 283. Stijns (1994) S. Stijns, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten. Onderzoek naar het Belgische recht getoetst aan het Franse en Nederlandse recht (diss.1993), Antwerpen: Maklu 1994, nrs. 211-227. Stijns (2002) S. Stijns ‘Nietigheid van het contract als sanctie bij zijn totstandkoming’ in: J. Smits en S. Stijns Totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen: Intersentia 2002. Stijns (2005) S. Stijns, Verbintenissenrecht Boek 1, Brugge: die Keure 2005, nr. 9, nr. 82, nr. 179, nr. 139, nr. 174, nr. 198, nr. 208, nr. 214, nr. 218, nr. 221, nr. 268, nr. 274. Taelman (2000) P. Taelman, Het gezag van het gerechtelijk gewijsde. Een begrippenstudie, Antwerpen: Kluwer 2001, nr. 72. Tilleman (2000) P. Tilleman e.a., Dading, Antwerpen: Story-Scientia 2000, nr. 54. Vael (2000) L.Vael, ‘Enkele beschouwingen betreffende de imprevisieleer’ in: J. Smits en S.Stijns, Remedies in het Belgisch en Nederlands contractenrecht, Antwerpen: Intersentia 2000, p.180-181, p. 235. Veaux (dading) D. Veaux, commentaar bij artikel 2054 in Juris Classeur 1995. Vermander (2005) F. Vermander, ‘Interpretatie en aanvulling naar het Belgisch recht’ in: J. Smits en S. Stijns, De interpretatie en aanvulling van de overeenkomst naar Belgisch recht, Antwerpen: Intersentia, 2005, p.38, p. 41. Wilms (1980) - 80 -
W. Wilms, ‘Het recht op informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagen onderzoek’, R.W. 1980, 493. Malaurie en Aynès (2001) Ph. Malaurie en L. Aynès, Les Obligations, Paris : Defrénois 2001 nr. 615-621 en nr. 611. Duitsland Ekey en Klippel (2003) F.L. Ekey en D. Klippel, Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, Heidelberg: C.F. Müller Verlag 2003, nr. 11, p. 571. Fezer (2001) Karl-Heinz Fezer, Markenrecht, München: Verlag C.H. Beck 2001, p. 1522, p. 1525. Londers (2007) Rapport van G. Londers e.a. ‘Twee algemene rechtsbeginselen naar nationaal en gemeenschapsrecht: de vermogensverschuiving zonder oorzaak of de ongerechtvaardigde verrijking en het verbod van rechtsmisbruik’ ter ere van de Cinquantième anniversaire des Traités de Rome - Cour de justice des Communautés européennes, Luxembourg, le 26 mars 2007, p. 89. Palandt (2008) O. Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, München: Verlag C.H. Beck 2008, nr. 779, p. 1135. Rijken (1994) G.J. Rijken, Redelijkheid en billijkheid, Deventer: Kluwer 1994, p. 8. Zimmerman (2005) R. Zimmermann, The new German Law of Obligations, Oxford: University Press 2005, p. 44, p. 62, p. 108. Elektronische bronnen B. Hoeller, MarkenGesetz Onlinepraxiskurzcommentar, 22-28 januari 2006, <www.markengkommentar.de/lese.php?52>. Groot-Brittannië Cornish en Lewelyn (2003) W. Cornish and D. L. Lewelyn, Intellectual Property: patents, copyright, trade marks and allied rights, London: Sweet en Maxwell 2003, chapter 14. Dune (2004) J.M. Dune, Verbintenissenrecht, Deventer: Kluwer 2004, p. 563. Rijken (1994) G.J. Rijken, Redelijkheid en billijkheid, Deventer: Kluwer 1994, p. 9. Kitchin (2005) D. Kitchin, Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names, London: Sweet & Maxwell 2005, paragraaf 10-034. Weir (1996) T. Weir, A casebook on tort, London: Sweet & Maxwell 1996. Wincup (2006) M.H. Wincup, Contract law and practice, Deventer: Kluwer 2006, p. 4-5.
- 81 -
Bijlage III Regelgeving (wetsartikelenregister) Nederland Burgerlijk Wetboek Boek 3 art. 53 Boek 6 art. 74 art. 75 art. 76 art. 78 art. 101 art. 162 art. 203 art. 212 art. 228 art. 229 art. 248 art. 258 art. 265 art. 269
Burgerlijke Rechtsvordering art. 233 art. 236 art. 382
Burgerlijk Wetboek oud art. 1302-1303 art. 1888-1901
België en Luxemburg Burgerlijk Wetboek/Code Civil art. 1108 art. 1110 art. 1117 art. 1131 art. 1133 art. 1134 art. 1146 art. 1147 art. 1148 art. 1184 art. 1235 art. 1382 art. 1383 art. 2044 art. 2052 art. 2054
Gerechtelijk Wetboek België art. 20 art. 21 art. 25 art. 28 art. 1135
Nouveau Code Procédure Civil Luxemburg art. 617
Benelux
- 82 -
BVIE art. 2.26 art. 2.28 art. 2.29 art. 2.30 art. 3.22 art. 3.23 art. 3.24 art. 3.6 Duitsland Burgerliches Gesetzbuch § 100 § 275 § 307 § 311a § 313 § 326 § 346 § 348 § 779 § 812 § 823-826
Markengesetz § 14 § 50 § 51 § 52 Geschmackmustergesetz § 33 Zivilprozessordnung § 767
Groot-Brittannië Trademark Act section 47 Registred Design Act section 11ZE
- 83 -
Bijlage IV Jurisprudentieregister Nederland Hoge Raad der Nederlanden HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 m.nt. LEHR, (Baris-Riezenkamp) HR 21 januari 1966, NJ 1966, 183 m.nt. GJS (Booy/Wisman) HR 13 februari 1981, NJ 1981, 441, m.nt. CJHB (Kleuskens/Janssen I) HR 13 maart 1981, NJ 1981, 442 m.nt CJHB (Hilders/De Galan) HR 27 januari 1984, NJ 1984, 546 (Kleuskens/Janssen II) HR 27 april 1984, NJ 1984, 679 (NVB/Helder) HR 14 oktober 1988, NJ 89,413 (Wijnberg c.s./W.F.H.) HR 27 januari 1989, NJ 89, 588 (Jamin/Geels) HR 27 november 1992, NJ 93,570 (Aegon/de Ontvanger) HR 9 februari 1996, NJ 1998,2 (Spiro/Flamco) HR 28 november 1997, NJ 1998, 659 (Luycks/Kroonenberg) HR 20 februari 1998, NJ 1998, 493 (Briljand Schreuders/ABP) HR 25 februari 2000. NJ 2000, 471 (FNV/Frans Maas) HR 30 maart 2001, NJ 2001, 321 m.nt. DWFV, BIE 2002, 211 m.nt. Ste (Chien Pu Wan) HR 19 september 2003, RvdW 2003, 146 (Marks/Albert Schweitzer Ziekenhuis) HR 29 september 2006, LJN AU6098 m.nt. Huydecoper (CFS Bakel/Stork) Gerechtshoven Hof ’s Gravenhage, 20 september 2001, IER 2001/51 (Koppert/Boekestein) Rechtbanken Rb Amsterdam, 30 mei 2007 (Agerti/Itcon), LJN BA6283 België Belgische Hof van Cassatie Cass. 19 mei 1921, Pas., 1921, I, 380 Cass. 30 oktober 1924, Pas., 1924, I, 565 Cass. 1 maart 1951, Arr. Cass. 1951, 365 Cass. 8 december 1966, A.C. 1967, 450, Pas.1967, 434, m.concl. PG Hayoit de Termicourt Cass. 24 september 1976, A.C. 1977, 98, Pas.1977, 101, R.W. 1976-77, 2269, J.T.1977, 471 Cass. 20 april 1978, Arr. Cass. 1978, 960 en Pas. 1978, I, 950 Cass., 9 september 1982, Arr. Cass., 1982-1983, p. 51 Cass. 20 juni 1988, R.W. 1989-1990, 1425 m.nt. A. van Oevelen Cass. 7 februari 1994, A.C. 1994, 146 Cass. 14 april 1994, A.C. 1994, 369 Cass. 27 oktober 1995, Arr. Cass.1995, 920, Pas.1995, 950, J.T. 1996, 61 Cass. 6 juni 1996, Pas, 1996, I, 549, R.W. 1997-98, 1049 Cass. 5 september 1996, A.C. 1996, 708, Pas.1996, 760, Rec. Cass.1997, 224, m.nt I. Claeys Cass. 16 mei 2002, R.W. 2002-03, 659, m.nt. V. Sagaert Hof van Beroep Brussel 15 april 1959, Pas. 1960, II, 60 Duitsland - 84 -
Bundesgerichtshof BGH 19 oktober 2000, GRUR 2001, 337 (Easypress) Groot-Brittannië Walters v. Morgan [1861] 42 ER 1056 Griffiths v. Brymer King's Bench Div., [1903] 19 T.L.R. 434 Bell v. Lever Brothers Ltd [1932] AC 161 House of Lords Venn v. Smith-Mariott [1947] 177 LT 189 171 McRae v. Commonwealth Disposals Commission [1951] 84 CLR 377 Sheikh Bros. V. Ochsner [1957] A.C. 136 Assoc Japanese Bank v. Credit du Nord [1989] 1 WLR 255 71 n. Interfoto Picture Library Ltd v. Stiletto Visual Programmes Ltd [1989] QB Great Peace v. Tsavliris Salvage (International) Ltd [2002] 4 All ER 689
- 85 -
