Eiser – Dutch Horse
DomJur 2001-90
Pres. Rechtbank ‘s-Hertogenbosch Zaak-/rolnummer: 63777 / KG ZA 01-204 Datum: 07-06-2001 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: [eiser], gevestigd te Vinkel, eiser in conventie bij exploot van dagvaarding van 16 maart 2001, verweerder in reconventie, procureur mr. J.J. Geuze, advocaat mr. P.C.H. Jansen te Roosendaal, tegen Dutch Horse B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch, gedaagde in conventie bij gemeld exploot, eiseres in reconventie, procureur mr. A.A.H.M. van der Wijst. Partijen zullen hierna worden aangeduid respectievelijk als "[eiser]" en "Dutch Horse B.V.". 1.
De procedure
1.1.
[eiser] heeft in kort geding in conventie gesteld en gevorderd zoals hierna verkort is weergegeven.
1.2.
De procureur van [eiser] heeft de vordering ter terechtzitting toegelicht, mede aan de hand van de door hem overgelegde pleitnotities met producties.
1.3.
Dutch Horse B.V. heeft verweer gevoerd tegen de vordering in conventie en in reconventie gesteld en gevorderd zoals hierna verkort is weergegeven. De procureur van Dutch Horse B.V. heeft dit verweer en de eis in reconventie ter terechtzitting toegelicht, mede aan de hand van de door hem overgelegde pleitnotities met producties.
1.4.
De procureur van [eiser] heeft verweer gevoerd in reconventie.
1.5.
Na gevoerd debat hebben partijen vonnis gevraagd.
2.
De feiten
2.1.
Op 30 augustus 1996 heeft [eiser] het beeldmerk "Horses of the Dutch, the force of a small country" gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder inschrijvingsnummer 592487 in warenklasse 35 (het verstrekken van zakelijke en handelsinformatie met betrekking tot paarden en daaraan verwante onderwerpen via Internet of Teletekst; reclame/publiciteit via Internet of Teletekst) en warenklasse 38 (overbrengen van informatie met betrekking tot paarden en daaraan verwante onderwerpen via Internet of Teletekst).
2.2.
Ten behoeve van het verschaffen van informatie via Internet heeft [eiser] de domeinnamen www.horses.nl en www.horsesofthedutch.nl. laten registreren. Deze domeinnamen bieden toegang tot een website waarop informatie van en door [eiser] wordt verstrekt.
2.3.
Blijkens informatie van de Kamer van Koophandel richt Dutch Horse B.V. (opgericht op 19 juni 2000) haar bedrijfsactiviteiten op het ontwerpen en onderhouden van Internetpagina's gericht op de paardenwereld, op Internetservices ten behoeve van de paardenwereld en op informatie en organisatorische evenementen op Internet.
2.4.
Dutch Horse B.V. biedt haar diensten op Internet aan op sites die bereikbaar zijn onder de domeinnamen dutch-horse.nl en dutch-horse.com, alsmede onder de domeinnamen horsesofthedutch.nu, horsesofthedutch.to en horsesofthedutch.tv
(verder ook aan te duiden als .nu/.to/.tv). 2.5.
Beide partijen richten zich op dezelfde specialistische markt met dezelfde activiteiten en dezelfde soort informatie met betrekking tot de paardenwereld. Zij brengen soortgelijke diensten in het economisch verkeer en zijn derhalve directe concurrenten van elkaar.
2.6.
Medio december 2000 heeft [eiser] Dutch Horse B.V. verzocht het gebruik van de domeinnamen horsesofthedutch.nu/.to/.tv te staken, aan welk verzoek Dutch Horse B.V. geen gevolg heeft gegeven.
2.7.
Ter verzekering van het verhaal van de door [eiser] gepretendeerde (door hem op circa fl. 100.000,-- begrote) vordering op Dutch Horse B.V. uit hoofde van omzetderving als gevolg van het gebruik van de domeinnamen .nu/.to./tv heeft [eiser] op 7 mei 2001 ten laste van Dutch Horse B.V. conservatoir derdenbeslag gelegd onder de ING Bank N.V.
3.
Het geschil In conventie
3.1.
[eiser] vordert Dutch Horse B.V. te gelasten elk gebruik van het merk Horses of the Dutch voor de (vorenomschreven) diensten behorende bij klasse 35 en 38 alsmede van elk merk dat met het merk van [eiser] overeenstemt, voor de waren en diensten waarvoor dit merk is ingeschreven en voor soortgelijke waren en/of diensten te staken met veroordeling van Dutch Horse B.V. tot betaling aan [eiser] van een dwangsom groot ( 15.000,-- voor iedere overtreding van het tegen haar gerichte bevel, althans met inachtneming van zodanige maatregelen, termijnen en dwangsommen die de president in goede justitie juist acht onder veroordeling van Dutch Horse B.V. in de kosten van het geding.
3.2.
[eiser] legt aan zijn vordering ten grondslag dat Dutch Horse B.V. zijn vorenomschreven merkrecht schendt doordat zij gebruik maakt van de domeinnamen horsesofthedutch.nu/.to/.tv. Bovendien stelt hij dat Dutch Horse B.V. onrechtmatig jegens hem handelt doordat zij de door hem geregistreerde domeinnaam gebruikt. Als gevolg van deze handelwijze stelt hij schade in de vorm van het mislopen van inkomsten te lijden omdat bestaande en potentiële klanten van [eiser] in de veronderstelling verkeren dat zij met hem zaken doen, terwijl zij zich in feite met Dutch Horse B.V. in verbinding stellen. In reconventie
3.3.
Dutch Horse B.V. vordert het ten laste van haar onder de ING Bank N.V. gelegde conservatoir derdenbeslag op te heffen, met veroordeling van [eiser] in de kosten van het geding.
3.4.
Zij legt aan deze vordering ten grondslag dat [eiser] niet-ontvankelijk is in zijn vordering in conventie (welke vordering de grondslag vormt voor het beslag), althans dat de door hem gepretendeerde vordering dient te worden afgewezen, zodat er geen grond bestaat voor het beslag. Bovendien is hij van mening dat de gestelde schade niet is aangetoond.
3.5.
Dutch Horse B.V. vordert voorts, met een beroep op artikel 14 van de Benelux Merkenwet (verder BMW), nietigverklaring van het door [eiser] genoemde woordmerk Horses of the Dutch omdat dit onvoldoende onderscheidend vermogen heeft.
3.5.
Op hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd als verweer tegen vorenomschreven vorderingen zal voor zoveel nodig bij de beoordeling worden ingegaan.
4.
De beoordeling In conventie
4.1
Tussen partijen staat vast dat middels de domeinnamen horsesofthedutch.nu/.to/.tv toegang wordt verkregen tot de website van Dutch Horse, welke site door Dutch Horse B.V. wordt ingericht en onderhouden en op welke site Dutch Horse B.V. haar diensten aanbiedt. Ontvankelijkheid
4.2
Dutch Horse B.V. stelt dat [eiser] niet-ontvankelijk is zijn vordering tegen haar omdat niet zij, maar Pegasus Beheer B.V. dan wel derden zeggenschap hebben over de toegang tot en de inrichting van de sites die bereikt worden met de domeinnamen dutch-horse.com/.nl en horsesofthedutch.nu/.to/.tv. Dit verweer wordt om de navolgende redenen verworpen.
4.2.1
Laatstgenoemde domeinnamen zijn volgens mondelinge opgave ter zitting door Dutch Horse B.V. geregistreerd op naam van Xing Designs B.V. (te weten .to/.tv) en op naam van P. Nijenbrink (.nu). Op een overgelegde uitdraai van de site .nu wordt ook verwezen naar een e-mail-adres van P. Nijenbrink. P. Nijenbrink is enig bestuurder van Dutch Horse B.V. Xing Designs B.V. is enig aandeelhouder van Dutch Horse B.V.
4.2.2
Op de website van Dutch Horse wordt de mogelijkheid geboden een bestelformulier in te vullen om aldaar te kunnen adverteren. Dit bestelformulier dient volgens de aanduiding op de site te worden toegezonden aan "ons", te weten Dutch Horse, Van der Does de Willeboissingel 3 te 's-Hertogenbosch (volgens informatie van de Kamer van Koophandel het adres van vestiging van Dutch Horse B.V.) Dutch Horse B.V. biedt zich daarin aan als contractant.
4.2.3
[eiser] heeft voorts een aan zijn procureur gerichte brief overgelegd van P. Nijenbrink, gedateerd 19 maart 2001. Afgezien van de omstandigheid dat P. Nijenbrink in die brief meedeelt: "...zal ik per heden de naam Horses of the Dutch van onze website afhalen", uit welke toezegging wordt opgemaakt dat hij zichzelf op dat moment kennelijk wel bevoegd achtte een einde te maken aan het gebruik van de omstreden domeinnamen, is van belang dat P. Nijenbrink deze brief namens het "Dutch Horse Team" heeft ondertekend op briefpapier van www.dutch-horse.com, welke domeinnaam is geregistreerd door Pegasus Beheer B.V. Aan de onderzijde van het briefpapier wordt verwezen naar e-mail adres: info dutch-horse.nl.
4.2.4
Tot op heden is geen duidelijkheid verschaft omtrent de positie van Pegasus Beheer B.V. en met name niet of en zo ja in hoeverre Pegasus Beheer B.V. zeggenschap heeft over Dutch Horse B.V. Gelet op de nauwe verwevenheid die er kennelijk bestaat tussen (de enig bestuurder en de enig aandeelhouder van) Dutch Horse B.V. en de (overige) onderne-mingen die zich van de benaming Dutch Horse bedienen, terwijl Dutch Horse B.V. zich duidelijk presenteert als en ook fungeert als gebruiker van de website welke wordt bereikt middels de domeinnamen horsesofthedutch.nu/.to/.tv., wordt [eiser] ontvankelijk geacht in zijn vordering jegens Dutch Horse B.V. Uitsluitend recht
4.3.
Uitgaande van de door de vooronderzoeker van het Benelux Merkenbureau op 11 mei 2001 schriftelijk verstrekte informatie wordt vooralsnog aangenomen dat [eiser] houder is van een gecombineerd beeld-/woordmerk met de tekens Horses of the Dutch the force of a small country. Voor zover Dutch Horse B.V. desondanks betwist dat [eiser] houder is van het woordmerk Horses of the Dutch is naar het
voorlopig oordeel van de president vooralsnog voldoende aannemelijk dat het beeldmerk het woordmerk in zich heeft, althans dat aan de woorden op grond van het beeldmerk bescherming toekomt. [eiser] heeft het uitsluitend recht op het gebruik van dit merk. 4.4.
Voor gebruik op Internet is de Benelux Merkenwet van toepassing. [eiser] stoelt zijn vordering primair op artikel 13A lid 1 onder d van de BMW, inhoudende dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk.
4.5.
In tegenstelling tot hetgeen Dutch Horse B.V. daaromtrent heeft gesteld, heeft het merk Horses of the Dutch naar het voorlopig oordeel van de president binnen de Benelux voldoende onderscheidend vermogen. Niet aannemelijk is dat de in het merk gebruikte woorden voor het in aanmerking komende publiek uitsluitend beschrijvend zijn. Immers, als de bedoeling is omwille van commerciële doeleinden duidelijk te maken dat het gaat om (handel en dergelijke in) paarden in Nederland of Nederlandse paarden - gelijk Dutch Horse B.V. kennelijk betoogt - dan ligt "horses of the dutch" (paarden van de Nederlan-ders) niet als omschrijving voor de hand. Onwaarschijnlijk komt voor dat in dat kader "horses of the dutch" als omschrijving enige relevante betekenis heeft.
4.6.
De kans is groot dat de door beide partijen beoogde doelgroep de domeinnamen horsesofthedutch.nu/.to/.tv zal verwarren met de domeinnaam horsesofthedutch.nl. Daardoor kan men ten onrechte in de veronderstelling komen te verkeren dat de onder de namen .nu/.to/.tv aangeboden produkten en diensten van [eiser] afkomstig zijn. Vooralsnog is voldoende aannemelijk dat door dit gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit het onderscheidend vermogen van het door [eiser] gedeponeerde merk, als gevolg waarvan voorshands wordt aangenomen dat dit gebruik voor [eiser] schade oplevert dan wel kan opleveren.
4.7.
Dutch Horse B.V. kan de door haar aangeboden informatie en diensten onder haar eigen naam verstrekken, zodat niet aannemelijk is dat zij op welke wijze dan ook in haar bedrijfsvoering wordt gefrustreerd indien haar het recht op het gebruik van de omstreden domeinnamen wordt ontzegd. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat [eiser] onweersproken heeft gesteld dat Dutch Horse inmiddels de domeinnamen Dutch Horse.com/.nl/.nu/.to heeft geregistreerd. Zij maakt derhalve zonder geldige reden gebruik van het door [eiser] gedeponeerde merk.
4.8.
Gelet op het vorenoverwogene is voorshands voldoende aannemelijk dat het gebruik in het economisch verkeer door Dutch Horse B.V. van de domeinnamen horsesofthedutch.nu/ .to/.tv een inbreuk oplevert op het merkrecht van [eiser] en dus jegens haar onrechtmatig is. Als rechthebbende op een merk heeft [eiser] een spoedeisend belang bij staking van de inbreuk op zijn recht. De stelling van [eiser] dat er ook sprake is van onrechtmatig handelen omdat Dutch Horse B.V. de door hem geregistreerde domeinnaam gebruikt, behoeft niet meer te worden besproken, nu de gevraagde veroordeling al voldoende basis vindt in het merkenrecht.
4.9.
Het voorgaande leidt tot toewijzing van de vordering, met dien verstande dat er termen zijn het bevel te beperken tot het specifieke litigieuze gebruik door Dutch Horse B.V., de gevorderde dwangsom zal worden gematigd en dat daaraan een rechterlijke matigings-bevoegdheid van de hierna te vermelden inhoud zal worden verbonden. In reconventie
Opheffing beslag 4.11
Gelet op het vorenstaand in conventie overwogene is naar het voorlopig oordeel van de president niet summierlijk gebleken van de ondeugdelijkheid van het door [eiser] ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag. Nu evenmin is gebleken dat Dutch Horse B.V. (voldoende) zekerheid heeft gesteld voor de door [eiser] gepretendeerde geldvordering, wordt de vordering tot opheffing van het beslag afgewezen. Nietigverklaring woordmerk
4.12
Nog daargelaten of een dergelijke vordering tot nietigverklaring in kort geding kan worden uitgesproken, wordt deze vordering reeds daarom afgewezen omdat, gelet op het vorenstaand onder 4.5. in conventie overwogene, vooralsnog onvoldoende aannemelijk is dat in een bodemprocedure geoordeeld zal worden dat aan de woordcombinatie "horses of the dutch" in het door [eiser] gedeponeerde gecombineerde woord-/beeldmerk onvoldoende onderscheidend vermogen toekomt. Voorshands wordt dan ook onvoldoende aannemelijk geacht dat de bodemrechter de gevorderde nietigverklaring zal toewijzen. In conventie en in reconventie
4.13
Dutch Horse B.V. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.
5.
De beslissing De president: In conventie beveelt Dutch Horse B.V. binnen 2 dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de domeinnamen: www.horsesofthedutch.nu; www.horsesofthedutch.to; www.horsesofthedutch.tv, voor de diensten behorende bij klasse 35 (verstrekken van zakelijke en handelsinformatie met betrekking tot paarden en daaraan verwante onderwerpen via Internet of Teletekst; reclame/publiciteit via Internet of Teletekst) en de diensten omschreven in klasse 38 (overbrengen van informatie met betrekking tot paarden en daaraan verwante onderwerpen via Internet of Teletekst) te staken; veroordeelt Dutch Horse B.V. tot betaling aan [eiser] van een dwangsom ten bedrage van ( 10.000,-- voor iedere keer, dat Dutch Horse B.V. na betekening van dit vonnis in strijd zal handelen met voornoemd bevel of enig gedeelte daarvan, met dien verstande dat deze dwangsomsanctie vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; In reconventie wijst de vorderingen af; In conventie en in reconventie
veroordeelt Dutch Horse B.V. in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van de wederpartij begroot op 2.013,13, waarvan 1.550,-- salaris procureur en 463,13 verschotten; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst het in conventie meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.E. Poerink, vice-president, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 juni 2001 in tegenwoordigheid van de griffier.
Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
