Tobe Sales - TooBe
DomJur 2001-91
Pres. Rechtbank ‘s-Hertogenbosch Zaak-/rolnummer: 66769 / KG ZA 01-0398 Datum: 12-07-2001 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vennootschap onder firma Tobe Sales V.O.F., gevestigd en kantoorhoudende te [plaats], eiseres bij exploot van dagvaarding d.d. 11 juni, procureur: mr. E.G.M. van Ewijk, advocaat: mr. M. Ellens, te Amsterdam, tegen 1. 2. 3.
de vennootschap onder firma TooBe V.O.F., gevestigd en kantoorhoudende te [plaats], [naam], wonende te [woonplaats], vennoot van gedaagde sub 1, [naam], wonende te [woonplaats], vennoot van gedaagde sub 1, gedaagden bij genoemd exploot, procureur: mr. M.F.J. Martens.
Partijen zullen hierna worden aangeduid als: Tobe Sales en TooBe. 1. De procedure 1.1
Tobe Sales heeft in kort geding gesteld en gevorderd zoals hierna verkort is weergegeven. Haar raadsman heeft ter terechtzitting op 28 juni de vordering toegelicht, mede aan de hand van producties en overgelegde pleitnotities.
1.2
De raadsman van TooBe heeft verweer gevoerd, mede aan de hand van overgelegde pleitnotities.
1.3
Na gevoerd debat hebben partijen vonnis gevraagd.
2.
Vaststaande feiten
2.1
Tobe Sales neemt in ieder geval sinds 1991 deel aan het economisch verkeer onder de naam Tobe Sales of Tobe Sales [plaatsnaam]. Haar bedrijfsactiviteiten staan in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant omschreven als een groothandel in relatiegeschenken, promotieartikelen en sportwear. Daarnaast worden ook andere producten en diensten aangeboden op het gebied van reclame en promotie.
2.2
Tobe Sales richt zich met haar bedrijfsactiviteiten op heel Nederland, maar in het bijzonder op het Zuid-Oosten en Midden van het land. Haar beoogde klanten zijn ondernemingen in het algemeen, zonder nadere toespitsing op bepaalde categorieën.
2.3
Ter ondersteuning van haar bedrijfsactiviteiten exploiteert Tobe Sales een website op het internet onder de domeinnaam www.tobesales.nl.
2.4
TooBe is eind 2000 opgericht en laat zich omschrijven als een fullservice reclamebureau. Zij is gevestigd in [plaatsnaam], ongeveer 20 km verwijderd van [plaatsnaam], de vestigingsplaats van Tobe Sales.
2.5
De naam TooBe dient te worden uitgesproken als ware het Engels, derhalve [toe bie], met de klemtoon op het tweede gedeelte.
2.6
TooBe heeft tot dusver haar opdrachten verkregen van ondernemingen van zeer uiteenlopende aard in Zuid-Oost Nederland. Deze opdrachten hebben vooral betrekking op het adviseren van ondernemingen met betrekking tot het voeren van
een samenhangend public relations beleid en op het ontwerpen van interne en externe communicatiemiddelen. 2.7
TooBe exploiteert een website onder de domeinnaam www.toobe.nl.
3.
Het geschil
3.1
In dit kort geding vordert Tobe Sales, kort weergegeven, dat de president bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, 1.
TooBe beveelt om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis het gebruik van de handelsnaam TooBe te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van ƒ 1.500,00 per overtreding respectievelijk per dag of gedeelte van een dag dat TooBe daarmee in gebreke is;
2.
TooBe beveelt om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnaam www.toobe.nl te staken en gestaakt te houden, dan wel gedaagden te bevelen die domeinnaam binnen 48 uur na betekening van dit vonnis zodanig te wijzigen als de president in goede justitie bepaalt, een en ander op straffe van een dwangsom van ƒ 1.500,00 per overtreding en per dag of gedeelte van een dag dat TooBe daarmee in gebreke is;
3.
Voor zover nodig op grond van art. 50 lid 6 TRIPS-verdrag een termijn bepaalt waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt;
4.
TooBe veroordeelt in de kosten van deze procedure.
3.2
Tobe Sales stelt ter onderbouwing van haar vordering dat de handelsnaam en de domeinnaam waarmee TooBe deelneemt aan het economisch verkeer slechts in geringe mate afwijkt van haar eigen handelsnaam, Tobe Sales of Tobe Sales [plaatsnaam]. Gezien de aard (het aanbieden van soortgelijke producten en diensten op het gebied van reclame) en plaats van vestiging van beide ondernemingen ([plaatsnaam] resp. [plaatsnaam]) is verwarring bij het publiek te vrezen. Aldus is sprake van inbreuk door TooBe, de jongere deelnemer aan het economisch verkeer, op art. 5 Handelsnaamwet, dan wel handelt TooBe onrechtmatig jegens Tobe Sales.
3.3
TooBe heeft betwist dat er sprake is van verwarring(-sgevaar) en/of onrechtmatig gedrag aan haar zijde jegens Tobe Sales en heeft tegen de vorderingen verweer gevoerd, dat, kort weergegeven, neerkomt op de volgende punten: a.
Tobe Sales treedt niet naar buiten onder de naam Tobe, maar altijd onder de naam Tobe Sales dan wel Tobe Sales [plaatsnaam]. De handelsnamen TooBe en Tobe Sales/Tobe Sales [plaatsnaam] zijn zodanig verschillend dat geen verwarring te duchten is, noch directe, noch indirecte verwarring.
b.
De vormgeving van beider logo's en huisstijlen zijn zodanig verschillend dat ook het algemene, niet oplettende publiek niet in verwarring kan komen. Er is derhalve geen (sterke) visuele gelijkenis. Voorts is van belang dat de naam TooBe als [toe bie] moet worden uitgesproken, hetgeen maakt dat er een sterk auditief verschil is met Tobe Sales.
c.
Het is nog niet voorgekomen dat een klant zich tot TooBe wendde terwijl hij in feite contact zocht met Tobe Sales (directe verwarring). Evenmin zijn TooBe voorbeelden bekend dat het publiek op grond van naamsgelijkenis meende dat er een bedrijfsmatige band tussen haar en Tobe Sales bestaat (indirecte verwarring).
d.
Op grond van de gegevens in het Handelsregister zijn Tobe Sales en TooBe geen ondernemingen die zich op dezelfde markt begeven: een groothandel in relatiegeschenken Tobe Sales) is van geheel andere aard dan een full-service reclamebureau (TooBe). Daarnaast blijkt ook uit de praktijk dat Tobe Sales en TooBe niet op hetzelfde vlak actief zijn. Tobe Sales levert ook fysieke producten, zoals een stropdas, terwijl TooBe uitsluitend ontwerpt en adviseert. De vervaardiging van producten (drukwerk, relatiegeschenken etc.) valt geheel buiten het werkterrein van TooBe. Dat beide ondernemingen hooguit aanvullend zijn in hun dienstverlening, blijkt uit het feit dat beide in elk geval tot twee maal toe in opdracht van eenzelfde klant (de gemeente [plaatsnaam] resp. Pingo Poultry) hebben gewerkt, zonder dat bij die klanten sprake was van (directe of indirecte) verwarring.
e.
De vennoten van TooBe waren te goeder trouw toen zij de naam voor hun onderneming registreerden in het Handelsregister. Afgaande op de omschrijving in datzelfde Handelsregister van het bedrijf van Tobe Sales mochten zij erop vertrouwen dat zij met de handelsnaam TooBe geen inbreuk zouden maken op het handelsnaamrecht van Tobe Sales. Tobe Sales is blijkbaar nalatig geweest bij het aanpassen van de gegevens in het Handelsregister, zodat het Handelsregister eind 2000 geen reëel beeld gaf van de bedrijfsactiviteiten van Tobe Sales. Aldus heeft Tobe Sales onnodig verwarring gezaaid, en zij zal daarvan de consequenties dienen te aanvaarden, in het bijzonder dient Tobe Sales te dulden dat er in haar omgeving een onderneming werkzaam is waarvan de handelsnaam heel in de verte zou kunnen lijken op die van Tobe Sales.
4.
Beoordeling van het geschil
4.1
Tussen partijen staat vast, althans zij hebben dienaangaande geen verschil van mening geuit, dat zij op geringe afstand van elkaar gevestigd zijn, en dat zij hun bedrijfsactiviteiten mede ontplooien in de (ruime) omgeving van hun plaats van vestiging.
4.2
Verweer a Kenmerkend element in de namen van partijen is de lettercombinatie T-O(O)-B-E. De toevoeging van Sales dan wel Sales [plaatsnaam] in de naam van eiseres is niet als kenmerkend te beschouwen: de nadruk ligt op het eerste deel van de handelsnaam, nl. Tobe. Anders dan TooBe betoogt, is de president van mening dat de beoordeling dient plaats te vinden op grond van de kenmerkende gedeelten van beide namen, te weten Tobe naast TooBe.
4.3
Verweer b TooBe hanteert een afwijkende schrijfwijze, met een B kapitaal binnen het woord. De president is echter van mening dat een dergelijke schrijfwijze op zich onvoldoende visueel verschil oplevert om het naast elkaar bestaan van beide handelsnamen zonder meer te rechtvaardigen.
4.4
Wat betreft de auditieve verschillen verwerpt de president het argument van TooBe dat de Engelse uitspraak van die naam het gevaar voor verwarring wegneemt. Immers, "too" en "be" zijn dan wel ieder voor zich Engelse woorden, maar – anders dan TooBe betoogt in haar productie 1 (brief d.d. 18 juni 2001, "verklaring naam") de woordcombinatie too be heeft in het Engels geen betekenis. De president is voorshands van mening dat het publiek bij het zien van de naam TooBe uit zichzelf die naam als niet een Engels woord of Engelse woordcombinatie zal beschouwen en ook niet als zodanig zal uitspreken. Van een auditief verschil tussen Tobe en TooBe lijkt dus geen sprake.
4.5
Het feit dat de uiterlijke vormgeving in de vorm van huisstijl, lettertype, kleuren, van beide namen sterk verschillend is, en verwarring zou kunnen voorkomen, dient in een geschil over de handelsnaam buiten beschouwing te worden gelaten. Hier is, in gevolge art. 1 Hnw., slechts aan de orde: de naam waaronder de onderneming wordt gedreven. Nu de handelsnamen Tobe Sales en TooBe aanmerkelijke visuele en auditieve overeenkomsten vertonen, dient verweer van TooBe te worden verworpen.
4.6
Verweer c Art. 5 Hnw. stelt niet als eis voor onrechtmatigheid dat er daadwerkelijk verwarring moet zijn opgetreden. Reeds de kans dat verwarring zou kunnen optreden is voldoende. Door TooBe is niet aangetoond dat het in aanmerking komend publiek of de potentiële klantenkring van een zodanige specifieke deskundigheid is, dat in die kring geen verwarringsgevaar te duchten is. Beide ondernemingen richten zich immers op ondernemingen in de ruimste zin van het woord. In een dergelijke algemene doelgroep kan niet op voorhand een zo nauwlettende en kritische houding ten aanzien van de aanbieders van reclame- en communicatiediensten worden aangenomen dat verwarringsgevaar is uitgesloten. De president verwerpt derhalve het verweer.
4.7
Verweer d Voor de beoordeling of twee ondernemingen naar hun aard, dat wil zeggen wat betreft hun bedrijfsactiviteiten, gelijken of verschillen, is niet van belang de omschrijving in het handelsregister. Het oordeel dient gebaseerd te zijn op de feitelijke werkzaamheden. Door TooBe is niet met kracht van argumenten bestreden dat Tobe, naast haar (groot)handel, reeds in het jaar 2000 ook ontwerp- en adviesdiensten op het gebied van reclame, marketing en public relations levert.
4.8
TooBe heeft erop gewezen (pleitnota mr. Martens, punt 3, laatste twee zinnen, en punt 6, slotzin, en aangevuld ter zitting) dat Tobe Sales en TooBe geen identieke, maar hooguit elkaar aanvullende diensten leveren: Tobe Sales levert zaken, terwijl TooBe ontwerpen en ideeën levert, die eventueel gerealiseerd kunnen worden in zaken die Tobe levert.
4.9
Dat moge zo zijn, maar dat neemt niet weg dat beide ondernemingen zich in de allereerste plaats richten op de markt van communicatie(advies) en reclame(uitingen). De president is daarom voorshands van mening dat partijen voor een aanzienlijk deel op dezelfde markt actief zijn. Het verweer van TooBe faalt derhalve.
4.10
Verweer e Bij de beoordeling van de onrechtmatigheid van het handelen van TooBe, c.q. de door Tobe Sales gestelde inbreuk op grond van art. 5 Hnw, is niet van belang of TooBe te goeder dan wel kwader trouw was toen zij onder de naam TooBe ging deelnemen aan het economisch verkeer. Wel kan aan TooBe worden toegegeven dat Tobe Sales, door haar gegevens in het Handelsregister niet in overeenstemming met de werkelijkheid te houden, de rechtszekerheid van derden, in dit geval van TooBe, niet heeft gediend. Deze voorlopige constatering leidt echter niet tot het oordeel dat TooBe met recht de handelsnaam TooBe kan voeren. Het verweer wordt derhalve verworpen.
4.11
De vordering onder 1 Nu de door Tobe Sales aan haar vorderingen ten grondslag gelegde inbreukmakende handelingen van TooBe naar het voorlopig oordeel van de president vaststaan, ligt de onder punt 3.1 genoemde vordering 1 voor toewijzing gereed.
4.12
Tobe Sales heeft echter noch in haar dagvaarding, noch bij pleidooi van haar raadsman, of anderszins ter zitting aannemelijk gemaakt dat haar belang zodanig spoedeisend is, dat TooBe niet een ruime termijn zou kunnen worden gegeven om de naam van haar onderneming te wijzigen. De president zal bovendien gebruik maken van de hem toekomende bevoegdheid tot matiging van de gevorderde dwangsommen.
4.13
De vordering onder 2 Door TooBe is geen apart verweer gevoerd tegen het onder 2 gevorderde, zodat ook die vordering voor toewijzing gereed ligt. 4.14 De vordering onder 3 De president acht de vordering tot bepaling van een termijn op grond van art. 50 lid 6 TRIPS-verdrag op de hierna vermelde wijze toewijsbaar.
4.15
De vordering onder 4 TooBe zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure.
5.
De beslissing De president:
5.1
beveelt gedaagden om binnen drie maanden na betekening van dit vonnis het gebruikvan de handelsnaam TooBe te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van ƒ 1.000,00 per overtreding respectievelijk per dag of gedeelte van een dag dat TooBe daarmee in gebreke is;
5.2
beveelt gedaagden om binnen 72 uur na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnaam www.toobe.nl te staken en gestaakt te houden, voor zover het gebruik betrekking heeft op de onderneming die door gedaagden onder de naam TooBe wordt gedreven, op straffe van een dwangsom van ƒ 1.500,00 per overtreding en per dag of gedeelte van een dag dat gedaagden daarmee in gebreke zijn;
5.3
Bepaalt dat de in dit vonnis uitgesproken dwangsommen vatbaar zijn voor matiging door de rechter voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn in aanmerking genomen de mate waarin aan dit vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding.
5.4
bepaalt op de voet van artikel 50 lid 6 TRIPS-verdrag de redelijke termijn waarbinnen Tob Sales een bodemprocedure aanhangig moet hebben gemaakt op twee maanden nadat gedaagden bij deurwaardersexploot aan Tobe Sales hebben kenbaar gemaakt te wensen dat over het onderhavige geschil een bodemprocedure aanhangig wordt gemaakt;
5.5
veroordeelt gedaagden in de kosten van deze procedure, aan de zijde van eiseres gevallen en begroot op ƒ2.500,00;
5.6
verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
5.7
wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.F.M. Strijbos, fungerend president, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 juli 2001, in tegenwoordigheid van de griffier. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
