Dari - Gedaagden
DomJur 2009-472
Rechtbank Rotterdam Zaak-/rolnummer: 318978 /KG ZA 08-1063 Datum: 18 december 2008 VONNIS in kort geding in de zaak van:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DARI financial services B.V., gevestigd te De Lier, eiseres, advocaat mr. A. Killan, - tegen 1. [gedaagde sub 1] , wonende te Rotterdam, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MATCH@WORK B.V., gevestigd te Rotterdam, 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RESOURCING GROUP B.V., gevestigd te Rotterdam, gedaagden, advocaat mr. M.A.T. Schroots.
Partijen worden hierna aangeduid als "Dari" respectievelijk "[gedaagden]".
1 Het verloop van het geding De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken: - dagvaarding d.d. 12 november 2008, met producties; - brief d.d. 26 november 2008 van mr. Killan, met producties; - conclusie van antwoord, met productie; - faxbericht d.d. 12 december 2008 van mr. Killan, met producties; - faxbericht d.d. 15 december 2008 van mr. Schroots, met producties; - pleitnotities en een productie van mrs. A. Killan en A.W. Kooy; - productie van mr. Schroots. De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 15 december 2008. 2 De vaststaande feiten Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende bestreden alsmede op grond van de inhoud van de door partijen overgelegde producties, kan in dit kort geding van de volgende feiten worden uitgegaan. 2.1 Dari houdt zich bezig met het verlenen van diensten waaronder recruitment, detachering, interim management, en projectmanagement op het gebied van accounting, finance en controlling. 2.2 Dari is houdster van het Beneluxmerk "DARI" met inschrijvingsnummer 0787668 voor on-der meer de volgende diensten: commercieel-zakelijk beheer, zakelijke administratie, admi-
nistratieve dienstverlening, geven van voorlichting op administratief gebied, financi?le en boekhoudkundige dienstverlening, financieel beheer, geven van voorlichting op het gebied van vermogensbeheer, dienstverlening op het gebied van ICT, en diensten van ICT?ers. Het woordmerk "DARI" is op 26 juli 2005 gedeponeerd door Dari Holding B.V. en is op 21 oktober 2008 op Dari overgegaan. Deze mutatie is op 21 november 2008 gepubliceerd. 2.3 Dari maakt gebruik van de domeinnaam www.dari.nl die zij in 1999 heeft geregistreerd. 2.4 Dari en de aan haar gerelateerde Dari-vennootschappen waaronder DARI it services B.V., DARI Vastgoed B.V., en DARI product services B.V., presenteren zich in het economisch verkeer regelmatig als de DARI-groep. 2.5 Gedaagde sub 1 is werknemer geweest van Dari tot het moment dat het dienstverband tussen gedaagde sub 1 en Dari als gevolg van een arbeidsconflict is ge?indigd. 2.6 Op 19 april 2006 heeft gedaagde sub 1 in ieder geval op naam van gedaagde sub 2 domeinnamen laten registreren voor "matchatwork", "resourcinggroup" en "darigroep" met de extensies .nl, .com, .eu, .info, .net, .org, en .nu. Met deze domeinnamen worden websites geëxploiteerd ten behoeve van gedaagde sub 3. Gedaagden sub 1 en sub 2 vormen de directie van gedaagde sub 3. Gedaagde sub 3 houdt zich onder meer bezig met recruitment, detachering, en interim management van finance professionals. 2.7 Bij brief van 11 april 2007 is gedaagde sub 3 namens Dari Holding B.V. en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen verzocht het gebruik van de naam "darigroep" en van de domeinnaam www.darigroep.nl te staken en gestaakt te houden en medewerking te verlenen aan het om niet overdragen van de domeinnaam aan Dari Holding B.V. 2.8 Gedaagden sub 1 en sub 3 hebben bij e-mailbericht van 22 december 2007, voor zover hier van belang, het volgende aan Dari, althans aan een aan haar gerelateerde vennootschap, bericht: "We hebben met elkaar een tweetal gesprekken gevoerd aangaande de domeinnaam Darigroep met al haar extensies. [?] Je gaf in ons laatste gesprek aan dat jullie (2Trust) gebruik willen gaan maken van deze naam. Om tot een zakelijke deal te komen zijn wij en de rechthebbende tot de domeinnaam met al haar extensies Match@Work, op zichzelf genomen bereid om de bewuste domeinnaam aan 2Trust te verkopen [?] tegen een koopprijs van Euro 25.000,00 [?]. De verkoop behelst de domeinnamen: "darigroep" en de extensies: ..nl; .eu; .com; .net; .org; .info; .biz en .nu." 2.9 Bij e-mailbericht van 23 december 2007 heeft Dari, althans aan een aan haar gerelateerde vennootschap, voor zover hier van belang, het volgende aan gedaagden sub 1 en sub 3 bericht: "De relatie Darigroep en Resourcesgroup is ons niet duidelijk, maar goed. [?] Als nieuwe eigenaren van Dari vinden wij dit niet de manier waarop businesspartners met elkaar om dienen te gaan, zeker wanneer je bedenkt dat wij toch meer met elkaar hebben dan een gewone business relatie. A bun Henk a tan so". 2.10
Bij brief van 29 juli 2008 zijn gedaagden sub 1 en sub 2 namens Dari en 2Trust Holding B.V., onder meer verzocht iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Dari te staken en gestaakt te houden en alle registraties voor domeinnamen die starten met dari-groep of anderszins het bestanddeel "dari" bevatten, te beëindigen althans door te halen.
3 Het geschil 3.1 Op gronden als in de dagvaarding vermeld en ter zitting toegelicht, vordert Dari dat de voorzieningenrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut: I. [gedaagden] ieder afzonderlijk met onmiddellijke ingang te gebieden iedere inbreuk op het Beneluxmerk DARI (registratienummer 0787668) van Dari te staken en gestaakt te houden, onder andere door met onmiddellijke ingang het gebruik van domeinnamen die starten met Darigroep of anders-zins het bestanddeel "Dari" bevatten (waaronder die met de extensies .nl, .com, .eu, .info, .net, .org, .nu en .biz) alsmede het "rerouten" naar websites van de Resourcing Group te staken en gestaakt te houden; II. [gedaagden] ieder afzonderlijk met onmiddellijke ingang te gebieden ie-dere inbreuk op de handelsnamen van Dari (zoals DARI financial services, DARI, Dari of Darigroep) te staken en gestaakt te houden, onder andere door met onmiddellijke ingang het gebruik van domeinnamen die starten met Darigroep of anderszins het bestanddeel "Dari" bevatten (waaronder die met de extensies .nl, .com, .eu, .info, .net, .org, .nu en .biz) alsmede het "rerouten" naar websites van de Resourcing Group te staken en gestaakt te houden; III. [gedaagden] ieder afzonderlijk met onmiddellijke ingang te gebieden het ten processe bedoelde onrechtmatig handelen jegens Dari te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door met onmiddellijke ingang het gebruik van domeinnamen die starten met Darigroep of anderszins het be-standdeel "Dari" bevatten (waaronder die met de extensies .nl, .com, .eu, .info, .net, .org, .nu en .biz) alsmede het "rerouten" naar websites van de Resourcing Group te staken en gestaakt te houden; IV. [gedaagden] ieder afzonderlijk te gebieden alle op hun naam voorko-mende registraties van domeinnamen (waaronder die met de extensies .nl, .com, .eu, .info, .net, .org, .nu en .biz) die starten met Darigroep of anders-zins het bestanddeel "Dari" bevatten, over te dragen aan Dari welke over-dracht voltooid moet zijn uiterlijk twee weken na het betekenen van dit vonnis, een en ander op kosten van [gedaagden]; V. te bepalen dat dit vonnis zonodig in de plaats treedt van de onder IV bedoelde medewerking van [gedaagden] om overdracht van de domeinnamen aan Dari op grond van artikel 3:300 BW; VI. een en ander op straffe van een onmiddellijk door Dari opeisbare en aan Dari verschuldigde dwangsom van EUR 5.000,-- per overtreding, dan wel - en zulks ter keuze van Dari - EUR 5.000,-- per dag dat [gedaagden] met de tijdige en volledige naleving van de onder I, II en III genoemde verboden en geboden in gebreke zijn; VII. althans zodanige voorzieningen te treffen als de voorzieningenrechter passend zal achten; VIII. [gedaagden] ieder afzonderlijk te veroordelen in de kosten van het geding, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte, zulks op grond van artikel 1019h Rv. 3.2 [gedaagden] voeren gemotiveerd verweer, waarop hierna, voor zover van belang, wordt ingegaan.
4 De beoordeling Spoedeisendheid 4.1 Ten aanzien van de spoedeisendheid is door [gedaagden] aangevoerd dat die ontbreekt, nu de zaak meer dan anderhalf jaar op zijn beloop is gelaten. Volgens Dari duurt het gebruik van
de domeinnaam "darigroep", ondanks dat [gedaagden] is verzocht dat gebruik te sta-ken, tot op heden onverminderd voort. De voorzieningenrechter oordeelt dat, gelet op het feit dat [gedaagden] door Dari Holding B.V. en door Dari in de gelegenheid zijn gesteld de (vermeende) inbreuk op het merk- c.q. handelsnaamrecht te staken en gestaakt te houden alsmede het feit dat van die (vermeende) inbreuk thans nog steeds sprake is, gegeven is dat Dari een spoedeisend belang heeft dat [gedaagden] het gebruik van de domeinnaam "darigroep" met de extensies .nl, .com, .eu, .info, .net, .org, .nu en .biz terstond staken en gestaakt houden.
Betrokken partijen 4.2 [gedaagden] voeren aan dat gedaagde sub 1 noch houder noch gebruiker is van de darigroep-domeinnamen en dat de registratie en het gebruik daarvan uitsluitend handelingen van gedaagde sub 2 zijn. Derhalve zijn de vorderingen van Dari voor zover die zijn gericht tegen gedaagden sub 1 en sub 3 niet toewijsbaar. Volgens Dari heeft gedaagde sub 1 zowel op eigen naam als op naam van gedaagde sub 2 darigroep-domeinnamen aangevraagd. Gelet op de door Dari als producties 6 in het geding gebrachte registraties, moet er voorshands vanuit gegaan worden dat gedaagde sub 1 bij de registratie van de domeinnaam "darigroep" met de extensies .nl, .com, .eu, .info, .net, .org en .nu uitsluitend heeft gehandeld namens gedaagde sub 2. Die registraties zijn, met uitzondering van de registratie "darigroep.bizz", op naam van gedaagde sub 2 verricht. Gedaagde sub 2 wordt in die registraties immers aangeduid als "Registrant", "Registrant Organization" en/of houder. Aannemelijk is dan ook dat gedaagde sub 1 bij het registreren van de betreffende darigroep-domeinnamen steeds namens gedaagde sub 2 heeft gehandeld. Nu gedaagde sub 2 voorshands als houder van de domeinnaam met de extensies .nl, .com, .eu, .info, .net, .org en .nu moet worden aangemerkt, acht de voorzieningenrechter de jegens gedaagden sub 1 en sub 3 ingestelde vorde-ringen niet toewijsbaar. 4.3 Voorts merkt de voorzieningenrechter op dat, gelet op de door Dari als producties 6 in het geding gebrachte registraties, de registratie van de domeinnaam "darigroep" met de extensie .bizz, kennelijk is verricht op naam van [gedaagde sub 1] Beheer B.V. Aangezien [gedaagde sub 1] Be-heer B.V. geen partij is in deze procedure acht de voorzieningenrechter de vorderingen van Dari, voor zover die betrekking hebben op de domeinnaam "darigroep" met de extensie .bizz niet voor toewijzing vatbaar.
Afstand van recht / rechtsverwerking 4.4 [gedaagden] voeren aan dat de vorderingen van Dari moeten worden afgewezen aangezien Dari afstand van recht heeft gedaan, althans haar rechten heeft verwerkt. [gedaagden] verwijzen voor hun standpunt naar het sub 2.9 weergegeven e-mailbericht van 23 december 2007. Met de opmerking "A bun Henk a tan so" waarmee Dari dat bericht heeft afgesloten, is - volgens [gedaagden] - bedoeld dat Dari zich bij de situatie neerlegt en niet meer op de zaak terug zal komen. Dari heeft daarna geruime tijd niets meer van zich laten horen zodat de redelijkheid en billijkheid zich ertegen verzetten dat Dari nu alsnog op de zaak terugkomt en overdracht van de domeinnaam vordert, aldus [gedaagden] Dari heeft gemotiveerd gesteld dat met die opmerking geenszins is bedoeld dat [gedaagden] de domeinnamen zouden mogen houden. 4.5 Voor afstand van recht is vereist dat uit een verklaring of uit andere gedragingen van de rechthebbende de wil tot uitdrukking komt het recht prijs te geven. In het kader van dit kort geding is evenwel onvoldoende komen vast te staan dat hiervan sprake is. Uit de enkele opmerking (in het Surinaams) "A bun Henk a tan so", wat daar verder ook van zij, in combinatie met het gegeven dat Dari vervolgens geruime tijd niets van zich heeft laten horen, kan nog
niet de wil om afstand van recht te doen worden afgeleid. Evenmin kan een en ander tot de conclusie leiden dat Dari haar rechten heeft verwerkt. Immers, enkel tijdsverloop levert geen toereikende grond op voor het aannemen van rechtsverwerking. Wil sprake zijn van rechtsverwerking, dan dient de schuldeiser zich te hebben gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht. Naast tijdsverloop is vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. Uit de opmerking "A bun Henk a tan so" kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende worden afgeleid dat door Dari het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat zij geen vordering zou instellen en kan evenmin worden afgeleid dat de positie van [gedaagden] onredelijk zou worden bena-deeld of verzwaard nu Dari haar vordering alsnog instelt.
Merkrecht Dari 4.6 [gedaagden] voeren aan dat, gelet op het feit dat gedaagde sub 2 de domeinnaam "darigroep" in april 2006 heeft geregistreerd en het merk "DARI" eerst in oktober 2008 is overgegaan op Dari, Dari de door die overdracht verkregen rechten niet tegen hen kan inroepen. Dari stelt dat zij houder is van het merk "DARI" dat op 26 juni 2005 door Dari Holding B.V. is geregistreerd en in oktober 2008 aan haar is overgedragen. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het feit dat het merk "DARI" eerst na de registratie van de domeinnaam "darigroep" is overgedragen aan Dari, er niet aan in de weg staat dat Dari de door die overdracht verkregen rechten jegens gedaagde sub 2 kan inroepen. Vaststaat immers dat het merk "DARI" reeds op 26 juni 2005 is gedeponeerd, derhalve voor de registratie van de domeinnaam "darigroep" door gedaagde sub 2. Dari Hol-ding B.V. kon als houder van het merk "DARI" de daaraan verbonden rechten jegens ge-daagde sub 2 uitoefenen tot de overdracht. Als gevolg van die overdracht zijn die rechten met ingang van 21 oktober 2008 op Dari overgegaan. Derhalve valt niet in te zien dat Dari de door die overdracht verkregen rechten thans niet tegen gedaagde sub 2 kan inroepen. De voorzieningenrechter verwerpt dan ook het verweer van [gedaagden] op dit punt.
Beschermingsomvang merk 4.7 Dari heeft haar vorderingen onder meer gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 sub b van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE), daartoe stellende dat [gedaagden] met het gebruik van de domeinnaam "darigroep" met de extensies .nl, .com, .eu, .info, .net, .org, en .nu. inbreuk maakt op het merkrecht van Dari. Volgens [gedaagden] is geen sprake van gebruik van het gedeponeerde merk (of een daarmee overeenstemmend teken) voor de diensten waarvoor dat merk is gedeponeerd. Derhalve zou alleen sprake kunnen zijn van een merkinbreuk als het merk bekend is én door het gebruik van het merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het merk. Het merk is niet bekend en het gebruik van de domeinnaam "darigroep" doet geen afbreuk aan het merk "dari", aldus [gedaagden] 4.8 Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter worden de darigroep-domeinnamen in het economische verkeer gebruikt voor soortgelijke diensten als de diensten die Dari als merkhouder van het merk "dari" aanbiedt en waarvoor dat merk onder andere is gedeponeerd. Gedaagden sub 2 en 3 houden zich immers, gelet op de informatie die zij op hun websites verstrekken en de bedrijfsomschrijving in het uittreksel uit het Handelsregister, onder andere bezig met zakelijke administratie en het leveren van diensten op het gebied van detachering, werving en selectie, en interimmanagement van finance professionals. De-ze financiële diensten worden, gelet op de door Dari in het geding gebrachte stukken, ook door
Dari verleend. Voorts is het merk "dari", gelet op het door Dari als productie 1 overge-legde afschrift Benelux merkenregister, onder andere gedeponeerd voor financiële dienst-verlening. 4.9 Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is verder vereist dat het teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk. Daarvan is sprake indien - mede gelet op de bijzonderheden van het gegeven geval en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd een verband tussen teken en merk wordt gelegd. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is ook aan dit vereiste voldaan. Met Dari is de voorzieningenrechter van oordeel dat het woord "groep" uit de darigroepdomeinnamen een algemeen woord is zodat het woord "dari" het meest kenmerkende element uit de domeinnamen vormt en onderscheidend is. Aangezien het merk "DARI" onderscheidend is en zowel auditief als visueel overeenstemt met het teken "dari" uit de dari-groepdomeinnamen en de darigroep-domeinnamen worden gebruikt voor soortgelijke diensten als de diensten die Dari als houder van het merk "DARI" aanbiedt, is aannemelijk dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk "DARI". Het publiek kan immers denken met Dari te maken te hebben wanneer het op een darigroep-website komt waar diensten worden aangeboden soortgelijk aan die van Dari. 4.10 Het vorenoverwogene leidt voorshands tot het voorlopige oordeel dat de vordering onder I gedeeltelijk wordt toegewezen, in die zin dat de voorzieningenrechter gedaagde sub 2 binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis zal gebieden het gebruik van domeinnamen die starten met darigroep of anderszins het bestanddeel "dari" bevatten (waaronder die met de extensies .nl, .com, .eu, .info, .net, .org en .nu) alsmede het "rerouten" naar websites van gedaagde sub 3 te staken en gestaakt te houden. De gevorderde geboden om iedere inbreuk op het merk "DARI" en op de handelsnamen van Dari alsmede het onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden, zullen worden afgewezen. Die onderdelen van de vorderingen zijn - naast het reeds gedeeltelijk toewijsbare sub I gevorderde - in het licht van hetgeen hierboven onder 4.6 tot en met 4.9 is over?wogen, te onbepaald om voor toewijzing vatbaar te kunnen zijn. 4.11 De vordering sub IV zal worden afgewezen aangezien in het kader van het onderhavige kort geding, mede gelet op de kennelijk langlopende discussie over de voorwaarden van overdracht van de darigroep-domeinnamen, geen plaats is voor de gevorderde overdracht. Hieruit volgt dat het sub V gevorderde evenmin voor toewijzing vatbaar is.
4.12 Gelet op het vorenoverwogene is de vordering sub VI voor toewijzing vatbaar, zij het dat de gevorderde dwangsommen eerst na 7 dagen na betekening van dit vonnis opeisbaar zijn en daaraan een maximum wordt verbonden van EUR 50.000,--. 4.13 De voorzieningenrechter ziet aanleiding de proceskosten te compenseren gelet op het feit dat de jegens gedaagden sub 1 en sub 3 ingestelde vorderingen worden afgewezen, en de jegens gedaagde sub 2 ingestelde vorderingen gedeeltelijk worden toegewezen. 4.14 Het meer of anders gevorderde zal worden afgewezen.
5 De beslissing De voorzieningenrechter,
gebiedt gedaagde sub 2 binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van domeinnamen die starten met darigroep of anderszins het bestanddeel "dari" bevatten (waaronder die met de extensies .nl, .com, .eu, .info, .net, .org en .nu) alsmede het "rerouten" naar websites van gedaagde sub 3 te staken en gestaakt te houden; bepaalt dat gedaagde sub 2 aan Dari vanaf 7 dagen na betekening van het onderhavige vonnis een dwangsom verbeurt voor iedere dag - een gedeelte van een dag voor een hele dag te rekenen - dat gedaagde sub 2 nalaat aan het hiervoor gegeven gebod gevolg te geven, ter hoogte van EUR 5.000,-- per dag met een maximum van EUR 500.000,-- in totaal; compenseert de proceskosten des dat ieder der partijen zijn eigen kosten draagt; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. E.J.F. Graveland-Beek, griffier.
Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
