BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE
BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER
ACCOR SA / Mevr. Veerle LEFEVER Zaak nr. DOM 44035: novotel.be
1.
De Partijen
1.1.
De Klager:
ACCOR société anonyme; met zetel te 91000, EVRY (Frankrijk), aan de rue de la Mare Neuve, 2; ingeschreven in het Régistre du Commerce et des Sociétés te EVRY (Frankrijk) onder het nummer B 602 036 444. Vertegenwoordigd door: Cabinet ORES, Conseil en Propriété Industrielle, met kantoor te 75008, PARIJS (Frankrijk), aan de rue de Saint Pétersbourg, 36, hierbij vertegenwoordigd door Mevrouw Nathalie DREYFUS, juriste.
1.2.
De Titularis:
2.
Domeinnaam
Mevrouw Veerle LEFEVER; wonende te 2980 ZOERSEL, Jukschot 17.
Domeinnaam: geregistreerd op:
"novotel.be” 8 juni 2003
Hierna te noemen "de Domeinnaam".
3.
Procedurele voorgaanden
Op 26 juni 2003 heeft de raadsman van de Klager een klacht (hierna “Klacht”) neergelegd bij de vzw CEPINA, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (hierna “CEPINA”), tegen de Titularis aangaande een geschil inzake de Domeinnaam CEPINA – VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK Stuiversstraat 8 – 1000 Brussel l Telefoon: +32-2-515.08.35 l Fax: +32-2-515.08.75 E-mail:
[email protected] l Site: http://www.cepina.be FORTIS BANK: 210-0076085-89 l KBC: 430-0169391-20 l BBL: 310-0720414-81
overeenkomstig artikel 2 van het Reglement voor Beslechting van Geschillen inzake Domeinnamen (hierna “het Reglement”). De Klacht werd oorspronkelijk opgesteld in het Frans; tevens werd een vertaling in het Nederlands ter beschikking gesteld. Per e-mail en aangetekend schrijven dd. 18 augustus 2003 verzocht CEPINA Mr. Bart Lieben om op te treden als derde beslisser (hierna “de Derde Beslisser”). Als bijlage werd het volledige dossier gevoegd. Per fax van dezelfde datum maakte de Derde Beslisser een door hem ondertekende onafhankelijkheidsverklaring over aan het Secretariaat van de vzw CEPINA, overeenkomstig artikel 7 van het Reglement. Per schrijven van dezelfde datum bracht het Secretariaat van de vzw CEPINA de Titularis en de Klager op de hoogte van de aanstelling van de Derde Beslisser. Per fax en aangetekend schrijven van 21 augustus werd de Derde Beslisser door het Secretariaat van de vzw CEPINA in kennis gesteld van het antwoord vanwege de Titularis (hierna “het Antwoord”). Op datum van 25 augustus 2003 werd een korte schriftelijke reactie op het Antwoord van de Titularis ontvangen; overeenkomstig artikel 12 van het Reglement werden de debatten gesloten op diezelfde datum. Op 5 september 2003 maakte de Derde Beslisser aan het Secretariaat van CEPINA een tussenbeslissing in deze zaak over, waarbij de debatten werden heropend en de Derde Beslisser de Klager verzocht Nederlandse vertalingen over te maken aan het Secretariaat van CEPINA van bepaalde door Derde Beslisser aangeduide documenten, en dit teneinde een gelijke behandeling van de Partijen te verzekeren en erop toe te zien dat iedere Partij haar rechten kon doen gelden. Vertalingen van bepaalde door de Derde Beslisser aangeduide documenten werden door de Klager overgemaakt aan het Secretariaat van CEPINA per fax van 15 september 2003. Per e-mail en aangetekend schrijven van 15 september 2003 maakte de Titularis haar antwoord op de vertalingen over aan het Secretariaat van CEPINA, hetwelk op 25 september 2003 tevens per e-mail een wederwoord van de Klager mocht ontvangen. Overeenkomstig de Tussenbeslissing van de Derde Beslisser, werden de debatten gesloten op vrijdag 26 september 2003. De Derde Beslisser bevestigt dat de Klacht werd beheerd overeenkomstig het Reglement. 4.
Feitelijke gegevens
Gelet op de Klacht en het Antwoord, kunnen de ter zake dienende feiten die aanleiding hebben gegeven tot onderhavig geschil aan de hand van de door de Partijen voorgebrachte procedure- en overtuigingsstukken als volgt worden samengevat:
Klager is houder van het merk “NOVOTEL” in een zeer groot aantal landen, met name in België (Benelux), via, onder meer, de volgende merken: 1. Internationaal merk “NOVOTEL” nr. 767 863 van 21 augustus 2001, beschermd in de Benelux voor de diensten van klasse 38 inzake internettelecommunicatie; 2. Internationaal merk “DOLFI NOVOTEL + logo” nr. 703 528 van 1 december 1998, beschermd in de Benelux voor de producten van de klassen 16 (boeken, kranten), 25 (kleding), 28 (speelgoed en sportartikelen), 41 (opvoeding, opleiding, ontspanning), 42 (restauratie, hotelwezen); 3. Internationaal merk “NOVOTEL COTE JARDIN” nr. 620 204 van 2 augustus 1994, verwijzend naar producten van klasse 3 (zepen), 16 (kranten, drukwerk), 42 (restauratie, hotelwezen); 4. Internationaal merk “NOVOTEL + logo” nr. 618 550 van 31 mei 1994, beschermd in de Benelux en verwijzend naar producten van de klassen 3 (zepen), 16 (kranten, drukwerk) en 42 (restauratie, hotelwezen); 5. Internationaal merk “NOVOTEL, VOUS ETES CHEZ VOUS” nr. 618 549 van 5 mei 1994, in de Benelux verwijzend naar producten van de klassen 3 (zepen, parfums), 16 (papier, drukwerk) en 42 (restauratie, hotelwezen); 6. Internationaal merk “NOVOTEL + logo” nr. 564 565 van 23 november 1990, beschermd in de Benelux, doelend op producten van de klassen 16 (papier, kranten), 20 (meubelen), 21 (huishoudelijke artikelen), 25 (kleding), 35 (reclame), 38 (pers- en informatiebureaus), 39 (transport van personen en goederen), 41 (opvoeding, ontspanning), 42 (hotelwezen, logies); 7. Internationaal merk “NOVOTEL” nr. 542 032 van 26 juli 1989, beschermd in de Benelux voor diensten inzake restauratie en hotelwezen; 8. Internationaal merk “NOVOTEL + logo” nr. R 352 918 van 25 november 1988, doelend op producten en diensten van de klassen 11 (verwarmingstoestellen), 16 (papier, kranten), 19 (bouwmaterialen), 20 (meubelen), 28 (spelen, speelgoed), 29 (vlees, vis), 42 (hotelwezen, restauratie). De Klager stelde vast dat de vennootschap INTERNETBANK, die niet betrokken is in dit geschil, was overgegaan tot de reservatie van de Domeinnaam, en dat deze domeinnaam verwees naar een actieve website met pornografisch karakter. Een eerste deurwaardersexploot, met een vaststelling van de volledige toestand, werd op verzoek van de Klager opgemaakt op 18 juni 2003. Op 16 juni 2003 heeft de Klager, via haar advocaat, een schriftelijke ingebrekestelling verstuurd, via e-mail en via een aangetekende brief met bericht van ontvangst, naar de licentienemer van de domeinnaam, de vennootschap INTERNETBANK, alsmede een schriftelijke ingebrekestelling via een aangetekende brief met bericht van ontvangst en via e-mail naar de vennootschap SIMPEL INTERNET in Nederland, met het verzoek om onmiddellijk de link tussen de domeinnaam www.novotel.be en de pornografische site te verbreken en tevens over te gaan tot de minnelijke overdracht van de domeinnaam www.novotel.be binnen de 12 uur.
Tegelijkertijd heeft de vennootschap ACCOR, via haar advocaat, de agent van de licentienemer van de domeinnaam, de vennootschap FIRSTLINK NETWORKS en de Belgische NIC op de hoogte gebracht van het bestaan van deze domeinnaam en de doorverwijzing naar een pornografische site. Nadat was vastgesteld dat de verstrekte gegevens voor de reservering van de domeinnaam onjuist waren, heeft de Belgische NIC de vennootschap Internetbank aangemaand de gegevens die voorkomen in de WHOIS databank te wijzigen ten gunste van een reële en controleerbare identiteit, op straffe van een annulatie van de domeinnaam. Op 22 juni 2003 kocht de Titularis evenwel de Domeinnaam van de vennootschap INTERNETBANK, naar eigen zeggen met het oog op de verdere verhandeling van deze domeinnaam; op maandag 23 juni 2003 werd deze via de transactie TRADEDOMAIN bevestigd door de agent van de Titularis. Titularis stelde in deze de vennootschap Computools Distribution BVBA aan als haar agent. Uit de voorgelegde stukken blijkt dat de Domeinnaam te koop werd aangeboden, en dit voor een initieel bedrag van EUR 1.600,00. Een tweede deurwaardersexploot werd opgesteld op 24 juni 2003 om de nieuwe identiteit van de licentienemer vast te stellen, alsook de doorverwijzing van deze Domeinnaam naar de pagina waar hij te koop wordt aangeboden. Later, op 5 september 2003, werd de vraagprijs voor de Domeinnaam blijkbaar verlaagd tot EUR 1.400,00.
Recentelijk werd de prijs voor de Domeinnaam nogmaals verlaagd, ditmaal tot EUR 500:
Voorts blijkt uit het dossier dat de Titularis meerdere persoonsnamen, merken en andere onderscheidende tekens heeft geregistreerd als domeinnaam in het .be ccTLD. 5.
Standpunt van de partijen
5.1.
Standpunt van de Klager
Samengevat stelt de Klager dat: -
de registratie van de Domeinnaam identiek is aan merken die toebehoren aan de Klager, welke merken geldig zijn voor de Benelux;
-
de Titularis geen enkel legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.
-
de registratie of gebruik te kwader trouw gebeurde (gebeurt).
De Klager vordert bijgevolg de overdracht van de Domeinnaam te zijnen bate.
5.2.
Standpunt van de Titularis
Samengevat stelt de Titularis (1) dat zij niet op de hoogte was van de merkenrechten van de Klager, en (2) dat zij gerechtigd is om de Domeinnaam te verhandelen via het Trade Domain-systeem, hetgeen haars inziens blijk zou geven van een legitiem belang.
6.
Discussie en bevindingen
6.1.
Toelaatbaarheid van de Klacht
Artikel 11.1 van het Reglement stelt dat “behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen is de taal van de procedure de taal gekozen in de Registratieovereenkomst”. Geen enkele Partij heeft een kopie van de Registratieovereenkomst overgemaakt; uit de opvraging uit de WHOIS-databank van DNS.be blijkt dat de Titularis bij de registratie van de Domeinnaam gekozen heeft voor de Nederlandse taal. De taal van de procedure is bijgevolg het Nederlands. Hoewel de Klacht oorspronkelijk werd opgesteld in het Frans, heeft Titularis een vertaling van de Klacht in het Nederlands overgemaakt, waaruit minstens impliciet kan worden afgeleid dat er tevens een akkoord tussen de Partijen bestond omtrent de taal van de procedure. 6.2.
Over de grond van de zaak
Overeenkomstig artikel 10, b, 1 van de “Algemene Voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het “.be”-domein beheerd door DNS BE” (hierna “de Algemene Voorwaarden”) moet de Klager het volgende aantonen: •
"de domeinnaam van de licentienemer identiek is aan of overeenstemt zodanig dat hij verwarring kan scheppen met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit waarop de klager rechten kan doen gelden; en
•
de licentienemer geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam; en
•
de domeinnaam van de licentienemer te kwader trouw geregistreerd is of te kwader trouw gebruikt wordt."
6.2.1. Identiek aan of overeenstemmend met de merken van de Klager De Domeinnaam betreft “novotel.be”. De Klager voert aan titularis te zijn van verschillende merken waarin het woord NOVOTEL voorkomt, waaronder verscheidene internationale merken verwijzend naar de Benelux en aanvaard in dit gebied.1 Gezien het bovenstaande, is de Derde Beslisser de mening toegedaan dat de Domeinnaam identiek is aan de merken van de Klager. De toevoeging van het suffix “.be” aan het merk doet hier geen afbreuk aan.2 1
Zie hierboven, punt 4.
Bijgevolg zijn wij van oordeel dat aan de voorwaarde opgenomen in artikel 10, b), 1, i van de Algemene Voorwaarden is voldaan. Het argument van de Titularis – al zou zij niet op de hoogte zijn van deze merken – doet in deze niet ter zake en dient in het licht van artikel 10, b), 1, i van de Algemene Voorwaarden niet verder te worden onderzocht. Wij wijzen in deze op het feit dat Titularis bij de onderschrijving van de Algemene Voorwaarden heeft verklaard en gegarandeerd dat door de registratie van de Domeinnaam geen rechten van derden werden geschonden of op enige wijze afbreuk gedaan werd aan de rechten van derden (artikel 8, a), 2 van de Algemene Voorwaarden).
6.2.2. Rechten en legitieme belangen Artikel 10, b, 3 van de Algemene Voorwaarden vermeldt een niet-exhaustieve lijst van omstandigheden waaruit rechten of legitieme belangen van de licentienemer (in casu de Titularis) kunnen blijken. Titularis stelt dat zij de Domeinnaam van de vennootschap INTERNETBANK kocht met als doel deze te verhandelen via het TRADE-DOMAIN-systeem van DNS.be, en dat zij haar legitiem belang put uit het feit dat zij zich inhoudt met de aankoop en verkoop van domeinnamen. Het enige “gebruik” dat door de Titularis van de Domeinnaam wordt gemaakt, betreft inderdaad het te koop aanbieden van – naast andere domeinnamen – de Domeinnaam. De Derde Beslisser wijst er in deze op dat het initiëren en afsluiten van een transactie via het TRADE-DOMAIN systeem impliceert dat de overnemer (de Titularis) zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de “Algemene Voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het “.be”-domein beheerd door DNS” (zie http://www.dns.be/nl/DomainInfo/howtochangelicensee.htm)3. Uit de stukken in ons bezit blijkt niet dat de Titularis naar buiten toe een gebruik zou maken van de benaming “Novotel” in overeenstemming met o.m. artikel 10, b, 3 van de Algemene Voorwaarden – het louter te koop aanbieden van een Domeinnaam wijst nog niet op het bestaan van rechten of legitieme belangen in hoofde van de Titularis. De Titularis voert nergens aan dat zij te goeder trouw onder deze benaming producten of diensten aanbiedt of hiervoor aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen, noch dat zij algemeen gekend zou staan onder de benaming “Novotel”. De Klager beweert voorts dat er geen enkele licentieovereenkomst of distributieakkoord afgesloten tussen de Titularis enerzijds en de Klager anderzijds, hetgeen niet door de Titularis wordt ontkend. Gelet op het bovenstaande – en meer bepaald artikelen 8 a) en 10, b 2 van de Algemene Voorwaarden – zijn wij bijgevolg van oordeel dat de Titularis geen rechten of legitieme belangen kan doen gelden aangaande de Domeinnaam.
2
Zie o.m. CEPINA, zaak nr. 4004, Pernod Ricard; CEPINA, zaak nr. 4021, Napster. “De registratie van een .be domeinnaam (dus ook de overdracht ervan) houdt in dat u zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers. De agent die u gekozen hebt, dient u deze voorwaarden bij de registratie van uw domein voor te leggen. Indien uw agent u deze voorwaarden niet zou hebben voorgelegd dan kunt u ze hier raadplegen.” (stap 3 van de procedure tot overdracht van domeinnamen). 3
Wij zijn dus van oordeel dat aan de voorwaarde opgenomen in artikel 10, b), 1, ii van de Algemene Voorwaarden is voldaan.
6.2.3. Registratie of gebruik te kwader trouw Artikel 10.b.2 van de Algemene Voorwaarden somt een aantal omstandigheden op die een bewijs kunnen leveren dat een domeinnaam te kwader trouw geregistreerd is of gebruikt wordt. Dit is onder meer het geval wanneer de feiten aantonen “dat de domeinnaam werd geregistreerd of verworven hoofdzakelijk om hem te verkopen, verhuren of om op een andere wijze over te dragen aan de klager die houder is van het overeenstemmende merk […] of desgevallend aan een concurrent van de klager over te dragen, en dit voor een prijs die de kosten verbonden aan de verwerving van de domeinnaam overschrijdt”. Onder “verwerving van de domeinnaam” dient voornamelijk te worden verstaan de geldsom die door een licentienemer aan de agent dient te worden betaald bij de (initiële) registratie (inclusief in het kader van een overdracht) van de domeinnaam. In onderhavig geval ligt Titularis’ vraagprijs voor de Domeinnaam (EUR 1.600,00, later verminderd tot EUR 1.400,00, respectievelijk EUR 500,00) hoger dan de kosten verbonden aan de (initiële) registratie van een domeinnaam; gelet op het feit dat CompuTools BVBA, de agent waarop Titularis beroep deed, voor de registratie of overdracht van een domeinnaam slechts een bedrag van EUR 8,5 aanrekent (zie: http://www.computools.be), is de vraagprijs voor de Domeinnaam duidelijk buiten alle proporties. Wij zijn dan ook de mening toegedaan dat de Titularis, mede op basis van haar eigen verklaringen, de Domeinnaam heeft verworven met als doel hem te verkopen (aan de Klager), en dit voor een prijs die duidelijk de kosten verbonden aan de verwerving van de Domeinnaam overschrijdt. De stelling van de Titularis dat iedereen die na het instellen van het TRADE-DOMAIN systeem een Domeinnaam kocht met als doel deze te verhandelen te kwader trouw zou handelen, kan niet worden bijgetreden: domeinnamen kunnen inderdaad te goeder trouw worden overgedragen met behulp van het TRADE-DOMAIN systeem, doch slechts in de mate dat hierbij de Algemene Voorwaarden worden gerespecteerd.4 Daarenboven kan, op basis van de voorgelegde stukken, worden gesteld dat Titularis meerdere merken, persoonsnamen of andere onderscheidende tekens heeft geregistreerd in het .be ccTLD, welke domeinnamen tevens via het internet te koop worden aangeboden voor een prijzen die duidelijk de kosten verbonden aan de verwerving ervan overschrijden. Vermits nergens blijkt dat er een aantoonbare band bestaat tussen de Titularis enerzijds en deze domeinnamen anderzijds, is er ons inziens in hoofde van Titularis – gelet op de concrete omstandigheden – sprake van een gedragspatroon, waarbij zij blijkbaar herhaaldelijk overgaat tot het registreren van merken, persoonsnamen of
4
Zie hoger, voetnoot 3.
andere onderscheidende tekens als domeinnaam in het .be ccTLD en deze voorts tegen aanzienlijke bedragen te koop aanbiedt. De kwade trouw van Titularis in de zin van de Algemene Voorwaarden staat ons inziens vast, en we zijn bijgevolg van oordeel dat aan de voorwaarde opgenomen in artikel 10, b), 1, iii van de Algemene Voorwaarden is voldaan. Wij zijn voorts de mening toegedaan dat niet verder dient te worden ingegaan op de vraag of er al dan niet een band bestaat tussen enerzijds de Titularis en anderzijds de vennootschappen INTERNETBANK, FIRSTLINK NETWORKS of SIMPEL INTERNET aangaande het routeren van internet-verkeer, zoals aangehaald door de Klager, vermits deze band ons inziens onvoldoende bewezen is. 7.
Beslissing
Dienvolgens, beslist de Derde Beslisser overeenkomstig artikel 10, e van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE tot de overdracht van de domeinnaamregistratie voor de domeinnaam "novotel.be" naar de Klager.
Brussel, 30 september 2003.
--------------------------Bart LIEBEN Derde Beslisser
