Merken beschermen buiten de Benelux Informatie voor ondernemers
Succesvol ondernemen begint met registreren
Een stap over de grens is voor veel ondernemers de gewoonste zaak van de wereld. Van oudsher zijn Belgen, Nederlanders en Luxemburgers dikwijls actief buiten het eigen land. Door de open grenzen en de eenvoudige wereldwijde communicatie vinden internationale transacties nog sneller en frequenter plaats dan vroeger. Door uw merk te registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is uw merk alleen in de Benelux beschermd. Wilt u in andere landen succesvol opereren, dan is het belangrijk uw merk ook daar vast te leggen. Het BBIE kan u op weg helpen bij de registratie van uw merk in het buitenland.
2
Waarom registreren in het buitenland?
Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom is het
Als u actief bent over de grens hebt u ook bescherming buiten de Benelux nodig. Het is belangrijk dat u rekening houdt met de commerciële en juridische omgeving van het land waarnaar u wilt exporteren, maar ook dat u bij het vaststellen van uw exportstrategie nadenkt over intellectuele eigendomsrechten.
officiële bureau voor de registratie van
Uw merk is door uw Benelux-inschrijving namelijk niet auto-
merken, modellen
matisch in andere landen geldig. De juridische bescherming
en tekeningen in de
van een merk, model of octrooi geldt alleen in de landen waar
Benelux. Het register
de registratie heeft plaatsgevonden. Wanneer u uw merk in de
van het Bureau bevat
Benelux aanvraagt, krijgt u wèl een prioriteitstermijn van zes
al bijna een miljoen
maanden om uw merk in het buitenland te registreren.
merken. Jaarlijks vinden via het Bureau zo’n
Een inschrijving buiten de Benelux kan dezelfde datum krijgen
2500 internationale
als uw basisregistratie in de Benelux. Dit heet prioriteit en
registraties plaats.
wordt ook wel het recht van voorrang genoemd. Als u binnen zes maanden na uw eerste depot depots van hetzelfde merk in andere landen verricht krijgen deze, als u uw prioriteitsrecht inroept, de datum van uw eerste depot.
3
Ondernemen op de grens “Mijn aannemersbedrijf is gevestigd in het oosten van het land, dichtbij de Duitse grens. Ik opereer in de twee landen. Dat is niet alleen boeiend, het vergroot mijn markt en is een natuurlijk gevolg van ons leven hier. Zeker tegenwoordig, met de open grenzen. Toen ik in Duitsland begon, werkte ik eerst vooral bij geëmigreerde Nederlanders. Van het een kwam het ander. Inmiddels heb ik ook een kantoor in Duitsland geopend en bestaat meer dan de helft van mijn klanten uit Duitsers. Als je gaat ondernemen in het buitenland, moet je veel zaken en vergunningen regelen. Merken beschermen is misschien niet je eerste prioriteit maar hoort zeker op je actielijst thuis. Je kent die buitenlandse markt niet goed. Misschien gebruik je wel onbewust iemand anders z’n bedrijfsnaam. Registratie helpt je om alle investeringen in een merk, logo en bijbehorende zaken lonend te maken. Ik heb mijn merk dus ook in Duitsland geregistreerd. Daarvoor kon ik ook terecht bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Het Bureau heeft meegeholpen aan de juiste registratie van mijn merk via de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom.”
4
Welke mogelijkheden voor registratie zijn er? Hoe u uw merk internationaal registreert, is afhankelijk van uw afzetmarkt en uw exportstrategie. Ook zijn er belangrijke verschillen tussen de wetgevingen en de procedures van de verschillende landen. Verder kan de taal waarin u een registratie moet aanvragen een barrière vormen. Het is zeker de investering waard om een specialist op het gebied van intellectuele eigendom in te schakelen voor een compleet advies en samen te bepalen wat voor uw specifieke situatie de beste ‘beschermingsroute’ is. Ook een combinatie van verschillende beschermingsroutes is mogelijk.
De mogelijkheden op een rij: 1. Een nationale registratie Wilt u uw merk in één specifiek land registreren? Dan kunt u hiervoor een nationaal depot doen. Dit depot moet u indienen bij de bevoegde instantie in dat land in de officiële taal. Een overzicht van nationale instanties vindt u op www.wipo.int/members/en. 2. Een Europese registratie U kunt uw merk in heel Europa in één keer laten beschermen bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM) in Alicante via een Europese merkregistratie. Door één enkel depot wordt uw merk een zogenoemd Gemeenschapsmerk, dat is beschermd in alle landen die lid zijn van de Europese Unie. U kunt terecht bij het het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor informatie over de te volgen procedure. De website van het BHIM is: oami.europa.eu. 3. Een internationale registratie Als u een registratie wilt voor bijvoorbeeld een aantal landen binnen de Europese Unie en/of een aantal landen erbuiten, registreert u uw merk via de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) in Genève. Hiervoor hebt u
5
eerst een Benelux-inschrijving nodig. Via het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom kunt u een aanvraag indienen voor één of meer van de ruim tachtig landen die zijn aangesloten bij het Systeem van Madrid. De website van de WIPO is: www.wipo.int. 4. Overige mogelijkheden Naast de al genoemde mogelijkheden bestaat - bijvoorbeeld voor Afrika – ook de optie een merk te deponeren voor een bepaalde groep landen. Zie voor informatie www.aripo.org.
De internationale organisaties Het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM) is opgericht in 1996 en gevestigd in het Spaanse Alicante. Het BHIM is een officiële instantie van de Europese Unie met als taak merken of modellen te registreren in de Europese Unie. Na registratie van uw merk of model bij het BHIM bezit u een zogeheten Gemeenschapsmerk of Gemeenschapsmodel. Het BHIM investeert veel in e-business-tools, waardoor het voor ondernemers in Europa heel eenvoudig is om online te registreren. De Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) is gevestigd in het Zwitserse Genève. De WIPO is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. WIPO heeft 184 lidstaten en beheert 23 internationale verdragen. Via het Systeem van Madrid kunt u met één aanvraag bescherming krijgen in ruim tachtig landen. Daaronder vallen naast de Verenigde Staten, Japan en Australië bijvoorbeeld ook China en Rusland.
6
Merkregistratie in Europa “Mijn bedrijf Earproof is gespecialiseerd in gehoorbescherming voor de muziekbranche, entertainment en beveiliging. Voor mij draait alles om het opbouwen van mijn merk. Ik spreek vanuit het merk Earproof een breed publiek aan. Niet alleen met goede producten, maar ook met informatie over het gehoor en de noodzaak van gehoorbescherming. Eerst heb ik professionals in de muziekmarkt benaderd. Daarna kon ik bij consumenten aangeven dat veel beroemde dj’s ook Earproof-bescherming gebruiken. Zo heb ik voor mijn merk een reputatie en een goede naam opgebouwd. Ik heb de merkregistratie zelf verzorgd. Een advocatenkantoor heeft voor mij onderzocht of het merk nog uniek was in Europa. Daarna heb ik mijn naam en logo bij het BBIE geregistreerd. Vervolgens heb ik online mijn merk in Europa geregistreerd. Als je weet in welke categorieën je je merk wilt beschermen, dan kun je dit heel goed zelf doen.”
7
‘Vino vidi vici’ tegen ‘Vodka vidi vici’ “Als wijnhandelaar zocht ik een merknaam voor mijn eigen ‘huiswijn’. Na een brainstorm met vrienden kwam daar uit: ‘Vino vidi vici’. Ik heb meteen een Benelux-merk aangevraagd op internet. Toen het merk was geregistreerd, dronken we er een feestelijk glas champagne op. Een paar jaar later zag ik bij de plaatselijke slijterij een aanbieding voor ‘Vodka vidi vici’. Ik heb meteen het BBIE gebeld en gevraagd of dat zomaar kon. Zij vertelden dat het merk nog geen twee maanden geleden was gepubliceerd en dat ik dus nog oppositie in kon dienen. In een brief zette ik uitvoerig mijn bezwaren tegen ‘Vodka vidi vici’ uiteen. Na enige tijd volgde bericht dat mijn oppositie gegrond werd verklaard. Iemand zou kunnen denken dat de merken van dezelfde onderneming waren. Het merk ‘Vodka vidi vici’ werd geschrapt en de wederpartij werd veroordeeld in de kosten van 1000 euro. Opnieuw alle reden voor een feestje!”
8
Is mijn merk internationaal beschikbaar? Het is belangrijk na te gaan of een concurrent al eenzelfde of vergelijkbaar merk heeft geregistreerd in het land waarnaar u wilt exporteren. Daarnaast kan ook een nationaal merk of een handelsnaam een probleem vormen voor uw inschrijving in het Europese register. Daarom raden wij u aan om merkonderzoek te doen vóórdat u in een ander land de markt op gaat.
Als een merkaanvraag eenmaal is gepubliceerd, kunnen anderen met oudere (merk)rechten bezwaar maken tegen uw merkaanvraag. Dit wordt oppositie genoemd. In de Benelux (BBIE) kan dit gedurende twee maanden en in Europa (BHIM) gedurende drie maanden na de publicatie van uw aanvraag. Een houder van oudere merkrechten maakt meestal bezwaar als uw merk, en de producten en diensten waarvoor het merk is aangevraagd, te veel lijken op zijn merk. Dat kan uw verkoopstrategie in dat land behoorlijk ondermijnen. U kunt zelfs gedwongen worden de verkoop te staken en een schadevergoeding te betalen. Het is overigens verstandig ook meteen na te gaan wat de betekenis is van uw merk in dat land. Want als uw merk in de taal van het exportland een andere, misschien wel negatieve betekenis heeft, kan dat vervelende gevolgen hebben voor uw afzet. Om een indruk te krijgen van reeds geregistreerde Europese merken, kunt u het merkenregister van het BHIM raadplegen op oami.europa.eu. Maar om alle risico’s van een internationale merkintroductie te beoordelen, is deskundigheid nodig. Voor het doen van merkonderzoek en het registeren van uw merk in Europa raden wij u daarom aan een specialist in te schakelen. Op de site van het BHIM staat een lijst van erkende Europese gemachtigden.
9
Hoe verlopen de procedures? Een nationale registratie De basisprincipes voor nationale registratie komen in grote lijnen overeen met een Benelux-registratie, maar de procedures en kosten verschillen per land. Daarom is het moeilijk hier in het algemeen iets over te zeggen. Een Europese registratie De volledige procedure voor de Europese registratie van een merk (een Gemeenschapsmerk) neemt ongeveer twaalf tot achttien maanden in beslag, mits er geen oppositie wordt ingediend. U kunt uw aanvraag direct bij het BHIM indienen of een Europees merkengemachtigde inschakelen. De aanvraag gebeurt in een van de 22 officiële talen van de EU. Het BHIM correspondeert in het Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans. De tarieven van het BHIM wijzigen regelmatig. U betaalt een bedrag voor de aanvraag en een bedrag voor de inschrijving. Het standaard tarief voor de online aanvraag en de registratie van een Gemeenschapsmerk bedraagt € 900. De kosten voor een aanvraag op papier liggen € 150 hoger. Een internationale registratie Een internationale registratie verloopt altijd via het bureau van het land van oorsprong. In uw geval is dat dus het BeneluxBureau voor de Intellectuele Eigendom. De aanvraag gebeurt in het Engels of het Frans. Wij controleren of uw internationale depot in orde is en of het identiek is aan uw Beneluxbasisinschrijving. Vervolgens sturen wij uw internationale depot door naar de WIPO.
10
De kosten voor een internationale aanvraag zijn onder andere afhankelijk van het aantal landen waar u uw merk wilt registreren. U betaalt een basistarief aan de WIPO en een landentarief, dat per land kan verschillen. Een inschatting van de kosten voor uw aanvragen kunt u maken via www.boip.int. Daar vindt u ook uitgebreide informatie over het verrichten van een internationaal depot en de benodigde formulieren.
Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom kan alle soorten informatie verstrekken over de te volgen procedures. Maar het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom kan en mag u alleen informeren. Natuurlijk kunt u alle zaken rond merken zelf regelen, maar merkenrecht is een specialisme. Veel bedrijven hebben deze specialistische kennis niet in huis. Daarom is het verstandig om advies in te winnen bij een merkengemachtigde of bij een advocaat die in intellectuele eigendom gespecialiseerd is. Zij kennen het merkenrecht en de daarop gebaseerde rechtspraak en literatuur door en door. Zij kunnen u adviseren of een ouder merk een potentieel probleem is voor het nieuwe merk. Ook adviseren ze over alle wettelijke aspecten van de merkenbescherming en bemiddelen ze bij conflicten.
Merkenspecialisten hebben zich verenigd in de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM). Adressen van hun kantoren vindt u op www.bmm.eu.
11
Voordelen en aandachtspunten van de verschillende mogelijkheden
Nationale registratie Voordelen • Een nationale registratie kan voordeliger zijn wanneer u slechts naar één land exporteert. • U kunt prioriteit inroepen als u deze aanvraag binnen 6 maanden na uw aanvraag in de Benelux doet én het land is aangesloten bij het Verdrag van Parijs. Dit is de oudste mondiale regeling op het gebied van intellectuele eigendom. Aandachtspunten • Voor landen die niet zijn aangesloten bij het Systeem van Madrid, kunt u een merk alleen registreren via de nationale instantie van dat land. Voorbeelden hiervan zijn Canada en de landen in Zuid-Amerika. • De aanvraag moet worden gesteld in de taal van het land. Als een vertaling nodig is, kunnen de kosten behoorlijk oplopen. • Soms bent u verplicht een vestiging in het land te hebben.
12
Europese registratie Voordelen • Door één enkele procedure heeft uw merk bescherming in de hele Europese Unie. Dit scheelt een hoop administratie. • De aanvraag is relatief goedkoop. • Bestaande nationale inschrijvingen kunnen ingebouwd worden. Dit betekent dat u zich bij een nieuwe Europese aanvraag kunt beroepen op de registratie van uw merk in een of meer Europese landen. Als het Europese merk wordt ingeschreven, kunt u de oude inschrijving(en) laten vervallen terwijl de oude aanspraken blijven bestaan. Aandachtspunten • Een Europese aanvraagprocedure neemt veel tijd in beslag. • Als uw Europese aanvraag geweigerd wordt, geldt deze weigering automatisch voor alle landen in de Europese Unie. U hebt wel de mogelijkheid uw Europese merkaanvraag tegen betaling om te zetten in nationale aanvragen voor de landen waarin uw aanvraag niet geweigerd wordt. • Eén merkinschrijving ergens in Europa – of dat nou in Cyprus is of in Duitsland – kan de Europese registratie van uw merk al tegenhouden. • Handhaving van een registratie in 27 landen kan kostbaar en tijdrovend zijn. Het risico op onvoorziene juridische stappen in vreemde landen en talen neemt toe. U kunt hiervoor het beste een specialist inschakelen.
13
Internationale registratie Voordelen • De aanvraag voor een internationale merkregistratie wordt door ieder land afzonderlijk beoordeeld. Als zich in een van de landen een probleem voordoet, blijft de aanvraag voor de overige landen behouden. • Een internationale aanvraag kan bij een en dezelfde nationale dienst worden afgehandeld, inclusief eventuele mutaties en vernieuwingen. • Het kan goedkoper zijn om een merk eerst in een paar landen te registreren, en daarna uit te breiden naar meer landen. • Als u binnen zes maanden na de aanvraag van uw Beneluxregistratie een internationale registratie aanvraagt, kunt u prioriteit inroepen. Dit betekent dat u voor uw internationale registratie dezelfde aanvraagdatum krijgt als in de Benelux. Aandachtspunten • Een internationale merkregistratie blijft vijf jaar afhankelijk van de basisregistratie. Dit wil zeggen dat als binnen vijf jaar na de internationale registratie de basisregistratie (in uw geval dus de Benelux-registratie) om een of andere reden vervalt, bijvoorbeeld wanneer u een oppositieprocedure in de Benelux verliest, ook automatisch de internationale registratie vervalt. Dit geldt ook op het moment dat uw basisregistratie beperkt wordt. Bijvoorbeeld wanneer een deel van de producten en diensten waarvoor u uw merk geregistreerd heeft uit de registratie moeten worden geschrapt, omdat het merk voor die producten en diensten is geweigerd.
14
Contact Voor algemene inlichtingen, formulieren, het aanvragen van diensten en de tarievenlijsten, kijk op onze website: www.boip.int.
Algemeen adres en Nationale Diensten
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom Bordewijklaan 15 2591XR Den Haag Nederland T +31 70 349 11 11
U kunt ook contact opnemen met de afdeling Informatiecentrum: vanuit Nederland: 070 349 12 42 vanuit België: 070 244 242 vanuit Luxemburg: 8002 5383
F +31 70 347 57 08
[email protected] www.boip.int
Federale Overheidsdienst Economie K.M.O., Middenstand en Energie Dienst voor de Intellectuele Eigendom North Gate III – Koning Albert II Laan 16 1000 Brussel België T +32 2 277 52 97 F +32 2 277 52 77
[email protected] http://economie.fgov.be/opri-die.jsp
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur Office de la propriété intellectuelle Boulevard Royal 19-21 L -2449 Luxembourg - G.D. Luxembourg T +352 247 841 87 F +352 222 6 60
[email protected] www.eco.public.lu
Deze brochure is tot stand gekomen met financiële steun van het Bureau voor Harmonisatie in de Interne Markt (merken, tekeningen en modellen)
15
