logo met beschrijvende woorden convergentie program CP 3 – OHIM – EU landen common communication - 2 oktober 2015
BBMM Masterclass Leiden, november 2015
Theo-Willem van Leeuwen Merkenbureau Abcor
weigering: absolute gronden art 2-11 BVIE: merk wordt geweigerd indien:
a. het teken geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2; b. het merk elk onderscheidend vermogen mist; c. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; d. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
oplossing bij beschrijvende merken logo erbij
BX regnr 599717 (1996)
BX regnr 653049 (1999)
BX regnr 759413 (2004)
BX regnr 839356 (2004/8)
juridische basis
Hof van Justitie 15 september 2005 C-37/03 P BioID Merkaanvraag logo BioID voor software, telecommunicatie diensten ter verificatie en identificatie van organismen gebaseerd op een of meerdere specifieke biometrische kenmerken (klasse 09, 38 en 42).
gebruik van (standaard) lettertypes BioID = afkorting van biomertical identification = geen ov Lettertype en schrijfwijze voldoen? Het aangevraagde merk is een woord in een bepaald lettertype en twee grafische elementen, namelijk het punt „■” en het teken „®” r.o. 71: -gebruik van het lettertype “Arial” -verschillende dikte van de letters Nee, onvoldoende om merk onderscheidend vermogen te geven.
gebruik van leestekens punt „■” en het teken „®” Het aangevraagde merk is een woord in een bepaald lettertype en twee grafische elementen, namelijk het punt „■” en het teken „®” Gebruik niet dusdanig dat het aan het merk voldoende onderscheidend vermogen geeft om als herkenningsteken te kunnen dienen. r.o. 74 “de beeld- en grafische elementen [zijn] bovendien te oppervlakkig om het aangevraagde merk in zijn geheel beschouwd onderscheidend vermogen te verlenen. Deze elementen bevatten geen enkel aspect, zoals fantasie of een originele combinatie, dat dit merk geschikt maakt om zijn wezenlijke functie te vervullen voor de waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft.”
praktijk beleid BBIE – OHIM- rechter Hof Brussel – 15 februari 2008 (IEF: 5690)
Merkaanvraag logo Plus Motor Oil voor industriële oliën en vetten en smeermiddelen BBIE: beschrijvend, geen onderscheidend vermogen Hof Brussel: wel onderscheidend - Opvallende gestileerde grafische en gekleurde voorstelling - PLUS is blikvanger - Kleur heeft in oog springende rol - Grafische aspect net zo belangrijk als woord zelf
conclusie Geen eenduidig beleid in Europa wanneer beeldelementen onderscheidend vermogen geven aan merk met beschrijvende woorden. Gevolg – roep om harmonisatie Common Communication on the Common Practice of Distinctiveness – Figurative Marks containing descriptive/ non-distinctive words - 2 Oktober 2015 (European Trade Mark and Design Network)
waar overgenomen Implementatie in: AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, OHIM, PT, RO, SE, SI, SK, UK. Geen implementatie (wel volgen): FI, IT en PL In werking; 3 maanden na publicatie (meeste 2 jan 2016)
BOIP al per 2 oktober 2015
diverse richtlijnen voor logo’s Project opgedeeld in drie groepen: - Woordmerken in speciale schrijfwijze 1. Lettertype 2. Combinatie met kleur 3. Combinatie met leestekens 4. Schrijfwijze/ opmaak - Grafische beeldiconen/ elementen 5. Simpele grafische vormen 6. Formaat en positie t.o.v. woord - Figuratieve beelden 7. Wanneer is een beeld ‘beschrijvend’ (link)
1- letterfonts/ type’s Wat denk je: Merk FLAVOUR AND AROMA - klasse 30: Koffie Gewoon lettertype: Gewoon en deels vet gedrukt Handgeschreven versies Cursief (suggestie handgeschreven) Onleesbaar hand geschreven Grafisch opgemaakt logo
handgeschreven, bold, wisselend
Merk FreshSARDINE
- klasse 29 (sardientjes)
Handgeschreven versies en cursief typofont (suggestie handgeschreven)
Kleine letters en hoofdletters Gewoon en cursief Gekke schrijfwijze (hoofdletters in het woord) Beetje afwijkende ongebruikelijke schrijfwijze
nieuw beleid – aandacht afleiden Standaard lettertype niet voldoende. (Wisten we.) Huidig ontwerp:
“In general, descriptive/non-distinctive word elements appearing in basic/ standard typeface, lettering or handwritten style typefaces– with or without font effects (bold, italics) – are not registerable”
Moet meer zijn. Consument moet getriggered worden. Moet afgeleid worden van beschrijvende betekenis. “Where standard typefaces incorporate elements of graphic design as part of the lettering, those elements need to have sufficient impact on the mark as a whole to render it distinctive. When these elements are sufficient to distract the attention of the consumer from the descriptive meaning of the word element or likely to create a lasting impression of the mark, the mark is registerable.”
weigeringen OHIM 2014/15 Hoe OHIM nu: Magnifica kl 35, 36, 37 (verkoop, lease en reparatie van auto’s)
Good Ribbons (textielwaren)
kl 23, 24,
terecht? oude rechtspraak R 655/2007-1 – ‘Foamplus” 07/05/2008 Kl 01, 07, 22 Deels normaal, deels cursief. Op zich zijn dit niet vreemde schrijfwijze, te weinig T464/08 ‘Superleggera’ 19/05/2010 Kl 12, 25, 28 (super legera betekent super licht) Typo font niet gebruikelijk maar niet sterk genoeg om als herkenningsteken te werken. Reden; handgeschreven fonts is wel gebruikelijk
terecht? oude rechtspraak
T-559/10 “Natural Beauty” 11/07/2012 Kl 3 Font is basaal, gebruikelijk. Feit dat B ietsje groter is, is vrijwel niet zichtbaar. Te weinig om aan het geheel onderscheidend vermogen te geven.
R 1641/2007-2 [DVB] 09/10/2008 Kl 09 en 38 DVB = Digital Video Broadcasting. Mentale inspanning nodig mo de letters DVB uit logo te halen. Letters niet direct herkenbaar. Zou ook kunnen staan DV3, D13, LV3, LVB. Voldoende om te dienen als merk.
2 – beschrijvend woord en kleuren Wat denk je: Merk FLAVOUR AND AROMA - klasse 30: Koffie Achtergrondvlak in kleur en standaard lettertype
Gekleurde omlijning (een kleur) Gekleurde omlijning met verloop (een kleur) Gebruik meerdere kleuren
nieuw beleid – algemeen niet Kleur toevoegen niet voldoende Juridische basis: Libertel/ Heidelberg: “Save in exceptional cases, colours do not initially have a distinctive character” (para. 39).”
Huidige ontwerp:
“The mere “addition” of a single colour to a descriptive/nondistinctive word element, either to the letters themselves or as a background, will not be sufficient to give the mark distinctive character.” “Use of colours is common in trade and would not be seen as a badge of origin. However, it cannot be excluded that a particular arrangement of colours, which is unusual and can be easily remembered by the relevant consumer, could render a mark distinctive.”
weigeringen OHIM 2014/15 Hoe OHIM nu: Experts Consulting center
IHR KÜCHEN PARTNER
BAGS4U
kl 35, 41
kl 35
kl 09,18, 35 (comptassen)
3 – gebruik van leestekens
Gebruik van punten, aanhalingstekens geeft een merk geen onderscheidende kracht aan merk dat bestaat uit beschrijvende worden.
terecht? oude rechtspraak
Rechtspraak: gebruik leestekens
C-37/03 P BioID - Hof EU -15/09/2005 Beeld- en grafische elementen [zijn] te oppervlakkig… hebben geen fantasie aspect, ook geen originele combinatie. T-75/08 “!” – Gerecht EU- 30/09/2009 Is alleen uitroepteken, zonder iets extra’s. Teken wordt vaak in sales gebruikt, consument zal het als signaalteken zien/ als aandacht trekker in reclame.
4 – woordmerk speciale opmaak
nieuw beleid – aandacht op design Moet meer zijn dan simpel truckje. Consument ziet eigenlijk een logo/ beeld, niet direct het beschrijvende woord. Huidige ontwerp:
“The way in which the word elements are positioned can add distinctive character to a sign when it is capable of affecting the consumer’s perception of the meaning of said word elements. In other words, the arrangement must be of such a nature that the average consumer focuses on it rather than immediately perceiving the descriptive message. In general, the fact that the word elements are arranged in vertical, upsidedown or in one, two or more lines is not sufficient to endow the sign with the minimum degree of distinctive character that is necessary for registration.”
weigeringen OHIM 2014/15 because we KNOW HOW to display! (kl 06, 35, 42: frames, displays)
CUSTOMMADE kl 18, 25, 35 (leer, kleding en retail voor leer en kleding)
SoftTouch kl 3 (wasmiddelen, wasverzachter)
5 – gebruik simpele grafische figuren
nieuw beleid – te simpel Nee, alleen simpel grafische toevoeging van punten, lijnen ,cirkels etc. is niet voldoende, en helemaal niet als het woord daardoor omkaderd wordt. Huidige ontwerp:
“Descriptive or non-distinctive verbal elements combined with simple geometric shapes such as points, lines, line segments, circles, triangles, squares, rectangles, parallelograms, pentagons, hexagons, trapezia and ellipses (this list of simple geometric shapes is not exhaustive) are unlikely to be acceptable, in particular when the above mentioned shapes are used as a frame or border.” “This is because a geometric shape which merely serves to underline, highlight or surround the word element will not have sufficient impact on the mark as a whole to render it distinctive.” “On the other hand, geometric shapes can add distinctiveness to a sign when their presentation, configuration or combination with other elements creates a global impression which is sufficiently distinctive.”
vreemde combinaties Geografische vorm werkt hier niet als kader door vreemde positionering van de woorden ten opzichte van de vorm
Is huidig beleid BBIE: BX DESIGN HOTEL logo (kl 36, 41, 43)
ongebruikelijk in handel Geografische vormen/ symbolen die gebruikelijk zijn in de handel om producten te verkopen / promoten geeft geen onderscheidend vermogen aan het logo. Huidig ontwerp:
“In general, figurative elements that are commonly used or customary in trade in relation to the goods and/or services claimed do not add distinctive character to the mark as a whole.”
weigeringen OHIM 2014/15
Romantic Fashion – kl 14, 25, 40 (kleding)
TEST IT – klasse 09, 11 (lampen)
Transfer GO – klasse 36 (financiële diensten)
terecht? rechtspraak - simpel
Rechtspraak: simpele geometrische vormen (sub b)
T-304/05 “PENTAGON”, 12/09/2007 Simpele vijfhoek, meer een label. Publiek ziet het als esthetische/ design niet als herkenningsteken. T-159/10 “PARALLELLOGRAM”, 13/04/2011 Simpele parallellogram, moet afwijken van de standaard, hier golfje- te weinig. T-139/08 “half a smiley smile” 29/09/2009 Teken blijft niet hangen, consument zal het zien als decoratief element, onafhankelijk van aangevraagde waren.
terecht? rechtspraak simpel R 1146/2005-2 [label] 22/05/2006 Klasse 16 (stickers): banale weergave van een label, geen onderscheidend vermogen. R 444/2012-2 [gele vorm] 15/01/2013 Klasse 06, 07, 08, 09, 20 Simpele vorm. Geel vaak gebruikt voor betere zichtbaarheid. Consument interpreteert kleur geel als waarschuwing of decoratief aspect. T-122/01 “Best Buy” 03/07/2003 Publiek zal vorm en kleur als prijskaartje, prijskaartje gebruikelijk in de handel.
6 – omvang onderscheidend beeld formaat
nieuw beleid – duidelijk eigen plek Merk is registreerbaar als onderscheidend beeldelement vanwege zijn positie en formaat een eigen plek inneemt
Huidige ontwerp: “In general, when a figurative element that is distinctive on its own is added to a descriptive and/or non-distinctive word element, then the mark is registrable,provided that said figurative element is, due to its size and position, clearly recognizable in the sign..”
weigeringen OHIM 2014/15 Das-Kit kl 09, 12 (oplaadpunten voor auto’s
Tourismus2020
kl 09, 41, 42
7 – ‘beschrijvende’ beelden geen onderscheidend vermogen
(foto) realistische weergave klasse 29; sardientjes
Logo, gestileerd beeld (herkenbaar?) klasse 29; sardientjes
Logo, gestileerd beeld Klasse 37; ongediertebestijding
beschrijvende beeldelementen (foto) realistische weergave klasse 29; sardientjes Aparte design, vis in vorm F, I
Logo, character (lopende graat) klasse 29; sardientjes
Logo, character Klasse 37; ongediertebestijding
nieuw beleid De combinatie van niet onderscheidende elementen moet meer zijn dan de som der delen/ een simpele samenvoeging van die elementen. Huidige ontwerp: ““In some cases the figurative element consists of a representation of the goods and services claimed. In principle, said representation is considered to be descriptive and/or devoid of distinctive character whenever: – It is a true-to-life portrayal of the G&S – It consists of a symbolic/stylised portrayal of the G&S that does not depart significantly from the common representation of said goods and services; In other cases the figurative element may not represent the goods and services but may still have a direct link with the characteristics of the goods and/or services. In such cases the sign will be considered non-distinctive, unless it is sufficiently stylised.”
weigeringen OHIM 2014/15
Logo gestileerde burger (restaurants)
kl 43
Partners 4Soccer kl 35, 36, 41 Sportsponsoring, fundraising voor sport, Sportdiensten, coaching
weigeringen OHIM 2014/15
Puresurfcamps (surfvakanties)
kl 39, 41, 43
EasyFix Kl 06, 11, 20 (kranen etc)
Low Carb (kl 29, 31, 43) (voedsel; vlees, vis en horeca diensten)
weigeringen OHIM 2014/15
Logo taxi one klasse 38, 39 (vervoer, taxi diensten)
Logo Klasse 29, 30, 32 (vegetarisch voedsel)
Social Care logo kl 44, 45 medische verpleegdiensten
terecht? rechtspraak over picto’s
Rechtspraak: pictogrammen
T-414/07 “a hond holding a card with three triangles”, 02/07/2009 Kl 09, 35, 36, 38 en 42 Consument zal er instructies voor gebruik in zien. Pijlen geven weer hoe kaart in apparaat gestoken moet worden. Gebruikelijk, consument ziet dagelijks dit soort pictogrammen bij banken, supermarkten, stations, vliegvelden etc. R2124/2011-5 [bliksem schicht] 21/09/2012 Klasse 09 Voor consument het internationaal symbool voor energie/ hoog voltage.
terecht? de guidelines over beelden Principe: als het alleen werkelijke/ natuurlijke weergave dan niet onderscheidend. “Where a figurative mark consists exclusively of a basic natural form which is not significantly different from a true-to-life portrayal that serves to indicate the kind, intended purpose or other characteristic of the goods or services, it should be objected to under Article 7(1)(c) CTMR as descriptive of a characteristic of the goods or services in question.”
vervolg guidelines en beelden
Voorbeelden (sub b niet onderscheidend)
Wijnblad is niet onderscheidend voor wijn
Afbeelding/ realistische foto koe voor melk en melkproducten (klasse 29/ 35) Koeien zijn standaard symbolen voor melk Hier realistisch koe/ gebruikelijk beeld Feit dat die van boven gefotografeerd is, is te weinig om beeld onderscheidend vermogen te geven.
terecht? oude relevante rechtspraak
T-385/08 “Representation of a dog” GvEA 08/07/2010 - Kl 18 en 31 Hof; bij dit soort producten (halsbanden en tassen voor honden, is het gebruikelijk in de handel dat de beesten dan realistisch worden weergegeven, of realistische stilering van de hond. Publiek zal direct begrijpen dat aangeboden waren voor deze hond geschikt is. T-386/08 “Representation of a horse” GvEA 08/07/2010 – Kl 25 Consument zal direct link leggen tussen paard en paardrijden en daarom is er ook een directe link tussen teken paard en paard rijkleding
7. samenvatting en conclusies -
Guidelines OHIM zijn minder vergaand dan voorgestelde beleid
-
Conversie voorstel rekt het begrip ‘realistische/ natuurlijk weergave’ veel te ver op.
-
Gebruikt term – directe link. GvEA heeft dit slechts gedaan bij realistisch weergegeven herkenbare beesten.
-
Niet OHIM maar de rechter moet beleid bepalen. Gevolg: enige jaren onduidelijkheid voordat Europese Hof hier haar oordeel over zal geven.
-
BBIE tot op heden veel ruimhartiger
gevolgen voor de depotpraktijk
-
Hoe in te dienen? Woorden OHIM soms nog ietsje ruimer, maar met beeld eerder weer weigering
-
Als je eerst BX doet (acceptatie) en dan EU- die dan altijd doen via IR, want CTM wordt vaak geweigerd (kan je opting back doen)
Alldayinternet kl 09, 38, 42 (telecommunciatie apparatuur, telecommunicatie, internet access)
gevolgen bij inbreuk casus: Sportlife – Stimorol Casus: Sportlife vs Stimorol
-
Hoe te handelen bij inbreuk; losse delen nog kans van slagen?
spoeddepot leaf (sportlife)
Registraties Leaf – Sportlife BX 717308 (21 -06-2001) BX 703902 (22-06-2001)
casus: TUC - Apéro TUC – CTM merk verpakking
Gesignaleerde verpakking Apéro
Wat te doen?
Nog spoed depot doen? Zo ja waarvoor en wordt het geaccepteerd/ indien niet – voeding voor wp
vragen
Abcor Postbus 2134 2301 CC LEIDEN Nederland
+31 (0)715763116 +31 (0)715768947
[email protected] www.abcor.nl facebook.com/abcor twitter.com/abcor Gratis download merkenboek www.ie-inbedrijf.nl
© 2015/ Abcor/Nederland
