IPR kader voor TKI s. Een handreiking

IPR kader voor TKI’s Een handreiking

1

Versie juni 2012

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

LIJST MET AFKORTINGEN ................................................................................... 6 INTRODUCTIE..................................................................................................... 1 TOTSTANDKOMING KADER… .............................................................................. 4 HOOFDSTUK 1: MOTIEVEN EN ANDERE BELANGEN ............................................. 6 1.1 DE ROL VAN INTELLECTUELE EIGENDOM IN HET TKI...................................................................... 7 1.2 MOTIEVEN .................................................................................................................... 9 1.3 SNELLE BESLUITVORMING EN HELDERE PROCEDURES ....................................................................11 1.4 GESCHILBESLECHTINGSREGELINGEN ......................................................................................12 1.5 CENTRALE CÖORDINATIE: IP-MANAGER ..................................................................................14 1.6 UITGANGPOSITIE VAN DEELNEMERS. ......................................................................................15

HOOFDSTUK 2: TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ACHTERGRONDKENNIS ......... 16 2.1 ACHTERGRONDKENNIS ......................................................................................................17 2.2 TOEGANG EN GEBRUIK ......................................................................................................18 2.2.1 Gebruik achtergrondkennis bij implementatie van project .......................................................... 18 2.2.2 Gebruik achtergrondkennis na het project ................................................................................ 18

HOOFDSTUK 3: RECHTHEBBENDE OP GEGENEREERDE KENNIS ......................... 20 3.1 TOEWIJZING VOORGRONDKENNIS .........................................................................................21 3.2 KOSTENVERDELING IPR ....................................................................................................23

HOOFDSTUK 4: PUBLICEREN, PATENTEREN EN GEHEIMHOUDING .................... 24 4.1 GEHEIMHOUDING EN BEVEILIGING VAN INFORMATIE ....................................................................25 4.2 PUBLICEREN EN PATENTEREN...............................................................................................26

HOOFDSTUK 5: EXPLOITATIE VAN KENNIS....................................................... 28 5.1 VOORGRONDKENNIS ........................................................................................................29 5.2 MOGELIJKHEDEN GEBRUIK VOORGRONDKENNIS ..........................................................................30 5.3 GEBRUIK VOORGRONDKENNIS .............................................................................................31 5.3.1 Gebruik voorgrondkennis voor onderzoeksdoeleinden door (andere) participanten ........................ 31 5.3.2 Commercieel gebruik van voorgrondkennis door participanten .................................................... 31 5.3.3 Gebruik voorgrondkennis voor commercieel gebruik door derden ................................................ 32

5.4 VERLENING EN VERKRIJGING VAN GEBRUIKSRECHTEN EN HET STAATSSTEUNKADER ..................................33

BIJLAGEN ......................................................................................................... 35 ENKELE RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN..................................................................................35 DIGITALE LINKS NAAR BRONNEN ................................................................................................38

Lijst met afkortingen AIO

Assistent in Opleiding

BMM

Biomedical Materials Programme

CTMM

Centre for Translational Molecular Medicine

DPI

Dutch Polymer Institute

ESI

Embedded Systems Institute

IE

Intellectuele eigendom

IP

Intellectual Property

IPR

Intellectual Property Rights

ISPT

Institute for Sustainable Process Technology

M2i

Materials Innovation Institute

TKI

Topconsortium voor Kennis en Innovatie

TTI

Technologisch Top Instituut

TO2

Toegepaste OnderzoeksOrganisaties

VSNU

Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten

IPR-kader TKI’s

Introductie In het nieuwe bedrijfslevenbeleid van het kabinet staat samenwerking binnen en tussen de negen Topsectoren centraal. Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) vormen daarbij het kloppend hart. Binnen een TKI is er een bundeling van excellente privaatpublieke samenwerking in topsectoren op het gebied van onderzoek en innovatie. Hiermee wordt meer synergie en samenhang beoogd van onderzoeks- en innovatieactiviteiten voor economische en maatschappelijke speerpunten. Meer excellent onderzoek dat leidt tot belangwekkende innovatieve producten en processen en een versnelde verspreiding van kennis naar het bedrijfsleven door een meer vraaggestuurde inzet van het onderzoek. Het systeem van intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten of IPR) neemt daarin een belangrijke plaats.

De boegbeelden van de Topsectoren hebben aangegeven dat er behoefte bestaat aan een duidelijk kader voor afspraken over IE-rechten. Zij stellen daarbij dat binnen dit kader IPR voortvloeiend uit toegepast en meer competitief onderzoek moet behoren bij het daarbij investerende bedrijfsleven.

Het huidige landschap van IPR-regelingen binnen de Topsectoren wordt gekenmerkt door zijn diversiteit. De kleur en dynamiek van elke sector is dus ook terug te zien in de regelingen op het gebied van IE. Het uitgangspunt voor dit kader is dat die kleur en dynamiek behouden moeten kunnen blijven. Naast verschillen per sector, kunnen ook verschillen worden onderscheiden naar gelang het onderzoek meer fundamenteel of meer marktgericht is. Deze verschillen zullen ook binnen een topconsortium voor kennis en innovatie bestaan. Toch is het wel belangrijk om deze op elkaar af te stemmen en te stroomlijnen.

Voor het voorliggende IPR-kader betekent dit dat afhankelijk van de sectorale wensen en de aard van het onderzoek verschillende arrangementen mogelijk, of zelf noodzakelijk zijn. Geen one size fits all dus. Het is belangrijk dat onderzoekpartners zich goed bewust zijn van wat zij met de samenwerking beogen. Daaruit vloeit immers voort hoe de afspraken met betrekking tot IPR worden vormgegeven. Met dit document willen we daarvoor een handreiking bieden, wat behulpzaam kan zijn om binnen de TKI’s het meest geschikte kader vast te stellen. De concrete invulling is aan partijen zelf en hangt mede af van het soort onderzoek dat gedaan wordt, met inachtneming van nationale en internationale regelingen. Dat past ook in de sturingsfilosofie van het bedrijfslevenbeleid.

1

Tegelijk met dit document wordt de TKI-leidraad gepubliceerd. In dat document wordt ingegaan op meer algemene aspecten die van belang zijn bij de vorming van TKI’s. Beide documenten moeten in onderlinge samenhang worden bezien. Waar relevant wordt verwezen naar de TKI-leidraad.

De opzet van dit kader is als volgt:

Het eerste hoofdstuk bespreekt de doelen en wensen van de samenwerking en de IPRrelevante punten waaraan voorafgaand aan een samenwerkingsverband kan worden gedacht, c.q. welke afspraken partijen van te voren zouden kunnen maken. In deze fase is het van belang dat partijen duidelijk maken wat zij met de samenwerking beogen. Ook betreft dit veelal onderwerpen met een zekere generieke betekenis, die in het hele traject kunnen terugkeren, zoals de rol, plaats en taken van de IP-manager en de beslechting van geschillen.

In het tweede hoofdstuk wordt besproken welke afspraken partijen zouden kunnen maken over het gebruik van achtergrondkennis. Dit is, kortgezegd, de bestaande kennis die partijen inbrengen in het onderzoeksproject. Afspraken daarover worden logischerwijs zo veel mogelijk voor het begin van het onderzoekstraject gemaakt, maar het kan voorkomen dat daarover ook in een later stadium nog wordt gesproken.

Het derde hoofdstuk gaat over de kennis die in het project wordt gegenereerd. We spreken over voorgrondkennis als het gaat over kennis die tijdens het onderzoeksproject en in het kader daarvan wordt gegenereerd. Kennis die door participanten tijdens, maar niet in het kader van het project wordt gegenereerd, noemen we zijgrondkennis. In dit in dit hoofdstuk worden regels over de aanspraak op en de verdeling van IE-rechten besproken.

Gedurende het project krijgen partijen ook met ander IE-gerelateerde zaken te maken, waarover zij afspraken kunnen maken. Dit betreft onder meer de vraag wanneer over onderzoeksresultaten kan worden gepubliceerd, welke afspraken worden gemaakt over geheimhouding en openbaarmaking en bescherming van intellectueel eigendom. Deze onderwerpen worden besproken in het vierde hoofdstuk.

Het vijfde hoofdstuk, tenslotte, handelt over de exploitatie van de in het project gegenereerde kennis door partners binnen de TKI of door eventuele derde partijen. Een belangrijk aspect daarbij wordt gevormd door de staatssteunregels.

2

Dit IPR-kader vormt een leidraad voor de mogelijke inrichting van het IPR-onderdeel van een TKI. Het document is bedoeld als een hulpmiddel en is niet bindend. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in dit document zou kunnen voorkomen.

3

Totstandkoming kader… De regeling met betrekking tot intellectuele eigendom vormt voor participanten in een TKI een belangrijk aspect, omdat de regeling bepalend is voor de rechtspositie van de betrokken participanten bij toegang tot, de aanspraak op en gebruik van IPR. Dit geldt bijvoorbeeld voor wat betreft de vrijheid om de resultaten te gebruiken, deze over te dragen of deze in licentie te geven met als doel daarmee inkomsten “in cash” of “in kind” te verwerven. Tegelijkertijd vormt de gegenereerde kennis in een TKI een belangrijke bron voor vervolgonderzoek en voor wetenschappelijke publicaties en de valorisatiedoelstellingen van de kennisinstellingen. De keuzes die participanten per onderdeel maken hangen samen met de motieven die zij hebben om samen te werken. De afspraken omtrent IPR zijn de weerslag van wat partijen met de samenwerking beogen en wat zij daarin belangrijk vinden. Het is daarom belangrijk dat, voordat IPR-regelingen worden uitgewerkt, daarover tussen partijen duidelijkheid bestaat. Daarmee investeren partijen in het vertrouwen dat zij in elkaar en in het samenwerkingsproject hebben. Betrokkenheid van het management van een TKI bij de IPR-afspraken voorkomt misverstanden achteraf en draagt bij aan een soepele totstandkoming van de IPR-afspraken. Binnen deze aanpak dient het aspect van valorisatie niet uit het oog te worden verloren.

…geïnspireerd op bestaande regelingen… Bij het ontwerpen van de basis voor dit IPR-kader voor de TKI’s is geput uit de veelheid en diversiteit van bestaande IPR-regelingen voor publiek-private onderzoekssamenwerkingarrangementen. Gekeken is naar de bestaande IPRvoorwaarden over de uitvoering van onderzoek en de voorwaarden die gelden voor de omgang met IPR voortvloeiend uit het overeengekomen onderzoek. Ook is rekening gehouden met de verschillende rollen die bestaan binnen de Nederlandse innovatie- en kennisinfrastructuur en de verschillende product- en marktontwikkelingstrajecten die sector-specifiek kunnen zijn. Bij het schrijven van dit IPR-kader is het uitgangspunt gekozen dat een TKI de gehele kennisketen (van fundamenteel en toegepast onderzoek tot valorisatie) kan bestrijken. Dat betekent dat we te maken hebben met verschillende IPR-arrangementen en er ten aanzien van de verschillende onderdelen steeds keuzes gemaakt kunnen worden. Bij het schrijven van dit document is naast de IPR-regelingen van de bestaande TTI’s ook gekeken naar de IPR arrangementen die worden gehanteerd bij onderzoeksorganisaties, universiteiten en onderzoeksfinanciers. Hoewel ook deze regelingen een grote diversiteit

4

kennen, kunnen daarin ook rode lijnen worden ontwaard. Deze vormen de basis voor het voorliggende kader. Ook is gebruik gemaakt van andere bronnen waarin de uitgangspunten voor goede onderzoekssamenwerking zijn beschreven. Bijvoorbeeld: het Zevende Kaderprogramma van de EU, de Lambert Toolkit uit het Verenigd Koninkrijk, de Guideline Responsible Partnering (2009) en het rapport Profiteren van octrooien (2007). Op een concept-versie van dit IPR Kader voor TKI’s zijn schriftelijke reacties ontvangen van STW, NWO,TU Delft,VU&VUmc TTO, VSNU, VNO-NCW, TTI GG, Philips, Topteam HTSM, Holst centre,TNO en TO2, M2I, Novay, Wetsus. Er is overleg geweest met het ministerie van OCW, ook naar aanleiding van de ontvangen reacties. Met medewerking van NL Octrooicentrum, onderdeel van Agentschap NL, is vervolgens dit IPR Kader afgerond.

…vanuit het wettelijke kader. Grondslag en uitgangspunt voor het kader vormen de wettelijke regelingen op het gebied van de intellectuele eigendom zoals neergelegd in de Rijksoctrooiwet 1995, de Zaaizaaden plantgoedwet 2005, het Beneluxverdrag voor de intellectuele eigendom (merken, tekeningen en modellen), de Auteurswet en internationale regelingen en verdragen op dit gebied. In de bijlage zijn enkele relevant geachte bepalingen opgenomen. Daarnaast is belangrijk dat regelingen moeten passen binnen de lijnen van het O, O & I staatssteunkader (zie paragraaf 5.4 voor meer details). Tot slot is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de definities zoals deze in het Zevende Kaderprogramma (vanaf 2014 Horizon2020) gehanteerd worden.

5

Hoofdstuk 1: Motieven en andere belangen

6

1.1 De rol van intellectuele eigendom in het TKI In het nieuwe bedrijfslevenbeleid met daarin prominent de vorming van TKI’s wordt een groot aantal van de relevante actoren op het terrein van publiek-private onderzoeksamenwerking samengebracht. Daarmee wordt heel veel deskundigheid, kracht en ervaring gebundeld. Daarmee worden echter ook veel verschillende modellen en uitvoeringsmodaliteiten samengebracht die in de loop der jaren hun nut hebben bewezen. Vooral op het terrein van de omgang met IPR komt dat tot uitdrukking. Zeker voor organisaties die met verschillende modellen moeten werken (zoals onderzoeksinstituten), kan dat lastig zijn. Niet alleen is het werken met verschillende voorwaarden gecompliceerd en verwarrend, het kan ook leiden tot een verbrokkeling van IE-posities en van valorisatiedoelstellingen. Dat kan de effectiviteit van de benutting van de onderzoekssamenwerking ondermijnen. Het is dus belangrijk om verschillende modellen op elkaar af te stemmen en deze te stroomlijnen.

Tegelijkertijd zal het veelal niet mogelijk zijn om één standaard te ontwikkelen voor de omgang met IPR, omdat daarvoor de situaties te veel verschillen. Het voorliggende document kan daarom geen standaardmodel voorschrijven, zo dat al zou passen in de sturingsfilosofie van het bedrijfslevenbeleid. Daarin wordt het immers aan de partijen die samen het bestuur van een TKI vormen, overgelaten de voor het betreffende TKI meest passende inrichting te bepalen.

Belangrijk voor de inrichting van een TKI Het ligt derhalve op de weg van de TKI-bestuurders richting te geven aan de afspraken die in het verband van een TKI worden gemaakt over intellectueel eigendom. Welke keuzes worden gemaakt, zal ook afhangen van de visie die de TKI-bestuurders hebben over de inrichting van een TKI en in hoeverre zij daarbij gebruik wensen te maken van bestaande structuren en de daarin aanwezige expertise en ervaring. Daarmee kan ook met betrekking tot IPR invulling worden gegeven aan de wens om de inrichting van TKI’s lean and mean te houden.

In de organisatie van een TKI zal aandacht moeten worden besteed aan de uitoefening van bepaalde functies met betrekking tot de omgang met IPR. Dat betekent niet dat al die functies ook in het apparaat van een TKI zelf moeten worden belegd. Zo is het belangrijk dat binnen een TKI afspraken worden gemaakt met betrekking tot de eigendom van de IE. Maar dat betekent niet de eigendom ook bij de TKI zelf moet worden belegd (zie hierover nader: paragraaf 3.1). Ook is het belangrijk dat deelnemers

7

aan een TKI zich een mening vormen over de rol van de IP-manager (zie hierover ook: paragraaf 1.5). Deze functie moet door een TKI goed worden belegd, maar ook dat betekent niet dat dit per sé een TKI-functionaris moet zijn. TKI’s kunnen besluiten om deze functie te beleggen bij een van de deelnemende partijen of uit te besteden. Ook kunnen er redenen zijn om, gelet op de aard van het onderzoek of de deelnemende partijen per programma binnen een TKI te variëren.

8

1.2 Motieven Partijen die deelnemen aan een onderzoeksproject hebben daarbij ieder hun eigen oogmerk en doen dat vanuit hun eigen achtergrond. Doelstellingen en belangen kunnen overeenstemmen, maar kunnen ook uiteenlopen. Dat laatste hoeft geen probleem te zijn, mits partijen begrijpen wat de ander beoogt en hierover goed afspraken maken met elkaar. Voor een goede samenwerking is het van belang dat partijen daarover reeds in een vroegtijdig stadium en op het juiste managementniveau nadenken en communiceren. Het verdient aanbeveling om dat te doen op het niveau in de organisatie waar de besluiten over de onderzoeksamenwerking worden genomen. Onderhandelingen kunnen dan zuiverder verlopen doordat deze ingaan op daadwerkelijke belangen in plaats van over een juridische vertolking daarvan. Duidelijkheid over belangen en doelen helpt de met de uitvoering van de afspraken belaste juristen om een regeling te treffen die beantwoordt aan datgene wat partijen die zij vertegenwoordigen voor ogen staat.

Een niet te onderschatten factor is bovendien dat door een vroegtijdige betrokkenheid van het management bij onderhandelingen wordt bijgedragen aan het commitment van de betrokken partijen aan het project en helpt bij het creëren van een vertrouwensbasis, die essentieel is voor goede samenwerking. Zo zullen managers die in de voorfase zijn betrokken bij het uitwisselen van elkaars belangen gemakkelijker tot oplossingen kunnen komen als in een latere fase onverhoopt problemen ontstaan. Bovendien ontstaat zo een scherper beeld van de meerwaarde van de onderzoeksamenwerking en wat partijen bindt.

Box 1: twee voorbeelden Voorbeeld 1 Onderzoeksorganisatie(X) wil kennis zoveel mogelijk verspreiden en geeft daarom het liefst niet-exclusieve licenties uit. MKB(Y) wil graag aan de slag met de kennis van Onderzoeksorganisatie (X), maar weet dat bij de volgende financieringsronde de beoogde venture capitalists niet blij worden van contracten met rechten van derden op het product van MKB(Y). De MKB-er zal daarom graag willen dat de onderzoeksorganisatie de kennis overdraagt of exclusief licentieert. Voorbeeld 2 Wanneer een onderzoeksorganisatie bijv. twee AIO’s op een project zet om hen te laten promoveren dan kan zij bijvoorbeeld meer waarde hechten aan de mogelijkheid om de resultaten snel te kunnen publiceren. Een participerend bedrijf kan daarentegen grote waarde hechten aan opschorting publicaties om zijn kennisvoorsprong op concurrenten te behouden of een eventuele octrooiaanvraag niet in gevaar te brengen. Beide partijen hebben dan belang bij een duidelijke afspraak hieromtrent, bijvoorbeeld heldere afspraken over de periode waarin geheimhouding verplicht is, of de betrokkenheid van de onderzoeker bij het aan te vragen octrooi.

9

Er kunnen ook andere factoren een rol spelen bij de invulling van een IPR-regeling zoals de sector waarin de kennis wordt ontwikkeld, de verdeling van de financiering van het onderzoek of de mate waarin de technologie rijp is voor de markt (technology readiness level). Iedere sector wordt gekenmerkt bijvoorbeeld door zijn eigen time-to-market, wens tot exclusiviteit of draagkracht van de participanten. Een belangrijke factor die invloed uitoefent op de afspraken binnen een IE-regeling wordt gevormd door de zogenaamde Technology Readiness Levels. Naarmate de technologie waarop het onderzoek betrekking heeft, zich meer naar de markt beweegt, zal het belang van een goede doorstroming van de kennis naar marktpartijen toenemen. Dit komt tot uitdrukking in de regeling die partijen treffen met betrekking tot de voorgrondkennis (zie hierover verder hoofdstuk 3). Partijen moeten natuurlijk wel afspraken maken over de wijze waarop hierover tussen hen wordt afgerekend. Daarbij spelen ook staatssteunelementen een rol (zie hierover hoofdstuk 5). Ook hebben onderzoeksorganisaties belangen. Zo is het voor onderzoekers van groot belang dat zij toegang (blijven) hebben tot kennis. Niet alleen in het desbetreffende onderzoeksproject, maar ook daarna voor eventueel vervolgonderzoek en onderwijs. Van belang is ook dat rekening wordt gehouden met valorisatiedoelstellingen van onderzoeksorganisaties en kennisinstellingen. Dat kan bijvoorbeeld de verwaarding van specifieke kennis tot octrooien betreffen, het opzetten van spin-off bedrijven, of het betrekken van de onderzoeksamenwerking in het onderwijs. Zie hierover ook paragraaf 3.2 van de TKI-leidraad.

Welke oplossing daarvoor gekozen wordt, kan niet in abstracto worden bepaald. Dat is afhankelijk van de specifieke context. Belangrijk is dat in de beginfase de belangen van alle partijen duidelijk zijn gemaakt en helder naar voren komen. Juristen kunnen vervolgens vanuit deze belangen een invulling geven aan de juiste kleur en dynamiek en de uitwerking verzorgen van voor alle partijen relevante en acceptabele IPR-clausules.

10

1.3 Snelle besluitvorming en heldere procedures Essentieel voor het welslagen van nieuwe aanpak van het bedrijfslevenbeleid is onder meer een snelle omzetting van kennis en kunde naar kassa. Dat betekent dat niet alleen sprake moet zijn van heldere en redelijke voorwaarden die worden afgesproken, maar ook snelle besluitvormingsprocedures die duidelijkheid geven over rechten en plichten met betrekking tot gebruik van de resultaten en de voorwaarden waaronder deze mogen worden gebruikt. Deelnemers dienen er voor te zorgen dat er duidelijke procedures zijn voor snelle besluitvorming. Daartoe behoren ook helderheid over aanspreekpunten en taken en bevoegdheden van personen die met voldoende mandaat besluiten kunnen nemen over IPR-gerelateerde vraagstukken. Ook is het belangrijk om besluitvorming te binden aan tijdslimieten en kunnen partijen een toezichthouder aanwijzen. Komen partijen niet binnen een vooraf afgesproken tijdslimiet tot een besluit, dan kan worden overgegaan tot een van te voren afgesproken wijze van geschilbeslechting.

11

1.4 Geschilbeslechtingsregelingen In de loop van een samenwerkingsverband kunnen tussen partijen over een veelheid van onderwerpen verschillen van mening ontstaan. Bijvoorbeeld over de vraag of kennis in aanmerking komt voor bescherming, of deze al dan niet exclusief in licentie kan worden gegeven, of de kennis aan derden ter beschikking mag worden gegeven. Ook de waardebepaling van het intellectueel eigendom, bij licentieverlening of overdracht kan het onderwerp van discussie zijn. Het verdient aanbeveling om reeds voor de start van de samenwerking afspraken te maken over de wijze waarop toekomstige geschillen zullen worden beslecht. Dat voorkomt dat de keuze daarover wordt belast met de inschatting van partijen over hun kansen met betrekking tot een reeds ontstaan geschil.

Afspraken vooraf verminderen de kans op escalatie en vertraging. Dat geldt zowel voor wat betreft de inhoud van wat deelnemers met elkaar beogen als voor wat de wijze waarop wordt omgegaan met geschilpunten. Duidelijkheid vooraf draagt bij aan conflictpreventie en is de beste manier om te voorkomen dat geschilpunten de samenwerking verstoren.

Toch kan nooit helemaal worden voorkomen dat er in de loop van de samenwerking discussies ontstaan. Ook dat hoeft niet te leiden tot conflictsituaties wanneer deelnemers daarover op een constructieve manier discussiëren. Het kan daarbij behulpzaam zijn om procesafspraken te maken voor het bespreken van geschilpunten en daarbij ook een procesbegeleider te benoemen. Daarbij kan een mediërende rol zijn weggelegd voor de IP-manager (zie hierover nader paragraaf 1.5).

Voor het geval het toch tot een geschil komt, moeten partijen zich afvragen of zij de gang naar de rechter willen maken (die doorgaans relatief duur en traag zal zijn) of dat zij een buitengerechtelijke regeling willen treffen, bijvoorbeeld in de vorm van een bindend advies of arbitrage. Een snel, relatief goedkoop en bevredigend alternatief is een procedure waarbij één of meer (interne of externe) en niet direct bij het onderzoek betrokken deskundigen worden betrokken. Deze moet(en) binnen een beperkte tijd een bindend advies uitbrengen, om een einde te maken aan een ontstaan geschil. Partijen kunnen afspreken welke termijn voor welk type geschil geldt. Van belang is dat partijen zich realiseren dat het oordeel van de bindend adviseur hen bindt, ook als zij het er niet mee eens zijn, maar dat het gezamenlijke belang is dat men snel weer verder kan gaan met het project.

12

Partijen kunnen zo als het ware een escalatieladder maken, waarbij veelal geldt dat hoe lager op de ladder wordt geïntervenieerd, des te effectiever dat voor de samenwerking zal zijn.

13

1.5 Centrale cöordinatie: IP-Manager Van groot belang voor een voorspoedige verloop van projecten is de aanwijzing van een centrale IP-manager, die alle IP-relevante werkzaamheden en afspraken coördineert. Bij het aangaan van een onderzoeksproject zullen participanten nadenken over de wijze waarop en door wie deze functie wordt ingevuld. Participanten dienen vervolgens expliciet te beslissen wie de IP-manager zal zijn. Deze IP-manager wordt door hen daartoe uit hun midden gerekruteerd of ingehuurd als onafhankelijke externe deskundige partij. De keuze zal mede gebaseerd kunnen zijn op aanwezige expertise en ervaring met IP-aangelegenheden alsook het vertrouwen dat de betrokkene geniet binnen de groep van deelnemers. De IP-manager vervult een sleutelrol in het kader van de uitvoering van het IPR-beleid en is het eerste aanspreekpunt voor alle activiteiten met betrekking tot IP.

Belangrijk is dat de deelnemers aan een TKI benoemen hoe zij met de functie van de IPmanager om wensen te gaan. Dit betekent evenwel niet dat dit een TKI-functionaris moet zijn. TKI’s kunnen besluiten om deze functie te beleggen bij een van de deelnemende partijen of uit te besteden. Ook is denkbaar dat de invulling van deze functie per programma kan verschillen. Maatwerk binnen het TKI zal hier nodig zijn.

Tot de taken van de IP-manager kunnen behoren: -

IPR bewustzijn genereren;

-

Projectverslagen screenen op met IPR te beschermen resultaten;

-

Coördinatie van besluitvorming over publicaties;

-

Inhuren van externe deskundigen zoals, octrooigemachtigden, juristen en licentiemakelaars;

-

Hulp bij besluitvorming over octrooiaanvragen en andere IPR;

-

Traceren van gegadigden voor IPR aankoop of licenties onder IPR;

-

Bemiddeling bij discussies tussen deelnemers.

14

1.6 Uitgangpositie van deelnemers. Duidelijk moet zijn wie de rechthebbende is op achtergrondkennis (kennis al beschikbaar bij een participant), de voorgrondkennis (kennis verworven tijdens uitvoering van het overeengekomen onderzoek) en zijgrondkennis ( kennis verworven tijdens, maar niet in het kader van de uitvoering van het gerelateerde onderzoek). Om misverstanden en discussies in een latere fase te voorkomen is het verstandig om voor aanvang van en tijdens het project vast te leggen door wie welke kennis wordt ingebracht. Ook is het verstandig om af te spreken hoe dat voor in de toekomst te genereren kennis wordt vastgelegd.

In de delen 2 en 3 van dit IE-kader wordt meer in detail ingegaan op de vraag wie rechthebbende is op de verschillende vormen van kennis. Op deze plaats wordt volstaan met een schematische weergave.

Soort kennis

Tijdstip/periode

Rechthebbende

Achtergrondkennis

Reeds beschikbaar bij de

Partij die er bij de aanvang over beschikt

participant bij aanvang onderzoek Zijgrondkennis

Tijdens, maar niet in het

Generator van de kennis

kader van de uitvoering van het gerelateerde onderzoek gegenereerd Voorgrondkennis

Tijdens de uitvoering van

Naar keuze:

het overeengekomen

- Generator van de kennis;

onderzoek gegenereerd

- Rechtspersoon TKI; - Deelnemende partijen gezamenlijk al dan niet met inbegrip van een publieke financier.

15

Hoofdstuk 2: Toegang tot en gebruik van achtergrondkennis

16

2.1 Achtergrondkennis

In het 7e kaderprogramma wordt achtergrondkennis als volgt gedefinieerd: „background”: informatie die in het bezit is van de deelnemers voor hun toetreding tot de subsidieovereenkomst alsmede auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten betreffende dergelijke informatie waarvoor een beschermingsaanvraag is ingediend voor hun toetreding tot de subsidieovereenkomst, en die nodig is voor het uitvoeren van de actie onder contract of voor het gebruiken van de resultaten van de actie onder contract.1

Achtergrondkennis is de kennis (al dan niet vastgelegd in IPR) die een participant met zich meebrengt. Deze kennis is niet alleen nodig voor het genereren van voorgrond kennis tijdens een project. Soms is toegang tot achtergrondkennis ook noodzakelijk om de gegenereerde voorgrondkennis te kunnen exploiteren na het project zelf. Het is daarom van belang om zowel toegang tot als bescherming van die achtergrondkennis goed te regelen. Het is wel aan de rechthebbende op de achtergrondkennis voorbehouden om deze kennis al dan niet beschikbaar te stellen. Binnen het TKI zullen partijen hun (achtergrond)kennis inbrengen bij het uitvoeren van onderzoek in een project. Het helder vastleggen van wie rechthebbende is op welke kennis en met welke kennis in het project wordt deelgenomen kan door vooraf aan het project een (globale) opgaaf te maken van de achtergrondkennis voor het project. Door een (globale) opgaaf te maken van de achtergrondkennis voor het project wordt helder vastgelegd wie rechthebbende is op welke kennis en met welke kennis in het project wordt deelgenomen. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van een zogenaamde witte lijst: in dit document staat beschreven welke achtergrondkennis wel in het project wordt meegenomen/voor het project wordt gereserveerd. Het is ook mogelijk elementen te plaatsen op een zwarte lijst, deze kennis valt dan expliciet buiten het project. Flexibiliteit voor het tussentijds regelen van de (toegang tot) achtergrondkennis – tijdens het project - is daarnaast ook nodig. Het voordeel daarvan is dat, nu niet alles op voorhand kan worden voorzien, partijen soepeler kunnen inspelen op situaties en niet worden gedwongen alles op voorhand dicht te regelen.

1

Artikel 2, onderdeel 5 Verordening (EG) Nr. 1906/2006 (PbEU 2006, L 391)

17

2.2 Toegang en gebruik In paragraaf 2.1 staat beschreven wat achtergrondkennis is. Deze kennis is niet alleen nodig tijdens een project voor het genereren van voorgrondkennis (zie ook hoofdstuk 3 over voorgrondkennis). Soms is toegang tot achtergrondkennis ook noodzakelijk om de gegenereerde voorgrondkennis te kunnen exploiteren na het project. Partijen kunnen afspraken maken over twee onderdelen:(a) het gebruik en de toegang tot achtergrondkennis bij de implementatie van het project en (b) gebruik en toegang tot achtergrondkennis na afronding van het project (bij het gebruik van voorgrondkennis).

2.2.1 Gebruik achtergrondkennis bij implementatie van project Bij de implementatie van een project kan met behulp van de opgaaf voor achtergrondkennis (zie paragraaf 2.1) worden bekeken wie aan een ander op welk onderdeel toegang geeft. Bij voorkeur gebeurt dit met gesloten beurzen. Indien tijdens het project blijkt dat er nog andere achtergrondkennis nodig is van een deelnemer en de deelnemer bereid is toegang tot deze kennis te geven, dan kan hij bijvoorbeeld een verplichting aangaan om bestaande IPR-bescherming niet in te roepen als daardoor het onderzoek zou worden gefrustreerd en om zich in te spannen ten behoeve van het project in het geval contracten met derden hem zouden verbieden die kennis ook ter beschikking te stellen aan contractpartners in het kader van het onderzoek. Gebruikelijk is dat het voor het gebruik van achtergrondkennis bij de implementatie van het project sprake is van een niet-exclusieve licentie voor de partijen die deze nodig hebben voor het verrichten van het onderzoek, te verstrekken door de partij die de relevante achtergrondkennis bezit. Deze partij hoeft niet meer achtergrondkennis ter beschikking te stellen dan nodig is en slechts in de mate en op het tijdstip waarin deze achtergrondkennis nodig is voor uitvoering van activiteiten in het kader van het betrokken project.

2.2.2 Gebruik achtergrondkennis na het project Naast het gebruik van achtergrondkennis tijdens het project kan toegang tot en het gebruik van achtergrondkennis ook een voorwaarde zijn voor het gebruik van gegenereerde voorgrondkennis na het project. Dit betreft bijv. de commercialiseringsfase van de met het onderzoeksproject gegenereerde kennis. Wanneer het voor de exploitatie van de in het project gegenereerde kennis noodzakelijk is om gebruik te maken van gebruikte achtergrondkennis, is het redelijk van de rechthebbende op de

18

achtergrondkennis te verlangen dat deze daartoe toegang verleent. Partijen dienen afspraken te maken over de modaliteiten waaronder dit geschiedt. Uiteraard ziet dit niet op andere vormen van exploitatie die niet uit het samenwerkingsverband voortvloeien.

19

Hoofdstuk 3: Rechthebbende op gegenereerde kennis

20

3.1 Toewijzing voorgrondkennis In het 7e Kaderprogramma wordt voorgrondkennis als volgt omschreven: foreground”: de resultaten, inclusief informatie, al of niet beschermbaar, die worden gegenereerd door de actie onder contract in kwestie. Dergelijke resultaten omvatten aan het auteursrecht gerelateerde rechten, tekeningen en modellen, octrooirechten, kwekersrechten, of soortgelijke vormen van bescherming;2

Resultaten uit het onderzoek binnen een TKI kunnen zijn beschermd met intellectuele eigendomsrechten. Rechten zoals het auteursrecht of databankenrecht worden verkregen door de enkele creatie. Voor de verkrijging van octrooien (NL Octrooicentrum), merkenen modelrechten (Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom) dient een aanvraag te worden ingediend.

Bij het octrooi is de uitvinder een belangrijke persoon, die met zijn intellectuele inspanning de onderzoeksresultaten gegenereerd heeft. De wetgeving in Nederland voor octrooien is geregeld in de Rijksoctrooiwet 1995 Deze wet, alsook de CAO van de VSNU en daarop gebaseerde arbeidsovereenkomsten, stelt dat de uitvinder degene is die aanspraak maakt op het octrooi. Als de uitvinder in dienst is van een werkgever (zoals een onderzoeker in dienst van een onderzoeksorganisatie of van een bedrijf) dan heeft de werkgever - indien de uitvinding past binnen de normale werkzaamheden - aanspraak op het octrooi. Ook in verband van samenwerking binnen een TKI is het uitgangspunt dat de aanspraak op de eigendom van het IPR bij de (werkgever van) de uitvinder ligt. Wanneer meerdere onderzoekers, die bij verschillende werkgevers werkzaam zijn, gezamenlijk betrokken zijn bij een uitvinding, kan het lastig, of zelfs onmogelijk zijn om één rechthebbende aan te wijzen. In dergelijke situaties kan er sprake zijn van gezamenlijke aanspraak op octrooi. Dat kan in de praktijk lastig werkbaar zijn. Vanuit pragmatisch IPR management is het vaak beter te streven naar één rechthebbende. Uiteindelijk zullen participanten daarover zelf – afhankelijk van de situatie - kunnen beslissen. De Rijksoctrooiwet 1995 biedt ook de mogelijkheid om bij overeenkomst af te wijken van bovenstaande regel, waarbij de uitvinder aanspraak maakt op het octrooi. Daarvan wordt in de praktijk van onderzoekssamenwerking ook gebruik gemaakt.

Gebaseerd op de bestaande ervaringen kunnen grofweg drie vormen worden onderscheiden waarin regelingen kunnen worden getroffen voor de toewijzing van rechten op voorgrondkennis.

2

Artikel 2, onderdeel 4 Verordening (EG) Nr. 1906/2006 (PbEU 2006, L 391).

21

Het eerste model gaat uit van toewijzing van de rechten aan de betrokken deelnemende partij (veelal een rechtspersoon) van wie de medewerkers, onderzoekers of andere personen de kennis hebben gegenereerd.

Het tweede model gaat uit van toewijzing van alle rechten aan een rechtspersoon van het samenwerkingsverband tenminste voor een beperkte periode totdat over andere toewijzing is beslist of zoveel langer als raadzaam wordt geacht.

Het derde model gaat uit van een toewijzing gezamenlijk aan (TKI en) alle bij het project betrokken deelnemers. Hieronder vallen ook het modellen van o.a. NWO-CW/ACTS en STW. Zo zijn universiteiten en STW vaak gezamenlijk eigenaar van de rechten op kennis die verkregen is uit onderzoek dat in meerderheid is gefinancierd door STW. In onderstaande tabel wordt, bij wijze van voorbeeld, de praktijk van enkele Technologische Topinstituten weergegeven.

TTI

Toewijzing voorgrondkennis aan

BMM

Genererende participant(en)

CTMM

Genererende participant, niet voor subsidiegevers

DPI

TTI

ISPT

TTI

ESI

Genererende participant

M2i

TTI

TI Food and Nutrition

TTI, initieel

TI Pharma

Gezamenlijk TTI 10%, participanten 90% (naar rato van gezamenlijke inbreng (in cash and in kind)

TTI Groene Genetica

TTI, initieel en tijdelijk

TTI Wetsus

TTI

22

3.2 Kostenverdeling IPR Bij IPR kunnen zich verschillende kosten voordoen. Zo moeten octrooien worden aangevraagd (kosten voor het opstellen en andere diensten + administratieve kosten) en verleend (administratie en vertaalkosten). Daarnaast dienen sommige IPRs periodiek verlengd te worden. Bij octrooien dient jaarlijkse hernieuwingstaks betaald te worden. Ook kan sprake zijn van proceskosten wanneer IPR moet worden gehandhaafd tegen inbreukmakers of dient te worden verdedigd in nietigheidsprocedures (is het octrooi wel geldig?)- of oppositiezaken (had het octrooi wel zo mogen worden verleend). De twee grootste kostenposten hebben betrekking op aanvraag en verlening (denk aan kosten voor gemachtigden, advocaten en vertalingen) en handhaving.

De kosten gemaakt voor verwerving en instandhouding van IPR komen in beginsel voor rekening van de rechthebbenden. Deze partijen maken dan afspraken over de wijze van verdeling van deze kosten. Zo’n verdeling kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op het relatieve aandeel van de betrokken participanten in de totale projectkosten. Ook kan worden afgesproken dat de werkgever van de uitvinder of hijzelf de kosten van octrooiaanvragen geheel voor zijn rekening neemt.

Overigens biedt het staatssteunkader voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (zie ook paragraaf 5.2) ook ruimte om een gedeelte van de octrooikosten gemaakt door MKBers te vergoeden met publiek geld, zie paragraaf 5.3 van eerder genoemde staatssteunkader.

23

Hoofdstuk 4: Publiceren, patenteren en geheimhouding

24

4.1 Geheimhouding en beveiliging van informatie Het doel van de TKI’s is om excellente privaat-publieke samenwerking in topsectoren op het gebied van onderzoek en innovatie te bundelen. Hiermee wordt synergie en samenhang beoogd van onderzoeks- en innovatieactiviteiten op economische en maatschappelijke speerpunten. Tevens dragen TKI’s bij aan het vergroten van de efficiëntie en effectiviteit van onderzoek en ontwikkeling door meer (strategische) samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid. De verwachting is dat TKI’s leiden tot meer excellent onderzoek en belangwekkende innovatieve producten en processen en tevens zorg dragen voor een versnelde verspreiding van kennis naar het bedrijfsleven door een meer vraaggestuurde inzet van het onderzoek. Het delen van kennis tussen de partners is daarom essentieel. Toch kan het delen van kennis op gespannen voet staan met bijvoorbeeld bepaalde bedrijfsgeheimen voor (commerciële) partijen. Daarnaast is - in sommige sectoren - het risico van bedrijfsspionage een niet te verwaarlozen factor die met zich meebrengt dat partijen extra voorzorgsmaatregelen zullen willen treffen.

Participanten aan een project doen er daarom goed aan vooraf een assessment te maken van de informatie die voor geheimhouding of beveiliging in aanmerking komt. Partijen dragen zelf een verantwoordelijkheid voor de beveiliging. Dit is ook van belang in het kader van IPR. De octrooiaanvraag is in eerste instantie geheim, maar wordt– indien hij niet wordt ingetrokken – na achttien maanden in ieder geval automatisch gepubliceerd door de octrooiverlenende instantie.

Participanten aan een project dienen zo tijdig mogelijk afspraken te maken over kennis die (mogelijk) voor geheimhouding of extra beveiliging in aanmerking komt. Een soortgelijk assessment kan gemaakt worden wanneer kennis wordt gegenereerd. Daarbij verdient het aanbeveling om als onderdeel van een lange termijn visie geheimhoudingverklaringen zoveel mogelijk te stroomlijnen. Belangrijk is om ook vast te stellen welke personen binnen de deelnemende organisaties toegang hebben tot kennis en met wie dus afspraken kunnen worden gemaakt en schriftelijk vastgelegd.

De verplichting tot geheimhouding kan in de tijd worden beperkt. Dit is met name van belang indien onderzoekers een publicatiebelang hebben, waarbij vertrouwelijke informatie een rol speelt.

25

4.2 Publiceren en patenteren Participanten aan projecten binnen een TKI kunnen verschillende belangen hebben bij de verspreiding van de kennis die zij gegenereerd hebben. Kennisinstellingen bijvoorbeeld hebben naast hun valorisatiedoelstellingen een belang bij de overdracht van wetenschappelijke kennis (via publicaties, posters, workshops, websites, etc.) binnen de academische wereld en aan de maatschappij. De druk om te publiceren kan dan ook groot zijn. Aan de andere kant is de opschorting van openbaarmaking van resultaten soms essentieel omdat na (te vroege) openbaarmaking van relevante informatie het indienen van een octrooiaanvraag nutteloos kan zijn. Immers als de betrokken uitvinding al vóór de octrooiaanvraag openbaar is gemaakt, zal de uitvinding niet meer kunnen voldoen aan het octrooirechtelijke nieuwheidsvereiste.

Het is in het belang van alle partijen om goede afspraken te maken over de opschorting van de openbaarmaking van resultaten. Dit betekent een tijdelijk uitstel van publicatie voor een door de partijen nader te bepalen termijn. Wederom geldt daarbij dat de motieven van de participanten bijvoorkeur als startpunt gelden voor de praktische en juridische invulling rondom dit onderwerp. Tevens zullen de termijnen per sector soms behoorlijk kunnen verschillen en dient ook de technology readiness level meegenomen te worden in de keuzes die men maakt op dit vlak. Er kunnen ook andere commerciële redenen zijn om (nog) niet te publiceren over onderzoeksresultaten. Bijvoorbeeld omdat de onderzoeksresultaten mede zijn gebaseerd op geheime achtergrondkennis van één van de participanten. Partijen zullen zich in een dergelijke situatie moeten afvragen hoe dit zich verhoudt tot het in beginsel meer open karakter van privaat-publieke samenwerking. Dit is anders bij contractonderzoek, waar partijen meer vrijheid hebben voor het stellen van voorwaarden. Ook kan het voor één van de participanten van strategisch belang zijn dat geheime informatie niet (of niet vroegtijdig) beschikbaar komt voor concurrenten. Daar staat wel tegenover dat onderzoek binnen TKI’s voor maximaal 60% (2015) door publieke middelen gefinancieerd zal zijn, hetgeen ook invloed kan hebben op de af te spreken termijnen. Ook de verwachte ontwikkelingstijd in relatie tot effectieve octrooibeschermingsduur en terugverdientijd kunnen een rol spelen. Veel voorkomend in de huidige praktijk en als uitgangspunt voor het TKI kan gelden: (initiële) geheimhouding van de beschikbare of beschikbaar gestelde achtergrondkennis en voorts van tijdelijke geheimhouding van de resultaten van het onderzoek, dus van de voorgrondkennis, totdat beslist is of kennis voor IPR-bescherming in aanmerking komt en

26

deze rechten zijn veilig gesteld. Partijen doen er goed aan hierover goede (procedure)afspraken te maken met heldere termijnen en beslisprocedures.

De verplichting tot geheimhouding moet niet alleen gelden voor het betrokken personeel, maar ook voor andere betrokkenen zoals studenten, docenten, stagiairs, consultants etc. die veelal een andere rechtspositie hebben dan die van een werknemer die via een arbeidsovereenkomst of ambtelijke aanstelling al gebonden kan zijn aan een geheimhoudingsplicht.

27

Hoofdstuk 5: Exploitatie van kennis

28

5.1 Voorgrondkennis In het 7e kaderprogramma wordt voorgrondkennis als volgt gedefinieerd: "foreground": de resultaten, inclusief informatie, al of niet beschermbaar, die worden gegenereerd door de actie onder contract in kwestie. Dergelijke resultaten omvatten aan het auteursrecht gerelateerde rechten, tekeningen en modellen, octrooirechten, kwekersrechten, of soortgelijke vormen van bescherming

Voorgrondkennis is kennis die ontwikkeld wordt in een project. Eerder werd al beschreven dat het openbaar maken van resultaten kan worden opgeschort indien deze resultaten in aanmerking komen voor bescherming door intellectuele eigendomsrechten, met name octrooien. Het verwerven van IPR heeft alleen zin als er iets mee gedaan kan worden voor waardecreatie. De vraag of voorgrondkennis wel of niet beschermd is met IPR is ook van belang bij het verdere gebruik ervan. Afgeleid van hetgeen gebruikelijk is bij onderzoekssamenwerking zijn de volgende uitgangspunten bruikbaar voor het gebruik van voorgrondkennis in verschillende situaties, te weten: a) gebruik voor onderzoeksdoeleinden door participanten aan het project; b) commercieel gebruik door participanten aan het project; c) gebruik door andere TKI deelnemers buiten het project; d) gebruik door derden (buiten het TKI).

Daarmee zijn er als het ware schillen van betrokkenen met verschillende mogelijkheden voor het benutten van kennis (zie ook paragraaf 5.3.3.). Deelnemers aan het TKI zullen met elkaar een afwegingskader moeten afspreken. Hiervoor bestaan in de praktijk verschillende modellen. Belangrijk is dat het model dat partijen kiezen beantwoordt aan de verschillende doelen van de deelnemers aan het TKI (zie ook hoofdstuk 1).

29

5.2 Mogelijkheden gebruik voorgrondkennis Het recht tot voorgrondkennis kan, zoals beschreven staat in hoofdstuk 3 bij verschillende partijen liggen. Voor het commerciële gebruik van IPR is de toestemming van de houder van het IPR nodig. Deze toestemming verkrijgt men door het IPR te kopen of doordat de houder een participant (of derde) tegen een marktconforme vergoeding toestaat dat de participant het IPR gebruikt. In dat laatste geval spreken we van een licentie.

Licenties zijn er in vele soorten en maten:


exclusief of niet exclusief




beperkt in de tijd




beperkt voor het doel




mogelijkheid tot sublicenties




per toepassingsgebied




per land/regio




wijze van vergoeding (lump sum, succes fee)




pro poor countries

Gebruikelijk is dat eerst de participanten desgewenst een recht kunnen verwerven om de verworven voorgrondkennis commercieel te exploiteren. Voor zover daarvoor geen belangstelling bestaat kan worden gepoogd in kringen buiten de participanten (zowel binnen als buiten het TKI) op zoek te gaan naar partijen die bereid zijn de verworven kennis commercieel verder te ontwikkelen en te exploiteren. Dit laatste kan ook wanneer er sprake is van een niet-exclusieve licentie, waardoor bepaalde kennis kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld verschillende toepassingsgebieden. Binnen een TKI zou daartoe een onderscheid gemaakt kunnen worden tussen de niveaus: participanten binnen een project, partijen binnen een TKI (deelnemers) en derden daarbuiten.

30

5.3 Gebruik voorgrondkennis Eerder is geschetst dat er verschillende mogelijkheden zijn voor de houder van IPR om andere partijen toestemming te geven tot zijn beschermde voorgrondkennis. Hieronder volgt een schets van het gebruik van voorgrondkennis in verschillende situaties, te weten: a) gebruik voor onderzoeksdoeleinden door (andere) participanten, b) commercieel gebruik van voorgrondkennis door participanten, c) andere TKI deelnemers en d) gebruik door derden (buiten het TKI).

5.3.1 Gebruik voorgrondkennis voor onderzoeksdoeleinden door (andere) participanten Wanneer resultaten ontstaan binnen een project en daar IPR op rust dan kan dat toekomstig onderzoek binnen het project blokkeren. Om dat te voorkomen dienen partijen afspraken te maken over de toegang tot deze kennis voor verdere onderzoeksdoeleinden. Uitgangspunt is dat participanten een gratis niet-exclusieve, nietoverdraagbare wereldwijde licentie verwerven, zonder recht tot sublicentieverlening, voor het gebruik van voorgrondkennis in het kader van het gezamenlijke onderzoek en, voor zover relevant, ook voor onderwijsdoeleinden. Belangrijk hierbij is wel het vertrouwen dat partijen in elkaar hebben. In feite is deze bepaling meer een standaardbepaling die in veel samenwerkingscontracten wordt opgenomen en zal een beroep hierop in de praktijk niet veel voorkomen.

Zodra het gaat om ander onderzoek van participanten (dat wil zeggen: buiten het verband van het onderzoeksproject) is het gebruikelijk een niet-exclusieve, nietoverdraagbare, eventueel land- of toepassingsgebonden licentie te verlenen tegen nadere voorwaarden, waarbij zo nodig ook rekening wordt gehouden met andere voorwaarden uit het staatssteunkader (zie ook paragraaf 5.4).

5.3.2 Commercieel gebruik van voorgrondkennis door participanten Eén van de doelen van een TKI is: meer excellent onderzoek dat leidt tot belangwekkende innovatieve producten en processen en een versnelde verspreiding van kennis naar het bedrijfsleven door een meer vraaggestuurde inzet van het onderzoek. Het doel is dan ook dat ontwikkelde kennis binnen een TKI tegen marktconforme voorwaarden gebruikt zal gaan worden door participanten en deelnemers. Afhankelijk van de specifieke aard van de sector en de in die sector gebruikelijke werkwijze en ontwikkelingskosten zullen keuzes gemaakt kunnen worden op welke wijze participanten

31

voorgrondkennis commercieel kunnen gaan gebruiken. Gebruikelijk is: niet-exclusieve (naar toepassingsgebied en territorium) licenties, tenzij er goede gronden zijn om van die regel af te wijken (zie bijvoorbeeld paragraaf 1.1).

5.3.3 Gebruik voorgrondkennis voor commercieel gebruik door derden Kennis ontwikkeld in een project binnen een TKI die een commerciële waarde heeft, kan door de rechthebbende worden aangeboden aan derden binnen of buiten het TKI. Bij het opzetten van een TKI dient te worden nagedacht hoe dit in de IPR-regeling van die specifieke TKI vorm te geven. De mogelijkheid daartoe, de voorwaarden waaronder en de eventuele vergoeding van de opbrengst zullen besproken moeten worden. Daarbij kunnen bijvoorbeeld verschillende participatieniveaus worden onderscheiden. Daarnaast kan het zich voordoen dat voor de toepassing van het IPR ook achtergrondkennis van één van de participanten of, voorgrondkennis uit het project zelf nodig is. Ook hierover zullen partijen afspraken moeten maken. Uitgangspunt is dat de participanten zoveel mogelijk kennis genereren voor eigen gebruik en commerciële toepassing of andere deelnemers in het TKI daartoe in staat stelt. Dat sluit niet uit dat voorgrondkennis wordt overgedragen of daaronder licenties wordt verleend aan andere partijen buiten het TKI. Dit past ook binnen het open karakter van een TKI. Binnen een TKI zitten de participanten aan een project als het ware op de eerste rang bij het putten uit en benutten van voorgrondkennis. Een tweede schil kan gevormd worden door de deelnemende partijen aan het TKI. De laatste groep wordt gevormd door bedrijven buiten het TKI. Overwogen kan worden om licenties aan derden te verlenen, om aldus inkomsten te genereren, of de betrokken intellectuele eigendomsrechten over te dragen, mits via een niet-exclusieve licentie het verrichten van onderzoek mogelijk blijft voor de aan het samenwerkingsproject deelnemende partijen. Bij gebrek aan nut of belangstelling kan instandhouding van daarvoor in aanmerking komende intellectuele eigendomsrechten worden beëindigd.

32

5.4 Verlening en verkrijging van gebruiksrechten en het staatssteunkader Het recht op voorgrondkennis kan, zoals beschreven staat in hoofdstuk 3, bij verschillende partijen liggen. Voor het commerciële gebruik van IPR is de toestemming van de rechthebbende daarvan nodig. Deze toestemming verkrijgt men door het IPR te kopen of doordat de rechthebbende een participant (of derde) tegen een vergoeding toe staat dat de participant het IPR gebruikt. In dat laatste geval spreken we van een licentie. Voorwaarde is wel dat bij licentieverlening of overdracht van IPR waarbij publieke en private partners zijn betrokken de Europese staatssteunkaders in acht worden genomen.

Voor het IPR binnen het

Box 2: Staatssteun

TKI is paragraaf 3.3.2

Algemeen

van het staatssteunkader

Overheidsmaatregelen die ondernemingen een financieel voordeel

voor Onderzoek,

opleveren mogen de concurrentie niet te veel verstoren. Daarom wil de Europese Commissie gelijke concurrentievoorwaarden scheppen

Ontwikkeling en

voor alle ondernemingen op de interne markt. Controle op overheid-

Innovatie van belang.

of staatssteun aan ondernemingen is dan ook een belangrijk onderdeel

Hierin wordt beschreven

van het Europese mededingingsbeleid.

onder welke

O&O&I Voor bepaalde onderdelen zijn uitzonderingen gemaakt op het

voorwaarden de

Europese staatssteunkader. Eén van die onderdelen is Onderzoek,

Europese Commissie er

Ontwikkeling en Innovatie (O&O&I). Staatssteun voor O&O&I is

vanuit gaat dat er geen

derhalve verenigbaar indien kan worden verwacht dat de steun tot

(indirecte) staatssteun is

extra O&O&I leidt en indien de vervalsing van de mededinging niet tegen het gemeenschappelijk beleid ingaat.

voor ondernemingen.

Binnen het O&O&I kader zijn speciale bepalingen voor IPR bij publiek

Wanneer geen van deze

private samenwerking opgesteld.

voorwaarden is vervuld, kan de lidstaat tot individuele beoordeling van het samenwerkingproject over gaan (wel/geen steun). Indien er wel sprake is van staatssteun dan kan deze nog altijd geoorloofd zijn, maar moet deze worden aangemeld en goedgekeurd door de Europese Commissie.

Wanneer de samenwerking tussen publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie(s) en onderneming(en) onder één of meer van de volgende voorwaarden plaatsvindt, is aan de Europese regels voldaan: 1. “de deelnemende ondernemingen dragen de volledige kosten van het project;

33

2. de projectresultaten waaraan geen intellectuele eigendomsrechten kunnen worden ontleend, mogen ruim worden verspreid en eventuele intellectuele eigendomsrechten op de resultaten die uit de activiteiten van de onderzoeksorganisatie voortvloeien, worden volledig aan de onderzoeksorganisatie toegekend; 3. de onderzoeksorganisatie ontvangt van de deelnemende ondernemingen een vergoeding die overeenstemt met de marktprijs voor de intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de door de onderzoeksorganisatie in het kader van het project uitgevoerde activiteit en die worden overgedragen aan de deelnemende ondernemingen. Eventuele bijdragen van de deelnemende ondernemingen in de kosten van de onderzoeksorganisatie worden op deze compensatie in mindering gebracht.” Van belang voor de praktijk bij IPR in het TKI zal met name het derde punt zijn, daarbij is vooral het begrip “marktprijs” van belang. Dit betekent in de praktijk dat kennis dus niet gratis of tegen niet-marktconforme voorwaarden van een kennisinstelling aan een bedrijf kan worden overgedragen. Hoe de compensatie (relatief en/of absoluut) verminderd mag worden is onderwerp van discussie en wordt momenteel nader uitgezocht.

De marktprijs voor de intellectuele eigendomsrechten is de vergoeding voor het volledige economische gebruik van die rechten. De vaststelling daarvan mag niet willekeurig plaatsvinden maar moet worden geobjectiveerd. Omdat het vaak moeilijk is om de marktprijs voor intellectuele eigendomsrechten objectief in abstracto te bepalen, is het voldoende als de onderzoeksorganisatie als verkoper onderhandelt om bij het sluiten van de overeenkomst maximale winst te behalen.

34

Bijlagen

Enkele relevante wettelijke bepalingen Samenvatting Uitgangspunt van de wettelijke regeling van de rechtspositie met betrekking tot de intellectuele eigendom is dat als hoofdregel geldt dat de werkgever aanspraak kan maken op octrooi voor uitvindingen gedaan in dienstverband door zijn werknemers. Hetzelfde geldt voor onderzoekinstellingen zoals universiteiten die als werkgever optreden. Voor kwekersrecht geldt een vergelijkbare regeling. Van deze bepalingen kan bij overeenkomst worden afgeweken.

Intellectuele eigendom, wettelijke regeling. Vanwege de relevantie voor EL&I wordt hier volstaan met verwijzing naar de relevante bepalingen over de rechtsposities van betrokkenen in de Rijksoctrooiwet 1995 en de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005.

Rijksoctrooiwet 1995

Artikel 12 1. Indien de uitvinding, waarvoor octrooi wordt aangevraagd, is gedaan door iemand die in dienst van een ander een betrekking bekleedt, heeft hij aanspraak op octrooi, tenzij de aard van de betrekking medebrengt, dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft. In het laatstbedoelde geval komt de aanspraak op octrooi toe aan de werkgever.

2. Indien de uitvinding, waarvoor octrooi wordt aangevraagd, is gedaan door iemand die in het kader van een opleiding bij een ander werkzaamheden verricht, komt de aanspraak op octrooi toe aan degene bij wie de werkzaamheden worden verricht, tenzij de uitvinding geen verband houdt met het onderwerp van de werkzaamheden.

3. Indien de uitvinding is gedaan door iemand die in dienst van een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling onderzoek verricht, komt de aanspraak op octrooi toe aan de betrokken universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling.

4. Voor de toepassing van artikel 4, derde en vierde lid, op het onderwerp van een aanvrage, ingediend door de in het eerste lid, laatste volzin, bedoelde werkgever dan wel door degene die de gelegenheid biedt om werkzaamheden te verrichten als bedoeld in het tweede lid, blijft een door de niet gerechtigde ingediende octrooiaanvrage buiten beschouwing.

5. Van het in het eerste, tweede en derde lid bepaalde kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

6. Ingeval de uitvinder niet geacht kan worden in het door hem genoten loon of de door hem genoten geldelijke toelage of in een bijzondere door hem te ontvangen uitkering vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi, is degene aan wie krachtens het eerste, tweede of derde lid, de aanspraak op octrooi toekomt, verplicht hem een, in verband met het geldelijke belang van de uitvinding en met de omstandigheden

35

waaronder zij plaatshad, billijk bedrag toe te kennen. Een vorderingsrecht van de uitvinder krachtens dit lid vervalt na verloop van drie jaren sedert de datum waarop het octrooi is verleend.

7. Elk beding, waarbij van het zesde lid wordt afgeweken, is nietig.

Artikel 13 Indien een uitvinding is gedaan door verscheidene personen, die volgens een afspraak tezamen hebben gewerkt, hebben zij gezamenlijk aanspraak op octrooi.

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005

Artikel 50 1. De aanspraak op verlening van kwekersrecht komt uitsluitend toe aan de kweker. [...]

Artikel 51 1. Indien de kweker een ras heeft gekweekt of heeft ontdekt en ontwikkeld in het kader van een dienstbetrekking of in het kader van een overeenkomst tot het verrichten van diensten ten behoeve van een ander, anders dan tegen loon, welke dienstbetrekking of overeenkomst met zich brengt, dat de kweker kweek- of ontwikkelingsarbeid verricht met betrekking tot het gewas, waartoe het ras behoort, komt de aanspraak op verlening van kwekersrecht in afwijking van artikel 50 toe aan de werkgever dan wel de opdrachtgever dan wel de rechtverkrijgende van de werkgever of opdrachtgever.

2. In het geval, bedoeld in het eerste lid, heeft de kweker aanspraak op een vergoeding naar billijkheid, tenzij een zodanige vergoeding reeds geacht kan worden begrepen te zijn in het door de kweker genoten loon of in de door deze genoten voordelen.

3. Elk beding waarbij van het tweede lid wordt afgeweken, is nietig.

Artikel 52 Indien twee of meer personen, anders dan in het geval bedoeld in artikel 53, in samenwerking een nieuw ras hebben gekweekt dan wel ontdekt en ontwikkeld, hebben zij gezamenlijk aanspraak op verlening van kwekersrecht.

36

Staatssteunkader

3.2.2. Samenwerking van ondernemingen en onderzoeksorganisaties

Bij een samenwerkingsproject nemen ten minste twee partners aan het ontwerp van het project deel, dragen zij bij aan de uitvoering ervan en delen zij de projectrisico's en de projectresultaten. Wanneer samenwerkingsprojecten gezamenlijk door ondernemingen en onderzoeksorganisaties worden uitgevoerd, is de Commissie van oordeel dat er door de gunstige samenwerkingsvoorwaarden via de onderzoeksorganisatie geen indirecte staatssteun aan de industriële partner wordt verleend indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: 1)

de deelnemende ondernemingen dragen de volledige kosten van het project;

2)

de resultaten waaraan geen intellectuele-eigendomsrechten kunnen worden ontleend, mogen ruim worden verspreid en eventuele intellectuele-eigendomsrechten op de O&O&I resultaten die uit de activiteiten van de onderzoeksorganisatie voortvloeien, worden volledig aan de onderzoeksorganisatie toegekend (1);

3)

de onderzoeksorganisatie ontvangt van de deelnemende ondernemingen een vergoeding die overeenstemt met de marktprijs voor de intellectuele-eigendomsrechten (2) die voortvloeien uit de door de onderzoeksorganisatie in het kader van het project uitgevoerde activiteit en die worden overgedragen aan de deelnemende ondernemingen. Eventuele bijdragen van de deelnemende ondernemingen in de kosten van de onderzoeksorganisatie worden op deze compensatie in mindering gebracht.

Indien geen van deze voorwaarden is vervuld, kan de lidstaat tot een individuele beoordeling van het samenwerkingsproject overgaan (3). Voorts is er mogelijk geen sprake van staatssteun wanneer de beoordeling van de contractuele overeenkomst tussen de partners tot de conclusie leidt dat eventuele intellectuele-eigendomsrechten op de O&O&I-resultaten en de toegangsrechten tot de resultaten aan de verschillende partners in het samenwerkingsverband zijn toegewezen en daarbij op passende wijze rekening is gehouden met hun respectieve belangen, werkpakketten, en financiële en andere bijdragen aanhet project. Indien niet aan de in de punten 1), 2) en 3) genoemde voorwaarden is voldaan en de individuele beoordeling van het samenwerkingsproject niet leidt tot de conclusie dat er geen sprake is van staatssteun, beschouwt de Commissie het volledige bedrag van de bijdrage van de onderzoeksorganisatieaan het project als steun aan ondernemingen.

(1) „Volledige toekenning” houdt in dat de onderzoeksorganisatie de volledige economische voordelen geniet van die rechten doordat zij er volledig over blijft beschikken, met name het eigendomsrecht en het recht tot licentiëring. Aan deze voorwaarden kan ook worden voldaan wanneer de organisatie besluit verdere contracten in verband met deze rechten te sluiten, waaronder licentiëring aan de partner met wie wordt samengewerkt. (2) „Met de marktprijs voor de intellectuele-eigendomsrechten overeenstemmende vergoeding” is de vergoeding voor het volledige economische gebruik van die rechten. Overeenkomstig de algemene beginselen op het gebied van staatssteun en gezien de inherentemoeilijkheden om de marktprijs voor intellectueleeigendomsrechten objectief te bepalen, acht de Commissie deze voorwaarde vervuld indien de onderzoeksorganisatie als verkoper onderhandelt om bij het sluiten van de overeenkomst maximale winst te behalen. (3) Deze bepaling beoogt geen afbreuk te doen aan de verplichting van de lidstaten om bepaalde maatregelen aan te melden op grond van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag.

37

Digitale links naar bronnen -

Het zevende kaderprogramma van de Europese Unie (regels voor deelname). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1906:NL:HTML

-

Lambert Toolkit http://www.ipo.gov.uk/lambert

-

Responsible Partnering. Guidelines for collaborative research and knowledge transfer between science and industry (2009). http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/Responsible_Partnering_Guideline s_09.sflb.ashx

-

Profiteren van octrooien - Effectieve samenwerking tussen bedrijven en instellingen. C. Hanneman (2007). http://www.vsnu.nl/web/file?uuid=360d38e0-34b1-4053-bbe0c153211d3891&owner=7779fa0a-17b3-4eb9-919e-a187c7b7949f

-

Staatssteunkader inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/oj/2006/c_323/c_32320061230nl00010026.pdf

-

Beschikking Europese Commissie. Steunmaatregel N 769/2007 – Nederland. Genomics Centers. http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N769_2007

-

Agentschap NL. Regels kennisoverdracht samenwerkingsverband. http://www.agentschapnl.nl/organisatie/regels-kennisoverdracht-samenwerkingverband

38