MI 103
Dit boek is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, merkengemachtigden, beleidsmakers, studenten en anderen die geïnteresseerd zijn in de juridische bescherming van merken en merkproducten. Alexander Tsoutsanis is advocaat te Amsterdam en universitair docent aan de Universiteit Leiden.
Dit is een boek in de Meijers-reeks. De reeks valt onder verantwoordelijkheid van het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.Dit boek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma ‘Geschilllenbeslechting’.
HET MERKDEPOT TE KWADER TROUW
Naast het Benelux-merkenrecht wordt het Europese merkenrecht besproken. Zo passeren de wortels van de Europese merkenwetgeving en de invulling van de Merkenrichtlijn 1989 de revue: niet alleen in de vijftien oude lidstaten, maar ook in de tien nieuwe lidstaten van 2004.
TSOUTSANIS
Merken zijn onderscheidingstekens. Dankzij merken weet de consument wat hij krijgt en welk product hij koopt. Maar daarvan wordt ook misbruik gemaakt. Zo komt naast merkenpiraterij (het namaken van merkproducten), ook (de minder algemeen bekende) merkkaping veelvuldig voor. Dan probeert iemand zich het recht op een door een ander gebruikt merk toe te eigenen, door het op eigen naam te registreren. Om dit tegen te gaan, bepalen veel merkenwetten dat een merkregistratie ontoelaatbaar is, indien het merkdepot te kwader trouw is. Dat is echter een tamelijk vage norm. Over de vraag of een merk wel of niet te kwader trouw is gedeponeerd, wordt dan ook veel geprocedeerd. Dit boek geeft antwoorden aan de hand van uitvoerig onderzoek.
Het merkdepot te kwader trouw
redactie: A.TSOUTSANIS
Stellingen behorende bij het proefschrift
6.
De in Winner Taco gewezen regel van het Benelux-Gerechtshof dat deponerende voor-voorgebruikers nooit te kwader trouw kunnen zijn, is onjuist. (Zie nr. 126)
7.
Letterlijke implementatie van richtlijnen helpt implementatiegebreken voorkomen, geeft alle betrokkenen duidelijkheid (what you see is what you get) en garandeert in beginsel richtlijnconformiteit. (Zie nr. 500)
8.
§ 5 lid 5 Merkenrichtlijn verzuimt zich (ten onrechte) te beperken tot inbreukmakend gebruik in het handelsverkeer. (Zie A. Tsoutsanis, Bijblad bij de Industriële Eigendom 2003 p. 5-10 en European Intellectual Property Review 2006/2 (te verschijnen)).
9.
Nu het Tilburgse (studenten)bedrijf ‘Unigear’ de naam ‘Leiden University’ op 5 februari 2001 (te kwader trouw!?) als merk heeft gedeponeerd, moet de Universiteit Leiden (uiterlijk) voor 5 februari 2006 een gerechtelijke procedure tot nietigverklaring starten, bij gebreke waarvan haar vordering mogelijk is verjaard en Tilburgers voortaan geld (kunnen) verdienen aan de naam en faam van Leiden.
10.
Waar de uitzondering de uitzondering blijft, blijft de regel als regel de regel.
Het merkdepot te kwader trouw
van Alexander Tsoutsanis
1.
2.
Weten van eerder conflicterend merkgebruik en toch dat merk op eigen naam deponeren, is de kern van de merkenrechtelijke maatstaf van kwade trouw. (Zie nrs. 526-532) Het willens en wetens afkijken en deponeren van andermans eerder in het buitenland gebruikte merkteken, kan niet via § 3-2D MRL worden verboden, en geldt krachtens die bepaling niet als ‘te kwader trouw’. Andersluidende opvattingen in de Benelux, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje en Oostenrijk zijn daarom onjuist, en in strijd met hun implementatiekeuze om alleen het territoriaal bepaalde § 3-2D MRL en niet het extraterritoriale § 4-4G MRL te implementeren. (Zie m.n. nrs. 25-30, 225-226, 258-260, 555-559)
3.
Andersluidende nationale bepalingen die feitelijk overeenkomen met het beoordelingskader en de ratio van § 3-2D en § 4-4G MRL zijn ontoelaatbaar. Dergelijke nationale normconcurrenten zijn in strijd met de (beoogde) limitatieve opsomming in de Merkenrichtlijn en moeten worden afgeschaft; onder meer in Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Spanje, Finland en Zweden. (Zie m.n. nrs. 503, 590)
4.
De Benelux moet § 4-6A en B BMW vervangen door een letterlijke implementatie van § 3-2D en § 4-4G MRL. (Zie nrs. 591-597)
5.
De typische Benelux opvatting in § 4-6A en B BMW om alleen ‘normaal voorgebruik te goeder trouw’ in aanmerking te nemen bij de beoordeling van kwade trouw, is onjuist, is onnodig beperkend en past niet bij het in nr. 583 voorgestelde beoordelingskader van kwade trouw. (Zie m.n. nrs. 532, 572, 583)
