Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09
DE JURIDISCHE BESCHERMING VAN DOMEINNAMEN
Masterproef van de opleiding ‘Master in de rechten’ Ingediend door
Hans Vanhimbeeck (studentennr. 19992132) (major: Burgerlijk –en strafrecht)
Promotor: Prof. Dr. Hendrik Vanhees Commissaris: Fran Raveligien
Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09
DE JURIDISCHE BESCHERMING VAN DOMEINNAMEN
Masterproef van de opleiding ‘Master in de rechten’ Ingediend door
Hans Vanhimbeeck (studentennr. 19992132) (major: Burgerlijk –en strafrecht)
Promotor: Prof. Dr. Hendrik Vanhees Commissaris: Fran Raveligien
“De auteur geeft de toelating deze masterproef voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de masterproef te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze masterproef.”
13/05/2009
VOORWOORD Ik zou graag de volgende personen bedanken voor hun medewerking aan mijn masterproef: Prof. Dr. Hendrik Vanhees, mijn promotor; Fran Raveligien, mijn commissaris; Tom Heremans en Filip Petillion, voor hun expertise en bereidwillige medewerking; Chantal Lurkin van DNS BE, voor haar verhelderende uitleg bij de algemene voorwaarden van DNS BE; Mijn familie en vrienden voor hun steun.
Inhoudstafel Inleiding ................................................................................................................................................... 1 Hoofdstuk 1: Het Domain Name System (DNS) ...................................................................................... 2 Hoofdstuk 2: De juridische bescherming op internationaal vlak ............................................................ 4 § 1. Administratieve Organisatie ......................................................................................................... 4 § 2. Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy ...................................................................... 5 A. Registrar Accreditation Agreement ............................................................................................ 5 B. Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy (UDRP)......................................................... 6 1. De procedure: Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution..................................... 7 a. Keuze van de dispute-resolution service provider ...................................................... 7 b. Indienen van de klacht .................................................................................................... 8 c. Controle en verwerking van de klacht .......................................................................... 9 d. Het verweer van de domeinnaamhouder ................................................................... 11 e. Aanstelling van het panel ............................................................................................. 12 f. De uitspraak ..................................................................................................................... 13 g. Beroep bij de gewone hoven en rechtbanken ........................................................... 15 2. De gegrondheid van de klacht: Uniform Dispute Resolution Policy ..................................... 17 a. De domeinnaam is identiek aan een merk waarover de klager beschikt of stemt er zodanig mee overeen dat er verwarring ontstaat................................................................. 17 1. merk............................................................................................................................... 17 2. de domeinnaam is identiek aan het merk of er zondanig mee overeenstemmend dat er verwarring ontstaat....................................................................................................... 18 b. De domeinnaamhouder heeft geen rechten of legitiem belang met betrekking tot de domeinnaam ......................................................................................................................... 21 1. te goeder trouw aanbieden van producten of diensten ............................................... 21 2. algemeen bekend onder die domeinnaam ................................................................... 22 3. rechtmatig, niet-commercieel gebruik van de domeinnaam ........................................ 23 c. De domeinnaamhouder heeft de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt ................................................................................................................................. 24 1. registratie met als enige bedoeling het verkopen, her verhuren of het anderszins overdragen ervan .............................................................................................................. 25 2. herhaaldelijk beletten van registratie ........................................................................... 25 3. verstoren van de werking van de consument ............................................................... 26 4. stichten van verwarring betreffende een mogelijk verband met de merkhouder ....... 26
3. Sancties.................................................................................................................................. 27 § 3. Procedure voor de gewone hoven en rechtbanken ................................................................... 28 § 4. Conclusie..................................................................................................................................... 29 § 5. Mogelijke wijzigingen aan de UDRP? ......................................................................................... 31 Hoofdstuk 3: De juridische bescherming van domeinnamen op Belgisch vlak ..................................... 32 § 1. Administratieve organisatie ....................................................................................................... 32 § 2. De DNS BE registratieregels........................................................................................................ 34 A. Historiek .................................................................................................................................... 34 B. Algemene Voorwaarden voor domeinnaam registratie binnen het “.be”-domein .................. 35 § 3. ADR: Alternative Dispute Resolution in het “.be”-domein......................................................... 38 A. De procedure: het CEPINA reglement ter beslechting van de geschillen inzake domeinnamen ....................................................................................................................................................... 38 1. Keuze van de geschillenbeslechtingsinstantie ...................................................................... 38 2. Indienen van een klacht ........................................................................................................ 38 3. Controle en verwerking van de klacht ................................................................................... 39 4. Het antwoord van de domeinnaamhouder........................................................................... 40 5. Aanstelling van de derde beslisser ........................................................................................ 41 6. De uitspraak........................................................................................................................... 43 7. Beroep bij de gewone hoven en rechtbanken ...................................................................... 46 8. Beroep in de ADR procedure ................................................................................................. 46 B. De gegrondheid: artikel 10 van de algemene voorwaarden van DNS BE ................................. 48 1. De domeinnaam van de domeinnaamhouder is identiek aan of stemt zodanig overeen dat hij verwarring kan scheppen met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit waarop de klager rechten kan doen gelden ........................................... 49 a. onderscheidingsteken ....................................................................................................... 49 1. merk............................................................................................................................... 49 2. persoonsnaam ............................................................................................................... 54 3. maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam ................................................... 55 4. geografische aanduiding, benaming van een geografische entiteit.............................. 55 5. benaming van oorsprong, herkomstaanduiding ........................................................... 56 6. handelsnaam ................................................................................................................. 56 b. de domeinnaam moet identiek zijn aan of zodanig overeenstemmen dat er verwarring kan ontstaan met het onderscheidingsteken........................................................................ 57
2. De domeinnaamhouder kan geen rechten of legitieme belangen laten gelden voor de domeinnaam. ............................................................................................................................ 60 3. De domeinnaam van de domeinnaamhouder is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt. ............................................................................................................. 65 C. Conclusie ................................................................................................................................... 71 § 4. De procedure voor de gewone hoven en rechtbank.................................................................. 72 A. Niet domeinnaam-specifieke rechtsgronden............................................................................ 72 1. Merk ...................................................................................................................................... 72 2. Handelsnaam ......................................................................................................................... 75 a. De artikelen 8 Unieverdrag van Parijs en 93, 3° en 94/2, 8° WHPC .................................. 75 1. Gebruik van een handelsnaam ...................................................................................... 76 2. Verwarringsgevaar......................................................................................................... 76 b. De artikelen 94/3 WHPC en 1382 B.W. ............................................................................. 78 3. Maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam ........................................................... 80 4. Persoonsnaam ....................................................................................................................... 80 5. Geografische aanduiding, benamingen van oorsprong en herkomstaanduidingen ............. 81 6. Auteursrechtelijk beschermde werken ................................................................................. 81 B. De Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen .... 83 1. Definities................................................................................................................................ 83 2. Toepassingsgebied ................................................................................................................ 84 a. Ratione materiae ............................................................................................................... 84 b. Ratione personae .............................................................................................................. 86 c. Ratione temporis ............................................................................................................... 87 3. Bestanddelen van het wederrechtelijk registreren van domeinnamen ............................... 88 a. de domeinnaam is identiek aan of stemt er zodanig mee overeen dat het verwarring kan scheppen met onder meer een merk, een geografische aanduiding of een benaming van oorsprong, een handelsnaam, een origineel werk, een naam van een vennootschap of van een vereniging, een geslachtsnaam of de naam van een geografische entiteit ................... 88 b. de domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang jegens die domeinnaam ... 90 c. het doel van de domeinnaamhouder is een derde te schaden of er ongerechtvaardigd voordeel uit te halen ............................................................................................................. 91 4. Stakingsvordering .................................................................................................................. 93 a. Welke rechter is bevoegd? ................................................................................................ 93 b. Procedure zoals in kortgeding ........................................................................................... 94 c. Maatregelen....................................................................................................................... 94
5. De gevolgen van de domeinnaamwet op de andere beschikbare rechtsmiddelen ter bestrijding van het wederrechtelijk registreren van domeinnamen. ....................................... 96 6. Conclusie: Een overbodig of nuttig rechtsmiddel?................................................................ 97 § 5. Een vergelijking tussen de Belgische alternatieve geschillenbeslechting (ADR) m.b.t. domeinnamen en de Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen ................................................................................................................................. 100 A. Procedurele verschillen ........................................................................................................... 100 B. Inhoudelijke verschillen........................................................................................................... 101 C. Conclusie ................................................................................................................................. 101 Hoofdstuk 4: De juridische bescherming van domeinnamen op Europees vlak ................................. 102 § 1. Administratieve organisatie ..................................................................................................... 102 § 2. Historiek.................................................................................................................................... 104 § 3. Preventieve maatregelen tegen cybersquatting: reserveren van namen en stapsgewijze registratieprocedure (sunrise periode) ........................................................................................... 105 A. Reserveren van (domein)namen ............................................................................................. 105 B. Stapsgewijze registratie: de “sunrise periode” ....................................................................... 106 § 4. ADR.eu: Alternative Dispute Resolution in het “.eu”-domein.................................................. 111 A. De ADR-Procedure: artikel 22 Verordening (EG) nr. 874/2004 .............................................. 112 1. Keuze van de geschillenbeslechtingsinstantie .................................................................... 112 2. Indienen van een klacht ...................................................................................................... 112 3. Controle en verwerking van de klacht................................................................................. 113 4. Het antwoord van de verweerder ....................................................................................... 114 5. Aanstelling van het panel .................................................................................................... 115 6. De uitspraak......................................................................................................................... 116 7. Beroep bij de gewone hoven en rechtbanken .................................................................... 118 B. De gegrondheid: art. 21 Verordening (EG) nr. 874/2004 ........................................................ 120 1. De domeinnaam is identiek aan of vertoont een verwarrende gelijkenis met een naam waarvoor in de nationale of communautaire wetgeving een recht is erkend. ....................... 121 a. een naam waarvoor in de nationale of communautaire wetgeving een recht is erkend 121 b. de domeinnaam is identiek aan of zodanig overeenstemmend dat er verwarring ontstaat met een naam waarvoor een recht is erkend in de nationale of communautaire wetgeving ............................................................................................................................................. 123 2. De domeinnaamhouder had geen rechten of gewettigd belang bij de registratie van de domeinnaam of hij heeft de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd of de domeinnaam wordt te kwader trouw gebruikt. ............................................................................................ 123 a. De domeinnaamhouder had geen rechten of gewettigd belang bij de registratie van de domeinnaam. ...................................................................................................................... 124
b. de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt 125 C. Conclusie ................................................................................................................................. 128 Hoofdstuk 5: Vergelijking tussen de alternatieve geschillenbeslechting op Belgisch, Europees en Internationaal vlak............................................................................................................................... 129 § 1. Procedurele verschillen ............................................................................................................ 129 a. Keuze van de geschillenbeslechtingsinstantie......................................................................... 129 b. Indienen van een klacht .......................................................................................................... 129 c. Controle en verwerking van de klacht ..................................................................................... 129 d. Het antwoord van de verweerder ........................................................................................... 130 e. Aanstelling van het panel ........................................................................................................ 131 f. De uitspraak ............................................................................................................................. 131 g. Beroep tegen een beslissing .................................................................................................... 132 § 2. Inhoudelijke verschillen: de gegrondheid ................................................................................ 133 1. De domeinnaam is identiek aan of zodanig overeenstemmend dat ze verwarring kan scheppen met een onderscheidingsteken. ................................................................................. 133 2. De domeinnaamhouder heeft geen rechten of legitiem belang m.b.t. de domeinnaam. ...... 134 3. De domeinnaamhouder heeft de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en/of de domeinnaam wordt te kwader trouw gebruikt........................................................................... 134 § 3. Conclusie................................................................................................................................... 135 Hoofdstuk 6: Algemene conclusie: de ideale ADR-procedure voor domeinnaamgeschillen? ............ 136 BIBLIOGRAFIE ...................................................................................................................................... 139
Inleiding
“1, 65 miljoen euro voor pizza.com”, Het Laatste Nieuws 07/04/2008 “Geld verdienen met webadres Karadzic.eu”, De Standaard, 26/07/2008
1. Door de snelle ontwikkeling van nieuwe technologie zoals breedbandnetwerken, draadloze internet toegang, internet toegang via de gsm, … dringt het internet zich namelijk steeds meer op in het leven van de mens. Het is dan ook belangrijk voor bedrijven en andere personen die een economische activiteit uitoefenen om op het internet, via een website, een online verlengstuk te hebben van hun activiteiten. 2. Het internet biedt niet enkel nieuwe mogelijkheden op het vlak van marketing en reclame, maar ook het online aanbieden van producten en diensten neemt toe. Boeken, cd’s, dvd’s worden bijvoorbeeld alsmaar meer online verkocht of verhuurd, reizen worden niet meer via een reisbureau vastgelegd maar worden rechtstreeks online besteld, het aanbod van huizen, appartementen of ander vastgoed wordt rechtstreeks via het internet geconsulteerd, enz. In al deze toepassingen spelen domeinnamen een cruciale rol. Ze zorgen er namelijk voor dat men op eenvoudige wijze toegang heeft tot de informatie die men zoekt. Het is dan ook belangrijk voor bedrijven dat hun domeinnaam overeenstemt met hun merk, handelsnaam of ander teken waarmee ze bekend zijn bij het grote publiek. Hierdoor hebben ze meer zekerheid dat ze ook in de online wereld gemakkelijk gevonden zullen worden. 3. Domeinnamen moeten echter geregistreerd worden en het “first come, first serve” principe is hierbij meestal van toepassing waardoor het niet ondenkbaar is dat de domeinnaam die men wenst, reeds geregistreerd is door iemand anders. Wanneer deze laatste dit te kwader trouw heeft gedaan met bijvoorbeeld de bedoeling de domeinnaam nadien tegen een groot bedrag aan een rechthebbende te kunnen doorverkopen spreekt men van cybersquatting of het wederrechtelijk registreren van domeinnamen. In deze masterproef ga ik na hoe men hiertegen juridisch kan optreden op internationaal (hoofdstuk 2), Belgisch (hoofdstuk 3) en Europees (hoofdstuk 4) vlak.
1
Hoofdstuk 1: Het Domain Name System (DNS) 4. Iedere machine die aangesloten is op het internet krijgt een uniek IP-adres (Internet Protocoladres) toegewezen, waarmee het bereikbaar is op het internet. Dit IP-adres bestaat uit 4 cijfers van elk 8 bits die gescheiden zijn door een punt, bijvoorbeeld: 157.193.40.33. Voor computers is het eenvoudig om met dergelijke cijfercombinaties te werken, maar voor de mens is het nagenoeg onmogelijk om al deze cijfers te onthouden. Daarom heeft men het systeem van domeinnamen uitgevonden.
5. Een domeinnaam bestaat uit verschillende niveaus of levels gescheiden van elkaar door een punt. In de eerste plaats is er het “Top Level domain” waarvan er twee soorten zijn: de generic Top Level Domains (gTLD’s) en de country-code Top Level Domains (ccTLDs). Er zijn momenteel 21 gTLD’s: “.AERO, .ARPA, .ASIA, .BIZ, .CAT, .COM, .COOP, .EDU, .GOV, .INFO, .INT, .JOBS, .MIL, .MOBI, .MUSEUM, .NAME, .NET, .ORG, .PRO, .TEL, .TRAVEL”. In sommige van deze domeinen (zoals bijvoorbeeld het .com domein) kan iedereen een domeinnaam registreren terwijl andere domeinen gereserveerd zijn voor specifieke doeleinden. Zo bijvoorbeeld zijn het .MIL en .GOV domein enkel beschikbaar voor respectievelijk het Amerikaanse leger en de Amerikaanse overheid. De ccTLD’s daarentegen komen – zoals de naam doet vermoeden – overeen met landencodes die vastgelegd zijn in de ISO-3611-1 standaard. Elke ccTLD werd vervolgens toegekend aan een bepaal land. Zo is het “.be” domein bijvoorbeeld toegewezen aan België, “.nl” aan Nederland, “.fr” aan Frankrijk,…
6. Ten tweede is er altijd het second level, dit is in principe een naam die men vrij mag kiezen rekeninghoudend met een aantal beperkingen omwille van technische redenen.1 Een voorbeeld van een second level domein is “ugent”. In combinatie met het top level domain wordt dit: “ugent.be”. Tenslotte kunnen er nog eventueel bijkomende niveaus zijn, zoals een third level waardoor we in ons voorbeeld uitkomen op “law.ugent.be”.
7. Enerzijds is er dus het IP-adres dat wordt gehanteerd door machines verbonden op het internet en anderzijds zijn er de domeinnamen die gebruikt worden door internetgebruikers. Om deze twee op elkaar af te stemmen heeft men het Domain Name System of afgekort DNS ontwikkeld. Dit systeem kan het best vergeleken worden met een telefoonboek. Indien men een naam opzoekt in een telefoonboek krijgt men het corresponderende telefoonnummer. DNS werkt op dezelfde wijze maar
1
Bepaalde tekens zoals bijvoorbeeld een spatie of het “&” teken kunnen niet gebruikt worden in een domeinnaam.
2
dan met DNS-servers die een databank bijhouden van IP-adressen en de overeenstemmende domeinnamen. Wanneer men een domeinnaam intypt in een webbrowser om de website verbonden aan die domeinnaam te bezoeken, zal de webbrowser een verzoek indienen bij zo’n DNS server om het IP-adres van de machine waarop die website is opgeslagen, te bekomen. Zo bijvoorbeeld zal bij het ingeven van de domeinnaam ugent.be, de DNS server het IP-adres 157.193.40.33 teruggeven.
3
Hoofdstuk 2: De juridische bescherming op internationaal vlak 8. In geval van een gTLD-domeinnaamconflict zijn er twee mogelijke manieren om tot een oplossing te komen. Enerzijds kan men beroep doen op een alternatieve geschillenbeslechtingsmethode (§ 2) namelijk de Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy. Anderzijds kan men zich wenden tot de gewone hoven en rechtbanken (§ 3). Maar vooraleer hier dieper op in te gaan, wil ik eerst even stilstaan bij de administratieve organisatie op internationaal vlak (§ 1).
§ 1. Administratieve Organisatie 9. Aanvankelijk was het beheer van het DNS-systeem in handen van IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Na kritiek op het beheer werd in 1998 op initiatief van het US Department of Commerce ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) opgericht. Deze nonprofit organisatie staat sindsdien in voor het beheer en de coördinatie van het domeinnaamsysteem.2
Om deze opdracht uit te voeren werkt ICANN samen met zogenaamde accredited domain name registrars.3 Dit zijn organisaties die verantwoordelijk zijn voor de registratie van domeinnamen. Voor het .com domein is dit bijvoorbeeld Verisign Global Registry Services. Indien men wenst geaccrediteerd te worden moet men een ganse procedure4 doorlopen en sluit men uiteindelijk een Registrar Accreditation Agreement.5 Deze geaccrediteerde registrars werken op hun beurt met gecertificeerde registrars.6 Het zijn deze laatste bij wie men zijn domeinnaam kan registreren.
2
B. DE VUYST, “DNS governance and GTLD dispute resolution”, I.R.D.I. 2001, (182) 182; A. B. GIMENEZ en P-E. MOUTHUY, “Les noms de domaine: modes de regulation et gestion des conflits”, I.R.D.I. 2003, (85) 93-94; T. HEREMANS, Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken, Brussel, Larcier, 2003, (hierna verkort T. HEREMANS, Domeinnamen), 10-12, nr. 19-21. 3 http://www.icann.org/en/registrars/accredited-list.html. 4 http://www.icann.org/en/registrars/accreditation-process.htm. 5 http://www.icann.org/en/registrars/ra-agreement-17may01.htm. 6 Lijst van door VeriSign gecertificeerde registrars te raadplegen op http://www.verisign.com/informationservices/naming-services/com-net-registry/page_002166.html.
4
Schema 1: administratieve organisatie op internationaal vlak
§ 2. Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy 10. In de eerste plaats kan men in geval van een domeinnaamconflict beroep doen op de alternatieve geschillenbeslechting: de Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (hierna verkort UDRP). Vooraleer deze alternatieve vorm van geschillenbeslechting te bespreken, wil ik eerst nog wijzen op een aantal preventieve beschermingsmaatregelen in het contract (Registrar accreditation agreement) tussen ICANN en de geaccrediteerde registrar.
A. Registrar Accreditation Agreement
11. Het registrar accreditation agreement bevat een aantal bedingen die moeten overgenomen worden in het contract tussen de registrar en diegene die een domeinnaam registreert (de domeinnaamhouder). Deze bedingen houden een aantal verplichtingen in voor deze laatste. Zo moet
5
hij accurate en betrouwbare contactgegevens verstrekken.7 Doet hij dat bewust niet, dan is dit een reden om het contract te annuleren.8 De registrar moet deze informatie ook verifiëren en in geval van inaccuraatheid corrigeren9.
Verder zal de domeinnaamhouder moeten verklaren dat – naar eer en geweten – noch de registratie noch de manier waarop hij de domeinnaam gebruikt een inbreuk vormen op rechten van derden.10 Daarnaast moet hij de registrar, diens werknemers, directeuren, agenten, e.a. vrijwaren voor aanspraken, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven die zouden voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, de registratie van de domeinnaam.11
Vervolgens moet de domeinnaamhouder er ook mee instemmen dat zijn registratie kan opgezegd of geannuleerd worden of dat de domeinnaam kan worden overgedragen in de volgende drie gevallen12: 1) indien zijn registratie niet in overeenstemming is met de specificaties of het beleid van ICANN 2) ter correctie van fouten in de registratie door de registrar 3) ten gevolge van de uitspraak in een domeinnaamgeschil.
De registrar moet zich tenslotte ook houden aan het beleid van ICANN in verband met het verbod op, of de beperking van, speculatie of “warehousing13” in domeinnamen.14
B. Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy (UDRP)
12. Een eerste wijze waarop een domeinnaamconflict kan opgelost worden is via alternatieve geschillenbeslechting, namelijk ICANN’s UDRP of Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy.
7
Art. 3.7.7 Registrar Accreditation Agreement (hierna verkort RAR), http://www.icann.org/en/registrars/raagreement-17may01.htm. 8 Art. 3.7.7.2 RAR, supra noot 7. 9 Art. 3.7.8 RAR, supra noot 7. 10 Art. 3.7.9 RAR, supra noot 7. 11 Art. 3.7.7.12 RAR, supra noot 7. 12 Art. 3.7.7.11 RAR, supra noot 7. 13 Warehousing is het registreren van een verzameling van domeinnamen die overeenstemmen met bestaande merken met de bedoeling deze dan later te verkopen aan de eigenaars van de merken. 14 Art. 3.7.10 RAR, supra noot 7.
6
ICANN werkt hiervoor samen met een aantal specifieke geschillenbeslechters, namelijk de Approved Providers, waarvan er momenteel vier zijn.15
13. De UDRP bestaat uit twee luiken. Enerzijds zijn er de Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution of kortweg the Rules16, waarin de procedureregels worden uiteengezet. Anderzijds is er de Uniform Dispute Resolution Policy. Daarin worden de termen en voorwaarden van de geschillenbeslechting uiteengezet.17 Afhankelijk van welke geschillenbeslechter men kiest, kan het zijn dat deze regels nog aangevuld worden met aanvullende regels van de geschillenbeslechter zelf.18
14. ICANN heeft ervoor gezorgd dat iedereen die een klacht wenst in te dienen zich steeds op de UDRP kan beroepen door enerzijds de verplichte overname ervan door de geaccrediteerde registrars19 en anderzijds door de verplichte onderwerping eraan door de domeinnaamhouder20.
1. De procedure: Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution
a. Keuze van de dispute-resolution service provider
15. Wanneer men een klacht wil indienen zal men in de eerste plaats een geschillenbeslechtingsinstantie moeten selecteren uit de lijst van approved dispute-resolution service providers.21 Momenteel zijn er vier:
Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC)
The National Arbitration Forum (NAF)
World Intellectual Property Organization (WIPO)
The Czech Arbitration Court (CAC)
15
http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm. Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (hierna verkort Rules), http://www.icann.org/en/udrp/udrp-rules-24oct99.htm. 17 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (hierna verkort Policy), http://www.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm. 18 De WIPO heeft bijvoorbeeld zo’n aanvullende regels die te raadplegen zijn op http://www.wipo.int/amc/en/domains/rules/supplemental/index.html. 19 Art. 3.8 RAR, supra noot 7. 20 Zie bijvoorbeeld nummer 5 van de ADDITIONAL TERMS APPLICABLE TO REGISTRANTS OF DOMAIN NAMES in de service agreement van networksolutions op http://www.networksolutions.com/legal/static-serviceagreement.jsp. 21 http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm. 16
7
Men is volledig vrij in zijn keuze maar volgende criteria22 kunnen meebepalend zijn: 1) De aanvullende regels. De geschillenbeslechters kunnen de regels van ICANN aanvullen met eigen praktische regels. Zo bijvoorbeeld biedt het National Arbitration Forum aan de klager de mogelijkheid om op het verweer van de domeinnaamhouder te reageren, terwijl dit bij de WIPO niet uitdrukkelijk voorzien is. 2) De tarieven. Vooraleer een klacht wordt behandeld is men verplicht een bepaalde som te betalen. Er bestaan grote verschillen in de hoogte van deze tarieven. Voor een klacht betreffende 1 domeinnaam voor een panel bestaande uit 3 arbiters moet men bij de WIPO 4000 dollar betalen terwijl dit bij het NAF slechts 2600 en bij het ADNDRC in Seoul 2500 dollar bedraagt. 3) De geografische ligging. Het is niet ondenkbaar dat men een provider zal kiezen die in hetzelfde continent gelegen is als waar men zijn woonplaats heeft. Zo zullen Europeanen waarschijnlijk gemakkelijker kiezen voor WIPO of CAC, Aziaten voor het ADNDRC en Amerikanen voor het NAF. 4) De geschillenbeslechters. Iedere provider is verplicht een lijst van zijn arbiters en hun kwalificaties te publiceren op zijn website.23 Op basis van deze lijst kan het zijn dat men eerder kiest voor de ene provider dan voor de andere. Zo bijvoorbeeld heeft het NAF geen arbiters uit Ghana of Nederland terwijl er op de lijst van de WIPO wel vermeld staan. Een Ghanees die hoopt dat zijn zaak door een Ghanese arbiter zou behandeld worden, zal dus verplicht zijn voor de WIPO te kiezen. Daarnaast kan men ook de door bepaalde panelleden reeds beslechte zaken bekijken waaruit men dan kan afleiden wie de klager en wie de domeinnaamhouder meestal gelijk heeft gegeven en zijn keuze hierop afstemmen.24
b. Indienen van de klacht
16. Na het kiezen van de geschillenbeslechtingsinstantie of provider moet men om de administratieve procedure op te starten een klacht indienen. Hiervoor kan men gebruikmaken van een modelformulier dat de provider ter beschikking stelt op zijn website.25
22
T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 60-61, nr. 128-132. Art 6 (a) Rules, supra noot 16. 24 Zie voor een overzicht en statistische data: http://www.udrpinfo.com/panl.php 25 http://www.wipo.int/amc/en/domains/filing/udrp/. 23
8
17. Een klacht moet een aantal gegevens26 bevatten en is onderworpen aan verschillende vormvereisten. Zo moet volgens artikel 11 (a) van de Rules de klacht in principe in de taal van het domeinnaamregistratiecontract opgesteld worden tenzij dit contract anders bepaalt of de partijen anderszins zijn overeengekomen.
Wat de lengte van de klacht betreft legt ICANN geen beperkingen op. De providers leggen echter wel zo’n beperking op. Zo bijvoorbeeld bepaalt de WIPO dat de klacht beperkt moet worden tot 5000 woorden.27
18. De klacht moet zowel in elektronische vorm als in gedrukte vorm worden ingediend. Enkel wat betreft de bijlagen is er een uitzondering voorzien indien deze niet in elektronische vorm beschikbaar zouden zijn.28 Voorts moeten er afhankelijk van de provider naast het origineel ook een aantal kopieën29 worden ingediend.
19. Tenslotte moet de klager als bijlage nog documenten of ander bewijsmateriaal – waaronder het bewijs van inschrijving van zijn merk in het merkenregister – (en een inventaris ervan) bijvoegen en een kopie van de registratieregels die volgens de registratieovereenkomst van toepassing zijn en die de domeinnaamhouder dus heeft aanvaard bij de registratie van zijn domeinnaam.
c. Controle en verwerking van de klacht 30
20. Na ontvangst van de klacht, zal de provider moeten controleren of er wel voldaan is aan alle vormvereisten. Indien dit het geval is, moet hij de klacht doorsturen naar de domeinnaamhouder binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van betaling31 door de klager.32 Het is de verantwoordelijkheid van de provider om ervoor te zorgen dat de klacht daadwerkelijk ontvangen wordt door de
26
Art 3 (b) Rules, supra noot 14; T.J.M DE WEERD en R.W. VAN KRALINGEN, “De WIPO Domeinnaamarbitrageprocedure”, Computerr. 2001, (253) 254-255; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 63-67, nr. 136-152. 27 Art 10 WIPO Supplemental Rules, http://www.wipo.int/amc/en/domains/rules/supplemental/index.html. 28 Art 3 (b) Rules, supra noot 16. 29 Bij de WIPO zijn het er bijvoorbeeld 4: art 3 (c) WIPO Supplemental Rules. 30 T.J.M DE WEERD en R.W. VAN KRALINGEN, “De WIPO Domeinnaamarbitrage-procedure”, Computerr. 2001, (253) 255. 31 Net zoals bij de gewone hoven en rechtbanken zijn er kosten verbonden aan het voeren van een arbitrageprocedure. Deze kunnen verschillen afhankelijk van de keuze van de provider en naar gelang het aantal domeinnamen in het geding. Voor de tarieven van bijvoorbeeld de WIPO zie: http://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/ 32 Art 4 (a) Rules, supra noot 16.
9
domeinnaamhouder. Hij voldoet hieraan doordat ofwel de domeinnaamhouder daadwerkelijk kennis heeft genomen van de klacht ofwel door cumulatief de volgende handelingen te stellen33:
1) Het verzenden van de klacht naar alle postadressen en faxnummers van de administratieve en technische contactpersoon – zoals aangegeven in de registratiegegevens uit de WHOIS34 databank – enerzijds en naar de postadressen en faxnummers van de financiële contactpersoon – doorgegeven door de registrar aan de provider – anderzijds. 2) Het verzenden van de klacht in elektronische vorm via e-mail naar (a) de e-mailadressen van de technische, administratieve en financiële contactpersonen van de domeinnaamhouder, (b) postmaster @<de domeinnaam waarover de klacht handelt> en (c) eender welk ander emailadres dat kan teruggevonden worden op de website van het betreffende domein op voorwaarde dat dit reeds een website van de domeinnaamhouder zelf is en niet een tijdelijke website opgezet door de registrar. 3) Het verzenden van de klacht naar eender welk ander adres dat de domeinnaamhouder reeds aan de provider zou hebben meegedeeld.
21. De startdatum van de arbitrageprocedure is de datum waarop de provider al deze verplichtingen betreffende het doorsturen van de klacht vervuld heeft. Hij moet deze datum onmiddellijk meedelen aan alle betrokken partijen, namelijk de klager, de domeinnaamhouder, de registrar en ICANN zelf.35
22. Indien er echter niet voldaan is aan alle vereisten moet de provider zowel de klager als de domeinnaamhouder hiervan op de hoogte brengen, waarna de klager over 5 kalenderdagen beschikt om de gebreken alsnog recht te zetten. Reageert de klager niet of niet binnen de vooropgestelde termijn dan wordt de klacht geacht te zijn ingetrokken.36
33
Art 2 (a) Rules, supra noot 16. Dit is een databank waarin gegevens betreffende eigenaars van domeinnamen worden bewaard. Deze databank is raadpleegbaar via de websites van registrars. Voor het “.be” domein kan men de whois databank van http://www.dns.be raadplegen. Voor de gTLD domeinen zie http://www.networksolutions.com/whois/index.jsp. 35 Art. 4 (c) en (d) Rules, supra noot 16. 36 Art. 4 (b) Rules, supra noot 16. 34
10
d. Het verweer van de domeinnaamhouder 37
23. De domeinnaamhouder – verweerder in de procedure – beschikt over 20 dagen (te rekenen vanaf de startdatum) om een antwoord op de klacht in te dienen bij de provider.38 In uitzonderlijke gevallen kan deze termijn echter nog verlengd worden door de provider. De partijen zelf kunnen ook een verlenging van deze termijn overeenkomen op voorwaarde dat dit goedgekeurd wordt door de provider.39 Zo werd er in de zaak betreffende de domeinnaam “phoneNphone.com” een verlenging toegestaan. De verweerder had niet gereageerd binnen de termijn en pas nadat de WIPO hem verwittigde dat de zaak bij verstek zou behandeld worden reageerde hij en diende hij alsnog een antwoord in. Ondanks de laattijdigheid hield de provider in het belang van de gerechtigheid toch rekening met dit antwoord omdat volgens hem de klager hierdoor geen schade had geleden.40
24. Dit antwoord moet net zoals de klacht aan een aantal vormvereisten voldoen, onder andere met betrekking tot de taal waarin het antwoord moet opgesteld worden, het aantal kopieën dat ingediend moet worden en de lengte van het antwoord.41 Voorts moet het zowel in gedrukte als in elektronische vorm worden ingediend en moet het een aantal gegevens42 bevatten. De domeinnaamhouder kan hiervoor gebruik maken van het door de WIPO ter beschikking gestelde antwoordformulier.
25. In tegenstelling tot bij de klacht gebeurt er hier geen controle van de gegevens door de provider. De reden hiervan is volgens mij dat net zoals bij het ontbreken van een antwoord het principe van “eigen schuld, dikke bult” geldt. Indien de verweerder namelijk geen antwoord heeft ingediend wordt de procedure verder gezet en wordt er een beslissing genomen op basis van de klacht.43
37
T.J.M DE WEERD en R.W. VAN KRALINGEN, “De WIPO Domeinnaamarbitrage-procedure”, Computerr. 2001, (253) 255; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 68-71, nr. 153-165. 38 Art 5 (a) Rules, supra noot 16. 39 Art 5 (d) Rules, supra noot 16. 40 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 68, nr. 153. 41 Supra nr. 17. 42 Art 5 (b) Rules, supra noot 16. 43 Art 5 (e) Rules, supra noot 16.
11
e. Aanstelling van het panel 44
26. Nadat de provider de klacht en het eventuele antwoord hierop heeft ontvangen moet hij een panel van arbiters samenstellen dat uiteindelijk het geschil zal beslechten. Indien noch de klager, noch de gedaagde hebben gekozen voor een panel bestaande uit 3 arbiters, zal de provider binnen 5 kalenderdagen na ofwel ontvangst van het antwoord ofwel na het verlopen van de termijn om er een in te dienen, een arbiter kiezen uit zijn lijst van arbiters.45
Indien één van beide partijen echter gekozen heeft voor een panel bestaande uit 3 arbiters loopt de procedure als volgt. Indien het de keuze was van de klager, zal de verweerder reeds in zijn antwoord 3 arbiters hebben opgegeven. Indien het daarentegen de keuze van de verweerder was, zal de klager nog geen arbiters hebben opgegeven en beschikt hij over 5 kalenderdagen na ontvangst van het antwoord van de verweerder om de naam en contactgegevens van 3 arbiters uit de lijst van erkende arbiters mee te delen aan de provider. Hierna zal de provider 2 arbiters kiezen, namelijk 1 uit de lijst van 3 van de klager en 1 uit de lijst van 3 van de verweerder. Voor het 3de panellid, zal de provider zelf een lijst van 5 mogelijke arbiters samenstellen en deze opsturen naar de klager en de verweerder. Zij hebben elk 5 kalenderdagen de tijd om hun voorkeuren of bezwaren mee te delen waarna de provider er hiermee rekening houdend 1 zal selecteren.46 Vervolgens zal de provider alle gegevens betreffende de zaak overmaken aan dit panel.47
27. De Rules bevatten nog een aantal bepalingen met betrekking tot de panelleden. Zo moeten de panelleden vanzelfsprekend onpartijdig en onafhankelijk zijn. Indien er een mogelijke partijdigheid of afhankelijkheid zou kunnen bestaan, moet het panellid dit voor het aanvaarden van de zaak meedelen aan de provider. Indien er tijdens de procedure nieuwe feiten zouden zijn die aanleiding kunnen geven tot partijdigheid of afhankelijkheid moet de arbiter dit onmiddellijk meedelen aan de provider waarna deze de mogelijkheid heeft een ander panellid aan te stellen.48
De panelleden mogen ook niet rechtstreeks communiceren met de partijen in het geschil. Alle communicatie zal verlopen via een specifiek aangestelde contactpersoon.49
44
T.J.M DE WEERD en R.W. VAN KRALINGEN, “De WIPO Domeinnaamarbitrage-procedure”, Computerr. 2001, (253) 257; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 71-73, nr. 166-168; 45 Art 6 (b) Rules, supra noot 16. 46 Art 6 (e) Rules, supra noot 16. 47 Art 9 Rules, supra noot 16. 48 Art 7 Rules, supra noot 16. 49 Art 8 Rules, supra noot 16.
12
Verder bepaalt art 10 nog dat de panelleden zich zullen houden aan de Policy en de Rules en dat ze de partijen gelijkwaardig zullen behandelen. Ze moeten zich, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, ook houden aan de termijnen zoals bepaald in de Rules. Daarnaast moeten ze ook de toelaatbaarheid, de relevantie en het gewicht van alle bewijsstukken beoordelen en moeten ze beslissen om al dan niet een verzoek tot samenvoegen van verschillende domeinnaamgeschillen in te willigen. 28. Het panel kan de partijen steeds verzoeken om bijkomende gegevens50 te verstrekken en om reeds verstrekte gegevens te laten vertalen51 in de taal van de procedure. In principe zullen er ook geen mondelinge tussenkomsten van de partijen plaatsvinden tenzij in het uitzonderlijke geval dat dit absoluut noodzakelijk zou blijken om tot een beslissing te komen.52 Het panel staat meestal weigerachtig t.o.v. zo’n verzoek tot mondelinge toelichting. Zo werd het verzoek om te worden verhoord in de zaak AT&T Corp. vs Randy Thompson verworpen aangezien het panel van oordeel was dat de meegeleverde informatie voldoende was om tot een beslissing te komen.53
f. De uitspraak 54
29. Een beslissing wordt altijd genomen op basis van de beweringen en stukken die voorhanden zijn.55 Dit betekent onder andere dat wanneer de domeinnaamhouder geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op een klacht of zijn antwoord laattijdig heeft ingediend, het panel zich enkel zal baseren op de klacht.56 In geval van onduidelijkheid met betrekking tot de klacht of het antwoord, kan het panel wel nog bijkomende inlichtingen vragen.57
30. De beslissing moet steeds bij meerderheid genomen worden indien het panel uit 3 arbiters bestaat.58 De arbiter die niet akkoord is met de beslissing heeft de mogelijkheid om een dissenting opinion bij de uitspraak te voegen.59 Daarnaast moet de uitspraak ook schriftelijk en gemotiveerd
50
Art 12 Rules, supra noot 16. Art 11 (b) Rules, supra noot 16. 52 Art 13 Rules, supra noot 16. 53 WIPO D2001-0830, 15 augustus 2001, (attmsn.com); Zie bijvoorbeeld ook: WIPO D2004-1042, 15 februari 2005, (jenna.com); 54 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 73-75, nr. 169-175. 55 Art 15 (a) Rules, supra noot 16. 56 Art 14 (a) Rules, supra noot 16. 57 Art 12 Rules, supra noot 16. 58 Art 12 (c) Rules, supra noot 16. 59 Art 15 (e) Rules, supra noot 16. 51
13
zijn, alsook moet ze de datum waarop ze werd uitgesproken en de identiteit van de panelleden bevatten.60
31. De uitspraak moet in principe genomen worden binnen 14 dagen na de aanstelling van het panel.61 Binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de beslissing moet de provider deze doorsturen naar elk van de partijen, naar de registrar en naar ICANN.62 Daarnaast wordt de uitspraak ook gepubliceerd op de website van de provider en in geval van het ter kwade trouw indienen van een klacht door een klager zal dit ook uitdrukkelijk worden vermeld.63
32. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, heeft de klager twee mogelijkheden. Ofwel kan hij er voor kiezen om de domeinnaam te laten overdragen, ofwel kan hij de schrapping van de registratie vragen.64 Indien de klacht daarentegen ongegrond wordt verklaard, blijft alles bij het oude. Indien echter blijkt dat de klager te kwader trouw heeft gehandeld, zal het panel dit bekendmaken in haar uitspraak. Dit is het geval wanneer de klager eigenlijk op voorhand wist dat zijn klacht geen kans op slagen had en enkel maar een klacht indiende om de domeinnaamhouder onder druk te zetten om zijn domeinnaam over te dragen. Dit is een misbruik van de administratieve procedure en men spreekt in dat geval van Reverse Domain Name Hijacking.65 Zo was er de zaak m.b.t. de domeinnaam Maggi.com.66 De klager, Nestlé – producent van allerlei voedingsproducten – diende een klacht in tegen de domeinnaamhouder, een zekere mr. Maggi. Maggi is namelijk een geregistreerd merk van producten van Nestlé. Nestlé meende dat Mr. Maggi geen legitiem belang had in die domeinnaam en dat hij deze domeinnaam ter kwader trouw geregistreerd had. Het panel besliste echter dat aangezien de domeinnaam overeenkomt met zijn familienaam, mr. Maggi wel over een legitiem belang beschikte en dat er van kwade trouw helemaal geen sprake kon zijn gezien het feit dat de enige bedoeling van mr. Maggi het opzetten van een website was over de familie Maggi. Hoewel Nestlé hiervan op de hoogte was, diende ze toch een klacht in om op die manier, na eerdere mislukte pogingen tot intimidatie aan het adres van mr. Maggi, te proberen de domeinnaam alsnog te kunnen bemachtigen. Het panel besliste dan ook dat de klacht ongegrond was, te kwader trouw was ingediend en dat er dus sprake was van misbruik van administratieve procedure. Een dergelijke beslissing heeft in de UDRP echter geen directe rechtsgevolgen voor de klager en is eigenlijk niets 60
Art 15 (d) Rules, supra noot 16. Art 15 (b) Rules, supra noot 16. 62 Art 16 (a) Rules, supra noot 16. 63 Art 16 (b) Rules, supra noot 16. 64 Art 4 (i) Policy, supra noot 17. 65 Art 15 (e) Rules, supra noot 16. 66 WIPO D2001-0916, 12 oktober 2001, (maggi.com); Een gelijkaardige beslissing werd genomen in: WIPO D2001-0537, 20 juli 2001, (armani.com). 61
14
meer dan een morele blaam. Dit procesmisbruik kan echter eventueel wel als een fout gekwalificeerd worden en indien de domeinnaamhouder hierdoor schade heeft geleden, zou hij dus voor de gewone hoven en rechtbanken een schadevergoeding kunnen eisen.67
33. Het geschil kan ook steeds in der minne geregeld worden zonder dat men de uitspraak van de geschillenbeslechters afwacht. In zo’n geval zal het panel de administratieve procedure zelf stopzetten.68 Hetzelfde zal gebeuren wanneer het om een of andere reden onmogelijk wordt of niet meer noodzakelijk is om de procedure verder te zetten, tenzij er gegronde redenen zijn om alsnog de procedure verder te zetten waarover het panel dan vrij zal oordelen.69
g. Beroep bij de gewone hoven en rechtbanken 70
34. Zowel de klager als de verweerder hebben steeds de mogelijkheid om een procedure met betrekking tot een bepaalde domeinnaam voor de gewone hoven en rechtbanken te starten.71 Indien één van de partijen hiertoe overgaat terwijl er een UDRP procedure betreffende dezelfde domeinnaam lopende is, moet hij dit direct melden aan de provider en het panel.72 Het panel heeft dan de discretionaire bevoegdheid om de procedure op te schorten, te beëindigen of om ermee verder te gaan.73
35. Bijgevolg kan deze mogelijkheid als een vorm van beroep gebruikt worden indien men niet akkoord zou zijn met de beslissing. Indien bijvoorbeeld werd beslist tot een overdracht of een schrapping van de domeinnaam, kan de oorspronkelijke domeinnaamhouder een procedure voor de gewone hoven en rechtbanken starten om deze beslissing alsnog om te keren. In zo’n geval zal de registrar 10 werkdagen, vanaf de kennisgeving door het panel, wachten vooraleer de beslissing uit te voeren.74 Indien binnen die termijn de domeinnaamhouder het bewijs75 levert van het feit dat hij een procedure is begonnen, zal de registrar wachten met het uitvoeren van de beslissing van het panel totdat het: 67
T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 75, nr. 175. Art 17 (a) Rules, supra noot 16. 69 Art 17 (b) Rules, supra noot 16. 70 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 75-77, nr. 176 – 179. 71 Art 4 (k) Policy, supra noot 17. Voor de klager zijn dit ofwel de rechtbanken van het land van de hoofdvestiging van de registrar ofwel deze van het land waar de domeinnaamhouder zijn woonplaats heeft zoals aangegeven in de WHOIS database. 72 Art 18 (b) Rules, supra noot 16. 73 Art 18 (a) Rules, supra noot 16. 74 Art 4 (k) Policy, supra noot 17. 75 Dit kan bijvoorbeeld een kopie zijn van de gedinginleidende akte met een stempel van de griffier erop. 68
15
1) ofwel voldoende bewijs heeft verkregen van een oplossing tussen de partijen 2) ofwel voldoende bewijs heeft verkregen van het feit dat de rechtszaak is stopgezet of ingetrokken 3) ofwel een kopie van de uitspraak van de rechtbank heeft verkregen waarin de eis werd afgewezen of waarin bepaald werd dat de domeinnaamhouder niet langer het recht heeft om die domeinnaam verder te gebruiken.
36. In de zaak m.b.t. de domeinnaam “usagshop.com”76 oordeelde de WIPO dat de registratie van de domeinnaam moest worden overgedragen aan de Italiaanse merkhouder Utensilerie. De domeinnaamhouder ging hiermee niet akkoord en stelde een vordering77 in bij de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen. Daar oordeelde de rechter dat de UDRP een niet bindende geschillenbeslechting is en dat de voorziening voor de rechtbank bijgevolg een soort van beroep uitmaakt. De domeinnaamhouder werd echter opnieuw in het ongelijk gesteld aangezien het gebruik van usagshop.com volgens de rechtbank een inbreuk vormde op het woordmerk Usag waarvan Utensilerie merkhouder is.
76 77
WIPO D2003-0159, 22 april 2003, (usagshop.com). Rb. Antwerpen 9 maart 2006, TBH-RDC 2006, 666.
16
2. De gegrondheid van de klacht: Uniform Dispute Resolution Policy
37. Opdat een klacht gegrond zou worden verklaard moet de klager aantonen dat er cumulatief aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan78: -
de domeinnaam is identiek aan een merk waarover de klager beschikt of stemt er zodanig mee overeen dat er verwarring ontstaat
-
de domeinnaamhouder heeft geen rechten of legitiem belang met betrekking tot de domeinnaam
-
de domeinnaamhouder heeft de domeinnaam ter kwade trouw geregistreerd én gebruikt.
a. De domeinnaam is identiek aan een merk waarover de klager beschikt of stemt er zodanig mee overeen dat er verwarring ontstaat79
1. merk
38. In de eerste plaats moet de klager dus over een merk beschikken. De geldigheid van een merk moet beoordeeld worden aan de hand van het recht waar de klager actief is.80 Er wordt niet uitdrukkelijk in de policy bepaald dat dit merk ook geregistreerd moet zijn alhoewel het bewijs van registratie wel een vermoeden creëert dat de merkhouder over een geldig merk beschikt.81 Dit betekent dat men ook op niet-geregistreerde merken kan steunen in de UDRP, zoals de common law trademarks. 82
78
Art 4 (a) Policy, supra noot 17. T.J.M DE WEERD en R.W. VAN KRALINGEN, “De WIPO Domeinnaamarbitrage-procedure”, Computerr. 2001, (253) 255; H. WEFERS BETTINK, “Domeinnaamarbitrage onder de UDRP”, Mediaforum 2001, (42) 43-44; B. GIMENEZ en P-E. MOUTHUY, “Les noms de domaine: modes de regulation et gestion des conflits”, I.R.D.I. 2003, (85) 102-103; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 78-85, nr. 181-192. 80 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 80, nr. 186. 81 WIPO D2000-0503, 20 juli 2000, (naugacase.com en nauga.net); WIPO D2003-0661, 21 oktober 2003, (parmigiano.org); WIPO D2002-0358, 16 juli 2002, (thaigem.net). 82 WIPO D2000-0235, 23 mei 2000, (jeanettewinterson.com, -.net, -.org); T.J.M DE WEERD en R.W. VAN KRALINGEN, “De WIPO Domeinnaamarbitrage-procedure”, Computerr. 2001, (253) 255; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 78, nr. 182. 79
17
39. Men gaat zelfs nog verder en in sommige gevallen worden zelfs namen van bekende personen83 als merk gekwalificeerd. Zo is er bijvoorbeeld de zaak Julia Fiona Roberts vs Russell Boyd.84 Een zekere Russell Boyd had de website juliaroberts.com geregistreerd waarop hij enkel maar een foto had geplaatst. Hij bood de domeinnaam aan op de veilingsite ebay.com. Naast deze domeinnaam had hij nog 50 andere domeinnamen geregistreerd waaronder alpacino.com. De actrice Julia Roberts diende hierop een klacht in volgens de UDRP. Russell Boyd bevestigde dat de domeinnaam identiek was aan de naam van de actrice maar betwijfelde of haar naam wel als een merk kon bestempeld worden. Het panel besliste dat dit wel het geval was.
De naam van een persoon kan echter maar als een merk – in de zin van de UDRP – worden beschouwd indien deze commercieel werd aangewend. Het gewoon hebben van een bekende naam is onvoldoende.85
Een speciaal geval tenslotte was deze waar de benaming Staten-Generaal als een merk werd gekwalificeerd, alhoewel de Nederlandse staat uitdrukkelijk had verklaard dat het eigenlijk geen echt merk was.86
2. de domeinnaam is identiek aan het merk of er zondanig mee overeenstemmend dat er verwarring ontstaat
40. De domeinnaam moet vervolgens identiek zijn aan dit merk of er toch zodanig mee overeenstemmen dat er verwarring ontstaat. Voor de beoordeling hiervan moet er geen rekening gehouden worden met de extensie: .com, .org,… aangezien dit een niet-onderscheidend onderdeel is van de domeinnaam en bovendien verplicht is bij de registratie van een domeinnaam.87 Zo niet zou men door een andere keuze van extensie toch een bestaand merk als domeinnaam kunnen registreren en gebruiken.
83
Dit kunnen bijvoorbeeld actrices of mensen uit de entertainmentindustrie (infra noot 84) zijn, schrijfsters (bv. WIPO D2000-0235, 23 mei 2000, (jeanettewinterson.com, -.net, -.org), sportmensen (bv. WIPO D2000-1061, 13 november 2000, (jaapstam.com)) of bedrijfsleiders (bv. WIPO D2000-0060, 16 maart 2000, (dodialfayed.com)) 84 WIPO D2000-0210, 30 mei 2000, (juliaroberts.com). 85 WIPO D2001-0540, 21 juni 2001, (izzyasper.com, -.net, -.org); vraag 1.6 in WIPO Overview of WIPO Panel Views on selected UDRP questions, http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html. 86 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 80, nr. 184. 87 WIPO D2001-0915, 22 oktober 2001, ( 香港上海匯豐銀行.com); WIPO D2005-0540, 26 juli 2005, (rxamerica.org); WIPO D2005-0642, 12 oktober 2005, (msnmoney.com); WIPO D2005-0980, 22 november 2005, (accor-corp.com); WIPO D2006-0204, 10 april 2006, (furon.com).
18
41. Indien de domeinnaam niet identiek is aan het merk, moet men nagaan of er sprake kan zijn van verwarring. Hiervoor zal men de tekens waaruit de domeinnaam bestaat vergelijken met deze van het merk zonder na te gaan of de waren of diensten die eventueel worden aangeboden via de domeinnaam dezelfde zijn als deze waarvoor het merk geregistreerd is.88
42. De loutere toevoeging van algemene of beschrijvende woorden aan het merk ontneemt het verwarrend karakter van de domeinnaam niet.89 Doordat het merk volledig is opgenomen in de domeinnaam, zal de indruk ontstaan dat de merkhouder iets te maken heeft met de domeinnaam, waardoor er dus verwarring ontstaat. Zo was er een geval met betrekking tot het geneesmiddel ZYPREXA. 90 De domeinnaamhouder had de domeinnaam genericzyprexa.com geregistreerd. De merkhouder diende een klacht in onder de UDRP aangezien er volgens hem verwarring ontstond doordat het volledige merk was opgenomen in de domeinnaam en enkel de algemene term “generic” was toegevoegd. Volgens de domeinnaamhouder was er echter geen sprake van verwarring aangezien het volgens hem bij geneesmiddelen algemeen geweten is dat wanneer de term “generic” voor een geneesmiddel gebruikt wordt, het hier gaat om een ander geneesmiddel dan het oorspronkelijke. De geschillenbeslechters volgden deze redenering niet. Zij oordeelden dat het louter toevoegen van algemene beschrijvende woorden onvoldoende is aangezien de aandacht in de eerste plaats zal uitgaan naar het merk dat volledig in de domeinnaam is opgenomen waardoor de indruk zou kunnen ontstaan van een direct of indirect verband met de merkhouder.
43. Naast het toevoegen van algemene of beschrijvende woorden heeft men ook geprobeerd om tal van andere elementen toe te voegen aan een merk om op die manier te vermijden dat er sprake zou zijn van verwarring.91 Deze bleken echter allemaal zonder succes: -
het toevoegen of weglaten van een liggend streepje. In het geschil tussen domeinnaam 4tel.com en het merk 4tel oordeelde het panel dat er sprake was van verwarring.92 Een zelfde uitspraak vinden we terug bij de domeinnamen xcopper.net, xcopper.org en het merk XCopper.93
88
T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 82, nr. 189. WIPO D2000-0253, 2 juni 2000, (quixtarmortgage.com); WIPO D2002-0517, 12 augustus 2002, (ibishotels.com); WIPO D2005-0201, 3 mei 2005, (meridientravel.com, meridienyachting.com, meridienyatching.com); WIPO D2008-1028, 28 augustus 2008, (ambiensideeffects.com); T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 83, nr. 191. 90 WIPO D2007-1885, 14 februari 2008, (genericzyprexa.com). 91 Zie ook T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 83, nr. 191. 92 WIPO D2000-0026, 10 mei 2000, (4tel.com). 93 WIPO D2007-0251, 14 april 2007, (xcopper.net en xcopper.org). 89
19
-
het toevoegen van geografische aanduidingen.94 Zo bijvoorbeeld was er sprake van verwarring tussen telstraaustralia.net, telstraustralia.com en het merk Telstra.95 Een ander voorbeeld is de domeinnaam thairedbull.com en het merk Red Bull.96
-
het toevoegen van een nummer.97
-
het toevoegen van een voorspelbare tikfout aan een bekend merk.98 Men spreekt in dit geval van typosquatting. Diegene die zo’n domeinnaam registreren hopen erop dat men in zijn zoektocht naar de website van een bekend merk een tikfout maakt en aldus op de website verbonden aan hun domeinnaam terechtkomt. Een voorbeeld hiervan is de zaak rond de easyGroup, bekend van onder andere de lage kosten vliegtuigmaatschappij easyJet.99 Een zekere meneer Sansone had de domeinnaam easyejt.com geregistreerd. De arbiter oordeelde dat er sprake was van verwarring met de reeds bestaande domeinnaam easyjet.com. Een zelfde uitspraak vinden we in de zaak rond Deutsche bank.100 Ook hier is er sprake van verwarring tussen de domeinnamen duetschebank.com, duetsche-bank.com en het merk Deutsche Bank. Andere voorbeelden zijn: nasdq.com, nsdaq.com, nasaq.com en de beheerder van de beurs Nasdaq101, crysler.com, chrisler.com,chrystler.com, christler.com en het automerk Chrysler102, plaboy.com en playboy103, …
-
het toevoegen van woorden zoals shop, tickets, my, anti, sucks,…104
94
WIPO D2000-0628, 17 augustus 2000, (wal-mart-europe.com); WIPO D2000-0713, 5 september 2000, (aolfrance.com, aolgermany.com, aolireland.com, aolspain.com); WIPO D2000-838, 7 december 2000, (nowalmart.com, wal-martkorea.com, walmartkorea.com); WIPO D2000-0927, 9 oktober 2000, (altavistausa.com). 95 WIPO D2001-0046, 23 maart 2001, (i-telstra.com, telstraaustralia.net,…, telstraweb.com); 96 WIPO D2003-0709, 11 november 2003, (thairedbull.com). 97 WIPO D2003-0721, 6 november 2003, (accutane-acne-treatments-medication.com, 1accutane.com); WIPO D2007-1064, 24 september 2007, (superbowlxliiipackages.com, superbowlxliiitours.com, …, superbowl44tours.com). 98 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 84, nr. 191. 99 WIPO D2004-0763, 16 november 2004, (easyejt.com). 100 WIPO D2001-1314, 12 februari 2002, (duetsche-bank.com, duetschebank.com). 101 WIPO D2001-1492, 27 februari 2002, (nasaq.com, nasdq.com, nsdaq.com). 102 WIPO D2000-1272, 18 januari 2001, (chrisler.com, christler.com, chrystler.com, crysler.com). 103 WIPO D2001-0094, 4 april 2001, (plaboy.com). 104 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 84, nr. 191-192.
20
b. De domeinnaamhouder heeft geen rechten of legitiem belang met betrekking tot de domeinnaam105
44. Ten tweede moet de klager aantonen dat de domeinnaamhouder geen rechten noch een legitiem belang heeft met betrekking tot de domeinnaam. Dit veronderstelt een negatief bewijs. Aangezien het vaak onmogelijk is voor de klager om dit bewijs te leveren wordt algemeen aanvaard, dat hij enkel maar een prima facie bewijs moet leveren. Het is dan aan de domeinnaamhouder om aan te tonen dat hij werkelijk over rechten of een legitiem belang beschikt. Slaagt hij hier niet in, dan is er voldaan aan de tweede voorwaarde.106 Het gaat hierbij niet echt om een omkering van de bewijslast aangezien de policy uitdrukkelijk in art 4 (a) bepaalt dat het de klager is die het bewijs moet leveren van de 3 voorwaarden. Men heeft deze bewijslastverdeling echter afgeleid uit het feit dat de policy een niet limitatieve lijst van drie mogelijke gronden bevat waarop de domeinnaamhouder kan steunen om het bewijs te leveren van het feit dat hij wel over rechten of een legitiem belang beschikt.107
1. te goeder trouw aanbieden van producten of diensten
45. Ten eerste is er sprake van een legitiem belang indien de domeinnaamhouder de domeinnaam, reeds voordat hij van het geschil op de hoogte was, gebruikte om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of reeds voorbereidingen had genomen om dit te gaan doen.108
46. Het feit dat men de domeinnaam reeds gebruikte voordat men op de hoogte was van het geschil is onvoldoende om het gebruik te goeder trouw aan te tonen. Men moet een verklaring kunnen geven waarom men juist die domeinnaam gekozen heeft.109 Dit was bijvoorbeeld aan de orde in het geschil tussen de zangeres Madonna en de websiteontwikkelaar Dan Parisi.110 Deze laatste was 105
T.J.M DE WEERD en R.W. VAN KRALINGEN, “De WIPO Domeinnaamarbitrage-procedure”, Computerr. 2001, (253) 255-256; H. WEFERS BETTINK, “Domeinnaamarbitrage onder de UDRP”, Mediaforum 2001, (42) 44-45; M. FLAMEE, “Domeinnamen, Cybersquatting en ADR-procédures”, in X., Droits intellectuels: à la rencontre d’une stratégie pour l’entreprise, Brussel, Bruylant, 2002, (483) 517-519; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 86-90, nr. 193-202. 106 Nr. 2.1 in WIPO Overview of WIPO Panel Views on selected UDRP questions, http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html#21; WIPO D2000-0270, 8 juni 2000, (htmlease.com); WIPO D2001-0784, 1 oktober 2001, (adam-12.com, adam-12.org); WIPO D2003-0022, 19 maart 2003, (holidayinnakron.com); WIPO D2004-0110, 14 april 2004, (belupo.com);… 107 Art. 4 (c) Policy, supra noot 17. 108 Art 4 (c) (i) Policy, supra noot 17. 109 WIPO D2000-1512, 6 maart 2001, (internethomegrocer.com). 110 WIPO D2000-0847, 16 oktober 2000, (madonna.com).
21
domeinnaamhouder geworden van de domeinnaam Madonna.com en had daarnaast de naam “Madonna” geregistreerd als merk in Tunesië. Hij baatte op die domeinnaam een website uit met seksueel expliciete afbeeldingen en tekst. De site bevatte een vermelding dat ze niets te maken had met de katholieke kerk, het madonna college, het madonna ziekenhuis en met de zangeres Madonna. Toch diende de zangeres een klacht in tegen de domeinnaamhouder. De arbiters oordeelden dat er een gebrek was aan rechten of een legitiem belang in hoofde van de domeinnaamhouder aangezien deze geen verklaring kon geven waarom hij juist voor de naam Madonna had gekozen. Alhoewel deze naam ook een algemene betekenis heeft die niets te maken heeft met de zangeres, kon de domeinnaamhouder niet aantonen dat hij de naam te goeder trouw gebruikte in die betekenis. Bijgevolg concludeerde men dat de enige reden voor zijn keuze het feit was dat hij wou profiteren van de naamsbekendheid van de zangeres en dit kan onmogelijk als een gebruik te goeder trouw beschouwd worden. Ook het feit dat hij de naam als merk geregistreerd had in Tunesië vooraleer hij op de hoogte was van het geschil, betekende niet dat hij over een legitiem belang beschikte. De enige reden waarom hij dit had gedaan was immers om zijn rechten met betrekking tot de domeinnaam veilig te stellen.
47. Bij de beoordeling van deze voorwaarde gebeurt er in principe geen belangenafweging. De domeinnaamhouder moet enkel aantonen dat hij over rechten of een legitiem belang beschikt om de domeinnaam te kunnen behouden. Toch oordeelde de arbiter in de zaak rond de domeinnaam barcelona.com dat – ondanks het feit dat de domeinnaamhouder over een legitiem belang beschikte – de domeinnaam moest worden overgedragen aan de stad Barcelona aangezien deze over meer belangen beschikte.111
2. algemeen bekend onder die domeinnaam
48. Ten tweede kan domeinnaamhouder het bewijs van legitiem belang leveren door aan te tonen dat hij als individu, bedrijf of organisatie algemeen bekend is onder die domeinnaam. Het is hiervoor niet vereist dat hij over een gelijknamig merkenrecht beschikt.112 Bijgevolg kan er voldaan zijn aan deze vereiste indien hij algemeen bekend is onder die domeinnaam omdat het om zijn eigen naam, roepnaam of handelsnaam gaat.113
111
T.J.M DE WEERD en R.W. VAN KRALINGEN, “De WIPO Domeinnaamarbitrage-procedure”, Computerr. 2001, (253) 256. 112 Art 4 (c) (ii) Policy, supra noot 17. 113 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 88-89, nr. 199.
22
49. Wel blijkt dat het panel extra streng is bij het beoordelen van het legitiem belang indien men zich beroept op deze algemene bekendheidsgrond. Een loutere bewering is dan ook onvoldoende, men moet hiervan daadwerkelijk het bewijs kunnen leveren.114 Zo bijvoorbeeld is er de zaak rond Portugese bank Banco Espirito Santo.115 Deze bank diende een klacht in tegen de houder van de domeinnaam bancoespiritosanto.com. De domeinnaamhouder beriep zich op het feit dat hij algemeen bekend was onder deze naam aangezien zijn eigen naam Juan Bancovic Espirito Santo luidde en hij door zijn vrienden Banco werd genoemd. Als bewijs voegde hij een kopie van zijn identiteitskaart bij. Het panel oordeelde echter dat hij niet over het vereiste belang beschikte aangezien zijn naam niet volledig identiek was aan de geregistreerde domeinnaam en hij niet het bewijs kon leveren van het feit dat hij de domeinnaam geregistreerd had omwille van zijn bijnaam Banco.
3. rechtmatig, niet-commercieel gebruik van de domeinnaam116
50. Tenslotte kan men volgens de policy het legitiem belang ook bewijzen door aan te tonen dat men op rechtmatige niet-commerciële wijze gebruik maakt van de domeinnaam, zonder dat men de bedoeling heeft de consumenten te misleiden of het merk te schaden.117 Het louter geven van kritiek op een bepaald merk wordt niet beschouwd als het schaden ervan.118 Schaden – in de zin van de UDRP – betekent namelijk het linken van het merk met niet gerelateerd pornografisch materiaal, geweld of drugsgerelateerde beelden.119 51. Omdat het niet altijd eenvoudig is deze grond te beoordelen120, stelde het panel in de zaak Fundación Calvin Ayre Foundation vs Erik Deutsch121 voor dat aan volgende voorwaarden moet voldaan zijn opdat deze grond bewezen is:
114
WIPO D2000-0766, 22 september 2000, (redbull.org); WIPO D2000-1519, 13 maart 2001, (krylon.net); WIPO D2008-1025, 2 oktober 2008, (sonyholland.com). 115 WIPO D2004-0890, 16 december 2004, (bancoespiritosanto.com). 116 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 88-90, nr. 200-202. 117 Art 4 (c) (iii) Policy, supra noot 17. 118 WIPO D2006-1194, 12 december 2006, (ryanaircampaign.org); Maar indien deze kritiek geuit wordt d.m.v. zogenaamde sucks domeinnamen zal men dit niet beschouwen als een legitiem belang: H. WEFERS BETTINK, “Domeinnaamarbitrage onder de UDRP”, Mediaforum 2001, (42) 45. 119 WIPO D2008-0647, 2 juli 2008, (sermosucks.com). 120 Wanneer is een niet-commercieel gebruik rechtmatig? In geval van websites die kritiek geven op een bestaand merk moet er een evenwicht gezocht worden tussen vrijheid van meningsuiting enerzijds en het toebrengen van schade aan het merk anderzijds. 121 WIPO D2007-1947, 25 februari 2008, (calvinayrefoundation.org).
23
1) de domeinnaam is geregistreerd en wordt gebruik met de bedoeling om kritiek te geven op de eigenaar van het merk 2) het gaat hierbij om volgens de domeinnaamhouder gegronde kritiek 3) de domeinnaamhouder heeft niet de bedoeling om er commercieel voordeel uit te halen 4) het is onmiddellijk duidelijk voor bezoekers van de website dat het niet om de website van eigenaar van het merk gaat 5) de gedaagde heeft niet alle mogelijke domeinnamen rond het merk geregistreerd 6) indien de domeinnaam een mogelijke domeinnaam voor het merk zou kunnen zijn wordt er een link voorzien naar de website van dit merk 7) indien de domeinnaamhouder e-mails krijgt die eigenlijk bestemd zijn voor de eigenaar van het merk moet hij de afzenders onmiddellijk verwittigen dat ze zich vergist hebben van emailadres Niettemin blijkt in de praktijk dat in de meeste gevallen een bewijs op deze grond niet aanvaard wordt en dat de klagers dus in het gelijk worden gesteld.122
c. De domeinnaamhouder heeft de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt123
52. De laatste voorwaarde die door de klager moet bewezen worden is dat de domeinnaamhouder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd én gebruikt. De kwade trouw moet dus volgens een letterlijke interpretatie van art 4 (a) (iii) cumulatief aanwezig zijn bij zowel de registratie als het gebruik. Indien het op één van beide momenten ontbreekt, zal er niet voldaan zijn aan deze voorwaarde.
De policy bevat een niet-limitatieve lijst van omstandigheden waarop de gedaagde zich kan beroepen om hiervan het bewijs te leveren.124 Hieruit blijkt echter dat het voldoende is dat men kan bewijzen dat de kwade trouw aanwezig is ofwel bij de registratie ofwel bij het gebruik opdat het ook geacht wordt aanwezig te zijn op het andere moment. 122
T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 89, nr. 201; WIPO D2008-0994, 20 augustus 2008, (adgoogler.com, auctiongoogler.com, …, 888googler.com); WIPO D2008-1234, 22 oktober 2008, (unionsquarepartnership.com, unionsquarepartnership.org); … 123 T.J.M DE WEERD en R.W. VAN KRALINGEN, “De WIPO Domeinnaamarbitrage-procedure”, Computerr. 2001, (253) 256; H. WEFERS BETTINK, “Domeinnaamarbitrage onder de UDRP”, Mediaforum 2001, (42) 45-46; M. FLAMEE, “Domeinnamen, Cybersquatting en ADR-procédures”, in X., Droits intellectuels: à la rencontre d’une stratégie pour l’entreprise, Brussel, Bruylant, 2002, (483) 521-522; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 90-95, nr. 203-210. 124 Art 4 (b) Policy, supra noot 17.
24
1. registratie met als enige bedoeling het verkopen, her verhuren of het anderszins overdragen ervan
53. Ten eerste is er sprake van kwade trouw indien men de domeinnaam zou geregistreerd of verkregen hebben met als enige bedoeling ze te verkopen, verhuren of op andere wijze over te dragen aan de klager (die eigenaar is van het merk) of aan diens concurrent, voor een prijs die niet in verhouding staat met de kosten die men hiervoor gemaakt heeft.125 Zo was er de zaak rond de domeinnaam vw-service.com.126 De domeinnaamhouder bood op zijn website aan het publiek de mogelijkheid om deze domeinnaam te kopen of huren. De autofabrikant Volkswagen diende hiertegen een klacht in. Het panel oordeelde dat de enige bedoeling van de domeinnaamhouder het verkopen van zijn domeinnaam was en dat er dus sprake was van kwade trouw. Een ander voorbeeld is de zaak rond de domeinnamen: nike-soccer.com, nike-soccer.net en nike-soccer.org.127 De domeinnaamhouder bood deze domeinnamen aan de eigenaar van het merk Nike te koop aan voor de prijs van 5000 dollar per domeinnaam waarop deze laatste een klacht indiende. Het panel oordeelde dat er ook in dit geval duidelijk sprake was van kwade trouw.
2. herhaaldelijk beletten van registratie
54. De tweede mogelijke situatie van kwade trouw die de policy beschrijft is deze waarbij de domeinnaamhouder herhaaldelijk merkhouders belet om corresponderende domeinnamen te registreren door ze zelf te registreren.128 Belangrijk hierbij is dat het moet gaan om een herhaaldelijk gebruik. Dit zal het geval zijn indien men ofwel met betrekking tot 1 merk verschillende varianten op dit merk als domeinnaam registreert ofwel indien men verschillende domeinnamen registreert die overeenstemmen met verschillende merken.129 Zo bijvoorbeeld is er de zaak rond een domeinnaamhouder die 30 domeinnamen had geregistreerd die overeenstemden met namen van Canadese overheidsinstanties.130 Een ander voorbeeld is een zaak waarbij de domeinnaamhouder verschillende domeinnamen had geregistreerd die allemaal het merk “Harry Potter”131 bevatten. 125
Art 4(b)(i) Policy, supra noot 17; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 91-92, nr. 206. WIPO D2005-0987, 9 november 2005, (vw-service.com). 127 WIPO D2000-1707, 2 maart 2001, (nike-soccer.com, nike-soccer.net, nike-soccer.org). 128 Art 4 (b) (ii), supra noot 17. 129 WIPO D2007-0077, 15 maart 2007, (datelinenbc.com); T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 92, nr. 207. 130 T.J.M DE WEERD en R.W. VAN KRALINGEN, “De WIPO Domeinnaamarbitrage-procedure”, Computerr. 2001, (253) 256. 131 WIPO D2000-1254, 20 december 2000, (arrypotterfilm.org, clickharrypotter.com, …, mp3harrypotter.org). 126
25
Aangezien geen enkele van deze domeinnamen beschikte over een website, oordeelde de derde beslisser dat de enige bedoeling van de domeinnaamhouder was om de merkhouder te beletten de met zijn merk overeenstemmende domeinnaam te registreren.
3. verstoren van de werking van de consument
55. Het derde voorbeeld van kwade trouw uit de policy is deze waarbij een domeinnaamhouder een domeinnaam heeft geregistreerd met als hoofdbedoeling het verstoren van de werking van een bedrijf van een concurrent.132
Een voorbeeld hiervan is de zaak m.b.t. de domeinnaam wwwgoogle.com. Wanneer men ernaar toe surfte werd men automatisch doorverwezen naar de website pointcom.com. Dit was een directe concurrent van Google en volgens de geschillenbeslechter was het bijgevolg duidelijk de bedoeling om de bedrijfsvoering van Google te verstoren.133 Een ander voorbeeld is de zaak rond de domeinnaam geniebooks.com. Een ex-werknemer van de boekenaanbieder Roxybooks.com was van plan om een concurrerende website geniebooks.com op te richten. Toen de directeur van Roxy books hiervan op de hoogte was, ging hij onmiddellijk over tot de registratie van de domeinnaam geniebooks.com.134
4. stichten van verwarring betreffende een mogelijk verband met de merkhouder
56. Als laatste voorbeeld van kwade trouw vermeldt de policy het – door gebruik te maken van een domeinnaam – opzettelijk proberen lokken – voor commerciële doeleinden – van internetgebruikers naar de eigen website of online-locatie, door het stichten van een mogelijke verwarring met het merk van de klager als zijnde de bron, sponsor, geaffilieerde of goedkeurder van de eigen website of van de producten of diensten die op deze website of online-locatie worden aangeboden.135 Een voorbeeld hiervan is de zaak rond de domeinnaam microsoftbangladesh.com. 136 De domeinnaamhouder had hierop een website – voorgesteld als officiële site van de zetel van
132
Art 4 (b) (iii) Policy, supra noot 17. WIPO D2000-1240, 14 november 2000, (wwwgoogle.com). 134 T.J.M DE WEERD en R.W. VAN KRALINGEN, “De WIPO Domeinnaamarbitrage-procedure”, Computerr. 2001, (253) 256. 135 Art 4 (b) (iv) Policy, supra noot 17. 136 WIPO D2002-0769, 4 oktober 2002, (microsoftbangladesh.com). 133
26
Microsoft Bangladesh – geplaatst waarmee hij probeerde mensen aan te trekken die franchisenemer wilden worden van het merk Microsoft. Om het geheel geloofwaardig te maken had hij verschillende verwijzingen op zijn website naar het merk Microsoft opgenomen en had hij ook onderaan het © teken geplaatst met de tekst “Microsoft Corporation, All Rights Reserved”. Bovendien bevatte de site ook verschillende links naar de officiële website van Microsoft. De geschillenbeslechter oordeelde dat het hier duidelijk de bedoeling van de domeinnaamhouder was om fondsen aan te trekken van bezoekers door het creëren van verwarring omtrent de mogelijke sponsoring van de website door Microsoft.
57. Naast de voorbeelden vermeld in de policy zijn er nog andere situaties mogelijk waar er sprake kan zijn van kwade trouw.137 Uiteindelijk zijn het de geschillenbeslechters die vrij oordelen over het al dan niet aanwezig zijn van kwade trouw. De voorbeelden in de policy zijn enkel maar een hulpmiddel voor de klager bij het bewijzen van deze kwade trouw.
3. Sancties
58. Er worden twee mogelijke sancties voorzien: de overdracht van de domeinnaam of het laten schrappen van de registratie van de domeinnaam.138 De klager is vrij om te kiezen welke van de 2 hij wenst en hij moet dit dan ook aangeven in zijn klachtformulier.
Op het eerste gezicht zou men misschien verwachten dat de klager steeds opteert voor de overdracht aangezien bij een doorhaling de domeinnaam terug beschikbaar is voor registratie. Hierdoor zou opnieuw een andere persoon dan de klager de domeinnaam kunnen registreren gelet op het feit dat het “first come, first served” principe wordt gehanteerd. Desalniettemin gebeurt het dat men toch kiest voor de doorhaling aangezien men bij een overdracht van dan af moet instaan voor de jaarlijkse registratiekosten die hoog kunnen oplopen indien het gaat om verschillende domeinnamen.139
137
Zie bijvoorbeeld M. FLAMEE, “Domeinnamen, Cybersquatting en ADR-procédures”, in X., Droits intellectuels: à la rencontre d’une stratégie pour l’entreprise, Brussel, Bruylant, 2002, (483) 522-523; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 94-95, nr. 210. 138 Art 3 Policy, supra noot 17. 139 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 66, nr. 147.
27
§ 3. Procedure voor de gewone hoven en rechtbanken
59. Naast de alternatieve geschillenbeslechting staat er ook de steeds de mogelijkheid open om naar de gewone hoven en rechtbanken te stappen. Men kan dit zowel voor, tijdens als na een UDRPprocedure doen.140 Wel zijn er een aantal regels voorzien in de UDRP indien men zich tijdens een UDRP-procedure zou begeven naar de rechtbank.141
60. Om latere geschillen betreffende de bevoegdheid van de rechtbank te vermijden, moet de klager in zijn klacht de bevoegdheid erkennen van ofwel de rechtbank van de hoofdvestiging van de registrar die de domeinnaam heeft geregistreerd, op voorwaarde dat de domeinnaamhouder de bevoegdheid van deze rechtbank zelf heeft aanvaard in zijn registratieovereenkomst, ofwel van deze van de woonplaats van de domeinnaamhouder (zoals aangegeven in de WHOIS142 databank op het moment van het indienen van de klacht)143.
61. De vraag is natuurlijk wat de waarde van zo’n UDRP-beslissing is voor een rechter in de gewone hoven en rechtbanken. Langs de ene kant zijn er een aantal uitspraken van rechters die menen niet gebonden te zijn door zo’n beslissing, alhoewel ze vaak de beslissing afwachten vooraleer zelf een oordeel te vellen.144 Maar langs de andere kant vloeit een dergelijke beslissing wel voort uit het registratiecontract en moet er bijgevolg door de rechter wel rekening mee gehouden worden. Zo niet kan dit een miskenning inhouden van de bewijskracht van de overeenkomst tussen de partijen.145
140
Art 4 (k) Policy, supra noot 17. supra nr. 34-36. 142 Dit is een databank waarin gegevens betreffende eigenaars van domeinnamen worden bewaard. Deze databank is raadpleegbaar via de websites van registrars. Voor het “.be” domein kan men de whois databank van http://www.dns.be raadplegen. Voor de gTLD domeinen zie http://www.networksolutions.com/whois/index.jsp 143 Art 1 Rules, supra noot 16. 144 M. FLAMEE, “Domeinnamen, Cybersquatting en ADR-procédures”, in X., Droits intellectuels: à la rencontre d’une stratégie pour l’entreprise, Brussel, Bruylant, 2002, (483) 498. 145 M. FLAMEE, “Domeinnamen, Cybersquatting en ADR-procédures”, in X., Droits intellectuels: à la rencontre d’une stratégie pour l’entreprise, Brussel, Bruylant, 2002, (483) 524. 141
28
§ 4. Conclusie 62. De UDRP biedt een snelle en relatief goedkope manier om cybersquatting aan te pakken. Er wordt dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Zo bijvoorbeeld heeft de WIPO sinds 1999 al bijna 15000 zaken behandeld.146 In 2008 werd bovendien een record aantal domeinnaamgeschillen beslecht waaruit blijkt dat het probleem van cybersquatting nog brandend actueel is.147
63. Toch zijn er een aantal punten van kritiek op deze alternatieve geschillenbeslechting. Zo worden de voordelen van de procedure gedeeltelijk teniet gedaan door het feit dat de mogelijkheid openstaat om naar de gewone rechtbanken en hoven te gaan. Dit kan het negatief effect hebben dat de domeinnaamhouder onbestraft zijn gang kan blijven gaan.148 Wanneer bijvoorbeeld de woonplaats van de klager in de VS gelegen is en deze van de verweerder in Europa en de verweerder dient beroep in tegen de UDRP beslissing in Europa, dan moet de klager niet enkel zijn zaak – die hij reeds voor een UDRP geschillenbeslechter had verdedigd – opnieuw verdedigen voor een nationale rechter. Hij zal zich daarvoor ook moeten baseren op het nationale recht van dat specifieke land. Dit zal hem veel tijd en geld kosten waardoor de klager in zo’n geval vaak afziet van zijn klacht.
64. Een ander punt van kritiek is het feit dat de procedure het belang van de merkhouders te veel laat doorwegen. Zo zou in 80% van de gevallen waar een merkhouder als klager optreedt, deze gelijk krijgen.149 Ook zou het resultaat van de beoordeling afhangen van de geschillenbeslechtingsinstantie waarbij men zijn klacht indient. Dit zou bijgevolg aanleiding kunnen geven tot forumshopping.150
65. Een laatste punt van kritiek is dat de beslissingen vaak te uiteenlopend zijn. Zaken die op het eerste zicht gelijk zijn, krijgen toch vaak tegenstrijdige uitspraken. Men stelt in de rechtsleer dan ook voor om een beroepsinstantie te creëren die zou kunnen zorgen voor meer eenvormigheid in de interpretatie van de UDRP.151 De WIPO is hier al gedeeltelijk aan tegemoet gekomen door het opstellen van de WIPO overview of WIPO panel views on Selected UDRP Questions.152
146
http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases.jsp. http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2009/article_0005.html. 148 B. EDELMAN, “Jurisdiction over Domain Names: Too Much Law Or Too Little?”, CircleID 2003, http://www.circleid.com/posts/jurisdiction_over_domain_names_too_much_law_or_too_little/. 149 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 96, nr. 212. 150 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 97, nr. 213. 151 T.J.M DE WEERD en R.W. VAN KRALINGEN, “De WIPO Domeinnaamarbitrage-procedure”, Computerr. 2001, (253) 259; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 98, nr. 215. 152 http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html. 147
29
66. Een mogelijk probleem153 met gans deze administratieve procedure is dat ze enkel kan afgedwongen worden indien men zijn domeinnaam registreert bij ICANN. Naast ICANN duiken er hier en daar ook alternatieve domeinnaamaanbieders op zoals ORSC154 die zich verzetten tegen de totale controle door ICANN. Mijns inziens zal het gevolg hiervan beperkt blijven gezien het feit dat men een aantal – voor een doorsnee internetgebruiker niet zo eenvoudige – technische wijzigingen moet uitvoeren aan de computer om toegang te verkrijgen tot deze domeinnamen.
153
B. DE VUYST, “DNS governance and GTLD dispute resolution”, I.R.D.I. 2001, (182)182-183; M. FLAMEE, “Domeinnamen, Cybersquatting en ADR-procédures”, in X., Droits intellectuels: à la rencontre d’une stratégie pour l’entreprise, Brussel, Bruylant, 2002, (483) 492. 154 http://www.open-rsc.org/.
30
§ 5. Mogelijke wijzigingen aan de UDRP? 67. In 2009 bestaat de UDRP 10 jaar en dit was voor WIPO een ideale gelegenheid om een voorstel tot wijziging155 aan de UDRP in te dienen bij ICANN. Zij pleiten er namelijk voor om van de UDRP een volledig elektronische procedure te maken: de zogenaamde eUDRP. Klager en domeinnaamhouder zouden dan niet meer verplicht zijn papieren versies van hun klacht of antwoord in te dienen.
Naast het feit dat de procedure hierdoor veel milieuvriendelijker wordt, zou het volgens WIPO de efficiëntie en effectiviteit van de procedure alleen maar ten goede komen. Het gebruik van papieren documenten zou op die manier kunnen beperkt blijven tot enkel het hoogst noodzakelijke zoals de berichtgeving aan de domeinnaamhouder dat er een klacht tegen hem is ingediend.
155
WIPO eUDRP Initiative: http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/icann301208.pdf.
31
Hoofdstuk 3: De juridische bescherming van domeinnamen op Belgisch vlak 68. Wat het “.be” domein betreft zijn er twee mogelijke manieren om een wederrechtelijke registratie van domeinnamen te bestrijden. Ofwel kan men beroep doen op de alternatieve geschillenbeslechting (§ 3), ofwel kan men zich wenden tot de gewone hoven en rechtbanken (§ 4). In dit laatste geval heeft men met de wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen een nieuw wapen in handen. Vooraleer hierop in te gaan zal ik eerst even stilstaan bij de administratieve organisatie (§ 1) en de registratieregels (§ 2) m.b.t. het “.be” domein.
§ 1. Administratieve organisatie 69. ICANN staat – zoals reeds in hoofdstuk 2 uiteengezet – in voor het beheer van het ganse domeinnaamsysteem. Daartoe behoren ook de ccTLD’s of country-code top-level domains zoals bijvoorbeeld het “.be” domein. Net zoals bij de gTLD’s ofwel generic top-level domains, werd ervoor geopteerd om het beheer van de ccTLD’s te delegeren, in casu aan country-code managers. Voor het “.be” domein was dit aanvankelijk professor Verbaeten van het departement Computerwetenschappen van de KULeuven. Vanaf 1 januari 2000 werd op vraag van professor Verbaeten het beheer overgedragen aan de vzw DNS België.156 Deze vzw werd opgericht op 2 februari 1999 door Agoria157, ISPA158 en Beltug159. Het doel van deze vzw is “het organiseren en beheren van de registratie van domeinnamen in de Internet-adressering binnen het BE-domein, het verzekeren van de continuïteit voor domeinnamen in België en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kan houden of het doel kan bevorderen”160.
156
M. FLAMEE, “Domeinnamen, Cybersquatting en ADR-procédures”, in X., Droits intellectuels: à la rencontre d’une stratégie pour l’entreprise, Brussel, Bruylant, 2002, (483) 488; T. HEREMANS, Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken, Brussel, Larcier, 2003, (hierna verkort T. HEREMANS, Domeinnamen), 20-23, nr. 42-49; DNS BE Historiek: http://www.dns.be/nl/home.php?n=2. 157 Agoria is de werkgeversvereniging voor bedrijven uit de technologische industrie: http://www.agoria.be. 158 Internet Service Providers Association of Belgium of afgekort ISPA is een vereniging die de belangen van de Internet Service Providers behartigt: http://www.ispa.be. 159 Belgium Communications Technology User Group of afgekort Beltug behartigt de belangen van de professionele gebruikers van communicatietechnologie en –diensten: http://www.beltug.be. 160 Art. 4 DNS BE Statuten, http://www.dns.be/pdf/Statuten_nl_20060523.pdf.
32
DNS BE verzorgt niet zelf de registratie van domeinnamen maar werkt daarvoor samen met geregistreerde agenten waarvan een lijst kan geraadpleegd worden op haar website161. Het is bij deze laatste dat men terecht kan voor de registratie van een domeinnaam.
Schema 2: administratieve organisatie op Belgisch vlak
161
Voor de lijst met geregistreerde agenten: http://www.dns.be/registrars/SearchAlphabetical.htm?lang=nl.
33
§ 2. De DNS BE registratieregels 70. Indien men een domeinnaam wenst te registreren in het “.be” domein, moet men beroep doen op één van de door DNS BE geregistreerde agenten. Deze zal dan in naam van de vragende partij bij DNS BE een “.be” domeinnaam registreren. Om geregistreerde agent te worden moet men een zogenaamd “registrator overeenkomst” sluiten met DNS BE. Deze overeenkomst verplicht de registratieagent onder meer om ervoor te zorgen dat de domeinnaamhouder de algemene voorwaarden – waarin de registratieregels staan beschreven – van DNS BE aanvaard.162
A. Historiek 71. Aanvankelijk hanteerde DNS BE zeer strikte registratieregels.163 De domeinnaam moest een duidelijke identificatie zijn van de aanvrager en er moest een wezenlijk en aantoonbaar verband bestaan tussen de naam en de activiteiten of de voorgeschiedenis van de aanvrager. Het gevolg hiervan was dat enkel domeinnamen geregistreerd konden worden die overeenstemden met: 1) de volledige naam van de organisatie, onderneming of vereniging; of een bekende afkorting ervan ofwel 2) een handelsnaam (die verband houdt met de activiteiten of de voorgeschiedenis van de aanvrager) ofwel 3) een merknaam die eigendom is van de aanvrager, of met de uitdrukkelijke toelating van de houder (indien de merknaam in België geldig is, merknamen kunnen aangevraagd worden bij The Benelux Trademarks Office).
Particulieren hadden bijgevolg niet de mogelijkheid om voor niet-commerciële doeleinden een domeinnaam te registreren. Daarnaast waren er nog verschillende bijkomende regels waardoor bepaalde namen sowieso geweigerd werden zoals bijvoorbeeld generieke namen.164 Dit heeft aanleiding gegeven tot verschillende procedures tegen DNS BE. Zo was er een geschil165 waarbij de aanvrager verschillende domeinnamen wilde registreren maar iedere keer op een weigering stuitte omwille van het generieke karakter van zijn gekozen namen. Hij stelde daarop een vordering in o.g.v.
162
Art 2 Registrar Overeenkomst 4.11, http://www.dns.be/pdf/Registrar_Agreement_nl_current.pdf. T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 20, nr. 42; Voor de oude DNS BE registratieregels: http://www.dns.be/nl/home.php?n=1002. 164 Zie http://www.dns.be/nl/home.php?n=1002#AcceptableDomainNames voor de oude regels. 165 Brussel 30 oktober 2002, Computerr. 2003, 143, noot C. DE PRETER. 163
34
het oude166 artikel 93 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en o.g.v. artikel 3 van de Wet tot bescherming van de economische mededinging omdat hij van oordeel was dat de weigering arbitrair was en dat DNS BE misbruik maakte van haar machtspositie. In eerste aanleg oordeelde de rechter dat de vordering zonder voorwerp was gelet op het feit dat DNS BE haar registratievoorwaarden had gewijzigd ( infra nr. 72). De klager stelde hoger beroep in, maar ook het hof stelde hem in het ongelijk en zijn vordering werd ongegrond verklaard. In een andere zaak is DNS BE echter wel veroordeeld voor misbruik van machtspositie.167
72. In juni 2000 besliste DNS BE om – in navolging van de andere Europese country-code managers – de registratieregels te versoepelen.168 Deze versoepeling kwam neer op een volledige liberalisering waardoor nu iedere fysieke of rechtspersoon – Belg of buitenlander – een “.be” domeinnaam kan registreren. Op 11 december 2000 traden deze nieuwe regels in werking. In de daarop volgende jaren heeft men nog een aantal wijzigingen (o.a. het verlagen van de registratiekosten) doorgevoerd en op 15 januari 2009 werd een nieuwe versie van de algemene voorwaarden169 uitgevaardigd. Deze zijn inwerking getreden op 15 februari 2009. Elke persoon die een domeinnaam wenst te laten registreren in het “.be” domein moet deze algemene voorwaarden aanvaarden.
B. Algemene Voorwaarden voor domeinnaam registratie binnen het “.be”-domein
73. In de algemene voorwaarden worden in de eerste plaats een aantal regels opgesomd waaraan domeinnamen moeten voldoen opdat ze in aanmerking zouden kunnen komen voor registratie.170 Zo bijvoorbeeld moet de naam uit minstens 2 en uit maximum 63 karakters bestaan. Daarnaast moet men zich bij de keuze van de domeinnaam beperken tot bepaalde karakters en uiteraard kunnen reeds geregistreerde domeinnamen niet nog een keer in aanmerking komen voor registratie. Men
166
Nu komt dit overeen met artikel 94/3 WHPC maar dit artikel is ongewijzigd overgenomen bij de laatste wijziging: R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, 47, nr. 82. 167 A. CRUQUENAIRE, “L’identification sur internet et les noms de domaine: quand l’unicité suscite la multiplictié”, J.T. 2001, (146) 146. 168 C. NOEL, “La “toile” belge en ébullition suite à la libéralisation des noms de domaine en .be”, I.R.D.I. 2001, 86-87; A. B. GIMENEZ en P-E. MOUTHUY, “Les noms de domaine: modes de regulation et gestion des conflits”, I.R.D.I. 2003, (85) 88-89. C. DE PRETER, noot onder Brussel 30 oktober 2002, Computerr. 2003, (147) 148-149; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 20, nr. 44. 169 http://www.dns.be/pdf/Enduser_Terms_And_Conditions_nl_v4.2.pdf. 170 Art. 2 Algemene voorwaarden voor domeinnaam registratie binnen het “.be”-domein beheerd door DNS BE (hierna verkort: Algemene voorwaarden), http://www.dns.be/pdf/Enduser_Terms_And_Conditions_nl_v4.2.pdf.
35
hanteert de “first come, first served”-regel. Dit houdt in dat diegene van wie DNS BE het eerst een volledige en correcte aanvraag ontvangt, de domeinnaam in principe krijgt toegewezen.
74. Na registratie verkrijgt de domeinnaamhouder een exclusief gebruiksrecht op deze domeinnaam.171 Dit recht is slechts geldig voor 1 jaar maar kan wel hernieuwd worden.172 In geval van niet nakoming van de algemene voorwaarden behoudt DNS BE zich het recht voor om dit gebruiksrecht eenzijdig te beëindigen.173
75. Aangezien DNS BE ervoor geopteerd heeft om de procedure voor registratie en alle communicatie bijna volledig elektronisch te laten verlopen, is de domeinnaamhouder verplicht om een functionerend e-mailadres te hebben.174 Dit adres zal bijvoorbeeld door DNS BE gebruikt worden voor alle officiële mededelingen zoals de verwittiging van beëindiging van het gebruiksrecht. Daarom is het ook noodzakelijk dat dit adres up-to-date wordt gehouden. Indien dit niet gebeurt, is dit een geldige reden voor DNS BE om het verkregen gebruiksrecht te beëindigen.
76. DNS BE probeert ook om cybersquatting preventief tegen te gaan door de domeinnaamhouder te verplichten een aantal verklaringen en garanties af te leggen.175 Zo zal de domeinnaamhouder moeten verklaren en garanderen dat: 1. alle verklaringen gedaan tijdens de registratieprocedure en gedurende de duur van het gebruiksrecht volledig en juist zijn; 2. het registreren van de domeinnaam geen rechten van derden schendt of op enige wijze afbreuk doet aan de rechten van derden; 3. de domeinnaam niet geregistreerd wordt met een onwettig doel; 4. de domeinnaam niet gebruikt wordt in overtreding met enige rechtsregel, bijvoorbeeld omdat de naam bijdraagt tot discriminatie op basis van ras, taal, geslacht, religie of politieke opinie; 5. de domeinnaam niet strijdig is met de openbare orde of de goede zeden (bijvoorbeeld obscene of beledigende namen).
171
Art. 3 a) Algemene voorwaarden, supra noot 170. Art. 3 b) Algemene voorwaarden, supra noot 170. 173 Art. 3 c) Algemene voorwaarden, supra noot 170. 174 Art. 5 Algemene voorwaarden, supra noot 170. 175 Art. 8 a) Algemene voorwaarden, supra noot 170. 172
36
77. Indien achteraf zou blijken dat bepaalde rechten van derden toch werden geschonden - zoals dit bijvoorbeeld het geval zal zijn bij cybersquatting - zal dit dus een contractuele fout uitmaken. Diegene die hierdoor schade heeft geleden zal bijgevolg een schadevergoeding kunnen eisen. 78. Een exoneratiebeding176 zorgt ervoor dat DNS BE gevrijwaard is voor eventuele schade die zou voortvloeien uit de registratie of het gebruik van de domeinnaam of uit het gebruik van de software of de website van DNS BE. Daarnaast moet de domeinnaamhouder DNS BE vrijwaren voor elke eis die zou ontstaan uit de inbreuk op de rechten van derden door registratie of gebruik van de domeinnaam.177 Tenslotte heeft een bevoegdheidsbeding178 tot gevolg dat geschillen tussen de domeinnaamhouder en DNS BE steeds door de Brusselse rechtbanken moeten worden beslecht op basis van Belgisch recht tenzij de wet andere mogelijkheden zou toekennen aan de domeinnaamhouder179.
79. Net zoals op internationaal vlak is er op Belgisch vlak voorzien in alternatieve geschillenbeslechting voor domeinnaamconflicten. De domeinnaamhouder moet de bevoegdheid van de door DNS BE erkende geschillenbeslechtingsinstanties aanvaarden en zich onderwerpen aan de door deze instanties voorziene procedure.180
176
Art. 8 b) lid 1 Algemene voorwaarden, supra noot 170. Art. 8 b) lid 4 Algemene voorwaarden, supra noot 170. 178 Art. 8 b) lid 5 Algemene voorwaarden, supra noot 170. 179 De algemene voorwaarden voorzien deze mogelijkheid van afwijking van bevoegdheid enkel maar in het geval we te maken hebben met een consument zoals in de zin van de WHPC. 180 Art. 10 Algemene voorwaarden, supra noot 170. 177
37
§ 3. ADR: Alternative Dispute Resolution in het “.be”-domein 80. In de eerste plaats kan men in geval van een domeinnaamconflict in het “.be”-domein beroep doen op de alternatieve geschillenbeslechting. De procedure die hiervoor gevolgd moet worden is terug te vinden in het reglement van het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Dit is de enige geschillenbeslechtingsinstantie die door DNS BE werd erkend. Het beleid dat de gegrondheid van een klacht behandelt, is uitgewerkt door DNS BE in artikel 10 van haar algemene voorwaarden.
A. De procedure: het CEPINA reglement ter beslechting van de geschillen inzake domeinnamen
1. Keuze van de geschillenbeslechtingsinstantie
81. Artikel 10 a) van de algemene voorwaarden bepaalt dat de procedure moet ingeleid worden voor één van de erkende geschillenbeslechtingsinstanties die op de website van DNS BE worden kenbaar gemaakt. Tot op heden is er slechts één instantie die erkend werd, namelijk het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (hierna verkort CEPINA). Zij heeft de te volgen procedure uitgewerkt in het Reglement ter beslechting van de geschillen inzake domeinnamen181. Het is niet ondenkbaar dat er in de toekomst misschien nog andere geschillenbeslechtingsinstanties bijkomen zoals bijvoorbeeld de WIPO die reeds in Nederland voor het “.nl”-domein als geschillenbeslechter optreedt.182
2. Indienen van een klacht183 82. Zowel een natuurlijke als een rechtspersoon184 kunnen een klacht indienen door gebruik te maken van een modelformulier185 waarvan er drie gedrukte en één elektronische versie moeten worden ingediend.186 De klacht moet opgesteld worden in de taal die de domeinnaamhouder heeft
181
Het reglement is raadpleegbaar op de website van CEPINA: http://www.cepina.be/NL/default.aspx?PId=124. 182 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 110, nr. 240. 183 T. HEREMANS, “Een blik op online geschillenbeslechting in België”, Computerr. 2001, (247) 249; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 110-111, nr. 241-243. 184 Art. 2.1 Reglement ter beslechting van de geschillen inzake domeinnamen (hierna verkort Reglement), http://www.cepina.be/NL/default.aspx?PId=124. 185 http://www.cepina.be/NL/default.aspx?PId=136. 186 Deze klacht moet minstens de gegevens uit art. 2.2.1-2.2.11 Reglement, supra noot 184 bevatten.
38
gekozen bij de registratie van zijn domeinnaam.187 De WHOIS-databank kan geraadpleegd worden om op te zoeken welke de taalkeuze was.188 De volledige procedure zal vervolgens in deze taal gevoerd worden. In de zaak m.b.t. de domeinnaam “monsanto.be”189 was de registratieovereenkomst niet ter beschikking gesteld van de derde beslisser maar gaf de WHOISdatabank aan dat de taalkeuze Engels was. Alhoewel de klager zijn klacht in het Nederlands had opgesteld en alle correspondentie tussen de klager en de domeinnaamhouder in het Nederlands was gevoerd, besloot de derde beslisser om de procedure – zoals het reglement voorschrijft – in het Engels te voeren, maar wel rekening te houden met de in het Nederlands opgestelde stukken.
83. Tenslotte moet de klacht ondertekend worden door de klager of zijn vertegenwoordiger en moet er als bijlage drie gedrukte en indien mogelijk één elektronisch exemplaar van alle bewijsmiddelen worden bijgevoegd, alsook een inventaris van deze stukken.
3. Controle en verwerking van de klacht
84. Naast het indienen van een klacht moet de klager ook nog de kosten verbonden aan de alternatieve geschillenbeslechting betalen. Zolang er geen integrale betaling gebeurde zal de procedure niet verder gezet worden.190 Deze kosten zullen verschillen naar gelang van het aantal domeinnamen waarop de klacht betrekking heeft. Zo zal men voor klacht m.b.t. 1 tot 5 domeinnamen 1620 euro moeten betalen, 2110 euro indien het gaat om 6 tot 10 domeinnamen en bij meer dan 10 zal het bedrag onderling overeengekomen worden met CEPINA. Bij het instellen van hoger beroep tenslotte zal men 4050 euro moeten betalen.191
Indien CEPINA geen volledige betaling ontvangen heeft binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van de klacht wordt de klacht of het verzoek tot hoger beroep geacht te zijn ingetrokken en mag CEPINA de reeds betaalde bedragen houden.192
85. Binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht en de betaling van de administratieve kosten, zal CEPINA controleren of de klacht wel alle vereiste gegevens bevat.193 Indien dit het geval is,
187
Art. 10 a) Algemene voorwaarden, supra noot 170. Art. 11.1 Reglement, supra noot 184. 189 CEPINA zaak nr. 4034, 13 augustus 2003, (monsanto). 190 Art. 20.2 Reglement, supra noot 184. 191 Bijlage I bij Reglement, supra noot 184. 192 Art. 20.3 Reglement, supra noot 184. 193 Art. 3.1 Reglement, supra noot 184. 188
39
zal ze de domeinnaamhouder op de hoogte brengen van het bestaan en de inhoud van deze klacht door ze zowel in elektronische als in gedrukte vorm naar hem op te sturen.194 Daarnaast zal ze ook de klager meedelen dat zijn klacht voldeed aan alle formele vereisten.
Indien de klacht echter onvolledig is, zal CEPINA de klager hiervan onmiddellijk in kennis stellen waarna deze laatste over een periode van 14 kalenderdagen beschikt om de tekortkomingen recht te zetten.195 Indien de klager hierop niet of niet binnen de vooropgestelde termijn reageert, wordt de procedure geacht te zijn stopgezet en mag CEPINA alle reeds betaalde sommen houden.
86. De aanvangsdatum van de procedure is datum waarop CEPINA de klacht ter kennis brengt aan de domeinnaamhouder.196
4. Het antwoord van de domeinnaamhouder197
87. De domeinnaamhouder heeft de mogelijkheid te reageren op de klacht. Hij moet hiervoor gebruikmaken van het door CEPINA ter beschikking gestelde antwoordformulier. Dit formulier moet zowel in elektronische als in gedrukte vorm – in 2 origineel ondertekende exemplaren – binnen de 21 kalenderdagen na de aanvangsdatum van de procedure opgestuurd worden naar CEPINA.198 Deze termijn kan echter nog verlengd199 worden ofwel op verzoek van de domeinnaamhouder ofwel na een schriftelijk attest van beide partijen op voorwaarde dat CEPINA dit attest goedkeurde.
88. Het antwoord moet ondertekend worden door de domeinnaamhouder of zijn vertegenwoordiger en moet als bijlage 2 gedrukte en indien mogelijk 1 elektronische versie bevatten van de bewijsstukken waarop de domeinnaamhouder zich steunt, alsook een inventaris van deze stukken.200
89. Indien de domeinnaamhouder nalaat om te reageren op de klacht wordt de procedure verder gezet en zal er een beslissing genomen worden enkel en alleen op basis van de klacht.201 Niettemin
194
Art. 3.1 en art. 4.1 Reglement, supra noot 184. Art. 3.2 Reglement, supra noot 184. 196 Art. 3.3 Reglement, supra noot 184. 197 T. HEREMANS, “Een blik op online geschillenbeslechting in België”, Computerr. 2001, (247) 249; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 112, nr. 244-248. 198 Art. 5.1-5.2 Reglement, supra noot 184; Het antwoord moet minstens de gegevens uit art. 5.2.1-5.2.7 Reglement, supra noot 184 bevatten. 199 Art. 5.3 Reglement, supra noot 184. 200 Art. 5.2.6-5.2.7 Reglement, supra noot 184. 201 Art. 5.4 Reglement, supra noot 184. 195
40
besliste de derde beslisser in de zaak rond de domeinnaam “ricard.be”202 dat niettegenstaande het antwoord laattijdig ingediend was, hij hier toch nog rekening mee kon houden. De klager meende dat door het alsnog in aanmerking nemen van dit antwoord hem de mogelijkheid ontnomen was om de geldigheid van dit antwoord te controleren en om een verzoek tot wederwoord in te dienen. Bovendien wees de klager op Cassatierechtspraak waarin werd gesteld dat het weren uit de debatten van laattijdig ingediende conclusies geen schending van het gerechtelijk wetboek uitmaakt. De derde beslisser erkent dat in bepaalde procedures laattijdig ingediende stukken ambtshalve uit de debatten worden geweerd maar wijst erop dat in casu het reglement hem de mogelijkheid biedt toch rekening te houden met dergelijke stukken. Bovendien meent de derde beslisser dat de rechten van de klager geenszins geschonden worden door het in aanmerking nemen van dit antwoord. Een wederwoord is volgens hem ook volledig overbodig en zou niets nieuw toevoegen aan de procedure gelet op de inhoud van het ingediende antwoord.
5. Aanstelling van de derde beslisser203
90. Binnen een termijn van 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht stelt het benoemingscomité of de voorzitter van CEPINA een derde beslisser aan uit de lijst van erkende derde beslissers.204 Deze lijst is raadpleegbaar op de website205 van CEPINA en is driejaarlijks herzienbaar.206 Ze bestaat uit advocaten, bedrijfsjuristen en academici.
91. Na de aanstelling deelt CEPINA aan de partijen de identiteit van de derde beslisser mee alsook de termijn waarbinnen een beslissing door deze derde beslisser moet toegestuurd worden aan CEPINA.207 Vervolgens stuurt ze het dossier naar de aangestelde derde beslisser208, die zal moeten oordelen over de toelaatbaarheid, de relevantie en de bewijswaarde van het bewijsmateriaal.209
202
CEPINA zaak nr. 4004, 13 april 2001, (ricard). T. HEREMANS, “Een blik op online geschillenbeslechting in België”, Computerr. 2001, (247) 250; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 113, nr. 249-251. 204 Art. 6.2 Reglement, supra noot 184. 205 http://www.cepina.be/NL/default.aspx?PId=127. 206 Art. 6.1 Reglement, supra noot 184. 207 Art. 6.3 Reglement, supra noot 184. 208 Art. 9 Reglement, supra noot 184. 209 Art. 10.4 Reglement, supra noot 184. 203
41
92. Na de toewijzing van de zaak beschikt de klager over 7 kalenderdagen om de derde beslisser te verzoeken een wederwoord te mogen indienen.210 Binnen deze termijn kan de derde beslisser ook één of beide partijen uitnodigen om bijkomende informatie mee te delen indien hij meent dat het dossier onvolledig is. Na het verstrijken van deze termijn worden de debatten geacht te zijn gesloten.
93. Verder voorziet het reglement nog een aantal bijkomende regels m.b.t. de derde beslisser. Zo kan een derde beslisser maar aangesteld worden indien hij voldoet aan de vereiste van onafhankelijkheid.211 Om dit te verzekeren moet de derde beslisser voor zijn aanstelling een onafhankelijkheidsverklaring ondertekenen waarin hij alle informatie moet meedelen die eventueel zou kunnen leiden tot twijfel m.b.t. zijn onafhankelijkheid. Daarnaast moet hij – indien in de loop van de procedure zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen komen – CEPINA onmiddellijk verwittigen. CEPINA kan op basis van deze informatie steeds beslissen om de derde beslisser te vervangen. In de zaak rond de domeinnaam “citrix.be”212 betwist de domeinnaamhouder de onafhankelijkheid van de derde beslisser aangezien de raadsman van de klager ook op de lijst van derde beslissers van CEPINA voorkomt. Hij vraagt dan ook om de aanstelling van een derde beslisser die niet op deze lijst voorkomt. De derde beslisser wijst hem op het feit dat door de registratie van zijn domeinnaam hij van rechtswege onderworpen is aan de algemene voorwaarden en het reglement van CEPINA. Dit reglement bepaalt dat enkel personen die op de lijst voorkomen als derde beslisser kunnen aangesteld worden. Daarnaast stelt de derde beslisser dat de exceptie die de domeinnaamhouder opwerpt van algemene aard is en geldt t.o.v. alle derde beslissers die op deze lijst voorkomen. Er bestaat wel een mogelijkheid om de derde beslisser te laten vervangen maar dan moeten er subjectieve omstandigheden eigen aan de persoon van de derde beslisser zijn die zijn onafhankelijkheid in het gedrang brengen. Aangezien de domeinnaamhouder geen concrete bewijzen kon leveren van dergelijke omstandigheden werd de aangestelde derde beslisser niet vervangen. Mijns inziens is het niet helemaal koosjer dat iemand die als derde beslisser een oordeel kan vellen in een bepaalde procedure, ook als raadsman kan optreden in dezelfde procedure. Dit creëert op zijn minst een schijn van partijdigheid.
210
Art. 12 Reglement, supra noot 184; In o.a. de volgende zaken werd zo’n wederwoord toegestaan door de derdebeslisser: CEPINA zaak nr. 4035, 30 september 2003, (novotel); CEPINA zaak nr. 4051, 20 december 2004, (champagnes); CEPINA zaak nr. 4074, 13 februari 2006, (citrix); Een speciaal geval tenslotte omdat de klager op eigen houtje een wederwoord indiende zonder eerst toestemming van de derde beslisser te vragen: CEPINA zaak nr. 4026, 6 februari 2003, (hampshiredown). 211 Art. 7 Reglement, supra noot 184. 212 CEPINA zaak nr. 4074, 13 februari 2006, (citrix); B.A.C. LIEBEN en F.J.C. PETILLION, “Overzicht van de “.be” beslissingen in de ADR-procedure van CEPINA (2001-2006)”, Computerr. 2007, (hierna verkort B. LIEBEN en F. PETILLION, Overzicht CEPINA), (74) 77.
42
94. Daarnaast moet de derde beslisser ook altijd waken over de gelijkheid tussen de partijen en moet hij ervoor zorgen dat beide partijen hun rechten hebben kunnen laten gelden.213 De derde beslisser mag ook rechtstreeks noch onrechtstreeks contact hebben met de partijen of hun vertegenwoordigers. Alle contact moet via CEPINA verlopen.214
95. Tenslotte verloopt de procedure in principe volledig schriftelijk en enkel indien de derde beslisser daartoe beslist, zullen partijen worden gehoord.215 Zo vroeg de domeinnaamhouder in de zaak “citrix.be”216 om een getuigenverhoor. De derde beslisser merkte vooreerst op dat een getuigenverhoor in principe als bewijs niet ontoelaatbaar is maar dat het in een schriftelijke procedure meer aangewezen is gebruik te maken van geschreven bewijsmiddelen. Aangezien het niet duidelijk was waarover dan wel een getuigenverhoor werd verzocht, wees de derde beslisser het verzoek af.
6. De uitspraak217
96. Behalve in geval van uitzonderlijke omstandigheden beschikt de derde beslisser over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de sluiting van de debatten om een beslissing te nemen over de klacht.218 Deze beslissing moet schriftelijk en ondertekend zijn, moet de redenen bevatten waarop de derde beslisser zich steunt alsook de datum van de uitspraak en de identiteit van de derde beslisser.219
97. Indien de klacht ontvankelijk en gegrond is, zijn er twee mogelijke maatregelen die de klager kan vorderen: de doorhaling van de registratie of de overdracht van de domeinnaamregistratie.220 Andere maatregelen zoals bijvoorbeeld de vergoeding van eventuele schade of van de procedurekosten kan de derde beslisser niet opleggen.221 Zo vroeg de klager in de zaak rond de domeinnaam “belgië.be”222 om naast een overdracht van de registratie van deze domeinnaam ook 213
Art. 10.2 Reglement, supra noot 184. Art. 8 Reglement, supra noot 184. 215 Art. 13 Reglement, supra noot 184. 216 CEPINA zaak nr. 4074, 13 februari 2006, (citrix). 217 T. HEREMANS, “Een blik op online geschillenbeslechting in België”, Computerr. 2001, (247) 250; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 113-115, nr. 252-255. 218 Art. 15.2 Reglement, supra noot 184. 219 Art. 15.3 Reglement, supra noot 184. 220 Art. 10 e) Algemene voorwaarden, supra noot 170. 221 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 113, nr. 252; B. LIEBEN en F. PETILLION, Overzicht CEPINA, supra noot 212, (74) 78-79. 222 CEPINA zaak nr. 4040, 11 december 2003, (belgie). 214
43
een schadevergoeding toe te kennen. De derde beslisser stelde terecht dat er op de vraag tot schadevergoeding niet kon worden ingegaan. Een gelijkaardige uitspraak vinden we terug met betrekking tot de domeinnaam “micronclean.be”223 waar de klager een schadevergoeding eiste van €36000. In de zaak224 rond de domeinnamen “filipdewinter.be” en “fdw.be” eiste de politicus Philip Dewinter naast de overdracht van deze domeinnamen ook de terugbetaling van de procedurekosten. Ook hier besliste de derde beslisser dat er geen andere maatregelen kunnen opgelegd worden dan diegene die voorzien zijn in het CEPINA reglement en in de algemene voorwaarden van DNS BE.
98. Het feit dat de derde beslisser geen terugbetaling kan bevelen van de gemaakte procedurekosten heeft zelfs geleid tot een rechtszaak voor de rechtbank van koophandel van Kortrijk225. In casu draaide het om de domeinnaam “citrix.be”. Nadat de Amerikaanse onderneming Citrix Systems Inc. eerst een CEPINA procedure had gestart – waarbij de derde beslisser de overdracht van de registratie van de domeinnaam had bevolen – vorderde ze nu de terugbetaling van o.a. de voor deze procedure gemaakte kosten. De rechter oordeelde terecht dat hij dit niet kon bevelen gelet op het feit dat eiseres zelf de alternatieve geschillenprocedure was gestart en dus had ingestemd met de daar geldende regels en voorschriften die toen duidelijk stelden dat de kosten door de klager moesten gedragen worden. De rechter wees tenslotte nog op het feit dat als de eiseres gebruik had gemaakt van de wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, de kosten ten laste van de tegenpartij zouden zijn en ze zich voor een verdere schadevergoeding had kunnen wenden tot de bodemrechter.
99. Om aan dit probleem tegemoet te komen en op die manier ook het gebruik van de alternatieve geschillenbeslechting te promoten heeft DNS BE in de huidige versie van de algemene voorwaarden voorzien in een terugbetalingsregeling226 m.b.t. de administratieve kosten van de procedure. In principe zijn de procedurekosten namelijk – zoals hierboven reeds aangehaald – voor de klager. Hij moet deze bij de inleiding van zijn klacht betalen, zo niet zal de procedure niet verder gezet worden. Wanneer de klacht gegrond wordt verklaard en daardoor een domeinnaamregistratie wordt overgedragen of geschrapt zal DNS BE de administratieve kosten van de procedure terugbetalen. Hierna zal ze deze kosten terugvorderen van de in het ongelijk gestelde domeinaamhouder, die verplicht is hieraan gevolg te geven gelet op zijn aanvaarding van de algemene voorwaarden bij de registratie van zijn domeinnaam. Enkel de administratieve kosten zullen op die manier terugbetaald
223
CEPINA zaak nr. 4037, 14 november 2003, (micronclean). CEPINA zaak nr. 4015, 2 mei 2002, (filipdewinter en fdw). 225 Kh. Kortrijk 27 februari 2007, RABG 2007, 1017. 226 Art. 10 k) Algemene voorwaarden, supra noot 170. 224
44
worden en niet de kosten of erelonen van juridische bijstand. Ook geldt deze terugbetalingsregeling enkel voor eerste aanleg en niet voor hoger beroep.
100. Indien de klacht ongegrond is, moet de derde beslisser nog nagaan of de klacht niet ter kwader trouw is ingediend. Indien dit het geval is, is er sprake van misbruik van procedure en zal de derde beslisser dit ook in zijn beslissing melden.227 Men spreekt in zo’n geval van “reverse domain name hijacking”228: de klager probeert een domeinnaam te bekomen door de domeinnaamhouder onder druk te zetten om de domeinnaam over te dragen door hem valselijk te beschuldigen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Reeds bij de eerste zaak die behandeld werd door CEPINA, heeft de derde beslisser zo’n misbruik van procedure vastgesteld.229 De derde beslisser kwam tot de conclusie dat er sprake was van misbruik van procedure door het feit dat enerzijds de klager zeer onduidelijk was over haar precieze naam. De vzw had namelijk haar naam gewijzigd zonder dit ook in haar statuten aan te passen. Anderzijds gaf de klager als e-mailadres
[email protected] op, hoewel deze domeinnaam in handen was van de domeinnaamhouder en ze er dus onmogelijk toegang tot had.
Het reglement bepaalt niet wat de gevolgen zijn van zo’n misbruik van procedure, maar het zou wel als een fout kunnen gekwalificeerd worden waardoor de domeinnaamhouder in geval van schade een schadevergoeding zou kunnen vorderen voor de gewone hoven en rechtbanken.230 101. Gedurende de procedure kan het zijn dat de partijen tot een minnelijke regeling231 komen. In zo’n geval moeten ze CEPINA hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen waarna deze zowel de derde beslisser als DNS BE zal verwittigen. Indien DNS BE de minnelijke regeling goedkeurt, verklaart de derde beslisser de procedure voor beëindigd. Een speciaal geval was de zaak waar de domeinnaamhouder bereid was zijn domeinnaam “liveproximus.be”232 over te dragen aan de klager zonder enige minnelijke regeling. Hij reageerde als volgt op de klacht “After much consideration I have decided that I am willing to hand over the domain www.liveproximus.be and thus all complaints be dropped accordingly. ”. De derde beslisser ging de voorwaarden niet meer na en beval onmiddellijk de overdracht van de domeinnaam.
227
Art. 15.4 Reglement, supra noot 184. B. LIEBEN en F. PETILLION, Overzicht CEPINA, supra noot 212, (74) 86. 229 CEPINA zaak nr. 4001, 26 februari 2001, (ckzvlaanderen); T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 114, nr. 254. 230 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 114, nr. 254. 231 Art. 18.1 Reglement, supra noot 184. 232 CEPINA zaak nr. 4096, 8 januari 2006, (liveproximus). 228
45
7. Beroep bij de gewone hoven en rechtbanken
102. Zowel de klager als de domeinnaamhouder kunnen voor, tijdens of na de geschillenregeling een geding starten voor de gewone hoven en rechtbanken.233 Gebeurt dit tijdens de procedure, dan moet men CEPINA hiervan op de hoogte brengen. 234 De derde beslisser zal in zo’n geval oordelen of de procedure geheel of gedeeltelijk moet worden geschorst. 103. Deze mogelijkheid kan men beschouwen als een vorm van beroep.235 Wanneer bijvoorbeeld de klager in het ongelijk is gesteld, kan hij alsnog proberen zijn verzochte maatregel te bekomen door naar de rechtbank te stappen. Of na een beslissing tot doorhaling of overdracht kan de domeinnaamhouder deze schrapping of overdracht proberen tegenhouden door een procedure voor de rechtbank te starten. Deze vorm van beroep zal waarschijnlijk minder gebruikt worden gelet op het feit dat het CEPINA-reglement nu zelf in een beroepsprocedure voorziet. Opmerkelijk is dat DNS BE in de laatste versie van de algemene voorwaarden niet meer voorziet in een regeling i.v.m. de uitvoering van de beslissing van de derde beslisser in geval van het instellen van een vordering voor de gewone hoven en rechtbanken terwijl ze dit in haar oude versies wel voorzag.236
8. Beroep in de ADR procedure
104. Op 1 september 2007 is het nieuwe CEPINA reglement237 in werking getreden waardoor er nu ook voorzien is in een beroepsmogelijkheid in de ADR-procedure zelf. Zowel de klager als de domeinnaamhouder kunnen hoger beroep instellen door een verzoek tot hoger beroep in te dienen bij CEPINA en de beroepskosten te betalen.238
Er is echter geen beroepstermijn voorzien waardoor een eventueel beroep lange tijd na de beslissing in eerste aanleg zou kunnen worden ingesteld.239 Als de domeinnaamhouder echter binnen een
233
Art. 10 g) Algemene voorwaarden, supra noot 170. Art. 19.1 – 19.2 Reglement, supra noot 184. 235 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 115, nr. 256. 236 Zie voor de oude regeling bijvoorbeeld: H. VANHEES, “De wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen”, In Handels- en economisch recht: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Deurne, Kluwer, 2006, p. 9-10, nr. 18 bij commentaar op art. 1-3. 237 G. GLAS, “Nieuw Cepina reglement domeinnamen”, I.R.D.I. 2007, 107. 238 Art. 10 g) Algemene voorwaarden, supra noot 170. 239 Na contact met CEPINA, vertelde men mij dat men wel van plan is zo’n termijn in te voeren. Deze zou vermoedelijk 14 kalenderdagen bedragen. 234
46
termijn240 van 15 dagen na kennisgeving van de beslissing in eerste aanleg beroep aantekent, heeft hij het voordeel dat de domeinnaam gedurende de beroepsprocedure “on hold” blijft. Dit betekent dat gedurende die periode de domeinnaam bevroren blijft en dus niet kan worden overgedragen of geschrapt. 105. Een verzoek tot beroep is maar ontvankelijk indien het minstens de volgende gegevens bevat:241 a) identiteit van de partijen b) het identificatienummer van de beslissing waartegen men beroep instelt c) de identiteit van de derde beslisser d) een gedetailleerde uiteenzetting van de gronden en de redenen van het beroep die niet meer dan 5000 woorden mag bedragen.
106. Binnen de 7 kalenderdagen nadat CEPINA het verzoek tot beroep en de betaling van de beroepskosten heeft ontvangen, zal ze de andere partij hiervan op de hoogte brengen.242 Vervolgens beschikt deze partij over een termijn van 14 kalenderdagen om een antwoord in te dienen. Dit antwoord – dat niet meer dan 5000 woorden mag bedragen – moet een gedetailleerde uiteenzetting bevatten van de gronden en redenen waarom het beroep zou moeten worden afgewezen.243
107. Binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van het antwoord of na het verstrijken van de antwoordtermijn zal CEPINA een beroepscollege aanstellen. Dit college bestaat uit 3 derde beslissers die door CEPINA werden geselecteerd uit de lijst van erkende derde beslissers.244 Deze drie zijn aan dezelfde regels – onder andere wat de ontvankelijkheid betreft – onderworpen als de derde beslissers in eerste aanleg.
108. De procedure in beroep verloopt voor de rest hetzelfde als in eerste aanleg buiten het feit dat het beroepscollege beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen om een beslissing te nemen en dat deze beslissing niet meer vatbaar is voor hoger beroep binnen de ADR-procedure.245 Wel kan hiertegen nog steeds “beroep” aangetekend worden bij de gewone hoven en rechtbanken. Tot nu toe heeft men nog geen gebruik gemaakt van deze beroepsmogelijkheid.
240
Art. 16.2 Reglement, supra noot 184. Art. 17.2 Reglement, supra noot 184. 242 Art. 17.3 Reglement, supra noot 184. 243 Art. 17.4 Reglement, supra noot 184. 244 Art. 17.5 Reglement, supra noot 184. 245 Art. 17.6 Reglement, supra noot 184. 241
47
B. De gegrondheid: artikel 10 van de algemene voorwaarden van DNS BE
109. De derde beslisser kan maar de overdracht of de schrapping van een domeinnaamregistratie bevelen indien de klager kan bewijzen dat er cumulatief aan drie voorwaarden voldaan is, namelijk dat:246 1. de domeinnaam van de domeinnaamhouder identiek is aan of overeenstemt zodanig dat hij verwarring kan scheppen met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit waarop de klager rechten kan doen gelden 2. de domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam 3. de domeinnaam van de domeinnaamhouder te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt.
110. Door de vereiste van het cumulatief vervuld zijn van deze voorwaarden is het vanzelfsprekend dat wanneer aan één van deze voorwaarden niet voldaan is, de derde beslisser de andere voorwaarden niet meer moet nagaan. Desalniettemin zijn er een aantal zaken247 waar de derde beslisser toch besliste om volledigheidshalve alle drie de voorwaarden na te gaan alhoewel men al tot de vaststelling was gekomen dat één van de voorwaarden niet vervuld was.
111. Zoals hierboven reeds aangehaald is het de klager die het bewijs moet leveren van deze voorwaarden. Opmerkelijk hierbij is de zaak rond de domeinnaam “lastminute.be”248. In casu geeft de derde beslisser aan dat – nadat hij de klager in het ongelijk stelde m.b.t. het aangehaalde argument dat er verwarring zou zijn met een gedeponeerd merk – er nog een ander onderscheidingsteken is waarop de klager zich had kunnen beroepen, namelijk de handels –of vennootschapsnaam. Terecht stelt hij dat gezien de klager dit argument niet heeft aangehaald in zijn 246
Art. 10 b) 1 Algemene voorwaarden, supra noot 170; T. HEREMANS, “Een blik op online geschillenbeslechting in België”, Computerr. 2001, (247) 250-251; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 116-125, nr. 258-281; S. DE SCHRIJVER, noot onder Derde Beslisser Brussel 17 november 2004, Computerr. 2005, 75-76; F. DE CLIPPELE en O. GOFFARD, “Domeinnaamkaping en rechtshandhaving. De bestraffing van de werrechtelijke registratie van domeinnamen”, R.W. 2004-2005, (401) 406; B. DOCQUIR, “Le contentieux des noms de domaine”, J.T. 2007, (61) 62-69. 247 CEPINA zaak nr. 4010, 25 oktober 2001, (redbulls); CEPINA zaak nr. 4024, 8 januari 2002, (lastminute); CEPINA zaak nr. 4026, 6 februari 2003, (hampshiredown); CEPINA zaak nr. 4091, 7 september 2006, (immostreet); Zie ook B. LIEBEN en F. PETILLION, Overzicht CEPINA, supra noot 212, (74) 78. 248 CEPINA zaak nr. 4024, 8 januari 2002, (lastminute).
48
klacht, hij zich hierover niet mag uitspreken omwille van het gevaar hierdoor “ultra petita te statueren”. Ondanks deze opmerking kan hij het blijkbaar niet laten hierover verder uit te weiden en komt hij tot de vaststelling dat de klager enerzijds hieromtrent geen bewijs heeft geleverd en anderzijds dat alhoewel de moedervennootschap Lastminute.com heet, de dochtervennootschap die de klacht heeft ingediend als naam Travelprice Belgium draagt. Tenslotte vermeldt hij: “Er kan dan ook niet worden ingezien hoe de Domeinnaam verwarring zou stichten met de vennootschapsnaam van Klager vermits zijzelf (minstens haar moedervennootschap) haar activiteit voert onder een andere benaming en via een andere handelsvennootschap.“
1. De domeinnaam van de domeinnaamhouder is identiek aan of stemt zodanig overeen dat hij verwarring kan scheppen met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit waarop de klager rechten kan doen gelden
a. onderscheidingsteken
112. In de eerste plaats moet de klager het bewijs leveren dat de domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een onderscheidingsteken waarvan hij titularis. In tegenstelling tot de UDRP kan men zich hier ook op andere onderscheidingstekens beroepen dan enkel maar een merk. Desalniettemin draait het in de meerderheid van de gevallen nog steeds om een merk. De algemene voorwaarden bepalen wel op welke onderscheidingsteken men zich kan beroepen maar er wordt nergens een definitie gegeven van deze tekens waardoor de derde beslissers moeten teruggrijpen naar gemeen recht voor de interpretatie.249
1. merk
113. Tot 1 november 2001 was een merk het enige onderscheidingsteken waarop men zich kon beroepen.250 De klager moet het bewijs leveren dat hij rechten kan doen gelden op dat merk. Het bewijs hiervan kan bijvoorbeeld geleverd worden door aan te tonen dat men over een – nog niet 249
CEPINA zaak nr. 4031, 13 maart 2003, (sihi). T. HEREMANS, “Een blik op online geschillenbeslechting in België”, Computerr. 2001, (247) 250-251; P. VERGOTE, “De alternatieve geschillenbeslechting voor “.be” domeinnamen”, Computerr. 2002, (197) 198; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 117, nr. 261; Zie algemene voorwaarden v1.0: http://www.dns.be/pdf/Enduser_Terms_And_Conditions_nl_v1.0.pdf. 250
49
vervallen251 – ingeschreven Benelux252, gemeenschaps-253 of internationaal254 merk beschikt of alleszins daar rechten op kan laten gelden zoals bijvoorbeeld door een licentie255. Zo had de klager in de zaak rond de domeinnaam “hengstler.be”256 niet het bewijs geleverd dat hij titularis was van een ingeschreven merk. Zelfs nadat de derde beslisser hierop had gewezen, diende de klager geen bijkomend bewijs in. De derde beslisser kon niet anders dan hieruit te concluderen dat de klager niet over een ingeschreven merk beschikte en verklaarde de klacht ongegrond. Niettemin wijst de derde beslisser in de zaak “Essenzadizegna.be”257 erop dat een niet geregistreerd merk in principe ook als onderscheidingsteken kan ingeroepen worden en steunt hiervoor op de voorbereidende werken van CEPINA’s reglement en op de beslissingen genomen door de WIPO op internationaal vlak. In casu had de klager wel m.b.t. een bepaald merk het bewijs geleverd van een depotaanvraag maar niet het bewijs van de daadwerkelijke inschrijving. Men kan zich dus afvragen of een niet-geregistreerd merk ook kan ingeroepen worden als onderscheidingsteken. Deze vraag hangt nauw samen met de vraag of de merkbescherming zich ook moet uitstrekken over het Belgisch grondgebied (infra nr. 114). In België beschikt men namelijk enkel over rechten op een merk indien men bepaalde formaliteiten heeft nageleefd. Artikel 2.2 van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom bepaalt dienaangaande dat het uitsluitend recht op een merk verkregen wordt door de inschrijving van het merk.258 Artikel 2.19 van dat zelfde verdrag bepaalt verder dat niemand in rechte bescherming kan inroepen m.b.t. een merk tenzij men zich kan beroepen op een inschrijving van een gedeponeerd merk. Artikel 9.3 van de Verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk schrijft een gelijkaardige regel voor: “Op het aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht kan tegenover derden eerst een beroep worden gedaan nadat de inschrijving van het merk gepubliceerd is.”259
251
Zie CEPINA zaak nr. 4075, 11 januari 2006, (goudenschoen) waar de klager steunt op een beeldmerk waarvan de geldigheidsduur verstreken is. Aangezien de rechten op een merk vervallen wanneer de geldigheidsduur is verstreken, hield de derde beslisser geen rekening met dit merk in zijn beoordeling. 252 Bv. CEPINA zaak nr. 4043, 31 december 2003, (mitsubishi). 253 Bv. CEPINA zaak nr. 4031, 13 maart 2003, (sihi). 254 Bv. CEPINA zaak nr. 4030, 17 februari 2003, (chopard); CEPINA zaak nr. 4035, 30 september 2003, (novotel). 255 CEPINA zaak nr. 4056, 23 februari 2005, (idealstandard). In deze zaak verwijst de klager naar een aantal merkinschrijvingen van haar moedervennootschap. Aangezien de klager niet kan bewijzen dat zij hierop rechten kan doen gelden wordt er met die stukken geen rekening gehouden door de derde beslisser; Zie ook B. LIEBEN en F. PETILLION, Overzicht CEPINA, supra noot 212, (74) 79-80. 256 CEPINA zaak nr. 4005, 8 mei 2001, (hengstler). 257 CEPINA zaak nr. 4039, 21 november 2003, (essenzadizegna). 258 In CEPINA zaak nr. 4097, 14 februari 2007, (infrasigna) verwerpt de derde beslisser het argument van de klager dat de domeinnaam identiek zou zijn aan zijn merk omwille van het ontbreken van het bewijs van de inschrijving van dit merk. 259 Zie CEPINA zaak nr. 4095, 7 november 2006, (sublimsport).
50
Indien het merk echter geen bescherming moet bieden in België, zal een inschrijving niet altijd noodzakelijk zijn.260
B. LIEBEN en F. PETILLION zijn van oordeel dat een merk niet dient geregistreerd te zijn aangezien de algemene voorwaarden geen onderscheid maken tussen geregistreerde en een niet-geregistreerde merken. Ze stellen: “Wij zien niet in waarom een handelsnaam wel in rekening zou kunnen gebracht worden – voor zover het gebruik ervan bewezen wordt – al moeten er geen formaliteiten vervuld worden om er titularis van te zijn, en voor een merk per se registratie zou zijn vereist, terwijl de beleidslijnen dit niet vereisen.”261. Mijns inziens hangt de mogelijkheid van het inroepen van een niet geregistreerd merk af van waar men zijn merk gebruikt. Indien dit in de Benelux is, moet men bijvoorbeeld wel over een ingeschreven Benelux of gemeenschapsmerk beschikken. Indien men dit echter aanwendt in andere landen zoals bijvoorbeeld bepaalde Angelsaksische landen kan het zijn dat een registratie van een merk daar niet vereist is.
114. Een tweede vraag die men kan stellen is of een merk (of een ander onderscheidingsteken) bescherming moet bieden op het Belgisch grondgebied alvorens het als bewijs kan worden aangewend. Artikel 10 b) van de algemene voorwaarden spreekt enkel maar over het kunnen laten gelden van een recht op dit merk. Bij een letterlijke interpretatie zou dit betekenen dat het geen rol speelt of het ingeroepen merk bescherming biedt in België.262 In die zin oordeelde de derde beslisser in de zaak “magicmaman.be”263 waar de klager over een Frans merk beschikte. Gelet op het territoriaal karakter van merken betekent dit dat de merkbescherming enkel betrekking heeft op het Franse grondgebied. Desalniettemin aanvaardde de derde beslisser dit als bewijs voor het kunnen laten gelden van rechten op een merk. In de zaak m.b.t. de domeinnaam “marinador.be”264 daarentegen oordeelt de derde beslisser dat het recht waarover sprake in de algemene voorwaarden “has to offer some type of protection, or be opposable and enforceable, in Belgium”. In casu werd bijgevolg een Spaans merk niet aanvaard als geldig onderscheidingsteken. Door het feit dat artikel 10 b) enkel spreekt over een “recht” brengt dit interpretatieproblemen met zich mee. Enerzijds kan men redeneren dat de bescherming zich ook moet uitstrekken over het Belgisch grondgebied. Indien men geen merkenrechtelijke bescherming geniet in België kan men namelijk niet optreden tegen merkinbreuken op het Belgisch grondgebied en een wederrechtelijk 260
In bepaalde Angelsaksische landen kan men ook bescherming genieten voor niet-geregistreerde merken. B. LIEBEN en F. PETILLION, Overzicht CEPINA, supra noot 212, (74) 81. 262 CEPINA zaak nr. 4121, 25 februari 2008, (aqualibi). 263 CEPINA zaak nr. 4022, 15 januari 2003, (magicmaman). 264 CEPINA zaak nr. 4065, 23 augustus 2005, (marinador); B. LIEBEN en F. PETILLION, Overzicht CEPINA, supra noot 212, (74) 80. 261
51
geregistreerde domeinnaam die identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een merk, kan in bepaalde gevallen als een merkinbreuk beschouwd worden.265 In een vorige versie van de algemene voorwaarden was de eerste voorwaarde trouwens dat men moest beschikken over rechten op een Benelux of gemeenschapsmerk.266 . Ook in de Nederlandse geschillenregeling m.b.t. het “.nl” domein wordt er vereist dat men over een naar Nederlands recht beschermd merk beschikt.267 Ondanks het feit dat we met domeinnamen – doordat ze wereldwijd toegankelijk zijn – in een internationale context zitten, heeft men het domeinnaamsysteem toch in zekere mate willen verbinden met de geografische realiteit. Men heeft er namelijk voor gekozen om de domeinen die overeenstemmen met landencodes aan de desbetreffende landen toe te wijzen, die ieder hun eigen geschillenregeling mochten uitwerken. Het lijkt mij dan ook logisch dat de ingeroepen rechten in de desbetreffende landen uitwerking moeten worden.
Anderzijds is het de bedoeling om het probleem van cybersquatting – dat niet aan landsgrenzen gebonden is – aan te pakken en is bijgevolg een zo ruim mogelijke toepassing wenselijk. Door de beperking in te bouwen van een Benelux of gemeenschapsmerk, zou een mogelijk gevolg kunnen zijn dat een Belgische domeinnaamhouder ongestoord een website verbonden aan zijn Belgische domeinnaam kan uitbaten waarmee hij een buitenlandse merkhouder schade toebrengt. Hierdoor zouden m.a.w. bepaalde gevallen van cybersquatting niet kunnen worden aangevochten. Bij een ruime interpretatie van het begrip recht bestaat er bovendien geen gevaar dat buitenlandse rechthebbenden alle domeinnamen van Belgische domeinnaamhouders zouden kunnen opeisen aangezien er ook steeds aan de twee andere voorwaarden – het niet hebben van rechten of legitiem belang en kwade trouw in hoofde van de domeinnaamhouder – moet voldaan zijn. Het zou m.a.w. voldoende zijn als men over een door de nationale of communautaire wetgeving erkend recht beschikt. Iemand die zijn merk in België gebruikt, moet over een ingeschreven Benelux, gemeenschaps –of internationaal merk met uitwerking in de Benelux beschikken. Terwijl iemand die zijn merk enkel buiten de Benelux aanwendt, over een voor dat land rechtsgeldig merk moet beschikken.
265
Zie bv. CEPINA zaak nr. 4004, 13 april 2001, (ricard) waar de derde beslisser redeneert dat een registratie van domeinnaam een merkinbreuk kan uitmaken indien er een registratie gebeurde waarvan “l'objet est de réaliser un avantage économique, sauf s'il répondait à un juste motif”. In CEPINA zaak nr. 4050, 17 november 2004, (startpagina) vraagt de derde beslisser zich ook af in welke mate een Nederlands merk een “sterk merk is voor het Belgisch grondgebied”; Zie ook P. GOETHALS, noot onder Voorz. Kh. Brussel 27 november 1997, Computerr. 1998, (27) 28. 266 Zie alle CEPINA zaken voor 1 november 2001 zijnde nr. 4001-4010 en infra noot 250. In de Nederlandse alternatieve geschillenbeslechting (art. 2.1 a) I. SIDN reglement) wordt er ook een “naar Nederlands recht beschermd werk vereist”. 267 Art. 2.1 (a) Geschillenregeling voor .nl domeinnamen, http://www.sidn.nl/ace.php/c,727,5828,,,,Inbreuk_op_rechten.html.
52
115. Tenslotte kan men zich afvragen of men reeds over een ingeschreven merk moet beschikken op het moment van de registratie van de domeinnaam dan wel dat het voldoende is dat op dat moment een depotaanvraag werd ingediend.268 Uit de CEPINA beslissingen269 blijkt dat het niet vereist is dat men reeds over een ingeschreven merk beschikt op het moment van de registratie van de domeinnaam. De derde beslisser in de zaak m.b.t. de domeinnamen “postpunten.be” en “pointposte.be”270 merkt mijns inziens terecht op dat artikel 2.21.6 (hij verwijst verkeerdelijk naar 2.21.4) van het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom voorziet in de mogelijkheid tot het verkrijgen van een redelijke vergoeding ingeval van het stellen door derden van handelingen – in de periode tussen de datum van de publicatie van het depot en de datum van de inschrijving van het merk – waarvoor men een uitsluitend recht heeft verkregen. Een gelijkaardige bepaling is terug te vinden in artikel 9.3 van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk: “Er kan evenwel een redelijke vergoeding worden verlangd wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de publikatie van een aanvrage om een Gemeenschapsmerk, die na de publikatie van de inschrijving van het Gemeenschapsmerk krachtens deze publikatie verboden zouden zijn.”
116. De rechtsgeldigheid van een merkinschrijving wordt in principe niet door de derde beslisser onderzocht. Men zal zich beperken tot een prima facie onderzoek waarbij men bijvoorbeeld zal nagaan of de merkinschrijving niet reeds vervallen is.271 Zo meende de domeinnaamhouder in de zaak rond de domeinnaam “ckzvlaanderen.be”272 dat het depot van de klager ter kwader trouw was verricht gezien het feit dat hij in de laatste drie jaar voor de inschrijving een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren in het Beneluxgebied te goeder trouw en op normalerwijze gebruikte en zijn toestemming niet had verleend voor het depot. De derde beslisser erkent het feit dat de domeinnaamhouder over een merk beschikt, maar wijst erop dat hij het merk nooit deponeerde en dus ook niet over een uitsluitend recht beschikt. Over het feit of de inschrijving al dan niet te kwader trouw verricht is, spreekt de derde beslisser zich niet uit gezien het feit dat het niet tot zijn bevoegdheid behoort en verwijst daarvoor door naar de gewone hoven en rechtbanken. Een gelijkaardige beslissing273 is terug te vinden in de zaak “gallup-europe.be”274 waar de derde beslisser
268
T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 122, nr. 273. CEPINA zaak nr. 4057, 8 maart 2005, (atmosphere); CEPINA zaak nr. 4074, 13 februari 2006, (citrix); CEPINA zaak nr. 4083, 22 augustus 2006, (artsenkrant); CEPINA zaak nr. 4085, 31 juli 2006, (casas). 270 CEPINA zaak nr. 4092, 22 september 2006, (postpunten en pointposte). 271 B. DOCQUIR, “Le contentieux des noms de domaine”, J.T. 2007, (61) 63. 272 CEPINA zaak nr. 4001, 26 februari 2001, (ckzvlaanderen). 273 Zie o.a. ook CEPINA zaak nr. 4085, 31 juli 2006, (casas); CEPINA zaak nr. 4099, 10 april 2007, (oracleconsulting). 274 CEPINA zaak nr. 4054, 25 januari 2005, (gallup-europe). 269
53
stelt: “It is, however, not the task of the Third-Party Decider to determine whether or not a registered trademark is valid. The Third-Party Decider must base its decision on the presented facts on an "as is" basis, and must leave the decision on the validity of a trademark to the competent courts.”. Tenslotte merkt de derde beslisser in de zaak “benor.be”275 voorafgaand aan het onderzoek van de gegrondheid op: “Bij het onderzoek van het in huidige procedure voorgelegde dossier, dient geen oordeel geveld aangaande de al dan niet terechte inschrijving door het Benelux Merkenbureau van een merk en de eventuele nietigheid van een bepaalde merkinschrijving.”.
2. persoonsnaam
117. Een ander onderscheidingsteken waarop men zich kan beroepen is de persoonsnaam. Zo is er de zaak rond de domeinnamen “filipdewinter.be” en “fdw.be”.276 De politicus Philip Dewinter diende een klacht in tegen de domeinnaamhouder van deze domeinnaam. Alhoewel zijn naam niet volledig identiek is aan de domeinnaam meende de politicus dat hij bij het grote publiek algemeen bekend is onder de naam Filip Dewinter. Aangezien de titularis hierop niet had gerepliceerd was de derde beslisser het – rekeninghoudend met de algemeen beschikbare informatie – eens met de klager waardoor de domeinnaam “filipdewinter.be” wel, maar “fdw.be” niet, verwarring zou kunnen veroorzaken bij mogelijke internetgebruikers die op zoek zijn naar informatie over de politicus. 118. Een andere opmerkelijke zaak277 is deze waar de domeinnaamhouder titularis was van 60 domeinnamen die overeenkwamen met de familienamen van verschillende Waalse en Brusselse politici waaronder die van Joëlle Milquet, José Happart en François-Xavier de Donnea. Deze politici dienden gezamenlijk een klacht in en eisten de overdracht van de registratie van deze domeinnamen. De domeinnaamhouder was reeds veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg van Luik m.b.t. een aantal van deze domeinnamen en ook de derde beslisser stelde de klagers in het gelijk en beval de overdracht van deze domeinnamen naar de corresponderende rechthebbenden.
275
CEPINA zaak nr. 4084, 9 augustus 2006, (benor); Zie ook CEPINA zaak nr. 4127, 7 april 2008, (freedomofspeech). 276 CEPINA zaak nr. 4015, 2 mei 2002, (filipdewinter en fdw); K. VERMANG, “Filip Dewinter krijgt domeinnaam”, Juristenkrant, afl. 53, 10 september 2002, 12. 277 CEPINA zaak nr. 4020, 8 november 2002, (politiciens francophones).
54
3. maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam 119. Een voorbeeld hiervan is de zaak rond de domeinnaam “exportvlaanderen.be”278. De openbare instelling Export Vlaanderen – opgericht door een decreet van de Vlaamse Raad van 23 januari 1991 – eiste van de domeinnaamhouder dat hij zijn registratie zou laten schrappen. Alhoewel de domeinnaamhouder hier eerst mee instemde, bleek dit niet mogelijk door een geschil tussen de domeinnaamhouder en de registrator bij wie hij zijn domeinnaam had geregistreerd. De openbare instelling beriep zich in haar klacht op het onderscheidingsteken maatschappelijke benaming en meer concreet op art. 2 van het oprichtingsdecreet waardoor ze de benaming Export Vlaanderen had gekregen. De derde beslisser meende echter dat hiermee de klager wel had gesteld dat ze rechten had op die benaming maar niet het bewijs had geleverd dat ze ook daadwerkelijk over deze rechten beschikte. Volgens hem kon de klager geen adequate rechtsgrond aanduiden waaruit de bescherming van zijn naam zou blijken. T. HEREMANS279 stelt mijns inziens terecht dat de derde beslisser hierdoor in de fout gaat en als het ware een extra voorwaarde toevoegt aan art 10 b) van de algemene voorwaarden van DNS BE. Alhoewel het decreet niet uitdrukkelijk bepaalt hoe de maatschappelijke benaming wordt beschermd, betekent dit niet automatisch dat deze naam daardoor geen bescherming zou kunnen genieten op basis van de algemene voorwaarden van DNS BE. Volgens T. HEREMANS was het dan ook voldoende dat de derde beslisser controleerde of de naam Export Vlaanderen als maatschappelijke benaming kon gelden.
4. geografische aanduiding, benaming van een geografische entiteit280
120. In de zaak rond de domeinnaam “belgie.be”281 meent de federale staat rechten te hebben op de naam België als naam van een geografische entiteit om de gelijknamige domeinnaam te laten overdragen. Ze baseert zich o.a. op artikel 1 van de grondwet om haar rechten op deze benaming aan te tonen. De derde beslisser wijst erop dat België zowel een benaming van een geografische entiteit als een geografische aanduiding is en dat DNS BE deze tekens heeft willen beschermen. Aangezien de algemene voorwaarden niet zelf definiëren wat een geografische aanduiding juist inhoudt grijpt de derde beslisser voor de interpretatie van de bescherming van een geografische aanduiding terug naar de voorbereidende werken van de wet van 26 juni 2003 betreffende het 278
CEPINA zaak nr. 4017, 7 augustus 2002, (exportvlaanderen). T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 118, nr. 262. 280 Zie ook CEPINA zaak nr. 4059, 28 april 2005, (wallon-brabant). 281 CEPINA zaak nr. 4040, 11 december 2003, (belgie); M. TAEYMANS, “Plaatsnamen als domeinnamen” (noot onder Derde Beslisser Brussel 11 december 2003), Computerr. 2004, 92-93. 279
55
wederrechtelijk registreren van domeinnamen. Ze volgt de klager in de zin dat volgens haar de federale staat de “natuurlijke houder”282 is van de geografische aanduiding België en dus de rechthebbende van deze benaming. Verder stelt ze dat de bescherming ook verantwoord is in het algemeen belang aangezien internetgebruikers via deze domeinnaam verwachten geïnformeerd te worden over alle vormen van openbare dienstverlening.
5. benaming van oorsprong, herkomstaanduiding
121. Een voorbeeld van deze onderscheidingstekens is de zaak rond de domeinnaam “champagnes.be”283. De klager – een Franse organisatie die opgericht is door een Franse wet van 12 april 1941 en instaat voor o.a. de productie en de distributie van wijnen uit de champagnestreek – vraagt de overdracht van de domeinnaam champagnes.be. Hiervoor beroept ze zich op het onderscheidingsteken benaming van oorsprong zoals beschermd door de Belgische wet van 18 april 1927 aangaande de bescherming der benamingen van oorsprong van wijnen en brandewijnen. De domeinnaamhouder gaat niet in op deze vraag en geeft aan dat de domeinnaam werd geregistreerd ter promotie van het dorp Champagne in het Waalse Waimes. De derde beslisser wijst erop dat de benaming Champagne in België wordt beschermd door de Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt en de naam symboliseert die door de Franse staat gegeven werd aan de schuimwijn afkomstig uit een specifieke regio. Deze verordening heeft directe werking in België en de wet waar de klager naar verwijst is volgens de derde beslisser complementair met deze verordening. De derde beslisser erkent m.a.w. dat de klager over de vereiste rechten beschikt.
6. handelsnaam 122. Een laatste onderscheidingsteken waarop men kan steunen is de handelsnaam284. In de zaak m.b.t. de domeinnaam “poste.be”285 bepaalt de derde beslisser dat een handelsnaam maar onderscheidend vermogen heeft, indien het in staat is in de betrokken sector (in casu de
282
Zie ook CEPINA zaak nr. 4120, 23 januari 2008, (sintniklaas) waarin de derde beslisser tot een zelfde oordeel komt m.b.t. de stad Sint-Niklaas en de domeinnaam sintniklaas.be of CEPINA zaak nr. 4134, 30 mei 2008, (enghien) m.b.t. de stad Enghien. 283 CEPINA zaak nr. 4051, 20 december 2004, (champagnes). 284 CEPINA zaak nr. 4066, 19 september 2005, (circle). 285 CEPINA zaak nr. 4110, 30 augustus 2007, (poste).
56
postdiensten) de betrokken onderneming te onderscheiden.286 In casu werd geoordeeld dat dit het geval was. In de zaak rond de domeinnaam “direct-immo.be”287 stelt de klager dat hij als handelsnaam directimmo.be gebruikt en onder deze naam verschijnt in verschillende dagbladen en tijdschriften alsook een website uitbaat. Aangezien nog niemand het gebruik van die benaming had betwist, oordeelde de derde beslisser dat de klager rechten kon doen gelden op deze benaming.
123. Ook hier kan de vraag gesteld worden in hoeverre een buitenlandse handelsnaam bescherming geniet op het Belgisch grondgebied. Artikel 8 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van industriële eigendom bepaalt dat een handelsnaam op zich beschermd wordt in alle landen van de unie zonder dat een registratie vereist is. Niettemin kunnen in België rechten op een handelsnaam enkel maar voortvloeien uit het publiek, zichtbaar en voortdurend gebruik ervan.288 Bijgevolg zal men enkel een Belgische handelsnaam kunnen inroepen als onderscheidingsteken indien men die ook daadwerkelijk heeft gebruikt in België. Voor handelsnamen die in het buitenland worden aangewend zal er moeten nagegaan worden of men volgens de wetgeving van dat land over een recht op die naam beschikt.
b. de domeinnaam moet identiek zijn aan of zodanig overeenstemmen dat er verwarring kan ontstaan met het onderscheidingsteken
124. Om aan de eerste voorwaarde te voldoen moet de klager het bewijs leveren dat de domeinnaam ofwel identiek is aan zijn onderscheidingsteken of alleszins zodanig overeenstemmend dat er verwarring kan ontstaan. Om het identiek karakter na te gaan zal de derde beslisser letter per letter de domeinnaam vergelijken met het onderscheidingsteken.289 Het suffix “.be” wordt daarbij buiten beschouwing gelaten aangezien dit onderdeel uitmaakt van alle Belgische domeinnamen.290
286
Zie ook CEPINA zaak nr. 4115, 4 december 2007, (runescape); CEPINA zaak nr. 4119, 30 november 2007, (maxim). 287 CEPINA zaak nr. 4048, 9 augustus 2004, (direct-immo). 288 Bergen (1e k.) 25 juni 2006, Ing. Cons. 2006, afl. 3, 357; Voorz. Kh. Gent 26 maart 2007, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2007, 596; CEPINA zaak nr. 4065, 23 augustus 2005, (marinador); CEPINA zaak nr. 4119, 30 november 2007, (maxim). 289 CEPINA zaak nr. 4026, 6 februari 2003, (hampshiredown); T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 119, nr. 264. 290 Zie o.a. CEPINA Zaak nr. 4002, 5 maart 2001, (stubru); CEPINA Zaak nr. 4003, 11 april 2001, (pernod); CEPINA Zaak nr. 4019, 29 oktober 2002 , (verfaillie); CEPINA Zaak nr. 4021, 12 november 2002, (napster); CEPINA Zaak nr. 4025, 2 januari 2003, (allianz); CEPINA Zaak nr. 4030, 17 februari 2003, (chopard)…
57
Indien blijkt dat de domeinnaam identiek is aan het onderscheidingsteken moet er niet meer nagegaan worden of er ook sprake is van mogelijke verwarring.291
125. Indien er geen sprake is van een identiek karakter, moet de derde beslisser nagaan of er zodanige overeenstemming is dat het verwarring zou kunnen scheppen. De beoordeling hiervan moet in abstracto292 gebeuren, d.w.z. vanuit het standpunt van de gemiddelde internetgebruiker moet er nagegaan worden of er overeenstemming is tussen het onderscheidingsteken en de domeinnaam zonder rekening te houden met het onderwerp293 van de website of het feit dat de domeinnaam voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het merk geregistreerd is294.
126. Een beeldmerk kan nooit identiek zijn aan een domeinnaam, maar dat betekent geenszins dat er ook geen sprake zou kunnen zijn van overeenstemming. Het begrip “overeenstemming” moet namelijk geïnterpreteerd worden op dezelfde wijze als de interpretatie van het Hof van Justitie en het Beneluxgerechtshof. Bijgevolg zal er “overeenstemming bestaan tussen een merk en een domeinnaam wanneer merk en domeinnaam auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met de domeinnaam wordt geconfronteerd verwarring tussen het merk en de domeinnaam wordt gewekt”.295 De derde beslisser zal in zo’n geval het dominante bestanddeel van het merk vergelijken met de domeinnaam op visueel, auditief en begripsmatig vlak.296 In veel gevallen bevat een beeldmerk namelijk ook een bepaald woord of een aantal letters of cijfers waarmee de domeinnaam kan vergeleken worden.
127. Men heeft tevergeefs gepoogd op verschillende manieren te ontsnappen aan het verwarrend karakter door het aanbrengen van kleine wijzigingen aan het onderscheidingsteken. Zo maakt het geen verschil uit of men nu gebruik maakt van kleine of hoofdletters. Er is tussen de domeinnaam stubru.be en het merk StuBru zodanige overeenstemming dat er verwarring kan ontstaan.297
291
CEPINA zaak nr. 4043, 31 december 2003, (mitsubishi); CEPINA zaak nr. 4067, 17 augustus 2006, (rembostyling); CEPINA zaak nr. 4129, 29 april 2008, (hotwheels). 292 CEPINA zaak nr. 4043, 31 december 2003, (mitsubishi); CEPINA zaak nr. 4105, 10 augustus 2007, (arganta, argena en arenta); CEPINA zaak nr. 4106, 10 augustus 2007, (argente); T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 120-121, nr. 270-272; B. LIEBEN en F. PETILLION, Overzicht CEPINA, supra noot 212, (74) 80; B. DOCQUIR, “Le contentieux des noms de domaine”, J.T. 2007, (61) 64-65. 293 CEPINA zaak nr. 4076, 11 januari 2006, (weyth). 294 CEPINA zaak nr. 4084, 9 augustus 2006, (benor); CEPINA zaak nr. 4110, 30 augustus 2007, (poste). 295 CEPINA zaak nr. 4007, 28 augustus 2001, (witgelekruis); CEPINA zaak nr. 4018, 6 augustus 2002, (camel); CEPINA zaak nr. 4078, 14 februari 2006, (porthault). 296 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 119, nr. 265; B. LIEBEN en F. PETILLION, Overzicht CEPINA, supra noot 212, (74) 81. 297 CEPINA zaak nr. 4002, 5 maart 2001, (stubru).
58
Het maakt ook niet uit of de letters de afkorting zijn van bepaalde woorden dan wel dat ze samen een woord vormen. Zo trachtte de domeinnaamhouder te argumenteren dat de letters f en a in zijn website fa.be afkortingen waren van woorden zoals Fashion Agency of Fashion Agencies terwijl het merk FA waarop de klager zich beroept uit één woord bestaat.298
128. Het toevoegen of weglaten van bepaalde tekens of letters ontneemt het verwarrend karakter niet.299 De achterliggende bedoeling bij dergelijke praktijken is vaak dat de domeinnaamhouder hoopt dat de internetgebruiker bij het intypen van de domeinnaam een typefout maakt en daardoor uitkomt op zijn website. Men spreekt in dat geval van typosquatting. Zo aanvaardde de derde beslissers niet dat er geen sprake zou zijn van overeenstemming omwille van het ontbreken van het teken “&”300 of het vervangen van “ç“301 door “c” aangezien deze tekens niet zijn toegelaten als onderdeel van een Belgische domeinnaam. Ook in de volgende gevallen was er zodanige overeenstemming dat er gevaar was voor verwarring: -
Het weglaten van letters: argena.be, arenta.be arganta.be t.o.v. argenta302; deceunick.be t.o.v. deceuninck303; sodexo.be t.o.v. sodexho304; porthault.be t.o.v. D. Porthault305; steptone.be t.o.v. stepstone306; cartebleu.be t.o.v. carte bleue307; elctrabel t.o.v. electrabel308.
-
Het toevoegen van een koppelteken: gallup-europe.be t.o.v. EOS GALLUP EUROPE 309.
-
Het weglaten van een spatie: emanuelungaro.be t.o.v. Emanuel Ungaro310
-
Het toevoegen van algemene of beschrijvende termen: men kijkt zin zulke gevallen naar het meest onderscheidende deel van het onderscheidingsteken: oracleconsulting.be t.o.v. Oracle311; sascentreauto.be t.o.v. SAS312.
298
CEPINA zaak nr. 4014, 8 mei 2002, (fa). B. LIEBEN en F. PETILLION, Overzicht CEPINA, supra noot 212, (74) 80-81. 300 CEPINA zaak nr. 4103, 13 juli 2007, (farrowball). 301 CEPINA zaak nr. 4060, 13 mei 2005, (vincotte). 302 CEPINA zaak nr. 4105, 10 augustus 2007, (argena, arenta en arganta). 303 CEPINA zaak nr. 4124, 26 februari 2008, (deceuninck). 304 CEPINA zaak nr. 4138, 5 juni 2008, (sodexo). 305 CEPINA zaak nr. 4078, 14 februari 2006, (porthault): het grappige in deze zaak is dat de derde beslisser zelf een “typo” maakt door te spreken over het merk pourthault i.p.v. porthault. 306 CEPINA zaak nr. 4086, 5 juli 2006, (steptone). 307 CEPINA zaak nr. 4089, 21 augustus 2006, (cartebleu). 308 CEPINA zaak nr. 4112, 4 september 2007, (elctrabel). 309 CEPINA zaak nr. 4054, 25 januari 2005, (gallup-europe); Zie ook: CEPINA zaak nr. 4048, 9 augustus 2004, (direct-immo); CEPINA zaak nr. 4059, 28 april 2005, (wallon-brabant); CEPINA zaak nr. 4088, 10 augustus 2006, (carte-bleue). 310 CEPINA zaak nr. 4094, 19 september 2006, (emanuelungaro). 311 CEPINA zaak nr. 4099, 10 april 2007, (oracleconsulting). 312 CEPINA zaak nr. 4140, 31 juli 2008, (sascentreauto). 299
59
-
Het gebruik van een afkorting i.p.v. het volledige woord: mrgaybelgium.be t.o.v. Mister Gay Belgium313.
-
Het vervangen van een letter door een cijfer: X20.be t.o.v. X2O314.
-
Het wisselen van plaats van letters: weyth.be t.o.v. wyeth315.
-
Enkelvoud i.p.v. meervoud: touringassurance.be t.o.v. touring assurances316.
129. Tenslotte gaan de derde beslissers er van uit dat als de domeinnaamhouder nalaat om een antwoord in te dienen, hij enerzijds de rechten van de klager niet betwist en anderzijds de gelijkenis tussen zijn domeinnaam en het onderscheidingsteken erkent.317
2. De domeinnaamhouder kan geen rechten of legitieme belangen laten gelden voor de domeinnaam.
130. Ten tweede moet de klager het bewijs leveren dat de domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam.318 Dit veronderstelt een negatief bewijs wat nagenoeg onmogelijk te leveren is. Daarom aanvaardt men dat het voldoende is dat de klager een prima facie bewijs levert of m.a.w. kan aannemelijk maken dat de domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen heeft.319 Men verwijst daarvoor naar het adagium “negativa non sunt probanda”. De derde beslisser in de zaak m.b.t. de domeinnaam “smirnoff.be” 320 verwoordt het als volgt: “Sur le plan de la preuve, et à peine d'exiger de lui la preuve impossible d'un fait négatif (negativa non sunt probanda), il ne peut être demandé davantage au plaignant que son affirmation, non dénuée de vraisemblance compte tenu des circonstances, d'une telle absence de droit ou d'intérêt légitime. En l'absence de toute réaction du défendeur et de tout indice en sa faveur sur ce plan, cette condition est satisfaite.”
313
CEPINA zaak nr. 4130, 23 april 2008, (mrgaybelgium). CEPINA zaak nr. 4122, 21 december 2007, (x20). 315 CEPINA zaak nr. 4076, 11 januari 2006, (weyth). 316 CEPINA zaak nr. 4082, 23 mei 2006, (touringassurance). 317 CEPINA zaak nr. 4113, 22 augustus 2007, (aixam); Zie ook CEPINA zaak nr. 4082, 4088, 4097 en 4131; B. LIEBEN en F. PETILLION, Overzicht CEPINA, supra noot 212, (74) 82. 318 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 122-123, nr. 274-276; B. LIEBEN en F. PETILLION, Overzicht CEPINA, supra noot 212, (74) 82-84; B. DOCQUIR, “Le contentieux des noms de domaine”, J.T. 2007, (61) 65-68. 319 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 122, nr. 274-275; B. LIEBEN en F. PETILLION, Overzicht CEPINA, supra noot 212, (74) 82. 320 CEPINA zaak nr. 4013, 7 februari 2002, (smirnoff); Zie ook CEPINA zaak nr. 4141, 18 juli 2008, (interband). 314
60
131. Het feit dat de klager zelf ook over rechten of legitieme belangen beschikt doet niets ter zake. Het is namelijk niet aan de orde om de onderscheiden belangen van de verschillende partijen af te wegen.321 Een derde beslisser stelt het als volgt: “It should be stressed that within the limited framework of the Rules and the Policy, it is not the task of the Third-Party Decider to determine whether the Licensee has more or stronger rights or legitimate interests than the Complainant. He merely has to determine whether the Licensee has any rights or legitimate interests.“322 Niettemin oordeelde de derde beslisser in de zaak “belgië.be”323 dat er ook rekening moest gehouden worden met de belangen van de klager. Het ingeroepen recht van de domeinnaamhouder – zijnde dat van eerste aanvrager – gaf hem geen recht op gebruik indien daardoor de rechten of legitieme belangen van de “natuurlijke houder” worden geschaad. Het voordeel van het gebruik door de domeinnaamhouder weegt namelijk niet op tegen het nadeel dat of de schade die de klager erdoor ondervindt.
132. Verschillende derde beslissers verwijzen met betrekking tot de bewijslastverdeling naar een arrest van het Hof van Cassatie waarin werd bepaald dat de verwerende partij dient deel te nemen aan de bewijsvoering van een positief feit.324 Zo bepaalde de derde beslisser in de zaak “verfaillie.be”325 dat als de klager een negatief feit (namelijk dat de domeinnaamhouder niet over rechten of legitieme belangen beschikt) moet bewijzen, de domeinnaamhouder moet helpen met de bewijsvoering van het positieve feit (dat hij wel over rechten of legitieme belangen beschikt). Aangezien deze laatste dit niet had gedaan, oordeelde de derde beslisser dat er geen sprake kon zijn van rechten of legitieme belangen op de domeinnaam.
133. De domeinnaamhouder kan natuurlijk altijd het tegenbewijs leveren dat hij wel over dergelijke rechten of belangen beschikt. Artikel 10 b) 3 van de algemene voorwaarden van DNS BE bevat een niet-limitatieve lijst van omstandigheden die de domeinnaamhouder kunnen helpen bij het leveren van het tegenbewijs:
321
CEPINA zaak nr. 4057, 8 maart 2005, (atmosphere); Zie bijvoorbeeld ook CEPINA zaak nr. 4073, 30 december 2005, (kustweb). 322 CEPINA zaak nr. 4054, 25 januari 2005, (gallup-europe); Zie ook CEPINA zaak nr. 4052, 15 februari 2005, (gallup) 323 CEPINA zaak nr. 4040, 11 december 2003, (belgie). 324 Cass. 24 maart 1947, Pas. 1947, I, p. 123; B. LIEBEN en F. PETILLION, Overzicht CEPINA, supra noot 212, (74) 82. 325 CEPINA zaak nr. 4019, 29 oktober 2002 , (verfaillie); Zie bijvoorbeeld ook CEPINA zaak nr. 4056, 23 februari 2005, (idealstandard); CEPINA zaak nr. 4082, 23 mei 2006, (touringassurance); CEPINA zaak nr. 4125, 1 april 2008, (mariott).
61
1) voordat de domeinnaamhouder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam of een naam die overeenstemt met de domeinnaam om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, of heeft hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen getroffen. 2) de domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen gekend onder de domeinnaam, zelfs al heeft hij geen merkrechten bekomen. 3) de domeinnaamhouder maakt op een legitieme en niet-commerciële of op een eerlijke wijze gebruik van de domeinnaam zonder uit winstbejag consumenten aan te trekken op misleidende wijze of het betrokken merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te bekladden.
134. Indien de domeinnaamhouder echter nalaat om te reageren op de argumenten van de klager oordelen sommige derde beslissers326 dat er in zo’n geval geen sprake kan zijn van rechten of legitieme belangen in hoofde van de domeinnaamhouder. 135. De zaak m.b.t. de domeinnaam “startpagina.be”327 is een illustratie van de eerste situatie uit artikel 10 b) 3. In casu kon de domeinnaamhouder aantonen dat hij reeds voor het indienen van de klacht voorbereidingen had getroffen om in de toekomst producten of diensten aan te bieden. Hij had namelijk verschillende voorbereidingen genomen om op die domeinnaam een portaalsite uit te bouwen gebaseerd op een “precies en eigenhandig uitgewerkt concept” waarbij de websitebezoekers zouden meewerken aan de uitbouw van de site door het eigenhandig toevoegen van hyperlinks. Volgens de derde beslisser kon de domeinnaamhouder bijgevolg aantonen dat hij over het vereiste legitieme belang beschikte. 136. Een voorbeeld van de tweede situatie is de zaak m.b.t. domeinnaam “hotwheels.be”328. De domeinnaamhouder baatte onder die domeinnaam een website uit waarop hij foto’s – die hij getrokken had op allerlei race circuits – probeerde te verkopen aan de deelnemers van die races of aan andere geïnteresseerden. Aangezien hij kon aantonen dat hij onder die domeinnaam bekendheid 326
Zie bijvoorbeeld CEPINA Zaak nr. 4021, 12 november 2002, (napster); CEPINA zaak nr. 4030, 17 februari 2003, (chopard); CEPINA zaak nr. 4042, 23 december 2003, (agnona); CEPINA zaak nr. 4113, 22 augustus 2007, (aixam); B. LIEBEN en F. PETILLION, Overzicht CEPINA, supra noot 212, (74) 83. 327 CEPINA zaak nr. 4050, 17 november 2004, (startpagina); Zie ook CEPINA zaak nr. 4055, 16 februari 2005, (lowepro e.a.) waar de derde beslisser ook bepaalt dat domeinnaamhouder de domeinnaam reeds voor hij kennis kreeg van het geschil te goeder trouw gebruikte om producten en diensten aan te bieden. 328 CEPINA zaak nr. 4129, 29 april 2008, (hotwheels).
62
had verworven bij het publiek als fotograaf en als verkoper van die foto’s aanvaardde de derde beslisser dat hij over een legitiem belang beschikt. Alhoewel hij op commerciële wijze gebruik maakt van de domeinnaam, veranderde dit niets aan zijn legitiem belang aangezien het niet zijn bedoeling was om oneerlijk en op een misleidende wijze uit winstbejag klanten aan te trekken of om het merk te bekladden. 137. De derde situatie komt aan bod in de zaak m.b.t. de domeinnaam “hampshiredown.be”329. Daarin gebruikte de domeinnaamhouder de domeinnaam om er een website op uit te baten die op niet-commerciële en louter informatieve wijze praktische informatie aan derden verschafte over het houden van een kudde Hampshire Down schapen. Bijgevolg oordeelde de derde beslisser dat de domeinnaamhouder wel over rechten of legitieme belangen beschikte en dat de klacht dus ongegrond was.
138. Het bepalen of de domeinnaamhouder al dan niet over rechten of legitieme belangen beschikt, komt neer op een feitenkwestie. Weliswaar kunnen een aantal principes afgeleid worden uit de verschillende beslissingen. Zo bepaalde de derde beslisser in de zaak m.b.t. de domeinnaam “redbulls.be” 330 dat de domeinnaamhouder niet in het bezit moet zijn van een merk of van andere intellectuele eigendomsrechten om aan te tonen dat hij over rechten of legitieme belangen beschikt.331 En omgekeerd is het niet omdat de klager wel over een merk of andere intellectuele eigendomsrechten beschikt, dat hij automatisch aanspraak kan maken op iedere domeinnaam waarin er termen uit zijn merk of uit zijn andere intellectuele eigendomsrechten voorkomen. Niettemin kan het hebben van rechten op een onderscheidingsteken wel voldoende zijn als bewijs van het hebben van rechten of legitieme belangen.332 Het is daarbij wel belangrijk na te gaan wanneer de domeinnaamhouder de rechten op het onderscheidingsteken verworven heeft. Indien dit na de registratie van de domeinnaam is gebeurd, is de kans op misbruik namelijk groter.333 De domeinnaamhouder zal in zo’n geval vaak enkel maar rechten op een onderscheidingsteken verwerven om zo zijn rechten op de betwistte domeinnaam veilig te proberen stellen.
Tenslotte bepaalde de derde beslisser in de zaak ‘redbulls.be” ook nog dat het niet vereist is om de domeinnaam daadwerkelijk te gebruiken of er een website op te openen om te kunnen aantonen dat
329
CEPINA zaak nr. 4026, 6 februari 2003, (hampshiredown). CEPINA zaak nr. 4010, 25 oktober 2001, (redbulls). 331 Zie bijvoorbeeld ook CEPINA zaak nr. 4017, 7 augustus 2002, (exportvlaanderen). 332 CEPINA zaak nr. 4066, 19 september 2005, (circle). 333 CEPINA zaak nr. 4060, 13 mei 2005, (vincotte). 330
63
men over rechten of legitieme belangen beschikt.334 In de zaak “casas.be”335 bepaalde de derde beslisser echter dat wanneer er gedurende langere periode geen “genuine use” wordt gemaakt van de domeinnaam, dit een sterke indicatie is van het ontbreken van rechten of legitieme belangen. Indien men echter wel een website heeft geopend met daar enkel de tekst “Under Construction” op en deze sinds de registratie niet meer heeft veranderd, bewijst dit dat de domeinnaamhouder niet over een persoonlijk plan beschikt, noch over een persoonlijk belang in de domeinnaam waardoor er van legitieme belangen geen sprake kan zijn.336 Ook het louter te koop aanbieden van de domeinnaam is geen bewijs van het beschikken over rechten of legitieme belangen.337 Net zomin als het feit dat de term die men in zijn domeinnaam hanteert een generieke of beschrijvende term is.338 Het feit tenslotte dat men de eerste was om de domeinnaam te registreren – DNS BE maakt gebruik van het principe van “first Come, first Served” om domeinnamen toe te wijzen – is ook onvoldoende dat bewijs van legitiem belang.339
139. De schending van bepaalde wetten kan niet ingeroepen worden als bewijs van het niet hebben van rechten of een legitiem belang aangezien de derde beslisser niet bevoegd is om hierover te oordelen. In het geschil rond “lastminute.be”340 werd er bijvoorbeeld gevraagd aan de derde beslisser om te oordelen over de toepassing van het toenmalige artikel 93 WHPC. De derde beslisser stelt terecht dat hij zich hierover niet kan uitspreken en dat hij zich moet houden aan de beleidslijnen. Dezelfde vraag was al eens naar boven gekomen in de zaak m.b.t. de domeinnaam “exportvlaanderen.be”341. Daar vroeg de klager zich af of de registratie van een domeinnaam al dan niet een schending vormt van artikel 93 WHPC. De derde beslisser gaat uitvoerig in op deze vraag en wijst op het feit dat de algemene voorwaarden van DNS BE en het CEPINA reglement hem verplichten zich te beperken tot de beleidslijnen en dat hij bijgevolg dus onbevoegd is om te oordelen over de toepasbaarheid van het toenmalige artikel 93 WHPC342. Een andere opmerkelijk zaak is deze m.b.t. “marinador.be”343 waar de klager zich beroept op Spaanse wetten om aan te
334
B. LIEBEN en F. PETILLION, Overzicht CEPINA, supra noot 212, (74) 83-84; Zie bijvoorbeeld ook CEPINA zaak 4071, 2 december 2005, (hrs). 335 CEPINA zaak nr. 4085, 31 juli 2006, (casas). 336 CEPINA zaak nr. 4034, 13 augustus 2003, (monsanto). 337 CEPINA zaak nr. 4035, 30 september 2003, (novotel); CEPINA zaak nr. 4038, 3 november 2003, (ermenegildozegna); B. LIEBEN en F. PETILLION, Overzicht CEPINA, supra noot 212, (74) 83. 338 CEPINA zaak nr. 4085, 31 juli 2006, (casas);CEPINA zaak nr. 4110, 30 augustus 2007, (poste). 339 CEPINA zaak nr. 4078, 14 februari 2006, (porthault). 340 CEPINA zaak nr. 4024, 8 januari 2002, (lastminute). 341 CEPINA zaak nr. 4017, 7 augustus 2002, (exportvlaanderen). 342 Zie ook CEPINA zaak nr. 4053, 30 december 2004, (classicsgallery) waar de klager zich beroept op verschillende wetsbepalingen uit de WHPC, Wetboek van Vennootschappen en het Verdrag van Parijs die de derde beslisser afwijst omwille van zijn onbevoegdheid om daarover uitspraak te doen. 343 CEPINA zaak nr. 4065, 23 augustus 2005, (marinador).
64
tonen dat de domeinnaamhouder via zijn domeinnaam en website illegale inhoud aanbiedt om zo het bewijs te leveren dat de domeinnaamhouder niet over rechten of legitieme belangen beschikt. Terecht oordeelt de derde beslisser dat hij niet bevoegd is om de toepassing van deze wetten na te gaan en verwijst daarvoor door naar de bevoegde hoven en rechtbanken.
3. De domeinnaam van de domeinnaamhouder is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.
140. Tenslotte moet de klager het bewijs leveren dat de domeinnaam door de domeinnaamhouder te kwader trouw werd geregistreerd of wordt gebruikt.344 Het is m.a.w. voldoende dat de kwade trouw zich ofwel bij de registratie ofwel bij het gebruikt manifesteert. Het is niet noodzakelijk dat de kwade trouw op beide momenten aanwezig is.345 In geval van twijfel mag de derde beslisser de gevraagde maatregelen niet opleggen aangezien de kwade trouw niet wordt vermoed en dus steeds moet bewezen worden door de klager.346 Om het bewijs hiervan te leveren kan de domeinnaamhouder gebruikmaken van de niet-limitatieve opsomming van gevallen van kwade trouw in artikel 10 b) 2: 1. de feiten tonen aan dat de domeinnaam werd geregistreerd of verworven hoofdzakelijk om hem te verkopen, verhuren of om op een andere wijze over te dragen aan de klager die houder is van het overeenstemmende merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit of desgevallend aan een concurrent van de klager over te dragen, en dit voor een prijs die de kosten verbonden aan de verwerving van de domeinnaam overschrijdt. 2. de domeinnaam is geregistreerd om de klager die houder is van een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te beletten deze te gebruiken en de domeinnaamhouder doet dit regelmatig.
344
T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 123-125, nr. 277-280; B. LIEBEN en F. PETILLION, Overzicht CEPINA, supra noot 212, (74) 84-86; B. DOCQUIR, “Le contentieux des noms de domaine”, J.T. 2007, (61) 68-69. 345 CEPINA zaak nr. 4031, 13 maart 2003, (sihi). 346 Zie o.a. CEPINA zaak nr. 4045, 5 april 2004, (belgianbeer); CEPINA zaak nr. 4049, 17 augustus 2004, (ristorante); CEPINA zaak nr. 4053, 30 december 2004, (classicsgallery); CEPINA zaak nr. 4129, 29 april 2008, (hotwheels); T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 124-125, nr. 279; B. LIEBEN en F. PETILLION, Overzicht CEPINA, supra noot 212, (74) 84.
65
3. de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om handelsactiviteiten van een concurrent te verstoren. 4. de domeinnaam is bewust gebruikt om met het oog op het behalen van een commercieel voordeel Internet gebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of naar een andere plaats on-line te lokken steunend op de verwarring die omtrent een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit waarvan de klager houder is, kan ontstaan nopens de oorsprong, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of andere on-line plaats van de domeinnaamhouder of van producten of diensten op zijn website of andere on-line plaats. 5. de domeinnaamhouder heeft een of meerdere persoonsna(a)m(en) geregistreerd zonder dat er een aantoonbare band bestaat tussen de domeinnaamhouder en de geregistreerde domeinnaam.
141. Alhoewel het ontbreken van een antwoord van de domeinnaamhouder op zich onvoldoende is als bewijs van de kwade trouw, kan dit in combinatie met andere omstandigheden wel als bewijs aanvaard worden.347
142. Een voorbeeld van de eerste situatie van kwade trouw uit artikel 10 b) 2 vinden we terug in de zaak “pernod.be”348. De domeinnaamhouder maakte op zijn website verbonden aan deze domeinnaam reclame voor het gebruik van domeinnamen en vermeldde in een lijst op deze website welke domeinnamen – waaronder de betwistte domeinnaam – hij in de aanbieding had. Na een verzoek van de klager tot overdracht of tot het afstand doen van deze domeinnaam, antwoordde de domeinnaamhouder dat hij bereid was deze domeinnaam te laten doorverwijzen naar een andere website tegen een bedrag van 600 euro. Uit de correspondentie nadien blijkt dat de domeinnaamhouder de klager nog onder druk probeerde te zetten door hem te “verwittigen” dat een gerechtelijke procedure lang en kostelijk kan zijn en dat hij zelf over zeer goede internationale juridische bijstand beschikte. In een aantal andere zaken vroeg de domeinnaamhouder bedragen van € 500349, € 5000350, € 15000351, € 35000352 tot zelfs € 95000353 wat in vergelijking met een 347
Zie o.a. CEPINA zaak nr. 4068, 23 september 2005, (vueling); CEPINA zaak nr. 4094, 19 september 2006, (emanuelungaro); CEPINA zaak nr. 4113, 22 augustus 2007, (aixam); CEPINA zaak nr. 4132, 28 april 2008, (continentalairlines); B. LIEBEN en F. PETILLION, Overzicht CEPINA, supra noot 212, (74) 84. 348 CEPINA zaak nr. 4004, 13 april 2001, (ricard). 349 CEPINA zaak nr. 4035, 30 september 2003, (novotel). 350 CEPINA zaak nr. 4103, 13 juli 2007, (farrowball). 351 CEPINA zaak nr. 4025, 2 januari 2003, (allianz).
66
registratiekost van bijvoorbeeld 8,5354 euro exuberant hoog is. Weliswaar moet men altijd rekening houden met de concrete feitelijk omstandigheden aangezien de derde beslisser in de zaak rond “hotwheels.be”355 van oordeel was dat een som van € 5000 een redelijke prijs was “ter vergoeding van de promotie en omschakeling naar een andere naam na jarenlang gebruik van de domeinnaam Hotwheels.be.”. Anderzijds is het niet omdat de domeinnaamhouder een bod van de klager afwijst, dat er automatisch mag van uitgegaan worden dat de domeinnaamhouder de domeinnaam geregistreerd heeft met de bedoeling deze te verkopen tegen een prijs die de kosten van verwerving overschrijdt.356
Een gelijkaardige geval maar dan met betrekking tot het verhuren van domeinnamen treffen we aan in een zaak waar de domeinnaamhouder 60 domeinnamen357 had geregistreerd die overeenkwamen met de namen van Waalse en Brusselse politici. Uit een interview met de krant “Le soir” bleek dat het zijn bedoeling was om deze domeinnamen te verhuren aan de desbetreffende politici met de bedoeling er winst uit te halen. Bovendien kwam men – indien men de verschillende sites bezocht – telkens uit op de website van de onderneming van de domeinnaamhouder waar hij verschillende commerciële diensten aanprees zoals het ontwerpen van een website. 143. Het tweede voorbeeldgeval van kwade trouw doet zich voor in de zaak “camel.be”358. De derde beslisser meent dat de domeinnaamhouder het bekende sigarettenmerk Camel kent of zeker diende te kennen en gelet op het tijdstip van registratie enkel maar deze domeinnaam registreerde om te beletten dat de merkhouder dit naderhand nog zou doen. Tenslotte verwijst de derde beslisser nog naar Nederlandse rechtspraak waaruit blijkt dat dezelfde domeinnaamhouder reeds eerder veroordeeld was voor soortgelijke handelingen. Hieruit kan m.a.w. afgeleid worden dat de domeinnaamhouder niet aan zijn proefstuk toe is en dat er dus sprake is van een zekere regelmaat in zijn gedragingen.
144. Een voorbeeld van het derde geval van kwade trouw is de zaak m.b.t. de domeinnaam “micronclean.be”359. Hier oordeelde de derde beslisser dat aangezien de klager en de 352
CEPINA zaak nr. 4100, 22 mei 2007, (carey). CEPINA zaak nr. 4085, 31 juli 2006, (casas). 354 CEPINA zaak nr. 4035, 30 september 2003, (novotel). 355 CEPINA zaak nr. 4129, 29 april 2008, (hotwheels). 356 CEPINA zaak nr. 4049, 17 augustus 2004, (ristorante). 357 CEPINA zaak nr. 4020, 8 november 2002, (politiciens francophones). 358 CEPINA zaak nr. 4018, 6 augustus 2002, (camel); Zie bijvoorbeeld ook: CEPINA zaak nr. 4076, 11 januari 2006, (weyth); CEPINA zaak nr. 4112, 4 september 2007, (elctrabel); CEPINA zaak nr. 4115, 4 december 2007, (runescape). 359 CEPINA zaak nr. 4037, 14 november 2003, (micronclean). 353
67
domeinnaamhouder concurrenten zijn van elkaar, de registratie van de domeinnaam in de eerste plaats bedoeld was om de handelsactiviteiten van een concurrent te verstoren. Het feit dat men probeert om klanten van de klager weg te lokken (zie 4de voorbeeldgeval van kwade trouw) via de domeinnaam betekent in zekere zin ook dat men op die manier probeert om de handelsactiviteit van de klager te verstoren.360 Uit het feit daarentegen dat de klager en domeinnaamhouder werkzaam zijn in verschillende sectoren, vloeit een vermoeden voort dat het niet de intentie was van de domeinnaamhouder om de handelsactiviteiten van de klager te verstoren.361
145. Het vierde voorbeeldgeval van kwade trouw doet zich onder andere voor bij de domeinnaam “stubru.be”362. In casu had de domeinnaamhouder ervoor gezorgd dat wanneer men dit adres ingaf in zijn webbrowser, men onmiddellijk werd omgeleid naar de eigen website. Dit komt duidelijk neer op het lokken van mogelijke internet gebruikers naar de eigen website. Gelet op het feit dat de domeinnaamhouder een commerciële vennootschap is, ging de derde beslisser ervan uit dat – bij gebrek aan tegenbewijs – de domeinnaamhouder dit deed met het oog op commercieel voordeel. Tenslotte oordeelde de derde beslisser dat dit – gelet op het gelijkluidende merk van de klager – zou kunnen leiden tot verwarring bij de internet gebruikers omtrent een mogelijke betrokkenheid van de klager bij deze website. Er was dus duidelijk sprake van kwade trouw in hoofde van de domeinnaamhouder. Een ander voorbeeld is het geschil m.b.t. de domeinnaam “mitsubishi.be”363. De domeinnaamhouder was een verdeler van vorkliften van het merk Mitsubishi terwijl de klager de merkhouder was. Bij het bezoeken van de website verbonden aan die domeinnaam werd men automatisch doorverwezen naar een andere site van de domeinnaamhouder waarop zijn producten te koop werden aangeboden. De derde beslisser verwijst in zijn beslissing naar een WIPO UDRP zaak en naar Belgische rechtspraak waaruit blijkt dat de domeinnaamhouder wel een domeinnaam mag registreren waarin het merk voorkomt, maar dat dit moet aangevuld worden met een of andere verwijzing naar het feit dat hij verdeler is van producten van dat merk om op die manier verwarring uit te sluiten. Het louter registreren van het merk als domeinnaam vormt hierdoor op zich al een bewijs van de kwade trouw.
146. Uit bovenstaande geschillen en andere CEPINA beslissingen valt af te leiden dat indien men bij het bezoeken van de website op de betwistte domeinnaam onmiddellijk wordt omgeleid naar een 360
CEPINA zaak nr. 4097, 14 februari 2007, (infrasigna). CEPINA zaak 4071, 2 december 2005, (hrs). 362 CEPINA zaak nr. 4002, 5 maart 2001, (stubru). 363 CEPINA zaak nr. 4043, 31 december 2003, (mitsubishi). 361
68
andere website, dit – bij gebrek aan tegenbewijs – een aanwijzing is van het willen weglokken van internetgebruikers.364 Hetzelfde geldt in geval van typosquatting.365
147. De laatste situatie van kwade trouw werd tot nu toe in geen enkele zaak met zoveel woorden aangehaald. Een voorbeeld hiervan zou echter wel de zaak rond de 60 domeinnamen366 van Waalse en Brusselse politici kunnen zijn. De domeinnaamhouder kon geen enkele band aantonen met de geregistreerde domeinnamen en had deze enkel maar geregistreerd om ze te verhuren aan de desbetreffende politici.
148. Gelet op het niet-limitatieve karakter van de opsomming in artikel 10 b) 2, kan het bewijs van de kwade trouw volgens sommige derde beslissers geleverd worden door alle middelen van recht waaronder vermoedens.367 Er moet volgens hen dan ook rekening gehouden worden met alle omstandigheden die met een redelijke graad van zekerheid het bestaan van de kwade trouw aanwijzen. Die omstandigheden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het feit dat de domeinnaam een wereldwijd bekend merk (zoals bv. coca-cola) is of dat het merk zo willekeurig (bv. Haägen-Dazs) gekozen is dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de domeinnaamhouder toevallig hetzelfde woord als domeinnaam zou gekozen hebben.368 Zo oordeelde de derde beslisser in de zaak “ermenegildozegna.be” 369 dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de domeinnaamhouder toevallig deze naam gekozen heeft als domeinnaam gelet op het feit dat het gelijknamige merk bekend is in Italië (waar de domeinnaamhouder zijn woonplaats heeft), bestaat uit een willekeurige samenvoeging van drie namen en geen specifieke betekenis heeft. De derde beslisser in de zaak “smirnoff.be”370 spreekt van "savait ou devait savoir" in de zin van de domeinnaamhouder wist of behoorde te weten dat een derde rechten had op het onderscheidingsteken dat hij in zijn domeinnaam gebruikt heeft.371
364
Zie bijvoorbeeld ook CEPINA zaak nr. 4077, 23 februari 2006, (kuota). CEPINA zaak nr. 4105, 10 augustus 2007, (arganta, argena en arenta); CEPINA zaak nr. 4124, 26 februari 2008, (deceunick). 366 CEPINA zaak nr. 4020, 8 november 2002, (politiciens francophones). 367 CEPINA zaak nr. 4013, 7 februari 2002, (smirnoff); CEPINA Zaak nr. 4019, 29 oktober 2002 , (verfaillie); CEPINA Zaak nr. 4025, 2 januari 2003, (allianz); CEPINA zaak nr. 4030, 17 februari 2003, (chopard). 368 CEPINA zaak nr. 4014, 8 mei 2002, (fa); CEPINA Zaak nr. 4019, 29 oktober 2002 , (verfaillie); CEPINA zaak nr. 4030, 17 februari 2003, (chopard). 369 CEPINA zaak nr. 4038, 3 november 2003, (ermenegildozegna). 370 CEPINA zaak nr. 4013, 7 februari 2002, (smirnoff); Zie ook CEPINA zaak nr. 4018, 6 augustus 2002, (camel); CEPINA zaak nr. 4021, 12 november 2002, (napster). 371 Zie CEPINA zaak nr. 4098, 2 april 2007, (fiat500) voor een opsomming van zaken waarin in dezelfde zin werd geoordeeld. 365
69
149. Het feit dat men nog geen gebruik heeft gemaakt van deze domeinnaam betekent niet onmiddellijk dat de domeinnaamhouder hem te kwader trouw zou geregistreerd hebben.372 Hij kan namelijk een legitiem belang hebben bij deze registratie. Het louter passief houden van een domeinnaam in combinatie met het ontbreken van tegenbewijs van de domeinnaamhouder, kan echter wel een aanwijzing zijn van kwade trouw.373 Indien men zich daarenboven niet beperkt heeft tot één domeinnaam maar reeds verschillende domeinnamen heeft geregistreerd waarvan er slechts één wordt gebruikt om door te verwijzen naar een andere website dan kan dit zeker vragen doen rijzen omtrent de goede trouw van de domeinnaamhouder. Men spreekt in dat verband over “stockpiling”374. Ook het niet hebben van een werkend e-mailadres – ondanks de verplichting hiertoe volgens artikel 5 van de algemene voorwaarden – betekent op zich nog niet dat de klager te kwader trouw de domeinnaam heeft geregistreerd of gebruikt.375
Anderzijds wijst het feit dat de domeinnaamhouder verklaart dat hij eerst zijn “patron” moet spreken in verband met de verkoopsom van de domeinnaam, terwijl hij eigenlijk op zelfstandige basis werkt, op kwade trouw.376 Ook het omleiden – bij het bezoeken van de website van de betwistte domeinnaam – naar een website die pornografisch materiaal bevat, kan een bewijs van de kwade trouw uitmaken.377 150. Een opmerkelijk zaak tenslotte is deze m.b.t. “radio21.be”378. Hier gaat de derde beslissers zelfs niet in op het al dan niet bestaan van kwade trouw in hoofde van de domeinnaamhouder en na vast te stellen dat de eerste twee voorwaarden voldaan zijn, beveelt hij de overdracht van de domeinnaam naar de klager. Zo’n slecht gemotiveerde uitspraak valt te betreuren zeker in vergelijking met sommige andere derde beslissers die echt werk maken van hun motivatie en hiervoor verwijzen naar andere CEPINA of UDRP zaken of naar Belgische of buitenlandse rechtspraak of rechtsleer.
372
CEPINA zaak nr. 4017, 7 augustus 2002, (exportvlaanderen); Zie ook CEPINA zaak nr. 4066, 19 september 2005, (circle); CEPINA zaak nr. 4106, 10 augustus 2007, (argente); CEPINA zaak nr. 4120, 23 januari 2008, (sintniklaas). 373 CEPINA zaak nr. 4090, 29 augustus 2006, (gooster). 374 CEPINA zaak nr. 4085, 31 juli 2006, (casas); B. LIEBEN en F. PETILLION, Overzicht CEPINA, supra noot 212, (74) 85. 375 CEPINA zaak nr. 4065, 23 augustus 2005, (marinador); B. LIEBEN en F. PETILLION, Overzicht CEPINA, supra noot 212, (74) 86. 376 CEPINA zaak nr. 4079, 8 maart 2006, (lola-liza). 377 CEPINA zaak nr. 4141, 18 juli 2008, (interband). 378 CEPINA zaak nr. 4027, 17 maart 2003, LA R.T.B.F., (radio21); T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 125, nr. 280.
70
C. Conclusie
151. De geschillenbeslechting georganiseerd door DNS BE biedt een relatief goedkope, snelle en adequate oplossing in geval van Belgische domeinnaamgeschillen. Het aantal personen dat beroep doet op deze vorm van alternatieve geschillenbeslechting is weliswaar nog steeds beperkt. Om het gebruik van deze alternatieve geschillenbeslechting aan te moedigen heeft DNS BE recent de algemene voorwaarden gewijzigd waardoor de kosten van geschillenbeslechting – die normaal door de klager moeten gedragen worden – worden terugbetaald indien de klacht gegrond wordt verklaard. Bovendien heeft deze maatregel ook een afschrikwekkend effect t.a.v. mogelijke cybersquatters aangezien de schade die ze kunnen lijden bij een klacht nu veel groter is.
152. Een punt van kritiek dat vroeger werd aangehaald is dat sommige beslissingen elkaar tegenspreken. Volgens T. HEREMANS379 kan de oprichting van een beroepsprocedure leiden tot meer conforme rechtspraak. Nu deze mogelijkheid voorzien is, werd er ook tegemoet gekomen aan dit probleem. De toekomst zal uitwijzen in welke mate men hiervan gebruik zal maken.
153. Tenslotte kunnen een aantal punten van kritiek die terecht zijn voor de UDRP niet worden overgenomen, onder andere doordat de alternatieve geschillenbeslechting hier beperkt blijft tot Belgische domeinnamen. Zo bijvoorbeeld bestaat er geen gevaar voor forumshopping aangezien er maar één geschillenbeslechtingsinstantie bevoegd is. Ook het probleem dat de domeinnaamhouder ongestoord zijn gang zou kunnen gaan omdat de woonplaats van de klager in een ander continent ligt en daardoor de kosten van een procedure voor een lokale rechter te hoog zouden oplopen, zal zich hier hoogstwaarschijnlijk niet voordoen.
379
T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 125, nr. 281.
71
§ 4. De procedure voor de gewone hoven en rechtbank 154. Naast de alternatieve geschillenbeslechting kan men zich altijd wenden tot de gewone hoven en rechtbanken. Het toepassingsgebied wordt hier i.t.t. bij de alternatieve geschillenbeslechting niet beperkt tot het “.be” domein. Door het internationale karakter van het internet moet er altijd eerst nagegaan worden in welke mate de Belgische rechter bevoegd380 is en welk recht381 hij – indien hij bevoegd is – moet toepassen. De bespreking hiervan valt buiten het bestek van deze masterproef. Waar ik wel zal bij stil staan is op welke rechtsgronden men zich dan kan steunen en welke maatregelen men kan vorderen indien de Belgische rechter bevoegd is en Belgisch recht moet toepassen. Enerzijds zijn er de niet domeinnaam-specifieke rechtsgronden en anderzijds is er wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen.
A. Niet domeinnaam-specifieke rechtsgronden
155. Voor de inwerkingtreding van de domeinnaamwet, moest men noodgedwongen beroep doen op de klassieke rechtsinstrumenten die ook voor geschillen die geen betrekking hebben op domeinnamen worden aangewend. Afhankelijk van het onderscheidingsteken waarop men zich beroept, zal men een andere rechtsgrond moeten inroepen.
1. Merk
156. In de eerste plaats kan het zijn dat een domeinnaam overeenstemt met een merk. In zo’n geval kan de merkhouder zich beroepen op het Benelux-verdrag inzake intellectuele eigendom (hierna verkort BVIE)voor Beneluxmerken of de Verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna verkort Verordening 40/94) voor gemeenschapsmerken. 157. Het oude artikel 13.A.1 Benelux merkenwet vervangen door het huidige artikel 2.20.1382 BVIE biedt vier situaties waarin de merkhouder kan optreden. De eerste drie gevallen hebben betrekking op situaties waar het teken (in casu de domeinnaam) wordt gebruikt ter onderscheiding van waren en diensten. Domeinnamen zijn echter geen tekens ter onderscheiding van waren en diensten, maar
380
T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 127-135, nr. 282-297. T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 135-137, nr. 298-301. 382 Deze bepaling komt grotendeels overeen met artikel 13.A.1 van de Benelux merkenwet en bijgevolg blijft hetgeen hierover verschenen is in rechtsleer en rechtspraak nog van toepassing. 381
72
wel ter onderscheiding van andere domeinen.383 Ze kunnen niet gelijkgesteld worden met merken omdat enerzijds de registratieprocedure verschillend is en anderzijds omdat twee fundamentele beginselen: het territorialiteitsbeginsel en het specificiteitsbeginsel, niet van toepassing zijn op domeinnamen.384 Zo bijvoorbeeld oordeelde de rechter in de zaak m.b.t. domeinnaam “popcornoldies.com”385 dat het gebruik van de domeinnaam niet ter onderscheiding van waren en diensten is en dat de vordering op grond van 2.20.1 sub b dus ongegrond is. Bijgevolg kan men zich enkel steunen op artikel 2.20 1 sub d386 waardoor de merkhouder kan optreden “wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.” Gelet op het feit dat artikel 9 van de Verordening 40/94 enkel maar gelijkaardige bescherming biedt voor de eerste drie gevallen van artikel 2.20.1 en niet voor de situatie in sub d, zal men geen beroep kunnen doen op deze verordening in geval van een domeinnaamconflict.
158. Hiervoor moeten echter een aantal voorwaarden voldaan zijn. Eerst en vooral moet er sprake zijn van een gebruik. Dit gebruik moet plaatsvinden in het economische verkeer. De domeinnaamhouder mag hiervoor geen geldige reden hebben. En tenslotte moet de domeinnaamhouder er ook een ongerechtvaardigd voordeel uit trekken of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Elk van deze voorwaarden brengt allerlei interpretatieproblemen met zich mee en kunnen bijgevolg een hinderpaal vormen voor het slagen van de vordering van de merkhouder.387
383
T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 141-143, nr. 309-314; contra: Voorz. Kh. Dendermonde 6 juni 2007, RABG 2007, 1021 waar de rechter toch oordeelt dat de domeinnaam – die bij het publiek de indruk wekt een teken ter onderscheiding van waren en diensten te zijn – als een merk moeten worden beschouwd; alsook Kh. Brussel 6 februari 2006, I.R.D.I. 2006, 183 waar de rechter oordeelde dat internetgebruikers geen strikt onderscheid maken tussen een internetadres en een merk. De betwistte domeinnaam bevatte een website waarop een logo verscheen dat uit de domeinnaam bestond en dit betekende volgens de rechtbank dat ze hiermee haar diensten wilde onderscheiden van gelijkaardige diensten van andere aanbieders. Bijgevolg werd geoordeeld dat de domeinnaam wel gebruikt werd ter onderscheiding van waren en diensten en dat men bijgevolg beroep kon doen op de andere bepalingen van het oude artikel 13.A.1 Benelux merkenwet vervangen door het huidige artikel 2.20.1 BVIE. 384 F. DE CLIPPELE en O. GOFFARD, “Domeinnaamkaping en rechtshandhaving. De bestraffing van de werrechtelijke registratie van domeinnamen”, R.W. 2004-2005, (401) 402. 385 Voorz. Rb. Dendermonde 31 oktober 2007, I.R.D.I. 2008, 80. 386 F. PETILLION en J. STEENLANT, “Domeinnamen: hoe misbruik bestrijden?”, C.J. 2000, (74) 75-76; K. DELESIE, “Namaking van Beneluxmerken in cyberspace”, R.W. 1999-2000, (865) 866; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 144-145, nr. 315-317. 387 Zie hierover F. PETILLION en J. STEENLANT, “Domeinnamen: hoe misbruik bestrijden?”, C.J. 2000, (74) 75; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 145-156, nr. 318-342.
73
159. Zonder uitvoerig in te gaan op al deze voorwaarden wil ik toch wijzen op enkele knelpunten. Eerst en vooral wanneer is er sprake van gebruik in de zin van artikel 2.20.1 sub d? Indien de domeinnaamhouder een website op zijn domeinnaam opent om vervolgens waren of diensten te koop aan te bieden of zelf geen website opent maar wel de domeinnaam te koop aanbiedt dan is men het erover eens dat er in zo’n geval sprake is van een gebruik.388 Indien men echter enkel maar overgaat tot de registratie en er voor rest niets meer mee aanvangt, bestaat er discussie over het feit of er dan wel sprake is van gebruik. 389 Mijns inziens maakt dit een gebruik uit aangezien men hierdoor de merkhouder de mogelijkheid ontneemt om die domeinnaam te registreren en te exploiteren. 160. Ten tweede moet het gebruik plaatsvinden in het economisch verkeer.390 Het Benelux gerechtshof oordeelde dat dit betekent dat er een activiteit moet zijn “waarmede een economisch voordeel wordt beoogd”391. Dit zal meestal het geval zijn bij cybersquatting omdat de bedoeling van de domeinnaamhouder er dan vaak in bestaat om de domeinnaam te verkopen of te beletten dat een concurrent deze domeinnaam zou kunnen registeren. Niettemin zijn er een aantal situaties denkbaar waar dit niet het geval is. Zoals bijvoorbeeld een ontslagen werknemer van een bedrijf die uit wraak een domeinnaam registreert die correspondeert met het merk waarvan het bedrijf merkhouder is. Hij zal hiermee niet noodzakelijk de bedoeling hebben om er economisch voordeel uit te halen. 161. Verder mag de domeinaamhouder geen geldige reden voor het gebruik hebben.392 Deze voorwaarde wordt restrictief geïnterpreteerd door de rechtspraak. In de eerste plaats is er sprake van een geldige reden indien er een noodzaak bestaat om het merk van een derde te gebruiken. Waarschijnlijk zal het nagenoeg onmogelijk zijn om de rechter hiervan te kunnen overtuigen bij domeinnamen. Ten tweede heeft men ook een geldige reden indien men over een vroeger recht beschikt. In zo’n geval zal er echter meestal geen sprake zijn van cybersquatting.
388
F. PETILLION en J. STEENLANT, “Domeinnamen: hoe misbruik bestrijden?”, C.J. 2000, (74) 75; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 146, nr. 320-321. 389 F. PETILLION en J. STEENLANT, “Domeinnamen: hoe misbruik bestrijden?”, C.J. 2000, (74) 75; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 146-148, nr. 322-324; F. DE CLIPPELE en O. GOFFARD, “Domeinnaamkaping en rechtshandhaving. De bestraffing van de werrechtelijke registratie van domeinnamen”, R.W. 2004-2005, (401) 403. 390 K. DELESIE, “Namaking van Beneluxmerken in cyberspace”, R.W. 1999-2000, (865) 866; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 150-151, nr. 329. 391 Beneluxhof 9 juli 1984, Benelux Jur. 1984, 1; Het Hof van Justitie oordeelde in dezelfde zin: HvJ C-206/01, Arsenal Football Club v. Matthew Reed, 2002. 392 F. PETILLION en J. STEENLANT, “Domeinnamen: hoe misbruik bestrijden?”, C.J. 2000, (74) 76; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 148-150, nr. 326-328.
74
162. Tenslotte moet de domeinnaamhouder uit zijn domeinnaam ongerechtvaardigd voordeel trekken of ermee afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.393 Dit zal niet enkel het geval zijn als hij via de website op die domeinnaam concurrerende producten verkoopt maar ook door de loutere registratie, indien hij deze domeinnaam voor een veelvoud van het registratiebedrag te koop aanbiedt.
163. Als sanctie kan de rechter in geval van een inbreuk op artikel 2.20.1 sub d BVIE de overdracht van de domeinnaam bevelen. Zo stelde de rechter in de zaak m.b.t. de domeinnaam “Virgin.be”394 de schending van artikel 13.A.1 sub d (het huidige 2.20.1 sub d BVIE) BMW vast en beval de overdracht van de betwistte domeinnaam aan de merkhouder.
2. Handelsnaam
164. Een tweede onderscheidingsteken waarop men zich vaak beroept in de praktijk is de handelsnaam. Hiervoor kan men steunen op vier rechtsgronden.395 Enerzijds zijn er artikel 8 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van industriële eigendom (hierna verkort: Unieverdrag van Parijs) en de oude artikelen 22 en 23, 8° – vervangen door artikel 93, 3° en 94/2, 8° 396 – van de WHPC. Anderzijds zijn er artikel 94/3 WHPC en artikel 1382 Burgerlijk Wetboek. Het onderscheid tussen deze twee categorieën van bepalingen is dat bij er bij de eerste categorie verwarringsgevaar moet zijn, terwijl dit bij de tweede categorie niet vereist is.
a. De artikelen 8 Unieverdrag van Parijs en 93, 3° en 94/2, 8° WHPC 165. Artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs397 bepaalt dat een handelsnaam in alle landen van de unie zal beschermd worden zonder de vereiste van een depot of inschrijving en ongeacht of het deel uitmaakt van een handels- of fabrieksmerk. In België bestaat er geen specifieke handelsnaamwet, maar de rechtspraak heeft de bescherming verder omlijnd.398 Zo geniet men enkel maar bescherming 393
F. PETILLION en J. STEENLANT, “Domeinnamen: hoe misbruik bestrijden?”, C.J. 2000, (74) 75-76; K. DELESIE, “Namaking van Beneluxmerken in cyberspace”, R.W. 1999-2000, (865) 867; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 153-157, nr. 335-342; 394 Kh. Brussel 19 oktober 2005, I.R.D.I. 2006, 80. 395 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 157-158, nr. 343-345. 396 Aangezien de bepalingen nagenoeg hetzelfde zijn gebleven, is de rechtspraak en rechtsleer m.b.t. de artikelen 22 en 23 grotendeels van toepassing: R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, 14, nr. 19 en 38, 63. 397 http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html 398 P. GOETHALS, noot onder Voorz. Kh. Brussel 27 november 1997, Computerr. 1998, (27) 28.
75
voor een handelsnaam indien men deze als eerste publiek heeft gebruikt. Om dit recht op bescherming vervolgens in stand te houden dient dit gebruik zichtbaar, publiek en voortdurend te zijn.399 Ten tweede moet er ook verwarringsgevaar zijn vooraleer men tegen het gebruik van de handelsnaam door een derde kan optreden. 1. Gebruik van een handelsnaam 166. Wanneer is er nu sprake van gebruik van een domeinnaam als handelsnaam? Is een loutere registratie voldoende of moet er ook daadwerkelijk een website geopend worden?400 Algemeen wordt aanvaardt dat in het kader van artikel 8 Unieverdrag van Parijs een loutere registratie onvoldoende is.401 Indien men een domeinnaam registreert zonder er gebruik van te maken kan er onmogelijk sprake zijn van verwarringsgevaar aangezien het publiek dan in principe niet in contact komt met deze domeinnaam. Bijgevolg moet er steeds een website verbonden zijn aan de domeinnaam. 2. Verwarringsgevaar 167. Volgens het Hof van Cassatie402 moeten de volgende drie criteria worden gehanteerd om de verwarring te beoordelen: 1) een gelijkaardige handelsnaam moet gebruikt worden 2) in het kader van gelijkaardige activiteiten 3) en dit op een zelfde plaats.
Deze criteria kunnen echter niet meer aangewend worden m.b.t. domeinnamen. Een domeinnaam is ten eerste geen handelsnaam maar slechts een teken ter onderscheiding van andere domeinnamen. 403
Daarnaast zitten we door de toegankelijkheid van het internet onmiddellijk in een wereldwijde
399
R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, 56, nr. 99. 400 P. GOETHALS, noot onder Voorz. Kh. Brussel 27 november 1997, Computerr. 1998, (27) 28; H. DE BAUW, “Het reserveren van domeinnamen als oneerlijk handelsgedrag” (noot onder Brussel 1 april 1998), Computerr. 1998, (172) 174; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 159-160, nr. 350. 401 Alhoewel de auteur in P. GOETHALS, noot onder Voorz. Kh. Brussel 27 november 1997, Computerr. 1998, (27) 29 toch meent dat een loutere registratie als gebruik moet aanzien worden aangezien volgens hem een registratie steeds gebeurt met het oog op een gebruik, zoals het te koop aanbieden. 402 Cass. 21 juni 1993, Arr. Cass. 1993, 606. 403 P. GOETHALS, noot onder Voorz. Kh. Brussel 27 november 1997, Computerr. 1998, (27) 28; H. DE BAUW, “Het reserveren van domeinnamen als oneerlijk handelsgedrag” (noot onder Brussel 1 april 1998), Computerr. 1998, (172) 174; E. JANSSENS, “De bescherming van vennootschapsnaam, handelsnaam en domeinnaam” (noot
76
omgeving.404 In de zaak rond de domeinnaam “audiomix.be”405 oordeelt de rechter echter dat er toch rekening moet gehouden worden met bovenstaande criteria ter beoordeling van het verwarringsgevaar in het kader van artikel 8 Unieverdrag van Parijs juncto artikel 93 (het huidige art. 94/3) WHPC. In casu was de domeinnaamhouder echter ook zaakvoerder van een handelszaak en gebruikte hij de benaming audiomix.be ook op zijn businesskaarten. Opmerkelijk is wel de zaak m.b.t. de domeinnaam “tracetebel.com”406 waar de rechter nogal inventief omsprong met deze vereiste van verwarringsgevaar door het gelijk te stellen aan misleidingsgevaar en op die manier ervoor te zorgen dat een loutere registratie toch kon gesanctioneerd worden op basis van artikel 8 Unieverdrag van Parijs juncto artikel 94/3 WHPC. Ze had echter deze redenering omtrent misleiding kunnen vermijden door zich enkel en alleen te baseren op artikel 93 (het huidige 94/3) WHPC waar er geen verwarringsgevaar vereist is.407
168. Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van artikel 94/2, 8° WHPC. Ook daar zijn er enkele hindernissen die moeten genomen worden. Eerst en vooral is er het toepassingsgebied dat vereist dat de domeinnaamhouder een verkoper moet zijn in de zin van de WHPC. Ten tweede, wanneer zal een domeinnaam kunnen beschouwd worden als verwarringstichtende reclame? Bij een loutere registratie zonder meer wordt algemeen aanvaard dat er dan onmogelijk sprake kan zijn van reclame. Indien men daarnaast echter de domeinnaam ook nog te koop aanbiedt, kan er wel sprake zijn van verwarring, namelijk omtrent de oorsprong van de domeinnaam. Men weet niet of het de rechtmatige houder van de corresponderende handelsnaam is die de domeinnaam verkoopt, dan wel dat het om een derde gaat die handelt zonder toestemming van houder van de handelsnaam.408 Men zal m.a.w. steeds in concreto moeten nagaan of het gebruik van de domeinnaam kan beschouwd worden als reclame in de zin van artikel 93, 3° WHPC en van die aard is dat er daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek.
onder Brussel 29 mei 2001), Jb.Hand.Med. 2001, (463) 468-469. T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 158, nr. 347. 404 Brussel 2 december 2004, I.R.D.I. 2005, 197: hier stelt de rechtbank echter dat het feit dat een website van een domeinnaam wereldwijd toegankelijk is, niet noodzakelijk betekent dat beide partijen in hetzelfde geografische gebied aanwezig zijn. Volgens haar is het zelfs overduidelijk dat de domeinnaamhouder zich niet richt op dezelfde markt als de eiser en zou iedereen – die dezelfde informatie, die de domeinnaamhouder verspreidt, ontvangt – tot dezelfde conclusie komen. 405 Voorz. Kh. Gent 11 maart 2002, I.R.D.I. 2003, 68; zie ook R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, 58, nr. 103. 406 Brussel 1 april 1998, Computerr. 1998, 176, noot H. DE BAUW. 407 H. DE BAUW, “Het reserveren van domeinnamen als oneerlijk handelsgedrag” (noot onder Brussel 1 april 1998), Computerr. 1998, (172) 175. 408 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 159-160, nr. 350; F. PETILLION, ”Vormt de registratie en het gebruik van domeinnamen reclame in de zin van art. 22 en 23 WHPC?” (noot onder Voorz. Kh. Leuven 19 december 2006), Jb.Hand.Med. 2006, (678) 681-685.
77
169. Zowel bij toepassing van artikel 8 Unieverdrag van Parijs als bij toepassing van artikel 94/2, 8° WHPC kan de rechter de inbreuk vaststellen en de staking bevelen van het gebruik van de handelsnaam als domeinnaam.409 Aangezien de registratie van een domeinnaam geen gebruik van de gelijknamige handelsnaam uitmaakt, zou de domeinnaamhouder in principe kunnen voldoen aan het stakingsbevel door de website verbonden aan de domeinnaam weg te halen maar de domeinnaam zelf wel te behouden.
b. De artikelen 94/3 WHPC en 1382 B.W.
170. Deze twee artikelen vereisen geen verwarringsgevaar waardoor ze in een groter aantal situaties kunnen ingeroepen worden. Artikel 94/3 WHPC bepaalt: “Verboden is elke met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad, waardoor een verkoper de beroepsbelangen van één of meer andere verkopers schaadt of kan schaden.” Men kan hier echter enkel maar op beroepen indien de domeinnaamhouder een verkoper is in de zin van artikel 1, 6° WHPC.410 M.a.w. zal er in geval de domeinnaamhouder een particulier is die geen producten of diensten verkoopt of te koop aanbiedt van dit artikel geen gebruik kunnen gemaakt worden. Denk bijvoorbeeld opnieuw aan een ontslagen werknemer die enkel uit wraak een domeinnaam registreert die overeenstemt met de handelsnaam van het bedrijf waarvoor hij gewerkt heeft. 171. Daarnaast zijn er nog twee toepassingsvoorwaarden411: enerzijds moeten de daden gesteld door de domeinnaamhouder strijdig zijn met de eerlijke handelsgebruiken en anderzijds moeten ze van die aard zijn dat ze de beroepsbelangen van de rechtmatige eigenaar van de handelsnaam schaden of schade kunnen toebrengen. Deze laatste voorwaarde zal in de praktijk weinig problemen opleveren. De eerste voorwaarde daarentegen zal ik wel beknopt uitdiepen.
172. Wanneer is het gebruik van een domeinnaam in strijd met de eerlijke handelsgebruiken? In het Tractebel.com412 arrest oordeelde het hof van beroep dat een loutere registratie van een domeinnaam kan worden aanzien als een daad strijdig met eerlijke handelsgebruiken. Hiervoor hanteerde ze drie redenen:
409
T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 159, nr. 348. F. PETILLION en J. STEENLANT, “Domeinnamen: hoe misbruik bestrijden?”, C.J. 2000, (74) 75; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 162, nr. 355-356. 411 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, 47-48, nr. 83. 412 Voorz. Kh. Brussel 27 november 1997, Computerr. 1997, 230, noot P. GOETHALS. 410
78
1) de domeinnaamhouder heeft zich de naam toegeëigend zonder toestemming van de titularis van de handelsnaam; 2) door de registratie belet de domeinnaamhouder dat de titularis van de handelsnaam zelf de gelijkluidende domeinnaam kan registreren; 3) de domeinnaamhouder probeert de betwiste domeinnaam te gelde te maken.
173. Deze redenen op zich zijn echter onvoldoende om onmiddellijk te besluiten dat een daad strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken. Volgens T. HEREMANS413 moeten er altijd bijkomende omstandigheden zijn die het onrechtmatig karakter aantonen. Zo kan in geval van de toe-eigening door de domeinnaamhouder zonder toestemming van de titularis het onrechtmatig karakter voortvloeien uit het feit dat beide concurrenten zijn van elkaar of dat de handelsnaam zeer bekend was en de domeinnaamhouder geen geldige reden had om te kiezen voor die naam of dat beide nog door een contractuele relatie waren verbonden. Ook wat het beletten van de registratie van een domeinnaam betreft kunnen bovenstaande voorbeelden het onrechtmatig oogmerk van de domeinnaamhouder bewijzen. Het feit dat de domeinnaamhouder de domeinnaam te gelde probeert te maken tenslotte is op zich onvoldoende om te oordelen dat er sprake is van een met de handelsgebruiken strijdige daad. Indien hij ze echter aanbiedt aan de titularis van de handelsnaam zelf – zoals ook het geval was in de tractebel-zaak – kan er wel sprake zijn van een onrechtmatig karakter.
174. Bovendien kunnen er ook nog andere omstandigheden eigen aan de zaak zijn waaruit men de onrechtmatigheid kan afleiden. De rechter geniet m.a.w. een zekere beleidsvrijheid bij de toetsing aan het criterium van de eerlijke handelsgebruiken.414
175. De rechter kan bij toepassing van artikel 94/3 de staking bevelen van het gebruik van handelsnaam als domeinnaam. Er zijn echter rechters die nog bijkomende sancties opleggen zoals in het geval van “euromat.be”415 waar de rechter ook de schrapping van de registratie van de domeinnaam oplegde. Dit was waarschijnlijk overbodig gelet op het feit dat een verbod van gebruik automatisch leidt tot een verbod van registratie aangezien een loutere registratie ook een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken in de zin van artikel 94/3 uitmaakt. Het grote nadeel van dit artikel is dat de stakingsrechter niet de overdracht van de registratie van de domeinnaam kan 413
T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 164-166, nr. 359-361. H. DE BAUW, “Het reserveren van domeinnamen als oneerlijk handelsgedrag” (noot onder Brussel 1 april 1998), Computerr. 1998, (172) 175. 415 Voorz. Kh. Gent, 11 maart 2002, I.R.D.I. 2003, 68. 414
79
bevelen.416 Gelet op het “first come, first served”-principe is het dus theoretisch mogelijk dat de veroordeelde domeinnaamhouder via een stroman de domeinnaam opnieuw registreert voordat de titularis van de handelsnaam hiertoe de kans krijgt.
176. Naast artikel 94/3 WHPC kan men zich ook steeds beroepen op artikel 1382 Burgerlijk Wetboek om een schadevergoeding te bekomen.417 Hiervoor zal men de klassieke fout, schade en oorzakelijk verband moeten aantonen. De fout kan bestaan uit een schending van een wet of de zorgvuldigheidsnorm.418 Bij aanvaarding van de algemene voorwaarden van DNS BE bijvoorbeeld verklaart men dat men bij de registratie van de domeinnaam geen rechten van derden heeft geschonden. Indien achteraf blijkt dat dit toch het geval was, zal er sprake zijn van een fout in de zin van artikel 1382.
3. Maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam
177. Artikel 65 Wetboek Vennootschappen bepaalt dat elke vennootschap een naam moet hebben die verschillend is van die van een andere vennootschap. Indien een naam gelijk is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een andere vennootschapsnaam kan men de wijziging van die naam en – ingeval van schade – een schadevergoeding vorderen. Deze bepaling kan echter enkel aangewend worden bij conflicten tussen vennootschapsnamen, d.w.z. enkel maar met betrekking tot de naam die voorkomt in de oprichtingsakte.419 Bijgevolg zal men in een domeinnaamconflict m.b.t. een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam moeten teruggrijpen naar de hierboven uiteengezette rechtsmiddelen: artikel 94/3 WHPC en 1382 B.W..
4. Persoonsnaam
178. Er bestaan in het Belgisch recht een aantal wettelijke bepalingen omtrent de naam. Zo bijvoorbeeld bepaalt artikel 231 van het Strafwetboek dat diegene die in het openbaar een naam die hem niet toekomt gebruikt, bestraft kan worden met een gevangenisstraf en geldboete.420 Dit zal de 416
T. HEREMANS, “De Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen: een eerste analyse”, I.R.D.I. 2003, 111, nr. 21; F. DE CLIPPELE en O. GOFFARD, “Domeinnaamkaping en rechtshandhaving. De bestraffing van de werrechtelijke registratie van domeinnamen”, R.W. 2004-2005, (401) 404; 417 F. PETILLION en J. STEENLANT, “Domeinnamen: hoe misbruik bestrijden?”, C.J. 2000, (74) 75. 418 Voorz. Rb. Dendermonde 31 oktober 2007, I.R. D.I. 2008, 80. 419 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 167-168, nr. 364-365. 420 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 168, nr. 366.
80
persoon wiens persoonsnaam misbruikt werd weinig opleveren. Interessanter voor hem is dan de mogelijkheid om zich op artikel 1382 B.W. te beroepen ter vergoeding van eventuele schade aangezien het gebruik van andermans persoonsnaam een fout uitmaakt.421
179. Een voorbeeld hiervan is de zaak rond de Brusselse en Waalse politici Charles Picqué en Yvan Ylieff.422 Hun gelijkluidende domeinnamen “picque.be” en “ylieff.be” waren geregistreerd door een derde zonder hun toestemming. De rechtbank oordeelde dat de politici een exclusief recht hadden op hun persoonsnaam en dat de domeinnaamhouder door de registratie dit recht had geschonden. Bijgevolg beval hij dat de domeinnaamhouder alle verwijzingen naar hun persoonsnaam binnen de 24 uur moest verwijderen en gratis de registratie van de domeinnamen moest overdragen aan de desbetreffende politici. Opvallend is dat de rechter hiervoor geen enkele rechtsgrond aanhaalt.
5. Geografische aanduiding, benamingen van oorsprong en herkomstaanduidingen
180. Er zijn verschillende wettelijke bepalingen die geografische aanduidingen beschermen zoals het TRIPS verdrag (artikel 22-24) en verschillende Verordeningen ter bescherming van geografische aanduidingen (2081/92, 2082/92, 510/2006). Het zou ons te ver leiden om deze allemaal te bespreken. Deze bepalingen vereisen over het algemeen dat er sprake moet zijn van misleiding.423
6. Auteursrechtelijk beschermde werken
181. Tenslotte wil ik nog kort wijzen op de bescherming van auteursrechtelijk beschermde werken die aangewend worden in een domeinnaam. Gelet op de technische beperkingen van domeinnamen is het enige auteursrechtelijke beschermde werk dat kan aangewend worden in een domeinnaam een naam. In de eerste plaats rijst dan ook de vraag of een naam wel een auteursrechtelijk beschermd werk kan zijn in de zin van artikel 1 van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (hierna verkort A.W.). Aangezien elk werk dat de uitdrukking is van de intellectuele inspanning van de maker beschermd wordt, meent T. HEREMANS424 dat een naam ook onder die bescherming kan vallen. Daarnaast meent hij dat de registratie van een domeinnaam als een daad van reproductie en een daad van publieke mededeling gekwalificeerd kan 421
F. DE CLIPPELE en O. GOFFARD, “Domeinnaamkaping en rechtshandhaving. De bestraffing van de werrechtelijke registratie van domeinnamen”, R.W. 2004-2005, (401) 404. 422 Rb. Luik 16 januari 2002, I.R.D.I. 2003, 79. 423 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 174-175, nr. 377-378. 424 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 170-171, nr. 368-371.
81
worden waardoor de rechthebbende hiertegen kan optreden en o.g.v. artikel 87 A.W. de staking kan vorderen van deze registratie.
182. Het zal weliswaar niet eenvoudig zijn om aan te tonen dat een domeinnaam overeenstemt met een auteursrechtelijk beschermd werk. In de zaak m.b.t. de domeinnaam “vlaamsegemeenschap.tk”425 stelde de Vlaamse Gemeenschap dat de benaming “Vlaamse Gemeenschap” en haar logo de “Vlaamse leeuw” oorspronkelijke werken waren in de zin van de auteurswet en dat ze dus kon optreden tegen elke daad van reproductie zonder haar toestemming of waardoor haar belangen geschaad werden. De rechter volgde deze redenering niet omdat volgens hem de eiseres niet kon aantonen dat de benaming “Vlaamse Gemeenschap” een origineel werk was. Daarnaast was het ook onduidelijk wie dan wel de auteur van dit werk zou moeten zijn. Deze benaming was dus geenszins een auteursrechtelijk beschermd werk. Het logo van de Vlaamse leeuw zou dit wel kunnen zijn, maar de eiseres toonde niet aan dat dit werk op een of andere wijze gereproduceerd werd in de domeinnaam. De vordering o.g.v. de A.W. werd dan ook afgewezen als ongegrond.
425
Voorz. Rb. Brussel 11 mei 2004, Computerr. 2004, 285, noot T. HEREMANS.
82
B. De Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen
183. Naast de niet domeinnaam-specifieke rechtsgronden is er één wet die wel in het bijzonder gericht is op domeinnamen: de wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen (hierna verkort Domeinnaamwet). Op 19 september 2003 is deze wet in werking getreden. De wetgever wil hiermee een extra wapen ter beschikking stellen om het probleem van cybersquatting op een gerechtelijke wijze aan te pakken. Volgens haar was dit nodig omwille van twee redenen. Ten eerste brengt het niet kunnen beschikken over een domeinnaam – die correspondeert met een onderscheidingsteken waarvan men titularis is, doordat een derde reeds die domeinnaam heeft geregistreerd – schade met zich mee. Ten tweede meent de wetgever dat voor het bestrijden van deze misbruiken de houders van rechten veel mankracht en financiële middelen moeten investeren in de verdediging van hun belangen, wat neerkomt op een verspilling van economische middelen.426
1. Definities
184. In artikel 2 van de Domeinnaamwet worden drie begrippen gedefinieerd. Eerst en vooral bepaalt artikel 2, 1° wat er onder het begrip domeinnaam moet worden verstaan: “een alfanumerieke weergave van een numeriek IP (Internet Protocol) adres dat het mogelijk maakt een op het Internet aangesloten computer te identificeren; een domeinnaam wordt geregistreerd onder een domein van het eerste niveau, dat ofwel overeenstemt met een van de generieke domeinen (gTLD) die werden bepaald door de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), ofwel met een van de landcodes (ccTLD), zulks krachtens de norm ISO-3166-1”. Ten tweede definieert artikel 2, 2° het begrip domeinnaam geregistreerd onder het BE-domein: “een domeinnaam geregistreerd onder het domein van het eerste niveau dat overeenstemt met de landcode " “.be” " die krachtens de norm ISO-3166-1 werd toegewezen aan het Koninkrijk België”. Tenslotte wordt er in artikel 2, 3° nog een definitie gegeven van het begrip minister:” de minister die de economische zaken onder zijn bevoegdheden heeft”.
426
Wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, Parl.St. Kamer, 2000-01, nr. 1069/001, 4-5.
83
2. Toepassingsgebied
a. Ratione materiae
185. Zoals de titel van de wet doet vermoeden is het de bedoeling om deze wet toe te passen in geval van een wederrechtelijke registratie van domeinnamen. Artikel 4 bepaalt wat er moet verstaan worden onder dit begrip: “het, zonder enig recht of legitiem belang jegens die domeinnaam, en met het doel een derde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen, laten registreren door een officieel erkende instantie gemachtigd voor registratie, al dan niet via een tussenpersoon van een domeinnaam, die ofwel identiek is aan, of die zodanig overeenstemt dat hij verwarring kan scheppen met, onder meer, een merk, een geografische aanduiding of een benaming van oorsprong, een handelsnaam, een origineel werk, een naam van een vennootschap of van een vereniging, een geslachtsnaam of de naam van een geografische entiteit, die aan iemand anders toebehoort”. Deze definitie steunt op de definitie van de WIPO427 en anders uitgedrukt komt het wederrechtelijk registreren van een domeinnaam neer op een parasitaire daad waarbij een derde een domeinnaam registreert die correspondeert met een onderscheidingsteken waar iemand anders rechten op heeft.428 Men heeft m.a.w. enkel die domeinnaamhouders willen viseren die te kwader trouw handelen. Iemand die onschuldig is of te goeder trouw een domeinnaam registreert valt buiten deze definitie.429 Tenslotte moet er geen website verbonden zijn aan de domeinnaam om een domeinnaamregistratie als wederrechtelijk te beschouwen.430
186. Men kan echter niet optreden tegen elke wederrechtelijke registratie van domeinnamen. Er moet steeds een aanknopingspunt zijn met België. Ofwel moet het gaan om een “.be”-domeinnaam ofwel om eender welke andere domeinnaam waarvan de domeinnaamhouder zijn woonplaats of vestiging in België heeft.431 Artikel 4 bepaalt dienaangaande: “De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, of, in voorkomend geval, de voorzitter van de rechtbank van koophandel, stelt het bestaan vast en beveelt de staking van elk wederrechtelijk registreren van een domeinnaam door een 427
Memorie van toelichting bij het wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, Parl.St. Kamer, 2000-01, nr. 1069/001, 8. 428 T. HEREMANS, “De Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen: een eerste analyse”, I.R.D.I. 2003, 107-108, nr. 7. 429 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, Parl.St. Kamer, 2000-01, nr. 1069/001, 6 en 8. 430 Voorz. Rb. Dendermonde 31 oktober 2007, I.R.D.I. 2008, 80. 431 F. PETILLION, “Wederrechtelijk geregistreerde domeinnamen: voortaan vatbaar voor een stakingsvordering”, RABG 2003, 903.
84
persoon met woonplaats of vestiging in België, en van elk wederrechtelijk registreren van een domeinnaam geregistreerd onder het BE-domein.” In tegenstelling tot wat sommigen432 beweren, kan er in het kader van deze wet dus ook opgetreden worden tegen niet-“.be”-domeinnamen zoals bijvoorbeeld domeinnamen in het gTLD-domein zoals .COM, .NET, .ORG of domeinnamen in andere ccTLD-domeinen zoals .NL, .FR, .DE. De enige voorwaarde hierbij is dat de domeinnaamhouder zijn woonplaats of vestiging in België moet hebben. Het oorspronkelijke wetsontwerp bevatte deze verplichtte band met België niet, maar omwille van een advies van de Europese Commissie waarin ze meende dat deze uitgebreide toepassing een belemmering kon vormen op het vrij verkeer van diensten op de interne markt, heeft men het wetsontwerp alsnog aangepast en bovenstaande beperking ingebouwd.433
187. Daarnaast zal men ook niet kunnen optreden tegen registraties van domeinnamen die te goeder trouw of door niet-commerciële overwegingen gedaan zijn of door personen die concurrerende rechten hebben op een bepaalde naam. De domeinnaam correspondeert in dit laatste geval bijvoorbeeld enerzijds met de geslachtsnaam van de domeinnaamhouder en anderzijds met het merk van een andere persoon.434 Buiten deze situaties voorziet de wet ook in een uitdrukkelijke uitsluiting. Artikel 11 stelt namelijk dat de geschillen voortvloeiend uit het recht op vrije meningsuiting niet onder de toepassing van deze wet vallen. Bijgevolg kan de domeinnaamhouder deze exceptie in limine litis opwerpen in een domeinnaamgeschil. Hij zal dan enkel moeten aantonen dat hij via zijn domeinnaam een mening wil uitdrukken. Indien de stakingsrechter deze exceptie aanvaardt, zal hij de vordering ongegrond moeten verklaren.435 De vraag is echter in welke mate de stakingsrechter rekening zal houden met deze exceptie. Zo oordeelde de stakingsrechter in de zaak rond de domeinnamen “marino-keulen.be” en “mari-nokeulen.be”436 dat het wederrechtelijk registreren van een domeinnaam niet onder het recht van vrije meningsuiting valt aangezien het geen uiten van een mening is. In dezelfde zin oordeelde een andere stakingsrecht dat de domeinnaamhouder niet verhinderd wordt enige mening te verspreiden of daartoe enig medium te gebruiken aangezien het verbieden van het gebruik van de domeinnaam
432
M. DE GRAEVE, “Wederrechtelijke registratie van domeinnamen: wettelijke tussenkomst nodig?”, T.V.W. 2003, (598) 599. 433 Verslag namens de commissie bij het wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, Parl.St. Kamer, 2002-03, nr. 1069/005, 10. 434 H. VANHEES, “De wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen”, In Handels- en economisch recht: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Deurne, Kluwer, 2006, p. 6, nr. 2 bij commentaar op art. 4. 435 H. VANHEES, “De wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen”, In Handels- en economisch recht: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Deurne, Kluwer, 2006, p. 2, nr. 1 bij commentaar op art. 11. 436 Rb. Veurne 6 augustus 2004, R.W. 2004-05, 1508, noot F. DE CLIPPELE.
85
geen beperking inhoudt van de vrijheid van meningsuiting. 437 Indien de rechter zich toch tot de toepassing van artikel 11 zou laten verleiden, is het volgens T. HEREMANS438 mogelijk om een vordering in te stellen o.g.v. 1382 B.W. om op die manier alsnog de overdracht van de domeinnaam te bekomen. Daarnaast kan er in geval van bijvoorbeeld zogenaamde “sucks”-domeinnamen439 ook natuurlijk steeds beroep gedaan worden op andere wetten zoals bijvoorbeeld de WHPC.440
b. Ratione personae
188. Tegen wie kan men vorderen? In principe kan de vordering ingesteld worden tegen om het welke houder van een “.be”-domeinnaam. In tegenstelling tot de stakingsvordering van de WHPC, moet de domeinnaamhouder hier geen verkoper of handelaar zijn.441 Indien het echter gaat om een niet-“.be” domeinnaam is het zoals hierboven reeds aangegeven wel vereist dat de domeinnaamhouder zijn woonplaats in België heeft.
189. Wie kan er vorderen? Artikel 5 Domeinnaamwet bepaalt dat de vordering wordt ingesteld “op verzoek van elke persoon die een legitiem belang aantoont ten opzichte van de betrokken domeinnaam en die een recht kan laten gelden op één van de in artikel 4 vermelde tekens”. Dit betekent dat niet iedere belanghebbende zomaar een vordering kan instellen maar dat men zelf over een recht moet beschikken op het onderscheidingsteken. Op deze manier wil men vermijden dat bijvoorbeeld een verkoper van artikelen van andermans merk het gebruik van het merk in een domeinnaam zou kunnen aanvechten op grond van de domeinnaamwet. Aanvankelijk stond deze vereiste niet in het wetsontwerp maar ze werd naderhand toch toegevoegd aangezien dit anders in strijd zou zijn met het intellectuele eigendomsrecht en het merkenrecht in het bijzonder waar de rechthebbende steeds zelf moet optreden.442 Bijgevolg kan elke titularis van een onderscheidingsteken – ongeacht of hij handelaar of geen handelaar is – een vordering instellen.443
437
Voorz. Kh. Gent 12 september 2005, T.G.R. 2005, 345. T. HEREMANS, “De Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen: een eerste analyse”, I.R.D.I. 2003, 108, nr. 9. 439 Dit zijn domeinnamen die bestaan uit een naam van een bedrijf, persoon, e.a. gevolgd door het woord sucks (of in het Nederlands: stinkt) zoals bijvoorbeeld: persoonXsucks.com of bedrijfYstinkt.be. 440 T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 185, nr. 399. 441 Verslag namens de commissie bij het wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, Parl.St. Senaat, 2002-03, nr. 1519/2, 2. 442 Verslag namens de commissie bij het wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, Parl.St. Kamer, 2002-03, nr. 1069/005, 13. 443 Verslag namens de commissie bij het wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, Parl.St. Senaat, 2002-03, nr. 1519/2, 2. 438
86
190. Tenslotte komt hier net zoals bij de alternatieve geschillenbeslechting de vraag naar boven of de rechten die men heeft op een onderscheidingsteken, in België uitwerking moeten hebben, vooraleer men beroep zou kunnen doen op de domeinnaamwet. In het bijzonder geldt deze vraag m.b.t. merken. Moet een merkhouder een merk hebben dat hem bescherming biedt in België vooraleer hij zich hierop kan beroepen in het kader van deze wet? De rechtsleer444 maakt een onderscheid tussen twee situaties. Enerzijds zijn er diegene die een merk gebruiken in de Benelux. Zij moeten wel over een merkinschrijving beschikken vooraleer ze rechten kunnen laten gelden op dat merk. Indien ze niet over een in de Benelux ingeschreven merk beschikken, kunnen ze m.a.w. niet optreden tegen de wederrechtelijke registratie van een domeinnaam o.g.v. de domeinnaamwet. Anderzijds zijn er diegene die een merk enkel buiten de Benelux gebruiken en daar over een recht beschikken. Zij zouden – indien alle andere voorwaarden vervuld zijn – wel een vordering tot staken kunnen instellen op basis van de domeinnaamwet. Zo zou de houder van een Frans merk in België kunnen optreden tegen een wederrechtelijk geregistreerde domeinnaam indien alle voorwaarden van de domeinnaamwet vervuld zijn.
c. Ratione temporis
191. Wat de toepassing in de tijd betreft, voorziet de wet zelf niets. Aangezien de wet enkel het wederrechtelijk registreren en niet het wederrechtelijk in stand houden van een eerder verrichte registratie wil bestrijden is men in de rechtsleer van oordeel dat de wet – gelet op het principe van niet-retroactiviteit – enkel kan toegepast worden op registraties die gebeurd zijn vanaf de inwerkingtreding van de wet, d.i. 19 september 2003. 445 De stakingsrechters menen echter dat de wet wel toepasselijk is op reeds uitgevoerde wederrechtelijke registraties aangezien het wederrechtelijk karakter van de registratie blijft voortbestaan.446
444
T. HEREMANS, “De Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen: een eerste analyse”, I.R.D.I. 2003, 110-111, nr. 19; H. VANHEES, “De wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen”, In Handels- en economisch recht: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Deurne, Kluwer, 2006, p. 2-3, nr. 2 bij commentaar op art. 5. 445 B. GILLIS, “Wederrechtelijke instandhouding van een domeinnaam en de wisselwerking tussen de wet van 26 juni 2003 en de WHPC” (noot onder Voorz. Kh. Kortrijk 10 mei 2004), Jb.Hand.Med. 2004, (562) 563; H. VANHEES, “De wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen”, In Handels- en economisch recht: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Deurne, Kluwer, 2006, p. 7, nr. 4 bij commentaar op art. 4. 446 Gent 9 februari 2004, I.R.D.I. 2004, 235; Voorz. Kh. Kortrijk 10 mei 2004, Jb.Hand.Med. 2004, 552, noot B. GILLIS; Voorz. Rb. Dendermonde 31 oktober 2007, I.R.D.I. 2008, 80; T. HEREMANS, “De domeinnaam ‘vlaamsegemeenschap.tk’ blijft gekaapt ondanks het klauwen van de leeuw” (noot onder Voorz. Rb. Brussel 11 mei 2004), Computerr. 2004, (287) 288, nr. 8.
87
3. Bestanddelen van het wederrechtelijk registreren van domeinnamen447
192. Uit artikel 4 kan afgeleid worden dat er pas sprake is van een wederrechtelijke registratie indien er cumulatief aan de volgende drie voorwaarden voldaan is: 1) de domeinnaam is identiek aan of stemt er zodanig mee overeen dat het verwarring kan scheppen met onder meer een merk, een geografische aanduiding of een benaming van oorsprong, een handelsnaam, een origineel werk, een naam van een vennootschap of van een vereniging, een geslachtsnaam of de naam van een geografische entiteit. 2) de domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang jegens die domeinnaam. 3) het doel van de domeinnaamhouder is een derde te schaden of er ongerechtvaardigd voordeel uit te halen.
193. Deze voorwaarden moet men beoordelen op het moment van de registratie. Dit betekent echter niet dat een later gebruik van de domeinnaam niet relevant meer is. Men kan hiermee namelijk nog rekening houden bij de beoordeling van de toestand op het moment van de registratie.448 De domeinnaamwet bestraft bovendien elke registratie ongeacht of de website verbonden aan de domeinnaam actief is of niet.449
a. de domeinnaam is identiek aan of stemt er zodanig mee overeen dat het verwarring kan scheppen met onder meer een merk, een geografische aanduiding of een benaming van oorsprong, een handelsnaam, een origineel werk, een naam van een vennootschap of van een vereniging, een geslachtsnaam of de naam van een geografische entiteit
447
F. PETILLION, “Wederrechtelijk geregistreerde domeinnamen: voortaan vatbaar voor een stakingsvordering”, RABG 2003, 901-903; T. HEREMANS, “De Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen: een eerste analyse”, I.R.D.I. 2003, 108-110, nr. 10-15; T. HEREMANS, “De domeinnaam ‘vlaamsegemeenschap.tk’ blijft gekaapt ondanks het klauwen van de leeuw” (noot onder Voorz. Rb. Brussel 11 mei 2004), Computerr. 2004, (287) 289-290, nr. 11-15; C. COESEMANS, “De wederrechtelijke registratie van een domeinnaam” (noot onder Voorz. Rb. Brussel 11 mei 2004), RABG 2005, (955) 957-958, nr. 7; H. VANHEES, “De wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen”, In Handels- en economisch recht: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Deurne, Kluwer, 2006, p. 3-8, nr. 2-4 bij commentaar op art. 4; J. DEENE, “Intellectuele rechtenkroniek 2006”, NJW 2007, (530) 558-559, nr. 178- 187. 448 Antwerpen 18 december 2006, RABG 2007, 1005, noot O. VAN DROOGHENBROECK. Denk bijvoorbeeld aan een website verbonden aan een domeinnaam die men gebruikt om klanten weg te lokken. Hieruit kan men afleiden dat het doel van de registratie van de domeinnaam het schaden van de concurrent was. 449 Voorz. Rb. Dendermonde 31 oktober 2007, I.R.D.I. 2008, 80.
88
194. De eerste voorwaarde is dat de domeinnaam identiek moet zijn aan of zodanig overeenstemmen dat het verwarring kan scheppen met een onderscheidingsteken. Artikel 4 geeft als opsomming de klassieke onderscheidingstekens: merk, geografische aanduiding of benaming van oorsprong, handelsnaam, naam van een vennootschap of vereniging, geslachtsnaam, de naam van een geografische entiteit. Daarnaast spreekt de wet ook over een “origineel werk”. De rechtsleer meent dat men hiermee een auteursrechtelijk beschermd werk bedoelt waarvoor er eigenlijk al een stakingsvordering voorzien is in de auteurswet.450 Aangezien de lijst niet limitatief is, kan men zich ook beroepen op andere onderscheidingstekens zoals: namen van feitelijke verenigingen, instellingen, evenementen, boeken, films, etc.451.
195. Een voorbeeld van een onderscheidingsteken dat niet in de lijst is opgenomen vinden we terug in het geschil m.b.t. de domeinnaam “speelzolder.be”452. Daar oordeelde de rechter namelijk dat een domeinnaam ook als een onderscheidingsteken kan worden beschouwd in de zin van artikel 4 Domeinnaamwet indien de titularis zich met dit teken onderscheidt van de andere actoren in dezelfde sector. In casu beriep de eiser zich op de domeinnaam speelzolder.com waarop hij via een website spelletjes, verhalen en andere zaken aanbood voor jonge Vlaamse en Nederlandse kinderen. De tegenpartij had de domeinnaam speelzolder.be geregistreerd en daarmee gelijkaardige diensten aangeboden als de eiser. Nadat in eerste aanleg de overdracht van deze domeinnaam was bevolen, werd in hoger beroep het vonnis in eerste aanleg bevestigd. In casu dient nog opgemerkt te worden dat de bescherming van de domeinnaam als onderscheidingsteken niet louter volgt uit de registratie, maar wel uit het gebruik ervan door de domeinnaamhouder, namelijk om zichzelf te onderscheiden van de andere actoren in dezelfde sector.453
196. Indien de domeinnaam identiek is aan het onderscheidingsteken is de eerste voorwaarde vervuld. Voor de beoordeling hiervan moet men geen rekening houden met de domeinnaamextensie zoals “.be” of “.com“ aangezien dit een verplicht onderdeel vormt van de domeinnaam. Indien de domeinnaam echter niet identiek is, moet er nagegaan worden of er verwarringsgevaar bestaat. De eiser moet niet aantonen dat er daadwerkelijk verwarring bestaat, een mogelijke verwarring is al
450
T. HEREMANS, “De Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen: een eerste analyse”, I.R.D.I. 2003, 109, nr. 12; F. PETILLION, “Wederrechtelijk geregistreerde domeinnamen: voortaan vatbaar voor een stakingsvordering”, RABG 2003, 901. 451 T. HEREMANS, “De Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen: een eerste analyse”, I.R.D.I. 2003, 108-109, nr. 11. 452 Antwerpen 18 december 2006, RABG 2007, 1005, noot O. VAN DROOGHENBROECK. 453 O. VAN DROOGHENBROECK, “Domeinnamen: wettelijk beschermde onderscheidingstekens?” (noot onder Antwerpen 18 december 2006), RABG 2007, (1011) 1015-1016, nr. 9-12.
89
voldoende zoals blijkt uit de tekst van de wet: “verwarring kan scheppen”.454 Het verwarringsgevaar moet in abstracto beoordeeld worden. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een mogelijke verwarring enkel en alleen door de tekens te vergelijken zonder rekening te houden met het gebruik van de domeinnaam.455 Niettemin oordeelde de stakingsrechter dat er tussen de domeinnaam “idool2004.be”456 en het Beneluxmerk idool verwarring bestond o.a. doordat bij het opzoeken van de website verbonden aan deze domeinnaam in de zoekrobot google, er vermeld stond “wie wordt het idool van dit jaar?”, waaruit hij concludeerde dat de domeinnaamhouders duidelijk doelen op het evenement Idool 2004 van de merkhouder. In dezelfde zin meende een andere stakingsrechter dat er bij de beoordeling van het verwarringsgevaar tussen de domeinnaam en het onderscheidingsteken rekening moet gehouden worden met de inhoud van de website verbonden aan die domeinnaam.457
b. de domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang jegens die domeinnaam
197. Aangezien deze voorwaarde een negatief bewijs vereist, is het voldoende dat de titularis van het onderscheidingsteken aannemelijk kan maken dat de domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang heeft jegens de betwistte domeinnaam. Een sluitend bewijs wordt m.a.w. niet verwacht. Men verwijst in dit verband naar de Latijnse rechtspreuk: “Negativa sunt non probanda”. De domeinnaamhouder zal dan het tegenbewijs kunnen leveren dat hij wel over zo’n recht of legitiem belang beschikt. De wet zelf bepaalt niet wat een recht of legitiem belang m.b.t. een domeinnaam juist inhoudt. Maar aangezien deze wet gebaseerd is op de regeling van de alternatieve geschillenbeslechting kan men de daar opgesomde voorbeelden ven legitiem belang gebruiken als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs.458 198. De stakingsrechter459 verduidelijkte dat om te spreken van legitiem belang jegens een domeinnaam “een minimale band moet bestaan tussen een naam, een merk of een handelsbenaming, dan wel enige activiteit door degene die de domeinnaam laat registreren en die 454
H. VANHEES, “De wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen”, In Handels- en economisch recht: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Deurne, Kluwer, 2006, p. 4, nr. 2 bij commentaar op art. 4. 455 T. HEREMANS, “De Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen: een eerste analyse”, I.R.D.I. 2003, 109, nr. 13. 456 Voorz. Kh. Antwerpen 30 maart 2004, I.R.D.I. 2004, 244. 457 C. COESEMANS, “De wederrechtelijke registratie van een domeinnaam” (noot onder Voorz. Rb. Brussel 11 mei 2004), RABG 2005, (955) 960, nr. 19. 458 T. HEREMANS, “De Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen: een eerste analyse”, I.R.D.I. 2003, 109, nr. 14; F. PETILLION, “Wederrechtelijk geregistreerde domeinnamen: voortaan vatbaar voor een stakingsvordering”, RABG 2003, 902. 459 Voorz. Kh. Gent 12 september 2005, T.G.R. 2005, 345.
90
domeinnaam.” In casu kon de domeinnaamhouder niet aantonen over het vereiste belang te beschikken m.b.t. de domeinnaam “m.com”. Alhoewel niet volledig duidelijk uit het arrest, beriep de eiseres zich mijns inziens op haar domeinnaam “m.be”. De stakingsrechter gaat echter niet na in welke mate een domeinnaam als onderscheidingsteken kan beschouwd worden en of de eiseres al dan niet over rechten beschikt op deze domeinnaam. Tenslotte besluit de rechter dat er voldaan is aan “beide voorwaarden” om van een onrechtmatige registratie te spreken en dat een overdracht van de domeinnaam moet bevolen worden.
c. het doel van de domeinnaamhouder is een derde te schaden of er ongerechtvaardigd voordeel uit te halen
199. Tenslotte moet de eisende partij nog bewijzen dat de bedoeling van de domeinnaamhouder er enkel in bestaat om hem te schaden of er ongerechtvaardigd voordeel uit te halen. Men moet niet aantonen dat men effectief schade heeft geleden, het bewijs van de bedoeling om te schaden, de zogenaamde animus nocendi, is voldoende.460 Deze laatste voorwaarde komt eigenlijk neer op het begrip kwade trouw uit de alternatieve geschillenbeslechting.461 De kwade trouw moet enkel aanwezig zijn bij de registratie. Het feit dat er kwade trouw is bij het gebruik van de domeinnaam speelt in principe geen rol, maar in de praktijk zal men dit toch aanhalen om het bewijs te leveren van de kwade trouw op het moment van de registratie.462 200. De wetgever heeft in de memorie van toelichting463 bij het wetsontwerp zelf een opsomming gegeven van mogelijke gevallen van kwade trouw: -
Het aanbod om de domeinnaam te verkopen, te verhuren of op een andere wijze tegen betaling over te dragen aan de houder van het merk of van de handelsnaam of van een concurrent ervan;
460
Rb. Veurne 6 augustus 2004, R.W. 2004-05, 1508, noot F. DE CLIPPELE; H. VANHEES, “De wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen”, In Handels- en economisch recht: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Deurne, Kluwer, 2006, p. 5, nr. 2 bij commentaar op art. 4. 461 Commentaar bij de artikelen bij het wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, Parl.St. Kamer, 2000-01, nr. 1069/001, 8-9; T. HEREMANS, “De Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen: een eerste analyse”, I.R.D.I. 2003, 109-110, nr. 15; T. HEREMANS, “De domeinnaam ‘vlaamsegemeenschap.tk’ blijft gekaapt ondanks het klauwen van de leeuw” (noot onder Voorz. Rb. Brussel 11 mei 2004), Computerr. 2004, (287) 289-290, nr. 14. 462 T. HEREMANS, “De domeinnaam ‘vlaamsegemeenschap.tk’ blijft gekaapt ondanks het klauwen van de leeuw” (noot onder Voorz. Rb. Brussel 11 mei 2004), Computerr. 2004, (287) 290, nr. 15. 463 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, Parl.St. Kamer, 2000-01, nr. 1069/001, 5-6.
91
-
De poging om uit winstbejag de gebruikers van het Internet naar de website of naar een andere on line ruimte van de houder van de domeinnaam te lokken door verwarring te scheppen met het merk of de handelsnaam van de aanvrager;
-
Het registreren van de domeinnaam om de houder van het merk of van de handelsnaam te verhinderen hem te gebruiken als domeinnaam, wanneer deze daad kadert in een gewoontegedrag van de houder van de domeinnaam;
-
Het registreren van de domeinnaam om de handelsverrichtingen van een concurrent te storen.
201. De beoordeling van deze gevallen van kwade trouw is aan bod gekomen in het geschil omtrent de domeinnaam “vlaamsegemeenschap.tk”464. Alhoewel het in casu ging om een niet-“.be”domeinnaam was de Domeinnaamwet er toch op van toepassing aangezien de domeinnaamhouder zijn woonplaats in België had. De rechter ging al de voorbeeldgevallen zoals hierboven beschreven na en kwam tot de conclusie dat er geen sprake was van kwade trouw. Hij oordeelde dat het in casu om een “niet-officiële, amateuristische site gaat” waarop ook een link was aangebracht naar de officiële site van de Vlaamse gemeenschap zodat er van verwarring zeker geen sprake kon zijn. Bovendien zou verwarring op zich onvoldoende zijn om te besluiten dat er gehandeld werd met het doel een derde te schaden of er ongerechtvaardigd voordeel uit te halen.
202. Daarnaast kunnen er nog andere omstandigheden zijn waaruit de kwade trouw blijkt. Zo bijvoorbeeld is er het geschil m.b.t. de domeinnamen “marino-keulen.be” en “mari-noke-ulen.be”465. In casu had de domeinnaamhouder op de corresponderende websites uitgehaald naar de toenmalige mediaminister Marino Keulen omdat hij door diens toedoen zijn radiolicentie was kwijtgespeeld. De rechter oordeelde dat gelet op de inhoud van de website – o.a. volgende zinnen stonden erop: “Marino Keulen komt mij nog tegen”, “hij mag een punt zetten achter zijn politieke carrière” – de domeinnaamhouder duidelijk de bedoeling had om de minister te schaden. Andere voorbeelden466 van kwade trouw uit de rechtspraak zijn het feit dat een merkhouder eerst zijn merk overdraagt en nadien toch nog overgaat tot de registratie van de gelijknamige domeinnaam. Of de situatie waar een handelaar een domeinnaam registreert die identiek is aan de handelsnaam van een concurrent en vervolgens op de website van die domeinnaam doorlinkt naar zijn eigen website. Tenslotte is er
464
Voorz. Rb. Brussel 11 mei 2004, Computerr. 2004, 285, noot T. HEREMANS. Rb. Veurne 6 augustus 2004, R.W. 2004-05, 1508, noot F. DE CLIPPELE. 466 J. DEENE, “Intellectuele rechtenkroniek 2006”, NJW 2007, (530) 559, nr. 182-187. 465
92
ook sprake van kwade trouw indien de domeinnaamhouder de domeinnaam ofwel betalend wil overdragen dan wel wil meegenieten van de succesvolle site van de eisende partij.467
4. Stakingsvordering
a. Welke rechter is bevoegd?
203. Op basis van artikel 4 kan men een stakingsvordering instellen bij ofwel de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg ofwel bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel. De artikelen 9 en 10 bepalen wanneer men zich tot welke rechter moet richten. In tegenstelling tot wat sommige auteurs468 beweren, heeft H. VANHEES469 het mijns inziens bij het rechte eind en bepaalt niet de hoedanigheid van de eiser – handelaar of geen handelaar – welke rechter bevoegd is, maar is het onderscheidingsteken waarop men zich beroept, bepalend. Zo heeft artikel 10 Domeinnaamwet, artikel 589 van het gerechtelijk wetboek gewijzigd waardoor de voorzitter van de rechtbank van koophandel bevoegd is voor alle vorderingen die voortvloeien uit artikel 4 Domeinnaamwet indien men zich beroept op een merk, een geografische aanduiding of benaming van oorsprong, een handelsnaam of een maatschappelijke benaming van een handelsvennootschap. Artikel 9 wijzigde artikel 587 van het gerechtelijk wetboek waardoor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is voor alle vorderingen die gesteund zijn op artikel 4 Domeinnaamwet in alle gevallen verschillend van die waarvoor de voorzitter van de rechtbank van koophandel bevoegd is. Dit betekent dus dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bevoegd zal zijn voor alle vorderingen o.g.v. artikel 4 Domeinnaamwet voor zover het een ander recht dan dat in artikel 587, 12° betreft, zoals bijvoorbeeld een ‘origineel werk’, een naam van een burgerlijke vennootschap of vereniging, een geslachtsnaam of een naam van een geografische entiteit.
467
Antwerpen 18 december 2006, NjW 2007, 272, noot R. STEENNOT. T. HEREMANS, “De Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen: een eerste analyse”, I.R.D.I. 2003, 110, nr. 17; F. PETILLION, “Wederrechtelijk geregistreerde domeinnamen: voortaan vatbaar voor een stakingsvordering”, RABG 2003, 903. 469 H. VANHEES, “De wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen”, In Handels- en economisch recht: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Deurne, Kluwer, 2006, p. 9, nr. 9 bij commentaar op art. 4. 468
93
b. Procedure zoals in kortgeding
204. Artikel 8 beschrijft de procedure die moet gevolgd worden. Eerst vooral dient opgemerkt te worden dat het gaat om een procedure zoals in kort geding. Dit betekent dat de procedure nagenoeg identiek is aan een kortgedingprocedure met dit verschil dat ze uitmondt in een uitspraak ten gronde. De stakingsvordering mag ingesteld worden bij verzoekschrift, dat in 4 exemplaren ofwel moet neergelegd worden op de griffie van de rechtbank ofwel bij ter post aangetekende brief moet verzonden worden aan de griffie. Dit verzoekschrift moet op straffe van nietigheid volgende elementen bevatten: 1. de dag, de maand en het jaar; 2. de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de verzoeker; 3. de naam en het adres van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon tegen wie de vordering wordt ingesteld; 4. het onderwerp en de uiteenzetting van de middelen van de vordering; 5. de handtekening van de eiser of van zijn advocaat.
205. Bij ontvangst van het verzoekschrift verwittigt de griffier onverwijld de tegenpartij bij gerechtsbrief en nodigt haar uit te verschijnen ten vroegste drie dagen en ten laatste acht dagen na het verzenden van de gerechtsbrief, waaraan een exemplaar van het inleidend verzoekschrift werd gevoegd.470
206. Ook i.v.m. het vonnis zijn een aantal regels voorzien. Zo is het vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgtocht. De griffier moet de minister die economische zaken onder zijn bevoegdheden heeft binnen 8 dagen verwittigen van elke uitspraak in het kader van deze domeinnaamwet. Daarnaast moet ze de minister ook inlichten van elke voorziening die wordt ingeleid tegen een uitspraak die op grond van deze wet is gewezen.471
c. Maatregelen
207. Wanneer de stakingsrechter oordeelt dat de vordering gegrond is, stelt hij het bestaan vast van de inbreuk – in dit geval de wederrechtelijke registratie van een domeinnaam – en beveelt hij er de
470 471
de
Artikel 8, 3 lid Domeinnaamwet. de de Artikel 8, 5 – 7 lid Domeinnaamwet.
94
staking van. Daarnaast voorziet de domeinnaamwet nog bijkomende maatregelen die de stakingsrechter kan bevelen. Zo kan hij o.g.v. artikel 6 domeinnaamwet enerzijds de doorhaling van de registratie opleggen. Anderzijds heeft hij ook de mogelijkheid om de domeinnaam te laten overdragen aan een persoon die hij aanwijst. Dit impliceert dat dit niet noodzakelijk aan de eisende partij – die een recht op het onderscheidingsteken kan laten gelden – hoeft te zijn. In de zaak m.b.t. de domeinnaam “faller.be”472 beslist de rechter om de domeinnaam niet aan de merkhouder – de Duitse speelgoedfabrikant Gebr. Faller GmbH – over te dragen, maar wel aan de – voor België exclusieve invoerder – L. Verboven N.V.. De stakingsrechter mag echter niet zelf een persoon kiezen aan wie hij de domeinnaam overdraagt. Het moet telkens gaan om iemand die hij aanwijst op vordering van de rechthebbende op het onderscheidingsteken. 473 In casu had de Duitse speelgoedfabrikant in zijn vordering de stakingsrechter verzocht om de domeinnaam aan L. Verboven N.V. over te dragen.
208. De stakingsrechter kan in principe ofwel de schrapping ofwel de overdracht van de domeinnaam bevelen, maar niet de schrapping en de overdracht tegelijk. Toch beval het hof van beroep in de zaak m.b.t. de domeinnaam “lifestyle.be”474 eerst de schrapping van de registratie en daarna de overdracht van de domeinnaam. Als een registratie geschrapt is, staat deze domeinnaam open voor registratie en behoort die m.a.w. aan niemand toe. Er kan dan in principe ook geen overdracht van de domeinnaam bevolen worden. Een andere opmerkelijke zaak is deze m.b.t. de domeinnaam “athos.be”475 waarin het hof van beroep oordeelt dat er wel een staking moet bevolen worden van het gebruik van de domeinnaam maar dat een overdracht van de domeinnaam een te verregaande maatregel is. Het gevolg van deze beslissing is dat de domeinnaam “athos.be” terug vrij komt voor registratie waardoor de oorspronkelijke domeinnaamhouder via een stroman de domeinnaam opnieuw zou kunnen registreren gelet op het “first come, first served”-principe.
209. Tenslotte kan de stakingsrechter o.g.v. artikel 7 domeinnaamwet bevelen dat het vonnis geheel of gedeeltelijk moet gepubliceerd worden in de pers of op een andere door hem bepaalde wijze. Zo beval de stakingsrechter in de zaak m.b.t. de domeinnamen “marinokeulen.be” en “mari-nokeulen.be”476 om het beschikkend gedeelte van het vonnis te publiceren op de homepagina van de
472
Voorz. Kh. Kortrijk 10 mei 2004, Jb.Hand.Med. 2004, 552, noot B. GILLIS. B. GILLIS, “Wederrechtelijke instandhouding van een domeinnaam en de wisselwerking tussen de wet van 26 juni 2003 en de WHPC” (noot onder Voorz. Kh. Kortrijk 10 mei 2004), Jb.Hand.Med. 2004, (562) 563. 474 Gent 9 februari 2004, I.R.D.I. 2004, 235. 475 Gent 6 december 2004, I.R.D.I. 2005, 333. 476 Rb. Veurne 6 augustus 2004, R.W. 2004-05, 1508, noot F. DE CLIPPELE. 473
95
internetsite van de domeinnaamhouder en dit gedurende één maand onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per dag vertraging.
Deze publicatie kan echter enkel maar opgelegd worden indien het kan bijdragen tot de stopzetting van de registratie of de uitwerking ervan.477 Aangezien het niet echt duidelijk is hoe een publicatie zou kunnen bijdragen tot de stopzetting van de registratie, gaat men in de rechtsleer478 ervan uit dat deze publicatie enkel maar nut kan hebben voor wat de uitwerking van het vonnis betreft. Op die manier geeft men het publiek namelijk te kennen dat de desbetreffende domeinnaam niet meer aan de domeinnaamhouder, maar wel aan de eiser toebehoort.
5. De gevolgen van de domeinnaamwet op de andere beschikbare rechtsmiddelen ter bestrijding van het wederrechtelijk registreren van domeinnamen.
210. De domeinnaamwet is er gekomen nadat men reeds in de praktijk op grond van verschillende bepalingen succesvol het wederrechtelijk registreren van domeinnamen had aangevochten. Nu er een lex specialis beschikbaar is, rijst de vraag in welke mate men nog beroep kan en mag doen op die andere bepalingen. Artikel 3 domeinnaamwet geeft het antwoord: “Deze wet wordt toegepast onverminderd andere wettelijke bepalingen, meer bepaald elke wettelijke bepaling tot bescherming van merken, geografische aanduidingen en benamingen van oorsprong, handelsnamen, originele werken en alle andere voorwerpen van intellectuele eigendom, namen van vennootschappen en verenigingen, geslachtsnamen, namen van geografische entiteiten, alsook elke wettelijke bepaling inzake oneerlijke mededinging, handelspraktijken en voorlichting en bescherming van de consument.” Dit betekent m.a.w. dat men zich nog steeds op die andere bepalingen kan beroepen en dat de Domeinnaamwet als een extra wapen moet beschouwd worden in de strijd tegen cybersquatting.479 Het is dan ook aangewezen om de niet-domeinnaamspecifieke beschermingsgronden zoals de artikelen 93, 3° en 94/3 WHPC aan te wenden in combinatie met artikel 4 Domeinnaamwet
477
de
Artikel 7, 2 lid Domeinnaamwet. T. HEREMANS, “De Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen: een eerste analyse”, I.R.D.I. 2003, 111, nr. 22; F. PETILLION, “Wederrechtelijk geregistreerde domeinnamen: voortaan vatbaar voor een stakingsvordering”, RABG 2003, 903. 479 Zie ook H. VANHEES, “De wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen”, In Handels- en economisch recht: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Deurne, Kluwer, 2006, p. 7, nr. 11 bij commentaar op art. 1-3. 478
96
aangezien de stakingsrechter o.g.v. de WHPC enkel de staking van de inbreuk kan bevelen terwijl hij o.g.v. artikel 6 Domeinnaamwet ook de overdracht van de domeinnaam kan opleggen.480 211. Tenslotte wil ik nog wijzen op een arrest van het hof van beroep te Antwerpen481 waar het hof oordeelde dat artikel 93 (het huidige 94/3) WHPC m.b.t. het wederrechtelijk toe-eigenen van domeinnamen geen aanvullende rol te spelen heeft op het exhaustieve specifieke wettelijke kader van de Domeinnaamwet. Indien de open norm van de eerlijke handelspraktijken naast en boven de wettelijke criteria van de Domeinnaamwet zou gelden, zou elke zin aan deze wet worden ontnomen. Hiermee doelt het hof op de beslissing in eerste aanleg waar de stakingsrechter een inbreuk vaststelde op de WHPC niettegenstaande dat de voorwaarden van de Domeinnaamwet niet waren vervuld. Volgens het hof kan het behoud van een domeinnaam geen inbreuk uitmaken op de WHPC wanneer de voorwaarden van de Domeinnaamwet niet vervuld zijn.
6. Conclusie: Een overbodig of nuttig rechtsmiddel? 212. Al bij de totstandkoming van de wet was er onenigheid482 over de noodzaak van de wet. Mijns inziens biedt deze wet een welkome aanvulling op de reeds bestaande beschermingsgronden gelet op de beperkingen van deze bepalingen. Eerst en vooral zijn er m.b.t. deze rechtsgronden verschillende problemen omdat ze worden toegepast op situaties waar ze niet echt voor bedoeld zijn. Ten tweede is het niet mogelijk om de overdracht van een domeinnaam te verkrijgen op basis van de WHPC, terwijl de Domeinnaamwet deze mogelijkheid wel biedt. Zoals hierboven uiteengezet menen sommigen dat men wel een overdracht kan bekomen o.g.v. 1382 B.W. maar mij lijkt dit nogal omslachtig aangezien een overdracht van een domeinnaam niet echt als een schadevergoeding kan beschouwd worden. Door de overdracht van de domeinnaam vergoedt men niet de reeds geleden schade maar zorgt men er enkel voor dat er geen schade meer kan toegebracht worden. Daarnaast is de domeinnaamwet ook van toepassing ongeacht de hoedanigheid van de domeinnaamhouder. Deze laatste moet geen handelaar, verkoper of wat dan ook zijn. Tenslotte staat de Domeinnaamwet het gebruik van deze bepalingen nog steeds toe zodat er enkel maar een extra mogelijkheid werd ingevoerd zonder te raken aan de bestaande oplossingen.
480
B. GILLIS, “Wederrechtelijke instandhouding van een domeinnaam en de wisselwerking tussen de wet van 26 juni 2003 en de WHPC” (noot onder Voorz. Kh. Kortrijk 10 mei 2004), Jb.Hand.Med. 2004, (562) 564. 481 Antwerpen 7 maart 2006, Jb.Hand.Med. 2006, 394; Zie ook J. DEENE, “Intellectuele rechtenkroniek 2006”, NJW 2007, (530) 558. 482 Verslag namens de commissie bij het wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, Parl.St. Kamer, 2002-03, nr. 1069/005, 5-8.
97
213. Een ander punt dat men aanhaalt om het nut van de Domeinnaamwet aan te vechten is dat er al een alternatieve geschillenbeslechting bestaat. Dit neemt mijns inziens echter niet weg dat een wetgevend optreden toch gerechtvaardigd is. Enerzijds omwille van het feit dat niet iedereen gebruik wil maken van deze alternatieve geschillenbeslechting en anderzijds omwille van het feit dat er steeds beroep kan aangetekend worden tegen deze beslissingen bij de gewone hoven en rechtbanken. Volgens mij is het in zo’n geval dan ook beter om te beschikken over een specifieke wetgeving die het probleem rechtstreeks aanpakt i.p.v. gebruik te moeten maken van zeer algemene open normen. 214. Ten tweede werd er ook kritiek geuit op de wet zelf. Zo is men volgens T. HEREMANS483 niet echt zorgvuldig geweest bij het opstellen van de wet. Het verschil tussen de Nederlandse en Franse versie van het door de kamer goedgekeurde wetsontwerp484 kan inderdaad enkel maar betreurd worden. Maar de kritiek m.b.t. het woordgebruik in een aantal bepalingen van de wet is mijns inziens niet volledig terecht. Zo is volgens T. HEREMANS de landencode “.be” niet toegewezen aan het Koninkrijk België, maar aan de privaatrechtelijke organisatie DNS BE. Mijns inziens is dit niet volledig juist. De landencode “BE” is wel degelijk krachtens ISO-3166-1 toegewezen aan het Koninkrijk België in de zin dat BE een twee-letterige afkorting vormt van het Koninkrijk België. Het is de registratie van domeinnamen in het ccTLD “.be” domein die daarentegen toegewezen is aan DNS BE op basis van een overeenkomst met ICANN. Mijns inziens is het door elkaar halen van deze twee termen niet van die aard dat het voor problemen zou zorgen m.b.t. de interpretatie aangezien de gemiddelde internetgebruiker domeinnamen van het “.be”-domein automatisch associeert met het Koninkrijk België. Daarnaast meent T. HEREMANS dat het gebruik van de woorden “door een officieel erkende instantie gemachtigd voor registratie” als aanduiding van DNS BE ook verkeerd is aangezien volgens hem officieel betekent “erkend door het bevoegde gezag” en er geen bevoegd gezag is om registratieautoriteiten te erkennen. Ik ben hier niet volledig me akkoord. Indien men “erkend door het bevoegde gezag” interpreteert in de zin van erkend door de overheid van een land, dan is er in België inderdaad geen bevoegd gezag. Maar mijns inziens betekent bevoegd gezag, diegene die bevoegd is m.b.t. die materie. En zoals al reeds bij de bespreking van de administratieve organisatie uiteengezet, is ICANN de bevoegde instantie ter zake. In die zin is DNS BE wel officieel erkend door ICANN als zijnde diegene die verantwoordelijk is voor het beheer van het “.be”-domein.
483
T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 191, nr. 415. Art. 4 wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, Parl.St. Kamer, 2002-03, nr. 1069/006, 4 waar de Nederlandse versie stelt dat ook een origineel werk een onderscheidingsteken kan uitmaken terwijl de Franse versie dit onderscheidingsteken niet vermeldt. 484
98
215. Ook de kritiek van F. DE CLIPPELE en O. GOFFARD485 is mijns inziens onterecht. Zo pleitten ze in de eerste plaats voor een ruimere bevoegdheid waarbij ook aanknopingspunten in de persoon van de klager die rechtmatige houder is, moeten worden aanvaard. Mij lijkt een dergelijke uitbreiding van het toepassingsgebied echter niet wenselijk. Zo was er in het aanvankelijke wetsontwerp een zeer ruim toepassingsgebied en is het pas na een advies van de Europese Commissie dat men beperkingen heeft ingebouwd.
Ook hun pleidooi voor een lichtere bewijslast voor de klager kan niet ten volle bijgetreden worden. Ze verwijzen o.a. naar de bewijslast m.b.t. het legitiem belang op de domeinnaam. Hiervoor moet de klager echter geen sluitend bewijs leveren en wordt de bewijslast sowieso al omgekeerd nadat de klager aannemelijk heeft gemaakt dat de domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang heeft. Een verlichting van de bewijslast zou er wel in kunnen bestaan dat de klager net zoals bij het “.eu” domein486 kan kiezen om ofwel het bewijs te leveren van het niet hebben van rechten of legitieme belangen dan wel van het te kwader trouw registreren of gebruiken van de domeinnaam. Tenslotte zijn ze voorstander van het invoeren van striktere registratieregels. Dit zou betekenen dat ze terugwillen naar het systeem van voor de liberalisering van de domeinnaamregistratie waarvan men juist is afgestapt omwille van de verschillende problemen hieromtrent.
485
F. DE CLIPPELE en O. GOFFARD, “Domeinnaamkaping en rechtshandhaving. De bestraffing van de werrechtelijke registratie van domeinnamen”, R.W. 2004-2005, (401) 407-408. 486 infra Hoofdstuk 4.
99
§ 5. Een vergelijking tussen de Belgische alternatieve geschillenbeslechting (ADR) m.b.t. domeinnamen en de Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen 216. Zoals hierboven uiteengezet bestaan er twee mogelijke manieren om de wederrechtelijke registratie van domeinnamen aan te vechten: de gerechtelijk en buitengerechtelijke (ADR) weg. Wat zijn de verschillen tussen deze twee mogelijkheden op procedureel en inhoudelijk vlak?
A. Procedurele verschillen
217. Wat de procedure betreft zijn er enkele verschillen aan te merken. Eerst en vooral is het bij de ADR-procedure niet vereist om beroep te doen op een advocaat, terwijl dit bij de gerechtelijke procedure op basis van de Domeinnaamwet wel verplicht is. Ten tweede verloopt de ADR-procedure in principe volledig schriftelijk, terwijl bij de gerechtelijke procedure de partijen ook moeten verschijnen voor de rechtbank en de procedure zowel uit een schriftelijk als een mondeling gedeelte bestaat. De administratieve kosten van een ADR-procedure zijn op voorhand gekend en kunnen in bepaalde gevallen volledig gerecupereerd worden van de tegenpartij. Bij de gerechtelijke procedure zijn de kosten echter niet op voorhand gekend. Ook de maximumduur van de ADR-procedure ligt vast terwijl bij de gerechtelijke procedure niet op voorhand geweten is hoelang deze zal duren. De domeinnaam wordt bij het inleiden van de ADR-procedure automatisch op “on hold” geplaatst waardoor ze als het ware bevroren wordt, terwijl bij de gerechtelijke procedure dit uitdrukkelijk moet gevraagd worden aan DNS BE door het meedelen van de gedinginleidende akte. Tenslotte wordt de beslissing in een ADR-procedure door een zelfverklaarde onafhankelijke en onpartijdige derde beslisser genomen die tevens als advocaat zijn diensten kan aanbieden in andere ADRprocedures, terwijl bij de gerechtelijke procedure een oordeel geveld wordt door een onafhankelijke en onpartijdige rechter die nooit als advocaat in hetzelfde rechtsgebied kan optreden.
100
B. Inhoudelijke verschillen
218. Naast de verschillen in de procedure zijn er ook enkele inhoudelijke verschillen. Zo is de lijst van onderscheidingstekens uit de algemene voorwaarden van DNS BE waarop men zich kan beroepen limitatief. Bij de Domeinnaamwet is deze lijst niet-limitatief en kan in principe om het even welk onderscheidingsteken waarop men rechten kan doen gelden ingeroepen worden. Ten tweede is het volgens de algemene voorwaarden van DNS BE voldoende dat er kwade trouw is bij ofwel de registratie ofwel bij het gebruik. De domeinnaamwet kan echter enkel maar ingeroepen worden indien er kwade trouw was bij de registratie. Dit zal in de praktijk echter weinig verschil uitmaken aangezien men de kwade trouw bij het gebruik kan aanwenden als bewijs van de kwade trouw bij de registratie.
C. Conclusie
219. Mijns inziens zijn beide mogelijkheden complementair. Enerzijds wil niet iedereen beroep doen op de alternatieve geschillenbeslechting. Voor hen staat dan de gerechtelijke weg open waarbij men dankzij de domeinnaamwet gebruik kan maken van een effectief en specifiek rechtsmiddel tegen de wederrechtelijke registratie van domeinnamen. Anderzijds kunnen zij die een buitengerechtelijke oplossing verkiezen, beroep doen op de alternatieve geschillenbeslechting.
101
Hoofdstuk 4: De juridische bescherming van domeinnamen op Europees vlak 220. In dit hoofdstuk zal ik de juridische bescherming m.b.t. het “.eu”-domein bespreken. Na een uiteenzetting over de administratieve organisatie (§ 1) zal ik kort de totstandkoming en invoering van het “.eu”-domein schetsen (§ 2). Vervolgens zal ik enerzijds ingaan op de preventieve maatregelen (§ 3) tegen cybersquatting en anderzijds op de repressieve mogelijkheden (§ 4) aan de hand van de alternatieve geschillenbeslechting.
§ 1. Administratieve organisatie 221. ICANN staat in voor het globale beheer van het DNS systeem en beslist o.a. of er al dan niet nieuwe domeinen worden ingevoerd. De EU Commissie had al haar interesse laten blijken in een “.eu”-domein en ook ICANN stond hier niet weigerachtig tegenover. Omdat de Europese Unie echter niet zelf het beheer van het “.eu”-domein op zich wilde nemen, besloot ze om een uitnodiging487 tot blijk van belangstelling voor de selectie van het .eu-TLD-domein te publiceren zodat geïnteresseerden zich kandidaat konden stellen om het beheer van dit domein op zich te nemen. Na het doorlopen van de selectieprocedure werd in april 2003 de onderneming European Registry for Internet Domains of kortweg EURid aangesteld als beheerder van het domein – het zogenaamde register – voor een verlengbare periode van 5 jaar.488 Deze VZW naar Belgisch recht werd opgericht door drie leden: 1) DNS Belgium: de registry voor het Belgische “.be”-domein; 2) Instituto di Informatica e Telematica: de registry voor het Italiaanse “.it”-domein; 3) Stiftelsen för Internetinfrastruktur, IIS: de registry voor het Zweedse “.se”-domein.
Nadien zijn daar nog vier buitengewone leden bijgekomen, namelijk de registries voor de domeinen van Slovenië en de Tsjechische republiek; ISO-ECC, de Europese afdeling van de Internet Society en tenslotte BussinessEurope, een koepelorganisatie van werkgeversfederaties uit verschillende landen.489 Deze VZW mocht namens de Europese Unie onderhandelen met ICANN i.v.m. de delegatie 487
Uitnodiging tot het indienen van een blijk van belangstelling voor de selectie van het .eu-TLD-register, Pb.C. 3 september 2002, afl. 208, 6. 488 Beschikking van de commissie van 21 mei 2003 tot aanwijzing van het register voor het .eutopniveaudomein, Pb.L. 24 mei 2003, afl.128, 29. 489 http://www.eurid.eu/nl/over.
102
van het “.eu”-domein. Op 23 juni 2005 werd uiteindelijk de ccTLD-overeenkomst met ICANN gesloten.490 222. In overeenstemming met artikel 3.4 en 4.2 b) Verordening EG/733/2002491 treedt EURid niet zelf op als registrator maar werkt ze met geaccrediteerde registrators waarvan een lijst492 kan geraadpleegd worden op haar website. Het is bij deze registrators dat men een “.eu”-domeinnaam kan registreren.
Schema 3: administratieve organisatie op Europees vlak
490
http://www.icann.org/en/cctlds/eu/eu-icann-ra-23jun05.pdf. Verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het «.eu»-topniveaudomein, Pb.L. 30 april 2002, afl. 113, 1. 492 http://www.eurid.eu/nl/eu-domeinnamen/lijst-van-registrars. 491
103
§ 2. Historiek 223. In het kader van het eEurope initiatief van de Europese commissie op de Europese top van Lissabon in maart 2000 kondigde de Europese commissie haar intentie aan om een “.eu”-domein in te voeren. Deze intentie werd geconcretiseerd in het eEurope 2002493 actieplan onder de doelstelling “de bevordering van het gebruik van internet”. Met de Verordening (EG) nr. 733/2002494 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein werd uiteindelijk het “.eu”-domein ingevoerd. Het doel is om op die manier de interne markt beter zichtbaar te maken op de virtuele internetmarkt. Men heeft geenszins de bedoeling om de bestaande ccTLD’s te vervangen. Men wil ze daarentegen aanvullen en zo de internetgebruikers de mogelijkheid geven om over een pan-Europese internetidentiteit te beschikken.495
224. Na een oproep aan geïnteresseerden om zich kandidaat te stellen om het beheer van het “.eu”domein op zich te nemen, werd in april 2003 EURid gekozen als het register. Op 12 oktober 2004 werd een dienstverleningscontract gesloten met EURid voor een verlengbare periode van 5 jaar. Deze privaatrechtelijke onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk staat in voor de organisatie van het “.eu”-domein terwijl de Europese Commissie zich een algemene toezichthoudende rol aanmeet.496
225. In artikel 5 Verordening EG/733/2002 had de Europese Commissie al het beleidskader geschetst m.b.t. het overheidsbeleid. Met de Verordening EG/874/2004497 werd dit beleidskader omgezet in specifieke regels voor de toepassing en werking van het “.eu”-domein. Er wordt o.a. uiteengezet hoe de registratieprocedure zal verlopen en wat de procedure en welke de regels zijn in geval van domeinnaamconflicten.
226. Op 23 juni 2005 werd een overeenkomst gesloten tussen EURid en ICANN i.v.m. de delegatie van het “.eu”-domein. De registratieprocedure startte in oktober 2005 met de reservering van officiële namen van lidstaten en kandidaat-lidstaten. Vervolgens begon op 7 december 2005 de 493
http://europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/l24226a.htm. Verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het «.eu»-topniveaudomein, Pb.L. 30 april 2002, afl. 113, 1. 495 http://europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/l24228.htm. 496 Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement en de Raad. Verslag over de tenuitvoerlegging, werking en doelmatigheid van “.eu”-TLD, Pb.C. 17 augustus 2007, afl. 191, 20, CELEXNR. 52007DC0385, p. 3-5 (hierna verkort: Verslag “.eu”). 497 Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, Pb.L. 30 april 2004, afl. 162, 40 (hierna verkort: Verordening EG/874/2004). 494
104
stapsgewijze registratieprocedure (sunrise period) m.b.t. “.eu”-domeinnamen voor houders van oudere rechten. Op 7 april 2006 tenslotte werd de registratie opengesteld voor alle inwoners van de Europese Unie, dit is de zogenaamde “landrush” periode.
§ 3. Preventieve maatregelen tegen cybersquatting: reserveren van namen en stapsgewijze registratieprocedure (sunrise periode) 227. Om het probleem van cybersquatting niet enkel repressief aan te pakken besloot de Europese Commissie om ook preventief op te treden door een specifieke registratieprocedure te voorzien voor het “.eu”-domein. Deze preventieve maatregelen vallen uiteen in twee grote delen: enerzijds is er de reservering van bepaalde namen en anderzijds is er de stapsgewijze registratieprocedure.
A. Reserveren van (domein)namen
228. Een eerste preventieve maatregel tegen cybersquatting bestond uit de mogelijkheid die aan lidstaten en kandidaat-lidstaten geboden werd om hun officiële naam alsook de naam waaronder ze gewoonlijk bekendstaan in één of meer communautaire talen, te blokkeren voor registratie door derden.498 Met de Verordeningen EG/1654/2005499 en EG/1255/2007500 werd aan de Verordening EG/874/2004 een lijst toegevoegd met de door lidstaten en kandidaat-lidstaten ingediende namen voor reservatie. België heeft op die manier 131 namen gereserveerd die betrekking hebben op België, Vlaanderen, Wallonië, Brussel, de gemeenschappen en gewesten en de regio’s. Hierdoor werden geschillen zoals er geweest zijn m.b.t. de domeinnaam “belgie.be”501 vermeden.
498
Art. 8 Verordening EG/874/2004, supra noot 497. Verordening (EG) Nr. 1654/2005 van de Commissie van 10 oktober 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 874/2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, PB.L. 11 oktober 2005, afl. 266, 35. 500 Verordening (EG) Nr. 1255/2007 van de Commissie van 25 oktober 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 874/2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, Pb.L. 26 oktober 2007, afl. 282, 16. 501 supra nr. 120. 499
105
B. Stapsgewijze registratie: de “sunrise periode”
229. Ten tweede wou men houders van oudere rechten en overheidsinstanties de kans geven om op voorhand bepaalde domeinnamen te registreren om zo latere geschillen te voorkomen.502 Deze voorafgaande registratieperiode – die de “sunrise periode” werd genoemd – bestond uit twee fasen en duurde in totaal 4 maanden. Tijdens de eerste fase – van 7 december 2005 tot 6 februari 2006 – konden houders van oudere rechten en overheidsinstanties enkel maar een aanvraag indienen voor namen die correspondeerden met geregistreerde nationale en communautaire merken, geografische aanduidingen en namen van overheidsinstanties. Gedurende de tweede fase – van 7 februari 2006 tot 6 april 2006 – kon een aanvraag ingediend worden voor namen die overeenstemden met ongeregistreerde merken, handelsnamen, bedrijfsaanduidingen, bedrijfsnamen, familienamen en kenmerkende titels van beschermde literaire en kunstwerken op voorwaarde dat deze uit hoofde van het nationale recht van de lidstaat waar deze in bezit waren, werden beschermd.503
230. Aangezien we in een Europese context werken bestond de kans dat er verschillende personen met rechten op dezelfde naam een aanvraag zouden indienen. Men besliste om de aanvragen in chronologische volgorde te behandelen volgens het “wie eerst komt, eerst maalt” of “first come, first served”-principe.504
231. De regels voor registratie tijdens deze sunrise periode werden verder uitgewerkt in de zogenaamde “Sunrise Rules “505. Bij de aanvraag moest er bijvoorbeeld een verwijzing naar de rechtsgrondslag in het nationale of communautaire recht opgenomen worden, alsook andere relevante informatie waaruit blijkt dat men wel degelijk rechten heeft op die naam.506 Om misbruiken te voorkomen werden deze aanvragen nauwgezet gecontroleerd door een zogenaamde validator (in casu PriceWaterhouseCoopers).507 Achteraf is er discussie geweest i.v.m. de rol van deze validator. Zo was er het geschil m.b.t. de domeinnaam “aeris.eu”.508 De Duitse eiser had tijdens de sunrise periode als eerste een aanvraag ingediend voor de registratie van deze domeinnaam. Deze aanvraag werd echter afgewezen omdat het niet duidelijk was of zijn ouder recht op deze naam nog geldig was. Zijn merkinschrijving dateerde namelijk van meer dan 10 jaar geleden en de klager had 502
Art. 10 Verordening EG/874/2004, supra noot 497. Art. 12 Verordening EG/874/2004, supra noot 497. 504 Verslag “.eu”, p.6-7, supra noot 496; Art. 14 laatste lid Verordening EG/874/2004, supra noot 497. 505 http://www.eurid.eu/files/sunrise_rules_nl_0.pdf. 506 Art. 12.3 Verordening EG/874/2004, supra noot 497. 507 Art. 13-14 Verordening EG/874/2004, supra noot 497; Verslag “.eu”, p. 7, supra noot 496. 508 Rb. Brussel 29 februari 2008, I.R.D.I. 2008, 216. 503
106
geen bewijzen van de vernieuwing van deze inschrijving meegeleverd. Daarop startte de klager een procedure tegen EURid voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Hij meende dat de validator zijn taken niet naar behoren had uitgevoerd. Door de website van het Duitse merkbureau te raadplegen had men namelijk kunnen zien dat zijn merkinschrijving nog steeds geldig was. De rechter volgde deze redenering niet aangezien de validator niet verplicht is bijkomend onderzoek te verrichten. De bewijslast van het beschikken over een ouder recht rust in eerste instantie bij de klager en bij het ontbreken van een dergelijk fundamenteel bewijs kan niet verwacht worden dat de bewijslast wordt omgekeerd en dat de validator verplicht is deze nalatigheid te herstellen.
232.Ondanks het feit dat deze sunrise periode een zeer goed initiatief was, dat waarschijnlijk heel wat geschillen vermeden heeft, heeft men er toch ook misbruik van gemaakt met verschillende procedures tegen EURid tot gevolg.
233. Een eerste vorm van misbruik heeft betrekking op de ingeroepen rechten. Er bleken namelijk verschillende personen gebruik te maken van spoedregistraties om zo via een versnelde procedure merkregistraties te bekomen. 509 Tijdens deze spoedregistratie van merken – wat o.a. mogelijk is o.g.v. artikel 2.8 lid 2 BVIE – gebeurt er bij de inschrijving nog geen controle op de absolute weigeringsgronden. Niettemin kon op basis van zo’n merkinschrijving een domeinnaam gereserveerd worden in de sunrise periode. Verschillende oudere merkhouders die wel over een normaal geregistreerd merk beschikten voelden zich onheus behandeld en hebben geprobeerd deze praktijk aan te vechten. Ze werden echter niet altijd in het gelijk gesteld.510 Volgens artikel 10 Verordening EG/874/2004 moet EURid namelijk enkel nagaan of de aanvrager over een ouder recht beschikt. Ze moet daarbij in principe niet controleren of de aanvraag te kwader trouw is gebeurd. Daarvoor moet men maar achteraf beroep doen op de alternatieve geschillenbeslechting.511 Een voorbeeld van dit type misbruik vinden we terug in de zaak m.b.t. de domeinnaam “pst.eu”512 waar de klager zich beriep op zijn Beneluxmerk “PST” om de registratie van de gelijknamige domeinnaam te verkrijgen. Deze was echter al toegewezen aan een derde die ook over het merk PST
509
H. WEFERS BETTINK, noot onder Czech Arbitration Court (hierna verkort: CAC) zaak nr. 596, Computerr. 2006, 306; B. LIEBEN, noot onder Rb. Brussel 8 juni 2007, RABG 2007, 1036. 510 Zie o.a. CAC zaak nr. 00596, 4 juli 2006, (RESTAURANTS), Computerr. 2003, 304, noot H. WEFERS BETTINK; CAC zaak nr. 01857, 12 oktober 2006, (MEZQUITA), I.R.D.I. 2007, 93, noot T. HEREMANS; Rb. Brussel 8 juni 2007, RABG 2007, 1031, noot B. LIEBEN; T. HEREMANS, “Alternatieve geschillenbeslechting in het .eu domein: een overzicht van de procedure en de eerste uitspraken”, Bull. BMM 2006, (110) 110-111 (hierna verkort: T. HEREMANS, Overzicht .eu). 511 T. HEREMANS, Overzicht .eu, supra noot 510, 113. 512 CAC zaak nr. 35, 18 april 2006, (PST).
107
beschikte. Het feit dat deze laatste zijn merk had verkregen na een spoedregistratie-procedure en het recht van klager ouder was dan dat van de domeinnaamhouder deed niets ter zake. Volgens de derde beslisser moest EURid enkel maar nagaan of de aanvrager een ouder recht had en vervolgens op “first come, first served” basis, de domeinnaam toewijzen.
Er waren echter ook enkele derde beslissers die de registratieregels niet zo strikt interpreteerden en wel rekening hielden met de feitelijke omstandigheden. Zo bijvoorbeeld was er de zaak m.b.t. de domeinnaam “restaurants.eu”513. De domeinnaamhouder had via spoedregistraties verschillende merkinschrijvingen – zogezegd allemaal ter onderscheiding van kamelenhaar – bekomen, waaronder één voor de naam restaurants. Vervolgens had hij de gelijkluidende domeinnamen geregistreerd. Volgens de derde beslisser zouden de inschrijvingen niet beschrijvend zijn voor de opgegeven waar en was de kans dus klein dat het merkenbureau achteraf de inschrijvingen zou weigeren wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Volgens de derde beslisser was er echter wel duidelijk sprake van speculatie bij de registratie van de domeinnaam aangezien de domeinnaamhouder niet kon aantonen dat hij daadwerkelijk het merk gebruikte ter onderscheiding van kamelenhaar of plannen had om dit alsnog te doen. Het feit dat hij daarnaast nog elf andere gelijkaardige spoedregistraties van merken had bekomen, pleitte niet in zijn voordeel. Bijgevolg werd de overdracht van de domeinnaam aan de klager bevolen.
234. Een ander vorm van misbruik dat zich voordeed tijdens de sunrise periode had betrekking op artikel 11 Verordening EG/874/2004. Dit artikel bepaalt wat er moet gebeuren indien men een aanvraag indient voor een domeinnaam die uit speciale tekens zoals: “~ @ # $ % ^ & * ( ) + = < > , - * + | \ /: ; ' , . ?” bestaat: “Wanneer de naam, waarvoor aanspraak op oudere rechten wordt gemaakt, speciale tekens, spaties of leestekens bevat, worden deze volledig uit de overeenkomstige domeinnaam geschrapt, vervangen door koppeltekens of indien mogelijk getranscribeerd.” Er bestaat echter onenigheid over de interpretatie van dit artikel. Sommige panels514 zijn van oordeel dat als het mogelijk is om het te transcriberen, de aanvrager verplicht is om dit te doen. Zo bijvoorbeeld was er de zaak m.b.t. domeinnaam “barcelona.eu”515. De aanvrager was merkhouder van het merk “BARC&ELONA” en wilde als domeinnaam “Barcelona.eu”. EURid oordeelde echter dat de enige mogelijke domeinnaam “barcandelona.eu” was. Ook het panel besliste in dezelfde zin, namelijk: als het mogelijk is te transcriberen, moet deze optie toegepast worden. Andere panels 513
CAC zaak nr. 596, 4 juli 2006, (RESTAURANTS). B. LIEBEN, noot onder Brussel 8 juni 2007, RABG 2007, (1036) 1037. 515 CAC Zaak nr. 398, 18 mei 2006, (BARCELONA); T. HEREMANS, Overzicht .eu, supra noot 510, 114. 514
108
daarentegen zijn van oordeel dat de aanvrager vrij is in zijn keuze tussen drie mogelijkheden: het weglaten van de tekens, het vervangen door een koppelteken of het transcriberen. Deze zienswijze zette echter de deur open voor misbruiken waarbij men gebruik maakte van de spoedregistratie om zo verschillende merken te registreren waarin speciale tekens waren opgenomen. Vervolgens deed men een aanvraag voor een overeenstemmende domeinnaam en koos men ervoor de speciale tekens weg te laten. Zo bijvoorbeeld was er de zaak van eiseres “Topeu.com”516. Zij had tijdens de sunrise periode verschillende aanvragen ingediend voor o.a. volgende domeinnamen: “porn.eu” en “bank.eu” waarvoor ze ook over gelijknamige merkinschrijvingen beschikte. Tot haar grote spijt moest ze vaststellen dat deze echter reeds toegewezen waren aan andere personen. De domeinnaam “porn.eu” was namelijk toegekend aan de merkhouder van het merk “P&ORN” en “bank.eu” aan de merkhouder van het merk “&B&A&N&K&”. Eiseres diende hierop een klacht in tegen EURid maar werd door de derde beslisser in het ongelijk gesteld.517 Daarop startte ze een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg van Brussel opnieuw tegen het register EURid. Volgens haar had EURid artikel 11 van verordeningen 874/2004 geschonden door de betwistte domeinnamen aan de desbetreffende merkhouders toe te kennen op basis van hun “ouder recht”. De rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van een schending van artikel 11. Dit artikel staat het register toe om een speciaal teken in een naam, naar keuze van de aanvrager, weg te laten, te vervangen door een koppelteken of te transcriberen. De keuze die de aanvrager maakt, mag daarbij niet in twijfel getrokken worden door EURid. Bijgevolg werd de vordering van eiseres ongegrond verklaard. B. LIEBEN518 stelt hierbij terecht dat het probleem niet zozeer betrekking had op artikel 11, maar wel op de vraag of er geen regel had voorzien moeten worden waardoor domeinnaamaanvragen tijdens de sunrise periode – die steunden op merken die men vlak voor of tijdens deze periode via een spoedregistratie had verworven – onmogelijk werden gemaakt? Niets weerhoudt de eiseres echter om een nieuwe ADR-procedure te starten tegen de desbetreffende domeinnaamhouders aangezien het registreren van merken met speciale tekens met enkel het oogmerk om daarmee andersluidende domeinnamen (namelijk zonder die speciale tekens) te registreren kan beschouwd worden als een registratie te kwader trouw.519
235. Op 7 april 2006 werd de sunrise periode afgesloten en werd de registratie opengesteld voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden voor registratie. Zo bepaalt artikel 4.2 b) verordening EG/733/2002 dat registratieaanvragen enkel kunnen aanvaard worden indien ze afkomstig zijn van:
516
Rb. Brussel 8 juni 2007, RABG 2007, 1031, noot B. LIEBEN. CAC zaak nr. 271, 7 juli 2006, (CASINO, AUTO, KENO, PORN, PORNO, BANK). 518 B. LIEBEN, noot onder Brussel 8 juni 2007, RABG 2007, (1036) 1037-1038. 519 T. HEREMANS, Overzicht .eu, supra noot 510, 114. 517
109
-
bedrijven die hun vestigingsplaats, hoofdbestuur of hoofdkantoor in de Gemeenschap hebben, of
-
organisaties die in de Gemeenschap gevestigd zijn, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de nationale wetgeving, of
-
natuurlijke personen die in de Gemeenschap verblijven;
Er moet met andere woorden altijd een band bestaan met de Europese Unie. Deze vereiste heeft men in de praktijk echter omzeild doordat verschillende organisaties – waaronder merkenbureaus gevestigd binnen de EU – aan niet-EU onderdanen aanboden om voor hen “.eu”-domeinnamen aan te vragen.520
236. Niet enkel de sunrise period heeft aanleiding gegeven tot misbruik, ook na de openstelling van registratie zijn er verschillende gevallen van cybersquatting vastgesteld. Zo besliste EURid reeds op 24 juli 2006 om 74000 domeinnamen te blokkeren omdat er een vermoeden van fraude bestond. De domeinnamen waren namelijk door registratoren zelf geregistreerd met de bedoeling om deze later voor een veelvoud van het registratiebedrag door te verkopen.521
237. Vooraleer in te gaan op de bespreking van de alternatieve geschillenbeslechting wil ik nog wijzen op de bijzondere “Bona Vacantia” regeling die voorzien is in artikel 19 van de Verordening EG/874/2004. Hierin wordt er bepaald wat er met een domeinnaam moet gebeuren indien de houder ervan overlijdt of in een insolventie -of vereffeningsprocedure verwikkeld is. In beide gevallen kunnen de rechtsopvolgers respectievelijk de wettelijk aangeduide beheerder van de houder, de overdracht van de domeinnaam aanvragen. Indien er geen aanvraag is ingediend voor het verstrijken van de registratieperiode wordt de domeinnaam geschorst gedurende een periode van 40 dagen en wordt er melding van gemaakt op de website van het register. Gedurende die schorsingstermijn kunnen de erfgenamen respectievelijk beheerder, de registratie van de naam aanvragen en krijgen ze m.a.w. een voorrangsrecht op die naam. Indien men hier geen gebruik van maakt, wordt de domeinnaam na de schorsingstermijn beschikbaar voor registratie door iedereen.
520 521
H. WEFERS BETTINK, noot onder CAC zaak nr. 596, Computerr. 2006, (306) 307. T. HEREMANS, Overzicht .eu, supra noot 510, 111.
110
§ 4. ADR.eu: Alternative Dispute Resolution in het “.eu”-domein 238. Net zoals bij de andere domeinen stelt artikel 5.1 a) en b) van de verordening EG/733/2002 dat er een aantal maatregelen moeten voorzien worden ter bestrijding van misbruik en speculatie van domeinnamen. De Commissie heeft deze maatregelen uitgewerkt in de artikelen 20 tot 23 van de Verordening EG/874/2004.
239. Artikel 20 bepaalt in de eerste plaats dat het register de bevoegdheid krijgt om buiten een buitengerechtelijke procedure om, een domeinnaamregistratie in te trekken in de volgende gevallen: -
achterstallige onbetaalde schulden aan het register;
-
de houder voldoet niet aan de algemene criteria om in aanmerking te komen uit hoofde van artikel 4, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 733/2002;
-
de houder pleegt inbreuk op de voorwaarden voor registratie uit hoofde van artikel 3 (dit artikel geeft een opsomming van een aantal zaken die bij een aanvraag tot domeinnaamregistratie moeten gevoegd worden).
Volgens artikel 20 lid 2 moet het register – vooraleer de domeinnaam in te trekken – de domeinnaamhouder wel eerst de gelegenheid geven om een van bovenstaande gevallen recht te zetten.
240. De belangrijkste maatregel tegen misbruik en speculatie van domeinnamen is natuurlijk de alternatieve geschillenbeslechting, die uitgewerkt is in de artikelen 21 en 22. Iedere domeinnaamhouder van een “.eu”-domein is verplicht zich te onderwerpen aan deze buitengerechtelijke geschillenbeslechting door artikel 22.2. Daarnaast heeft EURid in haar algemene voorwaarden522 – die moeten aanvaard worden door iedere domeinnaamhouder – die verplichting nog eens overgenomen, wat gelet op de directe werking van de verordeningen in principe overbodig was.523
241. Na een selectieprocedure werd op 12 april 2005 het Tsjechische arbitragehof aangeduid als ADR-aanbieder. Aangezien er in artikel 23 sprake is van “ADR-aanbieders” kunnen in de toekomst ook nog andere instanties – zoals bijvoorbeeld de WIPO – aangesteld worden.
522 523
Art. 16.2 Algemene Voorwaarden EURid: http://www.eurid.eu/files/trm_con_NL.pdf. T. HEREMANS, Overzicht .eu, supra noot 510, 111.
111
A. De ADR-Procedure: artikel 22 Verordening (EG) nr. 874/2004
242. De procedure is uitgewerkt door de Europese Commissie in artikel 22 Verordening EG/874/2004 en werd aangevuld door de ADR Rules en Supplemental Rules524 van het Tsjechische arbitragehof.
1. Keuze van de geschillenbeslechtingsinstantie
243. Men moet volgens artikel 22.5 Verordening EG/874/2004 een klacht indienen bij een ADRaanbieder uit de lijst van ADR-aanbieders van EURid. Aangezien er maar 1 instantie aangesteld is, heeft men geen keuze en moet men zich steeds tot het Tsjechische arbitragehof wenden.
2. Indienen van een klacht
244. Elke partij kan overeenkomst artikel 22.1 een klacht indienen indien: a) de registratie speculatief of onrechtmatig is in de zin van artikel 21, of b) een door het register genomen beslissing strijdig is met deze verordening of met Verordening (EG) nr. 733/2002.
Men kan m.a.w. een klacht indienen tegen zowel een domeinnaamhouder als tegen het register, in casu EURid.525
245. Er dienen zowel vier gedrukte als één elektronische versie van de klacht ingediend te worden volgens het beschikbare modelformulier.526 De klacht moet een aantal gegevens527 bevatten en moet in principe opgesteld zijn in de taal van de registratieovereenkomst tenzij men anders is overeengekomen of de ADR-aanbieder anderszins besliste.528
246. Indien er verschillende klachten werden ingediend met betrekking tot dezelfde domeinnaam, worden – terwijl de eerst ingediende klacht wordt behandeld – de ADR-procedures m.b.t. de andere
524
Beide zijn te raadplegen op http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. Art. B 1 (a), ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. De Nederlandse versie van de ADR Rules sprak verkeerdelijk over registrator i.p.v. register, maar zou nu reeds aangepast moeten zijn. 526 Art. B 1 (b) en (c), ADR Supplemental Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 527 Art. B 1 (b), ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 528 Art. 22.4 Verordening EG/874/2004, supra noot 497; Art. A 3 (a), ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 525
112
klachten geschorst. Indien de domeinnaam wordt overgedragen aan de klager, worden de andere ADR-procedures beëindigd en worden de ADR-procedurekosten terugbetaald. Indien de klacht daarentegen verworpen wordt, zal de eerst volgende klacht behandeld worden. 529
3. Controle en verwerking van de klacht
247. Naast de indiening van de klacht, moet de klager ook nog een vergoeding betalen voor het voeren van de ADR-procedure. Het is pas na de betaling van deze kosten dat het Tsjechische arbitragehof (hierna aangeduid als CAC, afkomstig van Czech Arbitration Court) de procedure moet verder zetten.530 De onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten.
Tabel met overzicht van de kosten uit Bijlage A van de ADR Supplemental Rules
248. Uiterlijk 5 dagen nadat het CAC de klacht en de betaling van de kosten ontvangen heeft, verwittigt ze EURid zodat de betwistte domeinnaam “on hold” wordt gezet. Dit betekent dat de
529 530
Art. B 1 (f) en (g) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. Art. A 6 (a) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php.
113
domeinnaam niet kan overgedragen of geannuleerd worden vooraleer de beslissing in de ADRprocedure of de uitspraak in de daaropvolgende gerechtelijke procedure is meegedeeld aan EURid.531
249. Het CAC zal nagaan of de klacht voldoet aan alle formele vereisten en of ze niet strijdig is met andere bepalingen van de verordeningen EG/733/2002 en EG/874/2004.532 Indien dit het geval is, moet het CAC de klacht binnen 5 werkdagen vanaf de dag van ontvangst van de vergoedingen doorsturen naar de verweerder. Indien er daarentegen bepaalde formele gebreken zijn, stelt ze de klager hiervan onmiddellijk op de hoogte. De klager heeft dan 7 werkdagen om deze gebreken te corrigeren. Indien er echter geen of een laattijdige reactie komt van de klager, zal de ADR-procedure als beëindigd worden beschouwd. De klager heeft dan de mogelijkheid om ofwel verweer533 aan te tekenen tegen deze beslissing ofwel om een nieuwe klacht in te dienen.
250. Tenslotte zal het CAC de klager, verweerder en EURid in kennis stellen van de aanvangsdatum van de ADR procedure.534 Dit is in principe de dag waarop zowel een klacht – die volledig in overeenstemming is met de procedurevoorschriften – als de betaling van de kosten ontvangen zijn.535
4. Het antwoord van de verweerder
251. De verweerder beschikt over 30 werkdagen vanaf ontvangst van de klacht om een reactie in te dienen bij het CAC.536 Het antwoord dient te worden ingediend volgens een modelformulier537 en moet voldoen aan een aantal vereisten.538 252. Het CAC zal dit antwoord controleren539 en indien er bepaalde gebreken zijn, zal ze dit onmiddellijk laten weten aan de verweerder die dan over een termijn van 7 dagen beschikt om deze recht te zetten. Indien de verweerder niet reageert of niet binnen deze termijn zal het CAC ervan 531
Art. 22.6 Verordening EG/874/2004, supra noot 497; art. B 1 (e) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 532 Art. 22.7 Verordening EG/874/2004, supra noot 497; art. B 2 (a) en (b) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 533 Hiervoor werd een specifieke procedure voorzien in art. B 2 (c) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 534 Art. B 2 (d) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 535 Zie definitie in art. A 1 ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 536 Art. 22.8 Verordening EG/874/2004, supra noot 497; art. B 3 (a) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 537 Art. B 3 (b) ADR Supplemental Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 538 Art. B 3 (b) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 539 Art. B 3 (d) en (f) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php.
114
uitgaan dat er geen antwoord werd ingediend. Het CAC zal beide partijen informeren over de nalatigheid van de verweerder. De verweerder beschikt wel over de mogelijkheid om tegen deze kennisgeving van zijn nalatigheid verweer aan te tekenen.540 Indien er wel een reactie werd ingediend, maar één die niet voldoet aan de formele vereisten, wordt deze toch opgestuurd ter informatie naar het panel en naar de klager. Het panel kan hiermee rekening houden in het licht van de gelijke en eerlijke behandeling van beide partijen.541 Artikel 22.10 Verordening EG/874/2004 bepaalt echter dat het niet of niet tijdig reageren beschouwd kan worden als een grond om de vorderingen van de tegenpartij te aanvaarden.542
253. Bij zowel de klacht als de reactie kan een van beide partijen kiezen voor een drieledig panel. Indien de klager had gekozen voor een éénledig terwijl de verweerder kiest voor een drieledig panel, zal de verweerder moeten opdraaien voor de meerkost hiervan. Indien de verweerder nalaat om te betalen zal de klacht alsnog behandeld worden door een panel bestaande uit één arbiter.543
254. Tenslotte zal het CAC indien er een ontvankelijk antwoord werd ingediend, dit opsturen naar de klager.544
5. Aanstelling van het panel
255. Het CAC moet op haar website een lijst van erkende arbiters plaatsen. Indien geen van beide partijen gekozen heeft voor een drieledig panel zal het CAC zelf een arbiter uit deze lijst selecteren. Indien echter een van beide wel voor een drieledig panel heeft gekozen, moeten klager en verweerder elk drie kandidaten opgeven die zij verkiezen uit die lijst. Het CAC zal uit elke ingediende selectie van drie, één panellid aanduiden en vervolgens het derde panellid zelf selecteren. Indien één van beide partijen zou nalaten om zijn lijst met kandidaten in te dienen, zal het CAC zelf het ontbrekende panellid aanduiden. Tenslotte informeert het CAC beide partijen over de identiteit van de aangestelde panelleden en over de datum waarop in principe de beslissing bij het CAC moet toekomen.545
540
Art. B 3 (g) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. Art. B 7 (b) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 542 Zie ook art. B 10 ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 543 Art. B 3 (c) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 544 Art. B 3 (e) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 545 Art. B 4 ADR Rules; Art. B 4 ADR Supplemental Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 541
115
256. Elk van deze panelleden moet voldoen aan de vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid en dient hiervoor een verklaring af te leggen gebruikmakend van een speciaal daarvoor voorzien formulier.546 Indien er omstandigheden zijn die een eventuele schijn van partijdigheid of afhankelijkheid zouden kunnen opwekken moeten ze het CAC hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen waarna het CAC een vervangende arbiter zal aanstellen. Daarnaast kunnen zowel de klager als verweerder de aanstelling van een panellid aanvechten. Hiervoor is een specifieke procedure547 voorzien. In de zaak m.b.t. de domeinnamen “HULLUTPAIVAT.eu” en “GALNADAGAR.eu”548 diende de verweerder een verzoek in tot vervanging van het panel aangezien volgens hem enerzijds het panel dat gelokaliseerd was in de Noorse regionen meer geneigd zou zijn in het voordeel van de Noorse klagers te beslissen en anderzijds het aangestelde panel in het algemeen meestal in het voordeel van de klagers beslecht. Het CAC besliste echter dat dit verzoek ongegrond was en het aangestelde panel werd behouden.
257. Tenslotte moeten de panelleden het geschil beslechten “overeenkomstig de beginselen van goede trouw, redelijkheid en billijkheid en procedurele zorgvuldigheid”.549
6. De uitspraak 258. Nadat de panelleden werden aangesteld, stuurt het CAC het volledige dossier naar dit panel.550 De procedure verloopt verder volledig schriftelijk tenzij het panel anderszins zou beslissen.551 Het panel neemt in principe een beslissing op basis van de ingediende verklaringen en stukken.552 Indien ze dit wenst kan ze echter nog eigen onderzoek voeren naar de feitelijke omstandigheden van de zaak.553
259. Indien de klacht gegrond is en de verweerder is tevens domeinnaamhouder kan het panel ofwel de intrekking ofwel de overdracht van de domeinnaam bevelen. De overdracht kan echter enkel bevolen worden indien de klager voldoet aan de voorwaarden van registratie van een domeinnaam
546
Art. B 5 (b) ADR Rules; Art. B 5 ADR Supplemental Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. Art. B 5 (c)-(e) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 548 CAC zaak nr. 04458, 17 augustus 2007, (HULLUTPAIVAT en GALNADAGAR). 549 Art. B 5 (a) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 550 Art. B 6 ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 551 Art. B 9 ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 552 Art. B 11 (a) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 553 Art. B 7 (a) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 547
116
in het “.eu”-domein zoals hierboven uiteengezet.554 Indien de verweerder daarentegen het register is, kan het panel in eerste instantie de vernietiging van de door het register genomen beslissing bevelen. Vervolgens kan ze afhankelijk van de situatie de intrekking, de overdracht of de toewijzing van de domeinnaam bevelen.555 Indien de vernietigde beslissing betrekking had op de sunrise periode kan de overdracht of toewijzing echter enkel maar bevolen worden indien de klager de eerst volgende aanvrager was en voldoet aan alle registratievoorwaarden.
260. Indien de klacht daarentegen ongegrond is, zal het panel ook nagaan of ze ter kwade trouw is ingediend. Indien dit het geval is, is er sprake van misbruik van procedure en zal het panel dit ook aanhalen in haar beslissing.556 Men spreekt in dat geval van “reverse domain name hijacking”. 261. Iedere beslissing – die moet voldoen aan een aantal inhoudelijke vereisten557 – mag maximaal uit 5000 woorden bestaan, dient gemotiveerd en verstuurd te worden naar het CAC binnen de maand na datum van ontvangst door het CAC van het antwoord van de verweerder (of het verstrijken van de termijn voor het indienden van een antwoord).558 Indien het panel uit drie panelleden bestaat, moet de beslissing genomen worden met eenvoudige meerheid van stemmen.559 De panelleden hebben de mogelijkheid om een dissenting opinion toe te voegen.560 De beslissing is niet vatbaar voor hoger beroep en bindend voor de partijen tenzij een van hen binnen de 30 kalenderdagen na de kennisgeving van deze beslissing een gerechtelijke procedure zou inleiden.561 Deze kennisgeving gebeurt door het CAC binnen de drie werkdagen na ontvangst van de beslissing en is gericht aan beide partijen, de registrator van de betwistte domeinnaam en het register.562 Tenslotte worden alle beslissingen ook bekendgemaakt op de website van het CAC.563
554
Art. 22.11 lid 1 Verordening EG/874/2004, supra noot 497; art. B 11 (c) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 555 Art 22.11 lid 2 Verordening EG/874/2004, supra noot 497; art. B 11 (c) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 556 Art. B 12 (h) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 557 Art. B 12 (d) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 558 Art. B 11 (c) ARD Supplemental Rules; art. B 12 ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 559 Art. 22.11 in fine Verordening EG/874/2004, supra noot 497. 560 B.A.C. LIEBEN en F.J.C. PETILLION, “Eén jaar .eu: een kritische analyse van de preventieve maatregelen en geschillenbeslechting”, Computerr. 2007, (87) 88, nr. 5.2 (hierna verkort: B. LIEBEN en F. PETILLION, Kritische analyse). 561 Art. 22.13 Verordening EG/874/2004, supra noot 497. 562 Art. 22.12 Verordening EG/874/2004, supra noot 497; art. B 12 (a) en 13 (a) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 563 Art. B 13 (b) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php.
117
262. Tenslotte kan de ADR-procedure ook beëindigd of geschorst worden zonder dat er een beslissing werd genomen564. Dit zal in de eerste plaats het geval zijn als er een minnelijke schikking werd gesloten tussen de partijen. In zo’n geval moeten beide partijen het panel hiervan op de hoogte stellen. Indien de partijen nog geen minnelijke schikking hebben gesloten maar wel de intentie hebben om dit te doen, kan men het panel vragen de procedure te schorsen. Deze schorsing zal echter steeds voor een beperkte periode zijn gelet op het feit dat de dwingende termijnen waarbinnen een beslissing genomen moet worden, blijven gelden. De schorsing zal opgeheven worden bij het verstrijken van de vooropgestelde schorsingstermijn of wanneer het panel het bericht krijgt van een van beide partijen om de procedure te hervatten.565 Een andere situatie waarbij het panel de procedure ook zal beëindigen, is wanneer er reeds een definitieve uitspraak is geveld m.b.t. het onderwerp van de klacht door een gerechtelijke of een andere buitengerechtelijke instantie.
7. Beroep bij de gewone hoven en rechtbanken
263. Artikel 22.13 Verordening EG/874/2004 bepaalt dat een beslissing in een ADR-procedure bindend is voor de partijen tenzij er binnen 30 kalenderdagen na de kennisgeving van deze beslissing een gerechtelijke procedure wordt ingeleid. Elke partij kan m.a.w. indien hij niet tevreden is met de beslissing, “beroep” aantekenen bij de gewone hoven en rechtbanken, die i.t.t. bij de geschillenbeslechting in andere domeinen gebruik zullen maken van dezelfde rechtsgronden als in de ADR-procedure, namelijk de verordeningen EG/733/2002 en EG/874/2004.
264. De gerechtelijke procedure moet ingeleid worden bij de rechtbank van: 1) het hoofdkantoor van de registrator bij wie de domeinnaamhouder zijn domeinnaam heeft geregistreerd (op voorwaarde dat deze rechtbank gelegen is in de Europese Unie en de domeinnaamhouder zich heeft onderworpen aan de jurisdictie van deze rechtbank bij conflicten met betrekking tot het gebruik van de domeinnaam in zijn registratieovereenkomst); of 2) het adres van de verweerder zoals aangeduid in de WHOIS databank op het moment van het indienen van de klacht of zoals meegedeeld door het register aan de klager indien er geen adres zou ingevuld zijn in de WHOIS databank; of
564 565
Art. A 4 ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. Zie bijvoorbeeld CAC zaak nr. 01036, 25 oktober 2006, (ABC).
118
3) het hoofdkantoor566 van het register indien het betrekking heeft op een ADR-procedure tegen het register.
265. Wanneer men de beslissing niet afwacht en al tijdens de ADR-procedure een gerechtelijke procedure inleidt, blijft de ADR-procedure gewoon doorlopen.567 Het is pas wanneer er een definitieve uitspraak komt dat het panel de procedure vroegtijdig zal beëindigen.568 Omgekeerd zal de beslissing in de ADR-procedure geen uitwerking krijgen zolang er nog een gerechtelijke procedure loopt aangezien de domeinnaam al die tijd “on hold” blijft.569
566
Gelet op het feit dat het hoofdkantoor van EURid zich in Diegem bevindt zal men zich steeds tot de rechtbank van eerste aanleg te Brussel moeten wenden. 567 Art. A 5 ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php; Zie bijvoorbeeld CAC zaak nr. 1857, 12 oktober 2006, (MEZQUITA), I.R.D.I. 2007, 93, noot T. HEREMANS. 568 Art A 4 (c) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 569 T. HEREMANS, “Mezquita.eu: van de moskee naar de virtuele wereld” (noot onder CAC zaak nr. 1857), I.R.D.I. 2007, (98) 99, nr. 4.
119
B. De gegrondheid: art. 21 Verordening (EG) nr. 874/2004
266. Alhoewel zowel een klacht kan ingediend worden tegen een domeinnaamhouder als tegen EURid, zal ik me in deze sectie beperken tot klachten gericht tegen domeinnaamhouders. Voor klachten m.b.t. de beslissingen genomen door EURid verwijs ik naar mijn bespreking i.v.m. de sunrise periode.
267. Art. 21.1 Verordening EG/874/2004 bepaalt: “Een geregistreerde domeinnaam wordt door middel van een passende buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure ingetrokken wanneer deze naam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, zoals de in artikel 10, lid 1, genoemde rechten, en indien hij: a) door zijn houder zonder rechten op of gewettigde belang bij de naam is geregistreerd, of b) te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.”
268. De klager moet m.a.w. het bewijs leveren dat er cumulatief aan twee voorwaarden voldaan is: 1) de domeinnaam is identiek aan of vertoont een verwarrende gelijkenis met een naam waarvoor in de nationale of communautaire wetgeving een recht is erkend;
2) de domeinnaam is door de houder zonder rechten of gewettigd belang geregistreerd of de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.
269. Een letterlijke interpretatie van de tekst van artikel 21.1 samen gelezen met artikel 22.1 Verordening EG/874/2004 doet vermoeden dat diegene die een klacht indient niet noodzakelijk de rechthebbende moet zijn op de naam. Sommige rechtspraak van het CAC bevestigt dit vermoeden.570 Dit zou betekenen dat om het even wie een klacht kan indienen, als men maar kan aantonen dat er een recht bestaat op de naam. Toch zijn er ook uitspraken in andere zin.571 Zo bijvoorbeeld is er de zaak m.b.t. de domeinnaam “PALMERSCOCOABUTTER.eu”572. Daarin leest het panel artikel 21.1 als volgt: “…domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right (of the Complainant) is recognised or established by national and/or Community law…”.(eigen onderlijning
570
Zie bijvoorbeeld CAC zaak nr. 597, 4 augustus 2006, (RESTAURANT); CAC zaak nr. 4040, 5 april 2007, (WINAMP); CAC zaak nr. 4478, 23 augustus 2007, (PICMG). 571 Zie bijvoorbeeld CAC zaak nr. 1375, 30 juni 2006 (RABBIN); CAC zaak nr. 1652, 8 augustus 2006, (SHOPPING). 572 CAC zaak nr. 2235, 4 oktober 2006, (PALMERSCOCOABUTTER).
120
en in vetgezet). In de zaak “ENTERPRISERENTALS.eu”573 vraagt het panel zich af hoe dit artikel moet geïnterpreteerd worden en komt tot de conclusie dat de klager op zijn minst “to have some form of interest in the rights in question” want wat is anders het nut van de eerste voorwaarde dat voor de naam een recht moet erkend zijn.
1. De domeinnaam is identiek aan of vertoont een verwarrende gelijkenis met een naam waarvoor in de nationale of communautaire wetgeving een recht is erkend.
a. een naam waarvoor in de nationale of communautaire wetgeving een recht is erkend 270. In de eerste plaats moet er aangetoond worden dat de domeinnaam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor een recht is erkend in de nationale of communautaire wetgeving. De onderscheidingstekens waarop men zich onder andere kan beroepen staan opgesomd in artikel 10 lid 1 Verordening EG/874/2004: “Onder „oudere rechten” wordt onder andere verstaan: geregistreerde nationale en communautaire merken, geografische aanduidingen of oorsprongsbenamingen en, voorzover deze worden beschermd uit hoofde van het nationale recht in de lidstaat waar deze in bezit zijn, ongeregistreerde merken, handelsnamen, bedrijfsaanduidingen, bedrijfsnamen, familienamen en kenmerkende titels van beschermde literaire en kunstwerken”.
Alhoewel er in artikel 10, lid 1 sprake is van oudere rechten, betekent dit geenszins dat men ook daadwerkelijk over oudere rechten – in de zin van reeds enige tijd voor de domeinnaamregistratie in het bezit – moet beschikken.574 Het is gewoon een aanduiding van mogelijke onderscheidingstekens die men kan inroepen.
271. Bijzondere onderscheidingstekens die we niet in de alternatieve geschillenbeslechting van de andere domeinen terugvinden zijn de kenmerkende titels van beschermde literaire en kunstwerken. De zaak m.b.t. de domeinnaam “SILMARILLION.eu” en “THESILMARILLION.eu” is hier een voorbeeld van. The Silmarillion is namelijk een titel van een bekend boek dat samengesteld is op basis van teksten van J.R.R. Tolkien. De klager – die beheerder is van de rechten van het werk van Tolkien – beriep zich op de bekendheid van het werk en op het gelijknamige geregistreerde merk om het identiek of overeenstemmend karakter van de domeinnaam aan te tonen. Het panel stelde de klager in het gelijk en beval de overdracht van de domeinnaam aan de klager. 573 574
CAC zaak nr. 4213, 12 mei 2007, (ENTERPRISERENTALS). CAC zaak nr. 2651, 20 februari 2007, (ANTAG).
121
272. Gelet op de bewoordingen van artikel 22.1 Verordening EG/874/2004 is men echter niet beperkt tot deze lijst en kan men m.a.w. ook rechten op bijvoorbeeld domeinnamen, namen van steden en gemeenten, reclameslogans,… inroepen.575 Zo steunde de klager zich in de zaak m.b.t. de domeinnaam “rabbin.eu” op zijn domeinnaam rabbi.eu.com. De klacht werd echter afgewezen omdat hij niet kon aantonen dat er voor die domeinnaam rechten erkend waren in de nationale of communautaire wetgeving. Om dit te vermijden kan men i.p.v. de domeinnaam, de gelijknamige handelsnaam of het gelijknamige merk inroepen. In een tweede zaak m.b.t. de domeinnaam “rabbi.eu” gebruikte de klager die oplossing, maar opnieuw werd de klacht afgewezen. De derde beslisser was immers van oordeel dat generieke termen – zoals rabbi in de zin van een religieuze leraar – wel als merk kunnen worden beschermd op voorwaarde dat ze extensief worden gebruikt wat in casu echter niet het geval was.576
273. Voor de ingeroepen naam moet er een recht erkend zijn in de nationale of communautaire wetgeving. Zo bijvoorbeeld werd de klacht m.b.t. de domeinnaam “PICMG.eu”577 afgewezen omdat de klager zich beriep op een gelijknamig merk dat enkel geregistreerd was in de Verenigde Staten van Amerika. Anderzijds zijn er ook panels die merken geregistreerd in niet-EU-lidstaten aanvaarden omdat volgens hen lidstaten op basis van internationale verdragen deze rechten erkennen.578
274. In principe moet de klager het bewijs leveren van het recht dat hij inroept. Bij gebrek aan bewijs dient de klacht te worden afgewezen.579 Toch zijn er enkele panels die – gebruikmakend van het recht om zelf bijkomend onderzoek te verrichten o.g.v. art. B 7 (a) ADR Rules – zelf nagaan of er een recht erkend is voor het ingeroepen onderscheidingsteken.580 Het panel is echter niet bevoegd om de geldigheid van een merkinschrijving na te gaan.581
575
T. HEREMANS, Overzicht .eu, supra noot 510, 116. CAC zaak nr. 1134, 12 juli 2006 (RABBI). 577 CAC zaak nr. 4478, 23 augustus 2007, (PICMG). 578 Zie bijvoorbeeld CAC zaak nr. 4739, 31 januari 2008, (TURKEY); B. LIEBEN en F. PETILLION, Kritische analyse, supra noot 560, 89-90, 5.5. 579 Zie bijvoorbeeld CAC zaak nr. 4739, 31 januari 2008, (TURKEY). 580 B. LIEBEN en F. PETILLION, Kritische analyse, supra noot 560, 89, nr. 5.5. 581 Zie bijvoorbeeld CAC zaak nr. 2814, 20 november 2006, (PORN). 576
122
b. de domeinnaam is identiek aan of zodanig overeenstemmend dat er verwarring ontstaat met een naam waarvoor een recht is erkend in de nationale of communautaire wetgeving
275. Enkel indien de domeinnaam niet identiek is aan de ingeroepen naam, moet er nagegaan worden of er sprake is van verwarring. Dit moet in abstracto beoordeeld worden, m.a.w. zonder rekening te houden met het gebruik van de domeinnaam. Desalniettemin kan het panel wel rekening houden met dit gebruik indien dit mee de verwarring veroorzaakt.582 Men moet enkel rekening houden met de dominante en onderscheidende bestanddelen van de ingeroepen naam.583 Zo zal een beeldmerk nooit identiek kunnen zijn aan een domeinnaam, maar indien het hoofd –en onderscheidende bestanddeel van het merk bestaat uit een woord of cijfers kan er wel sprake zijn van overeenstemming met deze domeinnaam.584 Bij de beoordeling moet er ook geen rekening gehouden worden met de extensie “.eu”.585 Het toevoegen van beschrijvende of algemene termen of van letters of tekens586, typo’s587 of het vertalen van het onderscheidingsteken588 neemt het verwarringsgevaar niet weg.589
2. De domeinnaamhouder had geen rechten of gewettigd belang bij de registratie van de domeinnaam of hij heeft de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd of de domeinnaam wordt te kwader trouw gebruikt.
276. Als tweede voorwaarde moet men aantonen dat: -
de domeinnaamhouder geen rechten of gewettigd belang had bij de registratie van de domeinnaam; OF
-
dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt.
582
T. HEREMANS, “Mezquita.eu: van de moskee naar de virtuele wereld” (noot onder CAC zaak nr. 1857), I.R.D.I. 2007, (98) 100, nr. 6. 583 B. LIEBEN en F. PETILLION, Kritische analyse, supra noot 560, 90, nr. 5.6. 584 Zie bijvoorbeeld CAC zaak nr. 4249, 15 mei 2007, (UTBM); B. LIEBEN en F. PETILLION, Kritische analyse, supra noot 560, 90, nr. 5.6.2. 585 B. LIEBEN en F. PETILLION, Kritische analyse, supra noot 560, 90, 5.6.1. 586 Zie bijvoorbeeld CAC zaak nr. 3292, 5 februari 2007, (EGOOGLE, E-GOOGLE). 587 Zie bijvoorbeeld CAC zaak nr. 4539, 19 november 2007, (SONYERICSON). 588 Zie bijvoorbeeld CAC zaak nr. 4661, 15 november 2007, (BAYERGARDEN), waar de klager merkhouder was van het Duitse merk BAYER GARTEN. Het panel stelde dat er verwarring was aangezien het woord GARDEN de Engelse vertaling is van het Duitse woord GARTEN. 589 Zie bijvoorbeeld CAC zaak nr. 4319, 15 juni 2007, (AIRFRANCEAIRLINES); CAC zaak nr. 4345, 4 juli 2007, (MERCKGROUPE).
123
277. Deze voorwaarde komt overeen met de tweede en derde voorwaarde in de ADR-procedure op Belgisch vlak. Het grote verschil is echter dat de klager niet moet bewijzen dat aan beide voorwaarden voldaan is maar naar eigen keuze één van beide kan aantonen. Deze voorwaarden moeten steeds in concreto – rekening houdend met de feiten van de zaak – beoordeeld worden.590
a. De domeinnaamhouder had geen rechten of gewettigd belang bij de registratie van de domeinnaam.
278. Aangezien dit een negatief bewijs veronderstelt is het voldoende dat de klager een prima facie bewijs kan leveren. Vervolgens wordt de bewijslast omgekeerd en zal de verweerder moeten aantonen dat hij wel over rechten of een gewettigd belang beschikt m.b.t. de domeinnaam.591 Artikel 21.2 Verordening EG/874/2004592 bepaalt dat er sprake kan zijn van een gewettigd belang, wanneer : 1) de houder van een domeinnaam deze domeinnaam of een met de domeinnaam overeenkomende naam, vóór enige kennisgeving van een procedure voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR), heeft gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten of aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen om dit te doen; 2) de houder van een domeinnaam een onderneming, organisatie of natuurlijke persoon is die algemeen bekend heeft gestaan onder de domeinnaam, zelfs bij ontbreken van een in de nationale en/of communautaire wetgeving erkend of ingesteld recht; 3) de houder van een domeinnaam een wettig en niet-commercieel of eerlijk gebruik van de domeinnaam maakt, zonder dat deze de bedoeling heeft de consumenten te misleiden of schade toe te brengen aan de reputatie van een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld.
Deze voorbeelden treffen we ook aan in de UDRP en de Belgische ADR regeling. Alhoewel het uit de tekst niet volledig duidelijk is deze opsomming mijns inziens niet-limitatief en kan men het gewettigd belang ook op andere wijze aantonen.593
279. De verweerder kan in de eerste plaats aantonen dat hij wel over rechten op de naam beschikt. Deze vereiste is eigenlijk hetzelfde als wat de klager moet bewijzen in de eerste voorwaarde van 590
B. LIEBEN en F. PETILLION, Kritische analyse, supra noot 560, 95, nr. 5.13.1. Zie bijvoorbeeld CAC zaak nr. 982, 21 september 2006, (SMARTMACHINE); CAC zaak nr. 2929, 2 februari 2007, (SOFTAGE); 592 Zie ook art. B 11 (e) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 593 Zie bijvoorbeeld CAC zaak nr. 3465, 24 januari 2007, (ROTARY). 591
124
artikel 22.1 Verordening EG/874/2004. Bijgevolg zal het voldoende zijn als de verweerder bijvoorbeeld kan aantonen dat hij merkhouder of licentienemer van een merk is. Daarnaast kan hij zich ook beroepen op alle andere onderscheidingstekens waarvoor een recht erkend is in de nationale of communautaire wetgeving.594 Het feit dat het recht waar de klager zich op beroept ouder is dan dat van de domeinnaamhouder speelt geen rol aangezien bij de registratie het “first come, first served”-principe wordt gehanteerd.595 Indien hij echter geen rechten heeft op de naam, zal hij moeten aantonen dat hij gewettigd belang had bij de registratie van de domeinnaam. Dit kan hij aantonen door feiten aan te halen waaruit blijkt dat hij onder één van die voorbeeldgevallen valt.596 Indien hij echter niet reageert op een klacht, kan dit een grond uitmaken om te beslissen dat hij de beweringen van de klager aanvaardt.597 In principe zal het panel zich in dat geval enkel baseren op de klacht.598
b. de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt
280. Indien de klager niet kon aantonen dat de domeinnaamhouder geen rechten of legitiem belang had bij de registratie van zijn domeinnaam, kan zijn klacht alsnog gegrond zijn indien hij het bewijs kan leveren dat de domeinnaam ofwel te kwader trouw is geregistreerd ofwel te kwader trouw wordt gebruikt. Het is m.a.w. voldoende dat de domeinnaamhouder kan bewijzen dat de kwade trouw op één van beide momenten aanwezig is. Artikel 22.3 Verordening EG/874/2004599 kan de klager hierbij helpen. Dit artikel bepaalt namelijk dat er sprake is van kwade trouw wanneer: 1) omstandigheden erop wijzen dat de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd of verworven met het oog op het verkopen, verhuren of anderszins overdragen van de domeinnaam aan de houder van een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of aan een overheidsinstantie; 2) de domeinnaam is geregistreerd teneinde de houder van een dergelijke naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of een overheidsinstantie te verhinderen deze naam in een overeenkomstige domeinnaam weer te geven, mits: i)
een patroon van dergelijk gedrag door de registrator kan worden aangetoond, of
594
Zie ook B. LIEBEN en F. PETILLION, Kritische analyse, supra noot 560, 91, nr. 5.7.1. B. LIEBEN en F. PETILLION, Kritische analyse, supra noot 560, 91, nr. 5.7.2. 596 Zie bijvoorbeeld B. LIEBEN en F. PETILLION, Kritische analyse, supra noot 560, 91, nr. 5. 597 Art. 22.10 Verordening EG/874/2004, supra noot 497. 598 Art. B 11 (a) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 599 Zie ook art. B 11 (f) ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. 595
125
ii) de domeinnaam gedurende ten minste twee jaar na de datum van registratie niet op een relevante wijze is gebruikt, of iii) de houder van een domeinnaam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of de houder van een domeinnaam van een overheidsinstantie ten tijde van de inleiding van de ADR-procedure heeft verklaard dat het zijn bedoeling was de domeinnaam op een relevante wijze te gebruiken maar dit niet binnen zes maanden na de datum van inleiding van de ADR-procedure heeft gedaan; 3) de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd teneinde de beroepsmatige activiteiten van een concurrent te verstoren; 4) de domeinnaam opzettelijk is gebruikt om, met het oog op commercieel voordeel, internetgebruikers aan te trekken naar de website van de houder van een domeinnaam of een andere on-linelocatie door mogelijke verwarring te doen ontstaan met een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of een naam van een overheidsinstantie. Deze mogelijke verwarring kan zich voordoen ten aanzien van de herkomst, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of locatie, of van een product of dienst op de website of locatie van de houder van een domeinnaam; 5) de geregistreerde domeinnaam een persoonsnaam is en er geen aantoonbaar verband bestaat tussen de houder van de domeinnaam en de geregistreerde domeinnaam.
281. Deze vijf voorbeelden van kwade trouw vinden we ook terug bij de UDRP en de Belgische ADR procedure. Enkel het tweede geval is uitgebreider aangezien men hier niet enkel kan optreden indien de domeinnaamhouder regelmatig domeinnamen registreert om te beletten dat rechthebbenden het zouden kunnen registreren, maar ook indien hij gedurende twee jaar na datum van registratie de domeinnaam niet op relevante wijze heeft gebruikt of indien hij verklaart heeft bij de start van de ADR-procedure dat het zijn bedoeling was om de domeinnaam op relevante wijze te gebruiken maar dat toch niet heeft gedaan binnen de 6 maanden na de start van de ADR-procedure. In dit laatste geval zal het panel een voorlopige beslissing uitvaardigen en de zaak schorsen tot een datum 6 maanden na de start van de ADR-procedure. Indien na deze schorsing de domeinnaamhouder nog steeds niet op relevante wijze werd gebruikt, is er duidelijk sprake van kwade trouw. Indien de domeinnaamhouder echter wel het bewijs kan leveren zijn goede trouw, wordt de klager hiervan op de hoogte gesteld en beschikt hij over een periode van 15 dagen om op dit bewijs te reageren. 600
600
Art. B 12 (g) ADR Rules; Art. B 10 ADR Supplemental Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php.
126
Een voorbeeld van deze situatie is de zaak m.b.t. de domeinnaam “wellness.eu”601. Een Oostenrijks bedrijf had deze domeinnaam geregistreerd tijdens de sunrise periode op basis van zijn gelijknamige Oostenrijkse merk. De klager die over een overeenstemmend Duits merk beschikte, meende dat de registratie te kwader trouw was gebeurd aangezien de klager sinds de registratie geen gebruik had gemaakt van de domeinnaam. Bij de start van de ADR-procedure, verklaarde de domeinnaamhouder echter dat hij wel plannen had om dit te doen waarna het panel op basis van artikel B 12 (g) ADR Rules de procedure schorste. De domeinnaamhouder leverde na deze schorsingstermijn het bewijs dat hij de domeinnaam had aangewend om hotelservices en andere diensten m.b.t. wellness aan te bieden, alsook om derden de mogelijkheid te geven reclame te maken voor hun diensten op de website verbonden aan zijn domeinnaam. Aangezien de klager niet reageerde op dit bewijs, oordeelde het panel dat er geen sprake was van kwade trouw en wees bijgevolg de vordering van de klager af.
282. Ook hier geldt het principe dat de kwade trouw kan bewezen worden door andere omstandigheden dan deze opgesomd in de verordening. Zo bijvoorbeeld kan het registreren van merken op basis van een spoedregistratie om op die manier tijdens de sunrise periode de overeenstemmende domeinnamen te verkrijgen beschouwd worden als kwade trouw.602
283. Een bijzonder geval zijn de zaken met betrekking tot generieke benamingen. Deze zijn zeer in trek omdat ze gemakkelijk te onthouden zijn en bijgevolg snel geraadpleegd zullen worden. Regelmatig proberen diegene die niet snel genoeg waren bij de registratie deze domeinnamen alsnog te verkrijgen via een ADR-procedure. Indien de website verbonden met zo’n domeinnaam enkel informatie m.b.t. die generieke term bevat, zal het panel besluiten dat er geen sprake is van kwade trouw en dat de domeinnaamhouder een gewettigd belang heeft aangezien dit een nietcommercieel legitiem gebruik uitmaakt. Zo bijvoorbeeld had de domeinnaamhouder aan zijn domeinnaam “mediation.eu”603 een website verbonden waarop hij informatie over mediation verstrekte. Het panel oordeelde dat er geen sprake was van kwade trouw en wees de klacht af. Indien dit gebruik slechts tot stand komt nadat de domeinnaamhouder op de hoogte is gebracht van een klacht m.b.t. zijn domeinnaam, zal dit echter wel als een gebruik te kwader trouw gekwalificeerd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de zaak m.b.t. de domeinnaam “ACL.eu”604. In casu had de domeinnaamhouder na ontvangst van de klacht, de inhoud van de website verbonden aan zijn 601
CAC zaak nr. 452, 11 december 2006, (WELLNESS). B. LIEBEN en F. PETILLION, Kritische analyse, supra noot 560, 93, 5.8.2. 603 CAC zaak nr. 306, 22 december 2006, (MEDIATION); Zie ook T. HEREMANS, Overzicht .eu, supra noot 510, 116-117. 604 CAC zaak nr. 3949, 4 april 2007, (ACL). 602
127
domeinnaam gewijzigd zodat het leek alsof hij de naam ACL op legitieme wijze gebruikte in zijn algemene en beschrijvende betekenis, namelijk als afkorting voor “Anterior Cruciate Ligament” of “Access Control List”. Het panel oordeelde echter dat de domeinnaam duidelijk te kwade trouw was gebruikt aangezien de domeinnaamhouder op artificiële wijze gepoogd had een te goeder trouw gebruik te “creëren” nadat hij op de hoogte was gesteld van de legitieme belangen van de klager m.b.t. de domeinnaam.
C. Conclusie
284. Op 8 april 2009 vierde het .eu domein haar derde verjaardag. De invoering van dit domein kan een succes genoemd worden aangezien er reeds meer dan 3 miljoen registraties605 zijn uitgevoerd waardoor het domein op de 9de plaats komt bij de meest populaire domeinen. Het probleem van cybersquatting heeft men ook op bijzonder doeltreffende wijze aangepakt met de sunrise periode en de stapsgewijze registratie enerzijds en de alternatieve geschillenbeslechting anderzijds. Bovendien ligt de bewijslast in de ADR-procedure van dit domein lager dan in de andere besproken ADRprocedures waardoor het eenvoudiger is om cybersquatters te bestrijden. Dit betekent echter niet dat er geen kritiek kan gegeven worden op deze alternatieve geschillenbeslechting. Zo heeft men de procedure – die gebaseerd is op de UDRP – veel complexer gemaakt dan die van de UDRP door de mogelijkheid in te bouwen om allerlei tussenprocedures te voeren zoals bijvoorbeeld: de wijziging van de taal van de procedure of het verweer tegen de afwijzing van het antwoord van de verweerder. De figuur die de procedure visueel moet voorstellen, toont de complexiteit op treffende wijze aan.
Figuur 1: Visuele voorstelling van de .EU ADR Procedure
605
Voor de “facts and the figures”: http://www.eurid.eu/en/about/facts-figures/statistics.
128
Hoofdstuk 5: Vergelijking tussen de alternatieve geschillenbeslechting op Belgisch, Europees en Internationaal vlak 285. Alhoewel de alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures op Belgisch en Europees vlak gebaseerd zijn op de UDRP – d.i. de ADR-procedure op internationaal vlak – zijn er toch enkele verschillen die ik in dit hoofdstuk zowel op procedureel (§ 1) als inhoudelijk (§ 2) vlak zal uiteenzetten.
§ 1. Procedurele verschillen
a. Keuze van de geschillenbeslechtingsinstantie
286. In de eerste plaats moet men beslissen bij welke geschillenbeslechtingsinstantie men zijn geschil aanhangig zal maken. Bij de UDRP heeft men de keuze uit vier instanties terwijl bij de ADRprocedures op Belgisch (hierna afgekort ADR-B) en Europees vlak (hierna afgekort ADR-E) er momenteel slechts één instantie beschikbaar is. Het is echter niet ondenkbaar dat in de toekomst ook in deze procedures andere organisaties zoals bijvoorbeeld WIPO – die nu al de alternatieve geschillenbeslechting m.b.t. de domeinen van Nederland en Frankrijk voor zijn rekening neemt – zullen aangesteld worden als geschillenbeslechter.
b. Indienen van een klacht
287. Om een ADR-procedure te starten moet er in de eerste plaats een klacht worden ingediend. Hiervoor moet men gebruikmaken van een modelformulier, dat buiten enkele details na, nagenoeg identiek is in alle drie de procedures. Bij de UDRP en ADR-B zal een klacht steeds tegen een domeinnaamhouder gericht zijn, terwijl men bij de ADR-E ook de mogelijkheid heeft om een beslissing van het register – d.i. diegene die de registratieaanvragen behandelt – aan te vechten.
c. Controle en verwerking van de klacht
288. Vooraleer de klacht wordt behandeld moet de klager ook een vergoeding – om de administratieve kost van de procedure te dekken – betalen. De tabel hieronder geeft een overzicht
129
van de kosten in de verschillende ADR-procedures. Afhankelijk van de keuze van het aantal panelleden zal ofwel de UDRP dan wel de ADR-E goedkoper zijn. De kosten voor de ADR-B bevinden zich hier ongeveer tussenin. Een belangrijk verschil tussen de ADR-B procedure en de andere procedures is echter dat de klager deze kosten krijgt terugbetaald wanneer hij in het gelijk wordt gesteld terwijl dit bij de andere procedures (nog) niet het geval is.
WIPO Aantal domeinnamen
CEPINA
aantal panelleden 1
3
1 tot 2
1500
4000
3 tot 5
1500
6 tot 9
10 of meer
CAC aantal panelleden 1
3
1620
1665
3339
4000
1620
1926
3933
2000
5000
2110
2187
4518
10 -> 2000
10 -> 5000
10 -> 2110
meer dan 10 meer dan 10 meer dan 10 -
Overeen
Overeen te
-> overeen te -> overeen te
> overeen te
te komen
komen
met CAC
met CAC
komen met
komen met
komen met
WIPO
WIPO
CEPINA
Tabel 1: Vergelijking van de kosten voor een ADR-procedure op Internationaal, Belgisch en Europees vlak
289. Indien de klacht niet voldoet aan alle formele vereisten, heeft men in alle drie de ADRprocedures de mogelijkheid om zijn klacht te corrigeren. De termijn die hiervoor voorzien is, is wel verschillend. Zo bedraagt die bij de UDRP vijf en bij ADR-B veertien kalenderdagen terwijl men bij de ADR-E over zeven werkdagen vanaf de kennisgeving van het gebrek beschikt. Indien de klacht hierna nog steeds niet aan alle vereisten voldoet, zal de procedure als beëindigd worden beschouwd. Enkel bij de ADR-E heeft men de mogelijkheid om tegen deze beslissing verweer aan te tekenen.
d. Het antwoord van de verweerder
290. Indien de klacht voldoet aan de formele vereisten wordt deze opgestuurd naar de verweerder die vervolgens de mogelijkheid heeft om hierop te reageren. Hiervoor dient hij gebruik te maken van
130
het speciaal daarvoor voorziene antwoordformulier. Er is echter opnieuw een verschil in de antwoordtermijnen tussen de drie procedures. Bij de UDRP beschikt men over 20 en bij ADR-B over 21 kalenderdagen vanaf de aanvangsdatum van de procedure, terwijl men bij ADR-E 30 werkdagen de tijd heeft vanaf de ontvangst van de klacht.
291. Bij de ADR-E gebeurt er een controle van het antwoord en in geval van formele gebreken krijgt de verweerder een termijn om deze recht te zetten. Indien men deze gebreken niet of niet tijdig rechtzet zal men ervan uitgaan dat er geen antwoord is ingediend. Hiertegen kan men echter verweer aantekenen. In ieder geval wordt het ingediende antwoord wel verstuurd naar de klager en het panel. Deze laatste kan m.a.w. het antwoord toch nog in aanmerking nemen bij zijn beslissing. Bij de twee andere procedures gebeurt er geen controle en indien er geen antwoord werd ingediend zal het panel zich voor zijn beslissing enkel baseren op de klacht.
e. Aanstelling van het panel
292. Bij de UDRP en de ADR-E heeft men de mogelijkheid om te kiezen voor een panel bestaande uit één of drie panelleden. Indien men opteert voor één panellid zal de geschillenbeslechtingsinstantie deze zelf aanduiden. Indien men echter kiest voor drie panelleden, moeten beide partijen een lijst opgeven van drie panelleden die zij verkiezen. Uit beide lijsten zal de geschillenbeslechtingsinstantie er vervolgens één selecteren en het derde lid kiest ze zelf. Bij de ADR-B daarentegen bestaat het panel in eerste aanleg steeds uit één lid dat door CEPINA zelf wordt aangeduid.
293. De panelleden moeten in alle drie de procedures voldoen aan de vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Indien er omstandigheden zouden zijn waardoor deze vereisten in het gedrang kunnen komen, moet het panellid de geschillenbeslechtingsinstantie hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, waarna deze kan beslissen om het panellid te vervangen. Daarnaast hebben in de ADR-E elk van beide partijen de mogelijkheid om de aanstelling van een panellid aan te vechten. Bij de ADR-B en UDRP heeft men deze mogelijkheid niet.
f. De uitspraak
294. Indien de klacht gegrond is, zijn er twee mogelijke maatregelen die men kan vorderen: de schrapping van de registratie van de domeinnaam of de overdracht van de domeinnaam. Indien de klager kiest voor de overdracht van de domeinnaam zal deze bij de UDRP en de ADR-B aan hem
131
worden overgedragen. Bij de ADR-E beschikt de klager echter over de mogelijkheid om de domeinnaam ook te laten overdragen aan een derde die hij aanduidt. In ieder geval moet in de ADRE diegene aan wie de domeinnaam moet worden overgedragen, voldoen aan een aantal vereisten terwijl dit bij de UDRP en de ARD-B niet het geval is.
295. Indien de klacht daarentegen ongegrond is, zal het panel nagaan of de klacht te kwader trouw is ingediend. Indien dit het geval is, zal ze er melding van maken in haar uitspraak. Daarnaast kan de procedure ook steeds beëindigd worden zonder een uitspraak over het geschil indien de partijen tot een minnelijke schikking zijn gekomen.
296. Bij de ADR-E en de UDRP kan een van de panelleden een dissenting opinion toevoegen aan de uitspraak. Bij de ADR-B is dit niet mogelijk maar dit zou in eerste aanleg ook niet zinvol zijn aangezien een panel dan steeds uit één panellid bestaat.
g. Beroep tegen een beslissing
297. Enkel in de ADR-B is er voorzien in een beroepsmogelijkheid in de ADR procedure zelf. In zo’n geval zal CEPINA een beroepscollege bestaande uit 3 panelleden aanstellen. De procedure verloopt grotendeels op dezelfde wijze als in eerste aanleg. Indien men gebruik wil maken van deze beroepsmogelijkheid, dient men opnieuw een bepaalde vergoeding te betalen, die momenteel 4050 euro bedraagt. Deze vergoeding zal i.t.t. in eerste aanleg niet worden terugbetaald indien de klacht gegrond wordt verklaard.
298. In alle drie de procedures kan men wel steeds een procedure starten voor de gewone hoven en rechtbanken, wat in zekere zin ook als een vorm van beroep kan beschouwd worden. Zeker in het geval van de ADR-E waar de rechtsgronden bij de alternatieve geschillenbeslechting en bij de gerechtelijke procedure dezelfde zijn. De gevolgen van het starten van een gerechtelijke procedure zijn echter verschillend. Waar bij de ADR-B en de UDRP dit tot gevolg kan hebben dat de derde beslisser beslist om de ADR-procedure te schorsen, blijft de ADR-E procedure gewoon verder lopen. Het is pas bij een definitieve rechterlijke uitspraak dat het panel de ADR-E procedure zal beëindigen.
132
§ 2. Inhoudelijke verschillen: de gegrondheid 299. Bij alle drie de procedures zijn er in principe drie voorwaarden: 1) De domeinnaam is identiek aan of zodanig overeenstemmend dat ze verwarring kan scheppen met een onderscheidingsteken 2) De domeinnaamhouder heeft geen rechten of legitiem belang m.b.t. de domeinnaam 3) de domeinnaamhouder heeft de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en/of de domeinnaam wordt te kwader trouw gebruikt Bij de UDRP en de ADR-B moet de klager bewijzen dat er cumulatief aan deze drie voorwaarden voldaan is, terwijl bij de ADR-E de twee laatste voorwaarden alternatief zijn en de klager dus eigenlijk maar twee voorwaarden dient te bewijzen.
1. De domeinnaam is identiek aan of zodanig overeenstemmend dat ze verwarring kan scheppen met een onderscheidingsteken.
300. Bij de UDRP is het enige onderscheidingsteken waarop men zich kan beroepen een merk. Bij de ADR-B en de ADR-E daarentegen kan men ook andere onderscheidingstekens inroepen zoals een handelsnaam, persoonsnaam, geografische benaming, e.a.. Bij de ADR-B is de opsomming van onderscheidingstekens limitatief terwijl men bij de ADR-E eender welk teken kan inroepen waarvoor in de nationale of communautaire wetgeving een recht is erkend. 301. In de WIPO Second Internet Domain Name Process606 heeft men onderzocht of het zinvol was om de UDRP ook uit te breiden zodat er bescherming zou geboden worden voor International Non proprietary Names607, namen van IGO’s608, persoonsnamen, geografische aanduidingen en handels of vennootschapsnamen. Alhoewel bij een aantal van deze namen zoals die van IGO’s of namen van landen wel werd geopperd om hiervoor bescherming te bieden, heeft dit niet geleid tot wijzigingen aan de UDRP.
302. Bij de ADR-B en de UDRP bepaalt de eerste voorwaarde uitdrukkelijk dat de klager rechten moet kunnen laten gelden op dit onderscheidingsteken. Bij de ADR-E wordt dit niet uitdrukkelijk vereist 606
http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/. Dit zijn namen die gebruikt worden door de farmaceutische industrie ter aanduiding van farmaceutische ingrediënten. 608 Intergouvernementele Organisaties zoals de NAVO, Raad van Europa 607
133
waardoor men theoretisch gezien ook een klacht zou kunnen indienen zonder over rechten op het onderscheidingsteken te beschikken.
303. Ook wat de beschermingsomvang van de ingeroepen rechten betreft is er een verschil tussen de drie procedures. Bij de UDRP wordt er enkel vereist dat men rechten kan laten gelden op het merk, het speelt hierbij geen rol voor welke landen dit merk bescherming biedt. Bij de ADR-B wordt er ook niet vereist dat de rechten die men inroept in België gelden alhoewel er daarover discussie bestaat. Bij de ADR-E tenslotte moeten de rechten erkend zijn door de nationale of communautaire wetgeving.
2. De domeinnaamhouder heeft geen rechten of legitiem belang m.b.t. de domeinnaam.
304. Dit veronderstelt een negatief bewijs en dus wordt in alle drie de procedures aanvaard dat de klager enkel maar moet aannemelijk kunnen maken dat de domeinnaamhouder geen rechten of legitiem belang heeft m.b.t. de domeinnaam waarna de domeinnaamhouder het tegenbewijs kan leveren. Ook de gevallen die als voorbeeld gelden van het hebben van rechten of legitiem belang zijn bij alle drie hetzelfde.
3. De domeinnaamhouder heeft de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en/of de domeinnaam wordt te kwader trouw gebruikt.
305. De UDRP vereist dat de kwade trouw zowel aanwezig is bij de registratie als bij het gebruik. De ADR-B en ADR-E vereisen daarentegen dat de kwade trouw op een van beide momenten aanwezig is. Dit is vooral een tekstueel verschil aangezien de voorbeeldgevallen van kwade trouw bij alle drie nagenoeg identiek zijn. De ADR-B en ADR-E bevatten één extra voorbeeld van kwade trouw, namelijk m.b.t. persoonsnamen aangezien men in die procedures ook andere onderscheidingstekens kan inroepen dan merken.
134
§ 3. Conclusie 306. Alhoewel de drie procedures veel gelijkenissen vertonen zijn er toch enkele opmerkelijke verschillen. Vooral de beperking in bescherming op internationaal vlak tot merken is mijns inziens een hekel punt. Een van de redenen die men aanhaalt in het WIPO2 proces om de UDRP niet uit te breiden tot andere onderscheidingstekens is omdat de verschillende landen van de wereld niet allemaal dezelfde bescherming bieden voor deze tekens. Op Europees vlak heeft men minder last van dit probleem aangezien de beschermingsomvang van de mogelijke onderscheidingstekens daar in veel gevallen geharmoniseerd is. Op Belgisch vlak zou dit probleem zich zelfs niet mogen stellen aangezien men daar in principe beperkt is tot één land. Niettemin wordt er niet vereist dat het recht op het onderscheidingsteken dat men inroept, in België moet gelden.
307. Ook m.b.t. de bewijslast is er een belangrijk verschil. Bij de UDRP en de ARD-B moet men bewijzen dat er aan drie voorwaarden voldaan is, terwijl dit bij de ADR-E slechts twee zijn. Daarnaast is er het verschil m.b.t. de kwade trouw. Bij de UDRP moet deze zowel bij de registratie als bij het gebruik aanwezig zijn terwijl bij de ADR-B en ADR-E het voldoende is dat de kwade trouw zich op één van beide momenten manifesteert. Dit is zoals hierboven reeds aangegeven vooral een tekstueel verschil aangezien de voorbeeldsituaties van kwade trouw waarop men z’n bewijs kan baseren bij de drie procedures nagenoeg identiek zijn.
135
Hoofdstuk 6: Algemene conclusie: de ideale ADR-procedure voor domeinnaamgeschillen? 308. Wat is de meest ideale procedure voor domeinnaamconflicten? Om een wederrechtelijke registratie van domeinnamen op een efficiënte manier te kunnen aanvechten, is het mijns inziens voldoende als er aan de volgende 2 voorwaarden cumulatief is voldaan: 1) de domeinnaam moet identiek zijn aan een onderscheidingsteken waarop men rechten kan laten gelden die erkend zijn door de nationale of communautaire wetgeving; 2) de domeinnaamhouder heeft geen rechten of legitiem belang m.b.t. de domeinnaam of hij heeft de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd of de domeinnaam wordt te kwader trouw gebruikt.
309. Wat de eerste voorwaarde betreft is het m.b.t. de ccTLD domeinen belangrijk dat de ingeroepen rechten erkend zijn ofwel door de nationale wetgeving van het land waar men zijn teken gebruikt ofwel door de communautaire wetgeving indien het een lidstaat van de Europese Unie betreft. Zo vermijdt men mogelijke interpretatieproblemen m.b.t. de rechten die men kan inroepen.
310. Daarnaast moet er ook bewezen worden dat ofwel de domeinnaamhouder geen rechten of legitiem belang heeft m.b.t. de domeinnaam ofwel dat hij de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt. In de veronderstelling dat er aan de eerste voorwaarde is voldaan zijn er, wat de tweede voorwaarde betreft, nog vier situaties mogelijk:
Heeft de domeinnaamhouder
Heeft de domeinnaamhouder de
een recht
domeinnaam te kwade trouw geregistreerd
of legitiem belang m.b.t. de
of wordt de domeinnaam te kwader trouw
domeinnaam?
gebruikt?
JA
NEEN
NEEN
JA
JA
JA
NEEN
NEEN
JA
NEEN
JA
JA
Aan te vechten?
136
311. De eerste situatie doet zich o.a. voor wanneer een merkhouder een met zijn merk overeenstemmende domeinnaam heeft geregistreerd en die ook gebruikt om te goeder trouw zijn producten of diensten aan te bieden. Het is logisch dat een andere rechthebbende zich niet kan verzetten tegen deze domeinnaamregistratie. Domeinnamen worden immers via het “first come, first served” principe toegewezen. Dit is geen geval van cybersquatting en moet bijgevolg niet kunnen worden aangevochten.
312. Wat de tweede situatie betreft, zou bijvoorbeeld een merkhouder een domeinnaam kunnen registreren om klanten weg te lokken bij een andere rechthebbende op die naam. In dit geval wordt er door de aanwending van de domeinnaam duidelijk schade berokkend aan derden. Een schadelijder moet dan ook de mogelijkheid krijgen om hiertegen op te treden. Momenteel kan men dit enkel bij de Europese ADR procedure.
313. In het derde geval heeft de domeinnaamhouder geen rechten op de domeinnaam maar is hij ook niet te kwader trouw. Het feit dat men dit kan aanvechten, ligt misschien minder voor de hand. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een domeinnaamhouder zonder rechthebbende te zijn een domeinnaam enkel geregistreerd heeft en er verder geen gebruik van maakt. Alhoewel men dit misschien niet direct als een geval van cybersquatting zal kwalificeren, moet men volgens mij hier toch tegen kunnen optreden. Het is immers logisch dat iemand anders die wel rechthebbende is en wel gebruik van de domeinnaam wenst te maken de mogelijkheid moet krijgen om deze op te eisen. Momenteel kan men dit enkel in het “.eu” domein aanvechten.
314. De laatste situatie is het meest duidelijke voorbeeld van cybersquatting. De domeinnaamhouder heeft geen rechten op deze naam en heeft de domeinnaam enkel geregistreerd om een derde, die wel rechthebbende is, te schaden. Hiertegen kan men wel in de drie besproken ADR-procedures optreden.
315. De Europese alternatieve geschillenbeslechting benadert het beste de hierboven voorgestelde ideale ADR methode, alhoewel de procedure nog vatbaar is voor vereenvoudiging. Zo is de tussenprocedure waarbij men kan optreden tegen de verwerping van een klacht wegens formele gebreken, volgens mij overbodig. Door het bestaan van een modelformulier voor het indienen van een klacht m.b.t. een wederrechtelijk geregistreerde domeinnaam is de kans op fouten al beperkt. Daarenboven beschikt men bij formele gebreken ook nog eens over de mogelijkheid om deze recht te zetten. De klager daarna nog eens de kans geven dit recht te zetten via een verweerprocedure is mijns inziens dan ook niet nodig.
137
Andere tussenprocedures kunnen dan weer wel nuttig zijn, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid voor elk van beide partijen om de aanstelling van een panellid in een domeinnaamconflict aan te vechten.
316. Ook de twee andere besproken ADR-procedures hebben een aantal interessante aspecten. Zo verdient de regeling uit de Belgische alternatieve geschillenbeslechting, waarbij de in het gelijk gestelde klager de administratieve kosten van de procedure krijgt terugbetaald, navolging. Ook is het voorstel van de WIPO om de UDRP volledig elektronisch te laten verlopen zeker iets om in overweging te nemen.
317. De toekomst zal uitwijzen in welke mate de alternatieve geschillenbeslechting m.b.t. domeinnaamconflicten zich verder zal ontwikkelen om het probleem van cybersquatting op een meer efficiënte en effectieve wijze te bestrijden. De conclusies van deze masterproef kunnen hier zeker toe bijdragen.
138
BIBLIOGRAFIE WETGEVING
Verdrag van Parijs tot bescherming van industriële eigendom van 20 maart 1883, http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html.
Verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het «.eu»-topniveaudomein, Pb.L. 30 april 2002, afl. 113, 1.
Verordening (EG) Nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, Pb.L. 30 april 2004, afl. 162, 40
Verordening (EG) Nr. 1654/2005 van de Commissie van 10 oktober 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 874/2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, PB.L. 11 oktober 2005, afl. 266, 35.
Verordening (EG) Nr. 1255/2007 van de Commissie van 25 oktober 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 874/2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, Pb.L. 26 oktober 2007, afl. 282, 16.
Beschikking van de commissie van 21 mei 2003 tot aanwijzing van het register voor het .eutopniveaudomein, Pb.L. 24 mei 2003, afl.128, 29.
Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005, http://www.boip.int/nl/generalLegalRegulations.html.
Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, BS 29 augustus 1991, err., BS 10 oktober 1991.
139
Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, BS 27 juli 1994, err. BS 5 november 1994, err. BS 22 november 1994, err. BS 8 augustus 1995, err. BS 14 november 1998.
Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, BS 9 september 2003.
Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement en de Raad. Verslag over de tenuitvoerlegging, werking en doelmatigheid van “.eu”-TLD, Pb.C. 17 augustus 2007, afl. 191, 20, CELEXNR. 52007DC0385.
COM(2007) 0385def. [Commissiedocument nr. 385 van 2007, definitieve versie].
Wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, Parl.St. Kamer, 200001, nr. 1069/001.
Wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, Parl.St. Kamer, 200203, nr. 1069/006.
Memorie van toelichting bij het wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, Parl.St. Kamer, 2000-01, nr. 1069/001.
Verslag namens de commissie bij het wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, Parl.St. Kamer, 2002-03, nr. 1069/005.
Verslag namens de commissie bij het wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, Parl.St. Senaat, 2002-03, nr. 1519/2.
140
RECHTSPRAAK
Cass. 24 maart 1947, Pas. 1947, I, p. 123;
Beneluxhof 9 juli 1984, Benelux Jur. 1984, 1.
Cass. 21 juni 1993, Arr. Cass. 1993, 606.
Voorz. Kh. Brussel 27 november 1997, Computerr. 1997, 230, noot P. GOETHALS.
Brussel 1 april 1998, Computerr. 1998, 176, noot H. DE BAUW.
Rb. Luik 16 januari 2002, I.R.D.I. 2003, 79.
Voorz. Kh. Gent 11 maart 2002, I.R.D.I. 2003, 68.
Brussel 30 oktober 2002, Computerr. 2003, 143, noot C. DE PRETER.
HvJ C-206/01, Arsenal Football Club v. Matthew Reed, 2002.
Gent 9 februari 2004, I.R.D.I. 2004, 235.
Antwerpen 7 maart 2006, Jb.Hand.Med. 2006, 394.
Voorz. Kh. Antwerpen 30 maart 2004, I.R.D.I. 2004, 244.
Voorz. Kh. Kortrijk 10 mei 2004, Jb.Hand.Med. 2004, 552, noot B. GILLIS.
Voorz. Rb. Brussel 11mei 2004, Computerr. 2004, 285, noot T. HEREMANS.
Rb. Veurne 6 augustus 2004, R.W. 2004-05, 1508, noot F. DE CLIPPELE.
Brussel 2 december 2004, I.R.D.I. 2005, 197.
141
Gent 6 december 2004, I.R.D.I. 2005, 333.
Voorz. Kh. Gent 12 september 2005, T.G.R. 2005, 345.
Kh. Brussel 19 oktober 2005, I.R.D.I. 2006, 80.
Kh. Brussel 6 februari 2006, I.R.D.I. 2006, 183.
Antwerpen 7 maart 2006, Jb.Hand.Med. 2006, 394.
Rb. Antwerpen 9 maart 2006, TBH-RDC 2006, 666.
Bergen (1e k.) 25 juni 2006, Ing. Cons. 2006, afl. 3, 357.
Antwerpen 18 december 2006, NjW 2007, 272, noot R. STEENNOT.
Antwerpen 18 december 2006, RABG 2007, 1005, noot O. VAN DROOGHENBROECK
Kh. Kortrijk 27 februari 2007, RABG 2007, 1017.
Voorz. Kh. Gent 26 maart 2007, Jb.Hand.Med. 2007, 596.
Voorz. Kh. Dendermonde 6 juni 2007, RABG 2007, 1021.
Rb. Brussel 8 juni 2007, RABG 2007, 1031, noot B. LIEBEN.
Voorz. Rb. Dendermonde 31 oktober 2007, I.R.D.I. 2008, 80.
Rb. Brussel 29 februari 2008, I.R.D.I. 2008, 216.
142
ADR BESLISSINGEN
WIPO ADR DECISIONS: http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisionsx/index gtld.html.
WIPO D2000-0026, 10 mei 2000, (4tel.com). WIPO D2000-0060, 16 maart 2000, (dodialfayed.com). WIPO D2000-0210, 30 mei 2000, (juliaroberts.com). WIPO D2000-0235, 23 mei 2000, (jeanettewinterson.com, -.net, -.org). WIPO D2000-0253, 2 juni 2000, (quixtarmortgage.com). WIPO D2000-0270, 8 juni 2000, (htmlease.com). WIPO D2000-0503, 20 juli 2000, (naugacase.com en nauga.net). WIPO D2000-0628, 17 augustus 2000, (wal-mart-europe.com). WIPO D2000-0713, 5 september 2000, (aolfrance.com, aolgermany.com, aolireland.com, aolspain.com). WIPO D2000-0766, 22 september 2000, (redbull.org). WIPO D2000-838, 7 december 2000, (no-walmart.com, wal-martkorea.com, walmartkorea.com). WIPO D2000-0927, 9 oktober 2000, (altavistausa.com). WIPO D2000-0847, 16 oktober 2000, (madonna.com). WIPO D2000-1061, 13 november 2000, (jaapstam.com). WIPO D2000-1240, 14 november 2000, (wwwgoogle.com). WIPO D2000-1254, 20 december 2000, (arrypotterfilm.org, clickharrypotter.com, …, mp3harrypotter.org). WIPO D2000-1512, 6 maart 2001, (internethomegrocer.com). WIPO D2000-1519, 13 maart 2001, (krylon.net). WIPO D2000-1272, 18 januari 2001, (chrisler.com, christler.com, chrystler.com, crysler.com). WIPO D2000-1707, 2 maart 2001, (nike-soccer.com, nike-soccer.net, nike-soccer.org). WIPO D2001-0046, 23 maart 2001, (i-telstra.com, telstraaustralia.net,…, telstraweb.com). WIPO D2001-0094, 4 april 2001, (plaboy.com).
143
WIPO D2001-0537, 20 juli 2001, (armani.com). WIPO D2001-0540, 21 juni 2001, (izzyasper.com, -.net, -.org). WIPO D2001-0784, 1 oktober 2001, (adam-12.com, adam-12.org). WIPO D2001-0830, 15 augustus 2001, (attmsn.com). WIPO D2001-0915, 22 oktober 2001, ( 香港上海匯豐銀行.com). WIPO D2001-0916, 12 oktober 2001, (maggi.com). WIPO D2001-1314, 12 februari 2002, (duetsche-bank.com, duetschebank.com). WIPO D2001-1492, 27 februari 2002, (nasaq.com, nasdq.com, nsdaq.com). WIPO D2002-0358, 16 juli 2002, (thaigem.net). WIPO D2002-0517, 12 augustus 2002, (ibishotels.com). WIPO D2002-0769, 4 oktober 2002, (microsoftbangladesh.com). WIPO D2003-0022, 19 maart 2003, (holidayinnakron.com). WIPO D2003-0159, 22 april 2003, (usagshop.com). WIPO D2003-0661, 21 oktober 2003, (parmigiano.org). WIPO D2003-0709, 11 november 2003, (thairedbull.com). WIPO D2003-0721, 6 november 2003, (accutane-acne-treatments-medication.com, 1accutane.com). WIPO D2004-0110, 14 april 2004, (belupo.com). WIPO D2004-0763, 16 november 2004, (easyejt.com). WIPO D2004-0890, 16 december 2004, (bancoespiritosanto.com). WIPO D2004-1042, 15 februari 2005, (jenna.com). WIPO D2005-0201, 3 mei 2005, (meridientravel.com, meridienyachting.com, meridienyatching.com). WIPO D2005-0540, 26 juli 2005, (rxamerica.org). WIPO D2005-0642, 12 oktober 2005, (msnmoney.com). WIPO D2005-0980, 22 november 2005, (accor-corp.com). WIPO D2005-0987, 9 november 2005, (vw-service.com). WIPO D2006-0204, 10 april 2006, (furon.com). WIPO D2006-1194, 12 december 2006, (ryanaircampaign.org).
144
WIPO D2007-0077, 15 maart 2007, (datelinenbc.com). WIPO D2007-0251, 14 april 2007, (xcopper.net en xcopper.org). WIPO D2007-1064, 24 september 2007, (superbowlxliiipackages.com, superbowlxliiitours.com,…, superbowl44tours.com). WIPO D2007-1885, 14 februari 2008, (genericzyprexa.com). WIPO D2007-1947, 25 februari 2008, (calvinayrefoundation.org). WIPO D2008-0647, 2 juli 2008, (sermosucks.com). WIPO D2008-0994, 20 augustus 2008, (adgoogler.com, auctiongoogler.com, …, 888googler.com). WIPO D2008-1025, 2 oktober 2008, (sonyholland.com). WIPO D2008-1028, 28 augustus 2008, (ambiensideeffects.com). WIPO D2008-1234, 22 oktober 2008, (unionsquarepartnership.com, unionsquarepartnership.org).
CEPINA BESLISSINGEN: http://www.cepina.be/NL/default.aspx?PId=134
CEPINA zaak nr. 4001, 26 februari 2001, (ckzvlaanderen). CEPINA Zaak nr. 4002, 5 maart 2001, (stubru). CEPINA Zaak nr. 4003, 11 april 2001, (pernod). CEPINA zaak nr. 4004, 13 april 2001, (ricard). CEPINA zaak nr. 4005, 8 mei 2001, (hengstler). CEPINA zaak nr. 4007, 28 augustus 2001, (witgelekruis). CEPINA zaak nr. 4010, 25 oktober 2001, (redbulls). CEPINA zaak nr. 4024, 8 januari 2002, (lastminute). CEPINA zaak nr. 4013, 7 februari 2002, (smirnoff). CEPINA zaak nr. 4014, 8 mei 2002, (fa). CEPINA zaak nr. 4015, 2 mei 2002, (filipdewinter en fdw). CEPINA zaak nr. 4017, 7 augustus 2002, (exportvlaanderen). CEPINA zaak nr. 4018, 6 augustus 2002, (camel). CEPINA Zaak nr. 4019, 29 oktober 2002 , (verfaillie).
145
CEPINA zaak nr. 4020, 8 november 2002, (politiciens francophones). CEPINA zaak nr. 4021, 12 november 2002, (napster). CEPINA zaak nr. 4022, 15 januari 2003, (magicmaman). CEPINA Zaak nr. 4025, 2 januari 2003, (allianz). CEPINA zaak nr. 4026, 6 februari 2003, (hampshiredown). CEPINA zaak nr. 4027, 17 maart 2003, LA R.T.B.F., (radio21). CEPINA zaak nr. 4030, 17 februari 2003, (chopard). CEPINA zaak nr. 4031, 13 maart 2003, (sihi). CEPINA zaak nr. 4034, 13 augustus 2003, (monsanto). CEPINA zaak nr. 4035, 30 september 2003, (novotel). CEPINA zaak nr. 4038, 3 november 2003, (ermenegildozegna). CEPINA zaak nr. 4037, 14 november 2003, (micronclean). CEPINA zaak nr. 4039, 21 november 2003, (essenzadizegna). CEPINA zaak nr. 4040, 11 december 2003, (belgie). CEPINA zaak nr. 4042, 23 december 2003, (agnona). CEPINA zaak nr. 4043, 31 december 2003, (mitsubishi). CEPINA zaak nr. 4045, 5 april 2004, (belgianbeer). CEPINA zaak nr. 4048, 9 augustus 2004, (direct-immo). CEPINA zaak nr. 4049, 17 augustus 2004, (ristorante). CEPINA zaak nr. 4050, 17 november 2004, (startpagina). CEPINA zaak nr. 4051, 20 december 2004, (champagnes). CEPINA zaak nr. 4052, 15 februari 2005, (gallup). CEPINA zaak nr. 4053, 30 december 2004, (classicsgallery). CEPINA zaak nr. 4054, 25 januari 2005, (gallup-europe). CEPINA zaak nr. 4055, 16 februari 2005, (lowepro e.a.). CEPINA zaak nr. 4056, 23 februari 2005, (idealstandard). CEPINA zaak nr. 4057, 8 maart 2005, (atmosphere).
146
CEPINA zaak nr. 4059, 28 april 2005, (wallon-brabant). CEPINA zaak nr. 4060, 13 mei 2005, (vincotte). CEPINA zaak nr. 4065, 23 augustus 2005, (marinador). CEPINA zaak nr. 4066, 19 september 2005, (circle). CEPINA zaak nr. 4067, 17 augustus 2006, (rembostyling). CEPINA zaak nr. 4068, 23 september 2005, (vueling). CEPINA zaak 4071, 2 december 2005, (hrs). CEPINA zaak nr. 4073, 30 december 2005, (kustweb). CEPINA zaak nr. 4074, 13 februari 2006, (citrix). CEPINA zaak nr. 4075, 11 januari 2006, (goudenschoen). CEPINA zaak nr. 4076, 11 januari 2006, (weyth). CEPINA zaak nr. 4078, 14 februari 2006, (porthault). CEPINA zaak nr. 4077, 23 februari 2006, (kuota). CEPINA zaak nr. 4079, 8 maart 2006, (lola-liza). CEPINA zaak nr. 4082, 23 mei 2006, (touringassurance). CEPINA zaak nr. 4083, 22 augustus 2006, (artsenkrant). CEPINA zaak nr. 4084, 9 augustus 2006, (benor). CEPINA zaak nr. 4085, 31 juli 2006, (casas). CEPINA zaak nr. 4086, 5 juli 2006, (steptone). CEPINA zaak nr. 4088, 10 augustus 2006, (carte-bleue). CEPINA zaak nr. 4089, 21 augustus 2006, (cartebleu). CEPINA zaak nr. 4090, 29 augustus 2006, (gooster). CEPINA zaak nr. 4091, 7 september 2006, (immostreet). CEPINA zaak nr. 4092, 22 september 2006, (postpunten en pointposte). CEPINA zaak nr. 4094, 19 september 2006, (emanuelungaro). CEPINA zaak nr. 4095, 7 november 2006, (sublimsport). CEPINA zaak nr. 4096, 8 januari 2007, (liveproximus).
147
CEPINA zaak nr. 4097, 14 februari 2007, (infrasigna). CEPINA zaak nr. 4098, 2 april 2007, (fiat500). CEPINA zaak nr. 4099, 10 april 2007, (oracleconsulting). CEPINA zaak nr. 4100, 22 mei 2007, (carey). CEPINA zaak nr. 4103, 13 juli 2007, (farrowball). CEPINA zaak nr. 4105, 10 augustus 2007, (arganta, argena en arenta). CEPINA zaak nr. 4106, 10 augustus 2007, (argente). CEPINA zaak nr. 4110, 30 augustus 2007, (poste). CEPINA zaak nr. 4112, 4 september 2007, (elctrabel). CEPINA zaak nr. 4113, 22 augustus 2007, (aixam). CEPINA zaak nr. 4115, 4 december 2007, (runescape). CEPINA zaak nr. 4119, 30 november 2007, (maxim). CEPINA zaak nr. 4120, 23 januari 2008, (sintniklaas). CEPINA zaak nr. 4121, 25 februari 2008, (aqualibi). CEPINA zaak nr. 4122, 21 december 2007, (x20). CEPINA zaak nr. 4124, 26 februari 2008, (deceuninck). CEPINA zaak nr. 4125, 1 april 2008, (mariott). CEPINA zaak nr. 4127, 7 april 2008, (freedomofspeech). CEPINA zaak nr. 4129, 29 april 2008, (hotwheels). CEPINA zaak nr. 4130, 23 april 2008, (mrgaybelgium). CEPINA zaak nr. 4132, 28 april 2008, (continentalairlines). CEPINA zaak nr. 4134, 30 mei 2008, (enghien). CEPINA zaak nr. 4138, 5 juni 2008, (sodexo). CEPINA zaak nr. 4140, 31 juli 2008, (sascentreauto). CEPINA zaak nr. 4141, 18 juli 2008, (interband).
148
Czech Arbitration Court Decisions: http://eu.adr.eu/adr/decisions/index.php
CAC zaak nr. 35, 18 april 2006, (PST). CAC zaak nr. 271, 7 juli 2006, (CASINO, AUTO, KENO, PORN, PORNO, BANK). CAC zaak nr. 306, 22 december 2006, (MEDIATION). CAC Zaak nr. 398, 18 mei 2006, (BARCELONA). CAC zaak nr. 452, 11 december 2006, (WELLNESS). CAC zaak nr. 596, 4 juli 2006, (RESTAURANTS). CAC zaak nr. 982, 21 september 2006, (SMARTMACHINE). CAC zaak nr. 1036, 25 oktober 2006, (ABC). CAC zaak nr. 1134, 12 juli 2006 (RABBI). CAC zaak nr. 1375, 30 juni 2006 (RABBIN). CAC zaak nr. 1652, 8 augustus 2006, (SHOPPING). CAC zaak nr. 1857, 12 oktober 2006, (MEZQUITA). CAC zaak nr. 2235, 4 oktober 2006, (PALMERSCOCOABUTTER). CAC zaak nr. 2651, 20 februari 2007, (ANTAG). CAC zaak nr. 2814, 20 november 2006, (PORN). CAC zaak nr. 2929, 2 februari 2007, (SOFTAGE). CAC zaak nr. 3292, 5 februari 2007, (EGOOGLE, E-GOOGLE). CAC zaak nr. 3465, 24 januari 2007, (ROTARY). CAC zaak nr. 3949, 4 april 2007, (ACL). CAC zaak nr. 4040, 5 april 2007, (WINAMP). CAC zaak nr. 4213, 12 mei 2007, (ENTERPRISERENTALS). CAC zaak nr. 4249, 15 mei 2007, (UTBM). CAC zaak nr. 4319, 15 juni 2007, (AIRFRANCEAIRLINES). CAC zaak nr. 4345, 4 juli 2007, (MERCKGROUPE). CAC zaak nr. 4458, 17 augustus 2007, (HULLUTPAIVAT en GALNADAGAR). CAC zaak nr. 4478, 23 augustus 2007, (PICMG).
149
CAC zaak nr. 4539, 19 november 2007, (SONYERICSON). CAC zaak nr. 4661, 15 november 2007, (BAYERGARDEN). CAC zaak nr. 4739, 31 januari 2008, (TURKEY).
150
RECHTSLEER
COESEMANS, C., “De wederrechtelijke registratie van een domeinnaam” (noot onder Voorz. Rb. Brussel 11 mei 2004), RABG 2005, 955-960.
CRUQUENAIRE, A., “L’identification sur internet et les noms de domaine: quand l’unicité suscite la multiplictié”, J.T. 2001, 146-154.
DE BAUW, H., “Het reserveren van domeinnamen als oneerlijk handelsgedrag” (noot onder Brussel 1 april 1998), Computerr. 1998, 172-175.
DE CLIPPELE, F. en GOFFARD, O., “Domeinnaamkaping en rechtshandhaving. De bestraffing van de werrechtelijke registratie van domeinnamen”, R.W. 2004-2005, 401-408.
DE GRAEVE, M., “Wederrechtelijke registratie van domeinnamen: wettelijke tussenkomst nodig?”, T.V.W. 2003, 598-600.
DE PRETER, C., noot onder Brussel 30 oktober 2002, Computerr. 2003, 147-149.
DE SCHRIJVER, S., noot onder Derde Beslisser Brussel 17 november 2004, Computerr. 2005, 75-76.
DE VUYST, B., “DNS governance and GTLD dispute resolution”, I.R.D.I. 2001, 182-189.
DE WEERD, T.J.M en VAN KRALINGEN, R.W., “De WIPO Domeinnaamarbitrage-procedure”, Computerr. 2001, 253-260.
DEENE, J., “Intellectuele rechtenkroniek 2006”, NJW 2007, 530-559.
DELESIE, K., “Namaking van Beneluxmerken in cyberspace”, R.W. 1999-2000, 865-870.
DOCQUIR, B., “Le contentieux des noms de domaine”, J.T. 2007, 61-71.
EDELMAN, B., “Jurisdiction over Domain Names: Too Much Law Or Too Little?”, CircleID 2003, http://www.circleid.com/posts/jurisdiction_over_domain_names_too_much_law_or_too_little/.
151
FLAMEE, M., “Domeinnamen, Cybersquatting en ADR-procédures”, in X., Droits intellectuels: à la rencontre d’une stratégie pour l’entreprise, Brussel, Bruylant, 2002, 483-532.
GILLIS, B., “Wederrechtelijke instandhouding van een domeinnaam en de wisselwerking tussen de wet van 26 juni 2003 en de WHPC” (noot onder Voorz. Kh. Kortrijk 10 mei 2004), Jb.Hand.Med. 2004, 562-565.
GIMENEZ, A. B. en MOUTHUY, P-E., “Les noms de domaine: modes de regulation et gestion des conflits”, I.R.D.I. 2003, 85-104.
GLAS, G., “Nieuw Cepina reglement domeinnamen”, I.R.D.I. 2007, 107.
GOETHALS, P., noot onder Voorz. Kh. Brussel 27 november 1997, Computerr. 1998, 27-30.
HEREMANS, T., “Alternatieve geschillenbeslechting in het .eu domein: een overzicht van de procedure en de eerste uitspraken”, Bull. BMM 2006, 110-117.
HEREMANS, T., “De domeinnaam ‘vlaamsegemeenschap.tk’ blijft gekaapt ondanks het klauwen van de leeuw” (noot onder Rb. Brussel 11 mei 2004), Computerr. 2004, 287-290.
HEREMANS, T., “De Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen: een eerste analyse”, I.R.D.I. 2003, 105-112.
HEREMANS, T., “Een blik op online geschillenbeslechting in België”, Computerr. 2001, 247-252.
HEREMANS, T., “Mezquita.eu: van de moskee naar de virtuele wereld” (noot onder CAC zaak nr. 1857), I.R.D.I. 2007, 98-101.
HEREMANS, T., Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken, Brussel, Larcier, 2003, 224 p. JANSSENS, E., “De bescherming van vennootschapsnaam, handelsnaam en domeinnaam” (noot onder Brussel 29 mei 2001), Jb.Hand.Med. 2001, 463-469.
LIEBEN, B., noot onder Brussel 8 juni 2007, RABG 2007, 1036-1037.
152
LIEBEN, B.A.C. en PETILLION, F.J.C., “Eén jaar .eu: een kritische analyse van de preventieve maatregelen en geschillenbeslechting”, Computerr. 2007, 87-97.
LIEBEN, B.A.C. en PETILLION, F.J.C., “Overzicht van de .be beslissingen in de ADR-procedure van CEPINA (2001-2006)”, Computerr. 2007, 74-87.
NOEL, C., “La “toile” belge en ébullition suite à la libéralisation des noms de domaine en .be”, I.R.D.I. 2001, 86-87.
PETILLION, F. en STEENLANT, J., “Domeinnamen: hoe misbruik bestrijden?”, C.J. 2000, 74-78.
PETILLION, F., “Wederrechtelijk geregistreerde domeinnamen: voortaan vatbaar voor een stakingsvordering”, RABG 2003, 901-903.
PETILLION, F., ”Vormt de registratie en het gebruik van domeinnamen reclame in de zin van art. 22 en 23 WHPC?” (noot onder Voorz. Kh. Leuven 19 december 2006), Jb.Hand.Med.2006, 678-685.
STEENNOT P. en DEJONGHE, S., Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, 628 p.
TAEYMANS, M., “Plaatsnamen als domeinnamen” (noot onder Derde Beslisser Brussel 11 december 2003), Computerr. 2004, 92-93.
TIMMERMANS, R., “Het wederrechtelijk kapen van domeinnamen”, Vastgoed Info 2004, 5-7.
VAN DROOGHENBROECK, O., “Domeinnamen: wettelijk beschermde onderscheidingstekens?” (noot onder Antwerpen 18 december 2006), RABG 2007, 1011-1017.
VANHEES, H., “De wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen”, In Handels- en economisch recht: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Deurne, Kluwer, 2006, 37 p.
VERGOTE, P., “De alternatieve geschillenbeslechting voor .BE domeinnamen”, Computerr. 2002, 197198.
153
VERMANG, K., “Filip Dewinter krijgt domeinnaam”, Juristenkrant, afl. 53, 10 september 2002, 12.
WEFERS BETTINK, H., “Domeinnaamarbitrage onder de UDRP”, Mediaforum 2001, 42-47.
WEFERS BETTINK, H., noot onder Czech Arbitration Court zaak nr. 596, Computerr. 2006, 306-307.
154
ONLINE BRONNEN
Algemene Voorwaarden EURid: http://www.eurid.eu/files/trm_con_NL.pdf. Algemene voorwaarden voor domeinnaam registratie binnen het “.be”-domein beheerd door DNS BE, http://www.dns.be/pdf/Enduser_Terms_And_Conditions_nl_v4.2.pdf. CAC ADR Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. CAC ADR Supplemental Rules, http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php. DNS BE Algemene voorwaarden v1.0: http://www.dns.be/pdf/Enduser_Terms_And_Conditions_nl_v1.0.pdf. DNS BE Historiek, http://www.dns.be/nl/home.php?n=2. eEUROPE 2002 actieplan, http://europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/l24226a.htm. Geschillenregeling voor .nl domeinnamen, http://www.sidn.nl/ace.php/c,727,5828,,,,Inbreuk_op_rechten.html. ICANN Registrar Accreditation Agreement, http://www.icann.org/en/registrars/ra-agreement17may01.htm. Oude DNS BE Registratieregels, http://www.dns.be/nl/home.php?n=1002#AcceptableDomainNames. Registrar Overeenkomst 4.11, http://www.dns.be/pdf/Registrar_Agreement_nl_current.pdf. Reglement ter beslechting van de geschillen inzake domeinnamen (hierna verkort Reglement), http://www.cepina.be/NL/default.aspx?PId=124. Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, http://www.icann.org/en/udrp/udrprules-24oct99.htm. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, http://www.icann.org/en/udrp/udrp-policy24oct99.htm. WIPO 2 PROCESS REPORT, http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/. WIPO eUDRP Initiative, http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/icann301208.pdf. WIPO Overview of WIPO Panel Views on selected UDRP questions, http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html. WIPO UDRP Supplemental Rules, http://www.wipo.int/amc/en/domains/rules/supplemental/index.html.
155
