DE HANDHAVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN IN CONCERNVERHOUDINGEN
Januari 2011
Marlies van den Brekel 0593362
1
DE HANDHAVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN IN CONCERNVERHOUDINGEN
Januari 2011
Marlies van den Brekel
0593362 Hoendiepstraat 17 -2 1079 LR Amsterdam 06-44472624
[email protected] Begeleid door Dr. Joti Roest
2
INHOUDSOPGAVE
1
INLEIDING
2 RECHTSPERSOONLIJKHEID EN CONCERNVERHOUDINGEN
5
6
2.1
Rechtspersoonlijkheid
6
2.2
Concernverhoudingen
8
2.2.1 Concernrecht in Nederland
8
2.2.2 Motieven voor concernvorming
9
2.2.3 Verhoudingen binnen een concern
9
2.2.4 Zorgplicht moedervennootschap: instructiemacht en Verantwoordelijkheid
3 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT 3.1
Het belang van het intellectuele eigendom
3.2
Algemene grondslagen voor de handhaving van intellectuele
3.3
3.4
10
13 13
eigendomsrechten
14
Het merkenrecht
15
3.3.1 Grondslagen voor de bescherming van merken
15
3.3.2 De betekenis en omvang van het begrip merk
16
3.3.3 De verbodsactie van art. 2.20 BVIE
17
3.3.4 Nevenvorderingen, schadevergoeding en winstafdracht
18
Het octrooirecht
19
3.4.1 Wettelijke regelingen
20
3.4.2 De betekenis, omvang en verlening van een octrooi
20
3.4.3 Handhaving: verbodsvordering en nevenvorderingen
21
3.4.4 Schadevergoeding en winstafdracht
22
3
4
RELATIVERING VAN DE RECHTSPERSOONLIJKHEID
23
4.1
Piercing the corporate veil
23
4.2
Indirecte doorbraak van aansprakelijkheid
23
4.2.1 Geschonden zorgplicht bij stilzitten: beleidsbemoeienis
24
4.2.2 Wetenschap van benadeling
25
4.2.3 Moment van intreden zorgplicht: de peildatum
27
4.2.4 Verticale- en horizontale doorbraak
28
4.3
Aansprakelijkheid bestuurder
29
4.4
Directe doorbraak van aansprakelijkheid
30
4.4.1 Vereenzelviging als grondslag voor aansprakelijkheid
31
4.4.2 Vereenzelviging om de omzeiling van dwingende rechtsplichten te voorkomen 4.5
Indirecte of directe doorbraak van aansprakelijkheid?
32 33
5 DE HANDHAVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN IN CONCERNVERHOUDINGEN
35
5.1
Inleiding
35
5.2
Relativering van de rechtspersoonlijkheid
35
5.2.1 Jack Daniel’s
35
5.2.2 Bacardi/Blijdorp
37
5.2.3 Kempen/Kuipers
39
5.2.4 Fairfield/Eurolinguist
40
5.2.5 Tamron/Crown
40
5.2.6 Nikon/Crown
42
Verbod op grond van vrees voor herhaling
43
5.6.1 Canon/Crown
44
5.6
6
CONCLUSIE
7 LITERATUURLIJST
45
47
4
1 INLEIDING Dat intellectuele eigendomsrechten in onze kenniseconomie steeds belangrijker worden, is anno 2011 een feit van algemene bekendheid. 1 Dat ondernemingen wegens talloze redenen – denk aan organisatorische, economische en fiscale – steeds vaker in de vorm van een concern
opereren is eveneens duidelijk. De verspreiding van dergelijke
rechtspersonen binnen een groep, en het steeds meer onderverdelen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, kan de handhaving van intellectuele eigendomsrechten echter bemoeilijken. Vandaar dit onderzoek. Uit de praktijk blijkt dat optreden tegen de feitelijke inbreukmaker in een concern niet altijd het gewenste resultaat biedt; een verbod tegen de inbreukmakende rechtspersoon leidt in sommige gevallen niet tot het stoppen van de inbreukmakende handelingen. Deze scriptie fungeert als handleiding voor degenen die zich geconfronteerd zien met een veelheid aan lastig te achterhalen, vermeende inbreukmakers. Zij willen hun intellectuele eigendomsrecht gehandhaafd zien in concernverhoudingen. Met andere woorden – en tevens de hoofdvraag van mijn onderzoek –: hoe kan een groep van rechtspersonen worden aangesproken in geval er in concernverhouding inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten? Ter beantwoording van deze vraag kunnen twee wegen te worden bewandeld. Allereerst de weg van de onrechtmatige daad, door middel van doorbraak van aansprakelijkheid. Daarnaast is er de mogelijkheid een vrees voor inbreuk aan te tonen resulterende in de uitbreiding van het inbreukverbod bij andere vennootschappen. Beide wegen kunnen leiden tot een veroordeling van de groep, maar dragen verschillende vereisten en gevolgen die in het oog gehouden moeten worden. Voordat ik hieraan toe kom, behandel ik de aansprakelijkheid van de rechtspersoon – los van de groep – en de verhoudingen binnen concerns. Daarna richt ik mij tot de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. In hoofdstuk vier bespreek ik het doorbraak leerstuk, aan de hand waarvan ik in hoofdstuk vijf enkele IE rechtelijke situaties zal behandelen. Ik sluit dit onderzoek af met een conclusie. 1
Website World Intellectual Property Organisation (WIPO)> The Value of Intellectual Property, Intangible Assets and Goodwill. Zie ook G. Vergauwen e.a., ‘Accounting in de “Nieuwe Economie”: Op Zoek naar een Relevantere Berichtgeving?’, Maandblad voor Accountancy & Berijfseconomie 2001-4, p. 124-133. Zie ook de inleiding bij hoofdstuk 2 van dit artikel.
5
2 RECHTSPERSOONLIJKHEID EN CONCERNVERHOUDINGEN
2.1 Rechtspersoonlijkheid De rechtspersoonlijkheid van een onderneming is van invloed op de aansprakelijkheid van de onderneming. Nu deze scriptie de aansprakelijkheid in concernverhoudingen behandelt, is het dus van belang het een en ander te weten over de figuur van rechtspersoonlijkheid. Begin 17e eeuw ontstond de behoefte meer rechtszekerheid te creëren voor ondernemers. Het ondernemerschap brengt immers bepaalde risico’s met zich mee die, ten behoeve van economische groei, niet mogen leiden tot minder investeringen. Daarnaast bestond de behoefte om op een legitieme manier een aansprakelijkheidsbeperking te creëren. 2 Een afscheiding van het vennootschappelijk vermogen en de invoering van rechtspersoonlijkheid lijkt hierin een oplossing te bieden. 3 Sinds 1992 is het beginsel van rechtspersoonlijkheid geplaatst in artikel 5 van Boek 2 BW dat luidt: “Een rechtspersoon staat wat het vermogensrecht betreft, met een natuurlijk persoon gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit.” 4 Rechtspersoonlijkheid bezitten betekent zelf drager zijn van rechten en plichten. Aan de hoofdregel van artikel 2:5 BW koppelt men in de literatuur daarom ook wel het beginsel dat de rechtspersoon in principe aansprakelijk is voor zijn eigen schulden. 5 Er ontstaat immers een afzonderlijke entiteit, een fictieve persoon, met eigen rechten en plichten. 6 Dit is een belangrijk gevolg van de rechtspersoonlijkheid van een vennootschap; in beginsel kunnen de schuldeisers zich enkel verhalen op het vermogen van de vennootschap en niet op de bestuurders/aandeelhouders hierachter. Deze, in het recht gelegitimeerde, aansprakelijkheidsbeperking maakt het voor de ondernemer mogelijk risicovollere transacties aan te gaan. Het komt de economie bovendien uiteindelijk ten 2
Van Schilfgaarde 2009, p. 14. Voor een uitgebreide uiteenzetting over de periode van de VOC en de ontwikkelingen van de NV vóór de codificatie verwijst Van Schilfgaarde naar: E.J.J. van den Heijden, De ontwikkeling van de naamloze vennootschap in Nederland vóór de codificatie, diss. 1908 en S. van Brakel, De Hollandsche handelscompagnieën der zeventiende eeuw, diss. 1908. 4 Van 1976 tot 1992: art. 2:4 BW (oud), vóór 1976: art. 1691 BW (oud). 5 Van Schilfgaarde 2009, p. 18. 6 Houwen 1993, p. 713. 3
6
goede wanneer ondernemingsactiviteiten worden ontwikkeld waaraan belangrijke, financiële risico’s kleven. Het gebruik van meer dan één vennootschap opent daarbij de mogelijkheid van een meervoudige afwenteling van het ondernemersrisico, een legitieme beperking van de aansprakelijkheid. 7 Zij behelst echter ook het risico op zodanige aanwending dat ongewenste effecten kunnen optreden die de rechtszekerheid aan kunnen tasten. 8 Leerstukken als ‘piercing the corporate veil’ ofwel ‘doorbraak van aansprakelijkheid’ kunnen hier tegenwicht in bieden. De
rechtspraktijk
opent
voor
crediteuren
de
mogelijkheid
om
een
andere
concernmaatschappij dan hun debiteur aan te spreken voor schulden van deze debiteur. Doorgaans is deze aansprakelijkheid dan gelegen in een eigen onrechtmatige daad van de moeder jegens de schuldeisers. De zgn. indirecte doorbraak van aansprakelijkheid. 9 Het beginsel van rechtspersoonlijkheid van de onderneming wordt hiermee niet daadwerkelijk doorbroken, immers loopt de aansprakelijkheid van de moeder ‘om de dochter heen’. Tegenover deze indirecte doorbraakvorm staat de directe doorbraak van aansprakelijkheid. Hierbij wordt het identiteitsverschil tussen betrokken rechtspersonen ter zijde gesteld en worden deze als het ware vereenzelvigd. De schuld van de dochter wordt de schuld van de moeder. 10 Al dertig jaar geleden – nog voor de meest toonaangevende arresten op dit gebied – werd gespeculeerd over de verhoudingen tussen het beginsel van rechtspersoonlijkheid en het leerstuk van doorbraak. In het algemeen wordt echter nog steeds aanvaard: “(…) de gedachte dat doorbraak in welke vorm dan ook, op zichzelf genomen met het begrip rechtspersoon verenigbaar is”. 11 Volgens de redactie van de ‘doorbraak-editie’ van de WPNR 12 kan weinig bezwaar worden gemaakt tegen het leerstuk van de doorbraak van aansprakelijkheid. De rechtspersoon kan immers als rechtssubject tot op zekere hoogte met de natuurlijke persoon gelijk worden gesteld, maar is daarbij nog steeds een rond de mens als rechtssubject gebouwde constructie in een rond de mens als rechtssubject gebouwd stelsel. Doorbraak is, aldus de redactie van het blad, geen ondermijning van het 7
Bartman/Dorresteijn 2009, p. 15. Houwen 1993, p. 713. 9 Bartman/Dorresteijn 2009, p. 264. 10 Idem, p. 265. 11 Inleiding door de redactie bij het themanummer ‘doorbraak van aansprakelijkheid’ WPNR 1981-5575, p. 545 12 WPNR 1981-5575 8
7
stelsel maar juist een noodzakelijk element daarin, de verbinding tussen bouwsel en kern. 13
2.2 Concernvorming Ter voorbereiding op de volgende hoofdstukken is het relevant om het een en ander over concernverhoudingen te weten. De probleemstelling heeft immers betrekking op de aansprakelijkheid in concernverhoudingen. Hierbij is het voornamelijk van belang te kijken
naar
de
onderlinge
zeggenschapsposities
tussen
moeder-
en
dochtervennootschappen, aangezien deze verplichtingen later zullen leiden tot het al dan niet kunnen bewerkstelligen van aansprakelijkheid.
2.2.1 Concernrecht in Nederland De Nederlandse wetgeving kent geen systematische, op zichzelf staande regeling van het concernrecht als geheel, volgens de heersende opvatting bestaat hier geen behoefte aan. De gedachte leeft dat de regels die voor enkelvoudige vennootschappen gelden, ook in voldoende mate op concernverhoudingen kunnen worden toegepast. 14 Er is wel een wettelijke definitie van zowel groep als groepsmaatschappij te vinden in art. 2:24b BW: “Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden.” Deze definitie hangt nauw samen met de definitie van het concern die in de praktijk meer gebruikelijk is. Bartman/Dorresteijn geeft deze helder weer: “Een eenheid, waarin rechtspersonen en/of personenvennootschappen onder centrale leiding organisatorisch zijn verbonden, gericht op duurzame deelneming aan het economisch verkeer.” 15 Bovengenoemde auteurs hebben ervoor gekozen het – volgens de wetsgeschiedenis 16 meest belangrijke – element van ‘centrale leiding’ in het concernbegrip op te nemen. Van belang is na te gaan wanneer er sprake is van centrale leiding door de overheersende 13
Bartman 1989, p. 6 Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, nr. 813 en 814. 15 Bartman /Dorresteijn 2009, p. 1. 16 Kamerstukken II 1969/70, 10 751, nr. 3, p. 13 14
8
vennootschap en wanneer niet. Dit kan immers mede betrekking hebben op het beantwoorden van de vraag wanneer de moeder aansprakelijk gehouden kan worden voor het handelen van één van haar dochterondernemingen.
2.2.2 Motieven voor concernvorming Aan het spreiden van activiteiten over meerdere vennootschappen kunnen verschillende motieven ten grondslag liggen, denk aan fiscale-, bedrijfseconomische-, organisatorischerisico- en aansprakelijkheidsmotieven. Meest belangrijk zullen de beweegredenen van economische- en financiële aard zijn 17 , deze worden hier echter buiten beschouwing gelaten. Voor deze en fiscale beweegredenen verwijs ik naar bestaande literatuur hierover. 18
Belangrijker
in
deze
context
zijn
echter
de
risico-
en
aansprakelijkheidsmotieven die aan de vorming van een concern ten grondslag kunnen liggen. Hierbij dient in aanmerking genomen te worden dat het voeren van een onderneming in één vennootschap al een belangrijke beperking van de aansprakelijkheid met zich mee brengt. Hier is al eerder het een en ander over opgemerkt. De oprichting van een concern leidt tot nog verdere risicospreiding, een goed motief voor bedrijfsovernames in diverse branches. Deze meervoudige afwenteling van het ondernemersrisico zorgt ervoor dat het mislukken van één project niet tot de ondergang van de gehele onderneming leidt, zo wordt het dus mogelijk meer risicovolle ondernemingsactiviteiten te ontwikkelen. 19
2.2.3 Verhoudingen binnen een concern In artikel 2:24b BW zijn twee elementen als grondslag voor een concern terug te vinden, te weten; ‘een economische eenheid’ en ‘organisatorische verbondenheid’. Over de onderlinge verhoudingen is echter weinig gezegd. Volgens Bartman/Dorresteijn is de vaagheid van art. 24b met name te wijten aan het feit dat het artikel naar aanleiding van de problematiek van de geconsolideerde jaarrekening in boek 2 BW terecht is gekomen en vanuit dat punt is ingedeeld. 20 Dit is overigens ook de reden waarom het element
17
Volgens Bartman /Dorresteijn 2009 Zie voor de literatuur op dit gebied C.P. Engwerda, Holdingstructuren, Deventer: Kluwer 1998. 19 Bartman/Dorresteijn 2009, p. 15. 20 Idem, p. 31. 18
9
‘economische eenheid’ in de tekst is opgenomen. 21 De organisatorische verbondenheid wijst op een zekere mate van (centrale) leiding. De meeste auteurs zijn het erover eens dat er voor een aanname van centrale leiding een overheersende invloed door de moeder moeten worden uitgeoefend in het beleid van de dochter. 22 De meningen verschillen echter wanneer het gaat om de vraag hoe intens deze leiding moet zijn om van een groepsband te kunnen spreken. Westbroek vertaalt deze vraag naar bedrijfseconomische begrippen en komt tot de conclusie dat centrale leiding aanwezig is wanneer rechtstreeks door de moeder het ondernemingsbeleid van de afhankelijke instantie wordt bepaald. 23 Volgens Timmerman dient de concernleiding doelstellingen vast te stellen voor de groep in zijn geheel en de strategieën van onderliggende ondernemingen hierop aan te passen. 24 Honée trekt zwaarder aan het begrip en stelt dat hier pas van gesproken kan worden indien alle onderdelen van het beleid van de dochter door de moeder worden bepaald. 25 Volgens Bartman/Dorresteijn wordt centrale leiding verwezenlijkt door directe of indirecte meerderheidsdeelnemingen in het kapitaal en contractuele voorzieningen. 26 Deze meerderheidsdeelneming is ook als centraal element terug te vinden in de wettelijke omschrijving van het begrip dochtermaatschappij in art. 2:24a BW. In de literatuur wordt voor het juridische groepsbegrip voornamelijk naar dit artikel verwezen – voldoet een rechtspersoon aan de criteria genoemd in dit artikel, dan is zij dochter in de zin van dit artikel – terwijl men aan art. 2:24b BW refereert wanneer het gaat om het economische groepsbegrip. 27 Afsluitend dient opgemerkt te worden dat men de uitoefening van ‘centrale leiding’ niet behoort te verwarren met het ‘bestuur’ van de vennootschap. Het besturen van de vennootschap is, volgens art. 2:129 en 2:239 BW, de taak van het bestuursorgaan. 2.2.4 Zorgplicht moedervennootschap: instructiemacht en verantwoordelijkheid Het bestuur van de moedermaatschappij is belast met het besturen van haar eigen vennootschap, maar niet met het besturen van andere concernvennootschappen. Wel dient de moeder een meer afstandelijke leidinggevende taak te vervullen ten behoeve van de 21
Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, nr. 816. Kruidenier 2006, p. 178. 23 Westbroek 1969, p. 11. 24 Timmerman 1985, p. 54. 25 Honée 1981, p. 52 26 Zie voor meer informatie hierover Bartman/Dorresteijn 2009 27 Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht Effectenrecht, art. 2:24a BW. Auteur: D. Tonkelaar. 22
10
groep, zij heeft een zekere instructiemacht. Deze komt meestal tot uiting in overleg en wederzijdse beïnvloeding, bijvoorbeeld in de algemene vergadering van aandeelhouders van de dochtervennootschap. 28 De instructiemacht van de moeder gaat gepaard met de afhankelijkheidsverhouding binnen het concern. Zij bestaat ongeacht of in de statuten van de onderneming een instructiebevoegdheid is opgenomen of niet. Deze instructiemacht vindt echter wel haar grenzen in de eigen verantwoordelijkheden en autonomie van de dochtervennootschap. 29 Het startpunt is het Osby-arrest van de Hoge Raad uit 1981. Hierin bevestigd hij een dergelijke instructiemacht en breidt deze uit met een op de moeder rustende zorgplicht jegens de schuldeisers van de dochter. In casu had de moeder nagelaten zich de belangen van nieuwe schuldeisers van de dochter aan te trekken, doordat zij tot zekerheid van een door haar aan de dochter verstrekte lening nagenoeg alle activa van de dochter had overdragen. Dit kan volgens de Hoge Raad resulteren in een onrechtmatige daad van de moeder jegens de nieuwe crediteuren. De kans op aansprakelijkheid geldt, aldus de Hoge Raad, met name indien “de moeder een zodanig inzicht in en zeggenschap over het beleid van de dochter heeft, dat zij, gelet op de omvang van haar vordering en van de zekerheidsoverdracht en het verloop van zaken in het bedrijf van de dochter, ten tijde van gedragingen als voormeld wist of behoorde te voorzien dat nieuwe schuldeisers zouden worden benadeeld bij gebrek aan verhaal, en desalniettemin nalaat zorg te dragen dat die schuldeisers worden voldaan.” 30 Wanneer aan de moeder geen zekerheden zijn verschaft zal dat moeten worden beschouwd als verzachtende omstandigheid bij de vraag of de moeder een zorgplicht had en wat de peildatum voor deze zorgplicht zou zijn.31 Een belangrijk vereiste wanneer gesproken wordt over de verhoudingen binnen een concern is, aldus de Hoge Raad in 1990 (OGEM), dat de moedervennootschap leiding dient te geven aan de dochtervennootschap(pen) en in te grijpen indien dit uit oogpunt van het concernbelang nodig is. Het OGEM-arrest geeft een duidelijke regel omtrent de inhoud van de plicht tot concernleiding in het belang van de aandeelhouders van de moeder. Omega Project BV – een dochter van OGEM – verstrekte onvoldoende 28
Uniken Venema 1981, p. 584. Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, nr. 832. 30 Hoge Raad 25 september 1981, NJ 1982, 443 (Osby) 31 Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, nr. 842. 29
11
inlichtingen aan de concernleiding en onttrok zich aan het toezicht en de leiding van de moeder. Dit werd het bestuur van OGEM verweten; zij had nagelaten zich te informeren omtrent de gang van zaken bij Omega. Raaijmakers stelt in de noot bij het arrest, dat een behoorlijke taakvervulling van het bestuur van de moeder zelfs verplicht tot het geven van centrale leiding. Dit betekent dat de dochter zich ook niet zonder meer kan onttrekken aan het door de moeder bij haar gewenste beleid. Het bestuur van de moeder dient kort gezegd niet alleen de belangen van de moeder zelf te behartigen, maar ook die van de onderliggende groepsvennootschappen; het heeft een concernleidingsplicht. 32 Deze leidingsplicht houdt in dat de moeder op straffe van verwijt van handelen in strijd met de beginselen van verantwoord ondernemerschap, bij de dochter dient in te grijpen indien dit uit het oogpunt van concernbelang nodig is. 33 Omgekeerd geldt dit ook voor de dochter, haar handelen wordt eveneens gekleurd door het belang van de groep, echter weegt het concernbelang hier niet op voorhand zwaarder dan de andere betrokken belangen, aldus de Hoge Raad in het Juno-arrest van 2001. Het Hof, aldus de Hoge Raad: “[...] heeft het immers voor de toepassing van die maatstaf kennelijk uitsluitend het concernbelang van Juno maatgevend geoordeeld en aldus uit het oog verloren dat voor de tot het concern behorende vennootschappen afzonderlijk moet worden beoordeeld of sprake is van onbehoorlijk bestuur. Daarbij kan het belang van het concern een rol spelen, maar dit kan niet doorslaggevend zijn in die zin dat het prevaleert boven de andere bij de onderscheiden vennootschappen betrokken belangen. Omtrent een afweging van deze belangen houdt de weergegeven overweging niets in.” 34 Op de gevolgen van het schenden van de zorgplicht door de moedervennootschap, kom ik in hoofdstuk vier uitgebreid terug.
32
Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, nr. 827. Idem, nr. 828. 34 Hoge Raad 26 oktober 2001, NJ 2002, 94 (Juno). 33
12
3
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT
3.1 Het belang van het intellectuele eigendom In onze huidige kenniseconomie spelen intellectuele eigendomsrechten een zeer belangrijke rol. Uit een recent onderzoek blijkt dat 70% van de Europese marktwaarde wordt bepaald door de waarde van het intellectueel eigendom hierin. 35 Onderzoek en creativiteit worden aangemoedigd en ondernemingen wordt de mogelijkheid geboden hun concurrentiepositie in de markt te versterken. De economische waarde van bedrijven wordt tegenwoordig immers niet meer alleen bepaald door tastbare bezittingen van een onderneming, maar steeds meer door kennis en immateriële activa in de vorm van merken en octrooien. 36 Volgens een onderzoek van Ocean Tomo, een Amerikaanse handelsbank gericht op intellectueel eigendom, is intellectueel kapitaal het belangrijkste eigendom van de onderneming geworden. Zo bestond in 1975 nog 80% van de waarde van ondernemingen uit vaste activa (zoals machines, gebouwen, etc.) en 20% uit immateriële activa (zoals octrooien, handelsnamen, merken etc.). Tegenwoordig is dat precies omgekeerd. 37 Zo kan de waarde van sterke merknamen voor het bedrijfsleven nauwelijks afdoende worden benadrukt. Zoals door Peter Martin – tot 2002 leidend financieel analist bij de Financial Times – treffend werd verwoord: “Patents expire, technology can be out-innovated, but a presence in millions of consumers’ brains is an advantage that is less easily competed away.” 38 Het beschermen van de immateriële activa binnen een onderneming is dus van cruciaal belang. Het steeds groter wordende belang van intellectuele eigendom in onze economie gaat gepaard met een toenemende bedreiging op deze rechten. Namaak producten komen meer
35
Dit onderzoek is door Ocean Tomo, een Amerikaanse bank gericht op intellectueel eigendom Deze immateriële waarde werd berekend door de materiële boekwaarde van een bedrijf af te trekken van de marktwaarde. Zie de website van Ocean Tomo>Intangible value as percent of market value for non-US markets. 36 Website Nederlands octrooicentrum > strategische keuzes > geld verdienen met octrooien > exploitatie 37 Ocean Tomo > Ocean Tomo's Intangible Asset Market Value Study. Dit jaarlijkse onderzoek is gedaan onder ondernemingen uit de Standard en Poors. Dit is een index waarin de vijfhonderd meest toonaangevende Amerikaanse ondernemingen zijn ondergebracht uit verschillende branches. 38 P. Martin, Survival of the fittest, Financial Times, 14 juli 1998. Opmerking ontleent aan F. de Hosson, ‘Ontwikkeling, eigendom en gebruik van merken binnen het internationale concern’ WFR 1999-6432, nr. 707.
13
en meer voor, zeker nu de markt hiervoor steeds professioneler wordt. 39 Toenemende transparantie en technologische ontwikkelingen zorgen immers voor een groeiend aantal mogelijkheden voor de exploitatie van merken, maar maken misbruik en concurrentie tegelijkertijd ook gemakkelijker. Het is daarom voor het bedrijfsleven belangrijk voldoende aandacht te besteden aan de bescherming van IE- rechten. En dat gebeurt ook.
3.2 Algemene grondslagen voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten Op 29 april 2004 is de Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten 40 in werking getreden. Met de Richtlijn is beoogd de civielrechtelijke handhaving van deze rechten te harmoniseren, teneinde een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming in de interne markt te waarborgen. 41 Deze Handhavingsrichtlijn heeft in 2007 gezorgd voor de toevoeging van titel vijftien ‘Van rechtspleging in zaken betreffende rechten van intellectuele eigendom’ aan het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 42 Deze titel is van aanvullende toepassing op alle civielrechtelijke procedures betreffende inbreuken op IE- rechten. Een nieuwe belangrijke – en vrij vergaande – beschermingsmaatregel die hiermee werd ingevoerd is het ‘ex parte’ verbod (art. 1019e Rv) die de IE- rechthouder de mogelijkheid biedt in spoedeisende zaken – met name indien uitstel leidt tot onherstelbare schade – een inbreukverbod te krijgen van de voorzieningenrechter zonder de vermeende inbreukmaker op te roepen. 43 Ook nieuw is de mogelijkheid van een volledige proceskostenveroordeling (art. 1019h Rv). Als algemene regel geldt daardoor dat (redelijke) gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt door deze kunnen worden teruggevorderd, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. 44 In de volgende paragrafen volgt een uiteenzetting van de belangrijkste handhavingsprocedures, waarbij ik mij beperk tot het merken- en octrooirecht.
39
Gielen 2007, p. 635 ev. PbEU 2004, L 195/16. 41 Par. 10 Considerans. 42 Stb. 2007, 108. 43 Van der Laan 2007, p. 96 44 Eijsvogels 2009, p. 3. 40
14
3.3 Het merkenrecht Een merk is het visitekaartje van een onderneming. Het onderscheidt immers de verschillende aangeboden producten en diensten van de verschillende ondernemingen. Het zijn identificatiemiddelen die de herkomst van het product waarborgen. Naast deze herkomstfunctie heeft het merk ook een belangrijke communicatiefunctie. Hieronder wordt verstaan dat met bepaalde kenmerken van de gemerkte producten (met name door reclame) met het merk wordt gecommuniceerd (men denke bijvoorbeeld aan bepaalde associaties, levensstijlen e.d.). Het merk roept een bepaald gevoel op.45 Maar hoe kan een merk worden gedefinieerd, waar liggen haar grondslagen en wat is de procedure voor de handhaving van het recht op een merk? Deze vragen zullen in onderstaande subparagrafen worden beantwoord.
3.3.1 Grondslagen voor de bescherming van merken Op 1 september 2006 is het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) in werking getreden waarin het gehele merkenrecht voor de Benelux is vastgelegd. 46 Hierin staat ook de eerder in Nederland geldende Benelux Merkenwet (BMW) – die overigens is aangepast aan de Merkenrichtlijn47 , een ander belangrijk instrument – en het Benelux Verdrag inzake warenmerken (BMV) opgenomen. 48 De doelstelling bij de invoering van het BVIE is een uniform recht te creëren, welke echter slechts gedeeltelijk is bereikt. 49 Over de interpretatie van de inhoud blijven namelijk nogal wat verschillen bestaan, wat leidde tot de aanstelling van het Benelux Gerechtshof (BenGH) – op basis van art. 1.15 van dit verdrag – voor de uitleg van het BVIE. 50 Zowel de regeringen als de nationale rechtscolleges kunnen vragen stellen, voor partijen zelf is geen rechtstreeks beroep mogelijk. Het HvJ EG is echter primair bevoegd vragen te beantwoorden omtrent het BVIE wanneer het gaat om door de eerste merkrichtlijn geharmoniseerde bepalingen van het BVIE, of om de bepalingen die naar aanleiding van de Handhavingsrichtlijn in het verdrag
zijn
opgenomen.
Wanneer
onduidelijkheid
bestaat
over
de
45
Deze nieuwe functies van merken zijn door het HvJ EG geïntroduceerd in: HvJ EG 18 juni 2009, zaak C487/07, (L’Oreal/Bellure) 46 Trb. 2006, 96. 47 Ook wel Handhavingsrichtlijn genoemd. PbEG 1989, L40/1. 48 Stb. 1963, 221. 49 Gielen 2007, p. 204. 50 Het BenGH werd ingesteld bij verdrag van 1965 (Trb. 1965, 71).
15
handhavingsbepalingen dient ook het BenGH – indien het geharmoniseerd recht betreft – vragen te stellen aan het HvJ EG. 51 Naast het Benelux merkenrecht is er ook het Gemeenschapsmerk geregeld bij de Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo). 52 Uitgangspunt van de Verordening is dat door één inschrijving bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (het BHIM) een exclusief recht op een Gemeenschapsmerk wordt verkregen. Dit merk geldt dan in alle landen van de Europese Gemeenschap en bestaat geheel naast, en parallel aan, de nationale merkenrechtelijke systemen (en het BVIE). Inbreukprocedures dienen aangebracht te worden bij nationale rechtbanken die in de lidstaten zijn aangewezen als Gemeenschapsmerkenrechtbanken. In Nederland is dit de rechtbank Den Haag. Voor de bespreking van het merkenrecht richt ik mij voor nu enkel tot het BVIE, nu ik geen ruimte heb alle te bespreken BVIE bepalingen te herhalen vanuit de GMVo.
3.3.2 De betekenis en omvang van het begrip merk Art. 2.1 BVIE geeft de definitie van een merk: “1. Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.” Deze definitie is zeer ruim op te vatten. Zo zijn kleur-, vorm-, tast- en klankmerken vatbaar voor registratie, mits zij voldoen aan de eis van grafische voorstelling (te denken valt bijvoorbeeld aan een notenbalk bij een klankmerk) 53 . Toch blijkt uit de praktijk dat 99% van de registraties woord- of beeldmerken zijn. 54 Een woordmerk omvat de naam waaronder een product (of dienst) op de markt is en bij een beeldmerk moet gedacht worden aan logo’s, etiketten of woorden in een speciale opmaak.
51
Gielen 2007, p. 205. Gemeenschapsmerkenverordening (Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 26 februari 2009; PbEU 24 maart 2009, L 78/1). 53 Volgens HvJ EG 12 december 2002, NJ 2003, 600 (Sieckmann). 54 Zie de website van het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE)>Merken>Wat is een merk? 52
16
3.3.3 De verbodsactie van art. 2.20 BVIE Volgens art. 2.2 BVIE wordt een recht op een merk verkregen door de inschrijving van het merk, waarvan het depot is verricht binnen het Benelux gebied – dit geschiedt volgens art. 2.5 BVIE hetzij bij de nationale diensten, hetzij bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) – of voortvloeiend uit een inschrijving bij het Internationaal bureau voor de bescherming van de industriële eigendom te Genève 55 . Een dergelijke inschrijving is tien jaar geldig, gedurende welke periode het merk beschermd is tegen inbreuken. Deze inschrijving kan telkens weer met tien jaar worden verlengd. 56 De beschermingsomvang – geregeld in BVIE en BMW 57 – geeft aan dat het onder omstandigheden mogelijk is een ander het gebruik van een (overeenstemmend) merk te verbieden. Dit geldt onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, 58 art. 6:162 BW komt dus een aanvullende werking toe. Dit geldt alleen voor ingeschreven merken. Voor de praktijk betekent dit dat de merkhouder ook op zal kunnen treden wanneer het inbreukmakende teken strijdig is met andere exclusieve rechten of wettelijke bepalingen. 59 De voornaamste inbreukmakende handelingen zijn blijkens art. 13A lid 2 BMW het aanbrengen van het merk op een verpakking, aanbieden, verhandelen en in- en uitvoeren van gemerkte waren en het gebruik in stukken voor zakelijk gebruik. 60 Om de bescherming van een merk in te roepen – dit kan alleen in een geding bij de rechter op grond van art. 4.5 BVIE – dient dit merk voor of tijdens het geding te worden gedeponeerd en ingeschreven. 61 Vervolgens zal, wanneer de vordering toegewezen wordt, de gedaagde in de bodemprocedure veroordeeld worden het gebruik van het verboden merk te staken. In kort geding vindt eerst een belangenafweging plaats, waarbij ‘enerzijds het voorlopig karakter van een rechterlijk oordeel in kort geding en de ingrijpendheid van een verbod en anderzijds de omvang van de voor de eiser bij
55
Cursief is de tekst van art. 2.2 BVIE. Art. 2.9 BVIE. 57 Art. 2.20 BVIE en art. 13A lid 1 BMW. 58 Art. 2.20 BVIE. 59 Tekst en Commentaar Intellectuele Eigendom 2009, uitleg bij art. 2.20 BVIE. Auteur: Gielen. 60 Wefers Bettink 2004, p. 2. 61 Art. 2.19 BVIE. 56
17
voortzetting dreigende schade bij uitblijving van een verbod in aanmerking dienen te worden genomen.’ 62 Het verkregen verbod geldt voor de gehele Benelux, tenzij de vordering bijvoorbeeld gebaseerd is op art. 6:162 BW; in dat geval geldt zij alleen in Nederland. Onder omstandigheden kan de rechter echter ook een verbod uitspreken voor handelingen buiten het Benelux-gebied, wanneer deze handelingen daar eveneens inbreuk maken op een nationaal merk. 63 Om te voorkomen dat de inbreukmaker het verbod overtreedt kan de rechter op verzoek van de rechthebbende tevens een dwangsom aan het verbod verbinden. 64 In de praktijk is dit zeer gebruikelijk.
3.3.4 Nevenvorderingen, schadevergoeding en winstafdracht Naast het verbod zijn er nog een aantal nevenvorderingen in de wet te vinden, die kunnen worden ingeroepen om het nadelige effect van de inbreuk te beperken. Zo is het mogelijk een vordering in te stellen tot informatieverschaffing door de inbreukmaker over al hetgeen hem bekend is omtrent de inbreukmakende producten. 65 Ook afgifte ter vernietiging of onbruikbaarmaking van de inbreukmakende producten of de materialen die gebruikt zijn om de inbreukmakende producten te vervaardigen wordt vaak verzocht. 66 Daarnaast bestaat de mogelijkheid een vordering in te stellen tot terugname van de goederen uit het handelsverkeer. 67 Op grond van art. 2.21 BVIE kan de merkhouder bij inbreuk op zijn merkrechten naast een verbod ook schadevergoeding vorderen. Dit moet in verband met art. 45 TRIPSVerdrag worden gelezen, welk voor de toekenning van schadevergoeding vereist dat de inbreukmaker wist of had moeten weten dat hij de inbreuk pleegde. Voor de vaststelling van het te vergoeden bedrag houdt de rechter uiteraard rekening met de omstandigheden van het geval, zoals negatieve economische gevolgen die de merkhouder heeft ondervonden en de onrechtmatig verkregen winst van de inbreukmaker. 68
62
Hoge Raad 15 december 1995, NJ 1996, 509 (m.nt. D.W.F. Verkade) Tekst en Commentaar Intellectuele Eigendom 2009, art. 2.20 BVIE. Auteur: Gielen. 64 Art. 2.22 lid 3 BVIE 65 Art. 2.22 lid 4 BVIE 66 Art. 2.21 lid 3 BVIE 67 Art. 2.22 lid 1 BVIE 68 Art. 2.21 lid 2 sub a BVIE. 63
18
Belangrijk te realiseren is echter dat veel inbreukzaken in kort geding worden afgedaan, de merkhouder wil immers zo spoedig mogelijk een einde maken aan de inbreukmakende handelingen. In kort geding is het in principe niet mogelijk schadevergoeding te vorderen nu het voorlopige maatregelen betreft, een voorschot kan wel worden toegewezen. In het HBS/Danestyle-arrest 69
oordeelde
de
Hoge
Raad
over
de
toewijzing
van
schadevergoeding in een kort geding dat “uit de enkele omstandigheid dat een spoedeisend belang bij het gevraagde inbreukverbod bestaat, niet volgt dat een zodanig belang óók bestaat bij toewijzing van een geldsom als voorschot op een ter zake van reeds gepleegde inbreuken verschuldigde schadevergoeding.” 70 Dit betekent voor de praktijk dat een voorschot op schadevergoeding in inbreukzaken maar zelden wordt toegewezen. De merkhouder zal een nieuwe procedure moeten starten om schadevergoeding te kunnen vorderen, wat in de praktijk maar zelden werkelijk gebeurt. 71 Volgens lid 4 van art. 2.21 BVIE kan de rechthebbende ook winstafdracht vorderen in geval sprake is van gebruik te kwader trouw. Volgens het BenGH doelt het vereiste van kwade trouw in de bepaling op gevallen van piraterij (moedwillige namaak van merkproducten). 72 Opmerkelijk is dat deze opvatting niet strookt met de bepaling van art. 45 lid 2 TRIPS, waarin staat dat de rechter in gevallen winstafdracht kan toewijzen, ook indien de inbreukmaker niet wist dat hij de inbreuk maakte. De bewoordingen van de TRIPS-bepaling zijn dus veel ruimer dan de uitleg van het BenGH. 73
3.4 Het octrooirecht Het octrooirecht heeft betrekking op uitvindingen. Wie in het bezit is van een octrooi, heeft het recht ‘het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in
69
Hoge Raad 14 april 2000, NJ 2000/489, (HBS/Danestyle) m.nt. D.W.F. Verkade. R.o. 3.2. 71 J. Becker, ‘Schadevergoeding in kort geding IE-zaken’, publicatie op de website van Dirkzwager Advocaten>procesrecht>24 augustus 2007. 72 BenGH 11 februari 2008, NJ 2008, 535, (Ondeo/Michel). 73 Tekst en Commentaar Intellectuele Eigendom 2009, art. 2.21 BVIE, Auteur: Ch. Gielen. 70
19
voorraad te hebben.’ 74 De octrooihouder heeft, in economische termen, een tijdelijke monopolie op de exploitatie van een bepaalde uitvinding. Hij geniet dus tijdelijk een exclusief recht op zijn uitvinding, terwijl anderen – door openbaarmaking van het octrooi – de mogelijkheid wordt geboden van de techniek kennis te nemen en hierop voort te bouwen. 75 In het navolgende zal worden ingegaan op de bescherming van octrooien, de grondslagen hiervoor en hoe handhaving hiervan mogelijk wordt gemaakt.
3.4.1 Wettelijke regelingen De eerste Nederlandse octrooiwet dateert uit 1817. Deze werd herhaaldelijk gewijzigd en vervangen, wat uiteindelijk leidde tot de invoering in 1995 van de – thans geldende – Rijksoctrooiwet (ROW). 76 Naast de Nederlandse ROW vindt het huidige octrooirecht zijn regeling in het Europees Octrooiverdrag (EOV) 77 . Dit verdrag maakt het mogelijk om met één octrooiaanvraag een bundel van octrooien te verkrijgen, die gelden in alle EOV-lidstaten apart. Deze Europese octrooien hebben dezelfde rechtsgevolgen als nationale octrooien in de desbetreffende landen en worden overeenkomstig het nationale recht behandeld. Belangrijk is te realiseren dat deze Europese octrooien na verlening als het ware uit elkaar vallen in allerlei nationale octrooien. 78 Het octrooirecht is dus – kort gezegd – territoriaal beperkt tot het grondgebied van iedere verdragsstaat afzonderlijk. De handhaving van octrooirechten geschiedt in Nederland op basis van art. 70 – 74 ROW. Daarnaast beschikt de octrooihouder over de middelen die het gewone procesrecht biedt. Art. 80 ROW schrijft voor dat voor de meeste vorderingen in octrooiprocedures alleen de Rechtbank Den Haag bevoegd is, wegens de vaak omvangrijke en complexe materie. 79
3.4.2 De betekenis, omvang en verlening van een octrooi Volgens art. 2 lid 1 ROW zijn vatbaar voor octrooi “uitvindingen op alle gebieden van de technologie die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid.” Er moet dus in eerste plaats sprake zijn van een 74
Art. 53 ROW Zie de website van het Octrooicentrum>Octrooi, merk of model?>Octrooi. 76 Stb. 1995, 51. 77 Trb. 1976, 101. 78 Art. 64 EOV. 79 Huydecoper & Van Nispen 2002, p. 251. 75
20
nieuwe uitvinding, logisch: de octrooiering van een reeds bestaande toepassing is onwenselijk. Nieuwheid houdt in dat de toepassing vóór de datum van indiening nergens ter wereld openbaar bekend mag zijn (ook niet door toedoen van de aanvrager zelf). Voorts dient de uitvinding op uitvinderswerkzaamheid te berusten, dit wordt ook wel het vereiste van inventiviteit genoemd. 80 De oplossing die ergens voor gevonden is, mag volgens art. 2 lid 1 en 6 ROW dus niet voor de hand liggend zijn. Een octrooi kan alleen verkregen worden op aanvraag van de rechthebbende. De verlenende instantie is voor Europese octrooien het Europees Octrooibureau (EOB) en voor Nederland het Octrooicentrum Nederland (art. 24 ROW). Een octrooi wordt tijdelijk, voor een periode van twintig jaar, verleend en na afloop van deze beschermingsperiode de techniek vrij te gebruiken voor iedereen. 81
3.4.3 Handhaving: verbodsvordering en nevenvorderingen De handhaving van een octrooi is geregeld in art. 70 tot 74 ROW en is – in tegenstelling tot de handhaving van merkrechten – pas mogelijk wanneer het octrooi al verleend is. Naast de regels van de ROW beschikt de octrooihouder over handhavingsmiddelen die het gewone procesrecht daarvoor biedt. Art 70 lid 1 ROW: “De octrooihouder kan zijn octrooi handhaven jegens een ieder die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, een der in artikel 53, eerste lid, genoemde handelingen verricht.” Voor een omschrijving van de handelingen verwijs ik naar de tekst van artikel 53 ROW. Wanneer blijkt dat een dezer handelingen verricht wordt, komt de octrooihouder een aantal maatregelen toe welke bijna alle een vordering uit onrechtmatige daad betreffen. Een octrooi-inbreuk wordt namelijk gezien als ‘inbreuk op een recht’ – art. 6:162 lid 2 BW – en is daarmee een species van de onrechtmatige daad. 82 Allereerst kan deze vordering strekken tot het opleggen van een rechterlijk verbod, welke haar fundament vindt in art. 3:296 BW. Hiervoor is niet nodig dat deze handelingen al hebben plaatsgevonden, voldoende is een dreiging van de inbreuk.
83
Evenals bij de handhaving van merkrechten komt ook aan de
octrooihouder in geval van inbreuk op zijn recht een aantal nevenvorderingen toe. Zo kan 80
Gielen 2007, p. 32 Art. 36 lid 6 ROW. 82 Huydecoper & Van Nispen, p. 258. 83 Huydecoper & Van Nispen, p. 400. 81
21
hij onttrekking aan het verkeer en vernietiging van de inbreukmakende producten vorderen op grond van art. 70 lid 7 ROW. Daarnaast is in de rechtspraak erkend dat de inbreukmaker in sommige gevallen bevolen kan worden zijn ‘voorman’ te noemen.
84
Ook hier kunnen verbod en overige maatregelen weer worden gecombineerd met een dwangsom om de nalevering te verzekeren. 85
3.4.4 Schadevergoeding en winstafdracht Voor het verkrijgen van een verbod is schuld geen vereiste. Dit ligt anders bij een vordering tot schadevergoeding. Art. 70 lid 4 ROW bepaalt namelijk dat schadevergoeding alleen kan worden gevorderd van hem, “die wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat zijn handelingen inbreuk maken.” Voorheen kende de schadevergoedingsbepaling nog het vereiste van ‘desbewustheid’, welk een zwaardere eis stelde dan alleen toerekenbaarheid of schuld. Dit was echter in strijd met het bepaalde in art. 45 lid 1 TRIPS- Verdrag, waarin staat geregeld dat schadevergoeding bij een inbreuk mogelijk is wanneer de inbreukmaker wist of redelijke gronden had te weten dat hij inbreuk maakte – een minder vergaande eis –. Aangezien de regel van de ROW moest wijken voor de ieder- verbindende bepalingen van het Verdrag, is de wet op dit punt aangepast. 86 Lid 5 van art. 70 ROW erkent de mogelijkheid om afdracht van de genoten winst te vorderen. Wanneer de rechter echter van oordeel is dat de omstandigheden van het geval tot een dergelijke veroordeling geen aanleiding geven, kan hij de gedaagde tot schadevergoeding veroordelen. 87 Opgemerkt zij hierbij dat door de Hoge Raad is beslist dat winstafdracht en schadevergoeding (voor zover deze de gederfde winst omvat) niet cumulatief zijn toegestaan. 88 In totaal kan niet méér worden toegewezen dan de hoogste van beide vorderingen. Cumulatie van winstafdracht en andere schadefactoren blijft nog wel mogelijk. 89
84
Zie bijvoorbeeld HR 27 november 1987, NJ 1988, 722 611a Rv. 86 Tekst en Commentaar Intellectuele Eigendom, art. 70 ROW. Auteur: Gielen/Verschuur. 87 Tweede zinsdeel van art. 70 lid 5 ROW. 88 In: HR 14 april 2000, NJ 2000, 489 (HBS/Danestyle) 89 Huydecoper & Van Nispen, p. 263 85
22
4
RELATIVERING VAN DE RECHTSPERSOONLIJKHEID
4.1 Piercing the corporate veil Zoals eerder besproken, leidt het beginsel van rechtspersoonlijkheid van de onderneming in principe tot de gedachte dat iedere rechtspersoon exclusief aansprakelijk is voor zijn eigen schulden. Piercing the corporate veil (ook wel: ‘door de rechtspersoon heenkijken’) moet worden beschouwd als een relativering van de rechtspersoonlijkheid waarmee de moedervennootschap aansprakelijk kan worden gesteld voor het handelen van de dochter. 90 De formele grondslag hiervoor is doorgaans gelegen in een eigen onrechtmatige daad van de concernvennootschap jegens de schuldeisers, welke resulteert in een zgn. indirecte doorbraak. De moeder wordt als het ware ‘om de dochter heen’ aansprakelijk gesteld door schuldeisers op grond van een eigen onrechtmatige daad. 91 Hiertegenover staat de methode van directe doorbraak; hierbij worden de betreffende rechtspersonen samengevoegd, ofwel vereenzelvigd. Het handelen van de dochter wordt dan geacht ook het handelen van de moeder te zijn. Deze methode wordt echter slechts zelden toegepast. Voor de eisende partij is het van belang van welke van de twee doorbraakmiddelen hij zich kan bedienen, aangezien stelplicht en bewijslast aanzienlijk verschillen. Ook het schadebedrag verschilt. Via vereenzelviging blijft dit gelijk, terwijl de bedragen kunnen verschillen bij onrechtmatige daad. Volgens Bartman/Dorresteijn is het leerstuk van doorbraak “inherent aan het explosief gestegen gebruik van rechtspersonen in het handelsverkeer. De feitenrechter wordt in de praktijk dikwijls met schier onontwarbare kluwens van meer of minder verbonden rechtspersonen geconfronteerd.” 92 De kern van mijn probleem. Het is daarom begrijpelijk dat rechtvindingstechnieken als bovengenoemd zijn ontwikkeld voor de omgang met gegroepeerde rechtspersonen. In volgende paragrafen zal ik beide vormen van doorbraak bespreken, te beginnen met de indirecte doorbraak van aansprakelijkheid. 4.2 Indirecte doorbraak van aansprakelijkheid Er zijn twee vormen van indirecte doorbraak (ook wel oneigenlijke- of quasi- doorbraak). Zo kan het om een moedervennootschap (verticale doorbraak) of een zustervennootschap (horizontale doorbraak) gaan, die jegens de schuldeisers van een dochter- of 90
Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, nr. 834. Uitspraak ontleent uit Bartman /Dorresteijn 2009, p. 264. 92 Bartman /Dorresteijn 2009, p. 267. 91
23
zustervennootschap aansprakelijk wordt gehouden op grond van onrechtmatige daad; dus door middel van toepassing van de norm van art. 6:162 BW. 93 Er ontstaat bij indirecte doorbraak een eigen aansprakelijkheid naast die van de onrechtmatig handelende rechtspersoon. In de meeste gevallen zal dit een vordering van de crediteur van de dochter betreffen, ingesteld jegens de moeder. Hier kan natuurlijk slechts op geringe gronden sprake van zijn, aangezien een rechtspersoon als zelfstandig rechtssubject immers in beginsel slechts aansprakelijk is voor eigen schulden. 94 In de volgende paragrafen zullen de bijzondere omstandigheden aan bod komen welke een rol kunnen spelen
bij
het
aanvaarden
van
een
dergelijke
onrechtmatige
daad
in
concernverhoudingen. 4.2.1 Geschonden zorgplicht bij stilzitten: beleidsbemoeienis In het eerder reeds beschreven Osby-arrest werd aansprakelijkheid van de moeder aangenomen op grond van een door haar gewekte onjuiste schijn van kredietwaardigheid van haar dochter. De Hoge Raad erkende dat de moeder een zorgplicht had ten opzichte van de schuldeisers van haar dochters. 95 Wanneer kan het handelen van de moeder als beleidsbepaler – grootaandeelhouder – als onrechtmatig worden gekwalificeerd? Kan een niet-optreden ook onrechtmatig zijn? Timmerman is van mening dat met meer terughoudendheid geoordeeld dient te worden over de vraag of iemand ten onrechte niet heeft gehandeld, dan over de vraag of iemand een verkeerde handeling heeft verricht. Hij pleit, wanneer het gaat om ten onrechte niet handelen, voor een zeer intensieve bemoeienis van de grootaandeelhouder met het beleid van de vennootschap. In het geval van handelen mag die bemoeienis minder intensief zijn. 96 De optredende moeder wordt in het Albada Jelgersma arrest verwijt gemaakt dat zij zich met iets niet heeft bemoeid, terwijl zij dat wel had moeten doen. De casus betrof een holding, Albada Jelgersma Holding BV (AJ), die de aandelen van een groothandel in levensmiddelen, Wijnalda Kuntz BV (WK), had overgenomen. De vermogenspositie van WK bleek echter slechter dan gedacht, waardoor zij failliet ging. Een van de leveranciers (Inza) leed schade doordat AJ de leveranties niet stopte maar evenmin hiervoor betaalde. De Hoge Raad oordeelde hierover dat er sprake was van de feitelijke aanwezigheid van 93
Tros 2009, p. 245. Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, nr. 839. 95 Hoge Raad 25 september 1981, NJ 1982, 433 (Osby). 96 Timmerman 1996, p. 134 94
24
inzicht in en zeggenschap over het beleid van de dochter en dat de gekwalificeerde aard van die feitelijke zeggenschap vervolgens een zorgplicht genereert van de moeder jegens de schuldeisers van de dochter. Deze zorgplicht wordt geactiveerd op het moment dat de moeder behoort in te zien dat haar handelen tot schade voor de crediteuren zal leiden. 97 Van der Grinten wijst, in zijn noot in de NJ, als bepalende factor voor schadetoerekening uitsluitend op de intensieve aard van de concernverhouding: “Een belangrijk facet is m.i. de constatering dat AJ zich intensief en indringend met de bedrijfsvoering van WK bemoeide en zij in feite zeggenschap had over de bedrijfsvoering van WK.” Het Hof hanteerde dezelfde normering en kent AJ een zorgplicht toe gebaseerd op de feitelijke aard van de concernverhouding. Volgens Timmerman leidt dit arrest tot liquidatie van de dochter op straffe van het risico van aansprakelijkheid. Inhoudende dat in het geval de moeder dient in te zien dat de dochter failliet gaat, zij op straffe van het risico van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad de dochtervennootschap behoort te liquideren óf haar nieuwe perspectieven moet bieden, bijvoorbeeld door extra financiële middelen ter beschikking te stellen. 98 Tros schrijft tenslotte dat de moedermaatschappij aan haar zorgplicht invulling kan geven door bijvoorbeeld te voorkomen dat haar dochter bepaalde transacties aangaat, door zelf in te staan voor de betaling van verplichtingen van de dochter en door het waarschuwen van leveranciers van de dochtermaatschappij.99 In zijn algemeenheid kan uit het arrest geconcludeerd worden dat voor aansprakelijkheid voor het voortzetten van verliesgevende activiteiten vereist is dat de moedervennootschap wetenschap had van de benadeling en dat deze zich intensief met het beleid van de dochter heeft bemoeid; geschonden zorgplicht en beleidsbemoeienis houden nauw verband met elkaar. 100 Een belangrijke beperking hierbij is echter dat alleen nieuwe contractuele schuldeisers zich op het Albada Jelgersma-arrest kunnen beroepen. Het arrest geeft immers een zorgvuldigheidsnorm ten aanzien van de moeder bij het aangaan van contractuele verplichtingen. 4.2.2 Wetenschap van benadeling Indien vast komt te staan dat de moeder zich intensief met de bedrijfsvoering van haar dochter heeft bemoeid, wordt de wetenschap – in de zin van wist of redelijkerwijs had 97
Hoge Raad 19 februari 1988, NJ 1988, 487 (Albada Jelgersma). Zie hierover ook Tros 2009, p. 246. Zie de verwijzing van Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, nr. 842 naar Timmerman, NV 1990, p. 16. 99 Tros 2009, p. 246. 100 Lennarts 1999, p. 196. 98
25
behoren te weten – van de benadeling bij deze dochter toegerekend aan de moeder. Dit is bepaalt in de zaak Coral/Stalt. Het ging in casu om de aansprakelijkheid van de moedervennootschap Stalt Holding BV (Stalt) jegens een crediteur (Coral) van haar 100% dochtervennootschap Forsythe International NV/SA (Forsythe), wegens intensieve bemoeienis met de gang van zaken bij de dochter en het in de hand werken of toestaan van de handelswijze van de dochter. 101 De feiten zijn als volgt. Coral spreekt Stalt aan op grond van onrechtmatige daad voor de schade die zij heeft geleden omdat Forsythe haar verplichtingen uit overeenkomst jegens Coral niet kon nakomen. Forsythe had namelijk al haar bedrijfsactiviteiten beëindigd en haar aandelenpakket in een van de groepsmaatschappijen aan Stalt overgedragen, nadat zij tot betaling werd veroordeeld bij arbitraal vonnis jegens Stalt. De Hoge Raad oordeelt dat “Stalt op haar beurt onrechtmatig jegens Coral heeft gehandeld door de handelwijze van Forsythe in de hand te werken of toe te staan.” 102 Hij vervolgt: “Uitgangspunt zal daarbij dienen te zijn dat, indien Coral de juistheid van haar hiervoor in 3.4.2 met (c) aangeduide stelling bewijst, Stalt en Forsythe geacht moeten worden op het tijdstip respectievelijk de tijdstippen waarop Forsythe uit de opbrengst van
de
Cyprus-aandelen
betalingen
in
mindering
op
schulden
aan
groepsmaatschappijen verrichtte, over dezelfde gegevens beschikten en gelijkelijk in staat waren aan de hand daarvan te beoordelen of al dan niet ernstig rekening moest worden gehouden met de mogelijkheid dat Coral onvoldaan zou blijven.” Volgens Timmerman, in zijn commentaar bij het arrest, zegt de Hoge Raad hier voor het eerst iets over het toerekenen van wetenschap in een concernverhouding. Als bewezen kan worden dat de moeder zich intensief heeft bemoeid met de gang van zaken bij haar dochter en de hand heeft gehad in de beëindiging van de activiteiten daarvan, ‘wordt wetenschap die de directie van de dochter had over de volgorde van de na het besluit tot beëindiging
van
de
activiteiten
verrichtte
betalingen
toegerekend
aan
de
moedervennootschap’, aldus Timmerman. Dit betekent niet dat wetenschap van de dochter in een dichte concernverhouding altijd aan de moeder toegerekend kan worden. Hiernaast dient ook bewezen te worden dat de moeder de hand heeft gehad in de beëindiging van de activiteiten van de dochter. Wel leidt deze dichte verhouding tot een zorgplicht van de moeder om met het belang van de schuldeisers van de dochter rekening
101 102
Hoge Raad 12 juni 1998, NJ 1998, 727 (Coral/Stalt) R.o. 3.4.2.
26
te houden. 103 Zij dient proactief de concernstrategie te implementeren bij de dochter en zich continu te informeren over de uitvoering daarvan en de financiële toestand bij de dochter. Het ontbreken van wetenschap bij de moeder over de gang van zaken bij de dochter kan leiden tot doorbraak van aansprakelijkheid in het belang van de schuldeisers van de dochter. 104 Van Schilfgaarde leest het arrest zo dat de intensieve bemoeienis het eerste aanknopingspunt vormt voor een aan de moeder toe te rekenen onrechtmatige daad. Waar deze ontbreekt zal het volgens Van Schilfgaarde meteen veel moeilijker zijn om tot een indirecte doorbraak van aansprakelijkheid te besluiten, zoals gezien bij het hiervoor besproken Albada Jelgersma arrest. 105 In de volgende paragraaf ga ik nader in op het moment van intreden van deze zorgplicht. 4.2.3 Moment van intreden zorgplicht: de peildatum Met het arrest Sobi/Hurks is uiteindelijk meer duidelijkheid gekomen over hoe indirecte doorbraakvorderingen kunnen worden beoordeeld bij het enkele stilzitten (niet handelen) door de moedervennootschap. 106 De Hoge Raad formuleert een aanpak in vier stappen. Allereerst (i) dient gekeken te worden naar hoe hecht de concernstructuur is en de aard van de daarbij horende macht tot ingrijpen van de moeder. Vervolgens (ii) wordt beoordeeld of op basis hiervan geconcludeerd kan worden tot een zorgplicht van de moeder jegens crediteuren van de schuldeisers. Deze zorgplicht ontstaat (iii) wanneer de moeder geacht mag worden op de hoogte te zijn van de deplorabele toestand van de dochter. In casu was wetenschap van benadeling aanwezig op het moment dat de moedervennootschap wist of behoorde te weten dat haar dochter feitelijk insolvent was geworden. Ten slotte (iv) dient beoordeelt te worden of de moeder deze zorgplicht vanaf die datum voldoende is nagekomen. 107 Voor indirecte doorbraak van aansprakelijkheid is het dus noodzakelijk dat de moeder een specifieke zorgvuldigheidsnorm jegens de schuldeisers van de dochter heeft geschonden. Deze zorgvuldigheidsnorm wordt pas geactiveerd op het moment van wetenschap bij de moeder van benadeling van de schuldeisers van de dochter. De Hoge Raad geeft hiermee een duidelijk beeld van de af te leggen weg om tot een aansprakelijkheid van de moeder te komen weer. 103
Timmerman 1998, p. 116. Rechtbank 12 december 2007, JOR 2008, 10 (Ceteco) 105 Noot van P. van Schilfgaarde, nr. 8. 106 Hoge Raad 21 december 2001. NJ 2005, 96 (Sobi/Hurks II). 107 Zie over dit uit Sobi/Hurks te destilleren stappenplan Bartman/Dorresteijn 2009, p. 288. 104
27
4.2.4 Verticale- en horizontale doorbraak Het leerstuk van de indirecte doorbraak is recentelijk aangevuld met een arrest van de Hoge Raad inzake ComSystems/Van den End q.q. van september 2009. 108 Ook in deze uitspraak komt de Hoge Raad nader tot de invulling van de normen die gelden voor de aansprakelijkheid in concerns op grond van onrechtmatig handelen. Dit keer wordt er mede uitspraak gedaan over de toepassing van horizontale indirecte doorbraak van aansprakelijkheid.
De
casus
was
als
volgt.
ComSystems
BV
(CS)
is
de
moedervennootschap en tevens enig aandeelhouder van een aantal onderliggende BV’s waaronder Comsys BV en Comsys Services BV (Services). De groep richt zich op het verkopen en installeren van technische apparatuur en heeft hiervoor personeel ondergebracht in Services. Hier worden ook alle kosten gemaakt in verband met de verkoop en installatie van de apparatuur. Comsys is de vennootschap waarin contracten met derden worden afgesloten en de debiteuren worden beheerd. In feite is de groep dus zo opgezet dat Services en Comsys samen één onderneming voeren met CS als holding, waarbij de kosten worden gemaakt door Services en de inkomsten liggen bij Comsys. Voor de gehele groep bestond er één kredietovereenkomst, waarvoor alle activa van Services ter zekerheid werden verpand. Op 14 mei 2003 gaat Services echter failliet, zij was al sinds 1999 verliesgevend en kon haar crediteuren slechts voldoen door het aanvullen van de verliezen – door CS en Comsys – door financiering in rekening-courant. De curator vordert vervolgens CS en Comsys hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de schade bestaande uit het tekort in faillissement. Zijn vordering baseert de curator op doorbraak van aansprakelijkheid resulterende in een onrechtmatige daad en onbehoorlijk bestuur (2:248 BW). De Hoge Raad is, wat betreft CS, van oordeel dat doorbraak van aansprakelijkheid in gegeven omstandigheden mogelijk is. Hij legt – in r.o. 5.2.2 – de moeder een zorgplicht op, welke CS naar zijn oordeel in onvoldoende mate is nagekomen nu CS niet heeft gehandeld ter beperking van het crediteurenrisico van Services. Volgens het Hof, wiens uitspraak door de Hoge Raad wordt bevestigd, had CS de crediteuren van Services moeten waarschuwen. De risico’s voor potentiële schuldeisers werden daarnaast nog eens vergroot door de verpanding van alle activa van Services aan de bank. Timmerman is in zijn conclusie van mening dat het Hof geen peildatum voor het intreden van de zorgplicht van de moeder heeft gesteld. Deze peildatum zou de grens trekken tussen een riskante maar rechtmatige concernconstructie en het begin van de 108
Hoge Raad 11 september 2009, JOR 2009, 309 (ComSystems/Van den End)
28
onrechtmatige schending van de zorgplicht. 109 Volgens de Hoge Raad kan niet worden gekomen tot een onrechtmatige daad van Comsys door middel van horizontale doorbraak van aansprakelijkheid. Een dergelijke vordering is moeilijk vorm te geven, nu niet vaak een zorgplicht op de zustervennootschap rust. Het meewerken van Comsys aan de riskante takenverdeling is volgens de Hoge Raad
onvoldoende voor doorbraak.
Bovendien waren de handelingen afkomstig van de holding, zij zijn niet verricht in hoedanigheid van bestuurder van Comsys en kunnen dus ook niet zomaar aan Comsys worden toegerekend. Het enkel hebben van dezelfde bestuurder en nauwe verwevenheid van de zustermaatschappijen is dus onvoldoende voor horizontale doorbraak. 110 4.3 Aansprakelijkheid bestuurder Op grond van onrechtmatige daad kan ook een bestuurder van de vennootschap aansprakelijk worden gehouden tegenover derden. Voor de aansprakelijkheid in concernverhoudingen is hiervoor de figuur van bestuurder- enig aandeelhouder van belang, waarbij volledige zeggenschap over de vennootschap aanwezig is. De bestuurder kan onder omstandigheden persoonlijk worden aangesproken uit eigen onrechtmatige daad bij wanprestatie van de rechtspersoon. Dit is mogelijk indien hem een persoonlijk ernstig verwijt treft in de zin van art. 2:9 BW. 111 In het arrest JMG/Henkel bepaalt de Hoge Raad dat dit zich voordoet “a. indien de rechtspersoon een overeenkomst aangaat, waarbij de bestuurder wist of kon voorzien dat de rechtspersoon niet in staat zou zijn die overeenkomst na te komen, of b. als hij zich intensief met de bedrijfsvoering bezighoudt en in feite de zeggenschap heeft over de andere rechtspersoon.” 112 De Hoge Raad geeft in het arrest Kandel/Koolhaas nader invulling aan dit begrip, inhoudende dat de enkele omstandigheid dat de enig aandeelhouder zich intensief met de bedrijfsvoering bezig houdt niet voldoende is om van persoonlijk verwijt te kunnen spreken. Evenmin is hiervan sprake wanneer hij een ‘wezenlijk aandeel had in het beleid en beheer van de vennootschap’ of als feitelijk leidinggevende heeft gehandeld ‘als ware hij bestuurder’.113 Welke maatstaven er precies gelden voor de aansprakelijkheid van een bestuurder op grond van art. 6:162 BW geeft de Hoge Raad in 2006 in het Ontvanger/Roelofsen
109
Conclusie bij het arrest A-G Timmerman, par. 3.2.3. Tros 2009, p. 247. 111 Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, nr. 839. 112 Hoge Raad 15 januari 1993, NJ 1993, 301 (JMG/Henkel; m.nt. J.M.M. Maeijer). 113 Hoge Raad 7 november 1997, NJ 1998, 269 (Kandel/Koolhaas). 110
29
arrest. 114 Er kunnen twee gronden worden onderscheiden, te weten aansprakelijkheid van de bestuurder (i) die namens de vennootschap heeft gehandeld, dan wel (ii) heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. De eerste grond houdt in dat een bestuurder geen transactie namens de BV aan mag gaan, indien er, gegeven de slechte financiële positie, geen reële kans bestaat dat de vennootschap de transactie kan nakomen. 115 Een bestuurder kan daarnaast ook onrechtmatig handelen als de BV wel over geldmiddelen beschikt, maar deze niet gebruikt om de betrokken schuldeiser te betalen, zgn. betalingsonwil van de bestuurder. 116 Belangrijk zij erop te wijzen dat de Hoge Raad oordeelt dat voor een persoonlijke aansprakelijkheid als deze, altijd een ‘voldoende ernstig verwijt’ moet kunnen worden gemaakt. 117 De criteria voor persoonlijke aansprakelijkheid zijn door de Hoge Raad in het arrest Bato’s Erf in verband gebracht met doorbraak van aansprakelijkheid in geval de moedervennootschap hetzij door haar bestuurders tevens als bestuurder van haar dochter optreedt, hetzij als bestuurder/enig aandeelhouder van de dochter het beleid ter zake van de bedrijfsactiviteiten van de dochter bepaalt en daaraan leiding geeft. 118 4.4 Directe doorbraak van aansprakelijkheid Door directe doorbraak kan worden bewerkstelligd dat een gedraging, eigenschap of een bepaalde wetenschap van een (rechts)persoon wordt toegerekend aan een andere (rechts)persoon. Dit kan door middel van vereenzelviging, waarbij het identiteitsverschil tussen twee rechtspersonen wordt weggedacht. 119 Van Schilfgaarde heeft dit begrip in Nederland in 1970 geïntroduceerd en doelde hiermee op gevallen waarin het recht het mogelijk maakt de exclusiviteit van de aansprakelijkheid van de onderneming voor eigen handelingen te doorbreken, en deze aansprakelijkheid zich aan een nauw met de onderneming verbonden rechtspersoon hecht. 120 De Hoge Raad maakt onderscheid tussen twee vormen van vereenzelviging. Een algemene vorm waarbij twee rechtspersonen bijvoorbeeld worden samengevoegd ter toepassing van een bepaalde rechtsregel. 114
Hoge Raad 8 december 2006, NJ 2006, 659 (Ontvanger/Roelofsen). Kroeze 2007, p. 162. 116 Idem, p. 163. 117 Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, nr. 469 118 Hoge Raad 16 juni 1995, NJ 1996, 214 (Bato’s erf). 119 Groenewoud 2003, p. 4. 120 Zie de verwijzing van Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, nr. 834. naar Van Schilfgaarde, oratie (1970). 115
30
Daarnaast erkent de Hoge Raad een tweede categorie van vereenzelviging, namelijk op grond waarvan tot directe doorbraak van aansprakelijkheid wordt besloten. Uit de rechtspraak blijkt dat deze vorm van aansprakelijkheid maar zelden toepassing vindt, nu zij een vergaande maatregel behelst.121 4.3.1 Vereenzelviging als grondslag voor aansprakelijkheid In 2000 heeft de Hoge Raad zich in de Rainbow zaak voor het eerst met duidelijke bewoordingen gebogen over een beroep op vereenzelviging. 122 De casus gaat over het omzeilen van een nog niet gelegd executoriaal derdenbeslag, door alle activiteiten net voor een faillietverklaring over te dragen van de ene BV naar de andere BV. Volgens de Hoge Raad wordt hiermee misbruik gemaakt van identiteitsverschil tussen de rechtspersonen en dat ‘hetgeen met zodanig misbruik werd beoogd, in rechte niet behoeft te worden gehonoreerd.’ 123 Echter is vereenzelviging een maatregel die slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan worden toegepast en dient in de regel de weg van de onrechtmatige daad gevolgd te worden. Welke deze uitzonderlijke omstandigheden zijn, wordt uit het arrest niet duidelijk. In de zaak Paas/Carabain 124 van 27 juli 2005 bepaalde het hof dat de enkele verwevenheid tussen rechtspersonen weliswaar een minimum vereiste is voor vereenzelviging, maar dat dit op zichzelf onvoldoende grond biedt. In de noot bij het arrest geeft Lennarts twee vuistregels voor vereenzelviging (welke op hun beurt weer afkomstig zijn uit het preadvies voor de NJV van Timmerman): A. Vereenzelviging mag bij voorkeur niet worden ingezet om een uitbreiding van een aansprakelijkheid van de ene naar de andere (rechts)persoon te bewerkstelligen. Hiervoor zijn meer verfijnde technieken, zoals met name de onrechtmatige daad, voor handen; B. Vereenzelviging dient met name te worden gebruikt om het zonder redelijk motief inzetten van een tweede rechtspersoon te bestrijden Al met al is vereenzelviging als grond voor doorbraak van aansprakelijkheid een zeldzaamheid. De vraag blijft dus nu wanneer vereenzelviging wél wordt gebruikt.
121
Hoge Raad 3 november 1995, NJ 1996, 215 (Roco/Staat), r.o. 4.4.2. Hoge Raad 13 oktober 2000, NJ 2000, 698 (Rainbow). 123 R.o. 3.5. 124 Hof Leeuwarden 27 juli 2005, JOR 2005,237 (Paas/Carabain) 122
31
4.3.2 Vereenzelviging om de omzeiling van dwingende rechtsplichten te voorkomen De figuur van vereenzelviging wordt, zo leert de rechtspraktijk, over het algemeen niet geschikt geacht voor het vestigen van aansprakelijkheid, het zal eerder worden toegepast om de omzeiling van dwingende rechtsplichten te voorkomen. 125 In de meeste gevallen gaat het om de vraag of voor de toepassing van een bepaalde wet twee vennootschappen in een concern kunnen worden vereenzelvigd. Dit leidt dan echter niet tot aansprakelijkheid voor de schulden van de ander. Een bekende zaak waarin de Hoge Raad een dergelijk beroep op vereenzelviging aanvaardde is de Heuga zaak, waarbij het ging om samensmelting van twee vennootschappen voor de toepassing van art. 25 Wet op de Ondernemingsraden. 126 De Hoge Raad rekende een besluit van de moeder in het kader van de WOR toe aan de dochter, zodat de OR van de dochter om advies moest worden gevraagd. 127 Zij geeft hierbij aan dat voor vereenzelviging zonder dat dit tot directe doorbraak van aansprakelijkheid leidt, niet altijd misbruik van identiteitsverschil vereist is. Een zaak waarbij vereenzelviging succesvol werd ingezet als middel om te voorkomen dat een vennootschap zich via een groepsmaatschappij onttrekt aan de gevolgen van een gerechtelijke uitspraak, is de Gaswacht zaak.
128
Het ging om een aan de onderneming
opgelegd verbod een bepaalde handelsnaam te voeren. De feiten zijn als volgt. Gaswacht Agog BV (Agog) en EDG Gaswacht BV (EDG) maken beide deel uit van een concern waarover EGD NV de volledige zeggenschap heeft. Gaswacht Assen (Assen), werkzaam in dezelfde regio als het concern, verzet zich succesvol tegen het gebruik door EGD van de aanduiding “gaswacht” in haar naam. De kantonrechter gelast de verwijdering van dit woord uit de naam van EGD en EGD geeft hieraan gehoor. Ondertussen draagt zij echter de gehele onderneming over aan Agog, welke immers ook het woord ‘gaswacht’ in haar naam heeft. Assen vordert vervolgens bij de rechtbank dat EGD in strijd handelt met de beschikking van de kantonrechter en beroept zich op vereenzelviging van rechtspersonen. De rechtbank geeft Assen gelijk. Het Hof bevestigd dit vonnis nu het misbruik van identiteitsverschil tussen de rechtspersonen beoogt de bindende kracht van het vonnis van 125
Bartman/Dorresteijn 2009, p. 274. Hoge Raad 26 januari 1994, NJ 1994, 545 (Heuga) 127 Lennarts 1999, p. 234. 128 Hoge Raad 19 september 1997, RvdW 1997, 173 (Gaswacht) 126
32
de kantonrechter te frustreren ten nadele van Assen. Dit moet, aldus het Hof, worden aangemerkt als misbruik van rechtspersoonlijkheid. 129 Zij hield hierbij rekening met het feit dat exact dezelfde onderneming, die onder (direct of indirect) dezelfde zeggenschap staat en “naar de kennelijke bedoeling en verwachting van partijen tijdelijk, door een andere rechtspersoon wordt gedreven, teneinde, in weerwil van de beschikking van de kantonrechter, tijdens de duur van die overeenkomst de handelsnaam EGD Gaswacht voor die onderneming te kunnen blijven gebruiken, en bij gunstige afloop van het onderhavige geding EGD Energiewacht in staat te stekken deze handelsnaam wederom te gaan voeren.” 130 De Hoge Raad bevestigd de uitspraak van het Hof. Deze zaak geeft vereenzelviging van rechtspersonen als methode in de inbreuk-procedure om tot een verbod voor het gehele concern te komen. De vereenzelviging wordt dus niet gebruikt om doorbraak van aansprakelijkheid te creëren, er was immers al een vonnis jegens de ene vennootschap, maar om het vonnis mede van toepassing te verklaren op een andere concernvennootschap.
4.4 Indirecte of directe doorbraak van aansprakelijkheid? Wanneer een schuldeiser zijn vonnis uitgebreid wil zien over andere vennootschappen binnen een concern, komt hem onder omstandigheden een beroep op vereenzelviging van rechtspersonen toe. De toepassing van vereenzelviging als methode om aansprakelijkheid te creëren vindt echter weinig steun in het recht. Volgens Timmerman dient hierbij rekening gehouden te worden met de rechtspersoonlijkheid van een onderneming, de aanwezigheid van andere instrumenten (zoals onrechtmatige daad), de redelijkheid en billijkheid tezamen met een zorgvuldige aftasting van feiten en het doel dat met vereenzelviging wordt nagestreefd. 131 Verwachting is echter dat deze techniek voor de doorbraak van aansprakelijkheid betrekkelijk onbelangrijk zal blijven, aangezien een rechtstreeks beroep op onrechtmatige daad, zoals ook Timmerman concludeert, veel genuanceerdere oplossingen biedt. Uit het Rainbow-arrest blijkt dat de Hoge Raad uitzonderlijke omstandigheden verwacht wil een beroep op vereenzelviging slagen. Het 129
Hoge Raad 19 september 1997, RvdW 1997, 173 (Gaswacht) R.o. 8 131 In Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2001-2002, deel 68, 2002, p. 15. Zie ook Groenewoud 2003, p. 6. 130
33
Rainbow-criterium in de rechtspraak daarom slechts één keer toegepast en wel in de zaak Van de Wetering/Sevenstar. 132 Hier werd Sevenstar BV vereenzelvigd met Zevenster BV, beide in volledige eigendom van en bestuurd door Te Siepe. De BV’s hadden hetzelfde logo, faxnummer, voerden dezelfde adresgegevens en hadden dezelfde medewerkers. De rechtbank overwoog dat “zij doelbewust verwarring hebben gezaaid en hebben gezwegen waar spreken plicht was, met de kennelijke bedoeling het verhaal van Van de Weterings vordering te frustreren”. 133 Of een beroep op vereenzelviging van rechtspersonen slaagt, hangt volgens Bartman/Dorresteijn met name af van hetgeen de schuldeiser stelt en aannemelijk maakt ter zake van de achterliggende motieven bij het ‘sjoemelen’ met rechtspersonen.
134
De Hoge Raad heeft zich hier echter nog niet aan
durven wagen. De ‘genuanceerdere oplossing’ wordt, zoals Timmerman concludeerde, geboden door de indirecte doorbraak van aansprakelijkheid. Hiervoor dient de schuldeiser echter de aanwezigheid van een zorgplicht bij de moedermaatschappij aan te tonen, voortvloeiende uit een hecht concernverband en intensieve beleidsbemoeienis. 135 Men beseffe daarbij dat bij een beroep op onrechtmatige daad slechts aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van de bewezen schade, terwijl de aangesprokene bij vereenzelviging het nominale bedrag van de vordering op de concernvennootschap op de aangesprokene kan verhalen. 136 Blijkt het echter lastig om zelfstandig onrechtmatig handelen van de andere concernvennootschap aan te tonen, dan kan een beroep op vereenzelviging voor een ruimer bereik van de veroordeling wellicht slagen. In het Gaswacht arrest is hierover bepaald dat een dergelijk beroep succesvol kan zijn wanneer sprake is van misbruik van rechtspersoonlijkheid.
132
Rechtbank Zwolle 24 juli 2002, NJ 2002, 593 (Van de Wetering/Sevenstar). R.o. 10. 134 Bartman/Dorresteijn 2009, p. 273. 135 Idem, p. 291. 136 Slagter 2005, p. 127. 133
34
5
DE HANDHAVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN IN
CONCERNVERHOUDINGEN 5.1 Inleiding In het voorgaande hoofdstuk is uiteen gezet via welke weg schuldeisers verhaal kunnen halen in geval van schending van hun recht in concernverhoudingen. Hierbij is gekeken naar een instrumentarium waarmee een directe zelfstandige onrechtmatige daad kan worden verkregen van een concernvennootschap. Dit zie je ook terugkomen in het IE recht, en wel in de hierna te bespreken zaken. Aan een beroep op doorbraak van aansprakelijkheid kleeft echter een flinke bewijslast, zo is gebleken. Vandaar dat er nog een tweede weg is om tot een uitbreiding van het verbod te komen; de dreigende onrechtmatige daad. Deze bespreek ik in paragraaf 5.3.
5.2 Relativering van de rechtspersoonlijkheid In het voorgaande hoofdstuk ben ik uitgebreid ingegaan op de relativering van de rechtspersoonlijkheid. In deze paragraaf behandel ik enkele intellectuele eigendom zaken waarbij dit leerstuk naar voren komt. Ik behandel achtereenvolgens de indirecte doorbraak van aansprakelijkheid en vereenzelviging van rechtspersonen.
5.2.1 Jack Daniel’s In dit arrest draait het om de vraag of een feitelijke beleidsbepaler van inbreukmakende vennootschappen rechtstreeks aansprakelijk kan worden gehouden in verband met de door die vennootschappen gepleegde merkinbreuken. Aangesprokene is W.A. Blijdorp, de eigenaar van een aantal vennootschappen (Kamstra c.s.) die zich voornamelijk richten op niet toegestane parallelimporten 137 van sterke drank. Jack Daniel’s – een Amerikaanse Whiskybrouwerij en houder van het Benelux woord- en beeldmerk ‘Jack Daniel’s’ – daagt Kamstra c.s. in kort geding vanwege merkinbreuk. Zij stelt een aantal vorderingen tegen hen in die, kort gezegd, ertoe strekken dat verder inbreuk wordt verboden, de
137
Bij parallelimport verschijnt een goed op de markt waar het naar de bedoeling van de rechthebbende niet had moeten verschijnen. Zo kunnen goederen die bestemd zijn voor bijvoorbeeld Azië en de VS worden aangeboden in de Europese Economische Ruimte (EER). Zie voor meer informatie: G. de Vries, ‘Parallelimport. Opsporen, handhaven en voorkomen?’ BMM bulletin nr. 4, 2008, p. 158-160
35
voorraad inbreukmakende producten wordt afgegeven en een aantal gegevens wordt verstrekt. Alles onder verbeurte van dwangsommen. Aanvullend vordert Jack Daniel’s dat Blijdorp als beleidsbepaler van de vennootschappen ervoor zorgt dat de ondernemingen waaraan hij leiding geeft, zich in de toekomst van merkinbreuk zullen onthouden. Dit eveneens op verbeurte van dwangsommen, nu echter opgelegd aan Blijdorp zelf. Jack Daniel’s beroept zich hierbij op indirecte doorbraak van aansprakelijkheid, leidende tot een eigen onrechtmatig handelen van Blijdorp. Hij heeft immers nagelaten de vennootschappen van inbreuk te weerhouden, terwijl hij hier als feitelijk beleidsbepaler wel toe in staat was. De vorderingen worden door de president grotendeels toegewezen en ook in hoger beroep blijft het vonnis voor een groot deel in stand. Met betrekking tot de vorderingen jegens Blijdorp persoonlijk overweegt het Hof dat hij als feitelijk beleidsbepaler annex bestuurder van de rechtspersonen zelf aansprakelijk kan worden gehouden. De Hoge Raad oordeelt in r.o. 6.3: “[…] dat deze merkinbreuken derhalve mede onder leiding van, althans met medeweten en goedkeuring van W.A. Blijdorp hebben plaatsgevonden in dier voege dat aannemelijk is dat Blijdorp door hetzij te bevorderen hetzij niet te voorkomen dat merkinbreuk wordt gepleegd, terwijl hij daartoe in zijn door et Hof bedoelde hoedanigheid in staat is, handelt in strijd met de zorgvuldigheid waartoe hij jegens Jack Daniel’s is gehouden, en dat in elk geval voldoende grond bestaat voor de vrees dat Blijdorp in de toekomst onrechtmatig jegens Jack Daniel’s zal handelen door te bevorderen of toe te laten dat door deze of andere door hem gecontroleerde vennootschappen opzettelijk merkinbreuken als de onderhavige zullen worden gepleegd.” 138 De Hoge Raad houdt Blijdorp dus persoonlijk aansprakelijk, nu hij in strijd handelt met zijn zorgplicht jegens Jack Daniel’s. Hierdoor bestaat tevens de kans op herhaling, welk een uitbreiding van het verbod rechtvaardigt. Immers, zo merkt ook Timmerman in zijn noot bij het arrest op, is is het vereiste van persoonlijke verwijtbaarheid wel aanwezig bij het toekennen van een schadevergoeding voor in het verleden verricht onrechtmatig
138
Zie voor een weergave van deze rechtsoverweging Hoge Raad 15 februari 2002, NJ 2002, 446 (Jack Daniels), r.o. 6.3
36
gedrag, maar niet voor dreigend, toekomstig onrechtmatig gedrag en het toewijzen van en verbod. 139 De Hoge Raad vervolgt: “Op grond daarvan heeft het Hof kennelijk geoordeeld dat het voor een effectieve rechtsbescherming tegen deze merkinbreuken noodzakelijk is dat ook voorzieningen als door het Hof in hoger beroep nader omlijnd tegen Blijdorp persoonlijk worden getroffen. Door te oordelen als hiervoor weergegeven heeft het Hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.” 140 De Hoge Raad houdt Blijdorp op grond van eigen onrechtmatig handelen aansprakelijk, en geeft hierbij een duidelijk af te leggen weg weer. Zo kan een bestuurder onrechtmatig handelen worden verweten als: 1.
er een nauwe verwevenheid is tussen betrokken vennootschappen en deze een en dezelfde beleidsbepaler hebben;
2.
er een zorgplicht op de beleidsbepaler rust, inhoudende dat hij wist of had moeten weten van de inbreukmakende handelingen;
3.
er voldoende grond is voor vrees dat de handelingen niet zullen worden gestaakt.
Deze vrees voor herhaling bestaat doordat Blijdorp niet voorkomt dat inbreuken worden gepleegd, terwijl hij wel in de positie is dit te doen. In het onderhavige geval wordt hij dus als direct of indirect bestuurder van de betrokken vennootschappen persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het handelen van deze vennootschappen. Het inbreukverbod stekt zich daarom mede uit over Blijdorp in persoon. Aan de criteria van het leerstuk van bestuurdersaansprakelijkheid, zoals besproken in paragraaf 4.3, komt de Hoge Raad niet toe. Dit is ook niet van belang, nu er al voldoende grond bestaat om betrokkenheid van Blijdorp vast te stellen en enkel een verbod gevraagd is en geen schadevergoeding, zoals ook Timmerman concludeert. Dreiging van inbreuk is voldoende om het verbod uit te breiden. 5.2.2 Bacardi/Blijdorp In 2008 wordt er weer een procedure aangespannen tegen de heer Blijdorp, die in 2002 een inbreukverbod opgelegd kreeg jegens Jack Daniel’s. Nu is het echter Bacardi die lucht krijgt van de ongeoorloofde parallelhandel. Zij begint en procedure tegen Anker c.s., een concernconstructie waarbij Anker BV wordt bestuurd door een andere
139 140
Timmerman 2008, nr. 28 R.o. 6.3.
37
vennootschap (B&S International BV), die vervolgens weer bestuurd wordt door B&S Investments BV, waar Blijdorp commissaris van is. 141 Bacardi
vordert
naast
een
verbod
onder
verbeurte
van
een
dwangsom
informatieverschaffing en overdracht van de goederen. Ook wil zij Anker c.s. hoofdelijk veroordeeld zien om de ten gevolge van het inbreukmakende handelen genoten winst af te dragen en de schade te vergoeden op grond van onrechtmatige daad. Zij wijst daarbij op het feit dat Blijdorp als feitelijk leidinggevende van Kamstra c.s. aansprakelijk is gehouden voor merkinbreuk jegens Jack Daniel’s en dat sprake is van en groot aantal vennootschappen behorende tot het Anker- concern. Bacardi merkt hierbij op dat in het concern slechts sprake is van een ‘verwisseling van petten’ en dat Blijdorp nog steeds de touwtjes bij Anker in handen heeft. Blijdorp betwist dit echter, nu hij zich als bestuurder van B&S Investments BV heeft uitgeschreven en tegenwoordig slechts de rol van commissaris bekleed. De rechtbank oordeelt dat de stelling van Bacardi onvoldoende met feiten en omstandigheden is onderbouwd, nu niet is aangetoond dat Blijdorp leiding heeft gegeven aan de inbreukmakende gedragingen van Anker, hij is immers slechts commissaris en geen bestuurder. Het feit dat hij in een andere zaak wel als feitelijk leidinggever is aangemerkt is doet hier niet aan af. De rechtbank wijst daarom de vordering jegens Blijdorp af op procedurele gronden. De vorderingen jegens Anker zijn echter wel toewijsbaar, nu vaststaat dat deze onrechtmatig heeft gehandeld door inbreuk te maken op de merkrechten van Bacardi. Hierdoor is Anker in beginsel gehouden de geleden schade te vergoeden, maar aangezien Bacardi niet voldoende heeft aangegeven waaruit de schade bestaat kan dit ook niet worden toegewezen. Anker dient wel de genoten winst af te staan. De Bacardi zaak leert dat het voor de merkhouder erg belangrijk is zijn vordering uit voldoende met feiten en omstandigheden te bekleden. Immers dient Blijdorp uit eigen onrechtmatige daad jegens Bacardi aangesproken te worden. Voor de merkhouder kost het veel tijd en moeite uit te vinden wie precies welke handelingen verricht binnen het concern, hoe de onderlinge verhoudingen precies liggen en of en zo ja wanneer er een zorgplicht ingetreden is. Dit bemoeilijkt het proces wanneer inbreuk wordt gemaakt in concernverhoudingen en drukt een last op de schouders van de merkouder die zijn rechten gehandhaafd wil zien. 141
Rechtbank Amsterdam 6 februari 2008, HA ZA 07-180, (Bacardi/Blijdorp).
38
5.2.3 Kempen/Kuipers In deze zaak uit wordt duidelijk dat het lastig is een vennootschap aan te spreken voor een
inbreukmakende
dochter/zuster,
enkel
en
alleen
omdat
de
betrokken
vennootschappen dezelfde beleidsbepaler hebben. Dit bemoeilijkt de rechtsgang voor de rechthebbende vooral wanneer, zoals in casu, de daadwerkelijke inbreukmaker in het buitenland zit of niet duidelijk is wie de handelingen precies verricht. In casu vordert Van Kempen, houder van een Europees octrooi voor doseerinrichtingen van potgrond, dat de voorzieningenrechter Kwekerij Kuipers BV (Kuipers) verbiedt inbreuk te maken op straffe van een dwangsom. 142 Voorts vordert Kempen een voorschot op de schadevergoeding. Een niet mee gedagvaarde zustervennootschap van Kuipers, Emsflower GmbH, had namelijk zes van de doseerinrichtingen in gebruik op haar bedrijfsterrein in Duitsland. De octrooihouder heeft echter alleen het onrechtmatig handelen van de in Nederland gevestigde gedaagden tot grondslag van zijn vordering gemaakt. De voorzieningenrechter dient zich daarom over de vraag te buigen of de inbreuk door Emsflower toe te rekenen is aan haar zusters of aan haar bestuurder in persoon. In overweging 4.13 oordeelt de voorzieningenrechter dat onvoldoende is aangedragen om tot vereenzelviging te komen van betrokken (rechts)personen. “Zodanige vereenzelviging kan niet volgen uit de dwarsverbanden die bestaan tussen gedaagden. Een vennootschap en haar bestuurder mogen als regel niet worden vereenzelvigd in die zin dat het bestaan van de vennootschap en ook haar aansprakelijkheden worden weggedacht en dat het handelen van de vennootschap en ook haar aansprakelijkheden worden toegerekend aan de bestuurder.” Er is volgens het oordeel van de rechter geen grond voor doorbraak van aansprakelijkheid, nu Emsflower functioneel is en ook als zodanig naar buiten treedt. Het enkele feit dat betrokken vennootschappen dezelfde beleidsbepaler hebben is onvoldoende grond voor vereenzelviging. Misbruik, zoals hierbij vereist, is niet aannemelijk gemaakt. Hiermee sluit de voorzieningenrechter aan bij de huidige lijn in de rechtspraak.
142
Rechtbank Den Haag 19 oktober 2006, zaaknr: 272529 (Kempen/Kuipers)
39
5.2.4 Fairfield/Eurolinguist Ook in onderstaande zaak 143 faalt een beroep op eigen onrechtmatige daad van een concernvennootschap wegens het onvoldoende aantonen van feiten waaruit de verwevenheid van betrokken rechtspersonen blijkt. Fairfield & Sons Inc. (Fairfield), een Amerikaanse vennootschap die software voor taaltrainingen exploiteert (dit vindt plaats onder het merk Rosetta Stone), heeft een distributieovereenkomst met Eurolinguist BV. Elol.nl is enig aandeelhouder en bestuurder van Eurolinguist. In 2006 verzoekt Fairfield Eurolinguist overdracht van de domeinnamen rosettastone.nl en -.be, die Eurolinguist beide in gebruik heeft, laatstgenoemde geeft hieraan echter geen gehoor. Fairfield start hierop een kort geding jegens Eurolinguist wegens de inbreuk op haar merk. Omdat Elol echter de exclusief rechthebbende blijkt te zijn op de domeinnamen, en dus niet Eurolinguist, spreekt Elol hiermee de verkeerde vennootschap aan. Fairfield wil daarom Eurolinguist en Elol vereenzelvigd zien. Volgens de voorzieningenrechter kan vereenzelviging echter slechts in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden en is daar in casus onvoldoende ruimte voor. Het enkele feit dat Elol.nl volledige zeggenschap heeft over Eurolinguist, of dat de website van Elol.nl dezelfde informatie bevat als de site van Eurolinguist, volstaan hiertoe volgens de voorzieningenrechter niet. Fairfield heeft voor het overige onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit de verwevenheid van beide rechtspersonen blijkt en had volgens de rechtbank ook Elol.nl moeten dagvaarden. Nu Fairfield dit heeft nagelaten zal de vordering jegens Eurolinguist tot staking van het gebruik van de domeinnamen en tot overdracht hiervan worden afgewezen. 5.2.5 Tamron/Crown Ook denkbaar is de situatie waarbij inbreukmakers in concernverhoudingen hun activiteiten binnen de groep verschuiven, om op deze manier de merkhouder in een lastig parket te dwingen. Niet alleen is het tijdrovend te achterhalen wie welke handelingen verricht, waardoor het verkrijgen van een doeltreffend verbod tegen de werkelijke inbreukmaker wordt bemoeilijkt. Ook gaan hier behoorlijke kosten mee gepaard. Door de invoering van art. 1019h Rv (volledige proceskostenveroordeling) kunnen de kosten van een dergelijke procedure enorm oplopen. Een kleine onderneming die zijn IE rechten geschonden ziet, zal hierdoor niet snel een geheel concern in rechte betrekken. Hij 143
Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem 15 mei 2007, LJN: BA6170 (Fairfield)
40
verkrijgt dan weliswaar een verbod jegens de daadwerkelijke inbreukmaker, maar een vordering jegens alle andere betrokkenen strandt. Zij kunnen vervolgens de gerechtskosten en andere gemaakte kosten op de kleine ondernemer verhalen. In de twee volgende paragrafen behandel ik een recente zaken waarin de Crown-groep listig gebruik maakt van dit gegeven. Activiteiten worden continu verschoven om het de rechthebbende zo moeilijk mogelijk te maken en na een geslaagde verbodsactie van de IE gerechtigde zet de inbreukmaker zijn activiteiten in andere producten en onder andere concernsamenstelling voort. Kan de rechter ondanks deze verschuivingen tot een veroordeling van de gehele groep komen? In 2008 is stelt Tamron Europe GmbH dat de Crown groep (aangeduid als Ruitenberg c.s.) inbreuk maakt op haar merkrechten door zonder toestemming producten van het merk Tamron te verhandelen. Tamron vordert een hoofdelijk verbod en een aantal nevenvorderingen. 144 De voorzieningenrechter concludeert dat twee vennootschappen uit de groep inbreuk maken en wijst de vorderingen jegens hen toe. Tamron vordert echter ook een verbod jegens Ruitenberg, de Holding en een andere dochter. Volgens haar maakt Ruitenberg misbruik van de identiteitsverschillen van de vennootschappen in het concern door continu de handelsactiviteiten te verschuiven. Zij eist daarom vereenzelviging en wil de vorderingen jegens de gehele groep toegewezen zien. De voorzieningenrechter hierover: “De voorzieningenrechter stelt voorop dat van vereenzelviging slechts sprake zal kunnen zijn onder bijzondere omstandigheden. Die omstandigheden dienen zo uitzonderlijk te zijn dat vereenzelviging de meest aangewezen vorm van redres is in een situatie dat misbruik is gemaakt van identiteitsverschil en hetgeen met zodanig misbruik werd beoogd, in rechte niet behoort te worden gehonoreerd.” De rechter oordeelt vervolgens dat Tamron echter voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Ruitenberg voortdurend met vennootschappen schuift en dat deze verschuivingen mede ten doel hebben het de merkhouder zo lastig mogelijk te maken haar recht te handhaven. 145 “Op grond van deze omstandigheden, in onderling samenhang bezien, kan niet op voorhand worden uitgesloten dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat Ruitenberg misbruik maakt van de identiteitsverschillen van de verschillende Crown 144 145
Rechtbank Utrecht 31 oktober 2008, B9 8115, (Tamron/Crown) r.o. 4.1. R.o. 4.10.
41
vennootschappen. Het maken van zodanig misbruik levert naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad niet alleen een onrechtmatige daad op van de degene die de zeggenschap heeft over deze rechtspersonen, maar ook van de betrokken rechtspersonen zelf. Dit betekent dat de vorderingen van Tamron ook toewijsbaar zijn tegenover Ruitenberg, Crown Holding en Crown Facilities.” 146 Ruitenberg wordt persoonlijk tezamen met het concern veroordeeld iedere directe en indirecte betrokkenheid bij de inbreukmakende handelingen te staken. Daar blijft het echter niet bij. 5.2.6 Nikon/Crown In 2009 vordert Nikon GmbH voor de voorzieningenrechter een inbreukverbod (en een aantal nevenvorderingen) jegens de gehele Crown groep – weer in andere samenstelling handelend – en jegens Ruitenberg persoonlijk. 147 Zij wijst hierbij op de eerdere vonnissen in de geschillen met Canon en Tamron en de verschuiving van activiteiten van de groep. Crown diende eerder al een forensische registeraccountant toegang te verlenen tot de administratie van de vennootschap. Deze accountant kwam tot de conclusie dat het onderscheid tussen de verschillende Crown-vennootschappen kunstmatig lijkt, aangezien de heer Ruitenberg de drijvende kracht achter deze vennootschappen is en de activiteiten van deze vennootschappen dezelfde zijn. De vennootschappen zijn niet meer dan eenmanszaken waarbij Ruitenberg de activiteiten zelf onderneemt en uitvoert. Nikon stelt dat er sprake is van misbruik van identiteitsverschil tussen de betrokken rechtspersonen en wil de vorderingen door middel van vereenzelviging ook jegens de vennootschappen die niet zelf rechtstreeks inbreuk maken toewijsbaar zien. Volgens de voorzieningenrechter is duidelijk dat Ruitenberg in persoon betrokken is bij de handel in Nikon-producten. Daarbij worden steeds activiteiten overgedragen zonder dat dit voor de afnemers duidelijk kenbaar is, de verschillende vennootschappen maken immers gebruik van vrijwel identieke handelsnamen. Bovendien slaagt Ruitenberg er niet in zijn persoonlijke betrokkenheid te verbloemen door het formeel aanstellen van andere bestuurders en het overdragen van aandelen aan buitenlandse vennootschappen. De voorzieningenrechter overweegt als volgt:
146 147
R.o. 4.11 Rechtbank Den Haag 18 augustus 2009, KG ZA 09-846, (Nikon/Crown)
42
“Nu
het
maken
van
misbruik
van
identiteitsverschillen
van
verschillende
vennootschappen niet alleen een onrechtmatige daad oplevert van degene die zeggenschap heeft over deze personen – in dit geval X – maar ook van de rechtspersonen zelf, brengt het voorgaande met zich dat de vorderingen van Nikon ook op deze grondslag toewijsbaar zijn jegens X, Crown Photo International BV, OPX en Oderma en daarnaast op deze grond – in gelijke mate – toewijsbaar zijn jegens Crown Holding en Crown Facilities.” 148 De voorzieningenrechter wijst op grond van vereenzelviging van betrokkenen de vorderingen toe en beveelt alle gedaagden iedere directe of indirecte betrokkenheid bij inbreuk te staken onder verbeurte van dwangsommen. 5.3 Verbod op grond van vrees voor herhaling Een beroep op doorbraak van aansprakelijkheid komt in de praktijk vaak voor in concernverhoudingen. Het is voor de IE rechthebbende echter lastig, zo blijkt ook bijvoorbeeld uit de Bacardi-zaak, om aan de zware bewijsplicht die dit leerstuk met zich meebrengt te voldoen. Zo is het niet altijd mogelijk een onrechtmatige daad aan te tonen. Niet getreurd, er is immers – zoals eerder aangegeven – nog een weg om een verbod te krijgen jegens het concern; namelijk wanneer de rechthebbende aannemelijk kan maken dat er in de toekomst voldoende vrees is op voortzetting van de inbreuk, wanneer het verbod niet ook jegens andere concernvennootschappen wordt uitgesproken. Indien omstandigheden aantonen dat een verbod jegens één van de concernvennootschappen niet voldoende is, kan de rechter dit dus op grond van vrees voor herhaling ook jegens betrokkenen uitspreken. 149 De rechter laat zich hierover uit in de hierna te bespreken zaak, Canon/Crown. Bij een dergelijke verbodsuitbreiding dient overigens in het oog gehouden te worden dat schadevergoeding niet kan worden toegewezen wanneer de onrechtmatige daad nog niet is gepleegd, er is immers slechts een vrees voor herhaling. Er is alleen schadevergoeding mogelijk wanneer onrechtmatig handelen van de betreffende concernvennootschap kan worden aangetoond. Een beroep hierop slaagt dus alleen jegens de daadwerkelijke inbreukmaker.
148 149
R.o. 4.14. Groene Serie Onrechtmatige Daad, nr. 131. Auteur: Deurvorst.
43
5.6.1 Canon/Crown De zaak Canon/Crown uit 2007 betreft een bodemprocedure over parallelimport van digitale Canon camera’s – het gaat hier weer om hetzelfde Crown-concern als besproken in de vorige paragraaf –. De procedure volgt op een kort geding waarin Crown c.s., bestaande uit een groot netwerk van telkens van naam wisselende vennootschappen met de heer Ruitenberg als bestuurder of feitelijk beleidsbepaler, veroordeeld is tot een inbreukverbod met betrekking tot Canon producten op grond van art. 2.23 lid 3 BVIE. De vraag is echter of de rechter ook tot een veroordeling van Crown Holding kan komen, nu Canon alleen aannemelijk heeft gemaakt dat de dochter zonder toestemming producten heeft verhandeld (en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld). Deze veroordeling is niet gebaseerd op een eigen onrechtmatige daad van de holding, maar op vrees voor herhaling. Deze vrees is gebaseerd op de continue verschuiving van activiteiten binnen het concern: “Tot 15 januari 2006 was Crown Holding de moedermaatschappij van Crown International en Van Ruitenbeek Beheer BV. Vanaf genoemde datum is Crown Facilities BV enig aandeelhouder van Crown International geworden. Crown Holding bleef de moedermaatschappij van Van Ruitenbeek Beheer BV, maar laatstgenoemde onderneming heeft haar (handels)naam gewijzigd in Crown Photo Internaional BV.” 150 Canon heeft voldoende aannemelijk kunnen maken dat Ruitenberg de handelsactiviteiten die binnen zijn Crown Groep worden ondernomen verschuift van de ene vennootschap naar de andere. De rechter oordeelt hierover: “Deze gang van zaken rechtvaardigt de vrees van Canon c.s. dat ook Crown Holding in de toekomst handelsactiviteiten zal ondernemen, zodat Canon c.s. er belang bij heeft dat het uit te spreken gebod, dat nader in het dictum zal worden geformuleerd, ook tegen Crown Holding zal worden uitgesproken.” 151 Het verbod wordt dus, op grond van een dreiging van voorzetten van de inbreuk, jegens het hele concern uitgesproken. Het verbod krijgt hiermee een ruimer bereik voortkomend uit de dreiging dat de inbreukmakende handelingen worden voortgezet.
150 151
Rechtbank Utrecht 11 juni 2007, B9 4399, (Canon /Crown), r.o. 2.2 R.o. 4.11.
44
6 CONCLUSIE Het zal duidelijk zijn dat een effectieve handhaving van intellectuele eigendomsrechten ermee gediend is als ook degenen die in staat zijn dergelijke inbreuken te voorkomen aansprakelijk kunnen worden gesteld. In dit onderzoek ben ik daarom ingegaan op de vraag: hoe kan een groep van rechtspersonen worden aangesproken in geval er in concernverhouding inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten? Ter beantwoording van deze vraag heb ik allereerst gekeken naar de (in)directe doorbraak van aansprakelijkheid. De meest lastige weg is hierbij om door middel van vereenzelviging
van
concernvennootschap
rechtspersonen mede
van
de
toepassing
aansprakelijkheid te
verklaren
van op
de de
ene andere
concernvennootschap. Voor vereenzelviging ten aanzien van inbreuken is een misleidende concernverhouding nodig, welke uitermate lastig is aan te tonen. Rechtspraak wijst uit dat er hierbij meer aan de hand dient te zijn dan alleen dezelfde bestuurder
of
het
feit
dat
er
dwarsverbanden
bestaan
tussen
verschillende
vennootschappen om te kunnen vereenzelvigen. De Hoge Raad waagt zich daarom niet aan dit leerstuk als grond voor aansprakelijkheid. Lagere rechtspraak wijst echter uit dat het wel mogelijk is in inbreukzaken een verbod te krijgen jegens het gehele concern op grond van vereenzelviging. Hierbij dient wel duidelijk te zijn dat bewust misbruik wordt gemaakt van identiteitsverschillen van de verschillende vennootschappen, een zware en haast onmogelijke bewijsplicht ten laste van de rechthebbende. Indirecte doorbraak is kansrijker. In dat geval is er een eigen onrechtmatige daad door de bestuurder of feitelijke beleidsbepaler van de vennootschap die inbreuk maakt. Hierbij is het onrechtmatig handelen gelegen in het tekortschieten van degene die wetenschap en zeggenschap heeft en die rekening dient te houden met de belangen van de eiser. Dit kan aannemelijk worden gemaakt met een verwijzing naar de hechte concernstructuur. Maar er dient meer aan de hand te zijn. In het arrest Sobi/Hurks bepaalt de Hoge Raad dat er vanwege die hechte concernstructuur in combinatie met een intensieve beleidsbemoeienis door de moeder geconcludeerd kan worden tot een zorgplicht van de moeder. Dit dient de IE rechthebbende allereerst aan te tonen. Vervolgens dient het tijdstip van het intreden van de zorgplicht (zgn. peildatum) te worden bepaald. Ten slotte is het aan de rechthebbende aan te tonen waarom de moeder haar zorgplicht onvoldoende is nagekomen.
45
Lukt
het
niet
om
een
zelfstandige
onrechtmatige
daad
van
de
andere
concernvennootschappen aan te tonen, dan kunnen omstandigheden er toch toe leiden dat een verbod wordt uitgesproken jegens de gehele groep. Uit de rechtspraak blijkt dat een dergelijk ruimer bereik van de veroordeling kan worden verkregen wanneer voldoende vrees is dat de inbreukmakende handelingen na het verbod zullen worden voortgezet. Voor de toekenning van een verbod is het immers niet noodzakelijk dat de inbreukmakende handeling al daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Wanneer de rechthebbende kan aantonen dat er voldoende vrees voor voortzetting bestaat als niet alle concernvennootschappen bij het verbod worden betrokken, is een uitbreiding van de veroordeling mogelijk. Wil de IE rechthebbende echter ook schade vergoed zien, dan dient hij zich te beroepen op de doorbraak van aansprakelijkheid. Wanneer er immers een onrechtmatige daad wordt aangetoond van de betrokken concernvennootschap heeft dit op grond van art. 6:162 BW als gevolg dat de geleden schade vergoed dient te worden.
46
7 LITERATUURLIJST Boeken - Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, J.M.M. Maeijer, G. van Solinge, M.P. Nieuwe Weme, Rechtspersonenrecht, de naamloze en besloten vennootschap, Deventer: Kluwer 2009 - Bartman 1989, S.M. Bartman, Concernbeleid en aansprakelijkheid, Deventer: Kluwer 1989. - Bartman/Dorresteijn 2009, S.M. Bartman & A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2009. - De Valk 2009, S.N. de Valk, Aansprakelijkheid van leidinggevenden, Deventer: Kluwer 2009. - Essers 2009, P. Essers (red.) e.a., Met Recht, Deventer: Kluwer 2009. - Gielen 2007, Ch. Gielen (red.) e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2007. - Honée 1981, H.J.M.N. Honée, Concernrecht en medezeggenschapsregelingen, Deventer: Kluwer 1981. - Houwen 1993, L.G.H.J. Houwen e.a., Aansprakelijkheid in concernverhoudingen, Deventer: Kluwer 1993. - Huydecoper & Van Nispen 2002, J.L.R.A. Huydecoper & C. J. J.C. Van Nispen, Industriële eigendom. Deel 1: Bescherming van technische innovatie, Deventer: Kluwer 2002. - Kroeze 2007, M.J. Kroeze e.a., De kern van het ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2007. - Lennarts 1999, M.L. Lennarts, Concernaansprakelijkheid, Deventer: Kluwer 1999. - Raaijmakers 2006, M.J.G.C. Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2006. - Slagter 2005, W.J. Slagter, Compendium van het ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2005. - Timmerman 2002, L. Timmerman e.a., Concernverhoudingen, Deventer: Kluwer 2002.
47
- Van Achterberg 1989, M.P. van Achterberg, De juridische definitie van het economische verschijnsel concern, Deventer: Kluwer 1989. - Van Nieuwenhoven Helbach 2002, E.A. van Nieuwenhoven Helbach e.a., Industriele eigendom. Deel 1. Bescherming van technische innovatie, Deventer: Kluwer 2002. - Van Schilfgaarde 2009, P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2009. - Westbroek 1969, W. Westbroek, Zijn wettelijke bepalingen gewenst in verband met concernverhoudingen?, Zwolle: Tjeenk Willink 1969.
Artikelen - Bartman 2000, S.M. Bartman, ‘Onrechtmatige daad en vereenzelviging; een interactief paar’, WPNR 2000-6422, p. 795. - Bronneman 2009, M. Bronneman, ‘Aansprakelijkheid van derden in het merkenrecht’, IER 2009-5, p. 55. - Doorenbos 2010, D.R. Doorenbos, ‘Controle op (misbruik van) rechtspersonen’, Ondernemingsrecht 2010-12, nr. 98. - Eijsvogels 2009, E. Eijsvogels & C. de Meyer, ‘Enkele procesrechtelijke aspecten van
handhaving van intellectuele-eigendomsrechten na implementatie van de Handhavingsrichtlijn’, Computerrecht 2009-1, p. 3. - Elzinga 2008, D.C. Elzinga, ‘Intellectueel eigendom en securitisatie’, V&O 2008-9, p. 184. - Groenewoud 2003, L. Groenewoud, ‘Vereenzelviging als grond tot doorbraak van aansprakelijkheid’, V&O 2003-1, p. 4. - Kruidenier 2006, L.F. Kruidenier & R.A. Orsel, ‘Joint venture: groepsmaatschappij en consolidatie’, V&O 2006-10, p. 178. - Leemrijse 2003, J.J.C.A. Leemrijse, ‘De driehoekssplitsing binnen moederdochterverhoudingen’, V&O 2003-11, p. 182. - Nillesen 1986, J.Th.L. Nillesen, ‘De durchgriff, enkele beschouwingen over de relativering en begrenzing van rechtspersoonlijkheid en belastingplicht’, WFR 1986-1233.
48
- Strik 1999, D.A.M.H.W. Strik, ‘Stelplicht bij (oneigenlijke) doorbraak van aansprakelijkheid’, V&O 1999-2, p. 24. - Strik 2000, D.A.M.H.W. Strik, ‘De figuur van vereenzelviging als grond voor doorbraak van aansprakelijkheid ten dode opgeschreven’, V&O 2000-11, p. 175. - Timmerman 1985, L. Timmerman, ‘Het vennootschapsrecht en het ontslag van een bestuurder van een NV of BV’, De Naamloze Vennootschap 1985-1, p. 6. - Timmerman 1996, L. Timmerman, ‘Doorbraak van aansprakelijkheid; de kern van enige recente ontwikkelingen’, TVVS 1996-5, p. 134 - Timmerman 1998,
L. Timmerman, ‘Doorbraak van aansprakelijkheid in moeder-
dochterverhouding op grond van onrechtmatige daad’, TVVS 1998, p. 116. -
Timmerman
2001,
L.
Timmerman,
vennootschapsrechtelijke
‘Vereenzelviging
als
aansprakelijkheids-procedures’,
strijdmiddel
in
Ondernemingsrecht
2010-10, p. 294. -
Timmerman
2003,
L.
Timmerman,
‘De
rechtspersoonlijkheid
van
de
personenvennootschap’, Ondernemingsrecht, 2003-4, p. 96. - Timmerman 2008, L. Timmerman, ‘HR 2002,15 februari
C00/152HR (m.nt. L.
Timmerman)’, Ondernemingsrecht, 2008-2, p. 28 - Tros 2009, R.T.G. Tros, ‘Indirecte doorbraak van aansprakelijkheid: ComSystems/Van den End q.q.’, V&O 2009-12, p. 245. - Uniken Venema 1981, C. Æ Uniken Venema, ‘Doorbraak in concernverhoudingen, bezien in het licht van de misbruikontwerpen’, WPNR 1981-5575, p. 583. - Van der Laan 2007, N. van der Laan, ‘Het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn en de uitvoeringswet’, IER 2007-6, p. 96. - Van der Sangen 2009, G.J.H. van der Sangen, ‘Concernleiding en aansprakelijkheid: het delicate evenwicht tussen unitaire leiding en juridische zelfstandigheid’, Tijdschrift voor ondernemingsbestuur 2009-6, p. 146. - Van der Voort Maarschalk 2001, A.E.H. van der Voort Maarschalk, ‘Reactie op het artikel “onrechtmatige daad en vereenzelviging; een interactief paar” van mr. S.M. Bartman in WPNR (2000) 6422’, WPNR 2001-6434, p. 200. - Wefers Bettink 2004, H.W. Wefers Bettink en F.S.W. Wentholt, ‘Merk en web’, IER 2004-1, p. 2.
49
Rechtspraak - Hoge Raad 25 september 1981, NJ 1982, 443, m.nt. J.M.M. Maeijer, (Osby) - Hoge Raad 19 februari 1988, NJ 1988, 487, m.nt. W.C.L. van der Grinten, (Albada Jelgersma) - Hoge Raad 10 januari 1990, NJ 1990, 466, m.nt. J.M.M. Maeijer, (Ogem II) - Hoge Raad 15 januari 1993, NJ 1993, 301, m.nt. J.M.M. Maeijer, (Henkel) - Hoge Raad 26 januari 1994, NJ 1994, 545, m.nt. J.M.M. Maeijer, (Heuga) - Hoge Raad 9 juni 1995, NJ 1996, 213, Concl. A-G mr. Vranken, (Citco) - Hoge Raad 16 juni 1995, NJ 1996, 214, m.nt. J.M.M. Maeijer, (Bato’s erf) - Hoge Raad 3 november 1995, NJ 1996, 215, m.nt. J.M.M. Maeijer, (Roco) - Hoge Raad 19 september 1997, NJ 1998, 256, m.nt. J.M.M. Maeijer, (Gaswacht) - Hoge Raad 7 november 1997, NJ 1998, 269, (Kandel / Koolhaas) - Hoge Raad 12 juni 1998, NJ 1998, 727, m.nt. P. van Schilfgaarde, (Coral / Stalt) - Hoge Raad 14 april 2000, NJ 2000/489, m.nt. D.W.F. Verkade, (HBS / Danestyle) - Hoge Raad 26 oktober 2001, NJ 2002, 94, m.nt. J.M.M. Maeijer, (Juno) - Hoge Raad 21 december 2001. NJ 2005, 96, m.nt. S.C.J.J. van Kortmann, (Sobi / Hurks) - Hoge Raad 13 oktober 2000, NJ 2000, 698, m.nt. J.M.M. Maeijer, (Rainbow) - Hoge Raad 15 februari 2002, NJ 2002, 446, m.nt. C.J.H. Brunner, (Jack Daniel’s) - Hoge Raad 11 september 2009, NJ 2009, 565, m.nt. H.J. Snijders en P. van Schilfgaarde, (ComSystems / Van den End)
- Hof Leeuwarden 27 juli 2005, JOR 2005, 237 (Paas/Carabain)
- Rechtbank Den Haag 19 oktober 2006, zaaknr. 272529 (Kempen / Kuipers) - Rechtbank Arnhem 15 mei 2007, LJN: BA6170 (Fairfield) - Rechtbank Utrecht 11 juli 2007, zaaknr. 209421 (Canon / Crown) - Rechtbank Amsterdam 6 februari 2008, zaaknr. 360931 (Bacardi / Blijdorp) - Rechtbank Utrecht 31 oktober 2008, zaaknr. 255727 (Tamron / Crown) - Rechtbank Den Haag 18 augustus 2009, zaaknr. 341305 (Nikon / Crown)
50
