Intellectuele Eigendomsrechten en uw onderneming

Intellectuele Eigendomsrechten en uw onderneming Ady van Nieuwenhuizen en Timme Geerlof, advocaten Ploum Lodder Princen

Oranjeloper 19 mei 2011

Programma  I. Wat zijn IE rechten? – Merken – Modellen – Auteursrecht – Handelsnaam – domeinnamen  II. Start onderneming – Onderzoeken – Registraties – Valkuilen – Contractuele bepalingen (personeel / derden)

Programma vervolg  III. Bescherming IE-rechten van uw onderneming – Merkinbreuk – Adwords – Handelsnaaminbreuk – beschrijvende domeinnamen  IV. Handhaving van uw IE-rechten – Sommatie – Ex parte / bewijsbeslag – Procederen – (Eigen)aardigheden van IE handhaving

I. Wat zijn rechten van Intellectuele Eigendom?     

Merken Modelrechten Auteursrechten Handelsnamen Octrooien

 Portrechtrechten  (Domeinnamen)

I.E.

Kenmerken van intellectueleeigendomsrechten Absoluut:

tegenover eenieder in te roepen

Exclusief:

gelden alleen voor de rechthebbende: anderen kunnen geen aanspraak maken op de rechten

Territoriaal beperkt: meestal afhankelijk van een bepaald gebied (Beperkte) duur

Merkenrecht  Drie systemen naast elkaar – Nationale systemen, inclusief de Benelux – Europees merk (eigenlijk Gemeenschapsmerk) (CTM) – Internationale registratie (WIPO)  Wettelijke regeling Benelux • Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen)(BVIE) (sinds 1 september 2006)

Merken Individuele merken

GALAXY

Collectieve merken

Individuele merken  Merken zijn tekens die in dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming  “tekens” kunnen zijn: benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens

SAMSUNG

Individuele merken    

Woordmerken Beeldmerken > „Voor grafische voorstelling vatbare tekens‟ Kleuren (moeilijk zonder inburgering) Klanken, tastmerken, gebaren en variabele merken (NB: moeilijk grafisch weer te geven)  Titels, slagzinnen, domeinnamen  Portretten (van bekende personen t.b.v. merchandising)

Geen merken Uitgezonderd zijn tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die:   

door de aard van de waar wordt bepaald; een wezenlijke waarde aan de waar geeft; of noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

Onderscheidend vermogen Onderscheidend vermogen: „tekens die dienen om waren of diensten te onderscheiden‟  Kan het teken voor het in aanmerking komende publiek als merk gelden?  Inburgering mogelijk, waarna een teken zonder onderscheidend vermogen alsnog als merk kan worden ingeschreven Geen onderscheidend vermogen: Beschrijvende merken  „Apple‟ voor appels  Combinatie van twee beschrijvende woorden (Postkantoor-arrest)

Verkrijgen van recht  Beneluxmerk: Inschrijving bij BeneluxBureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)  Gemeenschapsmerk: Inschrijving bij OHIM te Alicante  Internationale registratie: WIPO

Verkrijgen van recht (II)  BBIE kan inschrijving weigeren wanneer: – Geen merk – Geen onderscheidend vermogen – Strijd met de goede zeden – Succesvolle oppositieprocedure  Inschrijving geeft niet automatisch rechten – Nietigverklaring merk – Vervallenverklaring merk  Geldigheidstermijn is 10 jaar;verlenging mogelijk

Merken kunnen vervallen  Wanneer gedurende vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt zoals het is geregistreerd  Wanneer het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot een gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het merk is ingeschreven (denk aan „Aspirine‟ of „Frisbee‟); of  Wanneer het merk op een misleidende manier wordt gebruikt door de merkhouder of met zijn toestemming.

Rechten van de merkhouder (I) De merkhouder kan zich verzetten tegen elk gebruik dat:  wanneer dat teken gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;  wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;

Rechten van de merkhouder (II) 



wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Beneluxgebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk; wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Kan de merkhouder ieder gebruik van zijn merk tegenhouden?  Nee, ook niet-officiële wederverkoper mag merk gebruiken mits niet indruk commerciële band  Nee, ook recht om aan te geven dat bijv. stofzakken van andere fabrikant passen op SC61G1

Modellenrecht  Wederom drie systemen naast elkaar – Nationale systemen, inclusief de Benelux – Europese modelregistratie (ook ongeregistreerde modellen) – Internationale registratie  Wettelijk geregeld in BVIE sinds 1 september 2006

Tekening/Model  Als tekening of model wordt beschouwd het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel daarvan.  Onder voortbrengsel wordt verstaan elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip van onder meer onderdelen die zijn bestemd om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd, verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen.

Tekening / Model

Tekening/Model Ook van toepassing op onderdelen van modellen

Tekening/Model Om voor bescherming in aanmerking te komen moet een tekening/model : Nieuw zijn Een eigen karakter hebben Nieuw: indien er geen identieke tekening of identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang

Eigen karakter: indien de algemene indruk die deze tekening of dit model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door eerdere tekeningen of modellen.

Verkrijgen van het recht  Door inschrijving van het depot  Geen rechten verkregen indien: – Strijd met oudere tekening/model – Oneigenlijk gebruik – Strijd met goede zeden, openbare orde  Geldigheidstermijn van 5 jaar  Verlenging mogelijk tot een maximum van 4 periode van 5 jaar

Rechten van de houder  De houder heeft het recht zich te verzetten tergen het gebruik van een voortbrengsel dat: – Hetzelfde uiterlijk vertoont – Dan wel geen andere algemene indruk wekt – Rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper  Geen verzet tegen: – Handelingen in particuliere sfeer / niet-commerciele doeleinden – Reproductie ter illustratie of tbv onderwijs – Reparatie van samengestelde voortbrengselen

Auteursrecht „Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.‟

 Wettelijke regeling: Auteurswet

Verkrijgen van recht  Geen formaliteiten; recht ontstaat op het moment van schepping van het werk  Geldigheidstermijn tot 70 jaar na de dood van de maker van het werk  In geval van een onbekende maker of een rechtspersoon geldt een termijn van 70 jaar na openbaarmaking

Werk  Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst wordt verstaan: „ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welke vorm het ook tot uitdrukking is gebracht.‟

 Voorwaarden: – Voor menselijke waarneming vatbaar; – Eigen oorspronkelijk karakter en – het persoonlijk stempel van de maker

Maker  Vermoeden: degene die het werk openbaar maakt

 Bijzondere regelingen:  Maker in loondienst: werkgever is maker  Openbaarmaking door een rechtspersoon: indien geen maker wordt vermeld, wordt de rechtspersoon geacht de maker te zijn  Altijd goed regelen van wie auteursrechten zijn, vooral met reclamebureaus, ontwerpers en freelancers

Rechten van de maker  Openbaar maken:  (Niet-limitatieve) opsomming van openbaarmakingshandelingen  Verveelvoudigen:  Ook bewerken, tenzij de bewerking als een nieuw en oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt.  Persoonlijkheidsrechten  Beperkingen??

Handelsnaam • Wat is een handelsnaam? Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven

• • • •

Wettelijke regeling: Handelsnaamwet Uitgangspunt: keuzevrijheid Rechten ontstaan door gebruik Inschrijving bij KVK geeft schijn van gebruik

Handelsnaam (II) • Handelsnaam is toegestaan tenzij: – Suggestie wekt dat de onderneming aan andere onderneming toebehoort – Een andere onderneming de naam al eerder rechtmatig voert en gevaar voor verwarring ontstaat – De naam een merk bevat of er sprake is van een misleidende handelsnaam

Domeinnamen  „Adres‟ op internet; maar geen IE-recht op zichzelf, maar een vermogensrecht (discussie blijft)

Soorten worden onderscheiden aan de hand van de extensie:  

Generic Top Level Domains (gTLD‟s): .com, .net, .info etc. Country Code Top Level Domains (ccTLD‟s): .nl, .be, .fr etc.

 Registratie voor .nl bij Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) via providers.  Registratie van domeinnamen op basis van uitgangspunt „first-come, first-serve‟ principe

Domeinnamen Registratie van een domeinnaam kan onrechtmatig zijn, indien…  

overeenstemming met merk of handelsnaam van een andere; en de kaper geen behoorlijk argument heeft waarom hij is overgegaan tot registratie.

 Naast de rechter ook, geschillenbeslechting via een administratieve procedure bij bijv. WIPO:  Wanneer eiser rechthebbende is van een merk of handelsnaam waarmee verwarring kan ontstaan  Wanneer de domeinnaamhouder geen legitiem belang heeft bij de domeinnaam  Wanneer de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd.

II. Start onderneming • U wilt een handelsnaam, merk, model registeren. • Hoe te voorkomen dat u niet een handelsnaam, merk of model registreert die al reeds bestaat? • Google search • Onderzoeken registers (check KvK, merkenregister, SIDN) – Let op: zelfonderzoek is beperkt tot identieke resultaten • Advies: schakel een specialist in • Uitgebreid handelsnaamonderzoek • Uitgebreid onderzoek merkbeschikbaarheid door merkgemachtigde • Indien onderzoeken niet of niet juist worden gedaan kan dit tot grote problemen leiden.

Start onderneming (II) • Na positief onderzoek inschrijven • Inschrijven, taksen. Let op auteursrechten kunnen niet worden ingeschreven • Concepten, ideeën niet registeren • Wel via iDepot / Belastingdienst / notaris laten vastleggen (bewijs datum)

Contractuele bepalingen • • • •

Na registratie domeinnaam – bouwen website via derde Ontwikkeling merk, merchandising – reclamebureau Software – samenwerkingsovereenkomst Belangrijk om goede overeenkomsten met derden af te sluiten: – Vrijwaringsbepaling mbt inbreuken – Overdracht van IE-rechten! • Vaak problemen doordat er geen afspraken zijn gemaakt • Licentie contracten ook mogelijk • Contracteren met IE-bepalingen

IE-contracten: Auteursrecht • Overdracht – Dmv onderhandse akte

• Licentie – vormloos

IE-contracten: Merkenrecht • Overdracht & licentie – Mogelijk voor alle of deel van de waren waarvoor merk is ingeschreven

• Merkhouder kan zijn uitsluitend recht tegen de licentienemer inroepen wanneer deze in strijd handelt met de bepalingen uit de licentieovereenkomst

IE-contracten: Handelsnaamrecht • Overdracht – Alleen in combinatie met onderneming die onder die handelsnaam wordt gedreven – Steeds vaker vindt overdracht van handelsnaam zonder overdracht van onderneming plaats.

Contracteren met IE-rechten • Overname overeenkomsten – Gebruik handelsnaam – Gebruik technologie/octrooien

• • • • •

Distributieovereenkomsten Samenwerkingsovereenkomsten Merchandisingovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten Uitgeefovereenkomsten

III. Bescherming van uw onderneming • Onderneming is nu een aantal jaar actief • Alles in orde? • Constatering inbreuk – Merk – Handelsnaam

Merkinbreuk • Diverse soorten inbreuken • Actualiteit: Adwords • Wat zijn Adwords?

• Mag je Adwords kopen die overeenstemmen met merken van de concurrent? • Merkinbreuk door adverteerder en/of zoekmachine?

Merkinbreuk (II) • HvJ EU Google / France: “Gebruik van andermans merk als Adword voor reclame voor soortgelijke diensten is verboden wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.”

• Ergo: het mag dus wel, tenzij er een band wordt gesuggereerd die er niet is. • Zoekmachine niet aansprakelijk zolang handelingen louter technisch, automatisch en passief zijn (discussie)

Merkinbreuk (III) • Recent twee zaken: merk „Tempur‟ als Adword door een concurrent • 1e zaak : reclame in Adword geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen verschillende matrassen • 2e zaak: reclame in Adword was wel voldoende duidelijk en zowel Adword gebruik als de daaraan gekoppelde advertentie waren toelaatbaar

Inbreuk handelsnaam • Vaak inbreuken op handelsnamen • Actualiteiten: beschrijvende aanduidingen die niet of toch wel gemonopoliseerd kunnen worden • Thuisbezorgd.nl > “eten-bestelsite” (online eten bestellen. • Zeer beschrijvend voor de dienst die de onderneming aanbiedt

Handelsnaaminbreuk (II) • In eerste instantie geen woordmerk – te weinig onderscheidend vermogen • Wel handelsnaamrechten – geen vereiste van onderscheidend vermogen maar ogv een handelsnaam kunnen zuiver beschrijvende aanduidingen niet worden gemonopoliseerd en beschermingsomvang van beschrijvende handelsnaam is gering • Procedure tegen thuisbezorgen.nl. – Eerste instantie verloren want thuisbezorgd.nl te beschrijvend en thuisbezorgen.nl vormde geen handelsnaaminbreuk – Hof oordeelde echter dat thuisbezorgd toch niet louter beschrijvend was en thuisbezorgen.nl vormde wel inbreuk

Handelsnaaminbreuk (III) • In 2009 procedures tegen domeinnamen amsterdamthuisbezorgd.nl en sushi-thuisbezorgd.nl • Gebruik van deze handelsnamen niet te kwalificeren als handelsnaamgebruik, maar wel onrechtmatig > verwarring bij publiek • Conclusie: zeer beschrijvende aanduiding door intensief gebruik en langdurig procederen dus wel te monopoliseren, zonder merkregistratie en zonder dat van gebruik als handelsnaam sprake is. • Opmerkelijk: thuisbezorgd.nl nu zo ingeburgerd dat zij een woordmerkregistratie heeft.

IV. Handhaving van uw IE rechten • Handhaving in IE zaken is vergaand. • Handhavingsrichtlijn sinds april 2004. • Oorspronkelijk vanwege counterfeitbestrijding, nu toepasselijk alle IE zaken. • Bedoeling was drempel om te procederen te verlagen, tegenovergestelde is bereikt. Drempel juist hoger wegens volledige proceskosten veroordeling.

Sommatiebrief • Brief aan inbreukmaker met: – uiteenzetting van uw rechten – gemaakte inbreuken – Sommaties: • meteen stoppen • recall / vernietiging • rectificatie • accountantsopgave • dwangsommen • schadevergoeding/winstafdracht

Sommatiebrief (II) • Let op: onrechtmatig sommeren • Vergoeding juridische kosten in dit stadium niet juridisch afdwingbaar

Bewijsbeslag • Verlof van voorzieningenrechter tot treffen voorlopige maatregelen ter bescherming van bewijs (veilig stellen): – Conservatoir bewijsbeslag – zeer ingrijpende maatregel – Gedetailleerde beschrijving – Monsterneming • Terzake: – Inbreukmakende producten – Bij productie gebruikte materialen – Documenten die betrekking hebben op de inbreuk

Bewijsbeslag (II) • Mogelijk zonder horen van de wederpartij • Vertrouwelijke informatie moet wel voldoende beschermd worden • Let op: ook bewijsbeslag bij tussenpersonen mogelijk

Bewijsbeslag (III) • Opstellen verzoekschrift – Inbreuk voldoende aannemelijk maken – Nauwkeurig formuleren verzoeken • Rechter beslist > verlof • Na bewijsbeslag: – Bewijs waarop beslag is gelegd nr deurwaarder – Beslagene kan opheffings kort geding starten (belangenafweging rechter; vordering tot ophefifng vaak afgewezen) – Beslaglegger: verzoek tot inzage, vorderen afgifte/vernietiging. Tijdig eis in de hoofdzaak instellen

Bewijsbeslag (IV) • Stel er wordt bij u bewijsbeslag gelegd?wat dan? • Bel uw advocaat! • Verleen medewerking • Geen bewijsmateriaal vernietigen

Exparte verbod • Spoedeisende zaak: uitstel moet onherstelbare schade veroorzaken voor de houder van het IE-recht. • Verzoekschrift aan voorzieningenrechter • Vraagt om een verbod. • Inbreukmaker wordt niet gehoord

Procederen • Kort geding – Voorlopige voorziening – Spoedeisend belang – Let op niet alles kan in kort geding worden afgedwongen

• Bodemprocedure – Na kort geding of direct

(Eigen)aardigheden • Proceskostenveroordeling – “desgevorderd”, niet ambtshalve – Geen liquidatietarief, maar werkelijk proceskosten van de wederpartij – Wel sprake van een bovengrens: indicatietarieven • • • • •

Eenvoudig kort geding: maximaal EUR 6.000 Overige kort gedingen: maximaal EUR 15.000 Eenvoudige bodemzaak (zonder re/dupliek): maximaal EUR 8.000 Overige bodemzaken (zonder re/dupliek): maximaal EUR 20.000 Eenvoudige bodemzaak met re/dupliek en pleidooi: maximaal EUYR 10.000 • Overige bodemzaken met re/dupliek en pleidooi: maximaal EUR 25.000

– Hoogste veroordeling 2010 (octrooizaak): EUR 541.587

BEDANKT VOOR UW AANDACHT !

Ady van Nieuwenhuizen 010 – 4406403 [email protected]

Timme Geerlof 010 – 404 6176 [email protected]