BESCHERMING VAN MODELLEN IN DE V.S

FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT GENT Academiejaar 2012-2013

BESCHERMING VAN MODELLEN IN DE V.S.

Masterproef van de opleiding ‘Master in de rechten’

Ingediend door

Celine Van Puymbrouck Studentennummer: 00804092

Promotor: Prof. Dr. H. Vanhees Commissaris: D. Bruloot

AFKORTINGENLIJST AIPA: American Inventors Protection Act CCPA: Court of Customs and Patent Appeals C.F.R.: Code of Federal Regulations EU: Europese Unie ISA: International Search Authority MPEP: Manual of Patent Examining Procedure PCT: Patent Cooperation Treaty PVPA: Plant Patent Variation Act TRIPS:Trade Related aspects of Intellectual Property U.S.C.: United States Code USPTO: United States Patent and Trademark Office UvP: Unieverdrag van Parijs of Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom V.S.: Verenigde Staten WIPO: World Intellectual Property Organisation WTO: World Trade Organisation

 

2  

FIGURENLIJST Figuur  1:  Aantal toegekende design patents per jaar Figuur  2:Surface  ornamentation Figuur  3:Shape   Figuur  4:Combination   Figuur 5: Hubry’s waterfontein Figuur 6: U.S. Patent No. Des. 423, 611 Figuur 7: U.S. Patent No. Des. 395, 296 Figuur 8: Zahn’s U.S. Patent No. Des. 257, 511 Figuur 9: Gorham’s patented designs en white’s accused design Figuur 10: Littons gepatenteerde model Figuur 11: Claimed Design Figuur 12: Accused Design Figuur 13: Prior Art Design Figuur 14: Claimed Design Figuur 15: Accused Design Figuur 16: Egyptian Goddess Nail Buffer, het gepatenteerde model Figuur 17: Nailco Buffer, prior art Figuur 18: Swisa’s Accused Design Figuur 19: Patented design Figuur 20: Accused design Figuur 21: Tekeningen Figuur 22: Written description Figuur 23: Stein Statuete Figuur 24: Ribbon Rack van Brandir Figuur 25: Design patent No. D158.213 Figuur 26: Trademark Reg. No. 73, 406 Figuur 27: Utility patent Figuur 28: Straatbord met vering Figuur 29: Design patent voor de Coca-Cola fles

 

3  

VOORWOORD

Deze meesterproef kan beschouwd worden als het finale sluitstuk van een vijf jaar durende opleiding in de rechtswetenschap. Na een periode van leerrijke onderdompeling aan de Universiteit Gent ben ik met een rugzak vol kennis gewapend om mijn eerste professionele stappen te zetten. Ik wil hierbij de gelegenheid aangrijpen om een woordje van dank te richten aan iedereen die me geholpen heeft bij de verwezenlijking van deze meesterproef. Bijzondere dank gaat uit naar Prof. Dr. Hendrik Vanhees die steeds bereid was om mij te begeleiden bij het schrijven van mijn meesterproef. Daarnaast wil ik mijn dank betuigen aan mijn ouders voor hun onvoorwaardelijke steun. Ik wil hen bedanken voor hun kritieken, adviezen en praktische opmerkingen omtrent deze verhandeling en voor het nalezen van deze meesterproef. Tenslotte gaat mijn dank uit naar mijn vrienden, grootouders, zus en broer voor hun luisterend oor, hun steun en de aangename momenten die zorgden voor de nodige afwisseling met het studeren.

 

4  

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING ........................................................................................................... 10   HOOFDSTUK 1: WETSGESCHIEDENIS ........................................................ 14   AFDELING 1: DESIGN PATENT ACT VAN 1842 ............................................. 14   AFDELING 2: LATERE WIJZIGINGEN TOT EN MET DESIGN PATENT ACT VAN 1952 ............................................................................................................. 16   HOOFDSTUK 2: HET BESCHERMDE VOORWERP (THE PATENTABLE SUBJECT MATTER)............................................................................................. 18   AFDELING 1: DEFINITIE VAN MODEL .......................................................... 18   AFDELING 2: HET BEGRIP ‘ARTICLE OF MANUFACTURE’....................... 19   2.1 Re Hubry .................................................................................................... 20   2.2 Computer generated icons .......................................................................... 21   2.2.1 Animation in design patents ................................................................. 22   AFDELING 3: PORTION OF AN ARTICLE OF MANUFACTURE .................. 24   HOOFDSTUK 3: BESCHERMINGSVOORWAARDEN ................................ 26   AFDELING 1: ALGEMEEN ................................................................................ 26   AFDELING 2: NOVELTY .................................................................................... 26   2.1 Artikel 102 (a) en (b) U.S.C. 35 ................................................................. 26   2.2 In re Bartlett................................................................................................ 28   2.3 Horwitt v. Longines Wittnauer Watch co. ................................................. 28   2.4 Egyptian Goddes, Inc v Swisa, Inc............................................................. 28   2.5 Grace period ............................................................................................... 29   AFDELING 3: NONOBVIOUSNESS................................................................... 29   3.2 Een octrooivereiste voor utility patents? .................................................... 30   3.2.1 Ontstaansgeschiedenis: Hotchkiss v. Greenwood’s ‘invention’ .......... 30   3.2.2 Artikel 103 U.S.C. 35: ‘nonobviousness’ ............................................ 31   3.2.3 Kritiek op de vereiste van nonobviousness .......................................... 32   3.2.4 De factoren van Graham v. John Deere Co. ........................................ 34   3.3 Standpunt .................................................................................................... 36   3.3.1 Algemeen ............................................................................................. 36   3.3.2 Laverne: ‘ordinary intelligent man’ test............................................... 36   3.3.3 Nalbandian: ‘ordinary designer’ test .................................................... 38   3.3.4 ‘designer of ordinary skill’ test vs. ‘informed user’ test ..................... 40   3.3.5 Rich’s ‘concurring opinion’ ................................................................. 40   AFDELING 4: ORIGINALITY ............................................................................. 41   AFDELING 5: ORNAMENTALITY ..................................................................... 42   5.1 Non-Functionalty........................................................................................ 42  

 

5  

5.2 De aesthetic benadering.............................................................................. 43   5.3 Visibility ..................................................................................................... 44   5.3.1 ‘Hidden in use’ rule ............................................................................. 44   5.3.2 Matter of ornamental concern .............................................................. 45   5.4 De intentie van de ontwerper ...................................................................... 46   HOOFDSTUK 4: FUNCTIONALITY.................................................................. 47   AFDELING 1: FUNCTIONALITY DOCTRINE .................................................. 47   1.1 Algemeen.................................................................................................... 47   1.2 Avia Group International, Inc. v. L.A. Gear California ............................. 48   1.3 Ontwikkeling van de doctrine of functionality: primarily/solely standaard50   1.3.1 Re Carletti en Re Garbo ....................................................................... 50   1.3.2 Power Controls Corp. v. Hybrinetics, Inc. en Avia Group International, Inc. v. L.A. Gear California, Inc ................................................................... 52   AFDELING 2: FUNCTIONALITY BEPALEN .................................................... 53   2.1 De traditionale test: alternate designs ......................................................... 53   2.1.1 Avia Group International, Inc. v. L.A. Gear California en LA Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co ............................................................................... 53   2.1.2 Best Lock Corp v. Ilco Unican Corp ................................................... 54   2.1.3 Berry Sterling’s ‘List of considerations’ .............................................. 55   a. PHG Technologies v. St. John ............................................................... 56   HOOFDSTUK 5: DRIE SOORTEN OCTROOIEN IN DE V.S.: DESIGN PATENTS VS. UTILITY PATENTS VS. PLANT PATENTS ......................... 57   AFDELING 1: ALGEMEEN ................................................................................ 57   AFDELING 2: UTILITY PATENTS ..................................................................... 58   2.1 Utility patents: algemeen ............................................................................ 58   2.1.1 Materiële octrooivereisten ................................................................... 58   a. Utility ..................................................................................................... 58   b. Novelty .................................................................................................. 60   c. Nonobviousness ..................................................................................... 61   2.1.2 Formele octrooivereisten: artikel 112 U.S.C. 35 ................................. 61   2.2 Vergelijking tussen utility patents en design patents ................................. 62   2.2.1 De voorlopige octrooiaanvraag (provisional application) ................... 62   2.2.2 Recht van voorrang ............................................................................. 63   2.2.3 Internationale octrooiaanvraag (international application) .................. 65   2.2.4 Publicatie van octrooiaanvragen .......................................................... 66   2.2.5 Onderdelen van de octrooiaanvraag: specification en claim ............... 67   a. Written description vs. drawing ............................................................. 67   b. Claims en beschermingsomvang ........................................................... 68   2.2.6 Maintenance fee ................................................................................... 68    

6  

2.2.7 De beschermingsduur ........................................................................... 69   2.2.8 Allowance rate ..................................................................................... 69   2.2.9 Termijn tussen indiening octrooiaanvraag en verkrijging patent: de hangende octrooiaanvraag............................................................................. 70   2.2.10 De Kosten ........................................................................................... 70   AFDELING 3: PLANT PATENTS ....................................................................... 71   3.1 Plant patents: algemeen .............................................................................. 71   3.2 De Plant Patent Act van 1930..................................................................... 72   3.2.1 artikelen 161, 162 en 163 U.S.C. 35 .................................................... 73   3.2.2 Ongeslachtelijke voortplanting ............................................................ 73   3.2.3 Materiële octrooivereisten ................................................................... 74   3.2.4 Uitgesloten van bescherming ............................................................... 75   3.3 De Plant Variety Protection Act van 1970 ................................................. 75   3.4 Bescherming door utility patents ............................................................... 77   HOOFDSTUK 6: INBREUK EN BESCHERMINGSOMVANG.................... 78   AFDELING 1: BESCHERMINGSOMVANG: ARTIKEL 289 U.S.C. 35 ............. 78   AFDELING 2: INBREUK .................................................................................... 79   2.1 De inbreuktest Pre-Egyptian Goddess ........................................................ 79   2.1.1 Algemeen ............................................................................................. 79   2.1.2 Gorham Co. v. White: ordinary observer test ...................................... 79   2.1.3 Litton: Point of Novelty test ................................................................ 82   a. Verduidelijkend voorbeeld .................................................................... 84   2.2 De inbreuktest Post-Egyptian Goddess ...................................................... 86   2.2.1 Algemeen ............................................................................................. 86   2.2.2 De feiten ............................................................................................... 86   2.2.3 Egyptian Goddess en banc ................................................................... 88   2.2.4 De nieuwe ordinary observer test van Gorham .................................... 89   2.2.5 Tussentijdse conclusie ......................................................................... 91   2.2.6 Jurisprudentie na Egyptian Goddess .................................................... 92   2.3 Markman: claim construction ..................................................................... 92   2.3.1 Markman: pre-Egyptian Goddess ........................................................ 92   HOOFDSTUK 7: BESCHERMINGSDUUR EN TOEGEKENDE RECHTEN ............................................................................................................................... 100   HOOFDSTUK 8: DRIE ALTERNATIEVE BESCHERMINGSSYSTEMEN: DESIGN PATENT VS. COPYRIGHT VS. TRADEMARK ............................... 101   AFDELING 1: ALGEMEEN .............................................................................. 101   AFDELING 2: COPYRIGHT ............................................................................. 102   2.1 De Amerikaanse Grondwet ...................................................................... 102   2.2. Wetsgeschiedenis .................................................................................... 102    

7  

2.3 Election doctrine....................................................................................... 103   2.3.1 Louis De Jonge & Co v Breuker & Kessler Co ................................. 103   2.3.2 Q Yardley ........................................................................................... 104   2.4 Mazer v. Stein ........................................................................................... 105   2.5 Separability requirement .......................................................................... 106   2.5.1 De Kieselstein-Cord benadering ........................................................ 107   2.5.2 De Brandir benadering ....................................................................... 107   2.6 Het beschermde voorwerp ........................................................................ 109   2.7 De beschermingsvoorwaarden ................................................................. 110   2.7.1 Originaliteit - Feist doctrine ............................................................... 110   2.7.2 Vastgelegd in een tastbaar medium (fixed in a tangible medium) ..... 110   2.8 Inbreuk op het auteursrecht ...................................................................... 111   2.8.1 ordinary observer ............................................................................... 112   2.8.2 Fair use ............................................................................................... 112   2.9 Registratie ................................................................................................. 113   2.10 Exclusieve rechten .................................................................................. 113   2.11 De beschermingsduur ............................................................................. 114   AFDELING 3: TRADEMARK en TRADE DRESS ............................................ 115   3.1. Trademark en trade dress onder de Lanham Act ..................................... 115   3.2 Inbreuk...................................................................................................... 116   3.3 Cumulatie van bescherming: Mogen David Wine Corp .......................... 117   3.4 Secondary meaning vereiste ..................................................................... 118   3.5 Functionality doctrine............................................................................... 119   3.6 De beschermingsduur ............................................................................... 121   AFDELING 4: PRAKTIJKVOORBEELDEN..................................................... 121   CONCLUSIE ....................................................................................................... 124   BIBLIOGRAFIE ................................................................................................. 126  

 

8  

 

9  

INLEIDING De laatste jaren zien we het belang van vormgeving over de hele wereld toenemen. Tegenwoordig is de vormgeving van een product minstens even belangrijk als de gebruiksfunctie ervan. Het succes van een product wordt mede bepaald door zijn originele vorm aangezien de consument een groeiend belang hecht aan het uiterlijk van consumentengoederen. Een succesvolle vormgeving bezit een immense economische waarde. Een verscheidenheid aan industriën investeert dan ook enorm in vormgeving. Bijgevolg is het ontzettend belangrijk om het uiterlijk van een product te beschermen zodat de ontwerpers een exclusief recht verkrijgen en barrières kunnen opwerpen tegen concurrenten die producten met een gelijkaardig uiterlijk lanceren. Gezien de globalisering van de markt worden producten ontwikkeld om mondiaal te worden weggezet. Daarbij mag niet worden vergeten dat Amerika op wereldvlak een zeer prominente markt is. Daarom is het ook als Europeaan niet onbelangrijk om te weten op welke wijze deze vormgeving in Amerika wordt beschermd. In de Verenigde Staten van Amerika biedt het design patent systeem bescherming aan modellen. Het design patent systeem vindt zijn oorsprong in hetzelfde octrooisysteem als dat van de utility patents. Design patents zijn onderworpen aan alle bepalingen met betrekking tot utility patents, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is. Het octrooirecht speelt nog steeds een aanzienlijke rol in het rechtstelsel aangezien het innovatie en jarenlange investeringen beschermd en tegelijkertijd vooruitgang in de wetenschap stimuleert. Ieder jaar worden in de Verenigde Staten een aanzienlijk aantal design patents verleend. In 2012 werden meer dan 21 0001 design patents toegekend. Deze design patents hadden in het bijzonder betrekking op de vormgeving van consumentengoederen zoals sportschoenen, brillen en zonnebrillen2, meubelen, lampen3, elektrische apparaten4, flessen5, iconen voor een

                                                                                                                1  USPTO  U.S.  Patent  Statistics:  Calendar  Years  1963-­‐2012,  beschikbaar  op  

http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.pdf.   2  U.S.  Design  Pat.  No.  D.  470,176;  http://patentlyo.com/patent/2008/03/oakelys-­‐sun-­‐  gla.html.   3  U.S.  Design  Pat.  No.  D  170,445.   4  http://patentlyo.com/patent/2004/10/ipod_receives_d.html.   5  De  Coca-­‐Cola  Compagny  bezit  meer  dan  honderd  design  patents  voor  de  vorm  van  drinkflessen,  bijvoorbeeld   U.S.  Design  Pat.  No.  D.  458,145.  

 

10  

computerscherm6 en sport uitrustingen7.8 Over het algemeen is sinds 1976 het aantal aanvragen voor design patents en de hoeveelheid design patents die werden verleend, ieder jaar toegenomen. De voorbije 25 jaar heeft aldus de grootste stijging plaatsgevonden. Figuur 1 geeft per jaar het aantal design patents weer dat is toegekend sinds 1842, het jaar waarin het eerste design patent werd verleend.9

Figuur 1: Aantal toegekende design patents per jaar10 De eigenaars van het grootste aantal design patents zijn Samsung, Sony en Nike met respectievelijk 3386, 3052 en 2553 design patents. Andere bedrijven die talrijke design patents bezitten zijn Microsoft, Goodyear, Nokia, Apple, Colgate en Coca-Cola.11 Deze meesterproef heeft vooreerst tot doel een algemeen beeld te schetsen van de manier waarop modellen in de Verenigde Staten worden beschermd. In overwegende mate wordt ingegaan op de bescherming van modellen onder het Amerikaanse octrooisysteem. Tevens wordt in deze meesterproef de bescherming van modellen onder de beschermingsregimes Copyright law en                                                                                                                

6  Microsoft  Corporation  is  de  eigenaar  van  meer  dan  driehonderd  design  patents  met  betrekking  tot  computer  

pictogrammen.   7  U.S.  Design  Pat.  No.  D.  583,887.   8  D.  CROUCH,  “A  trademark  justification  for  design  patent  rights”,  Harv.  J.L.  &  Tech.  2010,  (1)  10-­‐11   9  USPTO  U.S.  Patent  Statistics:  Calendar  Years  1963-­‐2012,  beschikbaar  op   http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.pdf;  D.  CROUCH,  “A  trademark  justification  for   design  patent  rights”,  Harv.  J.L.  &  Tech.  2010,  (1)  10-­‐11.   10  D.  CROUCH,  “A  trademark  justification  for  design  patent  rights”,  Harv.  J.L.  &  Tech.  2010,  (1)  12.   11USPTO,  Design  patents:  a  patent  technology  monitoring  team  report  B,   http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/design.pdf.  

 

11  

Trademark law uitgelicht en er kunnen zowel gelijkenissen als verschillen tussen deze beschermingssystemen worden gevonden. In eerste instantie zal in hoofdstuk 1 de geschiedenis van de wetgeving met betrekking tot bescherming van modellen worden besproken. Daarna volgt hoofdstuk 2 waarin een definitie van het model zal worden gegeven en waarin zal worden worden ingegaan op het begrip ‘article of manufacture’. Daarnaast zal de octrooieerbaarheid van computer generated icons worden bekeken. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de beschermingsvoorwaarden besproken. Dit zijn de materiële geldigheidsvoorwaarden die de wet stelt en waaraan voldaan moet zijn om in aanmerking te komen voor bescherming door middel van een design patent. Bijgevolg moet een model novel, nonobvious, original en ornamental zijn. In hoofdstuk 4 wordt de functionality doctrine toegelicht. Er wordt ingegaan op de verwarring die heerst omtrent de methode die moet worden toegepast bij het bepalen of een model al dan niet functioneel is. Aan de hand van een case-by-case study wordt onder andere de methode van de alternate designs behandeld. In hoofdstuk 5 gaan we dieper in op de drie soorten octrooien die bestaan in de Verenigde staten. In de V.S. bestaan naast de design patents namelijk ook utility patents en plant patents. Er zal een algemeen beeld geschetst worden van de bescherming krachtens utility patents en er zal ingegaan worden op de beschermingsvoorwaarden. Ook wordt een opsomming gegeven van enkele verschillen tussen utility patents en design patents. Daarnaast wordt met betrekking tot de bescherming van planten de Plant Patent Act en de Plant Variety Protection Act besproken. In de praktijk is het van groot belang om te weten hoe een octrooihouder, na verlening van zijn octrooi kan optreden tegen inbreukmakers. Wederom wordt door middel van een case-by-case analyse de inbreuktest ontleed. Zowel de test voor het bepalen van een inbreuk die gold voor de befaamde Egyptian Goddes zaak als de situatie post-Egyptian Goddess wordt in hoofdstuk 6 uitgebreid uit de doeken gedaan. Bovendien wordt uitgelegd wat wordt bedoeld met de claim construction van Markman. In hoofdstuk 7 wordt de beschermingsduur en de toegekende rechten besproken. Modellen kunnen vandaag de dag ook beschermd worden krachtens twee andere

 

12  

beschermingssystemen, namelijk de trademark law en copyright law. Hoofdstuk 8 zal tenslotte deze twee beschermingsregimes met enkele belangrijke praktische en jurididsche verschillen behandelen.

 

13  

HOOFDSTUK 1: WETSGESCHIEDENIS AFDELING 1: DESIGN PATENT ACT VAN 1842 Europese landen hadden al geruime tijd wetgeving ter bescherming van modellen uitgevaardigd. In Frankrijk is sinds 1737 wetgeving ter bescherming van modellen aanwezig. Daarna volgde Engeland in 1787.12 De inspanningen van de Verenigde Staten van Amerika om te voorzien in wetgeving om design patents te beschermen kwamen pas later. In de Verenigde Staten dateerde de eerste federale design patent act van 1842. Sindsdien zijn er vier herzieningen geweest van deze regelgeving, namelijk in 1861, 1870, 1902 en 1952. De eerste design patent act werd uitgevaardigd in 1842 om de kloof op te vullen tussen de auteursrechtelijke bescherming van auteurs en octrooibescherming van uitvinders.13 Voor 1842 bestond er in de Verenigde Staten reeds auteursrechtelijke bescherming voor auteurs en utility octrooibescherming voor uitvinders. Maar er was geen wetgeving die bescherming bood aan modellen. In zijn verslag van 8 februari 1841 vestigde commissaris van octrooien Ellsworth de aandacht op het gebrek aan bescherming voor nieuwe en originele modellen. De commissaris begon te lobbyen voor een wijziging van de octrooiwet ten voordele van ontwerpers. Ellsworth zei dat ‘eenieder die een bezoek bracht aan het octrooibureau met verstomming geslagen was dat er in de Verenigde Staten geen bescherming werd gegeven aan ontwerpers. De Commissaris vroeg zich af waarom het zo makkelijk is voor auteurs en uitvinders om bescherming te krijgen en waarom dan niet aan ontwerpers van modellen dezelfde rechten werden geboden. Het is als gevolg van dit verslag dat de eerste design patent act werd aangenomen op 29 augustus 1842.14 Deze wet van 1842 bood een zevenjarige bescherming aan: “Any new and original design for a manufacture, whether of metal or other material or materials, or any new and original design for the printing of woolen, silk, cotton or other fabrics or any new                                                                                                                 12  A.  SHARPE,  “Copyrights  and  design  patents  the  common  zone  between”,  Clev.-­‐Marshall.  L.  Rev.  1962,  (336)  

338-­‐339.   13  D.  KLUTH  en  S.  LUNDBERG,  “Design  patents  a  new  form  of  intellectual  property  protection  for  computer   software”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  1988,  (847)  848.   14  T.  HUDSON,  “A  brief  history  of  the  development  of  design  patent  protection  in  the  united  states”,  J.Pat.  Off.   Soc’y  1948,  (380)  380-­‐381.  

 

14  

and original design for a bust, statue, or base-relief or composition alto or basso relievo, or any new original impression or ornament to be placed on any article of manufacture, the same being formed inmarble or other material, or any new and useful pattern, or print, or picture, to be either worked into or worked on, or printed or painted or cast or otherwise fixed on, any article of manufacture, or any new and original shape or configuration of any article omanufacture.”15 De vraag rees waarom aan modellen octrooibescherming in plaats van auteursrechtelijke bescherming werd verleend. In dit verband is het nuttig om de ‘patent clause’ van de Amerikaanse grondwet aan te halen: “Congress shall have power… to promote the progress of science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.”16 Deze grondwetsbepaling vormt sinds 1787 de basis van het Amerikaanse octrooisysteem, alsook van het Amerikaanse auteursrecht. De bepaling voorziet namelijk dat auteurs moeten beschermd worden voor hun geschriften (‘writings’) en uitvinders voor hun ontdekkingen (‘discoveries’). Onder deze grondwettelijke bepaling zijn voorafgaand aan 1842 auteursrechtelijke wetten en octrooiwetten uitgevaardigd, maar zoals hierboven reeds aangehaald, wachtte het Congres tot 1842 voordat het wetgeving uitvaardigde met betrekking tot design patents. De beslissing om modellen te plaatsen onder het octrooirecht in plaats van onder het auteursrecht was grotendeels een samenloop van omstandigheden. Ten eerste was het octrooibureau op dat moment de enige administratieve instantie die uitsluitend gericht was op intellectuele eigendom. Als we ten tweede de aard van het beschermde voorwerp (subject matter) nagaan is het logisch dat de nodige bescherming meer aanleunde bij octrooibescherming dan bij auteursrechtelijke bescherming. Een derde reden voor octrooibescherming van modellen is dat het oorspronkelijke

                                                                                                                15  US  Design  Patent  Act  of  August  29,  1842,  ch.  263,  §2,  5  Stat.  544.   16  U.S.  CONST.  Art.  I,  §  8,  cl.  8.  

 

15  

voorstel voor het uitvaardigen van wetgeving ter bescherming van modellen uitging van de commissaris van octrooien.17 Het meest unieke kenmerk van het design patent law is dan ook dat de bepalingen van het utility patent law van toepassing zijn op design patents, behalve wanneer ze in strijd zijn met de bepalingen van het design patent law.18 Het is vrijwel onmogelijk het design patent law te begrijpen zonder het utility patent law te kennen. Deze nauwe relatie is te wijten aan het feit dat de design patent act deel uitmaakt van de octrooiwet met betrekking tot utility patents, met slechts een paar specifieke bepalingen voor design patents.19

AFDELING 2: LATERE WIJZIGINGEN TOT EN MET DESIGN PATENT ACT VAN 1952 Ongeveer twintig jaar later werd de wet van 2 maart 1861 aangenomen. De meest ingrijpende herziening onder deze wet was de verlenging van de beschermingstermijn tot 14 jaar.20 Negen jaren gingen voorbij en de design patent act van 1870 nam de plaats in van de eerdere wetgeving met betrekking tot design patents. Het beschermde voorwerp (subject matter) bleef ongewijzigd, met uitzondering van het feit dat de bepaling ‘the printing of wollen, silk, cotton or other fabrics’, die eerder door de wet van 1861 werd verwijderd uit de wet van 1842, opnieuw werd toegevoegd. Daarnaast voegde de wet van 1870 de vereiste toe dat design for articles of manufactre ‘useful’ dienden te zijn 21. In 1902 werd het woord ‘useful’ uit de wet geëlimineerd en vervangen door de huidige vereiste dat het model ‘ornamental’ moet zijn. Het beschermde voorwerp werd gedefinieerd als “any new, original, and ornamental design for an article of manufacture” waardoor komaf werd gemaakt met de logge definitie uit de voorgaande wet.22 De wet van 1902 is de basis van onze                                                                                                                

17  T.  HUDSON,  “A  brief  history  of  the  development  of  design  patent  protection  in  the  united  states”,  J.Pat.  Off.  

Soc’y  1948,  (380)  382-­‐383.   18  art.  171  U.S.C.  35.   19  W.  FRYER,  “Industrial  design  protection  in  the  united  states  of  america-­‐present  situation  and  plans  for   revision”,  19  U.  Balt.  L.  Rev.  1989-­‐1990,  (198)  204.   20  US  Design  Patent  Act  of  March  2,  1861,  ch.  88,  §  11,  12,  Stat.  246.   21  A.  SHARPE,  “Copyrights  and  design  patents  the  common  zone  between”,  Clev.-­‐Marshall.  L.  Rev.  1962,  (336)   339.   22  D.  KLUTH  en  S.  LUNDBERG,  “Design  patents  a  new  form  of  intellectual  property  protection  for  computer   software”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  1988,  (847)  848.  

 

16  

huidige patent act van 1952.23 De laatste herziening in 1952 voerde aldus de huidige federale wetgeving inzake octrooien in en deze werd geheel gecodificeerd in titel 35 van de United States Code (U.S.C.).24

                                                                                                               

23  A.  SHARPE,  “Copyrights  and  design  patents  the  common  zone  between”,  Clev.-­‐Marshall.  L.  Rev.  1962,  (336)  

340.   24  R.  SCHECHTER    en  J.  THOMAS,  Intellectual  property  the  law  of  copyrights,  patents  and  trademarks,  St.  Paul   (Minn.),  Thomson  West,  2003,  285.  

 

17  

HOOFDSTUK 2: HET BESCHERMDE VOORWERP (THE PATENTABLE SUBJECT MATTER)

AFDELING 1: DEFINITIE VAN MODEL De design patent act van 1952 definieert het begrip ‘design’ niet. Artikel 171 stelt dat een design patent slechts zal worden verleend aan “any new, original, and ornamental design for an article of manufacture”.25 Het Patent and Trademark Office daarentegen geeft wel een definitie en definieert ‘design’ als volgt: “The design of an object consists of the visual characteristics or aspects displayed by the object. It is the appearance presented by the object which creates a visual impact upon the mind of the observer. Since a design patent is manifested in appearance, the subject matter of a design patent application may relate to the configuration or shape of an object, to the surface ornamentation on an object or both.”26 Wat beschermd wordt is het uiterlijk, de vormgeving. Het beschermde voorwerp (the subject matter), is het model dat is toegepast op of geïncorporeerd in een concreet voortbrengsel en niet het voortbrengsel zelf.27 Bescherming van modellen betreft steeds de uiterlijke verschijningsvorm, het voorkomen, de vormgeving, het uitzicht van een voortbrengsel (article of manufacture). De richtlijnen van het USPTO geven aan dat drie types van modellen worden beschermd:

                                                                                                                25  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Uunion  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,  

2010,  211.   26  KLUTH,  D.  en  LUNDBERG,  S.,  “Design  patents  a  new  form  of  intellectual  property  protection  for  computer   software”,  70  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  1988,  (847)  849.   27MPEP  §  1502;  USPTO,  Manual  of  Patent  Examination  Procedure,  2010,   http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep.htm  .    Het  Manual  of  Patent  Examination  Procedure   bevat  de  richtlijnen  die  de  onderzoekers  bij  het  USPTO  hanteren  bij  het  behandelen  van  een  octrooiaanvraag.     Verwijzingen  naar  het  MPEP  in  deze  meesterproef  zal  als  volgt  gebeuren:  MPEP  §…  

 

18  

(1) Surface ornamentation: de versiering van het voortbrengsel, dit is de decoratie van een oppervlakte. Bijvoorbeeld de foto van een school gebruikt als aanzicht van een klok. (figuur 2) (2) Shape: model voor de vorm van een voortbrengsel. Bijvoorbeeld de Mickey Mouse telefoon. (figuur 3) (3) Combination: een combinatie van de eerste twee categoriën, namelijk de combinatie van vorm en decoratie van de oppervlakte. Bijvoorbeeld een nieuwe schoen met een motief of tekening op. (figuur 4)28

Figuur 2: Surface ornamentation

Figuur 3: Shape

Figuur 4: Combination

Andere voorbeelden van beschermde voorwerpen zijn het uiterlijk van een sportschoen, een Ipod van Apple of een Cola blikje.29

AFDELING 2: HET BEGRIP ‘ARTICLE OF MANUFACTURE’ Conform artikel 171 U.S.C. 35 moet een model steeds betrekking hebben op een article of manufacture (een voortbrengsel). Het model is onlosmakelijk verbonden met het voorwerp waarop het is aangebracht.

                                                                                                               

28  MPEP  §  1502;  K.M.  MOTT,  “The  standard  of  ornamentality  in  the  United  States  design  patent  law”,  A.B.A.  J.  

1962,  (643)  643.   29  G.  MYERS,  Principles  of  intellectual  property  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2008,   272.  

 

19  

2.1 Re Hubry Re Hubry30 ging over een octrooiaanvraag voor een design patent voor een waterfontein.31 De juridische vraag rees of dat gedeelte van de waterfontein dat uit niks anders bestaat dan uit water dat in beweging is, wel degelijk een ‘article of manufacture’ is.32 De Board of Patent Appeals and Interferences keurde de octrooiaanvraag af en argumenteerde dat het water zelf geen article of manufacture uitmaakte aangezien de fonteinstralen niet op zichzelf kunnen bestaan en afhankelijk zijn van een sproeiinstallatie die het water spuit.33 The Court of Customs and Patent Appeals verwierp dit argument en verklaarde: “We do not see that the dependence of the existence of a design on something outside itself is a reason for holding it is not a design "for an article of manufacture." Many such designs depend upon outside factors for the production of the appearance which the beholder observes. The design of a lampshade may not be apparent unless the lamp is lighted. The design of a woman's hosiery is not apparent unless it is in place on her legs. The designs of inflated articles such as toy balloons, water toys, air mattresses, and now even buildings are not apparent in the absence of the compressed air which gives them form, as the water pressure here gives shape to the fountain. Even the design of wall paper is not always fully apparent in the commodity as it is sold and requires a wall and the services of a paperhanger to put it into condition for enjoyment by the beholder, whichis the ultimate purpose of all ornamental design.”34

                                                                                                               

30  In  re  Hubry,  153  USPQ  61  (CCPA,  1967).   31  D.  KLUTH  en  S.  LUNDBERG,  “Design  patents  a  new  form  of  intellectual  property  protection  for  computer  

software”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  1988,  (847)  848.   32  D.  LEASON,  “Design  patent  protection  for  animated  computer  generated  icons”,    J.  Pat.  &  Trademark  Off.   Soc’y  2009,  (580)  583.   33L.L.  VIETZKE,  “Software  as  the  article  of  manufacture  in  design  patents  for  icons”,  AIPLA  Q.  J.  1993,  (138)   154;  D.  LEASON,  “Design  patent  protection  for  animated  computer  generated  icons”,    J.  Pat.  &  Trademark  Off.   Soc’y  2009,  (580)  583.   34  In  re  Hubry,  153  USPQ  61  (CCPA,  1967);  D.  LEASON,  “Design  patent  protection  for  animated  computer   generated  icons”,    J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2009,  (580)  583-­‐584.  

 

20  

Figuur 5: Hubry’s waterfontein De rechtbank oordeelde dat het water patroon werd geproduceerd door de fonteinstralen wel degelijk een article of manufacture was en beriep zich hiervoor op de definitie uit het woordenboek: “an article of manufacture is anything made by man from raw materials, whether by hand, by machinery or by art.”35 Het article of manufacture was de waterfontein zelf en overeenkomstig de definitie uit het woordenboek was de waterfontein gemaakt door de mens met behulp van grondstoffen, namelijk water.36

2.2 Computer generated icons Een recente fenomeen is de aanvaarding door het USPTO van de octrooieerbaarheid van computer-generated icons die worden weergegeven op een computerscherm.37 Computergenerated icons zijn kleine pictogrammen die de toepassingen van elektronische apparaten belichamen. Deze pictogrammen zijn de virtuele weergave van echte voorwerpen zoals een map of een prullenbak. In de Verenigde Staten kunnen deze pictogrammen op elektronische apparaten nu beschermd worden door een design patent. Sectie 1504.01(a) van de Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) voorziet richtlijnen voor design patents voor computer-generated icons. Deze sectie geeft in de eerste plaats aan dat                                                                                                                 35  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,  

2010,  222;  D.  KLUTH  en  S.  LUNDBERG,  “Design  patents  a  new  form  of  intellectual  property  protection  for   computer  software”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  1988,  (847)  849.   36  L.L.  VIETZKE,  “Software  as  the  article  of  manufacture  in  design  patents  for  icons”,  AIPLA  Q.  J.  1993,  (138)   145.   37  D.  LEASON,  “Design  patent  protection  for  animated  computer  generated  icons”,  91  J.  Pat.  &  Trademark  Off.   Soc’y  2009,  (580)  580.  

 

21  

octrooiaanvragen voor computer-generated icons moeten voldoen aan de ‘article of manufacture’ vereiste van artikel 171 U.S.C. 35.38 Wanneer bijgevolg de octrooiaanvraag een computergenerated icon claimt dat weergegeven is op een computerscherm, monitor of enige andere display dan voldoet de aanvraag aan deze ‘article of manufacture’ vereiste. Deze iconen zijn in feite twee-dimensionale beelden (de decoratie van een oppervlakte). Het USPTO zal dus dergelijke decoratie van een oppervlake aanvaarden zolang de pictogrammen samen met een voortbrengsel (article of manufacture) worden geclaimd. Nogmaals, de voornaamste regel is dat het octrooieerbare model onlosmakelijk verbonden is met het object waarop het is aangebracht.39 Het MPEP verwijst naar re Hubry voor de stelling dat de afhankelijkheid van zo’n icoon van een centrale verwerkingseenheid geen reden is om te oordelen dat het model geen betrekking heeft op een voortbrengsel (article of manufacture).40 De computer is dus het ‘article of manufacture’ van het geclaimde icoon. Het gepatenteerde model voor een waterfontein in Hubry was afhankelijk van de sproeiinstalatie. Naar analogie met Hubry is een software icoon afhankelijk van een computer die het icoon genereert.41

2.2.1 Animation in design patents Design patents worden vaak verleend voor voortbrengselen die beweegbare delen bevatten. In de praktijk is gesuggereerd dat de beweging op de tekeningen van de octrooiaanvraag kan worden voorgesteld met behulp van richtinggevende pijlen, tekstuele beschrijvingen of door het voorstellen van de beweging via meerdere visuele weergaven van het voortbrengsel.42 In de context van mechanische toestellen worden gewoonlijk meerdere soortgelijke weergaven van het voortbrengsel afgebeeld, waarbij elke weergave een toestandsverandering voorstelt. U.S. Patent

                                                                                                               

38  D.  LEASON,  “Design  patent  protection  for  animated  computer  generated  icons”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  

2009,  (580)  582;  MPEP  §1504(a).   39  MPEP  §1504(a).   40  D.  LEASON,  “Design  patent  protection  for  animated  computer  generated  icons”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y   2009,  (580)  582-­‐583;  MPEP  §1504(a).   41  L.L.  VIETZKE,  “Software  as  the  article  of  manufacture  in  design  patents  for  icons”,  AIPLA  Q.  J.  1993,  (138)   155.   42  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  213.  

 

22  

No. Des. 423, 611 bijvoorbeeld, het design patent van de populaire Furby illustreert dit speelgoed met de ogen en de mond open en met de ogen en de mond toe (figuur 6).43

Figuur 6: U.S. Patent No. Des. 423, 611 In het geval van de computer-generated icons wordt de beweging doorgaans weergegeven door middel van meerdere illustraties (embodiments). U.S. Patent No. Des. 395, 296 bijvoorbeeld, geeft veelvoudige illustraties (figuur 7) weer van een pictogram voor een beeldscherm.44

                                                                                                               

43  D.  LEASON,  “Design  patent  protection  for  animated  computer  generated  icons”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  

2009,  (580)  584.   44  D.  LEASON,  “Design  patent  protection  for  animated  computer  generated  icons”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y   2009,  (580)  585-­‐586.  

 

23  

Figuur 7: U.S. Patent No. Des. 395, 296

AFDELING 3: PORTION OF AN ARTICLE OF MANUFACTURE In Re Zahn45 besloot het Court of Customs and Patent Appeals dat een design patent kon worden verkregen voor slechts een deel van een voortbrengsel.46 Het betrof een situatie waarbij de aanvrager een patent wou verkrijgen voor het model van het uiteinde van een boorkop.47 Hieronder ziet u een afbeelding van Zahns patent (figuur 8). De aanvraager illustreerde heel precies de grenzen van de claim. De claim had alleen betrekking op het uiteinde van het boorelement (op figuur 8, het rechter uiteinde).48 Het uiteinde van de boorkop is weergegeven in volle lijnen terwijl het andere deel van de boorkop wordt voorgesteld door onderbroken lijnen. Deze onderbroken lijnen worden gebruikt om de delen van het model aan te duiden die men niet tracht te octrooieren.49

Figuur 8: Zahns U.S. Patent No. Des. 257, 511

                                                                                                               

45  In  re  Zahn,  204  USPQ  988  (CCPA  1980).   46  D.  KLUTH  en  S.  LUNDBERG,  “Design  patents  a  new  form  of  intellectual  property  protection  for  computer  

software”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  1988,  (847)  849.   47  L.L.  VIETZKE,  “Software  as  the  article  of  manufacture  in  design  patents  for  icons”,  AIPLA  Q.  J.  1993,  (138)   141-­‐142.   48  L.L.  VIETZKE,  “Software  as  the  article  of  manufacture  in  design  patents  for  icons”,  AIPLA  Q.  J.  1993,  (138)   142.   49  D.  LEASON,  “Design  patent  protection  for  animated  computer  generated  icons”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y   2009,  (580)  581;  B.  ANSHER,  “How  to  improve  design  patent  prosecution  techniques”,  U.Balt.  L.  Rev.  1989-­‐ 1990,  (467)  471.  

 

24  

De rechter in re Zahn baseerde zijn redenering op het feit dat artikel 171 U.S.C. 35 van toepassing is op modellen ‘for’ articles of manufactures en niet ‘of’ articles of manufactures. Het Court of Customs and Patent Appeals in Zahn verklaarde50: “Section 171 authorizes patents on ornamental designs for articles of manufacture ....No sound authority has been cited for any limitation on how a design is to be embodied in an article of manufacture. Here the design is embodied in the shank portion of a drill and a drill is unquestionably an article of manufacture. It is thus applied design as distinguished from abstract design . . . . We note also that §171 refers, not to the design of an article, but to a design for an article, and is inclusive of ornamental designs of all kinds including surface ornamentation as well as configuration of goods.”51 De design patent act voorziet bescherming voor modellen verwerkt in een voortbrengsel. Deze bescherming is niet alleen beschikbaar voor modellen die betrekking hebben op een volledig gebruiksvoorwerp. Een design patent kan ook een deel van een voortbrengsel beschermen. De enige vereiste is dat het model op een of andere manier moet verwerkt zijn in het voortbrengsel.52 Een ander voorbeeld dat illustreert dat een design patent ook kan rusten op een deel van een voortbrengsel is het design patent dat is toegekend aan Citizen Watch Co., Ltd. Het is een design patent voor het lcd-scherm van een horloge. Dit voorbeeld toont meteen ook aan dat design patents ook kunnen verkregen worden voor tweedimensionale ontwerpen.53

                                                                                                                50  D.  KLUTH  en  S.  LUNDBERG,  “Design  patents  a  new  form  of  intellectual  property  protection  for  computer  

software”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  1988,  (847)  849.   51  In  re  Zahn,  204  USPQ  988  (CCPA  1980).   52  L.L.  VIETZKE,  “Software  as  the  article  of  manufacture  in  design  patents  for  icons”,  AIPLA  Q.  J.  1993,  (138)   141-­‐142.   53  L.L.  VIETZKE,  “Software  as  the  article  of  manufacture  in  design  patents  for  icons”,  AIPLA  Q.  J.  1993,  (138)   141.  

 

25  

HOOFDSTUK 3: BESCHERMINGSVOORWAARDEN

AFDELING 1: ALGEMEEN Design patents worden beheerst door de artikelen 171-173 van de Patent Act.54 Artikel 171 heeft twee belangrijke functies. Ten eerste beschrijft het artikel bepaalde voorwaarden waaraan een model moet voldoen om in aanmerking te komen voor octrooibescherming. Ten tweede bevat het artikel een verwijzing naar de bepalingen van de Patent Act inzake utility patents, waardoor design patents onderworpen zijn aan alle bepalingen met betrekking tot utility patents, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is. In totaal schrijft artikel 171 vier voorwaarden voor voor octrooibescherming van een model: novelty, nonobviousness, originality en ornamentality.55 In de Verenigde Staten van Amerika komt een model in aanmerking voor bescherming door middel van een design patent wanneer voldaan is aan deze vier beschermingsvoorwaarden of geldigheidsvoorwaarden.56

AFDELING 2: NOVELTY

2.1. Artikel 102 (a) en (b) U.S.C. 35 Een design patent kan dus enkel worden verkregen voor een model dat nieuw is. In het algemeen houdt dit criterium net zoals de nieuwheidsvereiste voor utility patents in dat er geen model behorende tot de prior art of de stand van techniek exact hetzelfde mag zijn als het model waarvoor bescherming wordt gezocht.57 De vereiste van nieuwheid (novelty) wordt uitgedrukt in artikel 102 U.S.C. 35(a) en (b). Dit artikel is de wettelijke basistekst om de nieuwheid van een model te bepalen.

                                                                                                                54  Art.  171-­‐173  U.S.C.  35.   55  C.  GASPAR,  “The  federal  circuit  locks  down  the  ornamentality  requirement:  Best  Lock  v.  Ilco  Unican”,  J.  Corp.  

L.  1997-­‐1998,  (179)  180-­‐181.   56  M.  ROPSKI  en  M.  KLINE,  “A  primer  on  intellectual  property  rights:  the  basics  of  patents,  trademarks,   copyrights,  trade  secrets  and  related  rights”,  Alb.  L.  Rev.  1985-­‐1986,  (405)  414.   57  W.T.  FRYER,  “Industrial  design  protection  in  the  United  States  of  America  -­‐  Present  situation  &  plans  for   revision”,  U.  Balt.  Rev.  1989-­‐1990,  (198)  204.  

 

26  

Het artikel bepaalt dat een persoon recht heeft op een octrooi, tenzij58: “(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or (b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or (c) he has abandoned the invention, or (d) the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor's certificate, by the applicant or his legal representatives or assigns in a foreign country prior to the date of the application for patent in this country on an application for patent or inventor's certificate filed more than twelve months before the filing of the application in the United States or (e) the invention was described in- (1)an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effect under this subsection of a national application published under section 122(b) only if the international application designating the United States was published under Article 21(2)(a) of such treaty in the English language; or (2)a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that a patent shall not be deemed filed in the United States for the purposes of this subsection based on the filing of an international application filed under the treaty defined in section 351(a); or (f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented.” De Amerikaanse design patent act gaat uit van dezelfde vereiste van nieuwheid (novelty) als deze die geldt onder de utility patent act.59 Maar net zoals het geval is met de vereiste van originality geven rechtbanken nauwelijks aandacht aan deze nieuwheidsvereiste voor design patents.60                                                                                                                 58  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  214.  

 

27  

2.2 In re Bartlett De vereiste dat een model nieuw moet zijn wordt getest door de impact van het model op een ordinary observer na te gaan.61 De standaard die wordt gebruikt om de nieuwheid van artikel 102 U.S.C. 35 te beoordelen werd uitgedrukt in zaak Bartlett: “The degree from the prior art required to establish novelty occurs when the average observer takes the new design for a different, and not a modified, already-existing design.”62

2.3 Horwitt v. Longines Wittnauer Watch co. In Horwitt v. Longines Wittnauer Watch co.63 heeft de rechtbank deze test echter geherformuleerd. Ze oordeelde dat “the design viewed as a whole ‘must produce a new impression upon the eye’”.64 Dit lijkt opvallend veel op het criterium van de ‘overall impression’ dat toegepast wordt in het modellenrecht van de Europese Unie.

2.4 Egyptian Goddes, Inc v Swisa, Inc De rechter kan deze vereiste van nieuwheid niet afzonderlijk beoordelen. In plaats daarvan moet deze kwestie bekeken worden in combinatie met het criterium van de inbreuk (infringement). In Egyptian Goddess, Inc v Swisa, Inc is het criterium voor inbreuk hervormd en hierdoor is eveneens de standaard voor nieuwheid gewijzigd. De geherformuleerde Egyptian Goddess test voor nieuwheid bestaat nu slechts uit een enkele vraag, namelijk of een ordinary observer die

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      59  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  214;  MPEP  §1504.   60  R.  VACCA,  “Design  patents:  an  alternative  when  the  standards  of  copyright  are  too  high?”,  S.  Ill.  U.  L.J.2007,   (325)  348.   61  A.R.  MILLER  en  M.H.  DAVIS,  Intellectual  property  patents,  trademarks,  and  copyright  in  a  nutshell,  St.  Paul   (Minn.),  Thomson  West,  2007,  38;  R.  VACCA,  “Design  patents:  an  alternative  when  the  standards  of  copyright   are  too  high?”,  S.  Ill.  U.  L.J.  2007,  (325)  348.   62  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  214;  MPEP  §1504;  In  re  Bartlett,  300  F.2d  942;  133  USPQ  204  (CCPA  1962).   63  Horwitt  v.  Longines  Wittnauer  Watch  Co,  388  F.  Supp.  1257  (S.D.N.Y  1975).   64  R.  VACCA,  “Design  patents:  an  alternative  when  the  standards  of  copyright  are  too  high?”,  S.  Ill.  U.  L.J.  2007,   (325)  348.  

 

28  

vertrouwd is met de prior art zou oordelen dat het vermeende inbreukmakende model hetzelfde is als het gepatenteerde model.65

2.5 Grace period Wanneer een ontwerper zijn model, waarvoor hij nog geen octrooiaanvraag heeft ingediend, publiek bekend maakt, start er op dat moment een grace period (termijn van respijt). Dit is een periode van één jaar waarbinnen de ontwerper alsnog een geldige octrooiaanvraag kan indienen zonder dat zijn eerdere openbaarmakingen van zijn model voor de beoordeling van de nieuwheid van dit model in aanmerking worden genomen. Zijn eerdere bekendmakingen worden met andere woorden niet beschouwd als prior art. Het doel van deze termijn van respijt is dat men een model eerst op de markt kan brengen om de commercialiteit ervan uit te testen, waarna men nog een termijn van één jaar heeft om een octrooiaanvraag in te dienen.66

AFDELING 3: NONOBVIOUSNESS 3.1 Algemeen Naast het feit dat het model nieuw moet zijn wordt ook vereist dat het model nonobvious is. Er moet sprake zijn van een scheppingsdaad die nog net een stapje verder is gegaan dan de reeds bestaande modellen. In Europa is deze vereiste ook gekend maar dan onder de benaming ‘uitvinderswerkszaamheid’. Nonobviousness wordt beoordeeld op basis van de prior art of stand van techniek en dit bekeken vanuit een bepaald standpunt. De rechtbanken waren het echter lange tijd oneens over de vraag vanuit welk standpunt dit moest worden beoordeeld. De prior art omvat referenties zoals octrooiaanvragen, octrooien, gedrukte publicaties, alle modellen die reeds                                                                                                                

65U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,  

2010,  214;  W.  FRYER,  “Industrial  design  law  and  practice-­‐  introduction  to  a  symposium”,  U.  Balt.  L.  Rev.  1989-­‐ 1990,  (1)  23;    S.  PRALL,  “The  new  test  for  design  patent  infringement  is  resulting  in  summary  judgement   rulings”,  IP  Litigator  2010,  (1)  1.   66J.M.  MUELLER,  An  introduction  to  patent  law,  New  York,  Aspen,  2006,  137-­‐138;  M.J.  ADELMAN,  G.P.   KLANCNIK  en  R.R.  RADER,  Patent  law  in  a  nutshell,  St.  Paul  (Minn.),  West  Publ.  Co.,  2008  ,  94;  S.W.  HALPERN,   G.A.  NARD  en  K.L.  PORT,  Fundamentals  of  United  States  intellectual  property  law:  copyright,  patent,  trademark,   Alphen  aan  den  Rijn,  Kluwer  law  international,  2007,  226-­‐227.    

 

29  

gepubliceerd waren voordat verzocht werd om een model te beschermen door middel van een octrooi.67 De nonobviousness standaard bepaalt dat een design patent niet kan worden verleend indien het model voor een ordinary person of een ordinary designer (afhankelijk van welke benadering de rechtbank hanteert) obvious zou zijn geweest in het licht van alle eerdere modellen. Het model is met andere woorden nonobvious wanneer het voor de ordinary person of ordinary designer niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de prior art.68 Als een referentie behorende tot de stand van techniek of de prior art hetzelfde is als deze van de aanvrager, zoals beoordeeld door een ordinary observer dan is het model niet nieuw en kan geen design patent verkregen worden. Bij de nonobviousness test kan geen design patent verkregen worden bij gebrek aan opmerkelijke verschillen tussen de prior art en het model. De nieuwheidsvereiste gaat dus de gelijkenissen tussen de prior art en het model na, op basis van de nonobviousness test daarentegen gaat men op zoek naar de verschillen tussen beide. Met dit criterium van nonobviousness wil men vermijden dat kleine wijzigingen zoals een loutere aanpassing van afmeting of kleur recht geven op bescherming.69

3.2 Een octrooivereiste voor utility patents?

3.2.1 Ontstaansgeschiedenis: Hotchkiss v. Greenwood’s ‘invention’ De geschiedenis en evolutie van de huidige octrooivereiste van nonobviousness begon meer dan 150 jaar geleden met de befaamde Hotchkiss v. Greenwood70 zaak.71 In 1851 creëerde het Supreme Court in Hotchkiss v. Greenwood de vereiste van ‘invention’ als derde criteria voor                                                                                                                 67  D.  KLUTH  en  S.  LUNDBERG,  “Design  patents  a  new  form  of  intellectual  property  protection  for  computer   software”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  1988,  (847)  850;   B.  DE  VUYST,  Handboek  octrooien:  een  kort  begrip  voor  juristen  en  wetenschappers,  Brugge,  Die  Keure,  2006,   50-­‐53;  W.T.  FRYER,  “Industrial  design  protection  in  the  United  States  of  America  -­‐  Present  situation  &  plans   for  revision”,  U.  Balt.  Rev.  1989-­‐1990,  (198)  205;  M.J.  ADELMAN,  G.P.  KLANCNIK  en  R.R.  RADER,  Patent  law  in   a  nutshell,  St.  Paul  (Minn),  West  Publ.  Co.,  2008,  150;  J.M.  MUELLER,  an  introduction  to  patent  law,  New  York,   Aspen,  2006,  121.   68  P.J.  SAIDMAN,  “The  glass  slipper  approach  to  protecting  industrial  designs  or  when  the  shoe  fits  wear  it”,  U.   Balt.  L.  Rev.  1989-­‐1990,  (167)  181.   69  W.T.  FRYER,  “Industrial  design  protection  in  the  United  States  of  America  -­‐  Present  situation  &  plans  for   revision”,  U.  Balt.  Rev.  1989-­‐1990,  (198)  205;  B.  DE  VUYST,  Handboek  octrooien:  een  kort  begrip  voor  juristen   en  wetenschappers,  Brugge,  Die  Keure,  2006;  M.J.  ADELMAN,  G.P.  KLANCNIK  en  R.R.  RADER,  Patent  law  in  a   nutshell,  St.  Paul  (Minn),  West  Publ.  Co.,  2008,  150.   70  Hotchkiss  v.  Greenwood,  52  U.S.  248  (1850).   71  A.L.  MICHAELSEN,  “Design  patents  and  obviousness-­‐obvious  to  whom?”,  J.  Pat.  Off.  Soc’y  1970,  (620)  620.  

 

30  

octrooieerbaarheid, namelijk de wettelijke vereiste dat een octrooiwaardige uitvinding iets meer moest bezitten dan enkel novelty en utility. In de beroemde Hotchkiss zaak werd een octrooi met betrekking tot een deurknop ongeldig verklaard door het hof.72

3.2.2 Artikel 103 U.S.C. 35: ‘nonobviousness’ De vereiste van invention werd vervangen door de term ‘nonobviousness’ en werd pas opgenomen in de wet in 1952, in artikel 103 als voorwaarde voor octrooieerbaarheid van alle octrooien.73 Aan de vereiste van utility van artikel 101 en de vereiste van novelty van artikel 102 voegde artikel 103 U.S.C. 35 aldus ‘nonovioubsness’ toe.74 Hoewel de wet van 1952 niet uitdrukkelijk voorzag dat artikel 103 niet van toepassing was op octrooien voor modellen, werd de catch-all bepaling van artikel 171 toch behouden.75 De catch-all bepaling luidt: “Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided.”76 De catch-all bepaling werd in de rechtspraak toegepast om de stelling dat ook modellen invention moesten vertonen, te ondersteunen. De ontwikkeling van de toepassing van invention gaf rechters de beoordelingsvrijheid om de utility patent standaard toe te passen op modellen.77 We kunnen dus concluderen dat de bepaling van nonobviousness van artikel 103 die dus gericht is op utility patents, ook wordt geacht van toepassing te zijn op modellen en dit volgt uit de catch-all bepaling van artikel 171 U.S.C. 35.78                                                                                                                 72  J.M.MUELLER  en  D.H.  BREAN,  “Overcoming  the  “impossible  issue”  of  nonobviousness  in  design  patents”,  Ky.   L.J.  2010-­‐2011,  (419)  451;  M.J.  ADELMAN,  G.P.  KLANCNIK  en  R.R.  RADER,  Patent  law  in  a  nutshell,  St.  Paul   (Minn),  West  Publ.  Co.,  2008,  150-­‐151;  J.M.  MEULLER,  An  introduction  to  patent  law,  New  York,  Aspen,  2006,   168.   73  Art.  103  (a)  U.S.C.  35;  J.J.  DU  MONT,  “A  non-­‐obvious  design:  reexaming  the  origins  of  the  design  patent   standard”,  Gonz.  L.  Rev.  2009-­‐2010,  (531)  596.   74  J.M.MUELLER  en  D.H.  BREAN,  “Overcoming  the  “impossible  issue”  of  nonobviousness  in  design  patents”,  Ky.   L.J.  2010-­‐2011,  (419)  455.   75  J.J.  DU  MONT,  “A  non-­‐obvious  design:  reexaming  the  origins  of  the  design  patent  standard”,  Gonz.  L.  Rev.   2009-­‐2010,  (531)  596   76  Art.  171  U.S.C.  35.   77  J.J.  DU  MONT,  “A  non-­‐obvious  design:  reexaming  the  origins  of  the  design  patent  standard”,  Gonz.  L.  Rev.   2009-­‐2010,  (531)  597.   78  J.M.MUELLER  en  D.H.  BREAN,  “Overcoming  the  “impossible  issue”  of  nonobviousness  in  design  patents”,  Ky.   L.J.  2010-­‐2011,  (419)  494.  

 

31  

In 1952 werd de vereiste van invention aldus gecodificeerd, maar de benaming werd vervangen door de vereiste van nonobviousness.79 Het huidige artikel 103 (a) U.S.C. 35 bepaalt als volgt: “A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.”80

3.2.3 Kritiek op de vereiste van nonobviousness De vraag rijst of de vereiste van nonobviousness op een andere manier moet worden toegepast in de context van design patents.81 Helaas lijkt het erop dat de opstellers van de wet van 1952 weinig aandacht hebben besteed aan de vraag hoe artikel 103 moet worden toegepast met betrekking tot design patents. Dit werd uitdrukkelijk erkend door de rechter Giles Rich, een van de belangrijkste ontwerpers van deze wet82, aangezien hij verklaarde: “The patentability of designs became… subject to the new § 103, which was written with an eye to the kinds of inventions encompassed by § 101 (i.e., utility patents) with no thought at all of how it might affect designs. Therefore, the design protection was in no way made better; perhaps it was made worse.”83 Zolang men de plaats van modellen in het octrooiregime aanvaardt, hebben de meesten geen probleem met de theoretische grondslag van de vereiste van nonobviousness. De designers en commentatoren hebben daarentegen wel moeilijkheden met de toepassing van artikel 103. Velen                                                                                                                

79  W.R.  BURKE,  “Evolution  of  the  unobviousness  standard:  35  U.S.C.  §  103  for  design  patents”,  U.  Balt.  L.  Rev.  

1989-­‐1990,  (324)  327.   80  Art.  103  (a)  U.S.C.  35;  J.J.  DU  MONT,  “A  non-­‐obvious  design:  reexaming  the  origins  of  the  design  patent   standard”,  Gonz.  L.  Rev.  2009-­‐2010,  (531)  596-­‐597.   81  A.L.  MICHAELSEN,  “Design  patents  and  obviousness-­‐obvious  to  whom?”,  J.  Pat.  Off.  Soc’y  1970,  (620)  621.   82  J.J.  DU  MONT,  “A  non-­‐obvious  design:  reexaming  the  origins  of  the  design  patent  standard”,  Gonz.  L.  Rev.   2009-­‐2010,  (531)  595.   83  Art.  103  (a)  U.S.C.  35;  J.J.  DU  MONT,  “A  non-­‐obvious  design:  reexaming  the  origins  of  the  design  patent   standard”,  Gonz.  L.  Rev.  2009-­‐2010,  (531)  597-­‐598.  

 

32  

vinden de toepassing van artikel 103 op modellen eenvoudigweg te streng. Zo bijvoorbeeld beweerde Professor Gerard Magliocca: “Most designs involve rearranging basic artistic elements (e.g. colors, shapes, and materials) into a new pattern.”84 Er bestaat aldus enige onenigheid over hoe de vereiste van nonobviousness moet worden toegepast op design patents. In het utility octrooirecht houdt de toepassing van de vereiste van nonobviousness in dat de uitvinding aanzien zal worden als nonobvious en dat dus een octrooi kan verleend worden indien de uitvinding voor de person having ordinary skill in the art niet op een voor de hand liggende wijze voorvloeit uit de prior art.85 Dit is een zeer subjectieve standaard. De beslissing wordt gemaakt vanuit het standpunt van een persoon die de techniek van de prior art kent, ook wel bekend als iemand die skilled in the art is.86 Hoewel de toepassing van artikel 103 op utility patents heel subjectief is, is het problematischer voor design patents vanwege het inherente persoonlijke en esthetische karakter. Net zoals met de toepassing van artikel 103 hebben de commentatoren ook moeilijkheden met de subjectiviteit van de toepassing van de vereiste van nonobviousness op modellen. Zo bijvoorbeeld beweerde commentator John A. Dienner het volgende “the matter of an ornamental design is completely subjective, that is, consists totally in the effect upon one of the senses, namely, sight, just as music produces its effect solely upon the ear.”87 Nog een andere commentator merkte op: “The difficulties in applying the section 103 standard of nonobviousness to designs exceed those encountered with utility inventions. With a utility invention, the inquiry can focus on the particular technological obstacle or problem. The issue is whether the solution for which a patent is sought was obvious at the time of invention to a worker with ordinary skill in the art who had full knowledge of the prior art. With design, the problem – how to make an article that is more ornamental and attractive to the eye- is normative in                                                                                                                

84  Art.  103  (a)  U.S.C.  35;  J.J.  DU  MONT,  “A  non-­‐obvious  design:  reexaming  the  origins  of  the  design  patent  

standard”,  Gonz.  L.  Rev.  2009-­‐2010,  (531)  598.   85  P.J.  SAIDMAN,  “The  glass  slipper  approach  to  protecting  industrial  designs  or  when  the  shoe  fits  wear  it”,  U.   Balt.  L.  Rev.  1989-­‐1990,  (167)  181;  W.T.  FRYER,  “Industrial  design  protection  in  the  United  States  of  America  -­‐   Present  situation  &  plans  for  revision”,  U.  Balt.  Rev.  1989-­‐1990,  (198)  204-­‐205.   86  W.T.  FRYER,  “Industrial  design  protection  in  the  United  States  of  America  -­‐  Present  situation  &  plans  for   revision”,  U.  Balt.  Rev.  1989-­‐1990,  (198)  205.   87  J.J.  DU  MONT,  “A  non-­‐obvious  design:  reexaming  the  origins  of  the  design  patent  standard”,  Gonz.  L.  Rev.   2009-­‐2010,  (531)  598.  

 

33  

character and thus more open-ended. Not surprisingly, the courts openly admit that any assessment of the obviousness of the solution is necessarily subjective.”88 Bij de beoordeling van nonobviousness in de context van design patents hebben de rechtbanken openlijk toegegeven dat dit een subjectieve vereiste is.89 De Court of Customs and Patent Appeals hebben hun frustratie over artikel 103 geuit door te verklaren dat deze bepaling “must finally rest on the subjective conclusion of each judge.” Als gevolg van deze vermeende subjectiviteit en strengheid hebben de Court of Customs and Patent Appeals geprobeerd om de toepassing ervan op modellen te verfijnen.90 Bij deze kritieken op de vereiste van nonobviousness, namelijk dat de toepassing ervan te moeilijk, heel subjectief en onvoorspelbaar is moet volgens Perry J. Saidman het volgende worden opgemerkt. Het is echter gemakkelijker om aan de vereiste van nonobviousness te voldoen voor een design patent dan voor een utility patent. Bij een utility patent wordt het gebruik, de functie, structuur en werking van de uitvinding beschreven aan de hand van beperkende woorden (limiting words). De onderzoeker van utility patent maakt gebruik van al die woorden om een utility octrooiaanvraag af te keuren als zijnde obvious. In een model octrooiaanvraag daarentegen zijn geen limiting words terug te vinden. Het model wordt enkel beschreven door de tekeningen, en aldus is het moeilijker voor een onderzoeker van design patents om model octrooiaanvragen af te wijzen op basis obviousness.91

3.2.4 De factoren van Graham v. John Deere Co. De definitieve interpretatie van het criterium van artikel 103 werd gegeven door het Supreme Court in de zaak Graham v. John Deere Co. in het kader van utility patents. De rechtbank gaf een algemeen kader aan voor de beoordeling van nonobviousness:                                                                                                                 88  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,  

2010,  216.   89  R.  VACCA,  “Design  patents:  an  alternative  when  the  standards  of  copyright  are  too  high?”,  S.  Ill.  U.  L.J.  2007,   (325)  349.   90  J.J.  DU  MONT,  “A  non-­‐obvious  design:  reexaming  the  origins  of  the  design  patent  standard”,  Gonz.  L.  Rev.   2009-­‐2010,  (531)  599.   91  P.J.  SAIDMAN,  “The  glass  slipper  approach  to  protecting  industrial  designs  or  when  the  shoe  fits  wear  it”,  U.   Balt.  L.  Rev.  1989-­‐1990,  (167)  181-­‐182.  

 

34  

“While the ultimate question of patent validity is one of law, the § 103 condition, which is but one of three conditions, each of which must be satisfied, lends itself to several basic factual inquiries. Under § 103, the scope and content of the prior art are to be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved.”92 Om te bepalen of een model obvious is, kunnen de volgende factoren worden gehanteerd: (1)the scope and content of the prior art (2)the differences between the prior art and the claims at issue (3)the level of ordinary skill in the art, when the invention was made (4)secondary considerations, such as commercial success and copying93 Opdat een octrooi kan verkregen worden moet het model van de octrooiaanvrager different enough zijn van de prior art. Zoals in de tweede factor aangegeven wordt, gaat men op basis van de nonobviousness test de verschillen tussen de prior art en het model nagaan. Het is echter moeilijk om de verschillen tussen beiden te verwoorden. Rechters hebben geoordeeld dat om octrooieerbaar te zijn het verschil tussen de prior art en het model van de octrooiaanvrager distinct of substantial moet zijn of dat de verschillen niet de minimis mogen zijn.94 Met de vierde factor, de secondary consideriatons, worden objectieve bewijzen zoals commercieel succes of het bewijs dat anderen het model gekopieerd hebben, bedoeld, maar deze                                                                                                                 92  W.R.  BURKE,  “Evolution  of  the  unobviousness  standard:  35  USC  §103  for  design  patents”,  U.  Balt.  L.  R.  1989-­‐

1990,  (324)  327;  Graham  v.  John  Deere  Co  383  U.S.  1  (S.  Ct.,  1966).   93  R.  VACCA,  “Design  patents:  an  alternative  when  the  standards  of  copyright  are  too  high?”,  S.  Ill.  U.  L.J.  2007,   (325)  349;  T.B.  LINDGREN,  “The  sanctity  of  the  design  patent:  illusion  or  reality?  Twenty  years  of  design   patent  litigation  since  Comp  v.  Day-­‐Brite  Lighting,  Inc.,  And  Sears,  Roebuck  &  Co.  v.  Stiffel  Co.”,  Okla.  City  U.  L.   Rev.  1985,  (195)  222.   94  J.J.  DU  MONT,  “A  non-­‐obvious  design:  reexaming  the  origins  of  the  design  patent  standard”,  Gonz.  L.  Rev.   2009-­‐2010,  (531)  598-­‐599.  

 

35  

worden zelden toegepast in zaken betreffende modellen.95 In het kader van utility patents daarentegen mogen deze objectieve aanwijzingen niet worden onderschat. Een onderzoeker bij het USPTO zal op basis van het resultaat van de eerste drie factoren beslissen of de uitvinding octrooieerbaar is. Daarna zal de onderzoeker de objectieve bewijzen die door de aanvrager worden voorgelegd al dan niet aanvaarden.96

3.3 Standpunt

3.3.1 Algemeen Het criterium van nonobviousness heeft een aanzienlijke evolutie ondergaan. De rechtbanken waren het gedurende lange tijd oneens over de vraag vanuit welk standpunt de modellen moeten beoordeeld worden om te bepalen of het model nonobvious is.97 Artikel 103 vereist dat nonobviousness wordt bepaald vanuit het standpunt van de ‘person having ordinary skill’. Om de strenge gevolgen van artikel 103 op design patents te temperen, hebben de rechtbanken het standpunt van waaruit de vraag werd gesteld veranderd.98 De test die werd aangenomen in de zaak Laverne verschilde van de test die werd gehanteerd door de meerderheid van alle andere rechtbanken.99

3.3.2 Laverne: ‘ordinary intelligent man’ test In de zaak Laverne interpreteerde het Court of Customs and Patent Appeals (CCPA) de voorschriften van artikel 103 zoals ze worden toegepast op design patents, opmerkelijk anders

                                                                                                               

95  J.J.  DU  MONT,  “A  non-­‐obvious  design:  reexaming  the  origins  of  the  design  patent  standard”,  Gonzaga  Law  

Review  2009-­‐2010,  (531)  599   96  M.J.  ADELMAN,  G.P.  KLANCNIK  en  R.R.  RADER,  Patent  law  in  a  nutshell,  St.  Paul  (Minn.),  West  Publ.  Co.,   2008,  171-­‐172   97  W.T.  FRYER,  “Industrial  design  protection  in  the  United  States  of  America  -­‐  Present  situation  &  plans  for   revision”,  19  U.  Balt.  Rev.  1989-­‐1990,  (198)  205   98  J.J.  DU  MONT,  “A  non-­‐obvious  design:  reexaming  the  origins  of  the  design  patent  standard”,  Gonzaga  Law   Review  2009-­‐2010,  (531)  600   99  U.SUTHERSANEN,  Design  law:  european  union  and  united  states  of  america,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,  2010,   216  

 

36  

dan eerdere rechterlijke beslissingen gegeven na de wet van 1952.100 Laverne betrof een design octrooiaanvraag voor een stoel. Het USPTO keurde de aanvraag af omdat er eerder reeds een design patent was toegekend voor een vergelijkbaar model.101 De rechter Rich verklaarde in Laverne: “What is "the art to which the subject matter pertains" in this case? Is it the molded chair "art" or is it the ornamental design "art"? In what field is the "inventor" of the design operating? Since those who create designs are designers, not chair makers, it would seem to follow that he is operating in the field of industrial design and that it is the "art" involved. In the field of design, the analysis is not so easy. Design inventing or originating is done by designers. The examiner here has referred to "the expected skill of a competent designer" as the basis of comparison. However, if we equate him with the class of mechanics, as the examiner did, and refuse design patent protection to his usual work product, are we not ruling out, as a practical matter, all patent protection for ornamental designs for articles of manufacture? Yet the clear purpose of the design patent law is to promote progress in the "art" of industrial design and who is going to produce that progress if it is not the class of "competent designers?"”102 Voorafgaand aan de beslissing in Laverne, had de rechtspraak verklaard dat het onderzoek naar nonobviousness moest gebeuren vanuit het standpunt van de person who is a designer with ordinary skill in the pertinant art.103 Het CCPA in Laverne meende dat door deze ‘ordinary designer’ test geen octrooi zou kunnen verkregen worden voor “everything competent designers produce by the skill of their calling.”104 Met andere woorden was ze van oordeel dat door deze test geen octrooibescherming zou kunnen verkregen worden voor alle ornamentele modellen.105 Bijgevolg concludeerde het CCPA dat nonobiousness niet moest beoordeeld worden vanuit het                                                                                                                

100  W.  BURKE,  “Evolution  of  the  unobviousness  standard:  35  USC  §103  for  design  patents”,  U.  Balt.  L.  R.  1989-­‐

1990,  (324)  329.   101  A.L.  MICHAELSEN,  “Design  patents  and  obviousness-­‐obvious  to  whom?”,  J.  Pat.  Off.  Soc’y  1970,  (620)  624.   102  W.  BURKE,  “Evolution  of  the  unobviousness  standard:  35  USC  §103  for  design  patents”,  19  U.  Balt.  L.  R.   1989-­‐1990,  (324)  329;  In  re  Laverne,  356  F.2d  1003,  1006  (CCPA  1966).   103  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  216.   104  J.M.MUELLER  en  D.H.  BREAN,  “Overcoming  the  “impossible  issue”  of  nonobviousness  in  design  patents”,   Ky.  L.J.,  2010-­‐2011,  (419)  495.   105  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  216.  

 

37  

standpunt van een designer, maar eerder vanuit het standpunt van een ordinary observer.106 “what we have to do is to determine obviousness to the ordinary intelligent man. The test is inherently a visual test, for the design is nothing more than appearance, and the appearance is that of the article as a whole. No special skill is required to determine what things look like, though individuals react differently. It is bound to be an individual reaction.”107 Laverne voerde aldus de ‘ordinary intelligent man’ test in.108 Deze test gaat na of het model in kwestie obvious zou geweest zijn voor de ordinary intelligent man.109 Onder deze test zou Laverne’s model waarvoor bescherming werd gezocht niet obvious geweest zijn.110 Laverne stelde dat zelfs wanneer visuele indrukken gegeven door twee modellen vergelijkbaar zijn, beide modellen toch moesten beschermd worden voor zover er verschillen merkbaar zijn voor een ordinary observer. Dit principe prikkelde ontwerpers om meer en betere modellen te ontwerpen.111 Deze nieuwe standaard hield echter geen rekening met het algemeen kader dat het Supreme Court in de zaak Graham v. John Deere Co. gecreëerd had en dat de factoren opsomde die in ogenschouw moesten genomen worden bij de beoordeling van nonobviousness.112

3.3.3 Nalbandian: ‘ordinary designer’ test Vijftien jaar na het beantwoorden van de vraag in Laverne vanuit welk standpunt het onderzoek                                                                                                                 106  J.M.MUELLER  en  D.H.  BREAN,  “Overcoming  the  “impossible  issue”  of  nonobviousness  in  design  patents”,   Ky.  L.J.  2010-­‐2011,  (419)  495.   107  W.  BURKE,  “Evolution  of  the  unobviousness  standard:  35  USC  §103  for  design  patents”,  U.  Balt.  L.  R.  1989-­‐ 1990,  (324)  329;  In  re  Laverne,  356  F.2d  1003,  1006  (CCPA  1966).   108  MILLER  A.  en  DAVIS  M.,  Intellectual  property  patents,  trademarks,  and  copyright  in  a  nutshell,  St.  Paul   (Minn.),  Thomson  West,  2007,  38.   109  A.L.  MICHAELSEN,  “Design  patents  and  obviousness-­‐obvious  to  whom?”,  J.  Pat.  Off.  Soc’y  1970,  (620)  626.   110  J.M.MUELLER  en  D.H.  BREAN,  “Overcoming  the  “impossible  issue”  of  nonobviousness  in  design  patents”,   Ky.  L.J.  2010-­‐2011,  (419)  495;  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,   Londen,  Sweet  &  Maxwell,  2010,  216.   111  J.M.MUELLER  en  D.H.  BREAN,  “Overcoming  the  “impossible  issue”  of  nonobviousness  in  design  patents”,   Ky.  L.J.  2010-­‐2011,  (419)  496-­‐497.   112  W.  BURKE,  “Evolution  of  the  unobviousness  standard:  35  USC  §103  for  design  patents”,  U.  Balt.  L.  R.  1989-­‐ 1990,  (324)  330.  

 

38  

naar nonobviousness moest gebeuren, veranderde het CCPA drastisch van mening. De ommekeer in de zaak Nalbandian die ten onrechte de standaard voor design patents gelijk stelde aan deze voor utility patents, ondermijnde stellig de doelstelling van het bevorderen van vooruitgang in de beeldende kunst.113 Het CCPA merkte op dat de meerderheid van de rechters na Laverne de ordinary observer test hadden afgewezen en in de plaats daarvan de ordinary designer test hanteerden. In een poging om opnieuw een geharmoniseerde test te bewerkstelligen die door de rechters en het USPTO zou moeten toegepast worden, besliste het CCPA in 1981 in de zaak Nalbandian114: “We believe it is appropriate to close this schism. Accordingly, with this case we hold that the test of Laverne will no longer be followed. In design cases we will consider the fictitious person identified in §103 as "one of ordinary skill in the art" to be the designer of ordinary capability who designs articles of the type presented in the application. This approach is consistent with Graham v. John Deere Co., which requires that the level of ordinary skill in the pertinent art be determined.”115 De rechter rechtvaardigde zijn beslissing door naar de zaak Graham v. John Deere Co. van het Supreme Court te verwijzen.116 De rechtbank verklaarde in zijn uitspraak dat de beoordeling moest gebeuren vanuit het standpunt van an ordinary designer skilled in the particular design field.117 Het CCPA herbevestigde de toepassing van deze designer of ordinary skill test in de zaak Carter door te verklaren dat: “The proper test for determining obviousness of a claimed design under 35 U.S.C. 103 is whether                                                                                                                 113  J.M.MUELLER  en  D.H.  BREAN,  “Overcoming  the  “impossible  issue”  of  nonobviousness  in  design  patents”,   Ky.  L.J.  2010-­‐2011,  (419)  493.   114  W.T.  FRYER,  “Industrial  design  protection  in  the  United  States  of  America  -­‐  Present  situation  &  plans  for   revision”,  U.  Balt.  Rev.  1989-­‐1990,  (198)  205;  J.M.MUELLER  en  D.H.  BREAN,  “Overcoming  the  “impossible   issue”  of  nonobviousness  in  design  patents”,  Ky.  L.J.  2010-­‐2011,  (419)  497;  MILLER  A.  en  DAVIS  M.,  Intellectual   property  patents,  trademarks,  and  copyright  in  a  nutshell,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2007,  38.   115  W.  BURKE,  “Evolution  of  the  unobviousness  standard:  35  USC  §103  for  design  patents”,  U.  Balt.  L.  R.  1989-­‐ 1990,  (324)  329;  In  re  Nalbaldian  ,  211  USPQ  782,  784  (CCPA  1981).   116  J.M.MUELLER  en  D.H.  BREAN,  “Overcoming  the  “impossible  issue”  of  nonobviousness  in  design  patents”,   Ky.  L.J.  2010-­‐2011,  (419)  498.   117  W.T.  FRYER,  “Industrial  design  protection  in  the  United  States  of  America  -­‐  Present  situation  &  plans  for   revision”,  U.  Balt.  Rev.  1989-­‐1990,  (198)  205-­‐206.  

 

39  

the design would have been obvious to a designer of ordinary skill who designs articles of the type involved.”118

3.3.4 ‘designer of ordinary skill’ test vs. ‘informed user’ test De ‘designer of ordinary skill’ standaard zoals toegepast in de zaak Carter is niet gelijk aan de ‘informed user’ test die gehanteerd wordt in de Europese Unie.119 In de EU wordt het criterium van eigen karakter gemeten vanuit het oogpunt van de ‘informed user’.120 De informed user is de eindconsumt of de koper van het product. De informed user wordt geacht meer kennis te hebben dan de gemiddelde consument, van wie geen enkele specieke kennis wordt verwacht maar minder geïnformeerd te zijn dan een expert of een design specialist met grondige technische deskundigheid. Dit begrip dient dus te worden opgevat als een tussencategorie tussen de gemiddelde consument en de expert of design specialist.121

3.3.5 Rich’s ‘concurring opinion’ Rechter Giles Rich, de auteur van de beslissing van het CCPA in Laverne gaf in Nalbandian een concurring opinion waarin hij een lofzang gaf op de ‘ordinary observer’ en pleitte voor het elimineren van de bescherming van modellen onder het octrooirecht.122 “Laverne thus being dead, I deem it appropriate, as the father of the so-called ‘ordinary observer’ test (as applied to 35 U.S.C. § 103) to say a few kind words over the corpse. I was interested in retaining within the ambit of the patent system the made-for-hire products of ‘competent designers’ so businessmen or corporations would find it economically advantageous to employ them, thus carrying out the objective of 35 U.S.C. § 171, to promote the ornamental                                                                                                                

118  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,  

2010,  217;  In  re  Carter,  213  USPQ  625  (CCPA,  1982).   119  U.SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  217.   120  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  115.   121  C.  SEVILLE,  EU  intellectual  property  law  and  policy,  Cheltenham,  Edwar  Elgar,  2009,  195.   122  J.J.  DU  MONT,  “A  non-­‐obvious  design:  reexaming  the  origins  of  the  design  patent  standard”,  Gonz.  L.  Rev.   2009-­‐2010,  (531)  603;  J.M.MUELLER  en  D.H.  BREAN,  “Overcoming  the  “impossible  issue”  of  nonobviousness   in  design  patents”,  99  Kentucky  Law  Journal  2010-­‐2011,  (419)  498  

 

40  

design of articles of manufacture. The real problem, however, is not whether the § 103 fictitious ―personǁ‖ is an ordinary observer or an ordinary designer but with the necessity under Title 35 of finding unobviousness in a design. The problem long antedates 1952 and its Patent Act and existed from the beginning, the pre-1952 test being the presence of ―invention in a design.”123

AFDELING 4: ORIGINALITY Hoewel dit criterium van originaliteit zelden door de rechtbanken is besproken, houdt deze vereiste in dat een octrooi enkel wordt verleend aan de ontwerper die het model werkelijk gecreëerd heeft. De originaliteitsvereiste beschermt de echte maker door te voorkomen dat “iemand oogst wat een ander heeft gezaaid”.124 Deze vereiste is vergelijkbaar met het criterium van originaliteit in het auteursrecht. Een model zal bijgevolg origineel zijn zolang de ornamentele kenmerken afkomstig zijn van de octrooiaanvrager en niet gekopiëerd zijn van anderen.125 Het doel van de originaliteitsvereiste is het voorbehouden van octrooimonopolies voor diegenen die de inspanningen hebben geleverd om het model te vervaardigen. Ook al is deze voorwaarde niet zoveel besproken als de originaliteitsvereiste in het auteursrecht, het concept van originaliteit voor design patents deelt dezelfde rode draad van creativiteit als de originaliteitsvereiste in het auteursrecht. Voor bescherming door een design patent is een bijhorende creativiteit vereist. Dit werd benadrukt in de zaak Jaybee Mfg. Corp. v. Ajax Hardware Mfg. Corp.126: “although it is difficult to characterize the inventive features necessary to a valid design patent, it is clear that there must be originality which is born of inventive genius. In other words, there must be more than mere mechanical skill and the completed article must rise above the ordinary… The small differences between the design in question and prior designs are well within the creative ability of the ordinary designer.” Dit weerklonk jaren later toen in de zaak Horwitt v. Longines Wittnauer                                                                                                                 123  J.M.MUELLER  en  D.H.  BREAN,  “Overcoming  the  “impossible  issue”  of  nonobviousness  in  design  patents”,  

Ky.  L.J.  2010-­‐2011,  (419)  500.   124  R.  VACCA,  “Design  patents:  an  alternative  when  the  standards  of  copyright  are  too  high?”,  S.  Ill.  U.  L.  J.  2007,   (325)  347.   125  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  215.   126  Jaybee  Mfg.  Corp.  v.  Ajax  Hardware  Mfg.  Corp.,  287  F.2d  228  (9th  Cir.  1961).  

 

41  

Watch co. werd opgemerkt dat originaliteit impliceert dat er iets gecreëerd was en dat deze creatie niet alledaags was.127

AFDELING 5: ORNAMENTALITY De vereiste van ornamentality is niet terug te vinden in de eerste design patent act van 1842.128 In 1870 heeft de wet de vereiste toegevoegd dat modellen voor voortbrengselen (designs for articles of manufacture) ‘useful’ moeten zijn. Uiteindelijk zijn de rechtbanken tot de conclusie gekomen dat een useful design moet gedefineerd worden als een ornamental design. In 1902 is de octrooiwet gewijzigd en is het woord ‘useful’ vervangen door de huidige vereiste dat een model ‘ornamental’ moet zijn.129

5.1 Non-Functionalty De ornamentality vereiste houdt in dat de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel niet uitsluitend door de technische functie mogen bepaald worden.130 Een model is slechts octrooieerbaar als het wordt belichaamd in een voortbrengsel (article of manufacture) zoals meubelen, gereedschap of sportschoenen.131 De bescherming die een design patent biedt is beperkt tot de decoratieve kenmerken van het model en heeft geen betrekking op de functionele kenmerken van het onderliggende voortbrengsel. Een model dat bijdraagt tot de werking en prestaties van het voortbrengsel zal niet beschermd worden door middel van een design patent. Wanneer men dus met andere woorden een bepaalde vorm moet gebruiken om het voortbrengsel te doen functioneren, wanneer de uiterlijke kenmerken noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van een technische functie, dan zal een design patent geen bescherming

                                                                                                               

127  R.  VACCA,  “Design  patents:  an  alternative  when  the  standards  of  copyright  are  too  high?”,  S.  Ill.  U.  L.  J    2007,  

(325)  347.   128  S.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:  continued  confusion  under   the  functionality  and  matter  of  concern  doctrines”,  Ind.  L.  Rev  1997,  (501)  505.   129  D.  CROUCH,  “A  trademark  justification  for  design  patent  rights”,  Harv.  J.L.  &  Tech.  2010,  (1)  35.   130  R.  VACCA,  “Design  patents:  an  alternative  when  the  standards  of  copyright  are  too  high?”,  S.  Ill.  U.  L.  J  2007,   (325)  348.   131  R.E.  SCHECHTER  en  J.R.  THOMAS,  Principles  of  patent  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson   West,  2004,  54.  

 

42  

bieden.132 Veronderstel bijvoorbeeld dat iemand een design patent verkrijgt voor een nieuwe golfclub. De golfclub heeft een slanke schacht en het clubhoofd heeft een brede, hoekige vorm. In het geval dat deze hoekige vorm van het clubhoofd ertoe bijdraagt dat de golbal een langere afstand aflegt, dan kan geen design patent verkregen worden.133 Is het model niet voornamelijk gericht op het versieren van de golfclub dan moet de ontwerper in deze omstandigheden een utility patent aanvragen. Maar als het model wel hoofdzakelijk als doel heeft om de club een sierlijk uiterlijk te geven en de functie van de golfclub op de tweede plaats komt dan is een design patent wel op zijn plaats.134

5.2 De aesthetic benadering Naast de vereiste dat een model niet hoofdzakelijk functioneel mag zijn, suggereerde Carletti dat een octrooiaanvrager ook moet aantonen dat het model ‘aesthetically pleasing’ is.135 De rechtbanken hebben aldus ook een ‘aesthetic’ benadering geïntroduceerd in hun een poging om de ornamentality vereiste te definiëren. Of een model nu ornamental is of niet hangt af van de vraag of het model ‘appeals to the eye as a thing of beauty’.136 Het model moet ontworpen worden met het oog op ‘aesthetic appeal’ of esthetische waarde. Het model in zijn geheel moet een pleasing impression hebben op de ordinary observer, en niet op de experts.137 In Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats138 was het Supreme court van mening dat een

                                                                                                                132  J.M.  MUELLER,  An  introduction  to  patent  law,  New  York,  Aspen,  2006,  238.   133  J.M.  MUELLER,  An  introduction  to  patent  law,  New  York,  Aspen,  2006,  238;  R.E.  SCHECHTER  en  J.R.   THOMAS,  Principles  of  patent  law,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2004,  54.   134  R.E.  SCHECHTER  en  J.R.  THOMAS,  Principles  of  patent  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson   West,  2004,  54.   135  C.J.  GASPAR,  “The  federal  circuit  locks  down  the  ornamentality  requirement:  Best  Lock  v.  Ilco  Unican”,    J.   Corp.  L.  1997-­‐1998,  (179)  184.   136  T.B.  LINDGREN,  “The  sanctity  of  the  design  patent:  illusion  or  reality?  Twenty  years  of  design  patent   litigation  since  Comp  v.  Day-­‐Brite  Lighting,  Inc.,  And  Sears,  Roebuck  &  Co.  v.  Stiffel  Co.”,  Okla.  City  U.  L.  Rev.  1985,   (195)  239.   137T.B.  LINDGREN,  “The  sanctity  of  the  design  patent:  illusion  or  reality?  Twenty  years  of  design  patent   litigation  since  Comp  v.  Day-­‐Brite  Lighting,  Inc.,  And  Sears,  Roebuck  &  Co.  v.  Stiffel  Co.”,  Okla.  City  U.  L.  Rev.  1985,   (195)  239;  K.M.  MOTT,  “The  standard  of  ornamentality  in  the  United  States  design  patent  law”,  A.B.A.  J.  1962,   (548)  551.   138  Bonito  Boats,  Inc.  v.  Thunder  Craft  Boats,  Inc.,  489  U.S.  141  (1989).  

 

43  

aesthetically pleasing effect vereist was opdat een model ornamental zou zijn139:“To qualify for protection, a design must present an aesthetically pleasing appearance that is not dictated by function alone, and must satisfy the other criteria of patentability.”140 In Design, Inc. v. Emerson Co.141 oordeelde de rechter dat het design patent voor een drankcontainer nietig was omdat hij het model niet beschouwde als zijnde een “thing of beauty”.142 De rechter gaf artistieke kritiek op het model: “The primary feature which is most striking to the casual observer is its featurelessness. Although it is not an object which is displeasing to the eye, it is far from what could be considered a thing of beauty. There is nothing either artistic or aesthetic about it. One who sees it does not take delight in its creation. It is an item which is more likely to be stored in a kitchen closet rather than on display in one’s living room. The design embodied in this patent is, therefore, not ornamental.”143

5.3 Visibility

5.3.1 ‘Hidden in use’ rule In het verleden hebben rechtbanken bescherming door middel van een design patent geweigerd voor bepaalde soorten voortbrengselen omdat de rechtbanken van oordeel waren dat de voortbrengselen niet de vereiste ornamentality bezaten. Bescherming via een design patent wordt geweigerd voor die voortbrengselen die niet zichtbaar zijn tijdens hun normale en beoogde

                                                                                                               

139  A.W.  TORRANCE,  “Beauty  fades:  an  experimental  study  of  federal  court  design  patent  aesthetics”,  J.  Intell.  

Prop.  L.  2012,  (389)  393.   140  C.J.  GASPAR,  “The  federal  circuit  locks  down  the  ornamentality  requirement:  Best  Lock  v.  Ilco  Unican”,  J.   Corp.  L.  1997-­‐1998,  (179)  182.   141  Design,  Inc  v.  Emerson  Co,  168  USPQ  519  (S.D.  Tex.,  1970).   142  T.B.  LINDGREN,  “The  sanctity  of  the  design  patent:  illusion  or  reality?  Twenty  years  of  design  patent   litigation  since  Comp  v.  Day-­‐Brite  Lighting,  Inc.,  And  Sears,  Roebuck  &  Co.  v.  Stiffel  Co.”,  Okla.  City  U.  L.  Rev.  1985,   (195)  238;  S.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:  continued  confusion   under  the  functionality  and  matter  of  concern  doctrines”,  Ind.  L.  Rev  1997,  (501)  519.   143  S.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:  continued  confusion  under   the  functionality  and  matter  of  concern  doctrines”,  Ind.  L.  Rev  1997,  (501)  519;    

 

44  

gebruik.144 Aangezien design patents bedoeld zijn om het visueel aantrekkelijke uiterlijk te beschermen kan op deze producten die aan het oog onttrokken worden geen design patent rusten. In de zaak Stevens145 bijvoorbeeld, werd een design patent voor een roterende borstel die werd gebruikt in stofzuigers geweigerd, omdat de borstel bijna altijd verborgen is tijdens zijn normale en beoogde gebruik.146

5.3.2 Matter of ornamental concern Deze ‘hidden in use’ regel die was bedacht in de zaak Stevens, werd onlangs verfijnd door het Federal Circuit. In de zaak Webb147 werd een weerlegbaar vermoeden aangenomen.148 Het vermoeden van non-ornamentality door het feit dat het model niet zichtbaar is, kan namelijk worden weerlegd door te bewijzen dat het uiterlijk een ‘matter of concern’ is gedurende een bepaalde periode in het commerciële leven van het voortbrengsel.149 Een model moet niet noodzakelijkerwijs zichtbaar zijn bij het normale of definitieve gebruik, het model is voldoende ornamental voor het verkrijgen van een design patent indien ergens in het commerciële leven het uiterlijk een ‘mattern of concern’ is.150Verkoopdocumentatie zoals een catalogus of een advertentie die het uiterlijk van het product weergeven zijn voorbeelden van dit type bewijs.151 Het model in Webb betrof een heupprothese die niet meer zichtbaar was eenmaal ze in het lichaam van de patiënt was aangebracht. Het Federal Circuit oordeelde dat het uiterlijk van het product werd waargenomen door potentiële kopers, chirurgen, verpleegkundigen, personeel van de operatiekamer en ander ziekenhuispersoneel. Daarom kwam het in aanmerking voor design patentbescherming ondanks het gebrek aan zichtbaarheid bij het uiteindelijke gebruik.152 De                                                                                                                 144  S.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:  continued  confusion  under   the  functionality  and  matter  of  concern  doctrines”,  Ind.  L.  Rev  1997,  (501)  515-­‐516.   145  In  re  Stevens,  173  F.2d  1015,  81  USPQ  362  (CCPA  1949).   146  C.J.  GASPAR,  “The  federal  circuit  locks  down  the  ornamentality  requirement:  Best  Lock  v.  Ilco  Unican”,  J.   Corp.  L.  1997-­‐1998,  (179)  183;  S.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:   continued  confusion  under  the  functionality  and  matter  of  concern  doctrines”,  Ind.  L.  Rev  1997,  (501)  516.   147  In  re  Webb,  916  F.2d  1553,  1558,  16  USPQ2d  1433,  1436  (Fed.  Cir.  1990).   148  C.  GASPAR,  “The  federal  circuit  locks  down  the  ornamentality  requirement:  Best  Lock  v.  Ilco  Unican”,  J.   Corp.  L.  1997-­‐1998,  (179)  184.   149  MPEP  §1504.01(c).   150  G.  MYERS,  Principles  of  intellectual  property  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2008,   275.   151  MPEP  §  1504.01(c).   152  G.  MYERS,  Principles  of  intellectual  property  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2008,   275.  

 

45  

kunstheup werd aldus aan het oog onttrokken bij het uiteindelijke gebruik, maar was zichtbaar op andere momenten tijdens de commerciële levensduur.153 Met andere woorden, het model dat verborgen is bij het uiteindelijke gebruik ervan is nog steeds octrooieerbaar indien het uiterlijk een ‘matter of concern’ is op een bepaald moment in haar commerciële leven.154 Deze beslissing in Webb stimuleert ontwerpers van industriële producten om het uiterlijk van de goederen te verbeteren en om ze op zo’n manier te laten zien dat het uiterlijk een ‘matter of concern’ is voor de koper.155

5.4 De intentie van de ontwerper We kunnen concluderen dat de rechtbanken het moeilijk vonden om een ornamental model te definiëren.156 De rechtbanken hebben aldus verschillende benaderingen gehanteerd om ornamentality te omschrijven.157 Een mogelijke vierde formulering van de ornamentality vereiste is deze die de bedoeling van de ontwerper nagaat. In de zaak Carletti158 werd geoordeeld dat een model niet octrooieerbaar was wanneer het niet ontworpen was met als doel om te versieren: “a design is not patentable when it is not created for the purpose of ornamenting.”159 Volgens deze omschrijving komt een model slecht in aanmerking voor octrooibescherming wanneer de ontwerper de bedoeling had om met het vervaardigen van zijn voortbrengsel bij te dragen tot de decoratieve kunsten.160

                                                                                                               

153  C.J.  GASPAR,  “The  federal  circuit  locks  down  the  ornamentality  requirement:  Best  Lock  v.  Ilco  Unican”,    J.   Corp.  L.  1997-­‐1998,  (179)  183.   154  G.  MYERS,  Principles  of  intellectual  property  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2008,   275.   155  S.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:  continued  confusion  under   the  functionality  and  matter  of  concern  doctrines”,  Ind.  L.  Rev  1997,  (501)  517.   156  C.J.  GASPAR,  “The  federal  circuit  locks  down  the  ornamentality  requirement:  Best  Lock  v.  Ilco  Unican”,  J.   Corp.  L.  1997-­‐1998,  (179)  191.   157  C.J.  GASPAR,  “The  federal  circuit  locks  down  the  ornamentality  requirement:  Best  Lock  v.  Ilco  Unican”,  J.   Corp.  L.  1997-­‐1998,  (179)  180.   158  In  re  Carletti,  328  F.2d  1020,  1022,  140  USPQ  653,  654  (CCPA  1964).   159  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  219;  C.J.  GASPAR,  “The  federal  circuit  locks  down  the  ornamentality  requirement:  Best  Lock  v.  Ilco   Unican”,  J.  Corp.  L.  1997-­‐1998,  (179)  185.   160  C.J.  GASPAR,  “The  federal  circuit  locks  down  the  ornamentality  requirement:  Best  Lock  v.  Ilco  Unican”,  J.   Corp.  L.  1997-­‐1998,  (179)  185.  

 

46  

HOOFDSTUK 4: FUNCTIONALITY

AFDELING 1: FUNCTIONALITY DOCTRINE

1.1 Algemeen De term ‘functionality’ wordt niet gebruikt in de design patent act.161 Nochtans hebben rechtbanken de vereiste van non-functionality uit de wet afgeleid, als zijnde het omgekeerde van de wettelijke ornamentality vereiste van artikel 171 U.S.C. 35.162 Zoals hierboven reeds besproken vereist de wettelijke voorwaarde van ornamentality dat het model ‘ornamental’ is. Dit betekent dat het model moet gemaakt zijn met als doel om te versieren. Rechtbanken hebben uit deze vereiste dus de omgekeerde eis afgeleid, namelijk dat een model niet functioneel mag zijn.163 Deze nonfunctionality vereiste is analoog aan artikel 101 U.S.C. 17. Het Amerikaans auteursrecht voorziet namelijk dat: “the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a copyrightable pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can ben identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article.”164 Rechtbanken zijn het er unaniem over eens dat een ornamental model niet functioneel kan zijn en dit vormt de basis voor de functionality doctrine.165 Het doel van de functionality doctrine is om het onderscheid tussen design patents en utility patents te handhaven. Wanneer het noodzakelijk is om een bepaald model te gebruiken opdat het voortbrengsel zou functioneren, dan zal men een beroep kunnen doen op een utility patent maar een design patent zal zeker geen bescherming                                                                                                                

161  P.J.  SAIDMAN  en  J.  M.  HINTZ,  “The  doctrine  of  functionality  in  design  patent  cases”,  U.  Balt.  L.  Rev.  1989-­‐

1990,  (352)  352.   162  P.J.  SAIDMAN,  ;“Functionality  and  design  patent  validity  and  infringement”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y   2009,  (314)  318;  P.J.  SAIDMAN  en  J.  M.  HINTZ,  “The  doctrine  of  functionality  in  design  patent  cases”,  U.  Balt.  L.   Rev.  1989-­‐1990,  (352)  352.   163  P.  J.  SAIDMAN  en  M.  B.  MONDRY,  “Sneakers,  design  patents  and  summary  judgments:  opening  a  new  era  in   the  protection  of  consumer  product  designs”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  1989,  (524)  535.   164  Art.  101  U.S.C.  17;  J.M.  MUELLER,  An  introduction  to  patent  law,  New  York,  Aspen,  2006,  238.   165  S.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:  continued  confusion  under   the  functionality  and  matter  of  concern  doctrines”,  Ind.  L.  Rev  1997,  (501)  504.  

 

47  

bieden.166 Een persoon die beschuldigd wordt van octrooiinbreuk, kan de geldigheid van het octrooi betwisten en eventueel zijn aansprakelijkheid omzeilen aangezien de vermeende inbreukmaker beschikt over verdedigingen. De rechtspraak heeft aanvaard dat in geval van inbreuk op een design patent, de aanwezigheid van functionele kenmerken gebruikt kan worden als verdediging of verweer.167 Functionaliteit is zodoende een verdediging waarover de vermeende inbreukmaker beschikt.168

1.2. Avia Group International, Inc. v. L.A. Gear California Bij de toepassing van de doctrine of functionality is het belangrijk om het verschil op te merken tussen de functionaliteit van het model en de functionaliteit van het voortbrengsel waarin het model verwerkt is.169 De functionaliteit van het voortbrengsel moet onderscheiden worden van de functionaliteit van de uiterlijke kenmerken van dit voortbrengsel.170 Dit onderscheid is essentieel aangezien de meeste voortbrengselen waarop het model toegepast is of waarin het model verwerkt is, een gebruiksfunctie vervullen.171 Een deel van het probleem van het verkrijgen van bescherming voor modellen zit dan ook in het feit dat de meeste voortbrengselen functionele kenmerken vertonen. De rechtbanken proberen het decoratieve model en de gebruiksfunctie van het voortbrengsel te scheiden. Functionaliteit wordt echter bepaald aan de hand van het model, en niet aan de hand van het voortbrengsel.172 Producten zouden op de markt

                                                                                                                166  P.J.  SAIDMAN  en  J.  M.  HINTZ,  “The  doctrine  of  functionality  in  design  patent  cases”,  U.  Balt.  L.  Rev.  1989-­‐ 1990,  (352)  357.   167  P.J.  SAIDMAN,  “Functionality  and  design  patent  validity  and  infringement”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y   2009,  (314)  315.   168  S.D.  LOCKE,  “Fifth  avenue  and  the  patent  lawyer:  strategies  for  using  design  patents  to  increase  the  value  of   fashion  and  luxury  goods  companies”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2005-­‐2006,  (40)  52.   169  R.  VACCA,  “Design  patents:  an  alternative  when  the  standards  of  copyright  are  too  high?”,  S.  Ill.  U.  L.  J.  2007,   (325)  348;  MPEP  §1504.01(c);  P.J.  SAIDMAN,  “Functionality  and  design  patent  validity  and  infringement”,  J.   Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2009,  (314)  317.   170  J.M.  MUELLER,  An  introduction  to  patent  law,  New  York,  Aspen,  2006,  239.   171  P.J.  SAIDMAN  en  J.  M.  HINTZ,  “The  doctrine  of  functionality  in  design  patent  cases”,  U.  Balt.  L.  Rev.  1989-­‐ 1990,  (352)  353.   172  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  221.  

 

48  

allicht niet overleven als ze niet een bepaalde functie vervullen.173 Enkel en alleen omdat een voortbrengsel hoofdzakelijk functioneel is kan er niet worden aangenomen dat een model een gebrek aan ornamentality vertoont.174 Dus het feit dat een voortbrengsel functioneel is kan niet betekenen dat het niet het voorwerp kan uitmaken van een geldig design patent.175 Het voortbrengsel kan derhalve een gebruiksvoorwerp zijn. Zo oordeelde ook het Federal Circuit in Avia Group International, Inc. v. L.A. Gear California176: “There is no dispute that shoes are functional and that certain features of the shoe designs in issue perform functions. However, a distinction exists between the functionality of an article or features thereof and the functionality of the particular design of such article or features thereof that perform a function. Were that not true, it would not be possible to obtain a design patent on a utilitarian article of manufacture,… or to obtain both design and utility patents on the same article…”177 In Avia bevestigde het Federal Circuit de geldigheid van design patents op sportschoenen.178 Het model kenmerkte zich door de witte en zwarte kleuren van de sportschoen, de plaats van de perforaties en de stiksels en het wervelend patroon op de zool van de schoen.179 De rechter boog zich over de vraag of deze elementen voornamelijk ornamental waren en dus in aanmerking kwamen voor design patent bescherming, of hoofdzakelijk functioneel waren en bijgevolg niet in aanmerking kwamen voor bescherming door middel van een design patent.180 De rechtbank betwiste niet dat de schoenen functioneel waren en dat bepaalde kenmerken van het model van de schoen een functie vervulden. Maar ze oordeelde dat wanneer de functie van het voortbrengsel niet kan gescheiden worden van de vermeende functie van het model het niet mogelijk is om een design patent te verkrijgen op het voortbrengsel. Het Federal Circuit was het eens met het District Court dat de gepantenteerde modellen in kwestie die gericht waren op de esthetische                                                                                                                 173  S.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:  continued  confusion  under   the  functionality  and  matter  of  concern  doctrines”,  Ind.  L.  Rev  1997,  (501)  506.   174  MPEP  §1504.01(c).   175  S.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:  continued  confusion  under   the  functionality  and  matter  of  concern  doctrines”,  Ind.  L.  Rev  1997,  (501)  506   176  LA  Gear  Inc,  12  USPQ  2d  1001,  1007  (S.D.N.Y.,1989).   177  S.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:  continued  confusion  under   the  functionality  and  matter  of  concern  doctrines”,  Ind.  L.  Rev  1997,  (501)  507.   178  J.M.  MUELLER,  An  introduction  to  patent  law,  New  York,  Aspen,  2006,  239.   179  J.M.  MUELLER,  An  introduction  to  patent  law,  New  York,  Aspen,  2006,  239;  G.  MYERS,  Principles  of   intellectual  property  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2008,  273.   180  G.  MYERS,  Principles  of  intellectual  property  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2008,   273.  

 

49  

kenmerken van de zool en het bovenste deel van de schoen, voornamelijk ornamental waren.181

1.3. Ontwikkeling van de doctrine of functionality: primarily/solely standaard

1.3.1 Re Carletti en Re Garbo Er is echter enige verwarring over welke wettelijke standaard of test moet worden toegepast bij het bepalen of een model al dan niet functioneel is.182 De test om uit te maken of een model wettelijk functioneel is, is niet helemaal duidelijk.183 Er is verwarring over het feit of de functionaliteitsstandaard moet worden geformuleerd in termen van modellen, die ‘primarily functional’ of ‘solely functional’ zijn.184 Op verschillende momenten hebben de rechtbanken tests gebruikt die nagaan of het model ‘primarily functional’ of ‘solely functional’ is, hetgeen volkomen verschillende standaarden zijn.185 Sommige rechtbanken hebben geoordeeld dat een design patent niet kan verkregen worden voor modellen die ‘solely functional’ zijn, andere rechtbanken hebben dan weer geoordeeld dat design patents niet kunnen verkregen worden voor modellen die ‘primarily functional’ zijn.186 Een andere formulering zegt dat een model ontoelaatbaar functioneel is als het ‘dictated by functional considerations’.187 Wanneer het uiterlijk van het product wordt bepaald door functionele overwegingen (‘dictated by functional considerations’) dan kan het niet het voorwerp uitmaken van een design patent. In de zaak Carletti betrof het een aanvraag voor een design patent voor een afdichting van containers.188 Er werd geoordeeld dat de afdichting een puur functioneel model was en niet                                                                                                                 181  J.M.  MUELLER,  An  introduction  to  patent  law,  New  York,  Aspen,  2006,  239.   182  S.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:  continued  confusion  under   the  functionality  and  matter  of  concern  doctrines”,  30  Ind.  L.  Rev  1997,  (501)  504   183  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  (301)  301.   184  P.J.  SAIDMAN  en  J.  M.  HINTZ,  “The  doctrine  of  functionality  in  design  patent  cases”,  U.  Balt.  L.  Rev.  1989-­‐ 1990,  (352)  353.   185  P.J.  SAIDMAN,  “Functionality  and  design  patent  validity  and  infringement”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y   2009,  (314)  314.   186  S.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:  continued  confusion  under   the  functionality  and  matter  of  concern  doctrines”,  Ind.  L.  Rev  1997,  (501)  505.   187  P.J.  SAIDMAN,  “Functionality  and  design  patent  validity  and  infringement”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y   2009,  (314)  314.   188G.  MYERS,  Principles  of  intellectual  property  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2008,   273.  

 

50  

vatbaar was voor bescherming.189 In deze zaak werd een van de meest betekenisvolle standpunten ingenomen in verband met de functionaliteitskwestie.190 Gezien het gemak en de effectiviteit van de afdichting om containers af te sluiten oordeelde de rechtbank dat het uiterlijk werd bepaald door functionele overwegingen (dictated by functional considerations). Dit is de reden waarom de rechtbank de octrooiaanvraag voor een design patent afwees.191 Ze verklaarde dat: “many well-constructed articles of manufacture whose configurations are dictated solely by function are pleasing to look upon… But it has long been settled that when a configuration is the result of functional considerations only, the resulting design is not patentable as an ornamental design.”192 In de zaak Garbo193 werd de rechtbank geconfronteerd met het probleem van obviousness ten aanzien van een simulator.194 Ook in deze zaak heeft de rechtbank op dezelfde wijze als in Carletti duidelijk gemaakt dat om bescherming te verkrijgen “the design must have an unobvious appearance distinct from that dictated solely by functional considerations”.195 Dus zowel in de zaak Garbo als in de zaak Carletti gebruikt de United States Court of Customs and Patent Appeals (CCPA) diezelfde ‘uitsluitend functionele’ (‘solely functional’) standaard.196

                                                                                                                189W.T.  FRYER,  “Industrial  design  protection  in  the  United  States  of  America  -­‐  Present  situation  &  plans  for  

revision”,  U.  Balt.  Rev.  1989-­‐1990,  (198)  208.   190  P.J.  SAIDMAN  en  J.  M.  HINTZ,  “The  doctrine  of  functionality  in  design  patent  cases”,  U.  Balt.  L.  Rev.  1989-­‐ 1990,  (352)  355;  S.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:  continued   confusion  under  the  functionality  and  matter  of  concern  doctrines”,  Ind.  L.  Rev  1997,  (501)  507.   191  G.  MYERS,  Principles  of  intellectual  property  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2008,   273.   192  N.  WILKHOF  en  S.  BASHEER,  Overlapping  intellectual  property  rights,  Oxford,  University  Press,  2012,  48;  P.J.   SAIDMAN  en  J.  M.  HINTZ,  “The  doctrine  of  functionality  in  design  patent  cases”,  U.  Balt.  L.  Rev.  1989-­‐1990,   (352)  354;  S.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:  continued  confusion   under  the  functionality  and  matter  of  concern  doctrines”,  Ind.  L.  Rev  1997,  (501)  507.   193  In  re  Garbo,  287  F.2d  192,  129  USPQ  72  (CCPA  1961).   194P.J.  SAIDMAN  en  J.M.  HINTZ,  “The  doctrine  of  functionality  in  design  patent  cases”,  U.  Balt.  L.  Rev.  1989-­‐ 1990,  (352)  356.   195  S.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:  continued  confusion  under   the  functionality  and  matter  of  concern  doctrines”,  Ind.  L.  Rev  1997,  (501)  507;  P.J.  SAIDMAN  en  J.  M.  HINTZ,   “The  doctrine  of  functionality  in  design  patent  cases”,  U.  Balt.  L.  Rev.  1989-­‐1990,  (352)  356.   196  S.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:  continued  confusion  under   the  functionality  and  matter  of  concern  doctrines”,  Ind.  L.  Rev  1997,  (501)  508.  

 

51  

1.3.2 Power Controls Corp. v. Hybrinetics, Inc. en Avia Group International, Inc. v. L.A. Gear California, Inc In Power Controls Corp. v. Hybrinetics, Inc.197 was het model een omhulsel van plastiek voor een elektrisch onderdeel.198 De rechtbank in deze zaak definieerde ornamental als ‘not primarily functional’.199 Het model werd niet als een geheel geanalyseerd, de rechtbank ontleedde het model en onderzocht elk uiterlijk kenmerk apart. De rechtbank detecteerde meer functionele dan ornamentele kenmerken. Daarom oordeelde ze dat het model niet ornamenteel was en verklaarde het design patent nietig.200 In Avia Group International, Inc. v. L.A. Gear California, Inc herhaalde het Federal Circuit zijn uitspraak van in voorgaande zaken Power Controls Corp v. Hybrinetics, Inc. en Lee v. DaytonHudson Corp. , namelijk dat “if a patented design is ‘primarily functional’, rather than primarily ornamental, the patent is invalid.”201 Hierdoor koos de rechtbank ervoor om af te stappen van de uitsluitend functionele (‘solely functional’) standaard van Garbo en Carletti en over te schakelen naar een nieuwe hoofdzakelijk functionele (‘primarily functional’) standaard.202 Zowel Carletti als Garbo, de zaken waarin het CCPA de ‘solely functional’ standaard toepaste om de geldigheid van een design patent na te gaan, waren bindend precedent voor het Federal Circuit.203 Dit wees er sterk op dat het Federal Circuit de ‘solely functional’ standaard moest aanhangen in plaats van de ‘primarily functional’ standaard. Het Federal Circuit paste daarentegen de ‘primarily functional’ standaard toe, zelfs zonder enige verdere uitleg waarom                                                                                                                

197  Power  Controls  Corp.  v.  Hybrinetics,  Inc.,  806  F.2d  234  (Fed.  Cir.  1986).   198  W.  FRYER,  “Industrial  design  protection  in  the  united  states  of  america-­‐present  situation  and  plans  for   revision”,  U.  Balt.  L.  Rev.  1989-­‐1990,  (198)  208.   199  G.J.  WRENN,  “Federal  intellectual  property  protection  for  computer  software  audiovisual  look  and  feel:  the   lanham,  copyright,  and  patent  acts”,  High  Tech.  L.J.    1989,  (304)  306;  C.J.  GASPAR,  “The  federal  circuit  locks   down  the  ornamentality  requirement:  Best  Lock  v.  Ilco  Unican”,  J.  Corp.  L.  1997-­‐1998,  (179)  183.   200  C.J.  GASPAR,  “The  federal  circuit  locks  down  the  ornamentality  requirement:  Best  Lock  v.  Ilco  Unican”,  23  J.   Corp.  L.  1997-­‐1998,  (179)  183;  W.  FRYER,  “Industrial  design  protection  in  the  united  states  of  america-­‐present   situation  and  plans  for  revision”,  U.  Balt.  L.  Rev.  1989-­‐1990,  (198)  208   201  P.J.  SAIDMAN  en  J.  M.  HINTZ,  “The  doctrine  of  functionality  in  design  patent  cases”,  19  U.  Balt.  L.  Rev.  1989-­‐ 1990,  (352)  353;  S.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:  continued   confusion  under  the  functionality  and  matter  of  concern  doctrines”,  Ind.  L.  Rev  1997,  (501)  508.   202  S.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:  continued  confusion  under   the  functionality  and  matter  of  concern  doctrines”,  30  Ind.  L.  Rev  1997,  (501)  508   203  P.J.  SAIDMAN  en  J.  M.  HINTZ,  “The  doctrine  of  functionality  in  design  patent  cases”,  U.  Balt.  L.  Rev.  1989-­‐ 1990,  (352)  358.  

 

52  

deze standaard werd aangenomen.204

AFDELING 2: FUNCTIONALITY BEPALEN

2.1 De traditionale test: alternate designs De gebruikelijke methode om te bepalen of een model functioneel is, is de methode van de Alternate Designs.205 Er zijn een aantal zaken waarbij de algemeen aanvaarde standaard nagaat of er alternatieve modellen bestaan die dezelfde functie vervullen.206 Als de octrooihouder niet in staat is te bewijzen dat er alternatieve modellen bestaan die wezenlijk dezelfde functie vervullen als het gepatenteerde model, dan is het design patent nietig aangezien het model een functie vervult.207

2.1.1 Avia Group International, Inc. v. L.A. Gear California en LA Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co Zo heeft het Federal Circuit in Avia Group International, Inc. v. L.A. Gear California geoordeeld dat het design patent voor schoenen valid en niet functioneel was: “if the functional aspect or purpose could be accomplished in many other ways that is involved in this very design, that fact is enough to destroy the claim that this design is primarily functional.”208 Op dezelfde manier suggereerde het Federal Circuit in LA Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co dat wanneer een alternatief model kan gebruikt worden om de functie van het betwiste model te                                                                                                                 204  S.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:  continued  confusion  under  

the  functionality  and  matter  of  concern  doctrines”,  30  Ind.  L.  Rev  1997,  (501)  508   205  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”;  R.  VACCA,  “Design  patents:  an  alternative  when  the   standards  of  copyright  are  too  high?”,  S.  Ill.  U.  L.  J.  2007,  (325)  348.   206  P.J.  SAIDMAN,  ;“Functionality  and  design  patent  validity  and  infringement”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y   2009,  (314)  317.   207  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.   208  C.  Gaspar,  “The  federal  circuit  locks  down  the  ornamentality  requirement:  Best  Lock  v.  Ilco  Unican”,  J.  Corp.   L.  1997-­‐1998,  (179)  182;  U.SUTHERSANEN,  Design  law:  european  union  and  united  states  of  america,  Londen,   Sweet  &  Maxwell,  2010,  220;  LA  Gear  Inc,  12  USPQ  2d  1001,  1007  (S.D.N.Y.,  1989).  

 

53  

vervullen, het model eerder ornamenteel dan functioneel is209: “When there are several ways to achieve the function of an article of manufacture, the design of the article is more likely to serve a primarily ornamental purpose.”210

2.1.2 Best Lock Corp v. Ilco Unican Corp Een andere toonaangevende zaak van het Federal Circuit met betrekking tot functionaliteit is Best Lock Corp v. Ilco Unican Corp.211 waarin als volgt werd verklaard: “A design is not dictated solely by its function when alternative designs for the article of manufacture are available.”212 In Best Lock bepaalde de rechter dat een design patent voor een sleutelblad invalid was aangezien het model uitsluitend werd gekenmerkt door de functie van het sleutelblad, namelijk het passen van het sleutelblad in de bijhorende spiebaan van het slot. Er waren met andere woorden geen andere modellen die de functie, het passen in de overeenkomstige spiebaan van het slot, konden vervullen. 213 Geen enkel ander sleutelblad pastte in het slot. Slechts één vorm kwam overeen met de spiebaan van het slot.214

                                                                                                               

209  C.  Gaspar,  “The  federal  circuit  locks  down  the  ornamentality  requirement:  Best  Lock  v.  Ilco  Unican”,  J.  Corp.  

L.  1997-­‐1998,  (179)  182.   210  R.  VACCA,  “Design  patents:  an  alternative  when  the  standards  of  copyright  are  too  high?”,  S.  Ill.  U.  L.  J.  2007,   (325)  348;  C.  Gaspar,  “The  federal  circuit  locks  down  the  ornamentality  requirement:  Best  Lock  v.  Ilco   Unican”,  23  J.  Corp.  L.  1997-­‐1998,  (179)  182;  S.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for   design  patents:  continued  confusion  under  the  functionality  and  matter  of  concern  doctrines”,  Ind.  L.  Rev   1997,  (501)  511;  LA  Gear  Inc,  25  USPQ  2d  1913,  1917  (Fed.  Cir.,  1993).   211  Best  Lock  v.  Ilco  Unican,  94  F.3d  1563  (Fed.  Cir.,  1996).   212  P.J.  SAIDMAN,  ;“Functionality  and  design  patent  validity  and  infringement”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y   2009,  (314)  322.   213  P.J.,  SAIDMAN,“The  crisis  in  the  law  of  designs”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.   214  C.  GASPAR,  “The  federal  circuit  locks  down  the  ornamentality  requirement:  Best  Lock  v.  Ilco  Unican”,  J.   Corp.  L.  1997-­‐1998,  (179)  189.  

 

54  

2.1.3 Berry Sterling’s ‘List of considerations’ Het bestaan van alternatieve modellen is dus een cruciaal element om functionaliteit te bepalen.215 Een meer complexe set van regels om de functionaliteit na te gaan werd gegeven door het Federal Circuit in Berry Sterling Corp. v. Pescor Plastics.216 Het Federal Circuit in Berry Sterling gaf een reeks andere factoren aan die zij ook van belang achtte bij het bepalen van de functionaliteit van het model waarvoor bescherming werd gezocht.217 Het Federal Circuit ontwikkelde namelijk een ‘list of considerations’ voor de beoordeling van de vraag of het gepatenteerde model werd bepaald door functionele overwegingen. Met de volgende lijst van factoren moest rekening gehouden worden: (1) is het beschermde model het beste model (2) vermindert het alternatieve model de functionaliteit van het voortbrengsel (alternative designs adversely affect the utility of the product) (3) zijn er bijhorende utility patents (4) worden specifieke nuttigheidseigenschappen ‘in the picture gezet’ door reclamecampagnes (advertising touts particular features of the design as having specific utility) (5) bevat het model uiterlijke kenmerken die duidelijk geen functie vervullen218

                                                                                                                215  G.  MYERS,  Principles  of  intellectual  property  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2008,  

274.   216U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  221;  Berry  Sterling  Corp.  v.  Pescor  Plastics,  Inc.,  122  F.3d  1452  (Fed.  Cir.  1997).   217  G.  MYERS,  Principles  of  intellectual  property  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2008,   274;  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.   218  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355;  G.  MYERS,   Principles  of  intellectual  property  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2008,  274.  

 

55  

a. PHG Technologies v. St. John In PHG Technologies v. St. John werd geoordeeld dat een design patent voor een gebruiksvoorwerp invalid was indien de alternatieve modellen die aangeboden werden door de octrooihouder de functionaliteit verminderden van het product.219 PHG was de eigenaar van een design patent voor een medisch etikettenvel.220 Het district court verleende een preliminary injunction221 tegen de makers van concurrerende medische etikettenvellen, omdat de rechter van oordeel was dat het geclaimde model ornamental was aangezien er andere manieren waren om de verschillende maten van etiketten te schikken op het vel: “Because there are other ways to arrange different sizes of labels on an 8-1/2” x 11” sheet.”222 In hoger beroep oordeelde het Federal Circuit dat er geen beroep toekwam op een preliminary injunction omdat PHG niet had bewezen dat de alternatieve modellen de functionaliteit van het gepatenteerde etikettenvel niet verminderde.223

                                                                                                                219  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.   220  P.J.  SAIDMAN,  ;“Functionality  and  design  patent  validity  and  infringement”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  

2009,  (314)  322.   221  Een  preliminary  injunction  is  een  bevel  van  de  rechtbank  dat  de  beschuldigde  inbreukmaker  voor  of   gedurende  het  proces  zijn  vermeende  inbreukmakende  praktijken  moet  stopzetten.   222  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355;  P.J.  SAIDMAN,   “Functionality  and  design  patent  validity  and  infringement”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2009,  (314)  322.   223  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.  

 

56  

HOOFDSTUK 5: DRIE SOORTEN OCTROOIEN IN DE V.S.: DESIGN PATENTS VS. UTILITY PATENTS VS. PLANT PATENTS

AFDELING 1: ALGEMEEN Krachtens een door de overheid verleend octrooi bezit de octrooihouder een in de tijd en ruimte beperkt exclusief recht om de betrokken uitvinding te gebruiken en om die gebruikmaking aan derden te verbieden, onder meer om derden te weerhouden om de beschermde uitvinding in het verkeer te brengen. Aldus is het octrooi een contract tussen een uitvinder en de overheid van de Verenigde Staten waarbij de overheid de uitvinder een beperkt monopolie verleent. In ruil hiervoor publiceert de uitvinder zijn uitvinding. Een dergelijke publicatie wordt geacht de vooruitgang van de wetenschap te bevorderen. De publicatie zou bijdragen tot een verdere technologische ontwikkeling, aangezien mag verwacht worden dat concurrenten van de octrooihouder zullen pogen om iets meer innovatief te ontwikkelen.224 Het octrooirecht maakt deel uit van het intellectueel eigendomsrecht. Het domein van het intellectueel eigendomsrecht kunnen we onderverdelen in twee deelgebieden. Enerzijds hebben we het auteursrecht, in de ruime zin van het woord (sensu lato (s.l.)) waartoe het eigenlijke auteursrecht (auteursrecht sensu stricto (s.s.)) en de naburige rechten (copyright) behoren. Anderzijds hebben we de industriële eigendomsrechten waarvan het tekeningen- en modellenrecht (design patent), het octrooirecht (utility patent) en merkenrecht (trademark) deel uitmaken. Dit is een wereldwijde onderverdeling die zowel in België als in de Verenigde Staten geldt.225 In de VS bestaan er drie soorten octrooien, namelijk utility patents, design patents en plant patents. Het utility patent is het octrooi dat wordt toegekend aan producten, werkwijzen of

                                                                                                                224  R.  STEENNOT,  Internationaal  economisch  en  financieel  recht,  Syllabus  Rechten  Universiteit  Gent,  2011-­‐

2012.;  S.A.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:  continued  confusion   under  the  functionality  and  matter  of  concerns  doctrines”,  Ind.  L.  Rev.  1997,  (499)  502.   225  H.  VANHEES,  Recht  van  de  intellectuele  eigendom,  Syllabus  Rechten  Universiteit  Gent,  2012-­‐2013.  

 

57  

procesmethodes en verbeteringen van producten of werkwijzen.226 Plantensoorten die zich ongeslachtelijk voortplanten kunnen worden beschermd door een plant patent. Plantensoorten die zich geslachtelijk voortplanten worden niet beschermd door middel van een octrooi. Voor de bescherming van deze plantensoorten echter, kan men een beroep doen op de Plant Variety Protection Act. Deze bescherming vertoont wel grote gelijkenissen met het octrooirecht.227 Deze meesterproef zal de focus echter volledig leggen op de design patents die bescherming bieden aan de visuele, ornamentele kenmerken van een product.

228

AFDELING 2: UTILITY PATENTS

2.1 Utility patents: algemeen

2.1.1 Materiële octrooivereisten

a. Utility Utility patents zijn de meest voorkomende vorm van octrooien in de Verenigde Staten. De octrooieerbare onderwerpen die kunnen worden beschermd door utility patents vinden we terug in artikel 101 US.C. 35: “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefore, subject to the conditions and requirements of this title.”

                                                                                                                226  Art.  101  U.S.C.  35;  G.  MYERS,  Principles  of  intellectual  property  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  

Thomson  West,  2008,  259.   227  Art.  161  U.S.C.  35;  G.  MYERS,  Principles  of  intellectual  property  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),   Thomson  West,  2008,  270.   228Art.  171  U.S.C.  35;  B.  DE  VUYST,  Handboek  octrooien:  een  kort  begrip  voor  juristen  en  wetenschappers,   Brugge,  Die  Keure,  2006,  33;  G.  MYERS,  Principles  of  intellectual  property  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul   (Minn.),  Thomson  West,  2008,  273.  

 

58  

Utility patents kunnen dus verkregen worden voor producten, werkwijzen of procesmethodes en verbeteringen van producten of werkwijzen.229 Utility octrooien beschermen de functionele aspecten van een product. Het vliegtuig van de gebroeders Wright, de telefoon van Alexander Graham Bell en de gloeilamp van Thomas Edison zijn historische voorbeelden van uitvindingen waarvoor utility patents werden verkregen. In de moderne tijd beschermen de utility patents uitvindingen, variërend van prikkeldraad tot mobiele telefoons, van paperclips tot computers, van dakpannen tot lasers en van farmaceutische producten zoals Viagra tot de ipod van Apple. Sterker nog, utility patents zijn beschikbaar voor allerlei structurele en functionele technologie. Het kritische punt is hier dat utility octrooien enkel kunnen worden bekomen voor nuttige (useful) uitvindingen. De mobiele telefoon moet het mogelijk maken dat een gebruiker een telefoongesprek kan voeren, de paperclip moet papier bij elkaar houden, en de dakpannen moeten een huis beschermen tegen vocht. In tegenstelling tot utility patents kunnen design patents niet verkregen worden voor nuttige uitvindingen. Deze zijn enkel beschikbaar voor ornamental designs on articles of manufacture. Zoals het MPEP benadrukt, wordt de manier waarop een voorwerp werkt, beschermd via een utility patent, terwijl het uiterlijk van het voorwerp wordt beschermd door een design patent.230 Wanneer de uitvinder van een mobiele telefoon een nieuwe geometrische vorm voor de telefoon bedenkt, of lijnen en groeven aanbrengt op de telefoon waardoor het mobieltje een aantrekkelijker uiterlijk verkrijgt, dan kan de uitvinder een design patent verkrijgen voor de ornamentele kenmerken van de telefoon. Dit voorbeeld illustreert dat het mogelijk is om voor eenzelfde voortbrengsel (article of manufacture), bijvoorbeeld een mobiele telefoon die zowel functionele als decoratieve kenmerken vertoont, zowel een utility patent als een design patent te verkrijgen. Utility patents hebben enkel betrekking op de functionele of nuttige eigenschappen van een voortbrengsel, terwijl design patents enkel betrekking hebben op de decoratieve aspecten van het voortbrengsel.231 De functies van een horloge bijvoorbeeld, kunnen beschermd worden door een utility patent, maar daarnaast vertoont het horloge kenmerken die niet bepaald worden                                                                                                                 229  Art.  101  US.C.  35;  S.A.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:  

continued  confusion  under  the  functionality  and  matter  of  concerns  doctrines”,  Ind.  L.  Rev.  1997,  (499)  502.   230  S.D.  LOCKE,“Fifth  avenue  and  the  patent  lawyer:  strategies  for  using  design  patents  to  increase  the  value  of   fashion  and  luxury  goods  companies”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2005-­‐2006,  (40)  41;  MPEP  §1502.01.   231  S.A.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:  continued  confusion  under   the  functionality  and  matter  of  concerns  doctrines”,  Ind.  L.  Rev.  1997,  (499)  503.  

 

59  

door een technische functie. Deze eigenschappen kunnen op hun beurt beschermd worden door een design patent.232 Octrooibescherming zal worden toegekend wanneer de uitvinding naast deze nuttigheidsvereiste (utility) van artikel 101 US.C. 35, nog aan een reeks andere materiële octrooivereisten voldoet. Vooreerst moet de uitvinding binnen een van de drie grote categorieën van art. 101 vallen (producten, werkwijzen of procesmethodes en verbeteringen van producten of werkwijzen).

b. Novelty Het is ook vereist dat de uitvinding nieuw is zoals gedefinieerd in artikel 102 U.S.C. 35.233 In de Verenigde Staten geldt al 200 jaar het first-to-invent systeem. Volgens dit systeem wordt een octrooi toegekend aan de eerste echte uitvinder, ongeacht het feit dat een derde reeds eerder een octrooiaanvraag ingediend heeft voor fundamenteel dezelfde uitvinding. Dit systeem verschilt dermate van andere landen die het first-to-file systeem hanteren, waarbij het niet meer relevant is of de uitvinder werkelijk de eerste uitvinder is. Het octrooi wordt niet toegekend aan de eerste uitvinder maar aan de uitvinder die als eerste zijn aanvraag heeft ingediend.234 Het first-to-invent systeem dat jarenlang het geldende systeem was in de V.S. zal echter worden vervangen door een first-to-file systeem. De Leahy-Smith American Invents Act (AIA)235 heeft belangrijke aanpassingen van het Amerikaanse octrooirecht doorgevoerd met als voornaamste wijziging deze overstap naar het first-to-file systeem dat in werking treedt op 16 maart 2013.236

                                                                                                                232  S.D.  LOCKE,“Fifth  avenue  and  the  patent  lawyer:  strategies  for  using  design  patents  to  increase  the  value  of   fashion  and  luxury  goods  companies”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2005-­‐2006,  (40)  41.   233  G.  MYERS,  Principles  of  intellectual  property  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2008,   259;  S.A.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:  continued  confusion   under  the  functionality  and  matter  of  concerns  doctrines”,  Ind.  L.  Rev.  1997,  (499)  503.   234  D.L.  BURK,  “From  “First-­‐to-­‐Invent”  to  ‘First-­‐to-­‐File”  –  Changing  Lanes  in  U.S.  Patent  Procedure?”,  IIC  2011,   627-­‐629;  J.M.  MUELLER,  An  introduction  to  patent  law,  New  York,  Aspen,  2006,  117.   235  Leahy-­‐Smith  America  Invents  Act,  Pub.  L.  No.  112-­‐29,  125  Stat.  284  (2011).   236  X.,  “Leahy-­‐Smith  America  Invents  Act  Revises  U.S.  Patent  Law  Regime”,  Harv.L.Rev.  2012,  1290-­‐ 1297.(www.harvardlawreview.org/issues/125/march12/Recent_Legislation_9058.php);  T.  TAKENAKA,  “Has   the  United  States  Adopted  a  First-­‐to-­‐File  System  Through  America  Invents  Act?  A  Comparative  Law  Analysis   of  Patent  Priority  Under  First-­‐Inventor-­‐to-­‐File”,  GRUR  Int.  2012,  304-­‐312.  

 

60  

c. Nonobviousness Bovenop het feit dat de uitvinding nieuw en nuttig moet zijn, is nog vereist dat ze nonobvious is (zie art. 103 US.C. 35).237

2.1.2 Formele octrooivereisten: artikel 112 U.S.C. 35 Diegene die een uitvindingsoctrooi wil bekomen, moet een octrooiaanvraag indienen volgens de voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 112 U.S.C. 35. In artikel 112 US.C. 35 zijn namelijk de formele vereisten vastgelegd waaraan de octrooiaanvraag moet voldoen. De wet legt in paragraaf 1 van dit artikel op dat een beschrijving of written description van de uitvinding bij de aanvraag moet worden gevoegd en dat deze beschrijving aan bepaalde voorwaarden moet voldoen (disclosure requirements). De voorwaarden waaraan de beschrijving moet voldoen zijn: ‘enablement’, ‘best mode’ en ‘written description’. Daarnaast vermeldt de wet in artikel 112 §2 U.S.C. 35 dat iedere octrooiaanvraag minstens één conclusie of claim moet bevatten en dat deze conclusie aan de definiteness voorwaarde dient te voldoen.238 De written description en de claims zijn de belangrijkste onderdelen van de octrooiaanvraag en vormen samen de specification. Zodra aan deze strenge materiële en formele vereisten is voldaan kan aan deze uitvinding een utility patent worden toegekend en heeft de octrooihouder gedurende een termijn van twintig jaar de exclusieve rechten op de uitvinding. Deze exclusieve rechten verlenen de uitvinder het recht om anderen uit te sluiten van het maken, gebruiken of verkopen van de uitvinding.239

                                                                                                               

237  S.A.  CHURCH,  “The  weakening  of  the  presumption  of  validity  for  design  patents:  continued  confusion  under  

the  functionality  and  matter  of  concerns  doctrines”,  Ind.  L.  Rev.  1997,  (499)  503.   238  J.D.  CARPENTER,  “Intellectual  property:  utility  patents,  plant  patents,  the  PVPA,  and  trade  secrets  and  the   limitations  on  that  overlap”,  N.D.L.Rev.  2005,  174;  M.J.  ADELMAN,  G.P.  KLANCNIK  en  R.R.  RADER,  Patent  law  in   a  nutshell,  St.  Paul  (Minn.),  West  Publ.  Co.,  2008,  224-­‐225.   239  J.D.  CARPENTER,  “Intellectual  property:  the  overlap  between  utility  patents,  plant  patents,  the  PVPA,  and   trade  secrets  and  the  limitations  on  that  overlap”,  N.D.L.Rev.  2005,  174;  G.  MYERS,  Principles  of  intellectual   property  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2008,  259;  S.A.  CHURCH,  “The  weakening  of   the  presumption  of  validity  for  design  patents:  continued  confusion  under  the  functionality  and  matter  of   concerns  doctrines”,  Ind.  L.  Rev.  1997,  (499)  503.  

 

61  

2.2 Vergelijking tussen utility patents en design patents Design patents kunnen niet gebruikt worden om de functionele kenmerken van een product te beschermen en als gevolg daarvan is er weinig overlapping tussen design en utility patents. Design patents zijn een nuttig en goedkoper alternatief voor utility patents en wanneer een uitvinding geen nieuwe eigenschappen of eigenschappen die berusten op nonobviousness vertonen, zijn ze soms de enige bescherming die de uitvinder voor handen heeft. Het is wel belangrijk om op te merken dat design octrooiaanvragen net zoals utility octrooiaanvragen onderworpen zijn aan de beschermingsvoorwaarden, nieuwheid (novelty) en nonobviousness.

2.2.1 De voorlopige octrooiaanvraag (provisional application) Indien men een utility patent wenst te verkrijgen dient een procedure gevolgd te worden, in de V.S. ook wel de patent prosecution genoemd. Door het indienen van een octrooiaanvraag bij het USPTO wordt de procedure opgestart. Naderhand wordt de aanvraag nauwkeurig onderzocht door een toegewezen onderzoeker (patent examiner). Deze zal nagaan of voldaan is aan alle formele en materiële vereisten. De aanvrager heeft de keuze uit verschillende soorten octrooiaanvragen. Naast de nietvoorlopige octrooiaanvraag (nonprovisional application) kan de uitvinder opteren om een voortgezette aanvraag (continuing application) in te dienen. Sinds 8 juni 1995 biedt het USPTO de mogelijkheid om te kiezen voor een voorlopige octrooiaanvraag (provisional application).240 De voorlopige octrooiaanvraag vereist minder formaliteiten en is goedkoper dan de nietvoorlopige octrooiaanvraag. De voorlopige octrooiaanvraag maakt het mogelijk om een aanvraag in te dienen zonder dat deze conclusies (claims) moet bevatten. De aanvraag moet echter wel tekeningen (drawings) die de uitvinding uitleggen inhouden, met daarbij een beschrijving van de uitvinding (written description) die voldoet aan de vereisten van artikel 112 U.S.C. 35. Alleen dan zal een datum van indiening aan de voorlopige octrooiaanvraag worden toegekend. Bovendien zijn ook indieningstaksen (filing fees), onderzoekstaksen (examination                                                                                                                 240  J.  M.  MUELLER,  An  introduction  to  patent  law,  New  York,  Aspen,  2006,  37-­‐38.  

 

62  

fee) en opzoekingstaksen (search fee) verschuldigd. Zodra de voorlopige aanvraag is ingediend moet de aanvrager binnen twaalf maanden een overeenkomstige niet-voorlopige octrooiaanvraag indienen of moet de voorlopige aanvraag worden omgezet in een niet-voorlopige aanvraag. Door eerst een voorlopige aanvraag in te dienen en pas nadien een niet-voorlopige, kan het eindpunt van de levensduur van het octrooi met twaalf maanden verlengd worden. Dit komt omdat de twingtigjarige beschermingstermijn pas begint te lopen vanaf de indiening van de niet-voorlopige octrooiaanvraag. Het grootste voordeel van de voorlopige aanvraag zit in de datum van indiening. De later ingediende niet-voorlopige aanvraag verkrijgt de datum van indiening van de voorlopige aanvraag. Dit speelt vooral een rol bij het nieuwheidsonderzoek, waar de datum van indiening de essentiële datum is bij de vergelijking.241 Utility octrooiaanvragen kunnen genieten van deze voordelen van de voorlopige octrooiaanvraag op grond van artikel 119(e) U.S.C. 35, terwijl dit niet geldt voor design octrooiaanvragen (zie artikel 172 U.S.C. 35 en artikel 1.78 (a) (4) U.S.S. 35).242

2.2.2 Recht van voorrang De hoeksteen van het internationale systeem inzake de toekenning van octrooien is het Unieverdrag van Parijs (UvP)243 van 20 maart 1833 betreffende de internationale bescherming van de industriële eigendom.244 De belangrijkste verwezenlijking van het Unieverdrag is de introducering van belangrijke basisprincipes zoals het assimilatiebeginsel en het recht van voorrang.245 Het recht van voorrang, ook wel prioriteitsrecht genoemd, houdt in dat gedurende een periode van één jaar de octrooihouder in de overige verdragsluitende staten een octrooiaanvraag kan indienen die zou terugwerken tot de datum van de eerste aanvraag in het land van de octrooihouder. Wanneer de uitvinder in een land overgaat tot het aanvragen van een octrooi, dan beschikt hij over een termijn van één jaar om dat octrooi aan te vragen in andere                                                                                                                 241  J.  M.  MUELLER,  An  introduction  to  patent  law,  New  York,  Aspen,  2006,  39.   242  MPEP  §  1502.01   243  Het  Verdrag  van  Parijs  tot  bescherming  van  de  industriële  eigendom  van  20  maart  1883,  

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/paris/pdf/trtdocs_wo020.pdf.     244  R.  STEENNOT,  Internationaal  economisch  en  financieel  recht,  Syllabus  Rechten  Universiteit  Gent,  2011-­‐ 2012.   245  R.E.  SCHECHTER  en  J.R.  THOMAS,  Principles  of  patent  law,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2004,  383-­‐  384.  

 

63  

lidstaten bij dat verdrag. Het recht van voorrang bevriest gedurende een periode van één jaar als het ware de stand van techniek op het tijdstip van de eerste aanvraag. Het recht van voorrang is een belangrijk principe want hetgeen na de datum van de eerste aanvraag tijdens de periode van voorrang is gepubliceerd en de nieuwheid van de uitvinding in het buitenland zou kunnen aantasten, kan aan de tijdig ingediende buitenlandse octrooiaanvragen niet worden tegengeworpen.246 Als u bijvoorbeeld een eerste octrooiaanvraag indient in België en u beslist acht maanden na deze aanvraag ook bescherming voor dezelfde uitvinding aan te vragen in Frankrijk of Japan, dan zullen de voorwaarden van nieuwheid en uitvinderswerkzaamheid (nonobviousness) in deze laatste landen worden beoordeeld ten opzichte van de datum van de indiening van uw eerste Belgische aanvraag.247 Het recht van voorrang omvat een belangrijk voordeel voor de uitvinder. Op deze manier krijgt de octrooiaanvrager na de eerste octrooiaanvraag één jaar de tijd om de potentiële markten te analyseren en op basis van deze research weloverwogen te beslissen in welke overige landen hij octrooibescherming zal aanvragen.248 Het recht van voorrang biedt dus een oplossing voor het probleem dat de uitvinder ondervindt wanneer hij utility octrooibescherming wil bekomen in meerdere landen. De uitvinder zou in al deze landen tegelijkertijd een octrooiaanvraag moeten indienen en dat is lastig. Vaak zal de uitvinder in zijn thuisland een octrooi aanvragen en daarna in andere landen. Het risico dat hiermee gepaard gaat is dat in de tijd tussen de eerste aanvraag in het thuisland en deze in andere landen, een derde dezelfde uitvinding bedenkt en hiervoor octrooibescherming aanvraagt in een bepaald land, waardoor de uitvinder zijn recht op octrooibescherming in dat land verliest. Om aan deze problemen te verhelpen voerde het Unieverdrag van Parijs het recht van voorrang in. Het recht van voorrang impliceert dat wanneer men een eerste octrooiaanvraag indient in een lidstaat van de Unie, dat dan alle octrooiaanvragen die men in andere lidstaten indient binnen een termijn                                                                                                                 246  R.  STEENNOT,  Internationaal  economisch  en  financieel  recht,  Syllabus  Rechten  Universiteit  Gent,  2011-­‐

2012.   247http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/Innovatie_en_IE/Recht_van_voorrang

/.  

248  R.  STEENNOT,  Internationaal  economisch  en  financieel  recht,  Syllabus  Rechten  Universiteit  Gent,  2011-­‐

2012.  

 

64  

van twaalf maanden na de eerste aanvraag geacht worden te zijn ingediend op de datum van de eerste octrooiaanvraag. Deze datum noemt men ook wel de prioriteitsdatum.249 De termijn van het recht van voorrang bedraagt één jaar voor utility patents (artikel 119 (a)-(d) U.S.C. 35). Voor design patents daarentegen bedraagt deze termijn zes maanden (artikel 173 U.S.C. 35). Wanneer men in een lidstaat van het Unieverdrag van Parijs een aanvraag indient voor een design patent, dan worden alle design octrooiaanvragen die men binnen de zes maanden in andere lidstaten indient, geacht gedaan te zijn op datum van de eerste aanvraag.250

2.2.3 Internationale octrooiaanvraag (international application) De grondstelling van het Unieverdrag is dat in elke lidstaat een aparte octrooiaanvraag moet worden ingediend overeenkomstig de nationale wetgeving van dat land. In ieder land waar men een octrooi wil verkrijgen moet men een octrooi aanvragen. Het verdrag tot samenwerking inzake octrooien of Patent Cooperation Treaty (PCT)251, gesloten te Washington op 19 juni 1970, voorziet daarom in een internationale centralisatie van octrooiaanvragen.252 Het verdrag poogt de last van de octrooiaanvrager met betrekking tot het indienen van verschillende octrooiaanvragen in verschillende landen te verlichten. Deze gecentraliseerde aanvraagprocedure vereenvoudigt het verkrijgen van octrooibescherming in die verschillende landen. Slechts één enkele internationale octrooiaanvraag start de procedure op tot het verkrijgen van octrooibescherming in de verschillende, in de aanvraag aangeduide landen. Deze internationale octrooiaanvraag wordt door de uitvinder ingediend in zijn nationaal octrooibureau. Dit nationaal octrooibureau fungeert als receiving office of ontvangend bureau en zal een kopie van de internationale aanvraag doorsturen naar het Internationaal Bureau van de WIPO en naar de International Search                                                                                                                

249R.E.  SCHECHTER  en  J.R.  THOMAS,  Principles  of  patent  law,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2004,  385-­‐386;  

X.,  WIPO  intellectual  Property  Handbook:  policy,  law  and  use,  2004,  http://www.wipo.int/about-­‐ip/en/iprm/,   243-­‐245.   250  MPEP  §1502.   251  Het  verdrag  tot  samenwerking  inzake  octrooien  van  19  juni  1970,   http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct.pdf.   252  R.  STEENNOT,  Internationaal  economisch  en  financieel  recht,  Syllabus  Rechten  Universiteit  Gent,  2011-­‐ 2012.    

 

65  

Authority (ISA) of instantie voor internationaal nieuwheidsonderzoek. WIPO/OMPI is de organisatie die de aanvragen ontvangt en ze zendt naar de landen waar u bescherming wenst te verkijgen. ISA zal de stand van de techniek nagaan, iedere internationale aanvraag is namelijk onderworpen aan een internationaal nieuwheidsonderzoek. De procedure bestaat enerzijds uit een internationale fase en anderzijds uit een nationale fase. De vereenvoudiging van het behalen van internationale octrooibescherming door het vervangen van tientallen nationale aanvragen door één internationale aanvraag (international application) maar ook de vermindering van het administratief werk zijn de grote voordelen van het PCT-verdrag.253 Deze internationale aanvraag kan worden ingediend voor utility patents, maar een dergelijke internationale aanvraag is niet mogelijk met betrekking tot design patents.254

2.2.4 Publicatie van octrooiaanvragen Een niet-voorlopige utility octrooiaanvraag (non-provisional application) die ingediend is op en na 29 november 2000 zal ongeveer achttien maanden na de vroegste datum van indiening openbaar gemaakt worden.255 Publicatie kan vermeden worden door bij de octrooiaanvraag een verzoek te voegen waaruit blijkt dat geen aanvraag zal worden ingediend in een ander land dat publicatie vereist.256 Deze verplichting is ingevoerd door de American Inventors Protection Act (AIPA)257, dat in werking is getreden op 29 november 2000. In tegenstelling tot utility octrooiaanvragen, worden design octrooiaanvragen niet gepubliceerd en blijven ze geheim tot het moment waarop ze worden toegekend.258 Dit vloeit voort uit artikel 122 (b)(2) U.S.C. 35 dat stelt dat design patent aanvragen niet aan de verplichte publicatie zijn onderworpen.259

                                                                                                                253  R.E.  SCHECHTER  en  J.R.  THOMAS,  Principles  of  patent  law,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2004,  391-­‐  392;   G.  TRITTON  en  R.  DAVIS,  Intellectual  property  in  Europe,  London,  Sweet  &  Maxwell,  2008,  70-­‐71;  WIPO,  WIPO   intellectual  Property  Handbook:  policy,  law  and  use,  2004,  http://www.wipo.int/about-­‐  ip/en/iprm/,  279-­‐281;   http://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/summary_pct.html.   254  MPEP  §1502.01.   255  Art.  122  (b)(1)(a)  U.S.C.  35;  MPEP  §1120   256  Art.  122  (b)(2)(b)  U.S.C.  35.   257  American  Inventors  Protection  Act  van  1999,  Pub.  L.  No.  106-­‐113;  

http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/s1948gb1.pdf  .   258  B.  KUGLER    en  C.  MUELLER,  “A  fresh  perspective  on  design  patents”,  The  Colorado  lawyer  2009,  (71)  73.   259  MPEP  §1502  

 

66  

2.2.5 Onderdelen van de octrooiaanvraag: specification en claim

a. Written description vs. drawing Het grootste verschil tussen utility en design aanvragen zit hem in de written descriptions, drawings en de claims. In tegenstelling tot het auteursrecht dat automatisch toegekend wordt aan elk origineel werk, is met betrekking tot design patents onderzoek en registratie bij het Patent and Trademark Office vereist. Een design patent wordt toegekend op basis van de tekening of drawing eerder dan op basis van de beschrijving of written description die dan weer primeert bij de toekenning van utility patents.260 Artikel 112 U.S.C 35 vereist een beschrijving of written description voor patent claims, maar de tekening (drawing) is de written description voor design patents.261 Dit werd benadrukt in In re Freeman : “No description of the design in the specification beyond a brief description of the drawings is generally necessary, since as a rule the illustration in the drawing views is iets own best description.”262 Het Federal Circuit concludeerde dat de tekening in een design patent overheerste en dat de woorden van ondergeschikt belang waren: “It is the drawings of the design patent that provide the description of the invention. Although linguists distinguish between a drawing and a writing, the drawings of the design patent are viewed in terms of the written description requirement of § 112.”263 In de context van aanvragen voor een utility patent is net het omgekeerde waar, de beschrijving (written description) primeert en de tekeningen (drawings) zijn van ondergeschikt belang. De formele vereisten waaraan de aanvraag voor een utility patent moet voldoen werden hierboven reeds kort toegelicht. Het belangrijkste onderdeel van de utility aanvraag is de specification en deze bestaat enerzijds uit de written description en anderzijds uit de claim. De octrooiaanvraag bevat daarnaast nog verscheidene andere elementen zoals tekeningen, een eed, een samenvatting                                                                                                                

260  R.  TUSHNEF,  “The  eye  alone  is  the  judge:  images  and  design  patents”,  J.  Intell.  Prop.  l.  2012,  (409)409.   261  R.  TUSHNEF,  “The  eye  alone  is  the  judge:  images  and  design  patents”,  J.  Intell.  Prop.  l.  2012,  (409)  410.   262  MPEP  §  1503;  In  re  Freeman,  23  App.  D.C.  226  (App.  D.C.  1904).   263  R.  TUSHNEF,  “The  eye  alone  is  the  judge:  images  and  design  patents”,  J.  Intell.  Prop.  l.  2012,  (409)  410.  

 

67  

van de uitvinding…264 Met betrekking tot de design patents stellen we dus vast dat de tekening een essentieel onderdeel van de octrooiaanvraag is en de Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) zet in sectie 1503.02 de voorwaarden waaraan de tekeningen moeten voldoen, uiteen.265 Daarenboven is eveneens een specification vereist. Naast een beknopte beschrijving van de tekening, vergt de design patent aanvraag echter geen beschrijving of description van het model aangezien we kunnen besluiten dat als algemene regel geldt dat de tekening zelf zich er het beste toe leent om het model te omschrijven.266

b. Claims en beschermingsomvang Een utility aanvraag moet één of meerdere conclusies of claims bevatten. Deze claims bakenen de grenzen van de uitvinding af en bepalen de beschermingsomvang van het utility patent. De beschermingsomvang van een design patent wordt bepaald door de tekeningen. In tegenstelling tot de utility aanvraag, is in de design aanvraag slechts één claim toegestaan.267

2.2.6 Maintenance fee Een ander opmerkelijk verschil tussen design en utility patents zijn de maintenance fees die moeten betaald worden in de context utility patents (artikel 1.20 C.F.R. 37).268 Maintenance fees, zijn instandhoudingstaksen die door de octrooihouder gedurende de levensduur van het utility patent op drie verschillende tijdstippen aan het United States Patent and Trademark Office (hierna verkort ‘USPTO’) moeten betaald worden. Worden deze niet betaald dan vervalt het utility octrooi van rechtswege.269 De Maintenance fees stijgen naarmate de levensduur van het                                                                                                                

264  S.W.  HALPERN,  G.A.  NARD  en  K.L.  PORT,  Fundamentals  of  United  States  intellectual  property  law:  

copyright,  patent,  trademark,  Alphen  aan  den  Rijn,  Kluwer  law  international,  2007,  248-­‐250.   265  MPEP  §1503.   266  MPEP  §1503.01.   267  S.D.  LOCKE,“Fifth  avenue  and  the  patent  lawyer:  strategies  for  using  design  patents  to  increase  the  value  of   fashion  and  luxury  goods  companies”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2005-­‐2006,  (40)  42.   268  MPEP  §  1502.   269  MPEP  §2506;  S.D.  LOCKE,“Fifth  avenue  and  the  patent  lawyer:  strategies  for  using  design  patents  to   increase  the  value  of  fashion  and  luxury  goods  companies”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2005-­‐2006,  (40)  43.  

 

68  

octrooi toeneemt. Tijdens de levensduur van het design patent moeten geen maintenance fees betaald worden.270

2.2.7 De beschermingsduur De bescherming die een patent biedt is beperkt in de tijd. Artikel 173 US.C. 35 bepaalt dat de termijn voor een design octrooi 14 jaar bedraagt vanaf de datum van verlening (date of grant) van het octrooi.271 Artikel 154 (a)(2) US.C. 35 stelt dat de levensduur van een utility patent twintig jaar bedraagt vanaf de datum van indiening van de octrooiaanvraag. Wanneer men beroep heeft gedaan op het recht van voorrang geldt deze twintigjarige beschermingstermijn vanaf de prioriteitsdatum.272 Voordien bedroeg de termijn van een utility patent in de Verenigde Staten zeventien jaar vanaf de datum van verlening van het octrooi.273 De TRIPS-overeenkomst bepaalt echter in artikel 33 dat de levensduur van een octrooi minimum twintig jaar moet bedragen vanaf de indiening van de octrooiaanvraag. Wanneer de V.S. in 1994 toetrad tot de WTO diende de wetgeving dan ook te worden aangepast.274 Artikel 154 (a)(2) U.S.C. 35 werd bijgevolg gewijzigd en deze wettelijke basistekst is van toepassing op alle octrooiaanvragen die op of na 8 juni 1995 werden ingediend.275

2.2.8 Allowance rate De afgelopen tien jaar is de allowance rate van design octrooiaanvragen 90 % gebleven. Er zijn verschillende methoden voor de berekening van deze allowance rate. Omdat elke octrooiaanvraag uiteindelijk toegekend of afgekeurd wordt, is de meest eenvoudige berekening van de allowance rate de berekening van het percentage van octrooiaanvragen die toegekend zijn. Deze informatie over design octrooien kan teruggevonden worden in de jaarlijkse rapporten                                                                                                                

270  MPEP  §1502;  S.D.  LOCKE,“Fifth  avenue  and  the  patent  lawyer:  strategies  for  using  design  patents  to  

increase  the  value  of  fashion  and  luxury  goods  companies”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2005-­‐2006,  (40)  43.   271  Art.  173  U.S.C.  35.   272  Art.  154  (a)(2)  U.S.C.  35.   273  G.  MYERS,  Principles  of  intellectual  property  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2008,   309.   274  S.W.  HALPERN,  G.A.  NARD  en  K.L.  PORT,  Fundamentals  of  United  States  intellectual  property  law:  copyright,   patent,  trademark,  Alphen  aan  den  Rijn,  Kluwer  law  international,  2007.   275  MPEP  §1502.  

 

69  

van het USPTO. Deze 90% voor design patents staat in contrast met de gerapporteerde 44% allowance rate voor utility octrooiaanvragen.276

2.2.9. Termijn tussen indiening octrooiaanvraag en verkrijging patent: de hangende octrooiaanvraag Een ander verschil tussen utility en design patents is de termijn tussen de indiening van een octrooiaanvraag (patent application) en het verkrijgen van het patent. In sommige gevallen wordt het design patent minder dan zes maanden na de indiening van de aanvraag toegekend.277 In combinatie met de hoge allowance rate van design patents is de patent prosecution van design octrooien dus tamelijk snel. Het afgelopen decennium is de prosecution tijdlijn drastisch gedaald van een gemiddelde pendency van meer dan twee jaar in de jaren 1980 tot minder dan 15 maanden. Meer dan 45 % van de design octrooien die zijn toegekend in 2009 hadden een pendency van minder dan een jaar. Een manier waarop het Patent Office deze pendency heeft gereduceerd is door het verminderen van de uitschieters, namelijk de octrooien met een zeer lange pendency.278 Bij utility octrooien, kan het gebeuren dat het USPTO, afhankelijk van de aard van de uitvinding, de utility octrooiaanvraag na twee of drie jaar nog steeds niet onderzocht heeft. Overigens wordt de grote meerderheid van de utility octrooiaanvragen heel vaak afgekeurd vanwege een gebrek aan nieuwheid (novelty) of uitvinderswerkzaamheid (obviousness). Design octrooiaanvragen daarentegen worden zelden afgekeurd.279

2.2.10 De Kosten Ook op het gebied van de kosten onderscheiden de utility patents zich van de design patents. Het aanvragen van een design patent is goedkoper dan het aanvragen van een utility patent.280                                                                                                                 276  D.  CROUCH,  “A  trademark  justification  for  design  patent  law”,  Harv.  J.L.  &  Tech.  2010,  (1)  18.   277  B.  KUGLER  en  C.  MUELLER,  “A  fresh  perspective  on  design  patents”,  The  Colorado  lawyer  2009,  (71)  73.   278  D.  CROUCH,  “A  trademark  justification  for  design  patent  law”,  Harv.  J.L.  &  Tech.  2010,  (1)  20.  

279  B.  KUGLER  en  C.  MUELLER,  “A  fresh  perspective  on  design  patents”,  The  Colorado  lawyer  2009,  (71)  73.   280  S.D.  LOCKE,“Fifth  avenue  and  the  patent  lawyer:  strategies  for  using  design  patents  to  increase  the  value  of   fashion  and  luxury  goods  companies”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2005-­‐2006,  (40)  43.  

 

70  

De vergoeding die verschuldigd is aan het USPTO voor het indienen van een design octrooiaanvraag bedraagt $ 460 voor een grote entiteit en $ 230 voor een kleine entiteit, respectievelijk $1090 en $545 voor utility aanvragen. Overigens is het niet onbelangrijk om op te merken dat de tijd die nodig is om een design octrooiaanvraag voor te bereiden slechts een fractie is van de tijd die het kost om een utility octrooiaanvraag voor te bereiden.281 De grootste kosten met betrekking tot het voorbereiden van een design octrooiaanvraag gaan naar de voorbereiding van de tekeningen (drawings). In tegenstelling tot utility octrooiaanvragen, die kunnen worden ingediend door middel van informele tekeningen, zijn de tekeningen voor een design octrooiaanvraag aan veel strengere eisen onderworpen.282 Tekeningen voor een design patent moeten formeel zijn en worden strikt getoetst aan de regels, dus het is van belang dat deze tekeningen ontworpen worden door een bevoegde draftsperson. Een desing patent wordt dan ook toegekend op basis van de tekening (drawing) eerder dan op basis van de geschreven beschrijving (written description) die primeert bij de toekenning van utility patents.283

AFDELING 3: PLANT PATENTS

3.1 Plant patents: algemeen Plantenkwekers hebben lang moeilijkheden gehad met de utility octrooiwet. Ten eerste lijken planten, zelfs wanneer ze kunstmatig gekweekt worden, geclassificeerd te worden als niet octrooieerbare ‘producten van de natuur’. Daarnaast, zoals niet het geval is bij andere soorten uitvindingen, lenen planten zich er niet toe om te worden beschreven. Diagrammen en tekstuele beschrijvingen volstaan om de werking van mechanische, chemische of elektrische technologie volledig over te brengen, voor planten echter is een staal van de plant vereist. Nochtans zijn veel uitvinders erin geslaagd om deze obstakels te overwinnen en hebben ze octrooien verkregen voor

                                                                                                               

281  B.  KUGLER  en  C.  MUELLER,  “A  fresh  perspective  on  design  patents”,  The  Colorado  lawyer  2009,  (71)  73.   282Art.  1.83  C.F.R.  37;  B.  KUGLER  en  C.  MUELLER,  “A  fresh  perspective  on  design  patents”,  The  Colorado  lawyer   2009,  (71)  73.   283  R.  TUSHNEF,  “The  eye  alone  is  the  judge:  images  and  design  patents”,  J.  Intell.  Prop.  l.  2012,  409.  

 

71  

plant gerelateerde uitvindingen. Desalniettemin heeft het congres twee wetten uitgevaardigd die het toekennen van plant gerelateerde octrooien regelen.284 Planten worden beschermd door drie wettelijke regelingen: de Plant Patent Act (artikelen 161164 U.S.C. 35), de Plant Variety Protection Act (artikel 2321 U.S.C. 7) en de utility patent statute (artikel 101 U.S.C. 35).285

3.2 De Plant Patent Act van 1930 Voorafgaand aan 1930 was de algemene consensus dat planten niet in aanmerking kwamen voor octrooibescherming, want zelfs die planten die gekweekt werden door de mens werden verondersteld ‘producten van de natuur’ te zijn. Bovendien werd geacht dat planten niet vatbaar waren voor de written description vereiste van artikel 112 U.S.C. 35. Als een middel om het kweken van planten te stimuleren besloot het Congres in 1930 een wet uit te vaardigen, de Plant Patent Act, die deze problemen aanpakt.286 Al in de late negentiende eeuw werd octrooirecht voor planten wenselijk geacht. In feite werd octrooiwetgeving voor planten reeds voorgesteld in 1892 en werd octrooirecht voor planten ondersteund door vooraanstaande uitvinders zoals Thomas Edison die betoogde “nothing that Congress could do to help farming would be of greater value and permanence than to give the plant breeder the same status as the mechanica land chemical inventors now have through the law”.287 Plant patents zijn dan ook uitermate belangrijk voor de biotechnologie en de landbouwindustrie.

                                                                                                                284  R.E.  SCHECHTER  en  J.R.  THOMAS,  Principles  of  patent  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  

West,  2004,  55.   285  M.J.  MADISON  en  D.W.  BARNES  en  C.A.  NARD  ,  The  law  of  intellectual  property,  New  York,  Aspen,  2006,  761.   286  J.M.  MUELLER,  An  introduction  to  patent  law,  New  York,  Aspen,  2006,  237.   287  M.J.  MADISON  en  D.W.  BARNES  en  C.A.  NARD  ,  The  law  of  intellectual  property,  New  York,  Aspen,  2006,  762;   Imazio  Nursery  Inc.  v.  Dania  Greenhouses  (1995)  69  F  3d  1560.    

 

72  

3.2.1. artikelen 161, 162 en 163 U.S.C. 35 Artikel 161 U.S.C. 35 biedt bescherming voor : “whoever invents or discovers and asexuelly reproduces any distinct and new variety of plant, including cultivated sports, mutants, hybrids, and newly found seedlings, other than a tuber propagated plant or a plant found in an uncultivated state...”288 Artikel 162 U.S.C. 35 behandelt de written description vereiste voor planten en bepaalt dat “no plant patent shall be declared invalid for noncompliance with section 112 of this title if the description is as complete as is reasonably possible.” Artikel 163 op zijn beurt geeft de octrooihouder het recht “to exclude others from asexually reproducing the plant, and from using, offering for sale, or selling the plant so reproduced, or any of its parts, throughout the United States, or from importing the plant so reproduced, or any parts thereof in the United States.”289 De beschermingsduur van een plant patent is dezelfde als deze van een utility patent.290

3.2.2. Ongeslachtelijke voortplanting Plant patents beschermen verschillende plantensoorten die zich ongeslachtelijk voortplanten. Plantensoorten die zich geslachtelijk voortplanten komen in aanmerking voor bescherming onder de Plant Variety Protection Act van 1970 (PVPA). Het onderscheid tussen deze twee vormen van bescherming zit in de wijze waarop het nieuwe plantenras is ontwikkeld.291 Ongeslachtelijke voorplanting betekent dat de voortplanting niet plaatsvindt door middel van zaden, maar wel door enten, knopvorming of stekken. Nakomelingen die door ongeslachtelijke voortplanting uit de plant ontstaan hebben net dezelfde eigenschappen als hun ouder. Er ontstaat een plant die genetisch identiek is aan de ouders. Vorming van nakomelingen door middel van                                                                                                                   289  M.J.  MADISON  en  D.W.  BARNES  en  C.A.  NARD  ,  The  law  of  intellectual  property,  New  York,  Aspen,  2006,  762.   290  zie  artikel  161  US.C.  35  dat  stelt:  “the  provisions  of  this  title  relating  to  patents  for  inventions  shall  apply  to  

patents  for  plants,  except  as  otherwise  provided”  ;  J.M.  MUELLER,  An  introduction  to  patent  law,  New  York,   Aspen,  2006,  237.   291  G.  MYERS,  Principles  of  intellectual  property  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2008,   270.  

 

73  

zaden wordt beschouwd als geslachtelijke voortplanting en valt niet onder de Plant Patent Act. De nakomelingen die ontstaan door geslachtelijke voorplanting erven eigenschappen van beide ouders.292 Een voorbeeld zal dit onderscheid illustreren. Veronderstel dat een uitvinder een unieke sinaasappelboom cultiveert in haar boomgaard. De boom draagt pitloze sinaasappelen met een uitstekende smaak en kleur. Omdat de boom zich niet seksueel voortplant komt het niet in aanmerking voor een PVPA certificaat. Maar als de uitvinder in staat is om de boom ongeslachtelijk voort te planten, door het gebruik van ent- of andere technieken, dan kan de uitvinder plant octrooibescherming verkrijgen. Stel dat de uitvinder experimenteert met sojabonen en er uiteindelijk een ras ontstaat dat goed groeit in koelere klimaten. Dan kan de uitvinder een certificaat verkrijgen van het Plant Variety Protection Office omdat sojabonen geslachtelijk voortplanten.293

3.2.3. Materiële octrooivereisten De materiële octrooivereisten met betrekking tot plant patents zijn niet dezelfde waaraan moet worden voldaan om een geldig utility patent te verkrijgen. In plaats van novelty, utility, en nonobviousness zijn de criteria voor plant octrooieerbaarheid novelty, distinctiveness en nonobviousness. Een plant patent kan alleen worden verkregen voor een nieuw plantenras dat zich ongeslachtelijk voortplant. Distinctiveness in de context van plant patents wordt gemeten door de kenmerken van de plant te onderzoeken die zich duidelijk onderscheiden van andere bestaande planten. Deze kenmerken zijn gezondheid, bodem, kleur, smaak, productiviteit, houdbaarheid, geur en vorm. Een plant moet niet nuttig zijn opdat ze octrooieerbaar kan zijn. Daarom moet het onderscheidend vermogen (distinctiveness) van de plant niet iets zijn dat de plant superieur maakt aan anderen. Het is enkel noodzakelijk dat de plant onmiskenbaar verschillend is. Nonobviousness voor plant octrooien wordt bepaald door een onderzoek naar de                                                                                                                 292  M.J.  MADISON  en  D.W.  BARNES  en  C.A.  NARD  ,  The  law  of  intellectual  property,  New  York,  Aspen,  2006,  762;  

G.  MYERS,  Principles  of  intellectual  property  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2008,   270;  R.E.  SCHECHTER  R.  en  J.R.  THOMAS,  Principles  of  patent  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),   Thomson  West,  2004,  56;  J.M.  MUELLER,  An  introduction  to  patent  law,  New  York,  Aspen,  2006,  237.   293  R.E.  SCHECHTER  en  J.R.  THOMAS,  Principles  of  patent  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson   West,  2004,  57.  

 

74  

mate waarin de nieuwe plant een variatie is van bestaande planten. De nonobviousness vereiste voor plant octrooien herhaalt gedeeltelijk de distinctiveness vereiste.294

3.2.4. Uitgesloten van bescherming De Plant Patent Act sluit uitdrukkelijk tuber propagated plants en planten in an uncultivated state uit. De term ‘tuber’ wordt hier gebruikt in de enge zin en betekent een kort, verdikt gedeelte van een ondergrondse tak. De Ierse aardappel en de aardpeer zijn planten die onder deze benaming ‘tuber propagated’ vallen.295 De term ‘plant’ wordt geïnterpreteerd als plant in de gewone zin en niet in de strikte wetenschappelijke betekenis. Dit betekent dat bacteriën hier niet onder vallen en dus uitgesloten worden.296

3.3 De Plant Variety Protection Act van 1970 Plantensoorten die zich geslachtelijk voortplanten worden niet beschermd door middel van een octrooi. Voor de bescherming van deze plantensoorten kan men een beroep doen op de Plant Variety Protection Act die door het Congres werd aangenomen in 1970. Deze bescherming vertoont echter wel grote gelijkenissen met het octrooirecht.297 De PVPA is van groot belang aangezien er anders geen bescherming voor handen is voor plantensoorten die zich geslachtelijk voortplanten, hetgeen in het algemeen gebeurt door middel van zaden. Octrooibescherming is bijvoorbeeld niet beschikbaar voor nieuwe rassen van de economisch belangrijke landbouwgewassen katoen en sojabonen.298

                                                                                                                294  A.R.  MILLER  en  M.H.  DAVIS,  Intellectual  property  patents,  trademarks,  and  copyright  in  a  nutshell,  St.  Paul  

(Minn.),  Thomson  West,  2007,  37.   295  MPEP  §1601.   296  MPEP  §1601.   297J.D.  CARPENTER,  “Intellectual  property:  the  overlap  between  utility  patents,  plant  patents,  the  pvpa,  and   trade  secrets  and  the  limitations  on  that  overlap”,  N.D.  L.  Rev.  2005,  (171)  176.   298  M.J.  MADISON  en  D.W.  BARNES  en  C.A.  NARD  ,  The  law  of  intellectual  property,  New  York,  Aspen,  2006,  762.  

 

75  

De Plant Variety Protection Act (PVPA) is opgenomen in artikel 2321 U.S.C. 7 en de daaropvolgende artikelen. De PVPA voorziet in de uitgifte van certificaten die betrekking hebben op planten die zich geslachtelijk voortplanten, waaronder de meeste zaadplanten. Schimmels en bacteriën komen niet in aanmerking voor certificering.299 Het PVPA certificaat heeft een levensduur van twintig jaar (vijfentwintig jaar voor bomen en wijnstokken).300 De bescherming komt dus voort door de afgifte van een certificaat vanwege het Plant Variety Protection Office in het ministerie van landbouw (United States Department of Agriculture). Een octrooi daarentegen wordt verleend door het United States Patent and Trademark Office. De Plant Patent Act wordt aldus beheerd door de USPTO en de PVPA wordt beheerd door het ministerie van landbouw (United States Department of Agriculture).301 De houder van het certificaat (plant variety certificate) verkrijgt het recht “to exclude others from selling the variety, or offering it for sale, or reproducing it, importing, or exporting it, or using it in producing (as distinguished from developing) a hybrid or different variety therefrom.”302 De PVPA bevat twee opmerkelijke beperkingen op deze exclusieve rechten die toegekend worden aan de eigenaars van plant variety certificaten. Ten eerste bevat de PVPA de research exemption van artikel 2544 U.S.C. 7.303 Deze bepaling houdt in dat het gebruik en reproductie van een beschermd ras voor plantenveredeling of ander bonafide onderzoek geen inbreuk vormt. Ten tweede geeft de PVPA aan boeren een beperkt recht om zaden die beschermd zijn door een plant variety certificaat, op te slaan en te verkopen.304 Dit is de save-seed exemption (of crop exemption) van artikel 2543 U.S.C. 7 dat het mogelijk maakt voor boeren om hun zaden uit een                                                                                                                

299  R.E.  SCHECHTER  en  J.R.  THOMAS,  Principles  of  patent  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  

West,  2004,  56.   300  Art.  2483(b)  U.S.C.  7;  R.E.  SCHECHTER  en  J.R.  THOMAS,  Principles  of  patent  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul   (Minn.),  Thomson  West,  2004,  57.   301  J.D.  CARPENTER,  “Intellectual  property:  the  overlap  between  utility  patents,  plant  patents,  the  pvpa,  and   trade  secrets  and  the  limitations  on  that  overlap”,  N.D.  L.  Rev.  2005,  (171)  176.   302  Art.  2483(a)  U.S.C.  7.   303  Art.  2544  U.S.C.  7  bepaalt  als  volgt:  “The  use  and  reproduction  of  a  protected  variety  for  plant  breeding  or   other  bona  fide  research  shall  not  constitute  an  infringement  of  the  protection  provided  under  this  chapter.”   304R.E.  SCHECHTER  en  J.R.  THOMAS,  Principles  of  patent  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson   West,  2004,  57.  

 

76  

vorige oogst op te slaan voor herbeplanting of voor niet commerciële of private doeleinden. Maar sinds 1994 kunnen houders van een certificaat de verkoop van zaden voor reproductieve doeleinden beletten.

3.4 Bescherming door utility patents Aangezien de landbouw en biotechnologie steeds winstgevender werd, werd het duidelijk dat de PVPA in vergelijking met de octrooiwet niet voldoende bescherming bood. De utility octrooiwet bevat geen van deze uitzonderingen. Titel 35 beschikt namelijk niet over een save-seed exemption of een research exemption. Als gevolg daarvan zijn de rechten die voortvloeien uit de PVPA beperkter dan deze die voortvloeien uit de utility octrooiwet. Het Congres heeft dan ook geoordeeld dat utility patents beschikbaar zijn voor planten en dat de Plant Patent Act en PVPA niet de enige manieren zijn om plantenrassen te beschermen. Er is een derde manier waarop sommige planten kunnen worden beschermd, namelijk door de traditionele utility patents.305

                                                                                                               

305  M.J.  MADISON  en  D.W.  BARNES  en  C.A.  NARD  ,  The  law  of  intellectual  property,  New  York,  Aspen,  2006,  762;   R.E.  SCHECHTER  en  J.R.  THOMAS,  Principles  of  patent  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,   2004,  57.  

 

77  

HOOFDSTUK 6: INBREUK EN BESCHERMINGSOMVANG

AFDELING 1: BESCHERMINGSOMVANG: ARTIKEL 289 U.S.C. 35 Een derde kan zich schuldig maken aan inbreuk op een design patent wanneer deze zonder toestemming van de octrooihouder handelingen stelt die onder de beschermingsomvang van het design patent vallen. De octrooihouder kan tegen deze inbreuk optreden. De bepaling inzake inbreuk en beschermingsomvang is terug te vinden in artikel 289 U.S.C. 35 en bepaalt het volgende: “Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner,(1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit, but not less than $250, recoverable in any United States district court having jurisdiction of the parties.” De rijkweidte van bescherming van design patents is niet beperkt tot het optreden tegen rechtstreeks concurrerende artikelen. Het maakt niet uit of de producten worden verkocht op verschillende martken aan verschillende kopers. In feite is het zelfs niet vereist dat de octrooihouder het product vervaardigt. De beschermingsomvang van een design patent claim wordt bepaald door de tekeningen die bij de aanvraag worden gevoegd, in tegenstelling tot de letterlijk verwoorde claims bij utility patents. Aangezien design patent claims niet te kampen hebben met de taalkundige precisie die de utility patent claims kenmerkt, vinden rechtbanken het over het algemeen niet nodig om de equivalentietheorie, op grond waarvan er sprake kan zijn van inbreuk op een utility patent, ook te hanteren bij het bepalen van inbreuk op design patents.306

                                                                                                               

306  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  222;  W.T.  RALSTON,  “Foreign  equivalents  of  the  U.S.  doctrine  of  equivalents:  we’re  playing  in  the  same   key  but  it’s  not  quite  harmony”,  Chi.-­‐Kent  J.  Intell.  Prop.,  2006-­‐2007,  177  en  190-­‐191.  

 

78  

AFDELING 2: INBREUK

2.1 De inbreuktest Pre-Egyptian Goddess

2.1.1 Algemeen Voorafgaand aan Egyptian Goddess, een zaak die in sectie 2.2 uitgebreid zal worden ontleed, bestond de analyse van de inbreuk op een design patent uit drie verschillende stappen.307 Eerst en vooral diende de construction of claims te gebeuren overeenkomstig de Markman Rule.308 Ten tweede moest de Gorham’s ordinary observer test worden toegepast om te bepalen of het gepatenteerde model en het vermeende inbreukmakende model substantieel hetzelfde waren in de ogen van een ordinary observer. Tot slot diende de point of novelty test van Litton te worden aangewend om na te gaan of het vermeende inbreukmakende model ook de point of novelty van het gepatenteerde model bevatte.309 Alleen wanneer de Markman-construed claim voldeed aan beide testen, de Gorham ordinary observer test en de Litton Point of Novelty test kon er sprake zijn van een inbreuk.310

2.1.2 Gorham Co. v. White: ordinary observer test Meer dan 140 jaar geleden voerde het Supreme Court in Gorham CO. v. White de ‘ordinary observer’ test in om inbreuk op het design patent vast te stellen.311 Deze zaak betrof een inbreuk op Gorham’s gepatenteerde vormgeving van handvaten van lepels en vorken.312 Er werd een                                                                                                                

307  P.J.  SAIDMAN,  “Egyptian  goddess  exposed!  But  not  in  the  buff(er)…”,  90  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,  

(859)  860.   308  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.   309  P.J.  SAIDMAN,  “Egyptian  goddess  exposed!  But  not  in  the  buff(er)…”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,  

(859)  861.   310  C.V.  CARANI,  “The  new  “extra-­‐ordinary”  observer  test  for  design  patent  infringement-­‐on  a  crash  course   with  the  supreme  court’s  precedent  in  Gorham  v.  White”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2008-­‐2009,  (354)  370;   P.J.  SAIDMAN,  “Egyptian  goddess  exposed!  But  not  in  the  buff(er)…”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,  (859)   861.   311  C.V.  CARANI,  “The  new  “extra-­‐ordinary”  observer  test  for  design  patent  infringement-­‐on  a  crash  course   with  the  supreme  court’s  precedent  in  Gorham  v.  White”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2008-­‐2009,  (354)  354.   312  L.L.  VIETZKE,  “Software  as  the  article  of  manufacture  in  design  patents  for  icons”,  AIPLA  Q.J.  1993,  (138)   142;  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.  

 

79  

zaak aangespannen tegen George C. White wegens inbreuk op Gorham’s design patent, No. 1.440, getiteld “Spoon and Fork Handle”. Op de figuur nummer 9, hieronder afgebeeld, ziet u rechts White’s vermeende inbreukmakende model.313

Figuur 9: Gorham’s patented designs en white’s accused design Het Supreme Court zette in zijn uitspraak in 1871 het inbreukcriterium uiteen314: “If, in the eye of the ordinary observer, giving such attention as a purchaser usually gives, the two designs are substantially the same, if the resemblance is such as to deceive such an observer, inducing him to purchase one supposing it to be the other, the first one patented is infringed by the other.”315

                                                                                                                313  C.V.  CARANI,  “The  new  “extra-­‐ordinary”  observer  test  for  design  patent  infringement-­‐on  a  crash  course  

with  the  supreme  court’s  precedent  in  Gorham  v.  White”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2008-­‐2009,  (354)  358.   314  R.E.  SCHECHTER  en  J.R.  THOMAS,  Principles  of  patent  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson   West,  2004,  55.   315  D.  KLUTH  en  S.  LUNDBERG,  “Design  patents  a  new  form  of  intellectual  property  protection  for  computer   software”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  1988,  (847)  852;  R.E.  SCHECHTER  en  J.R.  THOMAS,  Principles  of  patent   law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2004,  55;  L.L.  VIETZKE,  “Software  as  the  article  of   manufacture  in  design  patents  for  icons”,  AIPLA  Q.J.  1993,  (138)  143.  

 

80  

Deze test vergelijkt de overall appearance van het gepatenteerde model met die van het vermeende inbreukmakende model.316 De betekenis van Gorham was dat de rechtbank vaststelde dat de substantial sameness vanuit het oogpunt van ‘ordinary observers’ moest beoordeeld worden en niet vanuit het oogpunt van een expert of ‘a person versed in the trade’.317 Volgens de rechtbank vielen onder de definitie van ‘ordinary observers’318: •

‘observers of ordinary acuteness’

•

‘men of ordinary intellegence’ en

•

‘men generally’319

Vaststellingen van design patent-inbreuk mochten niet gebaseerd zijn op de waarnemingen van ‘persons in the trade’ (dit zijn ‘experts’). De rechtbank sloot uitdrukkelijk de waarnemingen van ‘person in the trade’ uit en verstond onder dit begrip: •

‘a person versed in designs in the particular trade in question’

•

‘a person engaged in the manufacture or sale of articles containing such designs’ en

•

‘a person accustomed to compare such designs one with another, and who sees and examines the articles containing them side by side’320

Eenvoudig gezegd zijn ‘Person versed in the trade’ geen ‘ordinary’ observers, ze worden door de rechtbank aanzien als ‘experts’ waardoor ze dus ‘extra-ordinary’ observers zijn.321 Het Supreme Court verwierp de opvatting dat substantial sameness moest bekeken worden door de ogen van een expert of een ‘person versed in the trade’ aangezien deze standaard alle bescherming die de                                                                                                                

316  C.V.  CARANI,  “The  new  “extra-­‐ordinary”  observer  test  for  design  patent  infringement-­‐on  a  crash  course   with  the  supreme  court’s  precedent  in  Gorham  v.  White”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2008-­‐2009,  (354)  354.   317  P.J.  SAIDMAN,  “Egyptian  goddess  exposed!  But  not  in  the  buff(er)…”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,   (859)  861;  C.V.  CARANI,  “The  new  “extra-­‐ordinary”  observer  test  for  design  patent  infringement-­‐on  a  crash   course  with  the  supreme  court’s  precedent  in  Gorham  v.  White”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2008-­‐2009,   (354)  354.   318  C.V.  CARANI,  “The  new  “extra-­‐ordinary”  observer  test  for  design  patent  infringement-­‐on  a  crash  course   with  the  supreme  court’s  precedent  in  Gorham  v.  White”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2008-­‐2009,  (354)  362.   319  C.V.  CARANI,  “The  new  “extra-­‐ordinary”  observer  test  for  design  patent  infringement-­‐on  a  crash  course   with  the  supreme  court’s  precedent  in  Gorham  v.  White”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2008-­‐2009,  (354)  362.   320  C.V.  CARANI,  “The  new  “extra-­‐ordinary”  observer  test  for  design  patent  infringement-­‐on  a  crash  course   with  the  supreme  court’s  precedent  in  Gorham  v.  White”,  8  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2008-­‐2009,  (354)   363.   321  C.V.  CARANI,  “The  new  “extra-­‐ordinary”  observer  test  for  design  patent  infringement-­‐on  a  crash  course   with  the  supreme  court’s  precedent  in  Gorham  v.  White”,  8  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2008-­‐2009,  (354)   363.  

 

81  

design patents bieden zou vernietigen.322 Dit komt omdat een ‘person versed in the trade’ of een expert altijd verschillen tussen twee modellen, hoe subtiel ook, zullen waarnemen.323 Bijgevolg zullen deze ‘extra-ordinary observers’ zelden of nooit misleid worden door gelijkaardige producten, waardoor het vrijwel onmogelijk wordt voor een octrooihouder om een inbreuk te bewijzen. Onder de ‘extra-ordinary observer’ test zou inbreuk enkel kunnen worden aangetoond in deze zaken waarin de inbreukmaker een exacte replica van het gepatenteerde model verkocht. De rechtbank in Gorham evenals het Congres streven dit resultaat echter niet na.324 Kortom, de rechter bedacht de ‘ordinary observer’ test om de octrooihouders een betere bescherming te geven tegen designers die met opzet een imitatie maar nooit een exactie kopie van het gepatenteerde model ontwerpen.325 Gorham schreef dus niet enkel voor wiens waarnemingen dienen te worden gebruikt voor het bepalen van octrooi-inbreuk, maar bepaalde ook wiens waarnemingen niet mogen worden gebruikt.326 Zoals het Supreme Court duidelijk maakte, moeten deze principes worden nageleefd om zinvolle bescherming te bieden aan houders van een design patent.327

2.1.3 Litton: Point of Novelty test Sinds de uitspraak in de zaak Gorham v. White uit 1871, is de tamelijk eenvoudige test van het Supreme Court geëvolueerd naar een tweeledige test. De rechtbank moest bijgevolg twee testen toepassen.328 De Gorham ordinary observer test, het eerste deel van de test voor design patent inbreuk en de Litton Point of Novelty test, het tweede deel van de test voor het vaststellen van een                                                                                                                

322  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.   323  L.L.  VIETZKE,  “Software  as  the  article  of  manufacture  in  design  patents  for  icons”,  AIPLA  Q.J.  1993,  (138)  

143;  C.V.  CARANI,  “The  new  “extra-­‐ordinary”  observer  test  for  design  patent  infringement-­‐on  a  crash  course   with  the  supreme  court’s  precedent  in  Gorham  v.  White”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2008-­‐2009,  (354)  355.   324  C.V.  CARANI,  “The  new  “extra-­‐ordinary”  observer  test  for  design  patent  infringement-­‐on  a  crash  course   with  the  supreme  court’s  precedent  in  Gorham  v.  White”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2008-­‐2009,  (354)  355.   325P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.   326  C.V.  CARANI,  “The  new  “extra-­‐ordinary”  observer  test  for  design  patent  infringement-­‐on  a  crash  course  

with  the  supreme  court’s  precedent  in  Gorham  v.  White”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2008-­‐2009,  (354)  362.   327  C.V.  CARANI,  “The  new  “extra-­‐ordinary”  observer  test  for  design  patent  infringement-­‐on  a  crash  course   with  the  supreme  court’s  precedent  in  Gorham  v.  White”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2008-­‐2009,  (354)  363.   328  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  223.  

 

82  

inbreuk.329 In de zaak Litton Sys., Inc. v. Whirlpool Corp., betreffende modellen van microgolfovens, introduceerde het Federal Circuit voor het eerst de ‘point of novelty’ test330: “For a design patent to be infringed, however, no matter how similar two items look, "the accused device must appropriate the novelty in the patented device which distinguishes it from the prior art." That is, even though the court compares two items through the eyes of the ordinary White's Accused Designs observer, it must nevertheless, to find infringement, attribute their similarity to the novelty which distinguishes the patented device from the prior art. This "point of novelty" approach applies only to a determination of infringement.”331

Figuur 10: Littons gepatenteerde model332 De ordinary observer test is de meest subjectieve test van de twee. De point of novelty test is eerder objectief.333 Het voornaamste doel van de point of novelty test is het betrekken van de prior art in de analyse van de design patent-inbreuk.334 Om ervoor te zorgen dat de gelijkenissen die worden waargenomen tussen het inbreukmakende model en het geclaimde model niet gebaseerd zijn op gelijkenissen tussen het inbreukmakende model en de prior art, tracht de point                                                                                                                 329  U.SUTHERSANEN,  Design  law:  european  union  and  united  states  of  america,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  223;  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.   330  P.J.  SAIDMAN,  “Egyptian  goddess  exposed!  But  not  in  the  buff(er)…”,  J.  Pat.  &    Trademark  Off.  Soc’y  2008,   (859)  862;  P.J.  SAIDMAN,  “What  is  the  point  of  the  point  of  novelty  test  for  design  patent  infringement?  Nail   buffers  and  saddles:  an  analysis  fit  for  en  egyptian  goddes”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,  (401)  402.   331  P.J.  SAIDMAN,  “Egyptian  goddess  exposed!  But  not  in  the  buff(er)…”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,   (859)  862.;  Litton  Systems  Inc  v.  Whirlpool  corp,  728  F.2d  1423  (Fed.  Circ.,  1984).   332  U.S.  Patent  No.  D226,  990  (filed  June  26,  1972).   333  P.J.  SAIDMAN,  “Egyptian  goddess  exposed!  But  not  in  the  buff(er)…”,  90  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,   (859)  862.   334  C.V.  CARANI,  “The  new  “extra-­‐ordinary”  observer  test  for  design  patent  infringement-­‐on  a  crash  course   with  the  supreme  court’s  precedent  in  Gorham  v.  White”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2008-­‐2009,  (354)  371.  

 

83  

of novelty test de verschillen tussen de prior art en het geclaimde model te identificeren.335 Bij de toepassing van de point of novelty test wordt het geclaimde model vergeleken met de prior art (de stand van techniek) om het ‘point of novelty’ (het punt van nieuwheid) vast te stellen.336 De rechter gaat na welke elementen van het gepatenteerde model terug te vinden zijn in de prior art. De elementen die in de prior art ook worden aangetroffen zijn per definitie niet nieuw en de resterende elementen maken het ‘point of novelty’ uit.337 Vervolgens wordt bepaald of het ‘point of novelty’ ook aanwezig is in het vermeende inbreukmakende model.338 Opdat er sprake is van inbreuk op het octrooi is vereist dat dit ‘point of novelty’ wordt aangetroffen in het vermeende inbreukmakende model.339

a. Verduidelijkend voorbeeld Ik zal dit verduidelijken aan de hand van het volgende eenvoudige voorbeeld. We beschouwen de volgende situatie waarbij u links het geclaimde model ziet en rechts het vermeende inbreukmakende model340:

Figuur 11: Claimed Design

Figuur 12: Accused Design

Als we de ordinary observer test toepassen en de prior art niet in ogenschouw nemen dan zou                                                                                                                 335  C.V.  CARANI,  “The  new  “extra-­‐ordinary”  observer  test  for  design  patent  infringement-­‐on  a  crash  course   with  the  supreme  court’s  precedent  in  Gorham  v.  White”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2008-­‐2009,  (354)  372.   336  P.J.  SAIDMAN,  “Egyptian  goddess  exposed!  But  not  in  the  buff(er)…”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,   (859)  862.   337  P.J.  SAIDMAN,  “What  is  the  point  of  the  point  of  novelty  test  for  design  patent  infringement?  Nail  buffers   and  saddles:  an  analysis  fit  for  en  egyptian  goddes”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,  (401)  405.   338  P.J.  SAIDMAN,  “Egyptian  goddess  exposed!  But  not  in  the  buff(er)…”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,   (859)  862.   339  P.J.  SAIDMAN,  “What  is  the  point  of  the  point  of  novelty  test  for  design  patent  infringement?  Nail  buffers   and  saddles:  an  analysis  fit  for  en  egyptian  goddes”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,  (401)  405.   340  C.V.  CARANI,  “The  new  “extra-­‐ordinary”  observer  test  for  design  patent  infringement-­‐on  a  crash  course   with  the  supreme  court’s  precedent  in  Gorham  v.  White”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2008-­‐2009,  (354)  371.  

 

84  

waarschijnlijk worden vastgesteld dat de overall visual appearances van het geclaimde model en het vermeende inbreukmakende model ‘substantially similar’ zijn en er bijgevolg sprake is van een inbreuk.341

Figuur 13: Prior Art Design

Figuur 14: Claimed Design

Figuur 15:Accused Design

Wanneer we echter het geclaimde model vergelijken met de prior art dan is de point of novelty in dit voorbeeld, het rode hartje in de rechter bovenhoek. Nu de point of novelty is geïdentificeerd kunnen we dit vergelijken met het vermeende inbreukmakende model om na te gaan of dit point of novelty ook hier wordt aangetroffen. Aangezien in dit voorbeeld het point of novelty, namelijk het rode hartje, niet aanwezig is in het vermeende inbreukmakende model, zou er geen inbreuk worden vastgesteld. Dit voorbeeld toont aan dat door de point of novelty test een ‘valse’ vaststelling van inbreuk wordt vermeden door de prior art bij de analyse van de inbreuk te betrekken.342 Samengevat moet de octrooihouder eerst bewijzen welke elementen van zijn model nieuw zijn en vervolgens gaat de rechter onderzoeken of het ‘point of novelty’ van het gepatenteerde model kan worden teruggevonden in het vermeende inbreukmakende model.343 Verder wordt met de point of novelty test benadrukt dat de overall similarity van de Gorham test niet zou mogen gericht zijn op de totale configuratie van het gepatenteerde product maar eerder                                                                                                                 341  C.V.  CARANI,  “The  new  “extra-­‐ordinary”  observer  test  for  design  patent  infringement-­‐on  a  crash  course  

with  the  supreme  court’s  precedent  in  Gorham  v.  White”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2008-­‐2009,  (354)  371.   342  C.V.  CARANI,  “The  new  “extra-­‐ordinary”  observer  test  for  design  patent  infringement-­‐on  a  crash  course   with  the  supreme  court’s  precedent  in  Gorham  v.  White”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2008-­‐2009,  (354)  372-­‐ 373.   343U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  224.  

 

85  

op specifieke elementen van het model. Gelijkenissen tussen de overall appearances van modellen is dan ook geen goede uitgangsbasis voor de vaststelling van een inbreuk. Het Federal Court benadrukte dit in Avia Group International Inc v LA Gear California Inc344: “In addition to overall similarity of designs, the accused device must approprioate the novelty in the patented device which distinguishes it from the prior art. In respect of the second test of similarity, this is observed through the eyes of the ordinary purchaser who sees the design for the first time. A minute side by side comparison is not necessary. Although a comparison is made strictly between the patentee’s drawings and the accused model, the accused cannot escape infringement with embellishments such as colour which are not present in the patentee’s drawings.”345

2.2 De inbreuktest Post-Egyptian Goddess

2.2.1 Algemeen Voorafgaand aan Egyptian Goddess, paste de rechter de ‘twin-test’ van Gorham en Litton toe om inbreuk op een design patent vast te stellen. Egyptian Goddess elimineerde een van deze testen, namelijk de point of novelty test.346 In plaats daarvan paste het Federal Circuit in Egyptian Goddess alleen de ordinary observer test toe om inbreuk te bepalen. Het Federal Circuit hanteerde niet alleen de ordinary observer test als enige test voor het bepalen van inbreuk, daarnaast wijzigde ze ook deze test.347

2.2.2 De feiten

                                                                                                                344  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,  

2010,  224.   345  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  225.   346  C.V.  CARANI,  “The  new  “extra-­‐ordinary”  observer  test  for  design  patent  infringement-­‐on  a  crash  course   with  the  supreme  court’s  precedent  in  Gorham  v.  White”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2008-­‐2009,  (354)  370.   347  M.  KOWALCZYK,  “Design  patent  infringement:  post-­‐Egyptian  Goddess”,  Journal  of  law,  technology  &  policy   2010,  (239)  239.  

 

86  

De originele beslissing van het Federal Circuit in Egyptian Goddes, Inc., v. Swisa, Inc.348, werd genomen in Augustus 2007, de zaak had betrekking op nagelvijlen.349 Hieronder zijn het gepatenteerde model, het vermeende inbreukmakende model en de prior art weergegeven.

Figuur 16: Egyptian Goddess Nail Buffer, het gepatenteerde model350

Figuur 17: Nailco Buffer, prior art351

Figuur 18: Swisa’s Accused Design

Het gepatenteerde model was een nagelvijl in de vorm van een blok dat vanbinnen hol was. De rechthoekige nagelvijl had vier lange zijden en op drie van deze zijden waren laagjes schuurpapier aangebracht. Het blok had daarnaast opvallende inkepingen tussen de zijden in (figuur 16).352 Het vermeende inbreukmakende product dat was vervaardigd door Swisa (figuur 18), was in bijna alle opzichten vergelijkbaar, alleen bevatte dit product schuurpapier op alle vier de zijden. Ook de Nailco prior art (figuur 17) was gelijkaardig aan het gepatenteerde model

                                                                                                                348  Egyptian  Goddess,  Inc.  v.  Swisa,  Inc.,  498  F.3d  1354  (Fed.Cir.2007).   349  P.J.  SAIDMAN,  “What  is  the  point  of  the  point  of  novelty  test  for  design  patent  infringement?  Nail  buffers  

and  saddles:  an  analysis  fit  for  en  egyptian  goddes”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,  (401)  407.   350  U.S.  Patent  No.  467,389  (filed  Feb.  13,  2002).   351  U.S.  Patent  No.  416,648  fig.  1(filed  Aug.  17,  1998).   352  B.  KUGLER  en  C.  MUELLER,  “A  fresh  perspective  on  design  patents”,  The  Colorado  lawyer  2009,  (71)  72;  U.   SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,  2010,   225.  

 

87  

alleen was het een driehoekige nagelvijl met slechts drie lange zijden en op elk van deze zijden was schuurpapier bevestigd.353 Het Federal Circuit was van oordeel dat het point of novelty van Egyptian Goddess een “nontrivial advance” was en dus geen point of novelty kon uitmaken. Geen enkele rechtbank had ooit tevoren bij de bespreking van de point of novelty, het begrip “non-trivial advance” gebruikt.354 De rechter oordeelde dat het octrooi niet geschonden was aangezien het gepatenteerde model van Egyptian Goddess slechts één element bevatte dat niet teruggevonden werd in de prior art, namelijk een vierde zijde zonder schuurpad en dat deze point of novelty niet aanwezig was in Swisa’s vermeende inbreukmakende product want deze had wel een vierde zijde met een schuurpad.355 Samengevat werd er geen inbreuk vastgesteld aangezien op alle vier de zijden van Swisa’s nagelvijl een schuurpad was aangebracht.356

2.2.3 Egyptian Goddess en banc Enkele maanden later hield het Federal Circuit een nieuwe zitting en banc357. Het was voor de eerste keer in haar geschiedenis dat het Federal Circuit een en banc zitting hield met betrekking tot een design patent. De rechter stelde de partijen verscheidene vragen, waaronder een vraag die nog nooit eerder opgeworpen was in een rechterlijke beslissing: “should the point of novelty be a test for infringement of a design patent?” 358

                                                                                                                353  B.  KUGLER  en  C.  MUELLER,  “A  fresh  perspective  on  design  patents”,  The  Colorado  lawyer  2009,  (71)  72.   354  P.J.  SAIDMAN,  “What  is  the  point  of  the  point  of  novelty  test  for  design  patent  infringement?  Nail  buffers  

and  saddles:  an  analysis  fit  for  en  egyptian  goddes”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,  (401)  408.   355  B.  KUGLER  en  C.  MUELLER,  “A  fresh  perspective  on  design  patents”,  The  Colorado  lawyer  2009,  (71)  72.   356  P.J.  SAIDMAN,  “What  is  the  point  of  the  point  of  novelty  test  for  design  patent  infringement?  Nail  buffers   and  saddles:  an  analysis  fit  for  en  egyptian  goddes”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,  (401)  408.   357  ‘en  banc’  verwijst  naar  de  zitting  waaraan  alle  leden  van  de  rechtbank  deelnemen.    In  de  Verenigde  Staten   zetelen  de  rechters  meestal  in  ‘panels’  van  rechters  maar  voor  belangrijke  zaken  kan  dit  aantal  worden   uitgebreid.   358  P.J.  SAIDMAN,  “What  is  the  point  of  the  point  of  novelty  test  for  design  patent  infringement?  Nail  buffers   and  saddles:  an  analysis  fit  for  en  egyptian  goddes”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,  (401)  408;  P.J.   SAIDMAN,  “Egyptian  goddess  exposed!  But  not  in  the  buff(er)…”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,  (859)   866.  

 

88  

Het Federal Circuit in Egyptian Goddess359 schafte de point of novelty test als onderdeel van de analyse van de octrooiinbreuk af. Het was niet langer vereist dat de octrooihouder moet kunnen bewijzen dat het point of novelty van het gepatenteerde model kan worden aangetroffen in zijn model. Meer in het bijzonder besliste het Federal Circuit en banc het volgende360: “The “point of novelty” test should no longer be used in the analysis of a claim of design patent infringement and the “ordinary observer” test should be the sole test for determining whether a design patent has been infringed.”361 Dit betekende dat de octrooihouder niet langer moest bewijzen dat een of meerdere point of novelty’s zijn terug te vinden vinden in het product van de beweerde inbreukmaker. Aangezien de octrooihouder dit niet meer moet bewijzen verhoogde dit de waarde van het design patent.362

2.2.4 De nieuwe ordinary observer test van Gorham Op het eerste zicht leek dit een spectaculaire verandering van de test voor octrooiinbreuk, maar bij nader inzien bleek dat de essentie van de point of novelty test was geïncorporeerd in de ordinary observer test. De rechtbank benadrukte dat “the perspective of the ordinary observer must be informed by a comparison of the patented design and the accused design in light of the prior art, so as to enable the fact-finder to determine whether the accused design had appriopriated the inventiveness of the patented design.”363

                                                                                                                359  Egyptian  Goddess,  Inc.  v.  Swisa,  Inc.,  543  F.3d  665  (Fed.  Cir.  2008).   360  P.J.  SAIDMAN,  “Egyptian  goddess  exposed!  But  not  in  the  buff(er)…”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,  

(859)  869.   361  P.J.  SAIDMAN,  “Egyptian  goddess  exposed!  But  not  in  the  buff(er)…”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,   (859)  869.   362  B.  KUGLER  en  C.  MUELLER,  “A  fresh  perspective  on  design  patents”,  The  Colorado  lawyer  2009,  (71)  73.   363  S.  PRALL,  “The  new  test  for  design  patent  infringement  is  resulting  in  summary  judgment  rulings”,  IP   Litigator  2010,  (1)  1.  

 

89  

De test voor octrooi-inbreuk bestaat nu slechts uit een enkele vraag, namelijk of een ordinary observer die vertrouwd is met de prior art zou oordelen dat het vermeende inbreukmakende model hetzelfde is als het gepatenteerde model.364 Verder verklaarde het Federal Circuit dat met de prior art niet in elke inbreukzaak moet rekening gehouden worden. Dit is alleen nodig wanneer in eerste instantie het vermeende inbreukmakende model en het geclaimde model ‘substantially the same’ lijken: 365 “In some instances, the claimed design and the accused design will be sufficiently distinct that it will be clear without more that the patentee has not met its burden of proving the two designs would appear “substantially the sam” to the ordinary observer… In other instances, when the claimed and accused designs are not plainly dissimilar, resolution of the question whether the ordinary observer would consider the two designs tob e substantially the same will benefit from a comparison of the claimed and accused designs with the prior art..”366 Er werd wel eens gesuggereerd dat dit een herinterpretatie was van de Gorham test aangezien deze test voorheen nooit rekening hield met de prior art.367 Egyptian Goddess verhief Gorham’s ordinary observer tot iemand die vertrouwd is met de prior art en het gepatenteerde en inbreukmakende model bekijkt in het licht van de deze prior art. Met andere woorden is de , ordinary observer, net zoals de Applied Arts ordinary observer, iemand die ‘versed in the trade’ is. Volgens Applied Arts is de ordinary observer namelijk ‘a purchaser of things of similar design.’368 Deze nieuwe ordinary observer vertoont gelijkenissen met de informed user die gehanteerd wordt in de Europese Unie. De ordinary observer is de ‘ordinary purchaser of the article’ en niet                                                                                                                

364  S.  PRALL,  “The  new  test  for  design  patent  infringement  is  resulting  in  summary  judgment  rulings”,  IP  

Litigator  2010,  (1)  1.   365  S.  PRALL,  “The  new  test  for  design  patent  infringement  is  resulting  in  summary  judgment  rulings”,  IP   Litigator  2010,  (1)  1.   366  S.  PRALL,  “The  new  test  for  design  patent  infringement  is  resulting  in  summary  judgment  rulings”,  IP   Litigator  2010,  (1)  1-­‐2.   367  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  226.   368P.J.  SAIDMAN,  “Egyptian  goddess  exposed!  But  not  in  the  buff(er)…”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,   (859)  870.  

 

90  

de ‘general purchaser’. De ordinary observer is eerder de veeleisende koper die geïnformeerd is over het artikel.369 Dit maakte echter reeds deel uit van vroegere rechtspraak. Goodyear Tire & Rubber Co. v. Hercules Tire & Rubber Co.370 betrof een inbreuk op een design patent voor een bandenprofiel. De vermeende inbreukmaker verkocht vrachtwagenbanden. De rechtbank deed uitspraak over de kwestie of de inbreuktest moest beoordeeld worden vanuit het standpunt van de patent claim (het bandenprofiel) of vanuit het standpunt van wat werkelijk verkocht werd op de markt (de vrachtwagenbanden).371 Het Federal Circuit besloot dat de ordinary observer de trucker of beheerder van het wagenpark was en niet kopers van autobanden in het algemeen. Met andere woorden was de algemene regel dat de ordinary observer de ‘ordinary purchaser of the article charged to be an infringement’ was.372

2.2.5 Tussentijdse conclusie Samengevat vervangen Goodyear en Egyptian Goddess de ordinary observer test door een ‘extra-ordinary observers’ test.373 Derhalve zullen deze ‘extra-ordinary observers’ zelden of nooit misleid zijn door gelijkaardige modellen van producten.374 Om deze rechtspraak in overeenstemming te brengen met de rechtspraak van het Supreme Court in Gorham zou het Federal Circuit de ‘ordinary’ vereiste terug moeten invoeren, alleen dan zullen designers de vereiste bescherming krijgen die de Patent Act op het oog had.375

                                                                                                                369  U.SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  228.   370  Goodyear  Tire  &  Rubber  Co.  v.  Hercules  Tire  &  Rubber  Co.  162  F.3d  1113,  1116-­‐17  (Fed.  Circ.  1998).   371  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  89  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  (301)  15.   372  D.  BREAN,  “Enough  is  enough:  time  to  eliminate  design  patents  and  rely  on  more  appropriate  copyright   and  trademark  protection  for  product  designs”,  Tex.  Intell.  Prop.  L.J.  2007-­‐2008,  (325)  347.   373  C.V.  CARANI,  “The  new  “extra-­‐ordinary”  observer  test  for  design  patent  infringement-­‐on  a  crash  course   with  the  supreme  court’s  precedent  in  Gorham  v.  White”,  8  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2008-­‐2009,  (354)   380.   374  C.V.  CARANI,  “The  new  “extra-­‐ordinary”  observer  test  for  design  patent  infringement-­‐on  a  crash  course   with  the  supreme  court’s  precedent  in  Gorham  v.  White”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2008-­‐2009,  (354)  376.   375  C.V.  CARANI,  “The  new  “extra-­‐ordinary”  observer  test  for  design  patent  infringement-­‐on  a  crash  course   with  the  supreme  court’s  precedent  in  Gorham  v.  White”,  J.  Marshall  Rev.  Intell.  Prop.  L.  2008-­‐2009,  (354)  380.  

 

91  

2.2.6 Jurisprudentie na Egyptian Goddess Verscheidene district courts hebben in inbreukzaken rekening gehouden met de beslissing van Egyptian Goddess. In de zaak Arc’Teryx Equip., Inc. v. Westcomb Outerwear, Inc.376 bijvoorbeeld, hanteerde het U.S. District Court for the District of Utah de ordinary observer test als enige test voor de inbreukanalyse.377 Het model in kwestie was een rits voor een jas.378 Naar aanleiding van de Egyptian Goddess uitspraak analyseerde de rechter de inbreuk vanuit het oogpunt van een koper van outdoor kleding, deze is volgens de rechtbank veeleisender (“more discerning”) dan de gemiddelde consument, namelijk de ordinary observer.379 Het district court stelde vast dat in het licht van de prior art de rits niet substantially similar was aan het gepatenteerde model en dat er aldus geen inbreuk was.380

2.3 Markman: claim construction 2.3.1 Markman: pre-Egyptian Goddess Een bekende zin uit een Engelse zaak luidde als volgt “the eye alone is the judge of the identity of the two things.”381 Maar wat is de waarde van het ‘oog van de rechter’ in een rechtsstelsel dat georganiseerd is rond woorden? Hoe kunnen de waarnemingen van een oog worden omgezet in een vonnis? De afgelopen jaren heeft het Federal Circuit geworsteld met deze vragen.382 Alvorens de test voor inbreuk wordt toegepast dient een utility patent claim te worden “construed” zodat de trier of fact, voornamelijk de jury, weet wat er met de claim wordt bedoeld. In Markman v. Westview Instruments383, een utility patent zaak, besliste het Supreme Court dat

                                                                                                               

376  Arc'teryx  Equipment,  Inc.  v.  Westcomb  Outerwear,  Inc.,  89  USPQ  2d  1894,  1895  (D.  Utah  2008).   377  KUGLER,  B.  en  MUELLER,  C.,  “A  fresh  perspective  on  design  patents”,  The  Colorado  lawyer  2009,  (71)  72.   378  S.  PRALL,  “The  new  test  for  design  patent  infringement  is  resulting  in  summary  judgment  rulings”,  IP  

Litigator  2010,  (1)  2.   379  KUGLER,  B.  en  MUELLER,  C.,  “A  fresh  perspective  on  design  patents”,  The  Colorado  lawyer  2009,  (71)  72.   380  S.  PRALL,  “The  new  test  for  design  patent  infringement  is  resulting  in  summary  judgment  rulings”,  IP   Litigator  2010,  (1)  2.   381  R.  TUSHNEF,  “The  eye  alone  is  the  judge:  images  and  design  patents”,  J.  Intell.  Prop.  l.  2012,  (409)  410.   382  R.  TUSHNEF,  “The  eye  alone  is  the  judge:  images  and  design  patents”,  J.  Intell.  Prop.  l.  2012,  (409)  410-­‐411.   383  Markman  v.  Westview  Instruments,  Inc.,  517  U.S.  370  (1996).  

 

92  

“claim construction was a question of law to be determined by the Court.”384 In de eerste inbreukzaak met betrekking tot design patents na Markman, was het Federal Circuit van oordeel dat de Markman vereiste dat ‘a patent’s claim be construed as a matter of law’ ook gold voor design patents.385 Het Federal Circuit paste de Markman vereiste voor het eerst toe op design patents in Elmer v. ICC Fabricating, Inc.386 Dit betekent dat de rechtbanken de tekeningen van de modellen in de claim moeten verwoorden (‘verbalise’).387 Na deze verwoording (‘translation’ of ‘verbalization’) instrueert de rechter de trier of fact, doorgaans een jury, dat dit is wat de claim van het design patent betekent.388 De jury moet zich richten op deze tekstuele beschrijving van de tekeningen van het model om uit te maken of al dan niet een inbreuk heeft plaatsgevonden.389 Het wordt dan aan de jury overgelaten om met behulp van de ‘twin test’ van Gorham en Litton erachter te komen of de design patent claim, die is uitgelegd door de rechter, wordt geschonden door het vermeende inbreukmakende model.390 Markman vereist kortom een claim construction die bestaat uit written descriptions alvorens wordt nagegaan of er sprake is van een inbreuk.391 De wijze waarop deze ‘claim construction’ van Markman, moet worden aangewend bij design patents werd ook expliciet uitgelegd in Durling v. Spectrum Furniture Co.392: “Unlike the readily available verbal description of the invention and of the prior art that exists in a utility patent case, a design patent case presents the judge only with visual descriptions. Given                                                                                                                

384  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355;  U.   SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,  2010,   226.   385  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.   386  P.J.  SAIDMAN,  “Egyptian  goddess  exposed!  But  not  in  the  buff(er)…”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,   (859)  863.   387  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  226.   388  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.   389  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  226.   390  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355;  U.   SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,  2010,   226.   391  P.J.  SAIDMAN  en  A.  SINGH,  “The  death  of  Gorham  Co.  v.  White:  killing  it  softly  with  Markman”,  J.  Pat.  &   Trademark  Off.  Soc’y  2004,  792-­‐813.   392  Durling  v.  Spectrum  Furniture  Co.,  101  F.3D  100,  103  (Fed.  Cir.  1996).  

 

93  

the lack of a visual language, the trial court must first translate these visual descriptions into words i.e., into a common medium of communication. From this translation, the parties and appellate courts can discern the internal reasoning employed by the trial court to reach its decision as to whether or not a prior art design is basically the same as the claimed design… When properly done, this verbal description should evoke the visual image of the design.”393 De Markman vereiste werd echter jarenlang bekritiseerd.394 De grootste moeilijkheid was dat de Gorham test een vergelijking tussen het geclaimde model, zoals blijkt uit de tekeningen, en het vermeende inbreukmakende model vereiste. Volgens de Gorham test moest de jury uitmaken of het inbreukmakende product ‘substantially the same’ was.395 Door de geverbaliseerde design patent claim dreigde de aandacht van de jury te worden afgeleid van hoe het model er werkelijk uitzag. Bijgevolg vergeleek de trier of fact de verbalization van de tekeningen met het inbreukmakende model en kwamen ze heel vaak tot de conclusie dat verscheidene verwoorde (‘verbalized’) kenmerken van het model niet aanwezig waren in het inbreukmakende model en besloten ze dat het geen inbreuk uitmaakte.396 Geconfronteerd met dergelijke verwoordingen van de tekeningen is het bijna onmogelijk voor de trier of fact om overeenkomsten tussen de modellen op te sporen. Als het verwoorde model niet woord voor woord teruggevonden wordt in het inbreukmakende model, wordt aldus geen inbreuk vastgesteld.397 Zoals aangetoond zal worden in onderstaand voorbeeld was dit een regelrechte ramp voor de houders van design patents.398 De beslissing van het Federal Circuit in Oddz-On Products v. Just Toys399 werd het toonaangevende voorbeeld van “law-gone-wrong” door de Markman vereiste. Deze zaak betrof zeer gelijkaardige modellen van speelgoed in de vorm van een American football.400                                                                                                                

393  R.  TUSHNEF,  “The  eye  alone  is  the  judge:  images  and  design  patents”,  J.  Intell.  Prop.  l.  2012,  (409)  411,  

voetnoot  13.   394  P.J.  SAIDMAN  en  A.  SINGH,  “The  death  of  Gorham  Co.  v.  White:  killing  it  softly  with  Markman”,  86  J.  Pat.  &   Trademark  Off.  Soc’y  2004,  792.   395  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  89  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.   396  P.J.  SAIDMAN,  “Egyptian  goddess  exposed!  But  not  in  the  buff(er)…”,  90  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,   (859)  863.   397  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  89  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.   398  P.J.  SAIDMAN  en  A.  SINGH,  “The  death  of  Gorham  Co.  v.  White:  killing  it  softly  with  Markman”,  86  J.  Pat.  &   Trademark  Off.  Soc’y  2004,  792.   399  OddzOn  Prods.,  Inc.  v.  Just  Toys,  Inc.,  122  F.3d  1396,  43U.S.P.Q.  2d  1641  (Fed.  Cir.  1997).  

 

94  

Figuur 19: patented design

Figuur 20: accused design

Zoals op figuren 19 en 20 te zien is, is het vermeende inbreukmakende speelgoed heel gelijkaardig aan het gepateenteerde voorwerp. Het Federal Circuit bevestigde de Markman claim construction van het district court die onder meer formuleerde hoe de assen van de staartvinnen uit de achterkant van de voetbal staken. Het district court bepaalde na deze gedetailleerde verbalization dat het uitsteeksel van de staartvin een kenmerk was dat afwezig was bij de verdachte modellen en stelde aldus vast dat er geen inbreuk was. Het Federal Circuit bevestigde dit.401 De claim construction van Markman toegepast op design patents werd plots een makkelijke manier voor inbreukmakers om aansprakelijkheid te voorkomen.402 Bottom line is dat Markman niet zou mogen worden toegepast op design patents.403 Critici merkten op dat het heel moeilijk was om een model dat bestaat uit eenvoudige geometrische vormen nauwgezet te omschrijven.404 Rechters werden dit ook gewaar en waren onder andere van mening dat “the design is better represented by the photographic illustration than it could be by any description, and a description would probably not be intelligible without the illustration.”405

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      400  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  89  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.   401  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  89  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.   402  P.J.  SAIDMAN,  “Egyptian  goddess  exposed!  But  not  in  the  buff(er)…”,  90  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,  

(859)  864.   403  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  89  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.   404  R.  TUSHNEF,  “The  eye  alone  is  the  judge:  images  and  design  patents”,  J.  Intell.  Prop.  l.  2012,  (409)  412.   405  R.  TUSHNEF,  “The  eye  alone  is  the  judge:  images  and  design  patents”,  J.  Intell.  Prop.  l.  2012,  (409)  412,   voetnoot  18.  

 

95  

Een enkele afbeelding zouden velerlei mensen op een verschillende manier omschrijven.406 Tekeningen van design patents kunnen niet worden omgezet in woorden, en ook verschillende rechtbanken zouden een model nooit op dezelfde manier omschrijven.407 Rechtbanken suggereerden weleens dat rechters niet de nodige translations konden geven of dat het te moeilijk was om tekeningen van design patents te te beschrijven. Andere rechtbanken probeerden dan weer heel precieze beschrijvingen van de modellen te geven, terwijl tekeningen in de praktijk veel duidelijker waren. Neem nu onderstaande tekening (figuur 21) en vergelijk deze met de written description (figuur 22) die onmiddellijk daarna volgt408:

Figuur 21: Tekeningen                                                                                                                

406  R.  TUSHNEF,  “The  eye  alone  is  the  judge:  images  and  design  patents”,  J.  Intell.  Prop.  l.  2012,  (409)  412.   407  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  89  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.   408  R.  TUSHNEF,  “The  eye  alone  is  the  judge:  images  and  design  patents”,  J.  Intell.  Prop.  l.  2012,  (409)  412-­‐413.  

 

96  

The ‘539 design patent claim is directed to an ornamental design for a combined ceiling fan and light having fan blades that overlie corresponding arms of a central bracket. The central bracket has a circular central opening through which a light fixture dome protrudes downward. The bracket has curved, fin- shaped arms, each of which sweeps outward from its base at the central opening and each of which terminates in a slightly rounded tip. The arms of the bracket are equally spaced about the central opening, and the length of each bracket arm is roughly one-third the length of the corresponding blade. The light fixture dome exhibits a partial sphere that transitions into a generally cylindrical portion adjacent the central bracket. A central housing, located above the fan blades, exhibits a generally cylindrical portion just above the fan blades that transitions into a concave portion. When viewed from below, the fin-shaped arms of the central bracket [sweep] outward from the central opening in a clockwise direction, which gives the appearance of a “running” pointed star. A symmetrical, elongated, generally football shaped cutout appears behind the leading edge of each arm. The fan blades are also swept in the clockwise direction, with the leading edges of the blades forming a sweeping curve near the bracket central opening. The trailing edges of the blades are straight but slightly offset from a diameter of the bracket central opening. The trailing edge of each blade smoothly transitions into the trailing edge of the corresponding bracket arm, which further forms a curved transition into the leading edge of the next bracket arm. A gently receding arc in front of each bracket arm’s leading edge runs from the tip of each arm to the middle of the smooth transition. Each fan blade terminates in a gently rounded corner on the leading edge and a sharply angled, rounded corner on the trailing edge. From its tip, the trailing edge of each bracket arm flares inwardly and rearwardly away from the straight trailing edge of the corresponding blade until it intersects the leading edge of the following blade. Due to the sweep of the bracket arms, the leading edge of each fan blade is substantially more exposed than in the trailing edge of each fan blade.409

Figuur 22: Written description In dit voorbeeld zegt een afbeelding meer dan 400 woorden. Er bestaat geen twijfel over welk van beide, de tekeningen of de written description de beschermde materie het beste weergeeft. Critici blijven dan ook terecht volhouden dat het beschrijven van afbeeldingen moeilijker is dan het omschrijven van producten, werkwijzen of procesmethodes waarvoor een utility patent werd verkregen.410 Het wordt dus hoog tijd dat erkend wordt dat design patents fundamenteel verschillen van utility patents en dat houders van design patents worden bevrijd van deze Markman-plaag.411

                                                                                                               

409  R.  TUSHNEF,  “The  eye  alone  is  the  judge:  images  and  design  patents”,  J.  Intell.  Prop.  l.  2012,  (409)  414-­‐415;  

Minka  Lightning,  Inc.  v.  Craftmade  Int’l,  Inc.,  2002  WL  1331883,  at  *3  (N.D.  Tex.  2002).   410  R.  TUSHNEF,  “The  eye  alone  is  the  judge:  images  and  design  patents”,  J.  Intell.  Prop.  l.  2012,  (409)  415.   411  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  89  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.  

 

97  

2.3.2  Markman:  Post-­‐Egyptian  Goddess In Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.412 stelde de rechter vast dat de written descriptions van design patents moesten vermeden worden waar mogelijk en bijgevolg beperkte het Federal Circuit drastisch het effect van de Markman rule 413: “As the Supreme Court has recognized, a design is better represented by an illustration “than it could be by any description and a description would probably not be intelligible without the illustration.”...Given the recognized difficulties entailed in trying to describe a design in words, the preferable course ordinarily will be for a district court not to attempt to ‘construe’ a design patent claim by providing a detailed verbal description of the claimed design.”414 Het Federal Circuit in Egyptian Goddess verwierp zodoende de gedetailleerde written description van een gepatenteerd model als een methode van claim construction.415 Dit leidde ertoe dat de trier of fact een visuele vergelijking kon maken van het model waarvoor bescherming werd gezocht, zoals bleek uit de tekeningen van het design patent, met het vermeende inbreukmakende model, zonder onterecht afgeleid te zijn door een letterlijke interpretatie van de claim. De rechtbank suggereerde wel dat de rechtbank bepaalde dingen zou kunnen doen die nuttig zouden zijn voor het trier of fact. 416 De rechtbank gaf instructies over hoe een rechtbank de trier of court zou kunnen inlichten417: “1. Pointing out various features of the claimed design as they relate to the accused design and the prior art;

                                                                                                               

412  Egyptian  Goddes,  Inc.  v.  Swisa,  Inc.  543  F.3d  665,  679  (Fed.  Cir.  2008).   413  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,  

2010,  227.   414  R.  TUSHNEF,  “The  eye  alone  is  the  judge:  images  and  design  patents”,  J.  Intell.  Prop.  l.  2012,  (409)  411.   415  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  227.   416  P.J.  SAIDMAN,  “Egyptian  goddess  exposed!  But  not  in  the  buff(er)…”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,   (859)  868.   417  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  227.  

 

98  

2.describing the role that onventions play in design patent drafting; 3.describing the effect of the prosecution history of the patented design; and 4.distinguishing between those features of the claimed design that are ornamental and those that are purely functional.”418

 

                                                                                                                418  P.J.  SAIDMAN,  “Egyptian  goddess  exposed!  But  not  in  the  buff(er)…”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2008,   (859)  868-­‐869.  

 

99  

HOOFDSTUK 7: BESCHERMINGSDUUR EN TOEGEKENDE RECHTEN   De levensduur van een design patent bedraagt 14 jaar vanaf de verlengingsdatum (date of grant).419 Al wie zonder toestemming het gepatenteerde model maakt, gebruikt, te koop aanbiedt, verkoopt of importeert in de Verenigde Staten en dit gedurende de levensduur van het patent, maakt inbreuk op het patent.420

                                                                                                                419  Art.  173  U.S.C.  35.   420  Art.  271  U.S.C.  35.  

 

100  

HOOFDSTUK 8: DRIE ALTERNATIEVE BESCHERMINGSSYSTEMEN: DESIGN PATENT VS. COPYRIGHT VS. TRADEMARK

AFDELING 1: ALGEMEEN Het domein van het intellectueel eigendomsrecht kunnen we onderverdelen in twee deelgebieden. Enerzijds hebben we het auteursrecht, in de ruime zin van het woord (sensu lato (s.l.)) waartoe het eigenlijke auteursrecht (auteursrecht sensu stricto (s.s.)) en de naburige rechten (copyright) behoren. Anderzijds hebben we de industriële eigendomsrechten waarvan het tekeningen- en modellenrecht (design patent), het octrooirecht (utility patent) en merkenrecht (trademark) deel uitmaken. Dit is een wereldwijde onderverdeling die zowel in België als in de Verenigde Staten geldt.421 Historisch gezien waren de voorwerpen die door de copyright law (auteursrecht), patent law (octrooirecht) of trademark rights (merkenrechten) beschermd werden zeer verschillend en vragen over dubbele bescherming rezen zelden. Als deze vragen dan toch rezen, werden doctrines ontwikkeld om octrooieerbare uitvindingen, merkenrechtelijke of auteursrechtelijk beschermde werken te kunnen onderscheiden. Door de expansie van de rechten en de constante druk van partijen en belangengroepen begonnen de grenzen te vervagen en zijn de doctrines er niet in geslaagd om het oude onderscheid te handhaven. Aangezien de omvang van de federale intellectuele eigendomsbescherming aanzienlijk is uitgebreid, zijn de regimes in belangrijke mate beginnen te overlappen. Het is mogelijk dat de eigenaar zijn werk via meer dan een vorm van intellectuele eigendom kan beschermen.422 Industriële vormgeving kan heden ten dagen beschermd worden krachtens de patent, copyright en trademark laws.423 In dit hoofstuk zal worden aangetoond dat modellen kunnen worden beschermd op grond van alle drie de beschermingssystemen met enkele belangrijke praktische en juridische verschillen.

                                                                                                                421  H.  VANHEES,  Recht  van  de  intellectuele  eigendom,  Syllabus  Rechten  Universiteit  Gent,  2012-­‐2013.  

422  V.R.  MOFFAT,  “Mutant  copyrights  and  backdoor  patents:  the  problem  of  overlapping  intellectual  property  

protection”,  Berkeley  Tech.  L.J.  2004,  (1473)  1475.   423  D.  BREAN,  “Enough  is  enough:  time  to  eliminate  design  patents  and  rely  on  more  appropriate  copyright   and  trademark  protection  for  product  designs”,  Tex.  Intell.  Prop.  L.J.  2007-­‐2008,  (325)  335.  

 

101  

AFDELING 2: COPYRIGHT

2.1 De Amerikaanse Grondwet In de zogenaamde ‘Patent Clause’ kan de hoeksteen van het Amerikaans octrooisysteem worden teruggevonden. Maar ook inzake auteursrechten vormt deze grondwetsbepaling de basis: “Congress shall have power… to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right tot heir respective writings and discoveries”.424 In de geest van de grondwet is het van algemeen belang om aan auteurs en uitvinders een beperkt monopolie toe te kennen. Er is echter een gebied van overlapping tussen de auteurswetten en design patent statutes zodanig dat de auteur of ontwerper zowel een auteursrecht als een design patent kan verkrijgen. Een decoratief model kan auteursrechtelijk beschermd worden en er kan een design patent op rusten.425

2.2. Wetsgeschiedenis Terwijl er dus geen twijfel was over de grondwettelijke basis voor de bescherming van modellen onder het auteursrecht strekte de vroegste wettelijke bescherming onder de wet van 1790 zich slechts uit tot kaarten, grafieken, boeken en prenten. Daarna heeft de auteurswet van 1870 ‘statues’ en ‘models or designs intented to be perfected as works of the fine arts’ toegevoegd aan de lijst van auteursrechtelijk beschermde voorwerpen (subject matter). In de wet van 1909 heeft het Congres de vereiste van modellen ‘intented to be perfected as works of fine arts’ geëlimineerd.426 De auteurswet van 1909 heeft de auteursrechtelijke bescherming uitgebreid tot                                                                                                                 424  U.S.  CONST.  art.  I,  §  8,  cl.8.   425  MPEP  §1512   426  D.  BREAN,  “Enough  is  enough:  time  to  eliminate  design  patents  and  rely  on  more  appropriate  copyright   and  trademark  protection  for  product  designs”,  Tex.  Intell.  Prop.  L.J.  2007-­‐2008,  (325)  330.  

 

102  

driedimensionale voorwerpen door op te nemen dat ‘works of art’ en ‘models or designs for works of art’ auteursrechtelijk beschermbaar zijn. In 1949 heeft de regelgeving van het U.S. Copyright Office de definitie van ‘works of arts’ aangepast: “This class includes works of craftmanship, in so far as their form but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned, such as artistic jewellery, enamels, glassware, and tapestries, as well as works belonging to the fine arts, such as paintings, drawings, and sculpture.”427428 In 1976 heeft het congres een nieuwe auteurswet aangenomen, die de wetten betreffende het auteursrecht van 1909 heeft vervangen.429

2.3 Election doctrine

2.3.1 Louis De Jonge & Co v Breuker & Kessler Co De samenloop van de copyright law en design patent law roept een belangrijke vraag op voor ontwerpers die de intellectuele eigendomsbescherming voor hun werk wensen te maximaliseren: kan een ontwerper zowel een design patent als een auteursrecht verkrijgen voor een model?430 De ‘election doctrine’ werd voor het eerst geformuleerd in Louis De Jonge & Co v Breuker & Kessler Co431: “The method of procedure, the term of protection, and the penalties for infringement, are so different that the author or owner of a (work) that is eligible for both (design patent and copyright protection) must decide to which region of intellectual effort the work is to be assigned, and he must abide by the decision…The author or owner is driven to this election, and must stand by his choice. "                                                                                                                 427  Art.  202.8  C.F.R.  37.   428  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,  

2010,  230.   429  M.  ROPSKI  en  M.  KLINE,  “A  primer  on  intellectual  property  rights:  the  basics  of  patents,  trademarks,   copyrights,  trade  secrets  and  related  rights”,  Alb.  L.  Rev.  1985-­‐1986,  (405)  423.   430  G.  MYERS,  Principles  of  intellectual  property  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2008,   275.   431  Louis  Dejonge  &  Co.  v.  Breuker  &  Kessler  Co,  235  U.S.  33  (1914).  

 

103  

2.3.2 Q Yardley De election doctrine werd bekritiseerd en uiteindelijk verlaten in Application of Richard Q Yardley.432 Het gerecht was van mening dat het intellectuele eigendomsrecht niet vereiste dat de ontwerper een keuze diende te maken tussen ofwel de ene ofwel de andere vorm van intellectuele eigendom.

In Application of Richard Q Yardley oordeelde het hof als volgt:

“We believe that the ‘election of protection’ doctrine is in direct conflict with the clear intent of congress manifested in the two statutory provisions… The congress had provided that subject matter of the type involved in this appeal is ‘statutory subject matter’ under the copyright statute and is ‘statutory subject matter’ under the design patent statute, but the Congress had not provided that an author-inventor mus elect between securing a copyright or securing a design patent. Therefore, we conclude that it would be contrary to the intent of Congress to hold that an author-inventor must elect between the two available modes of securing exclusive rights.”433 De rechtbank stelde vast dat het Congres van de Verenigde Staten gekozen heeft voor een gebied van overlapping waar bepaalde art work zowel ‘statutory subject matter’ is onder het copyright law als onder de design patent law. De rechtbank vond geen constitutionele ondersteuning voor een ‘election doctrine’ en verwierp aldus deze leer. De Copyright Act van 1976 heeft impliciet elk overblijfsel van de ‘election doctrine’ geëlimineerd door te stipuleren dat het auteursrecht op een werk blijft bestaan zodra deze is vastgelegd in een tastbaar medium, hierdoor wordt de mogelijkheid van een keuze weggenomen.434 Deze overlappende wetgeving en de afschaffing van de verkiezingsleer (election doctrine) hebben de weg geëffend voor een centrale vraag: wanneer geniet een utilitarian work of art auteursrechtelijke bescherming, bescherming door een design patent of beiden? De wet                                                                                                                 432  Application  of  Richard  Q.  Yardley,  493  F.2d  1389  (CCPA  1974).   433  G.  MYERS,  Principles  of  intellectual  property  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  2008,  

276   434  Art.  301  (d)  U.S.C.  17("Nothing  in  this  title  annuls  or  limits  any  rights  or  reme-­‐  dies  under  any  other   Federal  statute");  N.  MILCH,  “protection  of  utilitarian  works  of  art:  the  design  patent/copyright  concundum”,   Colum.-­‐VLA  J.L.  &  Arts  1985-­‐1986,  (211)  219  

 

104  

probeerde deze vraag te beantwoorden met als grondslag de beslissing van de Supreme Court in Mazer v Stein.435

2.4 Mazer v. Stein In de zaak Mazer v. Stein436 is het Supreme Court ingegaan op de vraag of de Copyright Act bescherming bood aan modellen opgenomen in commerciële producten. Mazer betrof een beeldje van een dansende figuur dat in het Copyright Office geregistreerd was als een sculptuur, maar eigenlijk werd het beeldje gebruikt als basis van een tafellamp met elektrische bedrading, stopcontacten en aangehechte lampenkappen.437

Figuur 23: Het Stein Statuete De vermeende inbreukmaker betoogde dat het bestaan van design patent acts, de beschikbaarheid van auteursrechtelijke bescherming uitsloot voor de lamp. De rechtbank verwierp dit argument en benadrukte dat het feit dat het model van de lamp in aanmerking komt voor octrooibescherming het niet uitsluit van auteursrechtelijke bescherming als een ‘work of art’. De rechtbank oordeelde als volgt:

                                                                                                                435  N.  MILCH,  “protection  of  utilitarian  works  of  art:  the  design  patent/copyright  concundum”,  Colum.-­‐VLA  J.L.  

&  Arts  1985-­‐1986,  (211)  219;  D.  BREAN  “Enough  is  enough:  time  to  eliminate  design  patents  and  rely  on  more   appropriate  copyright  and  trademark  protection  for  product  designs”,  Tex.  Intell.  Prop.  L.J.  2007-­‐2008,  (325)   331.   436  Mazer  v  Stein,  347  U.S.  201  (S.  Ct.,  1954).   437  N.  MILCH,  “protection  of  utilitarian  works  of  art:  the  design  patent/copyright  concundum”,  Colum.-­‐VLA  J.L.   &  Arts  1985-­‐1986,  (211)  219.  

 

105  

“we do hold that the patentibility of the statuettes, fitted as lamps or unfitted, does not bar copyright as works of art. Neither the Copyright Statute nor any other says that because a thing is patentable it may not be copyrighted. We should not so hold.”438 De Mazer regel werd gecodificeerd in de Copyright Act van 1976. De wet heeft uitdrukkelijk verklaard dat het model van een gebruiksvoorwerp in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming, zoals illustraties, grafische voorstellingen of sculpturele werken.439

2.5 Separability requirement Originele designs voor gebruiksvoorwerpen zijn alleen beschermbaar als de kenmerken van het design afzonderlijk identificeerbaar zijn en onafhankelijk van de functionele aspecten van het gebruiksvoorwerp kunnen bestaan. De separability requirement vereist dat het model van een voorwerp los staat van elke functionele overweging voordat het auteursrechtelijke bescherming kan verkrijgen. Elk model dat niet in staat is los van zijn functie te bestaan, kan niet auteursrechtelijk beschermd worden.440 In de praktijk kan het moeilijk zijn om de creatieve elementen van het model te onderscheiden van de functionele kenmerken van het product. Door deze eis is auteursrechtelijke bescherming beperkt tot deze modellen van producten die eerder een kunstwerk zijn dan een consumentenproduct. Omdat de creatieve en functionele elementen niet steeds fysiek kunnen gescheiden worden, hebben de rechtbanken verschillende tests bedacht om te bepalen of een ontwerp ‘conceptually separable’ is van het voortbrengsel waarin het wordt belichaamd.441 Veel rechtbanken interpreteerden en pasten de separability vereiste toe op een verschillende manier.

                                                                                                               

438  G.  MYERS,  Principles  of  intellectual  property  law:  a  concise  hornbook,  St.  Paul  (Minn.),  Thomson  West,  

2008,  275.;  D.  BREAN,  “Enough  is  enough:  time  to  eliminate  design  patents  and  rely  on  more  appropriate   copyright  and  trademark  protection  for  product  designs”,  Tex.  Intell.  Prop.  L.J.  2007-­‐2008,  (325)  332.   439  Art.  102  (a)  U.S.C.  17.   440  Art.  101  U.S.C.  17.   441  D.  BREAN,  “Enough  is  enough:  time  to  eliminate  design  patents  and  rely  on  more  appropriate  copyright   and  trademark  protection  for  product  designs”,  Tex.  Intell.  Prop.  L.J.  2007-­‐2008,  (325)  339;  P.  SAIDMAN,  “The   glass  slipper  approach  to  protecting  industrial  designs  or  when  the  shoe  fits  wear  it”,  U.  Balt.  L.  Rev.  1989-­‐ 1990,  (167)  170.  

 

106  

2.5.1 De Kieselstein-Cord benadering In Kieselstein-Cord v. Accesories by Pearl, Inc442 was de eiser de ontwerper van riemgespen gemaakt van edele metalen, waaronder goud en zilver. Een van de gespen, het Winchester model was een commercieel succes en kon rond de nek of elders op het lichaam naast de taille gedragen worden. Twee bijzondere soorten van gespen, het Winchester en Vaquero model werden toegelaten tot de permanente collectie van het Metropoltian Museum of Art. Het Vaquero model combineerde art nouveau invloeden met Spaanse architectuur en het Winchester model gaf de kolf van een antiek Winchester geweer weer. De rechter oordeelde dat de sculpturale kenmerken opgenomen in de gespen gevallen van kunst zijn die toegepast zijn op de gesp. De inbreukmaker maakte exacte kopieën van de gespen van de eiser maar gebruikte andere metalen dan goud en zilver. De originele en creatieve kenmerken van het model waren verder gegaan dan wat functioneel nodig is om je broek op te houden en waren meer dan slechts variaties van de basisvorm en structuur van een riemgesp. De gespen zijn afneembaar en konden gebruikt worden als aparte sieraden. De rechtbank besliste daarom dat de gespen conceptueel scheidbaar zijn: “… primary ornamental aspect of the Vaquero and Winchester buckles is conceptually separable from their subsidiary utilitarian function”443

2.5.2 De Brandir benadering De zaak Brandir International Inc v Cascade Pacific Lumber Co444 betreft een uit één stuk golvend fietsenrek gemaakt van gebogen buizen geïnspireerd door een minimalistische sculptuur van draad: het Ribbon Rack.

                                                                                                                442  Kieselstein-­‐Cord  v.  Accessories  by  Pearl,  Inc.  632  F.2d  989  (2d  Cir.  1980).  

443  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,  

2010,  236;  D.  BREAN  “Enough  is  enough:  time  to  eliminate  design  patents  and  rely  on  more  appropriate   copyright  and  trademark  protection  for  product  designs”,  Tex.  Intell.  Prop.  L.J.  2007-­‐2008,  (325)  340.   444  Brandir  International,  Inc.  v.  Cascade  Pacific  Lumber  Co.  834  F.2d  1142  (2d  Cir.  1987).  

 

107  

Figuur 24: Ribbon Rack van Brandir Het fietsenrek won de ‘Industrial Designers Society of America’ design award in 1980.445 De rechtbank paste de ‘conceptual separability’ test toe die stelde dat een productdesign slechts auteursrechtelijk beschermbaar was als het model conceptueel scheidbaar was van haar functionele aspecten. De rechtbank zei dat een model niet conceptueel scheidbaar was van de functionele aspecten indien de vorm en functie van het voorwerp met elkaar waren verweven. Dit strookte duidelijk niet met de realiteit van de industriële vormgeving waar vorm en functie worden vermengd gedurende het ontwerpproces, en de rechtbank wist dit. Bij de beslissing dat het Ribbon Rack niet in aanmerking kwam voor auteursrechtelijke bescherming, zei de rechtbank:446 “Where design elements can be identified as reflecting the designer’s artistic judgement exercised idependently of functional influences, conceptual separability exists.. (in this case), form and function were inextricably intertwined in the rack, its ultimate design being as much the result of utilitarian pressures as aesthetic choices. Judging from the awards that the rack has received, it would seem in fact that Brandir has achieved with the Ribbon rack the highest goal of modern industrial design- the harmonious fusion of function and aesthetics. Thus there remains no artistic element of the Ribbon rack that can be identified as separate and ‘capable of existing independently of the utilitarian aspects of the article.’”447

                                                                                                                445  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,  

2010,  238.   446  P.  SAIDMAN,  “The  glass  slipper  approach  to  protecting  industrial  designs  or  when  the  shoe  fits  wear  it”,  U.   Balt.  L.  Rev.  1989-­‐1990,  (167)  170.   447  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  238.  

 

108  

2.6 Het beschermde voorwerp Auteursrechtelijke bescherming is beschikbaar voor zeer uiteenlopende werken. Dit is niet verwonderlijk gezien de zeer ruime definitie van het beschermde voorwerp (subject matter). De huidige auteursrechtelijke bescherming strekt zich uit tot “original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now know or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device.”448 Meer in het bijzonder verleent het auteursrecht bescherming aan literaire werken waaronder boeken, tijdschriftartikelen, muzikale werken, dramatische werken, pantomimes en choreografische werken zoals dansopvoeringen en balletstukken, picturale, grafische en sculpturale werken zoals schilderijen, posters, kaarten, films en audiviovisuele werken, liedjes en ornamentele modellen van gebruiksvoorwerpen zoals een lamp.449 Auteursrecht beschermt de creatieve uitdrukking van een idee, niet het idee zelf.450 In tegenstelling tot een tastbare illustratie of beschrijving worden ideeën, procedures, methoden, systemen, processen, principes, inzichten en ontdekkingen niet beschermd door het auteursrecht.451 Er kan bijvoorbeeld geen auteursrecht verkregen worden voor een wiskundige formule die uitgelegd wordt in een wiskundige tekst, ook al komt de tekst zelf wel in aanmerking voor bescherming als een literair werk. Wiskundige formules zijn de bouwstenen van de wetenschap en techniek en moeten vrij ter beschikking staan. Anders gezegd houdt het auteursrecht op een boek geen beletsel in voor het publiek om gebruik te maken van wat het boek leert.452

                                                                                                                448  Art.  102  U.S.C.  17.  

449  M.  ROPSKI  en  M.  KLINE,  “A  primer  on  intellectual  property  rights:  the  basics  of  patents,  trademarks,  

copyrights,  trade  secrets  and  related  rights”,  Alb.  L.  Rev.  1985-­‐1986,  (405)  423.   450  art.  302  U.S.C.  17;  B.  KUGLER  en  C.  MUELLER,  “A  fresh  perspective  on  design  patents”,  The  Colorado  lawyer   2009,  (71)  75.   451  N.  MILCH,  “protection  of  utilitarian  works  of  art:  the  design  patent/copyright  concundum”,  Colum.-­‐VLA  J.L.   &  Arts  1985-­‐1986,  (211)  212.   452  M.  ROPSKI  en  M.  KLINE,  “A  primer  on  intellectual  property  rights:  the  basics  of  patents,  trademarks,   copyrights,  trade  secrets  and  related  rights”,  Alb.  L.  Rev.  1985-­‐1986,  (405)  424.  

 

109  

2.7 De beschermingsvoorwaarden Artikel 102 van de Copyright Act vereist dat een werk origineel is en vastgelegd is in een tastbaar medium(fixed in a tangible medium of expression).

2.7.1 Originaliteit - Feist doctrine Het Supreme Court heeft in Feist Publications, Inc v Rural Telephone Service Co453 de vereiste van originaliteit als volgt opgevat: ‘Origineel’ zoals de term wordt gebruikt in het auteursrecht betekent dat het werk onafhankelijk werd gecreëerd door de auteur (in tegenstelling tot gekopieerd van andere werken) en dat ze over een minimale mate van creativiteit beschikt. Het vereiste niveau van creativiteit is extreem laag, zelfs een beetje kan volstaan. Originaliteit betekent niet nieuwheid. Een werk kan origineel zijn ook al lijkt het op andere werken, zolang de gelijkenis toevallig is en niet het resultaat is van kopiëren.454 De moeilijkheid met het criterium van originaliteit is het niveau van creativiteit dat vereist is. Dit is misschien geen relatief hoog niveau, toch zullen sommige productdesigns deze minimale drempel van creativiteit niet bereiken.455 De vereiste van originaliteit voor auteursrechten is veel makkelijker te voldoen dan de eisen van originality, novelty en nonobviousness waaraan moet voldaan worden om een geldig design patent te verkrijgen.456

2.7.2 Vastgelegd in een tastbaar medium (fixed in a tangible medium)

                                                                                                                453  Feist  Publications,  Inc.,  v.  Rural  Telephone  Service  Co.,  499  U.S.  340  (1991).   454  D.  BREAN,  “Enough  is  enough:  time  to  eliminate  design  patents  and  rely  on  more  appropriate  copyright  

and  trademark  protection  for  product  designs”,  Tex.  Intell.  Prop.  L.J.  2007-­‐2008,  (325)  338.   455  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  242.   456  D.  BREAN,  “Enough  is  enough:  time  to  eliminate  design  patents  and  rely  on  more  appropriate  copyright   and  trademark  protection  for  product  designs”,  Tex.  Intell.  Prop.  L.J.  2007-­‐2008,  (325)  339.  

 

110  

De tweede vereiste voor auteursrechtelijke bescherming is dat het werk dient vast gelegd te zijn in een tastbaar medium (fixed in a tangible medium of expression). Een werk wordt vastgelegd of ‘fixed’ door bijvoorbeeld te typen, schrijven, elektronisch opnemen, fotograferen, schilderen of te beeldhouwen. De Copyright Act verwijst naar vastlegging in een tastbaar medium zodat het werk meer dan van voorbijgaande duur is (‘more than transitory duration’). Met een ‘tangible medium of expression’ wordt een stuk papier, een cassette, een fotografische film, een canvas, klei of steen zijn, met andere worden alles waarop een werk ‘fixed’ of vastgelegd kan worden.457

2.8 Inbreuk op het auteursrecht Een eiser in een zaak betreffende de inbreuk op een auteursrecht moet aantonen dat de verweerder werkelijk gekopiëerd heeft of toegang had tot het auteursrechtelijk beschermde werk en dat er een substantiële gelijkenis (substantial similarity) bestaat tussen de werken van de eiser en de vermeende inbreukmaker. Wanneer het directe bewijs van toegang niet beschikbaar is, mogen de rechtbanken de toegang afleiden uit de opvallende gelijkenissen (striking similarities) tussen de bestreden werken. Toch blijft het moeilijk om het bewijs van inbreuk te leveren aangezien de substantial similarity standaard heel vaag is.458 Het punt waarop de gelijkenis (similarity) tussen het verdachte en auteursrechtelijk beschermde werk groot genoeg is om een inbreuk uit te maken is willekeurig, maar de test is opzettelijk vaag gehouden zodat de rechterlijke instanties zelf kunnen uitmaken welke uitdrukkingen in een werk auteursrechtelijk beschermbaar zijn.459 Een inbreuk op het auteursrecht vindt dus plaats wanneer voor een ordinary observer de werken substantially similar lijken. Wanneer het daarentegen gaat over een inbreuk op een design patent is de bewijslast niet zo zwaar. Een schending van een design patent wordt bewezen aan de hand van diezelfde

                                                                                                                457  M.  ROPSKI  en  M.  KLINE,  “A  primer  on  intellectual  property  rights:  the  basics  of  patents,  trademarks,  

copyrights,  trade  secrets  and  related  rights”,  Alb.  L.  Rev.  1985-­‐1986,  (405)  424.   458X.,  “Dual  copyright  and  design  patent  protection:  works  of  art  and  ornamental  designs”,  St.  John’s  L.  Rev.   1974-­‐1975,  (543)  550;    N.  MILCH,  “Protection  of  utilitarian  works  of  art:  the  design  patent/copyright   concundum”,  Colum.-­‐VLA  J.L.  &  Arts  1985-­‐1986,  (211)  219.   459  D.  BREAN,  “Enough  is  enough:  time  to  eliminate  design  patents  and  rely  on  more  appropriate  copyright   and  trademark  protection  for  product  designs”,  Tex.  Intell.  Prop.  L.J.  2007-­‐2008,  (325)  348.  

 

111  

standaard met de uitzondering dat een octrooihouder de toegang noch het werkelijke kopiëren moet bewijzen.460

2.8.1 ordinary observer Er heerst echter enige discussie over wie beschouwd moet worden als een ordinary observer. Wanneer een werk gericht is op een specifieke doelgroep in plaats van op een breed publiek, legt de overheersende benadering bij de rechtbanken de nadruk op de indruk dat het verdachte werk heeft op die doelgroep. Wanneer bijvoorbeeld een werk speciaal gericht is op kinderen dan moet de gelijkenis beoordeeld worden vanuit het perspectief van de kinderen.

2.8.2 Fair use Degene die wordt beschuldigd van schending van een auteursrecht kan zichzelf verdedigen door middel van de fair use doctrine. Artikel 107 U.S.C. 17 bepaalt dat fair use van een auteursrechtelijk beschermd werk voor doeleinden zoals kritiek, commentaar, nieuws, onderwijs (met inbegrip van veelvoudige kopieën voor gebruik in de klas), wetenschap of onderzoek, geen inbreuk uitmaken op het auteursrecht. Om te bepalen of het gebruik van een werk in een specifiek geval, een fair use is, somt de wet in artikel 107 U.S.C. 17, vier factoren op waarmee rekening moet gehouden worden461: “(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and

                                                                                                                460  X.,  “Dual  copyright  and  design  patent  protection:  works  of  art  and  ornamental  designs”,  49  St.  John’s  L.  Rev.  

1974-­‐1975,  (543)  550;    N.  MILCH,  “Protection  of  utilitarian  works  of  art:  the  design  patent/copyright   concundum”,  Colum.-­‐VLA  J.L.  &  Arts  1985-­‐1986,  (211)  219.   461D.  BREAN,  “Enough  is  enough:  time  to  eliminate  design  patents  and  rely  on  more  appropriate  copyright  and   trademark  protection  for  product  designs”,  Tex.  Intell.  Prop.  L.J.  2007-­‐2008,  (325)  350-­‐351.  

 

112  

(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.”462 Uiteindelijk zal het succes van een fair use verweer afhangen van de mate waarin het verdachte gebruik ‘transformatief’ is. Transformatieve toepassingen zijn die gebruiken die de neiging hebben om een ander doel te dienen, of voegen een nieuwe betekenis toe aan het werk. Op die manier stimuleren transformatieve werken het doel van het auteursrechtelijk systeem, namelijk bevorderen van de artistieke vooruitgang. Hoe transformatiever het nieuwe werk, hoe minder het belang van de andere factoren, zoals commercialiteit, dat zou kunnen opwegen tegen de vaststelling van fair use. Design patents daarentegen verschaffen veel sterkere exclusieve rechten die niet gekenmerkd worden door een fair use verweer.463

2.9 Registratie Auteursrecht ontstaat automatisch van zodra een werk is vastgelegd in een tastbare vorm (fixed in a tangible form). Formaliteiten zoals registratie zijn dus niet vereist. Registratie is slechts een optionele formaliteit maar het is makkelijk en goedkoop.464 Juridische bijstand bij de voorbereiding van design octrooiaanvragen daarentegen is een praktische noodzaak en kan duizenden euro’s kosten.465

2.10 Exclusieve rechten Auteursrechtelijke bescherming houdt ook de toekenning in van een reeks exclusieve rechten aan de auteur van een creatief werk. Een ontwerper die auteursrechtelijke bescherming verkrijgt heeft recht op de volgende exclusieve rechten:

                                                                                                                462  Art.  107  U.S.C.  17.   463  art.  107  U.S.C.  17;  D.  BREAN,  “Enough  is  enough:  time  to  eliminate  design  patents  and  rely  on  more  

appropriate  copyright  and  trademark  protection  for  product  designs”,  Tex.  Intell.  Prop.  L.J.  2007-­‐2008,  (325)   350-­‐351.   464  N.  MILCH,  “Protection  of  utilitarian  works  of  art:  the  design  patent/copyright  concundum”,  Colum.-­‐VLA  J.L.   &  Arts  1985-­‐1986,  (211)  212.   465  N.  MILCH,  “Protection  of  utilitarian  works  of  art:  the  design  patent/copyright  concundum”,  Colum.-­‐VLA  J.L.   &  Arts  1985-­‐1986,  (211)  212.  

 

113  

“(1) to reproduce the copyrighted work in copies (…); (2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work; (3) to distribute copies (…) of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending; (4) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and motion pictures and other audiovisual works, to perform the copyrighted work publicly;”466 De twee belangrijkste rechten zijn deze van reproductie en het maken van afgeleide werken. Een afgeleid werk (“derivated work”) wordt in artikel 101 U.S.C. 17 gedefinieerd als volgt: “a work based upon one or more preexisting works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which a work may be recast, transformed, or adapted. A work consisting of editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications which, as a whole, represent an original work of authorship, is a "derivative work". Het ontwerpproces houdt het gebruik in van reeds bestaande werken. Het verlenen aan een enkele rechthebbende van het recht om afgeleide werken te beheersen kan te beperkend zijn voor toekomstige ontwerpactiveit. Verschillende Amerikaanse juristen hebben daarom opgeroepen tot een beperking van dat recht en stellen dat slechts een beetje bescherming moet worden geboden.467 Een design patent daarentegen verleent de eigenaar “the right to exclude others from making, using, or selling the design throughout the United States”.468

2.11 De beschermingsduur                                                                                                                 466  Art.  106  U.S.C.  17.  

467  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  245.   468  Art.  154  (a)(1)  U.S.C.  35.  

 

114  

Voor werken gecreëerd na 1 januari 1978 geldt de bescherming onder de Amerikaanse Copyright Act tot zeventig jaar na het overlijden van de auteur.469

AFDELING 3: TRADEMARK en TRADE DRESS

3.1. Trademark en trade dress onder de Lanham Act In tegenstelling tot copyright law en patent law is trademark law ingegeven door heel andere doelstellingen. Het doel van de trademark law bestaat er namelijk niet in om de creatie van nieuwe en betere trademarks te stimuleren.470 Trademark law beschermt de consument tegen verwarring die gecreëerd wordt door onjuiste of misleidende trademarks.471 Trademark law voorkomt dat anderen het trademark op zo’n wijze gebruiken dat het waarschijnlijk verwarring zal veroorzaken.472 Trademark wordt gedefinieerd in artikel 1127 U.S.C. 35: “The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof used by a person to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.” Een design kan herhalve door trademark beschermd worden wanneer het wordt gebruikt om een bepaalde fabricant of verkoper van goederen te identificiëren en zijn producten te onderscheiden. Trademark law is van toepassing op trademark. Traditioneel kan het daarbij gaan om tweedimensionale logo’s, namen en andere tekenen die de herkomst van een goed of dienst overbrengen.473

                                                                                                               

469  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,  

2010,  246.   470  V.R.  MOFFAT,  “Mutant  copyrights  and  backdoor  patents:  the  problem  of  overlapping  intellectual  property   protection”,  Berkeley  Tech.  L.J.  2004,  (1473)  1488.   471  M.S.  PEREZ,  “Reconciling  the  patent  act  and  the  lanham  act:  should  product  configurations  be  entitled  tot   rade  dress  protection  after  the  expiration  of  a  utility  or  design  patent?”,  Tex.  Intell.  Prop.  L.  J.  1995-­‐1996,  (383)   385.   472  V.R.  MOFFAT,  “Mutant  copyrights  and  backdoor  patents:  the  problem  of  overlapping  intellectual  property   protection”,  Berkeley  Tech.  L.J.  2004,  (1473)  1489.   473  B.  KUGLER  en  C.  MUELLER,  “A  fresh  perspective  on  design  patents”,  The  Colorado  lawyer  2009,  (71)  74.  

 

115  

De trademark rights die het uiterlijk van een product of de verpakking van het product beschermen worden aangeduid als trade dress rights.474 Trade dress rights beschermen de driedimensionale vormgeving. Coca-Cola® is een voorbeeld van trademark, en de vorm van het Coca-Cola flesje is een voorbeeld van trade dress.475 De basis van de trade dress bescherming is terug te vinden in de Lanham Act, waarin het volgende wordt gesteld: “(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which (A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or (B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person’s goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.”476

3.2 Inbreuk De unieke vorm van de wijnfles van Mogen David dient om de alcoholische dranken die door dat bedrijf worden geproduceerd te identificeren. Toen werd bewezen dat een fles van een concurrent met soortgelijke vorm hoogstwaarschijnlijk verwarring bij de consument teweegbracht, was de onderneming Mogen David in staat om de concurrent halt toe te roepen. Om inbreuk te bewijzen moet de eigenaar van een trade dress bewijzen dat het gebruik van het inbreukmakende trade dress bij de consument tot verwarring kan leiden over de herkomst van het product. De bescherming voorkomt niet de imitatie van producten, maar gaat de verwarring en                                                                                                                 474  D.  CROUCH,  “A  trademark  justification  for  design  patent  rights”,  Harv.  J.L.  &  Tech  2010,  (1)  26.  

475  B.  KUGLER  en  C.  MUELLER,  “A  fresh  perspective  on  design  patents”,  The  Colorado  lawyer  2009,  (71)  74.   476  Lanham  Act    of  1946  §43;  art.  1125  (a)  U.S.C.  15.  

 

116  

misleiding van consumenten tegen.477 De wijnfles van Mogen David kan ook beschermd worden door een design patent, omdat het een nieuw, origineel en decoratief model is voor een voortbrengsel.

3.3 Cumulatie van bescherming: Mogen David Wine Corp De cumulatie van bescherming door de trademark law en bescherming via andere beschermingssystemen is toegelaten. Een design patent en trademark kunnen verkregen worden voor hetzelfde voorwerp. In Mogen David Wine Corp478 ging het over de eventuele mogelijkheid van bescherming door trademark voor de vorm van een wijn karaf die reeds beschermd werd door een design patent.479 De rechtbank meende dat de onderliggende doelen en concepten van design patents en trademarks ontegensprekelijk verschillen en zag daarom niet in waarom de twee beschermingssystemen niet gelijktijdig zouden kunnen bestaan.480

Figuur 25: Design patent No. D158.213

Figuur 26: Trademark Reg. No. 73, 406

                                                                                                                  477  P.J.  SAIDMAN,  “The  glass  slipper  approach  to  protecting  industrial  designs  or  when  the  shoe  fits  wear  it”,  U.  

Balt.  L.  Rev.  1989-­‐1990,  (167)  171.   478  Mogen  David  Wine  Corp,  328  F.2d  925  (CCPA,  1964).   479  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  248.   480  MPEP  §1512.  

 

117  

3.4 Secondary meaning vereiste Om trade dress bescherming te verkrijgen moet aan twee vereisten voldaan zijn: 1) De trade dress moet nonfunctional zijn en 2) inherently distinctiveness (onderscheidend vermogen) bezitten of secondary meaning hebben verworven.481 De vereiste van distinctiveness houdt in dat de trade dress het mogelijk moet maken om de herkomst van de goederen te achterhalen. Deze distinctiveness kan inherent aanwezig zijn of kan ontstaan doordat het product secondary meaning verwerft. Om aan te tonen dat de trade dress inherente distinctiveness bezit, wordt het product vergeleken met concurrerende producten om haar unieke karakter aan te duiden.482 Een van de nadelen van trade dress bescherming is namelijk de vereiste dat secondary meaning moet worden bewezen. In 2000 was het Supreme Court in Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc483 van mening dat trade dress, in tegenstelling tot de traditionele trademark, nooit een inherent onderscheidend vermogen (distinctiveness) kan bezitten en daarom is het bewijs van secondary meaning vereist.484 Secondary meaning wordt verkregen wanneer consumenten na verloop van tijd door gebruik en reclame, de trade dress (de vorm van het product) associëren met de herkomst van het product. Wanneer mensen deze associatie maken betekent dat dat de vorm van het product een ‘secondary meaning’ heeft bovenop zijn ‘primary meaning’. Wanneer mensen de fles bekijken en kunnen zeggen “ik weet wat het is” of “ik weet waar het vandaan komt”, zonder toevlucht te zoeken naar het label, dan is er sprake van secondary meaning. Door de vorm van de fles kan de herkomst van de goederen achterhaald worden.485

                                                                                                                481  D.  BREAN,  “Enough  is  enough:  time  to  eliminate  design  patents  and  rely  on  more  appropriate  copyright  

and  trademark  protection  for  product  designs”,  Tex.  Intell.  Prop.  L.J.  2007-­‐2008,  (325)  342.   482  D.  BREAN,  “Enough  is  enough:  time  to  eliminate  design  patents  and  rely  on  more  appropriate  copyright   and  trademark  protection  for  product  designs”,  Tex.  Intell.  Prop.  L.J.  2007-­‐2008,  (325)  342.   483  Wal-­‐Mart  Stores,  Inc.  v.  Samara  Brothers,  Inc.  529  U.S.  205  (2000).   484  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.   485  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.  

 

118  

Een goed voorbeeld van secondary meaning is alweer de wijnfles van Mogen David die, wanneer ze voor het eerst geïntroduceerd werd, een gewone wijnfles was zoals een ander. Na lange en intensieve reclamevoering en gebruik associeerden de consumenten de vorm van de fles met Mogen David. Na verloop van tijd verwierf de wijnfles aldus het onderscheidend vermogen dat nodig was om een waardevolle trade dress bescherming te verkrijgen, die de fles beschermt tegen andere flessen die waarschijnlijk verwarring zouden veroorzaken.486 Dit betekent in feite dat de vorm van een product bekend moet zijn opdat het bescherming kan verkrijgen. Omdat geen enkel product deze bekendheid heeft wanneer het voor het eerst op de markt wordt geïntroduceerd, kost het tijd, inspanningen en investeringen om deze bekendheid te verwerven. Zolang het product deze bekendheid niet verwerft kan het niet worden beschermd door trade dress rights.487 Een manier om de trademark bescherming van een product aan te vullen is door het aanvragen van een design patent voor dat product. Door de toekenning van het design patent komt de octrooihouder een veertienjarig durend monopolie toe om het product dat het design belichaamd te verkopen. Indien gedurende de levensduur van het design patent het design bekend genoeg is zodat het distinctiveness verwerft, dan is trade dress bescherming mogelijk. Doorgaans duurt het jaren alvorens een design distinctiveness verwerft, een design patent kan het product lang genoeg beschermen totdat distinctiveness is bekomen. Apple, Inc. bijvoorbeeld verkreeg eerst een design patent voor zijn iPod® en nadien een trademark registratie voor diezelfde muziekspeler.488

3.5 Functionality doctrine Trade dress bescherming is daarnaast onderhevig aan een tweede hindernis. De functionele kenmerken van het productdesign worden niet beschermd. Het fundamentele principe is dat de functionele aspecten van het product geen trademark of trade dress bescherming zullen                                                                                                                

486  P.  SAIDMAN,  “The  glass  slipper  approach  to  protecting  industrial  designs  or  when  the  shoe  fits  wear  it”,  19  

U.  Balt.  L.  Rev.  1989-­‐1990,  (167)  171.   487  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.   488  B.  KUGLER  en  C.  MUELLER,  “A  fresh  perspective  on  design  patents”,  The  Colorado  lawyer  2009,  (71)  75.  

 

119  

verkrijgen uit vrees dat een dergelijke bescherming de toegang van concurrenten tot de markt zou belemmeren.489 Er is sprake van functionaliteit wanneer de kenmerken van het product essentieel zijn voor het gebruik of doel van het voorwerp.490 In Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.491 werd geoordeeld dat een fabrikant geen trade dress bescherming verkreeg voor de vorm van een fles indien deze vorm een functioneel voordeel verschafte. De vorm creëert een functioneel voordeel wanneer het door de vorm bijvoorbeeld mogelijk wordt gemaakt om de flessen makkelijker te stapelen.492 In de zaak TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.493 heeft het Supreme Court geoordeeld dat het veermechanisme dat ervoor zorgde dat straatborden sterke winden konden weerstaan, niet kon worden beschermd door trade dress omdat het mechanisme voorheen reeds werd beschermd door een utility patent. Volgens het hof is het feit dat voorheen reeds utility patents verkregen waren een sterke aanwijzing dat de kenmerken van het design functioneel waren.494

                                                                                                               

489  U.  SUTHERSANEN,  Design  law:  European  Union  and  United  States  of  America,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,  

2010,  249.   490  D.  BREAN,  “Enough  is  enough:  time  to  eliminate  design  patents  and  rely  on  more  appropriate  copyright   and  trademark  protection  for  product  designs”,  Tex.  Intell.  Prop.  L.J.  2007-­‐2008,  (325)  344.   491  Qualitex  Co.  Jacobson  Products  Co.,  115  S.  Ct.  1300  (1995).   492  U.SUTHERSANEN,  Design  law:  european  union  and  united  states  of  america,  Londen,  Sweet  &  Maxwell,   2010,  250.   493  TrafFix  Devices  v.  Marketing  Displays,  532  U.S.  23  (2001).   494  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.  

 

120  

Figuur 27: Utility patent

Figuur 28: Straatbord met vering

We kunnen concluderen dat wanneer uw productdesign secondary meaning heeft verworven (bijvoorbeeld de “gouden bogen” van McDonalds®, en de fles Vodka van Absolute® ) en nonfunctional is, dan bent u de eigenaar van een zeer waardevol recht van intellectuele eigendom. Maar voor de meeste industriële vormgeving is het bijna onmogelijk om dergelijke status te verwerven.495

3.6 De beschermingsduur De beschermingsduur van een design patent bedraagt 14 jaar vanaf verleningsdatum (date of issuance). In tegenstelling tot de meeste andere vormen van intellectuele eigendom gelden trade dress rights voor onbepaalde duur, zolang de eigenaar van het merk het merk gebruikt in de interstatelijke handel.496

AFDELING 4: PRAKTIJKVOORBEELDEN Naast bescherming door middel van design patents zijn er dus nog manieren om een passende en effectieve modelbescherming te verkrijgen. Dit hoofdstuk heeft aangetoond dat modellen kunnen worden beschermd op grond van alle drie de beschermingssystemen, met enkele belangrijke praktische en juridische verschillen. Het front of grille van een auto kan bijvoorbeeld beschermd worden door een design patent wanneer het model nieuw, nonobvious en non-useful is. Het kan ook beschermd worden via copyright law wanneer het origineel is en vastgelegd is in een tastbaar medium, en trademarkbescherming is mogelijk wanneer de herkomst kan worden achterhaald.497 Ontwerpers en producenten hebben in het verleden gebruik gemaakt van deze drie verschillende manieren om modellen te beschermen.                                                                                                                

495  P.J.  SAIDMAN,  “The  crisis  in  the  law  of  designs”,  J.  Pat.  &  Trademark  Off.  Soc’y  2007,  301-­‐355.   496  B.  KUGLER  en  C.  MUELLER,  “A  fresh  perspective  on  design  patents”,  The  Colorado  lawyer  2009,  (71)  74.   497  V.R.  MOFFAT,  “Mutant  copyrights  and  backdoor  patents:  the  problem  of  overlapping  intellectual  property   protection”,  Berkeley  Tech.  L.J.  2004,  (1473)    1518.  

 

121  

In 1876 bijvoorbeeld verkreeg de Franse beeldhouwer Frederic Auguste Bartholdi een copyright registratie voor zijn vrijheidsbeeld. Daarnaast heeft Bartholdi ook een design patent verkregen voor datzelfde vrijheidsbeeld. In 1915 behaalde Coca-Cola een design patent voor zijn model voor de unieke Coca-Cola fles.498 Dat octrooi is inmiddels al lang verstreken.

Figuur 29: design patent voor de Coca-Cola fles Vandaag de dag beschermt het trademark law de karakteristieke driedimensionale vorm van deze fles. De reden waarom Coca-Cola de fles wil beschermen is niet om te voorkomen dat mensen de fles kopiëren, maar eerder om te voorkomen dat anderen de fles gebruiken om consumenten te misleiden door hen een concurrerend product te verkopen, terwijl ze denken dat het Coca-Cola is.499 Levis Strauss & Co, de fabricant van jeansbroeken die wereldwijd bekend is, beschermt zijn design net zoals Coca-Cola door trademark rights. Sinds 2001 heeft Levis zo’n 100 rechtszaken ingesteld tegen concurrenten wegens trademarkinbreuk. Levis zocht bescherming voor zijn

                                                                                                               

498  U.S.  Patent  No.  D48,160  (filed  aug.  18,  1915)   499  D.  BREAN  “Enough  is  enough:  time  to  eliminate  design  patents  and  rely  on  more  appropriate  copyright  and   trademark  protection  for  product  designs”,  Tex.  Intell.  Prop.  L.J.  2007-­‐2008,  (325)  354-­‐358  

 

122  

design met als doel verwarring bij de consument te voorkomen. Zijn trademark rights zijn tot nu toe adequaat en succesvol geweest.500

                                                                                                                500  D.  BREAN,  “Enough  is  enough:  time  to  eliminate  design  patents  and  rely  on  more  appropriate  copyright   and  trademark  protection  for  product  designs”,  Tex.  Intell.  Prop.  L.J.  2007-­‐2008,  (325)  359-­‐360.  

 

123  

CONCLUSIE Hoe wordt de vormgeving in de Verenigde Staten van Amerika beschermd? Deze rechtsvraag is dé rode draad doorheen deze meesterproef. Het opzet van deze meesterproef is dan ook het scheppen van een duidelijk beeld van de manier waarop modellen in de V.S. worden beschermd. Er wordt in overwegende mate ingegaan op de bescherming van modellen onder het Amerikaanse octrooisysteem. Een design patent kan verkregen worden voor elk new, original and ornamental design for an article of manufacture. De design patent law beschermt het uiterlijk, het uizicht, het voorkomen van een voortbrengsel, maar niet de functionele kenmerken van het model. Om het met de woorden van het MPEP te zeggen wordt de manier waarop een voorwerp werkt, beschermd via een utility patent, terwijl het uiterlijk van het voorwerp wordt beschermd door een design patent. In de context van design patents was er echter lange tijd onenigheid over de standaard die moet worden aangewend bij het bepalen van non-functionality. Deze non-functionality vereiste is echter een belangrijk element inzake modellenbescherming en is in feite een universele vereiste van de wetten die bescherming bieden aan modellen aangezien zowel de design patent law als de trademark law en copyright law enkel de niet-functionele kenmerken beschermen. Sinds de codificatie in 1952 van de geldigheidsvereiste van nonobviousness hebben rechtbanken geworsteld met de toepassing van deze vereiste in de context van modellen. Het fundamentele probleem is dat het in de eerste plaats nooit de bedoeling was om nonobviousness ook toe te passen op design patents. Aangezien nonovbiousness de grootste hindernis is bij het verkrijgen van bescherming door middel van een design patent ben ik van mening dat het beter zou zijn deze vereiste uit de design patent law te elimineren. Door de recente uitspraak in de Egyptian Goddess zaak is de mogelijkheid om design patents af te dwingen gewijzigd. Om een inbreuk aan te tonen moet de eigenaar van een design patent bewijzen dat de ordinary observer die vertrouwd is met de prior art zou oordelen dat het vermeende inbreukmakende model hetzelfde is als het gepatenteerde model. Net zoals Perry Saidman ben ook ik voorstander om de rechspraak in overeenstemming te brengen met de

 

124  

rechtspraak van het Surpreme Court in Gorham en aldus Gorham’s ordinary observer test opnieuw in te voeren. Het is alleen dan dat ontwerpers de vereiste bescherming zullen verkrijgen die de Patent Act op het oog had. Tevens wordt in deze meesterproef de bescherming van modellen onder de beschermingsregimes Copyright law en Trademark law uitgelicht en er kunnen zowel gelijkenissen als verschillen tussen deze beschermingssystemen worden gevonden. Onder invloed van de uitbreiding van de intellectuele eigendomsrechten kunnen design patents onafhankelijk of in combinatie met bescherming door middel van trade dress of copyright worden aangewend om de nieuwe kenmerken van een product te beschermen en om barrières op te werpen tegen concurrenten.

 

125  

BIBLIOGRAFIE WETGEVING INTERNATIONAAL RECHT Het verdrag tot samenwerking inzake octrooien van 19 juni 1970, http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct.pdf. Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/paris/pdf/trtdocs_wo020.pdf.

AMERIKAANS NATIONAAL RECHT American Inventors Protection Act van 1999, Pub. L. No. 106-113; http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/s1948gb1.pdf . Lanham Act van 1946. Leahy-Smith America Invents Act, Pub. L. No. 112-29, 125 Stat. 284 (2011). Design Patent Act van 29 augustus 1842. Design Patent Act van 2 maart 1861. Titel 37 Code of Federal Regulations 37 C.F.R.

 

126  

Titel 7 United States Code 7 U.S.C. Titel 15 United States Code 15 U.S.C. Titel 17 United States Code 17 U.S.C. Titel 35 United States Code 35 U.S.C. United States Constitution U.S. CONST. RECHTSPRAAK Application of Richard Q. Yardley, 493 F.2d 1389 (CCPA 1974). Arc'teryx Equipment, Inc. v. Westcomb Outerwear, Inc., 89 USPQ 2d 1894, 1895 (D. Utah 2008). Best Lock v. Ilco Unican, 94 F.3d 1563 (Fed. Cir., 1996). Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989). Brandir International, Inc. v. Cascade Pacific Lumber Co. 834 F.2d 1142 (2d Cir. 1987). Design, Inc v. Emerson Co, 168 USPQ 519 (S.D. Tex., 1970). Durling v. Spectrum Furniture Co., 101 F.3D 100, 103 (Fed. Cir. 1996).

 

127  

Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 498 F.3d 1354 (Fed.Cir.2007). Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008). Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991). Goodyear Tire & Rubber Co. v. Hercules Tire & Rubber Co. 162 F.3d 1113, 1116-17 (Fed. Circ. 1998). Graham v. John Deere Co 383 U.S. 1 (S. Ct., 1966). Horwitt v. Longines Wittnauer Watch Co, 388 F. Supp. 1257 (S.D.N.Y 1975). Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248 (1850). Imazio Nursery Inc. v. Dania Greenhouses (1995) 69 F 3d 1560. In re Bartlett, 300 F.2d 942; 133 USPQ 204 (CCPA 1962). In re Carter, 213 USPQ 625 (CCPA, 1982). In re Carletti, 328 F.2d 1020, 1022, 140 USPQ 653, 654 (CCPA 1964). In re Garbo, 287 F.2d 192, 129 USPQ 72 (CCPA 1961). In re Freeman, 23 App. D.C. 226 (App. D.C. 1904). In re Hubry, 153 USPQ 61 (CCPA, 1967). In re Laverne, 356 F.2d 1003 (CCPA 1966).

 

128  

In re Nalbaldian , 211 USPQ 782, 784 (CCPA 1981). In re Stevens, 173 F.2d 1015, 81 USPQ 362 (CCPA 1949). In re Webb, 916 F.2d 1553, 1558, 16 USPQ2d 1433, 1436 (Fed. Cir. 1990). In re Zahn, 204 USPQ 988 (CCPA 1980). Jaybee Mfg. Corp. v. Ajax Hardware Mfg. Corp., 287 F.2d 228 (9th Cir. 1961). Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc. 632 F.2d 989 (2d Cir. 1980). LA Gear Inc, 12 USPQ 2d 1001, 1007 (S.D.N.Y.,1989). Litton Systems Inc v. Whirlpool corp, 728 F.2d 1423 (Fed. Circ., 1984). Louis Dejonge & Co. v. Breuker & Kessler Co, 235 U.S. 33 (1914). Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996). Mazer v. Stein, 347 U.S. 201 (S. Ct., 1954). Minka Lightning, Inc. v. Craftmade Int’l, Inc., 2002 WL 1331883, at *3 (N.D. Tex. 2002). Mogen David Wine Corp, 328 F.2d 925 (CCPA, 1964). OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 43U.S.P.Q. 2d 1641 (Fed. Cir. 1997). Power Controls Corp. v. Hybrinetics, Inc., 806 F.2d 234 (Fed. Cir. 1986).

 

129  

Qualitex Co. Jacobson Products Co., 115 S. Ct. 1300 (1995). TrafFix Devices v. Marketing Displays, 532 U.S. 23 (2001). Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. 529 U.S. 205 (2000). RECHTSLEER BOEKEN ADELMAN, M.J., KLANCNIK, G.P. en RADER, R.R., Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 2008 , 357 p. DE VUYST, B., Handboek octrooien: een kort begrip voor juristen en wetenschappers, Brugge, Die Keure, 2006, 266 p. HALPERN, S.W., NARD, G.A. en PORT, K.L., Fundamentals of United States intellectual property law: copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 419 p. MADISON, M.J., BARNES, D.W. en NARD, C.A., The law of intellectual property, New York, Aspen, 2006, 972 p. MILLER, A.R. en DAVIS, M.H., Intellectual property patents, trademarks, and copyright in a nutshell, St. Paul (Minn.), Thomson West, 2007, 458 p. MUELLER, J.M., An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 485 p.

 

130  

MYERS, G., Principles of intellectual property law: a concise hornbook, St. Paul (Minn.), Thomson West, 2008, 380 p. SCHECHTER, R.E. en THOMAS, J.R., Intellectual property the law of copyrights, patents and trademarks, St. Paul (Minn.), Thomson West, 2003, 931 p. SCHECHTER, R.E. en THOMAS, J.R., Principles of patent law, St. Paul (Minn.), Thomson West, 2004, 460 p. SEVILLE, C., EU intellectual property law and policy, Cheltenham, Edwar Elgar, 2009, 431 p. STEENNOT, R., Internationaal economisch en financieel recht, Syllabus Rechten Universiteit Gent, 2011-2012. SUTHERSANEN, U., Design law: European Uunion and United States of America, Londen, Sweet & Maxwell, 2010, 278 p. TRITTON, G. en DAVIS, R., Intellectual property in Europe, London, Sweet & Maxwell, 2008, 1275 p. VANHEES, H., Recht van de intellectuele eigendom, Syllabus Rechten Universiteit Gent, 20122013. WILKHOF, N. en BASHEER, S., Overlapping intellectual property rights, Oxford, University Press, 2012, 600 p.

 

131  

TIJDSCHRIFTEN

ANSHER, B., “How to improve design patent prosecution techniques”, U.Balt. L. Rev. 19891990, 467-477. BURK, D.L. “From “First-to-Invent” to ‘First-to-File” – Changing Lanes in U.S. Patent Procedure?”, IIC 2011, 627-629. BURKE, W.R., “Evolution of the unobviousness standard: 35 U.S.C. § 103 for design patents”, U. Balt. L. Rev. 1989-1990, 324-332. BREAN, D., “Enough is enough: time to eliminate design patents and rely on more appropriate copyright and trademark protection for product designs”, Tex. Intell. Prop. L.J. 2007-2008, 325382. CARANI, C.V., “The new “extra-ordinary” observer test for design patent infringement-on a crash course with the supreme court’s precedent in Gorham v. White”, J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 2008-2009, 354-380. CHURCH, S., “The weakening of the presumption of validity for design patents: continued confusion under the functionality and matter of concern doctrines”, Ind. L. Rev 1997, 501-521. CROUCH, D., “A trademark justification for design patent rights”, Harv. J.L. & Tech. 2010, 1052. DU MONT, J.J., “A non-obvious design: reexaming the origins of the design patent standard”, Gonz. L. Rev. 2009-2010, 531-609. GASPAR, C., “The federal circuit locks down the ornamentality requirement: Best Lock v. Ilco Unican”, J. Corp. L. 1997-1998, 179-191.

 

132  

HUDSON, T., “A brief history of the development of design patent protection in the united states”, J.Pat. Off. Soc’y 1948, 380-381. FRYER, W., “Industrial design protection in the united states of america-present situation and plans for revision”, U. Balt. L. Rev. 1989-1990, 198-204. KLUTH, D., en LUNDBERG, S., “Design patents a new form of intellectual property protection for computer software”, J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 1988, 847- 848. KOWALCZYK, M., “Design patent infringement: post-Egyptian Goddess”, Journal of law, technology & policy 2010, 239-256. KUGLER, B. en MUELLER, C. “A fresh perspective on design patents”, The Colorado lawyer 2009, 71-77. LEASON, D., “Design patent protection for animated computer generated icons”, J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 2009, 580-593. LINDGREN, T.B., “The sanctity of the design patent: illusion or reality? Twenty years of design patent litigation since Comp v. Day-Brite Lighting, Inc., And Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.”, Okla. City U. L. Rev. 1985, 195-266. LOCKE, S.D., “Fifth avenue and the patent lawyer: strategies for using design patents to increase the value of fashion and luxury goods companies”, J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 2005-2006, 40-54. MICHAELSEN, A.L., “Design patents and obviousness-obvious to whom?”, J. Pat. Off. Soc’y 1970, 620-637.

 

133  

MILCH, N., “protection of utilitarian works of art: the design patent/copyright concundum”, Colum.-VLA J.L. & Arts 1985-1986, 211-245. MUELLER, J.M. en BREAN, D.H., “Overcoming the “impossible issue” of nonobviousness in design patents”, Ky. L.J. 2010-2011, 419-554. MOFFAT, V.R., “Mutant copyrights and backdoor patents: the problem of overlapping intellectual property protection”, Berkeley Tech. L.J. 2004, 1473-1532. MOTT, K.M., “The standard of ornamentality in the United States design patent law”, A.B.A. J. 1962, 548-552. PEREZ, M.S., “Reconciling the patent act and the lanham act: should product configurations be entitled tot rade dress protection after the expiration of a utility or design patent?”, Tex. Intell. Prop. L. J. 1995-1996, 383-414. PRALL, S., “The new test for design patent infringement is resulting in summary judgement rulings”, IP Litigator 2010, 1-5. ROPSKI, M. en KLINE, M., “A primer on intellectual property rights: the basics of patents, trademarks, copyrights, trade secrets and related rights”, Alb. L. Rev. 1985-1986, 405-435. RALSTON, W.T., “Foreign equivalents of the U.S. doctrine of equivalents: we’re playing in the same key but it’s not quite harmony”, Chi.-Kent J. Intell. Prop., 2006-2007, 177-197. SAIDMAN, P.J. en HINTZ, J.M., “The doctrine of functionality in design patent cases”, U. Balt. L. Rev. 1989-1990, 352-361. SAIDMAN, P.J., en SINGH, A., “The death of Gorham Co. v. White: killing it softly with Markman”, J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 2004, 792-813.

 

134  

SAIDMAN, P.J. en MONDRY, M.B., “Sneakers, design patents and summary judgments: opening a new era in the protection of consumer product designs”, J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 1989, 524-545. SAIDMAN, P.J., “Egyptian goddess exposed! But not in the buff(er)…”, J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 2008, 859-887. SAIDMAN, P.J., “Functionality and design patent validity and infringement”, J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 2009, 314-337. SAIDMAN, P.J., “The crisis in the law of designs”, J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 2007, 301355. SAIDMAN, P.J., “The glass slipper approach to protecting industrial designs or when the shoe fits wear it”, U. Balt. L. Rev. 1989-1990, 167-190. SAIDMAN, P.J., “What is the point of the point of novelty test for design patent infringement? Nail buffers and saddles: an analysis fit for en Egyptian Goddes”, J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 2008, 401-422. SHARPE, A., “Copyrights and design patents the common zone between”, Clev.-Marshall. L. Rev. 1962, 336-339. TAKENAKA, T., “Has the United States Adopted a First-to-File System Through America Invents Act? A Comparative Law Analysis of Patent Priority Under First-Inventor-to-File”, GRUR Int. 2012, 304-312. TORRANCE, A.W., “Beauty fades: an experimental study of federal court design patent aesthetics”, J. Intell. Prop. L. 2012, 389-408.

 

135  

TUSHNEF, R., “The eye alone is the judge: images and design patents”, J. Intell. Prop. l. 2012, 409-426. VACCA, R., “Design patents: an alternative when the standards of copyright are too high?”, S. Ill. U. L. J. 2007, 325-362. VIETZKE, L.L., “Software as the article of manufacture in design patents for icons”, AIPLA Q. J. 1993, 138-156. WRENN, G.J., “Federal intellectual property protection for computer software audiovisual look and feel: the lanham, copyright, and patent acts”, High Tech. L.J. 1989, 304-309. X., “Dual copyright and design patent protection: works of art and ornamental designs”, St. John’s L. Rev. 1974-1975, 543-575. X., “Leahy-Smith America Invents Act Revises U.S. Patent Law Regime”, Harv.L.Rev. 2012, 1290-1297. CARPENTER, J.D., “Intellectual property: the overlap between utility patents, plant patents, the PVPA, and trade secrets and the limitations on that overlap”, N.D.L.Rev. 2005, 174-198. VARIA USPTO, Manual of Patent Examination Procedure, 2010, http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep.htm . WIPO, WIPO intellectual Property Handbook: policy, law and use, 2004, http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/. INTERNETBRONNEN

 

136  

DATABANKEN http://home.heinonline.org/ INTERNETSITES FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/Innovatie_en_IE/Recht_van_ voorrang/. Patentlyo http://patentlyo.com/patent/2008/03/oakelys-sun- gla.html. United States patent and Trademark Office http://www.uspto.gov/

 

137