Webinar Merkenrecht Ernst-Jan Louwers 24 juni 2015
Wie zijn wij? Eindhoven
Den Haag
• Nichekantoor
• Ervaren en gespecialiseerd • To the point en no nonsense Protect and attack Enable and empower
Wij doen alleen waar we goed in zijn…
Agenda I. Ff opfrissen… II. (On)geldig merk? III. Inbreuk en grenzen aan bescherming IV. Verval en nietigheid V. Varia
Deel I Ff opfrissen…
Wat is een merk (niet)? Wel: • Onderscheidingsteken producten of diensten • Associaties…
Niet: • • • • • •
Teken zonder onderscheidend vermogen Beschrijvend teken Gebruikelijke aanduiding (soortnaam) Misleidend Strijd met openbare orde/goede zeden Strijd met Verdrag van Parijs (bijv. vlag van land)
Wet- en regelgeving • Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) • Verordening (EG) 207/2009 inzake Gemeenschapsmerk (GMVo)
• Richtlijn 2008/95/EG (merkenrichtlijn; MRl) • Schikking (en Protocol) van Madrid • Overeenkomst van Nice: classificatie
Hoe? Procedure… • Depot o Benelux merk (BVIE) o Gemeenschapsmerk (GMVo en MRl) o International (WIPO)
• Classificatie • Prioriteit 6 maanden na eerste depot
• Oppositie en nietigheid • Verval wegens non usus (niet normaal gebruik)
Procedure Benelux
Procedure OHIM
Procedure • Classificatie op basis van verdrag van Nice
• Beoordeling op absolute gronden • Evt. oppositie (voor inschrijving) • Evt. nietigheid (na inschrijving)
• 10 jaar
Symbolen… • Symbool hoeft niet maar kan wel verstandig zijn – niet misleiden! • Symbool ™ = enige waarde in US en UK voor “common law trademark” • Symbool ® = geregistreerd
Inbreuk • art. 2.20 BVIE • art. 9 GMVo • Uitleggen conform art. 5 MRl
Artikel 2.20 BVIE Merk geeft uitsluitend recht / verbodsrecht: a. identiek teken •
voor dezelfde waren of diensten als waarvoor merk is ingeschreven
b. identiek of overeenstemmend teken • •
voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten mits daardoor verwarring kan ontstaan, inhoudende gevaar van associatie met merk
Artikel 2.20 BVIE (vervolg) c. teken gelijk aan of overeenstemmend met bekend merk •
• •
waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor merk is ingeschreven indien merk bekend is binnen het Benelux-gebied door het gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie van merk
d. ander gebruik • • •
anders dan ter onderscheiding van waren of diensten zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie van merk
Artikel 2.20 BVIE Gebruik is met name: a. aanbrengen van teken op de waren of op hun verpakking b. aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken c. invoeren of uitvoeren van waren onder het teken d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame
Artikel 9 GMVo Uitsluitend recht/verbodsrecht: a. identiek teken • voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het Gemeenschapsmerk ingeschreven is
b. identiek of overeenstemmend teken • voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten • indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het Gemeenschapsmerk
Artikel 9 GMVo (vervolg) c. teken gelijk aan of overeenstemmend teken met bekend Gemeenschapsmerk • voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het Gemeenschapsmerk ingeschreven is • indien het een in de Gemeenschap bekend merk betreft • door het gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie van het oudere merk
Soortgelijkheid • Beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten: • rekening houden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken • onder meer aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (Canon-arrest)
Verwarring • Gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn • Globaal beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval • Zie bijv. HvJ EG 29 september 1998, zaak C-39/97 (Canon/Cannon); HvJ EG 22 juni 1999, zaak C-342/97 (Lloyds/Loint's)
Verwarring • Artikel 2.3 sub b BVIE: bij het publiek kan verwarring ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk • Indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. • De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan
Gelijkenis merk en teken • Visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens: • totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen • onder meer rekening houden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd)
Samengesteld merk • Totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJ EG 12 juni 2007, zaak C-334/05P (Limonchelo))
Samengesteld merk • Beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren: • met name de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen • door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen • bovendien: hoe verhouden de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar?
Samengesteld merk • Publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren • Consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk
Gemiddelde consument • Gemiddelde consument: • redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig • aandachtsniveau van gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat
•
Zie bijv. arrest HvJ EG 22 juni 1999, zaak C-342/97 (Lloyds/Loint's)
Communicerende vaten… • Geringe mate van soortgelijkheid van betrokken waren of diensten kan worden gecompenseerd door hoge mate van overeenstemming tussen merken • En omgekeerd… • Verwarringsgevaar: • groter naarmate onderscheidingskracht van oudere merk sterker is • merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens bekendheid op markt, een sterke onderscheidingskracht hebben genieten dus ruimere bescherming dan merken met geringe onderscheidingskracht
• Zie Canon, Puma/Sabel en HvJ EG 22 juni 1999, zaak C-342/97
Verlies merkrecht • • • • •
Verstrijken geldigheidsduur (en niet-vernieuwing) Doorhaling Nietigverklaring Rechtsverwerking door gedogen Verval – Geen (normaal) gebruik – Misleiding – Verworden tot soortnaam
Handhaving IE: civiele maatregelen Kort geding, o.a.
Bodemprocedure, o.a.
•
Verbod/gebod
•
•
Dwangsom, gijzeling
– Winstafdracht
•
Opeising, recall, vernietiging, rectificatie/brief aan afnemers
– Schadevergoeding
Als in kort geding, plus:
•
Noemen voorman en verdere informatie
– Nietigverklaring / Beslag doorhaling • Beslag tot afgifte
•
Publicatie vonnis
•
‘Douane-beslag’
•
Voorschot schadevergoeding
•
Beschrijvend beslag / bewijsbeslag
•
Werkelijke (redelijke) kosten
Nevenvorderingen • Schadevergoeding en winstafdracht – art. 2.21 jo. 2.22 BVIE jo 6:96 BW e.v. c.q. 101 en 102 GMVo
• Opgave van gemaakte winst – art. 2.22 lid 4 en 5 BVIE
• Afgifte ter vernietiging – art. 2.20 lid 1 sub a jo. 2.22 BVIE c.q. 101 en 102 GMVo
• Licentiehouder – art. 2.32 BVIE
Bevoegdheid GMVo • Rechtbank Den Haag bevoegd op grond van: • (gekozen) woonplaats dan wel vestigingsplaats in Nederland (artikelen 95 lid 1, 96 en 97 lid 1 GMVo en artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening inzake Gemeenschapsmerk) • gestelde inbreuk (ook) in Nederland (artikel 97 lid 5 GMVo)
Deel II (On)geldig merk?
Winkelinterieur HvJ EU 10 juli 2014, IEF 14030, zaak C-421/13 (Apple winkelinrichting) • Vragen over artikel 2 en 3 MRl: – Teken dat de presentatie weergeeft die een dienst belichaamt verpakking van waren? – Eisen aan grafische voorstelling – Strekt dienstmerk zich uit tot waren?
Winkelinterieur • Voorwaarden voor inschrijving: – Teken – Vatbaar voor grafische voorstelling – Onderscheidend vermogen
• ‘Verpakking’ van een verkoop-’dienst’ • Artikel 2 MRl: tekeningen zijn vatbaar voor grafische voorstelling • Teken kan dus worden ingeschreven mits onderscheidend (by
Beeldmerk Hof Den Haag 28 april 2015, IEF 15038 (E*Trade/Binckbank) • Binckbank beeldmerk met een 5-armige ster gedeponeerd • E-Trade heeft oppositie ingesteld op basis van haar twee symmetrische pijlpunten die elkaar overlappen en een stervormig geheel vormen • BBIE: geen overeenstemming • Hof verwerpt het beroep: – in het onvolmaakte herinneringsbeeld van de gemiddelde consument zal een tweepijlenfiguur enerzijds en een stervorming figuur anderzijds achterblijven – de merken hebben zwak tot (zeer) gering onderscheidend vermogen en de
Vormmerk… • Strengere eisen aan vormmerken • Al vanaf Philips/Remington-arrest en ook bijv. Benetton/G-Star streng regime; ook geen inburgering van vormen die onder art. 3 lid 1 onder e MRl vallen • Bijv. ook Lego, B&O e.d.
Niet geldig
Geldig Niet geldig
Vormmerk – Rubik’s Cube Gerecht EU 25 november 2014, IEF 14409, zaak T-450/09 (Simba Toys / BHIM) • Duitse speelgoedonderneming Simba Toys meende dat de kubus als merk ongeschikt is vanwege technische karakter • Gerecht EU: grafische voorstelling van kubus geen technische oplossing • Dikke zwarte lijnen die raster vormen op de vlakken van de kubus niet noodzakelijk voor het draaivermogen van de kubus • Geldig merk maar wel beperkt tot driedimensionale puzzels met de vorm van een kubus met roosterstructuur
Vormmerk – Hauck/Stokke Een stoel is geen merk… HvJ EU 18 september 2014, IEF 14209, C-205/13 (Hauck/Stokke) •
Vorm van Tripp-Trapp stoel van Stokke in elk geval niet
•
Voor elke stoel geldt wel dat vorm vrijwel onmogelijk een geldig merk kan zijn
•
Vorm van Tripp-Trapp (ten minste deels) •
bepaald door aard van de waar (de hoogte van zitting groeit mee met het kind) en dus relevant voor aankoopbeslissing van consument
Vormmerk – Hauck/Stokke • Nou net twee redenen waarom de stoel geen merk mag zijn… • Van merkbescherming zijn uitgesloten (art. 3 lid 1 sub e MRl): i. ii. iii.
vorm die door de aard van de waar bepaald wordt; vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen; vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft
• Van belang in dit arrest zijn de onder i en iii genoemde uitsluitingsgronden
Vormmerk – Hauck/Stokke • Rechtbank en Hof Den Haag: auteursrechtelijk beschermd
• Stokke wil ook merkenrechtelijke bescherming, maar vormmerk was door rechtbank (volgens Hof terecht) vernietigd • Hof Den Haag overwoog conform stelling van Stokke dat de vorm van de Tripp-Trapp: – de stoel een aantrekkelijk uiterlijk geeft – en tevens veilig en pedagogisch en ergonomisch verantwoord maakt
Vormmerk – Hauck/Stokke • Cassatie volgt • Hoge Raad stelt vragen aan Hof van Justitie EU, in essentie: • vragen over interpretatie ‘aard van de waar’ en ‘wezenlijke waarde van de waar’ • mogen de hiervoor genoemde nietigheidsgronden gecombineerd worden toegepast?
Hauck Merkdepot
Vormmerk – Hauck/Stokke Vragen aan het HvJ EU kort samengevat: • Wanneer wordt de vorm door de aard van de waar bepaald? • Wanneer geeft een vorm een wezenlijke waarde aan de waar? • Mogen de uitsluitingsgronden worden gecombineerd?
Antwoord HvJ EU: • Uitsluitingsgronden mogen niet gecombineerd worden toegepast i.v.m. art. 3 lid 1 sub e MRl: • tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of de vorm die een wezenlijke
Vormmerk – Hauck/Stokke • Uitsluiting ‘aard van de waar’ van toepassing op een teken dat • • • •
uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar waarbij één of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt
Vormmerk – Hauck/Stokke • Uitsluiting ‘wezenlijke waarde van de waar’ van toepassing op een teken dat: • uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar • met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven
• Vorm kan dus meerdere wezenlijke waarden van de waar herbergen • Uitsluitingsgronden kunnen niet gecombineerd worden toegepast
Conclusie – Hauck/Stokke • Het net sluit zich om bescherming van vormen als merk • Vorm = aard van de waar of wezenlijke waarde • niet alleen bij esthetische elementen • maar ook bij vorm met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven
Hoe stel je wezenlijke waarde vast? Hauck/Stokke
• Niet alleen perceptie van doelgroep • Maar ook bijv.:
• aard van betrokken warencategorie • artistieke waarde van betrokken vorm • verschil tussen deze vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt • significante verschil in prijs in vergelijking met soortgelijke waren • ontwikkeling van reclamestrategie waarbij vooral nadruk wordt gelegd op de esthetische kenmerken van de betrokken waar
Vormmerk – Lego-poppetje Gerecht EU 16 juni 2015, IEF 15029; T-395/14 en T-396/14 (BestLock/Lego)
• Gemeenschapsmerk aangevraagd voor lijntekeningen Lego-figuren • Niet in te schrijven als gemeenschapsmerk: – tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt – tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen
Vormmerk – Lego-poppetje • Lego-figuren zijn wél geldige vormmerken • Hoezo is vormgeving van Lego-poppetje niet aard van de waar c.q. wezenlijke waarde van de waar? • En misschien zelfs technisch bepaald?
• Maakt het er niet simpeler op…
Vormmerk kort: Caprisun Rechtbank Amsterdam 24 december 2014, IEF 14511 (Capri Sun/Riha Wesergold) • Vormmerk stazakje van CAPRI-SUN technisch bepaald en dus nietig • Eerder ook al nietig verklaard en doorhaling bevolen Rechtbank Den Haag 9 april 2014, HA ZA 13-873 (Capri Sun/Van Doorne) – ongetwijfeld in hoger beroep
Vormmerk kort: Voss of Norway HvJ EU 7 mei 2015, IEF 14924; C-445/13 P (Voss of Norway) • 3D merk voor – vorm van een doorzichtige, cilindervormige fles – en de ondoorzichtige dop met dezelfde diameter als de eigenlijke fles
• HvJ: gewoon een fles zoals er zoveel zijn • Onvoldoende onderscheidend
Vormmerk kort: zwarte stippen Gerecht EU 21 mei 2015, IEF 14953; zaak T-331/10 RENV (PiDesign/Yoshida Metal Industry) • Driehoekig oppervlak met zwarte stippen geen vormmerk • Vorm van anti-slip technische oplossing voor het handvat van een mes • Teken bestaat uitsluitend uit de vorm van de waar die noodzakelijk is voor de technische uitkomst
3D merk kort: rood-witte schroefdop Gerecht EU 16 juni 2015, IEF 15034 (Gako Konietzko/BHIM) • Rood-witte dubbele schroefdop onvoldoende onderscheidend als vormmerk • cilindrisch wit-rode verpakking gedeponeerd als driedimensionaal beeldmerk • Twee rood en witgekleurde opeenliggende schroefdopopeningen geen noemenswaardige afwijking • Geen onderscheidend vermogen • Kan geen herkomstfunctie vervullen
Kleurmerk – eisen onderscheidend vermogen
HvJ EU 19 juni 2014, IEF 13958, gevoegde zaken C-217/13 en C-218/13 (Oberbank en Banco Santander)
Kleur HKS 13
‘Contourloos’ kleurmerk • Artikel 3 lid 3 MRl (inburgering) “Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b), c) of d), indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen, dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving.“
• EU-land mag niet eisen dat uit opinieonderzoek een herkenningsgraad van minstens 70% moet blijken • Dus geen vaste inburgeringsdrempel voor vaststelling onderscheidend vermogen door inburgering
‘Contourloos’ kleurmerk Door lidstaat geen gebruik gemaakt van optie, dan: • bij beoordeling inburgering van merk zonder intrinsiek onderscheidend vermogen onderzoeken: – is onderscheidend vermogen verkregen vóór datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk? – niet van belang dat het na indiening van inschrijvingsaanvraag, maar vóór inschrijving is ingeburgerd
• kan het merk ook nietig wordt verklaard wanneer: – het merk intrinsiek onderscheidend vermogen mist – houder niet kan bewijzen dat merk vóór depotdatum al was
Kortom: inburgering GMVo • Welk moment van inburgering beslissend? • in principe op depotdatum • tenzij gebruik is gemaakt van optie
• Bewijslast? • merkhouder • eventueel situatie na inschrijving/depot wel relevant voor vaststelling inburgering voordien
Inburgering… Gerecht EU 21 april 2015, IEF 14914; ECLI:EU:T:2015:214; T-360/12 (Louis Vuitton Malletier - grijs schaakbord) • Grijs en bruin ruitmotief voor klasse 18 (leren producten) • Niet geschikt om wezenlijke identificatie- of herkomstfunctie van een merk te vervullen • Teken zonder onderscheidend vermogen kan alleen merk zijn indien ingeburgerd in álle landen van EU inburgeren • In dit geval geen bewijs voor vijf landen • Dus nietig want ook geen onderscheidend vermogen
Deel III. Inbreuk en grenzen aan bescherming
Overeenstemming woord/beeld Gerecht EU 5 mei 2015, IEF 14907; T-423/12, T-183/13 en T184/13 (Skype tegen BHIM) • Zelfde diensten • Klinker „y” niet korter uitgesproken „skype” dan in „sky” • SKY duidelijk herkenbaar in SKYPE • Beeldelement benadrukt slechts woordelement en wordt het dus slechts opgevat als louter een rand • Overeenstemming • SKYPE is generieke, dus voor de diensten beschrijvende term
Conclusie AG Iron&Smith/Unilever – ouder woordmerk Conclusie AG HvJ 24 maart 2015, IEF 14794; zaak C-125/14 (Iron & Smith/Unilever)
• Aanvraag in Hongarije voor gekleurde beeldteken „be impulsive” als merk • Unilever beroept zich op oudere woordmerken „Impulse” • Toepassing van artikel 4 lid 3 MRl • Bij ouder bekend EU-merk – afhankelijk van specifieke merk dat als bekend wordt omschreven, en dus afhankelijk van het betrokken publiek, kan voldoende zijn dat het ouder gemeenschapsmerk bekend is in één lidstaat – hoeft niet de staat te zijn waarin een beroep wordt gedaan op die bepaling
Conclusie AG Iron&Smith/Unilever – ouder woordmerk • Ouder EU-merk niet bekend in de lidstaat waarin een beroep wordt gedaan op artikel 4 lid 3 MRl, dan: • aantonen dat een commercieel relevant gedeelte van het relevante publiek in die lidstaat een verband zal leggen met het oudere merk • om te bewijzen dat zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit of afbreuk is gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het gemeenschapsmerk in de zin van die bepaling • sterkte van het oudere merk een belangrijk element bij het bewijs van een dergelijke associatie
Twee tegen drie… Gerecht EU 21 mei 2015, IEF 14955, zaak T-145/14 • Adidas strikes again… • Oppositie Adidas tegen twee parallel lopende strepen • Schending van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 4 GMVo • Overeenstemming en verwarringsgevaar
Geldige reden? HvJ EU 6 februari 2014, zaak C-65/12 en HR 13 februari 2015, IEF 14652 (Red Bull/De Vries) •
Red Bull: Benelux woord- en beeldmerk Red Bull Krating-Daeng, datum inschrijving: 11 juli 1983, klasse: 32 (alcoholvrije dranken)
•
De Vries voor klasse 32: • • •
woord- en beeldmerk The Bulldog, datum inschrijving: 14 juli 1983 woordmerk The Bulldog, datum inschrijving: 23 december 1999 woord- en beeldmerk The Bulldog Energy Drink, datum inschrijving: 15 juni 2000
•
Red Bull: gebruik door De Vries van „The Bulldog” doet afbreuk aan merk Red Bull Krating-Daeng door „Bull”
•
Rechtbank wijst alles af
•
Hof wijst toe op grond van kielzogvaren op bekendheid van merk van Red Bull;
Geldige reden? • De Vries in cassatie: • hof heeft begrip geldige reden in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 te restrictief toegepast • gebruik te goeder trouw van teken „The Bulldog” als handelsnaam voordat depot van merk Red Bull Krating-Daeng, kan geldige reden zijn
• HR stelt vraag i.v.m. uitleg art. 5 lid 2 MRl: „Moet artikel 5, lid 2, van [...] richtlijn [89/104] aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd?”
• M.a.w.: kan van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake zijn indien: • het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk
Geldige reden? • HvJ: houder van een bekend merk kan uit hoofde van een geldige reden in de zin van artikel 5 lid 2 MRl verplicht worden te tolereren dat een derde een teken dat overeenstemt met dat merk gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien: • •
•
vaststaat dat dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is
Om na te gaan of dat het geval is, dient de nationale rechter inzonderheid rekening te houden met: • • •
inburgering en de reputatie van het teken bij het relevante publiek mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken oorspronkelijk is gebruikt en de waren waarvoor het bekende merk is ingeschreven, gerelateerd zijn, en economische en commerciële relevantie van het gebruik voor die waren van het teken dat overeenstemt met dat merk
Inbreuk HvJ EU 20 november 2014, IEF 14393, C-581/13P (GOLDEN BALLS) • Het Gerecht EU had, gezien lage mate van conceptuele overeenstemming tussen woordmerk "GOLDEN BALLS" en oudere merk "BALLON D'OR", moeten onderzoeken of dit voldoende was voor het relevante publiek om een verband tussen de merken te leggen • OHIM moet opnieuw beoordelen of het publiek "GOLDEN BALLS" wegens overeenstemming een link legt het merk BALLON D’OR
Inbreuk - Ajax-merchandise HR 20 februari 2015, IEF 14684, ECLI:NL:HR:2015:397 (AFC Ajax/Promosports) • Promosports verkoopt Ajax-merchandising bij Arena • Vesten verkocht door Promo (in label “FANSPORT, FANWEAR FOR FANS” en “official licensed products”)
• Beeldmerken Ajax:
Inbreuk - Ajax-merchandise • AFC Ajax N.V.: reclame, televisierechten en merchandisingartikelen • Volgens Ajax maken bovenstaande vesten inbreuk op haar beeldmerken • Hof wijst vorderingen van Ajax af: – beschermingsomvang gerelateerd aan concrete grafische voorstelling daarvan – beschermingsomvang omvat niet het weren van ieder wit kledingstuk waarop aan de voorzijde een brede rode baan is aangebracht, maar waarvan de contouren van de witte vlakken niet, althans niet op gelijke wijze als in de grafische voorstelling, zijn afgebakend
Inbreuk - Ajax-merchandise Maatstaf bij merkinbreuk verwarringsgevaar (art. 2.20 lid 1 sub b BVIE) of kielzogvaren (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE): • Is er een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming, dan moet rechter globale beoordeling maken om te bepalen of er verwarringsgevaar is dan wel verband gelegd wordt (kielzog – cf. HvJ EG 18 juni 2009, zaak C487/07 inzake L'Oreal/Bellure) • Die globale beoordeling kan achterwege blijven indien geen enkele overeenstemming bestaat
Inbreuk - Ajax-merchandise • Verwarringsgevaar • globale beoordeling van de waren • totaalindruk op de gemiddelde consument • waarbij vooral rekening gehouden moet worden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen • vgl. HvJ EU 18 juli 2013, zaak C-252/12 (Specsavers/Asda)
• Kielzogvaren (meeliften op de reputatie van een bekend merk): • globale beoordeling • bekendheid en onderscheidend vermogen van het merk van belang
Inbreuk - Ajax-merchandise • Groter onderscheidend vermogen en reputatie van merk? Dan eerder inbreuk • zie ook HvJ EG 18 juni 2009, zaak C-487/07 (L'Oreal/Bellure)
• Ongerechtvaardigd voordeel trekken of afbreuk doen aan onderscheidend vermogen of reputatie van bekend merk: • slechts wanneer een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwart het deze niet • vgl. HvJ EG 27 november 2008, zaak C-252/07(Intel)
Inbreuk - Ajax-merchandise • HR: ten onrechte heeft Hof volstaan met het oordeel dat de vesten met geen van de rood-wit merken voldoende gelijkenis vertonen om tot relevante overeenstemming te concluderen • Instructie aan hof na verwijzing om te onderzoeken: • of gevaar voor verwarring bestaat als bedoeld in art. 2.20 lid 1, aanhef en sub b BVIE • respectievelijk of de rood-wit merken kunnen worden beschouwd als bekende merken in de zin van art. 2.20 lid 1, aanhef en sub c BVIE en of sprake is van een zodanige mate van overeenstemming dat het relevante publiek een verband legt tussen de vesten en de rood-wit merken
In ‘t kort: merkgebruik? Rechtbank Den Haag 4 februari 2015, IEF 15022 (Saepio/Hoekstra Security) • beeldmerk van Saepio ingeschreven voor kleding, schoeisel en hoofddeksels • Hoekstra merk op bedrijfskleding aangebracht voor beveiligingsdiensten • geen merkgebruik voor kleding Vzr. Rechtbank Den Haag 26 mei 2015, IEF 15021 (Disney/Kidooz) • Verstekzaak; Kidooz veroordeeld tot staken van inbreuk op (auteurs- en) merkenrechten • O.a. (driedimensionale) producten in de vorm van Disneyfiguren, of het tonen van producten met op de merkrechten van Disney overeenstemmende tekens op kinderkleding
Deel IV. Verval en nietigheid
Soortnaam HvJ EU 6 maart 2014, zaak C-409/12 (Backaldrin) • Backaldrin is merkhouder en levert mengsel voor langwerpige broodjes aan bakkers • Broodje loopt aan beide kanten spits toe • Bakkers mogen van Backaldrin merk KORNSPITZ gebruiken voor de broodjes • Concurrenten en bakkers kennen KORNSPITZ (als merk) • Eindgebruikers kennen KORNSPITZ als naam van broodje • Bij eindgebruikers geen herkomstfunctie meer • Mogelijk verworden tot soortnaam door nalaten verkopers te
Soortnaam Dus: • Op tijd en consequent aangeven dat het een merk is - bijv. • Licentienemers en distributeurs ook opdragen dat te doen • Actief optreden • Vgl. Luxaflex – actief optreden van Hunter Douglas (op tijd?)
Kwade trouw Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 juni 2015, IEF 14989 (Roy Donders) • Inschrijving merk ROY DONDERS door reclamebureau • Zonder instemming of medeweten van Roy Donders • Intentie om Donders te benadelen • Niet gebleken dat bureau zelf plannen had om merk te exploiteren • Bureau heeft Jumbo gesommeerd om verkoop van ‘juichpak’ met het merk ROY DONDERS te staken
Deel V. Varia
Spoedeisendheid toch niet altijd… Vzr. Rechtbank Den Haag 22 mei 2015, IEF 14969 (Aan Zee tegen Naar Zee) • Onvoldoende voortvarend gehandeld voor een kort geding • Ruzie tussen bemiddelaar verhuur van vakantiewoningen • Aan Zee te lang stil gezeten (2012 tot media 2014, ten minste anderhalf jaar) • Tegen Naarzee.com (handelsnaam) geen actie ondernomen • Geen spoedeisend belang
Verantwoordelijkheid Prejudiciële vraag gesteld aan HvJ EU 3 april 2015, IEF 14981; zaak C-179/15 (Daimler) • •
• • • • •
Prejudiciële vraag over merkgebruik door het opduiken in ads, ook na verwijderpogingen Daimler houdster van beeldmerk ‘Mercedes-Benz’ o.m. voor auto-onderdelen (ook voor Hongarije) Együd Garage: Hongaarse auto-detailhandel, speciaal Mercedes Overeenkomst tussen Mercedes-Benz Hungaria en Együd Garage over klantenservice liep af op 31-03-2012 Gedurende overeenkomst: ‘erkend Mercedes-Benz garagehouder’ Ook na afloop van de overeenkomst (en nu nog steeds) gebruikt Együd Garage die kwalificatie nog steeds (op Hongaarse maar ook op Engelstalige websites) Inbreukprocedure met verbod en nevenvorderingen, zoals rectificatie
• • • • •
Vers geperst: nieuwe GMVo en MRl
Verordening tot wijziging van GMVo Nieuwe merkenrichtlijn Inwerkingtreding ca. eerste helft 2016 Implementatie van Richtlijn door Lidstaten: 3 jaar Hoofdpunten:
– EU merk (“European Union trade mark”) i.p.v. Gemeenschapsmerk EU Bureau voor de Intellectuele Eigendom (“European Union Intellectual Property Office”) i.p.v. BHIM/OHIM – Geen eis meer van grafische voorstelling; dus merk steeds precies en duidelijk weergeven – Nieuwe taksen voor EU merken: zelfde tarief voor nieuwe aanvraag als voor vernieuwing – 850 EUR voor 1 klasse – 900 EUR voor 2 klassen
• •
•
Nieuwe GMVo en MRl (vervolg) 6 maanden om verklaring neer te leggen ter verduidelijking van EU merken met algemene class headings (alleen voor EU merken aangevraagd vóór 22 juni 2012) Niet enkel de vorm kan aanleiding geven tot weigering; voortaan zullen worden geweigerd tekens die uitsluitend bestaan uit: – vorm of ander kenmerk die door de aard van de waar bepaald wordt – vorm of ander kenmerk die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – vorm of ander kenmerk die een wezenlijke waarde aan de waar geeft Geen merkbescherming voor beschermde oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen voor wijn, gegarandeerde traditionele specialiteiten en merken die uit oudere benamingen van beschermde kweekproducten bestaan
Nieuwe GMVo en MRl (vervolg)
•
Oppositietermijn tegen IR merkaanvraag met EU wordt korter: binnen vier (drie plus een) maanden na na publicatie van aanvraag
•
Optreden tegen transitgoederen afkomstig uit derde landen, zelfs indien de goederen (nog) niet in het vrije verkeer van de EU werden gebracht (tenzij merkhouder in land van eindbestemming geen recht heeft om op te treden; Douaneverordening (EU) nr. 608/2013)
•
Er komt een nietigheids- en vervalprocedures bij het Benelux Bureau: –
•
zowel verval wegens gebrek aan normaal gebruik of verwording tot soortnaam als absolute of relatieve nietigheidsgronden, waaronder de beoordeling van beweerde kwade trouw
Naast systeem van collectieve merken nieuw en specifiek systeem voor keurmerken
Nieuwe uitdagingen merkhouders…
Waar zijn wij te bereiken?
Eindhoven
Den Haag
Ten Hagestraat 5 Postbus 440 5600 AK Eindhoven Tel: +31 (0)40 2393 200
Gebouw 'De Rode Olifant' Zuid-Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag Telefoon: +31 70 2400 836
www.louwersadvocaten.nl @louwerslaw @ejlouwers
[email protected]
+31 40 2393200 +31 6 52 048154
