Verbod or not? Middagdebat – octrooi AIPPI-NL Zeist 11 maart 2015
Mr. G.R.B. van Peursem Advocaat-Generaal Hoge Raad
Stelling 1: inleiding • Stelling 1: NL rechter heeft algemene discretionaire bevoegdheid om wel of geen inbreukverbod op te leggen en moet daar meer gebruik van maken
•
3:296 BW • verbod tenzij uit wet/aard/rechtshandeling anders volgt
•
in NL i.b. verbod met als grens: • 3:303 BW • voldoende belang
•
In KG meer ruimte dan in bodem
1
Stelling 1: drie beperkingsmogelijkheden •
6:168 BW • Rer kan verbod afwijzen • reden: dulden ogv zwaarwegende maatschappelijke belangen • wel schadevergoeding • gebeurt bijna nooit
• •
Rb dH 17/3/95 Cook/Fujinon Rb dH 3/5/95 Bard Inc/ACS
• Kent de praktijk deze mogelijkheid? • 3:13 BW misbruik van recht • Dwanglicentie • praktisch van weinig belang, behalve bij FRAND
Stelling 1: NL praktijk HhRi conform? • In NL vrijwel altijd verbod bij inbreuk – spoort dat met HhRi? • Art. 3(2) HhRi: •
•
“De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten tevens doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn; zij worden zodanig toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures” Ingebakken proportionaliteitstest
•
Geen absoluut verbodssysteem – ruimte voor verandering?
2
Stelling 1: NL praktijk HhRi conform II? • Verbodspraktijk in EU // alleen UK in theorie wezenlijk anders, in praktijk in bodem ook verbod als regel
• Andere kant van spectrum • US SC eBay 2006 = voorbeeld hoe het niet moet? • 4 factor test = vaag en problematisch • • • • •
1) irreparable injury 2) damages inadequate remedy to compensate 3) considering balance of hardships 4) public interest not disserved with permanent injunction
Geen NL of Eur eBay doctrine tnt
Stelling 2: maakt NPE uit of niet? • Stelling 2: Of octrooihouder NPE is mag niet uitmaken voor vraag of recht bestaat op inbreukverbod
• GRUR Paper Robin Jacob 2008 • •
•
Patent Trolls in Europe – Does Patent Law Require New Barriers? Automatisch verbod lijkt te moeten gaan kantelen bij: • Trolls • NPEs (universiteiten, research instituten, Philips?) • SEPs (komen we bij stelling 3 aan toe) Jacobs oplossing: • Leave it to the judges met art. 3(2) HhRi als instrument voor maatwerk
3
Stelling 3: Hoe doen we dat met SEPs? • Stelling 3: Een licentiezoeker handelt niet te goeder trouw als deze niet op 1e verzoek van een SEP-houder instemt met door SSO voorziene arbitrage of bindend advies over hoogte en omvang licentie
• FRAND defence • NL benadering tegenover DE en EU Cie • NL en DE Orangebook beslissingen • Apple/Samsung • Motorola, Samsung, Huawei/ZTE clu Whatelet
Stelling 3: FRAND hoofdlijnen • In NL: • • • • • • • •
Licentie-zoeker moet vóór gebruik techniek FRAND-licentie vragen Tenzij spec oheden: verbod als je toch eerst gaat gebruiken Wordt FRAND-licentie geweigerd: dwanglicentie ikg vragen hangende procedure of in reconventie in inbreukzaak Wederzijdse verplichting tot onderhandelen tgt Hangende oh’s tgt i.b. geen verbod, want vragen verbod dan misbruik Maar: onder 2-zijdig zwaard van Damokles: SEP-houder handelt niet tgt verbod geweigerd Licentie-zoeker handelt niet tgt verbod toegewezen
• Problematisch: wanneer handelt licentie-zoeker niet tgt?
4
Stelling 3: FRAND hoofdlijnen II • Hoe doen de Duitsers dat? •
BGH Orangebook • Je mag voorafgaand aan licentie al gebruiken, mits je • een FRAND-aanbod doet • onvoorwaardelijk (los van de inbreukvraag) • op “gebruikelijke” voorwaarden • FRAND-royalty onder rechterlijke controle • Je je gedraagt als licentienemer • rekening en verantwoording afleggen • licentievergoedingen betalen in escrow
Stelling 3: FRAND hoofdlijnen III • EC Samsung en Motorola 29 april 2014 • • •
Inbreukvordering tegen “willing licensee” kan misbruik machtpositie zijn bij SEPs Samsung accepteert afzien van inbreukverbod t.o. rechterlijke/arbitrale toets FRAND-voorwaarden Motorola’s inbreukzaak in Duitsland tegen Apple = misbr mp • Cie benadrukt: uitzonderlijke zaak
• Krijgt Duitse Orangebook-leer voorrang? • Is dit een complete kanteling in SEPs land? • Nog onzeker: Zaak C-170/13 Huawei/ZTE • • •
Conclusie AG Wathelet 29 november 2014 Soort mixvoorstel tussen verschillende stelsels Afwachten wat HvJEU hiervan gaat maken
5
