RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN

Formaliteitenonderzoek

RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN DEEL B ONDERZOEK AFDELING 2 FORMALITEITEN

Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek FINAL

VERSION 1.0

Blz. 1 DATE 02/01/2014


Inhoudsopgave 1

Inleiding ...................................................................................................... 5

2

Indiening van de aanvragen ..................................................................... 5

3

4

2.1

Aanvragers.................................................................................................. 5

2.2

Waar kan een aanvraag van een Gemeenschapsmerk worden ingediend .................................................................................................... 5

De taksen.................................................................................................... 5 3.1

Taksen in het algemeen ............................................................................. 5

3.2

Betalingsverzuim basistaks ....................................................................... 6

3.3

Betalingsverzuim klassetaks ..................................................................... 6

3.4

Terugbetaling van taksen na intrekking ................................................... 7

Datum van indiening ................................................................................. 7 4.1

Vereisten voor toekenning van een datum van indiening ....................... 7

4.2

Elektronisch ingediende aanvragen.......................................................... 8

4.3

Via nationale bureaus (dienst voor de intellectuele eigendom van een lidstaat of Benelux-Bureau) ingediende aanvragen .......................... 8

4.4

Aanvragen die rechtstreeks bij het BHIM worden ontvangen ................. 9

4.5

Lijst van waren en diensten ....................................................................... 9

5

Ondertekening ........................................................................................... 9

6

Talen / Vertalingen ..................................................................................... 9

7

8

6.1

Eerste en tweede talen ............................................................................. 10

6.2

De correspondentietaal ............................................................................ 10

6.3

Referentietaal voor vertalingen ............................................................... 10

6.4

Vertaling van meertalige elementen ........................................................ 11

6.5

Beperking van waren en diensten ........................................................... 12

Houder, gemachtigde en correspondentieadres .................................. 13 7.1

Aanvrager ................................................................................................. 13

7.2

Gemachtigde............................................................................................. 13

7.3

Naams-/adreswijziging ............................................................................. 14

7.4

Overdracht van houderschap .................................................................. 14

Soort merk................................................................................................ 14 8.1

Individuele merken ................................................................................... 14

8.2

Collectieve merken ................................................................................... 14


VERSION 1.0

Blz. 2 DATE 02/01/2014


8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4

Karakter van collectieve merken .................................................................. 15 Aanvragers van collectieve merken ............................................................. 15 In te dienen documenten .............................................................................. 15 Formaliteitenonderzoek met betrekking tot collectieve merken ................... 16 8.2.4.1 8.2.4.2

8.2.5

9

Reglement niet ingediend .......................................................................... 16 Reglement ingediend, maar met gebreken................................................ 16

Wijzigingen van het soort merk (van collectief naar individueel) .................. 16

Merksoort ................................................................................................. 17 9.1

Woordmerken ........................................................................................... 17

9.2

Beeldmerken ............................................................................................. 18

9.3

Driedimensionale merken ........................................................................ 19

9.4

Geluidsmerken ......................................................................................... 22 9.4.1 9.4.2 9.4.3

Elektronisch geluidsbestand ......................................................................... 22 Muzieknotaties .............................................................................................. 22 Sonogrammen .............................................................................................. 22

9.5

Kleur als zodanig ...................................................................................... 23

9.6

Hologrammen ........................................................................................... 24

9.7

Geur-/reukmerken..................................................................................... 25

9.8

Andere merken ......................................................................................... 25 9.8.1 9.8.2 9.8.3 9.8.4

9.9

Bewegende merken...................................................................................... 25 Plaatsmerken ................................................................................................ 26 Merkdraadmerken ........................................................................................ 29 Patroonmerken ............................................................................................. 30

Correctie van de merksoort ..................................................................... 31 9.9.1 9.9.2

Algemene voorschriften ................................................................................ 31 Voorbeelden van merksoortgebreken die zich herhaaldelijk voordoen ....... 31 9.9.2.1 9.9.2.2

Woordmerken ............................................................................................ 31 Beeldmerken ............................................................................................. 31

10 Seriemerken ............................................................................................. 33 10.1 Meerdere weergaven met afbeeldingen .................................................. 34

11 Kleuraanduiding ...................................................................................... 34 12 Merkbeschrijvingen ................................................................................. 37 13 Disclaimer ................................................................................................ 42 14 Voorrang (volgens het verdrag) ............................................................. 43 14.1 Beginsel van eerste aanvraag ................................................................. 45 14.2 Drievoudige gelijkheid ............................................................................. 46 14.2.1 Gelijkheid van de merken ............................................................................. 46 14.2.2 Gelijkheid van de waren en diensten ........................................................... 46 14.2.3 Gelijkheid van de houder .............................................................................. 47


VERSION 1.0

Blz. 3 DATE 02/01/2014


14.3 Niet voldaan aan voorrangsvereisten ..................................................... 47 14.4 Voorrangsdocumenten niet ingediend ................................................... 47 14.5 Taal van eerdere aanvraag....................................................................... 48 14.6 Controle van voorrangsdatum na wijziging van de indieningsdatum .. 48 14.7 Behandeling van gebreken die aan het licht komen in voorrangsonderzoeken ............................................................................ 48 14.8 Voorbeelden van beroepen op voorrang ................................................ 49 14.8.1 14.8.2 14.8.3 14.8.4 14.8.5 14.8.6

Eerste aanvraag ........................................................................................... 49 Vergelijking van de merken .......................................................................... 49 Vergelijking van de waren en diensten ......................................................... 51 Beroepen op voorrang op basis van seriemerken........................................ 53 Een beroep op voorrang doen voor driedimensionale of ‘andere’ merken .. 53 Beroepen op voorrang met betrekking tot collectieve merken ..................... 53

15 Voorrang uit hoofde van tentoonstelling............................................... 54 16 Anciënniteit .............................................................................................. 55 16.1 Invoeren van anciënniteit......................................................................... 55 16.2 Onderzoek van anciënniteit ..................................................................... 56 16.3 Gelijkheid van de tekens .......................................................................... 57 16.4 Waren en diensten.................................................................................... 58 16.5 Behandeling van gebreken die aan het licht komen in anciënniteitsonderzoeken........................................................................ 58 16.6 Voorbeelden van beroepen op anciënniteit ............................................ 58

17 Omzetting ................................................................................................. 59 18 Wijzigingen aan de aanvraag van het Gemeenschapsmerk ................ 60 18.1 Wijzigingen aan de afbeelding van het merk .......................................... 60

19 Conversie ................................................................................................. 62


VERSION 1.0

Blz. 4 DATE 02/01/2014


1

Inleiding

Elke aanvraag van een Gemeenschapsmerk (GM) moet aan bepaalde regels betreffende formaliteiten voldoen. Deze richtlijnen hebben ten doel de praktijken van het Bureau met betrekking tot die regels betreffende formaliteiten voor aanvragen om een Gemeenschapsmerk vast te leggen.

2

Indiening van de aanvragen

2.1

Aanvragers

Artikel 5, VGM Alle natuurlijke of rechtspersonen, met inbegrip van publiekrechtelijke lichamen mogen een Gemeenschapsmerk aanvragen, ongeacht hun nationaliteit of woonplaats.

2.2

Waar kan een aanvraag van een Gemeenschapsmerk worden ingediend

Artikel 25, lid 1, VGM Regel 82, UVGM Besluit EX-05-3, en besluit EX-11-3 van de President van het Bureau De aanvrager kan de aanvraag van het Gemeenschapsmerk rechtstreeks bij het BHIM, bij de centrale dienst voor de industriële eigendom van een lidstaat of bij het BeneluxBureau indienen. Aanvragen van Gemeenschapsmerken kunnen bij het BHIM worden ingediend langs elektronische weg (via online-indiening), per fax, via gewone post of via een koeriersdienst, of persoonlijk worden ingeleverd bij de receptie van het Bureau.

3

De taksen

Artikelen 2, 7 en 8, VTGM Artikel 27, VGM Regel 4 en regel 9, lid 5, UVGM Besluit EX-96-1, gewijzigd in 1996, 2003 en 2006, en besluit EX-11-3 van de President van het Bureau

3.1

Taksen in het algemeen

De volgende taksen zijn van toepassing op de aanvraag van een Gemeenschapsmerk: Handelsmerk

Basistaks voor maximaal drie


VERSION 1.0

Aanvullende klassetaks

Blz. 5 DATE 02/01/2014


klassen Langs elektronische weg

900 EUR

150 EUR

Via een papieren formulier

1 050 EUR

150 EUR

Collectief

1 800 EUR

300 EUR

De taks moet in euro worden betaald. Betalingen die in andere valuta worden gedaan, zijn nietig en leiden tot het verlies van rechten. Er geldt geen korting op de taks indien een aanvraag van een collectief merk elektronisch wordt ingediend. Voor meer informatie over taksen, zie de richtlijnen, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 3, Betaling van taksen, kosten en tarieven.

3.2

Betalingsverzuim basistaks

Indien de basistaks niet binnen één maand na de datum waarop het Bureau de aanvraag heeft ontvangen, is betaald, vervalt de voorlopige indieningsdatum (zie paragraaf 4, Datum van indiening). De indieningsdatum kan echter worden behouden indien de aanvrager bewijs overlegt dat betaling is verricht aan een bank of er een betalingsopdracht is gegeven in een lidstaat en binnen de termijn van één maand en de aanvrager een toeslag van tien procent betaalt. De toeslag hoeft echter niet te worden betaald indien de aanvrager bewijs overlegt van het feit dat de betaling meer dan tien dagen voor afloop van de termijn van één maand is geïnitieerd.

3.3

Betalingsverzuim klassetaks

Indien de aanvraag meer dan drie klassen waren en/of diensten betreft, moet er een aanvullende klassetaks worden betaald voor elke aanvullende klasse. •

Indien de betaalde taks of het van de lopende rekening afgeschreven bedrag minder bedraagt dan het totale bedrag aan taksen dat verschuldigd is voor de op het aanvraagformulier geselecteerde klassen, doet het Bureau de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling toekomen, waarin de aanvrager de gelegenheid wordt geboden om binnen een termijn van twee maanden de betaling alsnog te voldoen. Indien er geen betaling wordt ontvangen binnen de aangegeven termijn, wordt de aanvraag geacht te zijn ingetrokken voor de klassen die niet worden gedekt door het betaalde bedrag. Bij ontbreken van andere criteria om vast te stellen voor welke klassen de betaling geldt, gaat het Bureau uit van de klassen in de volgorde van de classificatie (te beginnen met de laagste); de aanvraag wordt geacht te zijn ingetrokken ten aanzien van die klassen waarvoor de klassetaksen niet (volledig) zijn betaald.

•

Indien aanvullende klassetaksen moeten worden betaald na het herstellen van een foutieve classificatie, doet het Bureau de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling toekomen, waarin de aanvrager de gelegenheid wordt geboden om binnen een termijn van twee maanden de betaling alsnog te voldoen. Als de betaling niet binnen de gestelde termijn wordt ontvangen, wordt de aanvraag


VERSION 1.0

Blz. 6 DATE 02/01/2014


geacht te zijn ingetrokken voor die klassen die voortkomen uit de aanpassing van de classificatie en die niet worden gedekt door de daadwerkelijk betaalde taksen. Bij ontbreken van andere criteria om vast te stellen voor welke klassen de betaling geldt, gaat het Bureau uit van de klassen in de volgorde van de classificatie (te beginnen met de laagste); de aanvraag wordt geacht te zijn ingetrokken ten aanzien van die klassen waarvoor de klassetaksen niet (volledig) zijn betaald.

3.4

Terugbetaling van taksen na intrekking

De basistaks wordt alleen teruggestort indien de intrekkingsverklaring het Bureau: •

in het geval van betaling met een creditcard, op dezelfde dag bereikt als de aanvraag met daarin de instructies/gegevens van de creditcard;

•

in het geval van betaling via een bankoverschrijving, eerder bereikt dan de datum waarop het bedrag daadwerkelijk wordt bijgeschreven op de bankrekening van het Bureau;

of, •

in het geval van betaling via een lopende rekening, binnen de termijn van één maand voor betaling van de basistaks bereikt;

of, •

indien schriftelijke instructie is gegeven om het bedrag onmiddellijk van een lopende rekening af te schrijven, voor of uiterlijk op dezelfde dag waarop die instructie werd ontvangen, bereikt.

Indien de basistaks moet worden teruggestort, worden eventueel betaalde aanvullende klassetaksen ook teruggestort. Een terugstorting van uitsluitend aanvullende klassetaksen vindt alleen plaats indien de betaalde taks hoger is dan de taks die betaald moet worden op basis van de door de aanvrager in de aanvraag van het Gemeenschapsmerk opgegeven klassen.

4

Datum van indiening

Artikel 25, lid 3, en artikelen 26 en 27, VGM Regel 9, lid 1, UVGM

4.1

Vereisten voor toekenning van een datum van indiening

Wanneer een aanvraag anders dan via elektronische indiening bij het Bureau wordt ontvangen, wordt er een voorlopige indieningsdatum toegekend en geeft het Bureau onmiddellijk een bewijs af met deze voorlopige indieningsdatum. Na één maand en na


VERSION 1.0

Blz. 7 DATE 02/01/2014


betaling van de taks, wordt de indieningsdatum toegekend, mits de aanvraag voldoet aan de volgende vereisten: • • • •

de aanvraag is een verzoek tot inschrijving van een Gemeenschapsmerk; de aanvraag bevat gegevens op grond waarvan de aanvrager kan worden geïdentificeerd; de aanvraag bevat een voorstelling van het handelsmerk; de aanvraag bevat een lijst van waren/diensten.

Als aan een van de bovenstaande vereisten niet wordt voldaan, doet het Bureau de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling toekomen waarin de aanvrager de gelegenheid wordt geboden om binnen een termijn van twee maanden na betekening van de schriftelijke ingebrekestelling de ontbrekende informatie alsnog over te leggen. Deze termijn is niet verlengbaar. Indien het verzuim niet wordt hersteld, wordt de aanvraag van het Gemeenschapsmerk ‘beschouwd als niet ingediend’, worden alle al betaalde taksen terugbetaald en wordt de zaak gesloten. Indien de ontbrekende informatie binnen de in de schriftelijke ingebrekestelling gestelde termijn wordt overgelegd, wordt de indieningsdatum veranderd in de datum waarop alle verplichte informatie volledig is, inclusief de betaling. Soms dienen aanvragers meer dan één afbeelding van het merk in (zie paragraaf 9.1.3, Driedimensionale merken en paragraaf 10, Seriemerken). Aangezien de aanvraag een afbeelding van het merk bevat, wordt dit niet als een hindernis beschouwd voor het toekennen van een indieningsdatum. De aanvrager dient dan wel op te geven welke van de ingediende voorstellingen moet worden gebruikt als de voorstelling van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk; hiertoe doet het Bureau de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling toekomen, waarin de aanvrager de gelegenheid wordt geboden om binnen een termijn van twee maanden de juiste voorstelling aan te geven.

4.2

Elektronisch ingediende aanvragen

Voor elektronisch ingediende aanvragen van Gemeenschapsmerken geeft het systeem onmiddellijk een automatisch bewijs van indiening af, dat verschijnt op het scherm van de computer van waaruit de aanvraag is verzonden. In principe dient de aanvrager het automatische bewijs op te slaan of af te drukken; het Bureau verstuurt geen aanvullend bewijs. Bewijzen van elektronisch ingediende aanvragen bevatten de voorlopige indieningsdatum al.

4.3

Via nationale bureaus (dienst voor de intellectuele eigendom van een lidstaat of Benelux-Bureau) ingediende aanvragen

Indien een aanvraag van een Gemeenschapsmerk wordt ingediend bij de centrale dienst voor de intellectuele eigendom van een lidstaat of bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, heeft dit dezelfde gevolgen als wanneer de aanvraag diezelfde dag zou zijn ingediend bij het BHIM, mits de aanvraag binnen twee maanden na de datum van indiening bij het nationale bureau bij het BHIM wordt ontvangen.


VERSION 1.0

Blz. 8 DATE 02/01/2014


Indien de aanvraag van het Gemeenschapsmerk niet binnen twee maanden bij het BHIM binnenkomt, wordt de aanvraag geacht te zijn ingediend op de datum dat de aanvraag door het BHIM is ontvangen.

4.4

Aanvragen die rechtstreeks bij het BHIM worden ontvangen

Indien een aanvrager een aanvraag van een Gemeenschapsmerk bij het BHIM indient en de aanvraag volledig is, wordt de ontvangstdatum aangehouden als indieningsdatum.

4.5

Lijst van waren en diensten

Artikel 26, en artikel 43, lid 2, VGM De aanwezigheid van een lijst van waren en diensten is één van de vereisten voor het toekennen van een indieningsdatum. Een verwijzing in het desbetreffende veld op het aanvraagformulier van een Gemeenschapsmerk naar een ouder Gemeenschapsmerk kan worden gebruikt om de lijst van waren en diensten aan te geven. Voor meer informatie over de classificatie van waren en diensten, zie de richtlijnen, deel B, Onderzoek, afdeling 3, Classificatie. De door de oorspronkelijke lijst van waren en diensten gedefinieerde omvang van de bescherming kan niet worden uitgebreid. Indien een aanvrager na indiening aanvullende waren of diensten wil beschermen, moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

5

Ondertekening

Regel 80, lid 3, en regel 82, lid 3, UVGM Aanvraagformulieren die per fax, post of koeriersdienst worden verzonden of persoonlijk worden afgegeven, moeten op het formulier of op een begeleidend schrijven worden ondertekend. De handtekening mag die van de aanvrager of de gemachtigde zijn. Indien een aan het Bureau medegedeelde aanvraag niet is ondertekend, nodigt het Bureau de betrokken partij uit om het verzuim te herstellen binnen een termijn van twee maanden. Indien het verzuim niet is hersteld binnen deze termijn, wordt de aanvraag afgewezen. Indien een aanvraag elektronisch wordt ingediend, wordt de vermelding van de naam van de afzender geacht gelijkwaardig te zijn aan de handtekening.

6

Talen / Vertalingen

Artikel 119, artikel 120, en artikel 43, lid 2, VGM Mededeling 4/04 van de President van het Bureau


VERSION 1.0

Blz. 9 DATE 02/01/2014


Een aanvraag van een Gemeenschapsmerk mag worden ingediend in een van de officiële talen van de Europese Unie. Er moet een tweede taal worden opgegeven op het aanvraagformulier; dit moet een van de vijf talen van het Bureau zijn, te weten Engels, Frans, Duits, Italiaans of Spaans. Er mag een andere taalversie van het aanvraagformulier worden gebruikt dan de taal die als eerste taal is gekozen. Het aanvraagformulier moet echter in die eerste taal worden ingevuld, inclusief de lijst van waren en diensten, de kleuraanduiding, de merkbeschrijving en de disclaimer, indien van toepassing.

6.1

Eerste en tweede talen

Als niet alle informatie op het aanvraagformulier in de eerste taal is gesteld, doet het Bureau de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling toekomen. Indien het verzuim niet is hersteld binnen twee maanden, wordt de aanvraag afgewezen. De tweede taal fungeert als mogelijke taal voor oppositie- en doorhalingsprocedures. De tweede taal mag niet dezelfde zijn als de als eerste taal geselecteerde taal. De gekozen eerste en tweede taal kunnen in geen geval worden gewijzigd na indiening.

6.2

De correspondentietaal

De correspondentietaal is de taal die tot aan het moment van inschrijving van het merk in het kader van onderzoeksprocedures wordt gebruikt in correspondentie tussen het Bureau en de aanvrager. Indien de taal die de aanvrager als eerste taal heeft geselecteerd een van de vijf talen van het Bureau is, dan wordt deze taal als correspondentietaal gebruikt. Indien de aanvrager een van de vijf talen van het Bureau als eerste taal selecteert, maar vervolgens opgeeft dat de tweede taal de correspondentietaal moet worden, verandert het Bureau de correspondentietaal in de eerste taal en stelt het de aanvrager hiervan op de hoogte. Voorbeeld Eerste geselecteerde taal

Tweede geselecteerde taal

Geselecteerde correspondentietaal

Frans

Engels

Engels

De taal waarin wordt gecorrespondeerd, wordt veranderd in Frans.

Voor meer informatie over talen, zie de richtlijnen, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 4, Proceduretaal.

6.3

Referentietaal voor vertalingen

De lijst van waren en diensten en alle meertalige elementen van de aanvraag worden vertaald in de officiële talen van de EU. De brontaal voor vertalingen wordt de referentietaal genoemd. Als de eerste taal van de aanvraag een van de vijf talen van het Bureau is, wordt dit altijd de referentietaal.


VERSION 1.0

Blz. 10 DATE 02/01/2014


Indien de eerste taal van de aanvraag niet een van de vijf talen van het Bureau is en de aanvrager een vertaling van de waren en diensten in de tweede taal heeft overgelegd, wordt de referentietaal de tweede taal. Indien er geen vertaling wordt overgelegd, is de eerste taal de referentietaal. Indien een vertaling van waren en diensten in de tweede taal wordt aangeleverd, controleert het Bureau of alle meertalige elementen (merkbeschrijving, kleuraanduiding, disclaimer, zie voor meer informatie paragraaf 6.4) ook zijn vertaald en of de vertaling overeenkomt met de eerste taal. Indien dit niet het geval is, wordt er een schriftelijke ingebrekestelling naar de aanvrager gestuurd. Vertalingen van eenvoudige kleuren worden toegevoegd door het Bureau.

6.4

Vertaling van meertalige elementen

Meertalige elementen bevatten informatie over de aanvraag die in beginsel vertaald moet worden. Deze elementen zijn merkbeschrijvingen, kleuraanduidingen en verklaringen van afstand. Alvorens de aanvraag voor vertaling te verzenden, controleert het Bureau of de in de meertalige elementen vervatte informatie juist en aanvaardbaar is. De details zijn hieronder te vinden in de desbetreffende paragrafen over kleuraanduidingen, merkbeschrijvingen en disclaimers (respectievelijk de paragrafen 11, 12 en 13). Bovendien worden ‘niet te vertalen elementen’ als zodanig aangeduid, alvorens een verzoek tot vertaling van een aanvraag in te dienen, door deze elementen tussen aanhalingstekens (“”) te plaatsen zoals is overeengekomen met het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT). De volgende elementen mogen aanhalingstekens geplaatst: 1.

niet

worden

vertaald

en

worden

tussen

merkbeschrijvingen: indien de aanvaardbare merkbeschrijving naar woordelement van het merk verwijst, mag dit element niet worden vertaald: Merkbeschrijving

een

Merk

CTM 10 003 317 Het woord "Rishta" in een gestileerd schrift in een ruitvormige achtergrond met een schaduweffect en de woorden "Premium Quality" in een kleiner lettertype in een rechthoekig blok geplaatst boven het woord "Rishta" en onder de bovenste punt van de ruit.

(Voor informatie over het onderzoek van merkbeschrijvingen, zie paragraaf 12.)

2.

kleuraanduidingen: indien de kleuraanduiding een verwijzing naar een internationaal coderingssysteem (bijv. “Pantone”) bevat, moet dit met aanhalingstekens worden aangegeven, aangezien het niet mag worden vertaald:


VERSION 1.0

Blz. 11 DATE 02/01/2014


Kleuraanduiding

Merk

CTM 10 171 452 Blå (“Pantone 3115”), Grå (“Cool Grey 9”).

(Voor informatie over het onderzoek van kleuraanduidingen, zie paragraaf 11.)

3.

verklaringen van afstand: indien de aanvrager verklaart geen aanspraak te zullen maken op een woordelement van dit merk, dient dit woordelement te worden geïdentificeerd met aanhalingstekens, aangezien het niet mag worden vertaald: Disclaimer

Merk

“socks”

DOODAH SOCKS

(Voor informatie over het onderzoek van disclaimers, zie paragraaf 13.)

6.5

Beperking van waren en diensten

Regel 95, onder a), UVGM Indien de eerste taal van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk een van de talen van het Bureau is, kan een beperking alleen worden aanvaard in de eerste taal. Indien de eerste taal van de aanvraag niet een van de talen van het Bureau is, kan een beperking alleen worden aanvaard in de tweede taal indien de tweede taal is opgegeven als correspondentietaal. Voorbeeld van een aanvaardbaar verzoek tot beperking Eerste taal NL

Tweede taal EN

Een in het Engels naar het Bureau verzonden beperking wordt aanvaard, op voorwaarde dat Engels is aangegeven als correspondentietaal van de aanvraag.

Voorbeeld van een niet-aanvaardbaar verzoek tot beperking Eerste taal IT

Tweede taal EN

Een in het Engels naar het Bureau verzonden beperking wordt niet aanvaard, aangezien in dit geval Italiaans een van de vijf talen van het Bureau is en derhalve de enige taal is waarin een beperking aanvaard zal worden.


VERSION 1.0

Blz. 12 DATE 02/01/2014


7

Houder, gemachtigde en correspondentieadres

7.1

Aanvrager

Artikel 3, artikel 5, en artikel 92, VGM Regel 1, lid 1, onder b), regel 26, en regel 76, UVGM Alle natuurlijke of rechtspersonen, met inbegrip van publiekrechtelijke lichamen (bijv. een universiteit), kunnen houder van een Gemeenschapsmerk zijn. Aanvragen uit naam van een juridische eenheid in oprichting worden aanvaard. In een aanvraag van een Gemeenschapsmerk moet de aanvrager zijn naam, adres, nationaliteit en de Staat van zijn woonplaats, zetel of vestiging opgeven. Namen van natuurlijke personen moeten worden vermeld met familienaam en voornaam of -namen. De namen van juridische eenheden worden voluit aangegeven en alleen de rechtsvorm mag op een gebruikelijke wijze worden afgekort, bijv. PLC, S.A. Indien de rechtsvorm niet of foutief wordt opgegeven, doet het Bureau de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling toekomen, waarin om deze informatie wordt verzocht. Indien de ontbrekende of juiste rechtsvorm niet wordt opgegeven, wordt de aanvraag afgewezen. Het adres dient, indien van toepassing, straatnaam, huisnummer, postcode, plaats en land te omvatten. De aanvrager dient slechts één adres op te geven, maar indien er meer adressen worden vermeld, wordt het eerste adres geregistreerd als domicilieadres, tenzij de aanvrager specifiek een ander adres vermeldt. Indien de aanvrager al eerder een identificatienummer heeft gekregen van het Bureau, is het voldoende als de aanvrager dit identificatienummer opgeeft. Voor meer informatie over communicatie met het Bureau, zie de richtlijnen, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 1, Communicatiemiddelen, termijnen.

7.2

Gemachtigde

Indien de aanvrager zijn woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel in de EU heeft, is de aanvrager niet verplicht zich te laten vertegenwoordigen. Indien de aanvrager zijn woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel niet in de EU heeft, moet de aanvrager, ongeacht zijn nationaliteit, een gemachtigde zoeken die namens hem optreedt in alle procedures, met uitzondering van het indienen van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk en het betalen van de taks voor de aanvraag. Voor meer informatie over vertegenwoordiging, zie de richtlijnen, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 5, Beroepsmatige vertegenwoordiging.


VERSION 1.0

Blz. 13 DATE 02/01/2014


7.3

Naams-/adreswijziging

De naam en het adres van de aanvrager of gemachtigde mogen naar believen worden gewijzigd. Een wijziging in de naam van de aanvrager is een wijziging die geen gevolgen heeft voor de identiteit van de aanvrager, terwijl een overdracht wel een wijziging is die gevolgen heeft voor de identiteit van de aanvrager. Een naamswijziging van de gemachtigde is een beperkte wijziging, die geen gevolgen heeft voor de identiteit van de aangewezen gemachtigde.

7.4

Overdracht van houderschap

Artikel 17, lid 5, artikel 24, en artikel 87, VGM Regel 31, lid 8, en regel 84, lid 3, onder g), UVGM Inschrijvingen en aanvragen van Gemeenschapsmerken mogen, voornamelijk door middel van een toewijzing of erfopvolging, worden overgedragen van de eerdere houder/aanvrager op een nieuwe houder/aanvrager. De overdracht kan worden beperkt tot bepaalde waren en/of diensten waarvoor het merk wordt ingeschreven of aangevraagd (gedeeltelijke overdracht). Overdracht wordt op verzoek in het register of, wat aanvragen van Gemeenschapsmerken betreft, in de dossiers opgenomen. Voor meer informatie over het registreren van de overdracht van houderschap, zie de richtlijnen, deel E, Registerbewerkingen, afdeling 3, Gemeenschapsmerken als vermogensbestanddeel, hoofdstuk 1, Overdracht.

8

Soort merk

De merkenverordening maakt onderscheid tussen twee soorten merken: individuele en collectieve.

8.1

Individuele merken

Artikel 5, VGM Alle natuurlijke of rechtspersonen, of met die personen gelieerde personen krachtens het nationale recht dat op hen van toepassing is, met inbegrip van publiekrechtelijke lichamen, kunnen de houder zijn van een individueel Gemeenschapsmerk, ongeacht hun nationaliteit.

8.2

Collectieve merken

Artikelen 66 tot en met 68, VGM Regels 3 en 43, UVGM


VERSION 1.0

Blz. 14 DATE 02/01/2014


8.2.1

Karakter van collectieve merken

Een collectief merk is een specifiek soort handelsmerk dat aangeeft dat de waren of diensten die van dat merk voorzien zijn, niet afkomstig zijn van slechts één handelaar, maar van leden van een vereniging. Collectieve merken kunnen worden gebruikt voor het voeren van publiciteit voor producten die kenmerkend zijn voor een bepaalde regio en kunnen samen met het individuele merk van de producent van specifieke waren worden gebruikt. Dit stelt leden van een vereniging in staat hun eigen producten te onderscheiden van die van concurrenten. Voor meer informatie over de materiële eisen ten aanzien van collectieve Gemeenschapsmerken, zie de richtlijnen, deel B, Onderzoek, afdeling 4, Absolute weigeringsgronden en Collectieve Gemeenschapsmerken. Collectief betekent niet dat meer personen (medeaanvragers/medehouders) houder zijn van het merk, noch dat het meer dan één land aangeeft/dekt. Krachtens de merkenverordening zijn er specifieke bepalingen ten aanzien van de bescherming van collectieve merken.

8.2.2

Aanvragers van collectieve merken

Verenigingen van fabrikanten, producenten, dienstverrichters of handelaars, die overeenkomstig het daarvoor geldende recht bevoegd zijn om in eigen naam drager te zijn van ongeacht welke rechten en verplichtingen, overeenkomsten aan te gaan of andere rechtshandelingen te verrichten en in rechte op te treden, alsmede publiekrechtelijke rechtspersonen, kunnen een collectief merk aanvragen. In principe dient er aan twee criteria te worden voldaan. Ten eerste moet de aanvrager een vereniging of een publiekrechtelijk lichaam zijn en ten tweede moet hij als entiteit op zich bestaan. Voor meer informatie over de materiële eisen ten aanzien van collectieve Gemeenschapsmerken, zie de richtlijnen, deel B, Onderzoek, afdeling 4, Absolute weigeringsgronden en Collectieve Gemeenschapsmerken.

8.2.3

In te dienen documenten

In aanvulling op de bij het aanvragen van een individueel handelsmerk in te dienen documenten is bij het aanvragen van een collectief Gemeenschapsmerk een reglement van het merk vereist. Het reglement behelst: 1. de naam en het kantooradres van de aanvrager; 2. het doel van de vereniging of het doel waarvoor de publiekrechtelijke rechtspersoon is opgericht; 3. de instanties die de vereniging of die rechtspersoon mogen vertegenwoordigen; 4. de voorwaarden voor lidmaatschap; 5. de personen die het merk mogen gebruiken; 6. onder welke voorwaarden, voor zover deze bestaan, met inbegrip van sancties, het merk kan worden gebruikt;


VERSION 1.0

Blz. 15 DATE 02/01/2014


7.

8.2.4

indien het merk verwijst naar de plaats van herkomst van de waren of diensten, de verklaring het lidmaatschap van de vereniging open te stellen aan een ieder wiens waren en diensten uit het betrokken geografische gebied afkomstig zijn.

Formaliteitenonderzoek met betrekking tot collectieve merken

8.2.4.1 Reglement niet ingediend Indien het reglement niet bij de aanvraag wordt ingediend, doet het Bureau de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling toekomen, waarin de aanvrager de gelegenheid wordt geboden om binnen een termijn van twee maanden het reglement alsnog in te dienen. Indien het reglement niet binnen deze termijn van twee maanden wordt ingediend, wordt de aanvraag afgewezen.

8.2.4.2 Reglement ingediend, maar met gebreken Indien het reglement is ingediend maar de vereiste informatie zoals bedoeld in paragraaf 8.2.3 hierboven er niet in wordt vermeld, doet het Bureau de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling toekomen, waarin de aanvrager de gelegenheid wordt geboden om binnen een termijn van twee maanden de ontbrekende informatie alsnog in te dienen. Indien het verzuim niet is hersteld binnen deze periode van twee maanden, wordt de aanvraag afgewezen.

8.2.5

Wijzigingen van het soort merk (van collectief naar individueel)

Indien een natuurlijk persoon per ongeluk een aanvraag voor een collectief merk heeft ingediend, d.w.z. dat hij foutief als merksoort ‘collectief’ heeft ingevuld/geselecteerd op het aanvraagformulier, kan hij het merk van collectief in individueel veranderen, aangezien collectieve merken alleen kunnen worden toegekend aan verenigingen. De te veel betaalde taks moet dan ook worden teruggestort. Indien een rechtspersoon stelt per ongeluk een aanvraag voor een collectief merk te hebben ingediend, moet wijziging worden toegestaan en de te veel betaalde taks worden teruggestort. Het indienen van een aanvraag voor een collectief merk wordt echter niet aangemerkt als een kennelijke fout, en het verzoek tot wijziging wordt afgewezen, indien er bewijs is dat de aanvrager dit soort merk wel degelijk beoogde aan te vragen, bijvoorbeeld: • • •

de afbeelding van het merk omvat de woorden ‘collectief merk’; uit de naam van de aanvrager blijkt dat dit een vereniging is; er worden reglementen voor het gebruik van het collectieve merk ingediend.


VERSION 1.0

Blz. 16 DATE 02/01/2014


9

Merksoort

Artikel 4, artikel 26, en artikel 7, lid 1, onder a), VGM Regel 3, UVGM De indeling van merken dient een aantal functies. Ten eerste worden hiermee de wettelijke vereisten vastgelegd voor het af te beelden merk; ten tweede kan het Bureau hierdoor een beter inzicht krijgen van wat de aanvrager wil inschrijven; en ten slotte wordt onderzoek in de BHIM-database erdoor vergemakkelijkt. Een handelsmerk kan worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling. Een vereiste voor indiening is dat er een afbeelding van het merk op het aanvraagformulier staat. Het merk moet grafisch worden afgebeeld en deze afbeelding kan niet worden vervangen door een beschrijving van het merk. Indien de aanvrager geen grafische weergave van zijn merk opgeeft, doet het Bureau de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling toekomen en wordt de indieningsdatum niet ingeschreven (zie hierboven onder paragraaf 3, Datum van indiening). Soms kan de aanvraag een afbeelding van het merk bevatten zonder dat de gewenste merksoort wordt opgegeven. In dat geval zal het Bureau, op basis van de gegeven afbeelding en de eventuele merkbeschrijving, de passende merksoort toekennen, de aanvrager schriftelijk op de hoogte stellen en een termijn van twee maanden stellen voor opmerkingen. Indien er geen opmerkingen worden ontvangen, wordt de wijziging van de merksoort geacht te zijn aanvaard. In andere gevallen, indien de afbeelding van het merk duidelijk in tegenspraak is met de aanvullende informatie over het merk die is opgenomen in de aanvraag, behoort de merksoort te worden gecorrigeerd aan de hand van de hieronder in paragraaf 9.9, Correctie van de merksoort, gegeven aanwijzingen. De voorbeelden van merksoorten in deze richtlijnen worden alleen gegeven in de context van formaliteitenkwesties en zeggen niets over de uitkomst van de onderzoeksprocedure.

9.1

Woordmerken

Een woordmerk is een merk in schrijfmachineschrift met over één regel geschreven elementen waaronder letters (hoofdletters of kleine letters), woorden (in hoofdletters of kleine letters), cijfers, toetsenbordtekens of leestekens. Het Bureau aanvaardt het alfabet van elke officiële EU-taal als woordmerk. Een merk dat bestaat uit tekst die over meer dan één regel is geschreven, wordt ingedeeld als een beeldmerk. Voorbeelden van aanvaardbare woordmerken CTM 6 892 351

europadruck24

CTM 6 892 806

TS 840

CTM 6 907 539

4 you

CTM 2 221 497

ESSENTIALFLOSS

CTM 0 631 457

DON’T DREAM IT, DRIVE IT

CTM 1 587 450

?WHAT IF!

CTM 8 355 521

ΕΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Grieks)

CTM 8 296 832

Долината на тракийските царе (cyrillisch)


VERSION 1.0

Blz. 17 DATE 02/01/2014


9.2

Beeldmerken

Een beeldmerk is een merk dat bestaat uit: • • • • • • • •

uitsluitend beeldelementen; een combinatie van woord-, beeld- of anderszins grafische elementen; woordelementen in een niet-standaard lettertype; woordelementen in kleur; woordelementen op meer dan één regel; letters uit een alfabet van buiten de EU; tekens die niet met een toetsenbord kunnen worden gereproduceerd; combinaties van de bovenstaande opties. Voorbeelden van beeldmerken CTM 1 414 366 Zuiver grafisch element zonder kleur

CTM 9 685 256 Zuiver grafisch element in kleur

CTM 4 705 414 Combinatie van een grafisch element en tekst in een standaardlettertype, geen kleur

CTM 9 687 336 Combinatie van gestileerd lettertype en beeldelementen, geen kleur

CTM 4 731 725 Combinatie van gestileerd lettertype en beeldelementen in kleur CTM 9 696 543 Woordelement in een gestileerd lettertype zonder kleur


VERSION 1.0

Blz. 18 DATE 02/01/2014


Voorbeelden van beeldmerken

CTM 2 992 105 Woordelementen in een gestileerd lettertype zonder kleur

CTM 9 679 358 Woordelementen in verschillende lettertypen in kleur

CTM 9 368 457 Alleen woordelementen, over meer dan één regel CTM 9 355 918 Slogan in twee verschillende lettertypen, letters van verschillende grootte, op meer dan één regel, en in kleur CTM 9 681 917 Woordelement in een alfabet van buiten de EU (Chinees)

9.3

Driedimensionale merken

Artikel 43, lid 2, VGM Regel 3, lid 4, UVGM Mededeling 2/98 van de President van het Bureau Een driedimensionaal merk is een merk met een driedimensionale vorm (waaronder recipiënten, verpakkingen en het product zelf). De fotografische of grafische voorstelling kan bestaan uit maximaal zes perspectieven van dezelfde vorm die bij een elektronisch ingediende aanvraag in één JPEG-bestand en bij een aanvraag op papier op één A4-vel moeten worden aangeleverd. Terwijl er maximaal zes perspectieven mogen worden ingediend, is één aanzicht van de vorm voldoende indien de te beschermen vorm op basis van dat ene aanzicht kan worden vastgesteld. Soms dienen aanvragers verschillende perspectieven van een driedimensionaal object op meer vellen papier (bijv. één pagina per afbeelding/perspectief) in. In dat geval moet het Bureau de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling doen toekomen, waarin de aanvrager de gelegenheid wordt geboden om binnen een termijn van twee maanden aan te geven welke van de ingediende afbeeldingen moet worden gebruikt als de afbeelding voor de aanvraag van het Gemeenschapsmerk. Aanvragers die een verzoek indienen tot inschrijving van een driedimensionaal merk moeten daarvan melding maken in de aanvraag. Indien er geen merksoort wordt Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek FINAL

VERSION 1.0

Blz. 19 DATE 02/01/2014


opgegeven en er slechts één aanzicht van het object is verstrekt en in de eventuele merkbeschrijving niet wordt vermeld dat het ingediende merk driedimensionaal is, behandelt het Bureau het als een beeldmerk. Voorbeeld

Er werd geen merksoort geselecteerd voor dit teken en er werd geen merkbeschrijving verstrekt. Het Bureau behandelt dit als een beeldmerk. Voorbeelden van aanvaardbare afbeeldingen van driedimensionale merken

CTM 4 883 096 Vier verschillende tekeningen van hetzelfde object

CTM 4 787 693 Zes foto's van hetzelfde object vanuit verschillende perspectieven, met tekst

CTM 30 957 Twee foto's in kleur die verschillende perspectieven van hetzelfde object laten zien

CTM 8 532 475 Zes aanzichten in kleur die zes verschillende perspectieven van hetzelfde object laten zien


VERSION 1.0

Blz. 20 DATE 02/01/2014


Voorbeelden van merken die niet aanvaardbaar zijn als driedimensionale merken

CTM 6 910 021 Vijf aanzichten die echter niet hetzelfde object laten zien

CTM 7 469 661 Er is geen tekst in aanvulling op de afbeelding van het merk toegestaan (tekst onder de foto van de fles)

CTM 9 739 731 De eerste en de derde fles laten twee verschillende perspectieven zien van dezelfde fles, allebei met een grijze dop. De tweede fles heeft een blauwe dop en is daarom een ander object dan hetgeen getoond is in de eerste en derde fles. De vierde afbeelding is totaal anders en laat twee bovenkanten van flessen en een etiket zien. Van de vier perspectieven zijn alleen het eerste en derde aanzichten van hetzelfde object.

Indien aanzichten van verschillende objecten op één A4-vel of in één JPEG-bestand worden ingediend voor de aanvraag van het driedimensionaal Gemeenschapsmerk, kan het verzuim niet worden hersteld aangezien het schrappen van een of meer van deze verschillende objecten een aanzienlijke wijziging van de afbeelding van het merk zou inhouden (zie paragraaf 17, Wijzigingen aan de aanvraag van het Gemeenschapsmerk). In dit geval moet de aanvraag worden afgewezen aangezien de afbeelding niet slechts één driedimensionale vorm laat zien.


VERSION 1.0

Blz. 21 DATE 02/01/2014


9.4

Geluidsmerken

Artikel 4, VGM, en besluit EX-05-3 van de President van het Bureau Een geluidsmerk moet grafisch worden afgebeeld met de standaardmethoden voor het grafisch weergeven van geluid, met name muzieknotatie. Een beschrijving van het geluid in woorden is niet voldoende (zie het besluit van 27/09/2007, R 708/2006-4, ‘TARZAN YELL’). De tekst van een liedje in combinatie met de muzieknotatie en het tempo is aanvaardbaar. Een sonogram alleen is geen aanvaardbare grafische afbeelding van een geluidsmerk indien dit niet vergezeld gaat van een elektronisch geluidsbestand. Indien het geluid waarvoor een aanvraag wordt ingediend niet kan worden afgebeeld met de conventionele muzieknotatie, bijvoorbeeld het brullen van een leeuw, dan is een sonogram samen met een geluidsbestand de enige manier waarop het merk kan worden weergegeven.

9.4.1

Elektronisch geluidsbestand

Het bijsluiten van een MP3-geluidsbestand is facultatief indien een muzieknotatie is verstrekt en is alleen mogelijk bij elektronisch ingediende aanvragen. Het Bureau aanvaardt de indiening van alleen maar een elektronisch geluidsbestand niet, aangezien een grafische afbeelding in de vorm van de muzieknotatie of een sonogram is vereist. Het geluidsbestand moet in MP3-formaat worden aangeleverd en mag niet groter zijn dan twee megabytes. Volgens de vereisten van het Bureau mag het geluid geen ‘stream’ of ‘loop’ zijn. Alle overige bijlagen of bijlagen die niet aan de bovenstaande beschrijving voldoen, worden geacht niet te zijn ingediend.

9.4.2

Muzieknotaties

De aanvrager mag alleen een muzieknotatie op zich indienen. Dit voldoet aan de vereiste van het grafisch afbeelden van het merk. In deze gevallen kan er een elektronisch geluidsbestand worden bijgevoegd, maar dit is niet verplicht.

9.4.3

Sonogrammen

De aanvrager mag niet alleen maar een sonogram indienen (zie het besluit van 27/09/2007, R 708/2006-4, ‘TARZAN YELL’). In deze gevallen is een elektronisch geluidsbestand verplicht, aangezien het Bureau het geluid niet alleen maar uit het sonogram kan afleiden. Kleuren die worden gebruikt in een sonogram maken geen deel uit van het merk, aangezien de aanvrager een aanvraag indient voor een geluidsmerk. Derhalve dient er geen kleuraanduiding te worden geregistreerd en indien die aanduiding wordt verstrekt wordt zij door het Bureau verwijderd.


VERSION 1.0

Blz. 22 DATE 02/01/2014


Voorbeelden van aanvaardbare geluidsmerken

CTM 8 116 337 Sonogram dat vergezeld ging van een geluidsbestand

CTM 9 199 134 Sonogram dat vergezeld ging van een geluidsbestand

CTM 1 637 859 Muzieknotatie

CTM 6 596 258 Muzieknotatie met daarin muziekaanwijzingen

9.5

Kleur als zodanig

Kleur als zodanig betekent dat men handelsmerkbescherming wil verkrijgen voor één of meer kleuren, ongeacht een specifieke vorm of configuratie. Wat wordt beschermd is een kleurschakering (of kleurschakeringen) en in het geval van meer dan één kleur de verhouding waarin de kleuren voorkomen. De kleur(en) moet(en) in woorden worden aangegeven in het veld ‘Kleuraanduiding(en)’. De afbeelding van een kleur als zodanig moet bestaan uit een afbeelding van de kleur(en) zonder contour. Indien er meer dan één kleur is, moet de verhouding van elke kleur worden opgegeven in het veld voor de merkbeschrijving. Als dit niet is gedaan in de aanvraag, geeft het Bureau kennis van dit verzuim. Indien de afbeelding andere zaken bevat, zoals woorden of afbeeldingen, is het geen merk van de soort ‘kleur als zodanig’ maar een beeldmerk. Als er voor een merk foutief een aanvraag voor een merk van de soort ‘kleur als zodanig’ wordt ingediend, terwijl het een beeldmerk betreft, verandert het Bureau de merksoort, stelt het de aanvrager daarvan op de hoogte en biedt het de aanvrager twee maanden de tijd om opmerkingen in te dienen. Indien er geen opmerkingen worden ontvangen, wordt de wijziging van de merksoort geacht te zijn aanvaard. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek FINAL

VERSION 1.0

Blz. 23 DATE 02/01/2014


Internationale kleurencodes worden aanvaard als aanvullende informatie in de kleuraanduiding, maar deze mogen nooit in plaats van een beschrijving van de kleur in woorden worden gebruikt. Voorbeelden van aanvaardbare merken van de soort ‘kleur als zodanig’

CTM 962 076 Opgegeven kleur: Bruin

CTM 31 336 Opgegeven kleur: Lila/violet Beschrijving: Lila/violet, enkele kleur zoals getoond in de afbeelding. De waarden (specifieke coördinaten in de kleurenruimte) voor het merk in kwestie zijn: L => 53,58 /- 08; A => 15,78 /- 05; B => 31,04 /- 05. Het merk kan in het Process Book van Pantone worden aangeduid tussen de schakeringen met nummer E 176-4 en E 176-3. CTM 8 298 499 Opgegeven kleuren: Groen, Pantone 368 C, antraciet, Pantone 425 C, oranje, Pantone 021 C Beschrijving: Het handelsmerk bestaat uit de kleuren groen: Pantone 368 C, antraciet: Pantone 425 C, oranje: Pantone 021 C, zoals getoond in de illustratie; de kleuren worden toegepast op een basiscomponent van de buitenkant van tankstations in de verhouding groen 60%, antraciet 30% en oranje 10%, waardoor de indruk ontstaat van een groen met antraciet gekleurd tankstation (groen heeft de overhand) met kleine oranje accenten. CTM 4 381 471 Opgegeven kleuren: Blauw (Pantone 2747 C) en zilver (Pantone 877 C) Beschrijving: De aanvrager maakt aanspraak op bescherming voor de tegenover elkaar gestelde kleuren blauw (Pantone 2747 C) en zilver (Pantone 877 C), zoals getoond in de afbeelding van het kleurenmerk waarvoor een aanvraag wordt ingediend. De verhouding van de kleuren is ongeveer 50%-50%.

9.6

Hologrammen

Hologrammen zijn bijzonder moeilijk grafisch af te beelden aangezien een afbeelding op papier niet verandert zoals zij van nature op hologrampapier wel zou doen. Met een Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek FINAL

VERSION 1.0

Blz. 24 DATE 02/01/2014


duidelijke merkbeschrijving en genoeg aanzichten van het merk, kan een hologram toch worden ingeschreven. Daarom kan er bij het inschrijven van een hologram als Gemeenschapsmerk, meer dan één afbeelding van het merk worden ingediend op voorwaarde dat in het geval van indiening op papier alle verschillende aanzichten op één A4-blad staan of in het geval van elektronische indiening alle verschillende aanzichten in één JPEG-bestand zijn opgenomen.

9.7

Geur-/reukmerken

Geur- of reukmerken zijn momenteel niet aanvaardbaar. De reden hiervoor is dat een grafische afbeelding duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn (zie het arrest van 12/12/2002, C-273/00, ‘Sieckmann’). Zoals ook het geval is bij alle andere soorten merken, kan een merkbeschrijving niet in de plaats treden van de grafische afbeelding. Hoewel een beschrijving van een geur beeldend kan zijn, is deze niet duidelijk, nauwkeurig of objectief en kan er derhalve geen indieningsdatum worden toegewezen, aangezien het merk niet grafisch kan worden afgebeeld. Zulke gevallen (zie het besluit van 04/08/2003, R 120/2001-2 ‘The taste of artificial strawberry flavour’) worden niet afgewezen, maar worden geacht niet te zijn ingediend.

9.8

Andere merken

Andere merken moeten een vermelding in de merkbeschrijving omvatten van wat er wordt bedoeld met ‘andere’. ‘Andere’ merken kunnen bijvoorbeeld bewegende merken, plaatsmerken of merkdraadmerken (gekleurde strepen of draden die zijn toegepast in bepaalde producten) zijn.

9.8.1

Bewegende merken

Het aantal afbeeldingen van het merk is vrijwel onbeperkt zolang ze bij indiening op papier maar allemaal op één A4-vel staan en bij elektronische indiening allemaal in één JPEG-document zijn opgenomen. De afbeelding van het merk moet vergezeld gaan van een merkbeschrijving die de animatie uitlegt. De combinatie van de afbeeldingen en de merkbeschrijving moet duidelijk de te beschermen beweging uitleggen. Indien de beweging niet kan worden waargenomen (bijv. de volgorde van de afbeeldingen klopt niet), of de merkbeschrijving komt niet overeen met de volgorde van de afbeeldingen, doet het Bureau de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling toekomen, waarin de aanvrager de gelegenheid wordt geboden om binnen een termijn van twee maanden de afbeelding en/of beschrijving te verduidelijken. Indien het verzuim niet is hersteld binnen deze termijn, wordt de aanvraag afgewezen. Indien de afbeeldingen kleur omvatten, moet(en) de kleur(en) in woorden worden aangegeven.


VERSION 1.0

Blz. 25 DATE 02/01/2014


Voorbeelden van aanvaardbare bewegende merken CTM 5 338 629 Beschrijving: Het merk is een bewegende reeks beelden met twee verbrede segmenten die rechtsboven in het merk bijeen komen. Tijdens de animatie beweegt een geometrisch object naast het eerste segment omhoog en vervolgens naast het tweede segment omlaag, terwijl individuele koorden binnen elk segment van donker naar licht veranderen. Puntering in het merk dient alleen als arcering. De volledige reeks bewegende beelden heeft een duur van één tot Afbeeldingen: Afbeelding van het merk alleen maar in zwart-wit en grijsschakeringen; geen kleuraanduiding. twee seconden.

CTM 9 742 974 Beschrijving: Het merk omvat een bewegend beeld dat bestaat uit een tandenborstel die omlaag beweegt richting een tomaat en daarbij op de tomaat drukt zonder de schil van de tomaat kapot te maken en zich weer verwijdert van de tomaat.

Afbeeldingen Voorbeeld van een niet-aanvaardbaar bewegend merk

CTM 7 227 218 Beschrijving: Het merk bestaat uit een bewegend beeldmerk, dat bestaat uit een bewegende reeks beelden die een reeks rechthoekige videoschermen van verschillende grootte laat zien, met of zonder herkenbare beelden daarin, die als een soort wervelwind naar binnen vliegen, als het ware vanaf het punt waar de kijker zich bevindt, richting het midden van het scherm van de kijker, waar ze samenkomen en een woord vormen. Merk waarbij de beweging niet te begrijpen is op basis van de beelden en de beschrijving hier niets aan verandert.

9.8.2

Plaatsmerken

Een plaatsmerk is een teken dat op een bepaald deel van een product wordt geplaatst en een constante grootte of een bepaalde verhouding ten opzichte van het product heeft. Het teken moet grafisch worden afgebeeld. Aangezien de aanvrager de plaatsing of ‘plaats’ van het merk wil beschermen, is een merkbeschrijving met daarin de plaatsing ervan een formaliteitenvereiste. De merkbeschrijving moet ook een


VERSION 1.0

Blz. 26 DATE 02/01/2014


vermelding bevatten dat het een ‘plaatsmerk’ is en, indien er een afbeelding in kleur wordt ingediend, moet(en) de gebruikte kleur(en) in woorden worden opgegeven. Indien een plaatsmerk bepaalde waren betreft waarvoor de plaatsing duidelijk is en andere waren waarvoor de plaatsing niet duidelijk is, moet het Bureau de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling doen toekomen vanwege het niet voldoen aan de formaliteiten met betrekking tot die waren waarop het merk niet (duidelijk) zou kunnen worden geplaatst volgens de wijze die wordt opgegeven in de merkbeschrijving. De aanvrager krijgt dan twee maanden de tijd om de aanvraag aan te passen. Indien de aanvraag niet wordt beperkt tot die waren waarvoor de plaatsing duidelijk is, moet de aanvraag worden afgewezen voor die waren en/of diensten waarvoor de plaatsing twijfelachtig/onmogelijk is. Voorbeelden van aanvaardbare plaatsmerken

CTM 4 717 914 Kleuraanduiding: Rood Beschrijving: Rode bies van 2 mm breed, die rond de rand van de enkelopening en het vetergedeelte loopt.

CTM 3 799 574 Kleuraanduiding: Groen (Pantone 347 C) Beschrijving: Groene ring tussen de elektrische connectoren van de fitting.


VERSION 1.0

Blz. 27 DATE 02/01/2014


Voorbeelden van aanvaardbare plaatsmerken CTM 9 045 907 Opgegeven kleuren: Rood, zwart en grijs Beschrijving: Het merk bestaat uit de combinatie van de kleuren rood, zwart en grijs zoals deze wordt toegepast op de buitenoppervlakken van een trekker, namelijk rood zoals wordt toegepast op de motorkap, het dak en de wielkasten, lichten donkergrijs zoals toegepast op de motorkap als horizontale streep en zwart zoals toegepast op de gril voor op de motorkap, op het chassis en de verticale afwerklijst – zoals getoond in de als illustratie bij de aanvraag bijgevoegde afbeelding. CTM 6 900 898 Beschrijving: Ontwerp bestaande uit twee curven die elkaar in één punt kruisen, op een zak aangebracht; het merk bestaat uit een decoratief stiksel dat is gemaakt van een ontwerp bestaande uit twee curven die elkaar in één punt kruisen dat op een zak is aangebracht; een van de curven wordt gekenmerkt door een boogvorm, die met een fijne lijn is getrokken, terwijl de tweede curve wordt gekenmerkt door een sinusvorm, die met een dikke lijn is getrokken; de onregelmatig onderbroken lijnen geven de omtrekranden van de zak weer waarop de aanvrager geen aanspraak maakt en die alleen maar dienen om aan te geven waar het merk zich op de zak bevindt. CTM 8 586 489 Beschrijving: Het handelsmerk is een plaatsmerk. Het merk bestaat uit twee evenwijdige lijnen die op het buitenoppervlak van het bovenstuk van een schoen zijn geplaatst. De eerste lijn loopt vanaf het midden van de zoolrand van een schoen en loopt schuin terug richting de instap van een schoen. De tweede lijn loopt evenwijdig aan de eerste lijn en loopt in een curve achterwaarts langs de contrefort van een schoen tot aan de hak van een schoen door en eindigt bij de zoolrand van een schoen. De stippellijn geeft de plaats van het handelsmerk aan en maakt geen deel uit van het merk.

Plaatsmerken zijn niet aanvaardbaar als de beschrijving aangeeft dat de plaats ervan kan variëren – bijv.: ‘Het merk bestaat uit [beschrijving van het symbool] toegepast op de buitenkant van de waren’. De plaats van het merk moet duidelijk worden gedefinieerd en moet duidelijk blijken uit de afbeelding en beschrijving.


VERSION 1.0

Blz. 28 DATE 02/01/2014


Voorbeelden van niet-aanvaardbare plaatsmerken / beschrijvingen CTM 8 682 213 Beschrijving: Er wordt aanspraak gemaakt op handelsmerkbescherming voor een streep die geplaatst is op de behuizing van een grondverplaatsingshamer, waarbij de streep in het isometrische totaalaanzicht van de grondverplaatsingshamer wordt getoond als een zwarte, cirkelvormige band, die afsteekt tegen de andere onderdelen van de behuizing door het patroon dat zichtbaar is in de aanvullende weergave, die een vergroot (halfrond) detail van deze streep in een zijaanzicht van de grondverplaatsingshamer toont, waarbij het patroon wordt gevormd door allerlei cirkelvormige groeven; de streep is geplaatst op een deel van de behuizing dat, vanaf het kegelvormige punt van de grondverplaatsingshamer gezien overeenkomt met het tweede kwart van de totale lengte van de grondverplaatsingshamer; andere vormen die zichtbaar zijn in de afbeelding en/of opstellingen maken geen deel uit van het merk.

De combinatie van de afbeelding en de beschrijving definieert niet duidelijk wat het teken is en hoe het op de waren wordt geplaatst:

(Het is op de afbeelding niet duidelijk vanuit welk perspectief een halfrond detail zichtbaar zou moeten zijn.) Teken dat wordt gedefinieerd met betrekking tot specifieke waren – tegen het teken kan bezwaar worden aangevoerd voor andere waren indien de plaatsing op die andere waren onduidelijk is.

CTM 8 316 184 Beschrijving: Het handelsmerk is een plaatsmerk waarbij een smalle koperen ring die gemaakt is van koper geplaatst en zichtbaar is tussen twee metalen lagen bij de bovenrand van het lijf van een pot of pan.

(Tegen het teken kunnen bezwaren worden aangevoerd voor ‘keukengerei’, aangezien de vorm ervan kan variëren en de plaats voor iets anders dan een pot of pan onduidelijk zou zijn)

9.8.3

Merkdraadmerken

Merkdraadmerken zijn gekleurde lijnen of draden die worden toegepast op bepaalde producten. Deze merken zijn populair in de textielindustrie. Andere voorbeelden zijn gekleurde lijnen op slangen of kabels. De merkbeschrijving moet bij voorkeur de term ‘merkdraadmerk’ bevatten en eventuele kleuren moeten in woorden worden aangegeven.


VERSION 1.0

Blz. 29 DATE 02/01/2014


Voorbeelden van aanvaardbare merkdraadmerken CTM 7 332 315 Beschrijving: Het handelsmerk bestaat uit een pijp, buis of extrusieprofiel met doorlopende dunne zwarte horizontale lijnen die op gelijke afstand van elkaar zijn aangebracht op de buitenkant van de pijp, de buis of het extrusieprofiel, tussen twee evenwijdige rode lijnen die in de lengte over de pijp, de buis of het extrusieprofiel lopen.

CTM 3 001 203 Kleuraanduiding: Goud op een lichte achtergrond Beschrijving: Goudkleurige band die als identificatiemerk is opgenomen in een licht gekleurde functionele band, met name een loden band, voor gordijnen, draperieën, tafellakens en vergelijkbare waren.

9.8.4

Patroonmerken

Merken die een patroon laten zien, mogen niet worden aangemerkt/aanvaard als ‘andere’ merken. Overeenkomstig de praktijken van het Bureau zijn dit ‘beeldmerken’. Voorbeelden van aanvaardbare patroonmerken

CTM 0 015 602

CTM 7 190 929


VERSION 1.0

Blz. 30 DATE 02/01/2014


9.9

Correctie van de merksoort

9.9.1

Algemene voorschriften

In het algemeen geldt dat, indien de vermelding van de merksoort in de aanvraag duidelijk verkeerd is, het Bureau de merksoort zal corrigeren, de aanvrager hiervan op de hoogte zal stellen en de aanvrager de gelegenheid zal bieden om binnen een termijn van twee maanden opmerkingen in te dienen. Indien reactie uitblijft, wordt de door het Bureau aangebrachte correctie geacht door de aanvrager te zijn aanvaard. Indien de aanvrager het niet eens is met de wijziging, zal het Bureau de oorspronkelijke vermelding van de merksoort herstellen. De aanvraag wordt dan echter afgewezen. Indien de afbeelding van het merk en de aanvullende informatie over het merk in de aanvraag duidelijk in tegenspraak zijn, als gevolg waarvan het onduidelijk is welke merksoort men wenst in te schrijven, moet het Bureau de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling doen toekomen en moet de merksoort overeenkomstig de door de aanvrager gegeven verduidelijking worden gewijzigd. Indien de aanvrager niet reageert of erin volhardt dat de zichzelf tegensprekende inhoud van de aanvraag moet worden aangehouden, moet het merk worden afgewezen (zie voorbeeld 3 hieronder).

9.9.2

Voorbeelden van merksoortgebreken die zich herhaaldelijk voordoen

9.9.2.1 Woordmerken Indien als merksoort ‘woord’ wordt gekozen, maar het merk in feite een ‘beeldmerk’ is, zoals in de voorbeelden in paragraaf 9.2 hierboven (afbeelding over meer regels, gestileerde lettertypen enz.), corrigeert het Bureau de merksoort en werkt het Bureau het systeem bij met de afbeelding van het beeldmerk. Het Bureau doet de aanvrager een schrijven toekomen waarin deze op de hoogte wordt gesteld van de wijziging en twee maanden de tijd krijgt om opmerkingen in te dienen. Indien de aanvrager niet binnen deze termijn reageert, wordt de wijziging geacht te zijn aanvaard. Indien de aanvrager opmerkingen indient waarin hij bezwaar maakt tegen de wijziging en het Bureau het niet eens is met de opmerkingen, wordt de merksoort weer terug veranderd in ‘woordmerk’, maar wordt de aanvraag afgewezen.

9.9.2.2 Beeldmerken Indien er geen merksoort is opgegeven en het merk duidelijk een beeldmerk is, overeenkomstig de hierboven gegeven voorbeelden, wordt de merksoort door het Bureau ingevoerd en wordt er een schrijven met uitleg naar de aanvrager gestuurd. Soms wordt er voor ‘beeldmerken’ in kleur foutief een aanvraag ingediend voor inschrijving als ‘kleurenmerk’. Bovendien kunnen de verschillen in typologie van de diverse merken binnen de EU-lidstaten leiden tot een merksoortgebrek, met name wat betreft merken waarin een woord en een beeldelement worden gecombineerd. Voor deze merken wordt vaak abusievelijk een aanvraag ingediend voor inschrijving als ‘ander’ merk in plaats van als ‘beeldmerk’. In die gevallen zal het Bureau de merksoort corrigeren in ‘beeldmerk’, de aanvrager hiervan op de hoogte stellen en hem twee maanden de tijd bieden om opmerkingen in te dienen.


VERSION 1.0

Blz. 31 DATE 02/01/2014


Voorbeeld 1

Een beeldmerk waarvoor een aanvraag is ingediend voor inschrijving als een merk van de soort kleur als zodanig. Het Bureau moet de merksoort van kleur als zodanig in beeld veranderen en een schrijven sturen waarin de wijziging wordt bevestigd. Indien de aanvrager hier niet mee instemt, kan hij opmerkingen indienen. Indien het Bureau het niet eens is met de opmerkingen, herstelt het de oorspronkelijke vermelding van de merksoort, maar wordt de aanvraag vervolgens afgewezen. Als er echter binnen de termijn geen reactie komt, wordt de verandering van merksoort beschouwd als aanvaard en gaat de aanvraagprocedure verder. Voorbeeld 2

Merken waarvoor een aanvraag is ingediend voor inschrijving als merken van de soort ‘andere’:

CTM 9 328 121

CTM 9 323 346

Als de aanvrager als merksoort ‘andere’ heeft gekozen in plaats van ‘beeld’ aan te vinken en in het uitlegveld voor het ‘andere merk’ termen heeft toegevoegd zoals ‘tekst en logo’, ‘marque sémi-figurative’, ‘marca mixta’, ‘Wort-Bild-Marke’, of zelfs ‘kleur als zodanig’ (omdat het merk elementen in kleur bevat), maar het merk waarvoor een aanvraag wordt ingediend duidelijk een beeldmerk is zoals hierboven gedefinieerd, verandert het Bureau de merksoort van andere in beeld en doet het de aanvrager een schrijven toekomen waarin deze op de hoogte wordt gesteld van de wijziging en hem de mogelijkheid wordt geboden om binnen twee maanden opmerkingen in te dienen. Indien de aanvrager niet reageert binnen de termijn van twee maanden, wordt de verandering van de merksoort geacht te zijn aanvaard en gaat de aanvraagprocedure verder. Indien de aanvrager opmerkingen indient waarin hij bezwaar maakt tegen de wijziging en het Bureau het niet eens is met de opmerkingen, herstelt het Bureau de oorspronkelijke vermelding van de merksoort, maar wordt de aanvraag vervolgens afgewezen.


VERSION 1.0

Blz. 32 DATE 02/01/2014


Voorbeeld 3

Soms kan bij een aanvraag voor een merk als soort bijvoorbeeld ‘beeldmerk’ worden opgegeven, maar blijkt uit de afbeelding en/of merkbeschrijving dat er een driedimensionaal merk wordt bedoeld. Gemeenschapsmerkaanvraag 10 318 897 Gekozen merksoort: Beeldmerk Beschrijving: Het merk bestaat uit een vorm voor een schap voor de waren. De einden van het schap zijn ellipsvormig. De voorrand van het schap is taps. Het gedeelte van het merk dat in stippellijnen wordt getoond maakt geen deel uit van het merk en is alleen bedoeld om de plaats of plaatsing van het merk aan te geven

In dit geval is de merkbeschrijving die naar ‘een vorm voor een schap’ verwijst in tegenspraak met de merksoort ‘beeld’. Daarom werd de aanvrager verzocht de merksoort te veranderen in ‘driedimensionaal’ of de merkbeschrijving te schrappen.

10

Seriemerken

In alle aanvragen voor een merk, ongeacht de merksoort, kan men slechts aanspraak maken op bescherming voor één handelsmerk. In tegenstelling tot bepaalde nationale stelsels staan de merkenverordeningen geen seriemerken toe. Als er verschillende versies van een handelsmerk gewenst zijn, moet er voor elk van die versies een aparte aanvraag van een Gemeenschapsmerk worden ingediend. Het A4-vel of JPEG-bestand mag slechts de ene afbeelding van het merk bevatten waarvoor een aanvraag wordt ingediend en verder helemaal geen aanvullende tekst. Voorbeeld 1 Een woordmerk waarvoor een aanvraag wordt ingediend als ‘BRIGITTE brigitte Brigitte’ zal niet worden ‘uitgelegd’ als ‘het woord “Brigitte”, dat hetzij in hoofdletters, hetzij in kleine letters of in ‘normaal’ schrift wordt geschreven’; het zal worden gezien als het woordmerk dat drie maal de vrouwelijke naam ‘Brigitte’ bevat.

Voorbeeld 2 Een woordmerk waarvoor een aanvraag wordt ingediend als ‘Linea Directa / Direct Line / Ligne Directe’ zal niet worden ‘uitgelegd’ als ‘de term “directe lijn”, in het Spaans, Engels of Frans’; het zal worden gezien als een woordmerk dat alle drie de taalversies bevat in de volgorde waarvoor de aanvraag is ingediend. Er zal geen schriftelijke ingebrekestelling worden verzonden en wijzigingen aan het merk worden niet aanvaard.


VERSION 1.0

Blz. 33 DATE 02/01/2014


10.1

Meerdere weergaven met afbeeldingen

In een aanvraag die elektronisch wordt ingediend, moet de afbeelding van het merk worden geüpload in de vorm van één JPEG-bestand. Bij gebruik van het papieren aanvraagformulier moet de afbeelding van het merk worden bijgevoegd op één A4-vel. Als een op papier ingediende aanvraag meer dan één A4-vel bevat dat verschillende merken laat zien, zelfs als deze erg sterk op elkaar lijken, doet het Bureau de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling toekomen, waarin het de aanvrager verzoekt om uit de verschillende variaties één merk te kiezen. Indien de aanvrager ook de andere merken wenst te beschermen, zal hij voor elk van die andere merken die hij wenst te beschermen, een nieuwe aanvraag moeten indienen. Indien er binnen de in de schriftelijke ingebrekestelling gestelde termijn geen reactie volgt, wordt de aanvraag afgewezen. Indien een elektronisch of op papier ingediende aanvraag een JPEG-bestand of een A4-vel bevat waarop iets wordt getoond dat zou kunnen worden beschouwd als meer dan één afbeelding van het merk, wordt de combinatie als geheel van al die variaties, zoals ze op die ene pagina te zien zijn, beschouwd als het merk dat men wil laten beschermen. Wijzigingen aan de afbeelding van het merk zijn niet toegestaan.

CTM 8 975 286

Aangezien het bij de bovenstaande aanvraag gevoegde JPEG-document alle bovenstaande afbeeldingen op één pagina bevatte, wordt het geheel van variaties van logo's en kleuren en tekst als één handelsmerk beschouwd.

11

Kleuraanduiding

Regel 3, lid 5, en regel 80, UVGM Woordmerken en geluidsmerken kunnen niet in kleur zijn, aangezien het woord/de woorden en het geluid/de geluiden worden beschermd, zelfs als een sonogram in kleur wordt weergegeven. De aanvragen voor beeld-, driedimensionale en andere merken kunnen in kleur of zonder kleur worden ingediend. Ze mogen ook tekst- en/of grafische elementen bevatten. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek FINAL

VERSION 1.0

Blz. 34 DATE 02/01/2014


Indien de aanvraag betrekking heeft op inschrijving in kleur, moet er een afbeelding van het merk in kleur bij de aanvraag worden ingediend en moeten de gebruikte kleuren in woorden worden opgegeven. Er kan een internationale kleurcode zoals een Pantone-nummer worden toegevoegd aan de kleuraanduiding en dit wordt ten zeerste aanbevolen, hoewel het de aanduiding in woorden (bijv. groen, blauw, rood) niet kan vervangen. Indien er een afbeelding in kleur wordt verstrekt, gaat het Bureau ervan uit dat de aanvrager stilzwijgend aanspraak maakt op kleur en wordt de aanvraag derhalve beschouwd als een aanvraag voor inschrijving van een merk in kleur. Het is niet mogelijk de aanvraag te veranderen in een zwart-wit merk (zie het besluit van 25/08/2010, R 1270/2010-4, ‘Form von Prüfköpfen (3D MARKE)’). De enige optie die de aanvrager dan nog openstaat, is een nieuwe aanvraag indienen met een zwart-wit afbeelding. Indien de kleuren grijs, zwart en wit in een aanvraag voor een merk in kleur niet alleen voor het aangeven van contrast of voor afbakening worden gebruikt, dient ook hierop aanspraak te worden gemaakt. Uitdrukkingen als ‘meerkleurig’, ‘met verschillende kleuren’, ‘in elke mogelijke combinatie’ of ‘in een willekeurige verhouding’ zijn niet aanvaardbaar (zie het besluit van 25/08/2010, R 1270/2010-4, ‘Form von Prüfköpfen (3D MARKE)’). Indien de kleuraanduiding is weggelaten, dient het Bureau naar de aanvrager een voorstel te sturen voor de kleur(en). Indien er binnen de hierbij verleende termijn van twee maanden geen antwoord wordt ontvangen, wordt de door het Bureau voorgestelde opname van de kleur(en) geacht te zijn aanvaard. Indien de aanvrager het niet eens is met de opname van de kleuren, schrapt het Bureau de kleuraanduiding. Als de aanvrager echter in een dergelijk geval nalaat de kleuren aan te geven, wordt de aanvraag afgewezen. Indien het niet mogelijk is de kleur(en) vast te stellen, verzoekt het Bureau de aanvrager het verzuim te herstellen. Indien de aanvrager nalaat de kleuraanduiding binnen de termijn van twee maanden in te dienen, wordt de aanvraag afgewezen (regel 9, lid 4, en regel 3, lid 5, UVGM). Indien de aanvraag aanspraak op een kleur omvat, maar er geen afbeelding van het merk in kleur is ontvangen, is er sprake van een formele discrepantie tussen het zwartwit handelsmerk waarvoor een aanvraag is ingediend en de kleur(en) waarop aanspraak wordt gemaakt. Een eventuele kleuraanduiding wordt dan gecorrigeerd door het Bureau (d.w.z. naar zwart, wit en/of grijs) en de aanvrager wordt hiervan in kennis gesteld. De enige uitzondering op deze regel is als de aanvraag per fax is ingediend. In dit geval kan de aanvrager (op eigen initiatief) een afbeelding in kleur per post toesturen, binnen één maand nadat de aanvraag is ingezonden. Deze termijn van één maand kan niet worden verlengd. Wanneer de afbeelding in kleur binnen deze termijn wordt ontvangen, wordt de oorspronkelijke afbeelding in zwart-wit vervangen door de nieuwe afbeelding in kleur. Indien de aanvrager de afbeelding van het merk in kleur niet zelf inzendt, zal het Bureau hier niet om verzoeken. Indien er geen voorstelling in kleur wordt ingediend binnen de termijn van één maand, wordt de eventuele kleuraanduiding gewijzigd in zwart, wit en/of grijs, en wordt de aanvrager hiervan in kennis gesteld. De Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek FINAL

VERSION 1.0

Blz. 35 DATE 02/01/2014


aanspraak op de kleur hoeft niet te worden geschrapt, aangezien de aanvrager een aanspraak op een kleur heeft ingediend die door het Bureau is gecorrigeerd. Een afbeelding van het merk die in zwart-wit – waaronder begrepen grijs – is ingediend, kan niet worden gewijzigd in een merk in kleur, zelfs niet als het zwart-wit merk werd ingediend samen met een aanspraak op kleur, een kleuraanduiding en/of een beschrijving die naar kleuren verwijst. Zwart, grijs en wit worden als ‘kleuren’ beschouwd. De door de aanvrager opgegeven vermelding van de kleuren (‘zwart-wit’ of ‘zwart, grijs en wit’ enz.) is onderhevig aan dezelfde regels als de andere, hierboven beschreven kleuraanduidingen. Let wel: vermeldingen als ‘transparant’ of ‘zonder kleur’, ‘kleurloos’ zijn geen kleuraanduidingen en mogen niet worden gebruikt. Als een afbeelding van het merk bijvoorbeeld een ‘kleurloos’ object van glas of een soortgelijk materiaal tegen een gekleurde achtergrond laat zien, is de merkbeschrijving de juiste plek om uit te leggen dat het object in kwestie kleurloos is en wordt getoond tegen een gekleurde achtergrond die geen deel uitmaakt van het merk. Een transparant object kan nog altijd in kleur zijn, bijvoorbeeld een standaardwijnfles die vaak groen en meestal transparant is. Indien de aanvrager ‘transparant’ als belangrijk kenmerk van zijn merk beschouwt, moet hij hiervoor een merkbeschrijving toevoegen. Voorbeelden van kleuraanduidingen CTM 10 275 519 Geen kleuraanduiding Er is geen kleuraanduiding vereist. De aanvrager kan echter aanspraak op zwart en wit maken indien deze kleuren als een kenmerk van het merk moeten worden beschouwd. CTM 8 401 572 Kleuraanduiding: Crème, blauw, oranje, bruin, rood, roze, geel, zwart, groen, kastanjebruin Zwart moet worden opgegeven aangezien de aanvraag een merk in kleur betreft en zwart niet alleen wordt gebruikt om contrast aan te geven en af te bakenen; zwart wordt namelijk ook gebruikt voor de staart, het oog, de neus en de oren. CTM 10 456 762 Geen kleuraanduiding Er is geen kleuraanduiding vereist. De aanvrager kan echter aanspraak op zwart, wit en grijs maken als deze kleuren als een kenmerk van het merk moeten worden beschouwd.


VERSION 1.0

Blz. 36 DATE 02/01/2014


Voorbeelden van kleuraanduidingen CTM 9 732 793 Kleuraanduiding: Rood, oranje, geel, mintgroen, zeegroen, blauw, paars, roze De aanvrager moet in deze aanvraag ook aanspraak maken op zwart, aangezien de aanvraag een merk in kleur betreft en zwart voor andere redenen wordt gebruikt dan om contrast aan te geven en af te bakenen, namelijk voor de letters. CTM 10 336 493 Kleuraanduiding: Paars, blauw, geel, wit, oranje, rood en zwart Er wordt aanspraak gemaakt op zwart, maar het Bureau zou de kleuraanduiding zonder zwart aanvaarden, aangezien zwart alleen wordt gebruikt om af te bakenen: rond de woorden ‘POP-UP!’

In gevallen waar de kleuraanduiding informatie bevat die niet relevant is voor dit veld van de aanvraag, maar wel relevant is voor een ander veld, verplaatst het Bureau de tekst naar het relevante veld en brengt het de aanvrager daarvan op de hoogte. Voorbeelden hiervan zijn situaties waarin de kleuraanduiding een merkbeschrijving, disclaimer of lijst van waren en diensten bevat.

12

Merkbeschrijvingen

Regel 3, lid 3, UVGM Een merkbeschrijving is verplicht voor aanvragen van een Gemeenschapsmerk met als merksoort ‘andere’. Dit is omdat een uitleg van wat er wordt bedoeld met ‘andere’ vereist is om de omvang van de bescherming uit te leggen (te definiëren wat de aard is van hetgeen moet worden beschermd). Indien de beschrijving ontbreekt of onduidelijk is, doet het Bureau de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling toekomen. Indien het verzuim niet wordt hersteld, wordt het merk afgewezen. Hetzelfde geldt als er aanvragen worden ingediend voor combinaties van kleur als zodanig, waarbij de verhouding van de kleuren moet worden opgegeven. Woordmerken kunnen geen merkbeschrijving hebben; indien er een beschrijving wordt opgenomen, wordt deze door het Bureau verwijderd en wordt de aanvrager hiervan in kennis gesteld. Er zal dan geen termijn voor opmerkingen worden gesteld, aangezien een merkbeschrijving niet is voorzien voor woordmerken. Voor de overige merksoorten is een merkbeschrijving niet verplicht, maar kan zij nuttig zijn om het Bureau te helpen vaststellen wat de aard van het merk is of de afbeelding te verduidelijken. Indien de beschrijving niet overeenkomt met de afbeelding van het merk, wordt de aanvrager gevraagd deze te schrappen of aan te passen. De afbeelding kan niet worden gewijzigd om deze in overeenstemming te brengen met de merkbeschrijving. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek FINAL

VERSION 1.0

Blz. 37 DATE 02/01/2014


Indien men de aanvraag van het Gemeenschapsmerk wil gebruiken als basis voor een internationale aanvraag, moet de aanvrager overwegen een merkbeschrijving op te nemen in zijn aanvraag van het Gemeenschapsmerk, aangezien een beschrijving in sommige landen een formaliteitseis is. Voor meer informatie, zie de richtlijnen, deel M, Internationale merken. Een merkbeschrijving mag alleen maar definiëren wat er te zien is in de afbeelding van het merk of wat er te horen is in een geluidsmerk. De beschrijving mag geen uitleg bevatten van wat er bedoeld wordt met een bepaalde combinatie van letters of grafische elementen of wat de ontwerper voor ogen had noch een vermelding bevatten dat het merk alleen maar in bepaalde lidstaten zal worden gebruikt enz. Het is ook niet mogelijk om in een merkbeschrijving bijvoorbeeld te vermelden dat het merk de kleuren blauw en groen of rood en geel kan bevatten; in de beschrijving moet oftewel blauw/groen oftewel rood/geel worden vermeld: namelijk wat te zien is in de afbeelding van het merk in kleur. De afbeelding van het merk, samen met een eventuele beschrijving, moet voldoende zijn om het Bureau te laten zien en begrijpen wat men wil inschrijven. Indien een merk uit letters uit een alfabet van buiten de EU bestaat of deze bevat en de aanvrager een transliteratie of vertaling samen met een transliteratie van de term in de merkbeschrijving verstrekt, is dit aanvaardbaar. Hoewel het Bureau de juistheid van de transliteratie/vertaling niet kan verifiëren, moet dit toch als correct worden aanvaard. Als een merkbeschrijving wordt geschrapt, wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gesteld. De afbeelding van het merk kan in geen geval op basis van de merkbeschrijving worden gewijzigd. Indien de aanvrager een merkbeschrijving heeft verstrekt, maar de merksoort ‘woord’ is, moet de merkbeschrijving worden geschrapt. De aanvrager wordt daarvan op de hoogte gesteld, maar er wordt geen termijn gesteld voor opmerkingen, aangezien er geen merkbeschrijving is voorzien voor woordmerken. Indien de merkbeschrijving niet overeenstemt met de afbeelding van het merk, zal het Bureau de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling doen toekomen waarin de aanvrager de gelegenheid wordt geboden om het verzuim te herstellen binnen een termijn van twee maanden. Indien het verzuim niet wordt hersteld: 1.

wijst het Bureau de aanvraag van het Gemeenschapsmerk af voor ‘combinaties van kleur als zodanig’ en ‘andere’ merken die een merkbeschrijving vereisen om de omvang van de bescherming uit te leggen;

2.

schrapt het Bureau de beschrijving in alle overige gevallen aangezien deze niet verplicht is.

Indien de merkbeschrijving informatie omvat die geen relevante beschrijving is en de informatie niet relevant is voor enig ander veld van het aanvraagformulier (bijv. de tekst geeft een uitleg van de betekenis/symboliek van het merk of geeft aan in welke lidstaten het merk gaat worden gebruikt), schrapt het Bureau de merkbeschrijving en stelt het de aanvrager hiervan op de hoogte zonder een termijn te stellen voor opmerkingen.


VERSION 1.0

Blz. 38 DATE 02/01/2014


Indien de merkbeschrijving informatie bevat die geen relevante beschrijving is en de informatie wel relevant is voor een ander veld van de aanvraag, verplaatst het Bureau de tekst naar het relevante veld en brengt het de aanvrager daarvan op de hoogte. Voorbeelden hiervan zijn situaties waarin kleuren in het veld voor de merkbeschrijving worden vermeld. De kleuren zijn geldig als kleuraanduiding en zullen in het relevante veld voor de kleuraanduiding worden ingevoerd. Het is niet nodig de aanvrager hiervan op de hoogte te brengen, aangezien de kleuraanduiding wordt verplaatst, maar niet gewijzigd. Indien er waren en diensten worden vermeld in het veld voor de merkbeschrijving in plaats van in het veld voor waren en diensten, verwijdert het Bureau deze uit de merkbeschrijving en, als de waren en diensten niet al worden afgedekt in de specificatie, brengt het Bureau de aanvrager op de hoogte van het feit dat deze de waren en diensten kan toevoegen. Dit beginsel is van overeenkomstige toepassing op alle gevallen waarin noodzakelijke informatie over het merk in het verkeerde veld van de aanvraag is opgenomen. Een merkbeschrijving kan na het indienen van het merk worden gewijzigd of toegevoegd, teneinde de inhoud van het merk duidelijker te beschrijven, bijv. de weergegeven beweging. Door een dergelijke wijziging mag de aard van het merk echter niet substantieel veranderen. Na inschrijving is het niet meer mogelijk de beschrijving te wijzigen. Voorbeelden van aanvaarde merkbeschrijvingen CTM 1 915 248 Merksoort: Beeld Beschrijving: Handelsmerk dat bestaat uit het woord ‘ALBALUNA’ dat met speciale letters is geschreven, waarbij de letter ‘L’ over de contouren van een kwart maan is geplaatst. CTM 2 023 950 Merksoort: Beeld Beschrijving: Het handelsmerk bestaat uit het woord ‘AIA’ in het rood, gestileerde hoofdletters, met een rode cirkel boven de letter I, geplaatst binnen een witte ovaal die wordt afgebakend door een groen rechthoekig kader, waarbij om het geheel een goudkleurige rand is aangebracht. CTM 8 837 502 Merksoort: Andere (plaats) Beschrijving: Het plaatsmerk bestaat uit een logo met een rechthoek met afgeronde hoeken met een licht gekleurde rand eromheen en de twee licht gekleurde letters PP naast elkaar geplaatst tegen een donkere achtergrond. Het logo wordt tijdens het uitzenden van een tv-programma of een ander programma op een scherm in de rechterbovenhoek van het scherm getoond.


VERSION 1.0

Blz. 39 DATE 02/01/2014


Voorbeelden van aanvaarde merkbeschrijvingen CTM 6 453 104 Merksoort: Driedimensionaal Beschrijving: Driedimensionaal handelsmerk dat bestaat uit een flesvorm die in het midden breder is dan onderaan. Deze fles heeft een opvallende spiraalvormige decoratie die is gemaakt van een goudkleurige stippellijn die wordt onderbroken door goudkleurige vlinders; aan het einde van de lijn, vooraan, bevinden zich twee vlinderfiguren, één grote en één kleine, in het rood met een zwart met gouden dubbele contourlijn. Onder deze figuren staat het woord ‘BELLAGIO’ in witte hoofdletters met een rode contourlijn; daaronder staan de woorden ‘The Beautiful Life’ in het goud. De fles wordt afgesloten met een bordeauxrode dop met een aantal onderling uitgelijnde goudkleurige vlinders erop.

CTM 1 027 747 Merksoort: Andere (plaats) Beschrijving: Rode streep die overlangs op een footwear-artikel wordt geplaatst en die deels het achterstuk van de zool en deels het achterste gedeelte van het footwear-artikel afdekt. Een eventueel profiel dat te zien is op de zool of het achterste gedeelte van het footwear-artikel en/of productiekenmerken maken geen deel uit van het handelsmerk.

CTM 7 332 315 Merksoort: Andere (merkdraadmerk) Beschrijving: Het handelsmerk bestaat uit een pijp, buis of extrusieprofiel met doorlopende dunne zwarte horizontale lijnen die op gelijke afstand van elkaar zijn aangebracht op de buitenkant van de pijp, buis of het extrusieprofiel, tussen twee evenwijdige rode lijnen die in de lengte over de pijp, buis of het extrusieprofiel lopen.


VERSION 1.0

Blz. 40 DATE 02/01/2014


Voorbeelden van aanvaarde merkbeschrijvingen CTM 2 818 334 Merksoort: Andere (beweging) Beschrijving: Twee handen vormen een ‘T’, waarbij, vanuit het standpunt van de kijker, de rechterhand, die plat is uitgestrekt, met de vingertoppen naar boven wijzend (zodat alleen de smalle rand van de hand zichtbaar is) vanuit linksboven in het beeld naar het midden beweegt, terwijl de linkerhand, die ook plat is uitgestrekt, met de vingertoppen naar boven wijzend en vanaf de zijkant te zien is, vanuit rechtsboven in het beeld naar het midden beweegt; beide handen komen vervolgens in het midden van het beeld bijeen waarbij de omhoog wijzende vingertoppen van de rechterhand het oppervlak van de linkerhand ergens in het midden raken; de kijker ziet derhalve een zijaanzicht van de omlaag bewegende linkerhand die tot stilstand komt op de vingertoppen van de omhoog bewegende rechterhand; als gevolg van deze beweging kan de kijker op dit punt de letter ‘T’ herkennen. CTM 5 090 055 Merksoort: Geluid Beschrijving: Het merk bestaat uit de schreeuw van het fictieve karakter TARZAN, waarbij de schreeuw uit vijf onderscheidende fasen bestaat, namelijk een lang aangehouden toon, gevolgd door een ululatie, gevolgd door een lang aangehouden toon, maar op hogere frequentie, gevolgd door een ululatie, gevolgd door een lang aangehouden toon maar op de uitgangsfrequentie, en zoals wordt afgebeeld op de hiernaast beschreven afbeeldingen waarbij de bovenste afbeelding een diagram is gedurende de tijd van de schreeuw van de genormaliseerde omhullende van de luchtdrukgolfvorm en de onderste voorstelling een genormaliseerd spectrogram is van de schreeuw dat bestaat uit een driedimensionale weergave van de frequentie-inhoud (kleuren zoals getoond) afgezet tegen de frequentie (verticale as) gedurende de tijd van de schreeuw (horizontale as) en waarbij het merk ook in het bijgevoegde elektronische geluidsbestand wordt voorgesteld. Merksoort: Beeld Beschrijving: Het merk bestaat uit drie blauwe vormen en drie rode vormen, die in tegengestelde richtingen zijn gekeerd. Voorbeeld van een merkbeschrijving die niet zou worden aanvaard Merksoort: Beeld Merkbeschrijving: Het merk bestaat uit twee handen die de lucht pakken.


VERSION 1.0

Blz. 41 DATE 02/01/2014


13

Disclaimer

Artikel 37, VGM Regel 1, lid 3, UVGM Een disclaimer is een verklaring van de aanvrager waarin deze stelt geen aanspraak te maken op het uitsluitend recht op een element van de voorstelling van een handelsmerk dat geen onderscheidend vermogen heeft. Een aanvrager kan in zijn specificatie geen verklaring opnemen waarin hij stelt geen aanspraak te zullen maken op het gebruik van zijn handelsmerk voor bepaalde waren of een bepaalde dienst. Indien de aanvrager de omvang van de waren en diensten waarvoor de aanvraag van het Gemeenschapsmerk bescherming biedt, wil verkleinen, zal de aanvrager een beperking op de lijst van waren en diensten moeten aanvragen. Voor elementen die de soort, kwaliteit, hoeveelheid, waarde of de plaats van herkomst van waren of diensten aangeven, hoeft in principe geen disclaimer te worden opgenomen. Ook voor gewone woorden die gemeengoed zouden zijn voor veel merken (de, van enz.) of andere niet-onderscheidende zaken (randen, algemeen voorkomende vormen van verpakkingen enz.) hoeft geen disclaimer te worden opgenomen. Indien een handelsmerk uit een combinatie van elementen bestaat die elk op zich duidelijk niet onderscheidend zijn, is een disclaimer voor de afzonderlijke elementen niet nodig. Indien een tijdschrift bijvoorbeeld ‘Alicante Local and International News’ als handelsmerk had, hoeft er voor de individuele elementen die daar deel van uitmaken, geen disclaimer te worden opgenomen. Dit is geen verplicht veld op het aanvraagformulier. Voorbeeld van een aanvaardbare disclaimer Merk

Waren

Disclaimer

DOODAH SOCKS

Klasse 25

‘socks’

Voorbeelden van niet-aanvaardbare verklaringen van afstand Merk

Waren en diensten

DOODAH SOCKS

Klassen 1 tot en met 45

Disclaimer Het merk zal niet worden gebruikt in Duitsland

Dit is geen disclaimer en de tekst zal worden verwijderd. Disclaimer Merk

Waren

DOODAH SOCKS

Sokken in klasse 25.

De aanvrager verklaart geen aanspraak te zullen maken op het gebruik van het merk voor herensokken

Dit is geen disclaimer maar een beperking van de waren en de tekst zal worden verwijderd.


VERSION 1.0

Blz. 42 DATE 02/01/2014


Voorbeelden van niet-aanvaardbare verklaringen van afstand Merk Gelamondo

Waren in klasse 30: consumptieijs; ijsproducten; ijsdranken; ijsgebak; consumptie-ijsmengsels; instant-consumptie-ijsmengsels; ijs; bindmiddelen voor ijs.

Disclaimer Softeis (Softijs)

Disclaimers mogen indien van toepassing in een latere fase worden toegevoegd aan de aanvraag van het handelsmerk (bijv. indien er oppositie is tegen de aanvraag en partijen tot een disclaimer besluiten om tot een minnelijke schikking te komen). Voor meer informatie over disclaimers, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 2, Dubbele gelijkheid en gevaar voor verwarring, hoofdstuk 4, Onderscheidend vermogen. Indien bezwaar tegen de disclaimer op formaliteitsgronden mogelijk is, doet het Bureau de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling toekomen, waarin de aanvrager wordt verzocht het verzuim te herstellen. Als het verzuim niet wordt hersteld, wordt de disclaimer doorgehaald.

14

Voorrang (volgens het verdrag)

Artikelen 29 en 31, VGM Regels 6 en 9, UVGM Besluit EX-03-5, en besluit EX-05-05 van de President van het Bureau Het recht van voorrang heeft tot gevolg dat de voorrangsdatum zal worden beschouwd als de datum van indiening van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk voor het vaststellen van de rangorde van rechten. De voorrangsbeginselen zijn voor het eerst vastgelegd in het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, dat herhaaldelijk is herzien en voor het laatst is gewijzigd in 1979, en dat door veel aangesloten landen is geratificeerd. Artikel 4 van dit verdrag – met betrekking tot handelsmerken – komt overeen met artikel 29, VGM. Het ‘recht van voorrang volgens het verdrag’ is een recht voor beperkte duur, dat in werking treedt op het moment van de eerste aanvraag van een handelsmerk. Gedurende de eerste zes maanden na de eerste aanvraag kan dit recht worden ingeroepen, op voorwaarde dat het land van eerste aanvraag partij is bij het Verdrag van Parijs of bij de WHO of een land met een reciprociteitsovereenkomst is (zie regel 101, UVGM – reciprociteitsbevindingen van de Commissie). De onderstaande staten en andere entiteiten zijn niet aangesloten bij een van de relevante verdragen en kunnen geen rechten ontlenen aan reciprociteitsbevindingen. Derhalve zullen beroepen op voorrang op basis van aanvragen in deze landen worden afgewezen. Onafhankelijke staten (niet aangesloten bij het Verdrag van Parijs, de WHO of een reciprociteitsovereenkomst): Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek FINAL

VERSION 1.0

Blz. 43 DATE 02/01/2014


• • • • • • • • • • • • • •

Afghanistan (AF) Aruba (AW) Kaapverdië (CV) Cookeilanden (CK) Eritrea (ER) Ethiopië (ET) Kiribati (KI) Marshalleilanden (MH) Micronesia (Federale Staten van) (FM) Nauru (NR) Palau (PW) Somalië (SO) Tuvalu (TV) Samoa (WS).

Andere entiteiten (niet aangesloten bij het Verdrag van Parijs, de WHO of een reciprociteitsovereenkomst): • Abchazië • Amerikaans-Samoa (AS) • Anguilla (AI) • Bermuda (BM) • Caymaneilanden (KY) • Falklandeilanden (FK) • Guernsey (Kanaaleiland) (GC) • Het eiland Man (IM) • Jersey (Kanaaleiland) (JE) • Montserrat (MS) • Pitcairneilanden (PN) • Sint-Helena (SH) • Somalië (SO) • Turks- en Caicoseilanden (TC) • (Britse) Maagdeneilanden (VG). Een beroep op de voorrang van een ouder Gemeenschapsmerk is aanvaardbaar als aan dat Gemeenschapsmerk een indieningsdatum is toegekend. Een beroep op de voorrang van een internationale inschrijving is niet aanvaardbaar, aangezien het beginsel van eerste aanvraag van toepassing is (artikel 29, lid 4, VGM – zie paragraaf 14.1 hieronder) en het beroep op voorrang alleen kan worden gebaseerd op het desbetreffende basismerk. De aanvrager kan de voorrang inroepen van een of meer eerdere aanvragen van handelsmerken, te weten een nationale (of Benelux-) aanvraag die is ingediend in of voor een staat die partij is bij het Verdrag van Parijs, een lid van de TRIPSovereenkomst of een staat waarvoor de Commissie reciprociteit heeft bevestigd, of een aanvraag van een Gemeenschapsmerk. Zie voor meer informatie over aanvragen waarin de voorrang van meer dan een eerdere aanvraag wordt ingeroepen paragraaf 14.1 ‘Beginsel van eerste aanvraag’. Elke aanvraag die equivalent is aan een regelmatige nationale aanvraag krachtens de nationale wetgeving die erop van toepassing is, wordt erkend als aanvraag die Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek FINAL

VERSION 1.0

Blz. 44 DATE 02/01/2014


aanleiding geeft tot het recht van voorrang. Een regelmatige nationale aanvraag betekent een aanvraag waarvan de datum van indiening in het desbetreffende land kan worden vastgesteld, ongeacht het verdere lot van die aanvraag. Het ingeroepen voorrangsrecht moet altijd een eerdere aanvraag zijn en mag niet van dezelfde datum zijn als de aanvraag van het Gemeenschapsmerk. Beroepen op voorrang mogen hetzij binnen de aanvraag van het Gemeenschapsmerk of na het indienen van de aanvraag worden ingediend, in welk geval de aanvrager binnen een termijn van twee maanden na de indieningsdatum de verklaring van voorrang over moet leggen, met opgave van de datum waarop en het land waarin de eerdere aanvraag is gedaan. Het beroep op voorrang kan stilzwijgend zijn. Eenvoudige indieningsbewijzen die niet alle informatie bevatten die nodig is om het beroep op voorrang te onderzoeken, worden niet aanvaard. De indiening van de voorrangsdocumenten (binnen de termijn van twee maanden) wordt opgevat als een verklaring van voorrang. Binnen drie maanden na ontvangst van de verklaring van voorrang bij het BHIM, moet de aanvrager aan het Bureau het (de) dossiernummer(s) van de eerdere aanvraag/aanvragen verstrekken. Voorrang wordt verleend indien aan de volgende vereisten wordt voldaan: 1. 2.

3. 4. 5.

het merk in de eerdere aanvraag en het aangevraagde Gemeenschapsmerk zijn hetzelfde; de waren en diensten zijn gelijk of maken deel uit van de waren en diensten van de eerdere aanvraag (het is voldoende als een van de waren of diensten hetzelfde is); de houder is dezelfde; het beroep op voorrang wordt binnen zes maanden na het indienen van de eerdere aanvraag gedaan; het beroep op voorrang moet bij de aanvraag of binnen twee maanden na de indieningsdatum worden gedaan.

Het is mogelijk zowel een beroep op voorrang als op anciënniteit te doen op basis van dezelfde eerdere aanvraag/inschrijving, indien de eerste aanvraag tijdig is ingeschreven.

14.1

Beginsel van eerste aanvraag

De eerdere aanvraag moet een eerste aanvraag zijn. Het Bureau controleert daarom op de verklaring of er geen beroep op voorrang is gedaan voor de eerdere aanvraag en geen beroep op anciënniteit is gedaan voor de aanvraag van het Gemeenschapsmerk. Ook controleert het Bureau of de aanvraag van het Gemeenschapsmerk niet later is ingediend dan zes maanden na de datum van indiening van de eerdere aanvraag. Indien een beroep op voorrang wordt gedaan voor meer dan een eerdere aanvraag, moeten de waren en/of diensten die door elk van die aanvragen worden afgedekt, verschillend zijn, anders kan niet worden voldaan aan het beginsel van eerste aanvraag. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek FINAL

VERSION 1.0

Blz. 45 DATE 02/01/2014


Indien het beroep op voorrang later dan twee maanden na de indieningsdatum van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk wordt ingediend of indien de aanvraag van het Gemeenschapsmerk na de voorrangsperiode van zes maanden wordt ingediend, wordt er een kennisgeving naar de aanvrager gestuurd en wordt er een termijn vastgesteld voor het indienen van opmerkingen. Indien antwoord uitblijft en de verzuimen niet worden hersteld, brengt het Bureau de aanvrager op de hoogte van het feit dat het voorrangsrecht is vervallen en van de mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor een formeel besluit (waartegen beroep mogelijk is) over het vervallen van het voorrangsrecht.

14.2

Drievoudige gelijkheid

Het Bureau controleert of de aanvraag van het Gemeenschapsmerk en de voorrangsdocumenten hetzelfde merk bevatten, naar dezelfde aanvrager verwijzen en ten minste een waar of dienst gemeen hebben.

14.2.1 Gelijkheid van de merken Woordmerken worden in het algemeen beoordeeld zonder naar het lettertype te kijken waarin ze zijn ingeschreven. Bij het beoordelen of woordmerken gelijk zijn, zal het Bureau geen bezwaar hebben indien bijvoorbeeld één merk in hoofdletters en het andere in kleine letters is. Het toevoegen of weghalen van één letter in een woordmerk is echter voldoende om de merken niet als gelijk te beschouwen. Wat betreft beeldmerken zal het Bureau bezwaar maken als er verschil is in de verschijningsvorm van de merken (zie het arrest van 19/01/2012, T-0103/11, ‘justing’, het besluit van 27/10/2011, R 291/2011-2, ‘Solar Frontier (FIG. MARK)’). Indien het betreffende merk een logo in kleur is, is het indienen van fotokopieën in kleur met betrekking tot de eerste aanvraag verplicht (zie echter paragraaf 14.4 hieronder). Voor een aanvraag van een Gemeenschapsmerk die in kleur wordt ingediend, kan geen beroep worden gedaan op voorrang op basis van een eerdere aanvraag in zwart-wit, zelfs als de aanvraag in zwart-wit in een ander rechtsgebied wordt beschouwd als beschermd voor gebruik in alle kleurencombinaties. Het Bureau moet de merksoort van de eerdere aanvraag controleren, omdat een andere merksoort kan betekenen dat de aanvraag van het Gemeenschapsmerk verschillend is van het oudere merk. Een beeldmerk is bijvoorbeeld niet hetzelfde als een driedimensionaal merk of een plaatsmerk. Een woordmerk kan echter als hetzelfde als een beeldmerk worden aangemerkt als er een standaardlettertype wordt gebruikt in het beeldmerk (zie de voorbeelden hieronder in paragraaf 14.8.2). Een eventuele kleuraanduiding in de eerdere aanvraag wordt ook gecontroleerd aangezien bepaalde landen merken niet in kleur openbaar maken.

14.2.2 Gelijkheid van de waren en diensten Het Bureau controleert of er ten minste één corresponderende waar of dienst is in de lijsten die worden afgedekt door de eerste aanvraag en de aanvraag van het


VERSION 1.0

Blz. 46 DATE 02/01/2014


Gemeenschapsmerk. Het onderzoek strekt zich niet uit tot alle waren en diensten die worden afgedekt door de lijsten en zal zich niet alleen tot klassenummers beperken.

14.2.3 Gelijkheid van de houder Voorrang kan worden ingeroepen door de aanvrager van de eerste aanvraag of diens rechtsopvolger. In het tweede geval moet de overdracht voorafgaand aan de indieningsdatum van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk plaats hebben gevonden en moet hierover documentatie worden verstrekt. Het recht van voorrang op zich mag worden overgedragen, ongeacht of de eerste aanvraag in zijn geheel wordt overgedragen. Voorrang kan derhalve zelfs worden aanvaard als de houders van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk en het oudere recht niet dezelfden zijn, mits er bewijs wordt overgelegd van de overgang van het voorrangsrecht; in dit geval moet de uitvoeringsdatum van de overgang vóór de indieningsdatum van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk liggen. Dochter- of gelieerde ondernemingen van de aanvrager worden niet gezien als dezelfde persoon als de aanvrager van het Gemeenschapsmerk. Indien de aanvrager van de eerste aanvraag verklaart zijn naam te hebben gewijzigd sinds de eerste aanvraag en de aanvraag van het Gemeenschapsmerk onder zijn nieuwe naam indient, wordt de aanvrager als dezelfde persoon beschouwd. Voor meer informatie over het onderscheid tussen een naamswijziging en een overdracht, zie de richtlijnen, deel E, Registerbewerkingen, afdeling 3, Gemeenschapsmerken als vermogensbestanddeel, hoofdstuk 1, Overdracht.

14.3

Niet voldaan aan voorrangsvereisten

Indien het beroep op voorrang niet aan de bovenstaande vereisten voldoet, wordt de aanvrager uitgenodigd om binnen twee maanden het verzuim te herstellen of opmerkingen in te dienen. Als het verzuim niet wordt verholpen, brengt het Bureau de aanvrager ervan op de hoogte dat het voorrangsrecht is vervallen en dat hij om een besluit kan verzoeken ten aanzien van dit verlies van rechten (voor meer informatie, zie paragraaf 14.7, Behandeling van gebreken die aan het licht komen in anciënniteitsonderzoeken).

14.4

Voorrangsdocumenten niet ingediend

Indien de voorrangsdocumenten niet samen met de aanvraag worden ingediend, controleert het Bureau de website van het nationale bureau om vast te stellen of de desbetreffende informatie online te vinden is. Indien de informatie voor het verlenen van het beroep op voorrang niet online te vinden is, stuurt het Bureau een schrijven naar de aanvrager waarin om die informatie wordt verzocht. De aanvrager krijgt twee maanden de tijd om het verzuim te herstellen; in de regel wordt deze termijn niet verlengd. Normaliter wordt de schriftelijke ingebrekestelling afgegeven voorafgaand aan het verstrijken van de oorspronkelijke termijn waarin de voorrangsdocumenten overgelegd dienden te worden (drie maanden vanaf de datum van ontvangst van het beroep op voorrang). In dit geval wordt de termijn van twee maanden voor het herstellen van het verzuim berekend vanaf de afloopdatum van de oorspronkelijke Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek FINAL

VERSION 1.0

Blz. 47 DATE 02/01/2014


termijn voor indiening van de voorrangsdocumenten. Overeenkomstig besluit nr. EX-03-5 zijn gewaarmerkte afschriften niet nodig. Eenvoudige indieningsbewijzen die niet alle informatie bevatten die nodig is voor het onderzoeken van het beroep op voorrang (die bijv. alleen klassenummers voor de waren en diensten van de eerdere aanvraag bevatten en niet de volledige tekstversie met alle waren en diensten), zijn niet aanvaardbaar.

14.5

Taal van eerdere aanvraag

Indien de eerdere aanvraag niet in een van de officiële EU-talen is gesteld, nodigt het Bureau de aanvrager uit om binnen drie maanden een vertaling in te dienen. De termijn voor het indienen van de vertaling kan op verzoek van de aanvrager worden verlengd met maximaal twee maanden.

14.6

Controle van voorrangsdatum indieningsdatum

na

wijziging

van

de

Indien de indieningsdatum van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk wijzigt, moet het Bureau controleren of de nieuwe indieningsdatum nog altijd binnen zes maanden na het beroep op voorrang ligt.

14.7

Behandeling van gebreken die aan het licht komen in voorrangsonderzoeken

Indien de eerste aanvraag niet gelijk is aan de aanvraag van het Gemeenschapsmerk, het indieningsnummer van de eerste aanvraag niet wordt opgegeven, het beroep op voorrang niet op tijd wordt ingediend (d.w.z. na de periode van zes maanden of meer dan twee maanden na het indienen van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk) of de voorrangsdocumenten niet aanvaardbaar zijn (d.w.z. wat betreft de eisen inzake land van eerste aanvraag en drievoudige gelijkheid), wordt de aanvrager daarvan met een schriftelijke ingebrekestelling op de hoogte gesteld en wordt hem een termijn van twee maanden verleend om opmerkingen in te dienen of het verzuim te herstellen. Indien er om een vertaling moet worden verzocht, stelt het Bureau de aanvrager daarvan op de hoogte door een schriftelijke ingebrekestelling te sturen en een termijn van drie maanden vast te stellen. Indien een reactie uitblijft of indien de verzuimen niet worden hersteld binnen de termijn, stelt het Bureau de aanvrager op de hoogte van het verlies van het recht en wordt er een termijn van twee maanden gesteld waarin de aanvrager kan verzoeken om een formeel besluit, waartegen bezwaar mogelijk is, over het verlies van het recht. Indien de aanvrager formeel binnen deze termijn om een besluit verzoekt, geeft het Bureau een formeel besluit af over het verlies van het recht.


VERSION 1.0

Blz. 48 DATE 02/01/2014


14.8

Voorbeelden van beroepen op voorrang

14.8.1 Eerste aanvraag In het onderstaande voorbeeld kan er geen beroep op voorrang van een eerste aanvraag in Somalië worden gedaan, aangezien Somalië geen lidstaat is van het Verdrag van Parijs of de Wereldhandelsorganisatie en geen reciprociteitsovereenkomst heeft ondertekend die bevestigd is door de Europese Commissie. Derhalve is de eerste aanvraag in Italië de aanvraag waarnaar wordt gekeken voor het beroep op voorrang; de andere aanvraag kan niet in overweging worden genomen. Eerste aanvraag

Land

Waren/diensten

5 april

Somalië

Auto's, T-shirts

7 juli

Italië

Auto's, T-shirts

Gemeenschapsmerkaanvraag ingediend op

Waren/diensten Auto's, T-shirts

2 oktober

Auto's, T-shirts

In het onderstaande voorbeeld zijn de twee eerdere aanvragen van een handelsmerk voor exact dezelfde waren ingediend. Het beroep op voorrang op basis van de Griekse aanvraag moet worden afgewezen aangezien er al eerder een aanvraag van het handelsmerk was ingediend in Spanje; de Griekse aanvraag is derhalve geen eerste aanvraag meer. Eerste aanvraag

Land

Waren/diensten

6 april

Spanje

Kaas, wijn

7 april

Griekenland

Kaas, wijn

Gemeenschapsmerkaanvraag ingediend op

Waren/diensten Kaas, wijn

4 oktober

Kaas, wijn

14.8.2 Vergelijking van de merken Voorbeelden van aanvaardbare beroepen op voorrang Gemeenschapsmerkaanvraag (woordmerk)

Beroep op voorrang (woordmerk)

EVAL

EVAL

Gemeenschapsmerkaanvraag (woordmerk)


Luna

Luna Beroep op voorrang (beeldmerk)

Gemeenschapsmerkaanvraag (beeldmerk)

Het beroep kan worden toegelaten aangezien in de merkbeschrijving van de eerste aanvraag staat: ‘Op kleur wordt geen aanspraak gemaakt als kenmerk van het merk’.


VERSION 1.0

Blz. 49 DATE 02/01/2014


Voorbeelden van niet-aanvaardbare beroepen op voorrang Gemeenschapsmerkaanvraag (kleur als zodanig)

Beroep op voorrang (kleur als zodanig)

Gemeenschapsmerkaanvraag (woordmerk)


Chocolate Dream

Chocalate Dream

Gemeenschapsmerkaanvraag (beeldmerk) Beroep op voorrang (beeldmerk)

(aangevraagd zonder achtergrondkleur) Verdere voorbeelden met betrekking tot woordmerken Eerste handelsmerk

Gemeenschapsmerkaanvraag

Woordmerk

Woordmerk

Percy & Reed

Percy + Reed

Woordmerk

Woordmerk

Percy & Reed

Percy and Reed

Woordmerk

Woordmerk

Percy & Reed

Percy & Reed

Woordmerk

Woordmerk

Percy & Reed

Percy & REED

Woordmerk

Woordmerk

Percy & Reed

PERCY & REED

Woordmerk

Woordmerk

Percy & Reed

Percy & Reed

Woordmerk

Woordmerk

POPEYE

POPeye

Woordmerk

Woordmerk

POPEYE

PopEye

Woordmerk

Woordmerk

POPEYE

POP-EYE

Woordmerk:

Woordmerk:

POPEYE

POP EYE

Woordmerk

Woordmerk

POPEYE®

POPEYE

Woordmerk

Woordmerk

POPEYE

POPEYE·

hetzelfde

niet hetzelfde X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X*

X


VERSION 1.0

Blz. 50 DATE 02/01/2014


Verdere voorbeelden met betrekking tot woordmerken Eerste handelsmerk


hetzelfde

niet hetzelfde

* De symbolen ™ en ® worden niet geacht deel uit te maken van het merk.

Voorbeelden met betrekking tot gelijkheid tussen beeldtekens in vergelijking met woordmerken Eerste handelsmerk


hetzelfde

niet hetzelfde

Beeldmerk Woordmerk Percy & Reed

Percy & Reed

X

(beeldmerk met een standaardlettertype) Beeldmerk

Woordmerk Percy & Reed

Percy & Reed

X

(woorden over meer regels verdeeld) Beeldmerk Woordmerk X

Percy & Reed Percy & Reed (aanspraak op kleur) Verdere voorbeelden met betrekking tot beeldmerken Eerste handelsmerk


hetzelfde

niet hetzelfde

X

X

X ® * De symbolen ™ en ® worden niet geacht deel uit te maken van het merk.

14.8.3 Vergelijking van de waren en diensten Het eerste voorbeeld hieronder is de situatie die het meest standaard is: De eerdere aanvraag komt volledig overeen met de aanvraag van het Gemeenschapsmerk.


VERSION 1.0

Blz. 51 DATE 02/01/2014


Eerste aanvraag

Land

W&D

Gemeenschapsmerkaanvraag W&D ingediend op Gemeenschapsmerk

5 april

VK

Hoofddeksels, schoenen


1 oktober

In het volgende voorbeeld kunnen beide beroepen op voorrang worden aanvaard aangezien aanvraagnummer XY 1234 de eerste aanvraag is met betrekking tot ‘auto's’ en aanvraagnummer XY 1235 de eerste aanvraag is met betrekking tot ‘vliegtuigen’.

Eerste aanvraag

Land

JP aanvraagnummer

W&D

5 april

Japan

XY 1234

Auto's

5 april

Japan

XY 1235

Vliegtuigen

Gemeenschap smerkaanvraa g ingediend op

W&D Gemeenscha psmerk

2 oktober

Auto's, vliegtuigen

In het volgende voorbeeld betreft het beroep op voorrang ‘hoofddeksels’ en ‘schoenen’ die gemeenschappelijke categorieën zijn van de eerste aanvraag en de aanvraag van het Gemeenschapsmerk. Er is geen voorrang van toepassing met betrekking tot ‘tassen’. Eerste aanvraag

Land

W&D

Gemeenschapsmerkaanvraag W&D ingediend op Gemeenschapsmerk

5 april

VS

Auto's, hoofddeksels, schoenen

1 oktober

Hoofddeksels, schoenen, tassen

In het laatste voorbeeld wordt er een beroep op voorrang gedaan voor eerste aanvragen in Frankrijk, Canada en China. De aanvraag van het Gemeenschapsmerk is binnen zes maanden na elk van de eerste aanvragen ingediend en de beroepen op voorrang zullen worden aanvaard, hoewel met betrekking tot ‘hoofddeksels’ de Canadese aanvraag geen eerste aanvraag vormt (‘hoofddeksels’ komt voor in de Franse aanvraag die al eerder was ingediend). Op basis van een vergelijking van de data en de lijsten van waren en diensten zullen de beroepen op voorrang worden aanvaard.

Eerste aanvraag

Land

W&D

5 april

Frankrijk


6 april

Canada

Auto's, hoofddeksels, bier

China

Wijn, telecommunicatiedi ensten

7 april

Gemeenschapsm erkaanvraag ingediend op


VERSION 1.0

W&D Gemeenschapsm erk

5 oktober Hoofddeksels, schoenen, auto's, bier, wijn, telecommunicatiedi ensten

Blz. 52 DATE 02/01/2014


14.8.4 Beroepen op voorrang op basis van seriemerken Een serie handelsmerken betekent een aantal handelsmerken die op elkaar lijken wat betreft hun materiële details en alleen maar van elkaar verschillen in zaken van nietonderscheidende aard. Hoewel de verordening inzake het Gemeenschapsmerk het indienen van aanvragen van seriemerken niet toestaat, wordt dit door sommige nationale bureaus (bijv. Groot-Brittannië, Australië enz.) wel toegelaten en de enkele aanvraag van een dergelijke serie merken kan allerlei zeer soortgelijke merken bevatten. Indien de eerste aanvraag uit een seriemerk bestaat, zullen er twee of meer iets verschillende afbeeldingen van het merk te zien zijn. Het beroep op voorrang is aanvaardbaar met betrekking tot de ene afbeelding die gelijk is aan de afbeelding die het merk laat zien waarvoor een aanvraag van een Gemeenschapsmerk wordt ingediend. Voorbeelden van beroepen op voorrang op basis van seriemerken Eerste aanvraag

Gemeenschapsmerk

Beroep op voorrang aanvaardbaar

Serie merken Ja

Serie merken Café@Home CAFÉ@HOME Café@Home CAFÉ@HOME

Café@Home

Ja

14.8.5 Een beroep op voorrang doen voor driedimensionale of ‘andere’ merken Sommige nationale IE-diensten staan niet toe dat er meer dan vier afbeeldingen worden ingediend in het geval van driedimensionale of andere merken. Indien een aanvraag van een Gemeenschapsmerk een beroep doet op de voorrang van zo'n eerste aanvraag en er zes (of meer, in het geval van ‘andere’ merken) afbeeldingen/perspectieven van het merk worden ingediend bij de aanvraag van hetGemeenschapsmerk, worden de merken in kwestie nog altijd als gelijk beschouwd indien de afbeeldingen van de eerste aanvraag overeenkomen met een deel van wat er is ingezonden voor de aanvraag van het Gemeenschapsmerk en als het geen twijfel lijdt dat het object hetzelfde is.

14.8.6 Beroepen op voorrang met betrekking tot collectieve merken De voorrang van een collectief merk kan worden ingeroepen bij het aanvragen van een individueel Gemeenschapsmerk en vice versa.


VERSION 1.0

Blz. 53 DATE 02/01/2014


15

Voorrang uit hoofde van tentoonstelling

Artikel 33, VGM, en regel 7, UVGM Voorrang uit hoofde van tentoonstelling behelst het als voorrangsdatum van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk inroepen van de datum waarop de door de aanvraag van het Gemeenschapsmerk afgedekte waren of diensten op een officieel erkende tentoonstelling onder het aangevraagde merk zijn geëxposeerd. De aanvrager kan zich binnen zes maanden na de eerste expositie op het recht van voorrang uit hoofde van tentoonstelling beroepen. Er moeten dan bewijsstukken van het exposeren worden ingediend. Evenals het ‘recht van voorrang volgens het verdrag’ kan het beroep op voorrang uit hoofde van tentoonstelling worden opgenomen in de aanvraag van het Gemeenschapsmerk of na het indienen van de aanvraag van hetGemeenschapsmerk. Indien de aanvrager na het indienen van de aanvraag een beroep op voorrang uit hoofde van tentoonstelling wenst te doen, moet de voorrangsverklaring met daarin de naam van de tentoonstelling en de datum van eerste expositie van de waren of diensten binnen een termijn van twee maanden na de indieningsdatum worden overgelegd. Binnen drie maanden na ontvangst van de voorrangsverklaring moet de aanvrager aan het Bureau een bewijsstuk overleggen dat op de tentoonstelling door de verantwoordelijke autoriteit is afgegeven. Uit deze verklaring moet blijken dat het merk metterdaad voor de betrokken waren of diensten werd gebruikt, op welke datum de tentoonstelling werd geopend, en op welke datum het merk voor het eerst is gebruikt indien het eerste gebruik niet met de openingsdatum van de tentoonstelling samenviel. Het bewijsstuk moet vergezeld gaan van een vermelding van het feitelijk gebruik van het merk die door de bovengenoemde autoriteit naar behoren is gewaarmerkt. Voorrang kan alleen worden verleend indien de aanvraag van het Gemeenschapsmerk wordt ingediend binnen zes maanden na eerste expositie op een in dit kader erkende tentoonstelling, namelijk een wereldtentoonstelling zoals bedoeld in het verdrag van 22 november 1928. Deze tentoonstellingen vinden slechts zelden plaats en artikel 33 biedt geen bescherming voor expositie op andere, nationale tentoonstellingen. De tentoonstellingen zijn te vinden op de website van het Bureau International des Expositions te Parijs: http://www.bie-paris.org/site/en/. Wat betreft de drievoudige gelijkheid van het handelsmerk, de aanvrager en de lijst van waren en diensten gelden dezelfde criteria als voor het ‘recht van voorrang volgens het verdrag’, zoals in paragraaf 14 wordt genoemd. Indien er van de zijde van het Bureau geen bezwaar bestaat, wordt het beroep op voorrang opgenomen in het dossier en is het zichtbaar in de onlinedatabase. Er wordt geen uitdrukkelijke bevestiging naar de aanvrager gestuurd. Het beroep op voorrang kan stilzwijgend zijn. Indien er in de aanvraag geen vermelding van het beroep is opgenomen, wordt het indienen van de documenten voor het beroep op voorrang uit hoofde van tentoonstelling (binnen de termijn van twee maanden) als verklaring van voorrang opgevat.


VERSION 1.0

Blz. 54 DATE 02/01/2014


16

Anciënniteit

Artikel 34, VGM Regel 8, regel 28, en regel 96, lid 2, UVGM Mededeling 2/00, besluit EX-03-5, en besluit EX-05-05 van de President van het Bureau Als de houder van een in een lidstaat ingeschreven ouder merk, met inbegrip van een op het grondgebied van de Benelux ingeschreven merk, of van een ouder merk waarvoor een internationale inschrijving met rechtsgevolgen in een lidstaat bestaat, de inschrijving van eenzelfde merk als Gemeenschapsmerk aanvraagt voor waren of diensten die gelijk zijn aan of vallen onder de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, kan deze houder voor de aanvraag van het Gemeenschapsmerk de anciënniteit van het oudere merk inroepen met betrekking tot de lidstaat waar of waarvoor dit merk ingeschreven is. Het enige rechtsgevolg van de anciënniteit bestaat erin, dat wanneer de houder van een Gemeenschapsmerk afstand doet van het oudere merk waarvoor anciënniteit is ingeroepen, of het laat vervallen, hij geacht wordt dezelfde rechten te blijven genieten als wanneer het oudere merk ingeschreven was gebleven. Dit betekent dat de aanvraag van het Gemeenschapsmerk een consolidatie van eerdere nationale inschrijvingen vertegenwoordigt. Indien een aanvrager aanspraak maakt op anciënniteit voor één of meer eerder ingeschreven nationale merken en het beroep op anciënniteit wordt aanvaard, kan de aanvrager beslissen de eerdere nationale inschrijvingen niet te verlengen, maar bevindt hij zich nog altijd in dezelfde positie alsof het oudere handelsmerk nog altijd was ingeschreven in die lidstaten waar de oudere merken ingeschreven waren. Het beroep op anciënniteit op grond van artikel 34, VGM, moet samen met de aanvraag van het Gemeenschapsmerk of binnen twee maanden na de datum van indiening daarvan worden gedaan. De documenten die dit beroep moeten staven, moeten binnen drie maanden na het doen van het beroep worden ingediend. Het beroep op anciënniteit kan stilzwijgend zijn. Indien de aanvrager alleen maar de documenten met betrekking tot de eerdere inschrijvingen binnen twee maanden na de datum van indiening van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk indient, zal het Bureau dit opvatten als een beroep op anciënniteit met betrekking tot die eerdere inschrijvingen. Een beroep op anciënniteit kan niet alleen voor eerdere nationale inschrijvingen worden gedaan, maar ook voor een internationale inschrijving met rechtsgevolgen in een EU-land. Er is echter geen beroep op anciënniteit mogelijk voor een eerdere inschrijving van een Gemeenschapsmerk of voor lokale inschrijvingen, zelfs indien het gebied deel uitmaakt van de Europese Unie (bijv. Gibraltar).

16.1

Invoeren van anciënniteit

Ten einde anciënniteit naar behoren te kunnen beheren moeten alle inschrijvingen van anciënniteit in het systeem hetzelfde formaat hebben als het formaat dat wordt gebruikt in de databases van de nationale bureaus.


VERSION 1.0

Blz. 55 DATE 02/01/2014


Daarom moet het Bureau bij het controleren van anciënniteit verifiëren of het formaat van de anciënniteit in het systeem overeenkomt met het op nationaal niveau gebruikte formaat.

16.2

Onderzoek van anciënniteit

Een geldig beroep vermeldt: 1. 2. 3. 4.

de lidstaat of lidstaten van de EU waarin of waarvoor het oudere merk, waarvoor de anciënniteit is ingeroepen, ingeschreven is; de indieningsdatum van de desbetreffende inschrijving; het nummer van de desbetreffende inschrijving; de waren of diensten waarop het merk van toepassing is.

Het beroep moet worden gestaafd met een afschrift van de desbetreffende inschrijving. Indien het afschrift van de desbetreffende inschrijving niet samen met het beroep op anciënniteit wordt ingediend, controleert het Bureau de website van het nationale bureau om vast te stellen of de desbetreffende informatie online te vinden is. Indien de informatie voor het verlenen van het beroep op anciënniteit niet online te vinden is, stuurt het Bureau een schriftelijke ingebrekestelling naar de aanvrager waarin om die informatie wordt verzocht. De bewijsstukken ter staving van het beroep op anciënniteit moeten bestaan uit een afschrift (een eenvoudige fotokopie is voldoende) van het inschrijvings- en/of verlengingsbewijs of een uittreksel uit het Register, of een uittreksel uit het relevante nationale publicatieblad of een uittreksel of uitdraai uit een officiële database. Uittreksels en uitdraaien uit particuliere databases worden niet aanvaard. Voorbeelden van uittreksels die niet worden aanvaard zijn DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK of COMPUMARK, SAEGIS. Wat betreft de drievoudige gelijkheidsvereisten (zelfde houder, zelfde merk, zelfde waren en diensten) dient de aanvrager zeker te stellen dat daaraan wordt voldaan. Het Bureau onderzoekt alleen maar of de merken hetzelfde zijn. De andere twee – houder, waren en diensten – worden niet onderzocht. Een beroep op de anciënniteit kan alleen worden gedaan voor een eerdere inschrijving, niet voor een eerdere aanvraag. Indien beroep wordt gedaan op anciënniteit op grond van artikel 34, VGM, moet het Bureau controleren of het oudere merk was ingeschreven op het moment dat de aanvraag van het Gemeenschapsmerk werd ingediend en of de eerdere inschrijving niet was verstreken op het moment dat het beroep werd gedaan (voor meer informatie over de beschermingsduur van nationale merken, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 1, Procedurele kwesties). Indien de eerdere inschrijving was verstreken op het moment dat het beroep werd gedaan, is beroep op anciënniteit niet mogelijk, zelfs niet indien het desbetreffende nationale handelsmerkrecht in een overgangsperiode van zes maanden voor verlenging voorziet. Hoewel bepaalde nationale wetgeving in een ‘overgangsperiode’ voorziet, wordt, indien de verlenging niet wordt betaald, het merk beschouwd als niet te zijn ingeschreven vanaf de dag dat het verlengd had moeten worden. Het beroep is derhalve niet aanvaardbaar, tenzij de aanvrager aantoont de eerdere inschrijving(en) te hebben verlengd. Een beroep op de anciënniteit kan ook worden gedaan nadat het GM is ingeschreven krachtens artikel 35. Voor meer informatie, zie de richtlijnen, deel E, Registerbewerkingen, afdeling 1, Wijzigen van een inschrijving. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek FINAL

VERSION 1.0

Blz. 56 DATE 02/01/2014


In de context van een uitbreiding van de EU moet rekening worden gehouden met het volgende. Indien een nationaal handelsmerk van, of een internationale inschrijving met rechtsgevolgen in, een nieuwe lidstaat is ingeschreven voordat het beroep op anciënniteit wordt gedaan, mag het beroep op anciënniteit zelfs worden gedaan ondanks dat de voorrangs-, indienings- of inschrijfdatum van het Gemeenschapsmerk waarop de aanspraak op anciënniteit van toepassing is, vóór de voorrangs-, indienings- of inschrijfdatum van het nationale merk/de internationale inschrijving met rechtsgevolgen in de nieuwe lidstaat ligt. Dit is vanwege het feit dat het Gemeenschapsmerk in kwestie slechts vanaf de datum van toetreding rechtsgevolgen heeft in de nieuwe lidstaat. Het nationale handelsmerk/de internationale inschrijving dat/die rechtsgevolgen heeft in de nieuwe lidstaat waarvoor een beroep wordt gedaan op anciënniteit, is derhalve ‘ouder’ dan het Gemeenschapsmerk zoals bedoeld in artikel 35, VGM, mits het nationale handelsmerk/de internationale inschrijving dat/die rechtsgevolgen heeft in de nieuwe lidstaat, een voorrangs-, indienings- of inschrijfdatum heeft die vóór de toetredingsdatum ligt. Voorbeelden van aanvaardbare beroepen op anciënniteit voor nieuwe lidstaten Gemeenschapsmerk

Datum van indiening

Land van beroep op anciënniteit

Indieningsdatum van ouder recht

2 094 860 TESTOCAPS

20/02/2001

Cyprus

28/02/2001

2 417 723 PEGINTRON

19/10/2001

Hongarije

08/11/2001

352 039 REDIPEN

02/04/1996

Bulgarije

30/04/1996

7 073 307 HydroTac

17/07/2008

Kroatië

13/10/2009

Toelichting: Hoewel de indieningsdatum van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk eerder is dan de indieningsdatum van het merk waarvoor een beroep op anciënniteit wordt gedaan, kan in alle gevallen een beroep op anciënniteit worden gedaan voor nationale merken die eerder dan de datum van toetreding zijn ingediend, aangezien alle landen in kwestie na de indieningsdatum van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk (d.w.z. op 1 mei 2004 voor Cyprus en Hongarije en op 1 januari 2007 voor Bulgarije en Roemenië) zijn toegetreden tot de Europese Unie en de aanvraag van het Gemeenschapsmerk vanaf die datum bescherming biedt in die lidstaten. Indien het beroep op anciënniteit terecht is, aanvaardt het Bureau dit en stelt het Bureau – na inschrijving van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk – de desbetreffende centrale dienst(en) voor de industriële eigendom van de lidstaat of lidstaten in kwestie op de hoogte (regel 8, lid 3, UVGM).

16.3

Gelijkheid van de tekens

De vergelijking van de afbeeldingen van het merk vindt plaats volgens de hierboven in paragraaf 14 gegeven lijnen en voorbeelden betreffende beroepen op voorrang. Woordmerken worden in het algemeen beoordeeld zonder naar het lettertype te kijken waarin ze zijn ingeschreven. Bij het beoordelen of woordmerken gelijk zijn, zal het Bureau geen bezwaar hebben indien, bijvoorbeeld, één merk in hoofdletters en het andere in kleine letters is. Het toevoegen of weghalen van één letter in een woordmerk is voldoende om merken niet als gelijk te beschouwen. Wat beeldmerken betreft, zal Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek FINAL

VERSION 1.0

Blz. 57 DATE 02/01/2014


het Bureau bezwaar maken indien er verschil is in de verschijningsvormen van de merken (zie het arrest van 19/01/2012, T-103/11, ‘justing’, paragraaf 17, en het arrest van 20/02/2013, T-378/11, ‘Medinet’).

16.4

Waren en diensten

Aanvragers kunnen een beroep op anciënniteit doen voor een gedeelte van de waren en diensten van de eerdere inschrijving(en). In feite zal het beroep op anciënniteit geldig zijn voor zover er een overlap is tussen de waren en diensten van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk en de inschrijving waarop het beroep is gebaseerd. De aanvrager hoeft geen specificatie te geven van die waren en diensten, maar kan eenvoudigweg een beroep doen op ‘anciënniteit voor alle waren die in het oudere merk worden aangetroffen, voor zover deze ook worden aangetroffen in de aanvraag van het Gemeenschapsmerk’ (generiek beroep op anciënniteit).

16.5

Behandeling van gebreken die aan het licht komen in anciënniteitsonderzoeken

Indien het beroep niet geldig is, indien de eerdere inschrijving niet gelijk is aan de aanvraag van het Gemeenschapsmerk, indien het beroep op anciënniteit te laat wordt gedaan (d.w.z. na de termijn van twee maanden die volgt op het indienen van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk) of indien de anciënniteitsdocumenten niet aanvaardbaar zijn en de desbetreffende informatie niet online te vinden is, doet het Bureau de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling toekomen. Indien de verzuimen niet worden hersteld binnen de door het Bureau gestelde termijn, zal de aanvrager schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het feit dat het recht vervallen is. Tegelijkertijd wordt de aanvrager ervan in kennis gesteld dat hij binnen twee maanden na de kennisgeving om een formeel besluit kan vragen. Indien de aanvrager formeel binnen deze termijn om een besluit verzoekt, geeft het Bureau een formeel besluit af over het afwijzen van het beroep op anciënniteit.

16.6

Voorbeelden van beroepen op anciënniteit Voorbeeld van een aanvaardbaar beroep op anciënniteit Aanvraag van Gemeenschapsmerk (woordmerk)

Beroep op anciënniteit (woordmerk)

CELOTAPE

Celotape


VERSION 1.0

Blz. 58 DATE 02/01/2014


Voorbeelden van niet-aanvaardbare beroepen op anciënniteit CMTA: 9 817 735 (beeldmerk)

Beroep op anciënniteit (beeldmerk)

Aanvraag van Gemeenschapsmerk (woordmerk)


Daisys Gingerbread

Daisy’s Gingerbread

Aanvraag van Gemeenschapsmerk (woordmerk)


Great changes in education PLC

Grate changes in education PLC Beroep op anciënniteit (beeldmerk)

Aanvraag van Gemeenschapsmerk (beeldmerk)

17

Omzetting

Omzetting is een juridische voorziening die in het Protocol van Madrid is geïntroduceerd om de gevolgen van de periode van afhankelijkheid van vijf jaar tussen de internationale inschrijving en het basismerk te verzachten. Indien de internationale inschrijving waarin de Europese Unie wordt aangewezen op verzoek van het Bureau van oorsprong met betrekking tot alle of bepaalde waren en diensten wordt doorgehaald, mag de houder van de internationale inschrijving een aanvraag van een Gemeenschapsmerk indienen voor de inschrijving van hetzelfde merk met betrekking tot de waren en diensten die zijn doorgehaald. Die aanvraag wordt dan behandeld alsof zij was ingediend op de datum van aanwijzing van de Europese Unie in de internationale inschrijving en geniet dezelfde voorrang, indien van toepassing. Voor meer informatie over omzetting, zie de richtlijnen, deel M, Internationale merken.


VERSION 1.0

Blz. 59 DATE 02/01/2014


18

Wijzigingen aan Gemeenschapsmerk

de

aanvraag

van

het

Artikelen 43 en 44, VGM Regel 3, en regel 13, onder a), UVGM De aanvrager mag te allen tijde zijn aanvraag van een Gemeenschapsmerk intrekken of de lijst van waren en diensten waarvoor deze geldt, beperken. Andere wijzigingen zijn alleen mogelijk indien deze het herstellen van bepaalde fouten betreffen. Elke wijziging waarom nog op de dag van indiening van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk wordt verzocht, worden aanvaard. In dit deel van de richtlijnen wordt alleen de praktijk van het Bureau beschreven ten aanzien van wijzigingen van de afbeelding van het merk. Voor meer informatie over intrekken of beperken, zie de richtlijnen, deel B, Onderzoek, afdeling 1, Procedure.

18.1

Wijzigingen aan de afbeelding van het merk

De praktijk van het Bureau ten aanzien van wijzigingen van de merkafbeelding is zeer strikt. De twee voorwaarden voor het toestaan van een wijziging aan het merk na indiening zijn cumulatief: • •

het moet een kennelijke fout betreffen EN de wijziging mag niet tot een wezenlijke verandering van het ingediende merk leiden.

Zelfs indien de wijziging geen wezenlijke wijziging is, zal het Bureau de wijziging niet aanvaarden als het niet een kennelijke fout betreft. In gevallen waar de gewenste plaats van een merk niet voor zich spreekt, moet de afbeelding van het merk de juiste plaats aangeven door het woord ‘boven’ toe te voegen aan de afbeelding van het teken. Indien de aanvraag elektronisch wordt ingediend, mag een ongebruikelijke plaats in de merkbeschrijving worden vermeld. In gevallen waar de gewenste plaats van een merk niet voor zich spreekt (bijv. een merk met een woordelement erin wordt in een verticale positie ingediend) en er geen vermelding van de beoogde plaats in de aanvraag is, is het de aanvrager toegestaan de plaats van het merk op verzoek te wijzigen. Dit is omdat de ongebruikelijke plaatsing van het merk als kennelijke fout zal worden aangemerkt. Indien er tegelijk met de aanvraag van het Gemeenschapsmerk een beroep op voorrang of anciënniteit wordt ingediend, mag een kennelijke fout worden aangetoond door het ‘juiste’ merk in het beroep te vergelijken met het merk op de aanvraag van het Gemeenschapsmerk. Als het beroep op voorrang of anciënniteit echter na de aanvraag van het Gemeenschapsmerk wordt ingediend, kan er met bewijsmiddelen uit deze beroepen geen rekening worden gehouden. Indien de fout voor zich spreekt, moet het merk vervolgens worden beoordeeld aan de hand van het volgende criterium, namelijk of de verandering waarom wordt verzocht, tot een wezenlijke verandering van het ingediende merk leidt. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek FINAL

VERSION 1.0

Blz. 60 DATE 02/01/2014


Voorbeeld van een aanvaardbare wijziging CTM 546 010

Voorgestelde wijziging

Als ‘TOPFLOW’ aangevraagd merk

‘TOP FLOW’

In het aanvraagformulier deed de aanvrager beroep op voorrang voor het merk ‘TOP FLOW’, waaruit duidelijk bleek dat er een kennelijke typografische fout was gemaakt. De wijziging werd niet beschouwd als wezenlijke verandering van het merk aangezien de toevoeging van een spatie tussen de woorden ‘TOP’ en ‘FLOW’ de betekenis en uitspraak van het merk niet verandert en de visuele gevolgen van de wijziging gering zijn (zie het besluit van 05/08/2002, R 851/1999-2, ‘TOP FLOW’) Voorbeelden van niet-aanvaardbare wijzigingen CTM 321 109


Als ‘RANIER’ aangevraagd merk

‘RAINIER’

Deze verandering wordt niet toegestaan aangezien de correctie de toevoeging van een extra ‘I’ laat zien, hetgeen een wezenlijke verandering zou zijn van het merk waarvoor een aanvraag is ingediend. ‘RANIER’ en ‘RAINIER’ zijn twee verschillende woorden. CTM 6 013 668


Als ‘ELECTROLITIC BOLUS’ aangevraagd merk

‘ELECTROLITYC BOLUS’

Deze verandering wordt niet toegestaan aangezien de correcte Engelse spelling voor dit woord ‘ELECTROLYTIC’ is. Bijgevolg had het merk waarvoor de aanvraag was ingediend één foutieve letter terwijl het voorstel tot wijziging twee foutieve letters zou bevatten. Hierdoor zou het merk wezenlijk veranderen en daarom is deze wijziging niet aanvaardbaar.

In het geval van beeldelementen mogen alleen minder belangrijke elementen worden gewijzigd en dit wordt van geval tot geval bekeken. Een beeldmerk 'opfrissen' (hetgeen veelvuldig voorkomt in het bedrijfsleven om de verschijningsvorm van een beeldmerk van tijd tot tijd aan actuele ontwerp- en modetrends aan te passen) wordt niet toegestaan. CTM 6 538 524 Voorgestelde wijziging

Gemeenschapsmerk zoals aangevraagd

De aanvrager heeft een beroep op voorrang ingediend bij de aanvraag van het Gemeenschapsmerk waaruit bleek dat de eerste aanvraag bestond uit de enkele afbeelding van het merk. Bovendien bevatte de aanvraag van het Gemeenschapsmerk een merkbeschrijving die de enkele afbeelding beschreef en niet de twee afbeeldingen waarvoor een aanvraag was ingediend. Derhalve werd de fout als kennelijke fout aangemerkt. Het verzoek tot wijziging werd echter afgewezen aangezien door de wijziging het merk wezenlijk zou veranderen ten opzichte van het merk waarvoor de aanvraag werd ingediend.

In weerwil van de bovengenoemde beginselen en voorbeelden kan elke wijziging van het merk die toelaatbaar zou zijn na inschrijving, ook toelaatbaar zijn met betrekking tot een aanvraag van een Gemeenschapsmerk. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek FINAL

VERSION 1.0

Blz. 61 DATE 02/01/2014


Voor informatie over wijzigingen van een ingeschreven Gemeenschapsmerk, zie de richtlijnen, deel E, Registerbewerkingen, afdeling 1, Wijzigen van een inschrijving.

19

Conversie

Artikel 112, lid 1, en artikel 113, lid 1, VGM Regel 44, lid 1, onder f), UVGM De aanvrager van een aanvraag van een Gemeenschapsmerk of de houder van een ingeschreven Gemeenschapsmerk kan een verzoek indienen tot conversie van een aanvraag van een Gemeenschapsmerk of van een ingeschreven Gemeenschapsmerk. Voor meer informatie over conversie, zie de richtlijnen, deel E, Registerbewerkingen, afdeling 2, Conversie.


VERSION 1.0

Blz. 62 DATE 02/01/2014

RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN

Recommend Documents