RICHTSNOEREN VOOR ONDERZOEK NAAR GEMEENSCHAPSMERKEN DOOR HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) DEEL B

Absolute weigeringsgronden

RICHTSNOEREN VOOR ONDERZOEK NAAR GEMEENSCHAPSMERKEN DOOR HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) DEEL B ONDERZOEK AFDELING 4 ABSOLUTE WEIGERINGSGRONDEN

De paragrafen 1 tot en met 2.5 (Algemene Voorschriften bij artikel 7, lid 1, onder e), van afdeling 4 (Absolute weigeringsgronden), zijn in 2013 herzien. De overige paragrafen (2.6 tot en met 2.12, van artikel 7, lid 1, onder f) tot en met collectieve merken) worden momenteel gereviseerd en zullen medio 2014 gepubliceerd worden.

Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 1 01/08/2014


Inhoudsopgave 2.6

De openbare orde of de goede zeden, artikel 7, lid 1, onder f), VGM ...... 4 2.6.1

‘Openbare orde’ .............................................................................................. 4 2.6.1.1 2.6.1.2

2.6.2

2.7

Goede zeden .................................................................................................. 7

Misleiding: Artikel 7, lid 1, onder g), VGM ............................................... 11 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5

2.8

Begrip en categorieën ................................................................................. 4 De benamingen van plantenrassen ............................................................. 5

Onderzoek naar het misleidende karakter ................................................... 11 De realiteit op de markt, consumptiepatronen en consumentenpercepties . 13 Merken met een geografische connotatie die betrekking heeft op de herkomst van de aanvrager of de waren/diensten ....................................... 14 Merken die verwijzen naar een ‘officiële’ goedkeuring, status of erkenning 14 De relatie met andere VGM bepalingen ....................................................... 15

De bescherming van vlaggen en andere symbolen – artikel 7, lid 1, onder h) en i), VGM................................................................................... 17 2.8.1. De bescherming van wapens, vlaggen, andere staatsemblemen, officiële controle- en waarborgtekens en -stempels krachtens artikel 7, lid 1, onder h), VGM – artikel 6ter, lid 1, onder a), en artikel 2 van het Verdrag van Parijs ...................................................................................................... 18 2.8.1.1 2.8.1.2. 2.8.1.3

Onderzoek van merken die (gedeeltelijk) uit een staatsvlag bestaan ........ 21 Onderzoek van merken die (gedeeltelijk) uit wapens of andere staatsemblemen bestaan .......................................................................... 25 Onderzoek van merken die (gedeeltelijk) uit officiële controle- en waarborgtekens en -stempels bestaan ...................................................... 28

2.8.2. De bescherming van wapens, vlaggen en andere emblemen, afkortingen of namen van internationale intergouvernementele organisaties krachtens artikel 7, lid 1, onder h), VGM – artikel 6ter, lid 1, onder b) en c) van het Verdrag van Parijs ........................................................................................ 28 2.8.3. De bescherming van badges, emblemen en wapenschilden, anders dan de in artikel 6ter van het Verdrag van Parijs bedoelde, in artikel 7, lid 1, onder i), VGM ............................................................................................... 36

2.9

Artikel 7, lid 1, onder j), VGM.................................................................... 42 2.9.1 2.9.2

Introductie ..................................................................................................... 42 De toepassing van artikel 7, lid 1, onder j), VGM ......................................... 44 2.9.2.1 2.9.2.2 2.9.2.3

2.9.3

Relevante BOB's/BGA's ............................................................................ 44 Situaties waarin artikel 103 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en artikel 16 van Verordening (EG) nr. 110/2008 van toepassing zijn ............ 46 Relevante waren ....................................................................................... 55

BOB's/BGA's die niet onder de bescherming van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en Verordening (EG) nr. 110/2008 vallen ............................. 57 2.9.3.1 2.9.3.2

BOB's/BGA's die onder de nationale bescherming van een EU-lidstaat vallen ......................................................................................................... 57 BOB's/BGA's uit derde landen ................................................................... 58

2.10 Artikel 7, lid 1, onder k), VGM ......................................................... 59 2.10.1 Introductie ..................................................................................................... 59 2.10.2 De toepassing van artikel 7, lid 1, onder k), VGM ........................................ 61 2.10.2.1 Relevante BOB's/BGA's ............................................................................ 62 2.10.2.2 Situaties waarin artikel 13, lid 1 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van toepassing is....................................................................................... 63 2.10.2.3 Relevante waren ....................................................................................... 72

2.10.3 BOB's/BGA's die niet onder de bescherming van Verordening (EU) nr. 1151/2012 vallen ..................................................................................... 75 Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 2 01/08/2014


2.10.3.1 BOB's/BGA's die onder de nationale bescherming van een EU-lidstaat vallen ......................................................................................................... 75 2.10.3.2 BOB's/BGA's uit derde landen ................................................................... 76

2.11 Collectieve Gemeenschapsmerken ......................................................... 78 2.11.1 De aard van collectieve Gemeenschapsmerken .......................................... 78 2.11.2 Houders van collectieve Gemeenschapsmerken ......................................... 79 2.11.3 Bijzonderheden wat de absolute weigeringsgronden betreft ....................... 80 2.11.3.1 Beschrijvende tekens ................................................................................ 81 2.11.3.2 Misleidende aard ....................................................................................... 81 2.11.3.3 Reglementen die strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden .. 82

2.12 Verworven onderscheidend vermogen.......................................... 82 2.12.1 Introductie ..................................................................................................... 82 2.12.2 Verzoek 83 2.12.3 Het tijdstip waarop het bewijs betrekking moet hebben ............................... 83 2.12.3.1 Onderzoeksprocedures ............................................................................. 83 2.12.3.2 Doorhalingsprocedures ............................................................................. 83

2.12.4 Consument ................................................................................................... 84 2.12.5 Waren en diensten ....................................................................................... 84 2.12.6 Territoriale aspecten ..................................................................................... 84 2.12.6.1 Bijzondere bepalingen met betrekking tot de toetreding van nieuwe lidstaten ..................................................................................................... 85 2.12.6.2 Driedimensionale merken, kleuren en beeldmerken ................................. 85 2.12.6.3 Taalgebied................................................................................................. 85  Duits .......................................................................................................... 86  Grieks ........................................................................................................ 86  Engels ....................................................................................................... 86  Frans ......................................................................................................... 86  Nederlands ................................................................................................ 86  Zweeds ...................................................................................................... 86

2.12.7 Wat moet worden aangetoond? ................................................................... 87 2.12.8 De beoordeling van het bewijs ..................................................................... 88 2.12.8.1 Het soort bewijs dat kan worden ingediend ............................................... 88 2.12.8.2 De beoordeling van de bewijsstukken als geheel ...................................... 89 2.12.8.3 Marktaandeel............................................................................................. 89 2.12.8.5 Cijfers over omzet en reclame ................................................................... 90 2.12.8.6 Indirect bewijs van gebruik ........................................................................ 91 2.12.8.7 Extrapolatie ............................................................................................... 91 2.12.8.8 Wijze van gebruik ...................................................................................... 92 2.12.8.9 Duur van het gebruik ................................................................................. 92 2.12.8.10 Bewijs van na de indieningsdatum ............................................................ 92

2.12.9 Gevolgen van verworven onderscheidend vermogen .................................. 93


VERSION 1.0

blz. 3 01/08/2014


2.6

De openbare orde of de goede zeden, artikel 7, lid 1, onder f), VGM

Artikel 7, lid 1, onder f), VGM sluit merken die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden uit van inschrijving. De redenering die aan artikel 7, lid 1, onder f) ten grondslag ligt, is dat de inschrijving van merken geen doorgang kan vinden wanneer het toestaan van een monopolie tegen de rechtstaat ingaat of wanneer het relevante publiek van mening is dat het strijdig is met de fundamentele maatschappelijke zeden. Het Bureau beschouwt ‘openbare orde’ en ‘goede zeden’ als twee verschillende begrippen, die elkaar dikwijls overlappen. De vraag of de aangevraagde waren of diensten legaal op de markt van een bepaalde lidstaat kunnen worden aangeboden, is niet relevant voor de vraag of het teken op zich strijdig is met artikel 7, lid 1, onder f) (zie het arrest van het Hof van 13/09/2005, T140/02, ‘Intertops’, punt 33). Of een merk al dan niet strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, moet worden bepaald op basis van de intrinsieke kenmerken van het aangevraagde merk en niet op basis van de omstandigheden betreffende de handelwijze van de aanvrager van het merk (zie het arrest van 13/09/2005, T-140/02, ‘Intertops’, punt 28). Het Gerecht heeft in het arrest van 20 september 2011, T-232/10, ‘wapen van de Sovjet-Unie’, geoordeeld dat bij de interpretatie van de begrippen ‘openbare orde’ en ‘goede zeden’ niet alleen rekening moet worden gehouden met de omstandigheden die voor alle lidstaten gelijk zijn maar ook ‘met de omstandigheden die eigen zijn aan individuele lidstaten en die de perceptie van het relevante publiek op het grondgebied van deze staten kunnen beïnvloeden’ (punt 34). Er kan in dit verband eveneens rekening worden gehouden met de wetgeving en de administratieve handelwijze van bepaalde lidstaten (om subjectieve waarden te beoordelen), niet wegens de normatieve waarde ervan, maar als feitelijke aanwijzingen op grond waarvan de perceptie van het relevante publiek in de lidstaten kan worden beoordeeld (zie het arrest van 20/09/2011, T-232/10, ‘wapen van de Sovjet-Unie’, punt 57). In een dergelijk geval is de illegaliteit van het aangevraagde Gemeenschapsmerk niet de beslissende factor voor de toepassing van artikel 7, lid 1, onder f), VGM maar draagt het bij aan de bewijslast met betrekking tot de perceptie van het relevante publiek in de desbetreffende lidstaat/lidstaten. Aangezien de specifieke omstandigheden die eigen zijn aan individuele lidstaten niet per definitie algemeen bekend zijn op het Europese grondgebied, dienen deze omstandigheden duidelijk in het bezwaarschrift te worden beschreven en toegelicht, zodat de redenering die aan de weigering ten grondslag ligt volledig helder is voor de aanvrager, en deze vervolgens met een passend antwoord kan komen.

2.6.1

‘Openbare orde’

2.6.1.1 Begrip en categorieën Deze absolute weigeringsgrond berust op beoordeling op basis van objectieve criteria. ‘Openbare orde’ verwijst naar het acquis van de Unie dat in een bepaald gebied van toepassing is, alsmede naar de rechtsorde en de rechtstaat zoals omschreven in de Verdragen en de secundaire EU-wetgeving, die een weerspiegeling vormen van een gemeenschappelijk begrip van bepaalde fundamentele waarden en principes, zoals mensenrechten.


VERSION 1.0

blz. 4 01/08/2014


Het volgende is een niet-uitputtende lijst voorbeelden van situaties waarin tekens onder dit verbod vallen. 1.

De Raad van de Europese Unie heeft op 27 december 2001 Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme aangenomen (PB L 344 van 28/12/2001, blz. 93), later geactualiseerd door het gemeenschappelijke standpunt van de Raad 2009/64/GBVB (PB L 23 van 27/01/2009, blz. 37 en online te raadplegen via de volgende link: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:023:0025:0029:NL:PDF) dat een lijst bevat van individuen en groepen die op het grondgebied van de EU terroristische misdrijven faciliteren, pogen te plegen of plegen. Elk aangevraagd Gemeenschapsmerk dat mogelijk een individu of groep van deze lijst kan ondersteunen of ten goede kan komen, zal worden geweigerd wegens strijdigheid met de openbare orde.

2.

Het gebruik van de symbolen en benamingen van naziorganisaties is verboden in Duitsland (§ 86a dt. StGB (Duitse Wetboek van strafrecht), BGBl. Nr. I 75/1998) en in Oostenrijk (§ 1 öst. Abzeichengesetz (Oostenrijkse wet inzake tekens), BGBl. Nr. 84/1960 in samenhang met § 1 öst. Verbotsgesetz (Oostenrijkse Verbodswet), BGBl. Nr. 25/1947). Elk aangevraagd Gemeenschapsmerk waarin dergelijke symbolen of namen zijn opgenomen, zal geweigerd worden wegens strijdigheid met de openbare orde.

3.

Gelet op het feit dat onder het begrip ‘openbare orde’ tevens specifieke EUwetgeving op een bepaald gebied valt, en aangezien er zowel een EU-richtlijn bestaat als een internationale overeenkomst die de Europese Unie verbiedt exclusieve rechten te verlenen aan de benaming van een in de Europese Unie ingeschreven plantenras, volgt hieruit dat het in strijd is met de Europese openbare orde om exclusieve merkenrechten te verlenen aan de benaming van een in de Europese Unie ingeschreven plantenras dat derhalve op grond van de wet als beschrijvend wordt beschouwd.

2.6.1.2 De benamingen van plantenrassen De benamingen van plantenrassen beschrijven gecultiveerde soorten of subsoorten levende planten/landbouwzaden. Met Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad inzake het communautaire kwekersrecht (de kwekersrechtverordening) wordt een stelsel van communautair kwekersrecht ingevoerd dat dienstdoet als de enige en uitsluitende vorm van communautaire bescherming van industriële eigendom met betrekking tot plantenrassen. Op basis van een rasbenaming moet het desbetreffende ras duidelijk en eenduidig kunnen worden geïdentificeerd. Bovendien moet een rasbenaming aan een aantal criteria voldoen (artikel 63 van de kwekersrechtverordening). De aanvrager van een communautair plantenras moet een passende rasbenaming voordragen die door eenieder zal worden gebruikt die een dergelijk ras op het grondgebied van een lid van de Internationale Unie tot Bescherming van Kweekproducten (UPOV) verhandelt, ook na beëindiging van het kwekersrecht (artikel 17 van de kwekersrechtverordening). Sinds 2005 is de Europese Unie partij bij het Verdrag van de Internationale Unie tot bescherming van kweekproducten (UPOV-verdrag), dat een integraal onderdeel Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 5 01/08/2014


vormt van de rechtsorde van de Unie. Krachtens artikel 20, lid 1, van het UPOV-verdrag dient het ras te worden aangeduid door een benaming, bestemd om de soortaanduiding ervan te worden. Voorts dient iedere verdragsluitende partij er zorg voor te dragen dat geen enkel recht betreffende de aanduiding die als benaming van het ras is ingeschreven, het vrije gebruik van de benaming in verband met het ras belemmert, zelfs niet na afloop van het kwekersrecht. Derhalve wordt door zowel de kwekersrechtverordening als het UPOV-verdrag de verplichting opgelegd om bij het op de markt brengen van beschermde rassen of rassen waarvan de bescherming is beëindigd, gebruik te maken van de rasbenamingen. Het gebruik van rasbenamingen zorgt ervoor dat de belanghebbende persoon het door hem gebruikte of aangekochte ras leert kennen, en daarbij mogelijk ook de kweker en de herkomst van het ras. De verplichting tot het gebruik van rasbenamingen draagt bij aan de regelgeving op de markt en de veiligheid van transacties in de landbouw- en voedingsmiddelensector. Tegelijkertijd worden mogelijke misleiding van het publiek en vervalsing vermeden. Het is dan ook een zaak van algemeen belang en openbare veiligheid om een ras aan te duiden met de juiste benaming. Op grond van artikel 18, lid 2, van de kwekersrechtverordening, mogen derden een recht dat is verleend met betrekking tot een aanduiding die gelijk is aan de rasbenaming, slechts gebruiken om te verhinderen dat die benaming vrij wordt gebruikt, indien dat recht is verleend voordat de rasbenaming overeenkomstig artikel 63 van de kwekersrechtverordening werd vastgesteld. A contrario impliceert artikel 18, lid 2, van de kwekersrechtverordening dat er met betrekking tot een aanduiding die gelijk is aan de rasbenaming geen exclusieve rechten mogen worden verleend, nadat een dergelijke rasbenaming is vastgesteld overeenkomstig artikel 63 van de kwekersrechtverordening. Het BHIM is derhalve van mening dat de inschrijving van een Gemeenschapsmerk strijdig is met de openbare orde, als het merk vrij gebruik van de rasbenaming verhindert nadat er kwekersrecht is verleend aan het desbetreffende ras. Bijgevolg moet er tegen de aanvraag van uit tekens bestaande of tekens bevattende Gemeenschapsmerken die, indien ingeschreven, zouden leiden tot overmatige monopolisering van een rasbenaming die een door de kwekersrechtverordening beschermd ras aanduidt of een ras dat niet langer beschermd is, bezwaar worden gemaakt op grond van het gegeven dat deze toepassing strijdig is met de openbare orde krachtens artikel 7, lid, onder f), VGM, in samenhang met artikel 18, lid 2, van de kwekersrechtverordening, volgens welke een benaming voor plantenrassen in samenhang met het ras zelf (zogenaamd beschrijvend gebruik) vrijelijk door derden mag worden gebruikt. Het Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP), gevestigd in Angers (Frankrijk), is het agentschap van de Europese Unie dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van een regeling ter bescherming van kwekersrechten.


VERSION 1.0

blz. 6 01/08/2014


Het CBP houdt een register bij van beschermde plantenrassen. Met behulp van de CBP zoekmachine1, kan op basis van de rasbenamingen en/of andere zoekcriteria worden gezocht naar zowel beschermde rassen als rassen waarvan het kwekersrecht inmiddels is beëindigd. Toegang tot deze zoekmachine kan worden verkregen via het intranet van het CBP. De zoekmachine dient door onderzoekers als een referentie-instrument te worden geraadpleegd ingeval het type waren en/of diensten waarvoor een Gemeenschapsmerk is aangevraagd dit vereist.Als een aangevraagd Gemeenschapsmerk specifiek naar levende planten, landbouwzaden, vers fruit, verse groente of vergelijkbare bewoordingen verwijst, moet de onderzoeker bovenal nagaan of er geen sprake is van overlap tussen de term(en) waaruit het merk bestaat en een reeds ingeschreven rasbenaming, of een rasbenaming waarvan de bescherming beëindigd of verlopen is, of waarvan anderszins afstand is gedaan. De onderzoeker zal de CBP databank doorzoeken om vast te stellen of er sprake is van overlap tussen de term(en) waaruit de aanvraag voor het Gemeenschapsmerk bestaat en de rasbenamingen die reeds in het hierboven genoemde CBP register zijn opgenomen. De zoekopdracht dient te worden beperkt tot de voor de Europese Unie ingeschreven rasbenamingen. Indien uit de controle blijkt dat het aangevraagde Gemeenschapsmerk gelijk is aan een reeds bestaande rasbenaming of een reeds bestaande rasbenaming bevat (het kan hierbij zowel om een woord of een beeldmerk gaan), moet de onderzoeker krachtens artikel 7, lid 1, onder f), VGM bezwaar maken met betrekking tot de planten, zaden of fruitsoorten in kwestie, alsmede met betrekking tot de geconserveerde, gedroogde en bevroren fruitsoorten in kwestie, aangezien de inschrijving van een Gemeenschapsmerk dat overeenkomt met een reeds in bovenstaand register opgenomen rasbenaming strijdig is met de openbare orde. Indien een aangevraagd Gemeenschapsmerk in de klasse ‘bloemen’ bijvoorbeeld een rasbenaming van een rozensoort bevat, moet ‘rozen’ uit de benaming worden verwijderd. Indien een aangevraagd Gemeenschapsmerk bovendien meer dan één rasbenaming bevat – bijvoorbeeld een rasbenaming voor ‘appels’ en één voor ‘aardbeien’ −, moeten de benamingen waarnaar de waren verwijzen, appels en aardbeien, uit de rasbenaming worden verwijderd. Ten slotte zijn artikel 7, lid 1, onder c), en artikel 7, lid 1, onder d), mogelijk van toepassing wanneer op de markt gebruik wordt gemaakt van een benaming zonder dat deze door het Communautair Bureau voor plantenrassen is ingeschreven of gepubliceerd, of wanneer sprake is van een nationale rasbenaming (zie de paragrafen 2.3 en 2.4).

2.6.2

Goede zeden

Deze weigeringsgrond betreft subjectieve waarden, maar deze moeten door de onderzoeker zo objectief mogelijk worden toegepast. Volgens deze bepaling mogen Gemeenschapsmerken die godslasterlijke, racistische of discriminerende woorden of zinsneden bevatten niet worden ingeschreven. Dit geldt alleen als een dergelijke boodschap duidelijk en op ondubbelzinnige wijze door het aangevraagde merk wordt overgebracht; de norm die hierbij moet worden toegepast is die van een redelijke consument met een gemiddelde gevoeligheid en tolerantiegraad (zie het arrest van 09/03/2012, T-417/10, ‘¡Que buenu ye! Hijoputa’, punt 21).

1

http://www.cpvo.europa.eu/main/nl/homepage/database/cpvo-variety-finder


VERSION 1.0

blz. 7 01/08/2014


Er moet normaliter rekening worden gehouden met de aard van de waren en diensten waarvoor inschrijving van een merk is aangevraagd, omdat het relevante publiek per product kan verschillen, en daarmee ook wat beslist als onaanvaardbaar en aanstootgevend wordt beschouwd. De grote kamer heeft in haar besluit van 6 juli 2006, R 495/2005-G, ‘SCREW YOU’, punt 29, bijvoorbeeld bepaald dat ‘een persoon met voldoende interesse in [seksspeeltjes] die de merknamen waaronder dergelijke producten worden verkocht onder ogen krijgt, een term met een duidelijke seksuele lading hoogstwaarschijnlijk niet als aanstootgevend zal beschouwen.’ Hoewel het Hof niettemin heeft bepaald dat de aard van de aangevraagde waren en diensten van belang is om vast te stellen van welk publiek de perceptie dient te worden onderzocht, heeft het Hof ook duidelijk gemaakt dat het relevante publiek zich niet per definitie beperkt tot de mensen die de waren en diensten waarop het merk betrekking heeft aanschaffen, aangezien er mogelijk een breder publiek met het merk in aanraking komt dan de beoogde consumenten alleen (zie het arrest van 05/10/2011, T-526/09, ‘Paki’, punten 17 en 18). Dienovereenkomstig is de commerciële context van een merk, in de zin van het publiek waarop de waren en diensten gericht zijn, niet altijd de doorslaggevende factor als het aankomt op de vraag of het desbetreffende merk strijdig is met de goede zeden (zie het arrest van 09/03/2012, T-417/10, ‘¡Que buenu ye! Hijoputa’, punt 24). Zie daarnaast het besluit van 15/03/2013, R 2073/2012-4, ‘CURVE’, punten 17-18 (zaak T-266/13 – in behandeling). Tekens met een ‘negatieve’ lading zijn niet de enige tekens die aanstootgevend kunnen zijn. Het kan eveneens aanstootgevend zijn wanneer bepaalde tekens met een zeer positieve lading op platvloerse wijze worden gebruikt (het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om termen met een religieuze betekenis of om nationale symbolen met spirituele en politieke waarde, zoals ‘ataturk’ voor Europese burgers van Turkse komaf [zie het besluit van 17/09/2012, R 2613/2011-2, ATATURK, punt 31]). Dit gedeelte van artikel 7, lid 1, onder f), VGM is niet alleen van toepassing indien er sprake is van illegaliteit: er bestaan woorden en tekens waarvoor geen proces zou worden aangespannen bij de relevante autoriteiten en rechtbanken, maar die voor het grote publiek toch dermate aanstootgevend zijn dat ze niet als merk kunnen worden ingeschreven (zie het besluit van 01/09/2011, R 168/2011-1, ‘fucking freezing! by TÜRPITZ’, punt 16). Voorts streeft men ernaar dat kinderen en jonge mensen, zelfs als ze niet tot de doelgroep van de waren en diensten in kwestie behoren, in winkels die voor eenieder toegankelijk zijn niet met aanstootgevende woorden worden geconfronteerd. Voor het bepalen of het woord in kwestie in de desbetreffende taal een aanstootgevende betekenis heeft, geven woordenboekdefinities in principe een eerste aanwijzing (zie het besluit van 01/09/2011, R 0168/2011-1, ‘fucking freezing! by TÜRPITZ’, punt 25). De perceptie van het relevante publiek, in de specifieke context van hoe en waar men de waren of diensten zal tegenkomen, is echter van doorslaggevend belang. Aan de andere kant is de kamer van beroep van mening dat de aanstootgevende betekenis van het Hongaarse woord ‘kúró’ (dat ‘neuker’ betekent) door het woord KURO niet op het Hongaarse publiek wordt overgebracht, aangezien de klinkers ‘ó’ en ‘ú’ andere letters zijn dan ‘o’ en ‘u’ en ook anders worden uitgesproken (zie het besluit van 22 december 2012, zaak R 482/2012-1, ‘kuro’, punt 12 e.v.). De bewoordingen van artikel 7, lid 1, onder f), VGM zouden er zeer zeker toe kunnen leiden dat de bepaling subjectief wordt toegepast, bijvoorbeeld om merken uit te sluiten die niet overeenkomen met de persoonlijke smaak van de onderzoeker. De absolute weigeringsgrond van de bepaling geldt echter alleen als een woord(groep) een


VERSION 1.0

blz. 8 01/08/2014


duidelijk aanstootgevend effect heeft op personen met een gemiddelde gevoeligheid (zie het arrest van 09/03/2012, T-417/10, ‘¡Que buenu ye! Hijoputa’, punt 21). Het begrip ‘zeden’ in artikel 7, lid 1, onder f), VGM gaat niet over slechte smaak of de bescherming van persoonlijke gevoelens. Een merk is pas strijdig met dit artikel als het relevante publiek, of ten minste het overgrote deel ervan, van mening is dat het merk indruist tegen de fundamentele maatschappelijke zeden. Het doet niet ter zake of het de opzet van de aanvrager was om het betrokken publiek te choqueren of beledigen; het objectieve gegeven dat het aangevraagde Gemeenschapsmerk wellicht als een schok of belediging kan worden beschouwd is al voldoende (zie het besluit van 23/10/2009, R 1805/2007-1, ‘Paki’, punt 27, bevestigd middels het arrest van 05/10/2011, T-526/09, ‘Paki’, punt 20 e.v.). Ten slotte wordt de toepassing van artikel 7, lid 1, onder f), VGM niet beperkt door het beginsel van de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens), omdat de weigering tot inschrijving alleen inhoudt dat het teken geen bescherming krachtens het merkenrecht geniet, en niet dat het teken uit gebruik wordt genomen – zelfs niet in het bedrijfsleven (zie het arrest van 09/03/2012, T-417/10, ‘HIJOPUTA’, punt 26).

Voorbeelden van geweigerde Gemeenschapsmerken (openbare orde en/of goede zeden) Teken

Relevante consument

Openbare orde / goede zeden

Zaaknummer

R 176/2004-2

BIN LADIN

Algemene consument

Goede zeden & openbare orde – het aangevraagde merk zal door het grote publiek worden geïnterpreteerd als de naam van de leider van de beruchte terroristische organisatie Al Qaida; terroristische misdrijven zijn strijdig met de openbare orde en de goede zeden (punt 17).

CURVE 300

Algemene consument

Goede zeden – ‘CURVE’ is in het Roemeens een aanstootgevend en vulgair woord (het betekent ‘hoeren’).

R 288/2012-2

Algemene consument

Goede zeden – ‘CURVE’ is in het Roemeens een aanstootgevend en vulgair woord (het betekent ‘hoeren’).

R 2073/2012-4 (T-266/13 – in behandeling)

Algemene consument

Goede zeden – ‘fucking’ is in het Engels een aanstootgevend en vulgair woord.

R 168/2011-1

Goede zeden – ‘HIJOPUTA’ is in het Spaans een aanstootgevend en vulgair woord.

T-417/10

CURVE

Algemene consument


VERSION 1.0

blz. 9 01/08/2014


Teken

PAKI

SCREW YOU

FICKEN

ATATURK

Relevante consument


Zaaknummer

Algemene consument

Openbare orde – het Hongaarse strafrecht verbiedt bepaalde ‘symbolen van despotisme’, waaronder de hamer en sikkel en de vijfpuntige rode ster die de voormalige Sovjet-Unie symboliseren. Deze wet is niet van toepassing wegens de normatieve waarde ervan maar als bewijs van de perceptie van het relevante publiek (punten 59-63).

T-232/10

Algemene consument

Goede zeden – ‘PAKI’ is in het Engels een racistische belediging.

T-526/09

Algemene consument (voor producten anders dan seksproducten)

Goede zeden – een wezenlijk deel van de doorsnee Britse en Ierse burgers zou de uitdrukking ‘SCREW YOU’ aanstootgevend en bezwaarlijk vinden (punt 26).

R 495/2005-G

Algemene consument

Goede zeden - ‘FICKEN’ is in het Duits een aanstootgevend en vulgair woord (het betekent ‘neuken’).

T-52/13

Gemiddelde consument die onderdeel uitmaakt van de Europese bevolking van Turkse afkomst

Krachtens artikel 7, lid 1, onder f), kan platvloers gebruik van tekens met een zeer positieve lading aanstootgevend zijn. ATATURK is een nationaal symbool met spirituele en politieke waarde voor Europese burgers van Turkse afkomst.

R 2613/2011-2

Voorbeelden van goedgekeurde Gemeenschapsmerken Teken

KURO

SCREW YOU

DE PUTA MADRE

Relevante consument


Zaaknummer

Algemene consument

Het feit dat een buitenlandse term, naam of afkorting bepaalde overeenkomsten vertoont met een aanstootgevend woord (zoals kùró) is op zichzelf onvoldoende reden om het aangevraagde Gemeenschapsmerk te weigeren (punt 20). De Hongaarse klinkers ‘ò’ en ‘ù’ verschillen duidelijk van de klinkers ‘o’ en ‘u’ zonder accent. Bovendien kan de laatste letter van een woord in het Hongaars nooit een ‘o’ zonder accent zijn (punt 15-18).

R 482/2012-1

Algemene consument (met betrekking tot seksproducten)

Klanten van seksshops zullen een merk met een duidelijke seksuele lading hoogstwaarschijnlijk niet aanstootgevend vinden (punt 26).

R 495/2005-G

Algemene consument

Hoewel ‘puta’ in het Spaans ‘hoer’ CTM 3 798 469 betekent, betekent de Spaanse CTM 4 781 662 uitdrukking DE PUTA MADRE ‘heel CTM 5 028 477 goed’ (zeer informele taal/slang).


VERSION 1.0

blz. 10 01/08/2014


2.7

Misleiding: Artikel 7, lid 1, onder g), VGM

2.7.1

Onderzoek naar het misleidende karakter

Artikel 7, lid 1, onder g), VGM bepaalt dat merken die het publiek kunnen misleiden, bijvoorbeeld ten aanzien van soort, kwaliteit of plaats van herkomst van de waren of diensten, niet mogen worden ingeschreven. Volgens de jurisprudentie met betrekking tot artikel 3, lid 1, onder g), van de eerste merkenrichtlijn, waarvan de bewoordingen identiek zijn aan die van artikel 7, lid 1, onder g), VGM, veronderstellen de in artikel 7, lid 1, onder g), VGM bedoelde gevallen van weigering van inschrijving evenwel dat een werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument kan worden vastgesteld (zie het arrest van 30/05/2006, C-259/04, ‘Elizabeth Emanuel’, punt 47 en de hierin geciteerde jurisprudentie). Krachtens voorgenoemde zaken gaat het Bureau in de praktijk van een tweetal gerelateerde veronderstellingen uit: 1.

Er is geen reden om aan te nemen dat een merk opzettelijk wordt aangevraagd om consumenten te misleiden. Er dient geen bezwaar te worden gemaakt op grond van misleiding, als het merk op een niet-misleidende wijze voor de gespecificeerde waren en diensten kan worden gebruikt. Er wordt verondersteld dat het teken waar mogelijk op een niet-misleidende wijze wordt gebruikt;

2.

De gemiddelde consument is redelijk oplettend en zal niet snel ten prooi vallen aan misleiding. Er dient doorgaans alleen bezwaar te worden gemaakt op grond van misleiding wanneer het merk een duidelijke verwachting wekt die zonder twijfel tegengesteld is aan bijvoorbeeld de soort, kwaliteit of plaats van herkomst van de waren.

Er dient bezwaar te worden gemaakt wanneer de lijst van waren/diensten in zodanige bewoordingen is opgesteld dat het merk niet anders dan op misleidende wijze kan worden gebruikt. De volgende twee voorbeelden betreffen merken die met betrekking tot alle of een gedeelte van de aangevraagde waren misleidend zijn2. Merk en waren

LACTOFREE voor lactose, klasse 5

2

Redenering

Zaaknummer

De aard van het teken zou de betrokken consument onmiddellijk doen geloven dat het product in kwestie, ‘lactose’, geen lactose bevat. Het is duidelijk dat het merk erg misleidend zou zijn, indien het product dat wordt verhandeld onder het teken ‘LACTOFREE’, in feite juist lactose is. NB: Het merk is tevens bezwaarlijk krachtens artikel 7, lid 1, onder c)

R 892/2009-1

Deze voorbeelden gaan uitsluitend in op de vraag of er al dan niet bezwaar zou moeten worden gemaakt op grond van misleiding. Deze paragraaf heeft geen betrekking op mogelijke andere weigeringsgronden. Derhalve wordt de mogelijkheid dat een merk strijdig zou zijn met artikel 7, lid 1, onder b) en/of c), VGM (of andere bepalingen in dat verband) hier niet in overweging genomen.


VERSION 1.0

blz. 11 01/08/2014


Merk en waren

TITAN (het Duitse woord voor ‘titanium’) Wat betreft tijdelijke en verplaatsbare gebouwen, modulaire verplaatsbare units voor gebruik bij de constructie van prefab-verplaatsbare gebouwen, en prefab-verplaatsbare gebouwen opgebouwd uit modulaire tijdelijke units, geen van de voornoemde waren geheel of gedeeltelijk uit titanium vervaardigd in (klassen 6 en 19).

Redenering

Zaaknummer

Opdat het merk niet langer beschrijvend zou zijn en de bijbehorende weigeringsgrond zou worden ingetrokken, heeft de aanvrager in de beroepsprocedure aangeboden om beide categorieën nader te specificeren door de volgende slotzin aan de beschrijvingen toe te voegen: geen van voornoemde waren is geheel of gedeeltelijk uit titanium vervaardigd. De kamer heeft geoordeeld dat het merk door de goedkeuring van een dergelijke specificering het Duitssprekende publiek zou kunnen misleiden; zij zouden namelijk kunnen aannemen dat de waren uit titanium zijn vervaardigd terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is.

R 789/2001-3

Er dient bezwaar te worden gemaakt op grond van misleiding wanneer de in nauwkeurige bewoordingen opgestelde lijst waren/diensten bevat die enkel op misleidende wijze kunnen worden gebruikt. In het (verzonnen) geval van het merk ‘KODAK VODKA’ voor wodka, rum, gin en whisky dient voor de waren in kwestie bezwaar te worden gemaakt op grond van misleiding, omdat het merk enkel op misleidende wijze kan worden gebruikt, wat rum, gin en whisky betreft. Dergelijke gevallen verschillen wezenlijk van gevallen (zie hieronder) waarin algemene bewoordingen/categorieën worden gebruikt en niet-misleidend gebruik van het teken mogelijk is. Er zou bijvoorbeeld geen bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van ‘KODAK VODKA’ als merk voor alcoholische dranken. Omdat wodka ook onder deze algemene categorie valt, zou het merk in dit geval niet misleidend zijn. Er mag geen bezwaar worden gemaakt wanneer de lijst van waren/diensten in zulke algemene bewoordingen is opgesteld dat niet-misleidend gebruik mogelijk is. Wanneer in de lijst van waren/diensten gebruik wordt gemaakt van brede categorieën, is het de vraag of er bezwaar tegen een categorie als geheel dient te worden gemaakt als het merk slechts met betrekking tot een aantal van de waren/diensten in de desbetreffende categorie als misleidend is aangemerkt. Het beleid van het Bureau is om onder dergelijke omstandigheden geen bezwaar te maken. De onderzoeker wordt geacht te veronderstellen dat het merk op een niet-misleidende manier zal worden gebruikt. Met andere woorden: er zal, in alle gevallen waarin (binnen een categorie) niet-misleidend gebruik kan worden vastgesteld, geen bezwaar worden gemaakt op grond van misleiding. Derhalve geldt dat artikel 7, lid 1, onder g), VGM niet van toepassing is als het productdossier uit brede categorieën bestaat die waren/diensten bevatten waarvoor het merk op een niet-misleidende manier kan worden gebruikt. Wanneer voor ‘wijnen’ het merk ‘ARCADIA’ wordt aangevraagd, is een bezwaar krachtens artikel 7, lid 1, onder g), VGM bijvoorbeeld niet op zijn plaats, omdat de Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 12 01/08/2014


brede categorie ‘wijnen’ ook uit Arcadië afkomstige wijn bevat (en omdat Arcadië – een Griekse wijnstreek – op Europees niveau geen beschermde geografische aanduiding is, is de aanvrager niet verplicht om het productdossier alleen tot uit Arcadië afkomstige wijnen te beperken).

2.7.2

De realiteit op consumentenpercepties

de

markt,

consumptiepatronen

en

Wanneer wordt beoordeeld of een bepaald merk al dan niet misleidend is, dient rekening te worden gehouden met zowel de realiteit op de markt als met consumptiepatronen en consumentenpercepties. Om op grond van artikel 7, lid 1, onder g), VGM het misleidende karakter van een merk te beoordelen moet de realiteit op de markt (de manier waarop waren en diensten normaliter worden verspreid, verkocht, aangekocht, geleverd enz.) in beschouwing worden genomen, alsmede de consumptiepatronen en consumentenpercepties, die over het algemeen op redelijk goed geïnformeerde, redelijk oplettende en verstandige personen worden gebaseerd. Zo zou onderzoek naar het (verzonnen) merk ‘ELDORADO CAFÈ LATINO’ dat koffie, chocolade, chocoladevervangers; thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, stroop; gist, bakpoeder; zout, mosterd, azijn, (kruiden)sauzen; specerijen en ijs (klasse 30) omvat, tot de volgende conclusies moeten leiden: 

Een bezwaar krachtens artikel 7, lid 1, onder g), VGM zou gerechtvaardigd zijn voor koffievervangers, surrogaatkoffie, cichorei en cichoreiaroma's, omdat gebruik van het merk voor deze waren per definitie misleidend zou zijn. De consument zou er ten onrechte van uitgaan dat het koffie was.



Een bezwaar krachtens artikel 7, lid 1, onder g); VGM zou tevens gerechtvaardigd zijn voor chocolade, thee en cacao (aangenomen dat deze producten geen koffie bevatten). Aangezien dergelijke waren mogelijk in op koffieverpakkingen gelijkende verpakkingen worden verkocht en dikwijls nogal overhaast worden aangeschaft, is het waarschijnlijk dat veel consumenten zich geen tijd gunnen om de exacte bewoordingen op de verpakking te lezen, maar de waren in plaats daarvan kiezen omdat ze (ten onrechte) menen dat het koffie is.



Wat koffie betreft is er echter geen ‘duidelijke tegenspraak’ tussen de aanspraak op het product koffie en de bewoording ‘CAFÈ LATINO’, omdat de brede categorie ook koffie mag omvatten die uit Latijns-Amerika afkomstig is. Vandaar is er volgens artikel 7, lid 1, onder g), VGM geen bezwaar wat koffie betreft. Dezelfde redenering gaat op voor waren die met koffie op smaak kunnen zijn gebracht (zoals chocolade, consumptie-ijs en banketbakkerswaren) – er dient van niet-misleidend gebruik te worden uitgegaan en de bewoording is niet per definitie met de waren in tegenspraak.



Ten slotte zal de bewoording ‘CAFÈ LATINO’ geen enkele verwachtingen wekken wat de overige waren betreft (honing, brood, azijn enz.). Met betrekking tot dergelijke waren zal de bewoording beslist als niet-beschrijvend worden beschouwd en kan er geen sprake zijn van werkelijke misleiding. In het echt vindt men koffie noch in hetzelfde schap, noch op dezelfde afdeling als brood, honing


VERSION 1.0

blz. 13 01/08/2014


of azijn. Voorts is er een onderscheid tussen koffie en de waren in kwestie wat substantie, smaak en verpakking betreft.

2.7.3

Merken met een geografische connotatie die betrekking heeft op de herkomst van de aanvrager of de waren/diensten

Met betrekking tot merken met een bepaalde ‘geografische’ connotatie die betrekking heeft op de herkomst van de aanvrager of de waren/diensten dient het volgende te worden opgemerkt. De algemene regel is dat het Bureau geen bezwaar maakt op grond van misleiding op basis van de geografische locatie van de aanvrager (adres). In principe heeft een dergelijke geografische locatie niets te maken met de geografische herkomst van de waren en diensten, dat wil zeggen de eigenlijke plaats waar de waren en diensten die onder het merk vallen zijn geproduceerd of worden aangeboden. Bij wijze van voorbeeld zou er tegen een beeldmerk voor kleding (klasse 25) dat de woorden MADE IN USA bevat en dat is aangevraagd door een in Zweden gevestigd bedrijf geen bezwaar worden gemaakt krachtens artikel 7, lid 1, onder g), VGM. In dergelijke gevallen gaat het Bureau ervan uit dat de merkhouder het merk op nietmisleidende wijze gebruikt. In het hypothetische geval van een beeldmerk met de woorden MADE IN USA dat is aangevraagd door een in de Verenigde Staten gevestigd bedrijf voor een specifieke, beperkte lijst van waren van in Vietnam gemaakte kleding zou er echter wel sprake zijn van misleiding. In de praktijk is het echter vrij onwaarschijnlijk dat dergelijke gevallen inderdaad voorkomen. In bepaalde gevallen kan het teken bij de consument bepaalde indrukken/verwachtingen wekken over de plaats van herkomst van de waren of van de ontwerper/producent. Deze indrukken of verwachtingen hoeven niet met de werkelijkheid overeen te komen. Zo kunnen merken als ALESSANDRO PERETTI of GIUSEPPE LANARO (verzonnen voorbeelden) voor kleding of modeartikelen in het algemeen, bij het relevante publiek de indruk wekken dat de waren door een Italiaanse ontwerper zijn ontworpen en geproduceerd, terwijl dit niet het geval hoeft te zijn. Louter om deze reden hoeft een merk echter niet meteen als misleidend worden aangemerkt. ‘Als er door het merk verkeerde indrukken/onjuiste verwachtingen’ worden gewekt, komt dit, als het teken slechts gevoelens oproept, inderdaad niet neer op misleiding. In dergelijke gevallen is er geen duidelijk onderscheid tussen de indruk/verwachting die door het teken kan worden opgewekt en de kenmerken/kwaliteiten van de waren en diensten die eronder vallen.

2.7.4

Merken die verwijzen naar een ‘officiële’ goedkeuring, status of erkenning

Er dient te worden opgemerkt dat, volgens de handelwijze van het Bureau, merken die officiële goedkeuring, status of erkenning kunnen oproepen zonder duidelijk te laten blijken dat de waren/diensten afkomstig zijn van, of goedgekeurd door, een overheidsinstantie of publiekrechtelijk bedrijfsorgaan, acceptabel zijn.


VERSION 1.0

blz. 14 01/08/2014


De merken in de volgende twee voorbeelden werden niet als misleidend aangemerkt, hoewel ze suggestief of dubbelzinnig zijn: Merk en diensten

THE ECOMMERCE AUTHORITY voor zakelijke dienstverlening, te weten, het verschaffen van ranglijsten en andere informatie met betrekking tot verkopers op internet, waren en diensten via het internet (in klasse 35) en, het verschaffen van onderzoeks- en adviesdiensten en informatie op het gebied van internethandel (klasse 42).

voor onder andere ski-onderwijs (klasse 41).

2.7.5

Redenering

Zaaknummer

De kamer vond dat het merk niet misleidend was, omdat het niet zonder meer de indruk wekte dat de diensten door een overheidsinstantie of publieksrechtelijk bedrijfsorgaan worden aangeboden. (Krachtens artikel 7, lid 1, onder b), heeft de kamer de afwijzing echter alsnog bevestigd, omdat het merk geen onderscheidend vermogen heeft. Door het Engelssprekende publiek zou het merk slechts als een eenvoudige reclame-uiting worden geïnterpreteerd, die het competentieniveau van de dienstverleners aanduidt).

R 803/2000-1

De kamer heeft geoordeeld dat het voor Franse consumenten duidelijk zou zijn dat het merk aanduidt dat de diensten in Frankrijk en door een Frans trainingscentrum worden aangeboden, en betrekking hebben op het leren skiën ‘op de Franse R 235/2009-1 manier’. De kamer heeft eraan toegevoegd dat de drie kleuren in het Door het Gerecht bevestigd logo (geen reproductie van de Franse in zaak T-41/10 vlag) het Franse publiek geen reden geeft om aan te nemen dat de diensten door overheidsinstanties worden aangeboden of zelfs door dergelijke instanties zijn goedgekeurd.

De relatie met andere VGM bepalingen

Het doel van voorgaande toelichtingen is om het toepassingsgebied van artikel 7, lid 1, onder g), VGM te definiëren. Hoewel ze in hun eigen paragrafen over onderzoek naar absolute weigeringsgronden en mogelijke scenario's voor misleiding aan de orde komen, kunnen de volgende bepalingen ten zeerste van belang zijn.

Artikel 7, lid 1, onder b) en c), VGM De huidige handelwijze van het Bureau is als volgt: als een aanvrager van een merk, na bezwaar op grond van beschrijvend karakter en/of gebrek aan onderscheidend vermogen, een beperking voorstelt om zo aan het bezwaar tegemoet te komen, en vooropgesteld dat de voorgestelde beperking aan de voorgeschreven eisen voldoet (het betreft een onvoorwaardelijk verzoek dat in passende bewoordingen is opgesteld), wordt de lijst van waren/diensten dienovereenkomstig beperkt. Indien de beperking in kwestie (hoewel tegemoetkomend aan het oorspronkelijke bezwaar) echter tot gevolg heeft dat het aangevraagde merk misleidend wordt, zal de onderzoeker op grond van artikel 7, lid 1, onder g), bezwaar moeten maken tegen het misleidende karakter van het merk. Het volgende voorbeeld dient ter illustratie van een dergelijk scenario: Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 15 01/08/2014


Het merk ‘ARCADIA’ werd in eerste instantie aangevraagd voor wijnen, gedistilleerde dranken (sterke drank) en likeuren in klasse 33. De onderzoeker maakte bezwaar omdat het merk de geografische herkomst van bepaalde wijnsoorten beschreef, in die zin dat Arcadië bekend staat als een Griekse wijnstreek (er dient echter te worden opgemerkt dat Arcadië geen beschermde geografische aanduiding is). De aanvrager bood aan om het productdossier te beperken tot niet in Griekenland geproduceerde wijnen of, desgewenst, tot uitsluitend in Italië geproduceerde wijnen. De onderzoeker heeft geoordeeld dat de voorgestelde beperking onjuiste informatie zou geven over de herkomst van de waren en het merk derhalve een misleidend karakter zou geven. In hoger beroep heeft de kamer de redenering van de onderzoeker bevestigd (zie het besluit van 27/03/2000, R 246/1999-1, ‘ARCADIA’, punt 14).

Artikel 7, lid 1, onder h), VGM Op grond van deze bepaling mogen er geen Gemeenschapsmerken worden ingeschreven die uit landenvlaggen bestaan, landenvlaggen bevatten of andere symbolen die naar staten verwijzen, noch Gemeenschapsmerken die vlaggen of andere symbolen van internationale intergouvernementele organisaties bevatten, waarvoor geldt dat ze onder de bescherming van artikel 6ter van het Verdrag van Parijs vallen en de bevoegde autoriteiten geen uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven voor opname ervan in het merk. Met betrekking tot vlaggen en andere symbolen van internationale intergouvernementele organisaties ontstaat er een probleem wanneer het publiek ten onrechte aanneemt dat er, met het oog op de waren/diensten in kwestie, een verband is tussen de aanvrager van het Gemeenschapsmerk en de internationale organisatie waarvan de vlag of het symbool in het merk naar voren komt.

Artikel 7, lid 1, onder j) en k), VGM (beschermde geografische aanduidingen) Op grond van deze bepalingen mogen er voor zowel wijnen en gedistilleerde dranken als voor andere landbouwproducten geen Gemeenschapsmerken worden ingeschreven die uit beschermde geografische aanduidingen (BGA's) of beschermde oorsprongsbenamingen (BOB's) bestaan, of dergelijke aanduidingen/benamingen bevatten, indien in de desbetreffende lijst van waren niet wordt gespecificeerd dat ze de vermeende oorsprong hebben. Krachtens de rechtstreeks toepasselijke regels van de overeenkomstige EU-richtlijnen die aan deze bepalingen ten grondslag liggen dient het Bureau bezwaar te maken tegen de aanvraag van Gemeenschapsmerken waarbij ofwel misbruik is gemaakt van een beschermde geografische aanduiding, ofwel onjuiste of misleidende informatie wordt overgebracht met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard of de wezenlijke hoedanigheden van de producten in kwestie. Artikel 17, lid 4, VGM (overdracht) Op grond van deze bepaling weigert het Bureau de overdracht in te schrijven, indien uit de stukken blijkt dat het Gemeenschapsmerk ten gevolge van deze overdracht het publiek kan misleiden, met name inzake soort, kwaliteit of plaats van herkomst van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, tenzij de rechtverkrijgende ermee instemt dat het Gemeenschapsmerk alleen wordt ingeschreven voor de waren of diensten waarvoor het niet misleidend kan zijn (voor meer informatie, zie de richtsnoeren, deel E, Registerbewerkingen, afdeling 3, Gemeenschapsmerken als vermogensbestanddeel, hoofdstuk 1, paragraaf 3.6).


VERSION 1.0

blz. 16 01/08/2014


Artikel 51, lid 1, onder c), VGM (gronden van verval) Terwijl een onderzoeker zich bij onderzoek naar een Gemeenschapsmerk volgens artikel 7, lid 1, onder g), VGM dient te beperken tot de door het teken overgebrachte betekenis ten opzichte van de desbetreffende waren/diensten (dit impliceert dat de manier waarop het teken wordt gebruikt niet ter zake doet), is op grond van artikel 51, lid 1, onder c), VGM de manier waarop het teken wordt gebruikt doorslaggevend, aangezien volgens deze bepaling een ingeschreven Gemeenschapsmerk vervallen mag worden verklaard, indien als gevolg van gebruik van het teken door de merkhouder of met zijn toestemming, het publiek erdoor kan worden misleid, met name wat betreft de soort, de kwaliteit of de plaats van herkomst van de desbetreffende waren/diensten.

2.8

De bescherming van vlaggen en andere symbolen – artikel 7, lid 1, onder h) en i), VGM

Artikel 6ter van het Verdrag van Parijs heeft tot doel de inschrijving en het gebruik te verhinderen van Gemeenschapsmerken die gelijk zijn aan, of bepaalde overeenkomsten vertonen met staatsemblemen of emblemen, afkortingen en namen van internationale intergouvernementele organisaties. ‘Een dergelijke inschrijving of een dergelijk gebruik zou immers inbreuk plegen op het recht van de staat om toezicht te houden op het gebruik van de symbolen van haar soevereiniteit, en zou het publiek kunnen misleiden omtrent de oorsprong van de waren waarvoor dergelijke merken worden gebruikt.’ (G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised in Stockholm in 1967, blz. 96). ‘Oorsprong’ moet in dit verband worden geïnterpreteerd als afkomstig van of bekrachtigd door de desbetreffende overheid, en niet als geproduceerd op het grondgebied van de desbetreffende staat of, in het geval van de EU, op het grondgebied van de EU. Artikel 7, lid 1, onder h), betreft dientengevolge de volgende symbolen:  

Wapens, vlaggen, andere emblemen, officiële tekens en stempels die aan staten toebehoren en die aan de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) zijn doorgegeven (hoewel dit in het geval van vlaggen niet verplicht is). Wapens, vlaggen, andere emblemen, afkortingen en namen van internationale intergouvernementele organisaties die aan de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) zijn doorgegeven. Symbolen waarover reeds internationale beschermingsovereenkomsten zijn gesloten (zie bijvoorbeeld het Verdrag van Genève I voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde van 12 augustus 1949, waarvan artikel 44 het embleem van een rood kruis op een witte achtergrond, de woorden ‘Rode Kruis’ of ‘Kruis van Genève’ en vergelijkbare emblemen beschermt) hoeven niet meer aan de WIPO te worden doorgegeven.

Het Hof van Justitie heeft duidelijk gesteld dat deze bepalingen kunnen worden toegepast ongeacht of het een aanvraag inzake waren of diensten betreft, en dat het toepassingsgebied van artikel 7, lid 1, onder i), VGM analoog is aan artikel 7, lid 1, onder h). Aangenomen moet dus worden dat beide artikelen ten minste dezelfde mate van bescherming bieden, aangezien ze dezelfde doelstelling hebben, namelijk het verhinderen van gebruik van specifieke emblemen die van algemeen belang zijn, zonder de toestemming van de bevoegde autoriteiten (zie het arrest van 16/07/2009 in


VERSION 1.0

blz. 17 01/08/2014


de gevoegde zaken C-202/08 P en C-208/08 P, punten 78, 79 en 80).

2.8.1.

‘RW

feuille

d’érable’,

De bescherming van wapens, vlaggen, andere staatsemblemen, officiële controle- en waarborgtekens en -stempels krachtens artikel 7, lid 1, onder h), VGM – artikel 6ter, lid 1, onder a), en artikel 2 van het Verdrag van Parijs

Zonder goedkeuring door de bevoegde autoriteit zal volgens artikel 6ter, lid 1, onder a) van het Verdrag van Parijs de inschrijving van een merk worden geweigerd als wapens, vlaggen en andere staatsemblemen van de landen van de Unie (dat wil zeggen landen waarop het Verdrag van Parijs van toepassing is) als merk of bestanddeel van een merk worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor officiële door staten aangenomen controle- en waarborgtekens en -stempels, alsook iedere nabootsing vanuit heraldisch oogpunt. De leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) genieten, overeenkomstig artikel 2, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIP’s), dezelfde bescherming. Krachtens dit artikel moeten WTO-leden zich houden aan de artikelen 1 tot en met 12 en 19 van het Verdrag van Parijs. Om strijdig te zijn met artikel 7, lid 1, onder h), VGM moet een merk: 

een identieke reproductie of een ‘heraldieke nabootsing’ van voornoemde symbolen zijn;



een identieke reproductie of een ‘heraldieke nabootsing’ van voornoemde symbolen bevatten.

Voorts mag er geen goedkeuring zijn gegeven door de bevoegde autoriteit. Een wapen is een afbeelding op een schild. Zie het volgende voorbeeld.

Het wapen van Bulgarije – afbeelding BG2 uit de gegevensbank van artikel 6ter

Een staatsvlag is doorgaans een rechthoekig, uniek ontwerp dat wordt gebruikt als het symbool van een land. Zie het volgende voorbeeld.


VERSION 1.0

blz. 18 01/08/2014


De vlag van Kroatië Het is onduidelijk wat er met ‘andere staatsemblemen’ wordt bedoeld. Doorgaans gaat het hierbij om alle emblemen die als symbool van de soevereiniteit van een staat worden gebruikt, waaronder wapenschilden van vorstenhuizen en de staatsemblemen van federale republieken die partij zijn bij het Verdrag van Parijs. Zie het volgende voorbeeld.

Het staatsembleem van Denemarken – afbeelding DK3 uit de gegevensbank van artikel 6ter Met officiële controle- en waarborgtekens en stempels wordt aangegeven dat een staat, of een door een staat daartoe aangewezen organisatie, heeft vastgesteld dat bepaalde waren aan specifieke normen of een bepaald kwaliteitsniveau voldoen. In verschillende staten bestaan officiële controle- en waarborgtekens en stempels voor edelmetalen of producten zoals boter, kaas, vlees, elektrische apparatuur enz. Officiële controle- en waarborgtekens kunnen eveneens van toepassing zijn op diensten, bijvoorbeeld op diensten die betrekking hebben op onderwijs, toerisme enz. Zie de volgende voorbeelden.

Spaans officieel teken voor exportbevordering Nr. ES1

Brits waarborgteken voor uit platina vervaardigde producten Nr. GB 40 Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 19 01/08/2014


Er dient te worden opgemerkt dat artikel 6ter van het Verdrag van Parijs de bovengenoemde symbolen niet tegen alle vormen van imitatie beschermt, alleen tegen ‘heraldieke nabootsing’. Het begrip ‘heraldieke nabootsing’ betekent dat ‘... het verbod van nabootsingen van een embleem alleen van toepassing is op nabootsingen ervan uit heraldisch oogpunt, dat wil zeggen nabootsingen die heraldieke connotaties bevatten die het embleem van andere tekens onderscheiden. De bescherming tegen iedere nabootsing vanuit heraldisch oogpunt dekt dus niet het beeld als zodanig, maar wel de heraldieke uitdrukking ervan. Om uit te maken of het merk een nabootsing vanuit heraldisch oogpunt bevat, moet dan ook van de heraldische beschrijving van het betrokken embleem worden uitgegaan’ (zie het arrest van het Europees Hof van Justitie van 16/07/2007 in de gevoegde zaken C-202/08 P en C-208/08 P, punt 48). Dientengevolge moet er, wanneer binnen de betekenis van artikel 6ter ‘vanuit heraldisch oogpunt’ een vergelijking wordt getrokken, worden uitgegaan van de heraldische beschrijving van het embleem in kwestie en niet van de, naar haar aard meer nauwkeurige, geometrische beschrijving ervan. Indien zou worden uitgegaan van de geometrische beschrijving van het embleem, zou dit inderdaad ‘... ertoe leiden dat de bescherming van artikel 6ter, lid 1, onder a) van het Verdrag van Parijs bij het minste verschil tussen de twee beschrijvingen van het embleem wordt geweigerd. Anderzijds wordt het geval van grafische overeenstemming met het door het merk gebruikte embleem reeds door het eerst deel van de bepaling gedekt, zodat de uitdrukking “iedere nabootsing, bezien uit heraldisch oogpunt” anders in draagwijdte moet zijn’ (ibidem, punt 49). Een onderzoeker zou bijvoorbeeld moeten uitgaan van de heraldische beschrijving van

het Europese embleem – ‘een cirkel van twaalf vijfpuntige gouden sterren, waarvan de punten elkaar niet raken, tegen een azuurblauw achtergrond’ – en niet van de geometrische beschrijving: ‘het embleem heeft de vorm van een blauwe rechthoekige vlag waarvan de lange zijde gelijk is aan anderhalve keer de korte zijde (verhouding 3:2). Twaalf gouden sterren, op gelijkmatige afstanden geplaatst, vormen een onzichtbare cirkel waarvan het middelpunt op het snijpunt van de diagonalen van de rechthoek ligt. De straal van de cirkel is gelijk aan een derde van de korte zijde van de rechthoek. Elk van de vijfpuntige sterren is in een onzichtbare cirkel gevat, waarvan de straal gelijk is aan 1/18de van de korte zijde van de rechthoek. Alle sterren zijn verticaal geplaatst, d.w.z. dat één punt naar boven is gericht en de twee onderste punten op een onzichtbare lijn rusten die loodrecht op de korte zijde van de rechthoek staat. De sterren bevinden zich op de cirkel zoals de cijfers op de wijzerplaat van een klok. Het aantal sterren blijft onveranderlijk.’ Verder worden wapens en andere heraldieke emblemen getekend op basis van een betrekkelijk eenvoudige beschrijving, bestaande uit aanwijzingen betreffende de schikking van het ontwerp en de kleur van de achtergrond, alsook een opsomming van de verschillende bestanddelen (zoals een leeuw, een arend, een bloem enz.). Deze heraldische beschrijving bevat daarentegen geen gedetailleerde indicaties betreffende de tekening van het embleem en de bijzondere bestanddelen waaruit het bestaat, zodat op basis van een en dezelfde heraldische beschrijving van eenzelfde embleem verschillende artistieke interpretaties mogelijk zijn. Ook al kunnen deze interpretaties met betrekking tot bepaalde details van elkaar verschillen, toch zullen zij allen


VERSION 1.0

blz. 20 01/08/2014


nabootsingen ‘uit heraldisch oogpunt’ van het embleem in kwestie zijn (zaak T-215/06 van 28 februari 2008, punten 71 en 72). Hieruit volgt dat een merk dat geen identieke reproductie van een staatsembleem is, niettemin door artikel 6ter, lid 1, onder a) van het Verdrag van Parijs kan worden gedekt wanneer het door het relevante publiek als nabootsing van een dergelijk embleem wordt opgevat. Met betrekking tot de in voornoemde bepaling geformuleerde uitdrukking ‘nabootsing uit heraldisch oogpunt’, zal een door een specialist van de heraldische kunst opgemerkt verschil tussen het aangevraagde merk en het staatsembleem niet noodzakelijkerwijs door een gemiddelde consument worden opgemerkt die, ondanks verschillen op het niveau van bepaalde heraldische details, het merk als een imitatie van het betrokken embleem kan opvatten (zie het arrest van het Europees Hof van Justitie van 16/07/2007 in de gevoegde zaken C-202/08 P en C-208/08 P, punten 50 en 51). Voorts hoeft voor de toepassing van artikel 6ter, lid 1 van het Verdrag van Parijs de algemene indruk die door het merk wordt gewekt niet noodzakelijk te worden onderzocht. De overige bestanddelen (woorden, motto's enz.) hoeven dus niet in beschouwing te worden genomen. Inderdaad is artikel 6ter, lid 1, onder a) van het Verdrag van Parijs niet alleen van toepassing op merken, maar ook op bestanddelen van merken die staatsemblemen bevatten of nabootsen. Om de inschrijving van een Gemeenschapsmerk te weigeren volstaat het dat slechts één bestanddeel van het aangevraagde merk een staatsembleem of een nabootsing ervan bevat (zie het arrest van 21/04/2004, T-127/02, ‘ECA’, punten 40 en 41).

2.8.1.1 Onderzoek van merken die (gedeeltelijk) uit een staatsvlag bestaan Voor het onderzoeken van merken die uit een staatsvlag bestaan of een staatsvlag bevatten moeten drie stappen worden doorlopen: 1 2

3

1

Zoek een officiële reproductie van de beschermde vlag. Vergelijk de vlag met het aangevraagde merk. Bevat het aangevraagde merk een identieke reproductie of is het een identieke reproductie van de vlag (a)? Of bestaat het aangevraagde merk uitsluitend uit of bevat het een heraldieke nabootsing van die vlag (b)? Ga na of bewezen kan worden dat de bevoegde autoriteit de inschrijving van de vlag heeft goedgekeurd.

Zoek de beschermde vlag

Zoals reeds vermeld, hoeven staten hun vlaggen niet verplicht op te nemen in de lijst met emblemen die aan de WIPO moeten worden doorgeven. De reden hiervoor is dat vlaggen verondersteld worden algemeen bekend te zijn. In de overzichtslijst, die toegankelijk is via de zoekfunctie Artikel 6ter, Gestructureerd Zoeken, zijn echter wel een aantal vlaggen opgenomen. Voor de accurate reproductie van niet in de lijst opgenomen staatsvlaggen dienen onderzoekers naar naslagwerken en de officiële websites van de desbetreffende overheden te verwijzen.


VERSION 1.0

blz. 21 01/08/2014


2

Vergelijk de gevonden vlag met het aangevraagde merk

(a)

Bevat het aangevraagde merk een identieke reproductie of is het een identieke reproductie van de vlag? Ga verder naar de volgende stap als deze vraag bevestigend wordt beantwoord.

(b)

Bestaat het aangevraagde merk uitsluitend uit of bevat het een heraldieke nabootsing van die vlag?

In het geval van vlaggen moet het merk moet worden vergeleken met de heraldische beschrijving van de vlag in kwestie. In de zaak T-41/10 van 5 mei 2011 (ESF Ecole du ski français) werd de Franse vlag bijvoorbeeld beschreven als een rechthoekige of vierkante vlag bestaande uit drie gelijke, verticale banen in de kleuren blauw, wit en rood. Om te kunnen concluderen of er al dan niet sprake is van heraldieke nabootsing moet de onderzoeker de heraldische beschrijving gebruiken, die de schikking van het ontwerp en de kleur van de achtergrond beschrijft, de verschillende bestanddelen opsomt (zoals een leeuw, een arend, een bloem enz.) en de kleur, positie en verhoudingen van de bestanddelen specificeert. In de regel moet het merk (of het gedeelte van het merk waarin de vlag gereproduceerd is) een vrij grote gelijkenis met de vlag vertonen om als heraldieke nabootsing te worden aangemerkt. In het volgende voorbeeld wordt een geval van heraldieke nabootsing geïllustreerd: Vlag

Geweigerd Gemeenschapsmerk

De vlag van Zwitserland

Gemeenschapsmerkaanvraag 8 426 876

Als een vlag uit unieke heraldieke kenmerken bestaat, of dergelijke kenmerken bevat, kan zelfs een zwart-witte vlag als heraldieke nabootsing worden beschouwd. De in zwart-wit afgebeelde reproductie van de vlag van Canada in onderstaand voorbeeld wordt als heraldieke nabootsing aangemerkt.


VERSION 1.0

blz. 22 01/08/2014


Vlag


De vlag van Canada


Anderzijds geldt dat een zwart-witreproductie van een vlag die slechts uit drie (horizontale of verticale) banen bestaat niet als heraldieke nabootsing wordt aangemerkt, omdat dergelijke vlaggen vrij vaak voorkomen. Zoals reeds vermeld, doen de mogelijke overige bestanddelen van het merk niet ter zake. Als een bestanddeel anders van vorm is dan een vlag (het bestanddeel is bijvoorbeeld cirkelvormig), is er geen sprake van een heraldieke nabootsing. Andere afwijkende vormen die niet als heraldieke nabootsing worden aangemerkt worden weergegeven in de volgende voorbeelden:


VERSION 1.0

blz. 23 01/08/2014


Vlag

Goedgekeurd Gemeenschapsmerk

Gemeenschapsmerk 5 851 721

De vlag van Italië

Gemeenschapsmerk 5 514 062

De vlag van Zwitserland


De vlag van Finland


Vlag


De vlag van Zweden



VERSION 1.0

blz. 24 01/08/2014


De vlag van Denemarken


De vlag van Frankrijk

Gemeenschapsmerkaanvraag 4 624 987, T-41/10

Het verschil tussen de onderzochte Gemeenschapsmerken Nr. 8 426 876 (bezwaar tegen gemaakt) en Nr. 6 015 473 (geen bezwaar tegen gemaakt) is opmerkelijk. Men besloot geen bezwaar te maken tegen het laatstgenoemde merk, omdat er een aanzienlijk aantal wijzigingen is doorgevoerd: een verandering van vorm (van vierkant naar cirkel), van verhoudingen (de witte lijnen van het kruis in Gemeenschapsmerk Nr. 6 015 473 zijn langer en smaller dan in de vlag) en van kleur (het kruis in Gemeenschapsmerk Nr. 6 015 473 is van een schaduw voorzien.

3

Ga na of de inschrijving goedgekeurd is

Wanneer de onderzoeker heeft geconcludeerd dat het merk (gedeeltelijk) uit een vlag of een heraldieke nabootsing van een vlag bestaat, moet hij nagaan of bewezen kan worden dat de inschrijving is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit. Als dit niet kan worden aangetoond, zal de onderzoeker bezwaar maken tegen de inschrijving van het aangevraagde merk. Een kleurenreproductie van de officiële vlag (met bronvermelding) zal als bezwaar worden aangevoerd. Een dergelijk bezwaar kan alleen worden ingetrokken als de aanvrager kan aantonen dat de bevoegde autoriteit van de staat in kwestie de inschrijving van het merk heeft goedgekeurd. Omvang van de weigering: Met betrekking tot staatsvlaggen geldt dat alle voor waren of diensten aangevraagde Gemeenschapsmerken die strijdig zijn met artikel 7, lid 1, onder h), VGM, geweigerd dienen te worden.

2.8.1.2. Onderzoek van merken staatsemblemen bestaan

die

(gedeeltelijk)

uit

wapens

of

andere

Bij het onderzoeken van merken die (gedeeltelijk) uit wapens of andere staatsemblemen bestaan moeten dezelfde stappen worden doorlopen als bij staatsvlaggen. Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 25 01/08/2014


Niettemin dienen wapens en staatsemblemen in ‘de overzichtslijst van wapens en andere staatssymbolen’ te worden opgenomen om als beschermd te boek komen te staan. Deze lijst is toegankelijk via de zoekfunctie Artikel 6ter, Gestructureerd Zoeken, die door de WIPO beschikbaar is gesteld op de website http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/. De WIPO-database inzake artikel 6ter bevat zowel gedetailleerde gegevens over de schriftelijke tekst als verwijzingen naar de klassen en codes van de Classificatie van Wenen. Bij het zoeken kan daarom het beste gebruik worden gemaakt van deze classificatiecodes. Met betrekking tot wapens en staatsemblemen geldt dat het merk (of het gedeelte van het merk waarin het symbool is gereproduceerd) in zeer sterke mate moet overeenstemmen met het beschermde symbool, dat dikwijls uit terugkerende objecten zoals kronen, eenhoorns, arenden bestaat, of dergelijke afbeeldingen bevat. Zie voor achtergrondinformatie over dit onderwerp en over heraldische beschrijvingen de voorgaande uitleg over ‘Onderzoek van merken die (gedeeltelijk) uit een staatsvlag bestaan’ in paragraaf 2.8.1.1. Hieronder volgen twee voorbeelden van Gemeenschapsmerken die als heraldieke nabootsing van een staatsembleem werden aangemerkt: Beschermd embleem


Brits embleem: 6ter-nummer: GB4

Gemeenschapsmerkaanvraag 5 627 245, T-397/09

. Canadees embleem: 6ter-nummer: CA2

Gemeenschapsmerkaanvraag 2 785 368 (HJEU C-202/08)

Het Gerecht heeft opgemerkt dat de supporters in Gemeenschapsmerkaanvraag Nr. 5 627 245 nagenoeg identiek waren aan die in het beschermde embleem GB4. De kronen in beide afbeeldingen waren het enige verschil. Het Gerecht heeft echter geoordeeld dat niet ieder verschil tussen het merk en het staatsembleem dat wordt opgemerkt door een expert in heraldiek ook noodzakelijk wordt opgemerkt door de gemiddelde consument, die het merk, ondanks bepaalde overeenkomsten in de Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 26 01/08/2014


heraldische details, als een heraldieke nabootsing van het staatsembleem kan zien. Het Gerecht heeft derhalve geconcludeerd dat de kamer het aangevraagde merk terecht heeft aangemerkt als een heraldieke nabootsing van het onder artikel 6ter van het Verdrag van Parijs beschermde embleem GB4 (zaak T-397/09, punten 24-25). Anderzijds werd geoordeeld dat het volgende merk (Gemeenschapsmerkaanvraag Nr. 6 832 571)

geen heraldieke nabootsing van bovenstaand Brits embleem bevatte. Zoals reeds genoemd maken leeuwen en eenhoorns veelvuldig onderdeel uit van dergelijke symbolen. Er dient te worden opgemerkt dat ook zwart-witreproducties van wapens en andere staatsemblemen als heraldieke nabootsing kunnen worden beschouwd. Dit kan alleen voorkomen als het beschermde symbool uit unieke heraldieke kenmerken bestaat, of dergelijke unieke kenmerken bevat (zie het voorbeeld van het Canadese embleem). Voorts doen de mogelijke overige bestanddelen van geweigerde merken niet ter zake. Als het beschermde symbool slechts gedeeltelijk gereproduceerd is maar wel één of meerdere kenmerkende bestanddelen en unieke heraldieke kenmerken van het beschermde symbool weergeeft, is er alsnog sprake van heraldieke nabootsing. Het Gemeenschapsmerk in het volgende voorbeeld is een gedeeltelijke heraldieke nabootsing. Het kenmerkende bestanddeel van het beschermde symbool, de arend met over het embleem uitgespreide vleugels, is namelijk een uniek heraldiek kenmerk, en dit kenmerk is nagebootst in het Gemeenschapsmerk: Beschermd embleem

Embleem van het Ministerie van Justitie van de VS; 6ter-nummer: US40




VERSION 1.0

blz. 27 01/08/2014


In het volgende geval is er geen sprake van een heraldieke nabootsing van een staatsembleem: Beschermd embleem


6ter-nummer: AT10


Gemeenschapsmerk Nr. 8 298 077 is geen heraldieke nabootsing van het Oostenrijkse symbool, omdat de vorm anders is en de lijnen binnenin het witte kruis van het Oostenrijkse symbool niet terug te vinden zijn in het Gemeenschapsmerk. Wanneer de onderzoeker heeft geconcludeerd dat het merk een reproductie van een symbool is (of een heraldieke nabootsing ervan), moet hij nagaan of bewezen kan worden dat de inschrijving is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit. Als dit niet kan worden aangetoond, zal de onderzoeker bezwaar maken tegen de inschrijving van het aangevraagde merk. Een reproductie van het beschermde symbool zal, onder vermelding van het bijbehorende 6ter-nummer, als bezwaar worden aangevoerd. Een dergelijk bezwaar kan alleen worden ingetrokken als de aanvrager kan aantonen dat de bevoegde autoriteit van de staat in kwestie de inschrijving van het merk heeft goedgekeurd. Omvang van de weigering: Met betrekking tot staatssymbolen geldt dat alle voor waren of diensten aangevraagde Gemeenschapsmerken die strijdig zijn met artikel 7, lid 1, onder h), VGM, geweigerd moeten worden.

2.8.1.3 Onderzoek van merken die (gedeeltelijk) waarborgtekens en -stempels bestaan

uit

officiële

controle-

en

Dezelfde stappen als beschreven voor staatsvlaggen, beschermde wapens en andere staatsemblemen moeten worden doorlopen. De omvang van de weigering is echter beperkt. Merken die (gedeeltelijk) uit een identieke reproductie/heraldieke nabootsing van officiële controle- en waarborgtekens en -stempels bestaan, worden alleen geweigerd indien ze bestemd zijn om gebruikt te worden voor gelijke of gelijksoortige waren als de waren waarop de genoemde symbolen van toepassing zijn (artikel 6ter, lid 2 van het Verdrag van Parijs).

2.8.2.

De bescherming van wapens, vlaggen en andere emblemen, afkortingen of namen van internationale intergouvernementele


VERSION 1.0

blz. 28 01/08/2014


organisaties krachtens artikel 7, lid 1, onder h), VGM – artikel 6ter, lid 1, onder b) en c) van het Verdrag van Parijs Zonder goedkeuring door de bevoegde autoriteit zal overeenkomstig artikel 6ter, lid 1, onder b) en c) van het Verdrag van Parijs de inschrijving van een merk worden geweigerd als wapens, vlaggen en andere emblemen, afkortingen of namen van internationale intergouvernementele organisaties (waarvan een of meer landen partij is bij het Verdrag van Parijs) als merk of als bestanddeel van een merk worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor iedere nabootsing bezien uit heraldisch oogpunt. WTO-leden genieten, overeenkomstig artikel 2, lid 1 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIP’s), dezelfde bescherming. Krachtens dit artikel moeten zij zich houden aan de artikelen 1 tot en met 12 en 19 van het Verdrag van Parijs. Voorts moet het merk van zodanige aard zijn dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat er een verband bestaat tussen de organisatie in kwestie en de wapens, vlaggen, emblemen, afkortingen of namen, of dat het publiek wordt misleid omtrent het bestaan van een verband tussen de merkhouder en de organisatie. Internationale intergouvernementele organisaties (IGO's) zijn instanties zoals de Verenigde Naties, de Wereldpostunie, de Wereldorganisatie voor toerisme, de WIPO etc. In dit verband mag de Europese Unie niet worden gezien als een internationale organisatie in de gebruikelijke betekenis noch als een bond van staten, maar als een zogenaamde ‘supranationale organisatie’, dat wil zeggen een zelfstandige organisatie met eigen soevereine rechten en een eigen rechtsorde die onafhankelijk is van de lidstaten, en aan welke, op de gebieden die onder bevoegdheid van de EU vallen, zowel de lidstaten als hun onderdanen zijn onderworpen. Enerzijds hebben de Verdragen geleid tot de oprichting van een onafhankelijke Unie waaraan de lidstaten bepaalde soevereine rechten hebben overgedragen. De aan de EU toegewezen taken verschillen sterk van de taken van andere internationale organisaties. Terwijl andere internationale organisaties zich voornamelijk bezighouden met duidelijk omschreven taken van technische aard, heeft de EU verantwoordelijkheden die kenmerkende eigenschappen van een staat vertegenwoordigen. Anderzijds hebben de instellingen van de Europese Unie slechts bevoegdheden op bepaalde gebieden teneinde de in de Verdragen uitgewerkte doelstellingen na te streven. Het staat hen niet vrij om zelf doelstellingen te formuleren zoals soevereine staten dat doen. Bovendien beschikt de EU noch over de allesomvattende rechtsorde die soevereine staten genieten, noch over de bevoegdheid om nieuwe verantwoordelijkheden vast te stellen (‘rechtsorde over rechtsorde’). Alleen voor de toepassing van artikel 7, lid 1, onder h) wordt de Europese Unie, niettegenstaande haar uitzonderlijke juridische aard, gelijkgesteld aan een internationale organisatie. In de praktijk zal rekening worden gehouden met het feit dat het werkterrein van de EU dusdanig omvangrijk is (zie het arrest van 15/01/2013, T-413/11 ‘EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES’, punt 69) dat de kans zeer groot is dat de onderzoeker een verband zal leggen tussen de waren/diensten in kwestie en de activiteiten van de EU.


VERSION 1.0

blz. 29 01/08/2014


De belangrijkste vlaggen en symbolen van de EU die onder de bescherming van de Raad van Europa vallen, zijn hieronder weergegeven.

6ter-nummer: QO188

6ter-nummer: QO189

De volgende symbolen zijn voor de Commissie beschermde symbolen:

6ter-nummer: QO245

6ter-nummer: QO246

6ter-nummer: QO247

De volgende symbolen zijn voor de Europese Centrale Bank beschermde symbolen:

6ter-nummer: QO852

6ter-nummer: QO867

Voor het onderzoeken van merken die het wapen, de vlag of andere symbolen van een internationale intergouvernementele organisatie bevatten moeten vier stappen worden doorlopen. 1

Zoek een officiële reproductie van het beschermde symbool (dit mogen tevens de afkortingen of de namen van de organisatie zijn).

2

Vergelijk het gevonden symbool met het aangevraagde merk.

3

Ga na of het aangevraagde merk bij het publiek de indruk wekt dat er een verband bestaat tussen de merkhouder en de internationale organisatie, of dat het publiek wordt misleid omtrent het bestaan van een dergelijk verband.

4

Ga na of bewezen kan worden dat de bevoegde autoriteit de inschrijving heeft goedgekeurd.


VERSION 1.0

blz. 30 01/08/2014


1

Zoek een officiële reproductie van het beschermde symbool (dit mogen tevens de afkortingen of de namen van de organisatie zijn)

Om als beschermd te boek te komen staan, moeten de symbolen van internationale intergouvernementele organisaties worden opgenomen in de daarvoor bedoelde lijst. Anders dan bij staatsvlaggen is dit vereiste ook van toepassing op de vlaggen van internationale organisaties. De desbetreffende database is toegankelijk via de zoekfunctie artikel 6ter, Gestructureerd Zoeken, die door de WIPO beschikbaar is gesteld. Bij het zoeken kan daarom het beste gebruik worden gemaakt van de codes van de Classificatie van Wenen. 2

Vergelijk het gevonden symbool met het aangevraagde merk

Bestaat het aangevraagde merk (gedeeltelijk) uit een identieke reproductie van een beschermd symbool van een internationale organisatie? Of bestaat het aangevraagde merk (gedeeltelijk) uit een heraldie nabootsing van ee beschermd symbool? (a)

Bestaat het aangevraagde merk (gedeeltelijk) uit een identieke reproductie van een beschermd symbool? Ga verder naar de volgende stap als deze vraag bevestigend wordt beantwoord.

(b)

Bestaat het aangevraagde merk (gedeeltelijk) uit een heraldische nabootsing van een beschermd symbool?

Dezelfde test die voor staatsvlaggen en symbolen wordt gebruikt, wordt ook in dit geval gebruikt. Het merk (of het gedeelte van het merk waarin het symbool is gereproduceerd) moet in sterke mate overeenkomen met het beschermde symbool. Hetzelfde geldt voor de afkortingen of namen van internationale intergouvernementele organisaties (zie het arrest van de kamer van beroep, R 1414/2007-1, ‘ESA’). De volgende merken werden geweigerd omdat ze ‘heraldieke nabootsingen’ van de onder QO188 beschermde vlag van de Europese Unie bevatten:


Gemeenschapsmerkaanvraag 448 266


VERSION 1.0


blz. 31 01/08/2014



Gemeenschapsmerkaanvraag 1 106 442 (T-127/02)

Gemeenschapsmerkaanvraag 4 081 014 (1640 C)

Gemeenschapsmerkaanvraag 2 180 800 (T-413/11)

Voor heraldieke nabootsingen van de vlag van de Europese Unie (bovenstaand nummer QO188) is het van belang dat (a) het merk twaalf vijfpuntige sterren bevat (b) de punten van de sterren elkaar niet raken en de sterren een cirkel vormen en (c) de sterren afsteken tegen een donkere achtergrond. In bijzonder dient in beschouwing te worden genomen dat het ‘symbool in de vorm van twaalf in een cirkel geplaatste sterren het belangrijkste bestanddeel vormt van het embleem van de Europese Unie (‘het embleem’) omdat het een krachtige boodschap overbrengt: (a) de cirkel symboliseert de solidariteit en harmonie tussen de volkeren van Europa en (b) het getal twaalf symboliseert volmaaktheid, volledigheid en eenheid. Het andere bestanddeel van het embleem is een achtergrond in een kleur die geschikt is om het symbool te doen uitkomen’ (zie het besluit van de kamer van beroep in zaak R 1401/2011-1, punt 21). Uit het bovenstaande vloeit voort dat een zwart-witweergave van de vlag van de EU ook als heraldieke nabootsing kan worden aangemerkt, mits de sterren dusdanig tegen de achtergrond afsteken dat de indruk wordt gewekt dat er sprake is van een zwartwitreproductie van de vlag van de EU (zie bovenstaande Gemeenschapsmerkaanvraag 1 106 442). De in een cirkel geplaatste, in zwart-wit afgebeelde sterren in onderstaand voorbeeld wekken daarentegen niet de indruk dat er sprake is van een zwart-witreproductie van de vlag van de EU:


VERSION 1.0

blz. 32 01/08/2014


Omdat de cirkel niet uit twaalf sterren bestaat, werden de volgende drie merken niet als heraldieke nabootsingen van de vlag van de Europese Unie aangemerkt (alle drie de merken werden goedgekeurd):




Vanwege het feit dat de sterren, hoewel ze geel zijn, niet tegen een blauwe (of donkergekleurde) achtergrond zijn geplaatst, is het volgende merk geen heraldieke nabootsing:

3

Ga na of het aangevraagde merk bij het publiek de indruk wekt dat er een verband bestaat tussen de merkhouder en de internationale organisatie, of dat het publiek wordt misleid omtrent het bestaan van een dergelijk verband.

Niet alleen wanneer het publiek aanneemt dat de waren of diensten van de organisatie in kwestie afkomstig zijn, wordt de indruk gewekt dat er een verband tussen het merk en de organisatie bestaat, maar ook wanneer het publiek mogelijkerwijs meent dat deze waren of diensten zijn goedgekeurd of worden gewaarborgd door de organisatie in kwestie en dat zij op de ene of andere manier verband houden met die organisatie (zie het arrest van het Gerecht van 15/01/2013, T-413/11, ‘EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES’, punt 61). Om de situatie naar behoren te onderzoeken moet de onderzoeker rekening houden met de volgende zaken: -

de waren/diensten waarop de Gemeenschapsmerkaanvraag betrekking heeft;

-

het relevante publiek;

-

de algemene indruk die door het merk wordt gewekt.

Met betrekking tot de vlag van de Europese Unie moet de onderzoeker nagaan of de aangevraagde waren en/of diensten overeenkomsten vertonen met de activiteiten van de Europese Unie, met inachtneming van het feit dat de Europese Unie op vele Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 33 01/08/2014


gebieden actief is en in regelgeving voorziet inzake waren en diensten op alle handelsen industriegebieden, zoals blijkt uit de grote verscheidenheid aan aangenomen richtlijnen. Evenzo moet de onderzoeker er rekening mee houden dat zelfs de gemiddelde consument van de activiteiten van de Unie op de hoogte kan zijn. In de praktijk betekent dit dat de kans dat de onderzoeker een verband zal leggen in de meeste gevallen zeer groot is. Ten slotte vereist artikel 6ter, lid 1, onder c) van het Verdrag van Parijs dat er een algeheel onderzoek wordt uitgevoerd. Dit is anders dan bij artikel 6ter, lid 1, onder a) van het Verdrag van Parijs, waarbij het volstaat als het teken (gedeeltelijk) uit het embleem of een heraldieke nabootsing ervan bestaat. Hieruit volgt dat de onderzoeker, anders dan bij staatsemblemen of vlaggen, de andere bestanddelen van het merk niet buiten beschouwing mag laten. De combinatie met de andere bestanddelen van het merk kan er namelijk voor zorgen dat het publiek het merk niet in verband brengt met de internationale intergouvernementele organisatie (zie het arrest van 15/01/2013, T-413/11 ‘EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES’, punt 59). Voortbordurend op de vlag van de Europese Unie dient opgemerkt te worden dat Gemeenschapsmerkaanvragen met woordbestanddelen zoals ‘EURO’/‘EUROPEAN’ nog meer de indruk wekken dat er sprake is van een verband. Men zou namelijk kunnen veronderstellen dat dergelijke woordbestanddelen in verband met de aangevraagde waren en diensten de goedkeuring, kwaliteitscontrole of waarborg van een officieel EU-agentschap impliceren. Hieronder volgen twee gevallen waarin een verband met de EU werd gelegd:

Waren en diensten

Klasse 16: Periodieke en andere publicaties Klasse 42: De voorbereiding van rapporten of studies inzake auto's, motoren en fietsen

Redenering

Het merk werd om de volgende redenen voor alle waren en diensten geweigerd: (26) Consumenten op deze markt zijn ervan op de hoogte hoe belangrijk het is voor ondernemingen die onderzoeken uitvoeren en rapporten publiceren inzake dure en potentieel gevaarlijke waren zoals voertuigen, om geloofwaardig over te komen. Consumenten zouden ook kunnen weten dat de Europese Unie zelf bij dergelijke activiteiten betrokken is door haar band met EuroENCAP, die gebruikers van motorvoertuigen voorziet van onafhankelijke evaluaties van de veiligheidsprestaties van auto's die worden aangeboden op de Europese markt. Gezien deze feiten en het feit dat het door de merkhouder voorgedragen merk een herkenbaar heraldisch bestanddeel van het Europese embleem bevat, is de kans groot dat het publiek op basis van de twaalf gouden sterren van het EUembleem in het Gemeenschapsmerk zal aannemen dat er een verband bestaat tussen de merkhouder en de EU.


VERSION 1.0

blz. 34 01/08/2014


Waren en diensten

Redenering

4

Klasse 9: Computerhardware, computersoftware, gegevensdragers. Klasse 41: Het organiseren en houden van colloquia, seminars, symposia, congressen en conferenties; het geven van onderwijs, opleiding of scholing; scholing van personeel en bijscholing. Klasse 42: Het ontwikkelen, bijwerken en onderhouden van computerprogramma's; de ontwikkeling van computerprogramma's; advies op het gebied van computers; de verhuur van hardware en software; de verhuur van toegangstijd tot een computerdatabase. Het merk werd om de volgende redenen voor alle waren en diensten geweigerd: in tegenstelling tot wat de aanvrager beweerde, was de kamer van beroep van mening dat er een bepaalde mate van overlap bestond tussen de door de aanvrager aangeboden waren/diensten en de activiteiten van zowel de Raad van Europa als de Europese Unie. De kamer van beroep verwees hierbij, onder andere, naar het officiële publicatieblad van de Europese Unie, dat beschikbaar is op cd-rom (dat wil zeggen op een gegevensdrager), naar door de Raad van Europa en de Europese Unie aangeboden seminars, opleidingsprogramma's en conferenties op tal van terreinen, alsmede naar het grote aantal gegevensbanken (in het bijzonder EUR-Lex) dat door deze instellingen beschikbaar is gesteld voor het publiek. Gezien de grote verscheidenheid aan waren en diensten die door de Raad van Europa en de Europese Unie worden aangeboden, kan voor het soort waren en diensten waarvoor inschrijving was aangevraagd niet worden uitgesloten dat het relevante publiek een verband tussen de aanvrager en de instellingen in kwestie vermoedt. De kamer van beroep heeft dus terecht vastgesteld dat de inschrijving van het aangevraagde merk bij het publiek de indruk zou wekken dat er een verband zou bestaan tussen het aangevraagde merk en de instellingen in kwestie.

Ga na of de inschrijving is goedgekeurd

Indien niet bewezen kan worden dat de inschrijving van het aangevraagde merk is goedgekeurd, zal de onderzoeker bezwaar maken tegen de desbetreffende inschrijving. Een reproductie van het beschermde symbool zal, onder vermelding van het bijbehorende 6ter-nummer, als bezwaar worden aangevoerd. Daarnaast moet de onderzoeker de geweigerde waren en diensten duidelijk vermelden, en aangeven waarom het merk bij het publiek de indruk wekt dat er sprake is van een verband met de betrokken organisatie. Een dergelijk bezwaar kan alleen worden ingetrokken als de aanvrager kan aantonen dat de bevoegde autoriteit van de staat in kwestie de inschrijving van het merk heeft goedgekeurd. Omvang van de weigering: Met betrekking tot staatsvlaggen en symbolen van internationale intergouvernementele organisaties geldt dat de betrokken waren en/of diensten gespecificeerd dienen te worden. Het gaat hierbij om die waren/diensten die bij het publiek de indruk zouden kunnen wekken dat er sprake is van een verband tussen het merk en de betrokken organisatie. Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 35 01/08/2014


2.8.3.

De bescherming van badges, emblemen en wapenschilden, anders dan de in artikel 6ter van het Verdrag van Parijs bedoelde, in artikel 7, lid 1, onder i), VGM

In overeenstemming met artikel 7, lid 1, onder i), VGM wordt de inschrijving van merken die badges, emblemen en wapenschilden van bijzonder openbaar belang bevatten anders dan de in artikel 6ter van het Verdrag van Parijs bedoelde, geweigerd, tenzij de bevoegde autoriteiten de inschrijving ervan hebben toegestaan. Zoals eerder genoemd, verwijst artikel 7, lid 1, onder i), VGM naar alle badges, emblemen of wapenschilden die niet in artikel 6ter, lid 3, onder a) van het Verdrag van Parijs worden genoemd, ongeacht of het een embleem betreft van een staat of een internationale intergouvernementele organisatie in de zin van artikel 6ter, lid 1, onder a) of b), of van een overheidsinstantie of bestuursorgaan anders dan de in artikel 6ter van het Verdrag van Parijs bedoelde, zoals een provincie of gemeente. Voorts is, volgens de jurisprudentie, het toepassingsgebied van artikel 7, lid 1, onder i), VGM hetzelfde als dat van artikel 7, lid 1, onder h), en bieden beide artikelen minstens dezelfde mate van bescherming. Dit betekent dat artikel 7, lid 1, onder i), VGM niet alleen van toepassing is wanneer bovengenoemde symbolen in de vorm van een merk of als bestanddeel van een merk worden gereproduceerd, maar ook als het merk (gedeeltelijk) uit een heraldieke nabootsing van het symbool bestaat. Elke andere interpretatie van deze bepaling zou ertoe leiden dat artikel 7, lid 1, onder i) minder bescherming biedt dan artikel 7, lid 1, onder h). Op basis van dezelfde redenering is artikel 7, lid 1, onder i) van toepassing wanneer een merk bij het publiek de misleidende indruk kan wekken dat er een verband bestaat tussen de merkhouder en de instelling waarnaar bovengenoemde symbolen verwijzen. Met andere woorden: de door artikel 7, lid 1, onder i) geboden bescherming hangt af van het bestaan van een verband tussen het merk en het symbool. Anders zou aan de merken waarop artikel 7, lid 1, onder i) van toepassing is, een grotere mate van bescherming worden geboden dan krachtens artikel 7, lid 1, onder h), VGM (zie het arrest van 10/07/2013, T-3/12 ‘MEMBER OF EURO EXPERTS’). Artikel 7, lid 1, onder i) geeft geen definitie van het begrip ‘bijzonder openbaar belang’. Redelijkerwijs mag echter worden aangenomen dat de aard ervan kan verschillen en dat het begrip bijvoorbeeld religieuze symbolen, politieke symbolen en symbolen van overheidsinstanties of bestuursorganen zou kunnen omvatten anders dan de in artikel 6ter van het Verdrag van Parijs bedoelde, zoals provincies of gemeentes. In ieder geval moet het ‘bijzonder openbaar belang’ in kwestie in een openbaar document worden weerspiegeld, bijvoorbeeld in een nationaal of internationaal rechtsinstrument, een richtlijn of een ander normatief document. Het Gerecht heeft verklaard dat er sprake is van ‘bijzonder openbaar belang’ wanneer een embleem een bijzondere band heeft met een van de activiteiten van een internationale intergouvernementele organisatie (zie het arrest van 10/07/2013, T-3/12, ‘MEMBER OF EURO EXPERTS’, punt 44). Daarnaast heeft het Gerecht expliciet vermeld dat artikel 7, lid 1, onder i), VGM ook van toepassing is als het embleem een van de werkterreinen van de Europese Unie aanduidt, zelfs al heeft de bijbehorende activiteit slechts betrekking op bepaalde lidstaten (ibidem, punten 45 en 46).


VERSION 1.0

blz. 36 01/08/2014


Hiermee wordt bevestigd dat symbolen die slechts in één lidstaat of in een deel van een lidstaat van bijzonder openbaar belang zijn eveneens onder de bescherming vallen van artikel 7, lid 1, onder i), VGM (artikel 7, lid 2, VGM). Voor het onderzoeken van merken die badges, emblemen en wapenschilden van bijzonder openbaar belang bevatten moeten vier stappen worden doorlopen. 1

Zoek het symbool dat van bijzonder openbaar belang is.

2


3

Ga na of het aangevraagde merk bij het relevante publiek de indruk wekt dat er een verband bestaat tussen de merkhouder en de organisatie waarnaar het symbool verwijst, of dat het publiek wordt misleid omtrent het bestaan van een dergelijk verband.

4

Ga na of bewezen kan worden dat de bevoegde autoriteit de inschrijving heeft goedgekeurd.

1

Zoek het symbool dat van bijzonder openbaar belang is.

Er is op dit moment geen lijst of gegevensbank beschikbaar op basis waarvan onderzoekers kunnen vaststellen welke symbolen, in het bijzonder in een (deel van een) lidstaat, van bijzonder openbaar belang zijn. Dientengevolge worden bezwaren tegen dergelijke symbolen in de meeste gevallen nog steeds gegrond op opmerkingen van derden. Een voorbeeld van een symbool van bijzonder openbaar belang is het symbool van het Rode Kruis, dat onder de bescherming valt van het Verdrag van Genève I voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde (http://www.icrc.org/ en http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconventions). De volgende symbolen vallen onder de bescherming van het Verdrag van Genève:

Behalve de symbolen zijn de bijbehorende benamingen ‘Rode Kruis’, ‘Rode Halve Maan’ en ‘Rode Kristal’ (van links naar rechts) eveneens beschermd. Een ander voorbeeld van een symbool van bijzonder openbaar belang is het Olympisch symbool zoals gedefinieerd in het Verdrag van Nairobi tot bescherming van het Olympisch symbool. Het Verdrag van Nairobi geeft de volgende definitie: ‘het Olympisch symbool bestaat uit vijf in elkaar grijpende ringen, die, van links naar rechts, blauw, geel, zwart, groen en rood zijn. Het symbool bestaat uitsluitend uit de Olympische ringen, ongeacht of ze in één kleur of in verschillende kleuren zijn afgebeeld’. Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 37 01/08/2014


Het volgende symbool werd niet aangemerkt als een symbool van bijzonder openbaar belang:

Omdat het recyclingsymbool (aan de linkerkant) een commercieel symbool is, werd het niet aangemerkt als een symbool dat onder de bescherming van deze bepaling valt.

2


Bestaat het aangevraagde merk (gedeeltelijk) uit een identieke reproductie van een beschermd symbool van een bijzonder openbaar belang? Of bestaat het aangevraagde merk (gedeeltelijk) uit een heraldieke nabootsing van een symbool van openbaar belang? (a)

Bestaat het aangevraagde merk (gedeeltelijk) uit een identieke reproductie van het symbool? Ga verder naar de volgende stap als deze vraag bevestigend wordt beantwoord.

(b)

Bestaat het aangevraagde merk (gedeeltelijk) uit een heraldieke nabootsing van het symbool?

Dezelfde test die voor staatsvlaggen en symbolen van internationale intergouvernementele organisaties wordt gebruikt, wordt ook in dit geval gebruikt. Het merk (of het gedeelte van het merk waarin het symbool is gereproduceerd) moet grote gelijkenis vertonen met het beschermde symbool. De volgende voorbeelden betreffen merken die werden geweigerd, omdat ze het symbool van het Rode Kruis bevatten, of een heraldieke nabootsing ervan.


VERSION 1.0

blz. 38 01/08/2014


Geweigerde Gemeenschapsmerkaanvragen

WO 964 979



Anderzijds wordt al sinds jaar en dag gebruik gemaakt van een aantal rode kruizen, die, wanneer ze in een merk worden opgenomen, niet als reproductie van het ‘Rode Kruis’ worden aangemerkt. Hieronder is een aantal van deze welbekende kruizen weergegeven:

Tempelierskruis

Kruis van Sint-Joris

Maltezer kruis

Het volgende Gemeenschapsmerk werd goedgekeurd, omdat er twee reproducties van het Tempelierskruis in zijn opgenomen.

Er wordt geen bezwaar gemaakt tegen een merk dat een kruis in zwart-wit of grijstinten bevat. Noch wordt er op grond van artikel 7, lid 1, onder i), VGM bezwaar gemaakt tegen een kruis dat een andere kleur heeft dan rood.


VERSION 1.0

blz. 39 01/08/2014


Goedgekeurde Gemeenschapsmerkaanvragen


3



Ga na of het aangevraagde merk bij het relevante publiek de indruk wekt dat er een verband bestaat tussen de merkhouder en de organisatie waarnaar het symbool verwijst, of dat het publiek wordt misleid omtrent het bestaan van een dergelijk verband.

Niet alleen wanneer het publiek aanneemt dat de waren of diensten afkomstig zijn van de autoriteit in kwestie wordt de indruk gewekt dat er een verband bestaat, maar ook wanneer het publiek er mogelijkerwijs van uitgaat dat de waren of diensten zijn goedgekeurd of worden gewaarborgd door de autoriteit of op de een of andere manier verband houden met de desbetreffende autoriteit (zie het arrest van het Gerecht van 10/07/2013, T-3/12, ‘MEMBER OF EURO EXPERTS’, punt 78). Om de situatie naar behoren te onderzoeken moet de onderzoeker rekening houden met de volgende zaken: -

de waren/diensten waarop de Gemeenschapsmerkaanvraag betrekking heeft;

-

het relevante publiek;

-

de algemene indruk die door het merk wordt gewekt.

De onderzoeker moet nagaan of de aangevraagde waren en/of diensten overeenkomsten vertonen met de activiteiten van de autoriteit in kwestie en of het relevante publiek hiervan op de hoogte kan zijn. Met betrekking tot de Europese Unie moet de onderzoeker er in het bijzonder rekening mee houden dat zij op vele gebieden actief is, zoals blijkt uit de grote verscheidenheid aan aangenomen richtlijnen. Voorts moet de onderzoeker de andere bestanddelen van het merk in beschouwing nemen, aangezien deze ertoe kunnen leiden dat bij het publiek niet de indruk wordt gewekt dat er een verband bestaat tussen het teken en de autoriteit in kwestie (zie het arrest van het Gerecht van 10/07/2013, T-3/12, ‘MEMBER OF EURO EXPERTS’, punt 107). Nog steeds met betrekking tot de Europese Unie dient te worden opgemerkt dat Gemeenschapsmerkaanvragen met woordbestanddelen zoals ‘EURO’/‘EUROPEAN’ nog meer de indruk wekken dat er sprake is van een verband. Men zou namelijk kunnen veronderstellen dat dergelijke woordbestanddelen goedkeuring door de Europese Unie impliceren (zie het arrest van het Gerecht van 10/07/2013, T-3/12, ‘MEMBER OF EURO EXPERTS’, punt 113).


VERSION 1.0

blz. 40 01/08/2014


Zo heeft het Gerecht (in zaak T-3/12) bijvoorbeeld bevestigd dat het volgende merk (Gemeenschapsmerkaanvraag Nr. 6 110 423, vallende onder de klassen 9, 16, 35, 36, 39, 41, 42, 44 en 45)

strijdig is met artikel 7, lid 1, onder i), VGM, aangezien het een (heraldieke) nabootsing van het eurosymbool bevat.

4

Ga na of de inschrijving is goedgekeurd

Kan worden aangetoond dat de bevoegde autoriteit de inschrijving heeft goedgekeurd? Als dit niet kan worden aangetoond, zal de onderzoeker bezwaar maken tegen de inschrijving van het aangevraagde merk. Ten eerste zal een reproductie van het symbool als bezwaar worden aangevoerd. Daarnaast zal de aanvrager van de nodige details worden voorzien, in het bijzonder van informatie waaruit blijkt waarom het symbool van ‘bijzonder openbaar belang’ is (als het symbool onder de bescherming van een internationaal instrument valt, wordt naar dit instrument verwezen; in het geval van het Rode Kruis is dit Verdrag van Genève I voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde [http://www.icrc.org/ en http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconve ntions]). Een dergelijk bezwaar kan alleen worden ingetrokken als de aanvrager kan aantonen dat de bevoegde autoriteit van de staat in kwestie de inschrijving van het merk heeft goedgekeurd. Omvang van de weigering: Met betrekking tot symbolen van bijzonder openbaar belang geldt dat de betrokken waren en/of diensten gespecificeerd dienen te worden. Het gaat hierbij om die waren/diensten die bij het publiek de indruk zouden kunnen wekken dat er sprake is van een verband tussen het merk en de autoriteit.


VERSION 1.0

blz. 41 01/08/2014


2.9

Artikel 7, lid 1, onder j), VGM

2.9.1

Introductie

Artikel 7, lid 1, onder j), VGM is van toepassing op Gemeenschapsmerken die in strijd zijn met de geografische aanduidingen ter benoeming van wijnen en gedistilleerde dranken. Om precies te zijn bepaalt dit artikel dat Gemeenschapsmerken voor wijnen die een geografische aanduiding ter benoeming van wijnen bevatten, of uit een dergelijke aanduiding bestaan, dan wel Gemeenschapsmerken voor gedistilleerde dranken die een geografische aanduiding ter benoeming van gedistilleerde dranken bevatten, of uit een dergelijke aanduiding bestaan, geweigerd worden als de wijnen of gedistilleerde dranken in kwestie deze oorsprong niet hebben. In artikel 7, lid 1, onder j), V VGM wordt niet expliciet verwezen naar de specifieke EU-verordeningen inzake de bescherming van geografische aanduidingen voor wijnen en gedistilleerde dranken. De benadering van het Bureau in dit verband is systematisch. Artikel 7, lid 1, onder j) wordt door het Bureau geïnterpreteerd overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder k), VGM. Dit wil zeggen dat het artikel in samenhang met de relevante bepalingen van de EU-verordeningen inzake de bescherming van geografische aanduidingen voor wijnen en gedistilleerde dranken wordt geïnterpreteerd, te weten Verordening (EU) nr. 1308/2013 van de Raad3 en Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad4. Overeenkomstig artikel 93 van Verordening (EU) nr. 1308/2013:

onder ‘oorsprongsbenaming’ wordt de naam van een regio, een bepaalde plaats of, in uitzonderlijke gevallen, een land verstaan, die aan de volgende eisen voldoet:

(a)

(i)

(ii) (iii) (iv)

3 4

de kwaliteit en de kenmerken van het product zijn hoofdzakelijk of uitsluitend toe te schrijven aan een specifieke geografische omgeving met eigen door natuur en mens bepaalde factoren; de druiven waarmee het product is bereid, zijn uitsluitend afkomstig uit dit geografische gebied; de productie vindt plaats in dit geografische gebied; en het product is verkregen van wijndruifrassen die behoren tot de soort Vitis vinifera;

Verordening (EU) nr. 1308/2013 van de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten. Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 157/89 van de Raad.


VERSION 1.0

blz. 42 01/08/2014


(b)

onder ‘geografische aanduiding’ wordt een aanduiding verstaan die verwijst naar een regio, een bepaalde plaats of, in uitzonderlijke gevallen, een land, die aan de volgende eisen voldoet: (i) (ii) (iii) (iv)

het product heeft een specifieke kwaliteit, reputatie of andere kenmerken die aan deze geografische oorsprong toe te schrijven zijn; ten minste 85 % van de voor de bereiding van het product gebruikte druiven zijn afkomstig uit dit geografische gebied; de productie vindt plaats in dit geografische gebied; en het product is verkregen van wijndruifrassen die tot de soort Vitis vinifera behoren of die het resultaat zijn van een kruising van deze soort met andere soorten van het geslacht Vitis.

Onder ‘geografische aanduiding’ wordt, op grond van artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 110/2008, een aanduiding verstaan, die aangeeft dat de betrokken gedistilleerde drank zijn oorsprong heeft op het grondgebied van een land of in een regio of plaats op dat grondgebied, waarbij een bepaalde kwaliteit, reputatie of ander kenmerk van de drank hoofdzakelijk valt toe te schrijven aan de geografische oorsprong. Beschermde oorsprongsbenamingen (BOB's) zijn dus nauwer met een gebied verbonden dan beschermde geografische aanduidingen (BGA's). Dit onderscheid heeft echter geen gevolgen voor de mate van bescherming; deze is hetzelfde voor BOB's en BGA's. Met andere woorden: artikel 7, lid 1, onder j), VGM geldt gelijkelijk voor alle aanduidingen die onder Verordening (EU) nr. 1308/2013 vallen, ongeacht of de aanduidingen als BOB of BGA zijn ingeschreven. Verordening (EG) nr. 110/2008 geldt daarentegen uitsluitend voor BGA's, en niet voor BOB's. Aan BOB's/BGA's wordt onder andere bescherming geboden teneinde de rechtmatige belangen van consumenten en producenten te behartigen. In dit verband moet worden benadrukt dat er een onderscheid is tussen de begrippen BOB en BGA enerzijds en het begrip ‘eenvoudige geografische herkomstaanduiding’ anderzijds. Wat laatstgenoemde betreft is er geen rechtstreeks verband tussen een specifieke kwaliteit, reputatie of andere kenmerken van het product die aan deze specifieke geografische oorsprong toe te schrijven zijn en kan een dergelijke herkomstaanduiding derhalve niet worden beschermd krachtens artikel 93 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 of artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 110/2008 (zie, naar analogie, het arrest van 07/11/2000, C-312/98, ‘Warsteiner Brauerei’, punten 43 en 44). Zo is ‘Rioja’ een beschermde oorsprongsbenaming voor wijnen, aangezien er een wijnsoort met specifieke kenmerken door wordt aangeduid die voldoet aan de definitie van een BOB. Wijn die in ‘Tabarca’ wordt geproduceerd (een ‘eenvoudige geografische herkomstaanduiding’ die naar een klein eiland in de nabijheid van Alicante verwijst) komt niet in aanmerking voor een BOB/BGA, mits aan specifieke eisen wordt voldaan. Overeenkomstig artikel 102, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 wordt de inschrijving van een merk dat geheel of gedeeltelijk wordt gevormd door een beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding die niet voldoet aan de betreffende productspecificaties, of waarvan het gebruik valt onder artikel 103, lid 2, en dat betrekking heeft op een product van de bijlage VII, deel II, vermelde categorieën, geweigerd indien de aanvraag voor inschrijving van het merk is ingediend na de datum waarop de aanvraag tot bescherming van de


VERSION 1.0

blz. 43 01/08/2014


oorsprongsbenaming of de geografische aanduiding bij de Commissie is ingediend, en de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding vervolgens wordt beschermd. Voorts wordt, overeenkomstig artikel 23, lid 1, van Verordening (EG) nr. 110/2008, ‘de inschrijving van een merk dat een in bijlage III geregistreerde geografische aanduiding bevat of uit een dergelijke aanduiding bestaat, geweigerd of nietig verklaard als het gebruik van dat merk tot een van de in artikel 16 bedoelde situaties zou leiden’. Artikel 103, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013, alsmede artikel 16 van Verordening (EG) nr. 110/2008 bepalen in welke gevallen er inbreuk wordt gepleegd op de rechten die voortvloeien uit de status BOB/BGA: (i) direct of indirect commercieel gebruik van de BOB/BGA; (ii) elk misbruik, elke nabootsing of; (iii) andere misleidende praktijken. Er moet aan drie cumulatieve voorwaarden worden voldaan wil artikel 7, lid 1, onder j), VGM van toepassing zijn. 1.

De BOB/BGA in kwestie moet op EU-niveau geregistreerd zijn (paragraaf 2.9.2.1 gaat hier verder op in).

2.

Het gebruik van een Gemeenschapsmerk dat een BOB/BGA ter benoeming van wijnen bevat of uit een dergelijke aanduiding bestaat, dan wel een Gemeenschapsmerk dat een BGA ter benoeming van gedistilleerde dranken bevat of uit een dergelijke aanduiding bestaat, moet overeenkomen met een van de in artikel 103, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 of in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 110/2008 bepaalde gevallen (paragraaf 2.9.2.2 gaat hier verder op in).

3.

De aanvraag voor een Gemeenschapsmerk moet waren betreffen die identiek zijn aan of ‘vergelijkbaar’ zijn met de waren die onder de begrippen BOB/BGA vallen (paragraaf 2.9.2.3 gaat hier verder op in).

Met betrekking tot deze drie voorwaarden wordt in de hierop volgende paragrafen ingegaan op de volgende punten: (i) tegen welke BOB's/BGA's bezwaar kan worden gemaakt krachtens artikel 7, lid 1, onder j), VGM; (ii) in welke gevallen een merk een BOB/BGA bevat, of uit een dergelijke aanduiding bestaat, en daarmee onder artikel 103, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 of artikel 16 van Verordening (EG) nr. 110/2008 valt; (iii) de waren, waarvoor een aanvraag voor een Gemeenschapsmerk is ingediend, die onder de bescherming van de BOB/BGA vallen. Ten slotte wordt beschreven hoe het bezwaar kan worden ingetrokken door de lijst van waren te beperken.

2.9.2

De toepassing van artikel 7, lid 1, onder j), VGM

2.9.2.1 Relevante BOB's/BGA's Artikel 7, lid 1, onder j), VGM geldt voor BOB's/BGA's (behorende tot EU-lidstaten of derde landen) die geregistreerd zijn overeenkomstig de procedure van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en Verordening (EG) nr. 110/2008. BOB's/BGA's van derde landen genieten via de internationale overeenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen bescherming binnen de Europese Unie. Paragraaf 2.9.3.2 gaat hier verder op in. Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 44 01/08/2014


De ‘E-Bacchus’-gegevensbank bevat belangrijke informatie over BOB's/BGA's voor wijnen. Deze gegevensbank wordt beheerd door de Commissie en kan online worden geraadpleegd op http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/. De BGA's voor gedistilleerde dranken zijn geregistreerd in bijlage III van Verordening (EG) nr. 110/2008 (artikel 15, lid 2, van die verordening), zoals gewijzigd. Dit overzicht kan worden geraadpleegd op http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:039:0016:0054:nl:PDF. De Commissie beheert daarnaast de gegevensbank ‘E-Spirit-Drinks’, die kan worden geraadpleegd op http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/. Omdat dit geen officieel register is, is het een puur informatief bestand. De geboden bescherming geldt uitsluitend voor de benaming van een BOB/BGA en strekt zich niet van rechtswege uit tot de benamingen van deelgebieden of deelbenamingen, gemeenten of buurtschappen in het gebied dat onder de BOB/BGA valt. Er dient in dit verband een onderscheid gemaakt te worden tussen de rechtsleer van het Hof in het arrest van 11 mei 2010, zaak T-237/08, ‘Cuvée Palomar’, en het huidige juridische kader. Dat arrest verwijst naar een systeem van bevoegdheden van de lidstaten inzake de instelling van geografische aanduidingen voor wijnen waarin de vorige Verordening (EG) nr. 1493/1999 voorzag, maar dat niet langer van kracht is. Krachtens artikel 67 van Verordening (EG) nr. 607/2009 van de Raad (zie tevens artikel 120, lid 1, onder g), van Verordening (EU) nr. 1308/2013) worden de namen van dergelijke kleine geografische gebieden tegenwoordig uitsluitend beschouwd als een facultatieve aanduiding op het etiket. Anderzijds is er aan handelsovereenkomsten tussen de EU en derde landen gewoonlijk een lijst toegevoegd met de op EU-niveau geregistreerde BOB's/BGA's die tevens in het desbetreffende derde land geregistreerd zijn (zie het arrest van 11/05/2010, T-237/08, ‘Cuvée Palomar’, punten 104-108, alsmede het besluit van 19/06/2013, R 1546/2011-4, ‘FONT DE LA FIGUERA’). Onderzoekers dienen deze lijsten echter niet te gebruiken als informatiebron over de BOB's/BGA's van de Europese Unie, maar de overeenkomstige, hierboven besproken, gegevensbanken te raadplegen. Afhankelijk van de bijzonderheden van de onderhandelingen kunnen de lijsten ten eerste per overeenkomst verschillen. Ten tweede worden de bijlagen doorgaans gewijzigd en bijgewerkt door middel van een ‘Briefwisseling’. Artikel 7, lid 1, onder j), VGM is alleen van toepassing op BOB's/BGA's die eerder zijn aangevraagd dan het Gemeenschapsmerk en ten tijde van het onderzoek naar het Gemeenschapsmerk reeds waren ingeschreven. De indieningsdatum van het Gemeenschapsmerk (of het zogenaamde recht van voorrang van het Verdrag van Parijs, indien vastgesteld) en de indieningsdatum voor de bescherming van een BOB/BGA zijn de data waarop het recht van voorrang voor het merk of de BOB/BGA wordt gebaseerd. Derhalve wordt er krachtens artikel 7, lid 1, onder j) geen bezwaar gemaakt indien de BOB/BGA op een latere datum is aangevraagd dan de indieningsdatum (of de voorrangsdatum, indien van toepassing) van het Gemeenschapsmerk. Wanneer de ‘E-Bacchus’-gegevensbank geen indieningsdatum bevat, houdt dit voor wijnen in dat de BOB/BGA in kwestie op 1 augustus 2009, de datum waarop het register werd ingevoerd, reeds bestond. Voor alle BOB's/BGA’s voor wijnen die in een later stadium aan het register zijn toegevoegd is er in ‘E-Bacchus’ een verwijzing opgenomen naar de publicatie in het officiële publicatieblad die de relevante details bevat. Met betrekking tot gedistilleerde dranken bevat de oorspronkelijke publicatie van bijlage III Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 45 01/08/2014


van Verordening (EG) nr. 110/2008 alle BGA's voor gedistilleerde dranken die op 20 februari 2008, de datum waarop de verordening in werking trad, reeds bestonden. Voor alle BGA's voor gedistilleerde dranken die in een later stadium zijn toegevoegd, bevat de desbetreffende wijziging van de verordening de relevante details. Niettegenstaande het voorgaande, en gezien het feit dat de verwerking van het merendeel van de aanvragen voor BOB's/BGA's een langzaam voortschrijdend proces is, wordt er bezwaar gemaakt indien de BOB/BGA op een eerdere datum is aangevraagd dan de indieningsdatum (of de voorrangsdatum, indien van toepassing) van het aangevraagde Gemeenschapsmerk maar de inschrijving ten tijde van het onderzoek naar het Gemeenschapsmerk nog niet was voltooid. Indien de aanvrager van het Gemeenschapsmerk doorgeeft dat de BOB/BGA in kwestie niet ingeschreven is, wordt de procedure opgeschort totdat de uitkomst van de inschrijvingsprocedure rond de BOB/BGA bekend is.

2.9.2.2 Situaties waarin artikel 103 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en artikel 16 van Verordening (EG) nr. 110/2008 van toepassing zijn Vooropgesteld dat de overige voorwaarden ook van toepassing zijn, geldt artikel 7, lid 1, onder j), VGM in elk van de volgende situaties: 1. 2. 3. 4. 5.

het Gemeenschapsmerk bestaat uitsluitend uit een volledige BOB/BGA (‘direct gebruik’); het Gemeenschapsmerk bevat naast een volledige BOB/BGA andere woordbestanddelen of figuratieve bestanddelen (‘direct of indirect gebruik’); het Gemeenschapsmerk bestaat (gedeeltelijk) uit een nabootsing of voorstelling van een BOB/BGA; andere misleidende aanduidingen of praktijken; de reputatie van BOB's/BGA's.

Het Gemeenschapsmerk bestaat uitsluitend uit een volledige BOB/BGA (‘direct gebruik’) In dit geval is er sprake van ‘direct gebruik’ van een BOB/BGA als een Gemeenschapsmerk. Dit wil zeggen dat het merk uitsluitend uit de naam van de BOB/BGA bestaat. Voorbeelden BOB/BGA

Gemeenschapsmerk

MADEIRA

MADEIRA

(BOB-PT-A0038)

(Collectief Gemeenschapsmerk Nr. 3 540 911)

MANZANILLA

MANZANILLA

(BOB-ES-A1482)

(Collectief Gemeenschapsmerk Nr. 1 723 345)

Indien het merk uitsluitend uit een BOB/BGA bestaat, valt het Gemeenschapsmerk onder artikel 7, lid 1, onder c), VGM aangezien het als een beschrijving van de geografische herkomst van de waren in kwestie wordt beschouwd. Dit betekent dat de onderzoeker tegelijkertijd bezwaar maakt op grond van de absolute weigeringsgronden Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 46 01/08/2014


zoals bepaald in artikel 7, lid 1, onder j), en in artikel 7, lid 1, onder c), VGM. De enige uitzondering hierop, krachtens artikel 66, lid 2, VGM, is wanneer het Gemeenschapsmerk een collectief merk is en het reglement ervan onder andere de bijzondere bepalingen van artikel 67, lid 2, VGM omvat (zie voor het tegenovergestelde geval, waarin het merk als een individueel merk werd aangevraagd, het besluit van 07/03/2006, R 1073/2005-1, ‘TEQUILA’, punt 15). Terwijl beperking van de waren in kwestie (teneinde aan het productdossier van de BOB/BGA te voldoen) doorgaans een manier is om het bezwaar krachtens artikel 7, lid 1, onder j), VGM ongegrond te laten verklaren (paragraaf 2.9.2.3 gaat hier verder op in), heeft een dergelijke beperking geen invloed op artikel 7, lid 1, onder c), VGM. Tegen het woordmerk ‘Bergerac’ voor wijnen zal bijvoorbeeld zowel bezwaar worden gemaakt krachtens artikel 7, lid 1, onder j), als krachtens artikel 7, lid 1, onder c), VGM: het merk bestaat uitsluitend uit de BOB ‘Bergerac’ en is derhalve beschrijvend. Indien de lijst van waren vervolgens wordt beperkt tot wijnen die aan het productdossier van de BOB ‘Bergerac’ voldoen, zal het bezwaar krachtens artikel 7, lid 1, onder j), VGM worden ingetrokken, maar omdat het merk nog steeds beschrijvend is, blijft het bezwaar krachtens artikel 7, lid 1, onder c) VGM bestaan, tenzij het merk als een collectief Gemeenschapsmerk is aangevraagd en aan de bepalingen van artikel 67, lid 2, VGMVGM voldoet.

Het Gemeenschapsmerk bevat naast een volledige BOB/BGA woordbestanddelen of figuratieve bestanddelen (‘direct of indirect gebruik’)

andere

Hieronder valt tevens ‘direct gebruik’ van een BOB/BGA in de vorm van reproductie van de naam van een BOB/BGA in een Gemeenschapsmerk dat ook andere bestanddelen bevat. Aangezien de volgende Gemeenschapsmerken de volledige benaming van een BOB/BGA bevatten, geldt artikel 7, lid 1, onder j), VGM. BOB/BGA

Gemeenschapsmerk

BEAUJOLAIS

BEAUX JOURS BEAUJOLAIS

(BOB-FR-A0934)

(Gemeenschapsmerk Nr. 1 503 259)

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE VEUVE DEVANLAY

(BOB-FR-A1359)


BEAUJOLAIS (BOB-FR-A0934)


Met betrekking tot artikel 7, lid 1, onder j) VGM doet het niet ter zake of de andere woordbestanddelen of figuratieve bestanddelen het merk onderscheidend vermogen geven. Het teken als geheel kan op grond van artikel 7, lid 1, onder b) en c) worden Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 47 01/08/2014


goedgekeurd maar op grond van artikel 7, lid 1, onder j) (zoals in bovenstaande gevallen) nog steeds als bezwaarlijk worden aangemerkt. Er is bijvoorbeeld sprake van ‘indirect gebruik’ van een BOB/BGA, wanneer de BOB/BGA voor een samengesteld merk wordt gebruikt (zoals bij een label) en onderdeel uitmaakt van de in kleinere letters weergegeven informatie over de herkomst of aard van het product of van het adres van de producent. Ongeacht de positie of het formaat van de BOB/BGA binnen het merk als geheel, is het merk in dergelijke gevallen bezwaarlijk, vooropgesteld dat het zichtbaar is. BOB/BGA

Gemeenschapsmerk

OPORTO (BOB-PT-A1540)

Gemeenschapsmerken Nr. 11 907 334 en Nr. 2 281 970)

Het Gemeenschapsmerk bestaat (gedeeltelijk) uit een nabootsing of voorstelling van een BOB/BGA De begrippen ‘nabootsing’ en ‘voorstelling’ worden niet in de merkenverordening, noch in Verordening (EU) nr. 1308/2013 of Verordening (EG) nr. 110/2008 gedefinieerd. De begrippen zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Volgens het Hof ‘dekt het begrip “voorstelling” een situatie waarin de voor de aanduiding van een product gebruikte uitdrukking een deel van een beschermde benaming bevat, zodat de consument bij het zien van de naam van het product als referentiebeeld, het goed wier benaming beschermd is voor de geest zal komen’ (zie het arrest van 04/03/1999, C-87/97, ‘Cambozola’, punt 25, en het besluit van 26/02/2008, C-132/05, punt 44). Uit de bovenstaande definitie vloeit voort dat er sprake kan zijn van voorstelling wanneer een gedeelte van een BOB/BGA in een Gemeenschapsmerk wordt gereproduceerd, zoals een (van de) woordelement(en) dat/die vanuit geografisch oogpunt ten zeerste van belang is/zijn (in de zin dat het geen generisch element is, zoals ‘cabernet’ en ‘ron’ in de BOB/BGA ‘Cabernet d’Anjou’ of ‘Ron de Granada’), of zelfs een gedeelte van een woord, zoals een kenmerkende stam of uitgang (voorbeelden worden hieronder gegeven). Bovendien beschermen artikel 103, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en artikel 16 van Verordening (EG) nr. 110/2008 BOB's/BGA's tegen misbruik, nabootsing of voorstelling, ‘zelfs indien de werkelijke oorsprong van het product is aangegeven of de beschermde naam vertaald is of vergezeld gaat van


VERSION 1.0

blz. 48 01/08/2014


uitdrukkingen als “soort”, “type”, “methode”, “op de wijze van”, “imitatie”, “smaak” en dergelijke’, dus zelfs wanneer de consument niet misleid wordt. Volgens de advocaat-generaal (advies van 17 december 1998, zaak C-87/97, ‘Cambozola’, punt 33), is ‘de term “voorstelling” objectief en is het daarom niet noodzakelijk om aan te tonen dat de houder van het merk tot doel had om een voorstelling van de beschermde naam op te roepen’. Het Bureau zal zowel in dit verband als voor de toepassing van artikel 7, lid 1, onder j), VGM, de hieronder beschreven gevallen op dezelfde objectieve wijze onderzoeken, ongeacht de eigenlijke bedoeling van de aanvrager van het Gemeenschapsmerk. Voorts is het Bureau van mening dat ‘nabootsing’ en ‘voorstelling’ twee begrippen zijn voor hetzelfde onderliggende concept. Het merk ‘bootst iets na’ (imiteert, reproduceert bestanddelen ergens van enz.), met als resultaat dat het product dat door de BOB/BGA wordt aangeduid wordt ‘opgeroepen’ (voor de geest komt). Op grond van bovenstaande argumenten is het Bureau van mening dat er sprake is van voorstelling of nabootsing van een BOB wanneer: (a)

(b) (c) (d)

het Gemeenschapsmerk het gedeelte van een BOB/BGA reproduceert dat vanuit geografisch oogpunt ten zeerste van belang is (in de zin dat het geen generiek element is); het Gemeenschapsmerk een vergelijkbaar zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord bevat dat dezelfde geografische herkomst aanduidt; de BOB/BGA vertaald is; het Gemeenschapsmerk naast de BOB/BGA of de voorstelling ervan een uitdrukking bevat die bedoeld is om de geografische herkomst te ontkrachten (een zogenaamde ‘de-localizer’).

Het Gemeenschapsmerk bevat een gedeelte van de BOB/BGA Volgens het Hof (zie het arrest van 04/03/1999, C-87/97, ‘Cambozola’ en het besluit van 26/02/2008, C-132/05, hierboven geciteerd) moet de consument bij het zien van het Gemeenschapsmerk een referentiebeeld voor de geest krijgen van het product waarnaar de beschermde benaming verwijst. Het Hof heeft daarnaast geoordeeld dat ‘in het bijzonder (…) ook sprake kan zijn van voorstelling van een beschermde benaming wanneer er geen risico van verwarring tussen de betrokken producten bestaat’ (zie het arrest van 04/03/1999, C-87/97, ‘Cambozola’, punt 26). Opgemerkt dient te worden dat er niet op dezelfde wijze onderzoek wordt gedaan naar voorstelling als naar het gevaar van verwarring (zie het advies van 17/12/1998, C-87/97, ‘Cambozola’, punt 37). Er moet een verband worden gelegd met het product waarvan de benaming beschermd is. Derhalve wordt niet op grond van de door het Europees Hof van Justitie vastgelegde beginselen in arrest C-251/95, ‘Sabèl’, van 11 november 1997, onderzocht of er al dan niet sprake is van voorstelling. Zoals hierboven aangegeven, is er niet alleen sprake van voorstelling wanneer het Gemeenschapsmerk een woord(groep) bevat dat/die vanuit geografisch oogpunt ten zeerste van belang is (in tegenstelling tot generieke elementen), maar ook wanneer het


VERSION 1.0

blz. 49 01/08/2014


Gemeenschapsmerk een reproductie van een ander gedeelte van de BOB/BGA in kwestie bevat, zoals een kenmerkende stam of uitgang. Hoewel de volgende voorbeelden levensmiddelen betreffen, dienen ze tevens als voorbeelden van ‘nabootsing’ en ‘voorstelling’ bij wijnen en gedistilleerde dranken.


VERSION 1.0

blz. 50 01/08/2014


BOB/BGA

Gemeenschapsmerk

Toelichting De term ‘chianti’ roept de BOB ‘Chianti Classico’ op.

CHIANTI CLASSICO

(R 1474/2011-2, ‘AZIENDA OLEARIA CHIANTI’, punten 14-15)

(IT/BOB/0005/0108) (Gemeenschapsmerk 9 567 851)

GORGONZOLA CAMBOZOLA (IT/BOB/0017/0010)

‘… er komt inderdaad een beschermde benaming als voorstelling voor de geest, wanneer de laatste twee lettergrepen van de voor de aanduiding van kaas gebruikte uitdrukking gelijk zijn aan die van die benaming, en deze uitdrukking hetzelfde aantal lettergrepen als die benaming bevat, waardoor deze beide uitdrukkingen fonetisch en optisch een duidelijke gelijkenis vertonen’ (C-87/97, punt 27)

Indien een BOB/BGA de benaming bevat of oproept van een product dat als generiek wordt beschouwd, strekt de bescherming zich niet uit tot het generieke element. Het is bijvoorbeeld algemeen bekend dat de term ‘ron’ (‘rum’ in het Spaans) in de BGA ‘Ron de Málaga’ generiek is en derhalve geen bescherming behoeft. Dienovereenkomstig wordt louter tegen het feit dat een Gemeenschapsmerk een generieke term bevat die onderdeel uitmaakt van een BOB/BGA, geen bezwaar gemaakt. Wanneer op basis van definities van standaardwoordenboeken kan worden vastgesteld dat een element dat onderdeel uitmaakt van een BOB/BGA generiek van aard is, is het oogpunt van de bevolking in het land van herkomst van de BOB/BGA bepalend. Om de conclusie te trekken dat ‘ron’ een generieke term is, is het wat bovenstaande voorbeelden betreft bijvoorbeeld voldoende dat dit het geval is voor Spaanse consumenten. Het doet hierbij niet ter zake of de bevolking uit de andere lidstaten van de Europese Unie de betekenis van de term al dan niet begrijpt/kent. Wanneer in een standaard, welbekend woordenboek echter geen definitie kan worden gevonden, moet op grond van de door het Hof vastgelegde criteria worden onderzocht of de term in kwestie generiek van aard is (zie het arrest van 26/02/2008, C-132/05, en het besluit van 12/09/2007, T-291/03, ‘Grana Biraghi’). Deze criteria nemen onder andere de nationale en communautaire wetgeving, de interpretatie van de term door het publiek en omstandigheden die verband houden met de marketing van het product in kwestie in beschouwing. Ten slotte kan er in bepaalde gevallen sprake zijn van direct/indirect gebruik of van voorstelling van meer dan één BOB/BGA tegelijk. Als een Gemeenschapsmerk een element bevat (dit mag geen generiek element zijn) dat in meer dan één BOB/BGA voorkomt, is de kans is groot dat een dergelijke situatie zich zal voordoen.


VERSION 1.0

blz. 51 01/08/2014


RIOJA (BOB-ES-A0117) BOB/BGA SANTIAGO (Chileense BGA) Gemeenschapsmerk RIOJA SANTIAGO Het aangevraagde merk bestaat uit de termen ‘RIOJA’ en ‘SANTIAGO’. Elk van deze termen valt samen met een beschermde oorsprongsbenaming voor wijnen; eerstgenoemde (‘RIOJA’) valt onder de bescherming van de Europese Unie en laatstgenoemde (‘SANTIAGO’) is een geografische aanduiding voor uit Chili afkomstige wijnen, die beschermd is op grond van een bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili (…) Er is geen beperking mogelijk op basis waarvan het Gemeenschapsmerk uitsluitend ‘wijnen’ zou omvatten die afkomstig zijn uit het gebied waarnaar een van de twee oorsprongsbenamingen verwijst, omdat de wijnen die uit het andere gebied afkomstig zijn hierdoor automatisch zouden worden uitgesloten, Toelichting hetgeen betekent dat het Gemeenschapsmerk onvermijdelijk tot verwarring zal leiden. Evenzo zou een hypothetische beperking van de lijst van waren tot wijnen die afkomstig zijn uit beide door de oorsprongsbenamingen aangeduide gebieden, bijvoorbeeld ‘wijnen behorende tot de oorsprongsbenaming Rioja en wijnen behorende tot de oorsprongsbenaming Santiago (klasse 33), onder de absolute weigeringsgrond vallen van artikel 7, lid 1, onder j), VGM, aangezien het merk onvermijdelijk, en op verwarrende wijze, in verband wordt gebracht met wijnen met een andere geografische herkomst dan de door het merk aangeduide oorsprongsbenamingen. Het voorkomen van dergelijke situaties is de voornaamste doelstelling van dat artikel. (R 0053/2010-2, ‘RIOJA SANTIAGO’)

Aangezien de desbetreffende waren onder het Gemeenschapsmerk vallen, moet er bezwaar worden gemaakt tegen alle betrokken BOB's/BGA's. De onderzoeker zal echter aangeven dat het bezwaar niet kan worden ingetrokken, omdat een beperking tot ofwel de waren waarnaar een van de BOB's/BGA's verwijst ofwel de waren waarnaar alle BOB's/BGA's verwijzen hoe dan ook tot een nieuw bezwaar zal leiden op grond van artikel 7, lid 1, onder j), VGM, omdat een dergelijke beperking onvermijdelijk, en op een verwarrende manier, zou verwijzen naar wijnen met een geografische herkomst anders dan die van de BOB/BGA in kwestie.

Vergelijkbare zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden Wanneer er een vergelijkbaar zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt om dezelfde geografische herkomst aan te duiden, is er sprake van voorstelling van een BOB/BGA. BOB/BGA

Gemeenschapsmerk (verzonnen voorbeelden)

Toelichting

IBICENCO

Zelfstandig naamwoord in de BOB → Bijvoeglijk naamwoord in het Gemeenschapsmerk

AÇORIANO


BORDELAIS


IBIZA (BGA-ES-A0110) AÇORES (BGA-PT-A1447) BORDEAUX (BGA-FR-A0821)


VERSION 1.0

blz. 52 01/08/2014


Vertaalde BOB's/BGA's Evenzo is er sprake van voorstelling of nabootsing van een BOB/BGA wanneer het Gemeenschapsmerk (gedeeltelijk) bestaat uit een vertaling van de gehele BOB/BGA of een gedeelte van de BOB/BGA, in een van de talen van de EU.

BOB/BGA

COGNAC

Gemeenschapsmerk

KONJAKKI (verzonnen voorbeeld)

Toelichting Een Gemeenschapsmerk dat de term ‘Konjakki’ bevat, zal ‘Cognac’ oproepen in het Fins.

‘Borgoña’ is de Spaanse vertaling van de Franse BOB ‘Bourgogne’

BOURGOGNE

CTM 2417269

Merken die uit dergelijke termen bestaan moeten op grond van zowel artikel 7, lid 1, onder j) als artikel 7, lid 1, onder c), VGM, worden geweigerd, in plaats van uitsluitend op grond van artikel 7, lid 1, onder c).

Uitdrukkingen die gebruikt worden om de geografische herkomst te ontkrachten (zogenaamde ‘de-localizers’) Krachtens artikel 103, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en artikel 16, onder b) van Verordening (EG) nr. 110/2008, zijn BOB's/BGA's beschermd, ‘zelfs indien de werkelijke oorsprong van het product ... is aangegeven of de beschermde naam ... vergezeld gaat van uitdrukkingen als “soort”, “type”, “methode”, “op de wijze van”, “imitatie” en dergelijke’. Derhalve pleit het feit dat de in het Gemeenschapsmerk gereproduceerde of opgeroepen BOB/BGA door dergelijke uitdrukkingen wordt vergezeld niet tegen de toepassing van artikel 7, lid 1, onder j), VGM. Met andere woorden: zelfs als het publiek over de eigenlijke herkomst van het product wordt geïnformeerd, zal er bezwaar worden gemaakt krachtens artikel 7, lid 1, onder j). Desalniettemin zal het merk op grond van artikel 7, lid 1, onder g), VGM als misleidend worden beschouwd, omdat de waren (beperkt tot de specifieke BOB/BGA) en de door het merk overgebrachte boodschap (dat de waren geen ‘originele’ BOB/BGA-producten zijn) niet met elkaar in overeenstemming zijn, hetgeen dus onvermijdelijk tot verdere bezwaren zal leiden krachtens het desbetreffende artikel. BOB/BGA


RIOJA RIOJA STYLE RED WINE (BOB-ES-A0117)

Toelichting Wanneer een Gemeenschapsmerk een uitdrukking bevat zoals ‘Rioja Style Red Wine’, wordt aangenomen dat het merk de BOB ‘Rioja’ oproept, zelfs als erdoor wordt overgebracht dat het product in kwestie geen echte BOB-Rioja is.


VERSION 1.0

blz. 53 01/08/2014


Voor onderzoek op grond van artikel 7, lid 1, onder j), VGM doet het niet ter zake waar de aanvrager gevestigd is. In artikel 103, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 wordt verklaard dat beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen door elke marktdeelnemer mogen worden gebruikt die een product in de handel brengt dat in overeenstemming is met het desbetreffende productdossier. Voorts, vooropgesteld dat de waren inderdaad in overeenstemming zijn met het productdossier van de BOB/BGA in kwestie (dit wordt gegarandeerd door de lijst van waren op passende wijze te beperken), doet de vestigingsplaats van de aanvrager zoals aangegeven in de aanvraag voor het Gemeenschapsmerk niet ter zake. Zo kan een onderneming die officieel in Polen gevestigd is, eigenaar zijn van een wijngaard in Spanje waar wijn wordt geproduceerd die in overeenstemming is met het productdossier van de BOB ‘Ribera del Duero’.

Andere misleidende aanduidingen en praktijken Artikel 103, lid 2, onder c) en d), van Verordening (EU) nr. 1308/2013, alsmede artikel 16, onder c) en d), van Verordening (EG) nr. 110/2008, beschermen BOB's/BGA's tegen een aantal onjuiste en misleidende aanduidingen met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard of de wezenlijke kenmerken van het product. Hoewel dit zeer sterk wordt bepaald door de specifieke aard van elk geval (elk geval moet daarom afzonderlijk worden onderzocht), kan een Gemeenschapsmerk als misleidend worden beschouwd wanneer het bijvoorbeeld figuratieve bestanddelen bevat die doorgaans met het geografische gebied in kwestie in verband worden gebracht (zoals algemeen bekende historische monumenten). Het bovenstaande moet restrictief worden geïnterpreteerd: het verwijst uitsluitend naar Gemeenschapsmerken die een unieke, algemeen bekende afbeelding bevatten van iets dat doorgaans als het symbool wordt gezien van de specifieke plaats van herkomst van de producten die onder de BOB/BGA vallen. BOB/BGA

PORTO (BOB-PT-A1540)


Toelichting

Gemeenschapsmerk waarop de ‘Dom Luís Ibrug’ in de stad Porto is afgebeeld

Een afbeelding van de Dom Luis I-brug en de rivieroever is een welbekend embleem van de stad Porto. Bij het gebruik van deze afbeelding voor andere wijnen dan de wijnen die onder de BOB ‘Porto’ vallen, geldt artikel 103, lid 2, onder c) en d), van Verordening (EU) nr. 1308/2013.

Aangezien bij figuratieve bestanddelen zeer moeilijk is vast te stellen of er sprake is van voorstelling, zeker in minder duidelijke gevallen, zal het Bureau zich voornamelijk baseren op door derde partijen gemaakte bezwaren.

De reputatie van BOB's/BGA's Volgens artikel 103, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en artikel 16, onder a), van Verordening (EG) nr. 110/2008 zijn geregistreerde benamingen beschermd tegen gebruik dat neerkomt op het uitbuiten van de reputatie van de beschermde benaming. Deze bescherming geldt zelfs voor andere producten (zie, naar Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 54 01/08/2014


analogie, het arrest van 12/06/2007, in de gevoegde zaken T-53/04 tot en met T-56/04, T-58/04 en T-59/04, ‘Budweiser’, punt 176). Het toepassingsgebied van dergelijke bescherming moet echter worden geïnterpreteerd in samenhang met het in artikel 102 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 vastgelegde mandaat, op basis waarvan de weigering van merken wordt beperkt tot de producten van de in bijlage III, deel II, vermelde categorieën. Derhalve is het Bureau van mening dat de bescherming van BOB's/BGA's, in het kader van de absolute weigeringsgronden, beperkt blijft tot identieke of vergelijkbare producten. In het kader van artikel 8, lid 4, VGM kan echter uitbreiding van het toepassingsgebied van bescherming worden ingeroepen voor BOB's/BGA's met een reputatie (zie de richtsnoeren, deel C, Oppositie, afdeling 4, Rechten op grond van artikel 8, lid 4, VGM).

2.9.2.3 Relevante waren Vergelijkbare producten Op grond van artikel 7, lid 1, onder j), VGM kan alleen bezwaar worden gemaakt tegen specifieke waren waarop de aanvraag van het Gemeenschapsmerk betrekking heeft. Het gaat hierbij om de waren die ofwel identiek zijn aan ofwel ‘vergelijkbaar’ zijn met de waren die onder de BOB/BGA vallen. De verschillende termen die in artikel 102, lid 1 en artikel 103, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 worden gebruikt (respectievelijk ‘een product van de in bijlage VII, deel II, vermelde categorieën’ en ‘vergelijkbare producten’) worden door het Bureau geïnterpreteerd als synoniemen die naar hetzelfde concept verwijzen. Duidelijkheidshalve kunnen de in bijlage VII, deel II, opgesomde categorieën worden onderverdeeld in: (i) wijn; (ii) mousserende wijn; (iii) druivenmost; en (iv) wijnazijn. De term vergelijkbare producten moet restrictief worden geïnterpreteerd en hangt niet af van de binnen het merkenrecht uitgevoerde analyse van overeenkomsten tussen waren. Dienovereenkomstig hoeft niet per definitie aan de in het arrest van 29 september 1998, zaak C-39/97, ‘Canon’, vastgelegde criteria te worden voldaan, hoewel sommige van deze criteria zinvol kunnen zijn. Aangezien met een BOB/BGA de geografische herkomst en wezenlijke kenmerken van een product worden aangeduid, zijn criteria zoals de aard of samenstelling van het product bijvoorbeeld meer van belang dan het al dan niet complementaire karakter van waren. Om te bepalen of waren vergelijkbaar zijn, heeft Het Europees Hof van Justitie (zie het arrest van 14/07/2011, in de gevoegde zaken C-4/10 en C-27/10, ‘BNI Cognac’, punt 54) de volgende criteria opgesteld: 

of de waren al dan niet gemeenschappelijke objectieve kenmerken hebben (zoals de ontwikkelingsmethode, uiterlijke kenmerken van het product of gebruik van dezelfde grondstoffen);



of de waren uit het oogpunt van het relevante publiek al dan niet bij zeer gelijksoortige gelegenheden worden geconsumeerd;


VERSION 1.0

blz. 55 01/08/2014




of de waren al dan niet langs dezelfde kanalen worden verhandeld en aan soortgelijke regels inzake de verhandeling zijn onderworpen.

Hoewel het niet mogelijk is om in deze richtsnoeren alle mogelijke scenario's op te noemen, volgen nu enkele voorbeelden van vergelijkbare producten. Producten die onder de BOB/BGA vallen

Vergelijkbare producten

Wijn

Alle soorten wijn (waaronder mousserende wijnen); druivenmost; wijnazijn; dranken op basis van wijn (zoals ‘sangría’)

Gedistilleerde dranken

Alle soorten gedistilleerde dranken; gebaseerd op gedistilleerde dranken

dranken

Beperkingen van de lijst van waren Krachtens artikel 103, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 mogen beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen door elke marktdeelnemer worden gebruikt die een product in de handel brengt dat in overeenstemming is met het desbetreffende productdossier. Bezwaren op grond van artikel 7, lid 1, onder j), VGM kunnen worden ingetrokken als de betrokken waren zodanig worden beperkt dat ze met het productdossier van de BOB/BGA in kwestie in overeenstemming zijn. De beperking van waren kan een ingewikkelde taak zijn, die grotendeels bestaat uit onderzoek per geval. 

Producten van hetzelfde type als de producten die onder de BOB/BGA vallen, moeten worden beperkt om aan de productdossiers te voldoen. De juiste bewoordingen zijn ‘[benaming van het product] dat in overeenstemming is met het productdossier van de [BOB/BGA ‘X’]’. Er dienen geen andere bewoordingen worden voorgesteld of toegestaan. Beperkingen zoals ‘[benaming van het product] met de [BOB/BGA ‘X’]’ of ‘[benaming van het product] afkomstig uit [plaatsnaam]’ worden niet geaccepteerd. BOB/BGA die in het Gemeenschapsmerk voorkomt

Acceptabele waren

Slovácká

Wijnen die in overeenstemming zijn met het productdossier van de BOB ‘Slovácká’

(BOB-CZ-A0890)



De productgroep waarvan de producten onder de BOB/BGA vallen, moet worden beperkt, zodat er ‘wijnen’ door worden aangeduid die in overeenstemming zijn met het productdossier van de BOB/BGA. Met betrekking tot gedistilleerde dranken dient de beperking de exacte productgroep aan te duiden (bijvoorbeeld ‘whisky’, ‘rum’, ‘vruchtenlikeur’, overeenkomstig bijlage III van Verordening (EG) nr. 110/2008), die in overeenstemming is met het productdossier van de BOB/BGA.


VERSION 1.0

blz. 56 01/08/2014


BOB/BGA die in het Gemeenschapsmerk voorkomt

Origineel productdossier (niet acceptabel)

Acceptabele waren

Toelichting

Wijnen

Wijnen die in overeenstemming zijn met het productdossier van de BOB ‘Tokaji’

Het Gemeenschapsmerk kan alleen worden goedgekeurd voor wijnen die onder de BOB vallen

TOKAJI (BOB-HU-A1254)



Vergelijkbare producten beperken zich tot de producten binnen de categorie vergelijkbare producten die onder de BOB/BGA vallen. BOB/BGA die in het Gemeenschapsmerk voorkomt

MOSLAVINA (BOB-HR-A1653)

Origineel productdossier (niet acceptabel)

Acceptabele waren

Toelichting

Alcoholische dranken (bier uitgezonderd)

Wijnen die in overeenstemming zijn met het productdossier van de BOB ‘Moslavina’; andere alcoholische dranken dan wijnen

Het Gemeenschapsmerk kan alleen worden goedgekeurd voor wijnen, en voor alcoholische dranken anders dan wijnen, die onder de BOB vallen.

Er kunnen zich gevallen voordoen waarin een beperking niet tot intrekking van een bezwaar kan leiden, zoals wanneer de aangevraagde waren wel degelijk ‘vergelijkbaar’ zijn, maar niet overeenkomen met het product dat onder de BOB valt (bijvoorbeeld wanneer de BOB naar ‘whisky’ verwijst en de aangevraagde waren onder ‘rum’ vallen).

2.9.3

BOB's/BGA's die niet onder de bescherming van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en Verordening (EG) nr. 110/2008 vallen

2.9.3.1 BOB's/BGA's die onder de nationale bescherming van een EU-lidstaat vallen Het Hof van Justitie heeft verklaard (zie het arrest van 08/09/2009, C-478/07, ‘Bud’) dat de communautaire beschermingsregeling zoals [destijds] ingevoerd bij Verordening (EG) nr. 510/2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen ‘uitputtende werking’ heeft. Het Bureau volgt een soortgelijke aanpak wat de BOB's/BGA's voor wijnen en gedistilleerde dranken betreft, en wel om de volgende redenen. De voormalige nationale bescherming van geografische aanduidingen voor wijnen en gedistilleerde dranken die tegenwoordig op grond van zowel Verordening (EU) nr. 1308/2013 als Verordening (EG) nr. 110/2008 als BOB/BGA kunnen worden aangemerkt, werd beëindigd zodra de geografische aanduidingen in kwestie werden geregistreerd op EU-niveau (zie artikel 107 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en de artikelen 15, lid 2, en 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 110/2008. Voor geografische aanduidingen voor wijnen die tegenwoordig op grond van Verordening (EU) nr. 1308/2013 als BOB/BGA kunnen worden aangemerkt en in het verleden beschermd werden op grond van nationale wetgeving, geldt dat ze niet binnen het toepassingsgebied van artikel 7, lid 1, onder j), VGM vallen. Dienovereenkomstig vormen zij als zodanig, en louter om die reden, geen absolute weigeringsgrond overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder j), VGM, tenzij ze ook op EURichtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 57 01/08/2014


niveau geregistreerd zijn. Indien een derde partij bijvoorbeeld beweert dat een Gemeenschapsmerk (gedeeltelijk) uit een geografische aanduiding voor wijnen bestaat die in het verleden op nationaal niveau in een EU-lidstaat geregistreerd was, zal de onderzoeker daarom nagaan of de desbetreffende geografische aanduiding ook op EU-niveau als BOB/BGA geregistreerd is. Indien dit niet het geval is, worden de opmerkingen van derden niet geacht ernstige twijfels te doen rijzen in verband met artikel 7, lid 1, onder j), VGM.

2.9.3.2 BOB's/BGA's uit derde landen De volgende gevallen betreffen BOB's/BGA's uit derde landen die niet tegelijkertijd op EU-niveau geregistreerd zijn. De geografische aanduiding is uitsluitend in het land van herkomst beschermd op grond van nationale wetgeving. Artikel 7, lid 1, onder j), VGM is niet van toepassing, omdat de geografische aanduiding uit een derde land niet erkend en beschermd is, expressis verbis, op grond van de EUwetgeving. In dit verband dient te worden opgemerkt dat de bepalingen van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIP’s) niet van dien aard zijn dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop dezen zich krachtens het gemeenschapsrecht voor de rechter rechtstreeks kunnen beroepen (zie het arrest van 14/12/2000, in de gevoegde zaken C-300/98 en C-392/98, punt 44). Wanneer het Gemeenschapsmerk desalniettemin (gedeeltelijk) uit een dergelijke geografische aanduiding bestaat, moet tevens worden beoordeeld of het Gemeenschapsmerk, krachtens artikel 7, lid 1, onder c) en g), VGM, en in overeenstemming met de algemene regels die in deze richtsnoeren zijn vervat, al dan niet als beschrijvend en/of misleidend moet worden aangemerkt. Wanneer een derde partij bijvoorbeeld opmerkt dat een Gemeenschapsmerk uit de term ‘Murakami’ (verzonnen voorbeeld) bestaat, dat overeenkomstig de nationale wetgeving van land X een BOB voor gedistilleerde dranken is, is artikel 7, lid 1, onder j), VGM om bovenstaande redenen niet van toepassing, maar moet worden onderzocht of het Gemeenschapsmerk door het relevante publiek van EU-consumenten al dan niet als een beschrijvend en/of misleidend teken wordt geïnterpreteerd.

De geografische aanduiding valt onder de bescherming van een overeenkomst waarbij de Europese Unie een van de verdragsluitende partijen is. De EU heeft met derde landen een aantal handelsovereenkomsten gesloten op grond waarvan geografische aanduidingen worden beschermd. Deze instrumenten bestaan doorgaans uit een lijst van de geografische aanduidingen, alsmede uit bepalingen over de inbreuk van merken op deze aanduidingen. De inhoud en mate van nauwkeurigheid kan echter per overeenkomst verschillen. Geografische aanduidingen uit derde landen genieten, vanaf het moment dat de desbetreffende overeenkomst in werking is getreden, bescherming op EU-niveau. In dit verband moet volgens vaste rechtspraak een bepaling van een door de EU met derde landen gesloten overeenkomst worden geacht rechtstreeks toepasselijk te zijn wanneer, gelet op de bewoordingen, het doel en de aard van de overeenkomst, kan worden geconcludeerd dat de bepaling een duidelijke, nauwkeurige en onvoorwaardelijke verplichting behelst, voor de uitvoering en werking waarvan geen Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 58 01/08/2014


verdere handeling vereist is (zie het arrest van 14/12/2000, in de gevoegde zaken C-300/98 en C-392/98, punt 42). De inhoudelijke bepalingen van de overeenkomst in kwestie definiëren het toepassingsgebied van de bescherming die door derde landen aan dergelijke BOB's wordt geboden. Terwijl in de eerste overeenkomsten gewoonlijk alleen algemene bepalingen waren opgenomen, haalt de ‘nieuwste generatie’ vrijhandelsovereenkomsten het verband tussen merken en BOB's aan in gelijke bewoordingen als in de artikelen 102 en 103 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 (zie bijvoorbeeld de artikelen 210 en 211 van de ‘Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds’, PB L 354 van 21 december 2012). In het kader hiervan wordt elk Gemeenschapsmerk aan een onderzoek, van geval tot geval, onderworpen waarvoor geldt dat het (gedeeltelijk) uit een BOB/BGA uit een derde land bestaat die onder de bescherming valt van een overeenkomst waarbij de EU een van de verdragsluitende partijen is (en die niet tegelijkertijd op grond van Verordening (EU) nr. 1308/2013 geregistreerd is). Gelet op bovengenoemde jurisprudentie, wordt dit onderzoek uitgevoerd op grond van de inhoudelijke bepalingen van de desbetreffende overeenkomst inzake de weigering van conflicterende merken. Louter het feit dat een BOB/BGA uit een derde land de bescherming van deze instrumenten geniet, betekent niet automatisch dat een Gemeenschapsmerk dat (gedeeltelijk) uit een BOB/BGA bestaat per definitie geweigerd moet worden: dit hangt af van de inhoud en het reikwijdte van de desbetreffende bepalingen van de overeenkomst.

De geografische aanduiding valt onder de bescherming van een uitsluitend door lidstaten gesloten internationale overeenkomst. De communautaire beschermingsregeling inzake BOB's/BGA's verzet zich tegen de bescherming van geografische aanduidingen op grond van overeenkomsten tussen twee lidstaten (zie de rechtsleer in het arrest van 08/09/2009, C-478/07, ‘Bud’, door het Bureau toegepast naar analogie met de BOB's/BGA's voor wijnen en gedistilleerde dranken). Dergelijke overeenkomsten zijn overbodig en hebben geen rechtsgevolg. Aangezien internationale overeenkomsten uitsluitend tussen lidstaten en derde landen worden gesloten (in het bijzonder de Overeenkomst van Lissabon betreffende de bescherming en de internationale registratie van benamingen van oorsprong), en alleen voor onderzoek met betrekking tot de absolute weigeringsgronden, behoort de EU niet tot de verdragsluitende partijen bij dergelijke overeenkomsten, en leggen dergelijke overeenkomsten de EU geen verplichtingen op (zie, naar analogie, het arrest van 14/10/1980, 812/79, punt 9).

2.10

Artikel 7, lid 1, onder k), VGM

2.10.1 Introductie Artikel 7, lid 1, onder k), VGM is van toepassing op Gemeenschapsmerken die in strijd zijn met beschermde oorsprongsbenamingen/geografische aanduidingen (BOB's/BGA's) voor op EU-niveau geregistreerde landbouwproducten en levensmiddelen.


VERSION 1.0

blz. 59 01/08/2014


Om precies te zijn worden Gemeenschapsmerken geweigerd wanneer ze (gedeeltelijk) uit een BOB/BGA voor landbouwproducten en levensmiddelen bestaan die op grond van Verordening (EU) nr. 1151/20125 geregistreerd zijn, vooropgesteld dat de situatie overeenkomt met een in de verordening bedoelde situatie. Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1151/2012 bestaat er bij BOB's/BGA's een intrinsiek verband tussen de kenmerken van het product of levensmiddel en de geografische herkomst ervan. Dit komt op het volgende neer: Een ‘oorsprongsbenaming’ is een naam die een product aanduidt: 1.

dat afkomstig is uit een bepaalde plaats, een bepaalde streek, of, in uitzonderlijke gevallen, een bepaald land; waarvan de kwaliteit of de kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend zijn toe te schrijven aan de specifieke geografische omgeving met haar eigen door natuur en mens bepaalde factoren; en waarvan alle productiestadia in het afgebakende geografische gebied plaatsvinden.

2.

3.

Een ‘geografische aanduiding’ is een naam die een product aanduidt: 1.

dat afkomstig is uit een bepaalde plaats, een bepaalde streek, of een bepaald land; waarvan een bepaalde kwaliteit, reputatie, of ander kenmerk hoofdzakelijk aan de geografische oorsprong ervan is toe te schrijven; en waarvan ten minste één van de productiestadia plaatsvindt in het afgebakende geografische gebied.

2. 3.

De term BOB wordt gebruikt om voedingsmiddelen aan te duiden die volgens beproefde methoden in een bepaald geografisch gebied zijn geproduceerd, verwerkt en bereid. Bij een BGA vindt ten minste één van de stadia van productie, verwerking en bereiding plaats in het gebied. BOB's hebben derhalve een nauwere band met het gebied. Dit onderscheid heeft echter geen invloed op de reikwijdte van de bescherming. BOB's en BGA's genieten namelijk dezelfde bescherming. Met andere woorden: artikel 7, lid 1, onder k) geldt zonder onderscheid voor de in Verordening (EU) nr. 1151/2012 bedoelde aanduidingen, ongeacht of deze als BOB's of BGA's geregistreerd zijn. Er wordt bescherming aan BOB's/BGA's geboden teneinde te garanderen dat ze op eerlijke wijze worden gebruikt en ter voorkoming van praktijken die de consument kunnen misleiden (zie overweging 29 van Verordening (EU) nr. 1151/2012). In dit verband moet worden benadrukt dat er een onderscheid is tussen de begrippen BOB en BGA enerzijds en het begrip ‘eenvoudige geografische herkomstaanduiding’ anderzijds. Wat laatstgenoemde betreft bestaat er geen rechtstreeks verband tussen een bepaalde kwaliteit, reputatie of ander kenmerk van het product en zijn specifieke geografische oorsprong, en kan een dergelijke herkomstaanduiding dan ook niet 5

Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, tot vervanging en intrekking van Verordening (EG) nr. 510/2006.


VERSION 1.0

blz. 60 01/08/2014


worden beschermd krachtens artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 (zie het arrest van 07/11/2000, C-312/98 ‘Haus Cramer’, punten 43 en 44). Zo is ‘Queso Manchego’ een BOB voor kaas, aangezien het een product aanduidt met specifieke kenmerken die overeenkomen met de definitie van een BOB. ‘Queso de Alicante’ (een eenvoudige geografische herkomstaanduiding) kan echter niet als BOB/BGA worden aangemerkt, omdat deze niet aan de bijbehorende kenmerken en criteria voldoet. Artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 bepaalt als volgt: wanneer een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding overeenkomstig deze verordening wordt geregistreerd, wordt de inschrijving van een merk waarvan het gebruik zou indruisen tegen artikel 13, lid 1, en dat betrekking heeft op een product van hetzelfde type, geweigerd indien de aanvraag tot inschrijving van het merk wordt ingediend na de datum van indiening van de registratieaanvraag betreffende de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding bij de Commissie. Artikel 13, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1151/2012, bepaalt in welke gevallen er inbreuk wordt gepleegd op de rechten die voortvloeien uit de status BOB/BGA: (i) direct of indirect commercieel gebruik van de BOB/BGA; (ii) elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling; (iii) andere misleidende praktijken. Er moet aan drie cumulatieve voorwaarden worden voldaan wil artikel 7, lid 1, onder k), VGM van toepassing zijn: 

De BOB/BGA in kwestie moet in overeenstemming met de in Verordening (EU) nr. 1151/2012 vastgelegde procedure zijn geregistreerd op EU-niveau (paragraaf 2.10.2.1 gaat hier verder op in);



Het gebruik van een Gemeenschapsmerk dat een BOB/BGA ter benoeming van landbouwproducten en levensmiddelen bevat, of uit een dergelijke aanduiding bestaat, moet overeenkomen met een van de in artikel 13, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 bedoelde gevallen (paragraaf 2.10.2.2 gaat hier verder op in);



De aanvraag voor een Gemeenschapsmerk moet waren betreffen die identiek zijn aan of ‘vergelijkbaar’ zijn met de waren die onder de begrippen BOB/BGA vallen (paragraaf 2.10.2.3 gaat hier verder op in).

Met betrekking tot deze drie voorwaarden wordt in de hierop volgende paragrafen ingegaan op de volgende punten: (i) tegen welke BOB's/BGA’s kan bezwaar worden gemaakt krachtens artikel 7, lid 1, onder k), VGM; (ii) onder welke omstandigheden bestaat een merk (gedeeltelijk) uit een BOB/BGA, zodanig dat het onder artikel 13, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 valt; (iii) de waren van de Gemeenschapsmerkaanvraag die worden geraakt door de aan de BOB/BGA toegekende bescherming. Ten slotte wordt tevens beschreven hoe een bezwaar kan worden ingetrokken door de lijst van waren te beperken.

2.10.2 De toepassing van artikel 7, lid 1, onder k), VGM


VERSION 1.0

blz. 61 01/08/2014


2.10.2.1 Relevante BOB's/BGA's Artikel 7, lid 1, onder k), VGM is van toepassing wanneer BOB's/BGA's (uit een EUlidstaat of uit derde landen) zijn geregistreerd in overeenstemming met de in Verordening (EU) nr. 1151/2012 vastgelegde procedure. Voor BOB's/BGA's van derde landen die via de internationale overeenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen bescherming genieten binnen de Europese Unie, zie paragraaf 2.10.3.2 hieronder. De ‘DOOR’-gegevensbank bevat belangrijke informatie over BOB's/BGA's die op grond van Verordening (EU) nr. 1151/2012 zijn geregistreerd. Deze gegevensbank wordt beheerd door de Commissie en kan online worden geraadpleegd op http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html. De geboden bescherming geldt uitsluitend voor de benaming van een ingeschreven BOB/BGA (zie artikel 13, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1151/2012) en strekt zich niet van rechtswege uit tot de benamingen van deelgebieden of deelbenamingen, gemeenten of buurtschappen in het gebied dat onder de BOB/BGA valt. Er dient in dit verband onderscheid te worden gemaakt tussen de rechtsleer van het Hof in het arrest van 11 mei 2010, zaak T-237/08, ‘Cuvée Palomar’, en het huidige juridische kader. Dat arrest verwijst naar een systeem van bevoegdheden van de lidstaten inzake de instelling van geografische aanduidingen voor wijnen waarin de vorige Verordening (EG) nr. 1493/1999 voorzag, maar dat niet langer van kracht is. Anderzijds is er aan handelsovereenkomsten tussen de EU en derde landen gewoonlijk een lijst toegevoegd met de op EU-niveau geregistreerde BOB's/BGA's die eveneens in het desbetreffende derde land geregistreerd zijn (zie het arrest van 11/05/2010, T-237/08, ‘Cuvée Palomar’, punten 104-108, alsmede het besluit van 19/06/2013, R 1546/2011-4, ‘FONT DE LA FIGUERA’). Onderzoekers mogen deze lijsten echter niet gebruiken als informatiebron over de BOB's/BGA's van de Europese Unie, maar moeten de hierboven besproken gegevensbank raadplegen. Afhankelijk van de bijzonderheden van de onderhandelingen kunnen de lijsten ten eerste per overeenkomst verschillen. Ten tweede worden de bijlagen doorgaans gewijzigd en bijgewerkt door middel van een ‘Briefwisseling’. Artikel 7, lid 1, onder k), VGM is alleen van toepassing op BOB's/BGA's die eerder zijn aangevraagd dan het Gemeenschapsmerk en ten tijde van het onderzoek naar het Gemeenschapsmerk reeds waren ingeschreven. De indieningsdatum van het Gemeenschapsmerk (of het zogenaamde recht van voorrang van het Verdrag van Parijs, indien vastgesteld) en de indieningsdatum voor de bescherming van een BOB/BGA zijn de data waarop het recht van voorrang voor het merk of de BOB/BGA wordt gebaseerd. Derhalve wordt er krachtens artikel 7, lid 1, onder k), VGM geen bezwaar gemaakt indien de BOB/BGA op een latere datum is aangevraagd dan de indieningsdatum van het Gemeenschapsmerk (of de voorrangsdatum, indien van toepassing). De indieningsdatum van een BOB/BGA is opgenomen in de ‘DOOR’-gegevensbank. Niettegenstaande het voorgaande, en gezien het feit dat de verwerking van het merendeel van de aanvragen voor BOB's/BGA's een langzaam voortschrijdend proces is, wordt er bezwaar gemaakt indien de BOB/BGA op een eerdere datum is aangevraagd dan de indieningsdatum (of de voorrangsdatum, indien van toepassing) van het aangevraagde Gemeenschapsmerk maar de inschrijving ten tijde van het Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 62 01/08/2014


onderzoek naar het Gemeenschapsmerk nog niet was voltooid. Indien de aanvrager van het Gemeenschapsmerk echter doorgeeft dat de BOB/BGA in kwestie niet ingeschreven is, wordt de procedure opgeschort totdat de uitkomst van de inschrijvingsprocedure rond de BOB/BGA bekend is.

2.10.2.2 Situaties waarin artikel 13, lid 1 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van toepassing is Vooropgesteld dat de overige voorwaarden ook van toepassing zijn, geldt artikel 7, lid 1, onder k), VGM in elk van de volgende situaties: 1. 2. 3. 4. 5.

het Gemeenschapsmerk bestaat uitsluitend uit een volledige BOB/BGA (‘direct gebruik’); het Gemeenschapsmerk bevat naast een volledige BOB/BGA andere woordbestanddelen of figuratieve bestanddelen (‘direct of indirect gebruik’); het Gemeenschapsmerk bestaat (gedeeltelijk) uit een nabootsing of voorstelling van een BOB/BGA; andere misleidende aanduidingen of praktijken; de reputatie van BOB's/BGA's.

Het Gemeenschapsmerk bestaat uitsluitend uit een volledige BOB/BGA (‘direct gebruik’) In dit geval is er sprake van ‘direct gebruik’ van een BOB/BGA als een Gemeenschapsmerk. Dit wil zeggen dat het merk uitsluitend uit de naam van de BOB/BGA bestaat. Voorbeelden BOB/BGA

Gemeenschapsmerk

DRESDNER CHRISTSTOLLEN (DE/BGA/005/0704)

DRESDNER CHRISTSTOLLEN (Collectief Gemeenschapsmerk Nr. 262 949)

PROSCIUTTO DI PARMA (IT/BOB/0117/0067)

PROSCIUTTO DI PARMA (Collectief Gemeenschapsmerk Nr. 1 116 458)

Indien het merk uitsluitend uit een BOB/BGA bestaat, valt het Gemeenschapsmerk onder artikel 7, lid 1, onder c), VGM, aangezien het als een beschrijving van de geografische herkomst van de waren in kwestie wordt beschouwd. Dit betekent dat de onderzoeker tegelijkertijd bezwaar maakt op grond van de absolute weigeringsgronden zoals bepaald in artikel 7, lid 1, onder k), en artikel 7, lid 1, onder c), VGM. De enige uitzondering hierop, krachtens artikel 66, lid 2, VGM, is wanneer het Gemeenschapsmerk een collectief merk is en het reglement ervan onder andere de bijzondere bepalingen van artikel 67, lid 2, VGM omvat (zie voor het tegenovergestelde geval, waarin het merk als een individueel merk werd aangevraagd, het besluit van 07/03/2006, R 1073/2005-1, ‘TEQUILA’, punt 15). Terwijl beperking van de waren in kwestie (teneinde aan het productdossier van de BOB/BGA te voldoen) doorgaans een manier is om het bezwaar krachtens artikel 7, lid 1, onder k), VGM ongegrond te laten verklaren (paragraaf 2.10.2.3 gaat hier verder op in), heeft een dergelijke beperking geen invloed op artikel 7, lid 1, onder c), VGM. Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 63 01/08/2014


Tegen een Gemeenschapsmerk bestaande uit de uitdrukking ‘PROSCIUTTO DI PARMA’ voor vleesproducten zal bijvoorbeeld zowel bezwaar worden gemaakt krachtens artikel 7, lid 1, onder k), als krachtens artikel 7, lid 1, onder c), VGM: het merk bestaat uitsluitend uit de BOB ‘Prosciutto di Parma’, dat een beschermde aanduiding voor vleesproducten is (namelijk een bepaalde soort ham), en is derhalve beschrijvend. Indien de waren vervolgens worden beperkt tot ham die aan het productdossier van de BOB ‘Prosciutto di Parma’ voldoet, zal het bezwaar krachtens artikel 7, lid 1, onder k), VGM worden ingetrokken, maar omdat het merk nog steeds beschrijvend is, blijft het bezwaar krachtens artikel 7, lid 1, onder c), VGM bestaan, tenzij het merk als een collectief Gemeenschapsmerk is aangevraagd en aan de bepalingen van artikel 67, lid 2, VGM voldoet.

Het Gemeenschapsmerk bevat naast een volledige BOB/BGA woordbestanddelen of figuratieve bestanddelen (‘direct of indirect gebruik’)

andere

Hieronder valt tevens ‘direct gebruik’ van een BOB/BGA in de vorm van reproductie van de naam van een BOB/BGA in een Gemeenschapsmerk dat ook andere bestanddelen bevat. Aangezien de volgende Gemeenschapsmerken de volledige benaming van een BOB/BGA bevatten, is artikel 7, lid 1, onder k), VGM van toepassing:

BOB/BGA

Gemeenschapsmerk

PROSCIUTTO DI PARMA

CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA

(IT/BOB/0117/0067)


DRESDNER CHRISTSTOLLEN (DE/BGA/005/0704)


PARMIGIANO REGGIANO (IT/BOB/0117/0016)



VERSION 1.0

blz. 64 01/08/2014


BOB/BGA

Gemeenschapsmerk

WELSH BEEF (UK/BGA/0005/0057)


Met betrekking tot artikel 7. lid 1, onder k), VGM doet niet ter zake of de andere woordbestanddelen of figuratieve bestanddelen het merk onderscheidend vermogen geven. Het teken als geheel kan op grond van artikel 7, lid 1, onder b) en c), VGM worden goedgekeurd maar op grond van artikel 7, lid 1, onder k), VGM (zoals in bovenstaande gevallen) nog steeds als bezwaarlijk worden aangemerkt. Er is bijvoorbeeld sprake van ‘indirect gebruik’ van een BOB/BGA, wanneer de BOB/BGA voor een samengesteld merk wordt gebruikt (zoals bij een label) en onderdeel uitmaakt van de in kleinere letters weergegeven informatie over de herkomst of aard van het product of van het adres van de producent. Ongeacht de positie of het formaat van de BOB/BGA binnen het merk als geheel, is het merk in dergelijke gevallen bezwaarlijk, vooropgesteld dat het zichtbaar is. BOB/BGA

Gemeenschapsmerk

WELSH LAMB (UK/BGA/0005/0081)


QUESO MANCHEGO (ES/BOB/0117/0087)



VERSION 1.0

blz. 65 01/08/2014


Het Gemeenschapsmerk bestaat (gedeeltelijk) uit een nabootsing of voorstelling van een BOB/BGA Noch in de VGM, noch in Verordening (EU) nr. 1151/2012 worden de begrippen ‘nabootsing’ en ‘voorstelling’ gedefinieerd. De begrippen zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Volgens het Hof ‘dekt het begrip “voorstelling” een situatie waarin de voor de aanduiding van een product gebruikte uitdrukking een deel van een beschermde benaming bevat, zodat de consument bij het zien van de naam van het product als referentiebeeld, het goed waarvoor die beschermde benaming geldt voor de geest zal komen’ (zie het arrest van 04/03/1999, C-87/97, ‘Cambozola’, punt 25, en het besluit van 26/02/2008, C-132/05, punt 44). Uit de bovenstaande definitie vloeit voort dat er sprake kan zijn van voorstelling wanneer een gedeelte van een BOB/BGA in een Gemeenschapsmerk wordt gereproduceerd, zoals een woord(groep) dat/die vanuit geografisch oogpunt ten zeerste van belang is (in de zin dat het geen generiek element is), of zelfs een gedeelte van een woord, zoals een kenmerkende stam of uitgang (voorbeelden worden hieronder gegeven). Bovendien beschermt artikel 13, lid 1, onder b) van Verordening nr. 1151/2012 BOB's/BGA's ‘tegen misbruik, nabootsing of voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van het product is aangegeven of de beschermde naam vertaald is of vergezeld gaat van uitdrukkingen als “soort”, “type”, “methode”, “op de wijze van”, “imitatie”, en dergelijke’ [nadruk toegevoegd], dus zelfs wanneer de consument niet misleid wordt. Volgens de advocaat-generaal (zie het advies van 17/12/1998, C-87/97, ‘Cambozola’, punt 33), is ‘de term “voorstelling” objectief, en is het daarom niet noodzakelijk om aan te tonen dat de houder van het merk tot doel had om een voorstelling van de beschermde naam op te roepen’. Het Bureau zal zowel in dit verband als voor de toepassing van artikel 7, lid 1, onder k), VGM, de hieronder beschreven gevallen op dezelfde objectieve wijze onderzoeken, ongeacht de eigenlijke bedoeling van de aanvrager van het Gemeenschapsmerk. Voorts is het Bureau van mening dat ‘nabootsing’ en ‘voorstelling’ twee begrippen zijn voor hetzelfde onderliggende concept. Het merk ‘bootst iets na’ (imiteert, reproduceert bestanddelen ergens van enz.), met als resultaat dat het product dat door de BOB/BGA wordt aangeduid wordt ‘opgeroepen’ (‘voorgesteld’, ‘voor de geest komt’).

Op grond van bovenstaande argumenten is het Bureau van mening dat er sprake is van voorstelling of nabootsing van een BOB wanneer: (a)

(b) (c)

het Gemeenschapsmerk het gedeelte van een BOB/BGA reproduceert dat vanuit geografisch oogpunt ten zeerste van belang is (in de zin dat het geen generiek element is); het Gemeenschapsmerk een vergelijkbaar zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord bevat dat dezelfde geografische herkomst aanduidt; de BOB/BGA vertaald is;


VERSION 1.0

blz. 66 01/08/2014


(d)

het Gemeenschapsmerk naast de BOB/BGA of de voorstelling ervan een uitdrukking bevat die bedoeld is om de geografische herkomst te ontkrachten (een zogenaamde ‘de-localizer’).

Het Gemeenschapsmerk bevat een gedeelte van de BOB/BGA Volgens het Hof (zie het arrest van 04/03/1999, C-87/97, ‘Cambozola’ en het besluit van 26/02/2008, C-132/05, hierboven geciteerd) moet de consument bij het zien van het Gemeenschapsmerk een referentiebeeld voor de geest krijgen van het product waarnaar de beschermde benaming verwijst. Het Hof heeft daarnaast geoordeeld dat ‘in het bijzonder (…) ook sprake kan zijn van voorstelling van een beschermde benaming wanneer er geen risico van verwarring tussen de betrokken producten bestaat’ (zie het arrest van 04/03/1999, C-87/97, ‘Cambozola’, punt 26). Opgemerkt dient te worden dat er niet op dezelfde wijze onderzoek wordt gedaan naar voorstelling als naar het gevaar voor verwarring (advies van de advocaat-generaal van 17 december 1998, zaak C-87/97, ‘Cambozola’, punt 37). Er moet een verband worden gelegd met het product waarvan de benaming beschermd is. Derhalve wordt niet op grond van de door het Europees Hof van Justitie vastgelegde beginselen in arrest C-251/95, ‘Sabèl’, van 11 november 1997, onderzocht of er al dan niet sprake is van voorstelling. Zoals hierboven aangegeven, is er niet alleen sprake van voorstelling wanneer het Gemeenschapsmerk een woord(groep) bevat dat/die vanuit geografisch oogpunt ten zeerste van belang is (in tegenstelling tot generieke elementen), maar ook wanneer het Gemeenschapsmerk een reproductie van een ander gedeelte van de BOB/BGA in kwestie bevat, zoals een kenmerkende stam of uitgang. BOB/BGA

Merk

Toelichting

De term ‘chianti’ roept de BOB ‘Chianti Classico’ op.

CHIANTI CLASSICO

(R 1474/2011-2, ‘AZIENDA OLEARIA CHIANTI’, punten 14-15)

(IT/BOB/0005/0108)

(Gemeenschapsmerk nr. 9 567 851)

GORGONZOLA CAMBOZOLA (IT/BOB/0017/0010)

‘… er komt inderdaad een beschermde benaming als voorstelling voor de geest, wanneer de laatste twee lettergrepen van de voor de aanduiding van kaas gebruikte uitdrukking gelijk zijn aan die van die benaming, en deze uitdrukking hetzelfde aantal lettergrepen als die benaming bevat, waardoor deze beide uitdrukkingen fonetisch en optisch een duidelijke gelijkenis vertonen’ (C-87/97, punt 27)


VERSION 1.0

blz. 67 01/08/2014


BOB/BGA NÜRNBERGER BRATWÜRSTE/NÜRNBERGER ROSTBRATWÜRSTE (DE/BGA/0005/0184)

Merk

Toelichting

NUERNBERGA

‘wegens de fonetische gelijkenis wordt NUERNBERGA in verband gebracht met de geografische aanduiding Nürnberger’


(R 1331/2011-4, ‘NUERNBERGA’, punt 12)

Indien een BOB/BGA de benaming bevat of oproept van een product dat als generiek wordt beschouwd, strekt de bescherming zich niet uit tot het generieke element (zie artikel 13, lid 1 van Verordening (EU) nr. 1151/2012, in fine, en het arrest van 12/09/2007, T-291/03, ‘Grana Biraghi’, punten 58 en 60). Het is bijvoorbeeld algemeen bekend dat de termen ‘maçã’ (‘appel’ in het Portugees) en ‘jambon’ (‘ham’ in het Frans) in de BGA's ‘Maçã de Alcobaça’ en ‘Jambon d'Ardenne’ generiek zijn en dus geen bescherming behoeven. Dienovereenkomstig wordt louter tegen het feit dat een Gemeenschapsmerk een generieke term bevat die onderdeel uitmaakt van een BOB/BGA, geen bezwaar gemaakt. In het bijzonder moet worden vermeld dat de termen ‘camembert’ en ‘brie’ generiek zijn (zie het besluit van 26/02/2008, C-132/05, punt 36). Andere voorbeelden van generieke termen zijn ‘cheddar’ en ‘gouda’ (zie Verordening (EG) nr. 1107/96, voetnoten inzake de BOB's ‘West Country farmhouse Cheddar’ en ‘Noord-Hollandse Gouda’). Derhalve werd tegen het volgende geval geen bezwaar gemaakt: BOB/BGA

Gemeenschapsmerk

(geen, aangezien ‘camembert’ geen geografische aanduiding maar een generieke term is)


Wanneer op basis van definities van standaardwoordenboeken kan worden vastgesteld dat een element dat onderdeel uitmaakt van een BOB/BGA generiek van aard is, is het oogpunt van de bevolking in het land van herkomst van de BOB/BGA bepalend. Om de conclusie te trekken dat ‘maçã’ en ‘jambon’ generieke termen zijn, is het wat bovenstaande voorbeelden betreft voldoende dat dit het geval is voor Portugese en Franse consumenten. Het doet hierbij niet ter zake of de bevolking uit de andere lidstaten van de Europese Unie de betekenis van de term al dan niet begrijpt/kent. Wanneer in een standaard, welbekend woordenboek echter geen definitie kan worden gevonden, moet op grond van de door het Hof vastgelegde criteria worden onderzocht of de term in kwestie generiek van aard is (zie het arrest van 26/02/2008, C-132/05, en het besluit van 12/09/2007, T-291/03, ‘Grana Biraghi’). Deze criteria nemen onder andere de nationale en communautaire wetgeving, de interpretatie van de term door het publiek en omstandigheden die verband houden met de marketing van het product in kwestie in beschouwing. Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 68 01/08/2014


Ten slotte kan er in bepaalde gevallen sprake zijn van direct/indirect gebruik of van voorstelling van meer dan één BOB/BGA tegelijk. Als een Gemeenschapsmerk een element bevat (dit mag geen generiek element zijn) dat in meer dan één BOB/BGA voorkomt, is de kans is groot dat een dergelijke situatie zich zal voordoen.

BOB/BGA

Gemeenschapsmerk

Toelichting

Amarene Brusche di Modena Aceto Balsamico di Modena Het Gemeenschapsmerk bevat het bestanddeel ‘MODENA’ dat alle BOB's/BGA's oproept die dit bestanddeel bevatten

Aceto balsamico tradizionale di Modena Cotechino Modena Zampone Modena


Prosciutto di Modena

Aangezien de desbetreffende waren onder het Gemeenschapsmerk vallen, moet er bezwaar worden gemaakt tegen alle betrokken BOB's/BGA's. De onderzoeker zal echter aangeven dat het bezwaar niet kan worden ingetrokken, omdat een beperking tot ofwel de waren waarnaar een van de BOB's/BGA's verwijst ofwel de waren waarnaar alle BOB's/BGA's verwijzen, hoe dan ook tot een nieuw bezwaar zal leiden op grond van artikel 7, lid 1, onder k), VGM, omdat een dergelijke beperking onvermijdelijk, en op een verwarrende manier, zou verwijzen naar waren met een geografische herkomst anders dan die van de BOB/BGA in kwestie. Vergelijkbare zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden Wanneer er een vergelijkbaar zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt om dezelfde geografische herkomst aan te duiden, is er sprake van voorstelling van een BOB/BGA: BOB/BGA JAGNIĘCINA PODHALAŃSKA


Toelichting

JAGNIĘCINA Z PODHALA

Bijvoeglijk naamwoord in de BGA → Zelfstandig naamwoord in het Gemeenschapsmerk

MEL ALENTEJANA


WILD SALMON FROM SCOTLAND

Bijvoeglijk naamwoord in de BGA → Zelfstandig naamwoord in het Gemeenschapsmerk

(PL/BGA/0005/00837) MEL DO ALENTEJO (PT/BOB/0017/0252) SCOTTISH WILD SALMON (GB/BGA/0005/00863)

Vertaalde BOB's/BGA's Evenzo is er sprake van voorstelling of nabootsing van een BOB/BGA wanneer het Gemeenschapsmerk (gedeeltelijk) bestaat uit een vertaling van de gehele BOB/BGA of een gedeelte van de BOB/BGA in een van de talen van de EU.


VERSION 1.0

blz. 69 01/08/2014


BOB/BGA


Toelichting

ALSATIAN PASTA

Een Gemeenschapsmerk dat de uitdrukking ‘Alsatian Pasta’ bevat, zal de BGA ‘Pâtes d'Alsace’ oproepen

PÂTES D'ALSACE (FR/BGA/0005/0324)

Merken die uit dergelijke termen bestaan, moeten op grond van zowel artikel 7, lid 1, onder k) als artikel 7, lid 1, onder c), VGM, worden geweigerd, in plaats van uitsluitend op grond van artikel 7, lid 1, onder c).

Uitdrukkingen die gebruikt worden om de geografische herkomst te ontkrachten (zogenaamde ‘de-localizers’) Krachtens artikel 13, lid 1, onder b) van Verordening (EU) nr. 1151/2012 zijn BOB's/BGA's beschermd, ‘zelfs indien de werkelijke oorsprong van het product ... is aangegeven of de beschermde naam (...) vergezeld gaat van uitdrukkingen als “soort”, “type”, “methode”, “op de wijze van”, “imitatie” en dergelijke’. Derhalve pleit het feit dat de in het Gemeenschapsmerk gereproduceerde of opgeroepen BOB/BGA door dergelijke uitdrukkingen wordt vergezeld niet tegen de toepassing van artikel 7, lid 1, onder k), VGM. Met andere woorden: zelfs als het publiek over de eigenlijke herkomst van het product wordt geïnformeerd, zal er bezwaar worden gemaakt krachtens artikel 7, lid 1, onder k). Desalniettemin zal het merk op grond van artikel 7, lid 1, onder g), VGM als misleidend worden beschouwd, omdat de waren (beperkt tot de specifieke BOB/BGA) en de door het merk overgebrachte boodschap (dat de waren geen ‘originele’ BOB/BGA-producten zijn) niet met elkaar in overeenstemming zijn, hetgeen dus onvermijdelijk tot verdere bezwaren zal leiden krachtens het desbetreffende artikel. BOB/BGA

FETA (EL/BOB/0017/0427)


Toelichting

Wanneer een Gemeenschapsmerk een uitdrukking bevat zoals ‘Greek Style Plain GREEK STYLE PLAIN FETA Feta’ of ‘Arabian Feta’, wordt aangenomen dat het merk de BOB ‘Feta’ ARABIAN FETA oproept, zelfs als erdoor wordt overgebracht dat het product in kwestie geen echte BOB-Feta is

Voor onderzoek op grond van artikel 7, lid 1, lid k), VGM doet het niet ter zake waar de aanvrager gevestigd is. In artikel 12, lid 1 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 wordt verklaard dat beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen door elke marktdeelnemer mogen worden gebruikt die een product in de handel brengt dat in overeenstemming is met het desbetreffende productdossier. Voorts, vooropgesteld dat de waren inderdaad in overeenstemming zijn met het productdossier van de BOB/BGA in kwestie (dit wordt gegarandeerd door de lijst van waren op passende wijze te beperken), doet de vestigingsplaats van de aanvrager zoals aangegeven in de aanvraag voor het Gemeenschapsmerk niet ter zake. Zo kan een onderneming die officieel in Litouwen gevestigd is, eigenaar zijn van een fabriek in Spanje waar producten worden geproduceerd die in overeenstemming zijn met het productdossier van de BOB ‘Chorizo de Cantimpalos’.


VERSION 1.0

blz. 70 01/08/2014


Andere misleidende aanduidingen en praktijken Artikel 13, lid 1, onder c) en d) van Verordening (EU) nr. 1151/2012 beschermt BOB's/BGA's tegen een aantal onjuiste en misleidende aanduidingen met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard of de wezenlijke kenmerken van het product. Hoewel dit zeer sterk wordt bepaald door de specifieke aard van elk geval (elk geval moet daarom afzonderlijk worden onderzocht), kan een Gemeenschapsmerk als misleidend worden beschouwd wanneer het bijvoorbeeld figuratieve bestanddelen bevat die doorgaans met het geografische gebied in kwestie in verband worden gebracht (zoals algemeen bekende historische monumenten) of wanneer het de kenmerkende vorm van een product reproduceert. Het bovenstaande moet restrictief worden geïnterpreteerd: het verwijst uitsluitend naar Gemeenschapsmerken die een unieke, algemeen bekende afbeelding bevatten van iets dat doorgaans als het symbool wordt gezien van de specifieke plaats van herkomst van de producten die onder de BOB/BGA vallen. BOB/BGA

MOULES DE BOUCHOT DE LA BAIE DU MONT-SAINTMICHEL (FR/BOB/0005/0547)

QUESO TETILLA (ES/BOB/0017/0088)


Toelichting

Een afbeelding van de abdij van Mont Saint-Michel is een welbekend embleem van de plaats en het eiland Mont SaintMichel in Normandië. Wanneer deze Een Gemeenschapsmerk dat afbeelding wordt gebruikt voor vis-, een afbeelding bevat van de schaal-, en schelpdierproducten die niet abdij van Mont Saint-Michel onder de BOB ‘Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel’ vallen, is artikel 13, lid 1, onder c) en d) van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van toepassing De unieke vorm van het product is Een Gemeenschapsmerk voor omschreven in het productdossier van de een kegelvormige kaassoort BOB ‘Queso Tetilla’

Aangezien bij figuratieve bestanddelen zeer moeilijk vast te stellen is of er sprake is van voorstelling, zeker in minder duidelijke gevallen, zal het Bureau zich voornamelijk baseren op door derde partijen gemaakte bezwaren.

De reputatie van BOB's/BGA's Volgens artikel 13, lid 1, onder a) van Verordening (EU) nr. 1151/2012 zijn geregistreerde benamingen beschermd tegen gebruik dat neerkomt op het uitbuiten van de reputatie van de beschermde benaming. Deze bescherming geldt zelfs voor andere producten (zie, naar analogie, het arrest van 12/06/2007, in de samengevoegde zaken T-53/04 tot en met T-56/04, T-58/04 en T-59/04, ‘Budweiser’, punt 176). De reikwijdte van dergelijke bescherming moet echter worden geïnterpreteerd in samenhang met het in artikel 14 van dezelfde verordening vastgelegde mandaat, op basis waarvan de weigering van merken wordt beperkt tot ‘vergelijkbare producten’. Derhalve is het Bureau van mening dat de bescherming van BOB's/BGA's, in het kader van de absolute weigeringsgronden, beperkt blijft tot identieke of vergelijkbare producten. Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 71 01/08/2014


In het kader van artikel 8, lid 4, VGM kan echter uitbreiding van de reikwijdte van bescherming worden ingeroepen voor BOB's/BGA's met een reputatie (zie de richtsnoeren, deel C, Oppositie, afdeling 4, Rechten op grond van artikel 8, lid 4, VGM). 2.10.2.3 Relevante waren Vergelijkbare producten Op grond van artikel 7, lid 1, onder k), VGM kan alleen bezwaar worden gemaakt tegen specifieke waren waarop de aanvraag van het Gemeenschapsmerk betrekking heeft. Het gaat hierbij om de waren die ofwel gelijk zijn aan ofwel ‘vergelijkbaar’ zijn met de waren die onder de BOB/BGA vallen. De verschillende termen die in de artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 worden gebruikt (respectievelijk ‘vergelijkbare producten’ en ‘producten van hetzelfde type’) worden door het Bureau geïnterpreteerd als synoniemen die naar hetzelfde concept verwijzen. De term vergelijkbare producten moet restrictief worden geïnterpreteerd en hangt niet af van de binnen het merkenrecht uitgevoerde analyse van overeenkomsten tussen waren. Dienovereenkomstig hoeft niet per definitie aan de in het arrest van 29 september 1998, zaak C-39/97, ‘Canon’, vastgelegde criteria te worden voldaan, hoewel sommige van deze criteria zinvol kunnen zijn. Aangezien met een BOB/BGA de geografische herkomst en wezenlijke kenmerken van een product worden aangeduid, zijn criteria zoals de aard of samenstelling van het product bijvoorbeeld meer van belang dan het al dan niet complementaire karakter van waren. Om te bepalen of waren vergelijkbaar zijn, heeft Het Europees Hof van Justitie (zie het arrest van 14/07/2011, in de samengevoegde zaken C-4/10 en C-27/10, ‘BNI Cognac’, punt 54) de volgende criteria opgesteld: 

de waren hebben al dan niet gemeenschappelijke objectieve kenmerken (zoals de ontwikkelingsmethode, uiterlijke kenmerken van het product of gebruik van dezelfde grondstoffen);



de waren worden uit het oogpunt van het relevante publiek al dan niet bij zeer gelijksoortige gelegenheden geconsumeerd;



de waren worden al dan niet via dezelfde netwerken verhandeld en zijn onderworpen aan soortgelijke marketing regels.

Hoewel het niet mogelijk is om in deze richtsnoeren alle mogelijke scenario's op te noemen, volgen nu enkele voorbeelden van vergelijkbare producten. Producten die onder de BOB/BGA vallen


Bepaald vlees en bepaalde vleesbereidingen

Elke vleessoort en alle vleesbereidingen (R 659/2012-5, punt 14-17)

Melk

Kaas en andere melkproducten


VERSION 1.0

blz. 72 01/08/2014


Producten die onder de BOB/BGA vallen


Verse vruchten

Geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten (geleien, jams en compotes zijn geen ‘vergelijkbare producten’, maar het fruit dat onder de BOB/BGA valt, kan vanuit commercieel oogpunt een belangrijk ingrediënt zijn, zie hieronder bij ‘Als ingrediënt gebruikte producten’)

Verse groenten

Geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte groenten (geleien en jams zijn geen ‘vergelijkbare producten’, maar de groente die onder de BOB/BGA valt, kan vanuit commercieel oogpunt een belangrijk ingrediënt zijn, zie hieronder bij ‘Als ingrediënt gebruikte producten’)

Beperkingen van de lijst van waren Krachtens artikel 12, lid 1 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 ‘mogen beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen door elke marktdeelnemer worden gebruikt die een product in de handel brengt dat in overeenstemming is met het desbetreffende productdossier’. Bezwaren op grond van artikel 7, lid 1, onder k), VGM kunnen worden ingetrokken als de betrokken waren zodanig worden beperkt dat ze met het productdossier van de BOB/BGA in kwestie in overeenstemming zijn. De beperking van waren kan een ingewikkelde taak zijn, die grotendeels bestaat uit onderzoek per geval. 

Producten van hetzelfde type als de producten die onder de BOB/BGA vallen, moeten worden beperkt om aan de productdossiers te voldoen. De juiste bewoordingen zijn ‘[naam van het product] dat in overeenstemming is met het productdossier van de [BOB/BGA ‘X’]’. Er mogen geen andere bewoordingen voorgesteld of toegestaan worden. Beperkingen zoals ‘[naam van het product] met de [BOB/BGA ‘X’]’ of ‘[naam van het product] afkomstig uit [plaatsnaam]’ worden niet geaccepteerd. BOB/BGA die in het Gemeenschapsmerk voorkomt WELSH BEEF (UK/BGA/0005/0057)

Acceptabele waren

Rundvlees dat in overeenstemming is met het productdossier van de BGA ‘Welsh Beef’

De ‘DOOR’-gegevensbank bevat de productgroep waarvan de producten onder de BOB/BGA vallen. Het bedoelde product, vermeld in het toepassingsdocument dat als bijlage aan de publicatie in het officiële publicatieblad is toegevoegd, kan eveneens via de gegevensbank worden geraadpleegd. 

De productgroep waarvan de producten onder de BOB/BGA vallen, moet worden beperkt, zodat de producten die volledig in overeenstemming zijn met het productdossier van de BOB/BGA erdoor worden aangeduid.


VERSION 1.0

blz. 73 01/08/2014



Oorspronkelijk productdossier (dat bezwaarlijk is)

Acceptabele waren

Toelichting

Vlees

Rundvlees dat in overeenstemming is met het productdossier van de BGA ‘Welsh Beef’

‘Vlees’ omvat producten (zoals varkensvlees) die niet in overeenstemming kunnen zijn met het productdossier van een BOB/BGA voor ‘rundvlees’

Vruchten

Appels die in overeenstemming zijn met het productdossier van de BOB ‘Pomme du Limousin’

De productgroep ‘vruchten’ omvat producten zoals peren en perziken die niet in overeenstemming kunnen zijn met het productdossier voor een BOB voor appels

WELSH BEEF (UK/BGA/0005/0057)

POMME DU LIMOUSIN (FR/BOB/0005/0442



Vergelijkbare producten beperken zich tot de producten binnen de categorie vergelijkbare producten die onder de BOB/BGA vallen.



Acceptabele waren

POMME DU LIMOUSIN Geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte (FR/BOB/0005/0442 vruchten

Toelichting

De aanduiding ‘geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte Geconserveerde, vruchten’ omvat producten bevroren, gedroogde die van andere vruchten en gekookte appels gemaakt zijn en derhalve die in niet in overeenstemming overeenstemming kunnen zijn met het zijn met het productdossier van een productdossier van BOB voor appels. Er dient de BOB ‘Pomme du daarnaast te worden Limousin’ opgemerkt dat een beperking tot ‘appels’ niet de oplossing is.

Er kunnen zich gevallen voordoen waarin een beperking niet tot intrekking van een bezwaar kan leiden, zoals wanneer de aangevraagde waren wel degelijk ‘vergelijkbaar’ zijn, maar niet in overeenstemming zijn met het product dat onder de BOB valt (bijvoorbeeld wanneer de BOB naar ‘kaas’ verwijst en de aangevraagde waren onder ‘melk’ vallen). 

Producten die als ingrediënt kunnen worden gebruikt: indien de waren die onder de BOB/BGA vallen vanuit commercieel oogpunt als een belangrijk ingrediënt kunnen worden gebruikt (in de zin dat de keuze van het belangrijkste product erdoor bepaald wordt) voor een van de in de aanvraag van het Gemeenschapsmerk bedoelde waren, zal om een beperking worden verzocht. Met betrekking tot BOB's/BGA's die voor bepaalde producten geregistreerd zijn, geldt het toepassingsgebied van bescherming van artikel 13, lid 1, onder a) en b) van Verordening (EU) nr. 1151/2012 immers uitdrukkelijk ‘ook wanneer deze producten als ingrediënt worden gebruikt’.


VERSION 1.0

blz. 74 01/08/2014




Acceptabele waren

Toelichting

Jams en compotes

Appeljams en -compotes die in overeenstemming zijn met het productdossier van de BOB ‘Pomme du Limousin’

De vrucht is het belangrijkste ingrediënt van de jams en compotes.

Pizza

Pizza's met ham die in overeenstemming is met het productdossier van de BOB ‘Prosciutto di Parma’

Deze topping is het belangrijkste ingrediënt van een pizza en tegelijk het ingrediënt dat de keuze van de consument bepaalt

POMME DU LIMOUSIN (FR/BOB/0005/0442)

PROSCIUTTO DI PARMA (IT/BOB/0117/0067)

Een beperking is onnodig indien de waren die onder de BOB/BGA vallen als secundair, vanuit commercieel oogpunt niet ter zake doende ingrediënt van de aangevraagde waren worden gebruikt. BOB/BGA die in het Gemeenschapsmerk voorkomt

ACEITE DE LA ALCARRIA

Oorspronkelijk productdossier

Acceptabele waren

Toelichting

Gebak

Louter vanwege het feit dat er olie bij de bereiding wordt gebruikt is beperking van de waren onnodig. ‘Olie’ is een ingrediënt van ondergeschikt belang, dat vanuit commercieel oogpunt niet ter zake doet

Gebak

(ES/BOB/0005/0562)

2.10.3 BOB's/BGA's die niet onder de bescherming van Verordening (EU) nr. 1151/2012 vallen 2.10.3.1 BOB's/BGA's die onder de nationale bescherming van een EU-lidstaat vallen Het Hof van Justitie heeft verklaard (zie het arrest van 08/09/2009, zaak C-478/07, ‘Bud’) dat de communautaire beschermingsregeling zoals [destijds] ingevoerd bij Verordening (EG) nr. 510/2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen een ‘uitputtende werking’ heeft. Artikel 9 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 bepaalt het volgende: ‘een lidstaat mag uitsluitend op voorlopige basis, op nationaal niveau een naam overeenkomstig deze verordening beschermen, met ingang van de datum waarop de aanvraag bij de Commissie is ingediend. Deze nationale bescherming loopt af op de datum waarop een besluit inzake registratie krachtens deze verordening wordt genomen of de aanvraag wordt ingetrokken.’ Deze door de lidstaten getroffen maatregelen ‘hebben uitsluitend op nationaal niveau werking en hebben geen gevolgen voor het intracommunautaire noch het internationale handelsverkeer’. Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 75 01/08/2014


Deze bepaling komt overeen met overweging 24 van dezelfde verordening, die het volgende verklaart: ‘om in aanmerking te komen voor bescherming op het grondgebied van de lidstaten, behoeven oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen alleen op het niveau van de Unie te worden geregistreerd. De lidstaten moeten in staat zijn met ingang van de datum van de aanvraag tot registratie op het niveau van de Unie, op nationaal niveau overgangsbescherming te verlenen zonder dat zulks gevolgen heeft voor de intracommunautaire of internationale handel.’ Bovendien moet tevens worden verwezen naar Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen. In artikel 17, lid 1 van deze verordening (die werd ingetrokken en opgevolgd door Verordening (EU) nr. 510/2006) werd bepaald dat lidstaten de Commissie moesten meedelen ‘welke van hun wettelijke beschermde benamingen (...) zij krachtens deze verordening willen laten registreren’. In artikel 17, lid 3, werd hieraan toegevoegd dat de lidstaten ‘de nationale bescherming van de overeenkomstig lid 1 meegedeelde benamingen konden handhaven totdat een besluit over de registratie is genomen’ (zie in dit verband het arrest van 04/03/1999, C-87/97, ‘Cambozola’, punt 18). Als gevolg hiervan werd de aanvankelijke bescherming van geografische aanduidingen voor landbouwproducten en levensmiddelen op nationaal niveau beëindigd zodra de registratie van de geografische aanduidingen in kwestie op het niveau van de Unie een feit was. Geografische aanduidingen voor dit soort producten die in het verleden bescherming genoten op nationaal niveau, vallen niet binnen de reikwijdte van artikel 7, lid 1, onder k, VGM. Dienovereenkomstig vormen zij als zodanig, en louter om die reden, geen absolute weigeringsgrond overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder k), VGM, tenzij ze ook op EU-niveau geregistreerd zijn. Indien een derde partij bijvoorbeeld beweert dat een Gemeenschapsmerk (gedeeltelijk) uit een geografische aanduiding voor landbouwproducten of levensmiddelen bestaat die in het verleden op nationaal niveau geregistreerd was in een EU-lidstaat, zal de onderzoeker daarom nagaan of de desbetreffende geografische aanduiding ook op EU-niveau als BOB/BGA geregistreerd is. Indien dit niet het geval is, worden de opmerkingen van derden niet geacht ernstige twijfels op te roepen in verband met artikel 7, lid 1, onder k), VGM. 2.10.3.2 BOB's/BGA's uit derde landen De volgende gevallen betreffen BOB's/BGA's uit derde landen die niet tegelijkertijd op EU-niveau geregistreerd zijn. De geografische aanduiding is uitsluitend in het land van herkomst beschermd op grond van nationale wetgeving. Artikel 7, lid 1, onder k), VGM is niet van toepassing, omdat de geografische aanduiding uit een derde land niet erkend en beschermd is, expressis verbis, op grond van de EU-wetgeving. In dit verband dient te worden opgemerkt dat de bepalingen van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIP’s) niet van dien aard zijn dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop deze zich krachtens het gemeenschapsrecht voor de rechter rechtstreeks kunnen Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 76 01/08/2014


beroepen (zie het arrest van 14/12/2000, in de gevoegde zaken C-300/98 en C-392/98, punt 44). Wanneer het Gemeenschapsmerk echter (gedeeltelijk) uit een dergelijke geografische aanduiding bestaat, moet tevens worden beoordeeld of het Gemeenschapsmerk, krachtens artikel 7, lid 1, onder c) en g), VGM, en in overeenstemming met de algemene regels die in deze richtsnoeren zijn vervat, al dan niet als beschrijvend en/of misleidend moet worden aangemerkt. Wanneer een derde partij bijvoorbeeld opmerkt dat een Gemeenschapsmerk uit de term ‘Tea Murakami’ bestaat (verzonnen voorbeeld), dat overeenkomstig de nationale wetgeving van land X een BGA is, is artikel 7, lid 1, onder k), VGM om bovenstaande redenen niet van toepassing, maar moet worden onderzocht of het Gemeenschapsmerk door het relevante publiek van EU-consumenten al dan niet als een beschrijvend en/of misleidend teken wordt geïnterpreteerd.

De geografische aanduiding valt onder de bescherming van een overeenkomst waarbij de Europese Unie een van de verdragsluitende partijen is. De EU heeft met derde landen een aantal handelsovereenkomsten gesloten op grond waarvan geografische aanduidingen worden beschermd. Deze instrumenten bestaan doorgaans uit een lijst van de geografische aanduidingen, alsmede uit bepalingen over de inbreuk van merken op deze aanduidingen. De inhoud en mate van nauwkeurigheid kan echter per overeenkomst verschillen. Geografische aanduidingen uit derde landen genieten bescherming op EU-niveau vanaf het moment dat de desbetreffende overeenkomst in werking is getreden. In dit verband moet volgens vaste rechtspraak een bepaling van een door de EU met derde landen gesloten overeenkomst worden geacht rechtstreeks toepasselijk te zijn wanneer, gelet op de bewoordingen, het doel en de aard van de overeenkomst, kan worden geconcludeerd dat de bepaling een duidelijke, nauwkeurige en onvoorwaardelijke verplichting behelst, voor de uitvoering en werking waarvan geen verdere handeling vereist is (zie het arrest van 14/12/2000, in de gevoegde zaken C-300/98 en C-392/98, punt 42). De inhoudelijke bepalingen van de overeenkomst in kwestie definiëren de reikwijdte van de bescherming die door derde landen aan dergelijke BGA's wordt geboden. Terwijl in de eerste overeenkomsten (in het bijzonder op het gebied van wijnen en gedistilleerde dranken) gewoonlijk alleen algemene bepalingen waren opgenomen, haalt de ‘nieuwste generatie’ vrijhandelsovereenkomsten het verband tussen merken en BGA's aan in gelijke bewoordingen als in de artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 (zie bijvoorbeeld de artikelen 210 en 211 van de ‘Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds’, PB L 354 van 21 december 2012). In het kader hiervan worden alle Gemeenschapsmerken aan een onderzoek per geval onderworpen, waarvoor geldt dat ze (gedeeltelijk) uit een BOB/BGA uit een derde land bestaan die onder de bescherming valt van een overeenkomst waarbij de EU een van de verdragsluitende partijen is (en die niet tegelijkertijd op grond van Verordening (EU) nr. 1151/2012 geregistreerd is). Gelet op bovengenoemde jurisprudentie, wordt dit onderzoek uitgevoerd op grond van de inhoudelijke bepalingen van de desbetreffende overeenkomst inzake de weigering van conflicterende merken. Louter het feit dat een BOB/BGA uit een derde land de bescherming van deze instrumenten geniet betekent niet dat een Gemeenschapsmerk dat (gedeeltelijk) uit een BOB/BGA bestaat per Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 77 01/08/2014


definitie geweigerd moet worden: dit hangt af van de inhoud en de reikwijdte van de desbetreffende bepalingen van de overeenkomst.

De geografische aanduiding valt onder de bescherming van een uitsluitend door lidstaten gesloten internationale overeenkomst Bescherming van geografische aanduidingen voor landbouwproducten en levensmiddelen op grond van overeenkomsten tussen twee lidstaten is uitgesloten onder huidige EU-regelgeving inzake BOB’s/BGA’s (zie het arrest van 08/09/2009, C-478/07, ‘Bud’). Dergelijke overeenkomsten zijn overbodig en hebben geen rechtsgevolg. Wat betreft internationale overeenkomsten die uitsluitend tussen lidstaten en derde landen zijn gesloten (in het bijzonder de Overeenkomst van Lissabon betreffende de bescherming en de internationale registratie van benamingen van oorsprong), met als enige doel onderzoek naar absolute weigeringsgronden, behoort de EU niet tot de verdragsluitende partijen bij dergelijke overeenkomsten, en leggen dergelijke overeenkomsten de EU geen verplichtingen op (zie, naar analogie, het arrest van 14/10/1980, 812/79, punt 9).

2.11

Collectieve Gemeenschapsmerken

2.11.1 De aard van collectieve Gemeenschapsmerken Een collectief Gemeenschapsmerk is een bepaald type Gemeenschapsmerk dat, in overeenstemming met artikel 66, lid 1, VGM, wordt omschreven als ‘een Gemeenschapsmerk dat bij de aanvraag als zodanig wordt aangewezen en op grond waarvan de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouder is, onderscheiden kunnen worden van die van andere ondernemingen’. Met een collectief Gemeenschapsmerk wordt beoogd de waren en diensten van de leden van de vereniging die merkhouder is te onderscheiden van de waren en diensten van andere ondernemingen. Derhalve duidt het collectieve Gemeenschapsmerk de commerciële herkomst van bepaalde waren en diensten aan door de consument te informeren dat de producent van de waren of de diensten lid is van een bepaalde vereniging die het recht heeft om het merk te gebruiken. Een collectief Gemeenschapsmerk wordt gewoonlijk door ondernemingen gebruikt, naast hun eigen individuele merken. Met een collectief Gemeenschapsmerk kunnen ondernemingen aanduiden dat ze lid zijn van een bepaalde vereniging. De vereniging van Spaanse schoenfabrikanten kan bijvoorbeeld het collectieve Gemeenschapsmerk ‘Asociación Española de Fabricantes de Calzado’ aanvragen, dat door alle leden van de vereniging zal worden gebruikt. Een lid van de vereniging kan het collectieve Gemeenschapsmerk naast het eigen individuele merk, bijvoorbeeld ‘Calzados Luis’, gebruiken. Collectieve Gemeenschapsmerken certificeren niet per definitie de kwaliteit van waren, hoewel dit soms wel het geval kan zijn. Zo bevat het reglement inzake het gebruik van een collectief Gemeenschapsmerk doorgaans voorschriften om de kwaliteit van de waren en diensten van de vereniging te certificeren en dit is aanvaardbaar (zie het besluit van 10/05/2012, R 1007/2011-2, punt 13).


VERSION 1.0

blz. 78 01/08/2014


Het is aan de aanvrager om te bepalen of het merk aan de voorwaarden van een collectief of een individueel merk voldoet. Dit betekent dat hetzelfde teken in principe ofwel als een individueel Gemeenschapsmerk kan worden aangevraagd ofwel, vooropgesteld dat aan de in dit hoofdstuk beschreven voorwaarden is voldaan, als een collectief Gemeenschapsmerk. Het onderscheid tussen individuele en collectieve merken hangt niet af van de tekens op zich maar van andere kenmerken, zoals de merkhouder of de gebruiksvoorwaarden van het merk. Een vereniging kan bijvoorbeeld een aanvraag indienen voor het woordmerk ‘Tamaki’ als een individueel merk of als een collectief merk, afhankelijk van hoe het merk zal worden gebruikt (uitsluitend door de vereniging zelf of ook door de leden). Indien het als een collectief Gemeenschapsmerk wordt aangevraagd, moet aan bepaalde bijkomende formaliteiten worden voldaan, zoals het voorleggen van de gebruiksvoorwaarden enz. Na indiening zijn wijzigingen van het merk (van collectief naar individueel of vice versa) slechts onder bepaalde omstandigheden toegestaan (zie de richtsnoeren, deel B, Onderzoek, afdeling 2, Formaliteiten, paragraaf 8.2.5). De voor Gemeenschapsmerken geldende bepalingen zijn ook van toepassing op collectieve Gemeenschapsmerken, tenzij de artikelen 67-74 VGM anders bepalen. Collectieve Gemeenschapsmerken zijn dus enerzijds onderworpen aan het algemene, voor Gemeenschapsmerken geldende regime, en anderzijds aan bepaalde uitzonderingen en bijzonderheden. Ten eerste blijkt hieruit dat een collectief Gemeenschapsmerk grotendeels aan dezelfde onderzoeksprocedure wordt onderworpen als individuele merken. In grote lijnen wordt de classificatie van waren en diensten, evenals het onderzoek naar formaliteiten en absolute weigeringsgronden, uitgevoerd volgens de procedure die ook voor individuele merken wordt toegepast. Zo controleren de onderzoekers zowel de lijst van waren en diensten als de taalvereisten op dezelfde manier als bij individuele merken. Evenzo wordt onderzocht of een van de absolute weigeringsgronden van artikel 7 VGM op het collectieve Gemeenschapsmerk van toepassing is. Ten tweede worden bij het onderzoek naar een collectief Gemeenschapsmerk de uitzonderingen en bijzonderheden van een dergelijk merk in beschouwing genomen. Deze uitzonderingen en bijzonderheden hebben met zowel formele als inhoudelijke bepalingen van doen. Een van de specifieke kenmerken van een collectief Gemeenschapsmerk, wat formaliteiten betreft, is dat een reglement inzake gebruiksbeheer vereist is (zie voor verdere informatie over formaliteitenonderzoek bij collectieve Gemeenschapsmerken, waaronder de gebruiksregels van het merk, de richtsnoeren, deel B, Onderzoek, afdeling 2, Formaliteiten, paragraaf 8.2, Collectieve merken). De inhoudelijke uitzonderingen en bijzonderheden die op collectieve Gemeenschapsmerken van toepassing zijn, worden hieronder beschreven.

2.11.2 Houders van collectieve Gemeenschapsmerken Het houden van collectieve Gemeenschapsmerken is voorbehouden aan (i) verenigingen van fabrikanten, producenten, dienstverleners of handelaren die, overeenkomstig het voor hen geldende recht, bevoegd zijn om in eigen naam rechten en verplichtingen te houden, overeenkomsten aan te gaan of andere Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 79 01/08/2014


rechtshandelingen te verrichten en in rechte op te treden, (ii) en aan publiekrechtelijke rechtspersonen. Merkhouders van het eerste type zijn doorgaans particuliere ondernemingen met een gemeenschappelijk oogpunt of belang. Zij moeten beschikken over een eigen rechtspersoonlijkheid en over de bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten. Particuliere ondernemingen zoals sociedades anónimas, Gesellschaften mit beschränkter Haftung enz., meerdere aanvragers met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid of tijdelijke verenigingen van ondernemingen kunnen geen houder zijn van een collectief Gemeenschapsmerk. Zoals vastgelegd in de richtsnoeren, deel B, Onderzoek, afdeling 2, Formaliteiten, paragraaf 8.2.1 ‘wordt met collectief niet bedoeld dat het merk aan meerdere personen (co-aanvragers/cohouders) toebehoort of dat het merk meer dan één land aanduidt’. Met betrekking tot houders van het tweede type dient het begrip ‘publiekrechtelijke rechtspersonen’ ruim te worden geïnterpreteerd. Enerzijds omvat dit begrip verenigingen, vennootschappen en andere rechtspersonen, zoals ‘Consejos Reguladores’ of ‘Colegios Profesionales’ op grond van de Spaanse wetgeving. Anderzijds omvat het begrip andere publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals de Europese Unie, staten of gemeenten. Hoewel dergelijke publiekrechtelijke rechtspersonen niet per definitie de structuur van een vereniging of vennootschap hebben, kunnen ze niettemin houder zijn van een collectief Gemeenschapsmerk. In dit geval is het vereiste inzake de voorwaarden voor lidmaatschap krachtens artikel 67, lid 2, VGM niet van toepassing (zie het besluit van 22/11/2011, R 828/2011-1, punt 18, en het besluit van 10/05/2012, R 1007/2011-2, punten 17 en 18). Dit houdt in dat er geen lidmaatschapsvoorwaarden in het reglement hoeven worden opgenomen wanneer de aanvrager van een collectief Gemeenschapsmerk een publiekrechtelijke rechtspersoon is die niet per definitie de structuur heeft van een vennootschap of vereniging, zoals de Europese Unie, een staat of een gemeente.

2.11.3 Bijzonderheden wat de absolute weigeringsgronden betreft De in artikel 7, lid 1, VGM opgenoemde absolute weigeringsgronden gelden ook voor collectieve Gemeenschapsmerken. Dit houdt in dat deze merken eerst op grond van de desbetreffende bepalingen worden onderzocht, zodat bijvoorbeeld kan worden vastgesteld of ze al dan niet onderscheidend vermogen hebben, misleidend zijn of een gebruikelijk teken zijn geworden. Een merk wordt bijvoorbeeld geweigerd indien op grond van artikel 7, lid 1, VGM wordt vastgesteld dat het geen onderscheidend vermogen heeft (zie het besluit van 18/07/2008, R 229/2006-4, punt 7). Er dienen bij het onderzoeken van de absolute weigeringsgronden voor collectieve Gemeenschapsmerken echter een aantal uitzonderingen en bijzonderheden in beschouwing te worden genomen. Naast de absolute weigeringsgronden voor de aanvraag van Gemeenschapsmerken vervat in artikel 7, lid 1, VGM worden door de onderzoekers de volgende specifieke gronden onderzocht:   

beschrijvende tekens; misleidende aard; gebruiksreglementen die strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden.

Deze specifieke weigeringsgronden kunnen tevens het onderwerp zijn van opmerkingen ingediend door derden.


VERSION 1.0

blz. 80 01/08/2014


2.11.3.1 Beschrijvende tekens Collectieve Gemeenschapsmerken kunnen uit tekens of aanduidingen bestaan die, in de handel, dienen om te verwijzen naar de geografische herkomst van waren of diensten (zie het arrest van 15/10/2003, T-295/01, punt 32, en het besluit van 25/10/2005, T-379/03, punt 35). Dientengevolge kan een teken dat uitsluitend de geografische herkomst van de waren of diensten beschrijft (en dat moet worden geweigerd indien het als individueel Gemeenschapsmerk is aangevraagd) worden goedgekeurd indien (i) het op geldige wijze als een collectief Gemeenschapsmerk is aangevraagd en (ii) het in overeenstemming is met de in artikel 67, lid 2, VGM bepaalde voorwaarden (zie het besluit van 05/10/2006, R 280/2006-1, punten 16 en 17). Krachtens deze bepaling moet het gebruiksreglement van een beschrijvend collectief Gemeenschapsmerk het lidmaatschap van de vereniging die houder is van het merk openstellen voor eenieder wiens waren of diensten uit het betrokken geografische gebied afkomstig zijn. Zo dient bijvoorbeeld een aanvraag voor het woordmerk ‘Alicante’ als aanduiding voor toeristische diensten, aangezien het de geografische herkomst van de diensten beschrijft, te worden geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, onder c), VGM indien het als individueel Gemeenschapsmerk is aangevraagd. Bij wijze van uitzondering zal het woordmerk echter op grond van artikel 7, lid 1, onder c), VGM worden goedgekeurd indien het op geldige wijze als een collectief Gemeenschapsmerk is aangevraagd (dat wil zeggen dat het door een vereniging of een publiekrechtelijke rechtspersoon is aangevraagd en aan de overige voorwaarden voor collectieve Gemeenschapsmerken voldoet) en de in artikel 67, lid 2, VGM bepaalde voorwaarden in het reglement van het merk zijn vervat. Deze uitzondering geldt uitsluitend voor tekens die de geografische herkomst van de waren en diensten beschrijven. Indien een collectief Gemeenschapsmerk andere kenmerken van de waren of diensten beschrijft, is deze uitzondering niet van toepassing en zal de aanvraag op grond van artikel 7, lid 1, onder c), VGM worden geweigerd. Indien het woordmerk ‘Do-it-yourself’ bijvoorbeeld als een collectief Gemeenschapsmerk voor gereedschappen (klasse 7) is aangevraagd, zal het worden beschouwd als beschrijvend omtrent het beoogde doel van de waren. Aangezien het teken beschrijvend is over bepaalde kenmerken van de waren anders dan de geografische herkomst, zal de aanvraag op grond van artikel 7, lid 1, onder c), VGM worden geweigerd, ongeacht het feit dat het als collectief Gemeenschapsmerk is aangevraagd (zie het besluit van 08/07/2010, R 934/2010-1, punt 35).

2.11.3.2 Misleidende aard De onderzoeker moet de aanvraag afwijzen wanneer het publiek kan worden misleid inzake de aard of betekenis van het merk, vooral wanneer dit de indruk kan wekken iets anders te zijn dan een collectief merk. Een collectief merk dat uitsluitend door leden van de vereniging die houder is van het merk mag worden gebruikt, zou het publiek kunnen misleiden aangezien het de indruk


VERSION 1.0

blz. 81 01/08/2014


wekt dat eenieder die aan bepaalde objectieve voorwaarden voldoet het merk mag gebruiken.

2.11.3.3 Reglementen die strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden De aanvraag voor een collectief Gemeenschapsmerk moet worden afgewezen indien het gebruiksreglement van het merk strijdig is met de openbare orde of de goede zeden. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen deze weigeringsgrond en de in artikel 7, lid 1, onder f), VGM vervatte weigeringsgrond, op basis waarvan de inschrijving van merken die op zichzelf strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden verboden is. De in artikel 68, lid 1, VGM bepaalde weigering verwijst naar gevallen waarin, ongeacht het merk, het gebruiksreglement een bepaling bevat die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden. Het kan hierbij bijvoorbeeld regels betreffen die onderscheid maken op grond van geslacht, geloof of ras. Indien het reglement bijvoorbeeld een clausule bevat die vrouwen verbiedt het merk te gebruiken, zal de aanvraag voor het collectieve Gemeenschapsmerk worden afgewezen, zelfs als artikel 7, lid 1, onder f), VGM niet op het merk van toepassing is. Het bezwaar van de onderzoeker wordt ingetrokken wanneer het reglement wordt gewijzigd en de strijdige bepaling wordt geschrapt. Met betrekking tot het bovenstaande voorbeeld zal het collectieve Gemeenschapsmerk worden goedgekeurd wanneer de zin die vrouwen verbiedt het merk te gebruiken wordt geschrapt uit het reglement.

2.12

Verworven onderscheidend vermogen

2.12.1 Introductie In overeenstemming met artikel 7, lid 3, VGM mag een merk waarvan de aanvraag op grond van artikel 7, lid 1, onder b), c) of d), VGM zou worden afgewezen, toch worden ingeschreven ‘indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.’ Artikel 7, lid 3, VGM vormt een uitzondering op de in artikel 7, lid 1, onder b), c) en d), VGM vastgelegde regels, op grond waarvan de inschrijving moet worden afgewezen als een merk elk onderscheidend vermogen mist, beschrijvend is of uitsluitend uit tekens of aanduidingen bestaat die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden. Wanneer gesproken wordt van ‘als gevolg van gebruik verworven onderscheidend vermogen’, betekent dit dat het relevante publiek, hoewel het teken aanvankelijk elk onderscheidend vermogen miste, dankzij het gebruik ervan op de markt heeft ingezien dat de waren of diensten waarvoor inschrijving was aangevraagd op basis van het teken wel degelijk kunnen worden geïdentificeerd als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming. Dientengevolge is het merk dus gaandeweg geworden tot een teken op basis waarvan de waren en diensten van die van andere ondernemingen kunnen worden onderscheiden. In dit verband kan een teken waarvan de inschrijving Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 82 01/08/2014


aanvankelijk op grond van artikel 7, lid 1, onder b), c) en d), VGM werd afgewezen dus nieuwe betekenis krijgen, zodat de absolute weigeringsgronden voor de inschrijving als merk, nu het merk niet langer puur beschrijvend is of elk onderscheidend vermogen mist, niet langer gelden.

2.12.2 Verzoek Alleen wanneer de aanvrager van het Gemeenschapsmerk daartoe verzoekt, zal het Bureau onderzoek doen naar het verworven onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk. Een dergelijk verzoek mag op elk moment tijdens de onderzoeksprocedures worden ingediend.

2.12.3 Het tijdstip waarop het bewijs betrekking moet hebben Er moet kunnen worden aangetoond dat het onderscheidend vermogen als gevolg van gebruik vóór de indieningsdatum van het Gemeenschapsmerk is verkregen. Bij een internationale inschrijving wordt de datum van inschrijving door het Internationale Bureau aangehouden. Wanneer er beroep op het recht van voorrang is gedaan, wordt de voorrangsdatum aangehouden. In het navolgende zal naar elk van deze data worden verwezen als de ‘indieningsdatum’.

2.12.3.1 Onderzoeksprocedures Aangezien een merk met ingang van de indieningsdatum bescherming geniet en de indieningsdatum van de aanvraag voor inschrijving de voorrang van het ene merk op het andere bepaalt, moet een merk op die datum kunnen worden ingeschreven. De aanvrager dient bijgevolg aan te tonen dat het onderscheidend vermogen als gevolg van gebruik vóór de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag is verkregen (zie het arrest van 11/06/2006, C-0542/07P, ‘Pure Digital’, punten 49 en 51, alsmede het arrest van 07/09/2006, C-0108/05, ‘Europolis’, punt 22). Bewijs van gebruik van het merk na deze datum hoeft niet per definitie buiten beschouwing te worden gelaten, omdat het mogelijk aanwijzingen kan bevatten over de situatie van vóór de indieningsdatum (zie het arrest van 28/10/2009, T-137/08, ‘Green/Yellow’, punt 49).

2.12.3.2 Doorhalingsprocedures Bij doorhalingsprocedures geldt dat een merk, wanneer het is ingeschreven in strijd met artikel 7, lid 1, onder b), c) en d), VGM, echter niet langer nietig kan worden verklaard wanneer het door het gebruik dat er na de inschrijving van gemaakt is, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is (artikel 52, lid 2, VGM). Het precieze doel van deze norm is de inschrijving van die merken te handhaven die door het gebruik dat ervan is gemaakt, intussen – dit wil zeggen na de inschrijving ervan – onderscheidend vermogen hebben gekregen voor de waren of diensten waarvoor zij werden ingeschreven, ondanks het feit dat de inschrijving destijds in strijd was met artikel 7, VGM (zie het arrest van 14/12/2011, T-237/10, ‘Louis Vuitton’, punt 86, en het arrest van 15/10/2008, T-405/05, ‘Manpower’, punt 127).


VERSION 1.0

blz. 83 01/08/2014


2.12.4 Consument Het onderscheidend vermogen van een teken, waaronder onderscheidend vermogen verkregen door gebruik, moet worden beoordeeld met betrekking tot de vermoedelijke perceptie van de gemiddelde consument van het desbetreffende soort waren of diensten. De gemiddelde consument wordt geacht zowel redelijk goed geïnformeerd als redelijk oplettend en omzichtig te zijn. Het relevante publiek wordt vastgesteld op basis van het onderzoek van de personen waarvoor de betrokken waren of diensten zijn bestemd, aangezien het merk ten opzichte van die personen zijn wezenlijke functie moet vervullen. Aldus moet een dergelijke vaststelling worden verricht tegen de achtergrond van de wezenlijke functie van een merk, namelijk om de identiteit van de oorsprong van de door het merk aangeduide waar of dienst te waarborgen t.o.v. de consument of eindverbruiker, door ze in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te kunnen onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben (zie het arrest van 29/09/2010, T-378/07, ‘RED/BLACK/GREY’, punten 33 en 38). Onder relevante consumenten vallen daarom niet alleen personen die de waren en diensten daadwerkelijk hebben aangeschaft, maar ook potentiële geïnteresseerden, in de strikte betekenis van potentiële kopers (zie het arrest van 29/09/2010, T-378/07, ‘RED/BLACK/GREY’, punt 41 e.v.). Het publiek van potentiële kopers wordt bepaald door het precieze product of de precieze dienst waarvoor inschrijving is aangevraagd. Indien de aangevraagde waren of diensten een brede categorie vormen (zoals tassen of horloges), doet het niet ter zake of de producten die daadwerkelijk worden aangeboden uitermate dure luxeartikelen zijn; onder het publiek vallen alle toekomstige kopers voor de in de aanvraag van het Gemeenschapsmerk geclaimde waren, waaronder niet-luxueuze en goedkopere artikelen indien de aanvraag de brede categorie betreft.

2.12.5 Waren en diensten Aangezien een van de belangrijkste functies van een merk erin bestaat om de herkomst van waren en diensten te waarborgen, moet verworven onderscheidend vermogen worden beoordeeld met betrekking tot de waren en diensten in kwestie. Dientengevolge moet de aanvrager een verband aantonen tussen het teken en de waren en diensten waarvoor het teken is aangevraagd, en hierbij bewijzen dat de relevante categorie consumenten, of althans een aanzienlijk deel ervan, de waren op basis van het merk kan identificeren als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming (zie het arrest van 04/05/1999, C-108/97 en C-109/97, ‘Chiemsee’, punt 52, en het arrest van 19/05/2009, T-0211/06, ‘Cybercrédit et al.’, punt 51).

2.12.6 Territoriale aspecten Krachtens artikel 1 VGM vormt een Gemeenschapsmerk een eenheid en heeft het in de gehele Europese Unie dezelfde rechtsgevolgen. In artikel 7, lid 2, VGM wordt bepaald dat een merk moet worden geweigerd indien een absolute weigeringsgrond slechts in een deel van de Unie bestaat. Als een logisch gevolg hiervan moet het merk onderscheidend vermogen verwerven op het volledige grondgebied van de Unie waar het dit aanvankelijk niet had (zie het Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 84 01/08/2014


arrest van 22/06/2006, C-0025/05P, ‘Sweet wrapper’, punten 83 en 86, en het arrest van 29/09/2010, T-0378/07, ‘RED/BLACK/GREY (Oppervlak van een tractor)’, punt 30). Dit is omdat het eenheidskarakter van het Gemeenschapsmerk vereist dat een teken, op zich of verworven als gevolg van gebruik, onderscheidend vermogen heeft in de gehele Europese Unie (zie het arrest van 17/05/2011, T-7/10, ‘υγεία’, punt 40). Het zou tegenstrijdig zijn om te accepteren dat lidstaten, overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder b), van Richtlijn nr. 2008/95/EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zowel het recht hebben om de inschrijving als nationaal merk te weigeren, van een teken dat op hun grondgebied geen enkel onderscheidend vermogen heeft, als dat zij het bestaan van een Gemeenschapsmerk voor het datzelfde teken moeten respecteren, louter op grond van het feit dat het desbetreffende teken op het grondgebied van een andere lidstaat onderscheidend vermogen heeft verkregen (zie het arrest van 14/12/2011, T-237/10, ‘Louis Vuitton’, punt 100). 2.12.6.1 Bijzondere bepalingen met betrekking tot de toetreding van nieuwe lidstaten Krachtens de bepalingen van de Toetredingsverdragen van de Europese Unie mag een Gemeenschapsmerk dat vóór de datum van toetreding van een bepaalde lidstaat is aangevraagd, uitsluitend worden geweigerd om redenen die vóór de datum van toetreding reeds bestonden. Voorts hoeft tijdens de onderzoeksprocedures van het Bureau alleen te worden aangetoond dat het Gemeenschapsmerk ten tijde van de aanvraag onderscheidend vermogen had in die lidstaten die op dat moment onderdeel uitmaakten van de EU. Het doet niet ter zake of het destijds onderscheidend vermogen had in lidstaten die pas nadien zijn toegetreden.

2.12.6.2 Driedimensionale merken, kleuren en beeldmerken Indien het bezwaar in de gehele Europese Unie bestaat, zoals doorgaans het geval is bij 3D-merken, kleuren en beeldmerken die uitsluitend uit een afbeelding van de waren in kwestie bestaan, dient te worden aangetoond dat het Gemeenschapsmerk in de gehele Unie verworven onderscheiden vermogen heeft. Zie paragraaf 2.12.8.7 hieronder voor de mogelijkheid om bewijs te extrapoleren.

2.12.6.3 Taalgebied Wanneer de aanvraag voor een Gemeenschapsmerk op grond van de betekenis van het merk in een bepaalde taal wordt afgewezen, dient te worden aangetoond dat er ten minste in de lidstaten waar de desbetreffende taal een officiële taal is, sprake is van verworven onderscheidend vermogen als gevolg van gebruik. Voorzichtigheid is met name geboden wanneer een taal in meer dan één EU-lidstaat een officiële taal is. In dergelijke gevallen, waarin de absolute weigeringsgrond op de betekenis van een formulering in een bepaalde taal wordt gebaseerd, dient voor elk van de lidstaten waar de taal een officiële taal is (alsmede voor andere lidstaten of markten waar deze wordt begrepen) te worden aangetoond dat er sprake is van verworven onderscheidend vermogen als gevolg van gebruik.


VERSION 1.0

blz. 85 01/08/2014


(a)

Voorbeelden van talen die in meer dan één EU-lidstaat een officiële taal zijn: 

Duits Duits is een officiële taal in Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en België. Elke bewering dat het aangevraagde teken als gevolg van gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen en de absolute weigeringsgrond op basis van de betekenis van de Duitse bewoordingen dientengevolge kan worden ingetrokken, dient per definitie in al deze landen te worden geverifieerd.



Grieks Grieks is niet alleen in Griekenland, maar ook op Cyprus een officiële taal. Elke bewering dat het aangevraagde teken als gevolg van gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen en de absolute weigeringsgrond op basis van de betekenis van de Griekse bewoordingen dientengevolge kan worden ingetrokken, dient per definitie in deze beide landen te worden geverifieerd.



Engels Engels is een officiële taal in Groot-Brittannië, in Ierland en op Malta. Elke bewering dat het aangevraagde teken als gevolg van gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen en de absolute weigeringsgrond op basis van de betekenis van de Engelse bewoordingen dientengevolge kan worden ingetrokken, dient per definitie in al deze landen te worden geverifieerd.



Frans Frans is niet alleen in Frankrijk, maar ook in België en Luxemburg een officiële taal. Elke bewering dat het aangevraagde teken als gevolg van gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen en de absolute weigeringsgrond op basis van de betekenis van de Franse bewoordingen dientengevolge kan worden ingetrokken, dient per definitie in deze beide landen te worden geverifieerd.



Nederlands Nederlands is niet alleen in Nederland, maar ook in België een officiële taal. Elke bewering dat het aangevraagde teken als gevolg van gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen en de absolute weigeringsgrond op basis van de betekenis van de Nederlandse bewoordingen dientengevolge kan worden ingetrokken, dient per definitie in deze beide landen te worden geverifieerd.



Zweeds Zweeds in niet alleen in Zweden, maar ook in Finland een officiële taal. Elke bewering dat het aangevraagde teken als gevolg van gebruik


VERSION 1.0

blz. 86 01/08/2014


onderscheidend vermogen heeft verkregen en de absolute weigeringsgrond op basis van de betekenis van de Zweedse bewoordingen dientengevolge kan worden ingetrokken, dient per definitie in deze beide landen te worden geverifieerd. (b)

Het begrip van een taal van een van de lidstaten in een lidstaat waar het geen officiële taal is

Verder moet worden nagegaan of de voor het teken gebruikte EU-taal, naast de lidstaten waar de desbetreffende taal een officiële taal is, ook wordt begrepen in lidstaten waar dit niet het geval is. Afhankelijk van de waren en diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk is aangevraagd, zou het relevante publiek in de lidstaat de taal in kwestie enigszins kunnen verstaan of kan het relevante publiek uit experts bestaan die vertrouwd zijn met bepaalde technische termen in de officiële taal van een andere lidstaat. Als dit het geval is, dient te worden aangetoond dat het Gemeenschapsmerk niet alleen in de lidstaten waar de taal een officiële taal is, maar ook voor het relevante publiek in deze andere EU-lidstaten onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van gebruik. Zo heeft het Gerecht bijvoorbeeld geoordeeld dat een zeer groot deel van de Europese consumenten en deskundigen over basiskennis van het Engels beschikt (zie het arrest van 26/09/2012, T-301/09, ‘Citigate’, punt 41). Dienovereenkomstig moet mogelijk ook worden beoordeeld of het Gemeenschapsmerk in andere lidstaten onderscheidend vermogen heeft, afhankelijk van de relevante consument van de waren en diensten in kwestie, alsmede van het gegeven of het teken al dan niet uit een woord bestaat dat tot de basiswoordenschat van het Engels behoort. Met betrekking tot een publiek dat met name uit experts van waren en diensten bestaat (in plaats van een algemeen publiek), heeft het Gerecht geoordeeld dat Engelse termen op medisch gebied (zie het arrest van 29/03/2012, T-242/11, ‘3D eXam’, punt 26), op technische gebieden (zie het arrest van 09/03/2012, T-172/10, ‘Base-seal’, punt 54) en op financieel gebied (zie het arrest van 26/09/2012, T-301/09, ‘Citigate’, punt 41) door de betrokken experts in de Europese Unie worden begrepen, aangezien het Engels op deze vakgebieden een veel gebruikte taal is. Omdat het begrip van talen niet strikt aan geografische grenzen gebonden is, zou het anderzijds vanwege de grensoverschrijdende markten of om historische of culturele redenen het geval kunnen zijn dat bepaalde woorden uit een taal (veelal behorend tot de basiswoordenschat) zich verspreiden en doorgaans worden begrepen door het algemene publiek in andere, in het bijzonder aangrenzende lidstaten. Duits en Frans worden bijvoorbeeld veel gebruikt in respectievelijk Trentino-Zuid-Tirol en Valle d'Aosta, twee Italiaanse regio's.

2.12.7 Wat moet worden aangetoond? Het Hof van Justitie heeft aangegeven in welke gevallen geconcludeerd moet worden dat een merk als gevolg van gebruik onderscheid vermogen heeft verkregen: ‘indien de bevoegde autoriteit van mening is dat de betrokken kringen, of althans een aanzienlijk deel ervan, de waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren, moet zij in elk geval daaraan de conclusie verbinden dat aan de voorwaarde voor de inschrijving van het merk is voldaan’ (zie het arrest van 04/05/1999, C-0108/97 en C-0109/97, ‘Chiemsee’, punt 45 e.v.).


VERSION 1.0

blz. 87 01/08/2014


Dienovereenkomstig moet worden aangetoond dat een aanzienlijk deel van het voor de aangevraagde waren en diensten relevante publiek op het desbetreffende grondgebied, op basis van het merk de waren en diensten identificeert als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming. Met andere woorden: het publiek moet, als gevolg van het gebruik dat van het merk gemaakt is, de waren of diensten van een bepaalde onderneming met dit merk zijn gaan associëren, ongeacht of de bewoordingen in kwestie onderscheidend vermogen missen om een dergelijke associatie tot stand te brengen mocht er géén gebruik van het merk zijn gemaakt. Om onderscheidend vermogen als gevolg van gebruik te hebben verkregen, in die zin dat het relevante publiek het merk is gaan associëren met de waren en diensten van een bepaalde onderneming, moet een merk een bepaalde mate van marktpenetratie hebben bereikt, alsmede een bepaalde mate van bekendheid op de markt bij het relevante publiek. De jurisprudentie schrijft niet voor hoe hoog het percentage van bekendheid op de markt moet zijn. In plaats van een vast percentage van bekendheid op een bepaalde markt te gebruiken, dient te worden aangetoond dat een aanzienlijk deel van het publiek het merk identificeert met specifieke waren of diensten. Ten slotte moet het bewijs betrekking hebben op elk van de waren en diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk is aangevraagd. Nadat er eenmaal bezwaar is gemaakt op grond van de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, onder b), c) en d), VGM, kunnen alleen de aangevraagde waren en diensten worden ingeschreven waarvoor is aangetoond dat ze onderscheidend vermogen hebben verkregen als gevolg van gebruik.

2.12.8 De beoordeling van het bewijs Bij de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen kunnen de volgende factoren in beschouwing worden genomen: het marktaandeel van het merk; de intensiteit, geografische spreiding en duur van het gebruik van het merk; de omvang van de investeringen die de onderneming heeft gedaan voor de promotie ervan; het aandeel van het betrokken publiek dat op basis van het merk de waar of dienst identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming; alsmede de verklaringen van kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen (zie het arrest van 04/05/1999, C-0108/97 en C-0109/97, ‘Chiemsee’, punt 31, en het arrest van 29/09/2010, T-378/07, ‘RED/BLACK/GREY (Oppervlak van een tractor)’, punt 32). Het Bureau is niet gehouden bewijsstukken te onderzoeken waaruit blijkt dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen als gevolg van gebruik heeft verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, tenzij de aanvrager deze heeft aangevoerd (zie het arrest van 12/12/2002, T-247/01, ‘Ecopy’, punt 47).

2.12.8.1 Het soort bewijs dat kan worden ingediend Bewijsstukken die, wat enkele of alle bovenstaande factoren betreft, kunnen dienen voor het aantonen van verworven onderscheidend vermogen zijn bijvoorbeeld verkoopbrochures, catalogi, prijslijsten, facturen, jaarverslagen, omzetcijfers, investeringscijfers en jaarverslagen met betrekking tot reclame, advertenties (krantenknipsels, reclameborden, televisiereclames) in combinatie met gegevens over hun intensiteit en verspreidingsgebied, alsmede consumenten- en marktonderzoeken.


VERSION 1.0

blz. 88 01/08/2014


Aanvragers moeten zeer zorgvuldig zijn en ervoor zorgen dat het bewijs niet alleen het gebruik van het aangevraagde merk aantoont maar daarbij ook data verschaft, evenals informatie over het grondgebied binnen de EU waar het gebruik heeft plaatsgevonden. Bewijsstukken zonder datum zijn normaliter onvoldoende om aan te tonen dat het merk vóór de indieningsdatum onderscheidend vermogen heeft verkregen, terwijl bewijsstukken van buiten de EU geen informatie verschaffen over de mate van bekendheid op de markt bij het relevante publiek. Evenzo missen bewijsstukken elke bewijskracht met betrekking tot het relevante EU-publiek, indien gegevens inzake het grondgebied van binnen en buiten de EU met elkaar vervlochten zijn, zodat het Bureau de mate van gebruik binnen de EU niet vast kan stellen. Artikel 78 VGM bevat een niet-uitputtende lijst van bewijsmiddelen die in de procedures voor het Bureau zijn toegelaten. Deze lijst kan voor aanvragers als een richtsnoer dienen.

2.12.8.2 De beoordeling van de bewijsstukken als geheel Aangezien het Bureau de bewijsstukken als geheel moet beoordelen (zaak R 0159/2005-4, ‘Metavit/MEXA-VIT C et al.’, punt 37), is het niet noodzakelijk dat elk afzonderlijk bewijsstuk in staat is om de kwestie ter zake te bewijzen. In plaats daarvan kan het oordeel worden gebaseerd op een algehele beoordeling van alle ingezonden bewijsstukken (zie het arrest van 07/06/2005, T-303/03, ‘Salvita’, punt 42, en het besluit van 08/03/2006, R 0358/2004-4, ‘MediQi/MEDICE’, punt 34). Bij de beoordeling van de bewijskracht van een document moet in de eerste plaats worden gekeken naar de betrouwbaarheid ervan. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de herkomst van het document, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, degene tot wie het was gericht, en of het document redelijk en geloofwaardig overkomt (zie het arrest van 07/06/2005, T-303/03, ‘Salvita’, punt 42, en het arrest van 16/12/2008, T-86/07, ‘DEITECH’ [Fig. merk], punt 46 e.v.).

2.12.8.3 Marktaandeel Bij de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van gebruik is het marktaandeel van het merk mogelijkerwijs van belang, aangezien het Bureau van dergelijke marktpenetratie wellicht zou kunnen afleiden of het relevante publiek op grond van het merk de waren of diensten van een bepaalde onderneming zou kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. De mate van publiciteit voor de betrokken waren en diensten op een betreffende markt (zoals reclame-investeringen ter promotie van een merk), kan ook relevant zijn bij de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen als gevolg van gebruik heeft verkregen (zie het arrest van 22/06/2006, C-0025/05P, ‘Sweet wrapper’, punt 76 e.v.). Veel van de pogingen om verworven onderscheidend vermogen aan te tonen mislukken echter, omdat de aanvrager er niet in slaagt om een verband aan te tonen tussen het marktaandeel en reclame enerzijds, en de perceptie van de consument anderzijds.


VERSION 1.0

blz. 89 01/08/2014


2.12.8.4

Opiniepeilingen en marktonderzoeken

Opiniepeilingen naar de mate van herkenning van het merk door het relevante publiek op de betreffende markt kunnen, mits op de juiste wijze uitgevoerd, een van de meest directe bewijsmiddelen vormen, aangezien ze de daadwerkelijke perceptie van het publiek kunnen aantonen. Het is echter niet eenvoudig om de juiste bewoordingen te vinden en een opiniepeiling op zodanige wijze uit te voeren dat deze daadwerkelijk als neutraal en representatief kan worden beschouwd. Suggestieve vragen, nietrepresentatieve steekproeven van het publiek en onnodige bewerking van antwoorden dienen te worden vermeden, omdat de bewijskracht van dergelijke marktonderzoeken erdoor kan worden ondermijnd. Het Gerecht heeft geoordeeld dat het in principe niet ondenkbaar is dat een marktonderzoek dat op enig moment vóór of na de indieningsdatum is verricht, nuttige aanwijzingen kan bevatten, waarbij echter in het oog moet worden gehouden dat de bewijskracht ervan kan variëren naarmate er meer of minder tijd ligt tussen het onderzochte tijdvak en de indienings- of voorrangsdatum van de betrokken merkaanvraag. Bovendien hangt de bewijskracht af van de gebruikte onderzoeksmethode (zie het arrest van 12/07/2008, T-277/04, ‘Vitacoat’, punten 38-39). Dienovereenkomstig moet elk bewijs dat op een opiniepeiling is gebaseerd zorgvuldig worden beoordeeld. Het is van belang dat de gestelde vragen relevant en nietsuggestief zijn. De criteria voor de selectie van het geïnterviewde publiek moeten zorgvuldig worden beoordeeld. De steekproef moet representatief zijn voor het gehele relevante publiek en bovendien op willekeurige wijze zijn gekozen. Bewijs dat door onafhankelijke handelsverenigingen, consumentenorganisaties en concurrenten is aangeleverd dient tevens zwaar te wegen. Aan bewijs dat door leveranciers of distributeurs is aangeleverd dient over het algemeen minder belang te worden gehecht, aangezien de kans kleiner is dat dergelijk bewijs van onafhankelijke derden afkomstig is. In het laatstgenoemde geval bepaalt de mate van onafhankelijkheid hoeveel belang het Bureau aan het bewijs zal hechten (zie het arrest van 28/10/2009, T-137/08, ‘Green/Yellow’).

2.12.8.5 Cijfers over omzet en reclame Omzetcijfers vallen onder de bewijsmiddelen die ondernemingen zeer eenvoudig beschikbaar kunnen stellen. Hetzelfde geldt voor reclamekosten. Bij de beoordeling van de bewijsstukken kunnen dergelijke cijfers een uiterst belangrijke rol spelen, maar om aan te tonen dat er sprake is van verworven onderscheidend vermogen als gevolg van gebruik zijn deze cijfers alleen in de meeste gevallen niet voldoende. Dit komt doordat omzet- en reclamecijfers alleen, dat wil zeggen zonder aanvullende gegevens die de cijfers bevestigen, dikwijls te algemeen zijn om specifieke conclusies te kunnen trekken over het gebruik van één bepaald merk: de omzet- en reclamecijfers, alsmede het bewijs met betrekking tot het aangevraagde merk, moeten nauwkeurig kunnen worden vastgesteld, en de relevante waren en diensten moeten eveneens kunnen worden geïdentificeerd. Waren en diensten worden vaak onder de naam van meerdere merken verhandeld. Hierdoor is het lastig om alleen voor het aangevraagde merk de perceptie van de relevante consumenten vast te stellen. Verder kunnen cijfers over omzet en reclame Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 90 01/08/2014


tegelijkertijd ook betrekking hebben op de verkoop en promotie van andere merken, of op zeer verschillende vormen van het merk in kwestie (bijvoorbeeld beeldmerken in plaats van woordmerken, of afwijkende woordbestanddelen in een beeldmerk), of kunnen ze te algemeen zijn om de specifieke betrokken markten te kunnen identificeren. Dientengevolge zijn in grote lijnen geconsolideerde omzet- of reclamecijfers niet voldoende om aan te tonen of het relevante publiek al dan niet van mening is dat het merk in kwestie een bepaalde herkomst aanduidt. Wanneer er omzet- of reclamecijfers worden verstrekt, dienen deze niet alleen betrekking te hebben op het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd, maar ook op de specifieke waren of diensten die onder het desbetreffende merk vallen. Het is wenselijk dat er zowel omzetcijfers per markt worden verstrekt als jaarcijfers. De specifieke periode(n) waarin gebruik is gemaakt van het teken (waaronder gegevens over wanneer het teken in gebruik is genomen) moet(en) uit het bewijs naar voren komen, zodat het Bureau zelf kan vaststellen dat het bewijs aantoont dat het merk vóór de indieningsdatum onderscheidend vermogen heeft verkregen.

2.12.8.6 Indirect bewijs van gebruik Het bewijs mag (gedeeltelijk) bestaan uit inschrijvingen op nationaal niveau die de lidstaten op basis van verworven onderscheidend vermogen hebben verkregen. De indieningsdatum op nationaal niveau, waarnaar dit bewijs verwijst, verschilt doorgaans van de indieningsdatum van de aanvraag voor het Gemeenschapsmerk. Hoewel deze inschrijvingen in beschouwing mogen worden genomen, zijn ze niet bindend wanneer de onderzoeker het bewijs beoordeelt dat aan het nationale IEbureau is voorgelegd.

2.12.8.7 Extrapolatie Bij de beoordeling van bewijs is daarnaast van belang of het Bureau op basis van selectief bewijsmateriaal kan extrapoleren om algemene conclusies te trekken. Hiermee wordt bedoeld in hoeverre conclusies kunnen worden getrokken, op basis van bewijs waaruit blijkt dat een merk in bepaalde lidstaten onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van gebruik, over de marktsituatie in andere lidstaten waarop het bewijs geen betrekking heeft. In het kader van de uitbreiding van de Europese Unie is het van groot belang om op deze wijze te kunnen extrapoleren en meer algemene conclusies te kunnen trekken. De kans is namelijk klein dat het een partij lukt om bewijs te leveren met betrekking tot de gehele Europese Unie, die uit een groot aantal lidstaten bestaat. In plaats daarvan zal men eerder geneigd zijn zich op bepaalde gebieden te richten. De mogelijkheid tot extrapolatie wordt geboden ingeval de markt homogeen is en er wel enig bewijs kan worden voorgelegd. De marktomstandigheden en het consumentengedrag dienen vergelijkbaar te zijn. Voorts is het van het grootste belang dat de aanvrager gegevens voorlegt inzake de omvang van de markt, zijn eigen marktaandeel en indien mogelijk dat van zijn belangrijkste concurrenten, alsmede gegevens inzake marketingkosten. Alleen als alle gegevens vergelijkbaar zijn, mag het Bureau de resultaten van het ene grondgebied extrapoleren naar het andere. Als een Gemeenschapsmerk bijvoorbeeld op het gehele betrokken grondgebied is gebruikt maar het bewijs slechts betrekking heeft op een gedeelte ervan, mogen er alleen Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek DRAFT

VERSION 1.0

blz. 91 01/08/2014


conclusies worden getrokken indien de omstandigheden vergelijkbaar zijn. Indien een Gemeenschapsmerk echter slechts in bepaalde delen van het betrokken grondgebied is gebruikt (en het bewijs hieraan refereert), is het echter doorgaans lastig om de resultaten naar andere delen van het grondgebied te extrapoleren.

2.12.8.8 Wijze van gebruik Het bewijs moet aan de hand van voorbeelden illustreren op welke wijze het merk wordt gebruikt (brochures, verpakkingen, monsters van de waren enz.). Er mag geen belang worden gehecht aan gebruik van een sterk afwijkend merk. Het komt voor dat gebruik wordt geïllustreerd aan de hand van een merk dat weliswaar vergelijkbaar is met het aangevraagde merk, maar dat op zichzelf reeds onderscheidend is. In zulke gevallen dient het bewijs buiten beschouwing te worden gelaten. Onderscheidend vermogen moet worden aangetoond met betrekking tot het aangevraagde merk. Krachtens artikel 15, lid 1, onder a), VGM is het echter toegestaan om veranderingen van ondergeschikt belang aan het merk aan te brengen die het onderscheidend vermogen van het merk niet wijzigen (zie het besluit van 15/01/2010, R 0735/2009-2, ‘PLAYNOW’, en het besluit van 09/02/2010, R 1291/2009-2, ‘EUROFLORIST’). Het verworven onderscheidend vermogen van een teken kan worden aangetoond op basis van het gebruik ervan in combinatie met andere merken (zie het arrest van 28/10/2009, T-137/08, ‘Green/Yellow’, punt 27), vooropgesteld dat de relevante consument aan het merk in kwestie de identificatiefunctie toekent (zie het arrest van 07/06/2005, C-353/03, ‘Have a break’, het arrest van 30/09/2009, T-75/08, ‘!’ [Fig. merk], punt 43, en het arrest van 28/10/2009, T-137/08, ‘Green/Yellow’, punt 46). 2.12.8.9 Duur van het gebruik Er moet zowel worden aangetoond wanneer het merk in gebruik is genomen als dat het ononderbroken in gebruik is geweest (of, indien dit niet het geval is, moeten er redenen worden aangevoerd die de onderbrekingen verklaren).

2.12.8.10 Bewijs van na de indieningsdatum Er moet worden aangetoond dat het merk vóór de indieningsdatum onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van gebruik. Dit betekent echter niet dat bewijs van na de indieningsdatum zonder meer moet worden verworpen. Dergelijk bewijs kan namelijk aanwijzingen bevatten over de situatie van vóór de indieningsdatum. Het bewijs dient daarom beoordeeld te worden en er dient passend belang aan te worden gehecht. De kans is bijvoorbeeld vrij groot dat een merk dat een aantal maanden na de indieningsdatum grote bekendheid op de markt geniet of een zeer aanzienlijk marktaandeel heeft veroverd, reeds op de indieningsdatum onderscheidend vermogen had verkregen.


VERSION 1.0

blz. 92 01/08/2014


2.12.9 Gevolgen van verworven onderscheidend vermogen Een merk dat in overeenstemming met artikel 7, lid 3, VGM is ingeschreven, geniet dezelfde bescherming als elk ander merk waarvoor onderzoek heeft uitgewezen dat het zonder meer mocht worden ingeschreven. Als op grond van artikel 7, lid 3, VGM de aanvraag voor het Gemeenschapsmerk is goedgekeurd, wordt dit bekendgemaakt in het Blad van Gemeenschapsmerken, onder vermelding van INID-code 521.


VERSION 1.0

blz. 93 01/08/2014

RICHTSNOEREN VOOR ONDERZOEK NAAR GEMEENSCHAPSMERKEN DOOR HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) DEEL B

Recommend Documents