Kleur bekennen? Gewijzigd beleid logo’s in zwart-wit & kleur PFO Masterclass merken | 26 november 2014 Erwin Haüer | Merkenadviseur / Partner
Wanneer er “vroeger” een klant naar je toe kwam die hetzelfde logo in meerdere kleuren wilde beschermen, kon je hem blij maken. Hij hoefde niet allemaal aparte depots te doen.
{
Eén depot in zwart-wit dekte namelijk alle kleurvariaties af.
hoe was het?
programma
wat is er gebeurd? hoe is het nu? gevolgen praktijk
hoe was het?
{
De situatie was altijd zoals reeds geschetst: zwart-wit dekt alle mogelijke kleurvariaties af.
Dit is zowel bevestigd in de literatuur…
“
Het zwart/wit depot geeft (…) aan dat het merk in alle mogelijke kleuren gebruikt kan worden.
- Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper Merkenrecht (Kluwer 2008), nr. 12.3.11
“
(geregistreerde merk)
”
(nieuw depot in kleur)
- Libro/ OHIM (Causley) GvEA 18 juni 2009 (Libro/ OHIM), T-418/07
”
“
Wanneer een ouder merk geen kleur in het bijzonder aanduidt, strekt de bescherming ervan zich ook uit tot kleurencombinaties. - Libro/ BHIM (Causley) GvEA 18 juni 2009 (Libro/ OHIM), T-418/07
”
…als in Europese rechtspraak.
En ook het BBIE heeft altijd dit beleid gehanteerd.
beleid BBIE
wat is er gebeurd?
1. Een arrest van het Hof van Justitie inzake Specsavers (HvJ 18 juli 2013, zaak C-252/11).
Specsavers gebruikt dit logo in kleur.
ASDA is een Engelse supermarktketen met inpandige opticiëns…
…die gebruikt maakt van dit logo…
…en op deze wijze reclame maken.
Specsavers doet een beroep op haar oudere merk in zwart-wit, dat zij overigens consequent in kleur
gebruikt.
geregistreerd merk
gebruikt merk
Wanneer een logo in kleur wordt gebruikt, speelt die kleur mee bij de verwarringsvraag.
“
In de gevallen waarin een merk in zwart-wit is ingeschreven, beïnvloedt de kleur/kleurencombinatie waarin het merk daarna wordt gebruikt, de wijze waarop de consument dit merk waarneemt. Hierdoor kan die kleur het gevaar voor verwarring doen toenemen. - Specsavers ./. Asda HvJ 18 juli 2013, zaak C-252/11
”
“
Consistent gebruik van een merk in kleur, kan invloed hebben op de beschermingsomvang.
Consistent gebruik van een merk in kleur - dat in zwart wit is ingeschreven - kan invloed hebben op beschermingsomvang van het depot. Kleur kan worden meegenomen als extra omstandigheid bij inbreuk en claim op kleur als publiek link legt met die kleur. - Specsavers ./. Asda HvJ 18 juli 2013, zaak C-252/11
”
conclusie Specsavers?
lijken de merken?
Het normale stappenplan bij een inbreuk “onder b”: 1. identieke/soortgelijke merken?
2. identieke/soortgelijke producten/diensten? 3. verwarringsgevaar? zelfde producten?
verwarring?
lijken de merken?
In het Specsavers-geval: de kleur speelt wel een rol bij de verwarringsvraag, maar NIET bij in overeenstemmingsvraag. Dus bij voldoende verschil tussen de merken, kom je niet eens toe
zelfde producten?
aan de verwarringsvraag.
verwarring?
2. Werkgroep OHIM samen met verschillende nationale merkenbureaus uit de EU en zelfs buiten de EU. De Benelux doet niet mee - vindt dat het aan de rechter is - maar zal de uitkomst wel toepassen.
convergence programme harmonisatie EU-merkenrecht
geen eenduidig beleid bescherming zwart-wit merken
waarom?
zwart-wit omvat alle mogelijke kleurvariaties? “What you see is what you get”? onduidelijkheid is niet wenselijk
Er is een duidelijk verschil in beleid tussen de verschillende nationale merkeninstanties in de EU
inventarisatie
waar speelt het?
rondom de behandeling van zwart-wit- versus kleurmerken.
De wezenlijke vraag is: “Is het merk links IDENTIEK aan het merk rechts?”
Wat is identiek? Zie LTJ Diffusion (HvJ EG, zaak C-291/00)
“
Een teken gelijk is aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen. - LTJ Diffusion (Arthur et Félicie) Hof van Jusitie, zaak C-291/00
”
“
Gelijkheid tussen tekens strikt uitleggen gezien de gevolgen die hieraan verbonden. - Justing -
GC, 19 januari 2012, zaak T-103/11
”
LTJ Diffusion is later nog wel genuanceerd…
…en iets afgezwakt.
“
...dat de beschermingsomvang van een gemeenschapsmerk dat een kleur aanduidt, verschilt van de beschermingsomvang van een gemeenschapsmerk dat geen kleur in het bijzonder aanduidt. - Medinet -
GC, 20 februari 2013, zaak T-378/11
waar speelt het?
inroepen prioriteit / senioriteit weigering op relatieve gronden bewijs normaal gebruik
prioriteit
”
verdrag van Parijs (1883)
identieke merk identieke houder identieke producten
Wanneer je een Spaans nationaal merk hebt in zwart-wit, en je wilt vervolgens binnen 6 maanden een EU-depot doen met inroepen van prioriteit, mag dit EU-merk niet in kleur zijn. Er is dan geen
sprake van identieke tekens. Ditzelfde geldt voor inroepen van senioriteit.
uw nie d lei be
“
Een in zwart-wit of in grijswaarden ingeschreven merk is niet identiek aan hetzelfde merk in kleur, tenzij de verschillen in kleuren of kleurcontrast onbeduidend zijn. - prioriteit -
Art. 4(2) UvP / Art. 29(1) GMV
”
onbeduidend?
“
Een consument zal een normaal verschil tussen zwart/wit en kleur opvallen, tenzij kleurverschil onbeduidend is.
”
Zwart-wit is niet hetzelfde als kleur, tenzij de verschillen onbeduidend zijn.
“
Een onbeduidende verschil tussen twee merken is een verschil dat een redelijk opmerkzame consument alleen opvalt als beide tekens naast elkaar worden gelegd en worden vergeleken.
nd ide du be on
”
nd ide du be on
nd ide du be on
nd ide du be on
niet onbeduidend?
k tie en t id nie
k tie en t id nie
k tie en t id nie
k tie en t id nie Weigering op relatieve gronden (lees: oppositie).
weigering
“
Na oppositie wordt merk geweigerd: wanneer het gelijk is aan het oudere merk. - oppositie -
art 5(1)a Merkenrichtlijn/ art 8(1)a Verordening
”
uw nie d lei be
“
Een ouder merk in zwart-wit of grijswaarden is niet gelijk aan hetzelfde merk in kleur, tenzij de verschillen in de kleuren of in het kleurcontrast onbeduidend zijn. - relatieve gronden Art. 4(1) Richtlijn / Art. 8(1) GMV
”
normaal gebruik
uw nie d lei be
“
Het onderscheidend vermogen van het merk wordt door enkel een verandering in kleur niet gewijzigd, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: - normaal gebruik -
Art. 10(1)(a) Richtlijn / Art. 15(1) GMV
”
uw nie d lei be
“
A. de woord-/beeldelementen vallen samen en vormen de belangrijkste onderscheidende elementen; B. het kleurcontrast is gerespecteerd; C. de kleur of kleurencombinatie zelf heeft geen onderscheidend
vermogen; en D. de kleur is niet een van de belangrijkste factoren die bijdragen aan
het algeheel onderscheidend vermogen van het merk.
- normaal gebruik -
Art. 10(1)(a) Richtlijn / Art. 15(1) GMV
” De woord-/beeldelementen vallen samen en vormen de belangrijkste onderscheidende elementen.
registratie
gebruik
Het kleurcontrast is gerespecteerd.
registratie
gebruik
Dit is geen instandhoudend gebruik. De verschillen zijn té groot.
registratie
gebruik
conclusie?
zwart/wit dekt alles
zwart-wit
kleur
tenzij...
nd ide du be on
st ra nt co ur kle
registratie
gebruik
praktische gevolgen
het is beleid!
“
Weer enige jaren onduidelijkheid voordat Europese Hof hier haar oordeel over zal geven.
” “conclusie”...
prioriteit/senioriteit opletten bij:
opposities (sub a versus sub b) gebruiksbewijzen
“
Indien merk in meerdere kleuren gebruikt wordt, dan depot in alle kleuren, óf grijstinten.
” Let op: grijs is niet het nieuwe zwart. Met andere woorden: het is niet zo dat waar we altijd zwart-wit depots adviseerden, we nu depots in grijswaarden adviseren. Kijk maar…
Iglo kan hier redelijk eenvoudig tegen optreden, vanwege de algehele overeenstemming. Maar…
… wat nu als Iglo een depot in grijswaarden had gehad? Was er dan nu - in de lijn van Specsavers - wel
voldoende overeenstemming? Waarschijnlijk niet. De kleur speelt we mee bij de verwarringsvraag, maar niet bij de overeenstemmingsvraag, waardoor Iglo met een depot in grijswaarden waarschijnlijk achter het net vist. Grijswaarden-depots zijn dan ook het “sub-optimale” backup plan.
up ck ba
“
Bij veel kleurvarianten: depot in grijswaarden.
”
up ck ba
“
Of: merk in belangrijkste kleur(en) & aanvullend modeldepot.
” “
Indien logo consistent gebruikt wordt in speciale kleurstelling - en die kleuren relevant zijn - dan depot in deze kleuren.
” “
Anders alleen claim op kleur mogelijk bij zeer intensief gebruik.
”
“
Door meerdere depots: hogere kosten klant. Maar ook meer omzet!
” succes!
[email protected]
