BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE
Zaak 44049 BESLISSING VAN DE DERDEBESLISSER N.V. DR. OETKER / N.V. FML
De Klager:
De N.V. DR. OETKER, met zetel te 1932 Zaventem, Lozenberg 23 (hierna: 'de Klager')
De Titularis: De N.V. FML, met zetel te 9000 Gent, Vlaanderenstraat 127 (hierna: 'de Titularis')
Gelet op de klacht van 14 juli 2004 die bij CEPINA werd ingediend door de Klager door middel van het klachtformulier en overeenkomstig het CEPINA Reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen (hierna: 'het Reglement'); Gelet op het verweer van de Titularis dat bij CEPINA werd ingediend door middel van het antwoordformulier van 19 juli 2004, bij CEPINA toegekomen op 22 juli 2004; Gelet op de aanstelling van Mter. Ignace Vernimme als Derdebeslisser van 28 juli 2004; Gezien de sluiting der debatten op 4 augustus 2004.
I.
VOORWERP VAN HET GESCHIL – FEITEN – STANDPUNT VAN PARTIJEN
A.
Voorwerp van het geschil
2.
1.
De klacht betreft de domeinnaam "ristorante.be" die bij DNS op 13 december 2000 is geregistreerd door de Titularis (hierna: 'de Domeinnaam'). De klacht is erop gericht de overdracht van de Domeinnaam te bekomen.
B.
Feiten
2.
De Klager is een Belgische vennootschap die onder meer actief is in het diepvriessegment pizza's en die deze pizza's op de markt brengt onder de benaming "Oetker Ristorante". De Titularis is sinds 1998 actief in de informaticasector. De gedelegeerd bestuurder van de Titularis is jarenlang actief geweest in de restauratiesector en meer in het bijzonder in de Griekse en Italiaanse keuken. De primaire doelgroep waarop de Titularis zich richt, is de restaurantsector: zij biedt specifieke informaticadiensten voor restaurants aan. Zo commercialiseert zij een eigen informaticapakket voor de horeca (Restotop), ontwerpt zij themawebsites (o.a. http://www.hellas.be) en websites voor individuele restaurants (o.a. http://www.ilsogno.be). Naast de Domeinnaam registreerde de Titularis ook nog andere domeinnamen zoals "pizzeria.be", "italy.be", "hellas.be", "grece.be", …
C.
Argumenten van partijen
3.
De Klager is van oordeel dat de Domeinnaam aan haar dient overgedragen te worden omdat de Duitse vennootschap Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG titularis is van het Beneluxmerk "RISTORANTE" (inschrijvingsnummer 0470580, met aanduiding van de volgende klassen: 29, 30, 31) (hierna: 'het Merk') welk identiek is aan de Domeinnaam. (De Derdebeslisser merkt hier reeds voor de goede orde op dat het Merk zoals gedeponeerd "OETKER RISTORANTE" is en niet "RISTORANTE"). Verwijzend naar de Kruispuntbank der ondernemingen (hierna: 'de KBO'), stelt de Klager dat de Titularis geen activiteiten heeft waardoor laatstgenoemde een legitiem belang op de Domeinnaam kan laten gelden. De Klager stelt tevens nog dat haar verzoek aan de Titularis om een "friendly overdracht" van de Domeinnaam door te voeren door de Klager van de hand werd gewezen omdat de prijs die de Klager had voorgesteld niet voldoende hoog zou zijn
3.
geweest. De Klager besluit hieruit dat vermoed dient te worden dat de Titularis de Domeinnaam uit winstbejag registreerde. Een laatste argument dat de Klager aanhaalt, is het feit dat sinds de registratie van de Domeinnaam op 13 december 2000, de Titularis nog steeds geen "DNS-entry" heeft gekregen. 4.
De Titularis argumenteert van haar zijde dat, gelet op haar activiteiten in de informaticasector die zich vooral richten op de horeca, zij wel legitieme belangen kan laten gelden ten aanzien van de registratie van de Domeinnaam. Met betrekking tot de reden waarom de Titularis nog geen "DNS-entries" heeft aangevraagd, werpt zij op dat zij nog geen tijd heeft gehad om de andere domeinnamen actief te gaan gebruiken en sites te ontwikkelen. Volgens de Titularis is het duidelijk dat zij de domeinnaam heeft geregistreerd met het oog op toekomstige ontwikkelingen van haar activiteiten. Zij voegt daaraan toe dat de Klager niet bewijst dat de Titularis de Domeinnaam niet te goeder trouw wenst te gebruiken. De Titularis argumenteert verder dat de Klager faalt in de bewijslast die op laatstgenoemde rust om aan te tonen dat de Titularis geen legitiem belang heeft bij de registratie van de Domeinnaam en dat er kwade trouw is in hoofde van de Titularis of dat deze onrechtmatig voordeel zou halen uit de registratie van de Domeinnaam. Met betrekking tot het argument van de Klager als zou de Titularis uit zijn op winstbejag, brengt laatstgenoemde in dat zij aan de Klager onmiddellijk en duidelijk heeft laten weten dat zij geen enkele intentie had om de naam te verkopen. Volgens de Titularis is het de bedoeling om de Domeinnaam zelf te gebruiken. Volgens de Titularis is de bewering dat zij de door de Klager voorgestelde prijs te laag vond absoluut uit de lucht gegrepen en wordt dit door de Klager op geen enkele manier bewezen. De Titularis stelt verder nog dat het de Klager zelf is die aangeboden heeft om de Domeinnaam over te kopen. Aangezien de Titularis geen intentie had om de Domeinnaam te verkopen, heeft zij, naar haar woorden, niet gereageerd op de vraag van de Klager tot verkoop van de Domeinnaam. Tot slot argumenteert de Titularis dat de Klager niet slaagt in bewijslast die op laatstgenoemde rust om aan te tonen dat er verwarringsgevaar bestaat tussen de Domeinnaam en het Merk en dat het Merk niet "RISTORANTE" is maar wel "OETKER RISTORANTE".
4.
II.
BESLISSING
A.
Basisprincipes
5.
De algemene voorwaarden van DNS leggen in artikel 10 (hierna: 'de Beleidslijnen') onder b), 1. de rechtsgronden vast waarop een derdebeslisser zijn beslissing dient te steunen om de doorhaling of de overdracht van een domeinnaam te bevelen. Het betreffen drie cumulatieve voorwaarden die luiden als volgt: "i.
ii. iii.
B.
de domeinnaam van de licentienemer identiek is aan of overeenstemt zodanig dat hij verwarring kan scheppen met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit waarop de klager rechten kan doen gelden; en de licentienemer geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam; en de domeinnaam van de licentienemer te kwader trouw geregistreerd is of te kwader trouw gebruikt wordt."
Wat betreft de toepassing in casu van de eerste voorwaarde – De Domeinnaam dient identiek te zijn met het Merk, of de Domeinnaam dient overeen te stemmen met het Merk waarmee hij verwarring kan scheppen
6.
Alvorens in te gaan op de vraag of de domeinnaam identiek is aan het Merk dan wel of de Domeinnaam overeenstemt met het Merk en hij verwarring kan scheppen met dit Merk, dient te worden onderzocht of de Klager in casu wel enige merkenrechtelijke bescherming kan inroepen. Immers volgens de Beleidslijnen dient elke klager aan te tonen dat hij "rechten kan doen gelden" op het onderscheidend teken waarop hij zich beroept. Welnu, uit de stukken die de Klager voorlegt, en meer precies uit (Bijlage 1), blijkt niet dat de Klager merkhouder is van het Merk. Integendeel zelfs, uit Bijlage 1 van de Klager blijkt dat de Duitse vennootschap Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG titularis is van het Merk. Nergens toont de Klager aan dat zij zelf "rechten kan doen gelden" op het Merk (bijvoorbeeld door een licentie).
5.
7.
De Klager is van oordeel dat de Domeinnaam "identiek" is aan het Merk. Ook hierin kan de Klager niet worden gevolgd. Immers, wil een domeinnaam "identiek" zijn aan het ingeroepen onderscheidingsteken, dan is vereist dat het onderscheidingsteken een woordteken moet zijn dat letter per letter – spaties buiten beschouwing gelaten – overeenstemt met de domeinnaam. Dit is, zoals de Titularis terecht opmerkt, in casu niet het geval. Het Merk is immers het woordteken "OETKER RISTORANTE" en niet het woordteken "RISTORANTE".
8.
De Titularis stelt verder ook dat de Klager niet aantoont dat er verwarringsgevaar zou bestaan tussen de Domeinnaam en het Merk. Aangezien de Klager van oordeel is dat de Domeinnaam in casu "identiek" is aan het Merk toont de Klager geen verwarringsgevaar aan. De derdebeslisser meent dat in casu niet kan worden gesteld dat er enig verwarringsgevaar is tussen de Domeinnaam en het Merk. In navolging van het merkenrecht zal er maar pas sprake kunnen zijn van verwarringsgevaar indien er tussen de domeinnaam en het ingeroepen onderscheidingsteken auditief, visueel of begripsmatig overeenstemming bestaat. Welnu, in casu zal het publiek niet in verwarring kunnen worden gebracht wanneer het de Domeinnaam ziet. Dit is zo daar het Merk niet louter "RISTORANTE" is doch wel "OETKER RISTORANTE" en daar het teken "ristorante" de Italiaanse vertaling is van het Nederlands woord "restaurant", een vertaling die ook binnen het Beneluxgebied als zodanig begrepen wordt. Anders gezegd, het teken "ristorante" heeft op zich een te beschrijvend karakter en vormt niet het dominerend bestanddeel van het Merk. Hiervoor volstaat het te verwijzen naar onder meer de domeinnamen "ristorante.it", "ristorante.nl" en "ristorante.com", welke niet toebehoren aan een vennootschap binnen de groep van de Klager en welke algemene informatie verschaffen omtrent Italiaanse restaurants.
C.
Wat betreft de toepassing in casu van de tweede voorwaarde – De Titularis kan geen rechten of legitieme belangen laten gelden voor de Domeinnaam
9.
De Klager argumenteert dat volgens de KBO de Titularis geen activiteiten heeft waardoor hij rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de Domeinnaam. De Titularis argumenteert van haar zijde dat, gelet op haar activiteiten in de informaticasector die zich vooral richten op de horeca, zij wel legitieme belangen kan
6.
laten gelden. Volgens de Titularis faalt de Klager in het leveren van het bewijs dat eerstgenoemde geen rechten of legitieme belangen zou kunnen laten gelden voor de Domeinnaam. 10.
Het dient te worden opgemerkt dat van de klager geen absoluut bewijs wordt gevraagd. Hij moet enkel aannemelijk maken dat de domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen voor de geregistreerde domeinnaam heeft. Indien dit is gebeurd, is het aan de domeinnaamhouder om dit te ontkrachten. In casu verwijst de Klager in haar klacht enkel, en dan nog in algemene bewoordingen, naar de KBO om de afwezigheid van rechten of enig legitiem belang in hoofde van de Titularis aan te tonen, evenwel zonder hierbij daarvan het minste bewijs aan te brengen. De klager maakt het dus niet aannemelijk dat de Titularis geen rechten of legitieme belangen zou kunnen laten gelden voor de Domeinnaam.
D.
Wat betreft de toepassing in casu van de derde voorwaarde – De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt
11.
Wat betreft de kwade trouw, is de Klager van oordeel dat deze voortvloeit uit de afwijzing door de Titularis van het door eerstgenoemde gedane verzoek aan de Titularis om een "friendly overdracht" van de Domeinnaam door te voeren. De Klager is van oordeel dat het verzoek van de hand werd gewezen omdat de door haar voorgestelde prijs niet voldoende hoog zou zijn geweest. De Klager besluit hieruit dat vermoed dient te worden dat de Titularis de Domeinnaam uit winstbejag registreerde. Volgens de Titularis is het evenwel de bedoeling om de Domeinnaam zelf te gebruiken en heeft zij geen intentie om de Domeinnaam te verkopen en is het de Klager zelf die haar heeft gecontacteerd om de overdracht te bekomen. Bovendien stelt de Klager dat sinds de registratie van de Domeinnaam op 13 december 2000, de Titularis nog steeds geen "DNS-entry" heeft gekregen. De Titularis brengt hiertegen in dat zij nog geen tijd heeft gehad om de door haar geregistreerde domeinnamen actief te gaan gebruiken en sites te ontwikkelen.
7.
12.
Uit de bewoordingen van de klacht blijkt dat de Klager op eigen initiatief een het voorstel tot overdracht van de Domeinnaam heeft gedaan. De geboden prijs (nl. 60 euro) bedroeg 60 euro. Op dit voorstel is de Titularis niet ingegaan. Hieruit leidt de Klager af dat de Titularis het geboden bedrag te weinig zou vinden en dat laatstgenoemd aldus te kwader trouw is. Er wordt in casu dan ook niet aangetoond dat de Domeinnaam zou zijn geregistreerd hoofdzakelijk om deze te verkopen, te verhuren of op een andere wijze over te dragen aan de Klager, en dit voor een prijs die de kosten verbonden aan de verwerving van de domeinnaam overschrijdt (zie artikel 10, b), 2. van de Beleidslijnen). Uit niets kan op voldoende wijze worden afgeleid dat de Titularis uit is op "winstbejag". Ook de afwezigheid van een "DNS-entry" is op zich geen omstandigheid die de kwade trouw in hoofde van de Titularis vaststelt. De kwade trouw dient immers redelijkerwijze te worden bewezen en mag niet worden vermoed. In casu slaagt de Klager evenwel niet in deze bewijslast. Ook is er geen enkele reden om aan te nemen dat de Domeinnaam geregistreerd werd om handelsactiviteiten van een concurrent te verstoren of dat de domeinnaam bewust aangevraagd werd om met het oog op het behalen van een commercieel voordeel internetgebruikers te lokken steunend op de verwarring die met het merk kan ontstaan. Immers enkel "ristorante.de" werd geregistreerd door een vennootschap behorende tot de groep van de Klager. Inderdaad, zoals reeds gesteld behoren ook "ristorante.it", "ristorante.nl" en "ristorante.com" niet toe aan een vennootschap binnen de groep van de Klager.
E.
Beslissing
13.
Bij toepassing van de algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE en van het CEPINA Reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen, wordt de klacht ongegrond verklaard aangezien deze niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de voornoemde algemene voorwaarden.
Gedaan te Brussel op 17 augustus 2004,
8.
De Derdebeslisser,
Ignace Vernimme
