N kolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Ú ad pr myslového vlastnictví, Praha
Pokud n kdo slyšel nebo dokonce n kdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého patentu i užitného vzoru a s tím spojenými náklady, pak si nepochybn položil i otázku, zda v budoucnu na patentování rad ji zapomene a pokusí se udržet své nové technické ešení v tajnosti. N kte í pak mohou rovnou koketovat i s myšlenkou nic nevyvíjet a rad ji p evzít již známý produkt i technologii, která se na trhu osv d ila a získat k ní licenci, nebo dokonce po kat až její patentová i jiná ochrana (pokud v bec nastala) vyprší. Takový postup je nap íklad typický pro výrobce generických lé iv. To vše je samoz ejm možné, nicmén p ed takovým strategickým rozhodnutím je t eba velmi pe liv zvážit jak výhody, tak i nevýhody, které ochrana patentem i užitným vzorem oproti ochran obchodního tajemství nebo p evzetí cizích ešení má. Výhody patentu Výhoda patentu, která se dere na mysl jako první je možnost vylou ení ostatních v provád ní, užívání, prodeje a nabízení i importu patentovaného vynálezu, a to i v p ípad , že k témuž ešení dosp jí nezávisle na vás. Je totiž b žné, že u konkuren ních firem probíhá paraleln výzkum a vývoj, ešící téže i obdobné technické problémy a bez v asného zajišt ní patentové ochrany tak konkuren ní výhoda plynoucí z inovace m že mít jepi í život. Druhou, sice pon kud abstraktn jší, nicmén reálnou výhodou patentové ochrany je skute nost, že firmy vlastnící jeden i více patent z ur ité oblasti trhu jsou asto vnímány jak ve ejností, tak i potenciálními konkurenty i možnými spolupracujícími subjekty jako lídr i inovátor na trhu. Takto je asto firmám - majitel m patent p ipisována v tší hodnota a s tím související i v tší p íležitosti. N kdy pak patentové portfolio i dokonce jediný patent, pokrývající ur itou technologii, m že sout žitele zcela odradit od vstupu do p íslušné oblasti trhu. Zmín nou v tší hodnotu je ovšem t žké stanovit, protože majitel patentu se zpravidla nikdy nedoví, zda sout žitel tento prostor na trhu vyhodnotil a pro potenciální patentový spor se rozhodl do n j nevstoupit. Skute ností však je, že o ekávané náklady v p ípadném patentovém sporu již samy o sob zkopírovat i napodobit.
asto odradí konkurenta od pokušení patentovaný vynález
Patenty pak dále tvo í hmatateln jší, kvantifikovatelná, cenná aktiva p i licen ních i akvizi ních jednáních. Je známo, že zejména p i akvizicích pat í asto portfólium práv k duševnímu vlastnictví k tomu nejd ležit jšímu a nejcenn jšímu z p íslušné transakce. S dynamickým rozvojem techniky spo ívá totiž skute ná hodnota stále více na technologiích jako takových a nikoli na strojích, budovách a jejich vybavení. Silné patentové portfolio tak m že asto znamenat i více nul v nabízené sum . Nevýhody patentu P ed rozhodnutím o tom, že patentová ochrana je v daném p ípad tou nejlepší cestou, a to i za cenu náklad na ud lovací ízení a p ípadný soudní spor p i jeho porušování, je t eba vzít v úvahu i nevýhody patentové ochrany, které sice nenesou p ímé finan ní náklady, ale mohou výrazn ovlivnit dosažený efekt ochrany. Tak zaprvé je t eba si uv domit, že získání patentové ochrany p edpokládá úplné objasn ní vynálezu, tj. takové, které by odborníku v p íslušné oblasti techniky posta ilo k jeho uskute n ní i využití. I když k vlastnímu zp ístupn ní takového objasn ní vynálezu t etím osobám, tj. zve ejn ní patentové p ihlášky i již ud leného patentu dochází až s ur itým asovým odstupem (zpravidla 18 m síc od podání p íslušné patentové p ihlášky), vyhnout se mu v p ípad patentové ochrany nelze. Druhá nevýhoda patentové ochrany spo ívá v tom, že ne vždy se poda í navrhnout patentové nároky dostate n široce, takže skute né právo majitele patentu vylou it ostatní z uskute ování, užívání, prodávání, nabízení k prodeji i import patentovaného vynálezu m že být dosti úzké. Pokud pak konkurent na základ toho m že skute nou podstatu vynálezu využít bez toho, že by porušil z práva takového patentu, pak je hodnota takové patentové ochrany p inejmenším pochybná. K další nevýhod patentové ochrany pat í skute nost, že je n kdy velmi obtížn porušování patentových práv v bec odhalit a prokázat. K tomu dochází zejména v p ípadech, kdy je vynález využíván v rámci firmy (nap íklad postup výroby ur itého produktu) a majitel patentu to není schopen zjistit i v rohodn prokázat. To pochopiteln hodnotu takového patentu snižuje. Nejvíce zd raz ovanou nevýhodou patentové ochrany je její asová omezenost. I když maximáln dvacetiletá doba ochrany (po ítáno od podání patentové p ihlášky a p i ádném placení udržovacích poplatk ) je pom rn dlouhou dobou, jednou samoz ejm uplyne. Pro v tšinu pr myslových oblastí jde o dobu zcela posta ující, v n kterých oborech pak díky dynamice jejich rozvoje dosahuje smysluplný život patent dokonce jen n kolik let. Samoz ejm , u fundamentálních technologií, na kterých staví ur itý segment trhu m že
vyvolat blížící se vypršení maximální doby patentové ochrany na stran jejího majitele bolestné pocity. Uvedené nevýhody pak vedou firmy i k úvahám o jiných možnostech ochrany. V n kterých p ípadech pak jí m že být udržování p íslušné technologie v režimu obchodního tajemství. Výhody obchodního tajemství Odpov
na otázku pro udržovat ur itou cennou informaci jako obchodní tajemství
je asi jasná. M žeme za ít s potenciální dobou její ochrany, která m že být v principu v ná. Pravd podobn nejznám jším obchodním tajemstvím je složení Coca-Coly, tedy produktu, který je prodáván p es 100 let. P edstavme si hodnotu spole nosti Coca-Cola, pokud by její složení patentovala v roce 1880 a byla tak nucena prozradit v té dob úplnou recepturu její p ípravy. Právo vylou it ostatní z p ípravy a prodeje tohoto velmi oblíbeného a rozší eného nápoje by tak již zaniklo p ed 100 lety. Druhou výhodou ochrany formou obchodního tajemství je její flexibilita p i soudním prosazování. P i sporu o porušování patentu soudy zpravidla vyžadují hned na po átku ízení identifikaci p edm tu sporu, tj. majitel patentu jako žalující strana musí p edložit detailní popis produkt a/nebo postup , o kterých se domnívá, že porušují patent, v etn analýzy srovnání s patentovými nároky znak po znaku. Naproti tomu p i sporu ve v ci ochrany obchodního tajemství se soudy na po átku ízení zpravidla spokojí s „mlhav jším“ objasn ním údajn rušebního p edm tu a umožní pozd jší up es ování p edm tu žaloby. I když návrhy žalované strany na zp esn ní žaloby i p edložení detailního popisu údajného obchodního tajemství n kdy mohou u soudu usp t, žalovaná strana asto uvízne práv na prom nlivém základ p edm tu žaloby. T etí p edností ochrany formou obchodního tajemství pro hodnotné technologie jsou asto s tím spojené náklady. ada firem již má zavedenu politiku a postupy ochrany d v rných informací. V takových p ípadech pak udržení ur ité technologie v tajnosti nep ináší žádné zvýšené náklady. Navzdory potenciálním výhodám ochrany formou obchodního tajemství, má tato forma ochrany svá rizika. Nevýhody obchodního tajemství Nejv tší nevýhoda ochrany hodnotné technologie formou obchodního tajemství spo ívá v tom, že nebrání nezávislé inovaci. Jakákoli sout žní výhoda, kterou má vlastník obchodního tajemství z využití své utajované technologie, tak m že být v kterémkoliv okamžiku ztracena.
Spolehnutí se na ochranu obchodního tajemství je dále riskantní u vynález , u kterých je možné za využití reverzního inženýrství odhalit podstatu p íslušné technologie po uvedení produktu na trh. Pokud je tak t etí osoba schopna vyvinout stejnou technologii bez p ístupu k obchodnímu tajemství, ale pouhou analýzou produktu uvedeného na trh, hodnota obchodního tajemství m že být rovn ž ztracena. T etí omezení ochrany obchodního tajemství nastává v okamžiku prozrazení obchodního tajemství, a to i nedopat ením, nebo pak je obtížné, ne-li nemožné zabránit b hu událostí. Tak nap íklad pokud nespokojený zam stnanec umístí utajovanou informaci na ve ejn dostupnou webovou stránku, pak i po jejím odstran ní m že být hodnota této informace navždy ztracena. Další potenciální nebezpe í obchodního tajemství, zejména na akademické p d nebo pro s akademickými subjekty spolupracujícími firmami je silné nutkání k publikaci výsledk výzkumných úkol . Mnoho profesních pracovník v této oblasti spat uje hodnotu výzkumu a vývoje v publikování jeho výsledk a získání tak odezvy ze stejné oblasti i ze sféry pr myslu. Je zcela z ejmé, že taková publikace je zcela v rozporu s principem obchodního tajemství. Pokud je tak publikace a odezva pr myslu žádoucí, pak ochrana formou obchodního tajemství nep ichází v úvahu. I další, prakti t jší úvahy mohou negativn ovlivnit úvahy o ochran formou obchodního tajemství. Každý kdo v dnešní dob usiluje o akvizici rovn ž velmi pe liv zkoumá, jaká práva k duševnímu vlastnictví transakcí získá. Pokud má firma portfolio patent , pak tyto patenty podrobí analýze zejména hlediska jejich ší e, tj. rozsahu ochrany a jejich ekonomického významu. Pokud však taková firma spoléhá na ochranu hodnotného duševního vlastnictví formou obchodního tajemství, nastoluje se ada otázek. Tak nap íklad, jak ov it, že obchodní tajemství je skute n tajemstvím ? Mají všichni zam stnanci uzav enou dohodu o zachování tajemství ? Kdo všechno byl s utajovanými skute nostmi seznámen ? Pokud došlo k seznámení s utajovanými skute nostmi, bylo takové seznámení pokryto dohodou o zachování tajemství, a na jakou dobu je dohoda sjednána ? P ijala firma skute n praktické kroky nezbytné pro zachování statusu obchodního tajemství ? Samoz ejm nelze íci, že podobné otázky také nevznikají v p ípad patent , nicmén lze p edpokládat, že p ípadný investor by zpravidla dal p ednost firm se silným patentovým portfoliem p ed firmou, která se spoléhá jen na, by by silné, portfolio obchodního tajemství. Firmy, spoléhající se na ochranu formou obchodního tajemství se také mohou ocitnout v roli strany žalované pro porušování patentu, n kdy dokonce založené na stejné technologii, kterou užívají a chrání jako obchodní tajemství. I když v n kterých p ípadech p ichází v
úvahu obrana z titulu práva p edchozího uživatele, firma nejenže nemusí mít prost edky na nákladné ízení o porušování patentu a za ur itých okolností tak p ijde o možnost dalšího využívání vlastního obchodního tajemství. S ohledem na r zné výhody a nevýhody jak patentové ochrany tak ochrany formou obchodního tajemství je z ejmé, že optimální forma ochrany bude vždy záviset na okolnostech vztahujících se ke konkrétní technologii. P esto lze zodpov dn u init n která doporu ení. Patentová ochrana by m la být preferována p i následujících okolnostech: 1. Vynález je seznatelný i zp sobilý pro reverzní inženýrství poté co je uveden na trh i zve ejn n; 2. Publikace v odborných asopisech i na konferencích je žádoucí pro získání odezvy od dalších v deckých i výzkumných pracovník nebo p íslušné oblasti pr myslu; 3. Firma usiluje o vybudování hmatatelného patentového portfolia, aby si tak zvýšila svoji hodnotu pro potenciální akvizice nebo bránila konkurenci vstoupit na trh; a 4. Firma nehodlá ud lit licenci na technologii t etím osobám. Ochrana formou obchodního tajemství by naopak m la být preferována tehdy, kdy: 1. Firma je trvale a efektivn schopna udržovat technologii v režimu utajení; 2. Vývoj v dané oblasti pr myslu jde natolik rychle, že dnešní inovace jsou nahrazovány zcela jinými technologiemi b hem 2 až 3 let (pokud nejde o zdokonalení sou asné technologie); 3. Podstata vynálezu není p i prodeji produktu seznatelná nebo konkurence ji není schopná cestou reverzního inženýrství zjistit i nezávisle vyvinout; a 4. Potenciální porušování by bylo obtížné odhalit, nap íklad kdy patent kryje kritický výrobní postup, který nelze z finálního produktu snadno odhalit. P evzetí cizích produkt
i technologií
Pokud je takový produkt i technologie chrán ná patentem i užitným vzorem a platnost ochrany ješt neuplynula pak v p ípad zájmu nezbývá než se pokusit o uzav ení licen ní smlouvy, která vám za úplatu umožní tato cizí práva využít. Bez zajímavosti není ani ov ení, zda majitel patentu sám neu inil nabídku licence podle zákona, ímž se vzdal svých výlu ných práv a p edm t patentu tak za ur itých podmínek m že využít kdokoli. Platba za licenci má b žn povahu licen ních poplatk placených v pravidelných intervalech po dobu trvání dohody. Proces dojednání p esných podmínek licence m že být dlouhý ( asto adu m síc ) a složitý. Licence je závazným právním dokumentem, takže pro její uzav ení je zpravidla nutné využít služeb patentových zástupc Všeobecn -
i jiných právních profesionál .
e eno licence: Je pro nabyvatele licence výhodná, nebo ho pokud jde o produkt i
technologii zvýhod uje p ed konkurenty. -
Umož uje nabyvateli licence (podle podmínek licence) zakro it proti
t m, kte í stejné ešení ukradli i zkopírovali. Pro nabyvatele licence by m ly být zajímavé pouze nejsiln jší formy duševního vlastnictví. Ve v tšin p ípad to znamená patent. Pokud ešení nelze patentovat, i nároky, které p icházejí k ochran v úvahu, nejsou p íliš silné, pak by se to m lo odrazit i na výrazn nižší cen licence. Pro za ínající podnikatele, jejichž p edm t podnikání se teprve rodí, m že být zejména v po átcích výhodné, aby p evzali na trhu již zavedený produkt, ale to až poté, co vyprší právní ochrana všech ešení v n m implementovaných. Že tomu tak skute n je lze zjistit ve ve ejn p ístupných rejst ících Ú adu pr myslového vlastnictví. Je však t eba vzít v úvahu, že absence ur itého produktu na trhu ješt neznamená, že takové ešení nebylo patentováno, nebo alespo k patentové ochran p ihlášeno. Proto je výhodné, aby se i podnikatelé obeznámili s tzv. patentovými databázemi, které jsou voln k dispozici, kde se mohou inspirovat i ešeními, které nebyly nikdy komer n využity, ale komer ní potenciál po p ípadném dopracování by mohly mít. Navíc je skute ností, že až 80 % veškerých technických ešení se nachází pouze v patentové literatu e. Krom národní databáze eských patent a užitných vzor je velmi známá globální databáze, která je dostupná na www.espacenet.com, zahrnující více jak 80 milion r zných patentových dokument z celého sv ta, navíc vybavená p eklada em z a do angli tiny zatím z 13 evropských jazyk . Do konce roku 2014 bude p eklada dopln n na celkový po et 28 evropských jazyk , v etn
eštiny a navíc zahrne i ínštinu, japonštinu, korejštinu a ruštinu.
I když je práce s touto databází pom rn jednoduchá je vhodné za tím ú elem využít jednodenních bezplatných kurz Ú adu pr myslového vlastnictví. P i p ebírání cizích produkt a technologií je tak vždy pot ebné pamatovat nejen na to, že p íp. porušení cizích práv se nemusí vyplatit, ale i na to, že by nem lo jít o dlouhodobou strategii, ale pouze o p echodný stav.
