Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum

Lars Huisman

Mediaforum 2004/2, p. 28 e.v.

Domeinnamen 2002-2003 Lars Huisman Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum

De stortvloed aan domeinnaamuitspraken is de laatste twee jaar voorbij. Dat er minder uitspraken worden gewezen, betekent echter niet dat er ook minder interessante uitspraken zijn. Het lijkt er juist op dat zaken waarvan de uitkomst makkelijk is te voorspellen (domain grabbing) minder snel voor de rechter komen. Waarschijnlijk weten domeinnaamkapers hun positie ondertussen zelf wel in te schatten. Wat resteert, is een bonte verzameling uitspraken over steeds terugkerende thema’s, waar rechtbanken en hoven vaak verschillend over denken. In het eerste deel van dit artikel worden deze thema’s geschetst aan de hand van de meest recente jurisprudentie. Ook buiten de typische domeinnaamgeschillen om hebben er enkele interessante ontwikkelingen plaats gevonden in de periode 2002-2003. Zo bestaat er bijvoorbeeld sinds februari 2003 de mogelijkheid om een arbitrageprocedure te voeren ter oplossing van een domeinnaamgeschil. In het tweede deel van dit artikel passeren de belangrijkste overige ontwikkelingen de revue. I – Domeinnaamgeschillen: inbreuk op rechten

Domeinnamenrecht is met name jurisprudentierecht. In het eerste deel van dit artikel worden de belangrijkste leerstukken die spelen in domeinnaamgeschillen besproken aan de hand van de meest recente jurisprudentie. Steeds gaat het om zaken waarbij de domeinnaamhouder beweerdelijk inbreuk maakt op rechten van een derde. Achtereenvolgens komen geschillen rond het merkenrecht, de Handelsnaamwet, persoonsnamen en overheidsbegrippen aan bod. Het merkenrecht Het meest voorkomende recht waarop een beroep wordt gedaan tegen de registratie of het gebruik van domeinnamen is het merkenrecht. Hieronder volgt eerst een bespreking van de betekenis van artikel 13A lid 1 sub b van de Benelux Merkenwet (BMW) voor domeinnamen. Dogmatisch is het misschien niet helemaal juist om met het onderdeel b te beginnen, maar een summiere inleiding op de merkinbreukproblematiek laat zich nu eenmaal het best illustreren aan de hand van dit centrale onderdeel. Hierna worden de overige onderdelen a, c en d van artikel 13A lid 1 BMW uitgelegd. Vervolgens bespreek ik enkele vaak terugkerende thema’s aan de hand van de domeinnaamjurisprudentie 2002-2003. Inbreuk op grond van artikel 13A lid 1 sub b BMW Het gebruik van een domeinnaam ter identificatie van een website wordt in veel gevallen gekwalificeerd als het gebruik van een teken ter onderscheiding van de waren en diensten die via die website worden aangeboden. Indien de domeinnaam overeenstemt met het merk van

Alle Intellectuele eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.

een derde en dit merk is ingeschreven voor soortgelijke waren of diensten kan de merkhouder een beroep doen op artikel 13A lid 1 sub b van de Benelux Merkenwet (BMW). De strekking en reikwijdte van deze bepaling wordt geheel door het Europees geharmonieerde merkenrecht gedicteerd en moet met name worden bezien in het licht van de uitleg die het Hof van Justitie EG daaraan heeft gegeven in de arresten Puma/Sabel1, Lloyd/Loint’s2 en Marca/Adidas.3 Er moet sprake zijn van een daadwerkelijk gevaar voor verwarring tussen merk en teken. Gevaar voor verwarring wordt eerder aangenomen als het eisende merk meer onderscheidende kracht heeft en/of bekender is. Of sprake is van soortgelijke waren of diensten is volgens het arrest Canon4 mede afhankelijk van de bekendheid van het eisende merk. Hoe bekender het eisende merk hoe eerder soortgelijkheid dient te worden aangenomen. Ondanks (dankzij?) deze Europese toverformules is de Nederlandse merkinbreukjurisprudentie in het algemeen en de jurisprudentie over domeinnamen in het bijzonder behoorlijk casuïstisch. Aan de hand van de geldende maatstaven oordeelde de Vzr. Rb. Amsterdam bijvoorbeeld dat de houder van de domeinnaam gratismakelaar.info inbreuk maakte op de als merk gedeponeerde slogan ‘Gratis makelaar, kan dat?!’.5 De domeinnaam wordt namelijk gebruikt voor diensten, die op hetzelfde terrein liggen als die waarvoor het merk is gedeponeerd, namelijk de huizenmarkt en alles wat daarmee samenhangt. Het merk en de domeinnaam vertonen elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel en begripsmatig gelijkenis. In de gegeven omstandigheden bestaat dan ook de mogelijkheid dat bij het publiek, dat met het teken wordt geconfronteerd, verwarring bestaat tussen teken en merk. Illustratief voor het verwarringsgevaar is in dit verband de omstandigheid dat een aantal mensen zich via de website van gedaagde heeft aangemeld voor toezending van de HuisCD van eiseres. Daarentegen was de Rb. Den Haag van oordeel dat de houder van de domeinnaam bouwbox.nl géén inbreuk maakte op het merk Bouwbox.6 De combinatie van de woorden ‘bouw’ en ‘box’ heeft weliswaar voldoende onderscheidend vermogen om als merk te kunnen dienen voor de koudebrugonderbreker van eiseres, maar er bestaat slechts een zeer geringe mate van soortgelijkheid met het audiovisuele instructiesysteem van gedaagde. Verwarringsgevaar is dan ook niet te duchten. De rechtbank heeft zich hier terecht niet laten verblinden door de volledige overeenstemming tussen merk en domeinnaam en ook oog gehad voor de niet-soortgelijkheid van de waren. Merkinbreuk op andere gronden Het onderdeel a van artikel 13A lid 1 BMW biedt merken bescherming tegen het gebruik van identieke tekens voor dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven. In deze gevallen hoeft er geen verwarring te bestaan om inbreuk aan te nemen. Zo oordeelde de Vzr. Rb. Zutphen dat het gebruik van de domeinnaam globalgreencapital.nl gebruik van het merk Global Green oplevert voor de waren waarvoor dit is ingeschreven (landbouwproducten), nu op deze site reclame wordt gemaakt voor het bij haar milieuvriendelijk beleggen in tropisch hardhout.7 Overigens ging de rechtbank in de bodemprocedure mijns inziens uit van een zuiverder benadering door de inbreukvraag te beoordelen aan de hand van 13A lid 1 sub b, nu het woord globalgreencapital niet identiek is aan Global Green.8

1

HvJ EG 11 november 1997, zaak C-251/95, Puma vs. Sabel, NJ 1998, nr. 523 m.nt. D.W.F. Verkade HvJ EG 22 juli 1999, zaak C-342/97, Lloyd vs. Loint’s, NJ 2000, nr 375 m.nt. D.W.F. Verkade 3 HvJ EG 22 juni 2000, zaak C-425/98, Marca vs. Adidas, NJ 2000, nr. 712 4 HvJ EG 29 september 1998, zaak C-39/97, Canon vs. MGM, NJ 1999, nr 393 m.nt. D.W.F. Verkade 5 Vzr. Rb. Amsterdam 26 september 2002, Seijsener vs. Info Process Media, BIE 2003, nr 67 (gratismakelaar.info) 6 Rb. Den Haag 8 mei 2002, Hakron vs. Construction Media, DomJur 2002-142 (bouwbox.nl) 7 Vzr. Rb. Zutphen 10 januari 2002, Global Green B.V. vs. Global Green Capital N.V., KG 2002, nr 44 (globalgreencapital.nl) 8 Rb. Zutphen 12 februari 2003, Global Green B.V. vs. Global Green Capital N.V., DomJur 2003-169 (globalgreencapital.nl) 2


Extra bescherming komt op grond van artikel 13A lid 1 sub c toe aan bekende merken. Indien een bekend merk of een daarmee overeenstemmend teken wordt gebruikt voor nietsoortgelijke waren kan de merkhouder optreden zonder dat verwarringsgevaar is vereist.9 Voor een succesvolle inbreukactie is voldoende dat door dit gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Het moet dus gaan om verwatering van het bekende merk. De Rb. Amsterdam achtte bijvoorbeeld terecht aannemelijk dat met het voorgenomen gebruik van de domeinnaam xs41.nl ongerechtvaardigd voordeel getrokken zal worden uit de bekendheid van het merk XS4All.10 Het verbod op het gebruik van de domeinnaam werd daarom toegewezen. Het onderdeel d van artikel 13A lid 1 biedt bescherming tegen ander gebruik van het merk dan gebruik ter onderscheiding van waren of diensten, oftewel ‘ander gebruik dan gebruik als merk’. De elementen ‘geldige reden’, ‘ongerechtvaardigd voordeel trekken uit’ en ‘afbreuk doen aan’ spelen dezelfde rol als in onderdeel c. Deze hobbels worden in de praktijk echter vaak opvallend makkelijk, zonder duidelijke motivering, genomen om tot inbreuk te kunnen concluderen. Voor inbreuk op bekende merken geldt nog dat snel gesproken kan worden van ‘aanhaken bij het merk’, waardoor bijvoorbeeld meer internetverkeer zal worden gegenereerd. Indien het echter gaat om onbekende merken zal er toch iets meer aan de hand moeten zijn om bijvoorbeeld van ‘ongerechtvaardigd voordeel trekken uit’ te kunnen spreken. Het enkele verlies aan uniqueness is in ieder geval geen doorslaggevend argument.11 Net zoals voor twee merken buiten de internetwereld om geldt (denk aan ‘Ajax’ voor brandblussers, schoonmaakmiddelen en voetbalclub), kunnen ook een merk en een daarmee overeenstemmende domeinnaam die niet ter onderscheiding van waren of diensten wordt gebruikt naast elkaar bestaan. De houder van een merk komt namelijk niet automatisch ook de domeinnaamregistratie van dat merk toe! Het oordeel in de zaak ‘vsm.nl’ dat het geen professionele indruk maakt als blijkt dat deze naam niet doorverwijst naar een website van de merkhouder, zodat afbreuk wordt gedaan aan het merk, is dan ook wat kort door de bocht.12 Vaak wordt onderdeel d door de rechter als vangnet gehanteerd, bijvoorbeeld in geval een domeinnaam (nog) niet actief wordt gebruikt. Zo was bijvoorbeeld de domeinnaam epa.nl al wel geregistreerd, maar werd deze nog niet gebruikt. Naar het oordeel van de Vzr. Rb. Haarlem leverde deze enkele registratie ‘ander gebruik van het merk’ in de zin van onderdeel d op.13 Het zou naar mijn mening echter zuiverder zijn indien ook andere gevallen beoordeeld worden aan de hand van dit criterium. In de rechtspraak over domeinnamen en merken bestaat namelijk helaas vaak te weinig aandacht voor het eigen karakter van de domeinnaam zelf. Zodra de domeinnaam door de domeinnaamhouder buiten het internet om als merk – dus ter onderscheiding van waren of diensten - wordt gebruikt, volgt voor het gebruik van de domeinnaam zelf meestal automatisch een beoordeling onder artikel 13A lid 1 sub a, b of c. Dit lijkt mij principieel onjuist. Een domeinnaam wordt primair gebruikt om een gebruiker van internet door te verwijzen naar een bepaalde website: ‘ander gebruik’ in de zin van artikel 13A lid 1 sub d BMW dus. Zolang er op de website geen merkproducten of -diensten worden

9 Het Hof van Justitie EG heeft in het arrest Davidoff vs. Gofkid bepaald dat dezelfde bescherming aan bekende merken toekomt, indien het inbreukmakende teken voor soortgelijke waren wordt gebruikt als waarvoor het merk is ingeschreven. HvJ EG 9 januari 2003, zaak C-292/00, Davidoff vs. Gofkid, IER 2003, nr 25 m.nt. Ch. Gielen. 10 Rb. Amsterdam 27 februari 2002, XS4ALL Internet B.V. vs. Anthony Roeland Rusch en Bob Schoo, DomJur 2002-139 (xs41.nl) 11 Hof Amsterdam 22 mei 1980, BIE 1981, nr 72 12 Rb. Dordrecht 8 mei 2002, Volker Stevin Materieel B.V. vs. V.S.M. Geneesmiddelen B.V., DomJur 2002-143 (vsm.nl) 13 Vzr. Rb. Haarlem 25 juni 2002, Nederlandse onderneming voor energie en milieu B.V. vs. Gebr. Hermans & Zegwaart B.V., DomJur 2002-146 (epa.nl). Tegen deze redenering wordt wel ingebracht dat deze niet helemaal zuiver is, omdat inactieve domeinnamen niet worden gebruikt in de normale betekenis van het woord. Zie bijvoorbeeld de noot van D.J.G. Visser onder Pres. Rb. Amsterdam 13 juli 2000, Albert Heijn e.a. vs. Name Space, Mf 2000, nr 58 (ahold.nl).


aangeboden, dient de inbreukvraag dan ook aan dit onderdeel te worden getoetst.14 Dit verandert echter als op de website zelf wel waren of diensten worden aangeboden. De domeinnaam van een bank met een website waarop klanten kunnen internetbankieren is bijvoorbeeld een schoolvoorbeeld van het gebruik van een domeinnaam ter onderscheiding van diensten. Jonger merk vs. oudere domeinnaam Het merkenrecht biedt pas bescherming vanaf het moment van inschrijving van dit merk. De merkhouder kan in beginsel dan ook niet optreden tegen gebruik van zijn merk dat plaats heeft gevonden vóór deze inschrijving. Dit roept de vraag op hoe het dan zit als een domeinnaam is geregistreerd en eventueel zelfs in gebruik is genomen vóórdat een daarmee overeenstemmend merk is ingeschreven, terwijl de domeinnaamregistratie en het gebruik daarvan voortduren ná dat tijdstip. Een regel die in dit soort situaties voorziet in rechtsverwerking voor de domeinnaamhouder bestaat niet. Op grond van artikel 13A lid 8 BMW kan de merkhouder weliswaar niet optreden tegen het gebruik van een overeenstemmend teken dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis; het lijkt echter moeilijk te verdedigen dat het recht op een domeinnaam slechts plaatselijke betekenis heeft.15 De vraag of een beroep kan worden gedaan op een jonger merk tegen een oudere domeinnaam kwam aan de orde in de zaak ‘smartpoint.nl’16 De Vzr. Rb. Almelo oordeelde dat nu het merk ’Smartpoint’ niet te kwader trouw is geregistreerd, de merkhouder een geldig merk heeft dat ook kan worden ingeroepen tegen de oudere domeinnaam ‘smartpoint.nl’. Van belang hierbij is dat de domeinnaamhouder geen noodzaak had gesteld om juist deze domeinnaam te kiezen. Het feit dat de domeinnaam nog niet daadwerkelijk in gebruik was genomen (na ruim twee jaar) werkte zelfs in haar nadeel, omdat daardoor een geldige reden ontbrak. Niet alle omstandigheden blijken uit het vonnis, maar als het zo is dat ook de domeinnaam te goeder trouw was geregistreerd is dit een weinig bevredigende uitkomst die afbreuk doet aan het domeinnaambeginsel ‘first come, first served’. Tot een aanvaardbaarder oordeel kwam het Hof Arnhem in de zaak cb.nl.17 Het Hof vond dat van domeinnaamhouder Comi in redelijkheid niet kon worden gevergd dat zij stopte met het gebruik van de domeinnaam. Hierbij overwoog het Hof: ‘Niet is gesteld en evenmin is gebleken dat Comi c.s. bij de registratie van de internetdomeinnaam ‘cb.nl' in 1993 redelijkerwijs behoorden te voorzien dat zij daarmee aan het, eerst later gedeponeerde, beeldmerk van NCB enige vorm van schade zouden kunnen berokkenen. Het enkele latere depot van het beeldmerk kan de anterieure gebruiker van een internetdomeinnaam niet zonder meer nopen af te zien van voortzetting van dat gebruik, te meer niet nu geen omstandigheden zijn gesteld of gebleken die tot de conclusie leiden dat het eerdere gebruik te kwader trouw plaatsvond.’ De geldige reden Het verweer van de gedaagde in de hierboven genoemde zaak smartpoint.nl had mogelijk wel doel getroffen als aannemelijk was geworden dat een geldige reden bestond voor de 14 Een argument dat tegen deze benadering in kan worden gebracht is dat onder gebruik als merk niet alleen het gebruik op het product zelf wordt verstaan. Zo heeft het Hof van Justitie bijvoorbeeld bepaald dat gebruik van een merk in reclame voor de reparatie van de betreffende – originele - merkproducten wel degelijk ‘gebruik ter onderscheiding van deze waren’ is. HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97, BMW vs. Deenik, NJ 2001, nr 134 m.nt. J.H. Spoor. 15 In het ‘Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht’ wordt echter opgemerkt dat deze bepaling naar het oordeel van de schrijvers niet zo beperkt hoeft te worden uitgelegd dat slechts rechten van lokale betekenis eronder vallen (Nauta Dutilh, 2000, p. 213). 16 Vzr. Rb. Almelo 26 februari 2003, Smartpoint B.V. vs. Wesspoint Creative Communication B.V., DomJur 2003-173 (smartpoint.nl) 17 Hof Arnhem 9 april 2002, Nederlands College van Belastingadviseurs vs. Comi B.V. c.s., DomJur 2002-145 (cb.nl)


registratie van deze domeinnaam. Het zou echter toe te juichen zijn als in enige toekomstige zaak wordt geoordeeld dat het enkele feit dat de registratie van een domeinnaam van ouder datum is dan het merkrecht al een geldige reden oplevert. Degene die eerder – te goeder trouw - een domeinnaam heeft geregistreerd en met zijn website totaal niet in het vaarwater van de merkhouder zit moet deze dan gewoon kunnen blijven gebruiken. Dit wordt natuurlijk anders, indien op de website anderszins inbreuk wordt gemaakt, bijvoorbeeld doordat dezelfde producten worden aangeboden als die van de merkhouder. De uitspraak van het Hof inzake cb.nl had mijns inziens ook zo kunnen worden geconstrueerd. Wel moet dan worden bedacht dat een geldige reden alleen kan worden ingeroepen in geval een merkinbreuk op grond van artikel 13 A lid 1 sub c of d wordt beoordeeld. Een aardige zaak waarin de geldige reden centraal stond was die over de domeinnaam page.nl.18 Toiletpapierfabrikant Kimberly-Clark is houder van het merk Page en heeft tevens de domeinnaam pagepuppy.nl geregistreerd. Cybernet biedt onder de domeinnaam page.nl een portal naar diverse websites aan. In de periode september – oktober 2001 werden bezoekers van de website page.nl automatisch doorgeleid naar een sexsite. Vanaf eind oktober 2001 staan op de website page.nl echter diverse per onderwerp gerangschikte rubrieken van uiteenlopende aard. Slechts een zeer gering gedeelte heeft betrekking op Internetsites van erotische aard. Volgens het Hof Amsterdam heeft Cybernet aldus een geldige reden om de domeinnaam page.nl te gebruiken. Het publiek zal op het Internet het teken ‘page’ namelijk opvatten als een Engelstalige aanduiding voor een webpagina. Het teken heeft voorts een beschrijvende functie voor de faciliteit die Cybernet nu juist aanbiedt, te weten een portal naar een verscheidenheid van webpagina´s. Ten overvloede merkt het Hof nog op dat er aan de reputatie van het merk Page geen afbreuk wordt gedaan door de omstandigheid dat bezoekers van de website page.nl tijdelijk direct werden doorgeleid naar een website met erotische inhoud. Zo’n bezoeker zal namelijk de site en het merk niet snel met elkaar associëren en bovendien zal hem, als hij al aan het merk dacht, meteen duidelijk zijn dat de website niets met het merk te maken heeft.19 Adverteren met andermans merk Het leerstuk van de merkenrechtelijke uitputting en de daaruit voortvloeiende regels ten aanzien van reclame spelen ook in sommige domeinnaamzaken een rol. De uitputting van merkrechten brengt met zich mee dat als een merkproduct eenmaal met toestemming van de merkhouder in het verkeer is gebracht, dit product door een derde verder mag worden verhandeld zonder dat deze inbreuk op het merk maakt. Het Hof van Justitie EG heeft in het arrest Dior/Evora bepaald dat deze derde het merk dan eveneens – onder bepaalde voorwaarden – mag gebruiken om reclame te maken voor zijn product.20 In het BMW/Deenik-arrest is voorts geoordeeld dat de merkhouder niet op kan treden, indien een derde het merk gebruikt ter aankondiging van reparatie of onderhoud van originele merkproducten.21 Dit lijdt echter uitzondering indien het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band bestaat tussen de derde en de merkhouder. Let wel, deze uitputtingsproblematiek en de genoemde beperkingen hierop spelen alleen een rol, indien het gaat om gebruik van het merk voor originele merkproducten. De Vzr. Rb. Assen vond dat het gebruik van de domeinnaam landrover.nu door autoreparateur ET Coevorden, alsmede de verwijzing daarnaar in een advertentie waarin het

18

Hof Amsterdam 17 oktober 2002, Kimberly-Clark B.V. vs. Cybernet Activities B.V., DomJur 2003-178 (page.nl) De vraag of en in hoeverre de inhoud van de website dient te worden meegewogen bij het vaststellen van verwarringsgevaar in domeinnaamgeschillen wordt uitgebreid behandeld door Th. Bosboom en C. Jeunik ‘Het handelsnaamrecht in domeinnaamgeschillen’, IER 2003, p. 6 20 HvJ EG 4 november 1997, zaak 337/95, Parfums Christian Dior vs. Evora, NJ 2001, nr 132 m.nt. J.H. Spoor 21 HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97, BMW vs. Deenik, NJ 2001, nr 134 m.nt. J.H. Spoor 19


beeldmerk van MG Rover voorkwam, juist wel zo’n commerciële band suggereerde.22 Met ditzelfde argument werd door de Vzr. Rb. Alkmaar een verbod uitgesproken op een hyperlink naar de website specialistinsubaru.com, die was geplaatst op de website van autohandelaar Schot.23 Tot een zeer genuanceerd oordeel kwam de Vzr. Rb. Breda in de zaak fordoccasion.nl.24 Axit heeft enkele honderden domeinnamen geregistreerd, bestaande uit de naam van diverse automerken met de toevoeging occasion(s).nl, waaronder fordoccasion.nl. Deze domeinnamen hebben slechts een rubriceringfunctie en geven alleen toegang tot hetzelfde portaal, te weten merknaamoccasions.nl. Het gebruik van deze domeinnamen wekt niet de suggestie dat er sprake is van een commerciële band met de merkhouders. Vanwege het woord ‘occasion’ is duidelijk dat het om tweedehands auto’s gaat en bij het publiek is bekend dat deze auto’s ook worden verkocht door dealers van andere merken en algemene autohandelaren. In dit geval heeft het domeinnaambeginsel ‘first come, first served’ te gelden, zodat de vorderingen van Ford moeten worden afgewezen. Het beroep op het Dior/Evoraarrest mocht evenmin baten. Ford stelde dat op grond van de voorwaarden uit dit arrest adverteren met andermans merk slechts zou zijn toegestaan, indien deze wijze van adverteren in de sector gebruikelijk is. De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik van een automerk als domeinnaam inderdaad een binnen de branche gebruikelijke wijze van adverteren op Internet is. De problematiek rond het adverteren met andermans merk speelt zich ook een enkele keer af buiten de autobranche. De Vzr. Rb. Breda oordeelde bijvoorbeeld in de geruchtmakende zaak rond een website waarop illegale chips voor Playstation-consoles werden aangeboden, dat het gebruik van het merk als domeinnaam niet is toegestaan, ook niet ter aankondiging van – wel legitieme – reparatiewerkzaamheden.25 Er bestaat een verschil tussen het gebruik van de merken in de benaming van een website (te vergelijken met reclame op een winkel) en het gebruik van de merken in pagina’s van een website. Gedaagde mag uitsluitend op zijn pagina’s aangeven dat hij Playstation-consoles repareert. De gedaagde in de zaak royalgarden.nl kon juist weer wel een winnend argument ontlenen aan het arrest BMW/Deenik. Deze domeinnaamhouder behoort namelijk tot het officiële dealernetwerk van de merkhouder en mag dan ook reclame maken voor Royal Gardenproducten. De Vzr. Rb. Den Haag oordeelde dat het gebruik van een Internetsite daartoe in dit tijdsgewricht een bij uitstek geschikt middel is.26 Van belang in deze zaak was nog dat gedaagde op de homepage te kennen gaf dat deze site niet van de merkhouder zelf was. Het is een interessante vraag of de uitkomst in deze zaak dezelfde zou zijn geweest, indien de domeinnaam door een niet-officiële dealer, bijvoorbeeld een parallelimporteur, zou zijn geregistreerd. Uit de genoemde rechtspraak volgt dat domeinnamen ook een commerciële band in de zin van het BMW/Deenik arrest kunnen suggereren, maar dat dit niet onder alle omstandigheden geldt. De rechtspraak is op dit punt redelijk consistent. Naar mijn oordeel is het inderdaad juist dat als originele producten worden aangeboden op een website, het gebruik van het exacte merk als domeinnaam in principe te ver gaat. Dat met dit uitgangspunt echter 22 Vzr. Assen 29 april 2002, MG Rover Group Limited PLC & Land Rover Nederland vs. ET Coevorden v.o.f., DomJur 2002141 (landrover.nu) 23 Vzr. Rb. Alkmaar 31 juli 2003, N.V. Subaru Benelux en Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha vs. Schot Automobielbedrijf B.V., DomJur 2003-183 (specialistinsubaru.com) 24 Vzr. Rb. Breda 31 oktober 2002, Ford Motor Company vs. Axit, DomJur 2003-165 (eindvonnis), met tussenvonnis d.d. 25 september 2002, DomJur 2003-164 (fordoccasion.nl) 25 Vzr. Rb. Breda 24 april 2002, Brein e.a. vs. X, IER 2002, nr 50 m.nt. M. de Cock Buning (ps2spellen.nl) 26 Vzr. Rb. Den Haag 2 december 2003, rolnr. KG 03/1154, MWH Metallwerk Helmstadt GMBH en Kettler voor het gebied van de Benelux B.V. vs. Tuinhuis B.V., niet gepubliceerd (royalgarden.nl)


genuanceerd kan worden omgegaan, tonen de uitspraken ‘fordoccasion.nl’ en ‘royalgarden.nl’ aan. Beschrijvende merken Een merk is slechts beschermd als het onderscheidend vermogen heeft. De beschermingsomvang van het merk is eveneens gerelateerd aan (onder andere) de sterkte / zwakte van het onderscheidend vermogen. Er bestaat vrij veel jurisprudentie over de vraag of de houder van een beschrijvend merk dat vaak weinig onderscheidend is kan optreden tegen een domeinnaam waarin dit merk voorkomt. Een greep uit het assortiment. Gratiz.nl Internet Diensten heeft de domeinnaam gratiz.nl geregistreerd en het merk ‘www.gratiz.nl’ gedeponeerd voor ontspanning via Internet. Met een beroep op dit merk heeft zij geprobeerd de domeinnaam gratis.nl op haar naam te krijgen. Zij ving echter terecht bot bij het Hof Leeuwarden: in reconventie werd haar eigen merk nietig verklaard wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.27 Als het merk al in stand was gebleven zou de beschermingsomvang mijns inziens beperkt moeten blijven tot de opvallende spelling en niet ingezet kunnen worden tegen het normale woord ‘gratis’. Over het onderscheidend vermogen van het woord ‘telefoongids’ merkte het Hof Amsterdam het volgende op: ‘De aanduiding is geheel beschrijvend in die zin, dat daaronder is te verstaan een gids, waarin telefoonnummers staan vermeld.’28 Volgens het Hof doet hieraan niet af dat marktonderzoeken uitwijzen dat de overgrote meerderheid van het publiek bij het woord telefoongids allereerst aan de gids van KPN denkt. Dit is toe te schrijven aan zestig jaar gebrek aan concurrentie van andere gidsen en niet aan een onderscheidend vermogen als zodanig. De domeinnaam telefoongids.com hoefde dan ook niet aan KPN te worden overgedragen. De Vzr. Rb. Amsterdam vond het merk Chatboy curieus genoeg origineel en voldoende onderscheidend voor een website waarop chatservices voor homoseksuele mannen worden aangeboden.29 De houder van dit merk, tevens eigenaar van de domeinnaam chatboy.nl, kan daarom de samenstelling van de woorden ‘chat’ en ‘boy’ in het merk monopoliseren. Dientengevolge kon zij succesvol optreden tegen de domeinnaam chat-boy.nl. Merkenrecht - varia Net als daarvoor, werd er ook de afgelopen twee jaar door rechters zeer wisselend geoordeeld over enkele typische domeinnaamproblemen, die hier slechts summier worden aangestipt. Zo is nog steeds onduidelijk welk gewicht de ‘blokkerende werking’ van een domeinnaamregistratie precies toekomt bij de beoordeling of inbreuk op een merk wordt gemaakt of anderszins onrechtmatig wordt gehandeld. Indien iemand een domeinnaam registreert die identiek is aan het merk van de merkhouder, terwijl hij deze domeinnaam bijvoorbeeld te goeder trouw gebruikt voor niet-soortgelijke waren of diensten, blokkeert hij daarmee onvermijdelijk het gebruik van diezelfde domeinnaam voor de merkhouder. Enkele keren werd dit argument gebruikt om een vordering toe te wijzen en enkele keren werd hier geen of nauwelijks gewicht aan toegekend.30 Een vordering zou mijns inziens nooit op grond van dit argument alleen mogen worden toegewezen. 27

Hof Leeuwarden 23 juli 2003, Gratiz.nl Internet Diensten vs. Martix B.V., DomJur 2003-180 (gratis.nl) Hof Amsterdam 28 februari 2002, Mf 2002, nr. 18 m.nt. D.J.G. Visser (telefoongids.com) 29 Vzr. Rb. Amsterdam 30 januari 2003, Chat Boy vs. Global Entertainment, DomJur 2003-167 (chat-boy.nl) 30 In positieve zin: Vzr. Rb. Breda 24 april 2002, Brein e.a. vs. X, IER 2002, nr 50 m.nt. M. de Cock Buning (ps2spellen.nl); Rb. Dordrecht 8 mei 2002, Volker Stevin Materieel B.V. vs. V.S.M. Geneesmiddelen B.V., DomJur 2002-143 (vsm.nl); Vzr. Rb. Arnhem 3 december 2002, Jan Pieter Balkenende vs. Stichting Liever, KG 2003, nr 20, Mf 2003, nr 9 m.nt. A. Tsoutsanis (janpeterbalkenende.nl); Vzr. Rb. Almelo 26 februari 2003, Smartpoint B.V. vs. Wesspoint Creative Communication B.V., DomJur 2003-173 (smartpoint.nl). In negatieve zin: Hof Den Bosch 10 december 2002, Infotheek Groep N.V. vs. R.J.M. 28


Ook wordt nog altijd verschillend gedacht over de vraag of de loutere registratie van een domeinnaam ‘gebruik van het merk’ oplevert en, in het verlengde daarvan, of er in dergelijke gevallen sprake kan zijn van dreigende inbreuk. Sommige rechters gaan ervan uit dat als een domeinnaam (nog) niet actief wordt gebruikt er geen inbreuk plaats vindt, zodat een verbod niet kan worden toegewezen. Naar de letter van de wet is zeker waar dat een domeinnaam dan nog niet wordt gebruikt in de zin van artikel 13A lid 1 sub a, b, of c BMW. Het enkele registreren van de domeinnaam kan wat mij betreft echter wel onder onderdeel d van dat artikel worden gebracht. Uiteraard zal dan wel aan alle elementen van dit artikel moeten zijn voldaan, bijvoorbeeld doordat de domeinnaamhouder een flinke som geld voor de domeinnaam vraagt. Andere rechters zien in de loutere registratie van de domeinnaam al het gevaar schuilen dát er op enig moment inbreuk makend zal worden gehandeld en wijzen een verbod toe wegens dreigende inbreuk.31 Indien de inbreuk aannemelijk wordt gemaakt door de merkhouder, kan een verbod mijns inziens ook worden toegewezen op grond van de onderdelen a, b of c van artikel 13A lid 1 BMW. Handelsnamen De schrijvers van ‘Het handelsnaamrecht in domeinnaamgeschillen’ openen hun artikel met de constatering dat het handelsnaamrecht in de domeinnaamjurisprudentie er bekaaid van af komt, terwijl hierop toch in een grote meerderheid van de zaken een beroep wordt gedaan.32 Vaak wordt een dergelijk beroep helemaal niet behandeld, of in een enkele regel afgedaan onder verwijzing naar de merkenrechtelijke overwegingen. Vanwege het feit dat er weinig interessante jurisprudentie is, wordt het handelsnaamrecht ook in dit artikel minder uitgebreid behandeld dan het merkenrecht en komt slechts een beperkt aantal typisch handelsnaamrechtelijke kwesties aan bod. In de hier behandelde periode draaide een enkele zaak wel uitsluitend om het handelsnaamrecht, omdat er simpelweg geen merk was. Een makelaar uit de regio Groningen en Noord-Drenthe kreeg logischerwijs ongelijk in haar stelling dat de domeinnaam stadenregio.nl verwarringwekkend overeenstemt met haar handelsnaam Stad en Ommeland.33 Het bestanddeel ‘stad’ kan als gangbare aanduiding hoe dan ook niet worden gemonopoliseerd. De woordcombinaties van beiden stemmen echter ook niet verwarringwekkend overeen. Dat de aanduiding ‘Ommeland’ en ‘regio’ in Groningen en Noord-Drenthe ongeveer dezelfde betekenis hebben, doet daar niets aan af. Het voeren van een handelsnaam De Handelsnaamwet biedt in artikel 5 bescherming tegen, kortweg, het voeren van een verwarringwekkende handelsnaam. Het is een complex vraagstuk of en in hoeverre de registratie en/of het gebruik van domeinnaam ook gelijk is te stellen met het voeren van een handelsnaam. Het Hof Den Bosch oordeelde dat het gebruik van een bepaalde domeinnaam onder omstandigheden aangemerkt kan worden als het voeren van een zelfde handelsnaam.34 Sikking, DomJur 2003-162 (infotheek.com); Hof Amsterdam 20 februari 2003, Jeroen Lieven de Kreek vs. De Staat der Nederlanden, Mf 2003, nr 25, IER 2003, nr 53 (prinsjesdag.nl); Vzr. Rb. Den haag 3 oktober 2003, rolnr. KG 03/886, Sunset Holidays B.V. vs. Sunny Cars Aktiengesellschaft, niet gepubliceerd (holidaycar.nl). 31 Wel een verbod: Rb. Amsterdam 27 februari 2002, XS4ALL Internet B.V. vs. Anthony Roeland Rusch en Bob Schoo, DomJur 2002-139 (xs41.nl); Vzr. Rb. Almelo 20 juni 2002, Maintenance Partners vs. Spit Elektro Mechanica, DomJur 2002-151 (maintenancepartners.nl); Vzr. Rb. Haarlem 25 juni 2002, Nederlandse onderneming voor energie en milieu B.V. vs. Gebr. Hermans & Zegwaart B.V., DomJur 2002-146 (epa.nl); Rb. Maastricht 19 februari 2003, Mondo Verde vs. Mondo Verde B.V., DomJur 2003-176 (mondo-verde.nl). Geen verbod: Vzr. Rb. Den haag 3 oktober 2003, rolnr. KG 03/886, Sunset Holidays B.V. vs. Sunny Cars Aktiengesellschaft, niet gepubliceerd (holidaycar.nl). 32 Th. Bosboom en C. Jeunik ‘Het handelsnaamrecht in domeinnaamgeschillen’, IER 2003, p. 1 33 Vzr. Rb. Groningen 16 mei 2002, Makelaardij Stad en Ommeland B.V. vs. Stad & Regio Makelaardij, KG 2002, nr 164 (stadenregio.nl) 34 Hof Den Bosch 10 december 2002, Infotheek Groep N.V. vs. R.J.M. Sikking, DomJur 2003-162 (infotheek.com)


Dit uitgangspunt moet mijns inziens als juist worden aanvaard. De wijze waarop gedaagde in deze zaak het woord ‘infotheek’ als domeinnaam gebruikt, rechtvaardigt echter niet de conclusie dat zij haar onderneming onder deze naam drijft. Op de website wordt gewezen op het feit dat de ‘infotheek’ een webdienst van onderneming Cybertheek is. Artikel 6 Handelsnaamwet Op grond van artikel 6 Handelsnaamwet kan degene die meent dat een ander een handelsnaam voert die in strijd is met de Handelsnaamwet (bijvoorbeeld omdat deze verwarringwekkend overeenstemt met zijn eigen handelsnaam) de kantonrechter verzoeken deze handelsnaam te wijzigen. Op deze grond heeft MedWeb de kantonrechter Utrecht verzocht de naam van haar concurrent MedNet.nl (domeinnaam en handelsnaam!) te wijzigen in bijvoorbeeld Medisite.nl.35 De kantonrechter oordeelde dat er inderdaad sprake is van verwarringsgevaar tussen MedWeb en MedNet.nl en sprak een verbod op de naam MedNet.nl uit. Wel moet aan MedNet.nl een zo groot mogelijke vrijheid worden gelaten bij de keuze voor een nieuwe naam, zodat de gevraagde naamswijziging niet werd opgelegd. Het belang van deze procedure lijkt hiermee gemarginaliseerd. Een simpel verbod kan wel zo snel en onder aanvoering van meerdere gronden (onrechtmatige daad) in kort geding worden gevorderd. Botsende rechten Het Hof Den Haag heeft de spraakmakende Zumpolle-beslissing van de Haagse President, waarover onder andere een ‘kort commentaar’ van vijf kantjes IER is volgeschreven,36 vernietigd.37 De President kwam in deze zaak met een creatieve oplossing voor de situatie dat beide partijen gelijke rechten op de handelsnaam ‘Zumpolle’ hebben en slechts één van hen de domeinnaam heeft kunnen registreren. De domeinnaamhouder mocht deze domeinnaam behouden, mits zij een hyperlink naar de website van de ander zou aanleggen. Het hoger beroep richtte zich tegen de opgelegde overdracht van de domeinnaam, indien de domeinnaamhouder niet aan de link-voorwaarde zou voldoen. Het Hof oordeelde dat het hoger beroep gegrond is nu de domeinnaamhouder gerechtigd is de naam Zumpolle – op grond van onderlinge afspraken - onbeperkt te gebruiken in verband met haar vestiging. Dat het gebruik van de naam door beiden tot verwarring kan leiden hebben partijen kennelijk aanvaard. Het is dus ook toegestaan de domeinnaam zumpolle.nl te registreren. Dat de ander deze naam niet meer kan gebruiken is het gevolg van het beginsel ‘first come, first served’. Wellicht jammer van de creativiteit van de President, maar het oordeel van het Hof is natuurlijk juist. Persoonsnamen In sommige gevallen wordt de registratie van de naam van een natuurlijk persoon als domeinnaam onrechtmatig geoordeeld. Minister-president Balkenende (die blijkens zijn paspoort Jan Pieter heet) heeft met succes een vordering ingesteld tegen de Stichting Liever, houder van de domeinnaam janpeterbalkenende.nl. De Vzr. Rb. Arnhem oordeelde dat Liever op drie gronden onrechtmatig handelde jegens Balkenende.38 Het zonder toestemming van Balkenende registreren van domeinnamen die identiek zijn aan de namen waaronder hij bekend is, druist in tegen de zorgvuldigheidsverplichting. Voorts honoreert de voorzieningenrechter het argument van de ‘blokkerende werking’. Ten slotte wekt de 35 Rb. Utrecht sector kanton, 7 januari 2002, Medweb Nederland N.L. VOF vs. Bohn Stafleu van Loghum B.V., DomJur 2002135 (mednet.nl) 36 M.D. Stam en E.R. Vollebregt, ‘Botsende rechten op een domeinnaamrecht – Kort commentaar bij de Zumpolle-uitspraak’, IER 2001, p. 207 37 Pres. Rb. ’s-Gravenhage 16 februari 2001, Zumpolle vs. Zumpolle, IER 2001, nr 47, KG 2001, nr 80; Hof Den Haag 31 januari 2002, Zumpolle vs. Zumpolle, BIE 2002, nr. 69 (zumpolle.nl) 38 Vzr. Rb. Arnhem 3 december 2002, Jan Pieter Balkenende vs. Stichting Liever, KG 2003, nr 20, Mf 2003, nr 9 m.nt. A. Tsoutsanis (janpeterbalkenende.nl)


vermelding van de domeinnaam op de website de suggestie dat Balkenende heeft ingestemd met registratie van die domeinnaam door Stichting Liever. Annotator Tsoutsanis vindt het resultaat te billijken, maar is niet overtuigd door de redenering. Hij pleit voor een eerder in de literatuur naar voren gebrachte beoordeling op grond van art. 1:8 BW (‘Hij die de naam van een ander zonder diens toestemming voert, handelt jegens die persoon onrechtmatig, wanneer hij daardoor de schijn werkt die ander te zijn of tot diens geslacht of gezin te behoren.’), waar ik mij van harte bij aansluit.39 Overheidsbegrippen Tot slot nog een enkel woord over een groep domeinnamen die in de onrechtmatige daadssfeer een aparte plek innemen: de overheidsbegrippen. De vraag is of de Staat met succes kan optreden tegen domeinnamen waarin wordt verwezen naar overheidsinstellingen of publiekrechtelijke begrippen. In de loop der jaren heeft de Staat de macht herwonnen over bijvoorbeeld staten-generaal.nl, ministers.nl, 2ekamer.nl, 2ekamer.com en tweedekamer.com. De rechter sloeg in deze zaken vooral acht op het gevaar voor verwarring bij of misleiding van het publiek (vaak ongeacht de feitelijke inhoud van de site), de frustratie van de informatievoorziening door de overheid en de aantasting van de reputatie van de betrokken organen en instellingen. Een enkele keer ging het ook mis voor de Staat, waardoor zij het moet blijven stellen zonder kamer.nl, verkiezingen.nl en betuwe-route.nl. Op een lager niveau moesten diverse gemeenten bakzeil halen bij hun poging om ‘hun’ .info domeinnaam, zoals almelo.info, overgedragen te krijgen.40 Bij het Hof Amsterdam kwam, na een bodem- en twee kort geding vonnissen, een einde aan de kwestie rond de domeinnamen prinsjesdag.nl, miljoenennota.nl, troonrede.nl en regering.nl.41 Na bij de voorzieningenrechter en de rechtbank steeds in het gelijk te zijn gesteld, leverde dit alsnog een terechte nederlaag op voor de Staat. Het Hof oordeelde dat het publiek dat deze termen hoort weliswaar zal denken aan de Staat, maar dit betekent niet dat die (beschrijvende) begrippen daarnaast ook verwijzen naar de Staat. Voorts levert het gebruik van de domeinnamen door De Kreek geen gevaar voor verwarring op, mede vanwege de omstandigheid dat men op Internet informatie van zeer gevarieerde herkomst kan aantreffen. Het argument van de 'blokkerende werking' wordt verworpen nu de Staat voldoende alternatieven heeft om belangstellenden naar informatie van de overheid over de betreffende onderwerpen te leiden. Hugenholtz heeft in zijn noot onder een drietal ‘overheidsdomeinnaamuitspraken’ overtuigend aangetoond waarom onder de huidige wetgeving slechts in uitzonderlijke gevallen (misbruik van bevoegdheid) dergelijke domeinnamen aan de overheid toe dienen te komen.42 Zijn pleidooi voor een wetswijziging om aan de overheid tegemoet te komen, deel ik echter niet. Het lijkt mij dat het algemeen belang het meest gebaat is bij een (centrale) overheid die al haar officiële informatie presenteert onder de officiële website www.overheid.nl. II – Overige aspecten domeinnamen 2002-2003 Naast de genoemde zaken over inbreuk op rechten verdienen enkele andere aspecten van domeinnamen de aandacht in dit artikel over de periode 2002-2003. Hieronder worden eerst 39

Zie bijvoorbeeld de noot van D.J.G. Visser onder Pres. Rb. Amsterdam 13 juli 2000, Albert Heijn e.a. vs. Name Space, Mf 2000, nr. 58 (ahold.nl) Vzr. Amsterdam 2 mei 2002, Diverse gemeenten vs. International Domain Professionals B.V., Mf 2002, nr. 25, m.nt. L.L. Huisman, IER 2002, nr. 5, p. 262, m.nt. J.J.C. Kabel (almelo.info) 41 Hof Amsterdam 20 februari 2003, Jeroen Lieven de Kreek vs. De Staat der Nederlanden, Mf 2003, nr 25, IER 2003, nr 53 (prinsjesdag.nl) 42 Noot P.B. Hugenholtz onder 3 uitspraken, CR 2001, p. 279 40


de belangrijkste wijzigingen van het nieuwe reglement van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) aangestipt. Vervolgens komen enkele perikelen rond de vrijgifte van geblokkeerde domeinnamen aan bod. Daarna wordt ingegaan op enkele zaken waarin de waarde van de domeinnaam een rol speelde. Tot slot wordt de vermogensrechtelijke status van domeinnamen behandeld. Nieuw reglement SIDN Aan het eind van de domeinnaam-hausse verscheen in november 2001 het eindrapport van het ‘Projectteam Domeinnaamdebat’.43 Het Projectteam was door de SIDN geformeerd met als doel het doen van aanbevelingen over vier onderwerpen: de positie van de natuurlijke persoon, het mogelijk toelaten van buitenlandse registranten, ‘privacy en het whois-register’ en de mogelijkheid van het instellen van een alternatieve geschillenbeslechting. Naar aanleiding van het rapport heeft de SIDN een nieuw Reglement voor Registratie van .nlDomeinnamen vastgesteld dat op 29 januari 2003 in werking is getreden. De SIDN heeft de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport overgenomen. Zo kunnen particulieren nu naast een zogenaamde persoonsdomeinnaam44 ook een ‘gewone’ .nl domeinnaam aanvragen. Daarnaast is het .nl register ook opengesteld voor buitenlanders.45 Een belangrijke privacyaanbeveling die is overgenomen uit het rapport is de beperking van het maximaal aantal zoekopdrachten in de ‘whois’databank tot vijftien per dag per IP-adres. .nl Arbitrage Het klapstuk van het nieuwe reglement van de SIDN moest de introductie van arbitrage voor .nl domeinnaamgeschillen worden. Met deze procedure wordt een alternatief geboden aan de beweerdelijk rechthebbende op een domeinnaam voor de gang naar de burgerlijke rechter. Volgens het Projectteam Domeinnaamdebat heeft arbitrage een aantal voordelen boven andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting als het bindend advies of een administratieve procedure. Een arbitraal vonnis leidt bijvoorbeeld tot een executoriale titel en in arbitrage kan een kostenveroordeling worden uitgesproken en kunnen geen verboden worden versterkt met een dwangsom. De SIDN heeft deze aanbeveling gevolgd en het Arbitration and Mediation Center van de WIPO als arbitrage-instituut aangewezen. De belangrijkste kenmerken van de arbitrageprocedure zijn: -

-

De procedure staat uitsluitend open voor geschillen over .nl-domeinnamen die (beweerdelijk) inbreuk maken op een Benelux- of gemeenschapsmerk of Nederlandse handelsnaam. In een later stadium moet worden onderzocht of uitbreiding wenselijk is.46 Het is mogelijk om de doorhaling en/of overdracht van de domeinnaam te vorderen, alsmede een verbod op het registreren van vergelijkbare domeinnamen. Domeinnaamhouders van na 29 januari zijn verplicht zich te onderwerpen aan de procedure, indien de eisende partij hiervoor kiest. Oudere domeinnaamhouders kunnen zich vrijwillig aan de procedure onderwerpen.

43

Het eindrapport is te downloaden vanaf de website ‘www.domeinnaamdebat.nl’. Persoonsdomeinnamen zijn domeinnamen die uitsluitend door particulieren kunnen worden geregistreerd en zijn opgebouwd in de vorm ‘jansen.123.nl’. Deze domeinnamen zijn nooit erg populair geweest: d.d. 23 december 2003 zijn slechts 591 persoonsdomeinnamen geregistreerd. Ter vergelijking: blijkens een nieuwsbericht op de website van de SIDN (‘www.nic.nl’) hebben particulieren in de eerste maand na inwerkingtreding van het nieuwe reglement ongeveer 14.000 gewone .nl domeinnamen geregistreerd. 45 Artikel 2.1 Reglement. 46 De SIDN heeft hiermee gekozen voor een model dat het beste aansluit bij de bestaande praktijk bij de burgerlijke rechter: in verreweg de meeste gevallen worden domeinnaamzaken namelijk afgedaan op het merken- en/of handelsnaamrecht. Tegen deze benadering zijn zes bezwaren ingebracht door Alexander Tsoutsanis (‘[email protected]. Kwade trouw of inbreuk?’ Mf 2002-7/8, p. 239). Tsoutsanis pleit voor een stelsel dat is geënt op de driestappentoets van de Uniform Dispute Resolution Policy, waarbij de kwade trouw het sleutelbegrip is en niet de eventuele inbreuk op een merk of handelsnaam. Zie eveneens, uitgebreid, A. Tsoutsanis ‘Domeinnaamgeschillen: inbreuk, onrechtmatige daad of kwade trouw?’ ITeR-actueel, nr 58, Den Haag: SDU, 2003. 44


-

De procedure kan volledig online worden gevoerd. De domeinnaam kan tijdens de procedure niet worden overgedragen. Intern hoger beroep is mogelijk. Aangezien het arbitrage betreft zal beroep bij de civiele rechter slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk zijn.

De meest in het oog springende voordelen van de arbitrageprocedure zijn de kostenbesparing en de deskundigheid van de arbiters. Het is echter maar zeer de vraag of de praktijk wel behoefte heeft aan dit instituut. Het kort geding heeft natuurlijk ook diverse voordelen boven de arbitrageprocedure, zoals de snelheid waarmee een en ander kan worden geregeld. Tot nu toe is de animo voor arbitrage dan ook niet groot. Pas op 17 oktober 2003 had arbiter Hub Harmeling de primeur een - veroordelend - vonnis uit te spreken in de zaak Ermenegildozegna.nl.47 Nu, inmiddels een jaar na de inwerkingtreding van het reglement, staat de teller op twee. Me dunkt geen al te imposant aantal. Het is dan ook wenselijk dat aan een onderzoek naar de wenselijkheid van uitbreiding van het systeem een evaluatie van het systeem als zodanig vooraf gaat. Perikelen rond vrijgave geblokkeerde domeinnamen Onder de oude reglementen48 van de SIDN is de uitgifte van domeinnamen geleidelijk geliberaliseerd. Op grond van het allereerste reglement werden nog alle algemene benamingen en soortnamen die misverstanden kunnen oproepen geweigerd (bijvoorbeeld financiering.nl). Het tweede reglement beperkte de weigering met name tot misleidende algemene benamingen (denk aan brandweer.nl op naam van een fabrikant van brandblussers). Sinds de vorige reglementswijziging van november 2000 voert de SIDN geen inhoudelijke toetsing meer uit bij de uitgifte van domeinnamen. Een uitzondering bleef bestaan voor een lijst met geblokkeerde domeinnamen en een lijst met gereserveerde domeinnamen. Deze laatste lijst bevat enkele voor de SIDN zelf nuttige namen als gov.nl en internet.nl en is nog steeds van kracht. De SIDN heeft voor de geblokkeerde domeinnamen echter op 14 februari 2002 een Vrijgaveregeling vastgesteld. Op grond van deze regeling kon een ieder zich inschrijven op toekenning van één van deze (226) domeinnamen. Internetonderneming Bushost zag een mooie business opportunity in het vrijkomen van de geblokkeerde domeinnamen. Voor het door haar opgestarte ‘Logic Domains programma’ wilde zij graag gebruik maken van meerdere van deze namen, waarvan zij enkele ook als merk had geregistreerd. Aangezien Bushost op grond van de Vrijgaveregeling slechts aanspraak kon maken op één van deze namen, heeft zij deze regeling bij de Vzr. Rb. Arnhem ter discussie gesteld. Bushost heeft daarbij gevorderd dat de SIDN wordt verplicht toe te staan dat Bushost alle 226 domeinnamen registreert. De voorzieningenrechter wees de vordering af.49 Bushost had namelijk verzaakt de domeinnamen met name te noemen, zodat voor alle niet als merk geregistreerde domeinnamen gold dat de vordering te vaag was en daarom al niet kon worden toegewezen. De vordering ten aanzien van alle wel als merk geregistreerde domeinnamen faalde eveneens, juist omdat de SIDN niet meer inhoudelijk toetst. Als inbreuk zou worden gemaakt door een derde moet de rechter dat maar vaststellen. De voorzieningenrechter gaat er daarbij terecht vanuit dat de houder van een merk niet automatisch ook de domeinnaamregistratie van dat merk toekomt.50 Het betoog van Bushost

47 WIPO Arbitration and Mediation Center 17 oktober 2003, case no. WIPO2003NL1, Consitex vs. Gerolanda, DomJur 2003181 (ermenegildozegna.nl) 48 Deze oude reglementen zijn resp. 14 oktober 1996, 1 april 1999 en 15 november 2000 in werking getreden. 49 Vzr. Rb. Arnhem 6 mei 2002, Bushost vs. SIDN, Mf 2002, nr 29 m.nt. R.D. Chavannes en CR 2002-5, p. 328. 50 In zijn noot onder dit vonnis (Mf 2002, p. 267) stelt Chavannes daar mijns inziens eveneens terecht tegenover dat het niet zo kan zijn dat de SIDN louter op grond van haar eigen reglement geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor mogelijke inbreuken door domeinnaamregistraties. Chavannes merkt op dat de positie van de SIDN bij een inbreukmakende domeinnaamregistratie sterk vergelijkbaar is met die van een ISP bij een inbreukmakende home page. Analoog aan de verplichtingen van ISP’s ter zake


dat de hele Vrijgaveregeling in strijd zou zijn met het eigen reglement van de SIDN en het liberaliseringproces werd verworpen: de SIDN kon volgens de voorzieningenrechter in redelijkheid tot deze regeling komen. Een erg summier gemotiveerd oordeel dat een essentieel punt raakt. Aan welke regels buiten die van haarzelf is de SIDN eigenlijk gebonden? Het antwoord kan momenteel niet anders zijn dan dat de SIDN een (te) grote beleidsvrijheid kent. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is dat de SIDN bij wet de status van bestuursorgaan in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht krijgt. Ook de vrijgaveregeling voor onder het eerste reglement geweigerde en onder het tweede reglement wel toegestane domeinnamen51 kreeg in 2002 nog een staartje. De SIDN had op grond van deze regeling aan de oorspronkelijke aanvragers van geweigerde domeinnamen laten weten dat zij deze – met voorrang – alsnog konden registreren. Zo heeft de SIDN ook aan Johannes Brokerhof laten weten welke domeinnamen hij alsnog op zijn naam kon zetten. Per ongeluk heeft de SIDN echter de door Brokerhof aangevraagde domeinnamen financiering.nl, krediet.nl en lening.nl niet vermeld in dit lijstje, zodat Brokerhof geen – hernieuwde – aanspraak op deze namen heeft gemaakt. Deze domeinnamen zijn vervolgens door Tellus geregistreerd. Brokerhof hechtte kennelijk een groot belang aan deze namen en heeft ze voor fl. 200.000,- van Tellus gekocht. In een bodemprocedure heeft hij geprobeerd om dit bedrag van de SIDN vergoed te krijgen. Zowel bij de Rechtbank52 als het Hof53 Arnhem ging dit echter mis. De SIDN kan zich namelijk beroepen op een exoneratiebeding uit haar reglement. Brokerhof had hier tegen in gebracht dat toepassing van deze bepaling in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Het Hof oordeelde echter dat een afweging van alle gestelde omstandigheden tot een beslissing leidt die in het voordeel van de SIDN uitvalt. De waarde van een domeinnaam Eén van de omstandigheden op grond waarvan het Hof in de hierboven genoemde zaak tussen Brokerhof en de SIDN oordeelde dat de SIDN géén schadevergoeding van ruim een euroton hoefde te betalen was dat er dan een wanverhouding zou zijn met de lage uitgifteprijs van de domeinnamen. Ten tijde van de registratie door Tellus was dat nog enkele tientjes voor de registratiekosten en een kwartaalabonnement, onder de huidige tariefregeling54 kost een registratie slechts € 1,- en een kwartaalabonnement € 1,20.55 De vraag komt op wat een mooie domeinnaam, los van een eventueel succesvolle website die daaraan is gekoppeld, nu eigenlijk waard is. De vrije markt heeft laten zien dat soms gigantische bedragen worden betaald voor domeinnamen. Blijkens diverse lijstjes die op Internet circuleren is bijvoorbeeld $ 7,5 miljoen betaald voor de domeinnaam business.com. Voor de domeinnaam shopping.com zou zelfs $220 miljoen zijn overgemaakt. Wat nu als een geschil over de waarde van een domeinnaam voor de rechter komt, hoe denkt die daar dan over? In de Verenigde Staten heeft zes jaar lang een aansprekende zaak gespeeld met betrekking tot de domeinnaam sex.com. In 1994 had Gary Kremen deze domeinnaam geregistreerd. Door op grond van de E-commercerichtlijn zou ook de SIDN moeten kunnen optreden in gevallen waarin zij wordt gewezen op een evidente inbreuk. 51 Op grond van deze regeling kregen de oorspronkelijke aanvragers van geweigerde domeinnamen tot en met 31 augustus 1999 voorrang bij het alsnog registreren daarvan. 52 Rb. Arnhem 19 december 2002, Johannes Norbert Brokerhof vs. SIDN, DomJur 2003-163 (financiering.nl) 53 Hof Arnhem 14 oktober 2003, Johannes Norbert Brokerhof vs. SIDN, DomJur 2003-182 (financiering.nl) 54 Tariefregeling SIDN van 1 juli 2003 55 Het systeem dat alleen zgn. deelnemers (providers) domeinnamen kunnen registreren brengt mee dat de totale kosten uiteindelijk altijd hoger uitvallen voor de registrant. Vaak hanteren deelnemers een tarief van rond de € 30,- per jaar, waaraan eventueel extra eerste registratiekosten worden verbonden.


een briefje op briefpapier van Kremen te sturen aan Network Solutions (de SIDN voor .com), heeft voormalig bajesklant Stephen Cohen bewerkstelligd dat deze domeinnaam op zijn naam werd geregistreerd tegen betaling van overdracht-taxen ad $ 1.000. Dit alles zonder toestemming van Kremen. Kremen is naar de rechter gestapt en is tot aan het Supreme Court in het gelijk gesteld dat deze domeinnaam op zijn naam moet worden geregistreerd. In deze procedure is hem tevens een bedrag van $ 65 miljoen aan schadevergoeding toegekend. Cohen bleek ondertussen gevlucht naar Tiguana, Mexico, waarna Kremen zijn pijlen op Network Solutions richtte. Inmiddels heeft het Court of Appeals vastgesteld dat Network Solutions inderdaad – mede – kan worden aangesproken en moet nog slechts worden vastgesteld tot welk bedrag.56 Het Hof oordeelde: ‘It would not be unfair to hold Network Solutions responsible and force it to try to recoup its losses by chasing down Cohen.’ De zaken kunnen uiteraard niet volledig met elkaar worden vergeleken, maar toch wel een opvallend verschillende uitkomst met die in de zaak tussen Brokerhof en de SIDN! Dichter bij huis speelde de waarde van de domeinnaam ook de hoofdrol in de zaak Euroweekend.com.57 De feiten in deze zaak lagen als volgt. Basis Communicatie heeft een aantal domeinnaamregistraties, waaronder euroweekend.com, en websitehosting-diensten ondergebracht bij provider Cybercomm. Cybercomm heeft de jaarlijkse fee aan het .com register Network Solutions voor de domeinnaam euroweekend.com onbetaald gelaten. Deze domeinnaam is hierna vrij gekomen en door het Zwitserse Creanet geregistreerd. Creanet wilde de domeinnaam aan Basis Communicatie verkopen voor fl. 121.000,-. Basis Communicatie vorderde daarop bij de Rb. Leeuwarden dat Cybercomm wordt bevolen ervoor te zorgen dat de domeinnaam weer op haar naam wordt geregistreerd en anders betaling van fl. 121.000,-, alsmede schadevergoeding. De Rechtbank ging er veronderstellenderwijs vanuit dat Cybercomm de registratie ten onrechte niet heeft verlengd, maar achtte de vorderingen niettemin niet toewijsbaar. Het was namelijk niet aannemelijk dat Basis Communicatie schade had geleden die bestond uit een dergelijk hoog bedrag. Bovendien heeft Basis Communicatie niet met Creanet onderhandeld over de prijs. Als de rechtbank de vordering toe zou wijzen, zou dit veroordelend vonnis dus als voornaamste prijsbepaler fungeren. Dat kan inderdaad nooit de bedoeling zijn. Doordat de rechtbank van afwezigheid van schade bij Basis Communicatie uitgaat, komt zij helaas niet tot overwegingen over de berekening van de waarde van een mooie domeinnaam. Gelukkig passen Amerikaanse prijzen als in shopping.com en berekeningen als in sex.com niet in de Nederlandse rechtscultuur, zodat in een eventuele toekomstige zaak ongetwijfeld een gematigd model zal worden toegepast. De vermogensrechtelijke status van een domeinnaam Over de vermogensrechtelijke status van domeinnamen is in 2001 een aardige polemiek gevoerd tussen enerzijds Falkena, Gilhuis en Wefers Bettink en anderzijds Chavannes.58 Eerstgenoemden stellen zich op het standpunt dat het recht op een domeinnaam is te kwalificeren als een absoluut vermogensrecht dat jegens een ieder kan worden ingeroepen, terwijl Chavannes van mening is dat dit een relatief recht is ten opzichte van de SIDN. Vanwege het gebrek aan een Domeinnaamwet én uitspraken van rechters over deze materie konden zij zich slechts beroepen op het gemene recht en het gezond verstand. Dat de consequenties van dit onderscheid niet louter academisch zijn, blijkt uit het feit dat in het civiele recht een ander regime geldt voor de overdracht van vermogensrechten naar gelang het een absoluut of relatief recht betreft. Een absoluut recht is slechts overdraagbaar wanneer de wet dat bepaalt, terwijl een relatief recht in beginsel overdraagbaar is tenzij de wet of de aard 56

US Court of Appeals for the Ninth Circuit July 25, 2003, Kremen vs. Cohen et al, te vinden op www.findlaw.com Rb. Leeuwarden 30 januari 2002, Basis Communicatie B.V. vs. Cybercomm B.V., DomJur 2002-133 (euroweekend.com) 58 F. Falkena, K. Gilhuis en W. Wefers Bettink, ‘De domeinnaam in het civiele recht’, NJB 2001, p. 841 en R.D. Chavannes, ‘Reactie op de domeinnaam in het civiele recht’ met naschrift, NJB 2001, p. 1165. 57


van het recht zich daartegen verzet. Er is geen wettelijke bepaling die voorziet in de overdraagbaarheid van domeinnamen. Wanneer een domeinnaam dus als een absoluut recht moet worden beschouwd, is deze dus niet overdraagbaar. Daaruit zou dan onder meer volgen dat het ook onmogelijk is om beperkte rechten te vestigen op een domeinnaam (zoals een pandrecht) of om beslag te leggen op een domeinnaam. In de praktijk – zo erkennen de proponenten van beide zienswijzen – worden domeinnamen echter overgedragen, beslagen en verpand.59 Het reglement van de SIDN voorziet expliciet in de overdraagbaarheid van domeinnamen, op een wijze die in de praktijk overeenkomt met de wettelijke vereisten voor het overdragen van relatieve vermogensrechten in het algemeen: een tussen partijen gesloten schriftelijke akte, waarvan mededeling wordt gedaan aan de wederpartij, in dit geval de SIDN. Voorafgaand aan juridische procedures omtrent domeinnamen is het inmiddels gebruikelijk dat conservatoir beslag wordt gelegd op de litigieuze domeinnaam. Het betreft geen derdenbeslag onder de SIDN doch leveringsbeslag onder de registrant met overbetekening aan de SIDN. Inmiddels zijn er wél enkele uitspraken gewezen waarin de kwestie absoluut of relatief recht aan de orde kwam. Het blijkt dat steeds zonder deugdelijke motivering wordt gekozen voor de benadering dat het recht op een domeinnaam een absoluut recht is en dat daaraan inderdaad ongewenste gevolgen kunnen worden verbonden. Een voorzetje werd gegeven door de Rb. Almelo in de zaak cnn.nl.60 De rechtbank overwoog: ‘Een domeinnaam kan worden aangemerkt als een teken dat een voortbrengsel is van de menselijke geest dat dient ter onderscheiding, in dit geval van websites of een e-mailadres, evenals bij het handelsnaamrecht en het merkenrecht het geval is. Het recht op een domeinnaam geeft de houder ervan een exclusief recht op gebruik.’ Het beestje werd vervolgens - in een bijzin - bij zijn naam genoemd door de Vzr. Rb. Arnhem in de zaak tussen Bushost en de SIDN:61 ‘Toch brengt dit, er voorlopig in dit kort geding vanuit gaande dat het recht op een domeinnaam een absoluut (vermogens)recht is, naar het oordeel van de voorzieningenrechter nog niet met zich mee dat de SIDN als rechthebbende op (houder van) de domeinnamen kan worden aangemerkt.’ Het is uitermate vreemd dat de voorzieningenrechters het absoluut recht tot voorlopig uitgangspunt nemen. De wet kent een gesloten stelsel van absolute rechten, waar slechts bij hoge uitzondering rechten ‘aan toegevoegd’ kunnen worden. De Hoge Raad heeft bijvoorbeeld uitgemaakt dat er zogenaamde éénlijnsprestaties zijn die als zodanig zijn te beschouwen.62 Als het al juist is dat domeinnamen als voortbrengselen van de menselijke geest zijn te beschouwen, waarop de houder een exclusief recht heeft, dient te worden gemotiveerd waarom zij dan ook vergelijkbare bescherming verdienen als bijvoorbeeld het merkenrecht. Dit lijkt mij bepaald geen sinecure. Zolang dit echter niet – in eerste instantie door de voorzieningenrechter zelf – aannemelijk wordt gemaakt, dient de voorzieningenrechter juist van het tegendeel uit te gaan. Hij zal het recht op een domeinnaam dan niet anders kunnen typeren dan als een vorderingsrecht van de domeinnaamhouder jegens de SIDN. Was de kwalificatie als absoluut recht in deze twee zaken echter niet van belang voor de uiteindelijke beslissing, dit lag geheel anders bij de zaak ltur.nl. Het bij de Vzr. Rb. Den 59 Zie echter de hieronder te behandelen zaak Vzr. Rb. Den Bosch 6 augustus 2002, L’Tur Tourismus AG vs. De Stichting Digital Information, JBPR 2002, nr 11, m.nt. A. van Hees, Mf 2002, nr 43 m.nt. K. Gilhuis, IER 2003, nr 12 (ltur.nl) 60 Rb. Almelo 19 december 2001, CNN vs. C&N Solutions B.V., Mf 2002-1, nr 3 m.nt. R.D. Chavannes (cnn.nl) 61 Vzr. Rb. Arnhem 6 mei 2002, Bushost vs. SIDN, MF 2002-7/8, nr 29 p. 265 m.nt. R.D. Chavannes en CR 2002-5, p. 328. 62 HR 27 juni 1986, Holland Nautic vs. Decca, NJ 1987, nr 191 m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach


Bosch ingediende verzoek verlof te verkrijgen om leveringsbeslag op de domeinnaam ltur.nl te mogen leggen werd afgewezen.63 De vraag of levering van het recht op een domeinnaam mogelijk is werd door de Vzr. namelijk ontkennend beantwoord. De Vzr. beargumenteerde dit als volgt: ‘Levering houdt in de juridische overdracht van een goed. Veronderstellenderwijs aangenomen dat het recht op een domeinnaam is te beschouwen als een vermogensrecht, zal de levering daarvan slechts mogelijk zijn als dit recht overdraagbaar is. Ingevolge artikel 3:83 van het Burgerlijk Wetboek kunnen in beginsel alleen eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten worden overgedragen. Andere rechten zijn slechts overdraagbaar wanneer de wet dit bepaalt (artikel 3:83 lid 3 BW). Een wettelijke bepaling die de overdracht van een (recht op) een domeinnaam bepaalt, is de voorzieningenrechter niet bekend.’ Besluit De echte Internet hype is voorbij, maar ondertussen heeft Internet zich duidelijk als een blijvertje gemanifesteerd in de Nederlandse rechtspraak. Het is gemeengoed dat ondernemers en andere Internetgebruikers zich op een website onder een mooie domeinnaam presenteren aan het publiek. Het domeinnaamsysteem, waarbij een naam slechts één keer kan worden vergeven zal dan ook altijd tot conflicten blijven leiden. Weliswaar zijn domeinnaamzaken geen schering en inslag meer, toch worden er nog genoeg interessante uitspraken gewezen. De jurisprudentie van de afgelopen twee jaar laat zien dat diverse rechters – nog steeds – zeer verschillend denken over bepaalde terug kerende thema’s in domeinnaamgeschillen. De praktijkjurist kan argumenten voor diametraal tegenovergestelde standpunten als ‘de blokkerende werking van een domeinnaamregistratie leidt wel/niet tot inbreuk op een merk’ aan de rechtspraak ontlenen. Met de lappendeken aan uitspraken staat het domeinnaamrecht zeker niet meer in de kinderschoenen. Het wordt onderhand tijd om ook echt volwassen te worden. Het zou daarom mooi zijn als de Hoge Raad de komende jaren eens wordt verzocht zich uit te spreken over enkele controverses.

63 Vzr. Rb. Den Bosch 6 augustus 2002, L’Tur Tourismus AG vs. De Stichting Digital Information, JBPR 2002, nr 11, m.nt. A. van Hees, Mf 2002, nr 43 m.nt. K. Gilhuis, IER 2003, nr 12 (ltur.nl)


Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum

Recommend Documents