Licentiecontracten: aandachtspunten Jaap Bremer BK seminar 3 oktober 2013
Outline Aandachtspunten licentiecontract Overdraagbaarheid licentie en overdracht moederrecht Licenties in faillissement IE-rechten en licenties bij R&D / productontwikkeling
Algemeen Wat is een licentie? Toestemming om iets te gebruiken / toezegging dat niet zal worden opgetreden tegen gebruik
Meestal onderdeel van wederkerige overeenkomst Licentie waarop/waaronder? IE-rechten (octrooi, merk, model, auteursrecht, databankrecht, kwekersrecht etc.) knowhow
Hoe ontstaat een licentie?
Aandachtspunten: reikwijdte Exclusieve/non-exclusieve licentie; verschil tussen ‘sole’ en ‘exclusive’ Onder welke IE-rechten? Omschrijving/beperking van reikwijdte: Geografisch (denk aan toepasselijk recht (contractuele vs goederenrechtelijke aspecten)) Duur Functioneel / ‘field of use’
Aandachtspunten: sublicenties Efficiency versus verlies controle Regel in contract, bijvoorbeeld: Voorafgaande toestemming (belang licentiegever) of Beoordelingskader opnemen waaraan verlening sub-licentie getoetst wordt (meer in belang licentienemer)
Weerslag in vergoedingsclausules (royalty’s)
Aandachtspunten: vergoeding Casuïstisch; afhankelijk van de omstandigheden : Running royalty’s op basis van verkoopopbrengst Lump sum Werken met aan behalen milestones verbonden carrots and sticks Andere wijze van vergoeding (bijvoorbeeld optie op nemen belang na behalen milestone)
Aandachtspunten: vergoeding Definieer basis voor berekening royalty’s: Met of zonder aftrek van kosten? Om welke kosten gaat het dan? (bijvoorbeeld ook marketing/overhead) Kortingen in acht nemen? Wat te doen met producten die in een ‘pakket’ worden verkocht of als onderdeel van een samengesteld product, wat is dan de individuele prijs?
Aandachtspunten: geheimhouding Vertrouwelijkheid van de inhoud van de overeenkomst Vertrouwelijkheid van knowhow en andere bedrijfsinformatie
Aandachtspunten: handhaving Licentienemer heeft geen eigen recht om op te treden tegen inbreuk door derden Onder voorwaarden eigen aanspraak op schadevergoeding/winstafdracht Regeling in overeenkomst
Aandachtspunten licentiegever Aanspraken op verbeteringen Quality control en audits M.n. bij merklicenties: branding policy, voorafgaande goedkeuring marketing en promotie Productaansprakelijkheid en verzekering
Aandachtspunten licentiegever Bij exclusieve verkoop/distributielicentie: incentives voor winstmaximalisatie Recht beëindiging bij betwisting geldigheid Overdraagbaarheid licentie Check de track record van licentienemer (zeker bij excl licentie)
Aandachtspunten licentienemer Garanties/check vooraf (due diligence): dat licentiegever werkelijk houder is van IE-recht overdracht IE werknemers/externen goed geregeld dat recht onbezwaard is etc. dat er geen aanspraken van derden op doorhaling/vernietiging bekend zijn FTO/geen inbreuk op rechten van derden?
Aandachtspunten licentienemer Licentienemer: Geen overdracht moederrecht zonder voorafgaande toestemming / right of first refusal Afspraak betaling instandhoudingstaksen Toezegging dat geen afstand wordt gedaan (m.n. voor niet-ingeschreven rechten van belang)
Karakter licentie (Persoonlijk) vorderingsrecht of beperkt recht? Van invloed op: Overdraagbaarheid Gevolgen overdracht moederrecht
Overdraagbaarheid Rechten uit een overeenkomst zijn in beginsel overdraagbaar, tenzij aard van het recht zich tegen overdracht verzet (art. 3:83 lid 1 BW) regel overdraagbaarheid in de licentieovereenkomst (maar: art . 3:83 lid 2 BW). Verder: bepaal uitdrukkelijk dat licentie persoonlijk is en naar zijn aard niet overdraagbaar
Vereisten overdracht hangen af van karakter licentie
Overdracht en derdenwerking Inschrijven licentie in het merk-/octrooi/modellenregister Wat houdt derdenwerking in? Wat zijn de gevolgen? Art 56 lid 2 ROW, 2.33 en 3.27 BVIE Bepaling m.b.t. overdracht en wel of niet inschrijving opnemen in licentieovereenkomst
Gevolgen faillissement Duurovereenkomsten lopen door, maar curator mag ervoor kiezen verplichtingen niet na te komen Contractuele clausules met betrekking tot beëindiging licentie overeenkomst in geval van faillissement Voor wie gunstig / ongunstig? Faillissement licentiegever / licentienemer
Gevolgen faillissement Faillissement licentiegever Hoe zit het met licentie (verplichting tot dulden)? Maakt het uit of de licentie is ingeschreven? curator kan desgevraagd aangeven bereid te zijn de licentieovereenkomst gestand te doen (art. 37 FW)
IE-rechten en licenties bij R&D / productontwikkeling Afhankelijk van situatie en bargaining power
Betrokken IE
Verdeling IE-rechten Foreground IP: Verdeling vaak afhankelijk van inbreng technologie beide partijen. Bij contract research/ontwikkeling in opdracht, vaak foreground IP voor opdrachtgever in ruil voor vergoeding
Verdeling van de IE-rechten Background IP: Blijft bij oorspronkelijk eigenaar Kruis-licentie voor de duur van de ontwikkeling En daarna? Eeuwigdurende licentie voor specifiek toepassingsgebied ontwikkelde product Wat te doen met verdere verbeteringen aan Background IP? Garantie dat continuïteit bedrijfsvoering in stand blijft (personeel kan weggaan, machines kunnen worden verkocht, Background IP kan worden overgedragen)
Vragen? Jaap Bremer Sectie IE & Technologie
[email protected]
