vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/460911 / KG ZA 14-222 Vonnis in kort geding van 3 april 2014 in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARTEX B.V., gevestigd te Aarle-Rixtel, 2. de rechtspersoon naar vreemd recht HUNTER DOUGLAS BELGIUM N.V., gevestigd te Lokeren, België, 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADO INTERIEURTEXTIEL B.V., gevestigd te Winschoten, 4. de rechtspersoon naar vreemd recht ADO INTERNATIONAL N.V., gevestigd te Wemmel, België, eiseressen, advocaat mr. M.L.J. van de Braak te Amsterdam, tegen 1. de rechtspersoon naar vreemd recht ZIMMER + ROHDE GMBH, gevestigd te Oberursel (Taunus), Duitsland, 2. de rechtspersoon naar vreemd recht ADO GOLDKANTE GMBH & CO KG, gevestigd te Papenburg, Duitsland, gedaagden, advocaat mr. R.C.K. van Oerle te Amsterdam. Partijen zullen hierna enerzijds “HD NL”, “HD BE”, “ADO NL” en “ADO BE” en anderzijds “Z+R” en “ADO Goldkante nieuw” genoemd worden. Eiseressen worden gezamenlijk aangeduid als “HD NL c.s.”, gedaagden gezamenlijk als “Z+R c.s.” (telkens in enkelvoud). Voor HD NL c.s. is opgetreden de advocaat voornoemd en mr. J.H.A.M. Klaus, advocaat te Amsterdam. Voor Z+R c.s. is de zaak behandeld door de advocaat voornoemd en door mr. E. de Groot, advocaat te Amsterdam.
C/09/460911 / KG ZA 14-222 3 april 2014
1.
De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 28 februari 2014; - de akte houdende overlegging producties zijdens HD NL c.s., met producties 1 tot en met 29; - de akte houdende overlegging aanvullende producties zijdens HD NL c.s., met producties 30 en 31; - de akte houdende overlegging aanvullende producties zijden HD NL c.s., met producties 32 tot en met 38; - de akte houdende overlegging producties van Z+R c.s., met producties 1 tot en met 17; - de producties 18a en 18b van Z+R c.s.; - de mondelinge behandeling op 13 maart 2014; - de pleitnota en schriftelijke repliek van HD NL c.s.; - de pleitnota van Z+R c.s.: - de kostenspecificaties van beide zijden. 1.2.
Ten slotte is de datum voor het vonnis nader bepaald op heden.
2.
De feiten
2.1. ADO NL en ADO BE houden zich bezig met de handel in interieurstoffen (met name gordijnen en vitrages) onder het merk ADO in respectievelijk Nederland en België. Tot 21 oktober 2011 hebben ADO NL en ADO BE deel uitgemaakt van het ADO-concern en zijn de aandelen in deze vennootschappen gehouden door (toen nog geheten) ADO International GmbH (hierna: “ADO International”). 2.2. ADO International is houdster geweest van het Gemeenschapsmerk ADO, gedeponeerd op 10 april 1996, op 29 september 1998 ingeschreven onder nummer 000214718, voor de klassen 24 en 26 (hierna: “het Gemeenschapsmerk”). 2.3. ADO Goldkante GmbH & Co. KG (hierna: “ADO Goldkante oud”) heeft zich bezig gehouden met de productie van interieurstoffen onder het merk ADO en de verkoop hiervan aan handelaren. 2.4. HD NL en HD BE maken deel uit van het Hunter Douglas concern. HD NL en HD BE houden zich onder meer bezig met de handel in interieurstoffen in respectievelijk Nederland en België. 2.5. Op 21 oktober 2011 hebben ADO International en ADO Goldkante oud enerzijds en HD NL en HD BE anderzijds een overeenkomst gesloten, die aan het hoofd wordt aangeduid als “Anteils- und Markenkaufvertrag” (hierna: “Overeenkomst A”). In Overeenkomst A is een rechtskeuze gedaan voor Duits recht. In Overeenkomst A is opgenomen dat ADO International de aandelen in ADO NL verkoopt aan HD NL en dat zij de aandelen in ADO BE verkoopt aan HD BE, tegen een koopprijs van in totaal € 3.110.000,-. Voorts is artikel 5.6 van Overeenkomst A onder meer het volgende bepaald: “Marken. [ADO International] hat auf eigene Kosten an HD NL das Markenrecht an der Wort- und Bildmarke “ADO” (…) dergestalt zu übertragen, dass dieses Markenrecht von
2
C/09/460911 / KG ZA 14-222 3 april 2014
3
der beim Harmonisierungsamt eingetragenen europäischen Marke abgespalten und als nationale Marken in das Benelux Markenregister für das Staatsgebiet Niederlande, Luxemburg und Belgien lastenfrei registriert werden. [HD NL und HD BE] verpflichten sich, die Farb- und Formgebung gemäß der jetzt gültigen Fassung des ADO CI Manuals zu benutzen. Im Übrigen streben die Parteien an, die Vorteile eines einheitlichen Markenauftritts (Marke und Kollektion) in Europa zu nützen. Der Liefervertrag in der Anlage ist auf eine langjährige Lieferbeziehung angelegt, die diese Vorteile noch vertieft. Die aktuelle Fassung des ADO CI Manuals ist der Lizenznehmerin bekannt. Im Falle einer (Unter-) Lizenzvergabe haben [HD NL und HD BE] den Lizenznehmer zur Einhaltung des ADO CI Manuals zu verpflichten.”
2.6.
De niet bestreden Nederlandse vertaling hiervan luidt: “Merken. [ADO International] moet op eigen kosten aan HD NL het merkenrecht op het woord- en beeldmerk “ADO” (…) zo overdragen dat dit merkenrecht van het bij het Bureau voor harmonisatie ingeschreven Europese merk wordt afgesplitst en als nationaal merk onbezwaard in het Benelux merkenregister voor het grondgebied van Nederland, Luxemburg en België wordt ingeschreven. [HD NL en HD BE] verbinden zich ertoe de kleuring en de vormgeving overeenkomstig de nu geldende versie van de ADO CI Manual uit te voeren. Voor het overige streven de partijen ernaar de voordelen van een uniform marktoptreden (merk en collectie) in Europa te benutten. De leveringsovereenkomst in de bijlage is bedoeld voor een leveringsrelatie van vele jaren die deze voordelen nog vergroot. De huidige versie van de ADO CI Manual is de licentienemer bekend. Bij een (sub)licentieverlening moeten [HD NL en HD BE] de licentienemer verplichten tot de naleving van de ADO CI Manual.”
2.7. De aandelen in ADO NL en ADO BE zijn bij akte van 21 oktober 2011 aan HD NL respectievelijk HD BE geleverd. 2.8. HD NL is na het sluiten van Overeenkomst A niet als houder van het merk ADO geregistreerd in het Benelux merkenregister noch als licentienemer ten aanzien van het ADO merk. 2.9. Op 21 oktober 2011 hebben ADO Goldkante oud enerzijds en ADO NL en ADO BE anderzijds een leverings- en inkoopovereenkomst gesloten ter zake van door ADO Goldkante oud te produceren interieurstoffen onder het merk ADO (hierna: “de Leveringsovereenkomst). In artikel 5.6 van Overeenkomst A wordt verwezen naar de Leveringsovereenkomst. De leveringsovereenkomst had een initiële looptijd tot 31 december 2013. 2.10. Z+R drijft een onderneming die zich bezig houdt met de handel in interieurstoffen. Z+R heeft heel Europa als afzetmarkt. 2.11. Op 26 september 2012 is een overeenkomst gesloten tussen onder meer ADO International en ADO Goldkante oud enerzijds en Z+R anderzijds (hierna: “Overeenkomst B”). In Overeenkomst B is opgenomen dat ADO International de aandelen in ADO (UK) Limited, ADO France S.A.S., ADO Swiss AG, ADO-Gardinenwerk Ges.m.b.H., ADO Nordic A/S, ADO Spolka z.o.o. en ADO Polska Spolka z.o.o. verkoopt aan Z+R. Voorts is in Overeenkomst B bepaald dat ADO International het
C/09/460911 / KG ZA 14-222 3 april 2014
4
Gemeenschapsmerk aan Z+R verkoopt. In dat verband is in Overeenkomst B het volgende opgenomen: “[ADO International] versichert und garantiert, bezogen auf den Stichtag 1. Januar 2013 0.00 Uhr, über diese Schutzrechte unbeschränkt verfügen zu können, insbesondere dass diese Schutzrechte frei von Rechten Dritter sind und dass [ADO International] nicht an der alleinigen und ausschließlichen Nutzung der Schutzrechte gehindert ist, abgesehen von den Rechten der [HD NL und HD BE], gemäß § 5.6 des [Overeenkomst A]. [ADO International] stellt die Käuferin unwiderruflich und unbefristet von allen etwaigen Ansprüchen der [HD NL] und [HD BE] frei, es sei denn, die Ansprüche beruhen auf der Verletzung von Rechten der [HD NL und [HD BE] durch die [ADO Goldkante nieuw]. (…) [ADO International] und [ADO Goldkante] verpflichten sich, die Verträge vom 21. Oktober 2011 (…) mit [HD NL] und [HD BE] zum 31. Dezember 2013 zu kündigen.”
2.12.
De niet bestreden Nederlandse vertaling hiervan luidt: “[ADO International] verklaart en garandeert dat zij per 1 januari 2013, 0:00 uur (referentiedatum) onbeperkt over deze eigendomsrechten kan beschikken, met name dat deze eigendomsrechten vrij zijn van rechten van derden en dat het [ADO International] vrij staat om deze eigendomsrechten exclusief te gebruiken, behoudens de rechten van [HD NL] en van [HD BE], conform § 5.6 van de overeenkomst d.d. 21 oktober 2011. [ADO International] vrijwaart [Z+R] onherroepelijk en voor onbepaalde tijd tegen alle eventuele aanspraken van [HD NL] en [HD BE], tenzij deze aanspraken worden gebaseerd op inbreuk door [ADO Goldkante nieuw] op de rechten van [HD NL] en [HD BE]. (…) [ADO International] en [ADO Goldkante oud] verplichten zich [de Leveringsovereenkomst] (…) met [HD NL] en [HD BE] per 31 december 2013 te ontbinden [op te zeggen, rb].”
2.13. ADO International heeft het Gemeenschapsmerk aan Z+R overgedragen en Z+R is als houdster van het Gemeenschapsmerk ingeschreven bij het Bureau. 2.14. Bij brief van 18 december 2012 heeft ADO Goldkante oud de Leveringsovereenkomst tegen 31 december 2013 opgezegd. Z+R heeft de verplichtingen van ADO Goldkante oud uit de Leveringsovereenkomst gedurende de looptijd daarvan overgenomen. Z+R levert de producten van het merk ADO via ADO Goldkante nieuw. Z+R houdt 100% van de aandelen in ADO Goldkante nieuw. ADO Goldkante nieuw is geen rechtsopvolgster van ADO Goldkante oud. Vanaf een zeker moment in 2013 een deel van de bestellingen van HD NL en HD BE niet of te laat geleverd, of werd meegedeeld dat deze niet leverbaar waren. 2.15. Op 16 april 2013 heeft de directeur van Z+R het volgende geschreven aan de directeur van HD NL: “Zu 2.) bei dem grundsätzlichen Thema, was nach dem Ende [van de Leveringsovereenkomst] passieren soll, gibt es nach unserer Ansicht nach 3 Möglichkeiten Wir verhandeln einen neuen Vertrag Wir verkaufen ADO Produkte unter einen anderen Namen
C/09/460911 / KG ZA 14-222 3 april 2014
2.16.
5
Wir übernehmen BeNeLux, d.h. wir kaufen Ihnen die Vertriebsrechte (mit den Namen ADO) ab.”
De onbestreden Nederlandse vertaling hiervan luidt: “Ad 2.) op de fundamentele vraag wat er moet gebeuren na het einde van [de Leveringsovereenkomst], zijn er naar onze mening drie opties: Wij maken [sluiten, rb] een nieuw contract Wij verkopen ADO producten onder een andere naam Wij nemen de BeNeLux over, dat wil zeggen, wij kopen de distributierechten (met de naam ADO) van u af.”
2.17. Tussen Z+R en HD NL c.s. is geen (nieuwe) leveringsovereenkomst tot stand gekomen ter zake van interieurstoffen. De leveringsrelatie tussen Z+R en HD NL c.s. via ADO Goldkante nieuw is per 12 februari 2014 geëindigd. 2.18. HD NL en HD BE hebben in Duitsland een bodemprocedure jegens Z+R aanhangig gemaakt voor het Landgericht Frankfurt am Main. Zij hebben daarin (samengevat) gevorderd Z+R te veroordelen: (i) tot instemming met de omzetting van het Gemeenschapsmerk in nationale individuele merken in die mate dat minstens de vorming van een Benelux-merk (woordmerk: “ADO”) mogelijk wordt gemaakt; (ii) om het omgezette Benelux-merk (woordmerk “ADO”) aan HD NL over te dragen en met de inschrijving daarvan in het Benelux-merkenregister op naam van HD NL in te stemmen. 2.19. Bij vonnis van 8 januari 2014 heeft het Landgericht Frankfurt am Main deze vordering afgewezen. In dit vonnis (hierna: “het Duitse vonnis van 8 januari 2014”) wordt onder meer het volgende overwogen: “Wie in der mündlichen Verhandlung (…) erörtert, ist [vordering i] im Ergebnis sinnlos, da er eine bloße Zustimmung der Beklagten in die Gemeinschaftsmarkenummeldung zwecks Ermöglichung der Eintragung einer Benelux-Marke vorsieht. Gemäß Art. 112 ff. [Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: “GMVo”)] müsste die Beklagte als Markeninhaberin, um eine Umwandlung in eine nationale Marke zu erreichen, auf die Gemeinschaftsmarke verzichten (vgl. Art. 112 [GMVo]). Ihre bloße Zustimmung würde nicht genügen. Die Beklagte müsste aktiv auf die Gemeinschaftsmarke verzichten und in dem gesetzlich vorgegebenen Zeitfenster eine Umwandlung in eine Benelux-Marke beantragen. (…) Ein Anspruch der [HD NL en HD BE] auf - korrekt – „Verzicht” auf die Klagemarke nebst Beantragung einer Umwandlung der streitgegenständlichen Gemeinschaftsmarke in eine Benelux-Marke sowie auf Abtretung der designierten Benelux-Marke an die [HD NL] und daneben auf Zustimmung zur Eintragung der [HD NL] als Markeninhaberin im Benelux-Markenregister besteht schon deswegen nicht, weil die darlegungs- und beweisbelasteten [HD NL en HD BE] nicht zur Überzeugung des Gerichts dargetan und unter Beweis gestellt haben, dass [ADO International] mit [Overeenkomst A] eine Pflicht zum Verzicht auf die Klagemarke mit dem Ziel der Schaffung einer nationalen BeneluxMarke zu Gunsten der [HD NL en HD BE] eingegangen sind.
C/09/460911 / KG ZA 14-222 3 april 2014
6
(…) Für einen bloßen Willen zur Lizenzerteilung spricht, dass am Ende der Klausel (Ziff. 5.6) von „der Lizenznehmerin” einer „(Unter)-Lizenz” und „dem Lizenznehmer” die Rede ist. Des Weiteren sollten die „HD Auslandsgesellschaften” (ADO BE und ADO NL) verpflichtet sein, die Farb- und Formgebung gemäß der seinerzeit gültigen Fassung des ADO CI Manuals zu benutzen und diese Pflicht an potenzielle Lizenznehmer weitergeben (…)”. Aus der bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung vorgelegten (Vor- und Nach-) Korrespondenz zwischen der [HD NL en HD BE] und den ehemaligen ADO-Gesellschaften geht nur hervor, dass gewünschtes Ziel der Erwerberseite die vollen und ausschließlichen Markennutzungsrechte der [HD NL en HD BE] bzw. der ADO BE und ADO NL im Gebiet der Benelux Staaten waren (vgl. z.B. das Schreiben von Bothorn an den Klägervertreter vom 04.06.2013, Anlage K 5, BI. 50 d.A.). Es ist nicht ersichtlich, dass für [HD NL en HD BE] ausschließlich der Erwerb einer Markeninhaberschaft in Betracht gekommen wäre und eine bloße Bereitschaft der ADO ALT-Gesellschaften zur Lizenzierung ein „Deal Breaker” gewesen wäre. [HD NL en HD BE] mag zwar erkennbar auf eine Markeninhaberschaft hingewirkt und ihre Interesse an einer solchen auch verlautbart haben (vgl. insofern BI. 132 d.A., siehe auch die E-Mail in Anlage K 6), es ist aber nicht zu erkennen, dass [ADO International] sich darauf auch verbindlich eingelassen hatte. Eine Exklusivlizenz hatte den [HD NL en HD BE] bereits die gewünschte ausschließliche Markennutzung im Gebiet der Benelux-Staaten ermöglicht. Sie waren - bei entsprechender Ausgestaltung - auch gegen eine Insolvenz der [ADO International] und gegen eine Übertragung der Klagemarke gesichert gewesen (vgl. insofern Art. 22 f. [GMVO]).
2.20.
De onbestreden Nederlandse vertaling hiervan luidt als volgt. “Zoals tijdens de mondelinge terechtzitting (…) werd uiteengezet, is [vordering i] uiteindelijk zinloos, omdat ze enkel een instemming van [Z+R] met de wijziging van [het Gemeenschapsmerk] met het oog op het mogelijk maken van de inschrijving van een Beneluxmerk voorziet. Overeenkomstig art. 112 e.v. [GMVo] zou [Z+R] (…) van het Gemeenschapsmerk afstand moeten doen, om een omzetting in een nationaal merk te bereiken. Haar loutere toestemming zou niet volstaan. (…) Een aanspraak van [HD NL en HD BE] op - correct - een “afstand” van het betwiste merk en de aanvraag van een omzetting van het Gemeenschapsmerk dat het voorwerp van het onderhavige geding is, in een Beneluxmerk evenals op de overdracht van het bewuste Beneluxmerk aan [HD NL] en bovendien op de instemming met de inschrijving van [HD NL] als merkhouder in het Beneluxmerkenregister is alleen al daardoor niet mogelijk, omdat de met de uiteenzetting en de levering van de bewijzen belaste [HD NL en HD BE] er naar de overtuiging van de rechtbank niet in geslaagd zijn het bewijs geleverd hebben dat [ADO International] door [Overeenkomst A] zich verplicht heeft tot afstand van het betwiste merk met als doel de creatie van een (…) Beneluxmerk ten gunste van [HD NL en HD BE]. (…) Het is denkbaar dat (…) contractanten het uiteindelijk slechts over een loutere verlening van licentie eens werden. Voor een loutere bereidheid tot verlening van licentie spreekt het feit dat op het eind van [artikel 5.6 van Overeenkomst A] van “de licentieneemster” van een “(sub)licentie” en “de licentienemer” sprake is. Bovendien moesten (…) ADO BE en ADO NL verplicht worden de kleuring en vormgeving overeenkomstig de toentertijd geldige versie van de ADO Cl Manual te gebruiken en deze plicht op potentiële licentienemers over te dragen (…)
C/09/460911 / KG ZA 14-222 3 april 2014
7
Uit de op het slot van de mondelinge terechtzitting voorgelegde correspondentie (voor en na) tussen [HD NL en HD BE] en de vroegere ADO-vennootschappen blijkt enkel dat de kopers de volledige en exclusieve merkengebruiksrechten door [HD NL en HD BE] resp. door ADO BE en ADO NL op het grondgebied van de Beneluxstaten voor ogen hadden (vgl. bijvoorbeeld het schrijven van [ADO International] aan de vertegenwoordiger van de eiseressen van 04.06.2013, bijlage K 5, blad 50 van de bijlagen). Het is niet duidelijk of voor de [HD NL en HD BE] uitsluitend de aankoop van een merkhouderschap in aanmerking gekomen zou zijn en of een loutere bereidheid van de vennootschappen van ADO OUD tot licentieverlening een “deal breaker” zou zijn geweest. [HD NL en HD BE] mogen dan wel duidelijk naar een merkhouderschap gestreefd en hun belangstelling voor een dergelijk merkhouderschap verkondigd hebben (vgl. daartoe blad 132 van de bijlagen, zie ook de e-mail in de bijlage K 6), het is echter niet duidelijk dat [ADO International] zich daartoe verbonden had. Een exclusieve licentie zou [HD NL en HD BE] reeds het gewenste exclusieve merkengebruik op het grondgebied van de Beneluxstaten mogelijk gemaakt hebben. Ze zouden - bij een navenante uitwerking - ook tegen een insolventie van [ADO International] en tegen een overdracht van het betwiste merk verzekerd geweest zijn (vgl. daartoe art. 22 e.v. [GMVO]).”
2.21. HD NL en HD BE hebben hoger beroep aangetekend tegen het Duitse vonnis van 8 januari 2014. In hoger beroep nemen HD NL en HD BE subsidiair de stelling in dat aan HD NL een exclusieve licentie voor het Gemeenschapsmerk is verleend voor de Benelux. 2.22. Per faxbericht van 24 februari 2014 heeft ADO Goldkante nieuw het volgende geschreven aan een aantal klanten van HD NL en HD BE: “Op 1 januari 2013 heeft het gerenommeerd bedrijf ‘Zimmer + Rohde Gruppe’ het merk ADO Goldkante overgenomen en daarmee de toekomst van een van de meest bekende merken in de woninginrichtingsbranche gegarandeerd. Wat betekent dit voor de Nederlandse en Vlaamse woninginrichters? Allereerst willen we u de goede service van vroeger weer aanbieden. U kunt uw stalen compleet in uw bezit houden, want de artikelen uit de complete ADO collectie, inclusief ADO Cordon®, kunnen per direct worden besteld via [ADO Goldkante nieuw] (…) Binnen enkele dagen ontvangt u van ons een actueel overzicht van de artikelen en de nieuwe prijslijst voor 2014.”
2.23.
Op 26 februari 2014 is ADO Goldkante oud in staat van faillissement verklaard.
3.
Het geschil
3.1. De definitieve beslissing die zal worden genomen door de Duitse rechter ten gronde in het hoger beroep van het Duitse vonnis 8 januari 2014, of - indien nodig met betrekking tot de eventuele vaststelling van een door Z+R c.s. te respecteren exclusieve licentie - in een direct daarna aanhangig te maken nieuwe procedure, wordt hierna aangeduid als: “de Definitieve Beslissing”. 3.2. HD NL c.s., vordert, bij vonnis voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en totdat de Definitieve Beslissing is genomen, samengevat: (I) Z+R c.s., alsmede iedere rechtstreeks en onrechtstreeks met haar verbonden rechtspersoon, te verbieden over te gaan tot het doen van enige aanbieding, de verkoop, distributie, promotie en/of enige andere (handels)activiteit met betrekking tot goederen of diensten gelijk of soortgelijk aan gordijnen of gordijnstoffen, of enig
C/09/460911 / KG ZA 14-222 3 april 2014
8
ander raamarmatuur of accessoire met gebruik van het teken “ADO” of een daarmee verwarring wekkend overeenstemmend teken op welke wijze dan ook; (II) Z+R c.s. te verbieden enige correspondentie te sturen en/of enige andere mededeling te doen aan de klanten van HD NL c.s. of enige andere derde, waarin wordt meegedeeld en/of gesuggereerd dat eiseressen niet de exclusief rechthebbende zijn op het/de “ADO” merk(en) en “ADO” handelsna(a)m(en) in (één of meer van) de Benelux-landen, of waarin wordt meegedeeld en/of wordt gesuggereerd dat Z+R en/of ADO Goldkante nieuw ter zake aldaar rechthebbende zijn; (III) Z+R c.s. te bevelen een schriftelijke opgave te doen van alle contactgegeven van de partijen die door Z+R en/of ADO Goldkante in Nederland is/zijn benaderd met de in rov. 2.22 geciteerde faxbrief althans de mededeling en/of suggestie dat Z+R en/of ADO Goldkante nieuw de levering van ADO producten zal voortzetten in (één of meer van) de Benelux-landen, met schriftelijke opgave aan de advocaten van HD NL c.s. van de inhoud van deze mededelingen en/of suggesties; (IV) Z+R c.s. te bevelen een rectificatie te sturen aan alle partijen in Nederland die op de onder III bedoelde manier zijn benaderd, alsook om ter zake een rectificatie op de homepages van de websites van Z+R c.s. te plaatsen; (V) Z+R te bevelen alle digitale en fysieke gegevens die gedaagden houden/en of beheren met betrekking tot (het klantenbestand van) ADO NL permanent te verwijderen van haar hardware, (cloud en/of andere online) opslagdiensten en/of andere opslagmedia, waarbij Z+R c.s. wordt bevolen hiervan onverwijld bewijs toe te sturen aan HD NL c.s. en om deze gegevens niet te (zullen gaan) gebruiken voor enig doeleinde waarvoor HD NL c.s. niet hun expliciete, schriftelijke toestemming hebben gegeven; telkens op straffe van verbeurte van een dwangsom; met veroordeling van Z+R c.s. in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv, en voor zover de vorderingen gestoeld zijn op onrechtmatige daad, in de proceskosten conform het liquidatietarief. 3.3. HD NL c.s. legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. Z+R c.s. dreigt de Benelux-markt te betreden onder het ADO-merk, althans heeft dat inmiddels gedaan. Afhankelijk van de wijze waarop artikel 5.6 van Overeenkomst A moet worden geïnterpreteerd, heeft HD NL hetzij het intellectuele eigendomsrecht op, hetzij een eeuwigdurende of ten minste op zeer lange termijn te beëindigen exclusieve licentie ter zake van het ADO merk voor de Benelux, met mogelijkheid tot sublicentie aan HD BE, ADO NL en ADO BE. Z+R c.s. was reeds vóór het sluiten van Overeenkomst B van het bepaalde in artikel 5.6 van Overeenkomst A op de hoogte. Derhalve kunnen de daaruit voortvloeiende rechten van HD NL c.s. ingevolge artikel 23 GMVo aan Z+R c.s. worden tegengeworpen. Daaruit volgt dat Z+R c.s. dient te respecteren dat uitsluitend HD NL c.s. het ADO-merk voert in de Benelux. Bovendien profiteert Z+R c.s. onrechtmatig van de wanprestatie van ADO International indien zij interieurtextiel onder het ADO-merk in de Benelux aanbiedt. Voorts handelt Z+R c.s. onrechtmatig jegens HD NL c.s. nu zij aan klanten van HD NL c.s. misleidende mededelingen doet ten aanzien van de gerechtigdheid tot het ADO-merk in de Benelux, onder misbruik van het klantenbestand van HD NL c.s. (oneerlijke mededinging). Ten slotte is Z+R c.s. ingevolge artikel 5 Handelsnaamwet niet gerechtigd een handelsnaam met daarin “ADO” in Nederland te voeren. Indien het Z+R c.s. thans wordt toegestaan de Benelux markt te betreden onder het Gemeenschapsmerk, heeft dat grote en onherstelbare schade tot gevolg bij HD NL c.s. Gezien het vorenstaande heeft HD NL c.s. spoedeisend belang bij en recht op de gevraagde voorlopige voorzieningen.
C/09/460911 / KG ZA 14-222 3 april 2014
9
3.4. Z+R c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4.
De beoordeling
Rechtsmacht 4.1. Z+R c.s. heeft de bevoegdheid van de voorzieningenrechter in het algemeen niet betwist; zij heeft slechts bestreden dat er grensoverschrijdende bevoegdheid bestaat. Gelet hierop is de voorzieningenrechter bevoegd van de vorderingen kennis te nemen op grond van (artikel 94 lid 1 GMVo jo.) artikel 24 Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechtelijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, voor zover zij al niet bevoegd is op grond enige andere bepaling, uitsluitend voor zover de vorderingen zien op Nederland. Er bestaat geen rechtsgrondslag voor grensoverschrijdende bevoegdheid van de voorzieningenrechter in deze zaak. Spoedeisend belang 4.2. HD NL c.s. stelt dat sprake is van een (dreigende) inbreuk door Z+R c.s. op haar exclusieve recht het Gemeenschapsmerk en de handelsnaam “ADO” in de Benelux te voeren. Daarmee is het spoedeisend belang bij de vorderingen in beginsel gegeven. Z+R c.s. meent dat HD NL c.s. desondanks geen spoedeisend belang (meer) heeft, omdat zij heeft gedraald met het instellen van een vordering nu deze pas is ingesteld op 28 februari 2014 terwijl de Leveringsovereenkomst al in december 2012 was opgezegd tegen 31 december 2013. De voorzieningenrechter volgt Z+R c.s. hierin niet, nu zij voorshands van oordeel is dat HD NL c.s. uit de opzegging van de Leveringsovereenkomst niet hoefde af te leiden dat Z+R c.s. voornemens was het ADO-merk in de Benelux te gaan voeren. Zij hoefde daaruit slechts op te maken dat zij de interieurstoffen mogelijk elders zou moeten gaan betrekken. De conclusie luidt dat HD NL c.s. spoedeisend belang heeft bij de door haar gevraagde voorlopige voorzieningen. Toepasselijk recht 4.3. Op grond van artikel 3 lid 1 Verordening (EG) nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst is op Overeenkomst A Duits recht van toepassing. Voor zover artikel 23 GMVo dient te worden uitgelegd, dient dit autonoom te geschieden. Licentie 4.4. In het Duitse vonnis van 8 januari 2014 is geoordeeld dat HD NL en HD BE niet hebben bewezen dat ADO International door Overeenkomst A zich verplicht heeft tot overdracht van het ADO merk voor de Benelux. Daarbij is nadrukkelijk de mogelijk opengelaten dat er sprake is van licentieverlening. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het mogelijk dat in Overeenkomst A op enigerlei wijze overeenstemming is bereikt over exclusief gebruik van het “ADO” teken door HD NL voor minimaal zeer lange duur, ten minste een exclusieve licentie derhalve. Voor HD NL en HD BE was bij het sluiten van Overeenkomst A van groot belang dat aan hen het exclusieve recht zou worden verleend om producten in de Benelux te verkopen onder het ADO-merk. Het belang dat HD NL en HD BE hechtten aan de mogelijk om exclusief te kunnen beschikken over de merkrechten in de Benelux is ook onderwerp van de contractonderhandelingen geweest, zo blijkt uit de gewisselde concepten voor
C/09/460911 / KG ZA 14-222 3 april 2014
10
Overeenkomst A. Dat de verlening van een dergelijke licentie gevolgen zou hebben voor de positie van Z+R c.s. ten aanzien van door haar te verwerven merkrechten is voorts is in Overeenkomst B uitdrukkelijk onderkend waar zij is gewezen op het bepaalde in artikel 5.6 van Overeenkomst A. Uit deze verwijzing blijkt ook dat partijen bij die overeenkomst voor ogen stond dat de rechten die reeds bij HD NL c.s. zijn buiten de overdracht van Overeenkomst B bleven. 4.5. Gelet op het voorgaande behoort het derhalve tot de mogelijkheden dat de Definitieve Beslissing uiteindelijk zal luiden dat in artikel 5.6 van Overeenkomst A aan HD NL een exclusieve licentie voor gebruik van het Gemeenschapsmerk in de Benelux is verleend, met uitsluiting van de merkhouder. Zoals is overwogen in het Duitse vonnis van 8 januari 2014, wijst het feit dat aan het einde van artikel 5.6 van Overeenkomst A meermaals varianten van de term “licentie” worden gebruikt, in de richting dat een licentieovereenkomst werd aangegaan. Voorts zou een exclusieve licentie HD NL en HD BE reeds het gewenste exclusieve merkengebruik in de Benelux mogelijk hebben gemaakt. Zij zouden daarbij ook beschermd zijn geweest tegen de nadelige gevolgen van insolventie van ADO International en hun rechten zouden ook zijn verzekerd bij overdracht van het Gemeenschapsmerk. 4.6. De voorzieningenrechter volgt Z+R c.s. niet in haar betoog dat niettemin geen sprake kan zijn van licentieverlening, omdat daarvoor geen tegenprestatie zou zijn overeengekomen zodat het een schenking moet betreffen, waarvoor naar Duits recht een notariële akte nodig is. Aannemelijk is immers dat, voor zover een licentie is verleend, de koopprijs voor de aandelen in ADO NL en ADO BE de facto mede zag op deze licentieverlening. 4.7. Vaststaat dat de mogelijke licentie van HD NL niet in het register van Gemeenschapsmerken is ingeschreven, zodat deze niet op die grond aan derden zoals Z+R c.s. kan worden tegengeworpen. Uit de tweede volzin van artikel 23 GMVo volgt echter dat het verlenen van een licentie voor een Gemeenschapsmerk ook vóór de inschrijving daarvan kan worden tegengeworpen aan derden die rechten op het merk verworven hebben na de datum van de licentieverlening, maar die op de datum waarop zij de betrokken rechten verwierven, van die handeling op de hoogte waren. Hoewel Z+R c.s. betwist dat sprake is van een (verleende) licentie alsmede dat zij daarvan ten tijde van het aangaan van Overeenkomst B op de hoogte was, is niet in geschil dat als daarvan sprake is, HD NL c.s. aan artikel 23 GMVo een recht kan ontlenen dat zij aan Z+R kan tegenwerpen. 4.8. Indien in de Definitieve Beslissing wordt geoordeeld dat aan HD NL een exclusieve licentie voor gebruik van het Gemeenschapsmerk in de Benelux voor minimaal zeer lange duur is verleend, is aannemelijk dat eveneens zal worden geoordeeld dat Z+R c.s. deze licentie dient te respecteren ingevolge het bepaalde in de tweede volzin van artikel 23 GMVo. Z+R is bij het sluiten van Overeenkomst B immers uitdrukkelijk gewezen op het bepaalde in artikel 5.6 van Overeenkomst A. Voorts blijkt uit de e-mail geciteerd onder rov. 2.15/16 dat Z+R c.s. destijds van opvatting was dat HD NL c.s. exclusief gerechtigd was het Gemeenschapsmerk in de Benelux te gebruiken. In deze e-mail is immers beschreven dat er volgens Z+R drie opties zijn na het einde van de Leveringsovereenkomst: of partijen sluiten een nieuwe overeenkomst, of Z+R brengt haar producten in de Benelux onder een ander merk dan ADO op de markt of Z+R koopt “de distributierechten (met de naam ADO)” van HD NL c.s. af. Niet in geschil is dat er geen nieuwe overeenkomst is gesloten en dat Z+R
C/09/460911 / KG ZA 14-222 3 april 2014
11
niet “de distributierechten (met de naam ADO)” van HD NL c.s. heeft afgekocht. Gelet op het voorgaande dient Z+R c.s. indien zij haar producten in de Benelux op de markt wenst te brengen dit onder een ander merk dan ADO te doen. 4.9. Z+R c.s. heeft nog aangevoerd dat de herkomstfunctie van het merk ontoelaatbaar zou worden aangetast, indien het HD NL c.s. zou worden toegestaan het Gemeenschapsmerk te voeren nadat de leveringsovereenkomst is geëindigd. Die stelling wordt gepasseerd omdat uitgaande van het bestaan van een licentie, HD NL c.s. als licentienemer het recht heeft verworven haar waren onder het merk in de Benelux op de markt te brengen. 4.10. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is aannemelijk dat als in de Definitieve Beslissing wordt geoordeeld dat HD NL genoemde licentie heeft en deze derdenwerking jegens Z+R c.s. heeft, Z+R c.s. zal worden verboden om het ADO merk te voeren in de Benelux. Weliswaar kan een licentiehouder ter zake van een Gemeenschapsmerk ingevolge artikel 22 lid 3 GMVo in beginsel alleen zelfstandig een inbreukvordering instellen met toestemming van de merkhouder, op deze regel moet een uitzondering worden gemaakt als het een exclusieve licentie met uitsluiting van de merkhouder betreft, en de vordering tegen de merkhouder wordt ingesteld. Verbod 4.11. HD NL c.s. heeft onweersproken aangevoerd dat als Z+R c.s. het Gemeenschapsmerk in de Benelux (Nederland) kan voeren totdat de Definitieve Beslissing is genomen, bij HD NL c.s. ten tijde van de Definitieve Beslissing reeds grote schade zal zijn ontstaan, die niet meer door de Definitieve Beslissing in haar voordeel kan worden hersteld. HD NL c.s. zou in de tussentijd veel klanten kunnen verliezen, waardoor haar omzet sterk zou kunnen teruglopen. Zelfs het voortbestaan van ADO NL en ADO BE, wier bedrijfsactiviteiten uitsluitend zijn gericht op het handelen in producten onder het Gemeenschapsmerk in de Benelux, zou kunnen worden bedreigd. Z+R c.s. heeft niet aangevoerd dat haar belangen onherstelbaar worden geschaad als zij ervan wordt weerhouden de Benelux markt onder het ADO-merk te betreden totdat een Definitieve Beslissing is genomen, en dat zij hiervan onherstelbare gevolgen zou ondervinden ligt ook niet in de rede. 4.12. Het vorenstaande in aanmerking nemende leidt de mogelijkheid dat uiteindelijk zal worden geoordeeld dat HD NL en exclusieve licentie heeft voor gebruik van het Gemeenschapsmerk in de Benelux, in combinatie met een afweging van de belangen van partijen bij het wel of niet geven van de onder I en II gevorderde verboden, de voorzieningenrechter tot het oordeel dat de vorderingen onder I en II bij wijze van ordemaatregel dienen te worden toegewezen op de wijze als in het dictum vermeld. 4.13. Er kunnen in deze procedure geen verboden worden uitgesproken jegens rechtspersonen die geen gedaagde zijn. Derhalve zal de voorzieningenrechter de onder I en II gevraagde verboden alleen opleggen aan Z+R c.s., en niet tevens aan “iedere rechtstreeks en onrechtstreeks met Z+R c.s. verbonden rechtspersoon”. Voorts zullen de verboden onder I en II slechts worden gegeven voor zover deze zien op (klanten van HD NL c.s. in) Nederland, nu aan de voorzieningenrechter in deze zaak geen grensoverschrijdende bevoegdheid toekomt. Daarbij worden de dwangsommen gemaximeerd. Ten slotte zal Z+R c.s. niet worden verboden aan de klanten van HD NL c.s. mee te delen dat HD NL c.s. niet
C/09/460911 / KG ZA 14-222 3 april 2014
12
de exclusief rechthebbende is op de “ADO” handelsnaam, nu HD NL c.s. niet heeft gesteld dat zij daarbij afzonderlijk belang heeft. 4.14. De voorzieningenrechter is van opvatting dat zij, door aldus te beslissen, haar oordelen naar behoren heeft afgestemd op het oordeel van het Duitse vonnis van 8 januari 2014. Ook in dat vonnis wordt immers overwogen dat het mogelijk is dat sprake is van een exclusieve licentieverlening aan HD NL voor de Benelux. Nu in het Duitse vonnis van 8 januari 2014 niet is ingegaan op de vraag of Z+R c.s. die licentieverlening dient te respecteren, staat niets eraan in de weg dat de voorzieningenrechter hierover zelfstandig een oordeel velt. 4.15. De voorzieningenrechter zal de voorlopige voorzieningen die verder zijn gevraagd niet geven, omdat onvoldoende is onderbouwd dat die noodzakelijk zijn om grote en onherstelbare schade bij HD NL c.s. te voorkomen in afwachting van de Definitieve Beslissing. Proceskosten 4.16. Z+R c.s. zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Partijen hebben de rechtbank bericht dat zij zijn overeengekomen dat van de proceskosten die zij hebben gemaakt, 75% valt onder het bereik valt artikel 1019h Rv. Uit de toelichting hierop door partijen tijdens mondelinge behandeling leidt de rechtbank af dat zij bedoelen dat is overeengekomen dat 75% van de proceskosten die volgens de voorzieningenrechter redelijk en evenredig zijn, volledig wordt vergoed. De voorzieningenrechter zal de toewijsbare proceskosten van HD NL c.s. aldus begroten. 4.17. Volgens Z+R c.s. heeft zij in totaal € 55.0108,25 aan proceskosten gemaakt, zodat Z+R c.s. € 41.331,19 aan haar dient te vergoeden uit hoofde van artikel 1019h Rv. Z+R c.s. heeft aangevoerd dat deze kosten niet redelijk en evenredig zijn. HD NL c.s. heeft hier slechts tegen ingebracht dat de gevorderde kosten redelijk zijn zonder dit nader te onderbouwen. Gelet hierop oordeelt de voorzieningenrechter dat de door HD NL c.s. niet redelijk en evenredig zijn en zal zij aansluiten bij de Indicatietarieven in IE zaken. Derhalve zal aan proceskosten worden toegewezen (75% van € 15.000,- is) € 11.250,-, alsook (25% van liquidatietarief € 816,-) € 204,-, alsook € 77,52 aan explootkosten en € 608,- aan vastrecht, oftewel in totaal € 12.139,52. 5.
De beslissing
De voorzieningenrechter 5.1. verbiedt Z+R c.s., ieder afzonderlijk om, totdat de Definitieve Beslissing is genomen, in Nederland over te gaan tot het doen van enige aanbieding, verkoop, distributie, promotie en/of enige andere handels(activiteit) met betrekking tot goederen of diensten gelijk of soortgelijk aan gordijnen of gordijnstoffen, of enig ander raamarmateur of accessoire met gebruik van het teken “ADO” of een daarmee verwarring wekkend overeenstemmend teken, op welke wijze dan ook, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- per keer dan wel – zulks ter keuze van HD NL c.s. – per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, totdat een maximum van € 500.000,- is bereikt;
C/09/460911 / KG ZA 14-222 3 april 2014
13
5.2. verbiedt Z+R c.s. ieder afzonderlijk om, totdat de Definitieve Beslissing is genomen, enige correspondentie te sturen en/of enige ander mededeling te doen, op welke wijze dan ook, aan de klanten van HD NL c.s. of enige andere derden in Nederland, waarin wordt meegedeeld en/of gesuggereerd dat HD NL c.s. niet de exclusief rechthebbende is op het gebruik van het Gemeenschapsmerk in de Benelux, of waarin wordt meegedeeld en/of gesuggereerd dat Z+R en/of ADO Goldkante nieuw de exclusief rechthebbende is/zijn op het gebruik van het Gemeenschapsmerk in de Benelux, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- per keer dan wel – zulks ter keuze van HD NL c.s. – per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, totdat een maximum van € 500.000,- is bereikt; 5.3. veroordeelt Z+R c.s. in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van HD NL c.s. begroot op € 12.139,52; 5.4.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.5.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 3 april 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.
