Leidsenhage – E-motion Internet Services
DomJur 2000-15
Pres. Rechtbank ‘s-Gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/510 Datum: 20-06-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 'Vereniging Winkelcentrum Leidsenhage' gevestigd te Leidschendam. Eiseres, advocaat mr. J.A.F. Considine te Brielle. tegen [gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild. 1.
De feiten Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 6 juni 2000 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan. -
Eiseres is een winkeliersvereniging. Haar leden zijn de uitbaters van de winkels die zijn gevestigd in het winkelcentrum 'Leidsenhage' te Leidschendam. Eiseres gebruikt de naam 'Leidsenhage' sedert 1973 als de naam van het winkelcentrum. Zij heeft met de in het centrum gevestigde winkels een overeenkomst gesloten op grond waarvan zij verplicht is algemene reclame- en promotiediensten ten behoeve van het centrum te leveren.
-
In april 1998 heeft gedaagde eiseres benaderd met het voorstel om een internet-site voor haar te ontwerpen. Eiseres is daarop niet ingegaan.
-
Gedaagde heeft de namen leidsenhage.nl en leidsenhage.com respectievelijk op 18 september 1998 bij de stichting Domeinregistratie en op 29 september 1999 bij de Internet Registration Services in Baltimore (VS) geregistreerd.
-
Eiseres heeft voor deze registratie geen toestemming gegeven.
-
Bij brief van 7 oktober 1999 heeft gedaagde, onder de naam v.o.f. Damplein On-line in combinatie met een ander vennoot, eiseres ondermeer het volgende bericht: '...Gezien de snel groeiende belangstelling ten aanzien van het gebruik van internet leek het ons in uw belang wenselijk de domeinnaam 'www.leidsenhage.nl vast voor eigen rekening te deponeren bij het instituut voor Domeinregistratie. Het doel van dit initiatief van Damplein On-line was de naam 'www.leidsenhage.nl' exclusief voor uw winkelcentrum te reserveren en daarmee te voorkomen dat anderen de naam zouden kunnen deponeren en Winkelcentrum Leidsenhage de kans ontging ooit onder de eigen naam op het internet te gaan - en daarmee commercieel gezien schade te leiden...' Bij brief van 19 oktober 1999 heeft gedaagde eiseres een offerte gepresenteerd gebaseerd op een contract voor drie jaar. Gedaagde meldde daarbij dat de domeinen leidsenhage.nl en leidsenhage.com na de termijn van drie jaar voor eiseres beschikbaar zouden komen zonder dat daar een afkoopregeling voor kwam. Voorts berichtte zij ondermeer als volgt:
'...Dat wil dus zeggen dat u na de termijn van 3 jaar helemaal vrij bent te weten wat u met de domeinen wilt gaan doen en vooral waar u deze wil laten draaien, bij ons of bij een ander bedrijf. Mocht u niet akkoord gaan met de offerte dan is de afkoopregeling als volgt. Voor het overnemen van de domeinen leidsenhage.nl en leidsenhage.com moet er het vaste bedrag van fl. 50.000.00 gulden (exclusief 17,5% BTW en verhuizingkosten worden betaald, (....)'
2.
-
Eiseres heeft de naam LEIDSENHAGE op 21 oktober 1999 laten deponeren bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 948670 in de Klassen 16, 35 en 36, ondermeer inhoudende publiciteit en verkooppromotie, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, zakelijk beheer van een winkelcentrum, marktonderzoek, bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering, alsmede beheer van gebouwen, in het bijzonder van een winkelcentrum.
-
Op 22 oktober 1999 heeft eiseres een depot verricht onder nummer 948776 van haar gecombineerd woord- en beeldmerk LEIDSENHAGE eveneens in de Klassen 16, 35 en 36.
-
Gedaagde heeft inmiddels een site ontworpen en op het Internet geplaatst onder de naam www.leidsenhage.nl. De site laat foto's van het winkelcentrum zien, geeft informatie over de leden en de eiseres en geeft links naar sites van leden, Ook bevat de site pagina's waarop het publiek opmerkingen kan plaatsen over het winkelcentrum van eiseres.
-
Op 21 januari 2000 heeft gedaagde het woordmerk LEIDSENHAGE bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd onder nummer 0659144 in de Klassen 38 en 42, respectievelijk inhoudende digitale telecommunicatiediensten onder andere via Internet, Internet en multimedia-apparatuur, alsmede ontwerpen en ontwikkelen van websites, grafische vormgeving en ontwikkelen van software voor Internetdoeleinden: ontwerpen en ontwikkelen van digitale media.
De vorderingen, de gronden daarvoor en het verweer Eiseres vordert -kort weergegeven1.
Gedaagde te veroordelen elk gebruik van de naam LEIDSENHAGE, of van enig daarmee overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te houden zulks op straffe van een dwangsom van fl. 5.000,- voor iedere keer dat in strijd met deze veroordeling wordt gehandeld, en een dwangsom van fl. 1.000,- voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt;
2.
Gedaagde te veroordelen de betreffende domeinnamen aan de eiseres over te dragen;
3.
Voorzover nodig is op grond van artikel 50 lid 6 TRIPS-verdrag een termijn te bepalen waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt. Daartoe voert eiseres onder meer het volgende aan. Eiseres is eerste deponant te goeder trouw van de merken LEIDSENHAGE (woordmerk en 'LEIDSENHAGE' (woord- en beeldmerk), als gevolg waarvan zij aan deze depots exclusieve rechten kan ontlenen. Als rechthebbende op deze merken heeft eiseres de bevoegdheid om op te treden tegen het gebruik door gedaagde van de domeinnamen 'www.leidsenhage.nl' en 'www.leidsenhage.com' zulks op grond van het bepaalde in artikel 13 a.l. onder d van de Benelux-Merkenwet, aangezien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het
merk. Gedaagde maakt inbreuk op de merkrechten die voortvloeien uit eiseresses merkendepots. Ook heeft gedaagde onrechtmatig jegens haar gehandeld door de betreffende domeinnamen op zijn eigen naam te registreren. Gedaagde voert gemotiveerd verweer. Hij voert aan dat de eiseres als vereniging geen rechten aan de Benelux-Merkenwet kan ontlenen. Ten aanzien van de domeinnaam Leidsenhage.com is voorts niet deze wet van toepassing, maar het recht van de Verenigde Staten van Noord Amerika. Eiseres heeft haar depot te kwader trouw verricht, omdat haar recht op diens merk niet bestaat dan wel niet heeft bestaan. Het woord Leidsenhage is namelijk onderdeel van de handelsnaam van verschillende rechtspersonen, die zowel binnen als buiten het geografische gebied van Leidsenhage zijn gevestigd. Het bestaan van een woordmerk zou meebrengen dat andere gebruikers van de naam Leidsenhage, zoals de coöperatieve vereniging van eigenaren winkelcentrum Leidsenhage het Kantorencomplex Leidsenhage en de Stichting Winkelcentrum Leidsenhage dit woord niet meer in hun handelsnaam zouden mogen gebruiken. Leidsenhage is geen merk maar een geografische aanduiding. Het woordmerk Leidsenhage heeft op zich geen onderscheidend vermogen. Het gedeponeerde woordmerk dekt verder niet de activiteiten van eiseres. Wat betreft het gedeponeerde beeldmerk, daar maakt gedaagde geen inbreuk op. Gedaagde is gerechtigd het door hem gedeponeerde woordmerk te gebruiken voor digitale media en de ontwikkeling van websites. Het maken van een site over het winkelcentrum is niet onrechtmatig jegens eiseres. Aan eiseres komt niet het alleenrecht toe om informatie over het winkelcentrum te verschaffen. Dit zou altijd in strijd zijn met het recht op vrije meningsuiting. 3.
De beoordeling van het geschil
3.1
De bevoegdheid tot kennisneming van de onderhavige vorderingen vloeit voort uit het bepaalde in artikel 37A Benelux-Merkenwet (BMW).
3.2
Op grond van artikel 39 BMW zijn de hoofdstukken I, II en IV van de BMW van overeenkomstige toepassing op dienstmerken .
3.3
Eiseres heeft als eerste een woordmerk en een woord- en beeldmerk gedeponeerd en kan daaraan, ook als vereniging, exclusieve rechten ontlenen ter onderscheiding van haar diensten ten behoeve van het Winkelcentrum Leidsenhage.
3.4
Eiseres heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij goedkeuring heeft verleend voor het gebruik van het woord Leidsenhage in de (handels)namen van een aantal verenigingen en stichtingen, die rechtstreeks betrokken zijn bij het beheer van het winkelcentrum, en in de handelsnamen van bedrijven, die in het winkelcentrum zijn gevestigd. Niet aannemelijk is geworden dat in de handelsnamen van bedrijven buiten het winkelcentrum het woord Leidsenhage wordt gebruikt.
3.5
Voldoende aannemelijk is dat eiseres haar merken te goeder trouw heeft gedeponeerd.
3.6
De gedeponeerde merken hebben voorts onderscheidend vermogen. Het is een feit van algemene bekendheid dat met de naam Leidsenhage het winkelcentrum Leidsenhage wordt aangeduid en bedoeld. Reeds ruim vijfentwintig jaar is het Winkelcentrum Leidsenhage gezichtsbepalend voor het betreffende gebied. Dat het bestemmingsplan van de gemeente Leidschendam voor het gebied waarin het winkelcentrum is gelegen de naam bezigt van Leidsenhage, maakt deze naam nog niet tot een geografische aanduiding. Deze aanduiding heeft immers los van het winkelcentrum geen zelfstandige betekenis. Het verweer dat het slechts om een geografische aanduiding zou gaan, wordt daarom verworpen.
3.7
De omstandigheid dat de domeinnaam 'leidsenhage.com' in de Verenigde Staten is geregistreerd brengt op zich nog niet mee dat de BMW niet van toepassing is. Ter beoordeling staat immers of door het gebruik van deze domeinnaam, daargelaten waar deze is geregistreerd, in de Benelux inbreuk op merkrechten van eiseres wordt gepleegd.
3.8
Nu de domeinnamen 'leidsenhage.nl' en 'leidsenhage.com' geheel overeenstemmen met het door de eiseres gedeponeerde woordmerk Leidsenhage wordt bij het in aanmerking komende publiek verwarring gewekt tussen deze domeinnamen en het beeldmerk. Reeds daarom is er sprake van merkinbreuk. Daarbij komt dat gedaagde een site heeft ontwikkeld en onder de domeinnaam 'leidsenhage.nl' is gaan gebruiken om bekendheid te geven aan het Winkelcentrum Leidsenhage op die wijze als onder de feiten is weergegeven. Daarmee heeft zij zich begeven op het terrein van reklame- en promotiediensten, welke eiseres ten behoeve van de winkeliers van het winkelcentrum verleent. Ter onderscheiding van deze diensten heeft eiseres nu juist woordmerk gedeponeerd, nadat zij al jaren de naam Leidsenhage ter onderscheiding van haar diensten had gebruikt. Te vrezen valt dat gedaagde de domeinnaam 'leidsenhage.com' voor soortgelijke activiteiten zal gaan gebruiken.
3.9
Het beroep van gedaagde op zijn op een later tijdstip dan eiseres gedeponeerde woordmerk kan gedaagde niet baten. De vrijheid van meningsuiting is hier, anders dan gedaagde stelt, niet in het geding.
3.10
De president is van oordeel dat eiseres als rechthebbende op het woordmerk 'leidsenhage.nl' aanspraak kan maken op de domeinnamen 'leidsenhage.nl' en 'leidsenhage.com'. Het gevorderde zal als hierna te vermelden worden toegewezen. Er is aanleiding de gevorderde dwangsommen te matigen en aan een maximum te verbinden. Gedaagde zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding.
3.11
Het is aan gerede twijfel onderhavig of artikel 50 van het TRIPS-verdrag rechtstreekse werking heeft. Ter vermijding van de daardoor mogelijke, ongewenste, onzekerheid en de onwenselijke mogelijke gevolgen daarvan zal de President de termijn waarbinnen eiseres een bodemprocedure zal moeten aanspannen stellen op zes maanden zodat in elk geval aan de bewuste verdragsbepaling is voldaan.
4.
De beslissing De President: Veroordeelt gedaagde om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis elk gebruik van de naam LEIDSENHAGE, of van enig ander daarmee overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van fl. 1.000,- (te maximeren op een bedrag van fl. 250.000,-) voor iedere dag dat gedaagde in gebreke mocht blijven aan bovenstaande veroordeling te voldoen; Veroordeelt gedaagde om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis op kosten van gedaagde de domeinnamen 'www.leidsenhage.nl' en 'www.leidsenhage.com' aan eiseres over te dragen; Bepaalt dat eiseres (tenzij zulks eerder door gedaagde mocht zijn gedaan) binnen zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, een bodemprocedure zal moeten aanspannen over de vraag of gedaagde inbreuk heeft gemaakt op voormeld merkrecht van eiseres en dat, indien eiseres zulks nalaat, bovenstaande veroordelingen zullen zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn vervallen.
Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van eiseres begroot op fl. 2.029,78, waarvan fl. 400,- aan griffierecht en fl. 79,78 aan dagvaardingskosten. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Wijst af het meer of anders gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. Von Maltzahn en uitgesproken ter openbare zitting van 20 juni 2000 in tegenwoordigheid van de griffier. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
