Colour Digital – Likofa Kopie en Print
DomJur 2001-51
Pres. Rechtbank ‘s-Gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/432 Datum: 18-07-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Colour Digital B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 's-Gravenhage, eiseres, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap Likofa Kopie en Print B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, gedaagde, procureur mr. D.G. Veldhuizen. Overweging ten aanzien van de loop van het geding: 1.
Eiseres - hierna ook: Colour Digital - heeft gedaagde hierna ook: Lifoka doen dagvaarden om te verschijnen ter zitting in kort geding van 31 mei 2000. Ter zitting heeft mr. Vos de vordering van Colour Digital toegelicht aan de hand van een pleitnota. Lifoka heeft verweer gevoerd bij monde van mr. Veldhuizen die zich daarbij ook van een pleitnota heeft bediend. De behandeling is vervolgens pro forma aangehouden tot 9 juni 2000 om partijen in de gelegenheid te stellen een schikking te beproeven. Partijen hebben bij brief van 8 juni 2000 aan de President kenbaar gemaakt dat zij er niet in zijn geslaagd hun geschil in der minne op te lossen en hebben vonnis gevraagd. Vervolgens is zonder resultaat gepoogd een datum te vinden voor voortzetting van de behandeling, waarop, toen bleek dat een schikking niet te bereiken zou zijn, vonnis is bepaald.
Overweging ten aanzien van het recht 2.
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 31 mei 2000 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan. -
Colour Digital exploiteert sinds 1983 in Den Haag een zogenaamd full-service copycenter, hetgeen betekent dat zij waren en diensten levert met betrekking tot drukwerk, grafische vormgeving en reprografie.
-
Sinds 1996 handelt zij (mede) onder de handelsnaam Colour Digital.
-
Colour Digital is rechthebbende op een woord/beeldmerk, bestaande uit een logo met de tekst COLOUR DIGITAL CREATIEF REPRODUCTIE CENTRUM, dat door de rechtsvoorganger van eiseres op 24 mei 1995 bij het Benelux-Merken bureau is gedeponeerd. Het is (onder meer) ingeschreven voor drukwerken, posters, stickers en foto's, alsmede voor (onder meer) digitale kleurenreprografie. Colour Digital heeft de domeinnaam 'www.colourdigital.nl' op 23 april 1999 doen registreren bij de Stichting internet Domeinregistratie Nederland.
-
3.
-
Lifoka houdt zich sinds 1956 bezig met reprografische werkzaamheden voor de business to business markt, zoals kopiëren, printen, scannen, dtp-verwerking en, sinds enige jaren, met het bouwen van websites.
-
Lifoka heeft in 1999 een reeks domeinnamen laten registreren waaronder de domeinnaam 'www.colordigital.nl'.
Colour Digital vordert -kort samengevat
I.
Lifoka te bevelen elk gebruik van de domeinnaam colordigital.nl en ieder gebruik van met de handels- en merknaam van eiseres overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden, dit op straffe van een dwangsom,
II
primair: A.
Lifoka te bevelen datgene te doen wat nodig is om de domeinnaamregistratie colordigital.nl op naam te doen zetten van Colour Digital, bij gebreke waarvan Lifoka hetzij een dwangsom verbeurt hetzij Colour Digital gemachtigd is dit vonnis in plaats te doen stellen van het verzoek tot overdracht van die domeinnaam,
B.
Lifoka te bevelen zolang aan de onder A. geformuleerde veroordeling geen uitvoering is gegeven de domeinnaam colordigital.nl te doen rerouten naar de domeinnaam colourdigital.nl zulks op straffe van een dwangsom,
subsidiair: Lifoka te bevelen datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam colordigital.nl wordt opgeheven, III.
4.
Lifoka te overoordelen in de buitengerechtelijke kosten en in de proceskosten.
Colour Digital heeft daartoe gesteld dat het teken 'colordigital' nagenoeg identiek is aan de handelsnaam Colour Digital en aan haar woord/beeldmerk, althans daar in ieder geval in zeer sterke mate mee overeenstemt in de zin van artikel 13A lid 1 Benelux Merkenwet en/of in zeer geringe mate daarvan afwijkt in de zin van de artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet. Bovendien verhandelen Colour Digital en Lifoka identieke dan wel soortgelijke waren en/of diensten. Door zonder toestemming van Colour Digital als exclusief rechthebbende op de handelsnaam en het merk Colour Digital het nagenoeg identieke teken 'colordigital.nl' te registreren als domeinnaam heeft Lifoka inbreuk gemaakt op de exclusieve handelsnaam- respectievelijk merkrechten van Colour Digital.
Beoordeling: Bevoegdheid 5.
Voor zover het bepaalde in artikel 37A van de Benelux Merkenwet (hierna BMW) op de bevoegdheid van de President in kort geding van toepassing is, is de President bevoegd van de vorderingen voor zover gebaseerd op de BMW kennis te nemen omdat Lifoka binnen dit arrondissement is gevestigd.
Spoedeisend belang 6.
Lifoka voert in de eerste plaats aan dat Colour Digital geen spoedeisend belang heeft bij het gevorderde, nu Lifoka haar op geen enkele wijze belet haar merk en handelsnaam als domeinnaam te registeren, hetgeen zij intussen ook daadwerkelijk heeft gedaan.
7.
Dit verweer faalt. De president beschouwt het als een feit van algemene bekendheid dat vele Nederlandstaligen niet beseffen dat het Engelse woord voor 'kleur' op twee wijzen kan worden gespeld - op Engelse of Amerikaanse wijze - terwijl, mede daardoor, valt te verwachten dat velen de juiste schrijfwijze van denaam van eisers niet zullen onthouden. De kans dat iemand die de naam van eiseres als domeinnaam wil intypen de schrijfwijze 'color' inplaats van 'colour' bezigt, moet, naar ervaringsregelen, als buitengewoon groot worden aangemerkt. Ook Lifoka zelf houdt met, zelfs minder voor de hand liggende, typfouten rekening waar zij domeinnamen als 'lifoca.nl' en 'livoka.nl' te haren name heeft laten registreren.
Handelsnaam 8.
Lifoka betwist allereerst dat zij de handelsnaam 'Color Digital' voert in de zin der Handelsnaamwet door de domeinnaam www.colordigital.nl op zodanige wijze te gebruiken dat internetgebruikers, die die domeinnaam invoeren, worden doorgelinkt naar de site van Lifoka.
9.
Dit betoog faalt. Lifoka gebruikt de gewraakte domeinnaam als het ware als toegangspoort naar haar website, en daarmede, zo men wil, als wegwijzer naar haar onderneming. Aldus gebruikt zij de aanduiding (mede) ais naam waaronder zij haar onderneming drijft.
10.
Lifoka stelt voorts dat de naam 'Colour Digital' niet de bescherming van de Handelsnaamwet geniet omdat deze (zuiver) beschrijvend zou zijn. Ook dit verweer moet worden verworpen. Aan een handelsnaam wordt voor wettelijke bescherming slechts in zoverre de eis van onderscheidend vermogen gesteld dat voorkomen moet worden dat een onderneming aldus een monopolie op gangbaar taalgebruik verkrijgt. Die situatie doet zich hier niet voor. Zoals hierna uitvoeriger zal worden overwogen, vormt de combinatie van de woorden 'colo(u)r' en 'digital' althans hier te lande geen algemeen gebruikelijke aanduiding voor de activiteiten van een onderneming als die van eiseres.
11.
Nu de door Lifoka gebruikte domeinnaam en de handelsnaam van eiseres (ook volgens Lifoka) nagenoeg eender zijn en auditief en begripsmatig zelfs volledig identiek, en de ondernemingsactiviteiten van partijen, beide te 's-Gravenhage gevestigd, minstgenomen een grote overlapping vertonen, is verwarring bij het publiek waarop de ondernemingen zich richten - dat is hier het grote publiek - stellig te duchten. Het gebruik door Lifoka van de domeinnaam geschiedt derhalve in strijd met het bepaalde in art. 5 Handelsnaamwet.
Merkrecht 12.
Lifoka heeft tegen de merkenrechtelijke grondslag van de vordering allereerst aangevoerd dat Colour Digital geen recht op het woordmerk COLOUR DIGITAL bezit. Nog daargelaten dat eiseres intussen alsnog COLOUR DIGITAL als woordmerk heeft gedeponeerd - welk depot als zodanig door het Benelux-Merkenbureau niet kan zijn geweigerd - miskent Lifoka dat van het merk 0579066 de woorden COLOUR DIGITAL deel uitmaken, zodat in elk geval van auditieve overeenstemming tussen teken en merk sprake kan zijn.
13.
Lifoka betwist voorts dat de merken van Colour Digital onderscheidend vermogen bezitten. Zij stelt dat de woorden 'colour' en 'digital' louter beschrijvend zijn in de reprografische branche. Zij verwijst daartoe naar de door haar overgelegde resultaten van zoekopdrachten op internet naar woorden als 'colourdigital', 'digitalcolour' en stelt dat de woorden 'colour' en 'digital' veelvuldig gebezigd worden als naamsaanduiding voor kopieerapparaten en printers.
14.
Gelet op het bepaalde in art. 3 lid 1 van de Europese Merkenrichtlijn komt aan de merken van Colour Digital geen bescherming toe indien zij ieder onderscheidend vermogen missen - dat wil zeggen dat zij louter beschrijvend zijn - dan wel' indien zij uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de soort of hoedanigheid van de waren of diensten, dan wel indien zij uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.
15.
Van dit alles is, naar voorlopig oordeel van de president, hier geen sprake. De reeks internetzoekresultaten levert geen enkele aanwijzing dat in de Benelux de combinatie van' de woorden 'colour' en 'digital' in het normale .taalgebruik of het handelsverkeer in de relevante branche de diensten beschrijft waarvoor Colour Digital haar merk heeft ingeschreven, of daarnaar zelfs maar verwijst. Zij kunnen zonder nadere aanduidingen - die soort of hoedanigheid van die diensten ook niet beschrijven in de zin als door de Merkenrichtlijn bedoeld. In vrijwel alle getoonde gevallen heeft de woordcombinatie betrekking op print- of kopieerapparatuur, een enkele keer op software. Dat het publiek in de Benelux bij het horen of zien van de aanduiding COLOUR DIGTTAL deze zal opvatten als een beschrijving van de soort of hoedanigheid van de reprografische diensten waarvoor eiseres haar merk heeft ingeschreven valt dan ook niet aan te nemen.
16.
Het gebruik van het teken 'colordigital.nl' als domeinnaam ter doorgeleiding van internetgebruikers naar de website van Lifoka levert gebruik van dat teken in de zin van art. 13A BMW. Nu ook hier, gelet op de (nagenoeg) volledige overeenstemming tussen domeinnaam en het kenmerkende gedeelte van het woordmerkonderdeel van het merk van eiseres, gevaar voor verwarring bij het (grote) publiek alleszins te vrezen valt, kan Colour Digital zich tegen het gebruik door Lifoka van de gewraakte domeinnaam verzetten.
17.
Voor zover Lifoka met haar beroep op het feit dat zij een gerechtvaardigd en te respecteren belang heeft bij het gebruik van de domeinnaam 'www.colordigital.nl' nog een algemeen verweer heeft bedoeld te voeren, moet daaraan worden voorbijgegaan. Daargelaten de relevantie van die stelling indien inbreuk op een absoluut recht wordt gemaakt zoals in dit geval, wekt het verbazing dat Lifoka meent dat zij, zoals zij stelt, in het huidige internet-tijdperk zonder de mogelijkheid gebruik te maken van de bonte reeks domeinnamen die zij volgens haar opgave te haren name heeft doen registreren `op een onaanvaardbare wijze in haar bedrijfsvoering gefrustreerd zou worden'. De vraag rijst dan immers op welke grond zij al haar concurrenten het gebruik van domeinnamen als 'kopieren.nl', 'printen.nl', 'reproservice.nl', 'kleurkopieren.nl' en al die soortgelijke generieke domeinnamen die zij op haar naam heeft doen registeren, zou kunnen onthouden.
Buitengerechtelijke incassokosten
18.
Nu Colour Digital stelt dat zij door de handelwijze van Lifoka schade heeft geleden welke aan buitengerechtelijke incassokosten tenminste f 10.000,- bedraagt had het op haar weg gelegen een gespecificeerde opgave van die kosten in het geding te brengen. Bij gebreke daarvan zal haar vordering op dit punt worden afgewezen.
Conclusie 18.
Al het vorenstaande brengt mede dat de vordering sub I toewijsbaar is. De onder II A. gevorderde overdracht is toewijsbaar als passende wijze van beëindiging van de inbreuk. Lifoka kan aan het gebruiksverbod voldoen door de `link' tussen het internetadres www.colordigital.nl en haar eigen website ongedaan te maken, in afwachting van de overdracht. De toe te wijzen dwangsom neemt de noodzaak weg van de mogelijkheid dit vonnis in de plaats te doen stellen van het overschrijvingsverzoek. Hetzelfde geldt voor onderdeel II B. Lifoka zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding.
TRIPS 20.
Het is aan gerede twijfel onderhevig of Artikel, 50 lid 6 van het TRIPS verdrag rechtstreekse werking heeft. Ter vermijding van de daardoor mogelijke, ongewenste onzekerheid en de onwenselijke mogelijke gevolgen daarvan zal de president de termijn waarbinnen eiseres een bodemprocedure zal moeten aanspannen stellen op zes maanden zodat in elk geval aan de bewuste verdragsbepaling is voldaan.
Beslissing De President: BEVEELT Lifoka om binnen 24 UUR na betekening van dit vonnis het gebruik van de door haar geregistreerde domeinnaam colordigital.nl alsmede ieder ander gebruik van met de handelsnaam en/of het merk van Colour Digital overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden; BEPAALT dat Lifoka een dwangsom verbeurt van f 5.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij geheel of gedeeltelijk in strijd met voornoemd bevel mocht handelen; BEVEELT Lifoka binnen TWEE WEKEN na betekening van dit vonnis op eigen kosten al datgene te doen wat nodig is om de registratie van de domeinnaam colordigital.nl op naam te (doen) stellen van Colour Digital, alsmede de afschriften van alle in het kader hiervan bedoelde correspondentie binnen een dag na verzending dan wel na ontvangst daarvan aan de raadsman van Colour Digital te zenden; BEPAALT dat Lifoka een dwangsom zal verbeuren van f 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij in gebreke mocht blijven aan dit bevel te voldoen. VEROORDEELT Lifoka in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Colour Digital begroot op f 1.972,56, waarin begrepen f 400,- aan griffierecht. VERKLAART dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. BEPAALT dat Colour Digital binnen zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan een bodemprocedure zal moeten aanspannen over de vraag of Lifoka inbreuk maakt op voormelde merkrecht van Colour Digital en dat, indien Colour Digital zulks nalaat, bovenstaande bevelen zullen zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn verstreken. WIJST AF het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. E.J. Numann en uitgesproken ter openbare zitting van 18 juli 2000 in tegenwoordigheid van de griffier. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
