de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thuisbezorgd.nl, gevestigd te Enschede, appellante, procureur: mr F.C

Thuisbezorgd.nl - Jolidé

DomJur 2008-370

Gerechtshof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem Rolnummer: 2007.00880 Datum: 15 januari 2008 Arrest in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thuisbezorgd.nl, gevestigd te Enschede, appellante, procureur: mr F.C. Folmer, tegen 1. 2. 3. 4. 5.

de vennootschap onder firma Jolidé V.O.F., gevestigd te Utrecht, en haar vennoten: [A], [B], [C], [D], allen wonende te Houten, geïntimeerden, procureur: mr A.S. Rueb.

1. Het geding in eerste aanleg Voor de procedure in eerste aanleg wordt verwezen naar de inhoud van het vonnis van 6 april 2007 dat de voorzieningenrechter in de rechtbank Utrecht tussen appellante (hierna aan te duiden als Thuisbezorgd.NL) als eiseres en geïntimeerden (de eerste hierna aan te duiden als Jolidé en allen gezamenlijk als Jolidé c.s.) als gedaagden heeft gewezen; van dat vonnis is een fotokopie aan dit arrest gehecht. 2. Het geding in hoger beroep 2.1. Thuisbezorgd.NL heeft bij exploot van 3 mei 2007 aangezegd van dat vonnis in hoger beroep te komen, met dagvaarding van Jolidé c.s. voor dit hof. 2.2. Bij memorie van grieven heeft Thuisbezorgd.NL zes grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd en toegelicht en heeft zij producties in het geding gebracht. Zij heeft gevorderd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest: 1. Jolidé c.s. ieder voor zich zal bevelen ieder gebruik van de domeinnaam www.thuisbezorgen.nl en het teken "THUISBEZORGEN.NL", dan wel enig ander teken, hieronder begrepen een domeinnaam of merk, dat overeenstemt met het merk en de handelsnaam van Thuisbezorgd.NL, voor activiteiten en diensten gelijk aan of overeenstemmend met die van Thuisbezorgd.NL met onmiddellijke ingang na betekening van het arrest te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 2.500,- voor iedere dag dat aan dat verbod geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven; 2. Jolidé c.s. ieder voor zich zal gebieden om binnen twee weken na betekening van het arrest de domeinnaam op de daartoe geëigende wijze over te dragen aan Thuisbezorgd.NL of aan enige andere door Thuisbezorgd.NL aan te wijzen (rechts)persoon, onder aanbod van de daarmee gemoeide kosten, een en ander onder verbeurte van een dwangsom van € 2.500,- voor iedere dag dat aan dat verbod geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven; 3. zal bepalen dat indien Jolidé c.s. nalaten tijdig aan het gebod sub 2. te voldoen, dit arrest in plaats zal treden van de wilsverklaring van Jolidé c.s. tot het geven van opdracht aan de webhoster van Jolidé c.s. tot het overdragen van de domeinnaam aan Thuisbezorgd.NL, op kosten van Jolidé c.s.; en 4. Jolidé c.s. hoofdelijk, des dat de een betalende de anderen zullen zijn bevrijd, zal veroordelen in de kosten van de procedure in beide instanties, alsmede tot

terugbetaling aan Thuisbezorgd.NL van al hetgeen door deze op grond van het bestreden vonnis is betaald of door Jolidé c.s. zal zijn verhaald, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der betaling door Thuisbezorgd.NL, althans vanaf de dag van het verhaal door Jolidé c.s., tot aan de dag der algehele terugbetaling, althans van een bedrag dat het hof redelijk en billijk zal oordelen. 2.3. Bij memorie van antwoord hebben Jolidé c.s. de grieven bestreden en geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal bekrachtigen en Thuisbezorgd.nl zal veroordelen in de kosten van het geding, uitvoerbaar bij voorraad. 2.4. Ter zitting van 13 december 2007 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Thuisbezorgd.NL door mrs. F.C. Folmer en A.A.F. Netiv, advocaten te Amsterdam, en Jolidé c.s. door mr. D. van Kampen, advocaat te Utrecht; beide partijen daarbij pleitnotities in het geding gebracht. Aan Thuisbezorgd.NL is daarbij akte verleend van het in het geding brengen van nieuwe stukken. 2.5. Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd. 3. De grieven Thuisbezorgd.NL heeft de volgende grieven aangevoerd: I. Ten onrechte heeft de Voorzieningenrechter in r.o. 4.6 bij de beoordeling of Thuisbezorgd.NL een handelsnaamrecht toekomt, de naam "thuisbezorgd.nl" getoetst op onderscheidend vermogen en vervolgens geoordeeld dat deze naam te weinig onderscheidend vermogen zou toekomen om als handelsnaam te kwalificeren. II. Ten onrechte heeft de Voorzieningenrechter in r.o. 4.6 overwogen dat onvoldoende zou zijn gebleken dat de naam "thuisbezorgd.nl" door inburgering groter onderscheidend vermogen zou hebben verworven. III. Ten onrechte heeft de Voorzieningenrechter in r.o. 4.6 overwogen dat onvoldoende zou zijn gebleken dat Jolidé de domeinnaam als handelsnaam zal gaan voeren. IV. Ten onrechte heeft de Voorzieningenrechter in r.o. 4.7 overwogen dat onvoldoende is gebleken dat Jolidé's gebruik van de handelsnaam "thuisbezorgen.nl" inbreuk maakt op het handelsnaamrecht van Thuisbezorgd.NL. V. Ten onrechte heeft de Voorzieningenrechter in r.o. 4.10 overwogen dat Jolidé door het gebruik van de domeinnaam geen inbreuk maakt althans inbreuk dreigt te maken op de merkenrechten van Thuisbezorgd.NL. VI. Ten onrechte heeft de Voorzieningenrechter in r.o. 4.11 overwogen dat onvoldoende zou zijn komen vast te staan dat Jolidé onrechtmatig jegens Thuisbezorgd.NL zou hebben gehandeld. 4. De vaststaande feiten De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot met 2.8 feiten vastgesteld. Aangezien daartegen als zodanig geen grieven zijn aangevoerd, zal het hof in hoger beroep ook van die feiten uitgaan.

5. Bespreking van de grieven I tot en met IV 5.1. In rechtsoverweging 4.6 heeft de eerste rechter overwogen dat de naam "thuisbezorgd.nl" te weinig onderscheidend vermogen heeft om als handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet aangemerkt te kunnen worden. Dat wordt door grief I terecht bestreden. Een gering onderscheidend vermogen kan ertoe leiden dat een handelsnaam relatief weinig bescherming geniet omdat, zoals de eerste rechter met juistheid overwoog, gangbare woorden en zuiver beschrijvende elementen niet in de vorm van een

handelsnaam kunnen worden gemonopoliseerd. Maar geen rechtsregel eist dat een handelsnaam onderscheidend vermogen heeft. 5.2. Thuisbezorgd.NL heeft "thuisbezorgd.nl" als de (met haar statutaire naam corresponderende) eerste van haar handelsnamen in het handelsregister doen inschrijven. Zij hanteert die naam als de domeinnaam waaronder het publiek haar op internet kan vinden maar zij hanteert die naam ook in reclame-uitingen, op haar briefpapier en op haar website als aanduiding voor zichzelf en haar onderneming: "Welkom bij Thuisbezorgd.NL", "Thuisbezorgd.NL bezorgt thuis ... ", enzovoorts. Aldus is "thuisbezorgd.nl" een handelsnaam van Thuisbezorgd.NL waarbij het grotere of geringere onderscheidend vermogen van die handelsnaam (nog) geen rol speelt. Grief I slaagt derhalve. 5.3. Grief III richt zich tegen het oordeel van de eerste rechter dat onvoldoende was gebleken dat Jolidé c.s. de domeinnaam als handelsnaam zouden gaan voeren. Wat er ook zij van dat oordeel in de situatie waarin de eerste rechter had te oordelen, in elk geval heeft het hof thans te oordelen naar de huidige situatie. Daarin is de domeinnaam inmiddels metterdaad in gebruik genomen en dus heeft het hof thans te beoordelen of dat een gebruik als handelsnaam oplevert. 5.4. De domeinnaam is inmiddels in gebruik voor een website die volgens Jolidé c.s. wordt geëxploiteerd door Tjokkie E-marketing B.V. Ter gelegenheid van de pleidooien is echter gebleken -uit een door Thuisbezorgd.NL overgelegd en door Jolidé c.s. niet bestreden uittreksel uit het handelsregister- dat Tjokkie E-marketing B.V. nog slechts in oprichting is en dat de geïntimeerden 2, 4 en 5 de bevoegde functionarissen zijn. In aanmerking nemende dat de domeinnaam nog immer ten name van Jolidé staat en onder (in elk geval) de naam Tjokkie E-marketing geëxploiteerd wordt door drie van de vier vennoten van Jolidé, is het hof van oordeel dat dat gebruik aan Jolidé moet worden toegerekend. 5.5. Het hof neemt in aanmerking dat het gebruik van een domeinnaam niet noodzakelijkerwijs een gebruik als handelsnaam oplevert, maar daar wel naar tendeert als de betreffende website een bedrijfsmatig karakter heeft. De website die onder de domeinnaam te vinden is, heeft een bedrijfsmatig karakter. Hij geeft de mogelijkheid bedrijven te zoeken die thuisbezorgen en geeft ondernemers de mogelijkheid zich aan te melden voor de vermelding op de site, desgewenst met -tegen betaling- een "prominente vermelding". Een andere handelsnaam dan , namelijk Tjokkie E-Marketing B.V., is op de website wel te vinden, maar niet heel duidelijk: men moet daarvoor óf doorklikken naar "Over ons" óf op de homepage helemaal naar beneden scrollen (waar de naam dan slechts in heel kleine lettertjes staat). Beide acties zijn niet nodig om een thuisbezorgdienst te zoeken en liggen voor de gemiddelde gebruiker niet voor de hand. In de kop van de homepage komt het woord "Tjokkie" ook wel voor, maar dan in de zin "TJOKKIEVOL BEDRIJVEN DIE THUISBEZORGEN" waarbij de letters "VOL" extra groot en in afwijkende kleur zijn opgenomen. Het hof acht de suggestie dat men op de website van "Tjokkie" is terechtgekomen, op deze manier niet duidelijk. Onder deze omstandigheden is het hof van oordeel dat de op de website uitgeoefende bedrijfsmatige activiteit wordt gepresenteerd onder de naam "thuisbezorgen.nl" en dat die naam als handelsnaam gebruikt wordt. Ook grief III slaagt derhalve. 5.6. Uit het voorgaande volgt dat “thuisbezorgd.nl" door Thuisbezorgd.NL en "thuisbezorgen.nl" door Jolidé als handelsnaam gevoerd wordt. Nu Thuisbezorgd.NL zich erover beklaagt dat de laatste handelsnaam op de eerste inbreuk maakt, wordt aldus de vraag van belang of haar handelsnaam wel als de oudere kan worden gezien. Die vraag beantwoorden Jolidé c.s. ontkennend en daartoe voeren zij aan dat de domeinnaam als zodanig reeds op 6 oktober 1999 geregistreerd is en de domeinnaam "thuisbezorgd.nl" eerst op 12 oktober 1999. Dat is echter niet beslissend: waar het volgens artikel 5 Handelsnaamwet om gaat is of de handelsnaam "thuisbezorgd.nl" reeds rechtmatig gevoerd werd vóórdat de onderneming van Jolidé onder de naam "thuisbezorgen.nl" werd gedreven. En dat is het geval want ten tijde van

het geding in eerste aanleg voerde Thuisbezorgd.NL reeds de handelsnaam "thuisbezorgd.nl" terwijl in diezelfde tijd Jolidé wel reeds gerechtigd was tot de domeinnaam maar niet gesteld of gebleken is dat die naam toen ook al als handelsnaam werd gevoerd. 5.7. Grief IV bestrijdt het oordeel van de eerste rechter dat onvoldoende gebleken is dat het gebruik van de handelsnaam "thuisbezorgen" inbreuk maakt op het handelsnaamrecht van Thuisbezorgd.NL. Daarbij stelt het hof voorop dat de handelsnamen in kwestie niet geheel identiek zijn. maar toch slechts in geringe mate van elkaar afwijken. De beide ondernemingen zijn in twee verschillende en ook niet naburige plaatsen gevestigd, maar de markten waarop zij zich richten zijn identiek: internetgebruikers in geheel Nederland. De aard van beide ondernemingen is niet geheel dezelfde want Thuisbezorgd.NL biedt een mogelijkheid tot het zoeken van bezorgdiensten voor spijs en drank terwijl Jolidé een mogelijkheid biedt tot het zoeken van bezorgdiensten in het algemeen (waarbij "eten en drinken" echter wel prominent vermeld wordt). Het hof acht de aard der beide ondernemingen dan ook wel nauw verwant. 5.8. Onder deze omstandigheden is het hof van oordeel dat als gevolg van de gelijkenis tussen beide handelsnamen wel degelijk verwarring bij het publiek te duchten is. Dat hoeft niet af te stuiten op het feit dat gangbare woorden en zuiver beschrijvende elementen niet in de vorm van een handelsnaam kunnen worden gemonopoliseerd. Immers zijn het werkwoord "thuisbezorgen" en zijn vervoeging "thuisbezorgd" wel gangbare woorden en beschrijvende elementen, maar de tekst "thuisbezorgd.nl", hoewel met behulp van een gangbaar woord samengesteld, is dat niet. 5.9. De grieven I, III en IV slagen dus. Jolidé voert de handelsnaam "thuisbezorgen.nl" en deze wijkt slechts in geringe mate af van de handelsnaam "thuisbezorgd.nl" welke door Thuisbezorgd.NL reeds rechtmatig gevoerd werd vóórdat de onderneming van Jolidé onder de naam "thuisbezorgen.nl" werd gedreven. Dientengevolge is bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten. Grief II behoeft geen bespreking meer. 6. Bespreking van de grieven V en VI 6.1. Grief V klaagt over de verwerping door de eerste rechter van de aanspraak van Thuisbezorgd.NL op bescherming van haar merkrechten. Daarbij gaat het om een tweetal bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerde en op 16 november 2006 onderscheidenlijk op 19 januari 2007 ingeschreven beeldmerken. Van beide beeldmerken maakt de tekst "thuisbezorgd.nl" deel uit. 6.2. Het door Jolidé gebruikte teken, te weten de als handelsnaam en domeinnaam gebruikte tekst "thuisbezorgen.nl" vertoont grote overeenstemming met in de beeldmerken van Thuisbezorgd.NL voorkomende teksten, maar dat is ook de enige overeenstemming met de beeldmerken in hun geheel. Het hof acht dat onvoldoende om van overeenstemming met die beeldmerken te spreken. Thuisbezorgd.NL beschouwt de in haar beeldmerken voorkomende teksten als het dominante bestanddeel daarvan dat wel degelijk onderscheidend vermogen heeft, maar dat acht het hof niet juist. Het tekstbestanddeel bestaat uit een gangbaar woord met sterk beschrijvend karakter met de toevoeging ".nl", die zeer normaal en gangbaar is voor de aanduiding van op het internet aangeboden waren en diensten van allerlei soort. Naar het oordeel van het hof is daarom het onderscheidend vermogen van de beeldmerken niet zo zeer gelegen in de daarin voorkomende tekst als wel in de wijze waarop deze in beeld wordt gebracht. Maar daarmee vertoont het door Jolidé gebruikte teken geen enkele overeenstemming. Grief V wordt daarom verworpen. 6.3. Grief VI is gericht tegen rechtsoverweging 4.11 van het bestreden vonnis. Daar overwoog de eerste rechter dat onvoldoende gebleken is dat Jolidé onrechtmatig jegens Thuisbezorgd.NL heeft gehandeld door bewust en te kwader trouw de domeinnaam te verwerven en Thuisbezorgd.NL vervolgens met dreigementen te

bewegen tot het bieden van een hoge prijs voor die domeinnaam met het vooropgezette plan om haar dreigementen ten uitvoer te leggen indien Thuisbezorgd.NL onvoldoende zou bieden om de problemen af te kopen. 6.4. Deze overweging acht het hof echter juist. Dat Jolidé ook afgezien van inbreuk op handelsnaam- en merkrechten onrechtmatig gehandeld had, werd door Thuisbezorgd.NL in eerste aanleg geconcretiseerd in de stelling dat ene [X] op 2 november 2006 telefonisch contact heeft opgenomen met [Y] van Thuisbezorgd.NL en melding gemaakt heeft van het feit dat Jolidé de domeinnaam had weten te verwerven, dat men bereid was die aan Thuisbezorgd.NL te verkopen en dat Jolidé, als Thuisbezorgd.NL de domeinnaam niet zou kopen, een kopie van de website van Thuisbezorgd.NL op die domeinnaam zou beginnen. Deze lezing van zaken heeft Jolidé gemotiveerd weersproken, stellende dat het juist [Y] was die telefonisch contact opnam met [X] en hem meedeelde dat, als hij tot exploitatie van de domeinnaam zou overgaan, [Y] een leger advocaten op Jolidé zou afsturen. Beantwoording van de vraag welke lezing van zaken de juiste is zou een nader naar de feiten en mogelijk vereisen en kennelijk is de eerste rechter van oordeel geweest dat daartoe ter wille van een voortvarende afdoening van de zaak in dit kort geding beter geen gelegenheid kon worden gegeven. Dat oordeel deelt het hof. 6.5. In hoger beroep heeft Thuisbezorgd.NL haar verwijten nog uitgebreid met de stelling dat Jolidé onrechtmatig gehandeld heeft door Thuisbezorgd.NL te sommeren het gebruik van haar handelsnaam te staken op grond van een rechtens niet bestaand "ouder domeinnaamrecht" dat Jolidé stelde te hebben. Het uiten van een pretentie van recht die uiteindelijk in rechte niet gehonoreerd kan worden, is echter op zichzelf nog niet als onrechtmatig te beschouwen. Bovendien heeft Jolidé die pretentie helemaal niet in rechte vervolgd, maar heeft zij, nog voor het zover kwam, de onhoudbaarheid van haar pretentie ingezien en haar sommatie ingetrokken. Grief VI dient daarom te worden verworpen.

7. De vorderingen van Thuisbezorgd.NL 7.1. Uit het hiervoor in paragraaf 5 overwogene vloeit voort dat Thuisbezorgd.NL zich terecht beroept op artikel 5 Handelsnaamwet en dat haar vordering onder 1., voor zover op haar handelsnaamrecht gegrond, met vernietiging van het bestreden vonnis dient te worden toegewezen, terwijl uit de rechtsoverwegingen 6.1 en 6.2 voortvloeit dat die vordering, voor zover op haar merkrechten gegrond, afgewezen moet worden. De vorderingen onder 2. en 3. tot overdracht van de domeinnaam dient als op het merkenrecht gegrond eveneens te worden afgewezen. 7.2. Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zullen Jolidé c.s. in de kosten van beide instanties worden veroordeeld. Ingevolge artikel 1019h Rv dienen de aan de zijde van Thuisbezorgd.NL gevallen kosten te worden bepaald op de redelijke en evenredige gerechts- en andere kosten die Thuisbezorgd.NL heeft gemaakt Thuisbezorgd.NL heeft die kosten opgegeven als te bedragen € 38.937,- voor beide instanties, zoals haar door haar advocaten tot en met 31 oktober 2007 gedeclareerd. 7.3. Bij de behandeling in eerste aanleg heeft Thuisbezorgd.NL zich door mrs. Schmutzer en Westerik laten bijstaan, bij de pleidooien in hoger beroep wederom door twee advocaten (naar ter terechtzitting is meegedeeld: uit opleidingsoverwegingen), te weten door mrs. Folmer en Netiv. Tussen beide instanties werd de zaak door de beide eerstgenoemde aan de beide laatstgenoemde advocaten overgedragen. De met deze dubbele rechtsbijstand en met de overdracht van het dossier gemoeide kosten zijn, in elk geval gedeeltelijk, in de overgelegde specificatie opgenomen. Het hof acht verhaal van deze kosten op Jolidé c.s. niet redelijk en is ook overigens van oordeel dat de gemaakte kosten niet evenredig zijn aan het belang en de ingewikkeldheid van de zaak. Het zal de redelijke en evenredige kosten naar billijkheid begroten op € 25.000,- voor beide instanties, de verschotten daaronder begrepen.

De beslissing Het hof, rechtdoende in hoger beroep: -

-

-

vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Utrecht van 6 april 2007 en doet opnieuw recht; beveelt Jolidé c.s. ieder voor zich ieder gebruik van de domeinnaam www.thuisbezorgen.nl en het teken "THUISBEZORGEN.NL", dan wel enig ander teken, hieronder begrepen een domeinnaam of merk, dat overeenstemt met de handelsnaam "thuisbezorgd.nl" van Thuisbezorgd.NL, voor activiteiten en diensten gelijk aan of overeenstemmend met die van Thuisbezorgd.NL met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een onmiddellijk ten laste van de gezamenlijke en daarvoor hoofdelijk aansprakelijke overtreders opeisbare dwangsom van € 2.500,- voor iedere dag dat aan dat bevel geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven met een maximum van € 50.000,-; weigert de gevraagde voorzieningen voor het overige; veroordeelt Jolidé c.s. in de kosten van beide instanties, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Thuisbezorgd.NL voor beide instanties tezamen begroot op € 25.000,voor salaris en verschotten; verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. Mannoury, Van Dijk en Meijer en in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 januari 2008. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.