Deutz – A.D.T. van den Heuvel
DomJur 2000-1
Pres. Rechtbank Dordrecht Zaak-/rolnummer: onbekend Datum: 9-2-1999 1
Deutz B.V. te Rotterdam,
2
Deutz AG voorheen h.o.d.n. Klöckner Humbolt Deutz AG te Keulen, Bondsrepubliek Duitsland, eiseressen [in kort geding], procureur mr. E.D. Rentema, advocaat mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam,
tegen A.D.T.-Van den Heuvel BV te Dordrecht, gedaagde [in kort geding], procureur mr. J. Wijnja, advocaat mr. M.H.L. Weststrate te Vlaardingen. Op grond van de - in zoverre niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken - stellingen van partijen en in het geding gebrachte producties wordt in dit geding van het volgende uitgegaan: -
Deutz AG is een wereldbekende fabrikant van (diesel)motoren en motoronderdelen voor onder andere de scheepvaart en generatoren, die zich voorts bezig houdt met de reparatie en revisie van motoren. Zij drijft haar onderneming onder de handelsnaam Deutz en is houdster van de volgende merken, die onder andere zijn ingeschreven voor motoren:het Benelux woord- en beeldmerk met registratienummer R290367 (Voor afbeelding 1 zie tijdschrift) het Benelux woorden beeldmerk met registratienummer 2R174094 (Voor afbeelding 2 zie tijdschrift) het Benelux woord- en beeldmerk met registratienummer 507762 (Voor afbeelding 3 zie tijdschrift)
-
Deutz BV is een dochtermaatschappij van Deutz AG. Zij voert reeds meer dan vijftig jaar de handelsnaam Deutz in Nederland en is gerechtigd tot het gebruik van de voormelde merken.
-
ADT houdt zich onder andere bezig met reparatie, revisie en inbouw van onder andere scheeps- en dieselmotoren en het bouwen van generatorsets uit dieselmotoren en generatoren. Negentig procent van haar activiteiten heeft betrekking op motoren en motoronderdelen van Deutz. Voorts verricht ADT regelmatig werkzaamheden in opdracht van of in samenwerking met Deutz.
-
Op haar bedrijfspand te Dordrecht heeft ADT drie gevel- en uithangborden met de naam Deutz aangebracht. Op één van deze borden is de naam zichtbaar als onderdeel van het merk R290367. Op het tweede bord is de naam gecombineerd met de letters KHD en de bij het vorenbedoelde merk behorende toren en op het derde bord is de naam Deutz weergegeven in letters van vergelijkbare grootte als de letters van de naam ADT op het direct daarboven geplaatste bord. In de nabijheid van haar bedrijfspand te Zwijndrecht heeft ADT een uithangbord geplaatst waarop de naam Deutz is weergegeven in letters van vergelijkbare grootte als de letters van de naam ADT op hetzelfde bord. Op een aan het laatstbedoelde pand aangebracht gevelbord staat onder de naam Deutz het woord 'service' weergegeven en op een garagedeur annex gevelbord van dat pand staat zowel de naam Deutz gecombineerd met het woord 'service' als de bij het merk R290367 behorende toren met de letters KHD weergegeven. Daarnaast gebruikt ADT de naam Deutz in grote en vette letters op haar voertuigen en in haar advertenties en op meer bescheiden wijze op haar briefpapier en facturen. Haar stand op de beurs Rotterdam Maritime '98 was voorzien van meerdere borden met de naam Deutz in grote en vette letters.
-
ADT heeft bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland de domeinnaam www.deutz.nl geregistreerd.
-
Naast de website www.deutz.nl heeft ADT op het internet ook de website www.adtbv.nl in gebruik. Op beide websites is het merk R209367 zichtbaar. Aan haar website www.adtbv.nl heeft ADT een zogenaamde metatag met de naam Deutz gekoppeld.
-
Tussen 22 mei 1985 en 15 november 1988 is tussen de toenmalige Deutz Holland Service BV, Deutz Diesel BV en Deutz Motoren BV enerzijds en ADT anderzijds onder meer gecorrespondeerd over het gebruik van Deutz woord- en beeldmerken door ADT.
2
(...)
3
Deutz stelt dat het onder 1 beschreven gebruik van de merken en handelsnaam van Deutz op haar bedrijfspanden, postpapier, facturen, voertuigen en haar stand op de beurs en in haar advertenties en websites inbreuk op de merkrechten van Deutz oplevert en in strijd is met de Handelsnaamwet. Voorts is sprake van onrechtmatig handelen jegens Deutz, aangezien ADT met opzet het publiek in verwarring brengt omtrent de herkomst van haar diensten. Tevens maakt ADT inbreuk op de merkrechten van Deutz en handelt zij onrechtmatig jegens Deutz door het aanbrengen van de metatag met het woord Deutz op de website www.adtbv.nl en de registratie en het gebruik van de domeinnaam www.deutz.nl ADT.
4
ADT heeft de vordering gemotiveerd weersproken. Hierop zal in het navolgende worden ingegaan.
De beoordeling 5
Een rechthebbende op een merk heeft in beginsel een spoedeisend belang bij de staking van een inbreuk op zijn rechten. Dit spoedeisend belang kan echter niet aanwezig worden geacht wanneer de inbreuk reeds sinds zeer ruime tijd plaatsvindt en de merkhouder kan worden verweten dat hij daar niet eerder tegen op heeft getreden. Deze situatie doet zich voor bij het gebruik van de naam Deutz op het postpapier en de facturen van ADT. Vast staat dat ADT reeds op 7 februari 1997 een brief op het betreffende postpapier aan (de directeur van) Deutz BV heeft toegezonden en voorts kan aangenomen worden dat Deutz sinds langere tijd het gebruik van haar naam op de facturen van ADT kent, aangezien ADT herhaaldelijk werkzaamheden in opdracht van Deutz heeft verricht. Tot slot geldt dat Deutz Diesel BV reeds in 1988 met ADT heeft gecorrespondeerd over het ophangen van een kunststof schild met daarop het logo en de naam van Deutz. Kennelijk bedoelen partijen het plat aan de gevel van het pand te Dordrecht bevestigde bord. Deutz stelt dat zij vervolgens informatie heeft gekregen dat ADT dit schild zou hebben verwijderd. Waaruit die informatie bestond heeft Deutz echter niet kunnen aangeven en evenmin heeft zij aannemelijk kunnen maken dat het schild op enig moment van de gevel is verwijderd. Onder deze omstandigheden moet worden aangenomen dat het bewuste kunststof schild al sinds 1988 aanwezig is, zodat ook een spoedeisend belang bij een voorlopige voorziening tegen het gebruik van dit schild afwezig moet worden geacht. Gezien het gebrek aan spoedeisend belang zal het gebruik van de merken en handelsnaam van Deutz op de voormelde voorwerpen verder niet worden besproken en de daartegen gerichte vorderingen worden afgewezen Voor het overige moet het spoedeisend belang en derhalve ook het belang van Deutz bij de gevorderde voorzieningen aanwezig worden geacht.
6
ADT betwist niet dat zij in haar bedrijfsvoering gebruik maakt van het woordmerk Deutz, maar stelt dat zij daarvoor toestemming van Deutz heeft gekregen en beroept zich daartoe op de brieven van Deutz Holland Service BV van respectievelijk 22 mei 1985 en 24 juni 1985. Deze brieven bevatten - voor zover hier van belang - de volgende passages: De brief van 22 mei 1985:
U handelt aldus onrechtmatig jegens Deutz, door zonder daartoe gerechtigd te zijn op deze wijze gebruikt te maken van de naam en het beeldmerk van Deutz............ Onverminderd het bovenstaande hebben wij er geen bezwaar tegen dat u op bescheiden wijze, zoals bijvoorbeeld in de kleurenfolder 'ADT Aarts Dieseltechniek', aangeeft dat u zich bezighoudt met de reparatie en installatie van onze motoren. De brief van 24 juni 1985: Wij bespraken met U de wijze, waarop U gebruik maakt van onze handelsnaam DEUTZ en van beeldmerken. Wij hebben nogmaals medegedeeld dit niet te kunnen tolereren, daar dit slechts aan officieel geïnstalleerde Deutz-dealers is voorbehouden. Uiteraard kunt U tot uitdrukking brengen, dat U Deutz-motoren repareert, doch dit dient dan wel te geschieden zonder gebruik te maken van specifieke Deutz-beeldmerken. 7
Hieruit kan niet worden afgeleid dat de toestemming van Deutz voor het gebruik van haar merken en handelsnaam door ADT verder reikt dan voor het gebruik dat nodig is om het verder verhandelen van de waren van Deutz aan te kondigen, welk gebruik als een gebruik met een geldige reden wordt aangemerkt. Het in dit geding gebleken gebruik dat ADT van het woordmerk en de handelsnaam Deutz maakt, gaat echter verder. Op grond van de overgelegde foto's en de kopie van een advertentie van ADT in de Binnenvaartkrant van 7 januari 1999 is aannemelijk dat het woord Deutz op de gevel- en uithangborden en de voertuigen van ADT en op haar stand op de beurs Rotterdam Maritime '98 en in haar advertenties als blikvanger voor het in aanmerking komend publiek fungeert. Er bestaat derhalve een gerede kans dat dit gebruik bij het publiek de indruk wekt dat ADT de merken van Deutz gebruikt om reclame voor haar onderneming als zodanig te maken door het wekken van een bepaalde kwaliteitssuggestie. Voorts kan dat gebruik bij een deel van het publiek de onjuiste indruk wekken dat ADT een bijzondere relatie bijvoorbeeld als dealer - met Deutz onderhoudt, te meer nu ADT het woord Deutz op meerdere plaatsen in combinatie met het woord 'service' bezigt. Door die onjuiste suggestie te wekken wordt het publiek misleid en bovendien de kans vergoot dat het publiek teleurgesteld wordt in zijn verwachtingen van Deutz. Dit gebruik van de merken van Deutz levert dan ook gebruik op in de zin van artikel 13A lid 1 sub d van de Benelux Merkenwet (BMW).
8
Op grond van het hiervoor omschreven gebruik van de naam Deutz kan worden aangenomen dat ADT die naam gebruikt om zich bij het publiek te identificeren en dat door dat gebruik verwarring tussen de ondernemingen van ADT en Deutz te duchten is. Hieruit volgt dat tevens moet worden aangenomen dat ADT in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet handelt.
9
ADT heeft - het onder 5 bedoelde kunststof schild buiten beschouwing gelaten - niet aannemelijk kunnen maken dat het hiervoor omschreven gebruik van de merken en de handelsnaam van Deutz reeds gedurende vele jaren heeft plaatsgevonden en dat Deutz daarmee bekend was. Het beroep van ADT op rechtsverwerking kan reeds daarom niet slagen.
10
Onweersproken is dat ADT enige maanden geleden haar websites www.adtbv.nl en www.deutz.nl op het internet heeft geopend. Op deze websites maakt ADT reclame voor haar onderneming en is het merk van Deutz met het registratienummer R290367 zichtbaar (geweest). Dit gebruik van het merk van Deutz is vergelijkbaar met het onder 7 besproken gebruik van de merken van Deutz en levert derhalve eveneens merkinbreuk op.
11
ADT heeft zonder toestemming van Deutz een domeinnaam geregistreerd, waarin het woordmerk en de handelsnaam van Deutz voorkomt. De registratie van deze domeinnaam deutz.nl maakt het registreren van dezelfde domeinnaam door Deutz
onmogelijk. De door ADT geregistreerde domeinnaam geeft toegang tot de hiervoor omschreven website www.deutz.nl. Voldoende aannemelijk is dat dit eveneens gebruik in de zin van artikel 13 A lid 1 sub d BMW oplevert. De door ADT geregistreerde domeinnaam deutz.nl wordt immers zonder geldige reden in het economische verkeer gebruikt terwijl tevens aan het onderscheidend vermogen van het merk afbreuk wordt gedaan, daar Deutz haar merk (tevens handels-)naam niet als website-naam in Nederland kan gebruiken. 12
Onweersproken is dat een metatag een digitaal naamkaartje is, waarop een willekeurige naam kan worden geschreven en dat, wanneer het aan een website wordt gehangen, er voor zorgt dat de betreffende website als een van de eerste naar boven komt wanneer dat woord als zoekopdracht in een zoekmachine wordt ingegeven. Door het gebruik van het woord Deutz op een metatag maakt ADT gebruik van de naam van Deutz als aanduiding van haar onderneming. Dit levert inbreuk op het merk van Deutz in de zin van artikel 13 A lid 1 sub d BMW op en is derhalve niet toegestaan.
13
Gelet op het voorafgaande kan thans in het midden blijven of het hiervoor besproken gebruik van de merken en handelsnaam van Deutz door ADT overigens nog onrechtmatig jegens Deutz is.
14
Op grond van het voorafgaande kunnen de vorderingen van Deutz als na te melden worden toegewezen. Hierbij wordt mede in aanmerking genomen dat ADT geen afzonderlijk verweer heeft gevoerd tegen de vorderingen 3 tot en met 5 en zich evenmin heeft verzet tegen de door Deutz voorgestelde termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 van het TRIPs-verdrag. ADT zal enige termijn worden gegund om de merken en handelsnaam van Deutz op de diverse voorwerpen te verwijderen of onzichtbaar te maken. Hiervoor wordt een termijn van 7 dagen toereikend geacht. Voorts zullen de gevorderde dwangsommen worden gematigd en/of aan een maximum worden gebonden.
15
ADT zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij de kosten van dit geding dienen te dragen.
De beslissing De President: I
Gelast ADT om binnen 7 dagen na de uitspraak van dit vonnis iedere inbreuk op de onder 1 beschreven merkrechten van Deutz en de handelsnaamrechten van Deutz te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, en gelast ADT meer in het bijzonder het voeren van de onder 1 beschreven merken van Deutz en de handelsnaam van Deutz op gevelborden en andere borden, op beurzen, op voertuigen, op het internet en op andere wijze, alles voor zover hierna niet uitgezonderd, direct dan wel door middel van een op enigerlei wijze aan haar verbonden (rechts)persoon, te staken en gestaakt te houden. Bepaalt dat van deze last zijn uitgezonderd het tot op heden door ADT gemaakte gebruik van de merken en de handelsnaam van Deutz op haar postpapier, facturen en het onder 5 bedoelde kunststof schild. Bepaalt dat ADT een dwangsom zal verbeuren van ƒ 25.000 voor iedere keer of iedere dag - een gedeelte van een dag voor een gehele dag gerekend - dat zij in strijd met deze last handelt, zulks tot een maximum van ƒ 250.000.
II
Beveelt ADT om met onmiddellijke ingang het gebruik van de domeinnaam www.deutz.nl, alsmede het gebruik van iedere andere domeinnaam met daar de naam deutz, direct dan wel door middel van een op enigerlei wijze aan haar verbonden (rechts)persoon, te staken en gestaakt te houden.
Bepaalt dat ADT een dwangsom zal verbeuren van ƒ 25.000 voor iedere keer of iedere dag - een gedeelte van een dag voor een gehele dag gerekend - dat zij in strijd met dit bevel handelt, zulks tot een maximum van ƒ 250.000. III
Gelast ADT binnen 3 dagen nadat zij van Deutz de daartoe benodigde gegevens ontvangen heeft de domeinnaam www.deutz.nl te retourneren naar het internetadres van Deutz (www.deutz.de).
IV
Beveelt ADT binnen 15 dagen na betekening van dit vonnis, overdracht van de domeinnaam www.deutz.nl te bewerkstelligen aan Deutz BV, gevestigd aan de Sluisjesdijk 145 te Rotterdam, één en ander op de voet van (artikel 14.1) van het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, door indiening (via de provider van ADT), zowel per telefax als per aangetekend schrijven, van een (mede door Deutz ondertekend) verzoek daartoe, en gelast ADT op eerste verzoek daartoe alle door voornoemde Stichting eventueel nader verlangde informatie te verstrekken één en ander onder aanbod van vergoeding van eventueel door voornoemde Stichting te maken kosten.
V
Gelast ADT alle in het kader van dit bevel te voeren correspondentie binnen 2 dagen na verzending dan wel ontvangst daarvan, een afschrift aan de raadsman van Deutz te zenden.
VI
Bepaalt dat ADT een dwangsom zal verbeuren van ƒ 5.000 voor elke dag - een gedeelte van een dag voor een gehele dag gerekend - dat zij met volledige nakoming van een van de onder III tot en met V vermelde bevelen in gebreke blijft, zulks tot een maximum van ƒ 50.000.
VII
Bepaalt, voor het geval artikel 50 lid 6 TRIPs rechtstreekse werking heeft, de redelijke termijn waarbinnen Deutz een procedure ten principale aanhangig dient te hebben gemaakt, op 3 maanden nadat door ADT bij de bevoegde rechter een bij deurwaardersexploit aan Deutz kenbaar verzoek is ingediend om bedoelde maatregelen geheel of gedeeltelijk te herroepen of (verder) gevolg te ontzeggen.
VIII
Veroordeelt ADT in de kosten van dit geding aan de zijde van Deutz tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 478,15 aan verschotten en ƒ 2.500 aan salaris van de procureur.
Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Wijst af het meer of anders gevorderde. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
