AB Electrolux – Beuk Horeca
DomJur 2009-471
WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0050 Datum: 1 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V.
1. Partijen Eiser is Aktiebolaget Electrolux, gevestigd te Stockholm, Zweden, vertegenwoordigd door Melbourne IT Digital Brand Services AB, Zweden. Verweerder is Beuk Horeca B.V., gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Storm van ’s Gravesande Advocaten, Nederland.
2. De Domeinnamen De domeinnamen
en (de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via Sylconia.
3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 7 oktober 2008 per e-mail en op 9 oktober 2008 in hardcopy. Het Instituut heeft op 7 oktober 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 8 oktober 2008 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Op 13 oktober 2008 heeft het Instituut in een mededeling aan Partijen geconstateerd dat de Eis in het Engels is ingediend en heeft het Eiser verzocht om: -
voldoende bewijs te verstrekken van een overeenkomst tussen Eiser en Verweerder dat de procedure in het Engels zal worden gevoerd;
-
een in de Nederlandse taal vertaalde Eis in te dienen; of een met argumenten en ondersteunend materiaal onderbouwd verzoek in te dienen om de procedure in het Engels te voeren.
Per e-mail d.d. 13 oktober 2008 heeft Eiser een verzoek ingediend tot het voeren van de procedure in de Engelse taal. Het Instituut heeft in de mededeling van 13 oktober 2008 Verweerder uitgenodigd om zijn bezwaar in te dienen tegen een eventueel verzoek van Eiser de procedure in het Engels te voeren. De Verweerder heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”). Op 22 oktober 2008 heeft het Instituut, overeenkomstig de artikelen 5 en 15.5 van de Regeling, Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure aangevangen. In het begeleidend e-mail bericht d.d. 22 oktober 2008 heeft het Instituut aan Partijen haar voorlopig besluit kenbaar gemaakt de Eis zoals ingediend in het Engels te accepteren en een Verweerschrift in zowel het Engels als het Nederlands te accepteren. Het Instituut heeft alle voornoemde berichten aan Partijen in beide talen verstuurd.
In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling en de bovengenoemde communicatie van het Instituut heeft Verweerder op 7 november 2008 een Verweerschrift in de Nederlandse taal ingediend per e-mail en op 12 november 2008 in hardcopy. Het Instituut heeft ondergetekende op 17 november 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist door het Instituut overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.
4. Feitelijke Achtergrond Eiser is een in Zweden gevestigd, internationaal opererend bedrijf dat huishoudelijke apparaten produceert. Eiser is houder van de volgende merken: -
het gemeenschapsbeeldmerk DITO ELECTROLUX gedeponeerd op 13 december 2004, geregistreerd op 24 februari 2006 onder registratienummer 4189387, waarna de aanvraag is gepubliceerd op 18 juli 2005;
-
het gemeenschapswoordmerk ELECTROLUX, gedeponeerd op 1 april 1996 bij het OHIM en geregistreerd op 16 september 1998, onder registratienummer 77925; en
-
het internationale woordmerk met gelding in de Benelux ALPENINOX, geregistreerd bij de WIPO op 25 maart 1981, onder registratienummer 459097.
Verweerder verhandelt bedrijfsmatig keukenapparatuur en is wederverkoper van de DITO ELECTROLUX producten van Eiser in Nederland. Naast de DITO ELECTROLUX producten verkoopt Verweerder keukenproducten van verscheidene andere merken, waaronder SANYO en KRONUS. Verweerder heeft de domeinnaam geregistreerd op 30 november 2005 en de domeinnaam op 16 december 2004. Als onbetwist staat vast dat Eiser op de hoogte raakte van de registratie van de domeinnaam in maart 2007 en van de registratie van de domeinnaam in maart 2008. Bij brief van 13 maart 2007 heeft Eiser Verweerder gesommeerd het gebruik van de domeinnaam te staken en medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam aan Eiser. Bij brief van 27 maart 2008 heeft Eiser Verweerder eveneens verzocht om overdracht van de domeinnaam . In beide sommatiebrieven heeft Eiser aangeboden de registratiekosten voor de domeinnaam en eventuele kosten voor de overdracht aan Verweerder te vergoeden. Verweerder heeft niet aan de verzoeken van Eiser voldaan. Op 15 mei 2008 heeft Verweerders vertegenwoordiger gereageerd op de sommatiebrief betreffende en gesteld dat zij een legitiem belang heeft bij de domeinnaam omdat zij wederverkoper is van ELECTROLUX producten. Op 25 juni 2008 heeft Eiser een e-mail aan Verweerder gezonden waarin nogmaals om overdracht van de Domeinnamen is gevraagd. Op 25 juli 2008 heeft Verweerder gereageerd in een (Nederlandstalige) e-mail, waarin zij aangeeft de Domeinnamen niet te willen overdragen. De overige correspondentie tussen Partijen is overigens in de Engelse taal gevoerd.
5. Stellingen van Partijen A. Eiser
Identiek of verwarringwekkend overeenstemmend Eiser beroept zich op de gemeenschapsmerken DITO ELECTROLUX en ELECTROLUX, en voorts op het internationale merk met gelding in de Benelux ALPENINOX. Eiser stelt dat de Domeinnamen verwarringwekkend overeenstemmen met deze merken van Eiser. Onder verwijzing naar WIPO besluit Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Rojeen Rayaneh, WIPO Case No. D2004-0488, benadrukt Eiser dat de domeinnaam niet slechts verwarringwekkend overeenstemt met het merk DITO ELECTROLUX maar ook met het merk ELECTROLUX. Het voorvoegsel “dito-“ aan het bekende merk ELECTROLUX doet volgens Eiser niet af aan de gelijkenis tussen deze domeinnaam en het merk. Daarnaast vermeldt Eiser dat het merk DITO ELECTROLUX is geregistreerd als (onderdeel van een) domeinnaam in verscheidene andere domeinen, zoals “.com”, “.eu” en “.de” en het merk ALPENINOX als domeinnaam in onder meer het “.eu” domein. Rechten of Legitieme Belangen van Verweerder Eiser stelt dat Verweerder geen eigen recht op of legitiem belang bij de Domeinnamen heeft. Uit onderzoek is volgens Eiser niet gebleken dat Verweerder merken of handelsnamen heeft die overeenkomen met de Domeinnamen. Ook heeft Eiser Verweerder niet geautoriseerd om haar merken als deel van de Domeinnamen te gebruiken. Eiser stelt dat sprake is van commercieel gebruik van de Domeinnamen, dat niet kwalificeert als het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten. Volgens Eiser heeft Verweerder de Domeinnamen geregistreerd en gebruikt zij deze om internet gebruikers naar haar officiële website te leiden, waar producten van concurrerende merken worden verkocht. Uit het door Eiser bij de Eis overgelegd bewijs (screenshots d.d. 10 september 2008 van de websites gekoppeld aan de Domeinnamen) blijkt dat de Domeinnamen op 10 september 2008 verbonden waren aan bedrijfswebsites van Verweerder, waarop informatie werd gegeven over alle producten die Verweerder verkoopt en waar ook producten van concurrenten van Eiser werden aangeboden. Eiser stelt onder verwijzing naar WIPO besluit Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903 (“Oki Data”), en Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc., WIPO Case No. D2000-1774, dat in casu geen sprake is van een bona fide aanbod van goederen of diensten door een wederverkoper. Vereisten voor een dergelijk bona fide aanbod zijn volgens deze uitspraken onder meer dat op de betreffende website alleen de producten van het in de betreffende domeinnaam genoemde merk worden verkocht en dat op de website de relatie tussen de Domeinnaamhouder en de merkhouder correct is weergeven. Eiser heeft aangevoerd dat Verweerder geen geautoriseerde wederverkoper is van het merk ALPENINOX, omdat dit merk momenteel niet wordt verkocht in Nederland en ten tijde van de registratie van Hakvoort Horeca B.V. in Nederland het exclusieve recht tot verkoop van ALPENINOX heeft gekregen. Eiser heeft verder benadrukt dat op de website gekoppeld aan de domeinnaam geen producten van het merk ALPENINOX worden verkocht, maar slechts concurrerende producten. Verweerder is volgens Eiser wel bevoegd om DITO ELECTROLUX producten te verkopen in Nederland, maar Eiser betoogt dat aan de criteria voor een bona fide aanbod van goederen of diensten door een wederverkoper niet is voldaan, nu op de website niet alleen de merkproducten van Eiser worden verkocht, maar ook concurrerende producten, en voorts op de website gekoppeld aan de domeinnaam niet duidelijk de relatie tussen Eiser en Verweerder is weergegeven. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Eiser stelt dat de Domeinnamen door Verweerder zijn geregistreerd nadat de bekende merken ELECTROLUX en ALPENINOX waren geregistreerd. Aangezien Verweerder in dezelfde branche opereert als Eiser, is het volgens Eiser duidelijk dat Verweerder op de
hoogte moet zijn geweest van de merken van Eiser toen hij de Domeinnamen registreerde. Eiser betoogt voorts dat de Domeinnamen door Verweerder worden gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van Verweerder te leiden waar concurrerende producten worden verkocht, door het gevaar van verwarring met de merken van Eiser te creëren ten aanzien van de bron, sponsoring, verwantheid of goedkeuring van Verweerders website of van een product of dienst op de website. B. Verweerder Verweerder voert aan dat zij een legitiem belang heeft bij het gebruik van de Domeinnamen. Zij stelt dat zij als leverancier van keukens voor grootverbruikers veelvuldig producten afneemt van Electrolux Professional B.V. en dat zij een ‘innige relatie’ heeft met Eiser. Verweerder legt als bewijs een (niet ondertekend) document ‘Select Partner Condities 2008’ van Electrolux Professional B.V. en Electrolux Food Services B.V. over, dat voor Verweerder bestemd is. Verweerder stelt voorts dat zij ervoor heeft gekozen aparte websites voor de merken van Eiser in te richten om het beeld te voorkomen dat Verweerder de Domeinnamen zou gebruiken om klanten te werven voor andere merken. Volgens Verweerder is het aan een technische fout te wijten dat het internetadres niet eerder naar de voor dit merk gecreëerde webpagina verwees. Verweerder heeft bij het Verweerschrift een niet gedateerde print overgelegd die volgens Verweerder een afdruk is van de website onder . Daaruit valt af te leiden dat de aan gekoppelde website, nu een website is met uitsluitend informatie over producten van het merk DITO ELECTROLUX. Boven aan de website staat de tekst: “Beuk Horeca is officieel dealer van Dito-Electrolux”. Op de website is een link opgenomen naar de website van Beuk Horeca B.V. Onder aan de website staan de contactgegevens van Verweerder. Verweerder heeft daarnaast aangevoerd dat zij apparatuur van het merk ALPENINOX verkoopt en zelfs de enige verkoper van ALPENINOX apparatuur in Nederland is. Verweerder verwijst naar inkoopfacturen op naam van Verweerder bij Electrolux Professional SPA, die zouden zien op ALPENINOX apparatuur. Verweerder bestrijdt de stelling van Eiser dat zij de Domeinnamen te kwader trouw zou hebben geregistreerd of gebruikt. Verweerder stelt dat zij als verkoper van ELECTROLUX en ALPENINOX apparatuur de Domeinnamen gebruikt om informatie te verstrekken over de apparatuur.
6. Oordeel en Bevindingen A. Taal van de procedure Eiser heeft de Eis in de Engelse taal ingediend en heeft in een verzoek d.d. 13 oktober 2008 verzocht Engels als proceduretaal te hanteren. Zij heeft daartoe aangevoerd dat alle communicatie tussen Eiser en Verweerder in het Engels heeft plaatsgevonden afgezien van één e-mail van de heer Beuk. Deze mail was echter een reactie op een Engelse e-mail en het is daarom volgens Eiser duidelijk dat Verweerder Engels begrijpt. Verder heeft communicatie tussen de advocaten van beide partijen in de Engelse taal plaatsgevonden. Verweerder heeft van de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzoek van Eiser geen gebruik gemaakt, maar heeft evenwel op 7 november 2008 zijn Verweerschrift in het Nederlands ingediend. In artikel 16 van de Regeling is bepaald dat de taal van de procedure “in principe” Nederlands is en dat de Geschillenbeslechter kan besluiten dat de behandeling in het Engels plaatsvindt als een van de partijen de Nederlandse taal niet beheerst. Uit deze bewoordingen volgt dat
onder de Regeling het feit dat een partij de Nederlandse taal niet machtig is, niet per definitie doorslaggevend is voor de keuze van een andere procestaal dan Nederlands. De Geschillenbeslechter zal bij zijn beslissing tot uitgangspunt moeten nemen dat tot behandeling in een andere taal, namelijk het Engels, kan worden besloten indien een gelijkwaardige behandeling van beide partijen dat vereist. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de kennis van partijen van de Nederlandse taal en het Engels, zoals die uit de stukken kan worden afgeleid, met de eventuele extra kosten van vertalingen die een keuze voor een afwijkende procestaal meebrengt, en de gevolgen van die keuze voor het tijdsverloop van de procedure. De Geschillenregeling heeft ten doel een spoedige beslechting van domeinnaamgeschillen te bevorderen, zodat vertraging in de procedure zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Een uitzonderingssituatie op het voeren van de procedure in de Nederlandse taal zal doorgaans bestaan indien een partij aantoont dat en waarom het onredelijk bezwarend voor haar is om in het Nederlands te procederen, en dat het gebruik van een andere taal geen of een veel geringer nadeel veroorzaakt voor de andere partij. In antwoord op de uitnodiging daartoe van het Instituut heeft Eiser de bovengenoemde feiten en argumenten aangedragen met betrekking tot deze vraag. Naar de mening van de Geschillenbeslechter heeft Eiser anderzijds weinig gesteld met betrekking tot het feit dat, en met name niet aangetoond dat, de Nederlandse procestaal voor haar zodanig nadelige gevolgen heeft dat de gelijkwaardigheid van partijen in belangrijke mate wordt aangetast. In dit verband is voorts van belang dat Eiser een groot internationaal concern is dat onder meer vennootschappen in Nederland heeft die, blijkens door Verweerder overgelegd bewijs, Nederlandstalige overeenkomsten sluiten. Eiser omschrijft voorts in de Engelstalige Eis de inhoud van een bericht van Verweerder d.d. 25 juli 2008, dat oorspronkelijk in het Nederlands was gesteld. Bovenstaande in aanmerking genomen, acht de Geschillenbeslechter het belang van Verweerder dat de taal van de procedure Nederlands is groter dan het belang van Eiser dat de procedure in het Engels plaatsvindt. Daarom wijst de Geschillenbeslechter het verzoek van Eiser op zich af en beslist dat Nederlands de taal van de procedure is. Aangezien echter Verweerder niet om een Nederlandse vertaling van de Engelstalige Eis heeft verzocht en uit het Verweerschrift blijkt dat Verweerder de Eis heeft begrepen en zich daartegen heeft kunnen verweren, accepteert de Geschillenbeslechter de Eis en bijbehorende producties in het Engels en acht vertaling daarvan in het Nederlands onder deze omstandigheden niet noodzakelijk. Daarbij speelt mede een rol dat het in dit stadium van de procedure vereisen van een vertaling, terwijl dat kennelijk niet noodzakelijk is uit oogpunt van de gelijkwaardigheid van partijen, de procedure onnodig zou vertragen. B. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Eiser heeft bewijs overgelegd waaruit blijkt dat zij de houder is van de merken ELECTROLUX, DITO ELECTROLUX en ALPENINOX. Tussen Partijen is niet in geschil dat de merken en de Domeinnamen identiek zijn of verwarringwekkend overeenstemmen. C. Recht of Legitiem Belang Uitgangspunt is dat een eiser prima facie bewijs moet leveren dat een verweerder geen eigen recht of legitiem belang heeft bij de betwiste domeinnamen. Is daaraan voldaan, dan dient de verweerder aan te tonen dat zij wel een dergelijk recht of belang heeft. Vast staat dat Eiser geen toestemming heeft gegeven aan Verweerder om de Domeinnamen te registeren en dat Verweerder geen eigen recht heeft op de merken van Eiser. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter heeft Verweerder daartegen onvoldoende aangevoerd om vast te stellen dat zij wel een eigen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen. Verweerder is ook niet algemeen bekend onder de Domeinnamen, of daarmee overeenstemmende tekens en beroept zich slechts op het feit dat zij bevoegd
wederverkoper van de betreffende merkproducten zou zijn. Dat is in dit geval onvoldoende om een eigen recht of legitiem belang aan de kant van Verweerder aan te nemen. Ten aanzien van ALPENINOX producten heeft Eiser gesteld dat een derde is aangesteld als haar exclusieve wederverkoper voor Nederland. Verweerder heeft hiertegen aangevoerd dat zij – als enige bedrijf in Nederland – producten van ALPENINOX verkoopt. De door Verweerder overgelegde documentatie ter ondersteuning van haar stelling is onvoldoende, alleen al omdat daaruit niet blijkt dat Verweerder daadwerkelijk ALPENINOX producten heeft verkocht. Van een relatie met Eiser als (exclusieve) wederverkoper heeft Verweerder bovendien geen bewijs overgelegd. Daaruit volgt dat Verweerder niet heeft aangetoond een eigen recht of legitiem belang te hebben bij de domeinnaam . Van de wijziging van de website heeft Verweerder geen bewijs overgelegd. Met betrekking tot de website heeft Verweerder in een e-mail bericht d.d. 25 juli 2008 aan Eiser overigens wel het volgende gesteld: “Ik zie het probleem niet en anders laat ik Frans wel een website in elkaar flandsen met een Alp en een RVS item erop en dan doorklikken naar onze website na 2 seconden”. Dit duidt erop dat Verweerder de domeinnaam niet gebruikt voor het te goeder trouw aanbieden van goederen of diensten. Ten aanzien van de domeinnaam geldt dat het enkele feit dat Verweerder bevoegd wederverkoper is van DITO ELECTROLUX producten op zich onvoldoende is om een eigen recht of legitiem belang aan te nemen. In dit verband wordt voor de beoordeling van dit specifieke geval aansluiting gezocht bij beslissingen over vergelijkbare gevallen onder de Uniform Domain Name Registration Policy (“UDRP”) van ICANN, die als voorbeeld heeft gediend voor de Geschillenregeling. Blijkens de Overview of WIPO Panel Views op de website van de World Intellectual Property Organization is de meerderheid van de beslissingen over het legitiem belang van wederverkopers onder de UDRP gebaseerd op de uitgangspunten van Oki Data en Experian Information Solutions, Inc. v. Credit Research, Inc., WIPO Case No. D2002-0095. De geschillenbeslechter in Oki Data formuleerde de volgende (niet-limitatieve) voorwaarden voor het bestaan van een aanbod te goeder trouw van goederen en diensten, en daarmee het bestaan van een legitiem belang, door een wederverkoper: -
een daadwerkelijk aanbod van de goederen of diensten in kwestie;
-
het gebruik van de website exclusief voor de verkoop van de merkgoederen (en dus niet voor goederen van concurrerende merken);
-
een juiste weergave van de relatie tussen domeinnaamhouder en merkhouder op de website; en
-
de domeinnaamhouder mag niet proberen de markt van alle domeinnamen te beperken, daarmee de merkhouder het recht ontnemend zijn eigen merk in een domeinnaam weer te geven.
De Geschillenbeslechter is ten aanzien van de domeinnaam gebleken dat de domeinnaam (in weerwil van de stellingen van Verweerder) doorlinkt naar de website “www.beukhoreca.nl/electrolux/” (en de domeinnaam naar “www.beukhoreca.nl/content/alpeninox.php”). Op de homepage van worden ook producten aangeboden die concurreren met die van Eiser. Naar deze homepage kan via de website gekoppeld aan de domeinnaam worden doorgeklikt. Daarmee zou deze website ook nu niet voldoen aan de eisen van de Oki Data test. De Geschillenbeslechter is daarom van oordeel dat Verweerder geen eigen recht of legitiem belang bij de Domeinnamen heeft. D. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw De Regeling vereist, anders dan de UDRP, registratie of gebruik te kwader trouw (artikel 2.1 c van de Regeling).
Het is duidelijk dat Verweerder, als wederverkoper van de DITO ELECTROLUX en (naar Verweerder stelt) ALPENINOX producten van Eiser, ten tijde van de registratie van de Domeinnamen op de hoogte was van de merken waarop Eiser zich beroept. Aannemelijk is dat internetgebruikers, op zoek naar informatie over Eiser en haar merkproducten, onder de Domeinnamen verwachten websites van Eiser aan te treffen, mede omdat deze slechts bestaan uit de merken van Eiser. Vaststaat dat Verweerder de Domeinnamen aanvankelijk heeft gebruikt voor een algemene website van Verweerder waarop tevens producten van concurrenten van Eiser werden aangeboden en dat op de website onder ook nu nog kan worden doorgeklikt naar deze bedrijfswebsite. Verweerder gebruikt de Domeinnamen derhalve om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar haar websites te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de merken van Eiser, waarmee vaststaat dat Verweerder, overeenkomstig artikel 3.2 sub d van de Regeling, de Domeinnamen te kwader trouw gebruikt.
7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnamen en zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt. Wolter Wefers Bettink Geschillenbeslechter Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
