Een rondje langs de buitenvelden AIPPI Zeist ,14 maart 2012
Jan Pieter Hustinx De Brauw (Patents & Technology Group)
1
Het “IE binnenveld” Het ABC van iedere IE inbreuk – (Visser, oratie) De basisemoties op het binnenveld: • “vernieuwen is goed” • “nabootsen is slecht” De basisvragen op het binnenveld: • “lijkt C te veel op B?” • “verschilt B voldoende van A?” Basishouding van de spelers op het binnenveld: • Natuurlijke focus op het wapengekletter in de IP litigation arena • Focus op materiële en formele “systeem-eigen” regels 2
De “IE buitenvelden” Praktijkgebieden waar de wereld van IE raakt aan/vermengt/botst met andere rechtssystemen, zoals: • • • • • •
3
IE en arbeidsrecht IE en bestuursrecht IE en belastingrecht IE en vermogensrecht IE en insolventierecht IE en mededingingsrecht
IE en bestuursrecht De bestuursrechter wordt in verschillende IE wetten aangewezen als beroepsrechter. Voorwaarden: • De instantie die het besluit neemt is een (Nederlands) bestuursorgaan in de zin van 1:1 Awb • Er is sprake van een (op rechtsgevolg gericht) besluit in de zin van 1:3 Awb Bijvoorbeeld: - Besluiten OCN om aanvrage niet in behandeling te nemen wegens vormgebreken (30 lid 2 ROW 1995) of geen nieuwheidsonderzoek uit te voeren (32 lid 3 ROW 1995) - Besluit inzake verdeling van (thuisgebruik)vergoedingen als bedoeld in 16c Aw
4
IE en bestuursrecht (2) Geen besluit in de zin van 1:3 Awb: • Aantekening in het register van verval van octrooi op grond van strijd met vormvereisten 52 lid 2 ROW 1995 (“title of invention missing”) - vgl. Rb. Den Haag, 13 juli 2011, zaaknrs 10/6503 OCT95 en 11/2929 OCT 95 (Carl Freudenberg v. OCN) - Zie echter vervolgens vznr. Rb Den Haag (in civilibus), 10 oktober 2011, JLN BIE 2011/14: bevel aan OCN tot verwijdering van aantekening van verval en tot wijziging status in "van kracht“. • Nietigheidsadvies door OCN ex 84 ROW 1995: - Vgl. Rb. Den Haag, 22 juni 2011, BIE 2011/8 (Dronrijp v. OCN)
5
… IE en bestuursrecht (3) Vertrouwd terrein voor farmaceuten, want: -
Excl. bevoegdheid bestuursrechter t.a.v. besluiten rond verlening van SPCs
-
Intervention before administrative authorities is beproefde “Toolbox” strategie. vgl. eindrapport EC Pharmaceutical Sector: “211 cases were reported whereby originator companies intervened before marketing authorisation and/or pricing and reimbursement bodies claiming that generic products were less safe (75% of the cases), less effective (30% of the cases), inferior (30%) or subject to counterfeit (1.4%). From the litigation reported, the claims of these originator companies were upheld in only 2% of the cases concerning marketing authorisation, suggesting that the arguments submitted by these originator companies in many cases could not be substantiated.”
6
De IE transactiepraktijk “According to the USPTO, U.S. IP today is worth between USD 5 trillion and USD 5.5 trillion, equivalent to about 45 percent of U.S. GDP and greater than the GDP of any other nation in the world.” Source: Harvard Business School Working Knowledge (June, 2008)
“R&D is the engine that fuels our economy” Source: Leahy-Smith America Invents Act (AIA) 2011
Licenties: het smeermiddel van de IP-driven economy.
7
De IE transactiepraktijk (2)
• IE en belastingrecht • IE en vermogensrecht • IE en insolventierecht
8
IE en belastingrecht: royaltystructuren
Xxx
9
IE en belastingrecht: royaltystructuren (2)
10
Royaltystructuren (3): basisbeginselen Context: - Bronbelasting in land waar royalties origineren → Voorbeelden: Rusland: 30%, Canada: 25%, Korea: 20%, UK: 20% - Vennootschapsbelasting in land waar inkomsten terecht komen. → VS: 35%, NL: 25%, Ierland: 12,5%, Bermuda: 0%
11
Royalty structuren (4): rol van Nederland Nederland wil een hoofdrol, maar heeft een bijrol. - Nederland in principe ongeschikt als IP holding land (Vpb: 25%). - Nederland mikt wél op rol als efficiënt doorstroomland, met als glimmers: • Uitstroom-kant: Nederland heft geen bronbelasting op royalties • Instroom-kant: Nederland heeft traditioneel betere (en meer) verdragsafspraken over maximaal bronheffingspercentage dan andere landen. • Bloeiende praktijk van “advance tax rulings” (ATRs) van Nederlandse fiscus over de belastingpositie en transfer pricing afspraken van de Nederlandse royaltyvennootschap: hoogte in- en uitgaande royalty (wat is i.c. “arms length”?) en dus: omvang “spread” (wat blijkt plakken als zakelijke vergoeding voor activiteiten van de BV).
12
Voorbeeld
0% US GroupCo
0% Cayman GroupCo
Country
Domestic
Treaty rate
rate Australie
30
10
Canada
25
10
Korea
20
10
Rusland
30
0
UK
20
0
Zuid-Afrika
30
0
13
NLCo
10% (max. onder verdrag tussen NL en Indonesië)
15% (max. onder verdrag tussen US en Indonesië)
20% (geen verdrag)
Indonesia GroupCo
IRS v. Google en Facebook Positie IRS: • •
• •
Startpunt: in beginsel is alles wat US Co. wereldwijd verdient in VS belast (35%). Uitzondering: inkomsten uit buitenlandse activiteiten die nog niet in VS zijn aangekomen hoeven tot die tijd niet te worden belast. Uitzondering op uitzondering (Subpart F rules): tenzij inkomsten kunstmatig worden rondgepompt. Uitzondering op uitzondering op uitzondering: same country exception.
Streven US Co: uitstel belastingverplichting in VS over inkomsten uit buitenlandse activiteiten (i.e. maximizing tax deferral): → spaarpot-op-bounty-island-structuur. → specifieke uitwerking Google: de “Google sandwich”. 14
• Stap 1: ATR-afspraken Google US met IRS (NB bepaling waarde Google IP buiten US en toegevoegde waarde buitenlandse subs in niet-U.S. activiteiten).
US
Google US • Stap 2: Google US licentieert IP aan Ireland Holdings (opgericht naar Iers recht maar tax resident op Bermuda). Ireland Holdings sublicentieert rechten aan Ireland Limited (tax resident in Ierland).
Stap 1: licentie
Bermuda
Google Ireland Holdings
Stap 2: Sublicentie
Ierland
royalty
Google Ireland Limited
15
• Stap 3: Ireland Limited (2000 werknemers) is de spil van alle Google activiteiten buiten VS en centraal loket voor resulterende royaltyinkomsten. Ireland Limited betaalt royalties aan Ireland Holdings. Royaltyinkomsten bij Holdings zijn onbelast. - Tax treatment dubbel Ierse structuur (“Double Irish”) door IRS: same country exception applies (IRS ziet Holdings als Ierse vennootschap). - Tax treatment door Ierse belastingautoriteiten: - Limited: Royaltybetalingen door Limited aan Holdings zijn bij Limited aftrekbaar. Beperkte verschil (spread) wordt in Ierland belast tegen 12,5%. - Holdings is geen Ierse vennootschap. Probleem: bronheffing op sommige royaltybetalingen door Limited aan Holdings. Oplossing: Dutch Sandwich.
“Dutch Sandwich”:
US
Bermuda
Google US
Google Ireland Holdings royalty
Google Netherlands Nederland Holdings BV royalty
Ierland
Google Ireland Limited 16
- Nederlandse doorstroomvennootschap voorkomt bronbelasting op royaltybetaling Limited: • Bronbelastingtarief in Ierland op betaling aan NL: 0% • Bronbelastingtarief in Nederland op betalingen aan Bermuda: 0% - Prijs: Een klein deel van de royalty-inkomsten (0,2%) blijft achter in de Nederlandse BV en wordt daar normaal belast (tegen 25%). Restant wordt vrij van bronheffingen uitgekeerd aan Holdings op Bermuda. - Dus: effectieve belastingdruk op Google’s non US inkomsten: 2,4% • In Ierland: 12,5% over (bescheiden) Ierse strijkstok • In NL: 25% over (zéér bescheiden) Nederlandse strijkstok (spread 0,2%) • In Bermuda: 0% • In US: 0% (US tax deferral) - Direct gevolg: al maar groeiende berg cash buiten US treasury. - Indirect gevolg: overnames buiten US (vgl. Microsoft-Skype)
IE en belastingrecht: NL van bijrol naar figurant? • Dit soort tax planning is doorn in het oog voor veel landen met hoge bronheffingen. Reacties: - Landen besluiten om toch (volledige) bronbelasting te heffen, meestal met het argument dat doorsluisvennootschappen niet de uiteindelijk gerechtigde zijn. - Treaty-override (VS en DE): geen verlaging bronbelasting omdat nationale wetgeving (in voorkomende gevallen) toepasselijk verdrag overruled. • Nederland komt tegemoet aan internationale kritiek (o.a. door strengere eisen aan 'substance' en bereidheid NL fiscus samenwerking andere belastingdiensten). • Ondertussen: Luxemburg, Hongarije, Oostenrijk, Ierland spelen het spel ook (en beter): concurrentie zowel op instroom (betere verdragen) als op spread (betere ATRs) en effectief tarief (meer en bredere vrijstellingen).
17
Van convergerende en divergerende tektonische platen
- Divergerende platen: kans op spleetvulkanen - Convergerende platen:
18
IE en vermogensrecht/insolventierecht: spleetvulkanen en botsingen Divergerende platen (nationaal): - Auteursrecht en insolventierecht: 2 lid 3 Aw jo 21 Fw - IE en Nederlands vermogensrecht (1): onoverdraagbare IE rechten. - IE en Nederlands vermogensrecht (2): kwalificatie van licenties Convergerende platen: - IE en Nederlands insolventierecht: Nebula. - IE en internationaal insolventierecht: Qimonda.
19
1. Faillissement en auteursrechtelijke beslagexceptie 2(3) Aw Het auteursrecht, hetwelk toekomt aan (i) den maker van het werk, zoomede, (ii) na het overlijden des makers, het auteursrecht op niet openbaar gemaakte werken, hetwelk toekomt aan dengene, die het als erfgenaam of legataris van den maker verkregen heeft, is niet vatbaar voor beslag. 21(1°) Fw Buiten het faillissement blijven: 1°. de zaken vermeld in artikel 447, nrs. 1-3, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de toerusting van de leden van de krijgsmacht volgens hun dienst en rang en het auteursrecht in de gevallen, waarin het niet vatbaar is voor beslag (….).
20
“het auteursrecht dat toekomt aan den maker” • Auteursrecht ontstaat automatisch door het “maken” (geen formaliteitsvereisten). Eerste rechthebbende is: de “maker”. • 2 lid 3 Aw plaatst het nog niet overgedragen auteursrecht buiten reikwijdte beslag en via 21 Fw buiten de boedel. • De curator heeft dus ook geen zeggenschap over de met betrekking tot dat auteursrecht door de failliet gesloten licentieovereenkomsten. (De beheersbevoegdheid van de curator is ex 68 Fw immers beperkt tot rechtshandelingen met betrekking tot (vermogensbestanddelen van) de boedel).
21
Waarom zou 2 lid 3 Aw niet ook zien op het eerste recht van de “makers” ex 6, 7 en 8 Aw? 6 Aw (ontwerp, leiding en toezicht) 7 Aw (degene, in wiens dienst de werken zijn vervaardigd). 8 Aw (de rechtspersoon die openbaar heeft gemaakt zonder auteursvermelding, behoudens tegenbewijs).
22
2 lid 3 Aw “T.a.v. art. 2 lid 3 Aw wordt in de literatuur wel aangenomen dat het alleen om natuurlijke personen gaat” • Persoonlijkheidsrechtelijke achtergrond 2 lid 3 AW (droit de publication). • Spoor/Verkade/Visser: - “Men kan goed verdedigen dat 2 lid 3 niet behoort te worden toegepast op gevallen die met persoonlijkheidsrechtelijke achtergrond au fond niet van toepassing zijn.” - Rem van 3:13 BW. • Van Engelen: - “Dat dit moeilijk valt uit te leggen en een bizarre situatie oplevert, is wat mij betreft evident, maar het lijkt weinig aannemelijk dat de rechter deze consequentie van dit wettelijk regime eenvoudig opzij kan zetten.”
23
2. Nog meer divergentie: kwalificatie van licenties Licentie: obligatoire aanspraak op niet inroepen verbodsrecht t.a.v. aan rechthebbende voorbehouden handelingen. Kan het (met enige goede wil) ook anders? • Beperkt recht? - 3:8 BW: recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, hetwelk met het beperkte recht is bezwaard. - 3:81(1) BW: Hij aan wie een zelfstandig en overdraagbaar recht toekomt, kan binnen de grenzen van dat recht de in de wet genoemde beperkte rechten vestigen. (…)
24
IE licentie een beperkt recht? Argumenten vóór vervulling van die wensdroom: • Meijers noemt in Toelichting Boek 3 BW IE licentie met zoveel woorden een goederenrechtelijk beperkt recht. Bovendien: • De licentie kan niet bestaan zonder het recht waarvan zij is afgeleid. Gaat het recht teniet dan gaat ook de licentie (doorgaans) teniet. • Licenties ook “in de wet genoemd” (3:81 lid 1 BW) . Bovendien geldt in elke geval voor licenties t.a.v. geregistreerde IE rechten: - Wettelijke derdenwerking na inschrijving - Deze derdenwerking behelst weliswaar geen verbodsrecht, maar dat gemis is in rechtspraak opgevuld. (o.a. HR NVPI/Snelleman)
25
IE licentie een beperkt recht? (2) Echter: bottomline van voorstanders (Van Engelen/Wentink/Drucker) is utiliteit. “Het enkele feit dat het “klassieke burgerlijk recht” zich nog niet heeft bekommerd om de licentie mag niet tot gevolg hebben dat een belangrijk deel van het economisch verkeer niet naar behoren door het vermogensrecht wordt bediend.” “het economisch belang van IE licenties doet niet onder voor het economisch belang dat is gemoeid bij de “klassieke” beperkte rechten. Tegen die achtergrond is het onbillijk en onwenselijk is om licenties niet als beperkte recht aan te merken, althans daarmee gelijkelijk te behandelen.”
26
IE licentie een beperkt recht? (3) • Het “Meijers” argument laat zich gemakkelijk omdraaien; Meijers maakte zijn opmerking in de veronderstelling dat Boek 9 BW er (spoedig) zou komen. • Regels m.b.t. overdracht van een goed zijn ex 3:98 BW van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een beperkt recht ten aanzien van dat goed, behoudens afwijkende bijzondere regels. In dit geval is er een mismatch: overdracht IE rechten bij akte, akte geen constitutief vereiste licentieverlening. • 3:81(1) BW schept gesloten systeem van rechten met goederenrechtelijke derdenwerking. Uitweg door ruime interpretatie “in de wet genoemde gevallen” overtuigt niet: Geen enkele aanwijzing in de wet(sgeschiedenis) dat IE licentie beperkt recht is, of zou moeten zijn. - Integendeel: (1) geen bepalingen die licentienemer onbeperkt genot verschaffen (2) licentie krijgt pas derdenwerking na inschrijving.
27
Waarom is onderscheid van belang?
Vanwege de lakmoesproef (= faillissement)
28
Convergerende platen: IE en nationaal insolventierecht In steen gebeiteld beginselen: Paritas creditorum (26 en 108 e.v. Fw). • Schuldeisers in gelijke positie worden gelijk behandeld. Rekening wordt gehouden met voorrang (113 en 180 Fw; 57 Fw). • Schuldeisers kunnen hun vorderingen die voldoening van verbintenissen uit de boedel betreffen, nog slechts ter verificatie indienen (26 en 108 e.v. Fw). • Uitzondering: separatisten. zakelijke rechten (eigendom, pand-, hypotheek- en andere beperkte rechten (57 Fw) kunnen worden uitgeoefend als ware er geen faillissement. Overeenkomsten • Faillissement oefent op wederkerige overeenkomsten niet de minste invloed uit (37 Fw) • Curator heeft recht op wanprestatie.
. 29
IE licenties wél bankruptcy proof? Lang is wel verdedigd dat het ingeval duurovereenkomsten waarbij de failliet enkel verplicht is (bijvoorbeeld als licentiegever) iets te dulden of niet te doen niet nodig zou zijn om die vordering ter verificatie in te dienen, omdat: • overeenkomsten zélf niet door faillissement worden geraakt • nakoming van zo’n verplichting niet ten laste van boedelactief geschiedt (Nagenoeg) de voltallige IP community heeft dat geruststellend standpunt overgenomen.
Tot: HR, 3 november 2006, Nebula, JOR 2007/76. Casus: blijft de “economisch eigenaar” (= gebruiksgerechtigde uit hoofde van overeenkomst) van een woning gerechtigd tot gebruik na faillissement van de juridisch eigenaar?
30
HR in Nebula: • Het feit dat het (voort)bestaan van een wederkerige overeenkomst niet wordt beïnvloed door het faillissement van één der contractanten, betekent niet dat schuldeiser van duurovereenkomst (i.c. economisch eigenaar) wiens wederpartij failliet wordt verklaard, rechten uit die overeenkomst kan blijven uitoefenen alsof er geen faillissement ware. • Andere opvatting zou ertoe leiden dat gelijkheid van schuldeisers (26; 108 e.v. Fw) op onaanvaardbare wijze zou worden doorbroken. • Dit geldt ook als gefailleerde niet bepaalde prestatie hoeft te verrichten, maar gebruik van een hem in eigendom behorende zaak moet dulden. • Zou wederpartij van gefailleerde kunnen verlangen dat curator voortgezet gebruik duldt, dan zou wederpartij in feite in zoverre faillissement kunnen negeren. Daarvoor is slechts plaats in uitzonderlijke, in de wet geregelde gevallen.
31
Impact Nebula op IE Licentiepraktijk
32
Waarom zou Nebula óók gelden voor IE licenties? • Omdat de Raad algemene regels lijkt te formuleren en geen (nauwelijks) uitdrukkelijke aanknopingspunten geeft voor een beperkte uitleg. • Dit terwijl A-G Huydecoper in zijn conclusie omstandig (en terecht) wees op de parallellen tussen de Nebula-casus en de IE licentiepraktijk. • Omdat in de literatuur die parallel sinds 2007 en masse is overgenomen. • Bovendien: - Nebula-regel is inmiddels in het voorontwerp Insolventiewet verwerkt onder vermelding in de toelichting dat de regel ook voor licentieovereenkomsten geldt. - Rb. A’dam, 16 aug. 2007, JOR 2007/258 (Flodder 3) - Hof Arnhem, 24 februari 2009, IEPT20090224, (Style & Concepts v Bébé-Jou)
33
Waarom niet? (i) Een lans(je) tegen toepassing van Nebula in de IE licentie context
Er wordt wel voorzichtig betoogd: • HR zou zich alleen hebben uitgesproken over de positie van de economisch eigenaar. De NBW-wetgever heeft de figuur economisch eigendom nadrukkelijk geproefd en uitgespuugd. Licentie deelt niet in het zelfde lot als economische eigendom in de zin dat bewust is gekozen om er geen zelfstandige betekenis aan toe te kennen (sterker nog: wetgever heeft juist wél zelfstandige betekenis aan de licentie toegekend).
• Nebula zou moeten worden gezien in de sleutel van botsende aanspraken. Belanghebbend zou zijn dat Nebula ging om botsende aanspraken op een zaak (3:2 BW; kenmerkend is uniciteit). De Nebula-regel zou niet automatisch toepassing vinden wanneer de curator de verplichtingen van de failliet kan nakomen zonder dat dit ten koste gaat van de boedel (IE licenties drukken niet noodzakelijkerwijs de waarde van het moederrecht).
34
Waarom niet? (ii) Een lans(je) tegen toepassing van Nebula in de IE licentie context
Hardnekkige believers ontwaren ten slotte ruimte in de slotzin van r.ov. 3.5: Zou wederpartij van gefailleerde kunnen verlangen dat curator voortgezet gebruik duldt, dan zou wederpartij in feite in zoverre faillissement kunnen negeren. Daarvoor is slechts plaats in uitzonderlijke, in de wet geregelde gevallen. Waar doelt HR op? - In elk geval: pand, hypotheek, vruchtgebruik, erfpacht (57 Fw). - Ook derdenwerking na inschrijving IE licentie? Vgl. 2.33/3.27 BVIE, 56(2) ROW 1995, 23 GemVo en 63(2) ZPW
35
Maar erg veel reden voor optimisme is er niet…. Hoe pakt dit concreet uit? In de kern: - Als de curator meent dat de boedel meer erbij gebaat is om het intellectuele eigendom onbezwaard te vervreemden, dan de licentieovereenkomst voort te zetten, heeft hij niet alleen het recht, maar zelfs (jegens de gezamenlijke crediteuren) de plicht om de licentienemer in de kou te zetten. Dit treedt nog prangender aan de dag bij knowhow die de curator (wanneer de failliet licentienemer is en de verstrekker concurrente crediteur) in de boedel aantreft.
- In de praktijk wordt daarom i.g.v. in-licensiëring van bedrijfskritische IE massaal uitgeweken naar alternatieven: NB Nebula-remote licensing SPCs en ring-fencing constructies.
36
En buiten de polder? Internationale insolventiepraktijk lappendeken van vaak botsende regels • Activiteiten licentiegever-failliet natuurlijk niet beperkt tot Nederland. → vermogensbestanddelen buiten Nederland → grensoverschrijdende overeenkomsten • rechts- en forumkeuzes voor buitenlands recht • Buitenlandse wederpartijen. → conflicterende aanspraken, (buitenlandse) zekerheidsrechten, etc. Hoe pakt dit uit? Moeten buitenlandse partijen zich wat aantrekken van de Nebularegels onder de Nederlandse kaasstolp? Wat kan de curator uitrichten?
37
IE en internationale insolventiepraktijk (2) • Internationaal faillissementsrecht non-existent (Wet Conflictenrecht Insolventierecht ontbreekt) • Wel Europees insolventierecht: IVO - Van kracht in alle EU lidstaten behoudens Denemarken (geen schakelregels met EFTA-landen) - Strak systeem van conflict- en automatische erkenningsregels - (Logischerwijs) geënt op individuele rechtspersonen. • COMI (centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar) centrale plaats in systeem • Bijzondere regels voor vestigingen van de failliet buiten COMI-land. • Hoofdregel: hoofdprocedure (main proceedings) wordt gestart in land van COMI en betreft de gehele boedel van de failliet. Automatische erkenning in alle (andere) IVO landen.
38
IE en internationale insolventiepraktijk (3) • Hoofdregel t.a.v. toepasselijk recht: de gevolgen van het faillissement worden beheerst door het recht van de lidstaat waar de hoofdprocedure is geopend (lex concursus). Lex concursus bepaalt o.m. - De respectieve bevoegdheden van de schuldenaar en de curator - De gevolgen van het faillissement voor lopende overeenkomsten waarbij de failliet partij is - De regels t.a.v. toelating en verificatie van vorderingen - De rechten van de schuldeisers nadat het faillissement is beëindigd • Bijzondere regels voor o.m. zekerheidsrechten, verrekening, eigendomsvoorbehoud. Kortom: I.g.v. hoofdprocedure in NL, dicteert Nederlands faillissementsrecht de gevolgen en afwikkeling van het faillissement in het hele IVO territoir. Land van locatie goederen, woonplaats crediteuren of recht dat overeenkomsten beheerst dus niet van belang (tenzij van belang volgens lex concursus). Curator kan dus in beginsel Nebula-regel EU-breed uitrollen. 39
IE en internationale insolventiepraktijk (4): Convergentie op het wereldtoneel - Qimonda Afwikkeling volgens de fictie dat de lex concursus de gevolgen van het faillissement t.a.v. alle boedelactiva beheerst, botst buiten het eigen territoir echter al snel met de regels van soevereine staten waar de activa zich daadwerkelijk bevinden. Effectief start voor de curator buiten IVO-territoir dus de jungle. Casus: wat als de curator zijn Nebula-rechten wil uitoefenen t.a.v. een licentieovereenkomst van de failliet m.b.t. Amerikaanse octrooien? US Bankruptcy Court E.D. Virg., 28.10.2011 (in re: Qimonda AG, debtor) Samsung, IBM, Intel, Infineon (Siemens) et al v. Jaffé qq. Feiten: • Jan. 2009: insolventie Qimonda AG (Duitse producent semiconductor memory devices). Qimonda heeft 10.000 octrooien, waaronder 4.000 US patents. 40
Qimonda (2) • UNCITRAL Model Law - Modelregeling VN voor erkenning van buitenlandse faillissementen. - VS heeft UNCITRAL Model Law geïmplementeerd in Chapter 15 van de US Bankruptcy Code. • Juli 2009: US bankruptcy court erkent Duitse procedure als “foreign main proceedings” ex Chapter 15 Bankruptcy Code: Duitse curator wordt toegelaten tot procedure tot vereffening Amerikaanse vermogensbestanddelen Qimonda. • In die procedure geldt wat betreft de bepaling van de gevolgen van het faillissement in beginsel het primaat van Duits recht, als forum law van het land van de hoofdprocedure. De US Bankruptcy Court erkent dit ook met zoveel woorden. “The fact that application of foreign law leads to a different result than application of U.S. law is, without more, insufficient to deny comity. There can be little doubt that the whole purpose of chapter 15 would be defeated if local or parochial interests routinely trumped the forum law of the main proceeding.” 41
Qimonda (3) Achtergrond: conflicterende regels over positie licentienemer in faillissement licentiegever. Duits recht: • Exclusieve licenties (“ausschliessliche Nutzungsrechte”) hebben zakelijke werking: bestand tegen faillissement. • Regeling t.a.v. niet-exclusieve licenties (§103(1) InsolvenzOrdnung) in lijn met Nebularegime: recht van wanprestatie curator in het belang van de gezamenlijke crediteuren VS: • 365(n) US Bankruptcy Code biedt licentienemers van failliete licentiegever i.g.v. rejection door bankruptcy van licentieovereenkomst de keuze tussen beeïndiging en behoud van rechten onder overeenkomst in beperkte vorm (no right to specific performance, maar wél afdwingbaarheid van bijv. exclusiviteitsafspraken). Amerikaans faillissementsrecht biedt licentienemers, kortom, statutaire bescherming tegen onvrijwillig verlies van licentierechten. 42
Qimonda (4) • Het geschil tussen Samsung c.s. en de Duitse curator begint wanneer de Duitse curator, met beroep op §103 InsolvenzOrdnung, mededeling doet dat hij de licentieafspraken met betrekking tot US patents geen gestand zal doen (met het oog op heronderhandeling voorwaarden). • Samsung c.s. verweert zich met een beroep op (vermeende) rechten onder 365(n) US Bankruptcy Code. → Botsing van Duits en Amerikaans faillissementsrecht. → Erkenning van primaat lex concursus in US en door rechtbank. Curator speelt conform de Duitse regels van het spel: no brainer?
43
Qimonda (5) Het loopt anders: De US Bankruptcy court staat de curator niet toe zijn rechten op grond van toepasselijk recht uit te oefenen. Dat zou fundamentele strijd opleveren met de belangen die 365(n) US Bankruptcy Code beoogt te beschermen. In de eerste plaats nopen daartoe de individuele belangen van de Amerikaanse licentienemers: “failure to apply Section 365(n) will put at risk very substantial investments [the US patentees] have collectively made in research and manufacturing facilities in the United States in reliance of the design freedom provided by the cross-licenses. For that reason the court determines that [the German trustee’s right to administer the US patents should be subject to the constraints imposed by § 365(n).” Maar ook het landsbelang als zodanig is in het spel: het toepassen van Duits insolventierecht zou daarom (manifest) contrair zijn aan US public policy. 44
Qimonda (6) De US Bankruptcy court: “failure to apply § 365(n) under the circumstances of this case and this industry would “severely impinge” an important statutory protection accorded licensees of U.S. patents and thereby undermine a fundamental U.S. public policy promoting technological innovation. For that reason, the court holds that deferring to German law, to the extent it allows cancellation of the U.S. patent licenses, would be manifestly contrary to U.S. public policy.” Terug bij af?
45
Qimonda Inc. in de polder Hoe zou Qimonda in de spiegelbeeldige situatie zijn uitgepakt? Niet: Duitse curator van Qimonda AG probeert o.g.v. regel van Duits insolventierecht licentieovereenkomst met betrekking tot Amerikaanse octrooien te beeindigen, Maar: Amerikaanse curator van Qimonda Inc. roept in Nederland regel van Amerikaans insolventierecht in om licentieovereenkomst met betrekking tot Nederlandse octrooien te beëindigen.
Basisbeginselen van het Nederlands commune internationaal insolventierecht: • Universaliteitsbeginsel: Nederlandse faillissement werkt overal • Territorialiteitsbeginsel: Behoudens bijzondere afspraken (zoals in IVO-verband) hebben buitenlandse faillissementen in beginsel alleen effect in eigen land: - In Nederland aanwezige vermogensbestanddelen vallen buiten de boedel.
46
Qimonda Inc. in de polder (2) - Vleesmeesters: De rechtsgevolgen die het faillissementsrecht van dat andere land aan faillissement verbindt kunnen in Nederland niet worden ingeroepen voor zover zij ertoe zouden leiden dat onvoldane crediteuren zich niet meer kunnen verhalen op — tijdens of na afloop van het faillissement — in Nederland aanwezige vermogensbestanddelen van de failliet. - Zie echter Yukos (NJ 2009/456): Casus: wie mag stemrecht op aandelen van NL dochter van in Rusland gefailleerde Yukos verkopen? → Russische curator: ik → Yukos NL: wie bent u? Het faillissement (en dus uw bestaansrecht) wordt hier niet erkend: het bestuur van Yukos is beschikkingsbevoegd.
• HR: de vraag naar het bestaan en de inhoud van de bevoegdheden van een faillissementscurator is een vraag van faillissementsrecht die wordt beheerst door het recht dat op het desbetreffende faillissement van toepassing is. 47
Qimonda Inc. in de polder (3) • HR in Yukos: De uitoefening van die bevoegdheden wordt echter door territoritaliteitsbeginsel begrensd: herhaling Vleesmeestersregel: De rechtsgevolgen die het faillissementsrecht van dat andere land aan faillissement verbindt kunnen in Nederland niet worden ingeroepen voor zover zij ertoe zouden leiden dat onvoldane crediteuren zich niet meer kunnen verhalen op — tijdens of na afloop van het faillissement — in Nederland aanwezige vermogensbestanddelen van de failliet. • Sluitstuk Yukos: “Aan de werking in Nederland van andere gevolgen van een in het buitenland uitgesproken faillissement staat dit territorialiteitsbeginsel niet in de weg.” → curator kon dus, ongeacht vraag wie naar Nederlands recht stemgerechtigd was, o.g.v. bevoegdheden naar Russisch faillissementsrecht, stemrecht op aandelen Yukos NL uitoefenen.
48
Qimonda Inc. in de polder (3) Terug naar de vraag: hoe zou Qimonda in NL zijn uitgepakt? - Geen erkenning Amerikaans faillissement: Nederlandse octrooien van Qimonda Inc. zouden niet in Amerikaanse boedel vallen (terriorialiteitsbeginsel). - Amerikaanse curator zou in Nederland in beginsel wél ius standi hebben, voor zover hij dat naar Amerikaans recht heeft (Yukos) - Curator zou echter niet bevoegd zijn de octrooien te vervreemden of bezwaren (Vleesmeestersregel) - Uitoefening beeïndigingsrecht? Is bij beëindigingsrecht naar Amerikaans faillissementsrecht sprake van “andere gevolgen van een in het buitenland uitgesproken faillissement” (voor zover zonder impact op waarde Nederlandse activa failliet)? • Nee: gebruiksrecht duurt voort. Licentienemer overleeft evt. inbreukactie. • Ja: dan vormt territorialiteitsbeginsel in elk geval geen beletsel voor uitoefening beëindigingsrecht. Maar sorteert inroepen recht effect? 49
Qimonda Inc. in de polder (4) Terra incognita. Aannemelijk is dat recht dat op de overeenkomst van toepassing is bepaalt of beëindigingsgrond naar Amerikaans faillissementsrecht toepassing kan vinden. • Amerikaans recht: aannemelijkerwijs wél. • Nederlands recht: o.m. afhankelijk van uitleg Yukos. Bedoelt HR: - Dat Amerikaans faillissementsrecht beeïndigingsgronden onder Nederlands recht aanvult of overruled, of - Enkel dat territorialiteitsbeginsel zich niet tegen toepassing “andere gevolgen van Amerikaans faillissement” verzet? In dat geval is moeilijk in te zien waarom voor beëindigingsmogelijkheden niet primair bij overeenkomst zou moeten worden aangeknoopt. Kortom: welkom in de jungle op het snijvlak van internationaal verbintenissenrecht, internationaal insolventierecht en internationaal goederenrecht.
50
Ten slotte: IE en mededingingsrecht: arch clash of techtonic forces
51
IE en mededingingsrecht • Inherente spanning tussen basisprincipe IE: verlenen van (tijdelijke) monopolierechten aan één partij – en basisprincipe mededingingsrecht – verzekeren van effectieve markttoegang voor allen. • Beide rechtssystemen hebben uiteindelijk hetzelfde doel: de grondgedachte die aan het systeem van bescherming van intellectuele eigendom ten grondslag ligt is te voorzien innovatieprikkel. Vrije en efficiënte mededinging beoogt datzelfde doel. • IE als tijdelijk monopolie is een binnen het systeem van mededingingsrecht gecertificeerde uitzondering op de hoofdregel van vrije mededinging. Mededingingsrecht grijpt dus niet in op bestaan IE rechten. Het mededingingsrecht stelt slechts grenzen aan de exploitatie/uitoefening van IE rechten. • Alleen in die zin kan frictie ontstaan tussen beide systemen: waar uitoefening van IE rechten nog wel past binnen de krijtlijnen van het IE recht, kan dat onder omstandigheden toch strijd opleveren met mededingingsregels. 52
IE en mededingingsrecht (2) • Lange tijd relatieve rust tussen de linies: • Op het voor de praktijk wellicht meest belangrijkste grensvlak tussen IE en mededinging – de toepassing van het mededingrecht op licentieovereenkomsten en andere technologieoverdrachtovereenkomsten, waaronder begrepen technologiepools en cross-license overeenkomsten - bestaat er al sinds 2004 een duidelijke set regels in de vorm van de TTBER (Technology Transfer Block Exemption Regulation 772/2004) en bijbehorende Guidelines. - De TTBER bevat een heldere opsomming van de mededingingsrechtelijke don’t (hardcore restrictions) in licentieovereenkomsten tussen concurrenten en tussen ondernemingen die niet in concurrentie staan. - De guidelines geven daaraan nadere sturing. Apart aandacht wordt besteed aan technologiepools en schikkingsovereenkomsten. - Algemeen aanvaard en toegepast. Vrijwel geen conflicten. Zo goed als geen klachten bij de Commissie. Geen enkele case law. 53
IE en mededingingsrecht (3) • Huidige technologieoverdrachtvrijstelling loopt af op 1 mei 2014. Commissie heeft onlangs een consultatieronde uitgeschreven waarin input is gevraagd is over mogelijke herziening van de TTBER. - Algemene verwachting is dat TTBER hooguit marginaal zullen worden aangepast (“if it ain’t broke don’t fix it”) - Mogelijk zal Cie herziening aangrijpen om Guidelines aan te scherpen of uit te breiden. • Verder tussen 2004 en 2008 weinig ingrijpen Cie op snijvlak IE en mededingingsrecht: Belangrijkste wapenfeiten Cie op dit vlak in deze periode: IMS Health (C-418/01) en Microsoft (T-201/04) over misbruik van machtspositie door licentieweigering m.b.t. voor effectieve mededinging onontbeerlijke IE (essential facilities doctrine). • Kortom: weinig bewijs van botsende platen: - Het IE transactieverkeer is in goede mededingingsrechtelijke banen geleid. - Weinig handhavende activiteit van de Cie. 54
IE en mededingingsrecht (4) • Na 2008 lijkt hierin een kentering te zijn gekomen. - Kroes, Monti en Almunia zeer zichtbaar en kritisch. - Commissie en nationale mededingingsautoriteiten bemoeien zich steeds nadrukkelijker met vermeende uitwassen op het gebied van handhaving van intellectuele eigendomsrechten en vermeend misbruik van marktmacht op dat vlak. - Marktpartijen hebben de trend oppikt: toenemend aantal klachten over abusive patent litigation, met name op gebied van Pharma en mobiele telefonie. • Dit zou de gedachte kunnen voeden dat de grenzen van wat wél en niet aanvaarbare uitoefening van IE rechten vormt, die zich eerder min of meer leken te hebben gezet, weer in beweging zijn. • Is dat juist?
55
1. Eerste brandhaard: Pharmaceutical sector inquiry
Preliminary report (28 november 2008).
Kroes: “The preliminary results show that market entry of generic companies and the development of new and more affordable medicines is sometimes blocked or delayed, at significant cost to healthcare systems, consumers and taxpayers. We now have a solid view of what is happening and why: the next step is to discuss our findings with the stakeholders and to draw the necessary conclusions. It is still early days, but the Commission will not hesitate to open antitrust cases against companies where there are indications that the antitrust rules may have been breached."
56
Pharmaceutical sector inquiry (2) Main areas of possibly anti-competitive activities in the pharmaceutical industry:
• Anticompetitive agreements: patent settlements • Unilateral behaviour (Abuse of Dominance) "toolkit“: - Patent filing strategies: patent clusters/secondary patents - lifecycle strategies: evergreening - vexatious litigation - intervention before national regulatory authorities
57
Pharmaceutical sector inquiry (3) • Final report (8 juli 2009): “The Commission will apply increased scrutiny under EC antitrust law… First enforcement is already underway.“ • De Cie start inderdaad een hele serie formele onderzoeken naar mogelijk misbruik van dominante marktmacht door Servier, Lundbeck, Boehringer en GSK. Met uitzondering van het Lundbeck onderzoek zijn al deze onderzoeken inmiddels gestaakt zonder nadere actie: Boehringer in juli 2011 (na schikking tussen partijen op aandringen van de Cie), Servier in januari 2012 en GSK vorige week.
58
Pharmaceutical sector inquiry (4) Commissie presenteert haar AstraZeneca (Losec) zaak die in juli 2010 uitmondde in vaststelling door GEA van misbruik op twee gronden (T-321/05) als belangrijkste wapenfeit sector inquiry. Dat is maar ten dele een terechte claim: • Zaak komt voort uit klacht van eind 1999. Boete van de commissie (60mio) dateert al uit 2005. • Zaak geeft nauwelijk richting aan onderwerp in welke sleutel het achteraf is gezet: vexatious patent litigation. - Eerste misbruik betreft het (bewust) verstrekken van onjuiste informatie aan nationale SPC verlenende autoriteiten. - Het tweede misbruik betreft intrekking van de marktvergunning voor een specifieke toedieningsvorm van Losec vlak voor afloop van octrooibeschemring voor de werkzame stof, met het doel markttoelating van generrieke concurrenten te frustreren.
59
Pharmaceutical sector inquiry (5) Enige snippers van de uitspraak waaruit met enige goede wil algemene lering valt te trekken (hoewel in feite geënt op voortzetting van de eerdere misleiding): - The conduct constituting the first abuse included “misleading representations before the German, Finnish and Norwegian courts”(597, 598) - AZ pursued arguments on which “it could not reasonably rely” (587) “even though it possessed consistent information” showing that those representations were not correct and - “were not relevant … upon its own interpretation of Regulation No 1768/92 ” (582) • - "The Court therefore finds that, as was the case before the German courts, AZ merely attempted, before the Norwegian and Finnish courts, to defend the validity of the SPCs granted in those countries on the basis of its misleading representations indicating 21 March 1988 as date of first authorisation in the EEA" (590)
60
Pharmaceutical sector inquiry (6) GEA stelt echter tegelijkertijd boven twijfel dat: - according to established case law access to justice and the right to argue once’s case are fundamental rights - "it is only in wholly exceptional circumstances that the fact that legal proceedings are brought is capable of constituting an abuse” - “Action must be manifestly unfounded in that it "cannot reasonably be considered an attempt to establish the rights of the undertaking” and “conceived in the framework of a plan whose goal is to eliminate competition”.
Een bevestiging, kortom, van al bestaande grenzen, géén grensverleggende uitspraak. Dat Cie ondanks duidelijk bewijs van intensieve en langjarige patent litigation rond block busters (goeddeels o.g.v. secundaire octrooien), met slechte innovator win-ratio’s, geen enkele actie heeft doorgezet lijkt een aanwijzing dat Cie daarmee vrede heeft. 61
Abusive patent settlements? Issues: • Pay for delay settlements • Overbroad/shal settlements Uitgebreide handhavingspraktijk in de VS: FTC: presumption of illegality if: (1) substantial value transfer by patentee to generic, (2) generic entry is not immediate and (3) absent proof of other offsetting considerations. Cie onderneemt tussen midden 2008 en 2010 een grootschalig onderzoek naar de inhoud, achtergrond en totstandkoming van ruim 400 schikkingsovereenkomsten tussen orginators en generieken, in drie fases: sector inquiry, 1st round of settlement monitoring (jan-juli 2010), 2nd round of settlement monitoring (jan-juli 2011).
62
Patent settlements (2) Resultaten: • Eerste ronde: 45 van 207 overeenkomsten (22%) in zgn. Cat. B.ii: generieke toegang beperkt en bewijs van waardeoverdracht door originator. • Tweede ronde: 9 van 83 overeenkomsten (10%) in Cat. B.ii. • Derde ronde: 3 van 89 overeenkomsten (3%) in Cat. B.ii. Cie start na al deze onderzoekingen echter slechts één formeel onderzoek (tegen Teva, in april 2011). Cie verklaart zich voor het overige tevreden dat uit de monitors een trend van steeds verdere daling van het aantal problematische schikkingsovereenkomsten naar voren komt. Ook hier dus: veel geronk, weinig tractie. Geen bewijs van schuivende grenslijnen (dit i.t.t. VS, waar sinds juli 2011 wetsvoorstel voorligt om pay-for-delay praktijken onmogelijk te maken. 63
2e brandhaard: SEP en FRAND • Buzzwords van het moment: “patent wars”, “Standard Essential Patents” en “FRAND”. • Patent wars krijgen ruim aandacht in de media. - Apple/Samsung - Bezwaren van Microsoft en Apple tegen overname Motorola door Google - Klachten van Apple tegen Motorola, Microsoft tegen Google (en Cisco tegen Microsoft/Skype). - Onderliggende clash of tectonic plates: Android - Google, Samsung, Motorola, HTC - tegen non-Android - Apple, Microsoft (Windows). • Cie is op de bandwagon gesprongen met vooronderzoek naar mogelijk misbruik van machtspositie door Samsung (n.a.v. Apple-Samsung) door handhaving van SEPs en mogelijk handelen in strijd met FRAND verplichting. • Een oude discussie (essential facility doctrine) in een nieuw jasje: i.g.v. machtspositie o.b.v. voor effectieve mededinging onontbeerlijke IE is licentieweigering geen optie. Als je eenmaal licentieert, mag dat niet op discriminatoire voorwaarden (A.N.D) en evenmin op onredelijke of excessieve (financiële) voorwaarden (F.R.).
64
SEP en FRAND (2) • Achtergrond discussie: - Technologiestandaarden gedreven door vernetwerking van technologie (noodzaak interoperabiliteit) - Bestaan SSOs, o.a. in telecom sector mobiele telefonie: ETSI (achter GSM en UMTS), TIA (IS-95 CDMA, CMDA 2000) - SSO IPR policies: • Disclosure of SEPs • FRAND Commitments: agreement to negotiate licenses of reasonable royalty on a on a non-discriminatory basis and reasonable terms and conditions. - Inherente gevaren: patent hold-up/ambush; failure to honor FRAND commitment • Het is maar de vraag of een SEP automatisch een machtspositie verschaft. De Duitse rechter lijkt dat aan te nemen, maar dit is een vraag waar Cie nog beter naar zal moeten kijken. • Ook vraag of handhaving van SEPs categorisch zou moeten worden uitgesloten (zoals Apple lijkt te menen) behoeft een antwoord. • VS: lange geschiedenis van FRAND litigation. De rechter stelt uiteindelijk vast wat in casu FRAND is 65
SEP en FRAND (3) • Checklist wat FRAND is zou bepaald handig zijn om discussie plat te slaan en tegengestelde uitspraken van rechters te voorkomen. Wat kunnen we verwachten? • Eerdere activiteit Cie op het gebied van FRAND echter weinig spectaculair: - Quallcom: Cie start onderzoek op verzoek van o.m. Nokia en Broadcom naar vermeende discriminatorie en excessieve licentiepraktijken van chips producent Quallcom. Parallelle onderzoeken in VS, Japan en Korea leiden tot forse boetes. Cie sluit in 2009 onderzoek zonder enige sanctie of vervolgactie. - Rambus: onderzoek naar patent ambush praktijken Rambus. In Amerika wordt Rambus op vordering van FTC in eerste instantie veroordeeld. Cie neemt genoegen met een FRAND commitment en sluit eind 2009 het dossier. - IPCOM: onderzoek wordt gestaakt voordat het eind 2009 goed en wel is begonnen na plechtige belofte van troll IPCOM van “commitment to FRAND licensing”. - Cie gaf evenmin sturing t.a.v. FRAND in 101 horizontal agreement Guidelines. - Zal waarschijnlijk opnieuw kans voorbij laten gaan om richting te geven in nieuwe TT Guidelines (“hesitant to draft guidelines without case law”): kip-ei.
66
